Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1730/05
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2006-02-20 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Sędziowie Sędzia NSA Stanisław Gronowski Asesor WSA Ewa Marcinkowska (spr.) Protokolant Aleksandra Borowiec-Krawczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2006 r. sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w Ł. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2005 r. nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego ,,calcium C" oddala skargę


UZASADNIENIE

P. S.A z siedzibą w Ł. wniosły skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2005 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego "calcium C".

Z przedstawionych przez organ akt administracyjnych wynika, iż decyzją z dnia [...] lipca 2000 r. Urząd Patentowy RP udzielił P. S.A z siedzibą w Ł. prawa z rejestracji znaku towarowego słownego "calcium C" dla towarów w klasie 5 (produkty farmaceutycznych) na podstawie zgłoszenia z dnia 10 września 1999 r.

W dniu 28 maja 2001 r. L. Sp. z o.o. (obecnie S.A.) z siedzibą w W. wystąpił do Urzędu Patentowego z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego "calcium C" na podstawie art. 29 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik wnioskodawcy podniósł, że na rynku funkcjonuje wiele produktów farmaceutycznych i środków spożywczych zawierających wapno (calcium) i witaminę C oraz, że na opakowaniach tych produktów zamieszczana jest informacja o podstawowym ich składniku jakim jest calcium. W zwykłych warunkach obrotu gospodarczego przeciętni odbiorcy odbierają więc oznaczenie "calcium C" jako informację o składzie produktu, nie kojarzą natomiast tego oznaczenia z konkretnym źródłem pochodzenia. Zatem znak ten nie posiada znamion odróżniających i nie spełnia wymogów art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Jest natomiast oznaczeniem, o którym mowa w ust. 2 tego artykułu, tj. takim które informuje o właściwości i składzie produktu.

Ustosunkowując się do tego wniosku uprawniony z rejestracji w piśmie z dnia 27 listopada 2001 r. oświadczył, że wapno w preparacie o nazwie "Calcium C" nie występuje. Można natomiast przyjąć, że występuje w nim wapń, a zatem oznaczenie informuje nabywcę, że kupuje preparat wapniowy. Uprawniony podniósł ponadto, że przedmiotowy znak składa się z dwóch elementów: "calcium" i "C. Odnośnie właściwości towaru to, zdaniem uprawnionego, pojęcie to można odnosić jedynie do samego pierwiastka (wapń), nie zaś do złożonego z wielu składników preparatu oznaczonego znakiem "calcium C". Uprawniony powołał się na to, że w praktyce Urzędu Patentowego występuje szereg rejestracji znaków złożonych, w których jeden z elementów znaku stanowi nazwę rodzajową. W znaku towarowym "calcium C" element "C" nie wskazuje wcale na witaminę C , lecz jego przyjęcie miało na celu atrakcyjne skomponowanie znaku (znak zaczyna się i kończy literą "C"). Oznaczenie to ma więc charakter fantazyjny. Uprawniony z rejestracji powołał się ponadto na to, że preparat "Calcium C" otrzymał liczne wyróżnienia, został odznaczony m. in. [...] co, jego zdaniem, powoduje utożsamianie tego produktu z konkretnym źródłem pochodzenia.

Uprawniony z rejestracji zakwestionował ponadto istnienie po stronie wnioskodawcy interesu prawnego do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji.

Pełnomocnik wnioskodawcy w piśmie procesowym z 30 września 2004 r. podtrzymał wniosek wskazując, że znak towarowy "calcium C" w całości nie posiada zdolności odróżniającej, bowiem oba człony informują jedynie o składzie preparatu (przy czym człon drugi tj. "C" jest powszechnie używanym określeniem dla "acidum ascorbicum" tj. witaminy C). Pełnomocnik wnioskodawcy wskazał również na to, że powszechność oznaczania literą "C" witaminy C wychodzi daleko poza obszar rynku farmaceutyków, dotyczy bowiem również innych produktów tj. kosmetycznych i spożywczych.

Podniósł również, że zgłoszenie znaku towarowego "calcium C" zostało dokonane z naruszeniem art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, bowiem poprzez rejestrację znaku nie mającego zdolności odróżniającej nastąpiło zawłaszczenie przez jeden podmiot oznaczenia powszechnie używanego od wielu lat przez różnych przedsiębiorców działających na rynku farmaceutycznym. Według pełnomocnika wnioskodawcy, celem zgłoszenia i rejestracji znaku towarowego " calcium C" nie było korzystanie z prawa wyłącznego zgodnie z jego społeczno -gospodarczym przeznaczeniem lecz ograniczenie innym podmiotom dostępu do tego oznaczenia i wymuszanie w przyszłości od nich bądź zawarcia umowy licencyjnej bądź żądanie zaprzestania posługiwania się tym oznaczeniem w obrocie, działanie takie jest zaś sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi.

Odnośnie zarzutu braku interesu prawnego pełnomocnik wnioskodawcy stwierdził, że jego mocodawca wywodzi go z faktu otrzymania od uprawnionego z rejestracji w dniu 7 kwietnia 2004 r. listu ostrzegawczego z żądaniem zaprzestania posługiwania się oznaczeniem ogólnoinformacyjnym wskazującym na właściwości preparatu farmaceutycznego wprowadzanego na rynek przez wnioskodawcę.

Pełnomocnik uprawnionego w piśmie procesowym z 16 listopada 2004 r. przyznał, że oznaczenie "calcium C" nie jest wprawdzie znakiem mocnym, jednak jego zdolność odróżniająca wynika z połączenia terminu łacińskiego z literką "C". Prawidłowa nazwa rodzajowa preparatu powinna brzmieć Calcium acidum ascorbicum lub Wapń z witaminą C. Skład tego produktu jest złożony, tabletki zawierają siedem składników. Skrót pełnych nazw rodzajowych w żadnym razie nie jest natomiast nazwą rodzajową.

Dla potwierdzenia tego stanowiska powołał się na orzeczenie Najwyższego Trybunału Administracyjnego z 1927 roku.

Ponadto wyraził pogląd, że prawidłowe odczytanie składu medykamentu nie jest wynikiem prostego przełożenia łacińskiego określenia "calcium" na wapń, gdyż tej informacji (tj. znaczenia słowa calcium) przeciętny Polak ze szkoły, czy z domu nie wynosi, a uzyskał ją właśnie dzięki znajomości preparatu Calcium C oraz z informacji reklamowej pochodzącej od producenta.

Pełnomocnik wnioskodawcy w piśmie procesowym z dnia z 28 stycznia 2005 r. zawarł polemikę ze stanowiskiem pełnomocnika uprawnionego z rejestracji. Zakwestionował trafność powoływania się przez niego na wyrok Najwyższego Trybunału Administracyjnego z 1927 r. w sprawie TANNALBIN. Wskazał jednocześnie na istnienie w doktrynie pojęcia wyrazów quasi-opisowych. Zakwestionował też możliwość uzyskania przez oznaczenie "calcium C" wtórnej zdolności odróżniającej.

Na rozprawie przed Urzędem Patentowym w dniu [...] stycznia 2005 r. pełnomocnik wnioskodawcy rozszerzył podstawę prawną wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji o art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.

Decyzją z dnia [...] lutego 2005 r. Urząd Patentowy unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego "calcium C" na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

W uzasadnieniu w decyzji organ stwierdził, że wnioskodawca wykazał swój interes prawny w złożeniu wniosku w sposób nie budzący wątpliwości wywodząc go z faktu otrzymania w dniu 7 kwietnia 2004 r. listu ostrzegawczego od uprawnionego z rejestracji z żądaniem zaprzestania posługiwania się oznaczeniem zawierającym elementy wchodzące w skład znaku "calcium C".

Powołując się na treść art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych Urząd Patentowy stwierdził, że oznaczenia, o których mowa w tym przepisie są oznaczeniami ogólnoinformacyjnymi i jako takie powinny być dostępne dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Calcium jest słowem wywodzącym się z języka łacińskiego. Jednak takie wyrazy również nie posiadają zdolności odróżniającej, jeżeli w tłumaczeniu na język polski stanowią oznaczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 w/w ustawy.

Nazwa "calcium C" pozwala na określenie składu preparatu, co do składnika dominującego, oczywiste jest jednak że nie określa ono całego składu preparatu. Drugi człon znaku tj. "C" występuje natomiast w szeregu oznaczeń i nie koniecznie wskazuje na obecność w składzie preparatu witaminy C. Nie oznacz to jednak, że nadaje temu oznaczeniu charakter fantazyjny. Występowanie litery C w oznaczeniach produktów farmaceutycznych ma kilka funkcji. Pierwsza wskazuje, że w preparacie występuje witamina C, druga że występuje węgiel, zaś trzecia może wskazywać na produkt zmodyfikowany a jego kolejne mutacje oznacza się kolejnymi literami alfabetu (lub nie kolejnymi). Litera C może także oznaczać obecność składnika nie będącego ani witaminą C ani węglem, lecz którego nazwa zaczyna się tą literą. Wreszcie może dla odbiorcy niczego nie oznaczać nawet wtedy gdy zapozna się on ze składem preparatu. W takim przypadku litera C użyta w konkretnym oznaczeniu będzie elementem fantazyjnym, przynajmniej w odczuciu odbiorcy. Z tej różnorodności nie wynika jednak to, że litera C nie może być w żadnym wypadku konkretnie skojarzona z funkcją jaką pełni w konkretnym oznaczeniu preparatu o konkretnym składzie. Nie jest istotne, że litera C nie zawsze oznacza witaminę C. Wystarcza, że w wielu przypadkach oznacza jednak witaminę C. Już samo to, przy uwzględnieniu faktu, że w preparacie oznaczonym "calcium C" witamina C rzeczywiście występuje, stanowi o tym, że oznaczenie to nie może mieć przymiotu oznaczenia fantazyjnego.

Urząd Patentowy powołał się przy tym na świadectwo rejestracyjne preparatu Calcium C z dnia [...] grudnia 1999 r., z którego wynika, iż uprawniony z rejestracji może wytwarzać preparat o nazwie Calcium C o składzie: wapń (Calcii lactogluconas) + witamina C (Acidum ascorbicum) stwierdzając, że nie można dopuścić do sytuacji żeby podmiot, mający świadectwo o dopuszczeniu do obrotu pewnego preparatu, powoływał się na użyte w tym określeniu dane jako dane chronione. Nazwa leku ma odzwierciedlać jego skład, natomiast znak towarowy ma odmienną funkcję. Podkreślił też, że Minister Zdrowia wydawał również inne świadectwa rejestracyjne dla preparatów wapniowych, w tym na rzecz P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na preparat o identycznej nazwie tj. calcium C.

Według Urzędu jeżeli głównym składnikiem preparatu złożonego jakim jest Calcium C jest właśnie wapń, to właściwości tego pierwiastka determinują właściwości całego preparatu i nie ma przy tym znaczenia forma farmaceutyczna preparatu. Podkreślił przy tym, że wyrok Najwyższego Trybunału Administracyjnego z 1927 r. oraz inne orzeczenia, na które powołał się uprawniony z rejestracji dotyczyły innych sytuacji niż ta, z którą mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Urząd Patentowy powołał się też na wyniki badań przeprowadzonych przez O. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na zlecenie P. S.A. w dniach 4-7 marca 2004 r. odnośnie oznaczenia "calcium C" stwierdzając, iż mimo zarzutów co do metodologii badania, należy uznać je za wiarygodne. Podkreślił przy tym, że również w badaniu przeprowadzonym przez P. we wrześniu 2003 r. (przy sprawie [...]) uzyskano podobny wynik, przy czym badanie to dotyczyło znaczenia litery C w oznaczeniu leku.

W kwestii natomiast możliwości nabycia przez oznaczenie "calcium C" wtórnej zdolności odróżniającej Urząd Patentowy stwierdził, że uprawniony z rejestracji nie przedstawił żadnych dowodów na tę okoliczność. Fakt poczynienia dużych nakładów na reklamę, ani też wykazanie znaczących obrotów same w sobie nie stanowią bowiem o nabyciu przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Są jedynie przesłankami ewentualnego nabycia takiej zdolności.

Urząd Patentowy stwierdził jednocześnie, że w świetle poczynionych ustaleń odnośnie podstawy unieważnienia prawa z rejestracji w oparciu o art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych nie ma potrzeby rozważania kwestii zastosowania w sprawie art. 8 pkt 1 tej ustawy.

W skardze wniesionej na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pełnomocnicy P. S.A. zarzucili organowi naruszenie art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych oraz naruszenie przepisów postępowania tj. art. 80 w zw. z art. 75 kpa.

Wnieśli w związku z tym o uchylenie zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu skargi podkreślono, iż oznaczenie "Calcium C" nie wskazuje "jedynie" na skład preparatu. Odnośnie pierwszego członu oznaczenia wskazano, że w preparacie tym nie występuje jako składnik wapń, a tylko laktoglukonian wapnia. W odniesieniu natomiast do oznaczenia "C" zarzucono, że stanowisko Urzędu Patentowego jest wewnętrznie sprzeczne.

Z badań, na które powołał się organ w uzasadnieniu decyzji wynika bowiem wprost, że nie jest spełniona przesłanka art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych, gdyż symbol ten nie informuje "jedynie" o składzie preparatu. Niekojarzenie bowiem symbolu "C" z witaminą C przez aż 25% badanych świadczy o tym, iż symbol ten nie informuje jedynie o składzie.

Zarzucono w związku z tym, że Urząd Patentowy interpretując wyniki tych badań ankietowych nie wziął pod uwagę tego, co miały one wykazać.

Powołano się ponadto na uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w [...] z dnia [...] września 2004 r. (sygn. [...]) w sprawie z powództwa skarżącego, dotyczącej nieuczciwego używania oznaczenia "Calcium C", utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia [...] marca 2005r. (sygn. akt [...]), gdzie Sąd uznał, że zwrot "Calcium C" stanowi nazwę fantazyjną, wymyśloną i wypromowaną na rynku przez powoda.

Podkreślono ponadto, iż producenci mają szereg możliwości wskazania na skład preparatu, a ochrona znaku towarowego tych możliwości nie eliminuje.

Zarzucono też, że w decyzji znalazły się nieprawdziwe dane dotyczące

świadectwa rejestracji. W oryginale świadectwa są bowiem wymienione: Calcii lactogluconas + Acidum Ascorbicum, a nie "wapń (...) + witamina C (...). Ponadto w decyzji znalazło się nieprawdziwe zdanie, że "nazwa leku ma odzwierciedlać jego skład". Nie jest też prawdziwe twierdzenie jakoby "głównym" składnikiem preparatu Calcium C był wapń, a także jakoby wapń, miał określone działanie na organizm człowieka. Działanie to bowiem jest bardzo różne, w zależności od użytej soli wapnia.

O nieszczerości protestów konkurentów i ich rzeczywistych intencjach w odniesieniu do ochrony oznaczenia "Calcium C" świadczy natomiast w ocenie strony skarżącej to, że w zgłoszonych przez nich znakach słownych oraz słowno-graficznych ich "słowną" część stanowi albo dosłownie rozumiane określenie składu preparatu (Calcium + Wił C Polski Lek) albo posłużenie się w słownym znaku towarowym oznaczeniem " Calcium C" (z dodatkiem: effervescens tj. - "musujący") lub użycie oznaczenia "Calcium C" z dodatkami: Polfarmex; krakowskie; farmaco ". Zachowanie konkurentów jednoznacznie więc świadczy o tym, że przedsiębiorcy ci traktują sporne oznaczenie właśnie jako oznaczenia mające zdolność odróżniającą.

Podkreślono ponadto, że ochrona przedmiotowego znaku została udzielona nie tylko przez polski Urząd Patentowy ale również przez Urzędy Patentowe innych państw, w szczególności Niemiec.

Załączone do sprawy opinie dezawuuje natomiast w ocenie strony skarżącej fakt, iż badaniom został poddany stan świadomości respondentów w roku 2004. Tymczasem miarodajną datą mógłby być dzień zgłoszenia oznaczenia do rejestracji, co miało miejsce w roku 1999. Podkreślono przy tym, że preparat "Calcium C" został wprowadzony na rynek w 1994 r. a następnie był szeroko reklamowany i został sprzedany w ilości ok. 50 milionów sztuk. Stąd obecny stan świadomości odbiorców jest zupełnie inny teraz niż w 1994 r.

Ponadto, powołując na opinie prof. H. M. i dr L. N. z Katedry [...], zwrócono uwagę na wady opinii, na których oparł się Urząd Patentowy w swoim rozstrzygnięciu.

Zarzucono też, że organ oparł się na opinii nie zleconej przez niego lecz bezpośrednio przez stronę. Ponadto powołał się na opinię przedłożoną przez podmiot nie będący stroną w tym postępowaniu.

Odnośnie naruszenia przepisów postępowania administracyjnego zarzucono, że kwestia wtórnej zdolności odróżniającej została przez Urząd potraktowana marginalnie, zaś merytorycznie - błędnie.

Dla oceny nabycia zdolności odróżniającej należy brać bowiem pod uwagę okoliczności faktyczne takie jak czas używania znaku, jego udział w rynku, sposób i intensywność jego używania. W tej sytuacji stanowisko Urzędu Patentowego nieuznające za dowody pełnych danych dotyczących udziału skarżącego w rynku, uznające natomiast za wiarygodne oceny dokonane na próbie kilkudziesięciu (czy kilkuset) osób -jest merytorycznie błędne. Urząd władny jest bowiem dokonać (swobodnej) oceny takich dowodów, nie może natomiast twierdzić, że nie są to dowody.

Podkreślono też, że P. specjalizują się w produkcji preparatów wapniowych. Wysoka jakość preparatów wapniowych, w tym Calcium C, została nagrodzona[...]. Zakłady uzyskały również [...] właśnie dla Calcium C, a także inne wyróżnienia potwierdzające renomę firmy na rynku farmaceutycznym. Oznaczony znakiem towarowym "calcium C" wyrób jest więc gwarantem dla klienta, że kupuje preparat wysokiej jakości, pochodzący od konkretnego, znanego mu wytwórcy.

Urząd Patentowy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Ponownie stwierdził, że w jego ocenie oznaczenie "calcium C" nie ma cech wyróżniających. Natomiast to, że litera "C" nie zawsze oznacza zawartość w produkcie witaminy C nie zmienia faktu, że w konkretnym przypadku może jednak oznaczać. W preparacie Calcium C witamina C rzeczywiście występuje, a więc nie sposób dać wiary zapewnieniom skarżącego, że użycie tej litery w oznaczeniu tego właśnie produktu ma charakter fantazyjny.

Powołane w sprawie badania ankietowe nie miały natomiast na celu ustalenie co oznacza litera C (gdyż może mieć różne znaczenia), lecz o to co może dla odbiorcy oznaczać litera C użyta w określonym kontekście (na opakowaniu leku). Nie chodziło zatem o zobiektywizowanie znaczenia, lecz o stwierdzenie jak jest ono faktycznie, choć nie koniecznie zawsze trafnie, postrzegane.

Powołany przez stronę skarżącą wyrok Sądu Okręgowego w [...] nie miał natomiast znaczenia w niniejszej sprawie, gdyż Urząd Patentowy w sposób suwerenny dokonuje oceny zdolności odróżniającej oznaczenia i w żaden sposób nie jest związany poglądami innych organów. Ponadto w chwili wyrokowania przez sąd powszechny prawo z rejestracji pozostawało w mocy. Wymienienie natomiast w decyzji (za świadectwem rejestracji leku) wapnia i witaminy C było pewnym skrótem myślowym. Nikt nie kwestionuje jednak, że wapń jako taki, a związek wapnia, to dwie różne substancje.

Odnośnie zarzutu dotyczącego daty przeprowadzenia badania ankietowego Urząd stwierdził, że gdyby było ono przeprowadzone w roku 1994 jego wynik, mógłby być jeszcze bardziej niekorzystny dla skarżącego. Skoro bowiem oznaczenie niedystynktywne jest umieszczone na produkcie wprowadzanym właśnie do obrotu to ewentualnie po latach używania może nabyć wtórną zdolność odróżniającą. Orzekając w tej sprawie Urząd Patentowy nie mógł natomiast nie wziąć pod uwagę istnienia mogących mieć znaczenie dla sprawy dowodów powołanych w innej podobnej sprawie, bowiem w ten sposób uchybiłby normie art. 75 § 1 kpa. Ocena materiału dowodowego została przy tym dokonana przy uwzględnieniu wiedzy i doświadczenia życiowego członków składu orzekającego. Przedstawione przez stronę skarżącą dowody zostały dopuszczone w sprawie i przeanalizowane. Jednak nie wykazały one związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy udziałem w rynku, nakładami na promocję i reklamę itp., a rzekomym nabyciem przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Nie wynika z tych dowodów, że konsumenci zaczęli postrzegać oznaczenie "calcium C" jako oznaczenie dystynktywne.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w dniu 1 lutego 2006 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska obszernie je uzasadniając w załącznikach do protokołu rozprawy. Strona skarżąca złożyła na rozprawie do akt sporządzoną na jej zlecenie przez P. Eksperymentalną analizę wyników badań konsumenckich znaku towarowego calcium C.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sądy administracyjne powołane są do badania legalności, czyli zgodności zaskarżonych decyzji lub postanowień z przepisami prawa materialnego i przepisami postępowania, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji lub postanowienia.

Sąd administracyjny nie bada natomiast celowości, czy też słuszności zaskarżonego aktu.

Skarga wniesiona przez P. S.A. z siedzibą w Ł. nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż Sąd nie stwierdził, aby zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2005 r. została wydana z naruszeniem prawa mającym wpływ na prawidłowość dokonanego przez ten organ rozstrzygnięcia.

Sąd podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, że wnioskodawca L. S.A. z siedzibą w W. miał interes prawny aby wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji spornego znaku towarowego z uwagi na otrzymanie listu ostrzegawczego od uprawnionego z rejestracji z żądaniem zaprzestania posługiwania się oznaczeniem zawierającym elementy wchodzące w skład znaku "calcium C".

Urząd Patentowy był związany podstawami wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji, gdyż w dacie wydania zaskarżonej decyzji obowiązywał art. 255 ust. 4 ustawy Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Granice wniosku, a w szczególności wskazana w nim podstawa prawna, wyznaczały więc zakres postępowania administracyjnego przed Urzędem Patentowym w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji spornego znaku towarowego.

Z uwagi na to, że sporny znak towarowy został zgłoszony do rejestracji w dniu 10 września 1999 r., wobec tego na podstawie art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117) w sprawie tej, do oceny zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach

towarowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 5 poz. 17 z późn. zm.).

Wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji oparty został na zarzucie naruszenia art. 7 ust. 2 oraz art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

Urząd Patentowy unieważnił prawo z rejestracji na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych uznając, że oznaczenie "calcium C" jest oznaczeniem ogólnoinformacyjnym i jako takie nie ma zdolności rejestracyjnej.

Art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych stanowi, że jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

Zdolność odróżniania w rozumieniu tego przepisu oznacza więc zdolność przekazania przez oznaczenie słowne "calcium C" informacji o pochodzeniu towaru z określonego przedsiębiorstwa.

Zgodnie natomiast z ust. 2 art. 7 nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru.

W wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96 (OSNAPiUS 1997 nr 15, poz. 263), Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że przepis art. 7 ust. 2 nie przesądza, czy wszystkie lub tylko niektóre z wymienionych w tym przepisie oznaczeń mogą nabyć zdolność odróżniania wskutek używania w obrocie gospodarczym. Przy ocenie, czy oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy jednak uwzględniać interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Taki interes można potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany jako nazwa produktu lub informacja o właściwościach towaru lub usługi. W przypadku wielu takich oznaczeń, nawet długotrwałe używanie w charakterze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa, nie może doprowadzić do zmiany pierwotnej informacji odnoszącej się do produktu jako takiego w nośnik informacji właściwej znakowi towarowemu. Dlatego też takie oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe. Interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji używania tych oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców (tak również m.in. /w:/ wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN 218/01, OSNP z 2004 nr 2, poz. 23). Pogląd ten jest aktualny również w rozpoznawanej sprawie.

Podstawową przesłanką udzielenia praw ochronnych jest zdolność odróżniająca danego oznaczenia. W doktrynie rozróżnia się tzw. abstrakcyjną zdolność odróżniania i konkretną zdolność odróżniania. Znak towarowy charakteryzuje się abstrakcyjną zdolnością odróżniania, gdy oznaczenie oceniane abstrakcyjnie (w oderwaniu od konkretnych towarów lub usług) nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znak towarowy ma konkretną zdolność odróżniania, gdy nadaje się do odróżniania towarów lub usług zawartych w zgłoszeniu do Urzędu Patentowego RP od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Niewątpliwie znak towarowy musi służyć do identyfikacji produktu, w związku z którym wnosi się o rejestrację jako pochodzącego z konkretnego przedsiębiorstwa, a więc znak ma służyć odróżnianiu tego produktu od produktów pochodzących z innych przedsiębiorstw.

Zdolność odróżniania może być zdolnością pierwotną, wynikającą z natury oznaczenia, lub zdolnością wtórną, nabytą poprzez używanie danego oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie gospodarczym.

Oznaczenie uzyskuje wtórną zdolność odróżniania, jeżeli znak pozbawiony pierwotnie takiej zdolności stał się w wyniku używania nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru. Wprawdzie ustawa o znakach towarowych nie zawierała przepisu, który przewidywałby możliwość uzyskania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniania (jak to ma miejsce w obecnie obowiązującym stanie prawnym ( co wyraźnie wynika z art. 130 ustawy - Prawo własności przemysłowej), to jednak zarówno doktryna, jak i praktyka Urzędu Patentowego RP, dopuszczały rejestrację znaku towarowego, który uzyskał wtórną zdolność odróżniającą w drodze używania danego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Do zwykłych warunków obrotu gospodarczego odsyłał bowiem art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Przepis ten dotyczył każdej zdolności odróżniania znaku towarowego, także wtórnej.

Rozważenia i oceny wymagało zatem w rozpoznawanej sprawie czy zarejestrowany na rzecz skarżącego znak towarowy miał pierwotną zdolność odróżniającą, a jeżeli nie, to czy nabył wtórną zdolność odróżniającą.

W ocenie Sądu Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, iż zgłoszone przez stronę skarżącą do rejestracji oznaczenie "calcium C" nie posiadało pierwotnej zdolności odróżniającej, albowiem jest to oznaczenie słowne pozbawione jakichkolwiek elementów fantazyjnych, posiadające jedynie charakter informacyjny, wskazujący na to, że mamy do czynienia z preparatem wapniowym z dodatkiem witaminy C.

Wyłączenie od rejestracji oznaczeń ogólnoinformacyjnych nie ma przy tym charakteru zasady bezwzględnie obowiązującej, gdyż oznaczenia takie mogą być rejestrowane jako składniki znaków kombinowanych (składających się z kilku innych składników).

Znak towarowy "calcium C" w całości nie posiada jednak zdolności odróżniającej, bowiem oba człony informują jedynie o składzie preparatu. "Calcium" to łacińska nazwa pierwiastka wapń, natomiast drugi człon "C" jest powszechnie używanym określeniem dla "acidum ascorbicum" tj. witaminy C. Jak słusznie zaważył Urząd Patentowy litera "C" nie zawsze oznacza w preparatach farmaceutycznych witaminę C. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że w preparacie oznaczonym "calcium C" witamina C rzeczywiście występuje, więc w tym wypadku litera "C" nie może nadawać temu oznaczeniu charakteru oznaczenia fantazyjnego. W związku z tym oznaczenie to nie spełnia funkcji odróżniającej w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

Znak towarowy "calcium C" jako oznaczenie informacyjne jest wyłączony z rejestracji w świetle zarówno ustawy o znakach towarowych, jak również obecnie obowiązującej ustawy – Prawo własności przemysłowej, jak również w świetle unormowań prawa wspólnotowego (art. 3 ust. 1 Pierwszej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich Nr 89/104/EEC o harmonizacji prawa Państw Członkowskich w zakresie znaków towarowych).

Takie oznaczenie jak "calcium C" informujące o tym, że mamy do czynienia z preparatem wapniowym z dodatkiem witaminy C, nie może być zarejestrowane jako znak towarowy. Interes producentów rynku farmaceutycznego nakazuje bowiem wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, gdyż ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji używania tych oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców.

Uzyskanie przez skarżącego prawa wyłącznego na znak towarowy słowny "calcium C" dawałoby mu uprawnienie do zakazywania innym uczestnikom obrotu gospodarczego posługiwania się tym oznaczeniem informacyjnym. Z uwagi na to, że jest to znak słowny każdy uczestnik obrotu gospodarczego używający w nazwie swojego preparatu wapniowego oznaczeń "calcium" oraz "C" dopuściłby się naruszenia słownego znaku skarżącego. Inni producenci preparatów wapniowych zostaliby więc pozbawieni możliwości oznaczania swoich produktów w sposób wskazujący na skład i zawartość substancji czynnych, a więc doszłoby do zawłaszczenia przez jeden podmiot oznaczenia ogólnoinformacyjnego.

Sąd podzielił argumentację Urzędu Patentowego RP, że znak towarowy słowny "calcium C" dla towarów w klasie 5 (preparaty farmaceutyczne), jako oznaczenie informacyjne, nie posiadał pierwotnej zdolności odróżniającej, a ponadto, że skarżący nie udowodnił, żeby znak ten nabył wtórną zdolność odróżniającą.

Przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej organ słusznie powołał się na to, że uprawniony z rejestracji na podstawie przedstawionych w toku postępowania dowodów nie wykazał, że w dacie zgłoszenia do rejestracji tj. we wrześniu 1999 r. oznaczenie to posiadało wtórną zdolność rejestracyjną.

Fakt poczynienia dużych nakładów na reklamę oraz wykazanie znaczących obrotów same w sobie nie stanowią o nabyciu przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej.

Należy mieć natomiast na uwadze, że w dacie zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego "calcium C" preparaty farmaceutyczne o tej nazwie produkowały także inne firmy farmaceutyczne, a preparat o nazwie Calcium C znajdował się wykazie środków farmaceutycznych publikowanym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Oznaczenie Calcium C było więc przed datą zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego "calcium C" używane do oznaczania preparatów wapniowych przez innych producentów. Strona skarżąca nie wykazała natomiast w toku postępowania spornego przed Urzędem Patentowym, że w dacie zgłoszenia do rejestracji oznaczenie "calcium C’ było jednoznacznie kojarzone tylko i wyłącznie z P. oraz jego preparatem wapniowym.

W ocenie Sąd w toku postępowania przed Urzędem Patentowym nie doszło też do naruszenia przepisów postępowania w stopniu uzasadniającym uchylenie zaskarżonej decyzji, a więc mającym wpływ na prawidłowość dokonanego rozstrzygnięcia.

Okoliczność, że Urząd Patentowy nie odniósł się do wszystkich zarzutów podniesionych we wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji nie uzasadnia uchylenia zaskarżonej decyzji, gdyż wskazana w osnowie oraz w uzasadnieniu decyzji podstawa unieważnienia prawa z rejestracji w oparciu o art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych jest prawidłowa.

Sąd nie podzielił też stanowiska skarżącego, że w postępowaniu przed Urzędem Patentowym doszło do naruszenia art. 80 w zw. z art. 75 kpa.

Organ odniósł się w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji do wszystkich dowodów przedstawionych przez strony w toku postępowania administracyjnego, także tych dotyczących wtórnej zdolności odróżniającej. Jednocześnie, zgodnie z art. 75 § 1 kpa, organ miał obowiązek dopuścić jako dowód wszystko, co mogło przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

Zbyt lakoniczne może uzasadnienie w decyzji kwestii braku wtórnej zdolności odróżniającej nie miało natomiast wpływu na prawidłowość dokonanego przez ten organ rozstrzygnięcia.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 151 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz U z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji wyroku.


ZDANIE ODRĘBNE

Zdanie odrębne

Sędziego NSA Stanisława Gronowskiego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 1730/05

Stan sprawy, w niezbędnym skrócie, przedstawia się następująco:

P. S.A., zwane "skarżącą", są od 1994 r. producentem preparatu farmaceutycznego pod nazwą "Calcium C". Jako środek farmaceutyczny preparat ten został zarejestrowany, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452 ze zm.). W świetle wydanego przez Ministra Zdrowia świadectwa rejestracji nr [...] z dnia [...] grudnia 1999 r. preparat pod nazwą "Calcium C" zawiera Calcii lactogluconas + Acidum ascorbicum (laktoglukonian wapnia oraz witaminę C).

Skarżąca poniosła kilkumilionowe nakłady na reklamę preparatu, osiągając w efekcie w 2000 r. na rynku musujących preparatów wapniowych udział wynoszący 51,7%.

Sukces rynkowy wspomnianego produktu spowodował, że konkurenci skarżącej podjęli przygotowania, a następnie produkcję wspomnianego medykamentu pod nazwą handlową "Calcium C", z dodaniem odpowiedniego własnego wyróżnika do tego oznaczenia. Z kolei skarżąca, celem ochrony oznaczenia "Calcium C", w dniu [...] września 1999 r. złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o rejestrację znaku towarowego "Calcium C" i taką rejestrację uzyskała decyzją z dnia [...] lipca 2000 r.

Z wnioskami o rejestrację znaków towarowych, przy wykorzystaniu oznaczenia "Calcium C", wystąpili również konkurenci skarżącej, jednakże uczynili to już po zgłoszeniu dokonanym przez skarżącą i nie uzyskali rejestracji.

Wobec podjęcia przez konkurentów skarżącej produkcji preparatów pod nazwami zawierającymi oznaczenie "Calcium C", skarżąca wystosowała odpowiednie listy ostrzegawcze, a następnie wszczęła postępowania na drodze sądowej. Reakcją ze strony konkurentów było złożenie wniosków do Urzędu Patentowego RP o unieważnienie znaku skarżącej "Calcium C". Według konkurentów znak skarżącej jest informacją o zawartości w preparacie wapnia oraz witaminy C, w czym upatrywali pozbawienie tego znaku zdolności odróżniającej w rozumieniu przepisu art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), zwanej u.z.t. W myśl tego przepisu jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego (ust. 1). Nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru (ust. 2).

Decyzją z dnia [...] lutego 2005 r. [...], wydaną na podstawie art. 7 ust. 2 u.z.t., Urząd Patentowy RP unieważnił prawo ochronne udzielone skarżącej na znak "Calcium C.", podzielając stanowisko konkurenta spółki, iż sporny znak nie posiadał dostatecznej zdolności odróżniającej, gdyż zawierał informację o składzie preparatu. Według tego organu calcium jest słowem wywodzącym się z języka łacińskiego. Urząd Patentowy nie zakwestionował, przynajmniej wprost, fantazyjnego charakteru omawianego znaku. Raczej przyznał, że znak ma charakter fantazyjny. Na str. 5 uzasadnienia decyzji widnieje bowiem zdanie o następującej treści: "Zdaniem Kolegium nie przesądza to kwestii w tym znaczeniu by nadać oznaczeniu charakter fantazyjny". Uznał jednakże, iż takie oznaczenie nie może wskazywać na skład preparatu. Natomiast sporny znak wskazuje zarówno na zawartość wapna jak i witaminy C. Urząd Patentowy RP nie uwzględnił również stanowiska skarżącej, iż znak "Calcium C" nabył tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Jednakże tą kwestią organ, przynajmniej szerzej, nie zajmował się. Ograniczył się do następującego stwierdzenia: "Co do wtórnej zdolności odróżniającej to, zdaniem Kolegium, uprawniony nie przedstawił na nabycie takiej zdolności przez oznaczenie żadnych dowodów. Fakt poczynienia dużych nakładów na reklamę, ani też wykazanie znaczących obrotów samo w sobie nie stanowią o nabyciu przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Są jedynie przesłankami ewentualnego nabycia takiej zdolności". Ponadto, co wymaga podkreślenia, w uzasadnieniu decyzji brak jest stwierdzenia, aby omawiany znak towarowy ograniczał konkurentom swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

W skardze na powyższą decyzję, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skarżąca polemizuje z ustaleniami Urzędu Patentowego RP jakoby znak "Calcium C" pełnił funkcję informacyjną co do składu chemicznego preparatu. Akcentuje fantazyjny charakter tego znaku. Powołuje się w tym względzie na stanowisko zajęte w wyroku Sądu Okręgowego w [...] z dnia [...] września 2004 r., sygn. akt [..] oraz w wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia [...] marca 2005 r. [...]. W świetle tych wyroków oznaczenie "Calcium C" nie stanowi nazwy rodzajowej, wskazującej na skład chemiczny preparatu. Natomiast jest to nazwa fantazyjna, wymyślona i wypromowana na rynku przez skarżącą. W świetle tych wyroków, narusza dobre obyczaje w życiu gospodarczym zachowanie konkurenta wykorzystującego renomę spornego oznaczenia należącego do skarżącej. Skarżąca wskazała na niekonsekwencję i nieszczerość intencji konkurentów, którzy z jednej strony zarzucają oznaczeniu "Calcium C" informowanie o składzie chemicznym towaru, w czym upatrują przeszkodę w rejestracji takiego oznaczenie (art. 7 ust. 2 u.z.t.), a z drugiej zaś takie oznaczenie, z odpowiednim wyróżnikiem, zgłosili do rejestracji w charakterze znaku towarowego. Skarżąca polemizuje również z ustaleniami zaskarżonej decyzji, odmawiającymi znakowi "Calcium C" wtórnej zdolności rejestracyjnej. Akcentuje poniesienie przez nią wysokich nakładów finansowych na promocję tego oznaczenia co zaowocowało osiągnięciem 51% udziału w rynku w zakresie tego produktu. Oznaczenie to zostało tak silnie wypromowane przez skarżącą, że wydaje się na pozór, iż jest już nazwą rodzajową dla tego rodzaju produktu.

Wyrokiem z dnia 20 lutego 2006 r., VI SA/Wa 1730/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. W ocenie Sądu Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, iż zgłoszone przez stronę skarżącą do rejestracji oznaczenie "calcium C" nie posiadało pierwotnej zdolności odróżniającej, albowiem jest to oznaczenie słowne pozbawione jakichkolwiek elementów fantazyjnych, posiadające jedynie charakter informacyjny, wskazujący na to, że mamy do czynienia z preparatem wapniowym z dodatkiem witaminy C. Wprawdzie wyłączenie od rejestracji oznaczeń ogólnoinformacyjnych nie ma charakteru zasady bezwzględnie obowiązującej, gdyż oznaczenia takie mogą być rejestrowane jako składniki znaków kombinowanych (składających się z kilku innych składników), tym niemniej znak towarowy "calcium C" w całości nie posiada zdolności odróżniającej. Oba bowiem człony informują jedynie o składzie preparatu. "Calcium" to łacińska nazwa pierwiastka wapń, natomiast drugi człon "C" jest powszechnie używanym określeniem dla "acidum ascorbicum" tj. witaminy C.

Ponadto, jak ustalił Sąd, uzyskanie przez skarżącą prawa wyłącznego na znak towarowy słowny "Calcium C" pozbawiłoby innych uczestników rynku możliwości opatrywania opakowań swych produktów oznaczeniami informacyjnymi, a tym samym stanowiłoby to poważne i nieuzasadnione ograniczenie konkurencji.

Natomiast, co się tyczy kwestii nabycia przez sporny znak wtórnej zdolności rejestracyjnej Sąd przywołał stanowisko organu, że..."Przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej organ słusznie powołał się na to, że uprawniony z rejestracji na podstawie przedstawionych w toku postępowania dowodów nie wykazał, że w dacie zgłoszenia do rejestracji, tj. we wrześniu 1999 r. oznaczenie to posiadało wtórną zdolność rejestracyjną. Fakt poczynienia dużych nakładów na reklamę oraz wykazanie znaczących obrotów same w sobie nie stanowią o nabyciu przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej". Ponadto zaś, według ustaleń Sądu, w dacie zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego "calcium C" preparaty farmaceutyczne o tej nazwie produkowały także inne firmy farmaceutyczne, a preparat o nazwie Calcium C znajdował się wykazie środków farmaceutycznych publikowanym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Wyrok z dnia 20 lutego 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 1730/05 uważam za naruszający, zarówno prawo materialne, jak i procesowe. Ponadto w następstwie tego wyroku doszło do usankcjonowania przejawów naruszających zasady uczciwości handlowej ze strony konkurentów skarżącej, na co wskazano w powołanych wyżej wyrokach Sądu Okręgowego w [...] i Sądu Apelacyjnego w [...].

W mojej ocenie należało wydać wyrok uchylający decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2005 r. [...].

Narusza art. 7 ust. 2 u.z.t. zajęte przez Urząd Patentowy RP stanowisko, że znak towarowy, nawet fantazyjny, nie może zawierać informacji o składzie towaru. Jest to pogląd za daleko idący. W myśl bowiem art. 7 ust. 2 u.z.t. nie ma dostatecznych znamion odróżniających, znak który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru. Jeżeli założy się, co w istocie przyznał Urząd Patentowy RP, iż omawiany znak ma charakter fantazyjny, to nie można zasadnie twierdzić, że pełni on tylko i jedynie funkcje informacyjne, o których wyżej mowa. Owa fantazyjność znaku towarowego, jaką w mojej ocenie jest oznaczenie "Calcium C", nadaje mu już przymioty odróżniające, pozwalające identyfikować towary oznaczane tym znakiem jako pochodzące od skarżącej. Niezależnie od powyższego nie są przekonujące ustalenia Urzędu Patentowego RP, aczkolwiek jest to już kwestia dowodowa, że znak "Calcium C", oceniany jako całość (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1999 r. sygn. akt III RN 136/99; OSNAP 2000/1/2), pełni funkcje informacyjne co do składu preparatu. Gdyby tak rzeczywiście było to sporny znak powinien w prosty sposób nawiązywać do składu preparatu podanego w świadectwie rejestracji nr [...] z dnia [...] grudnia 1999 r., to jest laktoglukonianu wapnia oraz witaminy C, a tak nie jest. Co najwyżej, można powiedzieć, że omawiany znak zawiera treści, które mogą kojarzyć się z właściwościami lub składem towarów oznaczanych tym znakiem. Jednakże w świetle wykształconego orzecznictwa skojarzenia znaku do właściwości, czy cech towaru nie są wystarczającą przeszkodą dla rejestracji znaku towarowego służącego do oznaczania danego towaru. O takich znakach mówi się, że są to tzw. znaki słabe. Niemniej, co do zasady, takie znaki posiadają zdolność rejestracyjną i są w wielu przypadkach rejestrowane. I tak w świetle wyroku NSA z dnia 28 stycznia 2003 r., II SA 3865/01, dotyczącego znaku towarowego "prenatal" dla oznaczania usług konfekcjonowania produktów farmaceutycznych, możliwość wywoływania przez znak towarowy skojarzeń odnośnie właściwości towarów nim oznaczonych (preparaty dla kobiet w ciąży) jest niewystarczająca dla uznania, że taki znak nie ma dostatecznych znamion odróżniających w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych. Podobnie, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku NSA z dnia 11 lipca 2002 r., sygn. akt II SA 3861/01 (dotyczącym znaku MR dla oznaczania margaryn, które to oznaczenie było powołane w Polskiej Normie), mimo wykorzystania w znaku towarowym elementów zapożyczonych z przepisów prawnych, norm technicznych czy stanu wiedzy znak ten ma zdolność rejestracyjną, o ile posiada funkcję oznaczenia pochodzenia towaru, pozwalając tym samym przeciętnemu odbiorcy na identyfikowanie z określonym przedsiębiorcą towarów oznaczanych wspomnianym znakiem.

Nie można również zgodzić się ze stanowiskiem Urzędu Patentowego RP, iż znak towarowy zawierający informacje o właściwościach towaru, wyrażone języku obcym, jak to ma miejsce w odniesieniu do wyrazu "calcium", nie ma zdolności odróżniającej. Jest to pogląd za daleko idący. W świetle wyroku NSA z 20 marca 2003 r. sygn. akt II SA 92/02 (dotyczącego znaku "HARZ LACK", w tłumaczeniu lakier żywiczny, dla oznaczania lakierów do drewna) znak towarowy, zawierający w języku obcym treści informacyjne związane z towarem, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych, posiada zdolność rejestracyjną, jeżeli dla znaczącej części krajowych nabywców, nie znających w dostatecznie dobrym stopniu tego języka, znak ten pełni funkcję odróżniającą co do pochodzenia towaru.

Istotnym naruszeniem przez Urząd Patentowy RP przepisów postępowania było zupełnie marginesowe potraktowanie kwestii nabycia przez znak "Calcium C" tzw. wtórnej zdolności rejestracyjnej. Urząd Patentowy RP ograniczył się do enigmatycznego, a przy tym nieprawdziwego stwierdzenia, jakoby skarżąca nie przedstawiła na nabycie takiej zdolności przez oznaczanie żadnych dowodów. Dowodami takim są choćby powołane wyżej wyroki sądowe, obrazujące nakłady poniesione na promocję omawianego znaku oraz znaczący udział w rynku skarżącej, a także wspomniane świadectwo rejestracji nr [...] z dnia [...] grudnia 1999 r. Należało zbadać walor dowodowy tych dokumentów. Ponadto nie ustalono, czy w dacie zgłoszenia znaku "Calcium C" do rejestracji ([...] września 1999 r.) inni przedsiębiorcy używali takiego oznaczenia i w jakiej skali. Tych wszystkich ustaleń Urząd Patentowy RP nie poczynił. Natomiast na korzyść skarżącej przemawia okoliczność, iż była pomysłodawcą spornego oznaczenia, produkt oznaczany tym znakiem wytwarzała od 1994 r. i osiągnęła bardzo wysoki udział w rynku. Bez wyjaśnienia i rozważenia powołanych wyżej okoliczność stanowisko Urzędu Patentowego RP, odmawiające spornemu znakowi nabycia wtórnej zdolności rejestracyjnej, zapadło z naruszeniem art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a.

Na powyższe mankamenty decyzji Urzędu Patentowego RR Sąd powinien zwrócić uwagę, stosownie do przepisów art. 133 i 134 ppsa. Toteż przedstawione wyżej zastrzeżenia można również odnieść do wyroku Sądu z dnia 20 lutego 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 1730/05, oddalającego skargę na tę decyzję. Co więcej, niektóre ustalenia zawarte w uzasadnieniu tego wyroku są dalej idące niż to uczynił Urząd Patentowy RP. I tak, Sąd ustalił, iż sporny znak towarowy nie ma charakteru oznaczenia fantazyjnego, podczas gdy tak postawionego zarzutu trudno byłoby się dopatrzyć w zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP. Odmawiając spornemu znakowi charakteru oznaczenia fantazyjnego Sąd nie odniósł się do znajdujących się w aktach sprawy wyroków Sądu Okręgowego w [...] z dnia [...] września 2004 r., sygn. akt [...] oraz w wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia [...] marca 2005 r. [...], w świetle których, o czym była już mowa, oznaczenie "Calcium C" nie stanowi nazwy rodzajowej, wskazującej na skład chemiczny preparatu. Natomiast jest to nazwa fantazyjna, wymyślona i wypromowana na rynku przez skarżącą. Brak odniesienia się Sądu do tego dowodu może uzasadniać zarzut naruszenia przepisu art. 133 § 1 ppsa, poprzez rozpoznanie sprawy w oparciu o wycinek materiału zebranego w aktach sprawy i pominięcia dowodu mogącego mieć istotne znaczenie na wynik sprawy. Powyższa uwaga odnosi się również do braku ustosunkowania się Sądu do wyników badań opinii publicznej w kwestii charakteru oznaczenia "Calcium C". Wspomniane badania opinii publicznej, kwestionowane przez skarżącą, były jednym z dowodów, na podstawie których Urząd Patentowy RP oparł decyzję unieważniającą prawo ochronne na omawiany znak towarowy.

Według ustaleń Sądu oznaczenie "Calcium C", o czym była już mowa, stanowi bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorstw. Takiego zarzutu nie postawił omawianemu znakowi Urząd Patentowy RP. W rzeczywistości zagrożenie, którego dopatrzył się Sąd, nie występuje lub jest zupełnie iluzoryczne. Konkurenci skarżącej mają wręcz nieograniczone możliwości nanoszenia na opakowania swych produktów odpowiednich informacji o zawartości wapnia i witaminy C. Przykładowo mogą wprost napisać: "Produkt zawiera związki wapnia oraz witaminę C. Nie muszą więc, jak to czynią, do znaku towarowego skarżącej "Calcium C" dopisywać odpowiedniego własnego wyróżnika, korzystając tym samym z renomy znaku należącego do skarżącej. Ponadto oznaczenie "Calcium C" nie ogranicza działalności konkurentów w zakresie korzystania z oznaczeń ogólnoinformacyjnych. Skarżąca ma bowiem monopol jedynie na używanie znaku w postaci zarejestrowanej, a więc na znak "Calcium C", nie zaś, co wymaga podkreślenia, monopol na poszczególne elementy składowe tego znaku, a więc na wyraz "calcium" i literę "C". W rezultacie w stanowisku Sądu można dopatrzyć się naruszenia art. 7 ust. 2 u.z.t., przez błąd w subsumcji, gdyż właśnie celem tego przepisu jest zapobieganie sytuacjom, na które wskazał Sąd, a które nie występują w konkretnym stanie faktycznym sprawy.

Ponadto, jak to ustalił Sąd, o czym była już mowa, w dacie zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego "calcium C" preparaty farmaceutyczne o tej nazwie produkowały także inne firmy farmaceutyczne, a preparat o nazwie Calcium C znajdował się wykazie środków farmaceutycznych publikowanym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Fakt produkowania przez konkurentów preparatu z użyciem nazwy "Calcium C" w dacie zgłoszenia spornego znaku do rejestracji nie potwierdził Urząd Patentowy. Sąd zaś nie powołał się na konkretny dowodu, na podstawie którego ustalił wspomniany fakt.

Trudno też przyjąć, jako argument dla uzasadnienia odmowy uznania wtórnej zdolności rejestracyjnej znaku "Calcium C", okoliczność objęcia tego znaku wspomnianym wykazem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Wręcz przeciwnie. Jest to dowód na okoliczność, iż właścicielem omawianego znaku i podmiotem produkującym preparaty pod tym znakiem jest skarżąca. Od znaku towarowego zgłoszonego do zarejestrowania nie wymaga się zaś spełnienia kryterium nowości, jak to przykładowo ma miejsce w odniesieniu do wynalazków.

Zarówno zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP, jak wyrok z dnia 20 lutego 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 1730/05 pozbawiają skarżącą prawa własności do znaku "Calcium C" bez istnienia ku temu dostatecznych podstaw prawnych. Prywatna własność doznaje ochrony w Konstytucji RP (por. art. 20 i 21). Powyższe rozstrzygnięcia godzą także w zasady sprawiedliwości społecznej w świetle art. 2 Konstytucji RP. Efektem omawianych orzeczeń jest bowiem wywłaszczenie skarżącej z przysługującego jej prawa do oznaczenia swych towarów znakiem "Calcium C", na renomę którego skarżąca pracowała wiele lat, ponosząc znaczne nakłady finansowe na wypromowanie spornego znaku. Omawiane rozstrzygnięcia otwierają drogę dla czerpania korzyści z renomy tego znaku, kosztem skarżącej, przez jej konkurentów, którzy nie przyczynili się do wypromowania znaku "Calcium C". Na ten aspekt zwrócono uwagę w wyroku Sądu Okręgowego w [...] z dnia [...] września 2004 r., sygn. akt [...] oraz w wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia [...] marca 2005 r. [...]. Dotychczasowe orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przywiązuje duże znaczenie dla ochrony renomy znaków towarowych, czemu dano wyraz m.in. w wyroku z dnia 28 września 2004 r., sygn. akt 6 II SA 3054/03, wydanego w sprawie ze skargi C., , Szwajcaria.