Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2645/15
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2015-12-21 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 256 ust. 1
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 190
journal: Dz.U. 2012 poz 270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
article: art. 7 i art. 77
journal: Dz.U. 2013 poz 267
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.) Protokolant ref. staż. Małgorzata Ciach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi [...] S.A. z siedzibą w L. (obecnie [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W.) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy RP (UPRP) decyzją z dnia [...] lipca 2000 r. dokonał rejestracji – na rzecz uprawnionej – słownego znaku towarowego "calcium c", z pierwszeństwem od dnia [...] września 1999 r., przeznaczonego do oznaczania produktów farmaceutycznych z klasy 5.

W dniu 12 września 2000 r. P. SA z siedzibą w K. (dalej: wnioskodawca) złożył wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji na słowny znak towarowy "calcium c". W podstawie prawnej żądania wskazano art. 7 ust. 2 oraz art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 5 poz. 17 z późn. zm.; dalej: u.z.t.).

Wnioskodawca stwierdził, iż posiada interes prawny do występowania w niniejszej sprawie, gdyż uprawniona pismem z dnia 17 sierpnia 2000 r. wezwała go do zaniechania produkcji i wprowadzania do obrotu preparatu o nazwie "calcium c". Tymczasem określenie "calcium c" nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, gdyż informuje o składzie oznaczanego preparatu, tj. o obecności w nim wapnia i witaminy C. W związku z powyższym, udzielając prawa z rejestracji na sporny znak towarowy nieuwzględniono interesu innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym wnioskodawcy) w swobodnym dostępie do oznaczeń ogólnoinformacyjnych.

Wnioskodawca stwierdził, iż w obrocie farmaceutycznym "calcium" wraz z symbolem "c" są znakami notoryjnymi w oznaczaniu preparatów wapniowych ze wskazaniem zawartości witaminy C. Zarówno w obrocie farmaceutycznym, jak i w potocznym rozumieniu odbiorców oznaczenie wyrobu nazwą "calcium" wskazuje bezpośrednio, że głównym składnikiem preparatu jest wapń. Nie ma przy tym znaczenia forma farmaceutyczna preparatu (tabletki, syropy, proszki, granulaty), ani rodzaj zastosowanej soli wapnia (mleczan, glukonian, glubionian). Oznaczenie "calcium" stanowi bowiem nazwę rodzajową preparatów wapniowych, zatem ma charakter ogólnoinformacyjny - informuje nabywcę, iż kupując preparat "calcium" kupuje preparat wapniowy. Słowo "calcium" po łacinie i w języku angielskim oznacza "wapno" oraz stanowi element nazwy międzynarodowej (INN) soli wapniowej obecnej w składzie preparatu. Zastosowanie nazwy "calcium" dla produktu farmaceutycznego, innego niż preparat wapniowy, wprowadzałoby odbiorców w błąd co do składu i charakteru preparatu, a tak nazwany w/w preparat nie uzyskałby akceptacji Komisji Rejestracji Środków Farmaceutycznych.

Zdaniem wnioskodawcy długoletnia obecność na rynku wielu preparatów o nazwie "calcium", pochodzących od różnych producentów, powoduje, iż oznaczenie to nie może być uznane za znak wyróżniający, wiążący preparat z konkretnym wytwórcą. Trudno jest natomiast uznać, iż dodanie na końcu litery "c" nadaje znakowi spornemu charakter wyróżniający, skoro rzeczą powszechnie znaną i praktykowaną od lat jest sygnalizowanie obecności witaminy w składzie preparatu poprzez dodanie odpowiedniej litery na końcu nazwy, np. Aspirin C, Polopiryna C, Rutovit C, Vicalvit D itd.

Wnioskodawca podkreślił, że posiada świadectwo rejestracji Ministerstwa Zdrowia z dnia [...] grudnia 1999 r., nr [...] na preparat: calcium c (o smaku brzoskwiniowym). Produkt ten, zgodnie z treścią ww. świadectwa został wpisany do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych w postaci farmaceutycznej: tabletek musujących. Świadectwo ważne było do dnia [...] stycznia 2005 r.

W odpowiedzi na wniosek o unieważnienie prawa uprawniona przyznała, iż określenie "calcium" wskazuje na główny składnik oznaczanego preparatu, którym jest wapń, jednakże sporny znak towarowy składa się z dwóch słów – "calcium" i "c". Uprawniona podniosła, iż wyróżnikiem w znaku spornym jest litera "c", a dodanie na końcu nazwy produktu farmaceutycznego litery "c" lub innej nie oznacza, że produkt ten zawiera określoną witaminę, przykładem czego jest m.in. środek dezynfekcyjny o nazwie "Disteryl C", który nie zawiera witaminy C. W ocenie uprawnionego, w dobie postępu technicznego wyroby farmaceutyczne tak jak inne ulegają modyfikacji - nadawana jest im inna jakość, co różni te wyroby od poprzednich i wymaga wprowadzenia nowych oznaczeń z pozostawieniem dla ułatwienia rozróżnienia członów poprzedniej nazwy. Uprawniona podkreśliła również, iż jej preparat o nazwie "calcium c" oprócz laktoglukonianu wapnia zawiera kwas L-askorbowy oraz kilka innych związków chemicznych, w związku z czym na podstawie w/w nazwy preparatu nie można określić jego składu, co zasugerował wnioskodawca.

Podniosła także, iż wnioskodawca wprawdzie stwierdził, iż znak sporny jest powszechnie znany, lecz nie wskazał podmiotu uprawnionego do tego powszechnie znanego znaku "calcium c". Tymczasem to uprawniony wytwarza od wielu lat produkt opatrywany znakiem towarowym "calcium c" i jeżeli można mówić o powszechnej znajomości tego znaku to niewątpliwie uprawnionym do niego są Z. S.A. Uprawniona wskazała również na niekonsekwencję wnioskodawcy, który jednocześnie uznał znak sporny za znak powszechnie znany i za oznaczenie nieposiadające zdolności odróżniającej, co wzajemnie się wyklucza. Uprawniony zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż niedopuszczalne jest zawłaszczanie przez jednego z uczestników rynku określeń lub symboli, które są niezbędne do prowadzenia przez konkurentów własnej działalności, gdyż oznaczałoby to pozbawienie tych ostatnich prawa do rzetelnej informacji o istotnych cechach towarów lub ich zwykłych typowych właściwościach, jednakże wskazał, iż w przedmiotowej sprawie sytuacja taka nie ma miejsca. Wnioskodawca nie musi bowiem używać do oznaczania produkowanych przez siebie preparatów wapniowych oznaczenia "calcium c".

Decyzją z dnia [...] czerwca 2001 r. ([...]) Urząd Patentowy RP unieważnił prawo z rejestracji spornego znaku towarowego.

Na skutek skargi uprawnionej decyzja UPRP ta została uchylona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 maja 2003 r. o sygn. akt II SA 2741/02.

W uzasadnieniu NSA podkreślił, że organ niezasadnie przyjął za fakt powszechnie znany, iż w preparatach złożonych literą "c" oznacza się skrótowo witaminę C, które to założenie rzutowało na treść rozstrzygnięcia. Tymczasem za fakt powszechnie znany może być uznany tylko taki fakt, który odpowiada rzeczywistości i którego nie można obalić dowodem przeciwnym. Jeżeli fakt jest sporny między stronami to powinien być udowodniony na zasadach ogólnych. W niniejszej sprawie między stronami brak zgodności co do faktu, iż użycie litery "c" w preparatach farmaceutycznych zawsze oznacza, iż w ich składzie znajduje się witamina "C". Takie stanowisko stron nie pozwalało organowi bez przeprowadzenia stosownego postępowania dowodowego, na zajęcie stanowiska w sprawie, a tym bardziej na uznanie tych okoliczności za niewymagające koniecznych ustaleń.

Następnie UPRP postanowieniem z dnia [...] września 2011 r., [...] podjął zawieszone postępowanie.

W dniu [...] marca 2012 r. odbyła się rozprawa, na której strony wniosły o dołączenie do akt niniejszego postępowania akt spraw o nr [...] oraz [...] ze względu na zawarte w nich istotne materiały dowodowe. Jednocześnie uprawniony powołał się na wyrok SN z dnia 21 czerwca 2006 r., sygn. akt II CSK34/06, na mocy którego wnioskodawca został zobowiązany do zaniechania umieszczania na swoim produkcie oznaczenia "calcium c POLFARMEX", a który to wyrok, jego zdaniem, ma znaczenie dla ustalenia interesu " pray/nęgo wnioskodawcy w niniejszym postępowaniu.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu [...] czerwca 2012 r. wnioskodawca złożył do akt sprawy dwa odpisy wyroków: wyrok Sądu Apelacyjnego w L. [...] z dnia [...] maja 2005 r., sygn. akt [...] oraz wyrok Sądu Okręgowego w L. [...] z dnia [...] stycznia 2005 r. sygn. akt [...] - dotyczące naruszenia prawa do znaku towarowego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Jednocześnie sprecyzował podstawę prawną wniosku wskazując art. 7 ust. 2 oraz art. 8 pkt 1 u.z.t.

Uprawniony podtrzymał twierdzenie, iż wnioskodawca nie posiada interesu prawnego do występowania z żądaniem unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy. W zakresie materiału dowodowego w niniejszej sprawie uprawniony powołał się na pismo z dnia 16 kwietnia 2008 r. zawarte w aktach sprawy o nr [...], w którym zostały dokładnie wymienione tezy dowodowe dotyczące fantazyjności litery "c" oraz powołane odpowiednie dowody na w/w okoliczność, jak też na okoliczność wtórnej zdolności odróżniającej spornego oznaczenia, tj.: dokumenty obrazujące moment rozpoczęcia produkcji preparatu "calcium c", wielkość jego sprzedaży oraz reklamę i promocję m.in. takie jak: zestawienie sprzedaży preparatu "calcium c", szereg umów dotyczących reklamy "calcium c", zestawienia kosztów na reklamę "calcium c" za lata 1995-2001. W ocenie uprawnionego powyższe dokumenty wskazują na wysoki poziom sprzedaży przez niego preparatu o nazwie "calcium c", który to preparat już w niespełna rok po uruchomieniu produkcji był dostępny w hurtowniach we wszystkich województwach Polski. Uprawniony wskazał, iż w Polsce reklama leków była prawnie zabroniona do 1993 r. Zdaniem uprawnionego o tym, iż oznaczenie "calcium c" jest nazwą fantazyjną świadczą dołączone do w/w pisma z dnia 16 kwietnia 2008 r. dokumenty takie jak: wyrok Sądu Okręgowego w L. z dnia [...] września 2004 r., sygn. akt [...], wyrok Sądu Apelacyjnego w L. z dnia [...] marca 2005 r., sygn. akt [...], wyrok Sądu Okręgowego w L. z dnia [...] stycznia 2005 r. sygn. akt [...], wyrok Sądu Najwyższego z dnia [...] czerwca 2006 r. sygn. akt [...] oraz opinie prof. dr hab. H. M. i dr L. N. z dnia [...] maja 2004 r. na temat badania postrzegania przez uczestników obrotu znaku "calcium c", dr n. med. W. M. z dnia [...] października 2001 r., mgr inż. H. G. z dnia [...] lipca 2005 r., dr n. med. B. R. z dnia [...] lipca 2005 r., a także mgr A. S. wydaną do sprawy o sygn. akt [...].

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. - działając na podstawie art. 29 u.z.t. z art. 315 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.; dalej: p.w.p.) w związku z art. 7 ust. 2 u.z.t. a także art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. - unieważnił prawo ochronne na znak towarowy "calcium c" o nr [...].

Organ uznał, iż wnioskodawca wykazał się interesem prawnym do występowania z wnioskiem o unieważnienie spornego prawa w odniesieniu do produktów farmaceutycznych z kl. 5, skoro w jego ocenie jest to oznaczenie opisowe w odniesieniu do tych towarów i jako takie powinno pozostać do swobodnego użytku przez wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

W ocenie organu oznaczenie "calcium c" nie posiada dostatecznej zdolności odróżniającej w odniesieniu do oznaczanych nim towarów. Okoliczność, iż oznaczenie słowne "calcium" wskazuje na obecność w oznaczanym preparacie wapnia jest między stronami bezsporna. Kwestią sporną natomiast jest to, czy dodana do słowa "calcium" litera "c", która w ocenie uprawnionego nie wskazuje jednoznacznie na skład produktu, powoduje, iż znak towarowy jako całość posiada zdolność odróżniającą. Litera "c" w odniesieniu do witaminy C, obecnej w składzie oznaczanego produktu, ma charakter opisowy, a połączenie tych dwóch elementów, tj. słowa "calcium" oraz litery "c" nie tworzy nowej wartości, dzięki której znak sporny nabierze charakteru odróżniającego. Tym samym można uznać, iż zarówno wapń jak i witamina C zawarte w produkcie "calcium c" są składnikami istotnymi, a tym samym sporne oznaczenie ma charakter opisowy.

Zdaniem organu przedstawione przez uprawnioną w toku postępowania dowody w postaci zestawień sprzedaży preparatu "calcium c" za lata 1994-2001 oraz za lata 1995-2007, świadectwo rejestracyjne nr [...] dotyczące "calcium c", pisma P. z dnia [...] marca 1994 r. do O. oraz do Instytutu Leków, pismo I. z dnia [...] czerwca 1994 r., dwadzieścia faktur potwierdzających sprzedaż preparatu "calcium c" w 1995 r. wskazują jedynie na to, iż uprawniona w 1994 r. rozpoczęła produkcję preparatu o nazwie "calcium c" i wprowadzała do obrotu towary oznaczane w/w oznaczeniem, co nie stanowi wystarczającego dowodu na stwierdzenie nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej. Wysokość sprzedaży towaru nie przekłada się bezpośrednio na wytworzenie wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia. Również "nie każde intensywne używanie musi doprowadzić do powstania wtórnej zdolności odróżniającej danego znaku towarowego. Istotne i decydujące jest to, by dane oznaczenie było używane w funkcji znaku towarowego, a więc dla oznaczania pochodzenia towaru. Oczywiste jest także, że takie używanie musi cechować pewna długotrwałość, konieczna dla powstania w świadomości odbiorów owego skojarzenia pomiędzy oznaczeniem a towarem. Tymczasem uprawniona rozpoczęła produkcję preparatu oznaczanego spornym znakiem towarowym "calcium c" w 1994 r., zaś produkt był dostępny w obrocie w pierwszym kwartale 1995 r., tj. niecałe 5 lat przed zgłoszeniem spornego znaku do ochrony, a zatem okres ten był stosunkowo krótki. Uprawniona nie przedstawiła w toku postępowania dowodów potwierdzających, iż intensywne używanie spornego znaku towarowego w obrocie w w/w okresie niespełna 5 lat doprowadziło do powstania w świadomości odbiorców trwałej asocjacji pomiędzy tym oznaczeniem a towarem.

Reasumując, uprawniona nie wykazała, iż wielkość sprzedaży towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym oraz nakładów poniesionych na ich reklamę do dnia 10 września 1999 r. spowodowała, że towary te były postrzegane jako pochodzące jedynie od niej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 1699/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargę oddalił. Sąd, za prawidłowe uznał stanowisko organu, że litera "c" w odniesieniu do witaminy c, która jest obecna składzie oznaczanego produktu farmaceutycznego, ma charakter opisowy a połączenie tych dwóch elementów (tj. Calcium i litery c) nie tworzy nowej wartości, dzięki której sporny znak nabiera charakteru odróżniającego. Zdaniem Sądu, ocena opisowego charakteru spornego oznaczenia została przeprowadzona przez organ zgodnie z wymogiem odniesienia się do zrozumienia przez określony krąg odbiorców. Właściwy krąg odbiorców, na który składają się lekarze, farmaceuci, pielęgniarki oraz pacjenci niewątpliwie stanowią osoby, wyjątkowo uważne, ponieważ nabywany towar będzie miał wpływ na ich zdrowie.

Brak zdolności odróżniającej uznaje się za bezwzględną przeszkodę rejestracji tym niemniej znaki pozbawione tej zdolności mogą ją nabyć w rezultacie używania. Zdaniem Sądu, wniosek organu co do braku wykazania, że sporny znak w dacie zgłoszenia uzyskał wtórną zdolność odróżniającą jest prawidłowe.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniosła B. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Ewentualnie wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpoznanie skargi oraz uchylenie decyzji Urzędu Patentowego RP z [...] lipca 2012 r., oraz poprzedzającej ją decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2001 r. w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "calcium c" o nr [...] w całości. Wniosła również o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

Wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2015 r. sygn. akt II GSK 1413/14 Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie skargi kasacyjnej B. Spółki z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 1699/13 w sprawie ze skargi Z. S.A. z siedzibą w L. (obecnie B. Spółka z o.o. z siedzibą w W.) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji na znak towarowy, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie podkreślić należy, iż stosownie do treści art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Sąd, któremu sprawa została przekazana w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

A zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznający ponownie sprawę zobowiązany był uwzględnić ocenę prawną zawartą w wydanym w sprawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2015 r. sygn. akt II GSK 1413/14.

Naczelny Sąd Administracyjny w pierwszej kolejności wskazał na fakt, że organ w sposób niewystarczający i niedostatecznie wyczerpujący rozpatrzył materiał dowodowy przedstawiony w postępowaniu przez skarżącą, nie poddał wnikliwej ocenie i analizie materiału dowodowego, zwłaszcza w zakresie oceny nabycia przez sporny znak towarowy "calcium c" wtórnej zdolności odróżniającej – co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

NSA stwierdził w odniesieniu do oceny pierwotnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego brak ustosunkowania się przez Urząd Patentowy RP do fantazyjności spornego znaku.

Zdaniem NSA nie jest bowiem wykluczone, aby znak towarowy, nawet fantazyjny, mógł zawierać informacją o składzie danego towaru, albowiem sama konstrukcja słowna znaku zaczynająca się i kończąca na literę "c" (pisaną dużą czcionką) może ewentualnie stanowić o jego fantazyjności. Ponadto każdy lek musi zostać zarejestrowany, a zatem przepisy prawa farmaceutycznego wymagają wskazania składu preparatu, co ma także znaczenie dla oceny samej fantazyjności i siły oddziaływania tego rodzaju znaków towarowych.

W ocenie NSA brakuje również ustosunkowania się do wyroków sądów powszechnych, w tym Sądu Najwyższego dotyczących zakazania wnioskodawcy naruszania prawa do znaku towarowego "calcium c" i czynów nieuczciwej konkurencji, uznających fantazyjność spornego znaku. Odnosząc się bowiem do zarzutu pominięcia dowodów w postaci wyroków sądów powszechnych w sprawach dotyczących ochrony przed nieuczciwą konkurencją, w których uznano znak "calcium c" za nazwę fantazyjną należy zauważyć, że nie mają one charakteru wiążącego dla sądu administracyjnego i organu w sprawie o unieważnienie znaku i same nie przesądzają, czy istnieją podstawy do unieważnienia prawa z rejestracji znaku. Nie oznacza to jednak, by poglądy wyrażane w orzecznictwie sądów powszechnych w wyniku rozpoznawania spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji nie miały znaczenia i nie wymagały rozważenia w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego, w szczególności gdy dotyczą znaku, którego dotyczy postępowanie o unieważnienie prawa z rejestracji tego znaku (por. wyrok NSA z 20 grudnia 2006 r., sygn. akt II GSK 210/06).

Zdaniem NSA, Sąd I instancji nieprawidłowo zaakceptował niedostateczne wyjaśnienie i niewystarczające rozważenie przez Urząd Patentowy RP istotnych kwestii związanych z oceną, czy sporny znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą na podstawie przedstawionego przez skarżącą kasacyjnie materiału dowodowego w postępowaniu przed organem.

W ocenie NSA podkreślenia wymaga, że doktryna i orzecznictwo wypracowały katalog okoliczności, których wykazanie przez uprawnionego może prowadzić do powstania wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, które pierwotnie nie mogłoby uzyskać ochrony jako znak towarowy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 22 czerwca 2006 r. w sprawie August Storck KG, C-25/05 P, (pkt 75 wyroku) podkreślił, że przy ocenie, czy dany znak nabył charakter odróżniający w drodze używania, należy wziąć pod uwagę w szczególności: udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku towarowego, wysokość nakładów przedsiębiorstwa związanych z promocją, odsetek zainteresowanych kręgów odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, jak również opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych zrzeszeń zawodowych.

Od tego, jak kształtują się powyższe okoliczności zależy ustalenie jednoznacznego związku między znakiem a przedsiębiorcą, który go używał, który to związek stanowi o powstaniu wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, czyli możliwości odróżniania towarów nim opatrywanych od towarów pochodzących od innych przedsiębiorców. Jest oczywiste, że długotrwałość używania znaku przed zgłoszeniem do rejestracji, duża intensywność reklamy towarów opatrzonych znakiem potwierdzona wydatkami w kolejnych latach, znacząca ilość towarów opatrzonych znakiem wprowadzonych do obrotu, powszechny sposób dystrybucji, etc. – są okolicznościami, z których można wyprowadzić wniosek o powstaniu wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, które pierwotnie nie mogłoby uzyskać ochrony jako znak towarowy (por. wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., C-108/97 w sprawie Windsurfing Chiemsee; wyroki NSA: z 11 czerwca 2014 r., II GSK 592/13; z dnia 8 listopada 2011 r. II GSK 1033/10).

Takiej pogłębionej analizy ogółu okoliczności decydujących o nabyciu wtórnej zdolności odróżniającej przez sporne oznaczenie zabrakło w przedmiotowej sprawie, a jak stwierdził ETS w wyroku z 4 maja 1999 r. w sprawie Chiemsee w połączonych sprawach C- 108/97 i C-109/97 – przy ustalaniu, czy znak towarowy nabył zdolność odróżniającą w wyniku używania, właściwy organ musi dokonać całościowej oceny dowodów na okoliczność, że znak zaczął identyfikować dany produkt jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i odróżniać tym samym ten produkt od produktów pochodzących z innych przedsiębiorstw.

Ponadto zdaniem NSA nie wzięto pod uwagę, okoliczności, które pozwalają na ustalenie, że w świadomości odbiorców (klienteli) powstała tego rodzaju więź między oznaczeniem a towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy, która pozwala na świadomy wybór towaru opatrzonego właśnie tym oznaczeniem. Jak wskazano wyżej, więź oznaczenia z towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy może być nieuchronnym skutkiem długotrwałości, intensywności i powszechności nakładania oznaczenia na towarach masowych. Więź powstaje w szczególności wtedy, kiedy zostaje ustalone, że żaden inny uczestnik obrotu nie opatrywał swoich towarów takim samym oznaczeniem słowno-graficznym w okresie przed zgłoszeniem spornego oznaczenia do ochrony. Wniosek o powstaniu więzi między oznaczeniem a towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy może być wynikiem logicznych operacji myślowych, opartych o wyżej opisane "wszystkie okoliczności".

Do ustalenia więzi między oznaczeniem a konkretnym przedsiębiorcą mogą być przydatne dowody w postaci badań opinii publicznej, ale nie są one konieczne w sytuacji, kiedy dowiedziona zostaje długotrwałość i intensywność używania, w połączeni z wyłącznością używania oznaczenia w określonym kształcie. W takiej sytuacji oznaczenie w swoim całokształcie utrwala się w świadomości klienteli i nabywa wtórną zdolność odróżniającą, mimo iż posiada cechy, które nie pozwoliłyby mu na uzyskanie ochrony z uwagi na brak dostatecznych znamion odróżniających. Brak znamion odróżniających poszczególnych elementów oznaczenia nie ma tu żadnego znaczenia, bowiem chodzi o stan zaistniały na skutek zmian w świadomości nabywców spowodowany funkcjonowaniem oznaczenia przed jego zgłoszeniem (por. wyrok NSA z 11 czerwca 2014 r., sygn. akt II GSK 592/13).

NSA podkreślił, że wniosek o braku związku pomiędzy spornym oznaczeniem a produktem jako pochodzącym od skarżącej – budzi poważne wątpliwości. Wskazał, na potwierdzający tę więź obszerny materiał dowodowy zgromadzony w aktach, pochodzący sprzed daty zgłoszenia spornego znaku towarowego potwierdza, w szczególności: a) co najmniej 5-letni okres używania przed zgłoszeniem oznaczenia słownego "calcium c", tj. przed 10 września 1999 r. w niezmienionym kształcie i kolorystyce na terenie RP; b) czas wprowadzania na rynek preparatu oraz wielkość sprzedaży w liczbie 40 mln opakowań produktu leczniczego pod oznaczeniem "calcium c"; c) znaczące jak na lata 90-te nakłady poniesione przez skarżącą na reklamę i promocję produktu, m. in. na reklamy telewizyjne; d) procentowy udział skarżącej w rynku w wysokości 97%; e) okoliczność, iż skarżąca była jedynym podmiotem posługującym się spornym oznaczeniem i wprowadzającym produkty "calcium c" do obrotu.

NSA zwrócił uwagę na otrzymanie przez skarżącą prestiżowych nagród a zwłaszcza polskiego godła promocyjnego [...] (2000 r.) oraz [...] (2000 r.), za serię preparatów musujących, w tym preparatów Calcium C, i błędne uznanie, że ze względu na datę ich otrzymania nie mają znaczenia dla oceny wtórnej zdolności odróżniającej w sytuacji, gdy okolicznością notoryjną jest, że nagrody te otrzymuje się nie za rok, w którym są wydane lecz za działalność dotychczasową a tym samym dotyczą one de facto okresu poprzedzającego zgłoszenie spornego znaku towarowego "calcium c" do ochrony.

Mając na uwadze powyższą wykładnię prawa dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny i szczegółowe wytyczne co do zakresu prowadzenia postępowania przez organ administracji, a także fakt, iż sąd administracyjny nie czyni własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, a taka kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ administracyjny rozstrzygający sprawę, za niezbędne Sąd uznał uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy organowi administracji publicznej.

Ponownie rozpoznając sprawę Urząd Patentowy RP rozważy w sposób wszechstronny wyżej opisane zagadnienia istotne dla oceny zarówno pierwotnej, jak i wtórnej zdolności odróżniającej, uwzględniając istotne dla sprawy argumenty skarżącej spółki.

Jak podkreślił bowiem NSA w powołanym wyroku w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy nie jest wyłączony obowiązek organu wyjaśnienia okoliczności sprawy, o którym mowa w art. 7 i art. 77 k.p.a. Powołane przepisy k.p.a. mają zastosowanie w takim postępowaniu na podstawie art. 256 ust. 1 p.w.p. Obowiązek organu wyjaśnienia okoliczności sprawy nie jest sprzeczny z zasadą, że ciężar dowodu ostatecznie spoczywa na tym, kto z określonego faktu wywodzi dla siebie skutki prawne. Jednakże dopiero zaniechanie przedstawienia przez stronę dowodów, pomimo wezwania przez organ, wyłącza możliwość skutecznego podnoszenia zarzutu, że zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem wskutek naruszenia obowiązku organu wyjaśnienia okoliczności sprawy zgodnie z art. 7 i art. 77 k.p.a. Na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie dowodowe oparte jest bowiem na zasadzie oficjalności, a rola organu nie jest ograniczona tylko do oceny faktów, które przedstawił wnioskodawca. Uważa się, że w sprawach, w których na stronie spoczywa ciężar wskazania konkretnych faktów i zdarzeń, z których wywodzi ona dla siebie określone skutki prawne, a twierdzenia strony w tym zakresie są ogólnikowe i lakoniczne, obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie jest wezwanie strony do uzupełnienia i sprecyzowania tych twierdzeń. Dopiero gdy strona nie wskaże takich konkretnych okoliczności, można z tego wywieść negatywne dla niej wnioski (wyroki NSA: z 20 grudnia 2006 r., sygn. akt II GSK 210/06; z 19 października 1988 r., sygn. akt II SA 1947/87, ONSA nr 2/1988, poz. 82; W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002, str.104 i cytowana tam literatura).

Dlatego też Sąd działając na podstawie art. art. 145 § 1 pkt c) p. p. s. a. orzekł jak w sentencji. Jednocześnie Sąd – działając w oparciu o przepis art. 200 p.p.s.a. - zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego. Sąd orzekł na podstawie art. 200 i 205 § 2 p.p.s.a w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461).