Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2080/17
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2018-03-28 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, art. 246 ust. 1, art. 247 ust. 2
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 7, art. 77 par. 1, art. 80, art. 107 par. 3
journal: Dz.U. 2017 poz 1257
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
journal: Dz.U.UE.L 2008 nr 299 poz 25 pkt 11
law: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw  członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Kozik (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Asesor WSA Joanna Kruszewska-Grońska Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2018 r. sprawy ze skargi A. z siedzibą w K., Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej A. z siedzibą w K., Niemcy kwotę 2 217 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "UP") decyzją z "(...)"maja 2016 r. znak: "(...)", na podstawie art. 246 i art. 247 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 z późn. zm., dalej "P.w.p.") oraz art. 98 K.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 P.w.p., po rozpoznaniu sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "(...)" o numerze "(...)"udzielonego na rzecz "(...)"GmbH & Co.KG, "(...)", Niemcy (dalej: "Uprawniony", "Uczestnik postępowania"),, wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, wniesionego przez "(...)". GmbH, "(...)", Niemcy (dalej: "Wnoszący sprzeciw", "Skarżący"), oddalił sprzeciw.

W zaskarżonej decyzji UP wskazał, że sprzeciw wpłynął do UP 27 listopada 2015 r. Wnoszący sprzeciw podniósł, że sporne prawo ochronne zostało udzielone z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p. Wskazał, że jest uprawnionym z praw do znaków towarowych "(...)"o numerach "(...)"i "(...)", które mają renomowany charakter i są używane do oznaczania leków o nazwach "(...)"i "(...)".

W odpowiedzi z 31 maja 2016 r. Uprawniony uznał sprzeciw za bezzasadny i podniósł, że porównywane znaki nie są do siebie podobne.

Na rozprawie "(...)"października 2016 r. strony podtrzymały swoje stanowiska. Uprawniony wskazał, że znak przeciwstawiony "(...)" o numerze "(...)"jest przeznaczony do oznaczania bardzo wąskiego zakresu towarów z klasy 5, zaś "(...)"o numerze "(...)"chroni szerszy zakres towarów, jednak nie jest on przeznaczony do ochrony towarów z klasy 30, które nie są przeznaczone do celów leczniczych. Podniósł, że porównywane znaki jako całość wywołują odmienne ogólne wrażenie. Wskazał, że w zarejestrowanych w Polsce znakach często występują elementy słowne ""(...)"". Stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie występuje ryzyko konfuzji. Podniósł także, że Wnoszący sprzeciw nie wykazał istnienia renomy znaków przeciwstawionych ani nie wykazał czy rejestracja spornego znaku towarowego mogłaby przynieść Uprawnionemu nienależną korzyść lub być szkodliwa dla odróżniającego charakteru i renomy znaków wcześniejszych.

Na rozprawie 18 kwietnia 2017 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe twierdzenia i argumenty. Uprawniony podniósł, że materiał dowodowy przedłożony przez Wnoszącego sprzeciw nie dowodzi istnienia renomy znaków przeciwstawionych. Podkreślił, że słowo ""(...)"" nie może być zmonopolizowane przez jeden podmiot. Wskazał, że jest ono elementem 160 znaków towarowych chronionych na terytorium Polski w odniesieniu do towarów z klasy 5. Jest to słowo powszechnie stosowane i nie jest kojarzone z jednym podmiotem.

Wnoszący sprzeciw podkreślił, że produkty o nazwie "(...)"są cenione przez konsumentów.

UP wskazał, że sporny znak towarowy "(...)"o numerze "(...)"został przeznaczony do oznaczania towarów: preparaty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych z klasy 5; herbata z klasy 30. Przeciwstawiony znak towarowy "(...)"o numerze "(...)"został przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 5: produkty farmaceutyczne, mianowicie preparaty żółciowe i wątrobowe. Przeciwstawiony znak towarowy "(...)"o numerze "(...)"został przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjno-medyczne, jak również produkty do pielęgnacji zdrowia, produkty dietetyczne dla dzieci i chorych, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów i masy odciskowe do celów dentystycznych, środki dezynfekcyjne, środki do niszczenia chwastów i szkodników.

UP stwierdził, że znak sporny i przeciwstawiony "(...)"zostały przeznaczone do oznaczania identycznych towarów jakimi są w ogólności substancje dietetyczne. Ponadto herbata do oznaczania której przeznaczony jest znak sporny jest podobna do produktów farmaceutycznych do oznaczania których przeznaczony jest znak "(...)". Herbata bowiem może zawierać dodatkowe składniki, które sprawią, że stanie się produktem leczniczym - farmaceutycznym. Zatem będzie posiadała ten sam cel jakim jest zapewnienie dobrego zdrowia, a co za tym idzie również dobrego samopoczucia. UP stwierdził zatem, że porównywane znaki towarowe zostały przeznaczone do oznaczania identycznych i podobnych towarów.

Przystępując do porównania samych oznaczeń, UP wskazał, że przeciwstawiony znak towarowy "(...)"jest znakiem słownym składającym się z jednego słowa "(...)". Przeciwstawiony znak towarowy "(...)"jest znakiem słowno-graficznym składającym się z czarnego napisu ""(...)"", nad którym został umieszczony pomarańczowo-żółty motyw graficzny. Natomiast Znak sporny "(...)"jest znakiem słownym składającym się z jednego słowa "(...)".

Organ wyjaśnił, że porównywane znaki, oceniane jako całość składają się z identycznych elementów słownych jakimi są trzy pierwsze sylaby ""(...)"". Jednak, nie można wnioskować o podobieństwie znaków towarowych wyłącznie na podstawie analitycznego zestawienia poszczególnych liter i sylab, w całkowitym oderwaniu od ogólnego kontekstu a zwłaszcza brzmienia porównywanych słownych znaków towarowych, a także od znaczenia jakie mają znaki towarowe. Pomimo zatem, że porównywane znaki zawierają identyczne trzy pierwsze sylaby, a tym samym identyczne pierwsze osiem liter ułożonych w tej samej kolejności, znaki te oceniane jako całość różnią się wystarczająco we wszystkich płaszczyznach postrzegania, wywierając odmienne ogólne wrażenie na odbiorcach. Znak sporny jest znakiem słownym składającym się z 11 liter i 4 sylab, zaś znaki przeciwstawione składają się z 10 liter oraz 4 sylab. Dodatkowo znak przeciwstawiony "(...)"jest znakiem słowno-graficznym, którego zasadniczym i dominującym, z racji niewielkiego elementu graficznego, elementem jest słowo "(...)". O wystarczającej odmienności w warstwach wizualnej i fonetycznej porównywanych oznaczeń decydują ich ostatnie sylaby: "VIT“ w znaku spornym oraz "LE" w znakach przeciwstawionych. Dzięki takiej kompozycji znaki te składają się z różnej liczby liter i znak sporny jest optycznie dłuższy. Ponadto ostatnie sylaby znacząco wpływają na odbiór fonetyczny tych oznaczeń. Ostatnia sylaba znaku spornego, tj.: "VIT“ dzięki temu, że rozpoczyna się i kończy spółgłoskami czyni, że znak ten sprawia wrażenie wymawianego krótko i "ostro". Natomiast znaki przeciwstawione, których ostatnią sylabą jest "LE" i kończą się samogłoską, dzięki czemu wydają się wymawiane dłużej i "śpiewniej" niż znak sporny. Porównywane znaki składają się ze słów nienależących do języka polskiego oraz nieposiadających znaczenia również w innych językach. Jednakże składają się one z elementu słownego "(...)", który jest ich zasadniczym i głównym elementem z racji położenia na początku znaku. Słowo ""(...)"" pochodzi z łaciny i oznacza istotę, esencję. Z racji podobnego brzmienia do polskiego słowa "esencja" element słowny ""(...)"", dla wielu polskich odbiorców będzie się kojarzyło właśnie z esencją. W języku polskim słowo "esencja" jest rozumiane jako wywar napar, zatem w odniesieniu do towarów z klasy 5 jakimi są w ogólności produkty farmaceutyczne, będzie wprost wskazywało, że dany lek jest oparty na konkretnym wywarze, lub też stanowi napar. Jest to zatem element słaby, wskazujący wprost na skład lub postać towarów. UP wyjaśnił, że uprawnieni ze znaków towarowych które składają się z elementów które wskazują wprost na skład towarów muszą tolerować istnienie na rynku innych oznaczeń zawierających ten element. Pozostały element słowny w znakach przeciwstawionych, tj. sylaba "LE" nie posiada żadnego znaczenia ani w języku polskim, ani w innych językach. Można więc przyjąć, że stanowi ona "ozdobienie", "wykończenie" tych znaków. Natomiast sylaba "VIT“ znajdująca się w znaku spornym stanowi dookreślenie pozostałej części słownej. Polskim odbiorcom może się ona kojarzyć z witaminami i sugerować, że towar oznaczany znakiem spornym zawiera esencję/napar witamin, lub esencję/napar wzbogacony witaminami.

UP zauważył, że Uprawniony przedłożył materiał dowodowy, z którego wynika, że 212 znaków towarowych zawierających słowo "(...)"i przeznaczonych do ochrony towarów z klasy 5 otrzymało ochronę zarówno w UP, WIPO jak i EUIPO. W związku z powyższym UP stwierdził, że element słowny "(...)"jest często stosowany w odniesieniu do towarów z klasy 5 jakimi są produkty farmaceutyczne.

Zdaniem UP, w związku z tym, że porównywane znaki towarowe różnią się od siebie w stopniu wystarczającym i są stosunkowo słabo dystynktywne, nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje ryzyko skojarzenia spornego znaku towarowego ze znakami przeciwstawionymi, tym bardziej, że w rozpatrywanej sprawie występują dobrze poinformowani i uważni odbiorcy. Co prawda towary oznaczone porównywanymi znakami można nabyć w tych samych punktach sprzedaży, tj. w aptekach, sklepach, gdzie sprzedawane są leki lub mogą być podawane pacjentom w szpitalach, sklepach z artykułami medycznymi. Jednakże, zdaniem UP, okoliczność ta nie wpływa na istnienie ryzyka wprowadzenia potencjalnego odbiorcy w błąd co do pochodzenia tych towarów. Model bowiem, przeciętnego odbiorcy ukształtowany w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dla celów całościowej oceny niebezpieczeństwa konfuzji stanowi osoba należycie dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna. Konsument natomiast, nabywający farmaceutyki, wiedząc o ich wpływie na zdrowie i o niebezpieczeństwach płynących z ewentualnej pomyłki, będzie szczególnie uważny i ostrożny. Tacy są odbiorcy towarów do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki, są to lekarze, farmaceuci, pielęgniarki oraz pacjenci a także przeciętni konsumenci. UP wskazał, że zgodnie ze stanowiskiem doktryny, miał na uwadze, że nawet zwykły ostateczny odbiorca, a więc nie tylko profesjonalista, podczas zakupu produktów farmaceutycznych jest wyjątkowo uważny w wyborze właściwego produktu, ponieważ kupowany produkt nie jest towarem zwykłym lecz takim, który będzie miał wpływ na jego zdrowie. Odbiorca taki będzie także skłonny do szukania i wzięcia pod uwagę porady specjalisty. Rozsądny konsument farmaceutyków przy ich zakupie zwróci więc szczególną uwagę na nazwę, a także na znak towarowy.

W świetle powyższego UP stwierdził brak podstaw do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w oparciu o zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p.

Przechodząc do oceny, czy sporne prawo ochronne zostało udzielone z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., UP wskazał, że naruszenia, o których mowa w tym przepisie, stanowią konsekwencję stopnia podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym, w wyniku którego dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą oceniane znaki, tzn. stwierdza, że występuje między nimi związek nie myląc ich jednak. Dodał, że w świetle ugruntowanego orzecznictwa strona musi wskazać dowody potwierdzające renomę na terytorium Polski, przy czym renoma ta musi istnieć przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego.

UP wyjaśnił, że w przedmiotowej sprawie został przedłożony zarówno materiał dowodowy sprzed 16 lipca 2010 r. (data zgłoszenia spornego znaku towarowego) jak i późniejszy. Materiał natomiast, na okoliczność renomy pochodzący z okresu po dacie zgłoszenia znaku spornego może stanowić jedynie dowody uzupełniające potwierdzające istnienie ewentualnej renomy, która powinna zostać przez Wnoszącego sprzeciw udowodniona zgodnie z przyjętymi w tym zakresie przez judykaturę sposobami.

UP wskazał również, że w orzecznictwie krajowym jak i wspólnotowym za podstawową przesłankę uznania znaku towarowego za renomowany traktuje się znajomość znaku przez znaczącą część klientów. Dodał następnie, że zgodnie z wyrokiem NSA z 21 listopada 2006 r., sygn. akt II GSK 181/06, przy ocenie renomy pod uwagę należy brać następujące czynniki: 1) udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów), zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem, 2) terytorialny i czasowy zasięg używania znaku, 3) licencje udzielane na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów, 4) wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych, 5) rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku, 6) relacja cenowa do towarów substytucyjnych, 7) czy (i ewentualnie, w jakim zakresie) znak ten używany jest przez osoby trzecie.

UP w dalszej kolejności wymienił 38 dokumentów, które Wnoszący sprzeciw przedstawił jako dowody na istnienie renomy znaków towarowych "(...)"na terenie Polski, po czym ustosunkował się do wszystkich tych dokumentów.

Podsumowując, UP stwierdził, że materiał dowodowy przedłożony przez Wnoszącego sprzeciw nie dowodzi istnienia renomy znaków "(...)". Materiały dowodowe dowodzą obecności leku "(...)"na polskim rynku co najmniej od 2008r. Wynika z nich również, że lek o nazwie "(...)"jest znany polskim odbiorcom i polecany przez lekarzy i farmaceutów. Jednakże nie wynika aby wskutek używania i promowania znaki "(...)" nabyły status znaków renomowanych. UP wyjaśnił, że wiele dowodów, jak decyzje, pozwolenia i zezwolenia są niezbędne do tego aby wprowadzić produkt leczniczy na rynek. Jako dokumenty konieczne do sprzedaży leku nie mogą one dowodzić renomy. Część dowodów powstała po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony. Niektóre z nich nawiązują do wydarzeń oraz danych sprzed daty zgłoszenia, jednakże nie jest możliwe połączenie tych materiałów tak aby w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wykazać istnienie renomy znaków towarowych "(...)"przed dniem zgłoszenia do ochrony spornego oznaczenia. Wnoszący sprzeciw, zdaniem organu, nie przedłożył takich materiałów niezbędnych do wykazania istnienia renomy znaków towarowych jak udziału w rynku towarów oznaczanych znakiem "(...)". Co prawda takie dane znalazły się w jednym dokumencie opisanym w pkt 12 listy dokumentów znajdującej się w zaskarżonej decyzji, jednakże nie dowodzi on istnienia renomy ponieważ wskazuje jedynie wartość produktów. Nie zawiera on danych ilościowych zbywanych produktów. W materiale dowodowym nie wykazano także zasięgu i długotrwałości reklamy produktów sygnowanych znakiem "(...)". Co prawda, jak wskazał organ, w aktach sprawy znajduje się publikacja Instytutu Monitorowania Mediów pt. "Publikacje prasowe oraz internetowe dotyczące "(...)"z okresu od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.", jednakże publikacja ta jest wybiórcza, dotycząca jedynie prasy i internetu. UP wyjaśnił, ze w latach 2008-2010 dostęp do internetu posiadała mniejsza ilość osób niż obecnie. Publikacje prasowe również nie zawsze docierają do szerokiego kręgu odbiorców z uwagi na coraz większą niechęć do czytania w społeczeństwie. Publikacja nie zawiera żadnych danych dotyczących reklamy towaru oznaczanego znakiem "(...)"w radio i telewizji. Ponadto Wnoszący sprzeciw przedłożył dokument zawierający dane wyemitowanych reklam w TVP "(...)" kwietnia 2009 r. w godz. 20.06-20.23. Reklama leku o nazwie "(...)"została wyemitowana o godz. 20.21. Są to dane z bloku reklamowego w okresie Świąt Wielkanocnych, w stacji TVP, w której emitowane są specjalne bloki reklamowe i nie wiadomo czy poza reklamą wyemitowaną w trakcie tego bloku lek "(...)"był reklamowany w telewizji i radio. UP zatem stwierdził, że nie został wykazany udział w rynku znaków przeciwstawionych.

Zdaniem UP, nie można również uznać na podstawie zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z "(...)"marca 1980 r., że od tego dnia lek "(...)"jest obecny na polskim rynku. Dokument ten nie świadczy o tym, że z tym dniem lek ten został wprowadzony na rynek. Lek może zostać wprowadzony na rynek długi czas po uzyskaniu takiego pozwolenia. Pewne jest, że lek ten był obecny na rynku co najmniej od 2008 r. co wynika z publikacji Instytutu Monitorowania Mediów, przy czym sama długotrwała obecność towaru oznaczanego danym znakiem nie może świadczyć o tym, że ten znak cieszy się renomą.

Wnoszący sprzeciw nie przedłożył również żadnych dokumentów, z których wynikałoby czy zostały udzielone licencje na używanie znaku "(...)"przez inne podmioty. Z żadnego dowodu nie wynika również jakość towarów oznaczanych znakiem "(...)". Materiał w postaci badań przeprowadzonych na zlecenie "(...)"co prawda wskazuje, że lekarze i farmaceuci polecają towary oznaczane tym znakiem, jednakże brak jest dowodów, z których w precyzyjny sposób wykazany zostałby stopień jakości tych towarów. Wnoszący sprzeciw nie przedłożył bowiem opinii z których wynikałoby, że stan zdrowia pacjentów po zażyciu leków "(...)"uległ znacznej poprawie.

UP stwierdził również, że materiał dowodowy nie zawiera również danych dotyczących wartości oznaczenia "(...)"w ocenie niezależnych instytucji finansowych. W oświadczeniu "(...)"Sp. z o.o., wartość ta została wskazana przez podmiot, który nie jest instytucją finansową. Natomiast podmiot IMS Health w swoim piśmie wskazał jaki był w okresie październik 2008-październik 2013 udział w rynku leku "(...)". Jest to jedyny dokument zawierający taką informację. W ocenie UP samo wykazanie udziału w rynku w badanym okresie to za mało aby można było przyznać renomę oznaczeniu "(...)".

UP wskazał następnie, że Wnoszący sprzeciw nie przedłożył również żadnych materiałów dowodowych, z których wynikałoby jakie poniósł nakłady na reklamę produktów oznaczanych znakiem "(...)". Załączył jedynie kserokopie Media Planów na lata 2009-2012. Są to plany businessowe, które nie wiadomo czy zostały wdrożone przez Wnoszącego sprzeciw. Zatem dowód ten nie może wykazywać rzeczywistych nakładów poniesionych przez niego w związku z promocją znaku "(...)". Z akt sprawy nie wynika również, jaka jest relacja cenowa towarów oznaczanych znakiem "(...)"do towarów substytucyjnych ani czy znak ten jest używany przez osoby trzecie.

UP zatem stwierdził, że nie można uznać aby Wnoszący sprzeciw wykazał w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że 16 lipca 2010 r. znak "(...)" cieszył się ugruntowaną renomą.

Organ uznał następnie, że porównywane znaki w warstwach wizualnej i fonetycznej, poprzez zastosowanie w nich członu słownego "(...)"posiadają pewien niski stopień podobieństwa, który może sprawić zaistnienie ryzyka skojarzenia tych znaków towarowych. W warstwie znaczeniowej ww. znaki towarowe są oznaczeniami fantazyjnymi budzącymi skojarzenia z esencją naparem, a znak sporny dodatkowo z witaminami (dzięki końcówce VIT). Podsumowując, UP stwierdził, że znaki sporny "(...)"i przeciwstawione "(...)"oceniane jako całość mogą wywoływać ryzyko skojarzenia wśród odbiorców.

UP wyjaśnił następnie, że niezależnie od ustalenia stopnia znajomości znaku, renomowany znak towarowy musi charakteryzować się także innymi przymiotami. Renoma znaku wiąże się bowiem z ustaloną wśród zróżnicowanej klienteli opinią o cechach towaru tak oznaczonego. Można uznać ugruntowaną renomę znaku towarowego, jeśli jakość towarów, które znak oznacza jest taka, że satysfakcjonuje klientów i przypomina im korzystnie markę jako znak odróżniający, a dodatkowo jego znajomość jest tego rodzaju, że klienci z łatwością zauważą go i łączą z towarem oznaczonym przez uprawnionego nawet wówczas, gdy znak ten oznacza produkty nowowprowadzone na rynek, niekonkurencyjne wobec poprzednio nim oznaczonych. Renoma oznacza zatem atrakcyjną wartość reklamową oznaczenia, ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych nim wyrobach. Przy ocenie, czy znak jest renomowany należy brać pod uwagę zatem nie tylko stopień znajomości znaku wśród relewantnych klientów oraz zakres i intensywność reklamy towarów oznaczonych znakiem, ale także jakość tych towarów, wartość znaku oraz fakt czy osoby trzecie używają taki znak towarowy a jeżeli tak to w jakim zakresie. O renomie znaku towarowego świadczą także opinie ekspertów, przyznane nagrody i certyfikaty dotyczące towarów oznaczanych znakiem, prezentowanie towarów na targach mających na celu promocję towarów.

Zdaniem UP, w rozpatrywanej sprawie, Wnoszący sprzeciw nie przeprowadził wywodu pozwalającego w drodze logicznej dedukcji na podstawie wyników analizy prawdopodobieństwa oraz przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze, na ustalenie zaistnienia nienależnej korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaków wcześniejszych. Wnioskodawca nie wykazał tendencji spadkowej sprzedaży towarów na skutek istnienia na rynku towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym. Co więcej, z raportu IMS dołączonego przez Wnoszącego sprzeciw do sprzeciwu wynika wzrost sprzedaży preparatów oznaczanych znakami przeciwstawionymi. Zatem nie można mówić o jakichkolwiek stratach poniesionych przez Wnoszącego sprzeciw na skutek istnienia prawa ochronnego na sporny znak.

UP stwierdził ponadto, że w przedmiotowej sprawie nie zostało w żaden sposób wykazane, aby Uprawniony próbował działać w cieniu znaków towarowych "(...)" należących do Wnoszącego sprzeciw w celu skorzystania z jego atrakcyjności, ani też aby próbował wykorzystać wysiłek handlowy włożony przez właściciela tego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie ich wizerunku. Wnoszący sprzeciw nie przedłożył też zdaniem organu, żadnych dowodów, które umożliwiałyby stwierdzenie prawdopodobieństwa wyrządzenia szkody dla odróżniającego charakteru znaków towarowych "(...)"w wyniku używania spornego znaku towarowego "(...)". Co więcej, Wnoszący sprzeciw nie wykazał w żaden sposób, aby znaki "(...)"posiadały wysoką zdolność odróżniającą. Nie wykazał też aby udzielenie prawa ochronnego na sporny znak towarowy niosło ze sobą prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody dla renomy znaków towarowych "(...)", która zdaniem UP nie została na terytorium Polski wykazana, gdyż Wnoszący sprzeciw nie przedłożył dowodów pozwalających na uznanie renomy znaków towarowych "(...)"na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

UP podsumował, że w przedmiotowej sprawie zachodzi jedna z przesłanek art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., jaką jest identyczność i podobieństwo oznaczeń. Zatem również zarzut udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "(...)"z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., organ uznał za bezzasadny.

W skardze z 31 sierpnia 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Skarżący zaskarżył decyzję UP z "(...)" maja 2016 r. w całości, wnosząc o jej uchylenie w całości oraz o zasądzenie na rzecz Skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych. Zaskarżonej decyzji Skarżący zarzucił naruszenie:

I. art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 K.p.a., polegające na braku całościowej, wszechstronnej i wnikliwej oceny materiału dowodowego przedłożonego do akt sprawy w zakresie okoliczności wskazujących na renomowany charakter znaków towarowych "(...)"oraz ich podwyższoną zdolność odróżniającą, a także dotyczących modelu przeciętnego odbiorcy i nieprawidłowym uzasadnieniu decyzji w tym zakresie, m.in. poprzez:

1) zaniechanie całościowej analizy i oceny materiału dowodowego przedłożonego na okoliczność renomy znaków towarowych "(...)";

2) brak przeprowadzenia pełnej i wnikliwej analizy materiału dowodowego przedłożonego na okoliczność wysokiej dystynktywności znaków towarowych "(...)";

3) dokonanie wybiórczej oceny jednostkowych materiałów dowodowych w ich odseparowaniu od całości zgromadzonego materiału dowodowego przy zaniechaniu ich krytycznej całościowej analizy pod kątem wzajemnej komplementarności;

4) wadliwe przyjęcie, że każdy z przedstawionych materiałów dowodowych powinien wykazywać jednoczesne spełnienie wszystkich przesłanek niezbędnych do udowodnienia renomy, pomimo, że taka konkluzja może wynikać dopiero z całokształtu materiału dowodowego, a pojedyncze materiały ze względu na swój charakter dotyczą zazwyczaj spełnienia jednej takiej przesłanki;

5) sprzeczną i niespójną ocenę dowodów, która nie została uzasadniona, a polegającą na wskazaniu, że niektóre z przedstawionych materiałów wykazują okoliczności takie jak:

- obecność i dostępność produktu "(...)"na rynku polskim (dowód opisany jako nr 18 s. 13 decyzji);

- długotrwałą obecność produktu "(...)";

- lek "(...)"jest znany polskim odbiorcom;

- lek "(...)"est polecany przez lekarzy i farmaceutów;

- udział w rynku leku "(...)";

- uzyskanie nagrody w konkursie przez produkt oznaczony znakiem "(...)";

i jednoczesnym przyjęciu, że nie zostały spełnione kryteria przyjęte w orzecznictwie dla znaku renomowanego;

6) wadliwe i bezzasadne odmówienie waloru dowodowego lub umniejszenie wagi dowodowej materiałów sporządzonych na zlecenie "(...)"sp. z o.o., przez niezależne podmioty trzecie oraz brak uzasadnienia w tym zakresie;

7) zakwestionowanie materiału dowodowego pochodzącego od "(...)"sp.z o.o., tj. materiału dowodowego opisanego jako nr. 26 (s.13 decyzji oświadczenie "(...)" sp. z o.o.), z uwagi na fakt, że nie jest to materiał niezależny, przy jednoczesnym wskazaniu przez organ, iż żadne powiązania między "(...)"sp. z o.o., a Skarżącym nie zostały wykazane, oraz pomimo, że zawiera on istotne informacje pochodzące od podmiotu wprowadzającego na rynek produkt oznaczony znakiem wcześniejszym, a zatem posiadającym wiedzę na temat jego rozpowszechnienia oraz działań promocyjnych i sprzedażowych;

8) nieprawidłowe uznanie, że materiał wskazany w decyzji pod nr 12 i opisany jako pismo "(...)"z 15 marca 2017 r., wytworzony przez "(...)"dot. 20 najlepiej sprzedających się produktów farmaceutycznych "(...)" w latach 2008-20011 nie może potwierdzić renomy znaków "(...)", gdyż stanowi materiał powstały na zlecenie "(...)"i nie wskazuje na wartość marki w ocenie niezależnych instytucji, podczas gdy dokument ten nie pochodzi od "(...)"a od niezależnej instytucji jaką jest podmiot badawczy "(...)", dane w nim zawarte zostały zgromadzone i opracowane przez tenże podmiot trzeci, natomiast "(...)"zwróciło się jedynie z wnioskiem o możliwość ujawnienia tych danych w postępowaniu spornym;

9) uznanie, że decyzje stanowiące dokumenty Zezwolenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej "(...)"z "(...)" marca 1980 r.; Decyzja Ministra Zdrowia nr "(...)"z "(...)"lipca 2008 r.; Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Nr "(...)"z "(...)" października 2013 r.; Charakterystyka produktu leczniczego "(...)"300 mg z 2012 r. zamieszczona na stronie internetowej nie potwierdzają zasięgu i długotrwałości używania oznaczenia oraz wadliwe uzasadnienie w tym zakresie;

10) wybiórczą analizę i uznanie iż materiał wskazany jako nr 24 (s.13 decyzji) tj.: Wydruk artykułu z dnia 23 grudnia 2005r. pt. "Nasze sprawy - "(...)". ...", zamieszczonego na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej, nie świadczy o renomie znaku "(...)", a jedynie o tym, że może być wydawany inwalidom wojennym bez recepty, pomimo, że wykazuje on długotrwałość obecności oznaczenia na rynku tj. jeszcze przed grudniem 2005 r., fakt rozpowszechniania informacji dotyczących produktu oznaczonego tym znakiem wśród odbiorców, oraz okoliczność ułatwionego dostępu do niego przez konsumentów- nie tylko inwalidów wojennych- w związku ze zmianą kategorii dostępności leku z Rp na "(...)" tj. bez "dostępny bez recepty" w 2005 r.;

11) wadliwe uznanie, że lek "(...)"jest dostępny na rynku dopiero od 2008 r., podczas gdy pozostały materiał dowodowy dowodzi, że był on wprowadzony na rynek dużo wcześniej, a już w 2005 r. została zmieniona kategoria jego dostępności na lek bez recepty;

12) uznanie, że materiały dowodowe wskazane w załącznikach nr 14, 15, 17 do sprzeciwu, opisane w decyzji jako nr 28, 29 i 31, tj. Prezentacja "Farmaceuci - rekomendacje dotyczące kategorii preparatów na bóle brzucha i dolegliwości wątroby", Raport z badania ilościowego przygotowany dla "(...)", "(...)", "(...)"wrzesień 201 Or., Prezentacja Rewitalizacja Marek "(...)": Farmaceuci, sierpień 2012, przygotowana przez "(...)" Polonia sp. z o. o. (tylko fragmenty dotyczące produktów "(...)", nie mogą stanowić dowodu na renomę bo dotyczą farmaceutów i lekarzy oraz brak uzasadnienia w tym zakresie;

13) uznanie, że materiały dowodowe wskazane w załącznikach nr 16, 17 do sprzeciwu, opisane w decyzji jako nr 30 i 31 tj. prezentacja Rewitalizacja Marek "(...)": sierpień 2012, przygotowana na zlecenie "(...)" sp. z o.o. przez "(...)"sp. z o.o. oraz Prezentacja Rewitalizacja Marek "(...)": Farmaceuci, sierpień 2012, przygotowana przez "(...)"sp. z o. o. (tylko fragmenty dotyczące produktów "(...)": nie świadczą o renomie znaków "(...)"i nie mogą służyć jako dowody, gdyż zostały przygotowane na zlecenie "(...)"sp. z o.o. oraz po dacie zgłoszenia znaku spornego - pomimo, że materiały te zostały przygotowane przez podmioty niezależne i uznane na rynku tj. "(...)"sp. z o.o"(...)", "(...)" a wartość i rzetelność wyników przedmiotowych badań nie została w żaden sposób zakwestionowana, podczas gdy sytuacja w nich odzwierciedlona stanowi kontynuację pozycji rynkowej i znajomości oznaczenia "(...)"w okresie przed zgłoszeniem znaku spornego;

14) uznanie za nieprzydatny dla oceny renomy znaków wcześniejszych dokument opisany jako nr 27 (s.13 decyzji) czyli załącznik nr 13 do sprzeciwu, tj. oświadczenie "(...)"Ltd z dnia 13 grudnia 2013 r., gdyż nie został skierowany do Uprawnionego i pochodzi z daty późniejszej niż data zgłoszenia, pomimo, że dane w nim zawarte odnoszą się do okresu sprzed zgłoszenia tj. lat 2008-2011 oraz zostało wskazane źródło ich pozyskania;

15) błędne uznanie, że w materiale sprawy nie znajdują się dowody na udział w rynku produktów "(...)", podczas gdy na tę okoliczność wyraźnie wskazują następujące dowody: dokument opisany jako nr 27 (s. 13 decyzji) czyli załącznik nr 13 do sprzeciwu tj. oświadczenie "(...)"Ltd z dnia 13 grudnia 2013 (udział ilościowy i wartościowy) oraz materiał wskazany w decyzji pod nr 12 (s.13 decyzji) i opisany tam jako pismo "(...)"z 15 marca 2017 r., wytworzony przez "(...)"dot. 20 najlepiej sprzedających się produktów farmaceutycznych "(...)" w latach 2008-2011;

16) wadliwe uznanie, że nie zostały przedstawione kwoty wydatków na reklamę oraz fakt reklamowania produktów "(...)"w telewizji, podczas gdy okoliczności te wynikają bezpośrednio z materiałów dowodowych opisanych jako Media Plany - Budżety reklamowe przygotowane przez "(...)" Group sp. z o.o. zał. nr 24 do sprzeciwu;

17) wadliwą i wybiórczą analizę materiałów stanowiących kopie Media Planów - Budżetów reklamowych przygotowanych przez "(...)" Group sp. z o.o., z których wyraźnie wynikają zaplanowane działania w zakresie promocji marki oraz stopień ich realizacji wraz z uwzględnieniem nakładów;

18) uznanie, że Wnoszący sprzeciw nie wykazał zasięgu i długotrwałości działań reklamowych wobec produktów "(...)", podczas gdy wskazują na te okoliczności materiały zawarte w załącznikach nr 20, tj. Raport Instytutu Monitorowania Mediów z 2014 r. oraz 21, tj. budżety reklamowe przygotowane przez "(...)", bowiem znajdują się tam informacje o tytułach magazynów, w których produkt był reklamowany, nakładzie tych pism, kręgu ich odbiorców, stronach, na których reklamy były zamieszczane, a także ich postaci, z budżetów reklamowych wynikają natomiast nośniki reklamy, okresy w których produkt był reklamowany w telewizji, i w prasie, a także wydatki poniesione na te działania;

19) wadliwe uznanie, że materiał wskazany w pkt. 17 (s.13 decyzji) stanowiący Wydruk z forum internetowego Gazety Wyborczej konwersacji użytkowników z września 2007 r., nie zawiera daty, a przez to jest nieprzydatny, podczas, gdy na wydruku tym wyraźnie widoczne są daty umieszczania na forum "(...)"komentarzy konsumentów i są to daty z 2007 r., a zatem sprzed rejestracji spornego znaku;

20) pominięcie materiału dowodowego znajdującego się w załączniku nr 9 do pisma z 17 marca 2017 r., pt. "(...)"Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z 2.12.2010 wskazującą na średnie nakłady prasy w 2009 r., w tym dzienników i magazynów, w których były zamieszczane reklamy produktów "(...)"oraz brak uzasadnienia w tym zakresie;

21) całkowicie dowolne i niepoparte żadnym materiałem dowodowym ustalenie, że w 2008-2010 r., mniejsza liczba osób posiadała dostęp do Internetu, niezasadnie deprecjonujące znaczenie materiałów promocyjnych tam publikowanych;

22) dowolne i niepoparte żadnym materiałem dowodowym ustalenie, że publikacje prasowe nie zawsze docierają do szerokiego kręgu odbiorców z uwagi na niechęć do czytania, niezasadnie deprecjonujące znaczenie materiałów promocyjnych tam publikowanych przy jednoczesnym pominięciu materiału dowodowego wskazującego na średnie nakłady prasy w 2009 r.;

23) wadliwe i dowodne uznanie, że materiał dowodowy sprawy nie wskazuje na wysoką jakość produktów oznaczanych wcześniejszymi znakami, podczas gdy wyraźnie wynika to z materiałów potwierdzających otrzymanie nagrody "(...)", opinii o leku "(...)"wśród lekarzy i farmaceutów wynikających z badań opinii publicznej materiały opisane jako 28-31, wydruków z forów internetowych, jak również z faktu dopuszczenia do obrotu preparatu "(...)"jako leku, co oznacza, że jego terapeutyczna skuteczność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone badaniami klinicznymi;

24) uznanie, że materiał wskazany w załączniku nr 15, tj. prezentacja "(...)". "(...)", Styczeń 2009, nie stanowi dowodu potwierdzającego renomę, mimo, że w badaniu tym wyraźnie wskazane są cechy kojarzone z produktem "(...)"a zatem i znakami towarowymi "(...)" oraz powody nabywania tego produktu, które potwierdzają skojarzenia z wysoką jakością tego produktu w ocenie konsumentów i pozytywnymi asocjacjami ze znakiem towarowym;

25) uznanie, iż wydruki załączone w zał. nr 18 i 19 do sprzeciwu oraz w zał. do, tj. wydruk z forum Gazety Wyborczej, nie potwierdzają renomowanego charakteru znaków, pomimo, że wydruki te zawierają pozytywne opinie konsumentów o produkcie "(...)"i potwierdzają jego rynkową dostępność;

26) wybiórczą analizę materiału dowodowego wskazanego w pkt. 18 (s. 13 decyzji), tj. wydruku z forum internetowego Gazety Wyborczej konwersacji użytkowników z września 2007 r. i jego niewłaściwą ocenę, poprzez uznanie, że dowodzi on jedynie obecności produktu na rynku i jego dostępności, co nie jest równoznaczne z istnieniem renomy, podczas gdy treść przedmiotowego materiału dowodzi, że lek był znany i polecany przez aptekarzy już w 2007 r. jako lek o udowodnionym działaniu;

27) nieuwzględnienie w zakresie oceny pozytywnych skojarzeń konsumentów ze znakami "(...)" i wysokiej jakości produktu nimi oznaczonego, informacji o uzyskanej przez "(...)"nagrody Złoty Otis (zał. nr 19 do sprzeciwu) oraz przedstawienie wadliwego uzasadnienia w tym zakresie nie odnoszącego do znaczenia przedmiotowego dokumentu, pomimo, że z informacji tej wynika, że jest to nagroda przyznawana dla produktów z rynku farmaceutycznego, cieszących się zaufaniem konsumentów;

28) nieprawidłową i wybiórczą ocenę materiału dowodowego wskazanego w pkt 32 (s.13) decyzji tj. wydruku ze strony internetowej, poprzez wskazanie, że nie został opatrzony datą, podczas, gdy na załączonym wydruku wyraźnie widoczne są daty umieszczania komentarzy użytkowników serwisu, co oznacza , że materiał odnosi się do okoliczność faktycznych powstałych przed datą zgłoszenia znaku spornego i stanowi dowód pozytywnych skojarzeń konsumentów z marką "(...)";

29) pominięcie w analizie przesłanki udziału w rynku i zasięgu oddziaływania znaku towarowego "(...)" danych wynikających z materiału – wydruk ze strony internetowej (zał. nr 23) oraz zaprezentowanie całkowicie dowolnego uzasadnienia w tym zakresie;

30) pominięcie materiału dowodowego Wyniki badania IPSOS U&A (Grudzień 2009) Warszawa 15.01.2010 wybrane strony 1-17, Prezentacja "Farmaceuci - rekomendacje dotyczące kategorii preparatów na bóle brzucha i dolegliwości wątroby" Raport z badania ilościowego przygotowany dla "(...)", "(...)", "(...)"wrzesień 2010 r., Prezentacja "(...)". "(...)", Styczeń 2009.; Prezentacja Rewitalizacja Marek "(...)": Farmaceuci, sierpień 2012, przygotowana na zlecenie "(...)" sp. z o.o. przez "(...)"sp. z o.o. (tylko fragmenty dotyczące produktów "(...)"i brak jego wszechstronnej analizy pod kątem sposobu postrzegania produktu i oznaczenia "(...)"przez odbiorców tej kategorii produktów oraz jego pozycji rynkowej na tle innych produktów tej kategorii oraz brak wyjaśnienia przyczyn, dla których materiał ten nie został wzięty pod uwagę w tym zakresie;

31) pominięcie materiału dowodowego Zestawienie danych IMS zawierające TOP 20 products of OTC market 2008-2011 oraz IMS Pol and Ltd z 13 grudnia 2013 r. oraz i brak jego wszechstronnej analizy pod kątem sposobu postrzegania produktu i oznaczenia "(...)"przez odbiorców tej kategorii produktów oraz jego pozycji rynkowej na tle innych produktów tej kategorii;

32) sprzeczne z treścią materiałów dowodowych uznanie, że nie zostały przedstawione żadne niezależne opinie i badania dotyczące rozpoznawalności i pozytywnych skojarzeń znaków "(...)"na terenie Polski, podczas gdy materiał taki stanowią m.in. Prezentacja "Farmaceuci - rekomendacje dotyczące kategorii preparatów na bóle brzucha i dolegliwości wątroby" Raport z badania ilościowego przygotowany dla "(...)"wa wrzesień 2010 r., Prezentacja "(...)". "(...)", Styczeń 2009.; Prezentacja Rewitalizacja Marek "(...)": Farmaceuci, sierpień 2.012, przygotowana na zlecenie "(...)" sp. z o.o. przez "(...)"sp. z o.o. (tylko fragmenty dotyczące produktów "(...)";

33) wadliwą ocenę, iż zaprezentowanie badań opinii publicznej ograniczonych do preparatów na dolegliwości wątroby w zakresie znajomości produktów i ich oznaczeń, dyskwalifikuje przydatność tych badań dla oceny renomy znaków "(...)", podczas gdy ta grupa produktów stanowi kategorię produktów farmaceutycznych czyli towarów dla jakich przeznaczone są przeciwstawione znaki;

34) wadliwe uznanie, że z materiału dowodowego w sprawie nie wynika relacja cenowa produktów oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi do innych produktów, podczas gdy została ona wskazana w materiale dowodowym m.in. w prezentacji "(...)". "(...)", Styczeń 2009 oraz w Prezentacja IPSOS Leki bez recepty stosowane w dolegliwościach wątroby: U&A oraz badania dotyczące cen z 28 grudnia 2011 r.,

35) wadliwe uznanie, że znaki towarowe "(...)" nie są znakami renomowanymi;

36) wadliwe ustalenie, że znaki towarowe "(...)"nie mają podwyższonej zdolności odróżniającej;

37) wadliwe ustalenie, że znaki towarowe "(...)"mają słabą zdolność odróżniającą;

38) wadliwe i dowolne ustalenie, że człon "(...)" jest często wykorzystywany w odniesieniu do towarów z klasy 5 jakimi są produkty farmaceutyczne, podczas gdy w materiale dowodowym sprawy brak jest dowodów potwierdzających przedmiotową okoliczność;

39) brak przeanalizowania materiału dowodowego przedłożonego na okoliczność modelu przeciętnego konsumenta towarów klasyfikowanych w kl. 5 i jego uwzględnienia w ocenie ryzyka konfuzji;

II. naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 K.p.a., polegające na dokonaniu wadliwych ustaleń istotnych okoliczności faktycznych sprawy i nieprawidłowym uzasadnieniu decyzji w tym zakresie poprzez:

1) dokonanie błędnej oceny oznaczeń przy pominięciu reguły całościowej oceny podobieństwa, oraz istotnego znaczenia jaki mają początkowe elementy oznaczeń słownych dla ich postrzegania przez przeciętnego odbiorcę;

2) wadliwe przyjęcie, że element "(...)"jest słaby i wskazuje wprost na skład lub postać produktu, podczas gdy słowo to nie posiada znaczenia w języku polskim, nie jest nazwą substancji czynnej, składnika preparatu farmaceutycznego lub postaci tego produktu;

3) wadliwą i wewnętrznie sprzeczną ocenę odnośnie braku podobieństwa przeciwstawionych znaków, pomimo uznania przez organ, że ich zasadniczy i główny element położony na początku oznaczeń tj. "(...)"jest identyczny;

4) wadliwe przyjęcie, że element "(...)", ze względu na jego znaczenie w języku łacińskim będzie w ten sam sposób rozumiany przez przeciętnych odbiorców posługujących się językiem polskim i nieznających łaciny;

5) wadliwe przyjęcie, że element "(...)"jest elementem słabym ze względu na jego możliwe skojarzenia ze słowem esencja;

6) wadliwe uznanie, że przeciętni odbiorcy będą wyodrębniali w znakach przeciwstawionych element "(...)" i przypisywali mu określone znaczenie, podczas gdy w warstwie słownej przeciwstawione oznaczenia są znakami jednolitymi;

7) wadliwe przypisanie nadmiernej wagi elementom końcowym przeciwstawionych znaków ("vit" i le") w ocenie podobieństwa tych oznaczeń i przypisanie im możliwości wystarczającego zróżnicowania oznaczeń;

8) wadliwe przypisanie elementowi VIT zdolności do różnicowania przeciwstawionych oznaczeń, podczas gdy element ten nie posiada zdolności odróżniającej dla towarów w klasie 5, zwłaszcza produktów farmaceutycznych, gdyż jest oznaczeniem całkowicie opisowym - skrótem od słowa VITAMIN oznaczającego witaminę;

9) wadliwe przyjęcie, że element VIT w spornym znaku ma charakter jedynie sugerujący, że produkt może zawierać witaminy, podczas gdy ma on charakter wyłącznie opisowy wprost wskazujący na zwartość witamin w produkcie oznaczonym znakiem;

10) wadliwe uznanie, że znaki nie są do siebie podobne na płaszczyźnie koncepcyjnej pomimo jednoczesnego wskazania, że odbiorcy mogą kojarzyć wcześniejsze znaki z wywarem/naparem/esencją, a znak sporny jako esencję napar/wzbogacony witaminami;

11) wadliwe ustalenia odnośnie braku podobieństwa słownych znaków towarowych "(...)" i "(...)"oraz słowno-graficznego "(...)", pomimo stwierdzenia, iż znak sporny i znaki przeciwstawione zawierają identyczne trzy pierwsze sylaby, a tym samym identyczne pierwsze osiem liter (z 11 w znaku spornym i 10 w znakach wcześniejszych) ułożonych w takiej samej kolejności oraz zawierających po 4 sylaby;

12) wadliwe przyjęcie podwyższonego poziomu uwagi konsumentów nabywających produkty z 5 klasy towarowej;

13) wadliwe stwierdzenie w toku oceny podobieństwa oznaczeń, że fakt składania się spornego oznaczenia z 11 liter i wcześniejszych z 10 liter, determinują powstanie optycznej różnicy w ich długości, podczas gdy przy oznaczeniach składających się z tak wielu liter różnica jednej litery jest optycznie niedostrzegalna, zwłaszcza przy uwzględnieniu, że konsumenci nie dokonują porównania znaków w tym samym czasie, a sugerują się ich zachowanym w pamięci obrazem;

14) wadliwe uznanie, że ostatnie sylaby znaków znacząco wpływają na ich odbiór fonetyczny, podczas, gdy końcowe elementy w odbiorze słuchowym w znakach długich (4-sylabowych) nie wywierają istotnego oddziaływania w warstwie fonetycznej na odbiorców;

15) brak dokonania oceny podobieństwa oznaczeń w kontekście wysokiej dystynktywności i renomy znaku wcześniejszego;

III. art. 132 ust 2. pkt 2 P.w.p., polegające na jego nieprawidłowej wykładni w zakresie oceny przesłanki podobieństwa oznaczeń i ryzyka konfuzji w zakresie:

1) konieczności dokonywania całościowej oceny oznaczeń;

2) konieczności uwzględnienia stopnia dystynktywności znaków wcześniejszych per se lub uzyskanej w wyniku długotrwałego używania;

3) zasad i reguł przyjętych przy ocenie podobieństwa oznaczeń słownych, gdzie decydujące znaczenie mają początkowe człony oznaczeń, oraz ich proporcja w całości znaków przy uwzględnieniu ich długości;

4) wpływu identyczności i podobieństwa towarów na ustalenie ryzyka konfuzji;

5) rozumienia modelu przeciętnego odbiorcy produktów z kl. 5 oraz stopnia jego uwagi;

IV. art. 132 ust 2 pkt 3 P.w.p., poprzez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na:

1) wadliwym przyjęciu, że wyłącznie wykazanie łącznego spełnienia sformułowanych przez orzecznictwo czynników branych pod uwagę przy oceni renomy, może prowadzić do uznania renomowanego charakteru znaków wcześniejszych;

2) uznaniu, że przesłanką ochrony renomowanego charakteru znaku towarowego jest wysoka jakość znaku towarowego, która ponadto musi zostać wykazana badaniami wykazującymi np. skuteczność produktów nim oznaczonych;

3) uznanie, że wykazanie faktu udzielania licencji na wcześniejszy znak towarowy jest niezbędną przesłanką stwierdzenia jego renomy;

4) uznanie, że fakt używania oznaczenia przez osoby trzecie jest niezbędną przesłanką stwierdzenia jego renomy;

5) uznanie, że przesłanką renomy znaku wcześniejszego jest wykazanie jego wartości w ocenie instytucji finansowych;

6) uznaniu, że fakt odnotowywania wyższej znajomości wspomaganej produktu wśród odbiorców niż znajomości spontanicznej wskazuje na brak renomy;

7) wadliwe uznanie, że wyższa znajomość innych produktów z tej samej kategorii stanowi okoliczność podważającą istnienie renomy znaków;

8) wadliwym rozumieniu przesłanki możliwości uzyskania przez zgłaszającego znak późniejszy nienależnych korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego, poprzez wskazanie, że Wnoszący sprzeciw musi przedstawić dowód na uzyskanie przez zgłaszającego znak późniejszy nienależnych korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego;

V. art. 132 ust 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., polegające na ich niewłaściwym zastosowaniu w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy.

W odpowiedzi na skargę UP wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżona decyzja narusza przepisy prawa.

UP oddalił w niniejszej sprawie sprzeciw wobec udzielonego prawa ochronnego na sporny znak towarowy uznając, że udzielenie tego prawa nie nastąpiło z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 P.w.p. Organ doszedł do wniosku, że sporny znak towarowy i przeciwstawione mu znaki towarowe Wnoszącego sprzeciw nie są podobne w takim stopniu aby zaistniało ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w tym skojarzenia porównywanych znaków w sposób unormowany w art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p., a także że Wnoszący sprzeciw nie wykazał, aby należące do niego przeciwstawione znaki towarowe, były renomowanymi znakami towarowymi w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p.

W ocenie Sądu, UP w wadliwy sposób dokonał analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych, co w konsekwencji nie pozwala stwierdzić, czy organ prawidłowo ocenił brak występowania w niniejszej sprawie przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych porównywanymi znakami towarowymi, w szczególności poprzez skojarzenie porównywanych znaków. Sąd zgadza się natomiast z UP, że Wnoszący sprzeciw nie wykazał, aby należące do niego przeciwstawione znaki towarowe, były renomowanymi znakami towarowymi w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p.

Przed wyjaśnieniem powyższego stanowiska Sądu, wyjaśnienia również wymaga, że w sprawie miały zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 P.w.p., które zostały uchylone z dniem 15 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. poz. 1615). Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 tej ustawy, do postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe oraz postępowań toczących się na skutek wniesienia sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Sprzeciw w niniejszej sprawie wpłynął do UP 27 listopada 2015 r., a więc przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy.

Sprzeciw został wniesiony, zgodnie z wymogiem art. 246 ust. 1 P.w.p., w terminie sześciu miesięcy od daty opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy, które miało miejsce w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" nr "(...)"z "(...)" maja 2015 r. Uprawniony w piśmie z 31 maja 2015 r. uznał sprzeciw za bezzasadny, zgodnie zatem z treścią art. 247 ust. 2 P.w.p., sprawa została rozstrzygnięta w postępowaniu spornym.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p., nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Przytoczony przepis ma zatem zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy łącznie spełnione zostały trzy przesłanki: podobieństwo lub identyczność znaków towarowych, podobieństwo lub identyczność towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki oraz istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia oznaczanych towarów lub usług, polegającego w szczególności na skojarzeniu znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym. Nie każde zatem podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, lecz takie, które nawet potencjalnie mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów i usług, w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia między znakami. Oznacza to, że w świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p., niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem.

UP w zaskarżonej decyzji porównał sporny znak towarowy z dwoma przeciwstawionymi przez Wnoszącego sprzeciw znakami towarowymi.

W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że przystępując do porównania znaków towarowych należy najpierw ocenić podobieństwo lub identyczność towarów lub usług, do oznaczania których służą porównywane znaki. Dopiero przesądzenie o jednorodzajowości towarów lub usług implikuje konieczność dokonania porównania oznaczeń. W celu dokonania oceny podobieństwa towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek, w którym mogą one pozostawać. Czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów bądź usług, ich przeznaczenie, sposób używania towarów, sposób i miejsca ich sprzedaży lub świadczenia usług, jak również to, czy te towary bądź usługi konkurują ze sobą czy też się uzupełniają.

Sąd zgadza się z oceną UP, która nie budzi też wątpliwości stron postępowania, że porównywane w niniejszej sprawie znaki towarowe zostały przeznaczone do oznaczania identycznych i podobnych towarów.

Sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczania takich towarów jak: preparaty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych z klasy 5; herbata z klasy 30. Przeciwstawione znaki towarowe zostały przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 5: produkty farmaceutyczne, preparaty żółciowe i wątrobowe – znak "(...)", produkty farmaceutyczne i weterynaryjno-medyczne, jak również produkty do pielęgnacji zdrowia, produkty dietetyczne dla dzieci i chorych, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów i masy odciskowe do celów dentystycznych, środki dezynfekcyjne, środki do niszczenia chwastów i szkodników – znak "(...)".

Porównywane znaki towarowe są zatem przeznaczone do oznaczania identycznych towarów jakimi są produkty farmaceutyczne. Zdaniem Sądu, UP słusznie też stwierdził, że znak sporny i przeciwstawiony "(...)"zostały przeznaczone do oznaczania identycznych towarów jakimi są w ogólności substancje dietetyczne, a herbata do oznaczania której przeznaczony jest sporny znak towarowy i która może zawierać dodatkowe składniki, które sprawią, że stanie się produktem leczniczym - farmaceutycznym, jest podobna do produktów farmaceutycznych do oznaczania których przeznaczony jest przeciwstawiony znak "(...)".

Oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej mając na uwadze to, że decydujące znaczenie ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy. W orzecznictwie oraz w doktrynie podkreśla, że o ile przeciętny konsument normalnie postrzega znak towarowy jako całość i nie oddaje się badaniu jego różnych detali, to co do zasady najłatwiej zapamiętywane są dominujące i odróżniające go cechy. Jeżeli zatem elementem dominującym w porównywanych znakach są ich cechy wspólne, to zachodzi między nimi podobieństwo.

UP porównał sporny, słowny znak towarowy "(...)"z przeciwstawionym, słownym znakiem towarowym "(...)"oraz przeciwstawionym słowno-graficznym znakiem towarowym "(...)". Porównywane znaki składają się z jednego, czterosylabowego elementu słownego i, jak wskazał UP, oceniane jako całość składają się z identycznych elementów słownych jakimi są trzy pierwsze sylaby "(...)"". Organ uznał, że istnieje w warstwie wizualnej i fonetycznej, pewien niski stopień podobieństwa porównywanych oznaczeń, niezbędny w przypadku ochrony renomowanego znaku towarowego. Oceniając natomiast podobieństwo porównywanych znaków towarowych na gruncie art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p., UP stwierdził, że pomimo, iż porównywane znaki zawierają identyczne trzy pierwsze sylaby, a tym samym identyczne pierwsze osiem liter ułożonych w tej samej kolejności, znaki te oceniane jako całość różnią się wystarczająco we wszystkich płaszczyznach postrzegania, wywierając odmienne ogólne wrażenie na odbiorcach.

UP uznał, że o wystarczającej odmienności w warstwach wizualnej i fonetycznej porównywanych oznaczeń decydują ich ostatnie sylaby: "VIT“ w znaku spornym oraz "LE" w znakach przeciwstawionych.

W warstwie wizualnej zdaniem organu, dzięki takiej kompozycji znaki te składają się z różnej liczby liter i znak sporny jest optycznie dłuższy. Sąd zauważa, co zresztą też wskazał UP, że sporny znak towarowy składa się z jedenastu liter a znaki przeciwstawione z dziesięciu liter. Jest to więc, w istocie, bardzo niewielka różnica, dotycząca tylko jednej litery, którą organ uznał za wystarczającą dla wykluczenia wizualnego podobieństwa porównywanych znaków. W ocenie Sądu, organ nie wyjaśnił dlaczego ta różnica ilościowa 1 litery, skutkuje różnicą wizualną porównywanych znaków, taką która miałaby wykluczać ich podobieństwo i wprowadzenie odbiorców w błąd w sytuacji gdy, osiem pierwszych, kolejnych, spośród dziesięciu i jedenastu liter w porównywanych oznaczeniach jest identyczna. Jest to tym bardziej istotne, że powszechnie przyjmuje się, że większą siłę oddziaływania mają pierwsze litery i pierwsze sylaby, co oczywiście nie musi przesądzić o mylącym podobieństwie. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych oraz stanowiskiem doktryny odbiorca zwraca większą uwagę na pierwsze człony znaków, a mniejszy na ich końcowe fragmenty, gdyż wizualnie pierwsze litery i sylaby przyciągają jego największą uwagę i są zapamiętywane (por. M. Kępiński – "Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródeł pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych", wyroki WSA w Warszawie z 23 grudnia 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 539/13 i z 7 października 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 827/14).

Nie biorąc pod uwagę i nie odnosząc się do powyższych kwestii, ograniczając się w analizie wizualnego podobieństwa porównywanych znaków, jedynie do arbitralnego stwierdzenia, że: (...) dzięki takiej kompozycji znaki te składają się z różnej liczby liter i znak sporny jest optycznie dłuższy, UP nie wyjaśnił motywów swojego stanowiska uzasadniających ocenę braku wizualnego podobieństwa porównywanych znaków towarowych, co w ocenie Sądu stanowi naruszenie art. 107 § 3 K.p.a., które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Stanowisko bowiem UP w tym zakresie, nie poddaje się ocenie Sądu i wykracza poza granice zasady swobodnej oceny dowodów, naruszając art. 80 K.p.a., w stopniu, który mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Oceniając podobieństwo porównywanych znaków w warstwie znaczeniowej UP, wskazał słusznie, że porównywane znaki nie mają żadnego znaczenia w języku polskim jak i w innych językach. Wskazał jednak, że składają się one z elementu słownego ""(...)"", który pochodzi z łaciny i oznacza istotę, esencję, co dla wielu polskich odbiorców będzie się kojarzyło właśnie z esencją, która w języku polskim jest rozumiana jako wywar, napar. Organ słusznie też wskazał, że w odniesieniu do towarów z klasy 5 jakimi są w ogólności produkty farmaceutyczne, będzie to wprost wskazywało, że dany lek jest oparty na konkretnym wywarze, lub też stanowi napar i że jest to zatem element słaby, wskazujący wprost na skład lub postać towarów. W ocenie Sądu organ nie wyjaśnił natomiast dlaczego w spornym znaku towarowym elementem odróżniającym ma być równie słaby element VIT, który jak wskazał organ, polskim odbiorcom może się kojarzyć z witaminami i sugerować, że towar oznaczany znakiem spornym zawiera esencję/napar witamin, lub esencję/napar wzbogacony witaminami. W konsekwencji, UP nie wyjaśnił, zdaniem Sądu, dlaczego w warstwie znaczeniowej porównywane znaki sugerujące, że dany lek jest oparty na wywarze, lub też stanowi napar albo esencję/napar witamin, różnią się znaczeniowo w sposób wykluczający ich podobieństwo i wprowadzenie odbiorców w błąd.

Należy zauważyć, że organ wskazał, iż Uprawniony przedłożył materiał dowodowy, z którego wynika, że 212 znaków towarowych zawierających słowo "(...)"i przeznaczonych do ochrony towarów z klasy 5 otrzymało ochronę zarówno w UP, WIPO, jak i EUIPO. Podkreślenia wymaga, że Wnoszący sprzeciw przedstawił równie bogatą listę znaków towarowych zawierających słowo "VIT". W związku z powyższym należy stwierdzić, że oba elementy słowne w spornym znaku towarowym "VIT" oraz ""(...)"", występujący również w przeciwstawionych znakach towarowych, są często stosowane w odniesieniu do towarów z klasy 5 jakimi są produkty farmaceutyczne. Mają zatem słabą zdolność odróżniającą. Należy jednak zauważyć, co również pominął UP, że niski stopień podobieństwa towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie, co tym samym może spowodować ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (por. wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r. w sprawie Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., uprzednio Pathe Communications Corporation, C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 17). W niniejszej sprawie UP uznał, że towary do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe, są pewnym zakresie identyczne, a w pozostałym podobne, co powinien uwzględnić dokonując porównania przedmiotowych oznaczeń.

Również i w tym zakresie, zdaniem Sądu, rozstrzygnięcie UP narusza art. 107 § 3 oraz art. 80 K.p.a. w stopniu, który mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Ocena dokonana bowiem przez organ w zakresie podobieństwa znaczeniowego porównywanych znaków, nie uwzględnia powyższych, wypracowanych w orzecznictwie i doktrynie, mających w niniejszej sprawie istotne znaczenie, reguł porównywania znaków towarowych, jak również wspomnianego materiału dowodowego przedstawionego przez Wnoszącego sprzeciw, co stanowi też naruszenie art. 7 oraz 77 § 1 K.p.a.

Odnosząc się do ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, organ stwierdził, że w związku z tym, że porównywane znaki towarowe różnią się od siebie w stopniu wystarczającym i są stosunkowo słabo dystynktywne, nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. W tym miejscu należy wskazać, że znak może mieć szczególną zdolność odróżniającą, albo per se, albo z uwagi na renomę którą cieszy się wśród odbiorców. W niniejszej sprawie organ uznał, że Wnoszący sprzeciw nie wykazał renomy przeciwstawionych znaków, ale organ wskazał też jednak, że z materiałów przedstawionych przez Wnoszącego sprzeciw wynika, że lek "(...)"jest znany polskim odbiorcom i polecany przez lekarzy i farmaceutów. Sąd zauważa w tym miejscu, że w pkt 11 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych wynika, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powodować skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami. Oznacza to, że UP, analizując wystąpienie przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd powinien uwzględnić w szczególności rozpoznawalność przeciwstawionych znaków towarowych na rynku, mogącą powodować skojarzenia porównywanych znaków. W orzecznictwie podkreśla się bowiem, że czym większa jest zdolność odróżniająca znaku towarowego, tym większe jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Znaki o silnej zdolności odróżniającej, albo per se, albo z powodu ich znajomości na rynku, korzystają z silniejszej ochrony niż znaki towarowe o słabszej zdolności odróżniającej (por. wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r. w sprawie Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., uprzednio Pathe Communications Corporation, C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 17).

W tych okolicznościach, podnoszona przez Wnoszącego sprzeciw, długotrwała obecność na rynku towarów opatrywanych przeciwstawionymi znakami towarowymi i wielkość sprzedaży, podnoszona przez Wnoszącego sprzeciw w postępowaniu przed UP, mogą mieć znaczenie dla kojarzenia porównywanych znaków w takim stopniu który może wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych tymi znakami towarowymi.

Sąd stwierdza, że UP na skutek braku wnikliwej analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych w warstwie wizualnej oraz budzącej wątpliwości analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych w warstwie znaczeniowej, naruszył przepisy postępowania, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Na skutek wskazanych wad rozstrzygnięcia, UP nie wyjaśnił dokładnie stanu faktycznego sprawy, nie rozpatrzył całego materiału dowodowego, co sprawia, że ocena braku podobieństwa porównywanych znaków towarowych ma charakter dowolny, a uzasadnienie nie spełnia wymogów art. 107 § 3 K.p.a.

UP dokona zatem ponownej analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych w warstwie wizualnej i znaczeniowej. W warstwie wizualnej, UP wyjaśni dlaczego jego zdaniem jednoliterowa różnica w dziesięcioliterowych, przeciwstawionych znakach towarowych i jedenastoliterowym spornym znaku, decyduje o braku podobieństwa tych znaków ze względu, na widoczną zdaniem UP, optyczną różnicę w długości tych oznaczeń, podczas, gdy wizualne podobieństwo porównywanych znaków widoczne jest w identycznych trzech pierwszych sylabach, czyli ośmiu pierwszych literach tych oznaczeń, a różnica widoczna jest w ostatnich sylabach, czyli odpowiednio dwóch i trzech ostatnich literach, przy uwzględnieniu okoliczności, że wizualnie pierwsze litery i sylaby przyciągają największą uwagę odbiorcy i są zapamiętywane.

W warstwie znaczeniowej, UP wyjaśni dlaczego jego zdaniem w spornym znaku towarowym elementem odróżniającym ma być element "VIT", który jest równie słabo dystynktywny jak element ""(...)"", co wykazał Wnoszący sprzeciw zwracając uwagę na częstość występowania tego elementu w zarejestrowanych znakach towarowych, podobnie jak elementu ""(...)"". Organ wyjaśni również, dlaczego w warstwie znaczeniowej porównywane znaki sugerujące, że dany lek jest oparty na wywarze, lub też stanowi napar albo esencję/napar witamin, różnią się znaczeniowo w sposób wykluczający ich podobieństwo i wprowadzenie odbiorców w błąd.

Dokonując natomiast analizy ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych porównywanymi znakami towarowymi, organ uwzględni okoliczność, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zależy również od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, która może wpływać na zwiększenie zdolności odróżniającej znaku i silniejszą jego ochronę, a jak sam organ wskazał, z materiałów przedstawionych przez Wnoszącego sprzeciw wynika, że lek Essentiale Forte jest znany polskim odbiorcom i polecany przez lekarzy i farmaceutów.

UP, zdaniem Sądu, w zakresie badania zgodności udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p., dokonał wnikliwej analizy podobieństwa porównywanych oznaczeń w warstwie fonetyczne. Prawidłowo też wskazał, że odbiorcami towarów, do których oznaczania przeznaczone są porównywane znaki towarowe, są odbiorcy dobrze poinformowani i szczególnie uważni ze względu na przeznaczenie produktów farmaceutycznych oraz ich wpływ na zdrowie.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.

Ocena czy doszło do naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., przy udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy, wymaga zbadania czy zaistniały wynikające z tego przepisu przesłanki, takie jak: identyczność lub podobieństwo spornego znaku do wcześniejszego znaku renomowanego, możliwość przyniesienia Uprawnionemu do spornego znaku towarowego nienależnej korzyści lub szkodliwość spornego znaku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku renomowanego.

Kluczową kwestią na gruncie tej regulacji jest aby wcześniejszy znak, z którym porównywany jest sporny znak towarowy, był znakiem renomowanym. W doktrynie oraz orzecznictwie istnieje pewna niejednolitość w zakresie zdefiniowania renomowanego znaku towarowego, dotycząca tego, czy o renomie znaku towarowego przesądzają aspekty ilościowe, czy też jakościowe.

Wskazuje się zatem, że znak renomowany jest oznaczeniem, które w odróżnieniu od znaków zwykłych pełniących tylko funkcje wskazywania pochodzenia towaru realizuje funkcję przyciągania konsumentów towarów oznaczanych takim znakiem. Atrakcyjność takiego znaku towarowego wiąże się z ustaloną wśród odbiorców bardzo dobrą opinią o cechach towaru opatrzonego tym znakiem. Renoma jest więc utrwalonym w świadomości konsumentów wyobrażeniem o wyjątkowych walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych pożądane cechach (por. U. Promińska: "Prawo do znaku towarowego a wolność konkurencji", Państwo i Prawo Nr 2 z 1998r., str. 46).

Jak natomiast wynika z orzecznictwa wspólnotowego, co wskazał UP w zaskarżonej decyzji, za podstawową przesłankę uznania znaku towarowego za renomowany traktuje się znajomość znaku przez znaczącą część klientów (por. wyrok ETS z 14 września 1999 r. w sprawie General Motors, C-375/97 oraz wyroki SPI z 13 grudnia 2004r. w sprawie El Corte Ingles, T-8/03 i z 25 maja 2005 r. w sprawie SPA Finders, T-67/04).

UP stanął na stanowisku, że o renomie znaku towarowego przesądzają nie tylko aspekty ilościowe ale również jakościowe stwierdzając, że niezależnie od ustalenia stopnia znajomości znaku, renomowany znak towarowy musi charakteryzować się także innymi przymiotami. Renoma znaku wiąże się bowiem z ustaloną wśród zróżnicowanej klienteli opinią o cechach towaru tak oznaczonego. Renoma nie jest więc, jak wskazał UP, prostą konsekwencją rozpowszechnienia znaku. Jest utrwalonym w świadomości kupujących wyobrażeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach. Renoma jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez dbałość o poziom towarów, zapobiegliwość o utrwalanie znaku na rynku, np. przez długotrwałą lub intensywną reklamę.

UP uznał, że materiały przedstawione przez Wnoszącego sprzeciw nie świadczą o istnieniu renomy przeciwstawionych znaków towarowych. Sąd zgadza się z powyższym stanowiskiem organu choć, zdaniem Sądu, nie wszystkie stwierdzenia UP dotyczące materiału dowodowego są prawidłowe. Nie są to jednak nieprawidłowości, które przesądziłyby o całkowicie błędnej, całościowej ocenie materiału dowodowego przez UP.

W ocenie Sądu, materiał dowodowy wykazuje obecność leku "(...)"na polskim rynku, nie jak stwierdził UP, co najmniej od 2008 r., ale od 2005 r., czego dowodzi dokument nr 24 – wydruk informacji z 23 grudnia 2005 r. pt. "Nasze sprawy - "(...)"kaps. ...", który dotyczy informacji o wydawaniu inwalidom wojennym leku "(...)", bez recepty. Słusznie natomiast stwierdził UP, że decyzje zawierające zezwolenia na wprowadzenie do obrotu leku, nie stanowią dowodu na potwierdzenie renomy znaku, którym oznaczony jest ten lek, jak i nie wskazują daty występowania w obrocie danego leku i znaku, którym jest oznaczony ten lek. Lek może bowiem zostać wprowadzony do obrotu w zupełnie innym terminie, niż data wydania zezwolenia.

Sąd zgadza się z UP, że materiał dowodowy przedstawiony przez Wnoszącego sprzeciw wykazuje obecność na rynku, na kilka lat przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, leku "(...)"znanego polskim odbiorcom i polecanego przez lekarzy i farmaceutów. W ocenie Sądu jednak, przedmiotowy materiał nie zawiera jednoznacznych, przekonywujących dowodów o znajomości leku "(...)"oraz przeciwstawionych znaków przez znaczącą część odbiorców, będących ostatecznymi konsumentami leku, czyli pacjentów i klientów aptek, osób chorych nabywających przedmiotowy lek. Nie są przekonywujące dowody dotyczące reklamy przedmiotowego leku. Słusznie zauważył UP, że publikacja Instytutu Monitorowania Mediów wydana w styczniu 2014 r. pt. "Publikacje prasowe oraz internetowe dotyczące "(...)"z okresu od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r." oraz płyta CD zawierająca Raport Instytutu Monitorowania Mediów dotyczący produktu "(...)" (pkt 34 i pkt 35), wskazują na ilość reklam produktu "(...)"w prasie i Internecie, ale nie wskazują one danych z radio i telewizji. Reklamy w telewizji dotyczy tylko jeden dowód dotyczący emisji reklamy leku "(...)"w TVP "(...)" kwietnia 2009 r. w bloku reklamowym w okresie Świąt Wielkanocnych (pkt 37). Niewątpliwie, ze względu na czas emisji tej reklamy, została ona obejrzana przez dużą liczbę osób, jednak trudno uznać, aby jednorazowa reklama telewizyjna mogła przesądzić o renomie znaku towarowego. Dowód ten nie potwierdza długotrwałości reklamy przedmiotowego leku w telewizji.

Sąd zgadza się również z UP, że tylko jeden dowód wskazujący, że towar oznaczony przeciwstawionym znakiem towarowym otrzymał nagrodę – dowód z wydruku ze strony internetowej zawierający listę laureatów Złotego

OTISA w 2009 r. (pkt 33), nie może potwierdzić renomy przeciwstawionych znaków towarowych.

Sąd zgadza się ze stanowiskiem Skarżącego, że niezasadne jest odmawianie przez UP wiarygodności materiałom dowodowym w postaci badań przeprowadzonych przez niezależne instytucje badawcze, tylko z tego powodu, że badania zostały przeprowadzone na zlecenie podmiotu zainteresowanego w sprawie, w tym przypadku "(...)", jak wskazał Skarżący, podmiotu powiązanego ze Skarżącym. W ocenie Sądu, nie są jednak wystarczające dla uznania renomy przeciwstawionych znaków towarowych badania i prezentacje wskazujące znajomość leku "(...)"wśród lekarzy oraz farmaceutów (pkt 28, pkt 29, pkt 31). Badania znajdujące się w aktach sprawy nie dotyczą natomiast kwestii znajomości leku "(...)"oraz przeciwstawionych znaków towarowych wśród pacjentów będących konsumentami tego leku, poza jednym dokumentem stanowiącym prezentację badań przeprowadzonych przez IPSOS pt. "Wyniki badań U&A (Grudzień 2009) (pkt 13). W ocenie Sądu, również w tym przypadku jedno takie badanie nie stanowi potwierdzenia renomy przeciwstawionych znaków towarowych. Sąd zgadza się ze stanowiskiem UP, że badania przeprowadzone w 2012 r. (pkt 30, pkt 31), nie mogą stanowić dowodu renomy przeciwstawionych znaków towarowych przed dniem zgłoszenia spornego znaku towarowego, a więc przed 16 lipcem 2010 r.

Znaczącym w ocenie Sądu dokumentem jest dokument "(...)" (pkt 12), dotyczący listy 20 produktów najlepiej sprzedających się bez recepty w latach 2008-2011, z której wynika, że lek "(...)", znajdował się wśród 6 najlepiej sprzedających się produktów. Jednak z braku innych materiałów, które w sposób jednoznaczny wskazywałyby na znajomość tego leku, a w konsekwencji przeciwstawionych znaków towarowych, wśród pacjentów, a nie tylko lekarzy i farmaceutów polecających ten lek pacjentom, nie może również przesądzać o renomie przeciwstawionych znaków towarowych.

W ocenie Sądu, Skarżący nie wykazał renomy przeciwstawionych znaków w sposób nie budzący wątpliwości, dlatego też całościowa ocena materiału dowodowego oraz wniosek UP, o braku renomy tych znaków jest prawidłowy. Sąd stwierdza w związku z tym, że UP dokonując analizy zgodności udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., nie naruszył przepisów postępowania, w szczególności art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 K.p.a., w sposób, który mógłby mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Uznanie, że przeciwstawione znaki towarowe nie są znakami renomowanymi oznacza, że w sprawie nie miał zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p. i brak jest podstaw do badania przesłanek wynikających z tego przepisu. Niekonsekwentne jest zatem działanie UP, który jednak dokonał analizy istnienia tych przesłanek w niniejszej sprawie.

Uwzględniając naruszenie przez UP przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, przy ocenie zgodności udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p., Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 200, w zw. z art. 205 § 2 i art. 209 tej ustawy.