Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1464/12
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2013-03-14 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2013 r. sprawy ze skargi S. B.V. z siedzibą w B., Holandia na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...] oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzję Urząd Patentowy działający w trybie postępowania spornego oddalił sprzeciw wniesiony przez S. z siedzibą w Holandii wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "Icebreaker".

Decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu [...] kwietnia 2008 r. do Urzędu Patentowego RP S. z siedzibą w B., Holandia, skarżąca w niniejszej sprawie wniosła sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny "ICEBREAKER" o numerze [...] w zakresie obuwia ujętego w klasie 25. Powyższe prawo zostało udzielone na rzecz I. z siedzibą w W., Nowa Zelandia.

Jako podstawę prawną swojego żądania wskazała art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, zarzucając, że sporny znak jest podobny w rozumieniu powyższego przepisu do należącego do niej znaku towarowego słownego ICEBERG o numerze [...], który jest przeznaczony do oznaczania obuwia ujętego w klasie 25.

Według wnoszącej sprzeciw znaki słowne "ICEBREAKER" i "ICEBERG" są niewątpliwie podobne zwłaszcza pod względem fonetycznym, ponieważ obydwa są wyrazami pochodzącymi z języka obcego wymawianymi podobnie jako "ajsbreker" i "ajsberg". Ponadto znaki przeznaczone są do oznaczania identycznych towarów w klasie 25, czyli obuwia. Odbiorca mając do czynienia z tymi znakami będzie je odczytywał i postrzegał podobnie, wobec czego może dochodzić do mylnej identyfikacji pochodzenia i błędnych skojarzeń między znakami, zatem istnieje realne ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia towarów sygnowanych tymi oznaczeniami.

Uprawniony ze spornego prawa ochronnego uznał sprzeciw za bezzasadny i wniósł o jego oddalenie.

Przyznał, że towary ujęte w klasie 25 spornego znaku towarowego, czyli odzież, obuwie i nakrycia głowy są towarami identycznymi z towarami, do sygnowania których przeznaczony jest znak należący do wnoszącej sprzeciw. Jednakże zdaniem uprawnionego znaki te różnią się pod względem fonetycznym, wizualnym i znaczeniowym. Wyrazy "ICEBREAKER" i "ICEBERG" różnią się ilością sylab. Poza tym rozpoczynają się wprawdzie od tych samych głosek, ale różnice pogłębiają ostatnie sylaby "ker" i "erg". Powyższe wyrazy różnią się również wizualnie. Oznaczenie "ICEBREAKER" jest długie, natomiast oznaczenie "ICEBERG" należy do kategorii znaków średnich. Zdaniem uprawnionego na płaszczyźnie znaczeniowej przedmiotowe znaki również różnią się zasadniczo. W tłumaczeniu z języka angielskiego mają one konkretną treść i oznaczają odpowiednio: "ICEBREAKER" - lodołamacz, "ICEBERG" - góra lodowa.

Uprawniony załączył również wyrok Sądu Najwyższego Autonomicznego Regionu Madrytu z dnia 3 maja 2007 r., w którym stwierdzono brak podobieństwa pomiędzy znakami "ICEBERG" i "ICEBREAKER". Zdaniem uprawnionego nie może mieć decydującego znaczenia fakt, że znaki zaczynają się taką samą sylabą, poza tym zarejestrowano do tej pory wiele znaków zaczynających się słowem "ICE" i przeznaczonych do sygnowania towarów ujętych w klasie 25. Dla osób, które nie znają języka angielskiego, przeciwstawione oznaczenia mają charakter fantazyjny. Uprawniony wskazał, że sporny znak towarowy "ICEBREAKER" został zarejestrowany dla towarów w klasie 25 na rzecz uprawnionego również w wielu krajach, w których zarejestrowane zostały także znaki "ICEBERG", co zostało przedstawione w opracowanej przez niego tabeli.

W piśmie z dnia [...] grudnia 2010 r. uprawniony stwierdził, że buty sygnowane znakiem "ICEBERG" należą do kategorii towarów relatywnie drogich, porównywanych cenowo z obuwiem luksusowym. Buty te są dostępne przede wszystkim w salonach obuwniczych, podczas gdy towary sygnowane znakiem spornym "ICEBREAKER" są dystrybuowane w specjalistycznych sklepach sportowych. Kanały dystrybucji towarów opatrywanych przedmiotowymi znakami są zatem zasadniczo różne. Uprawniony podniósł, że wnoszący sprzeciw postrzega sporny znak "ICEBREAKER" jako mogący powodować ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, podczas gdy samo oznaczenie "ICEBERG" zostało zarejestrowane w różnych grupach towarów i usług (innych niż obuwie) na rzecz wielu podmiotów.

Na rozprawie w dniu [...] czerwca 2011 r. wnoszący sprzeciw podtrzymał swoje stanowisko oraz przedłożył wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 września 2010 r. (sygn. T-112/09), którego przedmiotem były znaki towarowe "ICEBREAKER" i "ICEBERG" przeznaczone do oznaczania m.in. obuwia. W wyroku tym Sąd stwierdził istnienie podobieństwa pomiędzy tymi znakami.

Decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego działając na podstawie art. 246 i art. 247 ust. 2 w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1117) i art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust 2 ustawy p.w.p. oddalił sprzeciw (pkt 1) i orzekł o kosztach postępowania (pkt 2).

W uzasadnieniu decyzji Urząd Patentowy stwierdził, iż wskazany w sprawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. ma zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy łącznie spełnione zostały trzy przesłanki: po pierwsze podobieństwo lub identyczność oznaczeń, po drugie podobieństwo lub identyczność towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, oraz po trzecie - istnienie ryzyka spowodowania wśród odbiorców błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu znaku spornego ze znakiem wcześniejszym. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów oznaczanych tymi znakami jest konsekwencją zaistniałego podobieństwa znaków i towarów. A zatem nie każde podobieństwo znaków towarowych powoduje niedopuszczalność rejestracji lecz tylko takie, które mogłoby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Skojarzenie przeciwstawionych znaków musi powodować wątpliwość odbiorcy co do pochodzenia towaru, który wskutek dezorientacji może uznać produkt oznaczony znakiem podobnym za pochodzący od innego przedsiębiorcy, korzystającego z wcześniejszego prawa ochronnego.

Dokonując oceny pod względem podobieństwa towarów Urząd uznał, iż z zestawienia zakresów ochrony porównywanych znaków towarowych wynika, że są one przeznaczone do oznaczania identycznych towarów, czyli obuwia ujętego w klasie 25.

Postanowieniem z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] Urząd Patentowy sprostował z urzędu oczywistą pomyłkę w uzasadnieniu ww. decyzji w ten sposób, że na stronie 6 w wersie 8 od góry i na str. 7 w wersach 5 i 13 od góry w miejsce "obuwia" wpisał "odzieży i nakryć głowy".

Natomiast dokonując oceny podobieństwa znaków towarowych na płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, Urząd jak podał, uwzględnił ich dystynktywne i dominujące elementy.

Urząd Patentowy miał również na względzie wskazane przez uprawnionego okoliczności dotyczące występującego w porównywanych znakach członu "ICE". To słowo oznaczające w języku angielskim "lód" jest obecne w wielu różnych znakach towarowych przeznaczonych do oznaczania obuwia i zarejestrowanych na rzecz różnych podmiotów. Dla przykładu wskazał następujące znaki: "SPORT ICE" [...], "ICE PACK" [...], "NORTH ICE" [...], "ICE" [...], "FIRE AND ICE" [...], "ICESOCKS" [...], "ICESHOES" [...], "ICETIES" [...], "ICEMAN" [...], "FILA ICE-TECH" [...], "Twice ICEBERG" [...], "ICE SUMMER" [...] oraz "Art on Ice" [...].

Analizując płaszczyznę wizualną Urząd stwierdził, że wszystkie porównywane znaki towarowe mają charakter słowny. Znak sporny "ICEBREAKER" składa się z dziesięciu liter, zaś przeciwstawiony mu znak "ICEBERG" z siedmiu. W przypadku tych znaków nie można mówić o elementach mniej lub bardziej wyróżniających, ponieważ każdy z nich składa się tylko z jednego słowa. W słowach tych występują cztery identyczne pierwsze litery ("I", "C", "E" i ,B"). Znak sporny zawiera jeszcze sześć dodatkowych odmiennych liter ("R", "E", "A", "K", "E" i "R"), zaś znak "ICEBERG" - trzy ("E", "R" i "G"). Występujące w przeciwstawionym znaku litery "E" oraz "R" zostały co prawda użyte dwukrotnie w zakończeniu znaku spornego, lecz w zupełnie innej kolejności, niż ma to miejsce w znaku "ICEBERG".

Pomiędzy analizowanymi znakami występują, zdaniem Urzędu, istotne różnice wizualne. Zawierają one różną liczbę liter, przy czym znak sporny jest aż o trzy litery dłuższy od znaku wcześniejszego. W znakach tych identyczne są tylko cztery pierwsze litery, przy czym, wspólny dla znaków człon "ICE" występuje również w innych znakach towarowych, wobec czego kluczowe są pozostałe litery porównywanych znaków. Różna liczba liter oraz odmienne zakończenie spornego znaku w postaci członu "REAKER" odróżniają go wizualnie od zakończonego literami "ERG" znaku wcześniejszego i przesądzają w ocenie organu o odmiennym postrzeganiu tych oznaczeń. Decydujące znaczenie ma w niniejszym przypadku różnica w postaci ostatnich sześciu liter spornego znaku, które wobec słabo wyróżniającego charakteru członu "ICE" pozwalają odbiorcom odróżniać przedmiotowe wyrazy. Człon "REAKER" jest na tyle charakterystyczny, że należy go uznać za istotny element spornego znaku, który znacząco wpływa na wizualne postrzeganie całości oznaczenia.

Znaczne różnice pomiędzy analizowanymi znakami, w postaci ich odmiennych zakończeń i różnej liczby liter oraz to, że nabywcy obuwia zazwyczaj analizują ze znaczną starannością oznaczenia takich towarów, wskazują zdaniem Urzędu Patentowego na brak podobieństwa porównywanych znaków towarowych na płaszczyźnie wizualnej.

Urząd uznał również, że w sferze fonetycznej nie występuje podobieństwo z uwagi na odmienną wymowę końcówek wyrazów "ICEBREAKER" i "ICEBERG". Prawidłowa wymowa tych angielskich słów z uwzględnieniem podziału na sylaby przedstawia się następująco: "ajs-brej-ker" i "ajs-berg". Składają się one zatem z różnej liczby sylab - odpowiednio trzech i dwóch - z których tylko pierwsza brzmi identycznie. Jednak w znakach towarowych przeznaczonych do sygnowania obuwia, angielskie słowo "ICE" wymawiane jako "ajs" występuje często. Wobec powyższego słowo to nie może przesądzać o podobieństwie oznaczeń.

Sylaby druga i trzecia znaku "ICEBREAKER" są zupełnie odmienne od występującej w przeciwstawionym znaku końcówki "-berg" i pozwalają odróżniać sporny znak w trakcie wymowy od tego drugiego znaku. Łącznie druga i trzecia sylaba znaku spornego są znacznie dłuższe w wymowie od pierwszej, identycznej w porównywanych znakach sylaby wymawianej jako "ajs-". Te dwie ostatnie sylaby znaku spornego zawierają bowiem łącznie siedem głosek, podczas gdy pierwsza sylaba składa się tylko z trzech głosek.

Odmienna końcówka znaku spornego, jako wymawiana znacznie dłużej od jego pierwszej sylaby będzie zatem, zdaniem organu, zauważalna w wymowie i odbiorze słuchowym tego znaku, tym samym przesądzając o braku podobieństwa fonetycznego pomiędzy porównywanymi znakami.

Przy porównywaniu oznaczeń pod względem fonetycznym kluczowe są zatem druga i trzecia sylaba znaku spornego, które są czynnikiem odróżniającym przeciwstawione oznaczenia. Brzmią one zupełnie inaczej niż końcowa sylaba znaku "ICEBERG". Również w przypadku analizy porównawczej znaków na płaszczyźnie fonetycznej okolicznością istotną dla stwierdzenia braku ich podobieństwa jest krąg odbiorców oraz specyfika towarów, które są sygnowane porównywanymi znakami towarowymi.

Porównując przeciwstawione znaki na płaszczyźnie znaczeniowej Urząd uznał zatem, że ww. znaki różnią się również pod tym względem.

Obydwa porównywane słowa pochodzą z języka angielskiego i mają konkretne znaczenie w tym języku. Słowo "ICEBREAKER" oznacza "lodołamacza", zaś wyraz "ICEBERG" - "górę lodową". Powyższe znaki mają wprawdzie jeden człon wspólny "ICE" oznaczający "lód", ale należy stwierdzić, że w obu przypadkach użyty jest on w zupełnie odmiennym kontekście. Wobec powyższego odbiorcy, którzy znają język angielski przynajmniej w stopniu średnim, prawidłowo zrozumieją znaczenie słów "icebreaker" i "iceberg" i odmienne znaczenie przeciwstawionych znaków będzie dla nich oczywiste. Wśród osób posługujących się językiem angielskim przedmiotowe znaki spowodują zupełnie inne skojarzenia znaczeniowe, a różnica ta jest na tyle duża że, zdaniem organu, nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd pod tym względem.

Natomiast dla osób nie znających wskazanego języka obcego, znaczenie przedmiotowych znaków będzie niezrozumiałe. Dla tych nabywców znaki te będą zatem miały charakter fantazyjny. Także zatem, nie może być mowy o podobieństwie znaków "ICEBREAKER" i "ICEBERG" pod względem znaczeniowym.

Dokonując oceny z punktu widzenia trzeciej z przesłanek określonych w art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej Urząd podniósł, że ogólna i całościowa ocena ryzyka wprowadzenia w błąd uwarunkowana jest szeregiem współzależności występujących pomiędzy wszystkimi elementami, które należy poddać analizie w danej sprawie. We wszystkich sprawach, w których powstaje problem podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, jest on wypadkową dwóch ściśle ze sobą powiązanych elementów: po pierwsze - podobieństwa oznaczeń, a po drugie podobieństwa (jednorodzajowości) towarów lub usług, dla których znaki są zarejestrowane.

Organ odwołując się do wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. (sygn. akt T-172/05) podniósł, że miał na uwadze warunki obrotu dotyczące towarów oznaczanych przeciwstawionymi znakami, czyli obuwia. Produktów tych, zdaniem organu, nie można zakwalifikować jako towarów impulsywnych. Ich nabycie wiąże się z koniecznością przynajmniej krótkiej analizy znaku i przymierzenia obuwia przez nabywcę. Przyjąć zatem należy, że w przedmiotowej sprawie grupę docelowych odbiorców stanowią konsumenci właściwie poinformowani, dostatecznie uważni i rozsądni, którzy uważnie badają towar i jego oznaczenie. W tej sytuacji wykluczyć trzeba możliwość pomylenia analizowanych oznaczeń przez odbiorców. Znaki te są na tyle zróżnicowane, że konsumenci z pewnością nie będą mieli problemów z ich identyfikacją i odróżnieniem. Porównywane znaki różnią się w sposób na tyle wyraźny, że nie istnieje niebezpieczeństwo, iż nabywca stwierdzi, że ma do czynienia z tym samym towarem lub serią towarów wytwarzanych przez wnoszącego niniejszy sprzeciw lub podmiot z nim powiązany.

Urząd Patentowy, jak stwierdził miał na uwadze ugruntowaną w orzecznictwie polskim i europejskim zasadę silniejszej ochrony tych znaków towarowych, które cechuje większa odróżnialność.

Nadto podkreślił, że zarejestrowanych zostało wiele znaków towarowych, które w swojej strukturze zawierają angielskie słowo "ICE" Tego rodzaju oznaczenia są kwalifikowane jako znaki towarowe słabe, a doktryna i orzecznictwo przyznaje im mniejszą ochronę prawną.

W świetle powyższego należy, zdaniem Urzędu, uznać, że nie istnieje ryzyko spowodowania wśród odbiorców błędu polegającego na skojarzeniu znaku spornego ze znakiem wcześniejszym.

Przedstawione przez strony postępowania wyroki sądowe, w ocenie organu, nie mają zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ Urząd Patentowy RP jako organ niezależny nie jest związany stanowiskiem sądów obcych państw. Urząd dokonuje oceny znaków na podstawie kryteriów, które dotyczą polskiego rynku i polskiego przeciętnego odbiorcy. Ponadto wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 września 2010 r. został wydany przy znacznie odmiennym stanie faktycznym sprawy. Jedną z podstaw jego rozstrzygnięcia było bowiem ustalenie przez Sąd, że znak towarowy "ICEBERG" jest znakiem renomowanym we Włoszech. Oczywiste jest, że w przypadku stwierdzenia renomy znaku wcześniejszego zupełnie inaczej ocenia się ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców. Tymczasem w niniejszym postępowaniu wnoszący sprzeciw nie przedstawił jakichkoIwiek dowodów renomy bądź powszechnej znajomości na terytorium Polski należącego do niego znaku "ICEBERG". Wskazany wyrok Sądu UE został wydany w okolicznościach faktycznych odmiennych od niniejszej sprawy, wobec czego nie może on mieć wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

W skardze na powyższą decyzję skarżąca zarzuciła:

1. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 7 i art. 8 k.p.a. polegające na niewyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy poprzez:

a) niedokonanie całościowej oceny podobieństwa oznaczeń poprzez pominięcie przy ocenie podobieństwa oznaczeń (znaków) pełni płaszczyzny wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej;

b) niedokonanie całościowej oceny podobieństwa oznaczeń wskutek niedokonania faktycznego bilansu cech wspólnych oraz różnic, które determinują ryzyko pomyłki;

c) nieustalenie poziomu uwagi przeciętnego nabywcy obuwia oznaczanego znakiem towarowym "ICEBREAKER" i obuwia oznaczanego znakiem towarowym "ICEBERG", jako okoliczności mającej wpływ na zaistnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd;

d) nieustalenie kręgu odbiorców towarów w klasach 25 objętych ochroną znaków ICEBREAKER i ICEBERG;

2. naruszenie przepisów postępowania art. 11 k.p.a., art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. poprzez niewyjaśnienie przesłanek, którymi kierował się organ przy załatwieniu sprawy oraz brak należytego uzasadnienia zaskarżonej decyzji w zakresie ustaleń faktycznych stanowiących podstawę wydania zaskarżonej decyzji;

3. naruszenie przepisów postępowania art. 77 § 1 k.p.a. poprzez brak wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, a w szczególności brak wnikliwie przeprowadzonej analizy podobieństwa przeciwstawionych znaków oraz pominięcie w sprawie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 września 2010 r. w sygn. akt T-112/09 (Sąd Pierwszej Instancji) w sprawie sprzeciwu wobec wspólnotowego znaku ICEBREAKER na bazie wcześniejszego znaku krajowego ICEBERG na podstawie przepisu art. 8 (1) b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94;

4. naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. prowadzącą do błędnych ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia.

Podnosząc powyższe zarzuty skarżąca wniosła o:

• uchylenie zaskarżonej decyzji

• zasądzenie od Urzędu Patentowego na rzecz skarżącej zwrotu kosztów postępowania wg norm przepisanych.

Zdaniem strony, Urząd Patentowy dokonując oceny podobieństwa oznaczeń ICEBREAKER - ICEBERG skupił się na odnajdowaniu różnic w płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej oraz nie dostrzegł związków na płaszczyźnie znaczeniowej. Pominął ustalenia faktyczne w zakresie oceny podobieństwa znaków ICEBREAKER - ICEBERG ograniczając istotną analizę do dowolnie wydzielonych członów końcowych z wyrazów tworzących znaki tj. "REAKER" oraz "ERG".

Wbrew stanowi faktycznemu, Urząd stwierdził, iż w dziesięcioliterowym znaku spornym zawarte jest sześć odmiennych liter w stosunku do znaku przeciwstawionego. Tymczasem, tylko dwie z dziesięciu liter znaku spornego, tj. litery "A" i "K" nie występują w znaku wcześniejszym. Znak "I C E B R E A K E R" zawiera 10 liter, zaś znak "I C E B E R G" zawiera ich siedem. Cztery początkowe są w identycznym porządku. Koleje piąta i szósta "E" i "R" w znaku wcześniejszym, znajdują się w znaku spornym na pozycji piątej i szóstej (choć w odwrotnej kolejności) oraz na końcu wyrazu. Porównywane znaki mają sześć liter wspólnych.

Na poziomie fonetycznym długość i końcówka porównywanych znaków są różne, jednak ich pierwsze człony (cztery litery) są identyczne i wymawia się je w taki sam sposób. Zatem zachodzi również w sprawie fonetycznej podobieństwo oznaczeń. Na poziomie znaczeniowym również zachodzi podobieństwo, jednak jego walor staje się drugorzędny w świetle istotnego podobieństwa wizualnego oraz podobieństwa fonetycznego.

Podobieństwo znaczeniowe (koncepcyjne) zostało przywołane na rozprawie z dnia [...] czerwca 2011 r. poprzez wskazanie analizy w tym zakresie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 8 września 2010 r. (w sprawie ICEBERG vs. ICEBREAKER sygn. akt T-112/09).

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji brak jest, zdaniem strony, zestawienia podobieństw i różnic występujących w przeciwstawionych oznaczeniach, które jest niezbędne w dokonywaniu oceny podobieństwa znaków a także wnikliwej analizy i podsumowania w tym zakresie, chociaż Urząd Patentowy w sposób obszerny i szczegółowy powołał ogólne zasady, które obowiązują przy dokonywaniu oceny podobieństwa oznaczeń.

Brak jest również wskazania ze strony Urzędu Patentowego, co do tego, który ze wskazanych wyżej elementów, fonetyczny, znaczeniowy, wizualny przeważył przy dokonywaniu przez tenże organ oceny braku podobieństwa porównywanych znaków towarowych przy oznaczaniu nimi identycznych towarów. Powyższe jest w sprzeczności z przywołanym w uzasadnieniu wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji z 10 października 2006 r. (sygn. akt T-172/05) i w pominiętym przez Urząd wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 8 września 2010 r. (sygn. akt T - 112/09).

Urząd Patentowy nie ustalił również przesłanek faktycznych dotyczących minimalnego poziomu uwagi przeciętnego odbiorcy/konsumenta. Ustalenia Urzędu Patentowego ograniczyły się do zasygnalizowania ogólnych zasad mających znaczenie dla percepcji odbiorców, bez ich odniesienia do stanu faktycznego w sprawie. Brak wnikliwej analizy w tym zakresie powoduje, iż nie jest możliwa ocena co do zaistnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Nie dokonał również ustaleń faktycznych co do kręgu odbiorców towarów objętych ochroną znaków "ICEBREAKER" i "ICEBERG". W rozważaniach Urzędu Patentowego brak jest ustaleń, co do tego, do jakiej grupy odbiorców adresowane są porównywane towary z klasy 25.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji brak jest uzasadnienia faktycznego co do okoliczności, faktów na których Urząd Patentowy oparł swoje rozstrzygnięcia, a które znalazły odzwierciedlenie w uzasadnieniu prawnym, tj. niedokonanie całościowej oceny podobieństwa oznaczeń poprzez pominięcie przy ocenie podobieństwa oznaczeń (znaków) płaszczyzny fonetycznej i wizualnej.

Nadto, mimo przywoływania w uzasadnieniu orzecznictwa polskiego i europejskiego, Urząd Patentowy dowolnie zdaniem strony, oddalił przedłożony i omówiony przez skarżącego wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 września 2010 r. w sygn. akt T-112/09 (Sąd Pierwszej Instancji) w sprawie sprzeciwu wobec wspólnotowego znaku ICEBREAKER na bazie wcześniejszego znaku krajowego ICEBERG na podstawie przepisu art. 8 (1) b) Rozporządzenia rady (WE) nr 40/94 błędnie przyjmując, iż sprawa dotyczyć miała odmiennego stanu faktycznego z powołaniem się na renomę znaku we Włoszech.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy i I. z siedzibą w Nowej Zelandii wnieśli o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym stosownie do § 2 powołanego artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zw. p.p.s.a. - Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Badając skargę wg powyższych kryteriów Sąd uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Zaskarżona decyzja nie nosi, bowiem znamion wadliwości w rozumieniu art. 145 § 1 p.p.s.a.

W podstawie prawnej sprzeciwu skarżąca wskazała art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., zgodnie z którym nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Rzeczą Urzędu Patentowego działającego w postępowaniu spornym, który związany jest wskazaną podstawą prawną sprzeciwu było zatem dokonanie oceny spornego znaku, jak i znaku przeciwstawionego ICEBERG z punktu widzenia przesłanek wskazanych w powołanym przepisie i poczynienie stosownych ustaleń faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia, czy w sprawie zachodzą podstawy do uwzględnienia sprzeciwu i unieważnienia prawa ochronnego w żądanym przez skarżącą zakresie. Związanie Urzędu w tej sprawie regułami procedury administracyjnej (w zakresie nieuregulowanym p.w.p.) skutkowało po jego stronie obowiązkiem uwzględnienia zasad określonych w art. 77 § 1 k.p.a. a w zakresie uzasadnienia decyzji – dopełnienia wymogu z art. 107 § 3 k.p.a., zgodnie z którym winno ono zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz ocenę dowodów.

Postępowanie przeprowadzone w sprawie, jak i treść uzasadnienia wskazuje na to, iż wbrew przekonaniu skarżącej Urząd tych zasad dochował czyniąc ustalenia faktyczne istotne z punktu widzenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i dając pełny wyraz swemu stanowisku w tym zakresie, jak i w zakresie oceny prawnej w uzasadnieniu decyzji. Zasadnie przy tym przyjął, iż przesłanki wskazane w powołanym przepisie nie zachodzą.

Bezsporną w sprawie jest okoliczność, iż towary objęte znakami są identyczne. Istotna jest zatem ocena znaków pod względem podobieństwa w rozumieniu powołanego przepisu i ew. istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

Znaczna cześć zarzutów odnosi się do nieprawidłowej, zdaniem skarżącej i niepełnej oceny podobieństwa znaków. Są to jednak zarzuty nieuzasadnione i wynikające z dokonanej przez stronę odmiennej niż przyjęta przez Urząd oceny podobieństwa znaków.

Jednakże ta ocena została przez Urząd dokonana prawidłowo i ustalenia faktyczne poczynione przez Urząd Patentowy w powyższym zakresie uzasadniają jego stwierdzenia, iż przesłanki, o których mowa w w/cyt. przepisie nie zostały spełnione. Urząd Patentowy uwzględnił w ocenie podobieństwa znaków każdą z trzech płaszczyzn, zgodnie z utrwalonym zarówno w literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie sądów krajowych i wspólnotowych tj. płaszczyznę wizualną, fonetyczną i znaczeniową i po analizie znaków w tym zakresie uznał, że w żadnej z płaszczyzn podobieństwo w rozumieniu powołanego przepisu nie zachodzi. Urząd Patentowy nie miał obowiązku wskazywania, a zaniechanie w powyższym zakresie skarżąca zarzuca, brak którego z podobieństw przeważył. Stanowisko organu jest jednoznaczne, co do tego, iż znaki nie są do siebie podobne ani w płaszczyźnie wizualnej ani fonetycznej ani znaczeniowej.

Zarzut, iż Urząd skupił się tylko na odnajdywaniu różnic nie znajduje potwierdzenia w treści uzasadnienia i chociaż nie zawiera ono wydzielonego redakcyjnie zestawienia podobieństw i różnic to jednak w istocie te podobieństwa i różnice zostały w sposób czytelny wskazane.

Dokonując oceny w płaszczyźnie wizualnej Urząd przeanalizował ilość liter występujących w znakach wskazując, iż w słowach występują cztery identyczne pierwsze litery ("I", "C", "E", "B", a znak sporny zawiera jeszcze sześć dodatkowych odmiennych liter ("R", "E", "A", "K", "E", "R") a znak "ICEBERG" trzy ("E", "R", "G").

W skardze skarżąca zarzuca, że błędnie organ wskazał, że w znaku "ICEBREAKER" zawarte jest sześć odmiennych liter w stosunku do znaku przeciwstawionego. Zarzut w tym zakresie jest wynikiem błędnego odczytania przez skarżącą słowa "odmienne". Nie ma bowiem w świetle wskazania w nawiasie liter, podstaw do przyjęcia, że Urzędowi chodziło o to, iż pozostałe litery w przeciwieństwie do członu "ICEB" nie są identyczne. Nie ma zatem wątpliwości, iż analiza liter w obu znakach została dokonana prawidłowo.

Podkreślić przy tym w związku, z zarzutami skargi, należy iż Urząd Patentowy uznał, iż liczba liter i odmienne zakończenie spornego znaku w postaci członu "REAKER" odróżniają go wizualnie od zakończonego literami "ERG" znaku wcześniejszego uznając, że decydujące znaczenie w tym względzie ma różnica w postaci ostatnich 6 liter spornego znaku, które wobec słabo wyróżniającego charakteru członu "ICE" pozwala odbiorcom odróżnić sprawy objęte tymi znakami, a człon "REAKER" jest na tyle charakterystyczny, że należy uznać go za istotny element spornego znaku, który znacząco wpływa na wizualne postrzeganie całości oznaczenia.

Skarżąca odwołując się do wyroku WSA w Warszawie z 23 lipca 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 145/07 zarzuca, iż dokonując powyższej oceny Urząd naruszył zasadę, iż dla odbiorcy decydujące znaczenie mają pierwsze człony znaków, a mniejszą końcowe fragmenty. Żadnej zasady, także i tej nie można jednak stosować mechanicznie w oderwaniu od zaistniałego stanu rzeczy w szczególności treści znaków. Mogą bowiem zdarzać się sytuacje, gdy taki sam początek znaków słownych (a znaki są znakami słownymi) z punktu widzenia oceny podobieństwa nie ma istotnego znaczenia. W szczególności chodzi o sytuacje, gdy początkowy element znaku słownego jest elementem o słabej zdolności odróżniającej. Takie stanowisko prezentowane jest w literaturze przedmiotu (vide: A. Skubisz Prawo własności przemysłowej, System Prawa Prywatnego, wyd. C.H. Back 2012) i Sąd to stanowisko podziela. Taka też sytuacja zachodzi w rozpoznawanej sprawie.

Urząd Patentowy uznał bowiem i taką ocenę prawidłowo uzasadnił, iż człon "ICE" – słowo oznaczające w języku angielskim "lód" jest obecne w wielu różnych znakach towarowych (przykładowo przez Urząd wskazanych) i ma słabo wyróżniający charakter. Trafnie zatem Urząd od zastosowania przyjętej przez skarżącą jako nienaruszalną zasady, odstąpił uznając, iż decydującym są człony końcowe "REAKER" i "ERG" i w tym ustaleniu wbrew przekonaniu skarżącej nie ma dowolności.

Co do ustaleń i oceny podobieństwa w płaszczyźnie fonetycznej również Sąd nie stwierdził uchybień, które w świetle art. 145 § 1 pkt 1 lit c p.w.p. winny skutkować uwzględnieniem skargi. W uzasadnieniu przedstawiona została szczegółowa ocena znaków w tym względzie. Urząd Patentowy zasadnie uznał, że przy porównywaniu znaków w tej płaszczyźnie kluczowe są druga i trzecia sylaba znaku spornego, które są czynnikiem odróżniającym te znaki, a te sylaby brzmią zupełnie inaczej niż końcowa sylaba znaku "ICEBERG" uwzględniając przy tym, iż angielskie słowo "ICE" wymawiane jako "ajs" występuje często i jako takie nie może przesądzać o podobieństwie oznaczeń.

W tym stanie rzeczy dodatkowe wskazanie, iż okolicznością istotną dla powyższej oceny jest krąg odbiorców i specyfika towarów, które sygnowane są tymi znakami pozostaje bez istotnego znaczenia i w tym wskazaniu nie można dopatrywać się wadliwości ustaleń Urzędu co do braku podobieństwa znaków w płaszczyźnie fonetycznej.

Odnosząc się do oceny podobieństwa pod względem znaczeniowym skarżąca w skardze podniosła, że podobieństwo zostało przywołane na rozprawie poprzez wskazanie analizy w tym zakresie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 8 września 2010 r. , Sygn. akt T-112/09, a Urząd Patentowy ten wyrok oddalił.

W sprawie wymaga jednak podkreślenia, że Urząd uwzględniając krajowe ustawodawstwo dokonuje oceny znaków na podstawie kryteriów dotyczących polskiego rynku i polskich odbiorców i nie jest związany stanowiskiem innych sądów. Wyroki wydane w innych krajach nie zwalniają organu od dokonania oceny znaków wymaganej przez wskazany art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Stanowisko Urzędu nie daje jednak podstaw do stwierdzenia skarżącej, iż Urząd Patentowy ten wyrok pominął, bowiem do tego wyroku w uzasadnieniu się odniósł tyle, że nie znalazł podstaw, by przedstawione w wyroku stanowisko podzielić. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż odnosząc się do ww. wyroku Urząd stwierdził, że jedną z podstaw rozstrzygnięcia było ustalenie, że znak "ICEBERG" jest znakiem renomowanym we Włoszech a skarżąca dowodów na renomę, czy powszechną znajomość znaku na terytorium Polski nie przedstawiła. Takie stanowisko Urzędu przytoczone na okoliczność oceny stanu faktycznego w ww. sprawie w żadnym razie nie może być odczytywane, jako zarzut braku wykazania przez skarżącą renomy w ww. znaku. Treść uzasadnienia nie pozostawia bowiem wątpliwości co do tego, iż Urząd Patentowy zgodnie z podstawą prawną sprzeciwu dokonywał oceny z punktu widzenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Ta ocena w zakresie podobieństwa pod względem znaczeniowym jest również prawidłowa.

Urząd Patentowy uznając, iż nie zachodzi podobieństwo znaków w tym zakresie stwierdził, że porównywane słowa mają w języku angielskim konkretne znaczenie. Słowo "ICEBREAKER" oznacza "lodołamacza", a "ICEBERG" – "górę lodową", a człon wspólny "ICE" oznaczający lód w obu przypadkach użyty jest w zupełnie odmiennym kontekście. Zatem odbiorcy znający język angielski przynajmniej w stopniu średnim prawidłowo zrozumieją znaczenie tych słów i oczywiste będzie dla nich odmienne znaczenie przeciwstawionych znaków, co w konsekwencji spowoduje zupełnie inne skojarzenia znaczeniowe, a różnica jest na tyle duża, że nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd pod tym względem, a dla odbiorców nie znających języka angielskiego znaki będą miały charakter fantazyjny. W świetle powyższego nie ma podstaw, by zarzuty skarżącego w tym zakresie uznać za uzasadnione.

Nie można również uznać za zasadne zarzutów skarżącej co do nieustalenia poziomu uwagi przeciętnego konsumenta i grupy odbiorców towarów z klasy 25. Urząd Patentowy dokonał bowiem w tym zakresie oceny wskazując, że produktów oznaczanych znakami nie można zakwalifikować jako towarów impulsywnych. Ich nabycie wiąże się bowiem z koniecznością przynajmniej krótkiej analizy znaku i przymierzeniem towaru przez nabywcę. Grupę docelowych odbiorców stanowią zatem konsumenci właściwie poinformowani, dostatecznie rozsądni, którzy uważnie badają towar i oznaczenie. Charakter towarów przesądza i o tym, że przeciętny nabywca zapoznaje się z informacjami na metkach chociażby z uwagi na konieczność wybrania właściwego rozmiaru, co umożliwia mu zapoznanie się również z nazwą producenta towaru.

Twierdzenie Urzędu, iż w przedstawionym stanie rzeczy (z uwzględnieniem braku podobieństwa w każdej płaszczyźnie) nie istnieje niebezpieczeństwo, iż nabywca stwierdzi, że ma do czynienia z tym samym towarem lub serią towarów wytwarzanych przez skarżącą lub podmiot z nim powiązany, nie może być zatem kwestionowane.

W świetle powyższego Sąd uznał zatem, iż zarzuty skargi tak o charakterze procesowym, jak i materialnym nie są uzasadnione i w konsekwencji na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.