Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 487/13
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2014-05-20 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Inne
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Powołane przepisy: article: art 9 ust 1 pkt 1
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Sędzia NSA Joanna Sieńczyło - Chlabicz (spr.) Sędzia del. WSA Zbigniew Czarnik Protokolant Karol Sienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 583/12 w sprawie ze skargi R. C. GmbH z siedzibą w H., N. na decyzję Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasądza od R. C. GmbH z siedzibą w H., N. na rzecz H. B. T. M. M. GmbH & Co. KG z siedzibą w M., N. kwotę 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 listopada 2012 r. o sygn. akt VI SA/Wa 583/12, w pkt 1 uchylił decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy [...], zaś w pkt 2 stwierdził, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu.

Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia.

I

W dniu [...] kwietnia 2007 r. do Urzędu Patentowego RP (UPRP) wpłynął wniosek [...],[...] (dalej: wnioskodawca lub firma [...]) o unieważnienie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy [...]udzielonego na rzecz firmy [...] ), z pierwszeństwem od dnia [...] czerwca 2001 r. Znak ten przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasach 14 i 34: przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów (klasa 14); tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy, zapałki (klasa 34).

Wykazując swój interes prawny wnioskodawca wskazał, że jest uprawniony z rejestracji czterech znaków towarowych: [...] przeznaczony jest do oznaczania m.in. towarów w klasie 14, tj.: artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych; znak towarowy [...] przeznaczony jest do oznaczania m. in. towarów w klasach 14 i 34; artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych, zapalniczki; znak towarowy [...] przeznaczony jest do oznaczania m. in. towarów w klasach 14 i 34; wyroby z metali szlachetnych i ich stopów takie jak popielniczki, etui na cygara i papierosy oraz zapalniczki; zaś znak towarowy [...] przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasach 14 i 34 jak m. in.: metale szlachetne i ich stopy oraz wyroby z tych materiałów lub nimi pokryte nie ujęte w innych klasach oraz zapalniczki.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. unieważnił sporne prawo ochronne, wskazując że porównywane znaki są podobne i istnieje ryzyko pomyłki przeciętnego odbiorcy co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych.

Na powyższą decyzję uprawniona do spornego znaku złożyła skargę, którą Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 marca 2009 r. o sygn. akt VI SA/Wa 2117/08 uwzględnił i uchylił zaskarżoną decyzję UPRP. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że Urząd Patentowy dopuścił się naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, a w szczególności art. 7, art. 77 § 1 k.p.a., a także art. 107 § 3 k.p.a. – poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli chodzi o badanie podobieństwa towarów to stanowisko organu sprowadziło się do stwierdzenia, że przeciwstawione znaki są przeznaczone do oznaczania przyborów dla palaczy. Argumentacja organu, która uzasadniała postawienie powyższej tezy, nie została jednak przedstawiona. Organ nie wyjaśnia co rozumie pod pojęciem "przybory dla palaczy". O ile bowiem w wykazie towarów, dla oznaczania których zostało udzielone prawo ochronne dla znaku towarowego [...] są w obu klasach przybory dla palaczy, to już w wykazie towarów dla znaków [...] przybory te nie są wskazane. Obowiązkiem organu było zatem wskazanie, które z towarów, z każdej z klas, zakwalifikował jako przybory dla palaczy i dlaczego. Sąd podkreślił, że w rozpoznawanej sprawie organ kwestii niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, które winno być badane w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, poświęcił jedno zdanie, uznając że takie niebezpieczeństwo istnieje. Brak jakichkolwiek ustaleń i rozważań organu w tym zakresie uniemożliwia kontrolę legalności rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego w tej części. Nieprawidłowości te mogły mieć – zdaniem Sądu - istotny wpływ na wynik sprawy.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Urząd Patentowy RP - działając na podstawie art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy z 31 stycznia 1985 r., o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.; dalej: u.z.t.) w związku z art. 315 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej jako: p.w.p.) oraz art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 256 ust 2 p.w.p. - decyzją z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] unieważnił prawo ochronne na znak towarowy [...]

Przepis art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. ma zatem zastosowanie wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie trzy następujące przesłanki: po pierwsze podobieństwa oznaczeń, po drugie -podobieństwa towarów, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, oraz po trzecie -istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów oznaczanych tymi znakami jest konsekwencją zaistniałego podobieństwa towarów i oznaczeń.

W ocenie organu towary ujęte w klasie 14 porównywanych znaków są w bardzo podobne. Objęte ochroną spornego znaku przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów (klasa 14) mieszczą się bowiem w bardzo szerokim pojęciu "artykułów wytworzonych z metali szlachetnych lub nimi platerowanych oraz stopów metali szlachetnych", do sygnowania których przeznaczone są towary wnioskodawcy. Ta ostatnia grupa towarów obejmuje bowiem wszelkie wyroby z metali szlachetnych oraz produkty pokrywane takimi metalami. Należy mieć na uwadze, że wszystkie towary wytwarzane z metali szlachetnych klasyfikowane są wyłącznie w klasie 14, wobec czego obejmuje ona również przybory dla palaczy. Konkretne rodzaje takich przyborów wskazane są w wykazie znaku "[...], a mianowicie są to popielniczki oraz etui na cygara i papierosy.

Zdaniem organu również towary z klasy 34 znaku spornego, tj. tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy i zapałki są podobne bądź komplementarne w stosunku do zapalniczek objętych ochroną znaków [...]. Pomiędzy wskazanymi towarami występuje bowiem związek polegający na tym, że jeden towar jest konieczny lub istotny do użycia drugiego. Do użycia towarów takich jak tytoń, wyroby tytoniowe, czy papierosy potrzebne jest zastosowanie zapalniczki. Wobec powyższego należy uznać te towary za komplementarne. Podobieństwo zachodzi natomiast pomiędzy zapalniczkami a artykułami określonymi jako przybory dla palaczy, ponieważ zapalniczki są po prostu obok popielniczek, fajek i zapałek jednym z podstawowych akcesoriów dla palaczy. Zapalniczki są również podobne do objętych ochroną spornego znaku zapałek, albowiem obydwa te produkty mają to samo przeznaczenie, służą one bowiem do zapalania papierosów i cygar.

Analizując porównywane znaki pod względem wizualnym należy stwierdzić, że sporny znak jest w znacznym stopniu podobny do słowno-graficznych znaków "[...]. Wynika to z użycia identycznego słowa "[...], które zostało zapisane takimi samymi literami przy użyciu identycznej czcionki. W znakach tych słowo [...] ma charakter dominujący pod względem wizualnym. Kolegium Orzekające wykluczyło natomiast istnienie podobieństwa w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 pomiędzy znakiem spornym i znakiem [...] W tym ostatnim znaku obydwa elementy słowne mają bowiem równorzędne znaczenie, co eliminuje możliwość ich pomylenia przez odbiorców.

Zdaniem organu podobieństwo pomiędzy przeciwstawionymi znakami jest tak znaczące, że charakter tych towarów nie eliminuje ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców. Decyduje o tym występowanie w porównywanych znakach tych samych słów, które mają pierwszoplanowe znaczenie w stosunku do pozostałych elementów graficznych. Podobieństwo pomiędzy przeciwstawionymi znakami jest tak znaczne, że odbiorcy mogą je pomyłkowo kojarzyć. Występowanie w porównywanych znakach identycznego słowa [...] przesądza o istnieniu ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców i wyklucza możliwość udzielenia prawa ochronnego na sporne oznaczenie.

Od powyższej decyzji uprawniona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zaskarżonym wyrokiem z 27 listopada 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 583/12 ją uwzględnił i uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd I instancji stwierdził, że zaskarżona decyzja naruszała art. 7 , art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Oceniając istnienie przesłanki jednorodzajowości towarów organ nie powinien, jak to uczynił w niniejszej sprawie, ograniczać się wyłącznie do porównania występowania towarów w danych klasach, powinien uwzględnić rodzaj towarów, ich przeznaczenie oraz warunki zbytu. Zdaniem Sądu ograniczenie się przez organ do stwierdzenia, iż przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów mieszczą się w bardzo szerokim pojęciu artykułów wytworzonych z metali szlachetnych lub nimi platerowanych oraz stopów metali szlachetnych jest niewystarczające dla stwierdzenia podobieństwa porównywanych znaków. Bowiem w klasyfikacji nicejskiej w klasie 14 występują także figurki z metali szlachetnych, kapelusze z metali szlachetnych, nici z metali szlachetnych, obuwie z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych. Stanowisko Urzędu nie zostało niczym poparte, Urząd Patentowy RP nie odniósł się także do wskazanego przez skarżącego wygaszenia na popielniczki, etui na cygara i cygaretki znaku [...]. Nadto organ nie wykonał zalecenia WSA zawartego w wyroku z dnia 3 marca 2009 r. o sygn. akt VI SA/Wa 2117/08 wydanego w niniejszej sprawie i nie wyjaśnił co rozumie pod pojęciem przybory dla palaczy. W wyżej wymienionym wyroku Sąd wskazał, iż obowiązkiem organu było wskazanie, które z towarów z klas, zakwalifikował jako przybory dla palaczy i dlaczego.

Badając podobieństwo znaków w warstwie wizualnej Urząd Patentowy RP uznał, iż sporny znak jest w znacznym stopniu podobny do słowno-graficznych znaków [...] o numerach [...] , co wynika z użycia identycznego słowa [...], które zostało zapisane takimi samymi literami, przy użyciu identycznej czcionki. Zdaniem organu słowo [...] ma charakter dominujący pod względem wizualnym, bowiem zostało ono zapisane wielkimi literami, pod którymi umieszczone są znacznie mniejsze słowa [...]. Nadto organ wskazał, iż słowo [...] posiada wyłącznie walor informacyjny. Urząd Patentowy RP zaznaczył, iż podobieństwa wizualnego pomiędzy znakami nie eliminuje element w postaci słowa [...] oraz tło niebieskiego prostokąta. Organ nie dokonał analizy porównania słów [...] oraz [...] zapisanych mniejszą czcionką, co w ocenie Sądu jest konieczne, mimo uznania przez organ dominującego charakteru słowa [...], jak również organ nie odniósł się do koloru czcionki słów w spornym znaku oraz porównywanych znakach.

W ocenie Sądu, identyczność w spornym znaku towarowym i w znakach wnioskodawcy elementu słownego [...] nie przesądzają o podobieństwie porównywanych znaków towarowych, w sytuacji gdy nie dokonano obiektywnego bilansu podobieństw i różnic. Ocena podobieństwa znaków dokonana przez Urząd Patentowy RP była skrótowa oraz pobieżna, wobec czego nie jest możliwe ustalenie niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, organ powinien dokonać analizy porównawczej przeciwstawionych znaków w oparciu o wszystkie elementy znaku towarowego.

II

Firma [...] wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku, domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono:

I. Naruszenie przepisów postępowania, które to uchybienia mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

1) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w związku z art. 141 § 4 i art. 133 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.) w zw. z art. 7, art. 77

§ 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 i art. 315 § 3 p.w.p. oraz w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., poprzez niezasadne uwzględnienie przez Sąd skargi i uchylenie decyzji Urzędu Patentowego RP mimo braku naruszeń przez organ ww. przepisów postępowania administracyjnego oraz w wyniku przedstawienia w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku stanu sprawy niezgodnie ze stanem rzeczywistym wynikającym z uzasadnienia decyzji Urzędu Patentowego oraz akt sprawy, co przejawiało się błędnym uznaniem przez Sąd, że Urząd Patentowy RP:

a) dokonał niewystarczającej oceny podobieństwa towarów "przybory dla palaczy z meta/i szlachetnych i ich stopów" w klasie 14 oraz "artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi polerowane oraz stopy metali szlachetnych" w klasie 14, podczas gdy Urząd przyjął, że późniejsze przybory dla palaczy mieszczą się w szerszej kategorii zarejestrowanej na rzecz wcześniejszych znaków (stosunek zawierania; strona 12 decyzji in fine), a więc de facto są w tym zakresie identyczne;

b) porównanie towarów dokonane przez Urząd jest niewystarczające, gdyż w klasyfikacji nicejskiej w klasie 14 występują także figurki z metali szlachetnych, kapelusze z metali szlachetnych, nici z metali szlachetnych, obuwie z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych (strona 18 uzasadnienia), co uzasadnia stwierdzenie, że Sąd omyłkowo uznał, że to późniejszy znak objęty jest szerszą rejestracją w klasie 14, zaś wcześniejsze znaki w tej samej klasie objęte są węższymi rejestracjami, podczas gdy w rzeczywistości jest odwrotnie;

c) niezasadnie "nie odniósł się do wskazanego przez skarżącego wygaszenia na popielniczki, etui na cygara i cygaretki znaku [...]" podczas gdy z akt sprawy wynika, że w dniu zgłoszenia spornego znaku do rejestracji ww. towary istniały w rejestrze UPRP, zaś Urząd stwierdził ich wygaśnięcie dopiero od [...] listopada 2004 r., a więc przeszło 3 lata po dacie zgłoszenia spornego znaku do rejestracji, zatem UPRP prawidłowo ustalił, że ww. towary stanowiły przeszkodę rejestracji w dniu zgłoszenia spornego znaku;

d) nie dokonał całościowego porównania podobieństwa oznaczeń, pomijając słowo [...] i grafikę spornego znaku, podczas gdy Urząd uwzględnił powyższe elementy, opisał je i wziął pod uwagę ich parametry, jak wielkość i kształt czcionki oraz strukturę/układ słów w znaku (strony 14 i 15 decyzji), lecz uznał, że elementy te mają drugoplanowe znaczenie, a dodatkowo słowo [...] ma charakter informacyjny oraz pisane jest mniejszą czcionką, a zatem różnice nie dominują w znaku i nie eliminują podobieństwa wizualnego;

e) pominął w ocenie podobieństwa oznaczeń fakt, że wcześniejsze znaki [...] są znakami słowno-graficznymi, podczas gdy Urząd uwzględnił tę okoliczność pisząc wprost o znakach słowno-graficznych i wskazując na wielkość i kształt czcionki oraz strukturę/układ słów w znakach, a więc na jedyne graficzne elementy tych znaków (strony 13 in fine i 14 decyzji);

e) nie dokonał obiektywnego bilansu podobieństw i różnic, lecz skupił się wyłącznie na wspólnym słowie [...], podczas gdy Urząd porównał znaki obiektywnie, a dopiero następnie ustalił elementy dominujące (czego Sąd nie kwestionuje) oraz wskazał na ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd uznając, że w obu znakach dominują cechy wspólne i zarazem odróżniające (strona 14 decyzji), przy tym Urząd miał na uwadze występujące różnice, wskazał jednak że mają one znaczenie drugoplanowe, zaś przeciętny odbiorca skupi się na elementach dominujących (strona 15);

f) nie dokonał obiektywnego bilansu podobieństw i różnic, lecz skupił się

wyłącznie na wspólnym słowie [...], podczas gdy Urząd porównał znaki

obiektywnie, a dopiero następnie ustalił elementy dominujące (czego Sąd nie

kwestionuje) oraz wskazał na ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd uznając,

że w obu znakach dominują cechy wspólne i zarazem odróżniające (strona 14

decyzji), przy tym Urząd miał na uwadze występujące różnice, wskazał jednak

że mają one znaczenie drugoplanowe, zaś przeciętny odbiorca skupi się na

elementach dominujących (strona 15);

g) niezasadnie uznał, że konsumenci mogą uznać sporny znak za zmodyfikowaną wersie znaków wcześniejszych z uwagi na użycie identycznego słowa o charakterze dominującym i odróżniającym, nawet mimo różnej szaty graficznej, nie dokonując analizy szaty graficznej znaków, podczas gdy Urząd dokonał analizy szaty graficznej, struktury słów, wielkości i kształtu czcionki porównywanych znaków (strony 14 i 15 decyzji), zaś opisane ryzyko zakłada właśnie wprowadzenie w błąd, mimo pewnych różnic znaków.

II. Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

1) art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. w zw. z art 315 § 3 p.w.p. poprzez błędną wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie poprzez:

a) błędne przyjęcie, że Urząd Patentowy RP działając w postępowaniu spornym, zobowiązany jest do badania rzeczywistych kanałów dystrybucji wykorzystywanych przez strony postępowania oraz profilu działalności stron (strona 17 i 18 uzasadnienia), podczas gdy określenie "zwykłe warunki obrotu gospodarczego" zawarte w ww. przepisie zakłada badanie zwyczajnych, typowych, normalnie wykorzystywanych przez przedsiębiorców (także potencjalnie) kanałów dystrybucji oraz badanie towarów zgodnie ze stanem zarejestrowanym w rejestrze UPRP;

b) błędne przyjęcie, że również w przypadku porównania spornego znaku [...] z wcześniejszymi znakami słownymi [...] należy uwzględnić płaszczyznę graficzną spornego znaku, tymczasem zdaniem Uczestnika w przypadku porównywania z wcześniejszymi słownymi znakami towarowymi znaczenie mogą mieć wyłącznie użyte elementy słowne, gdyż ochronie podlega w takim wypadku wyłącznie słowo;

c) błędne przyjęcie, że Urząd powinien badać podobieństwo oznaczeń według występujących w nich różnic, podczas gdy podobieństwo znaków należy badać według cech wspólnych, w szczególności będących jednocześnie elementami odróżniającymi i dominującymi (czego Sąd nie kwestionuje strona 19 uzasadnienia wyroku);

d) błędne przyjęcie, że Urząd Patentowy RP powinien zbadać i wyjaśnić w spornej decyzji kwestię wygaśnięcia ochrony wcześniejszego znaku [...] dla części towarów: popielniczki, etui na cygara i cygaretki, mimo, że ochrona ta wygasła przeszło 3 lata po zgłoszeniu spornego znaku do rejestracji, zaś przedmiotowe postępowanie dotyczy stanu z dnia zgłoszenia znaku do rejestracji i brak podstaw do uwzględniania zdarzeń późniejszych;

e) błędne przyjęcie, że stwierdzenie zawierania się węższej grupy późniejszych towarów ("przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów") w szerszej grupie wcześniejszych towarów ("artykułów wytworzonych z metali szlachetnych lub nimi polerowanych oraz stopów metali szlachetnych) nie jest wystarczające dla stwierdzenia podobieństwa porównywanych towarów, podczas gdy takie ustalenie świadczy o identyczności towarów w tym zakresie.

Argumentację na poparcie zarzutów skarżący przedstawił w uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

[...] w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniosła o jej oddalenie.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zawiera usprawiedliwione podstawy.

Stosownie do art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod uwagę wyłącznie nieważność postępowania sądowego, która w niniejszej sprawie nie wystąpiła.

Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku zasługiwał na uwzględnienie, choć nie wszystkie podstawy, na których skargę kasacyjną oparto i nie wszystkie argumenty przedstawione na ich poparcie można było podzielić.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż Sąd I instancji uwzględniając skargę uprawnionej do spornego znaku wyrokiem z [...] listopada 2012 r. uchylił zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] grudnia 2010 r. unieważniającą prawo ochronne na sporny znaku towarowy [...] na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. z powodu kolizji spornego znaku ze znakami wnioskodawcy, a mianowicie znaku [...] oraz dwóch znaków "[...] oraz o nr IR-606620. Ponadto, podkreślenia wymaga, że zaskarżony wyrok Sądu I instancji poprzedzony był wyrokiem WSA w Warszawie z 3 marca 2009 r. o sygn. akt VI SA/Wa 2117/08, który uchylił decyzję UPRP z [...] kwietnia 2008 r. w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy [...] i przekazał organowi sprawę do ponownego rozpoznania.

W rozpoznawanej sprawie sporny znak towarowy słowno-graficzny [...] zgłoszony do Urzędu Patentowego dnia [...] czerwca 2001 r., przeznaczony do oznaczania towarów w klasach 14 i 34, tj.: przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów; tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy i zapałki – został przeciwstawiony 4 znakom towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem zarejestrowanym na rzecz wnioskodawcy, tj.:

1) znakowi towarowemu słowny [...] przeznaczonemu do oznaczania m.in. następujących towarów w klasie 14: artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych;

2) znakowi towarowemu słowny "[...] przeznaczonemu do oznaczania m.in. następujących towarów w klasach 14 i 34: artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych (kl. 14), zapalniczki (kl. 34);

3) znakowi towarowemu słowno-graficznemu [...] o numerze [...]przeznaczonemu do oznaczania m.in. następujących towarów w klasach 14 i 34: wyroby z metali szlachetnych i ich stopów, jak: popielniczki, etui na cygara i papierosy (kl. 14) oraz zapalniczki (kl. 34);

4) znakowi towarowemu słowno-graficznemu [...] o numerze [...] przeznaczonemu do oznaczania takich towarów w klasach 14 i 34, jak m. in.: metale szlachetne i ich stopy oraz wyroby z tych materiałów lub nimi pokryte nie ujęte w innych klasach (kl.14) oraz zapalniczki (kl. 34).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekającego w rozpoznawanej sprawie kontrola legalności zaskarżonej decyzji UPRP przez Sąd I instancji była dokonana nieprawidłowo.

Zasadne są sformułowane w petitum skargi kasacyjnej zarzuty naruszenia przepisów postępowania, tj. naruszenia przez Sąd I instancji art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 7,art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Pomimo wskazania w petitum skargi kasacyjnej przez jej przez autora zarzutów z obu podstaw kasacyjnych, tj. z art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a., w istocie sprowadzają się one do zarzutów naruszenia przepisów postępowania dotyczących niewyczerpującego i niewystarczającego ustalenia okoliczności faktycznych niezbędnych dla prawidłowego zastosowania art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. jako podstawy prawnej unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Rację ma również autor skargi kasacyjnej, że Urząd Patentowy RP wyczerpująco rozpatrzył i ocenił zebrany w sprawie materiał dowodowy, a zatem - wbrew stanowisku Sądu I instancji - nie doszło do naruszenia przez organ art. 7, 77 § 1, 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela stanowiska Sądu I instancji, iż Urząd Patentowy RP naruszył art. 7, 77 § 1, 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a., a mianowicie nie dokonał właściwej, pełnej oceny materiału dowodowego zgromadzonego w aktach, pod kątem występowania przesłanek z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekającego w rozpoznawanej sprawie decyzja Urzędu Patentowego RP jest prawidłowa i nie narusza przepisów prawa w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Przepis art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. ma zatem zastosowanie wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie trzy następujące przesłanki: 1) podobieństwa towarów, 2) podobieństwa oznaczeń, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, oraz 3) istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów oznaczanych tymi znakami jest konsekwencją zaistniałego podobieństwa towarów i oznaczeń. A zatem nie każde podobieństwo znaków towarowych powoduje niedopuszczalność rejestracji, lecz tylko takie, które mogłoby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Skojarzenie przeciwstawionych znaków musi powodować poważną wątpliwość odbiorcy co do pochodzenia towaru, który wskutek dezorientacji może uznać produkt oznaczony znakiem podobnym za pochodzący od innego przedsiębiorcy, korzystającego z wcześniejszego prawa ochronnego.

Całkowicie niezasadne są zarzuty Sądu I instancji w zakresie naruszenia przepisów postępowania skierowane do Urzędu Patentowego dotyczące dokonania niewystarczającej oceny podobieństwa towarów, które zostały wskazane w punkcie I ppkt 1 lit. a), b) i c) oraz w punkcie II ppkt 1 lit. d) i e) petitum skargi kasacyjnej.

Odnosząc się do postawionych przez Sąd I instancji zarzutów dokonania przez Urząd Patentowy RP niewystarczającej oceny podobieństwa towarów, należy stwierdzić, że są one niezasadne. Organ dokonał oceny podobieństwa towarów i zasadnie stwierdził, że towary objęte klasą 14 dotyczące spornego znaku oraz przeciwstawionych znaków – są do siebie bardzo podobne. Natomiast towary z klasy 34 znaku spornego, tj. tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy i zapałki - są podobne bądź komplementarne w stosunku do zapalniczek objętych ochroną znaków [...]. Pomiędzy tymi towarami występuje związek polegający na tym, że jeden towar jest konieczny lub istotny do użycia drugiego, gdyż do użycia takich towarów, jak: tytoń, wyroby tytoniowe, czy papierosy - potrzebne jest zastosowanie zapalniczki. Zatem należy uznać te towary za komplementarne.

Ponadto organ stwierdził, iż towary ujęte w klasie 14 porównywanych znaków towarowych są bardzo podobne. Bowiem objęte ochroną spornego znaku właśnie w klasie 14 przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów, co wynika z decyzji UPRP o udzieleniu prawa ochronnego z [...] listopada 2004 r. - mieszczą się w szerokim pojęciu objętym klasą 14 "artykułów wytworzonych z metali szlachetnych lub nimi platerowanych oraz stopów metali szlachetnych", do sygnowania których przeznaczone są towary wnioskodawcy. Wszystkie bowiem cztery przeciwstawione znaki towarowe wnioskodawcy dotyczą towarów z klasy 14, tj. artykułów wytworzonych z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych, przy czym klasa 14 towarów obejmuje również przybory dla palaczy. Organ wskazał - wbrew zarzutom Sądu I instancji – co rozumie pod pojęciem "przybory dla palaczy" i stwierdził, że konkretne rodzaje przyborów dla palaczy są m. in. wskazane w wykazie przeciwstawionego znaku [...], a mianowicie są to m. in. popielniczki oraz etui na cygara i papierosy (s. 12 uzasadnienia zaskarżonej decyzji). Prawidłowej oceny dokonanej przez organ nie zmienia fakt, iż – jak podniósł Sąd I instancji – w klasyfikacji nicejskiej w klasie 14 występują także figurki z metali szlachetnych, kapelusze z metali szlachetnych, nici z metali szlachetnych, obuwie z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych.

Jak trafnie stwierdził autor skargi kasacyjnej nie można się również zgodzić z zarzutem Sądu I instancji dotyczącym nieodniesienia się przez organ do faktu wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy "[...] dla towarów w klasie 14, tzn.: popielniczki, etui na cygara i cygaretki. Należy stwierdzić, iż Urząd Patentowy RP prawidłowo ustalił, że ww. towary stanowiły przeszkodę rejestracji w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego, tj. w dniu [...] czerwca 2001 r. Jak bowiem wynika z decyzji UPRP z dnia [...] stycznia 2007 r. ([...]), znajdującej się w aktach sprawy i stanowiącej załącznik do pisma firmy [...] z dnia [...] grudnia 2009 r., prawo ochronne na znak towarowy [...] dla towarów w klasie 14, tzn.: popielniczki, etui na cygara i cygaretki – wygasło z dniem [...] listopada 2004 r., a więc ochrona tego znaku wygasła po ponad 3 latach od daty zgłoszenia spornego znaku do rejestracji. Zaś w postępowaniu o unieważnienie prawa dotyczy stanu z dnia zgłoszenia spornego znaku towarowego, natomiast brak jest podstaw do uwzględniania przez organ zdarzeń późniejszych.

Za niezasadne należy uznać również zarzuty Sądu I instancji w zakresie naruszenia przepisów postępowania skierowane do Urzędu Patentowego dotyczące nieprawidłowości w odniesieniu do dokonanej przez organ oceny oznaczeń, które zostały sformułowane w punkcie I ppkt 1 lit. d)–g) oraz w punkcie II ppkt 1 lit. a)–c) .

Wbrew zarzutom Sądu I instancji organ dokonał oceny oznaczeń, tj. ocena ta została dokonana na różnych płaszczyznach postrzegania, tzn. wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, przy czym decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń miało kryterium ogólnego wrażenia, jakie dane znaki wywierają na przeciętnym odbiorcy. Organ stwierdził, że zachodzi podobieństwo w zakresie oznaczeń pomiędzy spornym znakiem a przeciwstawionymi znakami [...]

Sąd I instancji niezasadne zarzucił organowi, że nie dokonał obiektywnego bilansu podobieństw i różnic znaku spornego i znaków przeciwstawionych, lecz skupił się wyłącznie na wspólnym słowie [...]. Sąd nie wziął bowiem w ogóle pod uwagę, dokonując kontroli legalności zaskarżonej decyzji UPRP, stanowiska Sądu wyrażonego we wcześniejszym wyroku z 3 marca 2009 r. o sygn. akt VI SA/Wa 2117/08 - pomimo związania oceną prawną i wskazaniami zawartymi w tym wyroku. Co istotne, Sąd we wcześniejszym wyroku podzielił stanowisko organu, iż w zakresie analizy podobieństwa oznaczeń organ prawidłowo przyjął, że słowo [...] jest elementem wspólnym dominującym i wyróżniającym w ocenianych znakach towarowych. Ponadto, co wyraźnie podkreślił Sąd w uzasadnieniu wcześniejszego wyroku - słowo [...] w znaku spornym i przeciwstawionych znakach [...] – zostało zakomponowane w taki sam sposób (s. 10 uzasadnienia wyroku).

Nietrafnie Sąd I instancji zarzucił organowi, iż nie dokonał całościowego porównania oznaczeń, pomijając słowo [...] oraz grafikę spornego znaku. Sąd bowiem nie zauważył, że organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji odniósł się co najmniej dwukrotnie do słowa [...] (s. 14 i 15 uzasadnienia decyzji). Organ zasadnie uznał, iż posiada ono walor wyłącznie informacyjny, wskazując na międzynarodowy aspekt oznaczanego towaru. Ponadto, organ odniósł się również do elementów graficznych, wielkości i kształtu czcionki oraz struktury i układu słów w znakach. Organ stwierdził podobieństwo spornego znaku pod względem wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym do przeciwstawionych znaków [...]. Urząd Patentowy RP uznał, że w porównywanych znakach słowo [...] ma charakter dominujący pod względem wizualnym. Zapisane zostało ono wielkimi literami pod którymi umieszczone są znacznie mniejsze słowa [...]. Dlatego też, przeciętny odbiorca patrząc na produkt opatrzony spornym znakiem skupi się przede wszystkim na wskazanym elemencie słownym [...] i z nim będzie identyfikował dany towar.

Organ stwierdził, że oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd należy dokonywać w sposób kompleksowy uwzględniając wszystkie okoliczności istotne w sprawie, takie jak: stopień podobieństwa pomiędzy przeciwstawionymi znakami oraz towarami, skojarzenia, jakie mogą wystąpić pomiędzy przeciwstawionymi znakami oraz stopień rozpoznawalności na rynku wcześniejszych znaków wnioskodawcy. Organ zasadnie przyjął, że w przypadku istnienia znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz wnioskodawcy z wcześniejszym pierwszeństwem pojawienie się na rynku podobnego oznaczenia zawierającego identyczny, dominujący element słowny [...] może spowodować, że pomimo odmiennej szaty graficznej odbiorcy stwierdzą, iż oznaczenie to jest zmodyfikowaną wersją znaków wcześniejszych i pochodzi z jednej grupy znaków tego samego przedsiębiorcy. Organ zasadnie odwołał się do stopnia rozpoznawalności dominującego elementu słownego [...] w znakach wnioskodawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że Sąd I instancji niezasadnie uchylił zaskarżoną decyzję UPRP z uwagi na art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 7 , art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. W ocenie bowiem Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekającego w rozpoznawanej sprawie - wbrew stanowisku Sądu I instancji - Urząd Patentowy RP nie dopuścił się naruszeń przepisów postępowania, które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik rozpoznawanej sprawy i które w konsekwencji uzasadniałyby uchylenie przez Sąd zaskarżonej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny podziela jednolite stanowisko wyrażone w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, że artykuł 145 § 1 pkt 1 lit c p.p.s.a. dopuszcza uchylenie zaskarżonej decyzji organu, jednakże tylko w przypadku, gdy naruszenie przepisów postępowania miało istotny wpływ na wynik sprawy (por. m. in. wyrok NSA z dnia 6 lipca 2011 r., sygn. akt I OSK 283/11, LEX nr 1082714).

Rozpoznając ponownie sprawę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie powinien poddać ponownej kontroli zaskarżoną decyzję, uwzględniając w swojej ocenie wyżej przedstawione wywody.

Zważywszy na przytoczone wyżej względy Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. i przekazał sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

O kosztach orzeczono w oparciu o art. 203 pkt 2 p.p.s.a.