Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2059/04
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2005-05-18 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6461 Wynalazki
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sędziowie : Asesor Izabela Głowacka-Klimas (spr.) WSA Małgorzata Grzelak Protokolant: Andrzej Michrowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2005 r. sprawy ze skargi B., USA z siedzibą M. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia [...] września 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Urzędu Patentowego z dnia 2 lutego 2004 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz B. USA z siedzibą M. kwotę 1615 (tysiąc sześćset piętnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

W dniu [...] marca 1996r. D. USA zgłosiło do Urzędu Patentowego wynalazek pt. "Radioznakowane peptydy do diagnozowania i terapii".

Zgłaszający ubiega się o ochronę wynalazku z dziedziny radioznakowanych peptydów do diagnozowania i terapii, w różnych kategoriach ochrony: reagentów (związków chemicznych), jak również między innymi sposobów wytwarzania reagenta, środka do obrazowania scyntygraficznego, środka radioterapeutycznego, kompleksu, kompozycji, zestawu, zastosowania środka do obrazowania scyntygraficznego, zastosowania środka radioterapeutycznego i sposobu znakowania reagenta.

Przedmiotem zgłoszenia w dacie zgłoszenia był również sposób obrazowania diagnostycznego, który nie jako element sposobu leczenia nie może być opatentowany z mocy art. 12 pkt. 2 ustawy o wynalazczości.

Reagent był przedstawiony jako charakteryzujący się tym, że jest syntetycznym, wiążącym receptorem wazoaktywnym peptydem jelitowym kowalencyjnie związanym z resztą chelatującą (zdolną do chelatowania radioaktywnego znacznika technetu lub renu), zaś środek radiofarmaceutyczny wykazuje powinowactwo wiązania z receptorem wazoaktywnego peptydu jelitowego, które stanowi [...].

Urząd Patentowy RP w piśmie z dnia [...] stycznia 2002 r. powiadomił Zgłaszającego, że zgłoszone rozwiązania w zakresie w zakresie reagenta (związku chemicznego) wg zastrz. 1 oraz w zakresie innych rozwiązań zawartych w zastrzeżeniach niezależnych zgłoszenia, a odnoszących się również do tego reagenta nie może być opatentowane, ponieważ nie zostało określone za pomocą cech technicznych odpowiednich dla tej kategorii wynalazku (art. 10 i 26 ustawy o wynalazczości). W kategorii związków chemicznych patentuje się wytwory określone przez budowę, a nie przez uzyskiwany efekt (siłą powinowactwa). Natomiast dalsze zastrzeżenia powołują się na reagent-związek chemiczny, który nic został prawidłowo przedstawiony. Urząd Patentowy RP w piśmie postawił również zarzut oczywistości rozwiązania.

Wynalazek jest rozwiązaniem oczywistym (posiada poziom wynalazczy) wtedy, jeżeli rozwiązuje problem techniczny istniejący w stanie techniki. Jak wynika z opisu zgłoszenia i wyjaśnień zgłaszającego, celem wynalazku było otrzymanie radioznakowanych wazoaktywnych peptydów do diagnozowania i terapii o lepszych właściwościach niż dotychczas znane radioznakowane wazoaktywne peptydy.

Wazoaktywne peptydy jako takie znane są ze stanu techniki, znane jest również znakowanie wazoaktywnych peptydów (izotopami jodu), między innymi z Biochem J. Tom 285. (1992 r.), nr 2, str. 515-520. Guijarro. Luis G. et al.: "Vasoactive intestinal peptide receptors i rat liver after partial hepatectomy". Z publikacji w Bioconjugate Chemistry, tom I, (1990). nr 2. str. 12-137, Baidoo, Kwamena E. et. al. "Synthesis of a Diaminedithiol Bifuncthmal Chelating Agent for Incorporation oj [...] Into Biomolecules" znany jest sposób znakowania peptydów [...] za pomocą aminoditiolowych dwufunkcyjnych środków chelatujących.

Zastosowanie znanej metody znakowania technetem (która, jak wynika z publikacji, jest uniwersalna) do znakowania innych kolejnych peptydów jest rozwiązaniem oczywistym i nie nosi znamion wynalazku Zgłaszający nie wykazał, za pomocą odpowiednich badań, aby wszystkie tak otrzymane (radioznakowane technetem) związki miały korzystniejsze właściwości wiązania receptora VIP w stosunku do analogicznych związków znakowanych radioaktywnym jodem. Zgłaszający nie rozwiązał wiec żadnego problemu technicznego.

Zgłaszający w odpowiedzi w piśmie z dnia [...] maja 2002r. nadesłał pewne wyjaśnienia na temat problemu mnogości kategorii rozwiązań wynalazku oraz dostatecznego określenia tych rozwiązań, które jednakże nie przekonały Urzędu. Zgłaszający nadesłał również zmienione, ograniczone zastrzeżenia patentowe, w których reagent był określony bardziej precyzyjnie w swojej części dotyczącej reszty chelatującej (lecz w dalszym ciągu bardzo szeroko).

Określenie części peptydowej pozostało nie zmienione.

Na temat postawionego zarzutu oczywistości rozwiązania Zgłaszający, nie wypowiedział się w tym piśmie. Zgłaszający nie zrezygnował także ze sposobu obrazowania diagnostycznego. W związku z tym Urząd powtórnie powiadomił Zgłaszającego (w piśmie z dnia [...] maja 2003r.) i ponowił zarzuty niedostatecznego ujawnienia wynalazku oraz jego oczywistości.

Na temat dostatecznego ujawnienia rozwiązania Urząd wskazał zgłaszającemu, że aby wynalazek można było uznać za dostatecznie ujawniony (zgodnie z 26 ustawy z dnia 19 października 1972r. o wynalazczości oraz art. 5 i 6 PCT). musi on być możliwy do zrealizowania dla specjalisty bez dodatkowego wkładu twórczego. Nie jest to możliwe w przypadku niniejszego wynalazku, gdyż specjalista najpierw musi dokonać pracochłonnych (i nie wiadomo jak ukierunkowanych) biologicznych badań wstępnych, aby ocenić siłę wiązania (powinowactwo) z receptorem wazoaktwnego peptydu jelitowego.

Co do oczywistości zgłoszenia, to Urząd wskazał dalsze publikacje stanu techniki oraz odniósł się do wyników eksperymentalnych. W przykładzie 4 niniejszego zgłoszenia przedstawione jest porównanie radiopodstawionych analogów peptydu wazoaktywnego wersji z jodem i wersji z renem (tabela 4). Jak widać, nie wszystkie reagenty według zgłoszenia spełniają warunek lepszych właściwości. Z związku z tym nie można stwierdzić, że wszystkie reagenty objęte zastrzeżeniem 1 rozwiązują znany problem techniczny, czyli wykazują nieoczekiwany, korzystny efekt, tak więc Urząd nadal uważa rozwiązanie za oczywiste.

Urząd ponowił zarzut niepatentowalności sposobu obrazowania diagnostycznego.

Zgłaszający w odpowiedzi w piśmie z dnia [...] września 2003r. zrezygnował z zastrzeżenia patentowego dotyczącego sposobu diagnozowania.

Nadesłał wyjaśnienia na temat właściwości wynalazku, które jednak były Urzędowi znane. Zgłaszający odniósł się także do cytowanych przez Urząd Patentówy publikacji, omawiając poruszane w nich problemy, jednakże nie odniósł się do problemu oczywistości rozwiązania, jako wynikającego ze wszystkich tych publikacji (a nie z pojedynczych publikacji) oraz do braku rozwiązania problemu technicznego.

Decyzją z dnia [...] lutego 2004r. Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt. "i Radioznakowane peptydy do diagnozowania i terapii". W uzasadnieniu decyzji Urząd Patentowy podał miedzy innymi, że:

Po przeanalizowaniu całości materiałów zawartych w aktach sprawy Urząd podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie braku przesłanek patentowalności zgłoszonego rozwiązania. Zgłaszający nie wyjaśnił, dlaczego uznaje rozwiązanie w kategorii reagenta za dostatecznie ujawnione, a więc możliwe do zrealizowania przez specjalistę bez dodatkowego wkładu twórczego, a zwłaszcza w jaki sposób otrzymać wchodzący w skład reagenta wazoaktywny peptyd o określonej aktywności (powinowactwie).

Zgłaszający nie odniósł się w sposób przekonywujący do problemu braku poziomu wynalazczego rozwiązania. Nie odniósł się do zarzutu, że skoro znakowane jodem, radioaktywne peptydy wazoaktywne były znane w stanie techniki, to otrzymanie znakowanych technetem lub renem radioaktywnych peptydów wazoaktywnych nie wykazuje poziomu wynalazczego, gdyż sposób takiego znakowania peptydów o masie cząsteczkowej [...] (a więc takiej, jak w niniejszym wynalazku) jest również znam powszechnie. Nieoczywistym wynalazkiem mogłoby by być rozwiązanie, w którym otrzymano radioznakowane peptydy wazoaktywne, znakowane technetem lub renem, jeżeli ich właściwości użytkowe byłyby w sposób znaczący lepsze od tych znanych. Urząd Patentowy nie zmienił więc swojego stanowiska odnośnie braku ustawowych warunków do uzyskania patentu.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zgłosił D. USA. We wniosku podniósł, że:

Celem wynalazku jest opracowanie środków do leczenia lub wykrywania komórek nowotworowych wyrażających receptor VIP (wazoaktywny peptyd jelitowy) składających się z reszty docelowej mającej pewien poziom powinowactwa do receptora VIP i reszty chelatujacej (wiążącej technet lub ren) związanymi kowalencyjnie. Zgłaszający uważa, że w rozpatrywanym zgłoszeniu nie można określać związków przez strukturę tylko funkcjonalnie.

Zgłaszający w trakcie postępowania określił część chelatującą wzorem strukturalnym o szerokim zakresie natomiast część docelowa nadal pozostała określona funkcjonalnie

Zgłaszający uważa, że rozwiązanie nie jest oczywiste w świetle techniki, gdyż przeciwstawione materiały dotyczą jedynie pojedynczych elementów znanych ze stanu techniki.

Decyzją z dnia [...] września 2004r. Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu podał między innymi, że:

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o wynalazczości zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe. Pierwsze zastrzeżenie dotyczy "reagenta" czyli związku chemicznego, specjalnie dobranego ([...] powinowactwa odpowiedniego peptydu znakowanego jodem), który stanowi połączenie peptydu jelitowego wazoaktywnego poprzez wiązanie kowalencyjne z resztą chelatującą. Peptydy można otrzymać na drodze synteza chemicznej, mogą być też nimi związki, które naśladują własności VIP. Reszta chelatującą została określona wzorem chemicznym o szerokim zakresie, jednak przykłady ją ilustrujące, zawarte w zgłoszeniu dotyczą zaledwie kilku związków.

Urząd uważa, że związek powinien być określony swoją strukturą chemiczną, a zakres żądanej ochrony powinien być adekwatny do zilustrowanego w przykładach wykonania. Przykłady wykonania dotyczą kilka peptydów, podczas gdy zakres żądanej ochrony obejmuje wszystkie, odpowiednio wybrane peptydy VIP, w tym np. jeszcze faktycznie nie wytworzone. Wytworzenie konkretnych nowych peptydów, ich wybór pod względem siły powinowactwa do receptora, wytworzenie reszty chelatujacej, określenie miejsca połączenia obu części oraz ich połączenie, w przypadku przyjęcia funkcjonalnego określenia związane byłoby, zdaniem Urzędu, z dodatkową twórczością wynalazczą. Nie jest prawidłowym określanie zakresu żądanej ochrony przez oczekiwany efekt ([...] powinowactwa w stosunku do odpowiedniego peptydu znakowanego jodem).

Powyższy wywód odnosi się również do pozostałych kategorii wynalazku wykorzystujących w/w "reagent".

W zakresie postawionego zarzutu oczywistości rozwiązania w świetle znanego stanu techniki Urząd stoi na stanowisku, że informacje znane ze stanu techniki (Blochem i Bioconjugate Chemistry) w zakresie znakowania jodem i technetem pozwalały na przeprowadzenie radioznakowania nowych peptydów VIP jak w zgłoszeniu, natomiast wyniki porównawcze przedstawione w opisie zgłoszenia nie świadczą o uzyskaniu nieoczekiwanego efektu w całym żądanym zakresie ochrony (przykł. 4, tabl. 4).

Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł D. z USA zwany dalej skarżącym. Skarżący domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji. Decyzji zarzucił:

1. naruszenie art. 10 i 26 ustawy z dnia 19 października 1972r. o wynalazczości w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy p.w.p. oraz art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.; dalej: k.p.a.) - poprzez bezpodstawne przyjęcia przez UP, iż zgłoszone rozwiązanie w zakresie reagenta nie może być opatentowane, ponieważ zostało określone za pomocą cech technicznych odpowiednich dla tej kategorii konsekwencji, błędne przyjęcie, że przedmiotowy wynalazek nie został wystarczająco ujawniony,

2. naruszenie art. 10 i 26 ustawy o wynalazczości oraz § 32 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2001r. nr 102, poz. 1119; dalej: rozporządzenie), w związku z art. 315 ust. 3 ustawy p.w.p. - poprzez błędne zrozumienie istoty wynalazku i nieuzasadnione przyjęcie, iż zastosowanie znanej metody znakowania technetem do znakowania innych kolejnych peptydów jest rozwiązaniem oczywistym, a w związku z tym wynalazek nie spełnia kryterium poziomu wynalazczego;

3. naruszenia art. 7 i art. 77 kpa w związku z związku z art. 252 ustawy p.w.p. - poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych sprawy i wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne i niewystarczające dla wyjaśnienia sprawy ustalenia faktyczne i prawne;

4. art. 107 § 1 i 3 k.p.a. w zw. z art. 252 ustawy p.w.p. poprzez niekompletne powołanie i ujawnienie podstawy prawnej przedstawionych przez UP zarzutów.

W uzasadnieniu skarżący podał między innymi, że żaden przepis ustawy o wynalazczości, jak również p.w.p. nie zabrania definiowania wynalazku za pomocą cech odnoszących się do funkcji wynalazku. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż związek chemiczny można opisać w różny sposób, w tym poprzez podanie wzoru ogólnego związku, właściwości fizykochemicznych albo technicznych parametrów sposobu otrzymywania związku, jeżeli opisanie go za pomocą cech strukturalnych nie jest możliwe Takie rozumienie możliwości definiowania wynalazków chemicznych jest również zgodne z postanowieniami Konwencji monachijskiej i stanowiskiem Europejskiego Urzędu Patentowego w tym zakresie. W świetle Powyższego praktyka UP, który wymaga od Zgłaszającego takiego określania wynalazków, aby wszystkie cechy były definiowane poprzez ich budowę, jest dla Zgłaszającego niezrozumiała i nie znajduje oparcia w przepisach obowiązującego prawa. W świetle art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, w której praktyka UP staje się samoistnym źródłem prawa. Takie działanie kłóci się z zasadą wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP, jak również w art. 6 kpa, mającą zastosowanie również w postępowaniu przed UP, iż organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Przedmiot spornego wynalazku został przez Zgłaszającego określony cechami funkcjonalnymi, aby uniknąć niepożądanego ograniczenia zakresu wynalazku. W opisie wynalazku (strona 33. opisu) Zgłaszający dokładnie przedstawił i odpowiednio ujawnił proste badanie, które jest w stanie przeprowadzić specjalista w tej dziedzinie techniki w celu bezpośredniego zweryfikowania i potwierdzenia cech funkcjonalnych wynalazku. Powinowactwo wiązania receptora VIP mierzy się dowolną ze znanych w technice metod obejmujących między innymi mierzenie powinowactwa wiązania za pomocą stałej dysocjacji, stałej hamowania ([...]) lub [...]. W świetle opisu oczywistym jest również, iż badania te nie wymagają od specjalisty prowadzenia dodatkowych i uciążliwych eksperymentów, których konieczność i pracochłonność przeprowadzenia podkreśla UP. Powyższe dowodzi, iż zarzut UP co do konieczności dodatkowo wkładu twórczego specjalisty jest zupełnie nieuzasadniony.

Należy przy tym podkreślić, iż do opisania przedmiotowego wynalazku w jasny i precyzyjny sposób cechy funkcjonalne są nie tylko konieczne, ale i najbardziej odpowiednie, natomiast praktycznie niemożliwe jest przedstawienie wynalazku za pomocą jego struktury. Ponadto, funkcjonalne określenie wynalazku umożliwia faktyczne porównanie własności peptydów, które z łatwością i w wiarygodny sposób może być przeprowadzone przez specjalistę w celu określenia, czy dany reagent jest objęty, czy nie jest objęty. zakresem wynalazku.

W świetle powyższego trudno zatem zgodzić się z zarzutem UP co do konieczności przedstawienia przykładów, dla wszystkich odpowiednio wybranych peptydów. Po pierwsze, taki wymóg nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa obowiązujących w dniu wydania decyzji, a w szczególności w treści przepisu § 6 rozporządzenia, który określa co powinno znajdować się w opisie wynalazku. W szczególności, § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia wymaga, aby opis wynalazku zawierał co najmniej jeden szczegółowy przykład realizacji wynalazku. Wystarczy zatem tylko jeden szczegółowo opisany przykład z pozytywnym wynikiem, aby zastrzegana właściwość została uznana za udowodnioną. Po wtóre wystarczająco wysokie powinowactwo wiązania ([...] powinowactwa w stosunku do odpowiedniego peptydu znakowanego jodem) jest wymogiem dla środków według wynalazku z uwagi na ich przeznaczenie, dlatego nie ma potrzeby przedstawiania przykładów dla wszystkich możliwych peptydów VIP. Wszystkie odpowiednio wybrane peptydy, również te jeszcze faktycznie nie wytworzone, będą objęte zakresem ochrony, o ile wykażą odpowiednie powinowactwo względem receptora. Z kolei wszystkie peptydy o nieodpowiednim do zastrzeganego powinowactwie będą automatycznie z ochrony wyłączone.

Zgłaszający nie zgadza się również z opinią UP, jakoby rozwiązanie problemu, definiowanego przez UP jako uzyskanie radioznakowanego wazoaktywnego peptydu do diagnostyki i terapii o lepszych własnościach wiązania się z receptorem VIP, w porównaniu ze znanymi w stanie techniki radioznakowanymi wazoaktywnymi peptydami, stanowiło oczywistą kombinację jodowanego wazoaktywnego peptydu ze znanymi technikami znakowania. Według UP przedstawione w przykładzie 4 niniejszego zgłoszenia porównanie radio-podstawionych analogów wazoaktywnego peptydu w wersji z jodem i renem (Tablica 4) wskazuje, iż nie wszystkie reagenty według wynalazku spełniają wymagania prowadzące do lepszych własności (powinowactwa), a zatem wyniki porównania przedstawione w opisie zgłoszenia nie świadczą o uzyskaniu nieoczekiwanego efektu w całym żądanym zakresie ochrony.

Zarówno błędny sposób przedstawienia przez UP problemu technicznego, którego rozwiązaniem jest zgłoszony wynalazek, jak również nieprawidłowe wnioski wyciągnięte przez UP z analizy ujawnionych w niniejszym zgłoszeniu danych eksperymentalnych pozwalają mniemać o całkowitym niezrozumieniu istoty wynalazku przez UP.

Zgłaszający podkreśla, iż wszystkie peptydy wskazane w Tablicach IV i V wykazują wystarczająco wysokie powinowactwo wobec receptora VIP, jak określono w zastrzeżeniu 1 i wszystkie peptydy przedstawione w przykładzie 4 rozwiązują problem przedstawiony w niniejszym wynalazku. Wskazany wyżej zarzut UP, iż nie wszystkie zilustrowane w przykładach reagenty według wynalazku prowadzą do uzyskania lepszych własności powinowactwa jest dla Zgłaszającego zupełnie niezrozumiały. Zgłaszający pragnie bowiem z całą stanowczością podkreślić, iż poprawa powinowactwa wiązania VIP z receptorem VIP ani nie jest celem niniejszego wynalazku, ani też nie jest konieczna w zastosowaniach do obrazowania i w zastosowaniach terapeutycznych, niemniej jednak określone powinowactwo radioznakowanego VIP do receptora VIP jest oczywiście konieczne do wskazanych zastosowań, dlatego też wprowadzono je jako cechę funkcjonalną w zastrzeżeniu 1. Nie ulega zatem wątpliwości, iż istotnym dla przedmiotowego wynalazku jest, aby powinowactwo peptydów względem receptora VIP było wystarczająco wysokie, nie ma natomiast znaczenia, czy jest ono lepsze, czy gorsze od znanego ze stanu techniki.

Odnosząc się do publikacji Guijarro, jako najbliższego stanu techniki, to zanalizowano w niej "status" receptora VIP w regeneracji żywych komórek. W celu rozwiązania problemu technicznego przygotowano znaczony jodem VIP typu dzikiego, co nie ma nic wspólnego z rozwiązaniem według wynalazku. Problem do rozwiązania przez niniejszy wynalazek można określić jako dostarczenie alternatywnych VIP lub ich analogów, które są odpowiednie do zastosowań w scyntygrafii i/lub radioterapii i które są pozbawione wad znanych w technice VIP znakowanych jodem.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż w żadnym z dokumentów cytowanych w niniejszym zgłoszeniu lub przeciwstawionych przez UP jako stan techniki, nie znaleziono żadnych sugestii bądź wskazówek dla specjalisty, które prowadziłyby do rozwiązania zastrzeżonego w niniejszym wynalazku. UP przyjął, iż informacje znane ze stanu techniki (Biochem i Bioconjugate Chemistry) w zakresie znakowania jodem i technetem są wystarczające do przeprowadzenia radioznakowania nowych peptydów VIP jak w zgłoszeniu. Skoro bowiem w publikacji [...] wskazano użyteczność reszt chelatujących do znakowania peptydów o ciężarze cząsteczkowym [...], oczywistym jest stosowanie wskazówek ujawnionych w tej publikacji do rozwiązania obecnego problemu technicznego, jeśli za najbliższy stan techniki uważa się publikację Guijarro.

Takie rozumowanie UP nie tylko jest nieprawidłowe, ale przede wszystkim świadczy o niezrozumieniu istoty problemu.

W publikacji [...] wskazano jedynie pewne reszty chelatujące, które mogą być kowalencyjnie związane z konkretnymi związkami wiążącymi receptor [...], a uzyskane reagenty można następnie znakować [...]. Brak jest tu wzmianki, że wskazania te można byłoby zastosować do innych, całkowicie niespokrewnionych peptydów. Faktycznie, raczej wyraźnie przestrzega się specjalistę przed prostym przeniesieniem tego sposobu do innych peptydów o innej swoistości, gdyż zgodnie z ogólną wiedzą specjalisty, nawet małe zmiany strukturalne często mają znaczny negatywny wpływ na powinowactwo wiązania z receptorem i w konsekwencji na przydatność peptydów do zastosowań diagnostycznych i terapeutycznych. Innymi słowy, specjalista nie oczekiwałby, że sposoby znakowania znane dla pewnej grupy peptydów wiążących (jak ujawniono w [...]) z powodzeniem będą mogły być stosowane dla VIP według wynalazku, bez pogorszenia wymaganego powinowactwa wiązania wobec receptora VIP. Stanowisko takie potwierdza również fakt, że znakowanie peptydu [...] nie było dobrze znaną metodą, która była dostępna dla przeciętnego specjalisty przed datą pierwszeństwa (patrz strona 6, w. 8-19 opisu).

W świetle powyższego bezspornym jest, iż twórcy obecnego wynalazku byli pierwszymi, którzy dostarczyli wskazówek jak wytworzyć reagenty oparte na VIP i jak znakować je [...],[...] i [...], ujawnili sposób ich doboru i sposób skutecznego przezwyciężenia niedogodności związanych ze znakowaniem jodem.

Radio-jodowane (znakowane jodem) wazoaktywne peptydy jelitowe (określane skrótem VIP), lub analogi VIP były znane wcześniej w technice i stosowano je do obrazowania scyntygraficznego (np. odniesienie na str. 4 niniejszego zgłoszenia). Jednakże, jak wyjaśniono w opisie wynalazku, a czego UP zdaje się nie dostrzegać, zastosowanie znakowanych jodem VIP ma wiele wad. [...] jest kosztowny, a jego ilość jest ograniczona, a ponadto znakowanych radioaktywnym jodem radiofarmaceutyków nie można wytworzyć bezpośrednio w klinice. Z uwagi bowiem na krótki okres półrozpadu pierwiastków radioaktywnych, dotychczas stosowanego reagenta nie można było znakować w fabryce i przetrzymywać w magazynie aż do momentu stosowania, a zatem możliwe było prowadzenie procesu znakowania dopiero po otrzymaniu konkretnego zlecenia. Znakowanie technetem lub renem rozwiązuje ten problem. Ponadto, własności promieniowania izotopów jodu są dalekie od idealnych w porównaniu z innymi radioizotopami, zwłaszcza [...], co również ma niebywałe znaczenie.

Argumentem na okoliczność spełnienia przez sporny wynalazek odpowiedniego poziomu wynalazczego jest również uzyskanie na ten wynalazek szeregu patentów, m in. w: USA, Australii, Nowej Zelandii, Singapurze, Rosji, Południowej Afryce (załączam wykaz udzielonych patentów).

W świetle powyższych okoliczności trudno odmówić zgłoszonemu rozwiązaniu przymiotu nieoczywistości i zarzucić brak nieoczekiwanego efektu, skoro stanowi on kamień milowy w procesie uproszczenia i usprawnienia metod diagnozowania i terapii.

Ponadto skarżący podniósł, że

"W wypadku sporu pomiedzy Urzędem Patentowym a zgłaszajacym w kwestii nieoczywistości rozwiązania odmawiając udzielenia patentu Urząd Patentowy zasadniczo nie może poprzestać jedynie na swoim własnym przekonaniu, co do braku spełnienia przez wynalazek wspomnianego wyżej kryterium. Urząd Patentowy powinien dążyć do zebrania odpowiednich dowodów na poparcie swego stanowiska". Brak przeprowadzenia przez UP wszechstronnego postępowania dowodowego w tym zakresie i oparcie rozstrzygnięcia na nieprawidłowych ustaleniach faktycznym i prawnych, co miało miejsce w niniejszej sprawie, uzasadnia naruszenie art. 7, 77 § 1 oraz 107 § 3 k.p.a.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie podkreślając, że podniesione przez skarżącego zarzuty są bezzasadne.

Zdaniem Urzędu, żądanie jasnego określenia żądanego zakresu ochrony mieści się w ramach art. 10 i art. 26 ustawy o wynalazczości, jak również powołanego w decyzji pierwotnej art. 5 i 6 PCT. Dla Urzędu określenie wynalazku cechami funkcjonalnymi lub oczekiwanym efektem jest niejasne ponieważ obejmuje także rozwiązania (związki), które nie zostały jeszcze wytworzone (ale potencjalnie możliwe). Jest to niedopuszczalne ze względu na interes osób trzecich.

Zgodnie z art.33 ustawy p.w.p., korespondującym z poprzednio obowiązującym prawem (§ 7 Zarządzenia Prezesa UPRP z 23 marca 1993r.) zastrzeżenia patentowe powinny podawać niezbędne cechy techniczne. Jakkolwiek prawo wynalazcze nie odnosi się bezpośrednio do możliwości stosowania cech funkcjonalnych, to istnieje bogate orzecznictwo np. Komisji Odwoławczych na ten temat. Przykładowo w uzasadnieniu postanowienia z dnia [...] listopada 2003r. [...] podano: "Za cechę techniczną nie może być uznana cecha, która została opisana poprzez określenie funkcji jaką pełni określony składnik w mieszaninie..." zaś w uzasadnieniu do decyzji Komisji Odwoławczej [...] z dnia [...] września 1998r. podano, że zakres ochrony określony przez osiągnięty rezultat jest pojęciem nieostrym, wywołującym wątpliwości.

Zastrzegać powinno się cechy techniczne, konkretne, które prowadzą do uzyskania tego określonego efektu. Na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu powinno się mieć jasność, że wytworzone związki będą zaspokajać określone potrzeby w wymaganym stopniu pewności.

Także wg prawa europejskiego określanie wynalazku przez oczekiwany efekt jest w zasadzie niedozwolone(Guidelines for examination part C chapter III pkt 4.6). Ewentualne określenie cechami funkcjonalnymi możliwe jest wyjątkowo, gdy niemożliwe jest określenie wytworu w inny sposób. Takie parametry powinny być łatwo mierzalne.

W rozpatrywanej sprawie związek (a więc i zakres żądanej ochrony) nie został jednoznacznie określony. Na ogół nowe związki określane są przez swoją strukturę. Zgłaszający pragnie ochrony na związki powstałe z bliżej nieokreślonych pod względem struktury peptydów (połączonych kowalencyjnie z resztą chelatującą) pod warunkiem, że jako całość spełniają parametr określony jako parametr powinowactwo" wiązania..., które stanowi [...] powinowactwa znakowanego radioaktywnym jodem natywnego wazoaktywnego peptydu jelitowego". Taki parametr jest, zdaniem Urzędu, niejasny i nie wystarczający dla potrzeb uzyskania ochrony patentowej. Z opisu nie wynika bowiem dlaczego zastosowano taki parametr ani nie udowodniono, że jego stosowanie prowadzi do uzyskania jakichś nieoczekiwanych efektów Odnosi się on do porównania z innymi również bliżej nie określonymi reagentami w bliżej nieokreślonym celu. Jak wynika z analizy zgłoszenia (przykłady wykonania) Zgłaszający wytworzył w sytezatorze 7 peptydów o różnych sekwencjach aminokwasowych, przyłączył reszty chełatujące i oznakował je technetem. Następnie wykonał badanie stężenia [...]. Zgłaszający nie określił więc struktury wytworzonych związków natomiast podany parametr nie stanowi cechy technicznej pozwalającej na jednoznaczną ocenę zdolności patentowej (nieoczywistości) rozwiązania. Z podanych danych badawczych nie wynika, że wytworzone reagenty wykazują poziom wynalazczy, gdyż brak jest wykazania związku między założonym parametrem powinowactwa wiązania z ewentualnie uzyskiwanymi nieoczekiwanymi efektami. Jest to więc nieużyteczny i niezrozumiały parametr. Wszystkie związki według wynalazku powinny wykazywać wspólne i nieoczekiwane właściwości. Ponieważ Zgłaszający nie wytworzył faktycznie zastrzeganych związków w wystarczająco reprezentatywnym zakresie, specjalista będzie więc musiał wnieść własny wkład myśli twórczej przy ewentualnym odtwarzaniu wynalazku. Jak podaje sam Zgłaszających w uzasadnieniu do nin. skargi "nawet małe zmiany strukturalne często mają znaczny negatywny wpływ na powinowactwo". Zdaniem Urzędu, dodatkowy wkład badawczy polegać może na wytwarzaniu nowych bliżej nieokreślonych peptydów, wytworzeniu reszty chelatującej i dołączeniu jej w bliżej nieokreślonym miejscu, znakowaniu technetem, a następnie dokonaniu wyboru w zależności od powinowactwa.

Zgłoszeniu postawiono też zarzut, że nie zostało wystarczająco ujawnione. Patent na wynalazek udziela się pod warunkiem, że został on faktycznie dokonany, w konkretnym celu oraz, że jest nowy i posiada poziom wynalazczy w całym zakresie żądanej ochrony (art. 5 i 6 układu PCT, art. 33 nowej ustawy Prawo własności przemysłowej). Samo stwierdzenie możliwości wytworzenia odpowiednich pochodnych nie jest więc tożsame z dostatecznym ujawnieniem, ponieważ fachowiec za pośrednictwem weryfikacji doświadczalnej (zakres przykładów doświadczalnych) nie uzyskał potwierdzenia, że postępowanie takie można w rozpatrywanym przypadku rzeczywiście przeprowadzić i to z oczekiwanym skutkiem. Przykłady doświadczalne mają na celu uchronić fachowca przez zbędnym, żmudnym eksperymentowaniem. W rozpatrywanym zgłoszeniu, zdaniem Urzędu warunek wystarczającego ujawnienia nie został spełniony, gdyż załączone przykłady dotyczą jedynie tworzenia kilku związków, natomiast dane badawcze nie wystarczają do oceny poziomu wynalazczego.

Zgłaszający uważa, że zgodnie z §6 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Prezesa... wymagany jest jedynie jeden przykład realizacji wynalazku. Zgodnie z praktyką Urzędu i światową uznaje, że w przypadku rozwiązań nowatorskich wystarcza jeden przykład wykonania, natomiast w przypadku rozwiązań jedynie ulepszających stan techniki ilość przykładów powinna być adekwatna do zakresu żądanej ochrony ([...] z [...] października 1999r.).

Zdaniem Urzędu nie został naruszony również art.10 ustawy o wynalazczości oraz § 32 ust. l pkt.3 rozporządzenia Prezesa....

Zdaniem Zgłaszającego rozwiązywanym problemem nie było uzyskanie peptydów o lepszych własnościach wiązania ale wystarczająco wysokich (wszystkie wymienione w tabl. 4 posiadają wystarczająco wysokie powinowactwo wobec receptora VIP). Wprowadzono taką cechę funkcjonalną, aby zapewnić stosowalność zastrzeganych reagentów.

Zdaniem Urzędu, ze stanu techniki znane są zarówno alternatywne reagenty VIP (znakowane jodem- Biochem), jak i metody znakowania technetem innych reagentów powstałych po przyłączeniu reszt chelatujących do związków wiążących receptor (Bioconjugate Chemistry). Metoda ta jak wynika z publikacji jest uniwersalna. Zgłaszający chciał wytworzyć alternatywne związki pozbawione wad, a więc w tym znaczeniu lepsze. Jedną z tych "wad" np. były koszty. Urząd uważał, że na podstawie w/w informacji ze stanu techniki zgłaszający mógł po wytworzeniu nowych związków dobrać takie, które mają odpowiednią siłę wiązania do receptora VIP. Na podstawie znajomości stanu techniki dobierał takie związki, jakich powinowactwo jest konieczne do wskazanych zastosowań.

Ponadto skoro Zgłaszający zarzucał niezrozumienie istoty wynalazku (tabl.4) miał możliwość zareagowania w trakcie postępowania patentowego (czego nie uczynił) w odpowiedzi na zawiadomienie czy we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a nie dopiero w uzasadnieniu do skargi. Jednak nawet mimo odmiennego podejścia nieoczywistość rozwiązania nie została przez Zgłaszającego w opisie zgłoszenia udowodniona dla całego zakresu żądanej ochrony, gdyż brak jest danych badawczych, z których wynikałoby, że wszystkie związki wg zgłoszenia wykazują nieoczekiwany efekt w stosunku do znanych ze stanu techniki.

Również zarzut, że Urząd Patentowy naruszył art.7 , 77 i art. 107 k.p.a. jest bezzasadny.

Zgłaszający uważa, że w kwestii nieoczywistości rozwiązania Urząd nie może poprzestać jedynie na swoim własnym przekonaniu i powinien w razie potrzeby skorzystać z opinii biegłego specjalisty.

Zdaniem Urzędu, właśnie Urząd Patentowy został powołany do oceny wynalazku, udzielania praw wyłącznych oraz do interpretacji prawa (§ 2 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania UPRP).Tam gdzie to było możliwe powoływał odpowiednie przepisy prawa, tam gdzie było ich brak (cechy funkcjonalne) przeprowadzał odpowiedni wywód. Przeciwstawił również publikacje świadczące, zdaniem Urzędu, o braku poziomu wynalazczego. Uzasadnienie decyzji było wyczerpujące, natomiast na nowe zarzuty pojawiające się dopiero w uzasadnieniu do skargi Urząd odpowiedział niniejszymi wyjaśnieniami. Zarzuty te jednak nie stanowią podstawy do zmiany decyzji Urzędu.

Powyższe wyjaśnienia odnoszą się również do pozostałych kategorii wynalazków zawartych w zastrzeżeniach patentowych wykorzystujących nowe związki - reagenty.

W trakcie postępowania sądowego skarżący zmienił nazwę na B. USA.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 u.s.a. sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, stosownie do przepisu art. 134 § 1 p.s.a. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Kontrolując zaskarżoną decyzję z punktu widzenia powołanych wyżej kryteriów skarga zasługuje na uwzględnienie.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. 2003, Nr 119, poz. 1117) w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność patentową wynalazku zgłoszonego do ochrony przed wejściem w życie tej ustawy (22 sierpnia 2001r.) ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej spornego wynalazku są zatem przepisy ustawy o wynalazczości, gdyż przedmiotowy wynalazek "Radioznakowane peptydy do diagnozowania i terapii" został zgłoszony w dniu [...] marca 1996r. przez D . z USA.

Urząd Patentowy RP podejmując decyzję administracyjną w sprawie o udzielenie patentu na przedmiotowy wynalazek "Radioznakowane peptydy do diagnozowania i terapii" był również związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania (art. 252 p.w.p.). Zasada ta obowiązywała również na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego. Związanie rygorami procedury administracyjnej oznacza m.in., że Urząd Patentowy R.P. jest obowiązany m.in. do przestrzegania zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa (art.8 k.p.a.). Ma obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, będących przedmiotem postępowania administracyjnego (art. 9 k.p.a.). Jest obowiązany zapewnić stroną czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz zgłoszonych żądań. Musi wreszcie w sposób wyczerpujący zebrać i ocenić cały materiał dowodowy (art. 77 i 80 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w art. 107 § 3 k.p.a.

Stosownie do art. 10 ustawy o wynalazczości wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania.

W świetle powołanego wyżej przepisu wynalazek podlegający opatentowaniu powinien:

– posiadać przymiot nowości o charakterze technicznym,

– posiadać poziom wynalazczy (nieoczywistość rozwiązania),

– nadawać się do zastosowania w określonej dziedzinie techniki.

Istota powyższej sprawy sprowadza się rozstrzygnięcia zagadnienia, czy zgłoszony do opatentowania wynalazek spełnia kryterium braku nieoczywistości rozwiązania w świetle stanu techniki z daty zgłoszenia go do ochrony. Według Urzędu Patentowego sporny wynalazek nie spełnia wspomnianego kryterium, co jest przeszkodą dla jego opatentowania, gdyż wazoaktywne peptydy, jako takie znane są ze stanu techniki, znane jest również znakowane wazoaktywnch peptydów izotopami jodu między innymi z Biochem J.Tom 285(1992r.), nr 2, str. l2-137, Baidoo, Kwamena E.et.al. "Synthesis of a Diaminedithiol Bifunctional Chelating Agent for Incorporation of [...] Into Biomolecules" znany jest sposób znakowania peptydów [...] za pomocą aminoditiolowych dwufunkcyjnych środków chelatującch. Zastosowanie znanej metody znakowania peptydów technetm do znakowania innych kolejnych peptydów jest rozwiązaniem oczywistym w ocenie Urzędu i nie nosi znamion wynalazku.

Z uwagi na ograniczenie powszechnej swobody korzystania z ujawnionego rozwiązania technicznego, co jest istotą przyznanego patentem prawa wyłącznego podmiotowego, patent powinien być udzielony tylko na takie rozwiązanie techniczne, które reprezentuje kwalifikowany poziom wynalazczy. Nie oznacza to jednakże, iż przedmiotem patentu mogą być tylko wynalazki epokowe, rewolucjonizujące technikę. Wystarczające jest, aby wynalazek był czymś więcej, niż rutynową tylko wiedzą mechanika lub inżyniera.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreśla, że wynalazkiem jest rozwiązanie jakiegoś problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka. Technika jest sferą działalności człowieka, której bazą teoretyczną są stosowane nauki przyrodnicze wymagające weryfikacji eksperymentalnej. Poza sferą techniki pozostają obszary działalności ludzkiej, których bazą teoretyczną są takie nauki jak matematyka, lingwistyka, programowanie wymagające wyłącznie weryfikacji logicznej. Dla oceny rozwiązania wynalazku należy rozłożyć je na elementy składowe wśród których są zarówno elementy techniczne jak i nietechniczne. Rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element. Jeśli wkład wynalazczy leży wyłącznie w obszarze nietechnicznym rozwiązanie należy uznać za niepatentowalne.

O ile kwestię nowości rozwiązania technicznego można stosunkowo łatwo sprawdzić na podstawie dowodów bezpośrednich, o tyle w odniesieniu do poziomu wynalazczego wynalazku (nieoczywistości rozwiązania) brak jest w tej mierze obiektywnych, a w szczególności ustawowych kryteriów. Stwarza to konieczność dokonywania ustaleń na okoliczność poziomu wynalazczego wynalazku w oparciu o kryteria w dużej mierze subiektywne.

Metodą zmierzającą do ustalenia, czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości jest ustalenie najbliższego stanu techniki, jako jednej lub kilku publikacji, na tle których specjalista najłatwiej doszedłby do wynalazku. Następnie formułuje się problem techniczny, poprzez określenie cech zastrzeganego wynalazku, które nie występują w najbliższym stanie techniki. Zabieg ten pozwala na ocenę postępu technicznego wnoszonego przez wynalazek. W rezultacie, w wyniku powyższych ustaleń, zmierza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki, przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego w wynalazku miałby możliwość bez dokonań twórczych, w sposób rutynowy, dojść do zastrzeganego rozwiązania?

Wprawdzie w niniejszej sprawie Urząd Patentowy przeprowadził analizę, o której wyżej mowa, niemniej uczynił to nie dość wnikliwie. W szczególności argumentacja Urzędu Patentowego w dużej mierze opierała się na domniemaniach faktycznych. I tak m.in. przyjęto, że zastosowanie znanej metody znakowania peptydów technetm do znakowania innych kolejnych peptydów jest rozwiązaniem oczywistym w ocenie Urzędu i nie nosi znamion wynalazku. Natomiast nie zbadano czy to domniemanie jest zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, tym bardziej w sytuacji gdy skarżący temu zaprzeczał i wskazywał na nieoczekiwane efekty jakie uzyskano dzięki jego wynalazkowi, podkreślając, że w żadnej publikacji przeciwstawionej przez Urząd jako stan technik nie znaleziono żadnych sugestii bądź wskazówek dla specjalisty, które prowadziłyby do rozwiązania zastrzeżonego w przedmiotowym wynalazku.

Ponadto argumentem na okoliczność spełnienia przez sporny wynalazek odpowiedniego poziomu wynalazczego może być uzyskanie na ten wynalazek patentu o w USA, Australii, Nowej Zelandii, Singapurze, Rosji, Południowej Afryce.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, w razie zaistniałego sporu pomiędzy zgłaszającym wynalazek do opatentowania a Urzędem Patentowym, zwłaszcza w kwestii nieoczywistości rozwiązania, odmawiając udzielenia patentu Urząd Patentowy zasadniczo nie może poprzestać jedynie na swoim własnym przekonaniu, co do braku spełnienia przez wynalazek wspomnianego wyżej kryterium. Urząd Patentowy powinien dążyć do zebrania odpowiednich dowodów na poparcie swego stanowiska. Niewątpliwie w takiej sprawie konieczne jest wyznaczenie rozprawy. Ponadto może wchodzić też w grę dopuszczenie dowodu z opinii biegłego specjalisty z danej dziedziny techniki, gdyż zbadanie kwestii nieoczywistości wynalazku wymaga zasadniczo wiadomości specjalnych (art. 84 § 1 k.p.a.). Brak przeprowadzenia przez Urząd Patentowy wszechstronnego postępowania dowodowego w tym zakresie, a oparcie się jedynie na własnym przekonaniu co do niespełnienia przez wynalazek kryterium braku nieoczywistości, co miało miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy, uzasadnia zarzut naruszenia w zaskarżonej decyzji art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a.

Wobec braku przeprowadzenia przez Urząd Patentowy postępowania dowodowego, w zakresie o którym wyżej mowa, co nie pozwala na ocenę poziomu wynalazczego spornego wynalazku, zaskarżona decyzja nie zasługuje na pozostawienie jej w obrocie prawnym zwłaszcza, że mankament ten nie może być usunięty w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przeszkodą jest tutaj zakres postępowania dowodowego przed sądem administracyjnym, ograniczony jedynie do dowodu z dokumentu (por. art. 106 § 3 p.s.a.). W szczególności w postępowaniu przed sądem administracyjnym nie wchodzi w grę dopuszczenie dowodu z opinii biegłego.

Przechodząc do zarzutu niedostatecznego ujawnienia wynalazku skład orzekający doszedł do wniosku, że kwestia powyższa nie została również w sposób właściwy uzasadniona.

Przyjmuje się, że rozwiązanie może nadawać się do stosowania jeżeli jest rozwiązaniem zupełnym tzn. pozwalającym na osiągnięcie rezultatu bez potrzeby dokonywania rozwiązań dodatkowych, przekraczających zwyczajne zabiegi adaptacyjne. Braki w tym zakresie mogą wynikać bądź z wad dokumentacji, bądź z niedopracowania samego projektu. W pierwszym przypadku mówi się o potrzebie należytego ujawnienia wynalazku, bez czego patent nie może być udzielony (art. 26 prawa wynalazczego). Urząd Patentowy RP w swych decyzjach uznał, że zgłoszony wynalazek nie został w sposób należyty ujawniony zgodnie z wymogami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1972r. o wynalazczości oraz art. 5 i 6 PCT, gdyż Urząd uważa, że jak już podkreślono powyżej, wynalazek musi być możliwy do zrealizowania dla specjalisty bez dodatkowego wkładu twórczego. W ocenie Urzędu nie jest to możliwe w przypadku niniejszego wynalazku ,gdyż specjalista, najpierw musi dokonać pracochłonnych biologicznych badań wstępnych, aby ocenić siłę wiązania (powinowactwo) z receptorem wazoaktywnego peptydu jelitowego (decyzja z dnia [...] lutego 2004 r.). Natomiast w decyzji z dnia [...] września 2004r. odnośnie kwestii nieujawnienia wynalazku Urząd pisze, że związek powinien być określony swoją strukturą chemiczną, a zakres żądanej ochrony powinien być adekwatny do zilustrowanego w przykładach wykonania. Jak z powyższego wynika obie decyzje jeżeli chodzi o naruszenie art. 26 prawa wynalazczego nie są spójne, a ponadto nie wyjaśniają w sposób jednoznaczny na czym polega brak ujawnienia wynalazku. Zwłaszcza, w kontekście odpowiedzi na skargę, gdzie Urząd Patentowy podnosi, że warunek wystarczającego ujawnienia nie został spełniony, gdyż załączone przykładu dotyczą jedynie wytworzenia kilku związków, natomiast dane badawcze nie wystarczają do oceny poziomu wynalazczego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny doszedł do przekonania ,że uzasadnienie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej naruszenia art.26 ustawy o wynalazczości nie spełnia wymogów stawianych mu przez art. 107 § 3 k.p.a. (zgodnie z którym uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne decyzji powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji ,z przytoczeniem przepisów prawa), gdyż jedynie w znikomym stopniu odnosi się do braku ujawnienia wynalazku. Urząd Patentowy, co prawda, próbował naprawić powyższe uchybienie w odpowiedzi na skargę jednak odpowiedź ta nie stanowi uzupełnienia zaskarżonej decyzji.

Z powołanych względów zaskarżona decyzja podlega uchyleniu (art. 145 § 1 pkt 1 litera c p.s.a.).

O niewykonalności orzeczono w oparciu o art. 152 p.p.s.a., a o kosztach w oparciu o art. 200 p.p.s.a..