Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt II SA 1160/02
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2004-02-19 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: , Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki, , Sędziowie: Sędzia WSA Maria Jagielska, Asesor WSA Piotr Borowiecki (spr.), , Protokolant: Marta Siemiątkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2004 r., sprawy ze skarg X., H., USA - na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2001 r., Nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, oraz - na postanowienie Urzędu Patentowego RP z dnia [...] kwietnia 2001 r., Nr [...], w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego 1) uchyla zaskarżaną decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] stycznia 2001 r., 2) uchyla zaskarżone postanowienie Urzędu Patentowego RP z dnia [...] kwietnia 2001 r., 3) zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz skarżącego firmy X., H., USA kwotę 1.400,00 zł (tysiąc czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2001 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17 ze zm.) Urząd Patentowy RP, działający w trybie postępowania spornego, oddalił wniosek firmy X. z H. w Stanach Zjednoczonych Ameryki przeciwko firmie Y. z M. w Niemczech o unieważnienie prawa z rejestracji międzynarodowej [...] znaku TIFFANY & Co.

Z akt sprawy wynika, iż w dniu [...] marca 2000 r. firma X., USA, wystąpiła do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o unieważnienie w całości prawa ochronnego, rozciągającego się na teren Rzeczypospolitej Polskiej, a wynikającego z rejestracji międzynarodowej nr [...] znaku towarowego TIFFANY & Co.

W uzasadnieniu swojego wniosku firma X.. podniosła, iż zgłosił do Urzędu Patentowego RP w dniu [...].02.1996 r. do zarejestrowania za nr [...] znak towarowy słowno-graficzny TIFFANY oraz za nr [...] znak towarowy słowno-graficzny TIFFANY & BROADWAY, Inc. do oznaczania szeregu towarów i usług.

Urząd Patentowy RP w dwóch pismach z dnia [...].07.1998 r. przeciwstawił w stosunku do w/w zgłoszenia nr [...] i nr [...] znak towarowy TIFFANY & Co. wg rejestracji międzynarodowej nr [...]. Urząd Patentowy poinformował wnioskodawcę w w/w pismach, iż zgłoszony w dniu [...].02.1996 r. za nr [...] znak towarowy słowno-graficzny TIFFANY jest podobny w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o znakach towarowych do zarejestrowanego z pierwszeństwem od dnia [...].12.1991 r. pod nr [...] na rzecz Y. z Niemiec znaku towarowego TIFFANY & Co. przeznaczonego do oznaczania: w klasach 36 i 37, zaś w odniesieniu do zgłoszonego znaku słowno-graficznego TIFFANY & BROADWAY, Inc. za nr [...], iż jest podobny w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych do w/w znaku TIFFANY & Co.

Wnioskodawca podniósł w uzasadnieniu swego wniosku, iż z jego analizy wynika, że rejestracja międzynarodowa nr [...] -wg publikacji w Biuletynie [...] - pierwotne wyznaczenie - pierwszeństwo dotyczyło następujących państw: Austria, Benelux, Hiszpania, Francja, Włochy, Lichtenstein, Monako, Portugalia i Zw. Radziecki. Według wnioskodawcy przedmiotowa rejestracja międzynarodowa została uznana w Polsce na podstawie "późniejszego wyznaczenia", tzn. rozszerzenia żądanej ochrony terytorialnej w dacie [...].05.1997 r. Wnioskodawca podniósł ponadto, iż o fakcie, że rejestracja międzynarodowa nr [...] rozciąga się na teren Polski ogłoszono w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" Nr [...] z 1998 r., na stronie 1013. Zgłoszenia krajowe nr [...] i nr [...] znaków towarowych zostały dokonane przez wnioskodawcę w dacie [...].02.1996 r., a więc - zdaniem wnioskodawcy - były wcześniejsze na terytorium RP niż "późniejsze wyznaczenie" zgłoszenia międzynarodowego nr [...]. Skoro rejestracja międzynarodowa nr [...] znaku towarowego TIFFANY & Co. jako późniejsze zgłoszenie stanowi przeszkodę w rejestracji krajowych zgłoszeń nr [...] i nr [...], to - w opinii wnioskodawcy - zachodzą przesłanki do unieważnienia prawa z tej rejestracji. Wnioskodawca zastrzegł sobie prawo rozszerzenia wniosku oraz przedstawienia dodatkowych dowodów.

Uprawniony z rejestracji międzynarodowej - spółka Y. M., Niemcy, w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie międzynarodowej rejestracji wniósł o oddalenie wniosku jako bezzasadnego.

W uzasadnieniu uprawniony podniósł, iż wnioskodawca w przedmiotowym wniosku o unieważnienie międzynarodowej rejestracji znaku towarowego nie wskazał podstawy prawnej przewidzianej w przepisie art. 29 ustawy o znakach towarowych, tj. ustawowych warunków rejestracyjnych określonych w przepisach art. 4, art. 6-9 czy też art. 32 tej ustawy. W ocenie uprawnionego powoływanie się na zgłoszenie znaków towarowych do rejestracji, nawet z uprzednim pierwszeństwem, nie wypełnia przesłanek wskazanych w przepisach ustawy o znakach towarowych, a więc wniosek należy uznać za co najmniej przedwczesny. Uprawniony podniósł również w uzasadnieniu, że rejestracja przywoływanych przez wnioskodawcę zgłoszeń nr [...] i nr [...] naruszałaby nie tyle prawa z międzynarodowej rejestracji znaku będącego przedmiotem niniejszego postępowania, ale przede wszystkim art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Ponadto uprawniony podniósł, iż jest niemiecką filią słynnej firmy Y. z N. - właściciela renomowanego na całym świecie znaku TIFFANY, która w dniu [...] października 1997 r. oraz [...] kwietnia 1999 r. złożyła do Urzędu Patentowego RP sprzeciwy do obu zgłoszeń wskazanych we wniosku o unieważnienie, powołując się dodatkowo na art. 16 ust. 3 międzynarodowego Porozumienia w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej TRIPS (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143). Na uzasadnienie uprawniony ze znaku przesłał w załączeniu kopie swych sprzeciwów wraz z załącznikami dokumentującymi status prawny znaku TIFFANY oraz podstawy jego ochrony przed naruszeniem i pasożytowaniem na wypracowanej renomie.

Wnioskodawca w piśmie z dnia [...] stycznia 2001 r. skierowanym do Urzędu Patentowego RP przyznał, iż faktycznie jego wniosek z dnia [...] marca 2000 r. o unieważnienie rejestracji międzynarodowej [...] nie wskazuje wprost podstawy prawnej. Niemniej podniósł on, iż taka podstawa prawna obiektywnie istnieje, ponieważ przykładowo zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych rejestracja międzynarodowa znaku towarowego TIFFANY & Co. naruszyła prawa majątkowe firmy X., USA do rejestracji znaku TIFFANY wg zgłoszenia nr [...] z wcześniejszym pierwszeństwem, albowiem zgłoszenie do rejestracji miało miejsce w dniu [...].02.1996 r., a rejestracja międzynarodowa nr [...] została uznana na terenie RP na podstawie "późniejszego wyznaczenia", tzn. rozszerzenia ochrony terytorialnej w dacie [...].05.1997 r. W ocenie wnioskodawcy ten stan faktyczny stanowi ponadto przesłankę do naruszenia przepisu art. 11 ustawy o znakach towarowych, który stanowi, że pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego przysługuje według daty prawidłowego zgłoszenia do rejestracji tego znaku w Urzędzie Patentowym RP.

Wnioskodawca podnosił ponadto m.in. to, iż firma Y. nie jest obecna na rynku towarów i usług w Polsce, bowiem nie prowadzi sprzedaży oraz jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej na terenie Polski. W ocenie wnioskodawcy oznaczane znakami towarowymi TIFFANY, TIFFANY & Co, czy też T & Co. towary firmy Y. nie występują na rynku polskim, zaś uprawniony nie wykazał jakimikolwiek dowodami, że znak TIFFANY w powiązaniu z firmą Y. jest znany na terenie Polski. Wnioskodawca podniósł firma Y. bezzasadnie powołuje się na rejestrację swoich znaków za granicą, w tym na terenie USA, albowiem rejestracja znaku towarowego za granicą nie może i nie ma wpływu na uzyskanie rejestracji w Polsce. Skarżący nie zgodził się ze stanowiskiem uprawnionego i stwierdził, iż znak słowny TIFFANY firmy Y. nie jest znakiem powszechnie znanym. W ocenie wnioskodawcy o znaku powszechnie znanym można mówić w odniesieniu do określonego wyrobu, co właśnie w odniesieniu do firmy X. dotyczy sprzedawanych na polskim rynku od roku 1990 przez Firmę Handlową P. butów z klasy 25, oznaczonych znakiem TIFFANY. Wnioskodawca podniósł, iż używa znaku TIFFANY w Polsce od ponad 10 lat i brak jest jakichkolwiek dowodów na - sugerowane przez uprawnionego -prawdopodobieństwo wywołania przekonania odbiorców, że towar (buty) oferowane przez firmę X. pochodzi z przedsiębiorstwa Y. lub przedsiębiorstwa związanego z nim organizacyjnie, gospodarczo lub prawnie. Wnioskodawca podniósł ponadto, iż w jego ocenie rejestracja znaku TIFFANY na rzecz X. byłaby sprzeczna z art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, gdyby uprawniony udowodnił, że rejestracja przedmiotowego znaku towarowego na jego rzecz zmierzała do wykorzystania renomy cudzego znaku towarowego, bądź stanowiła zagrożenie dla tej renomy. Zdaniem skarżącego nie przedstawiono na tę okoliczność jakichkolwiek dowodów.

Urząd Patentowy RP nie przychylił się do wniosku firmy X. i wydając w dniu [...] stycznia 2001 r. zaskarżoną decyzją nr [...], uznał, iż powołane we wniosku o unieważnienie międzynarodowej rejestracji nr [...] znaku towarowego TIFFANY & Co. -jako podstawa prawna unieważnienia -przepisy art. 8 pkt 2 i art. 11 ustawy o znakach towarowych nie znajdują w niniejszej sprawie zastosowania.

W uzasadnieniu swej decyzji Urząd Patentowy RP podniósł, iż jeżeli chodzi o naruszenie art. 11 cyt. ustawy, to bez względu na fakt, czy przepis ten został naruszony przez Urząd Patentowy w postępowaniu administracyjnym przy uznaniu rejestracji międzynarodowej czy też nie - jako nie wymieniony w przepisie art. 29 ustawy, wymieniającym podstawę unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP, nie może stanowić podstawy unieważnienia rejestracji międzynarodowej.

Jeśli chodzi zaś o zarzut naruszenia przepisu art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, tzn. że rejestracja międzynarodowa znaku TIFFANY & Co. narusza prawa majątkowe lub osobiste wnioskodawcy, to -zdaniem Kolegium Orzekającego Urzędu Patentowego RP - wnioskodawca ani nie uzasadnił skutecznie swojego stanowiska, ani też nie wskazał żadnego dowodu na jego potwierdzenie, poza wymienieniem tego przepisu jako podstawy unieważnienia.

W ocenie Urzędu Patentowego RP wnioskodawca - spółka X., upatruje naruszenia swego prawa majątkowego do rejestracji znaku towarowego TIFFANY wg zgłoszenia nr [...] z wcześniejszym pierwszeństwem - czyli powołuje się na nieprawidłowe działanie Urzędu Patentowego przy uznaniu rejestracji międzynarodowej nr [...] naruszające zasadę pierwszeństwa do uzyskania prawa z rejestracji znaku. Tym samym ponownie wskazuje na naruszenie przepisu art. 11 przedmiotowej ustawy, a ten przepis nie może stanowić podstawy do unieważnienia prawa z w/w rejestracji międzynarodowej.

Skarżący - firma X. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki odwołała się od w/w decyzji Urzędu Patentowego RP do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, zarzucając jej obrazę przepisów prawa procesowego:

- art. 6 k.p.a. - przez nieprzestrzeganie przepisów prawa procesowego i materialnego przy rozpatrywaniu niniejszej sprawy,

- art. 7 k.p.a. - przez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, i

- art. 77 k.p.a. - przez nie zebranie w sposób wyczerpujący dostępnego materiału dowodowego, co miało wpływ na ocenę stanu faktycznego, który został ustalony w sposób dowolny,

a ponadto obrazę art. 8 pkt 2, art. 11 oraz tym samym art. 29 ustawy o znakach towarowych - przez błędną interpretację przepisów, opartą na ustaleniach nie znajdujących poparcia w materiale dowodowym sprawy.

Skarżący wniósł w związku z powyższym o uchylenie przedmiotowej decyzji i wydanie w tym zakresie nowej decyzji, bądź też o jej uchylenie w całości i przekazanie sprawy Urzędowi Patentowemu RP do ponownego rozpatrzenia.

W uzasadnieniu swej skargi firma X. podniosła, iż zgadza się z tym, iż art. 11 ustawy o znakach towarowych -jako nie wymieniony w art. 29 tej ustawy - nie może stanowić samoistnie podstawy unieważnienia rejestracji znaku. Niemniej przepis ten został przywołany przez skarżącego w celu ukazania całokształtu okoliczności stanu faktycznego dokonania rejestracji międzynarodowej znaku towarowego nr [...]. W ocenie skarżącego Urząd Patentowy RP nie zastosował się do reguły pierwszeństwa i uznał w Polsce na podstawie "późniejszego wyznaczenia" w dacie [...].05.1997 r. rejestrację międzynarodową [...] nie biorąc pod uwagę zgłoszeń znaków wnioskującej firmy X. dokonanych dużo wcześniej (najwcześniejsze z 1995 r.). Zdaniem skarżącego zgłoszone przez niego do rejestracji znaki towarowe dotyczą innego zakresu towarów i usług i nie stanowią przeszkody dla rejestracji znaku towarowego TIFFANY & Co. ([...]). Jeżeli jednak tak było, to - zdaniem skarżącego - rejestracja [...] znaku towarowego TIFFANY & Co. nie powinna również stanowić przeszkody w rejestracji znaków towarowych [...] i [...], a jednak została za taką uznana przez Urząd Patentowy RP.

W opinii skarżącego domaganie się rozszerzenia ochrony i uznanie w Polsce rejestracji międzynarodowej [...], doprowadziło do naruszenia praw osobistych i majątkowych obecnej od 1990 r. na terenie Polski firmy X. Skarżący na dowód naruszenia jego praw osobistych i majątkowych podniósł, iż od początku swej działalności na polskim rynku (tj. od 1990 r.), firma X. posługuje się i używa znaku TIFFANY, który stanowi zasadniczy element w jego nazwie do oznaczania towarów, których jest producentem, a których rozprowadzaniem od wielu lat zajmuje się na polskim rynku m.in. firma handlowa P., która jako hurtownia sprzedaje buty odbiorcom na terenie całej Polski. Skarżący podniósł, iż firma P. od początku swej działalności reklamowała buty oznaczone znakiem TIFFANY m.in. w środkach masowego przekazu. Zgłoszenie szeregu znaków zawierających słowo TIFFANY przez firmę X. jest więc związane z wieloletnim okresem używania go przez tę firmę. Skarżący podniósł ponadto, iż dla zabezpieczenia interesów firmy i marki (nazwy handlowej) wypracowanej przez firmę X. aby zapobiec tzw. "rozmyciu" i utracie zdolności odróżniających znaku, firma dokonała szeregu zgłoszeń znaków towarowych obejmujących znak towarowy słowno-graficzny "TIFFANY" oraz "TIFFANY & BROADWAY, Inc." (podając daty i nr konkretnych < zgłoszeń i rejestracji dla towarów z różnych klas; vide: strona 5 skargi). W opinii skarżącego zgłaszający zdołał sobie wyrobić dobre imię w Polsce poprzez używanie znaku TIFFANY w okresie ponad 10 lat, w tym 7 lat bez jakichkolwiek zażaleń ze strony firmy Y. Natomiast -jego zdaniem - marka firmy Y nie majak dotąd w Polsce pozycji rynkowej i nie można mówić o odczuciu przywykłej do towarów nim oznakowanych klienteli, ani o powszechnej znajomości znaku TIFFANY w powiązaniu z firmą Y. Zdaniem skarżącego znalazło to potwierdzenie w decyzjach Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia [...].08.2000 r. w sprawach [...] i [...] dotyczących tych znaków. Skarżący wskazał, iż Urząd Patentowy RP decyzjami z dnia [...].02.2001 r. dokonał rejestracji tych zgłoszeń za nr [...] i [...].

Skarżący podkreślił, iż rozszerzenie ochrony znaku towarowego [...] firmy Y. i uznanie jego ochrony na terenie Polski w dacie [...].05.1997 r., tj. po 7 latach używania znaku TIFFANY przez firmę X., która wcześniej zaistniała na polskim rynku, a także dokonała wcześniejszych zgłoszeń znaków w Urzędzie Patentowym RP, stanowi naruszenie jej praw osobistych i majątkowych, a więc spełnia przesłanki wskazane w art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Skarżący zaznaczył, iż jest uprawnionym z rejestracji znaków towarowych TIFFANY zgłoszonego dnia [...].07.1995 r. za nr [...] i zarejestrowanego za nr [...], oraz TIFFANY & BROADWAY, Inc. zgłoszonego w dniu [...].07.1995 r. za nr [...] i zarejestrowanego za nr [...].

W ocenie skarżącego rejestracja międzynarodowa znaku towarowego TIFFANY pod nr [...] została uznana w Polsce prawie dwa lata po zgłoszeniu znaków towarowych [...] i [...], których ochrona trwa od dnia [...].07.1995 r. Dodatkowo uznanie rejestracji znaku [...] na terenie Polski stało się przeszkodą dla uzyskania rejestracji zgłoszonych z pierwszeństwem z dnia [...].02.1996r. za nr [...] i za nr [...] znaków towarowych TIFFANY i TIFFANY & BROADWAY, Inc. Skarżący ma więc interes prawny i podstawy, aby domagać się unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego pod nr [...] i podtrzymuje swe dotychczasowe żądania, jak we wniosku z dnia [...].01.2001 r.

Skarżący dodatkowo w piśmie procesowym z dnia [...].05.2003 r. podniósł, iż firma Y. z Y. nie jest legitymowana jako uprawniona z rejestracji międzynarodowej z uwagi na to, że USA nie jest członkiem konwencji madryckiej o rejestracji międzynarodowej znaków towarowych.

Ponadto skarżący podkreślił, iż jeśli podane przez niego okoliczności uzasadniające stwierdzenie nieważności decyzji nie mogą być podniesione w sporze o unieważnienie prawa z rejestracji międzynarodowej [...] - z uwagi na niespełnienie wymogów wskazanych w art. 29 ustawy o znakach towarowych, to należało oprzeć się o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego o stwierdzeniu nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa.

Zdaniem skarżącego rozpatrywanie przez Urząd Patentowy RP sprawy o unieważnienie nie powinno mieć miejsca tylko w trybie postępowania spornego regulowanego ustawą o znakach towarowych, ale powinno być rozpatrywane również na gruncie przepisów k.p.a., który ma zastosowanie do postępowania przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Urząd Patentowy RP nie wziął jednak pod uwagę przepisów k.p.a. w prowadzonym postępowaniu spornym, o czym świadczy - zdaniem skarżącego - to, iż Urząd żądał wykazania podstawy do unieważnienia decyzji wyłącznie na gruncie ustawy o znakach towarowych.

Skarżący, powołując się na postanowienia Porozumienia Madryckiego i przepisy krajowe, stwierdził, że ewentualna odmowa udzielenia ochrony może być wydana na podstawie powodów istniejących nie w dacie rejestracji międzynarodowej danego znaku, lecz w dacie, z którą rozszerzenie terytorialne ochrony na dane państwo zostało wpisane do rejestru międzynarodowego. Z akt sprawy wynika - w opinii firmy X. - iż wśród pierwotnie wyznaczonych państw nie było Polski, albowiem późniejsze wyznaczenie na Polskę zostało dokonane w dniu [...] maja 1997 r., zaś o uznaniu rejestracji międzynarodowej w Polsce ogłoszono w "Wiadomościach Urzędu Patentowego RP" nr [...] z sierpnia 1998 r.

Skarżący stwierdził, że Urząd Patentowy RP błędnie ustalił i niesłusznie przyznał zgłoszeniu znaku towarowego [...] TIFFANY & Co. pierwszeństwo od dnia [...].12.1991 r. Błąd Urzędu spowodował, iż zastała naruszona zasada pierwszeństwa do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego określona w art. 11 ustawy o znakach towarowych. Następstwem tego była sytuacja, w której wcześniej zgłoszonemu znakowi towarowemu przeciwstawiono znak towarowy, zgłoszony faktycznie później, odmawiając mu udzielenia rejestracji, podczas gdy- zdaniem skarżącego - winno być odwrotnie. Skutkiem tego skarżący został pozbawiony możliwości uzyskania rejestracji używanych przez siebie znaków towarowych.

W ocenie skarżącego bezpośrednio został naruszony również przepis art. 43 ust. 1 w/w ustawy, przez nieprawidłowe ustalenie przez Urząd Patentowy RP, że zgłoszony znak [...] nie narusza praw osób trzecich, m.in. prawa wynikającego z tymczasowej ochrony trwającej od dnia zgłoszenia znaku towarowego TIFFANY i wydanie decyzji o uznaniu prawa z rejestracji międzynarodowej, co tym samym naruszyło art. 8 pkt 2 ustawy.

Skarżący dodatkowo podkreślił, że uprawniony do znaku towarowego z rejestracji międzynarodowej nr [...] TIFFANY & Co., tj. Y. M. nie był reprezentowany w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, na co wskazuje pełnomocnictwo podpisane przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania uprawnionego z rejestracji międzynarodowej.

W piśmie procesowym z dnia [...] października 2001 r. uprawniony z rejestracji międzynarodowej [...], ustosunkowując się do odwołania (skargi) od decyzji Kolegium Orzekającego Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2001 r., wniósł o utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu uprawniony podniósł, iż w jego ocenie bezsporne jest to, że zgłoszenia [...] i [...], na które powołuje się wnioskodawca, są uprzednie w stosunku do międzynarodowej rejestracji [...]. Niemniej jedyny wniosek, jaki - zdaniem uprawnionego - wypływa z tego, to taki, iż rejestracja międzynarodowa nie może stanowić samoistnej podstawy do odmowy rejestracji wskazanych zgłoszeń, co można wykazać w postępowaniu administracyjnym.

W opinii uprawnionego rejestracja przywołanych przez skarżącego zgłoszeń nr [...] i nr [...] naruszałaby nie tyle prawa z międzynarodowej znaku będącego przedmiotem niniejszego postępowania, ale przede wszystkim naruszeniem art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych.

Ustosunkowując się do zarzutu skarżącego dotyczącego naruszenia jego praw osobistych i majątkowych, uprawniony podniósł, iż w jego ocenie firma X. nie wytłumaczył w jaki sposób usługi w zakresie oszacowań oraz napraw biżuterii i zegarków mogłyby naruszać prawa majątkowe firmy handlującej na polskim rynku butami.

Uprawniony podniósł ponadto, iż jeżeli kwestia naruszenia praw osobistych i majątkowych w istocie sprowadza się do rozstrzygnięcia zagadnienia, któremu podmiotowi przysługuje prawo do określonego oznaczenia, to rozstrzygnięcie tego zagadnienia wstępnego, mającego charakter roszczenia cywilno-prawnego, należy do właściwości sądów powszechnych.

W związku z ostateczną decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2001 r., nr [...], pełnomocnik uprawnionego z rejestracji wniósł o zasądzenie od wnioskodawcy na jego rzecz kosztów postępowania, przedstawiając ich szczegółowe zestawienie w piśmie procesowym z dnia [...] stycznia 2001 r. Żądana kwota wynosiła 4.952,00 zł. Określając wysokość żądanych kosztów pełnomocnik Y. oparł się na tabeli stawek ustalonych na mocy uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w sprawie minimalnych stawek za czynności rzeczników patentowych w obrocie zagranicznym.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2001 r., nr [...] nj, wydanym na podstawie § 10 ust. 1 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 36, poz. 160), Urząd Patentowy RP, działający w trybie postępowania spornego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w/w wniosku firmy Y. z M. w Niemczech o zwrot od firmy X. z H. w Stanach Zjednoczonych Ameryki kwoty 4.952,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji międzynarodowej nr [...] znaku towarowego TIFFANY & Co., postanowiło przyznać firmie Y. od firmy X. kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie nr [...], oddalając żądanie w pozostałym zakresie. W ocenie Kolegium kwota 3.000,00 złotych stanowi zwrot niezbędnych kosztów postępowania w sprawie.

W dniu [...] lipca 2001 r. pełnomocnik firmy X. skierował do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP zażalenie, na mocy którego zaskarżył w całości postanowienie Urzędu z dnia [...] kwietnia 2001 r., wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy Urzędowi Patentowemu RP do ponownego rozpatrzenia. Skarżący uznał, iż zaskarżone postanowienie Urzędu Patentowego RP nie zawiera wyczerpującego merytorycznie uzasadnienia co do rozstrzygnięcia wysokości żądanych kosztów po stronie uczestnika postępowania.

Przekazując sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu według właściwości, Urząd Patentowy RP w odpowiedzi na w/w skargi wniósł o ich oddalenie z uwagi na brak wskazania przez skarżącego okoliczności świadczących o naruszeniu prawa przez zaskarżoną decyzję i zaskarżone postanowienie.

Na rozprawie w dniu 9 lutego 2004 r. pełnomocnik skarżącego złożył do akt sprawy kopie decyzji Urzędu Patentowego RP, w tym dwóch decyzji Izby Odwoławczej Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2003 r., na mocy których Urząd uchylił swoje wcześniejsze dwie decyzje z dnia [...] maja 2000 r. o odmowie rejestracji znaku towarowego TIFFANY (decyzja nr [...]) i TIFFANY & BROADWAY, Inc. (decyzja nr [...]), zgłoszonych przez skarżącego odpowiednio pod numerami [...] i [...]. Z dokumentów tych wynika, iż Urząd wydając w maju 2000r. decyzje odmawiające rejestracji znaków towarowych słowno-graficznych zgłoszonych przez firmę X. uznał, iż są one podobne w takim stopniu do znaku towarowego słownego TIFFANY powszechnie znanego na rzecz firmy Y. z N.- USA, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mogłyby wprowadzić w błąd, co do pochodzenia towarów. Uchylając te decyzje w listopadzie 2003 r. Izba Odwoławcza Urzędu Patentowego uznała, iż twierdzenie Urzędu, że powyższe oznaczenie TIFFANY jest powszechnie znane na terenie Polski nie zostało poparte wskazaniem choćby jednej z przesłanek, warunkujących uznanie tego oznaczenia za znak powszechnie znany. Izba Odwoławcza przyjęła, że przy mnogości oznaczeń występujących na rynku wykorzystujących słowo "tiffany" w swoim znaku i objętych ochroną przez różnych producentów i dla różnych towarów, znaku tego nie można uznać za znak powszechnie znany w rozumieniu ustawy o znakach towarowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przedmiotem rozpoznania jest odwołanie od decyzji Urzędu Patentowego RP w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego wniesione w dniu [...] maja 2001 r. do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, jak również zażalenie na postanowienie w/w Urzędu w sprawie zwrotu kosztów postępowania w przedmiotowej sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji. Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo Własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.) odwołania od decyzji w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji znaków towarowych oraz zażalenia na decyzje Urzędu Patentowego RP rozpatrywane były w Komisji odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP (art. 50 ustawy o znakach towarowych). Zgodnie z art. 318 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie w dniu 22 sierpnia 2001 r., sprawy rozpatrywane według dotychczasowych przepisów w Komisji Odwoławczej przekazuje się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez NSA ma m.in. ten skutek, że zgodnie z przepisami określającymi jego właściwość, obowiązującymi przed 01.01.2004 r., oraz stosownie do art. 317 ustawy - Prawo własności przemysłowej, odwołanie traktowane jest jako skarga.

Ustawa - Prawo własności przemysłowej w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. W związku z tym należało uznać, iż przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej znaku towarowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania są przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

W świetle przepisu art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne. Skarżący wnieśli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu [...] maja 2001 r., a więc zgodnie z cytowanym przepisem ustawy sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270).

W ocenie Sądu analizowana pod tym kątem skarga X. zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2001 r., nr [...] naruszyła prawo.

Przedmiotowa decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2001 r. narusza przepisy prawa materialnego wskazane w ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

Materialnoprawną podstawą zaskarżonej decyzji są przepisy ustawy o znakach towarowych, w tym w szczególności przepisy art. 8 pkt 2 w zw. z art. 29 tej ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 29 ustawy o znakach towarowych, prawo z rejestracji znaku towarowego może być unieważnione w całości lub w części, jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji, określone w przepisach art. 4, 6-9 i 32 tej ustawy.

Jak stanowi przepis art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Musi to być obiektywnie uzasadniony interes o charakterze materialnoprawnym. W ocenie Sądu należy przyjąć, iż skarżący legitymował się w niniejszej sprawie wspomnianym interesem prawnym.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy o znakach towarowych ochronę znaku towarowego uzyskuje się przez jego rejestrację. Decyzja Urzędu Patentowego RP o rejestracji nie tylko konstytuuje ochronę znaku towarowego wobec osób trzecich, ale również przekształca prawnie obojętną możność postępowania co do znaku towarowego przed jego rejestracją w prawnie doniosłe zachowanie. Decyzja ta tworzy podmiotowe prawo używania zarejestrowanego znaku towarowego dla towarów objętych rejestracją.

Jak stanowi przepis art. 13 ust. 1 przedmiotowej ustawy przedsiębiorstwo, na którego rzecz został zarejestrowany znak towarowy, nabywa wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją. Rezultatem nadania prawu z rejestracji znaku towarowego charakteru prawa wyłącznego (art. 13 ustawy) jest możliwość udzielenia ochrony tylko na podstawie jednego zgłoszenia znaku towarowego.

W przypadku skarżącego - X. i uprawnionego z rejestracji międzynarodowej- firmy Y. z siedzibą w M. w Niemczech, w wyniku niezależnych zgłoszeń znaków towarowych doszło do kolizji podań o zarejestrowanie znaku towarowego. Niewątpliwie kolizja ta winna być rozstrzygnięta przez Urząd Patentowy RP zgodnie z zasadą pierwszeństwa, albowiem zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o znakach towarowych w toku postępowania Urząd Patentowy RP bada, czy zgłoszony znak odpowiada ustawowym warunkom rejestracji oraz czy nie narusza praw osób trzecich.

Zgodnie z art. 11 ustawy o znakach towarowych, z zastrzeżeniem przepisu art. 12 ustawy pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego przysługuje według daty prawidłowego zgłoszenia do rejestracji tego znaku w Urzędzie Patentowym RP. Pierwszeństwo wynikające ze zgłoszenia w Urzędzie Patentowym określa się mianem pierwszeństwa zwykłego. Należy je odróżnić od pierwszeństwa konwencyjnego określonego w przepisie art. 12.

Z art. 43 ust. 1 w zw. z art. 11 i 12 ustawy o znakach towarowych wynika obowiązek Urzędu Patentowego RP sprawdzenia - w toku badania poprzedzającego wydanie decyzji o rejestracji - czy nie ma już zgłoszenia zawierającego taki sam lub podobny znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem. Zdaniem Sądu co do zasady w przypadku prawidłowego działania Urzędu Patentowego RP, tzn. prawidłowego ustalenia pierwszeństwa z rejestracji i uwzględnienia podania (zgłoszenia), Urząd zawiesza postępowanie dotyczące zgłoszenia z późniejszym pierwszeństwem (art. 95 k.p.a. w zw. z art. 37 ustawy o znakach towarowych), aż do chwili ostatecznego zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest podanie z wcześniejszym pierwszeństwem.

Zdaniem Sądu Urząd Patentowy RP w toku wspomnianego postępowania bezspornie naruszył zasadę pierwszeństwa wyrażoną w art. 11 ustawy oznakach towarowych, ustalaną według kryterium czasu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP (zasada prior tempore, potior iure), albowiem z akt postępowania wynika jednoznacznie, iż rejestracja międzynarodowa nr [...] - wg publikacji w Biuletynie Les [...] - została uznana w Polsce na podstawie "późniejszego wyznaczenia", tzn. rozszerzenia żądanej ochrony terytorialnej w dacie [...].05.1997 r. Bezsporne jest również to, iż zgłoszenia krajowe nr [...] i nr [...] znaków towarowych zostały dokonane przez skarżącego w dacie [...].02.1996 r., a więc były wcześniejsze na terytorium RP niż "późniejsze wyznaczenie" zgłoszenia międzynarodowego nr [...].

Faktu naruszenia zasady pierwszeństwa nie neguje również pełnomocnik uprawnionego, albowiem w piśmie procesowym z dnia [...] października 2001 r., przyznał on, iż zgłoszenia [...] i [...], na które powołuje się skarżący, są uprzednie w stosunku do międzynarodowej rejestracji [...].

Jeśli chodzi o rejestrację międzynarodową, to - zdaniem Sądu - należy mieć na względzie to, iż zgodnie z art. 4 Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, znaki wpisane do rejestru międzynarodowego, notyfikowane organom zainteresowanych państw i opublikowane przez Biuro Międzynarodowe podlegają w każdym z tych państw takiemu samemu reżimowi prawnemu, jak znaki zgłoszone w trybie krajowym (art. 4.1. Porozumienia Madryckiego). Zgodnie z art. 3ter.2. Porozumienia Madryckiego wniosek o rozszerzenie terytorialne ochrony wynikającej z rejestracji międzynarodowej może być również złożony po rejestracji międzynarodowej. Wniosek taki jest wpisywany następnie do rejestru przez Biuro Międzynarodowe i ogłaszane w periodycznym biuletynie Biura Międzynarodowego. Takie rozszerzenie terytorialne staje się skuteczne od daty jego wpisu w rejestrze międzynarodowym.

W ocenie Sądu w praktyce niniejszej sprawy wyłoniło się pytanie o relację między prawem z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego TIFFANY & Co. z późniejszym pierwszeństwem, a prawem pierwszeństwa do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego wyróżniającego przedsiębiorstwo skarżącego - tj. firmę X. Taka relacja powstała w wyniku ewidentnego przeoczenia Urzędu Patentowego RP.

W ocenie Sądu - wbrew twierdzeniom Urzędu Patentowego RP oraz stanowisku pełnomocnika uprawnionego - skarżący miał prawo do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego [...], albowiem - zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - rejestracja tego znaku towarowego była niedopuszczalna w świetle przepisu art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. Przepis ten stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Zdaniem Sądu w rozważanej sprawie skarżący - firma X., któremu w świetle przepisu art. 11 ustawy o znakach towarowych przysługuje prawo pierwszeństwa w uzyskaniu ochrony na zgłoszony znak towarowy, ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego udzielonego wbrew tej normie, czyli w warunkach określonych w art. 8 pkt 1 wspomnianej ustawy (tak również: Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego RP w decyzji z dnia [...] lutego 2001 r. wydanej w sprawie [...]).

Sąd miał na względzie to, iż samo zgłoszenie nie oznacza wprawdzie, że skarżący nabył prawo wyłączne, niemniej jego zgłoszenie winno być bezsprzecznie wcześniej zbadane przez Urząd Patentowy RP.

Według Sądu z zebranego w postępowaniu materiału dowodowego wynika jednoznacznie, iż Urząd Patentowy RP, dopuszczając się obrazy zasady wynikającej z przepisu art. 11 ustawy o znakach towarowych, naruszył prawo materialne.

Sąd dokonując oceny akt sprawy miał na względzie to, iż skarżący występując z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji międzynarodowej wskazał, jako podstawę swego wniosku, przepis art. 8 pkt 2 i art. 11, jak również przepis art. 43 ust. i 1 ustawy o znakach towarowych. Wprawdzie przepis art. 11 ustawy o znakach towarowych rzeczywiście nie jest wymieniony w dyspozycji przepisu art. 29 tego aktu normatywnego, jako podstawa do unieważnienia prawa z rejestracji, niemniej -zdaniem Sądu - skarżący wskazał precyzyjnie zakres naruszenia ustawowych warunków rejestracji (naruszenie zasady pierwszeństwa) i organ administracji zobowiązany był zakwalifikować to naruszenie jako wadę świadczącą o rejestracji znaku towarowego w warunkach określonych w art. 8 pkt 1 cyt. ustawy.

W ocenie Sądu nie można w żaden sposób zaakceptować takiej sytuacji, iż przez sam fakt nie wpisania przez ustawodawcę w katalogu zawartym w art. 29 ustawy o znakach towarowych - przepisu art. 11, doprowadza się do zanegowania bardzo ważnej zasady pierwszeństwa, bez respektowania której ograniczona zostaje skuteczność prawidłowego funkcjonowania całej konstrukcji ochrony praw własności przemysłowej w zakresie znaków towarowych.

Nie można zdaniem Sądu uznać, że naruszenie zasady pierwszeństwa, o której mowa zarówno w art. 4 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, jak również w art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych skutkuje wyłącznie unieważnieniem decyzji o rejestracji, albowiem - w ocenie składu orzekającego w niniejszej sprawie, naruszenie wspomnianej zasady stanowi podstawę do unieważnienia prawa wynikającego z rejestracji znaku towarowego.

W polskim ustawodawstwie dotyczącym systemu ochrony prawa własności przemysłowej, w tym ochrony znaków towarowych jak również ochrony patentowej przyjęto metodę ustalania zakresu ochrony, w której - przy spełnieniu pewnych przesłanek - zawsze przywilej ma zgłoszenie z wcześniejszym pierwszeństwem. W takim przypadku następuje odmowa udzielenia prawa wyłącznego w odniesieniu do późniejszego zgłoszenia, o ile oczywiście nie zachodzą inne przeciwwskazania ustawowe. To jest zasada, której - w ocenie Sądu, należy bezwzględnie przestrzegać w toku postępowania przed organem rejestracyjnym.

Wytknięte organowi uchybienie natury materialnoprawnej miało - zdaniem Sądu -istotny wpływu na wynik sprawy, albowiem pozbawiło skarżącego możliwości ochrony swoich praw w toku postępowania o unieważnienie prawa z rejestracji międzynarodowej [...].

Z tej przyczyny Sąd przyjął, iż skarga zasługuje na uwzględnienie.

W konsekwencji uwzględnienia przez Sąd skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP oddalającą wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego TIFFANY & Co., uchylono również zaskarżone postanowienie Urzędu Patentowego RP w przedmiocie przyznania kosztów.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zasądzając zwrot kosztów zastępstwa procesowego na podstawie przepisu art. 205 § 2 i 4 cyt. ustawy w zw. z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2076).