Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 542/06
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2006-05-11 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka –Klimas (spr.) Asesor WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska Protokolant Michał Syta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2006 r. sprawy ze skargi R. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

W dniu [...] kwietnia 2001 r. firma R. z W. zgłosiła do rejestracji znak słowno-graficzny "R-PROFIT", przeznaczony do oznaczania usług; usługi bankowe dla średnich i małych przedsiębiorstw.

Urząd Patentowy RP po przeprowadzeniu badań stwierdził, że w/w znak nie może być zarejestrowany, gdyż jest podobny w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych do znaku towarowego słownego "PROFIT" zarejestrowanego na rzecz B. z W., z pierwszeństwem od dnia [...].11.1993 r., pod numerem [...] przeznaczonego do oznaczania usług; usługi prowadzenia oprocentowanej lokaty pieniężnej w złotych.

W związku z powyższym Urząd Patentowy pismem z dnia [...] czerwca 2004 r. wezwał zgłaszającego do wypowiedzenia się co do zaistniałej kolizji. Zgłaszający

w piśmie z dnia [...].10.2004 r. nie zgodził się ze stanowiskiem Urzędu stwierdzając, że: brak jest jednorodzajowości towarów, zgłoszony znak zawiera dostatecznie dużo elementów wyróżniających od znaku zarejestrowanego, oba znaki występują od lat na rynku bankowym i nie spowodowały konfuzji wśród klientów, oraz usługi firmowane zgłoszonym znakiem stały się powszechnie rozpoznawalne.

W świetle powyższego Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] sierpnia 2005 r. odmówił rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "R-PROFIT".

W uzasadnieniu podał między innymi, że:

Przepis art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych wyłącza z rejestracji znaki towarowe, których używanie mogłoby wywołać wprowadzenie w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów lub usług. Niedopuszczalna jest bowiem rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. O tym, czy w konkretnym przypadku mogłoby dojść do kolizji prawa z rejestracji, czy zatem obydwa znaki towarowe są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów lub usług. Niebezpieczeństwo to polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru lub usługi ze względu na nałożony nań znak. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów lub usługi jest rezultatem podobieństwa towarów lub usług

i podobieństwa oznaczeń.

Obydwa elementy łączą się ze sobą ściśle i przeciętny odbiorca dokonuje wyboru towarów lub usługi, w toku porównywania znaku towarowego (towary

i oznaczenia). Im bardziej są podobne towary lub świadczone usługi, tym większa możliwość uznania znaków za podobne do siebie. Zakres ochrony prawa z rejestracji znaku towarowego sięga tak daleko, jak sięga granica podobieństwa towaru lub usługi, oznaczenia przy zestawieniu z innymi towarami i oznaczeniami.

Przy ustaleniu podobieństwa towarów bierze się pod uwagę rodzaj, przeznaczenie oraz warunki zbytu produktu. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest natomiast konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorcę. Wystarczy, że istnieje taka możliwość. Przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy mieć na uwadze nie tylko możliwość uznania znaków za identyczne lub ich rozróżniania przy stwierdzeniu, że dotyczą towarów tego samego przedsiębiorstwa, ale również uznania, że informują o związkach łączących odrębne przedsiębiorstwa. Kupujący na ogół nie ma możliwości porównania obydwu znaków w tym samym czasie. Chodzi przecież o ocenę pewnego wrażenia jakie wywiera na kupującym znak. Dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń. Jest to usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Kieruje się on przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia z pominięciem drobnych rozbieżności.

W przedmiotowej sprawie kwestia usług nie budzi wątpliwości, oba przeznaczone są do oznaczania takich samych usług dla szerokiego kręgu odbiorców tj. usługi bankowe. Nie ulega również wątpliwości, że przeciwstawione znaki, zgłoszony słowno-graficzny "R-PROFIT" i zarejestrowany słowny "PROFIT" nie mogą istnieć równolegle w obrocie towarowym bez niebezpieczeństwa zaistnienia pomyłki o której mówi art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. Nie ulega wątpliwości, że zgłoszony znak jest podobny pod względem fonetycznym

i znaczeniowym ze znakiem zarejestrowanym. Podobieństwo przedmiotowych znaków nie ulega wątpliwości, gdyż drugi człon znaku zgłoszonego, słowo "profit" jest identyczny jak i znak zarejestrowany. Znak zgłoszony różni się tylko tym, że przed słowo " profit" dodana jest duża litera "R", a całość pisana jest pogrubioną kursywą w kolorze żółtym. Taka postać zgłoszonego znaku zdaniem Urzędu nie eliminuje jego podobieństwa do znaku zarejestrowanego. Niewątpliwie taki zapis zgłoszonego znaku może wprowadzać w błąd przeciętnych odbiorców, co do pochodzenia świadczonych usług, tym bardziej, że świadczone usługi przez zgłaszającego i uprawnionego z rejestracji są tego samego rodzaju.

Świadome zbliżenie przez zgłaszającego swojego znaku do znaku uprawnionego stanowi okoliczność potwierdzającą istnienie niebezpieczeństwa konfuzji. Podobieństwo znaków ocenia się bowiem według cech wspólnych, a nie według występujących w nim różnic, bowiem różnice nic wykluczają podobieństwa.

Funkcjonowanie na rynku tak podobnych znaków może sugerować, że znak zgłoszony jest odmianą znaku zarejestrowanego. Taki stan mógłby skutkować konfliktem interesów, a także budzić wśród odbiorców niepotrzebne wątpliwości dotyczące źródła pochodzenia świadczonych usług. Ponadto uprawniona

z rejestracji firma B. z W., otrzymując rejestrację swego znaku towarowego, otrzymała jednocześnie gwarancję od Urzędu Patentowego, że nie zostanie zarejestrowany na rzecz innych podmiotów gospodarczych nie tylko taki sam znak towarowy ale i podobny do zarejestrowanego. Zatem zarejestrowanie zgłoszonego znaku, który jest podobny do znaku chronionego, byłoby naruszeniem prawa ochronnego firmy, której znak został zarejestrowany.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zgłaszający nie zgodził się

z decyzją Urzędu. W pierwszej kolejności podważył w dużym stopniu jednorodzajowość oznaczanych przeciwstawionymi znakami usług oraz stwierdził, że ich odbiorcy są różni.

W dalszym ciągu zgłaszający wskazał na różnice w warstwie graficznej

i fonetycznej pomiędzy omawianymi tu znakami, zarzucając Urzędowi niedostateczne wzięcie ich pod uwagę przy wydawaniu zaskarżonej decyzji. Stwierdził przy tym, że zdolność rejestracyjna przeciwstawionego słownego oznaczenia PROFIT jest mała i dlatego jego zakres ochrony powinien być ograniczony. W związku z tym uznał, że nie ma ryzyka wprowadzania odbiorców

w błąd co do pochodzenia usług, także ze względu na specyficzne okoliczności ich świadczenia, wymagające poświęcenia uwagi odbiorcy. Oświadczył przy tym, że dotychczas nie zaobserwowano występowania takich pomyłek. Podsumowując stwierdził, że podobieństwo przeciwstawionych oznaczeń wynika jedynie

z określonego znaczenia słowa PROFIT w kontekście usług finansowych, którego zakres ochrony w związku z tym powinien być ograniczony.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2006 r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu podał między innymi, że:

Niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt wynika z niebezpieczeństwa wprowadzenia nabywcy w błąd co do pochodzenia należących do rożnych podmiotów gospodarczych oznaczeń i towarów nimi oznaczanych, spowodowanego podobieństwem tych oznaczeń i towarów.

Przedmiotowemu znakowi z zastrzeżoną grafiką R-PROFIT przeciwstawiono słowny znak PROFIT. Słowo PROFIT, pochodzenia francuskiego, również w innych językach europejskich, w tym w polskim, oznacza m.in. korzyść, zysk, dochód etc. Mimo takiego znaczenia ma ono jednak, także w odniesieniu do usług finansowych, dość dużą zdolność odróżniającą, bo w języku polskim ma zastosowanie książkowe (patrz Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o. Warszawa 1992), a nie fachowe czy potoczne w przedmiotowym zakresie usług.

Grafika zgłoszonego znaku sprowadza się do odpowiedniego napisu

o zacieniowanym szaroczarnym tle, wykonanego lekko pochyłymi w prawą stronę, żółtymi literami z cienkim czarnym konturem. Krój czcionki jest dość typowy, przy czym pierwsze R i litera P w słowie PROFIT są dużymi literami alfabetu, a pozostałe małymi.

Obydwa przeciwstawione znaki służą do oznaczania typowych usług bankowych.

Przechodząc do oceny możliwości wprowadzania nabywców w błąd, co do pochodzenia usług oznaczanych znakami PROFIT i R-PROFIT, Urząd uznał, że jest to prawdopodobne. Z praktyki wiadomo, że strona słowna znaku ma decydujące znaczenie dla jego odbioru i utrwalenia w pamięci nabywcy. Powiązanie w jego świadomości określonego towaru lub usługi z odróżniającym elementem słownym jednego znaku może sprawić, że uzna on podobieństwo innego znaku z tym samym elementem, oznaczającego towar lub usługę tego samego rodzaju, za nieprzypadkowe. Rozpatrywany znak różni się w warstwie słownej od przeciwstawionego jedynie dodatkową literą R na początku, oddzieloną myślnikiem od reszty oznaczenia identycznej z drugim znakiem. Ta litra nie zmienia warstwy znaczeniowej całego oznaczenia i może być odbierana jako element jedynie porządkujący czy uściślający charakter oznaczonej usługi. W przedmiotowym oznaczeniu, oprócz samego napisu, praktycznie brak jest dodatkowych elementów graficznych umożliwiających łatwe odróżnianie przeciwstawionych znaków.

W takiej sytuacji odbiorca może przyjąć, że rozpatrywany znak jest inną, skonkretyzowaną wersją drugiego dla usług pochodzących z jednego źródła. Może także przyjąć, że właścicieli tak podobnych oznaczeń łączą jakieś związki organizacyjno-prawne.

Przedsiębiorstwo, na którego rzecz został zarejestrowany znak towarowy, nabywa wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją. Udzielenie prawa ochronnego w rozpatrywanym przypadku naruszałoby wyłączne prawo właściciela przeciwstawionego znaku.

Ustosunkowując się do argumentów zgłaszającego przedstawionych we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, należy stwierdzić, że nie są one całkowicie uzasadnione. W odniesieniu do rodzaju usług oznaczanych przeciwstawionymi znaki, należy zauważyć, że korzystanie z jednych nie wyklucza korzystania

z drugich przez tego samego odbiorcę i w tym samym miejscu: raz w roli przedsiębiorcy, a drugi raz w roli osoby prywatnej. Ponadto oprocentowane lokaty pieniężne oznaczane znakiem PROFIT mogą być prowadzone zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorstw, będących adresatami usług bankowych, oznaczanych przedmiotowym znakiem R-PROFIT. Ustosunkowując się do argumentów dotyczących okoliczności świadczenia usług bankowych, należy zauważyć, że znaki towarowe funkcjonują nie tylko w siedzibach usługodawców, ale także w reklamie w różnych mediach, gdy uwaga odbiorcy nie jest szczególnie wytężona.

Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł R., zwany dalej skarżącym. W skardze domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji, której zarzucił naruszenie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy

o znakach towarowych oraz art. 7 i 77 § 1 kpa. W uzasadnieniu podał między innymi, że: zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ETS w szczególności orzeczenia ETS wydanego w sprawie Sabel BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport

(C-251/95) wynika, że: " ocena całościowa podobieństwa wizualnego, fonetycznego

i znaczeniowego porównywanych znaków musi być oparta na całościowym oddziaływaniu tych znaków przy uwzględnieniu ich odróżniających i dominujących elementów".

W ocenie skarżącego słowo "profit" w języku polskim oznaczające "korzyść, zysk, pożytek", jest słowem nie posiadającym dostatecznych znamion odróżniających dla usług finansowych. Słowo to ma charakter ogólnoinformacyjny dla usług finansowych, gdyż odnosi się do pewnej cechy usług, a mianowicie jej zyskowności. Jest to cecha usług finansowych, która ma podstawowe znaczenie dla klienteli banków. Zatem można przyjąć, że uczestnicy obrotu gospodarczego nie pojmują słowa "profit" jako oznaczenia odróżniającego, a wyłącznie jako oznaczenie ogólnoinformacyjne.

W ocenie skarżącego, jeżeli nawet przyjmując, że słowo "profit" posiada zdolność rejestracyjną dla usług finansowych, to i tak jego zakres ochrony jest bardzo wąski – innymi słowy znak kolizyjny jest znakiem "słabym". W ocenie skarżącego słowo "profit" jest powszechnie używane w komunikacji banków z klientami.

Znak skarżącego został zgłoszony do usług bankowych przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei znak kolizyjny został zarejestrowany dla prowadzenia lokat oprocentowanych. Zgodnie z prawem bankowym, prowadzenie lokat pieniężnych stanowi czynność bankową sensu stricto, która może być wyłącznie oferowana przez banki. Także pod określeniem usługi bankowe dla małych i średnich przedsiębiorstw kryją się w przeważającej mierze usługi, które są dostępne wyłącznie w bankach – lokaty, kredyty, prowadzenie rachunków bankowych, gwarancje bankowe. Wyłączność banków na prowadzenie wymienionych usług jest zagwarantowana sankcją karną za jej naruszenie.

Rezultatem udzielonego bankom monopolu na prowadzenie usług będących przedmiotem obu rejestracji stanowi zawężenie kręgu kanałów dystrybucji poprzez które dostępne są wymienione usługi – są one dostępne w placówkach bankowych, poprzez strony internetowe danego banku lub poprzez doradców finansowych. Ograniczony krąg kanałów dystrybucji ma ścisły wpływ na komunikację z klientelą banków. Jakakolwiek informacja na temat danego produktu bankowego nie może wyłącznie wskazywać nazwy produktu bankowego, ale musi także wymieniać nazwę banku. Inaczej klient nie będzie wiedział, gdzie szukać wybranego produktu bankowego. Nie istnieją przecież na rynku sklepy oferujące, niczym groszek

w supermarkecie, produkty różnych banków po które klient sam sięga. Także doradcy finansowi typu E. cyz O., pomagają w wyborze usługi bankowej, informują klienta kim jest usługodawca i to z nim, a nie z doradcą, klient podpisuje umowę. Dzieje się tak, gdyż usługi bankowe mogą świadczyć wyłącznie banki. Zatem warunki reklamy i sprzedaży usług bankowych są szczególne, zdecydowanie odmienne od warunków reklamy i sprzedaży większości towarów

i usług, które są oferowane przez kolejnych pośredników i gdzie informacja

o producencie nie musi być eksponowana.

Przedmiotowej decyzji skarżący zarzuca nie uwzględnienie faktu, że porównywane znaki służą do oznaczania usług co, zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, znacznie ogranicza możliwość popełnienia błędu przez odbiorcę, co do źródła pochodzenia usług.

"Podczas gdy znak umieszczony na towarze najczęściej stanowi impuls do nabycia towaru, znak usługowy, z reguły składnia jedynie do zasięgnięcia informacji o usłudze. W przypadku znaków usługowych trudno zatem o pomyłki wynikające

z nieuwagi, które są częste, jeśli podobne znaki umieszczane są na towarowych.

W przypadku znaków usługowych o pomyłki też trudniej dlatego, że skorzystanie

z usługi związane jest często z uprzednim zawarciem pisemnej umowy, która skłania do większej uwagi" (por. wyrok NSA z dnia 29 maja 2002 r. II SA 3872/2001).

W ocenie skarżącego zostały również naruszone art. 7 i 77 § 1 kpa.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu podał między innymi, że:

Zarzut niewłaściwego zastosowania art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt skarżący opiera głównie na założeniu małej zdolności odróżniającej słowa PROFIT, będącego przeciwstawionym w odmowie znakiem towarowym, zarejestrowanym dla usług finansowych w kl. 36 pod numerem [...]. Swoje stanowisko Urząd przedstawił w zaskarżonej decyzji

i podtrzymuje je. Dostateczną zdolność odróżniającą tego znaku zdaje się potwierdzać fakt braku wniosków o jego unieważnienie w ciągu już ponad 10 lat od daty jego rejestracji ([...].10.1995 r.). Nie uczynił tego również skarżący. Długi okres obecności na rynku finansowym (zgłoszenie znaku PROFIT nastąpiło dnia

[...].11.1993 r.) zdolność tę musiał umocnić. Nie podważają jej przywołane przez skarżącego, dość nieliczne zresztą, przykłady użycia w różnych przejawach działalności gospodarczej słowa PROFIT. Nierzadko zdarza się, że określenia kojarzące się z jakimś zakresem produkcji czy usług, ale nie będące nazwami rodzajowymi, są używane jako odróżniający element nazwy firmy, znaku towarowego czy tytułu czasopisma. W rozważanym tu zakresie usług finansowych słowo PROFIT wystąpiło wśród wszystkich zgłoszeń krajowych jedynie 5 razy

(wg aktualnego stanu bazy komputerowej znaków zgłoszonych w trybie krajowym), włączając obydwa przeciwstawione w zaskarżonej decyzji. Zgłoszony najwcześniej, również słowny znak PROFIT [...], nie został zarejestrowany na podstawie art. 44 uzt., tj. z powodu niewniesienia wymaganej opłaty, co oznacza, że jego zdolność odróżniająca również nie była kwestionowana. W sprawie dwóch pozostałych zgłoszeń znaków towarowych [...] oraz [...] postępowanie jest jeszcze w toku. Dla uzupełnienia trzeba wspomnieć, że w trybie Porozumienia Madryckiego na Polskę wyznaczono tylko jeden taki znak (jego ochrona została uznana), mianowicie [...]. Aktualnie z praw ochronnych w Polsce w przedmiotowym zakresie korzystają więc jedynie dwa znaki ze słowem PROFIT: ten ostatni

i przeciwstawiony w zaskarżonej decyzji.

Zarzut błędnej oceny podobieństwa oznaczeń poprzez pominięcie elementów różniących je, podniesiony przez skarżącego jest nieuzasadniony. W zaskarżonej odmowie poddano ocenie wszystkie elementy słowne i grafikę przedmiotowego znaku R-PROFIT, porównując go z przeciwstawionym znakiem PROFIT. Wskazane przez skarżącego przypadki używania słowa PROFIT przez inne podmioty gospodarcze dla oznaczania podobnych usług są niedawnej daty (informacje skarżącego pochodzą z drugiej połowy 2004 r.). W przypadku konfliktu

z zarejestrowanym znakiem PROFIT mogą być powodem sporu o naruszenie praw ochronnych, co zależy od właściciela tego znaku.

Odnośnie warunków obrotu gospodarczego, w jakich funkcjonują omawiane oznaczenia w zakresie reklamy to, ustosunkowując się do skargi, należy się zgodzić, że usługi finansowe z reguły reklamowane są ze wskazaniem usługodawcy. Jednak jeśli w świadomości odbiorcy utrwali się już związek znaku towarowego oznaczającego określoną usługę z miejscem jej świadczenia, podobny nowy znak dla tej samej usługi może automatycznie uznać za pochodzący z tego samego źródła ignorując przy tym informacje dotyczące usługodawcy. Z drugiej strony, zauważając różnice dotyczące usługodawcy, może uznać, że właścicieli tak podobnych jak

w rozpatrywanym przypadku oznaczeń łączą jakieś związki organizacyjno-prawne. Z tego powodu współistnienie na rynku usług finansowych obydwu omawianych znaków może prowadzić do powstania stanu niepewności co do ich pochodzenia. Dlatego też ocena Urzędu podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń i możliwości wprowadzania nabywców w błąd co do pochodzenia oznaczanych nimi usług wydaje się w pełni uzasadniona i zgodna z utrwaloną praktyką, a zarzut niewłaściwego zastosowania art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt nieusprawiedliwiony.

Zarzut naruszenia przepisów postępowania art. 7 i art. 77 § 1 kpa jest umotywowany nieprzekonywująco. Zgodnie z art. 7 kpa, w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, a zgodnie z art. 77 § 1 kpa organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Skarżący nie wskazał jakich kroków nie podjął Urząd w rozpatrywanej sprawie i jakich dowodów nie zebrał. Podstawowym zarzutem jest odmienna ocena Urzędu podobieństwa oznaczeń i warunków ich oddziaływania na odbiorców. Twierdzenie skarżącego

o bezkonfliktowym współistnieniu znaków na rynku nie zostało poparte żadnym dowodem, chociażby w postaci stosowanego w takich przypadkach przedstawienia listu zgody na używanie i rejestrację znaku towarowego, wystawionego przez uprawnionego z rejestracji przeciwstawionego znaku.

W rozpatrywanej sprawie postępowanie toczyło się zgodnie z przewidzianą prawem procedurą i utrwaloną praktyką. Podstawą wydawanych decyzji był stan własności przemysłowej w dniu zgłoszenia przedmiotowego znaku R-PROFIT oraz materiały zgromadzone w trakcie postępowania, których oceny Urząd dokonał zgodnie z posiadanym doświadczeniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym

w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym, przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania jest skarga R. z W. na decyzję Urzędu Patentowego RP o odmowie udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "R-PROFIT".

Ustawa - Prawo własności przemysłowej w art. 315 ust. 1 i 3 wyraża zasadę,

w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej znaku towarowego "R-PROFIT" są zatem przepisy ustawy

z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), gdyż został on zgłoszony do rejestracji [...] kwietnia 2001 r.

Rozpatrując wniosek skarżącego R. Urząd Patentowy kierował się więc regułami zawartymi w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych - zwanej dalej u.z.t. (Dz. U. Nr 5, poz. 17), który to artykuł stanowił podstawę rozstrzygnięcia. W myśl art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów/usług tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów/usług. Tak więc, aby rejestracja znaku była niedopuszczalna, muszą wystąpić następujące przesłanki:

- rejestracja znaku dla towarów/usług tego samego rodzaju

- podobieństwo do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa,

- podobieństwo znaków musi być kwalifikowane to znaczy takie, że może odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

Stosownie do tego przepisu, przeszkodę do rejestracji znaku "R-PROFIT" (przeznaczonego do oznaczenia usług bankowych dla średnich i małych przedsiębiorstw) stanowi prawo z rejestracji znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem, w tym wypadku znaku "PROFIT", zarejestrowanego na rzecz B., który to znak został zarejestrowany [...] października 1995 r. z pierwszeństwem od dnia [...] listopada 1993 r. pod numerem [...] i został przeznaczony do oznaczenia usług prowadzenia oprocentowanej lokaty pieniężnej w złotych. Obydwa znaki były przeznaczone do oznaczenia usług z klasy 36.

Niedopuszczalna jest rejestracja znaków towarowych, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem.

W doktrynie prawa definiuje się, że ,,... niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów/usług polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru/usługi ze względu na nałożony nań znak, a ponadto iż niebezpieczeństwo to jest wynikiem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń." ( R. Skubisz "Prawo Znaków Towarowych" komentarz Wydawnictwo prawnicze Spółka z o.o. str. 83 Warszawa 1997 r.)

O fakcie, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z usługami tego samego rodzaju świadczy okoliczność, iż oba znaki zostały przeznaczone do oznaczenia usług z klasy 36. Znak skarżącego "R-PROFIT" przeznaczony do oznaczenia usług bankowych dla średnich i małych przedsiębiorstw. Natomiast znak przeciwstawiony "PROFIT" - został przeznaczony do oznaczenia usług prowadzenia oprocentowanej lokaty pieniężnej w złotych. Porównując wykazy usług przeciwstawionych znaków, można stwierdzić, że wszystkie usługi klasy 36 zawarte w wykazie znaku "PROFIT" są tego samego rodzaju, co część usług klasy 36 przedmiotowego znaku

,,R-PROFIT", gdyż w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pod pojęciem usług bankowych dla średnich i małych przedsiębiorstw mieści się nie tylko prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, ale także prowadzenie oprocentowanej lokaty pieniężnej w złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w całości podziela analizę wykazu usług jaką przeprowadził Urząd Patentowy

w zaskarżonej decyzji. Oba więc znaki przeznaczone są między innymi do oznaczenia prowadzenia oprocentowanej lokaty pieniężnej w złotych. A więc występuje tu jednorodzajowość usług. Sam skarżący na trzeciej stronie wniosku

o ponowne rozpatrzenie sprawy wskazuje na wątpliwości dotyczące usługi prowadzenia lokat oprocentowanych dla przedsiębiorców w kontekście przeciwstawionego znaku "PROFIT".

W doktrynie prawa podkreśla się, że stwierdzenie podobieństwa towarów/usług pozwala przejść do zbadania podobieństwa samych oznaczeń, przy czym należy pamiętać, że im bardziej podobne towary/usługi, tym większa możliwość uznania znaków za podobne do siebie (R. Skubisz "Prawo Znaków Towarowych" komentarz Wydawnictwo prawnicze Spółka z o.o. str. 97 Warszawa 1997 r.).

Przede wszystkim, warto w tym miejscu powołać się na stanowisko wyrażone przez prof. M. Kępińskiego, który przy dokonywaniu analizy dwóch znaków sugeruje uwzględniać "...ogólne wrażenie, jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń. Jest to usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Kieruje się więc przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia, z pominięciem odrębnych rozbieżności..." (M. Kępiński: Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PWOWI nr 28, str. 48).

Powyższy pogląd podziela prof. R. Skubisz, wskazując na pierwszym miejscu wśród zasad, którymi winien kierować się nie tylko Urząd Patentowy RP, ale także sądy przy porównywaniu znaków, iż "..po pierwsze, należy uwzględniać ogólne wrażenie, jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń". (R. Skubisz "Prawo znaków towarowych" Komentarz Warszawa 1997, s. 90-91).

Analogiczne stanowisko wyrażają również komentatorzy na gruncie ustawy -Prawo własności przemysłowej, w szczególności na przypomnienie zasługuje myśl wyrażona przez U. Promińską: "Jedna z powszechnie przyjętych reguł stanowi, że podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Zatem różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne, a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, kupujący może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie uzasadniającym postawienie zarzutu naruszenia prawa do znaku oryginalnego" ("Prawo własności przemysłowej" pod red. U. Romińskiej, Warszawa 2004, s. 261.

Zasada, iż dla odbiorców priorytetowe znaczenie mają zbieżne cechy oznaczeń, a nie występujące pomiędzy nimi różnice znalazła potwierdzenie

w orzecznictwie sądów administracyjnych (vide: wyrok NSA z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie znaku towarowego [...], sygn. akt II S.A. 2778/01.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Urząd Patentowy RP dokonał w sposób prawidłowy analizy podobieństwa przedmiotowego znaku

"R-PROFIT" i przeciwstawionego mu znaku "PROFIT". Oba znaki w ocenie Sądu należy porównać mając na uwadze podobieństwo ich warstwy słownej, fonetycznej

i znaczeniowej mając na uwadze, że znak ,,R-PROFIT" jest znakiem słowno-graficznym, a więc posiada zarejestrowaną grafikę. Należy też zdaniem Sądu zwrócić uwagę, że choć chodzi o znaki słowny i słowno-graficzny można mówi o ich podobieństwie graficznym w rozumieniu podanym poniżej.

W literaturze wskazuje się, iż podobieństwo "graficzne" wynika "...z użycia części tych samych liter na budowy obu porównywanych oznaczeń". Należy także podkreślić, że "drobne odchylenia pomiędzy znakami nie powinny prowadzić do wniosku o braku podobieństwa oznaczeń. Chodzi o brak lub dodanie przedrostka lub przyrostka, jak również zmiana litery lub liter..." (R. Skubisz "Prawo znaków towarowych" Komentarz Wydawnictwo Prawnicze Spółka z o.o. str. 92 Warszawa 1997 r.)

Znak "R-PROFIT" i przeciwstawiony mu znak "PROFIT" różnią się jedynie literą "R", trzon obu znaków"PROFIT" jest identyczny. Sugeruje to w ocenie Sądu odbiorcom podobieństwo obu oznaczeń nie tylko w płaszczyźnie graficznej, ale także w kontekście fonetycznym, szczególnie, że jedyna różnica leży w literze "R".

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska skarżącego, że litera "R" jest na tyle istotna, iż powoduje brak podobieństwa obu porównywanych znaków. W ocenie Sądu Urząd prawidłowo uznał, że oba znaki są podobne. Trzon znaku "R-PROFIT" jak i przeciwstawiony mu znak "PROFIT" oznacza w języku polskim korzyść, zysk, dochód. Jest to słowo występujące również w innych językach europejskich. W ocenie Sądu słowo to rzadko jest używane w języku potocznym, występuje raczej jako słowo specjalistyczne-finansowe.

W ocenie Sądu zasadnie Urząd uznał, że decydującym o podobieństwie znaków jest trzon "PROFIT". Litera "R" jest w ocenie Sądu pozbawiony istotnej zdolności odróżniającej, bowiem to element słowny "PROFIT", wspólny dla obu znaków, jest rozpoznawany przez jednych odbiorców ze względu na swoje znaczenie, zaś przez innych rozpoznawany jako bardziej oryginalny fragment przedmiotowego znaku. Litera "R" nie zmieni w ocenie Sądu warstwy znaczeniowej znaku i może być odbierana jako element uściślający charakter usługi.

Jak wyżej wykazano, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia

z łudzącym podobieństwem oznaczeń w płaszczyźnie fonetycznej, "graficznej"

i znaczeniowej. W ocenie Sądu okoliczności te mają wpływ na niebezpieczeństwo konfuzji wyżej omówionych znaków.

Należy podkreślić, że Urząd Patentowy wbrew twierdzeniom skarżącej dokonał analizy znaku w całości, odniósł się również do grafiki znaku "R-PROFIT". Grafika powyższa jest w ocenie Sądu stosunkowo prosta i trudno tu mówić, że właśnie ona wyróżnia znak "R-PROFIT". Zwłaszcza, że przy znaku słowno-graficznym w ocenie doktryny, podzielonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, decydujące znaczenie ma element słowny.

Przechodząc do omówienia trzeciej przesłanki zaistnienia ryzyka konfuzji tzn. podobieństwa znaku kwalifikowanego - takiego, że może odbiorcę wprowadzić

w błąd co do pochodzenia towarów/usług w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Należy stwierdzić, że wystarczy, iż istnieje ryzyko wprowadzenia

w błąd odbiorców co do pochodzenia usługi, błąd ten wcale nie musi wystąpić. Słusznie Urząd Patentowy zauważył, że funkcjonowanie na rynku tak podobnych znaków może sugerować, że znak zgłoszony jest odmianą znaku zarejestrowanego, bądź pochodzi od podmiotów powiązanych ze sobą organizacyjno-prawne.

Skarżący podniósł że jej produkty mają inne kanały dystrybucji - gdyż inny departament obsługuje w banku małych i średnich przedsiębiorców, a inny klientów indywidualnych. Powyższe w ocenie Sądu nie wyklucza możliwości konfuzji, gdyż jak zostało wyżej wykazane, klient może myśleć, że usługa pochodzi od podmiotu, który łączy związek organizacyjno-prawny z właścicielem prawa ochronnego na znak towarowy "PROFIT".

W ocenie Sądu zaskarżona decyzja nie narusza również art. 7 i 77 § 1 kpa. Urząd Patentowy w sposób prawidłowy zgromadził i ocenił materiał dowodowy zebrany w sprawie, a także dokonał prawidłowego uzasadnienia swojej decyzji zgodnie z dyspozycją art. 107 § 3 kpa. Przedstawiając sposób badania przeciwstawionych znaków we wszystkich płaszczyznach Urząd Patentowy wskazał, że przeciętny odbiorca może pomylić znaki "R- PROFIT" i " PROFIT",

a przeprowadzona analiza i ocena podobieństwa przeciwstawionych znaków była dokonana zgodnie z ustalona praktyką z uwzględnieniem wszystkich koniecznych elementów tejże oceny, która to znalazła swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Odnosząc się do kwestii słowa "profit" i jego ogólno informacyjnego charakteru na którą powołuje się w toku postępowania skarżący należy stwierdzić, że Sąd nie podzielił tego poglądu. Skoro skarżący kwestionuje możliwość rejestracji powyższego słowa to rodzi się pytanie, dlaczego nie wniósł o unieważnienie prawa

z rejestracji przeciwstawionego znaku " PROFIT" powołując się na brak właściwości odróżniających.

Odnosząc się natomiast do warunków obrotu gospodarczego, w jakich funkcjonują omawiane oznaczenia w zakresie reklamy to w ocenie Sądu słusznie zauważył Urząd Patentowy RP w odpowiedzi na skargę, że usługi finansowe z reguły reklamowane są ze wskazaniami usługodawcy. Prawidłowy wydaje się jednak pogląd Urzędu Patentowego, że jeśli w świadomości odbiorcy utrwali się już związek znaku towarowego oznaczającego określoną usługę z miejscem jej świadczenia, podobny nowy znak dla tej samej usługi może automatycznie uznać za pochodzący z tego samego źródła ignorując przy tym informacje dotyczące usługodawcy. Z drugiej strony, zauważając różnice dotyczące usługodawcy, może uznać, że właścicieli tak podobnych jak w rozpatrywanym przypadku oznaczeń łączą jakieś związki organizacyjno-prawne. Z tego powodu współistnienie na rynku usług finansowych obydwu omawianych znaków może prowadzić do powstania stanu niepewności co do ich pochodzenia.

Na koniec warto podkreślić, że w prawie państw zachodnich wykształciła się zasada, że w wypadku kolizji dwóch znaków wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na rzecz uprawnionego do znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem(...). Powyższa zasada jest konsekwencją przekonania, że przedsiębiorca, który dla towarów/usług tego samego rodzaju wybiera znak towarowy podobny do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem działa na własne ryzyko i wątpliwości winny być rozstrzygane na jego niekorzyść.

Biorąc powyższe pod rozwagę na zasadzie art. 151 p.p.s.a. orzeczono jak

w sentencji.