Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1039/16
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2016-12-20 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, art. 246, art. 247 ust. 2
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi C. Inc. z siedzibą w N. (USA) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...]Urząd Patentowy RP (dalej: UP, organ), po rozpoznaniu sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy CB City Broker o numerze R.195246 udzielonego na rzecz C. sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej: uprawniona), wszczętej na skutek sprzeciwu, uznanego za bezzasadny, wniesionego przez C. Inc. z siedzibą w [...], USA (dalej: zgłaszająca sprzeciw, Spółka, skarżąca), na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 246 i 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 z późn. zm., dalej: "p.w.p.") oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p. orzekł o oddaleniu sprzeciwu i kosztach postępowania.

Do wydania powyższej decyzji doszło w oparciu o następujące ustalenia:

W dniu [...] grudnia 2005 r. C. sp. z o.o. z siedzibą w [...] zgłosiła do ochrony znak towarowy słowno-graficzny w kolorze czarno-białym CB CITY BROKER, przeznaczony do oznaczania towarów/usług w klasie 36: pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego. Decyzją z dnia [...] lipca 2007 r. udzielono prawo ochronne na zgłoszony znak towarowy. W dniu [...] września 2008 r. do UP wpłynął sprzeciw firmy C. oraz C. Inc. z siedzibą w [...]od udzielonego prawa ochronnego. Zgłaszający sprzeciw w podstawie prawnej powołali art. 246 ust. 1, art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). W uzasadnieniu wskazali, że wyrażenie "citi", znajdujące się na początku jej znaków, powoduje konfuzyjne podobieństwo znaku spornego do ich znaków, gdyż także znak sporny zawiera wyrażenie podobne, różniące się jedynie mało widocznym elementem "y - city", w związku z czym zachodzi podobieństwo znaków ze względu na podstawowy i wyróżniający element "citi" bardzo silnie zakodowany w pamięci odbiorców, mogący sugerować, że znak sporny jest kolejnym z serii oznaczeń CITI. W odpowiedzi uprawniona uznała sprzeciw za bezzasadny wskazując, że wyrażenie "city" w jej znaku nie stanowi elementu odróżniającego. Podnosiła też, że działalność żadnego ze wskazanych przez zgłaszającego sprzeciw podmiotów nie pokrywa się z jej działalnością. C. sp. z o.o. wykonuje działalność brokerską w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i jej członkowie posiadają uprawnienia brokerskie. Takich uprawnień nie ma żaden ze wskazanych podmiotów grupy CITI. Ponadto zgłaszający sprzeciw nie wykazali, w ocenie uprawnionej, aby korzystała ona z renomy znaków przeciwstawionych. Uprawniona wskazała także na okoliczność, że jej znak poza wyrażeniem "city" zawiera dodatkowe elementy: "C" "B" i "Broker", których nie zawierają znaki przeciwstawione. Sporny znak "CB CITY BROKER" wyraźnie nawiązuje do działalności wykonywanej przez uprawnioną – pośrednictwa w ubezpieczeniach wykonywanego na terenie miasta [...].

Decyzją z dnia [...] października 2011 r., nr [...]UP unieważnił prawo ochronne na znak towarowy "CB CITY BROKER". Organ dokonując porównania usług z klasy 36 obejmującej sporny znak ze znakami przeciwstawionymi sprzeciwiających się spółek: CITI nr R-138423, CITIGROUP nr R-131558, CITIFINANCIAL nr R-150729, CITIINSURANCE nr R-163106 oraz CITICAPITAL nr CTM 18683371, stwierdził, że usługi objęte znakami przeciwstawionymi są identyczne z wykazem usług spornego znaku, z uwagi na ich przeznaczenie i skierowanie do identycznego kręgu odbiorców, a także z uwagi na identyczny sposób dystrybucji tych usług. Dokonując porównania znaków w płaszczyźnie wizualnej organ uznał, że grafika spornego znaku jest uboga i ma drugorzędne znaczenie, a znaki przeciwstawione są słowne oraz słowno-graficzne (znak CITI). Za elementy dominujące w znakach przeciwstawionych uznał człon "CITI", w spornym znaku człon "City". Pozostałe elementy wszystkich znaków organ zakwalifikował jako niedystynktywne, opisowe i wskazujące na rodzaj usług. Występujący w spornym znaku element graficzny w postaci liter "C" i "B", zdaniem UP nie miał decydującego znaczenia. Różna ilość sylab i liter nie miała zaś wpływu na ogólne zbieżne wrażenie wywierane przez te znaki, co świadczy o ich podobieństwie w warstwie wizualnej ze względu na pierwsze litery "Citi" i "City". Porównanie w warstwie fonetycznej doprowadziło organ do stwierdzenia, że początkowy element badanych znaków "CITI" i "City" będzie przez większość odbiorców odczytywany tak samo, jako "siti". Ten początkowy element znaków jest dominujący i dystynktywny. Początkowy element znaków, przy serii znaków Spółki, będzie elementem odróżniającym jej znaki, wobec czego zachodzić będzie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców usług co do ich pochodzenia. W płaszczyźnie znaczeniowej organ uznał, że znak "CITI" zawiera co najwyżej sugestię do angielskiego słowa "city" (miasto), a więc brak było podstaw do stwierdzenia podobieństwa na tej płaszczyźnie lub braku podobieństwa do znaku spornego.

Sąd I instancji uwzględnił skargę uprawnionej na tę decyzję. Co do zarzutu o braku interesu prawnego po stronie Spółki do wniesienia sprzeciwu, odwołał się do treści art. 246 ust. 1 p.w.p., że każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji UP o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa i uznał go za niezasadny.

Dokonując oceny prawidłowości zaskarżonej decyzji UP, Sąd I instancji stwierdził, że jednostronna analiza porównawcza oznaczeń, ze zmarginalizowaniem grafiki spornego znaku słowno-graficznego, czyniła przedwczesnym stanowisko, że podobne wyłącznie na płaszczyźnie fonetycznej elementy słowne "citi" i "city", uznane przez organ za dominujące, powinny decydować o unieważnieniu znaku skarżącej. Sąd wskazując na ustalenia organu w zakresie podobieństwa znaków na płaszczyźnie znaczeniowej, że wyrażenie "city" to określenie miasta w języku angielskim, natomiast słowo "citi" zawiera jedynie sugestię do określenia miasta, stwierdził, że w takiej sytuacji słowo "city" powinno zostać uznane za niedystynktywne. Natomiast wyrażenie "citi" jako nieprzedstawiające bezpośrednio żadnego znaczenia w znaku "CITI" powinno ten znak odróżniać od znaku uprawnionej, czyniąc jej znak – City - niepodobnym do znaku zgłaszającego sprzeciw - "Citi". Dlatego, w ocenie WSA, dla zbadania podobieństwa znaku uprawnionej do znaków przeciwstawionych istotnym stałaby się grafika spornego znaku w porównaniu z grafiką przeciwstawionego znaku "CITI" oraz wobec braku grafiki w pozostałych znakach C. Inc., albowiem w znakach przeciwstawionych elementy słowne oraz w znaku spornym element "Broker" organ patentowy uznał za niedystynktywne. Skoro w znaku spornym oba elementy "City" i "Broker", jako określenia opisowo - rodzajowe w ujęciu znaczeniowym uznane zostały za niedystynktywne, to pozostawała jedynie warstwa graficzna znaku spornego z literami "C" i "B", do szczególnego zbadania tego znaku na podobieństwo do znaków przeciwstawionych. Wątpliwości WSA budziła także ocena organu dotycząca właściwego kręgu odbiorców. Zdaniem Sądu, w odniesieniu do kryterium dobrego poinformowania klienta, rozsądnie postrzegającego i ostrożnego, organ nie wziął pod uwagę, że badane znaki towarowe dotyczą usług, które nie są codziennymi usługami, zwykłymi i masowymi. Zasadnie wobec tego uprawniona podniosła, że nie można było nie przyjąć, iż poziom uwagi konsumentów przy wyborze przedmiotowych usług i ich ocenie jest na tyle wysoki, iż wyklucza ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co pochodzenia tych usług. Sąd zwrócił uwagę na niekonsekwencję UP co do warunków obrotu usługami oznaczanymi badanymi znakami usługowymi, co miało znaczenie w świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Stwierdzone niespójności i uchybienia w decyzji organu stanowiły w ocenie Sądu I instancji naruszenie przepisów 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, dalej: k.p.a.) w zw. z art. 252 i art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., powodujące niemożność ustalenia zakresu, w jakim organ rozpatrzył materiał dowodowy sprawy i jakie okoliczności przyjął za udowodnione (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c), art. 152 i art. 205 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, opubl. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.).

Skargę kasacyjną wniosła C. Inc. Zaskarżyła wyrok Sądu I instancji w całości zarzucając mu naruszenie: przepisów postępowania, tj. art. 133 § 1 i art. 145 § 1 ust. 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 77 § 1, art. 80, 107 § 3 k.p.a., poprzez brak oparcia rozstrzygnięcia o materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy, również art. 133 § 1 i art. 145 § 1 ust. 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 107 § 3 k.p.a. poprzez dokonanie niewłaściwego ustalenia, że uzasadnienie decyzji Urzędu Patentowego uniemożliwia zrozumienie, w jakim zakresie został rozpatrzony materiał dowodowy i jakie okoliczności zostały przyjęte za udowodnione oraz naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Skarżąca kasacyjnie wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną spółka C. wniosła o jej oddalenie w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wyrokiem z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt II GSK 319/13.

Odnosząc się do zarzutów naruszenia przez Sąd I instancji art.133 § 1 p.p.s.a i art. 145 § 1 ust. 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 77 § 1, art. 80, 107 § 3 k.p.a., poprzez brak oparcia rozstrzygnięcia o materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy Sąd kasacyjny zauważył, sąd administracyjny jako sąd prawa nie dokonuje ustaleń faktycznych, tylko bada, czy dokonane przez organ administracji ustalenia odpowiadają prawu. Z tego też względu sąd administracyjny nie prowadzi postępowania dowodowego, za wyjątkiem sytuacji z art. 106 § 3 p.p.s.a. (dopuszcza przeprowadzenie dowodu z dokumentu wyłącznie dla wyjaśnienia istotnej wątpliwości i pod warunkiem nieprzedłużania postępowania). Jeśli natomiast sąd administracyjny ma wątpliwości co do prawidłowości ustalenia stanu faktycznego przez organ lub co do prawidłowości oceny dowodów w sprawie dokonanej przez organ uchyla decyzję w oparciu o art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. Sąd I instancji prawidłowo tak właśnie uczynił.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zarzuty skargi kasacyjnej naruszenia przepisów postępowania, jak i zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. były niezasadne. Sąd kasacyjny podzielił stanowisko WSA, iż zasadą jest, że znaki towarowe porównuje się całościowo, tj. bierze się pod uwagę wszystkie tworzące je elementy łącznie. W znaku towarowym słownym jest to określone słowo lub słowa, a w znaku słowno-graficznym wszystkie tworzące ten znak elementy, a więc słowo (jeżeli jest), grafika, kolor i wzajemna kompozycja tych elementów. Dlatego za nieprawidłowe przyjął badanie podobieństwa znaków według jedynie pewnych elementów oznaczenia, choćby w ocenie organu patentowego był to element najbardziej charakterystyczny, bez wcześniejszej analizy całego znaku. NSA podzielił argumenty Sądu I instancji, że badając podobieństwo przeciwstawionych znaków w warstwie fonetycznej UP uznał, że wyłącznie dystynktywne dla tych znaków są wyrażenia "citi" i "city", których wymowa jest taka sama. Podzielił też opinię WSA, że organ dosyć lapidarnie uznał podobieństwo znaków w warstwie wizualnej stwierdzając, że o tym podobieństwie zadecydowała jedynie pierwsza litera "c" w badanych znakach, ale już nie całe wyrażenia "citi" i "city". Zatem, nieprawidłowo, wyłącznie warstwa fonetyczna tych dwóch wyrażeń zdecydowała o unieważnieniu prawa ochronnego na znak uprawnionej. Sąd kasacyjny zgodził się z WSA, że znaki uczestnika postępowania odczytywane są nie jako CITI GROUP, CITI FINANCIAL, CITI INSURANCE, CITI CAPITAL w przeciwieństwie do znaku City Broker, ale jako jedne wyrazy. Gdyby nawet przyjąć, iż znaki przeciwstawione i znak sporny w wymowie mogą być odbierane jako jednowyrazowe, to słusznie zauważył Sąd I instancji, że nie sposób pominąć pozostałej argumentacji uprawnionej odnoszącej się do braku podobieństwa tych znaków na innych płaszczyznach porównawczych, ponieważ UP też wskazał, że przesłanki dające podstawę do stwierdzenia podobieństwa, w tym podobieństwa kolizyjnego, muszą być spełnione kumulatywnie, w myśl art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Sąd kasacyjny zgodził się z uwagą Sądu I instancji, że ze wszystkich przeciwstawionych znaków (CITI, CITIGROUP, CITIFINANCIAL, CITIINSURANCE i znak zarejestrowany w trybie unijnym CITICAPITAL) jedynie znak CITI jest znakiem słowno-graficznym, tak jak znak sporny CB City Broker. Sąd kasacyjny przyznał rację WSA, że brak odniesienia się przez UP do obu znaków słowno-graficznych w aspekcie porównywania ich grafiki naruszyło przepisy art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 252 p.w.p., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Zauważył, że grafika przeciwstawionego znaku CITI, używając argumentacji UP, jest jeszcze uboższa od grafiki znaku spornego. Liternictwo znaku CITI niczym się nie wyróżnia, a jego dodatkowa grafika sprowadza się wyłącznie do "kreski, daszka" na literami "iti". Natomiast wg zgłoszenia, sporny znak posiada ciemne prostokątne tło (znak CITI tła nie posiada), na samej górze znaku umieszczono wyraźnie większe litery "C B" przez ich odwrócenie, nadając im charakterystyczny wygląd, które stanowią logo spółki uprawnionej, a pod spodem owych liter widnieje napis wyraźnie od nich mniejszy "City Broker". Liternictwo tego napisu jest wykonane na bazie czcionki Brisk także odmiennej od liter "C B". Sąd kasacyjny nie zgodził się z organem, że przedstawiona w zgłoszeniu grafika znaku spornego nie miała decydującego znaczenia, gdyż w świetle praktyki zasadnicze znaczenie miała warstwa słowna znaku. Zaakceptował zaś opinię Sądu I instancji, że jeżeli oznaczenie składa się jednocześnie z elementów graficznych i słownych, nie oznacza to automatycznie, że element słowny jest tym, który winien być zawsze uważany za dominujący. Element graficzny może bowiem zajmować równorzędne miejsce z elementem słownym. Dlatego NSA nie podzielił tezy UP, iż można, bez dostatecznego wykazania przyczyn "marginalizować płaszczyznę" graficzną znaku przy dokonywaniu oceny porównawczej znaku słownego ze znakiem słowno-graficznym." Zatem badając znak słowno-graficzny na podobieństwo do znaków przeciwstawionych warstwa graficzna znaku również powinna podlegać badaniu z taką samą uwagą, jak warstwa słowna. Słowna płaszczyzna porównawcza znaków towarowych nie przesądza, iż w każdym przypadku pewne podobieństwo wyrazów użytych w porównywanych znakach czyni znaki podobnymi, w szczególności czyni je podobnymi kolizyjnie, a przynajmniej nie można tego stwierdzić jednoznacznie nie analizując wnikliwie innych elementów znaku, w tym elementów graficznych i ich układu. Nie jest zatem wystarczającym sam fakt występowania podobnych słów, gdyż należy brać pod uwagę także pozostałe elementy znaków.

Rację przyznał WSA, że jednostronnie przeprowadzona przez UP ocena porównawcza oznaczeń, ze zmarginalizowaniem grafiki spornego znaku słowno-graficznego, czyniło przedwczesnym stanowisko organu w tej sprawie, iż to podobne wyłącznie na płaszczyźnie fonetycznej elementy słowne ("citi" i "city"), uznane przez UP za dominujące, powinny decydować o unieważnieniu znaku uprawnionej.

Sąd kasacyjny zgodził się z WSA, iż badając podobieństwo znaków na płaszczyźnie znaczeniowej organ zauważył, że wyrażenie "city" to określenie miasta w języku angielskim, natomiast słowo "citi" zawiera "co najwyżej" sugestię do określenia miasta, i doszedł WSA do słusznego wniosku, że: "Jeżeli zatem słowo "city" w spornym znaku oznacza z języka angielskiego miasto, to konsekwentnie, tak jak pozostałe wyrażenia zawarte we wszystkich badanych znakach, powinno zostać uznane za niedystynktywne. Natomiast wyrażenie "citi" jako nieprzedstawiające bezpośrednio żadnego znaczenia w znaku CITI powinno ten znak odróżniać od znaku uprawnionej, tj. czynić znak uprawnionej przez użycie w nim opisowego słowa "city" niepodobnym do znaku CITI zgłaszającego sprzeciw.".

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił także wątpliwości Sądu I instancji co do dokonanej przez UP oceny właściwego kręgu odbiorców i niekonsekwencji organu w tym zakresie, co wynikało z uzasadnienia decyzji.

Sąd kasacyjny podnosząc, że skoro w niniejszej sprawie chodzi o pozbawienie nabytych praw wyłącznych do znaku towarowego, to słusznie uznał WSA, iż konieczna jest szczególna wnikliwość przy badaniu podobieństwa znaku uprawnionej do przeciwstawionych znaków Spółki, a tej wnikliwości zabrakło w toku tego postępowania.

Urząd Patentowy ponownie rozpatrując sprawę powołaną na wstępie decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r. oddalił sprzeciw.

Przypomniał, że Spółka nadal podtrzymała obie podstawy ze sprzeciwu: art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Organ zauważył, że Spółka sprecyzowała wykaz przeciwstawionych znaków towarowych. Jednakże UP nie dokonał porównania spornego znaku to znaków: CITIBANK R.84244, CITIBUSINESS R.122128, CITIBANK R.83132, CITIBUSINESS CTM.679282, CITIBANK CTM.179531, CITIFINANCIAL R.150729, CITICAPITAL CTM.1868371. Uznał, że uprawnionym do znaków: CITIBANK R.84244, CITIBUSINESS R.122128, CITIBANK R.83132, CITIBUSINESS CTM.679282, CITIBANK CTM.179531 jest inny podmiot niż wnoszący sprzeciw, tj. C. z siedzibą w [...], USA. Zgodnie zaś z aktualną linią orzeczniczą w postępowaniu spornym przed UP nie jest możliwe powoływanie się na cudze prawa ochronne na znaki towarowe. Ponadto wnosząca sprzeciw nie wykazała ewentualnego powiązania z podmiotem C. z siedzibą w [...].

Natomiast w odniesieniu do znaków: CITIFINANCIAL R.150729, CITICAPITAL CTM.1868371 UP przyjął, że nie mogą stanowić skutecznego przeciwstawienia dla spornego znaku towarowego, gdyż zostały wskazane jako podstawa sprzeciwu w piśmie z dnia [...] sierpnia 2011 r. czyli po upływie terminu 6 miesięcy zakreślonego przez art. 246 p.w.p.

Wobec tego UP dokonał porównania spornego oznaczenia CB City Broker jedynie do należących do Spółki i wniesionych w ustawowym terminie 6 miesięcy oznaczeń: CITIGROUP R.131558, CITI R.138423 i CITIFINANCIAL CTM.2223014.

Dokonując w pierwszej kolejności oceny podobieństwa towarów, organ zauważył, że znak towarowy CITIGROUP przeznaczony jest do oznaczania usług z klasy 36: usługi ubezpieczeniowe i finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie kart kredytowych, usługi w zakresie obrotu, konsultingu oraz w zakresie gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi inwestycyjne zawarte w tej klasie. Z kolei znak towarowy CITI służy do oznaczania usług z klasy 36: usługi w zakresie ubezpieczeń, spraw finansowych, spraw monetarnych, spraw własności, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, usługi inwestycyjne i usługi dotyczące kart kredytowych, a znak CITICAPITAL do oznaczania usług z klasy 36: ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność monetarna, działalność dotycząca nieruchomości.

Porównując zakres usług chronionych spornym znakiem i znakami przeciwstawionymi, UP doszedł do konkluzji, że wszystkie oznaczenia służą do sygnowania usług związanych z szeroko rozumianymi usługami ubezpieczeniowymi. Dlatego przyjął, że znaki te są przeznaczone do oznaczania identycznych usług. Organ przypomniał, że badał podobieństwo usług w takim zakresie, w jakim udzielono prawa ochronnego, a nie - w jakim strony faktycznie ich używają.

Dokonując oceny oznaczeń, UP wyjaśnił, że znaki powinny być oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować ryzyka wprowadzenia w błąd. Oceny podobieństwa oznaczeń dokonywać należy w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów. Zauważył, że należy zwrócić uwagę na proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów, ich oryginalność i sposób postrzegania, miejsce w znaku i kontekst, w jakim poszczególne elementy zostały użyte. Do przyjęcia podobieństwa oznaczeń wystarczy w zasadzie ich zbieżność na jednej z powołanych płaszczyzn.

Porównując znaki, UP zauważył, że znak R.138423 jest znakiem słowno-graficznym, czarno – białym, składającym się z czarnego napisu "citi". Nad literą "t" znajduje się grafika w formie łuku, tworząc nad tą literą rodzaj daszka. Z kolei znak R.131558 jest znakiem słownym składającym się z jednego słowa "CITIGROUP", a znak CTM.2223014 jest znakiem słownym składającym się z jednego słowa "CITIFINANCIAL".

Natomiast sporny znak jest znakiem słowno – graficznym, składającym się z czarnych liter "CB" obwiedzionych białą linią, poniżej której zostały umieszczone słowa "City Broker" sporządzone w białym kolorze. Całość została przedstawiona na czarnym tle.

Organ zauważył, że przeciwstawione znaki obejmują element słowny - słowo "CITI i "CITY" w spornym znaku. Jednakże w ocenie UP ten element nie determinuje podobieństwa w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Organ zauważył, że przeciwstawione znaki słowno – graficzne różnią się od siebie w znaczący sposób z uwagi na oryginalną i charakterystyczną kompozycję znaku spornego. W znaku tym grafikę stanowi czarne tło, specyficzna czcionka tworząca słowa "City Broker" oraz ciekawa trójwymiarowa czcionka, którą sporządzono litery "CB". Litery te znajdują się w centralnym miejscu znaku i są większe niż wyrazy "City Broker". Dzięki takiej kompozycji, litery "CB" stanowią element wyróżniający i dominujący w spornym znaku. Podobnie zapisane słowa "City" i "Citi" z uwagi na całą kompozycję graficzną tych oznaczeń, a zwłaszcza oryginalność znaku spornego i to, że pierwszymi elementami, na które zwrócą uwagę odbiorcy są litery "CB", a nie słowo "City". Dlatego organ doszedł do wniosku, że znaki te nie są podobne do siebie w warstwie wizualnej.

Porównując sporny znak z pozostałymi dwoma przeciwstawionymi znakami, które są słowne, UP podkreślił, że jego oryginalny układ graficzny przykuwa uwagę odbiorców. Nawet wspólne trzy litery nie powodują podobieństwa znaków, zwłaszcza że przeciwstawione znaki są znakami wieloliterowymi, nieposiadającymi jakiejkolwiek grafiki. Organ uznał, że zaprezentowana ocena pozostaje w zgodzie z zaleceniami wcześniejszych wyroków sądowych.

Dokonując oceny znaków w warstwie fonetycznej UP stwierdził, że posiadanie podobnie wymawianych elementów "City" i "Citi" nie jest wystarczające do uznania ich podobieństwa. Wszystkie znaki zawierają dodatkowe elementy słowne, powodujące, ze oznaczenia te są odmienne w wymowie. Nadto znak sporny składa się z dwóch liter "CB" oraz dwóch słów: "City Broker", podczas gdy znaki przeciwstawione stanowią słowa jednowyrazowe. Nie ma przy tym znaczenia, że "City" i "Citi" będą wymawiane podobnie, zgodnie z ich fonetycznym zapisem. Przeciwstawione znaki będą wymawiane zgodnie z ich zapisem, a przez odbiorców znających język angielski, zgodnie z wymową w tym języku. Porównując z wymową spornego znaku, który ma odmienną długość, podobnie jak ilość słów i liter, zdaniem UP, porównywane znaki nie są do siebie podobne w warstwie fonetycznej.

Podobnie ocenił organ podobieństwo omawianych oznaczeń w warstwie znaczeniowej. Składają się ze słów nie pochodzących z języka polskiego. Słowo "City" oznacza "miasto, miejski" w języku angielskim i tak też jest rozumiane przez polskich odbiorców. Natomiast "broker" występuje w języku polskim i oznacza pośrednika. Zatem przeciwstawione oznaczenie będzie rozumiane jako "miejski broker". Natomiast element "Citi" nie posiada znaczenia w języku polskim, ale z racji identycznej albo bardzo podobnej wymowy do angielskiego "city" może być przez polskich odbiorców kojarzone z tym słowem rozumianym, jak wskazano - "miasto".

Z kolei oznaczenie "CITIGROUP" przez część polskich odbiorców będzie rozumiane jako słowo fantazyjne, a przez część jako "miejska grupa" i budzące skojarzenia z czymś miejskim.

Znak "CITIFINANCIAL" także składa się z jednego słowa i nie posiada znaczenia w polskim języku. Będzie przez część odbiorców znających język angielski kojarzone jako "finanse miejskie", a dla części będzie budzić skojarzenia z czymś miejskim, a drugi człon z polskim słowem "finanse, finansowy" i w konsekwencji z finansami.

Organ oceniając element "City" i "Citi" stwierdził, że słowo "city" oznaczające miasto jest niedystynktywne, a słowo "citi" – obojętne semantycznie odróżnia znaki przeciwstawione od znaku spornego. Dlatego porównywane oznaczenia różnią się także w warstwie znaczeniowej.

Zatem, w ocenie UP, w omawianej sprawie nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmujące ryzyko skojarzenia spornego znaku ze znakami przeciwstawionymi. Usługi sygnowane porównywanymi znakami nie mają charakteru usług codziennych i masowych. Korzystanie z nich nie jest działaniem nieprzemyślanym ani czynnością codzienną. Usługi te są świadczone przez wyspecjalizowane podmioty, które działają na podstawie wydanych zezwoleń i koncesji i dbają o wysoką jakość usług i utrzymanie wysokiej pozycji na rynku, a nie przez przypadkowe przedsiębiorstwa. Odbiorcy tychże usług szczegółowo analizują przedstawione oferty, opatrzone znakami towarowymi, a poziom ich uwagi przy wyborze usług i ich ocenie jest na tyle wysoki, że wyklucza ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do ich pochodzenia.

Zdaniem UP istnienie rodziny znaków zawierających słowo "CITI" z uwagi na brak podobieństwa porównywanych oznaczeń pozostaje irrelewantne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Dlatego organ uznał za bezpodstawny zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Organ nie dopatrzył się także naruszenia przez sporne prawo ochronne przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Wyjaśnił, że naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. determinowane jest spełnieniem łącznie następujących przesłanek:

1) identyczności lub podobieństwa znaków,

2) istnienia renomy znaku przeciwstawionego,

3) przysporzenie uprawnionemu nienależnych korzyści lub szkodliwość dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

Organ przyjął, że znaki należące do Spółki mają renomę na terytorium Polski. Potwierdziła to, jego zdaniem, także uprawniona w piśmie z dnia [...] maja 2015 r. Przedłożony przez zgłaszającą sprzeciw materiał dowodowy, wyszczególniony w decyzji, świadczy o istnieniu renomy znaków towarowych zawierających element słowny "CITI".

Organ uznał, że sporny znak nie jest podobny do przeciwstawionych, renomowanych znaków towarowych na żadnej z płaszczyzn: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Między spornym oznaczeniem a przeciwstawionymi znakami istnieje dużo więcej różnic niż elementów wspólnych, które skutecznie eliminują podobieństwo pomiędzy tymi znakami towarowymi oraz ryzyko ich skojarzenia.

Organ, odwołując się do orzecznictwa, podniósł, że uprawniony z wcześniejszego prawa ochronnego musi wykazać, że zaistniała po stronie uprawnionego ze spornego znaku towarowego sytuacja uzyskania nienależnej korzyści bądź też szkodliwość dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego. Dla ustalenia tej przesłanki wystarczające jest przeprowadzenie dowodu na wykazanie prawdopodobieństwa powstania szkody lub uzyskania nienależnych korzyści.

Zdaniem organu, Spółka nie przeprowadziła percepcyjnego wywodu, z którego w drodze logicznej dedukcji na podstawie wyników analizy prawdopodobieństwa oraz przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze rynku można by dokonać ustaleń odnośnie do zaistnienia nienależnej korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaków wcześniejszych. Nie zostało wykazane, aby uprawniona próbowała działać korzystając ze znaków towarowych zawierających element słowny "CITI" w celu uzurpacji ich atrakcyjności ani też próbował wykorzystać wysiłek handlowy włożony przez właściciela tych znaków towarowych w wykreowanie i utrzymanie ich wizerunku. W ocenie UP uprawniona wykazała, że pracuje od lat swoim staraniem i nakładami finansowymi nad budowaniem swojej marki, renomy i utrzymaniem klientów.

Wnosząca sprzeciw nie przedstawiła żadnych dowodów, które umożliwiałyby stwierdzenie prawdopodobieństwa wyrządzenia szkody dla odróżniającego charakteru znaków towarowych zawierających element słowny "CITI" w wyniku używania spornego znaku towarowego. Przy tym UP zauważył, że organ ten, jak i OHIM udzieliły ochrony na szereg znaków zawierających element słowny CITI, co znaczy, że prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody w zakresie charakteru odróżniającego znaków towarowych z tymże elementem nie istnieje.

Organ doszedł do wniosku, że pomimo uznania renomy znaków przeciwstawionych, nie stwierdził podobieństwa oraz istnienia ryzyka skojarzenia znaku spornego ze znakami należącymi do Spółki oraz nie zachodzą okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Odnośnie decyzji innych urzędów patentowych oraz wyroków sądów innych państw, UP zauważył, że nie są wiążące dla organu krajowego i mogą być brane pod uwagę jedynie informacyjnie. Polska ustawa p.w.p., pomimo unijnej unifikacji, cechuje się krajową specyfiką, a podobieństwo znaków towarowych należy oceniać w odniesieniu do polskich realiów prawnych i rynkowych.

O kosztach UP orzekł w myśl art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Na decyzję powyższą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła C. Inc. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzuciła naruszenie przepisów postępowania mający istotny wpływ na wynik sprawy, tj.

I. art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. polegające na błędnej ocenie całokształtu materiału dowodowego i uznaniu, że:

a) litery CB w spornym znaku towarowym CB City Broker stanowią element odróżniający i dominujący, podczas gdy nie wyróżniają się szczególna pozycją odróżniającą;

b) przeciwstawione znaki towarowe CITI są znakami wieloliterowymi, podczas gdy taka kategoria nie ma żadnego znaczenia i nie niesie żadnej istotnej treści, a słowne znaki towarowe CITI składają się z dwóch członów;

c) przeciwstawione znaki towarowe CITI są znakami jednowyrazowymi, podczas gdy słowne znaki towarowe CITI składają się z dwóch członów

d) elementy CITI i CITY są podobne w wymowie, podczas gdy są one w wymowie identyczne;

e) podobieństwo porównywanych znaków sprowadza się wyłącznie do trzech takich samych liter, podczas gdy przeciwstawione znaki CITI i sporny znak zawierają identyczne w wymowie stanowiące całość słowa oraz konstrukcję rodziny znaków towarowych, tj. CITY/CITI + słowo związane z szeroko pojętym rynkiem finansowym,

f) znak towarowy CITIGROUP będzie rozumiany przez część odbiorców jako "miejska grupa", a znak towarowy CITIFINANCIAL będzie rozumiany przez część odbiorców jako "finanse miejskie", podczas gdy odbiorcy nie będą nadawać im określonego znaczenia;

g) relewantne usługi nie są usługami masowymi, podczas gdy są one powszechnie wykorzystywane przez wszystkie grupy społeczne w codziennym życiu;

h) porównywane znaki towarowe nie sa podobne do siebie, podczas gdy stopień ich podobieństwa w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. powoduje między nimi skojarzenia i umożliwia uprawnionemu czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego CB CITY BROKER;

i) skarżący nie przeprowadził wywodu odnośnie nienależnej korzyści lub szkodliwości używania spornego znaku towarowego dla renomy znaków towarowych Spółki, podczas gdy taki wywód wielokrotnie został przedstawiony w trakcie postępowania administracyjnego;

j) skarżący nie przedłożył dowodów, które umożliwiałyby stwierdzenie prawdopodobieństwa wyrządzenia szkody dla odróżniającego charakteru jego znaków towarowych, podczas gdy przedstawienie takich dowodów nie jest konieczne, a mimo to Spółka zebrała je i przedstawiła;

2) art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. polegające na błędnej ocenie materiału dowodowego poprzez:

a) mimo odnotowania, ze znaki towarowe CITI tworzą rodzinę znaków towarowych opartą na tej samej konstrukcji oznaczenia – uznanie tej okoliczności za nieistotna w ocenie podobieństwa znaków, podczas gdy w znaku towarowym CB City Broker została ona skopiowana poprzez połączenie elementu CITI ze słowem związanym z szeroko pojętym rynkiem finansowym, co posiada bezpośrednie przełożenie na podobieństwo znaków, ryzyko ich pomyłek, występowania skojarzeń między nimi oraz transferu renomy;

b) pominięcie, że renomowany charakter elementu CITI w znakach towarowych skarżącego ma istotne znaczenie dla oceny podobieństwa znaków, ryzyka ich pomyłek, skojarzeń między nimi oraz transferu renomy;

c) pominięcie, że ocena podobieństwa porównywanych znaków towarowych powinna być dokonywana w kontekście usług wymienionych w ich wykazach i w ten sposób powinny zostać ocenione elementy opisowe znaków towarowych;

d) pominięcie, że znaki towarowe CITI (CITIGROUP, CITIFINANCIAL) są używane i rozpoznawane przez odbiorców jako dwuczłonowe;

e) pominięcie, że w materiale dowodowym znajdują się badania rynkowe świadczące o skojarzeniach w świadomości odbiorców pomiędzy spornym znakiem towarowym a znakami towarowymi Spółki;

3) art. 107 § 3 k.p.a. polegające na nieprawidłowym uzasadnieniu decyzji wobec następujących sprzecznych ze sobą ustaleń:

a) w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stwierdzono, ze porównywane znaki zawierają podobne elementy słowne, podczas gdy przy porównywaniu znaków organ jednocześnie uznał, że porównywane znaki zawierają jedynie takie same trzy litery;

b) odnośnie spornego znaku, organ z jednej strony podkreśla rolę występujących w nim liter CB, a następnie opisuje sporny znak jako znak dwuwyrazowy;

4) art. 107 § 3 k.p.a. polegające na braku dostatecznego uzasadnienia zaskarżonej decyzji odnośnie ustalenia, że materiał dowodowy nie potwierdza, że używanie znaku towarowego CB CITY BROKER mogłoby przynieść uprawnionemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaków towarowych Spółki oraz jaki dowód byłby satysfakcjonujący wobec przedstawienia w materiale dowodowym oraz wywodach skarżącej szerokich twierdzeń oraz materiałów dowodowych na tę okoliczność;

5) art. 6 k.p.a, art. 246 ust. 1 p.w.p. i związane z tym naruszenie art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. polegające na wprowadzeniu wymogu interesu prawnego w odniesieniu do powołania się na prawa do znaków towarowych CITIBANK R-84244, CITIBUSINESS R-122128, CITIBANK R-83132, CITIBUSINESS EUTM-679282, CITIBANK EUTM-179531 i pominięciu materiału dowodowego związanego z tymi znakami wobec braku koniczności legitymowania się przez skarżącą interesem prawnym przy składaniu sprzeciwu;

II. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. polegające na jego wadliwej interpretacji i zastosowaniu poprzez:

a) przyjęcie poglądu zgodnie z którym skarżąca musiała wykazać, że zaistniała po stronie uprawnionej sytuacja uzyskania nienależytej korzyści bądź też szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego, podczas gdy w stosowanym przepisie wyraźnie wskazano na możliwość wystąpienia takich okoliczności;

b) utożsamianie pojęcia podobieństwa oznaczeń zawartego w przepisie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. z pojęciem podobieństwa, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.;

c) uzależnienie zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. od woli lub tez zamiaru uprawnionej.

W oparciu o powyższe zarzuty Spółka wystąpiła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP podtrzymał dotychczasowe stanowisko i wnosił o oddalenie skargi.

Uprawniona w piśmie procesowym z dnia 24 listopada 2016 r. wnosiła o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga C. Inc. Nie zasługuje na uwzględnienie.

Przede wszystkim należy zauważyć, że sprawa ta była już przedmiotem kontroli WSA w Warszawie, który wyrokiem z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1191/12 uchylił wcześniejszą decyzję UP. Orzeczenie to zostało następnie skontrolowane na skutek skargi kasacyjnej Spółki przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt II GSK 319/13. Skarga kasacyjna została oddalona.

Wobec tego Sąd rozstrzygający obecnie skargę wnoszącej sprzeciw był związany treścią art. 153 p.p.s.a. (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wymaga podkreślenia, że art. 153 p.p.s.a. ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że ani organ administracji publicznej, ani sądy, orzekając ponownie w tej samej sprawie, nie mogą nie uwzględnić oceny prawnej i wskazań wyrażonych wcześniej w orzeczeniu sądu, gdyż są nimi związane, chyba że przepisy uległy zmianie.

Należy zauważyć, że w niniejszej sprawie nie wystąpiła ta ostatnia okoliczność, albowiem z mocy art. 315 ust. 3 zd. pierwsze p.w.p. ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym. Z kolei według art. 246 ust. 2 p.w.p. podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Zgodnie zaś z brzmieniem art. 164 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Oznacza to, że w niniejszej sprawie jako podstawy unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy należało stosować przepisy p.w.p. obowiązujące w dacie złożenia wniosku o udzielenie omawianego prawa czyli w dniu [...] grudnia 2005 r., co też organ uczynił.

Skoro nie nastąpiła zmiana przepisów, to związanie sądu administracyjnego oceną prawną oznacza, że nie może on formułować nowych ocen prawnych, które byłyby sprzeczne z wyrażonym wcześniej poglądem. Przez ocenę prawną w rozumieniu art. 153 p.p.s.a. należy rozumieć osąd o prawnej wartości sprawy. Ocena prawna może dotyczyć stanu faktycznego, wykładni przepisów prawa materialnego i procesowego, prawidłowości korzystania z uznania administracyjnego, jak i kwestii zastosowania określonego przepisu prawa jako podstawy do wydania właśnie takiej decyzji (por. wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2009 r., sygn. akt II GSK 614/08, opubl. Lex nr 528074). Musi też pozostawać w logicznym związku z treścią orzeczenia sądu administracyjnego, w którym została sformułowana. Wskazania co do dalszego postępowania stanowią z reguły konsekwencje oceny prawnej. Dotyczą one sposobu działania w toku ponownego rozpoznania sprawy i mają na celu uniknięcie błędów już popełnionych oraz wskazanie kierunku, w którym powinno zmierzać przyszłe postępowanie dla uniknięcia wadliwości, jak np. braków w materiale dowodowym lub innych uchybień procesowych. W przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji zapadłej w wyniku uprzedniego wydania przez sąd wyroku kasacyjnego i wyrażeniu w nim wiążącej oceny prawnej, ponownie rozpoznający sprawę sąd administracyjny obowiązany jest do dokonania kontroli, czy organ administracji prawidłowo uwzględnił wytyczne zawarte w poprzednim wyroku. Podporządkowanie się wytycznym sądu i wyrażonej przezeń ocenie prawnej jest bowiem głównym kryterium poprawności nowowydanej decyzji. Naruszenie art. 153 p.p.s.a. powoduje konieczność uchylenia zaskarżonego aktu (por. wyroki NSA z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 950/14, opubl. Lex nr 2083027 i przytoczone w nim orzecznictwo, z dnia 20 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 2095/14, opubl. Lex nr 2108408).

Ponadto, zgodnie z art. 170 p.p.s.a. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Przepis ten dotyczy prawomocności materialnej orzeczenia, która polega na związaniu tym orzeczeniem stron postępowania oraz sąd, który wydał orzeczenie, a także inne sądy i inne organy państwowe. Ratio legis art. 170 p.p.s.a. polega na tym, że gwarantuje zachowanie spójności i logiki działania organów państwowych, zapobiegając funkcjonowaniu w obrocie prawnym rozstrzygnięć nie do pogodzenia w całym systemie sprawowania władzy. Moc wiążąca orzeczenia określona w art. 170 p.p.s.a. w odniesieniu do organów administracyjnych - a także sądów - oznacza, że podmioty te muszą przyjmować, że dana kwestia prawna kształtuje się, tak jak stwierdzono w prawomocnym orzeczeniu. Dlatego też w ponownie prowadzonym postępowaniu, w którym pojawia się dana kwestia, nie może być już ona ponownie badana (por. wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 922/14, opubl. Lex nr 2036819).

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Sądu, skarżona decyzja UP z dnia [...] grudnia 2015 r. nie narusza przepisów art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w takim stopniu, aby podlegała uchyleniu.

W kwestionowanej decyzji organ przedmiotem porównania ze spornym oznaczeniem uczynił następujące znaki towarowe przysługujące Spółce: CITIGROUP R.131558, CITI R.138423 i CITIFINANCIAL CTM.2223014.

Co do znaków: CITIBANK R.84244, CITIBUSINESS R.122128, CITIBANK R.83132, CITIBUSINESS CTM.679282, CITIBANK CTM.179531 organ ich nie uwzględnił, albowiem uprawnionym do nich jest inny podmiot niż wnoszący sprzeciw, tj. C. z siedzibą w [...], USA. Natomiast w odniesieniu do znaków: CITIFINANCIAL R.150729, CITICAPITAL CTM.1868371 Urząd Patentowy przyjął, że nie mogą stanowić skutecznego przeciwstawienia dla spornego znaku towarowego, gdyż zostały wskazane jako podstawa sprzeciwu w piśmie z dnia [...] sierpnia 2011 r. czyli po upływie terminu 6 miesięcy zakreślonego przez art. 246 p.w.p. W myśl bowiem art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa.

W odniesieniu do ostatnio powołanych oznaczeń stanowisko UP byłoby prawidłowe jako uwzględniające aktualne orzecznictwo: wyroki NSA z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. akt II GSK 1983/13, z dnia 24 lutego 2016 r., sygn. akt II GSK 2381/14 (opubl. orzecznia.nsa.gov.pl), gdyby nie konieczność podporządkowania się wskazaniom Sądu w sprawie VI SA/Wa 1191/12. W wyroku tym, za organem, przedmiotem porównania uczynił oznaczenia: CITI nr R.138423, CITIGROUP nr R.131558, CITIFINANCIAL nr R.150729, CITIINSURANCE nr R.163106 i CITICAPITAL nr CTM.18683371. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku w sprawie II GSK 319/13 zaakceptował to ograniczenie zakresu porównywanych oznaczeń. Zresztą Spółka w skardze kasacyjnej okoliczności tej nie podważała.

Zatem ze spornym znakiem porównywane powinny być oznaczenia: CITI nr R.138423, CITIGROUP nr R.131558, CITIFINANCIAL nr R.150729, CITIINSURANCE nr R.163106 i CITICAPITAL nr CTM.18683371.

Dalsze ograniczenie zakresu porównywanych oznaczeń do CITIGROUP R.131558, CITI R.138423 i CITIFINANCIAL CTM.2223014 było więc nieprawidłowe. Obecny Sąd w motywach ustnych uzasadnienia zaakceptował to stanowisko. Nie było ono zasadne z uwagi na związanie oceną z wyroku VI SA/Wa 1191/12. Jednakże ta opinia nie miała wpływu na wynik sprawy w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., gdyż nieujęte w obecnie dokonanym porównaniu dwa znaki były znakami słownymi, a sposób ich oceny byłby tożsamy jak wobec powołanych trzech oznaczeń (wynika to z wytycznych WSA w sprawie VI SA/Wa 1191/12 i NSA w sprawie II GSK 319/13). Z kolei znak towarowy CITIFINANCIAL nr R.150729 podobnie jak znak CITIFINANCIAL CTM.2223014 jest znakiem słownym (oba znaki są identyczne). Ponadto Sąd podzielił stanowisko UP, że istniała rodzina oznaczeń zawierających słowo: "CITI" (czyli znaków z tym przedrostkiem było więcej), ale nie miała ta okoliczność wpływu na wynik sprawy.

Należy też zauważyć, że Spółka nie podnosiła zarzutu naruszenia art. 153 p.p.s.a.

Podnosiła zaś zarzut naruszenia art. 6 k.p.a., art. 246 ust. 1 w zw. z art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. (pkt I.5. skargi), który należało jednak ocenić jako niemający wpływu na wynik postępowania z powodów wyżej przedstawionych.

Przechodząc do oceny zaskarżonej decyzji, należy też zauważyć, że przedmiotem rozstrzygania w decyzji UP z dnia [...] października 2011 r.,

nr [...]była wyłącznie podstawa z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W wyroku o sygn. VI SA/Wa 1191/12 Sąd również nie zajmował stanowiska co do zarzutu z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Podobnie NSA nie odnosił się do tej podstawy (nie było w tym zakresie zarzutów Spółki składającej skargę kasacyjną).

Urząd Patentowy w decyzji UP z dnia [...] października 2011 r., nr Sp. [...]nie zajął się zarzutem z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., gdyż przyjął, że wystarczające do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy jest uwzględnienie jednej podstawy prawnej – w tej sytuacji z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Nie oznacza to jednak, że związanie organu i obecnie orzekającego Sądu oceną prawną zaprezentowaną w sprawie VI SA/Wa 1191/12 dotyczyło jedynie oceny przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Ponadto zaprezentowana przez UP wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. została zaakceptowana przez WSA w wyroku w sprawie VI SA/Wa 1191/12 i następnie potwierdzona przez NSA w wyroku w sprawie II GSK 319/13.

W sprawie VI SA/Wa 1191/12 decyzja UP z dnia [...] października 2011 r. została uchylona jako wydana z naruszeniem art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. (Sąd uwzględniając skargę na decyzję uchyla tę decyzję w całości albo w części, jeżeli stwierdzi inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy).

Co do podobieństwa usług objętych spornym znakiem i przeciwstawionymi mu oznaczeniami, w sprawie VI SA/Wa 1191/12 Sąd przyjął, że w pewnych zakresach pokrywają się – pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, a usługi oznaczane badanymi znakami są bardzo zbliżone (s. 9 uzasadnienia). To stanowisko w świetle art. 153 p.p.s.a. jest wiążące. Natomiast w kwestionowanej decyzji z dnia [...] grudnia 2015 r. UP przyjął, że porównywane znaki są przeznaczone do oznaczania identycznych usług (s. 9 uzasadnienia).

Wyjście przez organ poza granice z art. 153 p.p.s.a. nie miało wpływu na wynik sprawy. Metodologia badania pozostałych przesłanek podobieństwa znaków w przypadku ustalenia, że towary (usługi) są bardzo zbliżone albo identyczne, pozostaje taka sama. W treści art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. mowa jest o towarach identycznych lub podobnych. Ponadto dopiero ustalenie wystąpienia tej okoliczności pozwala na badanie dalszych przesłanek określonych w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Przechodząc do oceny porównania podobieństwa znaku spornego z przeciwstawionymi oznaczeniami, zostało wskazane, że znaki towarowe porównuje się całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie tworzące je elementy łącznie, tj. w słownym znaku – określone słowo lub słowa, a w znaku słowno – graficznym - wszystkie tworzące ten znak elementy, a więc słowo (jeżeli jest), grafikę, kolor i wzajemną kompozycję tych elementów (por. wyroki w sprawie VI SA/Wa 1191/12 i II GSK 319//13. Zatem należy dokonać najpierw analizy całego znaku i następnie wskazać element najbardziej charakterystyczny. W przypadku pewnego podobieństwa wyrazów użytych w porównywanych znakach słowna płaszczyzna porównawcza tychże znaków nie przesądza, iż znaki te są podobne, także kolizyjnie. W przypadku znaków słowno – graficznych warstwa graficzna powinna podlegać badaniu z taką samą uwagą jak warstwa słowna (por. wyroki w sprawie VI SA/Wa 1191/12 i II GSK 319/13). Organ przy ponownym badaniu omawianych znaków uwzględnił tę wskazówkę.

W odniesieniu do warstwy fonetycznej porównywanych znaków w sprawach VI SA/Wa 1191/12 i II GSK 319/13 stwierdzono, że nie do zaakceptowania jest pogląd UP, że jedynie wyrażenia "city" i "citi" są wyłącznie dystynktywne i taki sam sposób ich wymowy zadecydował o unieważnieniu spornego prawa ochronnego. Organ pominął inne elementy porównywanych znaków. Sądy orzekające we wcześniejszych sprawach dotyczących spornego prawa uznały też, że przeciwstawione oznaczenia (za wyjątkiem CITI, bo zawiera tylko ten element) zbudowane na zasadzie citi plus inny wyraz, w wymowie odbierane są jako jednowyrazowe, w przeciwieństwie do oznaczenia CITY BROKER. Organ dodatkowo zauważył, że sporny znak składa się z dwóch liter oraz dwóch wyrazów czyli podążając za stanowiskiem skarżącej – z trzech odrębnych elementów. Natomiast oznaczenia Spółki są jednowyrazowe, choć składają się z dwóch członów (wyraz złożony), czego nie kwestionowano. Taka konstrukcja słowna tychże znaków wpływa na ich wymowę. Organ dokonał w zaskarżonej decyzji szczegółowej i wyczerpującej analizy porównywanych oznaczeń w warstwie fonetycznej. Wyjaśnił, jak i dlaczego poszczególne oznaczenia będą odczytywane oraz dlaczego elementy "CITY" i "CITI" wymawiane będą podobnie, a nie identycznie (w zależności czy odbiorcy znają język angielski czy wyłącznie polski). Zdaniem Sądu, ocena UP podobieństwa oznaczeń w warstwie fonetycznej została dokonana kompleksowo i prawidłowo, w zgodzie z wytycznymi w sprawie VI SA/Wa 1191/12. Dlatego za organem należało przyjąć, że porównywane znaki nie są do siebie podobne w warstwie fonetycznej.

Oceny wyroku WSA z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 6/13 kontrolującego decyzję UP unieważniającą prawo ochronne na sporny znak wskutek porównania z oznaczeniami analogicznymi, jak skarżącej, dokonał także NSA w wyroku z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie II GSK 2139/13 (zgłaszającym sprzeciw był C. z siedzibą w [...], USA, a uprawnionym ten sam podmiot co w niniejszej sprawie), w którym zauważył, że "przeciwstawione znaki uczestnika postępowania odczytywane są nie jako dwa odrębne wyrazy (...), ale jako jeden wyraz, zaś znak uprawnionej odczytywany jest dwuwyrazowo. Choć niewątpliwie wskazana różnica w warstwie fonetycznej jest subtelna, to jednak na tyle istotna, by uwzględnić ją w ramach oceny spornego znaku."

Argumenty Spółki co do oceny warstwy fonetycznej są zaś wybiórcze, nie uwzględniające całościowego porównania znaków w tej warstwie.

Co do warstwy wizualnej, Sądy wcześniej orzekające stwierdziły, że grafika spornego znaku została zmarginalizowana i to w sytuacji, gdy przeciwstawione znaki w większości były słowne, za wyjątkiem jednego znaku - "CITI", którego grafika była jeszcze uboższa od grafiki zgłoszonego oznaczenia. Sądy wcześniej orzekające uznały ten brak za istotny, zwłaszcza że UP przyjmował, że wyrażenia w spornym znaku: "BROKER" i "CITY" były opisowe/rodzajowe, a tym samym niedystynktywne. Wynikało to też stąd, że organ uznawał warstwę słowną znaku jako mającą zasadnicze znaczenie, co nie zostało zaakceptowane wobec braku pełnego i wyczerpującego porównania przez UP oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej. Nadto Sąd kasacyjny w sprawie II GSK 319/13 opisał istotne elementy graficzne znaku "CITI" i "CB CITY BROKER". Również WSA w sprawie VI SA/Wa 1191/12 podniósł, że w badaniu warstwy graficznej należy uwzględnić litery "CB". W wyroku w sprawie II GSK 2139/13 NSA zwrócił uwagę na konieczność oceny trójwymiarowego wyglądu całego spornego znaku "z wychodzącym na pierwszy plan graficznym, wywołującym wrażenie trójwymiarowości, kształtem i rozmiarem liter "CB", która przykuwa uwagę odbiorcy. Zauważył, że graficzna strona zgłoszonego znaku nie jest mało istotna dla oceny jego zdolności odróżniającej od przeciwstawionych oznaczeń.

W kwestionowanej decyzji UP dokonał wyczerpującej oceny i porównania warstw graficznych spornego i przeciwstawionych oznaczeń, uwzględniających przedstawione wyżej wskazania Sądów obu instancji. Organ, kierując się kompozycją graficzną zgłoszonego znaku, doszedł do prawidłowej konkluzji, że litery "CB" stanowią jego element wyróżniający i dominujący. W konsekwencji porównywane znaki również w płaszczyźnie wizualnej prawidłowo uznał za niepodobne.

Argumentacja Spółki przedstawiona w skardze stanowiła w istocie polemikę z oceną dokonaną przez organ.

Co do warstwy znaczeniowej, Sądy obu instancji podniosły, że jeżeli "city" oznacza miasto, jak w języku angielskim, a "citi" – co najwyżej sugestię do określenia miasta, to element "city", podobnie jak pozostałe wyrażenia we wszystkich badanych znakach, powinien zostać uznany za niedystynktywny. Natomiast wyrażenie "citi" jako nieprzedstawiające bezpośredniego żadnego znaczenia powinno odróżniać znak "citi" od spornego znaku. Tym samym powinno czynić znak uprawnionej przez użycie w nim opisowego słowa "city" niepodobnym do znaku "CITI". Organ uwzględnił powyższe wskazówki w kontrolowanej obecnie decyzji. Ponadto dokonał szczegółowej analizy znaczenia poszczególnych znaków, z uwzględnieniem okoliczności czy polski odbiorca zna język angielski (wówczas wyrażenia pochodzące z języka angielskiego będą rozumiane zgodnie z ich znaczeniem w tymże języku, a dla odbiorców nie znających języka angielskiego mogą mieć charakter fantazyjny). W konkluzji doszedł do słusznego stanowiska, że porównywane znaki różnią się także w warstwie znaczeniowej.

Skutkiem takiego stanowiska było przyjęcie, że sporny znak nie jest podobny do przeciwstawionych oznaczeń.

Na ocenę podobieństwa i następnie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd wpływ miało ustalenie kręgu odbiorców porównywanych znaków. Sąd w sprawie VI SA/Wa 1191/12 wywiódł, że badane znaki dotyczą usług, które nie mają charakteru codziennych, zwykłych i masowych usług. Poziom uwagi konsumentów przy wyborze usług objętych badanymi znakami i przy ocenie tychże usług jest na tyle wysoki, że wyklucza ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia usług. Sąd kasacyjny w sprawie II GSK 319/13 podzielił argumentację Sądu I instancji. Takie też stanowisko zajął NSA w sprawie II GSK 2139/13, w której zauważył: "oceniane znaki dotyczą usług nie mających codziennego charakteru i znaczenia dla życia. Wynika to zdaniem sądu chociażby z faktu, iż kwestie inwestycji finansowych lub ubezpieczeń, nie są, i to nie tylko w Polsce, ale również i na świecie, przedmiotem powszednich, impulsywnych decyzji człowieka, ocenianego na potrzeby niniejszej sprawy jako przeciętny, uważny i dobrze poinformowany odbiorca. Tam bowiem, gdzie mamy do czynienia z kwestiami finansowymi, poziom uwagi konsumentów z założenia jest wyższy i przy wyborze usługodawców skrupulatnie oceniany. Fakt powszechności usług finansowych (np. wielości banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, czy też firm pożyczkowych i pośredniczących w sprawach finansowych lub ubezpieczeniowych) nie oznacza, iż poziom rozeznania konsumenta jest tym samym niski, czy narażony na możliwość pomyłki w wyborze (niejako w następstwie impulsu skojarzeniowego). Czym innym jest w tym przypadku wielość form pośrednictwa finansowego (ilość oferentów i przedstawianych przez nich usług), a czym innym częstotliwość korzystania z tych usług przez przeciętnego ich odbiorcę. To, że jakaś usługa jest powszechnie dostępna nie oznacza, iż jeżeli przeciętny odbiorca korzysta z niej np. raz w roku, to poziom jego uwagi zostaje automatycznie obniżony.". Nie zmienia tego stanowiska okoliczność, że usługi są oferowane przez Internet, gdyż nie wykazano, aby umowy były zawierane w tej formie, a usługi zmieniły w ten sposób charakter na zwykłe, masowe usługi.

Organ w skarżonej decyzji właśnie w taki sposób określił krąg odbiorców porównywanych znaków. Stanowisko to jest prawidłowe, zwłaszcza że wypełniające zalecenia Sądu w sprawie VI SA/Wa 1191/12.

Tym samym zarzuty Spółki co do nieprawidłowego określenia kręgu odbiorców należało uznać za niezasadne.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej Sąd I instancji) w wyroku z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie T-181/05 ze skargi C. Inc. i C. N.A. p-ko OHIM w sprawie sprzeciwu od rejestracji znaku słownego "CITI" na rzecz hiszpańskiej spółki C. (opubl. curia.europa.eu) przyjął model odbiorcy usług finansowych, jak później polski UP w kwestionowanej decyzji i wyjaśnił, że "konsument usług finansowych nie wybiera tego rodzaju usługi nie zobaczywszy najpierw pisowni danej instytucji finansowej".

Na ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd nie miało także wpływu istnienie rodziny znaków zawierających słowo "CITY", gdyż nie stwierdzono podobieństwa porównywanych oznaczeń. Stanowisko UP pozostaje w zgodzie z orzecznictwem TSUE (wcześniej Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich), który w wyroku z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03 ze skargi Il Finanziaria SpA z siedzibą w Scandicci (Włochy) p-ko OHIM, opubl. Lex nr 226293) orzekł, że na ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego z należącymi do danej serii znakami wcześniejszymi można powoływać się gdy łącznie spełnione są przesłanki, m.in. zgłoszony znak powinien być nie tylko podobny do znaków należących do serii, ale wykazywać także cechy pozwalające na przyporządkowanie go do takiej serii. Wyłączenie może nastąpić w sytuacjach, np. wspólny element należących do serii znaków wcześniejszych umiejscowiony jest w zgłoszonym znaku inaczej niż jest zwykle umieszczony w znakach należących do serii lub też gdy ma on inną zawartość semantyczną. Organ oceniając podobieństwo spornego i przeciwstawionych znaków wykazał przedstawione cechy wyłączające ryzyko skojarzenia między porównywanymi znakami.

Z powyższych przyczyn Sąd orzekający w niniejszej sprawie nie znalazł podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji w części rozstrzygającej zarzut z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Nie naruszyła ta decyzja również podnoszonych przez skarżącą przepisów postępowania, tj. art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a.

Jak już sygnalizowano, UP w kwestionowanej decyzji dokonał także oceny prawa ochronnego udzielonego na sporny znak "CB CITY BROKER" w kontekście przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., tj. sporne prawo według Spółki miało zostać udzielone z naruszeniem tego przepisu. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu w zdaniu pierwszym "nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego". Organ przyjął, że do stwierdzenia naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. musi nastąpić spełnienie łącznie następujących przesłanek:

1) identyczność lub podobieństwo znaków’

2) istnienie renomy znaku przeciwstawionego,

3) przysporzenie uprawnionemu nienależnych korzyści lub szkodliwość dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

W niniejszej sprawie nie było kwestionowane, że przeciwstawione znaki towarowe posiadały renomę na terenie Polski w dacie zgłoszenia spornego znaku. Organ zresztą przywołał szereg dowodów na tę okoliczność.

Jednocześnie należy zauważyć, że znak musi posiadać renomę (rozpoznawalność lub znajomość) dla odbiorców towarów oznaczonych tym znakiem. Jeżeli więc towary mają bardzo szczególne przeznaczenie albo są przeznaczone dla profesjonalnego zastosowania, właściwy krąg odbiorców składa się ze szczególnych odbiorców. Nie zmienia to stanowiska, że w sprawach z zakresu znaków towarowych miarodajna jest opinia przeciętnego nabywcy towarów, dobrze poinformowanego, uważnego i racjonalnego. Podobnie w przypadku ustalenia czy znak ma charakter renomowanego należy odwołać się do właściwego kręgu odbiorców towarów pod tym znakiem czyli przeciętnych nabywców dobrze poinformowanych, uważnych i racjonalnych (por. wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt II GSK 1600/12, opubl. orzeczenia.nsa.gov.pl, R. Skubisz, Prawo własności przemysłowej, t. 14b pod red. R. Skubisza, C.H. BECK, Warszawa 2012 r., s. 722- 723 i przywołane tam orzecznictwo).

Aczkolwiek UP w tej części decyzji, dotyczącej naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie wyjaśnił, jak określił krąg odbiorców, z punktu widzenia których będzie oceniana renoma oraz identyczność bądź podobieństwo do renomowanego znaku, to nie można przyjąć, że ta kwestia nie została przez organ wyjaśniona. Należy pamiętać, że decyzja stanowi całość, a krąg odbiorców usług objętych spornym i przeciwstawionymi znakami został określony przy ocenie zarzutu naruszenia przez UP przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Mając na uwadze przedstawione powyżej założenia dotyczące ustalenia właściwego kręgu odbiorców, Sąd nie znalazł podstaw, aby podważać stanowisko UP zaprezentowane wcześniej przy ocenie zarzutu z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Dlatego Sąd stwierdził, że organ prawidłowo określił krąg odbiorców spornego znaku,

Z punktu widzenia tychże odbiorców należało dokonać oceny identyczności lub podobieństwa spornego oznaczenia do renomowanych znaków. Do oceny identyczności lub podobieństwa porównywanych znaków właściwe są metody analogicznie stosowane przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd czyli ocena musi być całościowa przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników stanu faktycznego. Najpierw bada się podobieństwo, a po ustaleniu podobieństwa – jego stopień (por. wyrok NSA w sprawie II GSK 1600/12, R. Skubisz, tamże, s. 725, wyrok TSUE w sprawie T-181/05).

Równocześnie ocena stopnia podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, znacznie subtelniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W orzecznictwie podkreśla się, iż w przypadku znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a nie tylko do podobnych czy identycznych (por. wyroki NSA z dnia 24 września 2014 r., sygn. akt II GSK 1195/13, z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. akt II GSK 1289/14 i przywołane w nich orzeczenia, opubl orzeczenia.nsa.gov.pl).

W ocenie Sądu organ dokonał oceny podobieństwa porównywanych oznaczeń z uwzględnieniem kryteriów wymaganych przez art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (s. 17 – 18 decyzji) i doszedł do prawidłowej konkluzji, że między znakami nie istnieje podobieństwo. Chociaż organ niefortunnie brak podobieństwa ujął w kategoriach "ryzyka skojarzenia", to przeprowadzona analiza wskazuje, że chodziło o niebezpieczeństwo skojarzenia (por. s. 20 decyzji). Wynika to też z analizy podobieństwa porównywanych oznaczeń (s. 17 – 18 decyzji), która była szczegółowsza aniżeli wcześniej przeprowadzona w odniesieniu do przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Skoro nie stwierdzono podobieństwa oznaczeń, nie było potrzeby do odwoływania się do kryteriów służących do oceny stopnia podobieństwa.

Jednocześnie należy przywołać, że w cytowanym wyroku w sprawie T-181/05 TSUE zauważył, że pisownia słowa "citi" różni się jednak od angielskiego wyrazu "city",a konsument usług finansowych nie wybiera tego rodzaju usługi nie zobaczywszy najpierw pisowni nazwy danej instytucji finansowej.

Z kolei w decyzji OHIM – Pierwszej Komisji Odwoławczej z dnia 30 kwietnia 2009 r. dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między C. Inc. i C. (znak CITIBANK) a I. Ltd. (uprawniony ze spornego znaku CITIGATE), której przetłumaczone fragmenty Spółka przedstawiła, OHIM zauważył, że w obu znakach występuje charakterystyczny dla całej rodziny znaków wnoszących sprzeciw element CITI, którego nietypową, odróżniającą pisownię oraz strukturę rodziny tych znaków powielono w znaku CITIGATE (k- 102 akt adm.). Żadne z powołanych we wspomnianej decyzji OHIM podobieństw nie zostało stwierdzone podczas porównywania znaków w niniejszej sprawie. Należy nadmienić, że skarga I. Ltd. została oddalona (tym samym decyzja OHIM została uznana za prawidłową) przez TSUE w wyroku w sprawie T-301/09

Ponadto podnoszone przez skarżącą argumenty co pominięcia badań rynkowych świadczących skojarzeniach między znakiem uprawnionej a znakami Spółki są nieadekwatne. Sama skarżąca w piśmie z dnia [...] sierpnia 2011 r. wyjaśniła, ze badania zostały przeprowadzone na niewyselekcjonowanej próbie osób, które w większości nie korzystają w sposób intensywny z usług bankowych, a w niektórych wypadkach mogą w ogóle nie korzystać z takich usług (s. 6 pisma). Badanie zostało więc przeprowadzone na grupie osób, których nie można zakwalifikować jako odbiorców ani spornego oznaczenia czy też znaków przeciwstawionych.

Spółka nie przedstawiła w skardze innych okoliczności, które miałyby świadczyć o podobieństwie porównywanych znaków.

Brak podobieństwa (nie powodujący niebezpieczeństwa kojarzenia) porównywanych oznaczeń spowodował, że nie miał znaczenia fakt, że przeciwstawione znaki tworzą rodzinę znaków. W powoływanym już wyroku w sprawie II GSK 2139/13 NSA stwierdził, że "nie podziela prezentowanego przez uczestnika postępowania (Spółkę) założenia, iż jego znaki (w znakomitej większości słowne), niejako z założenia eliminują wszystkie inne znaki używające słowa "CITY". Stanowisko takie powodowałoby w istocie zawłaszczenie wskazanego słowa i jego wyłączenie z katalogu możliwych oznaczeń, na co - w realiach wysoce profesjonalnego obrotu gospodarczego - nie może być przyzwolenia.".

Przechodząc do oceny wykładni kolejnej przesłanki badanej przy ocenie zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., to jest przysporzenia uprawnionemu nienależnych korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego, należy zauważyć, że ani z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie wynika, ani organ nie oczekiwał, aby Spółka wykazała, że zaistniała po stronie uprawnionej sytuacja uzyskania nienależytej korzyści bądź szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego. Analizując ten warunek UP rzeczywiście raz wspominał o obowiązku wykazania zaistnienia opisanych okoliczności, a innym razem o obowiązku zbadania, czy udzielenie prawa ochronnego na sporny znak mogłoby przynieść uprawnionej nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego

(s. 19 decyzji). Ostatecznie stanął jednak na stanowisku, że dla ustalenia zaistnienia przesłanki przysporzenia uprawnionemu ze znaku późniejszego nienależnej korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego wystarczające jest przeprowadzenie dowodu na wykazanie prawdopodobieństwa powstania szkody lub uzyskania nienależnych korzyści (tamże). Stanowisko to jest zgodne z opinią prezentowaną w orzecznictwie, np. wyrok TSUE w sprawie T-181/05 oraz w doktrynie, np. R. Skubisz, tamże, s. 730.

W doktrynie prezentowane jest stanowisko, że brak podobieństwa (związku myślowego, niebezpieczeństwa skojarzenia) między późniejszym znakiem towarowym a znakiem renomowanym dezaktualizuje potrzebę ustalania istnienia kolejnych przesłanek zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (R. Skubisz, tamże, s.727).

Organ jednak zbadał czy wystąpiły omawiane przesłanki z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Jednocześnie zauważył, że przedstawienie okoliczności umożliwiających stwierdzenie czy zaistnieje prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści lub wyrządzenia szkody było obowiązkiem Spółki (tak też TSUE w sprawie T-181/05). Skarżąca, poza wspomnianymi badaniami Pracowni Badań Społecznych, załączonych do pisma z dnia 17 sierpnia 2011 r. nie wskazała, również w skardze, innych dowodów, świadczących o nieprawidłowej ocenie przez UP przedstawionego materiału dowodowego w zakresie zaistnienia prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści lub wyrządzenia szkody.

Natomiast stanowisko organu w tym zakresie także należało uznać za wyczerpujące i w konsekwencji – prawidłowe.

W konsekwencji Sąd nie dopatrzył się naruszenia przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania, które skutkowałyby uchyleniem zaskarżonej decyzji.

Z powyższych względów skargę Spółki jako bezpodstawną na mocy art. 151 p.p.s.a. należało oddalić.