Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1815/15
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2016-03-11 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 131 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 80, art. 107 § 3
journal: Dz.U. 2013 poz 267
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: art. 43[1], art. 43[2] § 1, art. 43[10]
journal: Dz.U. 2014 poz 121
law: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - tekst jednolity.
article: art. 5
journal: Dz.U. 2003 nr 153 poz 1503
law: Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędziowie Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.) Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Protokolant ref. staż. Anna Owczarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2016 r. sprawy ze skargi [...] S.A. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia[...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej [...] S.A. z siedzibą w S. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2015 r., nr [...], Urząd Patentowy RP działając w trybie postępowania spornego - na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1420), dalej "p.w.p.", art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p. - oddalił wniosek spółki G. S.A. z siedzibą w S. (dalej "spółka", "skarżąca") o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy GINO ROSSI o nr 224285 udzielonego na rzecz M.L. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P. w K.

Do wydania ww. decyzji doszło w następujących okolicznościach.

W dniu 30 listopada 2012 r. G. S.A. z siedzibą w S. wniósł o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy GINO ROSSI o nr R.224285 udzielonego na rzecz M.L. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P. w K.

Znak GINO ROSSI jest znakiem słowno - graficznym i przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasie 14 Klasyfikacji nicejskiej, tj.: zegary, zegarki, budziki, biżuteria, breloczki.

Jako podstawę prawną wniosku wnioskodawca wskazał art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. W uzasadnieniu powołał się na przysługujące mu z wcześniejszym pierwszeństwem prawa wyłączne do następujących znaków towarowych:

- słownego GINO ROSSI o nr R.95903 od 22.02.1994 r., dla towarów w klasach 18,

25 i 26,

- słowno - graficznego GINO ROSSI o nr R. 158336 od 29.06.2001 r., dla towarów w klasach 18, 25 i 26,

- słowno - graficznego RG GINO ROSSI o nr R. 149861 od 16.07.2003 r" dla towarów w klasach 18, 25 i 26,

- słowno - graficznego GINO ROSSI - CTM o nr 005584271 od 18.12.06.2006 r., dla towarów w klasach 18, 25 i 26,

- słownego GINO ROSSI - IR o nr 743038, dla towarów w klasach 18, 25 i 26,

- słowno - graficznego GINO ROSSI - IR o nr 840338, dla towarów w klasach 18, 25 i 26.

Uprawniony w piśmie z dnia 17 kwietnia 2013 r. uznał wniosek skarżącej spółki za bezzasadny, z kolei w piśmie z dnia 16 stycznia 2014 r. jednoznacznie odrzucił podniesione przez wnioskodawcę zarzuty naruszania art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Zdaniem uprawnionego, brak jest jakiegokolwiek podobieństwa pomiędzy towarami, natomiast istnieje niewielkie podobieństwo między znakami w części dotyczącej elementów słownych. Ponadto, uprawniony zaprzeczył wszystkim zarzutom podniesionym przez wnioskodawcę. Poinformował o działalności gospodarczej przez siebie prowadzonej. Co do zarzutu naruszenia dóbr osobistych wnioskodawcy, w tym prawa do firmy, uprawniony podniósł, że szukał oznaczenia nawiązującego do włoskiego stylu, stąd postanowił wykorzystać włoskie nazwisko Rossi, które odpowiada polskiemu "Kowalski", i nawiązał kontakty z osobą noszącą imię G. i nazwisko R. (obywatelem Włoch), która to osoba upoważniła uprawnionego do korzystania z jego imienia i nazwiska w działalności gospodarczej, co potwierdza umowa z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Uprawniony stwierdził również, że w obrocie gospodarczym istnieją podmioty, które korzystają w nazwie firmy z określenia Gino Rossi, wśród nich są podmioty, które korzystają także z praw ochronnych na takie znaki towarowe (na potwierdzenie powołał się na wydruki KRS, z bazy rejestrów UP RP, OHIM). Poza tym uprawniony stwierdził, że zarzut o naruszeniu prawa do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy jest bezzasadny, ponieważ nazwa jego przedsiębiorstwa brzmi G. Spółka Akcyjna, a nie GINO ROSSI, czyli tak jak znak o nr R.224285, a ponadto sporny znak towarowy jest słowno - graficzny, co oznacza, że jest to znak towarowy, a nie nazwa firmy.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia prawa do znaku renomowanego i powszechnie znanego, na który powołał się wnioskodawca, uprawniony uznał, że dowody przedłożone przez wnioskodawcę nie potwierdzają waloru, renomy, ani powszechnej znajomości znaku GINO ROSSI.

Uprawniony odniósł się także do zarzutu podobieństwa towarów chronionych przeciwstawionymi znakami towarowymi. W ocenie uprawnionego "błędne jest stanowisko jakoby zegarki uprawnionego były towarem porównywalnym w stosunku do butów, torebek, galanterii skórzanej oferowanych przez wnioskodawcę. (...) Zegarki są sprzedawane w sklepie z biżuterią, w których obuwie nie jest sprzedawane". Wobec powyższego wniósł o oddalenie zarzutów wnioskodawcy.

Podczas rozprawy w dniu 28 stycznia 2014 r., zarówno wnioskodawca jak i uprawniony podtrzymali swoje stanowiska w sprawie. Wnioskodawca przedłożył stanowisko wraz materiałem dowodowym do akt sprawy.

Uprawniony - w piśmie z dnia 28 lutego 2014 r. - ustosunkował się do stanowiska wnioskodawcy przedstawionego w dniu 28 stycznia 2014 r. Ponownie stwierdził, że zarzuty wnioskodawcy są bezzasadne i powinny być oddalone. Przedłożył materiał dowodowy, w tym opinię dotyczącą renomy znaku GINO ROSSI (sporządzoną przez P.G., kierownika Katedry Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego na AGH w Krakowie), internetowe wydruki sklepów obuwniczych, wydruk dotyczący rankingu pożądanych marek obuwniczych, wydruki ze strony RankingMarek.pl. Następnie uprawniony uzupełnił swoje stanowisko w piśmie z dnia 10 marca 2014 r., w którym przedstawił oświadczenie uprawnionego o wielkości produkcji zegarków ze znakiem GINO ROSSI w latach 2011 i 2012 oraz opinie klientów na temat obuwia oznaczanego znakiem GINO ROSSI (w formie internetowych wydruków).

Wnioskodawca w piśmie z dnia 2 grudnia 2014 r. odpowiedział na stanowisko uprawnionego przedstawione w pismach z dnia 28 lutego 2014 r. oraz z dnia 10 marca 2014 r. Przedłożył do akt sprawy dodatkowe dowody na poparcie przedmiotowego wniosku. Zakwestionował wiarygodność opinii przedłożonej przez uprawnionego przy piśmie z dnia 28 lutego 2014 r.

Pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. uprawniony przedstawił swoje stanowisko wobec stanowiska wnioskodawcy zawartego w piśmie z dnia 2 grudnia 2014 r. Stwierdził w nim, że wnioskodawca nie wykazał w żadnej płaszczyzny konkurencji między przedsiębiorstwami - stronami postępowania, ponieważ wnioskodawca działa w segmencie rynku obuwniczego, a uprawniony w segmencie zegarków naręcznych.

Zakwestionował metodę oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, która jego zdaniem, ogranicza się do wykazania podobieństwa oznaczeń z jednoczesnym pominięciem oceny podobieństwa towarów. Ponownie odniósł się do kwestii korzystania przez niego w spornym znaku towarowym z imienia i nazwiska osoby G.R., co zostało potwierdzone dokumentami i brak takiej zgody po stronie wnioskodawcy.

Uprawniony stwierdził również, że firma wnioskodawcy brzmi G. Spółka Akcyjna i oprócz dwóch słów nie ma żadnego związku ze znakiem towarowym GINO ROSSI o nr R.224285, a ocena podobieństwa może dotyczyć znaków towarowych. Uprawniony podniósł zarzut, iż wnioskodawca bezprawnie używa w firmie spółki akcyjnej, która jest następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nazwiska i imienia byłego wspólnika Gino Rossiego. W ten sposób, zdaniem uprawnionego, wnioskodawca narusza art. 43(8) § 1 i 3 kodeksu cywilnego, co wyklucza możliwość dochodzenia ochrony w przedmiotowym postępowaniu. Uprawniony zakwestionował sposób wykazania renomy znaku GINO ROSSI przez wnioskodawcę i stwierdził, że przedłożone badanie pochodzi z okresu późniejszego, niż zgłoszenie spornego znaku o nr R.224285 i przywołał w tym zakresie ustalenia z opinii P.G., dotyczące udziału w rynku obuwniczym przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Uprawniony podniósł, że wybór przez wnioskodawcę oznaczenia GINO ROSSI dla oznaczania butów, miał na celu korzystanie z renomowanej marki SERGIO ROSSI, co miało spowodować konfuzję wśród odbiorców. Odniósł się do przedłożonych przez wnioskodawcę wydruków z rosyjskich stron internetowych, na których zegarki oznaczane znakiem GINO ROSSI sąsiadują z innymi "najbardziej znanymi renomowanymi markami zegarków" co świadczy, zdaniem uprawnionego, o "bardzo wysokiej pozycji zegarków uprawnionego". Jednocześnie uprawniony stwierdził, że wnioskodawca nie może przedstawić analogicznych wydruków ze swoimi towarami. Zdaniem uprawnionego, brak jest związku ze sprawą faktu, na który powołał się wnioskodawca, iż inne podmioty gospodarcze oferują pod renomowanymi światowymi markami gamę produktów od odzieży, kosmetyków, gadżetów, zegarków po obuwie. Następnie uprawniony ocenił poziom znajomość oznaczenia GINO ROSSI w odniesieniu do zegarków i obuwia. Jednoznacznie stwierdził, że znajomość znaku GINO ROSSI na zegarkach jest wyższa ze względu na wielokrotne spoglądanie na zegarek w ciągu dnia, a "raczej w tym samym obuwiu nie chodzi się codziennie". Ocenił estetykę stron internetowych należących do przedsiębiorstw - stron postępowania i szeroko opisał materiały reklamowe związane z przedsiębiorstwem i ofertą wnioskodawcy, a także przeprowadził opis kwerendy materiałów reklamowych innych producentów obuwia i sklepów obuwniczych w K. Podniósł również, że to znak uprawnionego cechuje renoma i powszechna znajomość, także dzięki promowaniu oznaczenia GINO ROSSI i akcjom promocyjnym, w tym np. wydanie płyty z muzyką. Wobec powyższego uprawniony uznał oddalenie wniosku za uzasadnione.

Podczas rozprawy w dniu 16 grudnia 2014 r. strony postępowania podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska w sprawie. Wnioskodawca żądał unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy GINO ROSSI o nr R.224285 jako naruszającego art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p.

Zdaniem wnioskodawcy znaki GINO ROSSI o nr R.95903 i R.158336 należące do niego są renomowane, a potwierdzają to materiały przedłożone w toku całego postępowania. Jednoznacznie stwierdził, że w sprawie nie jest podnoszony zarzut naruszenia prawa do znaku powszechnie znanego GINO ROSSI.

Uprawniony ponownie zakwestionował zasadność wniosku.

Wskazaną na wstępie decyzją Kolegium Orzekające, rozpatrując przedmiotową sprawę - w oparciu o art. 164 p.w.p. - uznało, że po stronie wnioskodawcy istnieje interes prawny, który uzasadnia wystąpienie z przedmiotowym wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy GINO ROSSI o nr R.224285. Kolegium Orzekające uznało, że wnioskodawca ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy o nr R.224285, skoro w nazwie prowadzonej działalności gospodarczej używa tożsamego ze spornym znakiem towarowym oznaczenia GINO ROSSI.

Następnie Kolegium Orzekające uznało, że wniesiony przez Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy GINO ROSSI o nr R.224285 nie zasługuje na uwzględnienie.

Zdaniem Kolegium Orzekającego rejestracja spornego znaku towarowego GINO ROSSI o nr R.224285, nie narusza przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

W ocenie Kolegium Orzekającego, niewątpliwie nazwa przedsiębiorstwa wnioskodawcy jest zbieżna ze spornym znakiem towarowym, ponieważ wnioskodawca, zgodnie z przepisami prawa, oznacza swoje przedsiębiorstwo oznaczeniem G.R. Spółka Akcyjna w skrócie G.R. S.A. W tej sytuacji istotne są o te elementy w oznaczeniu przedsiębiorstwa, które identyfikują to przedsiębiorstwo, nie zaś elementy, które mają charakter informacyjny i są wymagane przez inne przepisy prawa, np. przez wskazanie formy organizacyjnej takiego przedsiębiorstwa. Zatem, w niniejszej sprawie zdaniem

Kolegium Orzekającego dla oceny zarzutu naruszenia przez sporne prawo wyłączne prawa do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy znaczenie ma część Gino Rossi.

W przypadku konfliktu pomiędzy nazwą przedsiębiorstwa a chronionym znakiem towarowym, o prawie do używania powinno decydować pierwszeństwo używania takiego oznaczenia. Niemniej jednak, zdaniem Kolegium Orzekającego, samo wcześniejsze istnienie prawa podmiotowego nie jest wystarczające aby uznać, że doszło do naruszenia, ponieważ o takim naruszeniu można mówić jeżeli ocena charakteru działalności przedsiębiorstwa wynikająca z odpowiednich dokumentów (np. KRS) oraz ocena wykazu towarów i usług znaku towarowego będzie wskazywała na związek lub wspólne elementy, czego skutkiem będzie ewentualność wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła tak oznaczanych towarów (analogicznie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 31/06). W rozpatrywanej zaś sprawie wnioskodawca przedłożył do akt sprawy KRS (akta, tom I, k. 49 - 40), z którego treści wynikają dwa fakty. Po pierwsze, że spółka G.R. Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o tej samej nazwie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników z dnia 14 grudnia 2000 r., a więc przed zgłoszeniem spornego znaku o nr R.224285 w dniu 9 września 2008 r. Po drugie, że w zakresie działalności wnioskodawcy znajduje się działalność polegająca na produkcji i sprzedaży obuwia, odzieży, galanterii skórzanej wyrobów kaletniczych rymarskich, a więc jest to rodzaj działalności nie związany z charakterem towarów spornego znaku towarowego o nr R.224285, który jest przeznaczony do oznaczania zegarków, budzików, breloczków i biżuterii. Ponadto wnioskodawca nie wykazał istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia tak oznaczanych towarów, ponieważ przedłożone do akt sprawy oświadczenia (akta, tom II k. 239 - 234) kierowników i pracowników poszczególnych salonów G. - należących do wnioskodawcy, o sytuacjach reklamacji zegarków opatrzonych spornym znakiem towarowym GINO ROSSI, miały miejsce w 2013 r., tzn. później niż zgłoszenie spornego znaku towarowego w dniu 9 września 2008 r. Analogicznie organ potraktował wydruki z forów internetowych Forum Główne - Klub Miłośników Zegarków - 2011 r. (akta, tom II, k. 233 -229), goldenline - forum zegarki Gino Rossi - 2012 r. (akta, tom II, k. 228 - 227), Forum PCLab, zegarek Gino Rossi - 2010 r. (akta, tom II, k. 226 - 224), Zegarki Gino Rossi - Częstochowa - Forum Dyskusyjne Gazeta.pl- 2012 r. (akta, tom II, k. 223 - 221).

Wobec powyższego Kolegium Orzekające uznało, że zarzut w ww. zakresie nie został należycie uzasadniony.

Dokonując zaś oceny podobieństwa na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p. organ wskazał, że w pierwszej kolejności poddane jest ocenie podobieństwo samych towarów. W niniejszej sprawie sporny znak towarowy GINO ROSSI o nr R.224285 przeznaczony jest do oznaczania następujących towarów z klasy 14 zegary, zegarki, budziki, biżuteria, breloczki. Natomiast przeciwstawione przez wnioskodawcę znaki towarowe: 1) GINO ROSSI o nr R.95903, 2) GINO ROSSI o nr R. 158336, 3) RG GINO ROSSI o nr R. 149861, 4) GINO ROSSI - CTM o nr 005584271, 5) GINO ROSSI - IR o nr 743038, 6) GINO ROSSI - IR o nr 840338 są przeznaczone dla towarów w klasach 18, 25 i 26 Klasyfikacji nicejskiej i są to: kufry, walizki, torebki, bicze, wyroby rymarskie, galanteria skórzana (klm 18), obuwie, odzież z tworzyw sztucznych i naturalnych, odzież skórzana, rękawiczki, kapelusze (klm 25), sznurowadła (klm 26).

Kolegium Orzekające stwierdziło, że sporny znak towarowy GINO ROSSI o nr R.224285 oraz przeciwstawione mu ww. znaki towarowe przeznaczone są do oznaczania niepodobnych towarów. Rodzaj tych towarów jest różny, ponieważ cechy wyróżniające te przedmioty są inne (zegarki - obuwie), także ich przeznaczenie i sposób użytkowania są odmienne (ochrona kończyn i informowanie o czasie), towary te są wykonane z innych materiałów, stąd w żadnym wypadku nie są względem siebie ani konkurencyjne, ani komplementarne. Organ stwierdził, że w tym kontekście, twierdzenia wnioskodawcy aby przyjąć, iż towary objęte przeciwstawionymi znakami towarowymi uznać za komplementarne nie znajduje uzasadnienia. Zdaniem Kolegium Orzekającego towary komplementarne charakteryzuje istnienie związku polegającego na tym, że jeden towar jest nieodzowny lub istotny do użycia drugiego i jest to definicja znajdująca się w wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-169/03 Sergio Rossi przeciwko OHIM - Sissi Rossi (SISSI ROSSI, pkt 60).

Dlatego też w niniejszej sprawie, nie można przyjąć, że towary takie jak zegarki, budziki, biżuteria (objęte spornym prawem) wymagają używania butów, sznurówek czy walizek (znaki wnioskodawcy). W sytuacji wykluczenia podobieństwa towarów organ wykluczył możliwość zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Jak wskazał, nawet bowiem identyczność przeciwstawionych znaków i rozpoznawalność wcześniejszego znaku nie mogą przezwyciężyć braku podobieństwa towarów.

Wobec powyższego, zdaniem Kolegium Orzekającego, ustalenia faktyczne i prawne w zakresie zarzutu naruszenia przez sporne prawo wyłączne art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie potwierdzają zasadności tego zarzutu.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., organ zaznaczył, że zdaniem wnioskodawcy jego znakami renomowanymi jest znak słowny G/A/O ROSSI o nr R.95903 oraz znak słowno - graficzny GINO ROSSI o nr R. 158336.

Z uwagi na to, że w obowiązującym ustawodawstwie brak jest ustawowej definicji renomowanego znaku towarowego, organ odwołał się do stanowiska doktryny oraz orzecznictwa. Wskazał, że w glosie R. Skubisza do wyroku z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II GSK 359/07, (w: Przegląd Sądowy, kwiecień 2009 r. str. 138 i następ.) autor powołał stanowisko ETS-u przedstawione w wyroku wydanym w sprawie znaku Chevy, w którym, zdaniem Trybunału, pojęcie renomowanego znaku wyczerpuje się w znajomości (rozpoznawalności) znaku towarowego. Do normatywnego pojęcia znaku renomowanego nie należy natomiast wysoka jakość, prestiż lub też dobra opinia o towarach związanych z tym znakiem. Natomiast zdaniem autora glosy, przepisy chronią renomę rozumianą jako ogół korzystnych i zlokalizowanych w danym znaku wyobrażeń właściwych odbiorców towaru. Dalej autor stwierdza, że "renomowany znak towarowy dla określonych towarów korzysta z rozszerzonej ochrony (...) w odniesieniu do jakiegokolwiek towaru osoby trzeciej z późniejszym znakiem towarowym", przy czym konieczne jest wykazanie związku pomiędzy późniejszym znakiem towarowym i wcześniejszym znakiem renomowanym. "Ten związek wyraża się w kojarzeniu wcześniejszego znaku przez potencjalnych nabywców towarów z późniejszym znakiem"

Jak przyjął organ dla wykazania renomowanego charakteru znaku towarowego powinny być spełnione kryteria oceny tejże renomy. W tym zakresie organ zauważył, że na takie kryteria wskazał Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie General Motors Corporation przeciwko Yplon S.A., sygn. C- 375/97, par. 20-27. W tym aspekcie przywołał także wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie El Corte Ingles, T-8/03 i z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie SPA Finders, T-67/04, decyzję OHIM z dnia 17 kwietnia 2009 r., Nr 780256 w sprawie Tosca, i wskazał, że w orzeczeniach tych przyjęto, że testem na renomę znaku towarowego, poza znaczącą znajomością znaku jest udział znaku towarowego w rynku, intensywność oraz geograficzny zasięg używania, intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem, wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku.

Organ zastrzegł jednocześnie, że renomę znaku, którego ochrony domaga się wnioskodawca, należy wykazać na dzień zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP spornego znaku. Następnie organ wskazał, że wnioskodawca, na okoliczność wykazania renomy znaku GINO ROSSI oraz kryteriów o niej świadczących, przedłożył przy piśmie z dnia 28 stycznia 2014 r. następujący materiał dowodowy:

1) raport Keino - Raport Reserch (akta, tom II, k. 206 - 188),

2) raport Prezentacja głównych wyników programu badawczego dla Gino Rossi (akta, tom II, k. 187- 168),

3) raport Percepcja marki Gino Rossi w kontekście rynku i potrzeb klientów (akta, tom II, k. 167- 159),

4) artykuł z pisma Forbes (akta, tom II, k. 158 - 154),

5) raport agencji Investor Relations (akta, tom II, k. 153 - 152),

6) artykuł z portalu franchising.pl (akta, tom II, k. 151 -149),

7) wydruk ze strony pisma Puls Biznesu (akta, tom II, k. 148),

8) ranking umieszczony na stronie nexto.pl (akta, tom II, k. 147 - 146),

9) lista sklepów wnioskodawcy w Europie i Polsce (akta, tom II, k. 257),

10) wydruk ze strony cogdziezaile.pl kolekcja Gino Rossi jesień - zima 2006 (akta, tom II, k.145- 143),

11) zestawienie kosztów marketingowych wnioskodawcy za lata 2007 - 2013 (akta, tom II, k. 142),

12) wydruk z gazety Rzeczpospolita - ranking wartości najlepszych marek polskich (akta, tom II, k. 141-136),

13) wyciąg wyceny znaku towarowego Gino Rossi (akta, tom II, k. 135 -118),

14) kopie faktury oraz dokumenty przewozowe dotyczące wprowadzania do obrotu zegarków ze znakiem Gino Rossi, print screen dokumentów księgowych przedsiębiorstwa wnioskodawcy o zaksięgowaniu kwoty z ww. faktury oraz zdjęcie zegarka Gino Rossi należącego do przedsiębiorstwa wnioskodawcy wraz z oświadczeniem dyrektora produkcji J. Banaszkiewicza (akta, tom II, k. 117 -106).

Kolegium Orzekające następująco oceniło ww. materiał dowodowy:

Ad 1) raport Keino - Raport Reserch: "Badanie pozycji marki Raport dla G. (wersja uzupełniona)" - w ocenie Kolegium Orzekającego dowód ten nie świadczy o renomowanym charakterze znaku GINO ROSSI, ponieważ raport z badania pochodzi z dnia 17 stycznia 2013 roku, a więc z daty późniejszej o ponad cztery lata niż zgłoszenie w dniu 9 września 2008 r. spornego znaku. Stąd też na podstawie ww. raportu - zdaniem organu - nie można ustalić stanu faktycznego w dniu zgłoszenia znaku o nr R.224285, a więc jest nieprzydatny w sprawie;

Ad 2) raport Prezentacja głównych wyników programu badawczego dla G. - MillwardBrown - pochodzący z dnia 17 października 2008 r. Jak wynika z treści strony tytułowej raportu (akta tom II, k. 187) realizacja badania miała miejsce we wrześniu 2008 roku, a więc w okresie zgłoszenia spornego znaku o nr R.224285. W metodologii programu badawczego (akta, tom II, k. 187) wskazano, że badaniem zostały objęte wyselekcjonowane osoby, tj.: użytkownicy obuwia marki Gino Rossi, pracownicy działu sprzedaży Gino Rossi, użytkownicy obuwia marek konkurencyjnych w zakresie badania jakości obuwia oraz osoby wychodzące ze salonów Gino Rossi. W ocenie Kolegium Orzekającego, o renomie znaku GINO ROSSI, na który powołał się wnioskodawca nie może świadczyć zbiór badań przeprowadzonych wśród wybranej grupy respondentów, która w istocie stanowi grupę klientów wnioskodawcy oraz pracowników sklepów wnioskodawcy. Badanie to zawiera szczegółową charakterystykę klientów - nabywców obuwia oznaczonego GINO ROSSI. Brak jest w badaniu wskazania na poziom znajomości znaku GINO ROSSI, dlatego też ww. raport i badania w nim zawarte nie potwierdzają renomy znaku wnioskodawcy;

Ad 3) raport Percepcja marki Gino Rossi w kontekście rynku i potrzeb klientów. W ocenie Kolegium Orzekającego dowód ten nie świadczy o renomie znaku GINO ROSSI, którego ochrony żąda wnioskodawca w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ raport ten pochodzi z grudnia 2010 r., a więc z daty późniejszej, niż data zgłoszenia spornego znaku ochrony (w dniu 9 września 2008 r.). Zatem, w ocenie Kolegium Orzekającego dowód ten nie pozwala na ustalenie stanu faktycznego w dniu zgłoszenia znaku o nr R.224285;

Ad 4) artykuł z pisma Forbes. Artykuł "Nowa Elegancja Gino Rossi" został zamieszczony w numerze z kwietnia 2012 r., a więc podobnie jak powyższe dowody, pochodzi z daty późniejszej, niż zgłoszenie spornego znaku w dniu 9 września 2008 r., co uniemożliwia ustalenie stanu faktycznego w dniu zgłoszenia znaku o nr R.224285. Ponadto, z treści tego artykułu nie wynika jakakolwiek kryterium potwierdzające renomę znaku wnioskodawcy. Analogicznie należy uznać, że zamieszczony także w tym samym numerze pisma Forbes artykuł o tytule "Do opery" ma charakter poradnika, stąd nie potwierdza renomy znaku wnioskodawcy;

Ad 5) raport agencji Investor Relations: "Gino Rossi najbardziej prestiżową marką Informacja prasowa". Powyższy dowodów pochodzi z 6 grudnia 2007 roku, a więc z okresu adekwatnego wobec zgłoszenia znaku o nr R.224285 (w dniu 9 września 2008 r.). Zawarte w nim informacje dotyczą uzyskania tytułu najbardziej prestiżowej marki w organizowanym przez gazetę Rzeczpospolita Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek. Artykuł informuje również o istniejącej sieci sprzedaży w Polsce i zagranicą. Zdaniem Kolegium Orzekającego, jest to jedynie informacja prasowa o określonym wydarzeniu, z którego nie wynika renomowany charakter znaku, na który powołał się wnioskodawca;

Ad 6) artykuł z portalu franchising pod tytułem "Dobry wynik G. Większa sprzedaż i większe dochody, G. ubiegły rok może uznać za bardzo udany". Artykuł opublikowany w dniu 24 stycznia 2007 r., a więc przed zgłoszeniem spornego znaku (w dniu 9 września 2008 r.). Z jego treści wynika, że informacji o przedsiębiorstwie udzielił prezes zarządu spółki G. – M.F. W ocenie Kolegium Orzekającego o ile dowód pochodzi z badanego okresu - tj. sprzed zgłoszenia spornego znaku o nr R.224285 - to źródło pochodzenia tego dowodu należy uznać za nieobiektywne, skoro osoba podająca zawarte w artykule informacje jest prezesem zarządu przedsiębiorstwa wnioskodawcy;

Ad 7) wydruk ze strony pisma Puls Biznesu. Analogicznie do pkt 6 Kolegium Orzekające przyjęło, ze ww. dowód nie jest materiałem zachowującym obiektywny charakter, bowiem pochodzi także od M.F. - prezesa zarządu spółki G. Wobec powyższego materiał ten nie może potwierdzać renomy znaku wnioskodawcy;

Ad 8) ranking umieszczony na stronie nexfo.pl. W ocenie Kolegium Orzekającego przedłożony ranking nie zawiera informacji o dacie, w której został sporządzony, stąd też wiarygodność tego materiału jest niska;

Ad 9) lista sklepów wnioskodawcy w Europie i Polsce. Przedłożona do akt sprawy mapy nie zostały opatrzone żadną datą sporządzenia, a ponadto pochodzą ze strony internetowej przedsiębiorstwa wnioskodawcy, o czym świadczy adres internetowy umieszczony pod mapą. Ponownie, Kolegium Orzekające uznało, że brak wskazania daty jest przeszkodą w dalszej ocenie na okoliczność geograficznego zasięgu używania znaku, jako jedno z kryteriów renomy;

Ad 10) wydruk ze strony cogdziezaile.pl kolekcja Gino Rossi jesień - zima 2006 złożony na okoliczność długości okresu używania znaku GINO ROSSI przez wnioskodawcę. W ocenie Kolegium Orzekającego ww. dowód nie potwierdza twierdzenia wnioskodawcy o dwudziestoletniej działalności i używaniu znaku, ponieważ artykuł ten dotyczy "Nowej kolekcji Gino Rossi - jesień - zima 2006" i jedynie w tym zakresie czasowym potwierdza używanie znaku wnioskodawcy;

Ad 11) zestawienie kosztów wnioskodawcy przeznaczonych na marketing za lata 2007 - 2013. Jest to zestawienie w formie oświadczenia (akta, tom II, k. 142). W ocenie Kolegium Orzekającego zestawienie obejmuje badany okres (od 2007 - do XI 2013 r.), tj. przed zgłoszeniem spornego znaku (w dniu 9 września 2008 r.), i potwierdza, że nakłady na działania marketingowe wyniosły około 2 min złotych rocznie. Niemniej, oceniane oświadczenie zostało podpisane przez osobę, która została określona jako "Kontroler Finansowy" bez wskazania podmiotu, w imieniu którego ww. kontroler finansowy wydał oświadczenie, stąd niska wiarygodność tego dokumentu;

Ad 12) wydruk z gazety Rzeczpospolita - ranking wartości najlepszych marek polskich. Załączony do akt sprawy ranking marek według wartości opublikowany pochodzi z dnia 6 grudnia 2007 r. a więc jest aktualny względem zgłoszenia spornego znaku (w dniu 9 września 2008 r.). Ranking ten wskazuje na wzrost wartości znaku GINO ROSSI i wskazuje na wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku;

Ad 13) wyciąg wyceny znaku towarowego Gino Rossi. Dokument wyceny znaku towarowego pochodzi z dnia 31 maja 2013 r. W ocenie Kolegium Orzekającego brak aktualności dowodu względem daty zgłoszenia znaku oraz fakt, iż dokument ten sporządzono na rzecz wnioskodawcy eliminuje dowód z oceny na okoliczność renomy znaku, na który powołał się wnioskodawca.

Ad 14) kopie faktur oraz inne dokumenty potwierdzające wprowadzanie przez wnioskodawcę do obrotu zegarków ze znakiem Gino Rossi. Dokumenty powołane na ww. okoliczność to faktury oraz listy przewozowe, pochodzą z dnia 6 grudnia 2006 r., a więc sprzed daty zgłoszenia spornego znaku (w dniu 9 września 2008 r.). Ilość sprowadzonych zegarków jak wynika z ww. dokumentów to 200 sztuk (akta, tom II, k. 114). Zgodnie z oświadczeniem dyrektora produkcji G. S.A. J. B. (akta, tom II, k. 112) "zegarki były przeznaczone na prezenty dla Kontrahentów Spółki oraz do sprzedaży w sieci sklepów G.". W tym kontekście, w ocenie Kolegium Orzekającego, brak jest jakiegokolwiek dowodu na wykazanie jaka część zegarków została przeznaczona na prezenty, a tym samym jaka część (wraz z odpowiednimi dokumentami) została sprzedana w sieci sklepów G. Zatem, dowody te nie potwierdzają faktu wprowadzenia do obrotu zegarków z oznaczeniem Gino Rossi.

W podsumowaniu Kolegium Orzekające stwierdziło, że wnioskodawca nie wykazał, aby w dniu 9 września 2008 r. znaki GINO ROSSI o nr R.95903 i R. 158336 były renomowane i w związku z tym żądanie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy GINO ROSSI o nr R.224285 było nieuzasadnione. Przedłożone dowody w ocenie Kolegium Orzekającego są niewystarczające aby uznać renomę znaków, na które powołał się wnioskodawca, brak jest bowiem podstawowego dowodu świadczącego o poziomie znajomości znaków GINO ROSSI w dniu zgłoszenia znaku spornego. Co oznacza, że materiał dowodowy przedłożony przez wnioskodawcę uniemożliwia obiektywne ustalenie stanu faktycznego w odniesieniu do znaków GINO ROSSI, na które powołał się wnioskodawca w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego GINO ROSSI o nr R.224285, tj. w dniu 9 września 2008 r. Przedłożone przez wnioskodawcę dowody mogłyby stanowić dopełnienie obrazu renomy znaku GINO ROSSI, jeżeli wnioskodawca przedłożyłby materiały, o których sam wnioskodawca wspomniał w piśmie z dnia 28 stycznia 2014 r. (akta, tom II, k. 293) oraz w piśmie z dnia 2 grudnia 2014 r., (akta, tom IV, k. 649) odwołując się do stanowiska linii orzecznictwa polskiego jak i europejskiego w aspekcie renomy znaku towarowego.

W ocenie Kolegium Orzekającego w sprawie bez znaczenie dla prawidłowości podjętego orzeczenia pozostaje kwestia podejmowania działań przez inne podmioty uprawnione do znaków GINO ROSSI, ponieważ w przedmiotowej sprawie wnioskodawca zarzucił brak zdolności ochronnej wyłącznie w stosunku do znaku towarowego GINO ROSSI o nr R.224285.

Kolegium Orzekające kwestie kosztów postępowania rozstrzygnęło w oparciu o art. 98 k.p.c. mającym zastosowanie w postępowaniu spornym na podstawie art. 256 ust. 2 p.w.p.

W skardze na ww. decyzję zarzucono naruszenie przepisów materialnych, jak również przepisów postępowania, w tym:,

1) art. 7 k.p.a. oraz art. 77 § 1 k.p.a. polegające na nierozpatrzeniu całego materiału dowodowego i w konsekwencji wadliwych ustaleń UP RP dotyczących: istnienia komplementarności i podobieństwa towarów przeciwstawionych znaków towarowych, podobieństwa zakresie prowadzonej działalności podmiotów - stron postępowania, konfuzyjnego podobieństwa znaków w skutek czego UP RP uznał, że rozbieżny zakres działalności gospodarczej oraz brak podobieństwa towarów nie prowadzą do powstania ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd w świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz dotyczących renomy znaków wcześniejszych, na które powołał się wnioskodawca,

2) art. 80 k.p.a. polegające na przekroczeniu zasady swobodnej oceny dowodów i uznaniu, że brak jest podstaw by stwierdzić, że znak GINO ROSSI o nr R. 158336 jest znakiem renomowanym,

3) art. 107 § 3 k.p.a. polegające na niewłaściwym uzasadnieniu decyzji polegające na: niewyjaśnieniu przyczyn pominięcia przez UP RP materiałów dowodowych na okoliczność renomy, braku wyjaśnień określeń użytych przez UP RP do oceny materiału dowodowego, tj. słów "zasadniczy", "dopełniający" w kontekście renomy znaku, na który powołał się wnioskodawca, niewyjaśnieniu przyczyn uznania przez UP RP za niewystarczające dowodów dla wykazania renomy znaku GINO ROSSI o nr R. 158336, oraz niewyjaśnieniu określenia "niska wiarygodność materiału dowodowego".

Natomiast naruszenia przepisów materialnoprawnych skarżący uparuje w naruszeniu:

1) art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. polegające na błędnej wykładni i przyjęciu, że naruszenie prawa do firmy ma miejsce wyłącznie w sytuacji identycznego zakresu prowadzonej przez strony postępowania działalności gospodarczej oraz nie zastosowaniu tego przepisu w przedmiotowej sprawie,

2) art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przez jego błędną wykładnię polegającą na niewłaściwym uznaniu braku podobieństwa towarów, dla oznaczania których przeznaczone są przeciwstawione znaki towarowe oraz nie zastosowania ww. przepisu w przedmiotowej sprawie,

3) art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. polegające na nie zastosowaniu ww. przepisu w sytuacji wykazania przez skarżącego, że znaki które powołał skarżący mają renomowany charakter.

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 7 k.p.a. oraz art. 77 § 1 k.p.a. skarżąca wskazała, że Urząd bezpodstawnie pominął szereg dowodów mających istotny wpływ na dokonanie prawidłowych ustaleń okoliczności faktycznych sprawy, co w konsekwencji doprowadziło do wadliwego zastosowania przepisów prawa. Urząd w szczególności nie ustalił prawidłowo:

- istnienia podobieństwa i komplementarności towarów przeciwstawionych znaków,

- podobieństwa zakresu działalności obu przedsiębiorców, tj. Spółki G. S.A. oraz P.,

- konfuzyjnego podobieństwa znaków,

- renomy wcześniejszego znaku towarowego "Gino Rossi" R-158336 oraz R- 95903, które stanowiły istotne okoliczności sprawy.

W zakresie zaś zarzutu naruszenie art. 80 k.p.a. w skardze wskazano, że Urząd w sposób nieprawidłowy dokonał oceny materiału dowodowego złożonego przez skarżącego na okoliczności powoływane w toku postępowania. W tym zakresie organ część materiału dowodowego uznał w sposób dowolny i subiektywny za nie wystarczający do potwierdzenia tez stawianych przez wnioskodawcę, nie podając jednocześnie żadnego uzasadnienia dla swojego stanowiska. Tak np. w przypadku Raportu agencji Investor Relations z 6 grudnia 2007 r., który wskazywał na GINO ROSSI jako na markę, która uzyskała tytuł "najbardziej prestiżowej marki", Urząd uznał, tę informację za mającą charakter prasowy, z której nie wynika renomowany charakter znaku towarowego, podczas gdy nagrody i wyróżnienia są w praktyce orzecznictwa wspólnotowego i krajowego akceptowane powszechnie jako dowody potwierdzające renomę znaków towarowych. Ponadto, w przypadku wydruku z gazety Rzeczpospolita - ranking wartości najlepszych marek polskich, organ jednoznacznie wskazał, że dowód ten wskazuje na "wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku", co powinno w sposób oczywisty zostać uznane za potwierdzające okoliczność renomy znaków GINO ROSSI. Tymczasem, organ wyprowadził przeciwny wniosek, którego nie wyjaśnił i nie uzasadnił. Co więcej, na stronie 16 skarżonej decyzji organ stwierdził, iż materiał dowodowy przedłożony przez wnioskodawcę w sprawie na okoliczność renomy znaków GINO ROSSI może stanowić co najwyżej "dopełnienie do zasadniczego materiały dowodowego", którego w sprawie brak. Urząd jednakże nie podał podstaw ani nie uzasadnił na jakich warunkach i w oparciu o jakie kryteria dowody podzielił na "dopełniające" i "zasadnicze" i jakiego "zasadniczego" materiału dowodowego nie złożył skarżący. Tym samym, błędna analiza i ocena materiału dowodowego zebranego w sprawie na okoliczność renomy znaków wcześniejszych, pozwala postawić zarzut naruszenia przepisów postępowania mającego istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie.

Przepis art. 107 § 3 k.p.a. zdaniem skarżącej naruszono w postępowaniu w taki sposób, że organ w uzasadnieniu decyzji nie wskazał w czym upatruje brak wiarygodności wielu dowodów powołanych w decyzji. Organ nie uzasadnił także, co w ocenie Urzędu stanowi zasadniczy i dopełniający materiał dowodowy, a także jak należy rozumieć pojęcie "niska wiarygodność materiału dowodowego". Brak zaś wyjaśnienia powyższych okoliczności nie pozwala na dokonanie oceny legalności wydanej przez Urząd decyzji.

Zdaniem skarżącej organ naruszył prawo materialne w zakresie art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. pomimo prawidłowych ustaleń, że nazwa przedsiębiorstwa wnioskodawcy jest zbieżna ze spornym znakiem oraz, że zgodnie z zasadą pierwszeństwa używania oznaczenia obowiązującą w przypadku konfliktu pomiędzy nazwą przedsiębiorstwa, a chronionym znakiem towarowym, firma przedsiębiorstwa G. powstała przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego Nr R-224285. Niemniej jednak, organ poczyniwszy prawidłowe ustalenia w tym zakresie, uznał, iż z uwagi na brak podobieństwa w zakresie działalności obu przedsiębiorców, przepis ten nie ma zastosowania. Organ nie dokonał jednak prawidłowej oceny w tym zakresie pomijając całkowicie, iż działalność gospodarcza prowadzona przez oba podmioty ma charakter podobny (komplementarny) i istnieje realne ryzyko wprowadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów pochodzących od tych przedsiębiorców, o czym świadczy przedłożony materiał dowodowy.

Z kolei - jak wynika ze skargi - przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. naruszono w ten sposób, że Urząd Patentowy RP wadliwie ocenił przesłankę dotyczącą komplementarności towarów, co z kolei skutkowało w ocenie organu brakiem konieczności zbadania występowania dwóch pozostałych przesłanek niezbędnych do zastosowania tego przepisu, tj. podobieństwa oznaczeń oraz ryzyka wprowadzania odbiorców w błąd. Organ skupił się wyłącznie na zanegowaniu charakteru komplementarnego porównywanych towarów. W ocenie Urzędu bowiem, komplementarność oznacza wyłącznie, że "jeden towar jest nieodzowny lub istotny do użycia drugiego", czego brak jest - w ocenie organu - w stanie faktycznym omawianej sprawy. Tymczasem, definicja przytoczona przez Urząd nie wyklucza innego przypadku również opisanego przez orzecznictwo, w którym należy uznać towary za komplementarne. Mianowicie, chodzi o przypadek tzw. komplementarności estetycznej, która w następujący sposób definiowana jest przez sądy wspólnotowe: "Niemniej jednak, w szczególności w sektorach, jakimi są sektor mody i sektor produktów przeznaczonych do pielęgnacji urody, nie można wykluczyć, że towary; których charakter, przeznaczenie i sposób używania są całkowicie różne, mogą stanowić w oczach właściwego kręgu odbiorców towary uzupełniające się pod względem estetycznym, bez względu na ich funkcjonalną komplementarność." (patrz wyrok Sądu UE z dnia 11 lipca 2007 r., sygn. T- 150/04, pkt. 35).

W świetle powyższego nie trudno postawić tezę, że również w przypadku towarów porównywanych w niniejszej sprawie - tj. np. obuwie, odzież oraz zegarki - konsumenci będą dążyć przy wyborze tych właśnie produktów do stworzenia spójnego zewnętrznego wizerunku, a więc będą wybierać produkty tak by te uzupełniały się pod względem estetycznym, mimo, że co do zasady mają one inne przeznaczenie czy sposób użycia.

Przechodząc do oceny decyzji na gruncie art. 132 ust 2 pkt 3 p.w.p., skarżący podniósł, że organ odmówił zastosowania tego przepisu uznając, że towary, do oznaczania których są przeznaczone oba znaki nie są podobne. Tymczasem, jak wynika ze stanowiska ugruntowanego w orzecznictwie, ochrona znaków renomowanych wykracza poza zakres towarów identycznych czy podobnych.

Powołując się na ww. zarzuty skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania.

Na rozprawie w dniu 11 marca 2015 r. pełnomocnik skarżącego - na okoliczność naruszenia w sprawie art. 131 ust 1 pkt 1 p.w.p. oraz art. 132 ust 2 pkt 2 p.w.p. - złożyła odpisy dwu wyroków sądów powszechnych, tj. wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydziała IX Sąd Gospodarczy z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt IX GC 758/13, w sprawie z powództwa G. S.A. z siedzibą w S. przeciwko M.L. o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji nakazał pozwanemu M.L. zaniechania używania oznaczeń zawierających nazwę "Gino Rossi", w prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby oznaczenia zegarków, ich reklamy i zezwalania osobom trzecim na używanie w powyższym zakresie oznaczeń zawierających nazwę "Gino Rossi"; wycofanie w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się wyroku z obrotu będących własnością pozwanego zegarków, opakowań i materiałów reklamowych zawierających oznaczenie "Gino Rossi"; jednorazowego opublikowania w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w dzienniku "Rzeczpospolita" ogłoszenia o treści: "M.L. przyznaje, że w prowadzonej działalności gospodarczej w sposób nieuprawniony korzystał z oznaczeń zawierających nazwę "Gino Rossi" dla oznakowania zegarków, powodując ryzyko wprowadzenia w błąd odnośnie producenta oraz pochodzenia oferowanych zegarków, a także naruszając prawo do firmy spółki akcyjnej G., za co pokrzywdzoną spółkę przeprasza". Drugi wyrok to orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie - Wydział I Cywilny z dnia 20 stycznia 2016 r., wydany w sprawie z powództwa G. S.A. z siedzibą w S. przeciwko M.L. o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, w którym zmieniono ww. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie m.in. w zakresie pkt I c, zawierającego nakazanie opublikowania ogłoszenia określonej formy i treści.

Z kolei pełnomocnik uczestnika złożył do akt sprawy pismo pt. "Errata Autora do opinii z dnia 25 lutego 2014 r. nt. Ocena renomy i powszechnej znajomości znaku towarowego Gino Rossi (R.95903 na rzecz GINO ROSSI S.A.)" podpisane przez dr hab. P.G., prof. ndzw. Z pisma tego wynika że wniosek końcowy przedmiotowej opinii, powinien brzmieć następująco: "Na podstawie analizy materiałów przedłożonych przez G. S.A. nie można stwierdzić, iż w dacie zgłoszenia znaku R224285 znak "Gino Rossi" (R.95903) cieszył się renomą, jak również aby spełniał on wymogi (ustalone orzecznictwem) dla znaku powszechnie znanego klientom".

Sąd postanowił dopuścić zgłoszone wniosku dowodowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga w tej sprawie jest uzasadniona, jako że decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2015 r., nr [...], narusza prawo w stopniu uzasadniającym jej uchylenie przez Sąd.

Spośród trzech podstaw wniosku Skarżącej o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy GINO ROSSI o nr R.224285, Sąd za uzasadnioną i prawidłowo przez spółkę wykazaną uznał tylko tę związaną z zarzutem naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Przepis ten stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.

Wnioskująca spółka, żądając unieważnienia prawa z rejestracji ww. znaku powołała się właśnie na przysługujące jej wcześniejsze prawo do firmy.

Ustalenia organu co do chronologicznego pierwszeństwa prawa skarżącej do firmy przed prawem ochronnym uczestnika na sporny znak towarowy Sąd uznaje za prawidłowe i przyjmuje za podstawę wyrokowania. Sąd kwestionuje jednak dokonaną przez organ ocenę prawną ustalonych w tym zakresie okoliczności.

Na wstępie wskazać należy, że pojęcie firmy jest uregulowane w przepisach art. 43(1) i n. kodeksu cywilnego. Firmą jest oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca (art. 43(2) § 1 kodeksu cywilnego). Prawo do firmy przysługuje tylko tym podmiotom, które legitymują się statusem przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43(1) kodeksu cywilnego. Powstaje z chwilą rozpoczęcia jej używania i podlega ochronie na podstawie art. 43(10) kodeksu cywilnego.

Prawo do firmy ma charakter prawa podmiotowego bezwzględnego skutecznego erga omnes. Ochrona na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych jest najszersza, realizowana jest nie tylko w obrocie gospodarczym, ale i poza nim, i może być skierowana przeciwko każdemu, kto dopuszcza się naruszenia interesu przedsiębiorcy związanego z jego firmą. Dlatego też ochrona ta może krzyżować się z innymi przepisami przyznającymi firmie ochronę. Zakres takiej ochrony nie jest ograniczony terytorialnie ani też zakresem działalności uprawnionego do nazwy.

Niewątpliwie pomiędzy tak rozumianą firmą i znakiem może dojść do kolizji.

Sąd zgadza się i przyjmuje jako własny ustalony w doktrynie i orzecznictwie pogląd, zgodnie z którym rejestracja znaku towarowego, odpowiadającego oznaczeniu innego przedsiębiorstwa, używanemu przez nie przed zarejestrowaniem znaku, narusza dobra osobiste tego przedsiębiorstwa (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2002 r., II SA 3390/2001, WSA w Warszawie z dnia 4 listopada 2008 r., VI SA/Wa 1324/08), w przypadku zaś kolizji między firmą przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z "gorszym pierwszeństwem" znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej.

W rozpatrywanej sprawie poza sporem jest to, że służące wnioskującej spółce prawo do firmy, w której element wyróżniający stanowią wyrazy GINO ROSSI istniało już w 2000 r., podczas gdy znak towarowy GINO ROSSI został zgłoszony do rejestracji przez uczestnika w 2008 r.

Fakt zaś, że pełne brzmienie firmy skarżącej to G. Spółka Akcyjna, a znak towarowy w jego warstwie słowowej to GINO ROSSI w ocenie Sądu jest bez znaczenia. Zgodnie z ogólnymi regułami oceny podobieństwa oznaczeń odróżniających należy przecież brać pod uwagę ogólne wrażenie wywoływane przez oznaczenie z uwzględnieniem elementu w nim dominującego. Niewątpliwie bowiem w firmie skarżącej spółki takim dominującym elementem jest właśnie grupa wyrazów GINO ROSSI. To ona przyciąga uwagę i ona też ma moc dystynktywną. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1998 r., sygn. akt II CKN 25/98 (OSNC z 1999 r. nr 4, poz. 80) podkreślono, że "naruszenie nazwy osoby prawnej jako dobra osobistego może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli część ta spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie od innych podmiotów, dlatego że tworzące część nazwy oznaczenie ma samo w sobie dostateczną moc dystynktywną".

Nie może zatem ulegać wątpliwości, że rejestracja spornego znaku towarowego, zapewniająca uprawnionemu wyłączność jego używania, uniemożliwia lub utrudnia wnioskującej spółce korzystanie z firmy - wcześniej zarejestrowanej - której elementem wyróżniającym jest ten znak, a zatem narusza prawa osobiste i majątkowe wnioskującej spółki.

Ustalenie powyższych okoliczności było wystarczające do uznania, że w sprawie zaistniała bezwzględna przeszkoda w rejestracji znaku towarowego uczestnika, o której mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Prowadzenie zaś ustaleń w zakresie istnienia podobieństwa sprzedawanych towarów przez obu przedsiębiorców na gruncie art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie miało podstaw prawnych. Okoliczności te miałoby natomiast znaczenie, gdyby skarżąca żądając unieważnienia spornego znaku towarowego powołała się nie na swoje prawo do firmy, ale na ochronę nazwy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą. Możliwe są bowiem sytuacje, gdy nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność, nie jest jednocześnie jego firmą, tylko oznaczeniem przedsiębiorstwa do którego nie służy prawo podmiotowe bezwzględne, i którego ochrona ma charakter deliktowy (art. 5 u.z.n.k.). Przesłanki rejestracji znaku towarowego zawierającego taką nazwę określa art. 131 ust. 1 pkt 5 p.w.p. Przepis ten nie wchodzi zaś w zakres normy prawnej art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., gdyż odnosi się on jedynie do nazwy przedsiębiorstw w znaczeniu przedmiotowym, które uzyskują ochronę na podstawie art. 5 u.z.n.k. Powtórzyć należy, że norma prawna zawarta w art. 131 ust. 1 pkt 5 p.w.p. nie obejmuje swoim zakresem firmy, jako przedmiotu bezwzględnego prawa podmiotowego, do którego zastosowywanie znajduje art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. (por. J. Sitko, komentarz do art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., opubl. LEX 2015).

Sąd uznał natomiast za nieuzasadnione zarzuty skarżącej oparte na naruszaniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 tej ustawy.

Odnosząc się do pierwszej ze wskazanych wyżej podstaw wniosku o unieważnienie znaku towarowego uczestnika wskazać należy, że w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że przystępując do porównania znaków towarowych należy w pierwszej kolejności ocenić podobieństwo lub identyczność towarów, do oznaczania których służą znaki. Dopiero przesądzenie o podobieństwie towarów rodzi konieczność dokonania porównania oznaczeń. O podobieństwie zaś produktów oznaczanych spornym znakiem z klasy 14 i przeciwstawionymi oznaczeniami skarżącej z klasy 18, 25 i 26 nie może być mowy, nawet w sensie tzw. komplementarności estetycznej. Nie są to towary, pomiędzy którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jeden towar jest nieodzowny lub istotny do użycia drugiego, wobec czego konsumenci mogą myśleć, że oba towary zostały wyprodukowane przez to samo przedsiębiorstwo.

O ile prawdą jest, że wiele towarów, w szczególności z branży odzieży i mody, może spełniać jednocześnie ich podstawową funkcję oraz funkcję estetyczną, o tyle okoliczność ta sama w sobie nie może prowadzić konsumenta do przekonania, że towary te pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Jest to zbyt ogólne kryterium dla stwierdzenia istnienia podobieństwa towarów.

Wbrew wywodom skargi, organ prawidłowo ocenił także argumenty spółki odwołujące się do naruszenia przepisu art. 132 ust 2 pkt 3 p.w.p., a sprowadzające się do twierdzenia, że sporny znak towarowy wykorzystuje renomę przeciwstawionych znaków towarowych.

Wskazać należy, że pojęcie renomy nie ma treści normatywnej, ustawa nie zawiera definicji znaku renomowanego. Sposób rozumienia tego pojęcia przez organ, tj. uznanie, że istota znaku renomowanego wyczerpuje się w jego znajomości (rozpoznawalności), odpowiada kryteriom oceny tej przesłanki wypracowanym w orzecznictwie tak krajowym, jak i wspólnotowym.

Rzeczywiście jest tak, jak przyjął to organ, tj. że za podstawową przesłankę uznania znaku towarowego za renomowany traktuje się znajomość znaku przez znaczącą część klientów (tak wyrok ETS z 14 września 1999 r. w sprawie General Motors, C - 375/97; wyroki Sądu Pierwszej Instancji z 13 grudnia 2004 r. w sprawie El Corte Ingles, T - 8/03 i z 25 maja 2005 r. w sprawie SPA Finders, T - 67/04 oraz decyzja OHIM z 17 kwietnia 2009 r. Nr 780 256 w sprawie Tosca). W tych orzeczeniach przyjmuje się, że testem na renomę znaku towarowego jest znacząca znajomość znaku, a ponadto udział znaku towarowego w rynku intensywność oraz geograficzny zasięg jego używania, intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem, wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku. Chodzi przy tym o renomę w kraju, w którym wystąpiono o ochronę.

Tak więc nie eliminując znaczenia przy ocenie renomowanego charakteru znaku kryteriów związanych z ogółem pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych nim towarach, należy jednak w tej ocenie położyć nacisk na kryteria ilościowe. Innymi słowy znak jest renomowany jeżeli jest znany znaczącej części relewantnych kupujących, czyli właściwie poinformowanych konsumentów, dostatecznie uważnych i rozsądnych. Jednocześnie jednak nie ma żadnych podstaw by wymagać, aby znak ten był znany określonej procentowo liczbie zainteresowanych odbiorców. Wystarczające jest wykazanie, że jego rozpoznawalność jest wyższa niż innych "zwykłych" znaków.

Podkreślić również należy, że ocena przesłanek renomy musi zostać dokonana w odniesieniu do konkretnych dowodów, znajdujących się w aktach sprawy. Wbrew zarzutom skarżącego, organ nie pominął materiału dowodowego przedłożonego przez stronę w celu wykazania renomy spornego znaku. W tej sprawie organ stwierdził jedynie, że uprawniony do spornego znaku, nie przedstawił wystarczających dowodów na potwierdzenie renomy tego znaku w dacie jego zgłoszenia do ochrony na terytorium RP. Ugruntowany zaś jest już w judykaturze pogląd, iż w postępowaniu spornym ciężar dowodu spoczywa na wnioskodawcy, który chce pozbawić uprawnionego jego praw.

Organ dochował w tym zakresie standardów postępowania, dokonał bowiem oceny wartości poszczególnych dowodów dla toczącej się sprawy - w ramach ciążącego na nim obowiązku rozpatrzenia całego materiału dowodowego, co z kolei jest związane ściśle z

przyjętą w k.p.a. zasadą swobodnej oceny dowodów (art. 80 k.p.a.) odwołującą się do prawideł logiki, praw nauki i doświadczenia życiowego. Nastepnie organ prawidłowo odniósł się do tych kwestii w uzasadnieniu decyzji. Z przepisu art. 107 § 3 k.p.a. wynika wprost, że powody umniejszenia przez organ mocy dowodowej posiadanych dowodów muszą jasno wynikać z treści decyzji.

Weryfikacja przez organ przedłożonego przez stronę materiału dowodowego była uzasadniona okolicznościami sprawy. Dowody musiały bowiem odnosić się do okoliczności z konkretnej daty, tj. zgłoszenia spornego znaku towarowego, co miało miejsce w dniu 9 września 2008 r. Stąd organ nie uwzględnił dowodów, które do okoliczności z tej daty nie nawiązywały. Sąd aprobuje także ocenę organu umniejszającą znaczenie okoliczności wynikających z informacji udzielanych przez Prezesa skarżącej spółki z uwagi na nieobiektywny charakter tego dowodu. Jest to jedynie dowód na to, że ww. osoba złożyła oświadczenie określonej treści. Dla poczynienia w sprawie bezspornych ustaleń w tym zakresie miarodajne byłyby dane pochodzące np. z dokumentów finansowych (sprawozdawczych) sporządzanych przez spółkę. Mocy dowodowej - rozumianej jako siła przekonania uzyskana przez organ wskutek przeprowadzenia określonych środków dowodowych na potwierdzenie prawdziwości lub nieprawdziwości twierdzeń na temat okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy - nie można przypisać także zestawieniu wydatków spółki na marketing w latach 2007-2013, jako że zostało ono podpisane przez Kontrolera Finansowego bez wskazania źródła tych danych, czy podmiotu autoryzującego działania ww. osoby. Pozostałe dowody nie były zaś w stanie przekonać o tym, że określone znaki towarowe skarżącej to oznaczenia renomowane. W materiale dowodowym brak bowiem było dowodu na podstawową w tym zakresie okoliczność, tj. na znajomość znaku wśród nabywców w relewantnym okresie.

Reasumując należy wskazać, że wbrew zarzutom skarżącej, organ nie pominął materiału dowodowego przedłożonego przez stronę w celu wykazania renomy spornego znaku. W tej sprawie organ stwierdził, że uprawniony do spornego znaku nie przedstawił wystarczających dowodów na potwierdzenie renomy tego znaku w dacie jego zgłoszenia do ochrony na terytorium RP i z tym stwierdzeniem z podanych wyżej względów należy się zgodzić.

Uwzględniając powyższe Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) p.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzję w całości, a o kosztach postępowania postanowił na podstawie art. 200 p.p.s.a.