Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 447/12
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2012-10-18 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6461 Wynalazki
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Powołane przepisy: article: art. 24, art. 93, art. 261 ust. 2, art. 264 ust. 1.
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 77, art. 107 par. 3.
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant st. sekr. sąd. Jadwiga Rytych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2012 r. sprawy ze skargi S. z siedzibą w T., Japonia na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia patentu na wynalazek pt. "Urządzenie do zapisu danych" 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] listopada 2010 r. 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz S. z siedzibą w T., Japonia kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] listopada 2010 r. odmawiającą udzielenia patentu na wynalazek pt. "Urządzenie do zapisu danych" zgłoszony przez S. C. – T., J. (skarżącą w niniejszej sprawie).

Decyzja została w wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu [...] listopada 2011 r. skarżąca dokonała zgłoszenia pod pierwotnym tytułem "Urządzenie do zapisu danych" z wnioskiem o udzielenie patentu na objęte zgłoszeniem rozwiązanie.

W zawiadomieniu z dnia [...] października 2009 r., Zgłaszający został poinformowany, że:

1. Przedmiot zgłoszenia P.[...] określony zastrzeżeniami patentowymi

nr [...]-[...] nie stanowi wynalazku w kategorii sposobu, gdyż nie przedstawia czynności technicznych w sensie oddziaływania na materię w rozumieniu z

§ 32 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia (Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r.).

2. Przedmioty zgłoszenia w kategorii urządzenie pt. "urządzenie do zapisywania sygnału danych" określone zastrzeżeniami nr [...]-[...], "urządzenie do zapisywania danych" określone zastrzeżeniami nr [...]-[...], "urządzenie do zapisywania sygnału danych" określone zastrzeżeniami

nr [...]-[...],[...]-[...],[...]-[...], "urządzenie do odtwarzania sygnału danych" określone zastrzeżeniami nr [...]-[...],[...]-[...], [...], "urządzenie do odtwarzania danych" określone zastrzeżeniami nr [...], [...]-[...], "urządzenie do odtwarzania sygnału danych" określone zastrzeżeniem nr [...], "urządzenie do edycji danych" określone zastrzeżeniami nr [...]-[...], "urządzenie do edycji sygnału danych" określone zastrzeżeniami nr [...]-[...]nie mogą być uznane za wynalazek, ponieważ nie określają rozwiązania technicznego w kategorii urządzenie w rozumieniu § 32 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanego rozporządzenia".

3. Przedmioty zgłoszenia określone jako "nośniki zapisu sygnału danych" określone zastrzeżeniami nr [...]-[...]nie mogą być uznane za wynalazek, ponieważ nie określają rozwiązania technicznego w kategorii wytworu w rozumieniu z § 32 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia.

W piśmie z dnia [...] lutego 2010 r. skarżąca podtrzymała swoje stanowisko co do techniczności przedłożonych do opatentowania rozwiązań.

Decyzją z dnia [...] listopada 2010 r. Urząd patentowy RP na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1117) odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt. "Urządzenie do zapisu danych". W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że na zgłoszone rozwiązanie nie może być udzielony patent ponieważ przedmiot zgłoszenia nie jest rozwiązaniem technicznym. Urząd patentowy odwołując się do w/w zawiadomienia podniósł, iż podtrzymując stanowisko co do techniczności przedłożonych rozwiązań strona pominęła, warunek podstawowy art. 24 p.w.p. tj. ten, że patenty są udzielane na wynalazki przyjmując bezzasadnie za pewnik, że jego rozwiązania wynalazkami są. Tymczasem Urząd, jak podał, nie uznał przedłożonych rozwiązań za wynalazki, przeto atrybuty zdolności patentowej (nowość, poziom wynalazczy, stosowalności) rozwiązań tych nie dotyczą. Zdolność patentowa dotyczy wynalazków, zaś niewynalazki są niepatentowalnymi przedmiotami zgłoszeń, tak jak nie jest istotna nowość/nienowość, przykładowo, programu komputerowego, czy gry, czy metody matematycznej, które nie są uznawane za wynalazki z mocy art. 28 cytowanej ustawy i które z tego powodu nie wchodzą w relacje z pojęciem zdolność patentowa wynalazku.

Nadto Urząd podniósł, że zgodnie z praktyką Urzędu:

• Wynalazek w kategorii sposobu np. sposób wytwarzania produktu lub sposób pomiaru (własności fizycznych lub chemicznych) albo sposób przetwarzania (np. w procesie obróbki sygnału), powinien być scharakteryzowany przez zespół czynności, operacji bądź procesów technologicznych - rozumianych jako oddziaływanie na materię bądź na sygnały (zmianę stanu lub postaci), uporządkowanych według ustalonej z góry kolejności, jak również środki techniczne do ich realizacji (materiały, surowce, aparatura, narzędzia) oraz ewentualnie warunki, w których one się odbywają (np. temperatura, czas trwania, ciśnienie) i stosowane surowce (Poradnik wynalazcy, UPRP, Warszawa 2009, s. 34).

• "Wynalazek w kategorii wytworu materialnego zdeterminowanego przestrzennie, np. urządzenie, aparat, maszyna, narzędzie, układ elektryczny, układ hydrauliczny, układ pneumatyczny, powinien być scharakteryzowany poprzez cechy techniczne dotyczące jego struktury konstrukcyjnej lub układowej, przejawiającej się w usytuowaniu i połączeniach poszczególnych jego części i/lub podzespołów, tworzących łącznie zwartą całość przestrzennie ukształtowaną, umożliwiającą realizację zamierzonego przeznaczenia wynalazku". (Poradnik wynalazcy, UPRP, Warszawa 2009, s. 33).

• "Wynalazek w kategorii wytworu bezpostaciowego, (np. związek chemiczny, środek, kompozycja) powinien być scharakteryzowany poprzez cechy techniczne, w szczególności dotyczące struktury chemicznej związku lub poszczególnych składników kompozycji, składu jakościowego i/lub ilościowego oraz parametry fizykochemiczne, określające ten wytwór jednoznacznie co do jego budowy i właściwości. W szczególności związek chemiczny powinien być jednoznacznie określony za pomocą nazwy chemicznej i/lub wzoru strukturalnego". (Poradnik wynalazcy, UPRP, Warszawa 2009, s. 34).

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy skarżąca zarzuciła, że Urząd Patentowy nieprawidłowo ustalił stan faktyczny, dokonał nieprawidłowej wykładni przepisów prawa, ustalając błędną normę prawną i w konsekwencji dokonał nieprawidłowej subsumcji przez podciągniecie błędnie określonego stanu faktycznego do nieprawidłowo określonej normy prawnej, co skutkowało błędną decyzją.

W pierwszej kolejności skarżąca podniosła, że Urząd nieprawidłowo wskazał tytuł zgłoszenia jako "Urządzenie do zapisu danych" podczas, gdy zmiana tytułu wynalazku nastąpiła w dniu [...] lipca 2009 r., a aktualny tytuł zgłoszenia brzmi: "Sposób i urządzenie do zapisywania sygnału danych, sposób i urządzenie do odtwarzania sygnału danych, sposób i urządzenie do edycji sygnału danych oraz nośnik zapisu sygnału danych".

Przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest zatem kilka wynalazków połączonych wspólną myślą wynalazczą, a mianowicie "Sposób zapisywania sygnału danych" określony zastrzeżeniami nr [...] do [...], "Sposób odtwarzania sygnału danych" określony zastrzeżeniami nr [...] do [...], "Sposób edycji sygnału danych" - określony zastrzeżeniami nr [...] do [...], "Urządzenie do zapisywania sygnału danych" - określone zastrzeżeniami nr [...]-[...]oraz [...]-[...],[...]-[...],[...]-[...],[...]-[...], [...], "Urządzenie do odtwarzania sygnału danych" - określone zastrzeżeniami nr [...]-[...],[...]-[...], [...],[...], "Urządzenie do odtwarzania danych" - określone zastrzeżeniami nr [...], [...]-[...], "Urządzenie do edycji danych" - określone zastrzeżeniami nr [...]-[...],[...]-[...], "Nośnik zapisu sygnału danych" - określony zastrzeżeniami nr [...]-[...].

Zdaniem strony przedstawiona zarówno w zastrz. nr [...] jak i w zastrz. nr [...]-[...]sekwencja czynności charakteryzuje wynalazek w kategorii sposobu. Podano w nich bowiem, że "zespół czynności rozumianych jako oddziaływanie na materię bądź na sygnały, (...) uporządkowanych według ustalonej z góry kolejności". Świadczy o tym fakt, że pod wyrażeniami "wykrywa się sygnał informacji o czasach odniesienia", "generuje się pierwszy sygnał informacji o ciągłości", "generuje się (...) drugi sygnał informacji o ciągłości" kryje się fizyczna praca dowolnego przystosowanego układu logicznego (środka technicznego), który porównuje wchodzące do niego sygnały bądź wyprowadza na wyjście sygnały o specyficznym przebiegu w czasie. Zarówno wykrywane/porównywane jak i wyprowadzane sygnały są sygnałami w postaci binarnej przewidzianej dla konkretnej technologii układów scalonych użytych do produkcji urządzenia nagrywającego/odtwarzającego/edytującego dane. Ze względu na różnorodność możliwych ostatecznych postaci tych sygnałów (oczywistych dla znawców z dziedziny) nie podaje się rzeczywistego przebiegu takich sygnałów w czasie, a dla zachowania jednoznaczności w ramach ich opisu podaje się ich funkcjonalność techniczną. Fizyczna postać sygnału binarnego będzie automatycznie z niej wynikała. Wkładem w kategorii sposób jest, zdaniem strony, m.in. wykrywanie i wykorzystanie informacji o czasach odniesienia zawartych w strumieniu danych do wygenerowania sygnałów niosących informację o ciągłości strumienia danych podlegającego zapisowi i do wygenerowania sygnałów niosących informację o wartości przesunięcia strumienia danych, a dodatkowo wkładem jest dostrzeżenie potrzeby utrwalania na nośniku tak wygenerowanych sygnałów.

Zdaniem strony sposób zapisu według zastrz. [...] posiada nową cechę techniczną, gdyż prowadzi do nowej formy przedstawienia informacji dla urządzenia odczytującego. Zgłaszający nie zastrzega treści informacji, która ulega zapisaniu na nośniku na potrzeby użytkownika (np. treści filmu czy innego strumienia audio-wideo), ale zastrzega czynności niezbędne do zrealizowania zapisu na nośniku zgodnie z nową formą, z nowym układem - tj. z dodaniem informacji o ciągłości strumienia danych i informacji o wartości przesunięcia informacji identyfikującej. Obie te informacje są generowane na podstawie wartości odczytywanych z fizycznego licznika ATC ( por. fig.6, fig.7). Taka nowa forma zapisu - nowa forma przedstawienia informacji dla urządzenia odczytującego ułatwia w szczególności edycję zapisanych na nośniku danych użytkownika, umożliwia przeglądanie tylko wybranych danych spośród wszystkich danych użytkownika nawet w momencie, gdy naruszona zostaje ciągłość strumienia danych w wyniku usunięcia z oryginalnego pliku fragmentu strumienia. Również pozostałe rozwiązania w kategorii sposobu są zdaniem Zgłaszającego wynalazkami, gdyż dotyczą odtwarzania i edytowania strumienia danych z bezpośrednim wykorzystaniem sygnałów wygenerowanych i zapisanych zgodnie ze sposobem według zastrz. [...].

Tak sformułowane zastrzeżenia patentowe dotyczą zdaniem skarżącej technicznego sposobu postępowania. Sposoby organizacji zapisu na dysku - nowe formy przedstawienia informacji dla urządzenia odczytującego oraz sposoby odczytu i edycji informacji z wykorzystaniem zalet jej nowej formy prezentacji, leżą w obszarze techniki, czego nie kwestionuje żaden inny Urząd Patentowy w Europie. Wskazane czynności, z których niektóre, wykonywane przez procesor oraz pamięć, są czynnościami technicznymi, ponieważ prowadzą do wysterowania podzespołami urządzenia, które powodują bezpośrednio otrzymanie materialnego wytworu o zadanych właściwościach. Wymienione w zastrzeżeniu zwroty opisują generowanie sygnałów niosących techniczną informację pomocniczą oraz zapis informacji na dyskach optycznych w sposób dostateczny dla specjalisty z tej dziedziny oraz definiują zakres żądanej ochrony w kategorii sposób.

Skarżący nie zgodził się z oceną jakoby sposób według wynalazku nie był sposobem technicznym tylko z powodu użytego języka opisu, który jakoby wskazuje na abstrakcyjne działanie. Zdaniem Zgłaszającego sposoby według zgłoszenia mają charakter techniczny, gdyż rozwiązują realne problemy techniczne przy odtwarzaniu i edycji strumienia danych.

W związku z tym, czynności, które prowadzą do wytworzenia takiego dysku, bez względu na ich sposób sformułowania w zastrzeżeniu, powinny być uznane za cechy techniczne w kategorii sposobu, a sam sposób za wynalazek. Organizacja formy (formatu) zapisywanych technicznych informacji pomocniczych w warstwie zapisu nośnika, w szczególności tzw. znaczniki czasu oraz inne informacje o zależnościach czasowych pomiędzy fragmentami zapisywanego strumienia, umożliwia prawidłową interakcję materii z materią (dysku z urządzeniem odczytującym) bez udziału człowieka. Organizacja ta nie jest formą przedstawienia informacji dla człowieka (co podlega wykluczeniu z patentowania). Organizacja ta nie dotyczy również tych lokalnych zmian właściwości fizyko-chemicznych w warstwie zapisu nośnika, które powstają w wyniku stosowania nośnika optycznego zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli tych, które powstają w wyniku zastosowania go jako nośnika do konkretnych informacji użytkownika (np. treści filmu czy innego strumienia audio-wideo). Urząd nie wziął pod uwagę tych wszystkich aspektów i w związku z tym, zdaniem Zgłaszającego, błędnie ustalił stan faktyczny co do charakteru rozwiązania w kategorii sposobu.

Nadto podniósł, że zastrzeżenie nr [...] dot. urządzenia do zapisywania sygnału danych opisuje je przez podanie cech technicznych zarówno konstrukcyjnych jak i funkcjonalnych. Wymienione w zastrzeżeniu zwroty opisują budowę urządzenia w sposób dostateczny dla specjalisty z dziedziny budowy urządzeń zapisujących nośniki optyczne, oraz prawidłowo definiują zakres żądanej ochrony w kategorii urządzenie. Dla specjalisty z dziedziny wiadome będzie jakie niezbędne podzespoły zawiera każde urządzenie zapisujące dyski optyczne, nawet jeżeli nie zostały one wymienione w zastrzeżeniu.

W dziedzinach techniki takich jak współczesna elektronika użytkowa zastrzeżenia funkcjonalne (takie jak "środki generujące" - inaczej "jednostka sterująca 17" z fig. 43) są najlepszym i de facto jedynym adekwatnym sposobem określania ochrony dla wynalazku. W praktyce sądowej są wystarczająco jasne, ponieważ wprost wskazują w zastrzeżeniu jaką funkcję pełni dany moduł w urządzeniu. Ponadto, dopuszczalne są liczne rodzaje urzeczywistnienia "środków generujących". Znalezienie technicznych implementacji modułów określonych funkcjonalnie dla znawcy dziedziny nie stanowi problemu. Specjaliście z dziedziny znane są np. moduły ASIC (Application Specific Integrated Circuits), które są w stanie odtworzyć praktycznie dowolną realizowalną fizycznie funkcję dotyczącą sygnałów elektrycznych.

Zastrzeżenia patentowe [...]-[...], zdaniem skarżącego obejmują przy tym wszystkie niezbędne cechy konieczne do zrealizowania wynalazków w kategorii urządzenie, natomiast nie są instrukcją dla elektronika hobbysty usiłującego zrekonstruować wynalazek w dowolnie wybranym przykładzie wykonania.

Zgodnie z art. 33 ust 3 p.w.p. w zakresie formy zastrzeżenie patentowe musi być określać wynalazek cechami technicznymi. Ustawodawca nie ograniczył więc formułowania zastrzeżeń wyłącznie do cech konstrukcyjnych (strukturalnych) jak to wyłożył w zawiadomieniu z dnia [...] października 2010 r. Urząd Patentowy RP. Ustawodawca wskazał na cechy techniczne jako niezbędne do zdefiniowania urządzenia, a więc nie wykluczył cech funkcjonalnych.

Wbrew poglądowi Urzędu Patentowego RP "środki generujące (17) do generowania (...)", zdaniem skarżącej są cechami technicznymi opisującymi wynalazek, wypełniając tym samym wymogi ustawowe co do formy i treści zastrzeżeń patentowych. Za uznaniem ich za techniczne przemawia fakt, iż środki te m.in. obejmują fizyczny licznik ATC oraz zegar systemowy z pętlą PLL, a ponadto realizują swoje funkcje za pomocą sygnałów cyfrowych, którymi sterują elementami peryferyjnymi takimi jak dekoder, bufor odczytu/zapisu, czy głowica laserowa.

Odnośnie rozwiązania w kategorii wytwór i zastrzeżenia nr [...] skarżący odwołał się do Poradnika wynalazcy w części, jak podał przedstawiającej aktualną praktykę Urzędu (str. 94-95).

Zdaniem skarżącego nośnik według zgłoszenia jest wytworem stanowiącym nową formę przedstawienia informacji dla urządzenia, przy czym zastrzegana forma przedstawienia informacji jest odróżnialna od treści informacji, a w szczególności od treści użytkownika. Znaczniki o których mowa jest w zastrzeżeniach [...]-[...]są fizycznymi zmianami w warstwie zapisu reprezentującymi techniczną informację pomocniczą, która jest niezbędna dla prawidłowej interakcji nośnika i urządzenia odtwarzającego.

Skarżąca podniosła nadto, że ocena wynalazku dokonana w toku postępowania przez Urząd Patentowy RP różni się od oceny przedmiotu zgłoszenia dotyczących tego samego wynalazku dokonanej przez inne urzędy patentowe, np. EPO i USPTO, odbiega również od powszechnej świadomości i ogólnie pojmowanego odbioru pojęcia tego wynalazku jak również od powszechnego pojmowania pojęcia technika.

Zdaniem skarżącej w sytuacji braku definicji legalnej pojęcia rozwiązanie o charakterze technicznym nie istnieją dostateczne powody, dla których należałoby nadać temu zwrotowi inne niż potoczne znaczenie. Wszelkie sposoby zapisu informacji na nośniku danych oraz urządzenia do zapisu informacji na nośnikach danych należą i są powszechnie kwalifikowane do sfery techniki, zarówno przez specjalistów z tej dziedziny techniki, jak również przez osoby wyłącznie korzystające z tych produktów będąc ich użytkownikami.

Własność przemysłową w systemie prawa należy przy tym pojmować w najszerszym możliwym znaczeniu, bo wynika to z art. 1 ust. 3 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. zaś identyczną normę prawną można wywieść również z ustawy Prawo własności przemysłowej w szczególności z art. 24, który nakazuje udzielanie patentów bez względu na dziedzinę techniki, tym samym nawiązując jednoznacznie do najszerszego możliwego znaczenia i zastosowania własności przemysłowej. Analogiczne normy zawiera Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS).

Prawidłowa wykładnia przepisu art. 24 p.w.p. prowadząca do określenia znaczenia normy prawnej, powinna, zdaniem strony, uwzględniać kolejne dyrektywy dotyczące sposoby budowania normy prawnej. Dokonując wykładni językowej należy zachować potoczne znaczenie terminu wynalazek oparte na zdroworozsądkowej ocenie obecnego stanu techniki. Wspomagając się przy tym wykładnią systemową wynalazek powinno być rozumiane najszerzej jak to tylko możliwe i dotyczyć wszystkich produktów wytworzonych, takim produktem jest np. urządzenie o cechach zdefiniowanych w zastrz. [...]. Wykładnia systemowa pozwala przyjąć, iż wolą ustawodawcy jest, aby pojęcie wynalazek odpowiadało swoim znaczeniem wynalazkom stanowiącym o postępie technicznym w dacie zgłoszenia.

Zdaniem strony widoczna jest rozbieżność interpretacji tego, co stanowi wynalazek, pomiędzy krajową ustawą Prawo własności przemysłowej, a Konwencją EPC. Zdaniem Skarżącej jest to niedopuszczalne, aby wewnątrz jednego kraju obowiązywały patenty uzyskane na podstawie odmiennych kryteriów, gdyż zgodnie z ratyfikowanymi umowami ze wszystkich patentów obowiązujących na terenie Polski wynikają identyczne prawa. Z punktu widzenia przestrzegania prawa, jest to nieuzasadnione i niesprawiedliwe, że w jednym i tym samym kraju zgłaszający otrzymują takie same prawa, mimo, że przechodzą przez różne procedury oceny. Jeśli zgłaszający A składa zgłoszenie patentowe w systemie krajowym, spotyka go odmowa udzielenia patentu, podczas gdy zgłaszający B, składając to samo zgłoszenie drogą euro - PCT, wyznaczając Polskę, narzuci Polsce udzielony przez EPO patent, w drodze walidacji.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Urząd Patentowy RP w piśmie z dnia [...] kwietnia 2011 r. przedstawił swoje stanowisko i poinformował o przeszkodach do uzyskania patentu. W piśmie z dnia [...] sierpnia 2011 r. strona podtrzymała swoje stanowisko.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. Urząd Patentowy RP na podstawie art. 24

i art. 245 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117) utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu decyzji Urząd Patentowy odwołał się do swojego pisma z dnia [...] kwietnia 2011 r. i stwierdził, że wskazał w nim, że w decyzji z dnia [...] listopada 2010 r. podał pierwotny tytuł zgłoszenia tj. Urządzenie do zapisu danych, ale w uzasadnieniu podane są wszystkie kategorie wynalazcze, tj. sposób, urządzenie, wytwór oraz powołane są wszystkie zastrzeżenia patentowe a zatem decyzja dotyczy całego zgłoszenia.

Co do części zgłoszenia dotyczącej "sposobu" i określonej zastrzeżeniami patentowymi od [...] do [...] Urząd w w/w piśmie stwierdził, że przedmiot zgłoszenia nie dotyczy określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r., mającego zastosowanie na podstawie art. 93 ustawy p.w.p. Przedmiot zgłoszenia nie jest określony poprzez czynności techniczne (oddziałujące na materię). Zamiast wymaganych czynności Zgłaszający określił przedmiot zgłoszenia poprzez przesłanki, dotyczące tworzenia i interpretowania struktur danych i związanych z nimi informacji. Przykładowo: "wykrywa się sygnał informacji o czasach odniesienia strumienia danych ...", "generuje się pierwszy sygnał informacji ...", "generuje się drugi sygnał informacji ..." itp. Zgłoszone rozwiązanie dotyczy wydzielenia lub dołączenia do strumienia danych wybranych informacji dla uzyskania właściwego zarządzania tymi danymi. Prawdą jest co pisze Zgłaszający we wniosku z dnia [...] stycznia 2011 r. str. 3 (ostatni akapit), że pod powołanymi w zastrzeżeniach stwierdzeniami "kryje się fizyczna praca" dowolnego przystosowanego układu logicznego, który porównuje wchodzące do niego sygnały, bądź wyprowadza na wyjście sygnały o specyficznym przebiegu w czasie. Jednak nie ta "fizyczna praca" jest wkładem twórcy. W opisie zgłoszenia brak jest przykładów realizacji dotyczących wkładu w tę fizyczną sferę działalności, tj. ciągu czynności technicznych - czynności oddziałujących na materię. Opis zgłoszenia jednoznacznie wskazuje, że działalnością twórcy przedmiotowego zgłoszenia są relacje pomiędzy informacjami, a nie nowy sposób zapisywania lub odczytywania dowolnej informacji. Ponadto we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Zgłaszający pisze, że jego wkładem jest "(...) m. in. wykrywanie i wykorzystywanie informacji o czasach odniesienia zawartych w strumieniu danych do wygenerowania sygnałów niosących informacją o ciągłości strumienia danych podlegającego zapisowi i do wygenerowania sygnałów niosących informacją o wartości przesunięcia strumienia danych (...), co jedynie utwierdza Urząd w przekonaniu, że wkład Zgłaszającego do stanu wiedzy sprowadza się do relacji i manipulacji informacjami, a nie do sposobu zapisu dowolnej informacji. Przy czym, dla Urzędu, nie ma znaczenia czy informacje, którymi zajmuje się Zgłaszający są informacjami funkcjonalnymi czy kognitywnymi, gdyż jest to sfera interpretacji samej informacji. Urząd przypomina Zgłaszającemu, że sposoby zapisu informacji w postaci np. pitów i landów (płyta CD) lub domen magnetycznych (taśma magnetyczna) do tego służą i po to zostały wynalezione, aby każdy mógł zapisać taką informację jaką chce i w takim formacie jaki uważa za stosowne. Wynalazek w kategorii sposobu musi być określony poprzez czynności oddziałujące na materie, a nie poprzez abstrakcyjne efekty, które można jakoś uzyskać.

Co do części zgłoszenia dotyczącej "urządzenia" i określonej zastrzeżeniami patentowymi od [...] do [...] Urząd jak podniósł w uzasadnieniu decyzji w w/w piśmie stwierdził, że przedmiot zgłoszenia nie dotyczy żadnego wytworu materialnego określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy, o którym mową w §32 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia .Przedmiot zgłoszenia

nie jest określony poprzez połączenia pomiędzy konkretnymi elementami. Zamiast wymaganych połączeń konstrukcyjnych/układowych Zgłaszający podał w formie specyfikacji: "(...) pierwsze środki detekcji (26) do detekcji sygnału informacji o czasach odniesienia (...)", ,,(...) pierwsze środki generujące (17) do generowania pierwszego sygnału informacji (...)", "(...) środki zapisujące (32) do utrwalania na nośniku zapisu sygnału informacji (...)". Taka treść zastrzeżeń patentowych wskazuje, że Zgłaszający nie jest zainteresowany zastrzeganiem konstrukcji urządzenia, ale chce zastrzegać szczególne funkcjonowanie urządzenia o ogólnej - praktycznie dowolnej budowie, mogącego zrealizować podane przez Zgłaszającego funkcje dotyczące pewnych informacji opisujących abstrakcyjne relacje. Urząd podkreśla, że wynalazek (w kategorii urządzenie/wytwór) musi być określony poprzez zespół cech układowych (konstrukcyjnych), które umożliwiają pełnienie jakiejś funkcji, a nie poprzez funkcje, które mogą być jakoś zrealizowane. Słusznie pisze Zgłaszający na str. 7 wniosku, że " Podzespoły, które są kluczowe dla rozwiązań w kategorii urządzenie zostały przedstawione na fig. 43 oraz w szczegółach na fig. 6 oraz fig. 7", tyle, że Zgłaszający nie chce zastrzegać tego układu, ale za to chce zastrzegać wymyślone przez siebie działanie na abstrakcyjnych obiektach które dotyczyłoby wszystkich układów (nawet tych z przyszłości), które mogłyby zrealizować to działanie. Urząd przypomina Zgłaszającemu, że urządzenia zapisujące i odtwarzające sygnały danych właśnie do tego służą i do tego zostały wynalezione, aby każdy mógł zapisać i odtworzyć taką informację jaką uzna za stosowną i w takim formacie jaki uzna za stosowny.

Co do części zgłoszenia dotyczącej "wytworu" i określonej zastrzeżeniami patentowymi od [...] do [...] w w/w piśmie Urząd stwierdził, że przedmiot zgłoszenia nie dotyczy żadnego wytworu materialnego określonego za pomocą cech technicznych

odnoszących się do jego budowy, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia. Przedmiot zgłoszenia jest określony poprzez cechy dotyczące informacji na nim zapisanej, np.:"(...) znaczniki reprezentujące sygnał pierwszej informacji (...)", "(...) znaczniki reprezentujące drugi sygnał informacji (...)", "(...) znaczniki reprezentujące sygnał informacji identyfikującej (...)". Przy czym cytowane "znaczniki" nie różnią się w sensie fizycznym od informacji już istniejących na przedmiotowym nośniku. Różnica pomiędzy informacjami, które chce zapisać Zgłaszający na nośniku, a tak zwanymi informacjami kognitywnymi jest różnicą umowną, a nie fizyczną - innymi słowy element odczytujący i zapisujący dane na nośniku nie odróżnia tych informacji. Urząd przypomina Zgłaszającemu, że nośniki informacji właśnie do tego służą i do tego zostały wynalezione, aby każdy mógł na nich zapisać i z nich odtworzyć taką informację jaką uzna za stosowną i w takim formacie jaki uzna za stosowny. Natomiast: co to są za informacje; do czego służą te informacje; jakie są wzajemne relacje pomiędzy elementami tych informacji; jaki skutek wywołają te informacje, nie jest przedmiotem analizy Departamentu Badań Patentowych UPRP. Oczywiście Urząd zdaje sobie sprawę, że ta informacja (przekazana sygnałem) pełni jakąś funkcję, nie zmienia to jednak faktu, że pozostaje informacją naniesioną konwencjonalnie, a wkład twórcy dokonany był w sferze abstrakcyjno- organizacyjnej.

Jeżeli chodzi o "przedstawienie informacji" o którym pisze Zgłaszający w swoim wniosku z dnia [...] stycznia 2011 r. to Urząd poinformował, że na mocy art. 28 p.w.p. "przedstawienie informacji" nie jest uważane za wynalazek, w rozumieniu art. 24 p.w.p. Przy czym ustawa p.w.p. nie dokonuje podziału na "dobre" i "złe" przedstawienia" informacji - ustawa po prostu wyklucza "przedstawienie informacji" z grona wynalazków (w rozumieniu art. 24). Nie zmienia to faktu, że można uzyskać patent na: nośnik informacji, sposób zapisywania informacji lub urządzenie do odczytu/zapisu informacji, o ile wyróżniają się one w sposób nieoczywisty jakąś nową cechą techniczną i są przemysłowo stosowalne. Przykładowo obiektami potencjalnie mieszczącymi się w sferze patentowalności są: nośniki informacji wyróżniające się ilością warstw, sposoby zapisywania informacji przy pomocy lasera wyróżniające się długością fali elektromagnetycznej, urządzenia do odtwarzania informacji wizualnej wyróżniające się ekranem z ciekłych kryształów, billboardy wyróżniające się swoją konstrukcją itp. Natomiast żaden z cytowanych obiektów nie zostanie uznany za wynalazek jeżeli cechą wyróżniającą będzie rodzaj informacji. Dodatkowo Urząd zwraca uwagę, że cytaty z "Poradnika wynalazcy", które sam Zgłaszający podaje we wniosku, jeszcze bardziej powinny wyjaśniać sprawę, mowa jest tam o urządzeniu, które ma możliwość przedstawienia wyników pomiaru w formie wykresu - w domyśle chodzi tam o nową cechę techniczną w postaci dobudowanego wyświetlacza oraz o diapozytyw utrwalający ścieżkę dźwiękową - w domyśle chodzi tam o naniesioną warstwę z informacją, którą można będzie odczytać poprzez detekcję świetlną lub np. magnetyczną. Tego rodzaju forma przedstawienia informacji (a nie samo przedstawienie informacji) jest cechą techniczną, a przedmioty wyróżniające się tą cechą mieszczą się w zbiorze wynalazków.

Co do analizy treści art. 33 ust 3 p.w.p. przeprowadzonej we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (str. 5, 6, 7) Urząd Patentowy RP stwierdził, że istotnie ustawodawca nie wykluczył możliwości posługiwania się cechami funkcjonalnymi. Jednak posługiwanie się nimi w zastrzeżeniu ma charakter ograniczony, tj. nie wszystkie cechy funkcjonalne mogą być użyte. Wymogami art. 33 ust. 3 są: po pierwsze całkowite poparcie zastrzeżeń patentowych opisem wynalazku, po drugie ich zwięzłość, po trzecie ich jednoznaczność, po czwarte podanie w nich cech technicznych rozwiązania. Tego rodzaju wymagania mogą spełnić jedynie zastrzeżenia podające cechy konstrukcyjne (w kategorii "urządzenie"/"wytwór") i czynności oddziałujące na materię

(w kategorii "sposób"), natomiast cechy funkcjonalne nie zawsze. Cechy funkcjonalne odnoszą się do efektów lub problemów, a urządzenie/wytwór lub sposób który ma być chroniony patentem nie jest zbiorem tychże efektów i problemów, lecz jest zbiorem wzajemnie połączonych fizycznych elementów lub ciągiem czynności oddziałujących na materię. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że danej cesze funkcjonalnej może odpowiadać wiele cech układowych (konstrukcyjnych) lub czynności oddziałujących na materię, tym samym może nie być spełniony wymóg jednoznaczności, ponadto art. 33 ust. 3 wymaga cech technicznych rozwiązania, a nie problemu czy efektu. Dlatego też cechy funkcjonalne są dopuszczone o tyle o ile są one równoważne cechom konstrukcyjnym lub czynnościom oddziałującym na materię. Szczegółowa analiza dopuszczalności tych cech (funkcjonalnych) zamieszczona jest w "Poradniku wynalazcy" w rozdziale 12.3.6.2. (Warszawa 2008) z której wynika, że zastrzeżenia patentowe posługujące się cechami funkcjonalnymi muszą spełniać jednocześnie następujące warunki: po pierwsze, nie są dozwolone zastrzeżenia patentowe próbujące zdefiniować wynalazek poprzez efekt; po drugie, nie jest dozwolone zastrzeganie rozwiązywanego problemu; po trzecie, dopuszczalne są cechy funkcjonalne określające efekt techniczny. Konfrontując powyższe wymagania z cechami typu: "(...) wykrywa się sygnał informacji o czasach odniesienia strumienia danych (...) ", " (...) generuje się pierwszy sygnał informacji o ciągłości (...)", "(...) utrwala się na nośniku zapisu sygnału danych pierwszy sygnał informacji (...)", "(...) zawiera pierwsze środki detekcji (26) do detekcji sygnału informacji o czasach odniesienia (...)", "(...) pierwsze środki generujące (17) do generowania pierwszego sygnału informacji (...)", "(...) środki zapisujące (32) do utrwalania na nośniku zapisu sygnału informacji (...)", "(...) zawiera znaczniki reprezentujące sygnał pierwszej informacji o ciągłości (...)", "(...) znaczniki reprezentujące drugi sygnał informacji o ciągłości (...)", Urząd twierdzi, że tego typu cechy nie spełniają żadnego z powyższych warunków, tj.: po pierwsze, próbują zdefiniować przedmiot zgłoszenia poprzez efekt jakim jest np. " wykrywa się " , "środki detekcji do detekcji", środki generowania do generowania", po drugie próbują zastrzegać rozwiązywany problem jakim jest zapisywanie sygnału danych poprzez to, że się je zapisuje oraz, w przypadku urządzenia do zapisywania sygnału danych poprzez to że się składa ze środków do zapisywania sygnału danych. Tego rodzaju stwierdzenia są tautologią - Zgłaszający definiuje coś poprzez to co ma właśnie być zdefiniowane. Po trzecie cechy te nie określają efektu technicznego - czyli nie odnoszą się do oddziaływania na materię - nie są cechami technicznymi.

W związku z powyższym Urząd Patentowy RP nie zgodził się z tezą wniosku, że jakoby "(...) W dziedzinach techniki takich jak współczesna elektronika użytkowa zastrzeżenia funkcjonalne (takie jak "środki generujące" - inaczej "jednostka sterująca 17" z fig. 43) są najlepszym i de facto jedynym adekwatnym sposobem określania ochrony dla wynalazku. W praktyce sądowej są wystarczająco jasne, ponieważ wprost wskazują w zastrzeżeniu jaką funkcję pełni dany moduł w urządzeniu. (...)".

Co do różnic pomiędzy oceną przedmiotu zgłoszenia dokonaną przez inne urzędy patentowe, np. EPO i USPTO, a oceną dokonaną przez UPRP, Urząd Patentowy RP stwierdził że rzeczywiście takie różnice istnieją. Po pierwsze urząd amerykański USPTO orzeka na podstawie swojego prawa, które jest odmienne od polskiego p.w.p. Pojęcie "wynalazek" jest tam rozciągnięte nawet na programy komputerowe i metody biznesowe, które w Polsce nie są uznawane za wynalazek (art. 28 p.w.p.). Natomiast Europejski Urząd Patentowy (EPO) orzeka na podstawie Konwencji o patencie europejskim, w której nie ma definicji pojęcia "wynalazek" pomimo tego, że w art. 52 ust. 1 cytowanej Konwencji jest sformułowanie, iż "Patenty europejskie udzielane są na wynalazki ...". Ponadto ust. 3 art. 52 ogranicza możliwość wykluczeń obiektów wymienionych w ust. 2 art. 52 do "jako takich". Dodatkowo proces orzekania EPO wynika z wewnętrznych przepisów wykonawczych oraz z ukształtowanej doktryny.

Jeżeli zaś chodzi o UPRP to, jak wskazano w uzasadnieniu, orzeka on na podstawie p.w.p., w którym również nie ma definicji wynalazku, a rozumienie tego pojęcia jest kształtowane na podstawie: art. 24, art. 28 § 32 ust: 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia oraz ukształtowanej doktryny, dodatkowo postępowanie UPRP musi spełniać wymogi Kodeksu postępowania administracyjnego. O ile pomiędzy art. 24 p.w.p. i art. 52 ust. 1 Konwencji nie ma różnic to w pozostałych, cytowanych regulacjach są one następujące. Po pierwsze lista szczególnych wykluczeń z art. 28 p.w.p. i art. 52 ust. 2 Konwencji jest prawie taka sama, ale w Konwencji korzystanie z tej listy (skutkujące odmową udzielenia patentu) jest ograniczone na mocy art. 52 ust. 3 do przedmiotów "jako takich", natomiast w p.w.p. na listę z art. 28 nie jest nałożony taki wymóg. Po drugie, w polskich przepisach wykonawczych istnieje opis szczególnych niewynalazków zawarty w § 32 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia, a w przepisach wykonawczych EPO nie ma takiego, ani podobnego odpowiednika. Po trzecie inne jest rozumienie pojęć bazowych w obu urzędach. np.: wynalazek, technika, program komputerowy, "przeciętny znawca". Po czwarte w Konwencji i w przepisach wykonawczych nie ma odpowiednika art. 7 k.p.a., a wręcz art. 4 ust. 1 Konwencji nadaje Europejskiemu Urzędowi autonomię administracyjną i finansową, natomiast UPRP musi się stosować do k.p.a., np. musi mieć " (...) na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli (...)" (art. 7 k.p.a.). Innymi słowy UPRP kształtując swoją doktrynę ma na uwadze, to że wydany patent skutkuje ograniczeniem wolności gospodarczej dla wszystkich podmiotów z wyjątkiem uprawnionego, który dodatkowo jest dysponentem tego ograniczenia, tym samym istotny jest nie tylko jego interes, ale słuszność tego interesu i oddziaływanie na interes osób trzecich. Po piąte, z uwagi na autonomię finansową, przychody EPO są bezpośrednio uzależnione od ilości spraw i udzielonych patentów, co jest motywujące dla tego urzędu do rozszerzania sfery patentowalnej; w przypadku UPRP nie ma takiej zależności. Te wszystkie czynniki wpływają na różnice w podejmowanych decyzjach i w rozumieniu pojęć bazowych. W szczególności w odniesieniu do pojęcia "wynalazek" różnice sprowadzają się do tego, że EPO uznaje przedmiot zgłoszenia za wynalazek, jeżeli w wyniku jego realizacji uzyskany jest tak zwany "efekt techniczny". Natomiast UPRP uznaje przedmiot zgłoszenia za wynalazek (czyli rozwiązanie o charakterze technicznym), jeżeli we wkładzie wynalazczym (część znamienna zastrzeżenia) znajduje się co najmniej jedna cecha techniczna.

Co do postulatu, aby zwrot "dziedzina techniki" oraz "wynalazek" rozumieć potocznie kierując się zdrowym rozsądkiem Urząd Patentowy podniósł, że język potoczny nie wypracował jednoznacznego rozumienia tych pojęć. Potocznie praktycznie wszystko, co wzbudza czyjeś zaciekawienie bywa nazywane wynalazkiem albo patentem i to jeszcze pojęcia te traktowane są synonimicznie. Przyjęcie wykładni z języka potocznego skutkowałoby chaosem i sprowadzałoby się do tego, że wynalazek byłby czymś całkowicie dowolnym tym samym samo słowo "wynalazek" nic by nie wyróżniało tym samym byłoby niepotrzebne. Po drugie, pojęcia takie jak "wynalazek" oraz "dziedzina techniki" wyrastają bezpośrednio z pojęcia "techniki", a jak zauważa w swojej monografii M. du Vall (Prawo patentowe, W-wa 2008 str. 160-161) "Technika jest sferą działalności człowieka, której bazę teoretyczną stanowią stosowane nauki przyrodnicze wymagające weryfikacji eksperymentalnej. Poza sferą techniki pozostają obszary działalności ludzkiej, których bazą teoretyczną są takie nauki, jak matematyka, lingwistyka i programowanie - wymagające wyłącznie weryfikacji logicznej. ". Zatem wynalazków należy "szukać" w tej sferze, a nie w potocznym (tak naprawdę nieokreślonym) języku.

Nawiązując do powołanej przez stronę Konwencji Paryskiej z 1883 r., Urząd poinformował, że wypełnia postanowienia tej konwencji i dlatego też uznaje, że patent należy się temu kto wynalazł płytę CD, a nie temu który ją potem zapisał i domaga się oddzielnego patentu. Pojecie "własność przemysłowa" obejmuje nie tylko wynalazki, ale i wzory użytkowe, przemysłowe, znaki towarowe i inne przedmioty tej własności. Jeżeli chodzi o powołany przez Zgłaszającego art. 24 p.w.p. to Urząd zwracał uwagę, iż napisane jest w nim wyraźnie: "Patenty są udzielane - bez wzglądu na dziedziną techniki - na wynalazki (...)", z tego jasno wynika, że warunkiem uzyskania patentu jest istnienie wynalazku i to bez względu na dziedzinę techniki. Analogiczne normy zawiera powołane przez Zgłaszającego porozumienie TRIPS, gdzie w art. 27 napisano:"...patenty będą udzielane na wszystkie wynalazki, produkty i procesy ze wszystkich dziedzin techniki, niezależnie od tego, czy dotyczą one produktu czy procesu, pod warunkiem że są nowe, zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania ..." Urząd zauważa, że także w porozumieniu TRIPS mowa jest o "wynalazku", przy czym porozumienie to nie definiuje tego pojęcia.

Odnośnie postępowania przed organami międzynarodowymi w trybie PCT, Urząd poinformował, iż zgodnie z art. 27 pkt 5 PCT "(...) Żadne z postanowień niniejszego Układu i Regulaminu nie zmierza do ograniczenia swobody żadnego Umawiającego się Państwa w ustaleniu takich istotnych warunków zdolności patentowej, jakie to Państwo uważa za właściwe. Zatem ocena organów międzynarodowych nie jest przesądzająca o uzyskaniu patentu.

Nadto Urząd podniósł, że sfera informacji i relacji pomiędzy informacjami jest, w jego ocenie, sferą wolności intelektualnej i gospodarczej, tym samym nie może być przedmiotem monopolu - patentu. Twory powstałe z relacji pomiędzy informacjami nie mogą być nazwane wynalazkami, gdyż pozostaną obiektami abstrakcyjnymi nie dotyczącymi materii, a ich twórca nie ujarzmiał przyrody i nie "dopasowywał" jej praw do swojego wynalazku, tylko wręcz odwrotnie tworzył relacje i prawa nimi rządzące i w tej twórczości ograniczony był jedynie uniwersalnymi prawami logiki. Zdaniem Urzędu tego rodzaju działalność mieści się w obszarze wytyczonym granicami: przedstawienia informacji, metody matematycznej, działalności umysłowej i programu komputerowego, a te właśnie obiekty są w szczególności wykluczone z grona wynalazków na mocy art. 28 p.w.p.

W uzasadnieniu w/w decyzji Urząd Patentowy RP przedstawił nadto treść pisma strony z dnia [...] sierpnia 2011 r. stanowiącego odpowiedź na pismo Urzędu z dnia [...] kwietnia 2011 r. i stwierdził, co następuje:

Nie ma ścisłego związku pomiędzy manipulacją lub kreowaniem jakiejkolwiek wartości informacji, a rozważaniami opartymi na naukach przyrodniczych. Zawartość informacji jest dowolnym tworem abstrakcyjnym mającym dowolną bazę – wynikającym z dowolnie wybranych przez twórcę podstaw. Natomiast rozważania oparte na naukach przyrodniczych są zawsze oparte na prawach przyrody, które są wraz z rozwojem ludzkości odkrywane i twórca tych rozważań jest w tych rozważaniach ograniczony tymi prawami. Jedynym wspólnym mianownikiem pomiędzy manipulacją lub kreowaniem jakiejkolwiek zawartości informacji, a rozważaniami opartymi na naukach przyrodniczych są uniwersalne prawa logiki, które mają zastosowanie do wszystkich dziedzin techniki i nietechniki.

Nadto podniósł, że stanowisko strony utwierdza Urząd w przekonaniu, że rozwiązanie nie jest wynalazkiem (nie ma charakteru technicznego), ponieważ sama przyznaje, że chodzi o wygenerowanie szczególnej, nowej zawartości danych.

W toku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy RP, jak podał w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, ponownie przeanalizował treść zgłoszenia

P. [...], a także przeprowadził dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie. Przysłana przez Zgłaszającego odpowiedź z dnia

[...] sierpnia 2011 r. na pismo Urzędu z dnia [...] kwietnia 2011 r. utwierdziła Urząd co do słuszności zarzutów.

W skardze na powyższą decyzję skarżąca zarzuciła:

naruszenie art. 7 i 77 k.p.a. poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie polegające na niedokonaniu w trakcie prowadzonego postępowania dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy w zakresie oceny przesłanek udzielenia patentu i w konsekwencji nieprawidłowe ustalenie, że rozwiązanie skarżącego nie spełnia przesłanki charakteru technicznego rozwiązania podczas gdy prawidłowa ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego powinna doprowadzić Urząd Patentowy do wniosku, że rozwiązanie zgłoszone do opatentowania przez skarżącego spełnia wszelkie przesłanki do uzyskania ochrony patentowej, art. 84 § 1 k.p.a. poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji zaniechanie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w sytuacji gdy organ miał trudności z oceną stanu faktycznego sprawy, którego prawidłowa ocena wymagała wiadomości specjalnych, art. 107 § 1 k.p.a. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie polegające na niepełnym określeniu w treści decyzji podstawy prawnej rozstrzygnięcia, oraz naruszenie art. 24 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na dokonaniu przez organ nieprawidłowej wykładni pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" polegającą na przyjęciu, że charakter techniczny rozwiązania związany jest z bezpośrednim oddziaływaniem tego rozwiązania na materię lub jest związany z materialną postacią tego rozwiązania, z pominięciem m.in. rozważań dotyczących zdolności patentowej wynalazków, które są techniczne, bo rozwiązują problem techniczny lub powodują dalszy skutek techniczny, art. 91 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w zw. z art. 27 załącznika 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu - Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Dz. U. 96.32.143, dalej "TRIPS") poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji pominięcie w swoich rozważaniach faktu, że przepis art. 24 p.w.p. interpretowany zgodnie z wykładnią stosowaną przez Urząd jest sprzeczny z art. 27 TRIPS, co winno prowadzić do zastosowania do rozpatrywania zgłoszenia wynalazku badanego przez UPRP w przedmiotowej sprawie przepisu art. 27 TRIPS w miejsce art. 24 p.w.p., §32 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i badania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych z dnia 17 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1119, z późn. zm.; dalej "rozporządzenie" poprzez jego zastosowanie do wykładni pojęcia rozwiązanie o charakterze technicznym, podczas gdy przepis ten nie może zostać zastosowany do wykładni tego pojęcia z uwagi na jego pozycję w hierarchii aktów prawnych oraz zakres delegacji ustawowej określonej w art. 93 p.w.p.

Podnosząc powyższe zarzuty wniosła o uchylenie obu decyzji w całości i przekazanie sprawy do Urzędu Patentowego RP celem ponownego rozpatrzenia zgłoszenia oraz zasądzenie od strony przeciwnej na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych.

Dodatkowo wniosła o przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu RP w trybie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pytania prawnego dotyczącego stwierdzenia zgodności § 32 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 1119 z późn. zm.) z art. 93 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z póżn. zm.).

W odpowiedzi na skargę Urząd patentowy wniósł o jej oddalenie.

W piśmie procesowym z dnia [...] września 2012 r. skarżący podtrzymał dotychczasowe stanowisko i odwołując się do wskazanych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego podniósł, iż NSA w analogicznych stanach faktycznych, ustalonych w czterech innych postępowaniach, których przedmiotem było również żądanie udzielenia patentu na wynalazek, który w ocenie Urzędu nie miał charakteru technicznego, wyraził akceptację wobec analogicznych zarzutów, jak podniesione przez skarżącego w niniejszym postępowaniu.

Natomiast Urząd Patentowy w piśmie z dnia [...] września 2012 r. stwierdził, iż powołane wyroki odnoszą się do innej sytuacji prawnej, bo zgłoszenia zostały dokonane w czasie obowiązywania ustawy o wynalazczości. Organ podtrzymał również stanowisko prezentowane w decyzjach i odpowiedzi na skargę przedstawiając dodatkową argumentację.

Na rozprawie w dniu [...] września 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił nie uwzględnić wniosku skarżącej o przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego dotyczącego stwierdzenia zgodności § 32 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. i z art. 93 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1269 z późn. zm.) Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej przy czym ta kontrola sprawowana jest stosownie do § 2 powołanego artykułu, pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – zw. p.p.s.a.- Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Badając skargę wg powyższych kryteriów Sąd uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. Zaskarżona decyzja jak i decyzja utrzymana nią w mocy naruszają bowiem prawo w stopniu uzasadniającym ich uchylenie.

Stosownie do art. 24 ustawy Prawo własności przemysłowej patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Powołany przepis został wskazany w podstawie materialnoprawnej decyzji, a uzasadnieniem do jego zastosowania była stwierdzenie Urzędu, iż przedmioty zgłoszenia tj. w kategorii, sposobu (określonego zastrzeżeniami patentowymi nr

[...]-[...]), urządzenia (określonego zastrzeżeniami nr [...]-[...],[...]-[...],[...]-[...],[...]-[...],[...]-[...],[...]-[...],[...]-[...], [...],[...], [...]-[...], [...], [...]-[...]i określone, jako nośniki zapisu sygnału danych (zastrzeżenia nr [...]-[...]) nie stanowią wynalazku. Urząd Patentowy RP posiłkował się przy tym § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych stwierdzając, iż produkty objęte zgłoszeniami nie przedstawiają czynności technicznych w sensie oddziaływania na materię w rozumieniu powołanego przepisu i odwołał się do praktyki Urzędu w tym zakresie cytując fragmenty Poradnika wynalazcy, UPRP, Warszawa 2009 r.

Podnieść zatem należy, iż Poradnik wynalazcy chociaż może się okazać przydatny w pracy eksperta to jednak nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa i z tego względu w wykładni prawa materialnego w tym przypadku art. 24 p.w.p. uwzględniany być nie może. Powołane rozporządzenie chociaż w świetle przepisów Konstytucji w szczególności jest źródłem prawa to jednak w zastosowanym przez Urząd zakresie uwzględnienie cyt. przepisu tego aktu w wykładni art. 24 p.w.p. jest niedopuszczalne.

Należy mieć bowiem na uwadze, zakres upoważnienia ustawowego do powyższej regulacji określonego w art. 93 ustawy p.w.p. Zgodnie z tym przepisem delegacja obejmuje określone przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wynalazku, szczegółowy zakres i tryb postępowania oraz badania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym z uwzględnieniem w szczególności sposobu i formy ogłoszenia o zgłoszeniu, zakres, w jakim Urząd Patentowy może dokonywać poprawek w skrócie opisu, a także formy sporządzonego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz teren udostępniania go osobom trzecim.

Z tak ujętej delegacji wynika, iż tym rozporządzeniem może być objęta wyłącznie regulacja uzupełniająca procedurę badania zgłoszeń nie zaś regulacja o charakterze materialnoprawnym, bo dla tej regulacji ustanowiony jest tryb uchwalenia w drodze ustawy. Z tego też względu powołany przepis wykracza poza delegację ustawy zawartej w art. 93 p.w.p. i jako taki nie stanowi samoistnej podstawy do zastosowania w sprawie ani też z punktu widzenia powołanego przepisu nie może być dokonywana wykładnia art. 24 p.w.p.

Skoro jednak Urząd patentowy RP odmówił udzielenia patentu wobec stwierdzenia, iż przedmioty zgłoszeń nie stanowią wynalazku bo nie przedstawiają czynności technicznych, nie określają rozwiązania technicznego (czyli w istocie nie mają technicznego charakteru) to podnieść należy, iż ustawa p.w.p. (tak, jak ustawa o wynalazczości, której art. 10 odpowiada w warstwie normatywnej przesłankom zdolności patentowej określonej w art. 24 p.w.p.- vide wyrok NSA z dnia 19 marca 2012 r. sygn. akt II GSK 85/11) nie określa w swych przepisach definicji wynalazku. Urząd Patentowy RP nie może jednak dokonywać wykładni tego pojęcia w oderwaniu od przyjętych przez Polskę zobowiązań związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej i ratyfikowaniem Konwencji Monachijskiej oraz praktyki orzeczniczej EUP, kształtowanej na podstawie Konwencji Monachijskiej i TRIPS. Celem porozumienia TRIPS ratyfikowanego przez Polskę w 1996 r. było m.in. ustanowienie standardów dotyczących dostępności, zakresu i korzystania z praw własności intelektualnej, w tym patentów na wynalazki. Członkowie porozumienia mając na względzie deklarowany zamiar ograniczenia przeszkód w handlu międzynarodowym zobowiązali się, na co zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny z wyroku sygn. akt. II GSK 864/11 z dnia 11 kwietnia 2012 r. do stosowania jednolitych zasad ochrony własności intelektualnej określonych w tym Porozumieniu (z możliwością wprowadzenia szerszej ochrony nie sprzecznej z postanowieniami Porozumienia). Nie mogą jednak stosować praktyki skutkującej ochroną praw własności intelektualnej (m.in. patentów na wynalazki) na poziomie niższym niż przewiduje to Porozumienie.

Zgodnie z art. 9 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, co oznacza, jak stwierdził NSA, w w/powołanym wyroku, iż obowiązek przestrzegania wiążącego Polskę prawa międzynarodowego obejmuje również uwzględnienie znaczenia, jakie tym normom nadają międzynarodowe instytucje powołane do orzekania na ich podstawie.

Pamiętać zatem trzeba i o tym, że ukształtowane w przepisach prawa krajowego przesłanki zdolności patentowej (czy to określone w ustawie o wynalazczości, czy w ustawie p.w.p.) odpowiadają przesłankom określonym w Konwencji Monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich (art. 24 p.w.p. jest odwzorowaniem art. 52 Konwencji) i jak to uznał Naczelny Sąd Administracyjny w w/wyrokach należy je interpretować w taki sam sposób, uwzględniając miejsce, jakie zajmuje Konwencja jako umowa międzynarodowa w krajowym porządku prawnym. Postulat zgodności interpretacyjnej ma, zdaniem NSA, istotne znaczenie w wymiarze ponadkrajowym z uwzględnieniem konieczności dostosowywania prawa do postanowień Konwencji i w sposób maksymalny brania pod uwagę praktyki EUP.

W świetle powyższego okoliczność, iż w prawie krajowym i wiążącym Polskę prawie międzynarodowym nie ma definicji wynalazku i pojęcia technicznego charakteru nie uzasadnia wykładni przepisów p.w.p. w sposób autonomiczny w oderwaniu od praktyki stosowanej w tym względzie, przepisów i wymagań na gruncie prawa międzynarodowego. Urząd Patentowy RP dokonując oceny objętych zgłoszeniem rozwiązań z punktu widzenia art. 24 p.w.p. i stwierdzając, iż objęte zgłoszeniem rozwiązania nie określają charakteru technicznego ograniczył się jednak do wykładni powołanego przepisu przez pryzmat cyt. rozporządzenia w całkowitym oderwaniu zarówno od powołanych aktów prawa międzynarodowego i praktyki EUP. Z tego względu uznać należy, iż organ nie rozpoznał sprawy w sposób wnikliwy i wyczerpujący a zatem z naruszeniem art. 77 k.p.a. i art. 107 § 3 k.p.a. a przy tym z uchybieniem wskazanym w skardze przepisom prawa materialnego. O tyle zatem zasadne są zarzuty skargi zgłoszone w powyższym zakresie.

Niezasadnym jest natomiast podniesiony w skardze zarzut naruszenia art. 84 k.p.a. przez zaniechanie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

Zgodnie z art. 261 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 264 ust. 1 p.w.p. Urząd Patentowy wydaje decyzje w sprawach udzielania patentów przez ekspertów tj. w każdym postępowaniu o udzieleniu patentu bierze udział biegły (ekspert) posiadający wiadomości specjalistyczne. Powołanie biegłego w trybie art. 84 § 1 k.p.a. (mające zastosowanie w postępowaniu zgłoszeniowym z mocy powołanych przepisów i art. 252 p.w.p. -vide wyrok NSA z dnia 19 marca 2012 r. sygn. akt II GSK 85/11) nastąpić może tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania wiadomości specjalistycznych, którymi nie dysponuje ekspert.

Ze skargi i prezentowanego w toku postępowania stanowiska stron wynika jednak, iż różnica poglądów dotyczy w istocie rozumienia pojęcia technicznego charakteru wynalazku i wykładni art. 24 p.w.p.

W tym stanie rzeczy zbędne było powołanie biegłego i w związku z faktem zaniechania przez Urząd dopuszczenia tego dowodu (strona zresztą wniosku dowodowego w tym przedmiocie nie zgłaszała) nie można wnosić o naruszeniu art. 84 § 1 k.p.a.

Mając jednak na uwadze wyżej wskazane uchybienia Sąd na podstawie art. 145 § 1 lit. a i lit. c p.p.s.a. orzekł, jak w pkt 1 sentencji, w pkt 2 stosownie do art. 152 p.p.s.a. zaś o kosztach orzeczono uwzględniając art.. 200 p.p.s.a.