Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 126/21
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-05-13 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art.129 ust.1 pkt.2 i 3,145 ust.1
journal: Dz.U. 2020 poz 286
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art.77,80,107
journal: Dz.U. 2017 poz 1257
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: 119,145
journal: Dz.U. 2019 poz 2325
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Nowecki (spr.) Sędzia WSA Pamela Kuraś - Dębecka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 maja 2021 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi P. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej P. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w W. kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Decyzją z [...] grudnia 2020 r. nr [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "Organ", "Urząd Patentowy"), na podstawie art. 129¹ ust. 1 p. 2 i 3 w związku z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 286 ze. zm., dalej: "pwp"), odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "TV PLAY", zgłoszony w dniu [...] maja 2016 r. pod numerem [...] przez P. Spółka z o.o. Sp. k.

z siedzibą w W. (dalej: "Skarżąca", "Strona").

Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym

i prawnym.

Skarżąca zgłosiła w dniu [...] maja 2016 r., w celu uzyskania prawa ochronnego, oznaczenie słowne TV PLAY pod numerem [...] przeznaczone do oznaczania towarów i usług zawartych w klasach 9, 35, 38, 41 oraz 42.

W związku z dokonanym zgłoszeniem Urząd Patentowy pismem z 23 września 2020 r. zawiadomił Stronę, iż ww. oznaczenie nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 129¹ ust.1 pkt. 2 i 3 pwp, a tym samym nie nadaje się do odróżniania towarów i usług określonego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju innych podmiotów gospodarczych oraz wskazuje na pochodzenie wszystkich towarów, dla jakich zostało zgłoszone. Jednocześnie w. ww. piśmie Urząd Patentowy wyznaczył Skarżącej termin na wypowiedzenie się

w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi udzielonej 29 października 2020 r. Skarżąca nie podzieliła stanowiska Urzędu Patentowego. Wskazała, że w jej ocenie przedmiotowy znak posiada zdolność odróżniającą i będzie się nadawał do odróżniania w obrocie towarów i usług dla jakich został zgłoszony. Podniosła, że przeciętny odbiorca nie będzie postrzegał oznaczenia TV PLAY jako nawiązującego do cech i właściwości wskazanych towarów lub usług, gdyż elementem nieopisowym znaku [...] jest na pierwszy rzut oka rozpoznawalny zwrot PLAY, oznaczający nazwę firmy marki Skarżącej. Nazwa ta została również zarejestrowana jako najsilniej odróżniający element w szeregu znaków towarowych przeznaczonych dla intensywnie wypromowanych już na polskim rynku usług telekomunikacyjnych Skarżącej. Według Strony oczywistym jest, że element słowny PLAY jest zwrotem wysoce fantazyjnym związanym z renomowaną i powszechnie znaną konsumentom na Polskim rynku marką PLAY.

Skarżąca podkreśliła, że z technicznego punktu widzenia nie istnieje desygnat ogólnego określenia TV PLAY, w stosunku do towarów i usług związanych

z aplikacjami mobilnymi, czy telekomunikacyjnymi. Skoro zatem oznaczane towary

i usługi są odmienne niż potencjalny desygnat oznaczenia, to wykluczone jest stwierdzenie, że znak ten jest opisowy względem oznaczonych nim towarów. Strona podała również przykłady udzielenia przez Urząd Patentowy praw ochronnych na porównywalne jej zdaniem znaki towarowe słowne przeznaczone dla analogicznych towarów oraz usług. Argumentowała, że znak towarowy TV PLAY jako całość jest pewnym wytworem słownym, którego semantyczny wydźwięk jest oryginalny i nadaje całemu oznaczeniu znaczenia reklamowego (marketingowego).

Strona zwróciła uwagę, że element słowny PLAY zarejestrowany jako znak towarowy słowny dla tożsamych towarów oraz usług, występuje również w serii jej wcześniejszych znaków towarowych. Stanowi on element wysoce dystynktywny, po którym odbiorcy będą identyfikować pochodzenie towarów i usług oznaczanych znakiem towarowym zarejestrowanym z udziałem tego słowa. Zatem przeciętny polski odbiorca oznaczenie TV PLAY będzie postrzegał, jako fantazyjne, składające się z połączenia wyrazów TV oraz PLAY - nazwy jednego z największych krajowych operatorów telekomunikacyjnych oraz jednego z największych przedsiębiorców

w Polsce. Zatem konsumenci korzystający z usług telefonii komórkowej PLAY nie będą kojarzyć tej nazwy np. z przyciskiem na pilocie lecz właśnie z powszechnie znaną marką Strony oraz licznymi zarejestrowanymi już na jej rzecz znakami towarowymi zawierającymi identyczny, charakterystyczny zwrot PLAY. Przeciętny odbiorca będzie postrzegał znak TV PLAY jako kolejną serię towarów i usług Strony.

Wskazaną na wstępie decyzją Urząd Patentowy odmówił udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy.

W uzasadnieniu Organ wskazał, że zgodnie z art. 129¹ ust.1 pkt. 2 pwp nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone. Natomiast

w myśl art. 129¹ ust.1 pkt. 3 pwp nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Organ zaznaczył, że podstawową przesłanką udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest istnienie dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia zgłoszonego do Urzędu Patentowego w celu uzyskania prawa ochronnego. Jest to ogół cech pozwalających zindywidualizować dany towar (usługę) na rynku, wśród towarów (usług) tego samego rodzaju pochodzących z innych przedsiębiorstw. Ta właściwość jest warunkiem spełnienia przez znak towarowy funkcji oznaczenia pochodzenia. Przy badaniu, czy dane oznaczenie spełnia kryteria znaku towarowego należy ocenić wszelkie okoliczności sprawy, należy również zwrócić uwagę na interes innych przedsiębiorców. Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej mają na celu zapewnienie wyłączności korzystania z oznaczenia

w obrocie, z drugiej jednak strony zapobiegają ograniczeniom swobody gospodarczej, nie pozwalają na monopolizację oznaczeń pełniących na rynku jedynie szeroko pojętą funkcję informacyjną, opisową.

Urząd Patentowy wyjaśnił, że oceny, czy dane oznaczenie posiada dostateczne znamiona odróżniające, dokonuje w toku postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Przedmiotem oceny jest zawsze oznaczenie jako całość. Ponadto, oceny dostatecznych znamion odróżniających dokonuje się zawsze przy uwzględnieniu towarów i usług, do oznaczania których przeznaczone jest dane oznaczenie.

W danym przypadku, zgłoszone oznaczenie nr [...] jest przeznaczone do oznaczania towarów i usług w klasach 09. 35, 38, 41 oraz 42. Relewantnym kręgiem odbiorców będą podmioty polskojęzyczne. Posługują się one podstawowym i rozszerzonym zasobem słownictwa. Można więc stwierdzić, iż modelowi odbiorcy to osoby w miarę uważne, rozważne i dobrze poinformowane.

Organ dokonując analizy materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie w kwestii posiadania zdolności odróżniającej przez przedmiotowe oznaczenie stwierdził, że należy przede wszystkim dokonać analizy poszczególnych jego elementów. Ocena oznaczenia powinna być również dokonywana

w odniesieniu do całości oznaczenia czyli wszystkich jego elementów badanych łącznie. Organ wskazał, że należy przy tym zbadać, czy oznaczenie składa się wyłącznie z elementów pozbawionych zdolności odróżniającej czy też może zawiera dodatkowo elementy, które w wystarczający sposób odróżniałyby znak

i pozwalałaby na ustalenie pochodzenia, tak określanych towarów (usług)

z konkretnego źródła.

Urząd Patentowy podkreślił dalej, że przedmiotowe oznaczenie jest słowne, zawiera wyrazy "TV PLAY" i wskazuje na przeznaczenie, funkcję, przydatność oraz rodzaj towarów i usług dla jakich zostało zgłoszone - z klas 9, 35, 38, 41 oraz 42. Zdaniem Organu, przedmiotowe oznaczenie składa się wyłącznie z określeń opisowych języka codziennego, zatem dla wskazanych usług oznaczenie to będzie stanowić jedynie wskazówkę dotyczącą rodzaju, przeznaczenia, funkcji oraz przydatności towarów i usług, nie będzie zatem pełnić podstawowej funkcji znaku towarowego, tj. funkcji odróżniającej. Element TV jest powszechnie znanym skrótem od angielskiego słowa "television"(telewizja), a play znaczy tyle co "gra lub zabawa" (jako rzeczownik) lub "grać, grać w, odegrać, bawić się, grać na, rozgrywać, pobawić się, rozegrać, odtwarzać, odstawić, występować, przesłuchiwać, odstawiać, grywać" jako czasownik). Konsumenci korzystający z usług telefonii komórkowej PLAY będą zatem kojarzyć nazwę "TV PLAY" np. z przyciskiem na pilocie.

Organ zważył, że oznaczenie nie posiada żadnych cech wyróżniających i nie nadaje się do odróżniania towarów i usług dla jakich zostało zgłoszone. Określenie w kontekście towarów i usług, które ma sygnować nie stanowi określenia fantazyjnego i abstrakcyjnego, nie nadaje się do odróżniania towarów i usług Strony od towarów tego samego rodzaju oferowanych przez innych przedsiębiorców działających w tej samej, co Skarżąca branży, gdyż jest jedynie nośnikiem informacji o cechach tych towarów.

W ocenie Organu, jednym ze sposobów na nadanie takiemu określeniu informacyjnemu cech oryginalności jest wkomponowanie go w charakterystyczną grafikę. Dopiero ona spowoduje, że dane oznaczenie nabierze charakteru indywidualnego, przez co utrwali się ono w świadomości odbiorców jako należące do tego właśnie zgłaszającego. W tym przypadku zgłoszone oznaczenie jest oznaczeniem słownym, w związku z czym trudno w ww. oznaczeniu odnaleźć jakiekolwiek cechy mówiące o pochodzeniu towaru od konkretnego zgłaszającego. Przeciętni odbiorcy nie będą postrzegać zgłoszonego oznaczenia jako znaku towarowego.

Ponadto w ocenie Urzędu Patentowego udzielenie prawa ochronnego na zgłoszone oznaczenie jako na znak towarowy przyznałoby uprawnionemu monopol na używanie tego oznaczenia, co naruszałoby zasadę swobody działalności gospodarczej i swobody dostępu do oznaczeń ogólnoinformacyjnych. Udzielenie prawa ochronnego na oznaczenie wyłącznie słowne TV PLAY na rzecz Skarżącej spowodowałoby, iż żaden inny podmiot nie mógłby stosować tego określenia (nawet z dodatkowymi elementami np. bogatą grafiką, nazwą firmy) do informowania

o swych produktach (usługach).

Odnosząc się do odwoływania się Strony na zarejestrowane, analogiczne znaki towarowe, Urząd Patentowy stwierdził, że organ administracji publicznej obowiązany jest działać na podstawie prawa i w granicach przez prawo zakreślonych, zatem na podstawie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej nie ma podstaw prawnych, aby udzielić ochrony na oznaczenie pozbawione zdolności odróżniającej. Według Organu należy zauważyć, że każdy znak towarowy, ze względu na swój indywidualny charakter musi być rozpatrywany

i oceniany samodzielnie w swych konkretnych uwarunkowaniach i odniesieniach. Urząd Patentowy podkreślił przy tym, że każda sprawa oceniana jest indywidualnie, na podstawie zgromadzonych materiałów, w związku z czym trudno jest polemizować w jakich okolicznościach zostały podjęte inne decyzje. Oznacza to, że decyzje zapadłe we wcześniejszych postępowaniach nie mogą bezwzględnie determinować sposobu zakończenia przedmiotowego postępowania, a w rezultacie argument ten nie może być decydujący dla przedmiotowego rozstrzygnięcia sprawy.

Na ww. decyzję Skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której zarzuciła naruszenie:

I. przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

1. art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Z 2017 r., poz. 1257 ze zm., dalej: "kpa), art. 77 § 1 kpa, art. 80 kpa oraz art. 107 § 3 kpa w zw. z art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 pwp poprzez nienależyte wyjaśnienie stanu faktycznego niniejszej sprawy w zakresie ustalenia, czy znak towarowy słowny TV PLAY nadaje się do odróżniania towarów i usług Skarżącej, a w konsekwencji błędne uznanie, że nie posiada on konkretnej zdolności odróżniającej w odniesieniu do towarów i usług, dla jakich znak został zgłoszony do ochrony, podczas, gdy w dacie jego zgłoszenia posiadał on co najmniej dostateczną zdolność odróżniającą oraz spełniał bezwzględne przesłanki rejestracji w stosunku do sygnowanych towarów i usług, postrzeganych przez pryzmat przeciętnego odbiorcy tych produktów;

2. art. 7 kpa, art. 8 kpa oraz art. 11 kpa w zw. z art. 107 § 3 kpa przez nienależyte uzasadnienie zaskarżonej decyzji z uwagi na zawarcie w niej ogólnych, teoretycznych twierdzeń, z pominięciem szczególnych okoliczności niniejszej sprawy, co uniemożliwia realizację zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa oraz dokonanie kontroli zaskarżonej decyzji, a tym samym niedostateczne wyjaśnienie podstaw i przesłanek wydania decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny TV PLAY, w szczególności niewyjaśnianie dlaczego Urząd Patentowy nie dokonał analizy oznaczenia w kontekście poszczególnych towarów i usług z klas 9, 35, 38, 41 oraz 42 Klasyfikacji Nicejskiej

i uznał, że znak ten jest opisowy dla ogólnie pojętych "usług telefonii komórkowej" oraz wskazał, że nazwa ta składa się "wyłącznie z określeń opisowych języka codziennego", nie przytaczając żadnych przykładów, które by to potwierdziły, pomijając także niemal tożsame sprawy rejestracji w Urzędzie Patentowym znaku towarowego słownego PLAY [...] czy też znaku towarowego słownego TelePlay [...] lub też PLAY TELEWIZJA [...], podczas gdy oceniając całościowo niniejszą sprawę, odnosząc się do poszczególnych towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu, ich odbiorców oraz postępowanie Urzędu Patentowego

w analogicznych sprawach należało przyznać prawo ochronne na ww. znak towarowy;

II. przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.: art. 1291 ust. 1 pkt 2 i 3 pwp poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe uznanie przez Urząd Patentowy, że zachodzą wszystkie przesłanki wskazane w tych przepisach do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy TV PLAY ([...]), podczas gdy w przedmiotowej sprawie ww. znak towarowy postrzegany całościowo posiada zdolność odróżniającą i nadaje się do oznaczania w obrocie towarów i usług, dla których został przeznaczony.

Odwołując się do powyższych zarzutów Strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji, a także o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W odpowiedzi na skargę Organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zaprezentowane w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (j.t. Dz.U.2019.2167) kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów lub czynności wymienionych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), dalej "p.p.s.a." sprawowana jest na zasadzie kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a)–c) p.p.s.a.), a także, gdy decyzja lub postanowienie organu dotknięte są wadą nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, na podstawie art. 119 pkt 2 p.p.s.a.

Przedmiotem zaskarżonej decyzji było rozstrzygnięcie Urzędu Patentowego w sprawie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny: "TV PLAY". Organ uznał w zaskarżonej decyzji, że ww. oznaczenie nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 129¹ ust.1 pkt. 2 i 3 pwp, a tym samym nie nadaje się do odróżniania towarów i usług określonego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju innych podmiotów gospodarczych oraz wskazuje na pochodzenie wszystkich towarów, dla jakich zostało zgłoszone.

W ocenie Sądu, stanowisko organu pod tym względem nie można uznać za prawidłowe, gdyż nie zostało należycie uzasadnione i dowiedzione w oparciu o materiał dowodowy sprawy. Za uzasadnione należało bowiem uznać zarzuty skargi dotyczące naruszenia przez organ w istotnym stopniu przepisów postępowania, na okoliczność stwierdzenia braku zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, w odniesieniu do towarów i usług, dla jakich znak ten został zgłoszony do ochrony.

Zdaniem Sądu organ naruszył w tym zakresie dyspozycję art. 77 § 1 k.p.a. i art. 80 k.p.a. oraz 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 pwp , poprzez nienależyte wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy. Organ nie zbadał bowiem w sposób wyczerpujący, tj. z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności faktycznych rozpatrywanej sprawy, czy sporne oznaczenie stanowi w istocie przekaz informacyjny dla przeciętnych odbiorców towarów i usług dla których znak towarowy został zgłoszony do ochrony. Organ nie wykazał przy tym, aby sporne oznaczenie mogło być uznane za niezbędne dla opisu konkretnych cech wskazanych w wykazie towarów i usług, dla których zostało przewidziane. W tym zakresie organ dokonał oceny bez szczegółowego odniesienia ich do konkretnych towarów (a nawet grup towarowych), dla oznaczania których został zgłoszony sporny znak towarowy, uznając w istocie w sposób arbitralny, że znak ten nie nadaje się "w ogólności" do odróżniania towarów i usług w obrocie handlowym. Tym samym zakwestionował także możliwość uzyskania przez tego typu oznaczenie prawa ochronnego, jako oznaczenie słowne, ze względu na jego opisowy charakter. Dokonując takich ustaleń organ w uzasadnieniu swojego stanowiska ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że sporny znak jest tylko nośnikiem informacji o cechach towarów, gdyż oznaczenie wskazuje wyłącznie na skład, właściwości towarów i ich przeznaczenie, nie wskazując jednak jakie konkretnie towary i usługi ma na myśli.

Tymczasem jak słusznie wskazuje Skarżąca, aby dane oznaczenie mogło zostać uznane za opisowe, nie może jedynie przywodzić na myśl pewnych cech, czy też właściwości towarów, ale musi w sposób rzeczywisty na nie wskazywać. Organ nie wykazał zaś, na jaką konkretną cechę sporne oznaczenie bezpośrednio wskazuje, w odniesieniu do poszczególnych towarów i usług objętych przedmiotowym zgłoszeniem.

W szczególności nie można uznać za dowiedzione, że sporne oznaczenie będzie przede wszystkim kojarzyć się w obrocie z "przyciskiem na pilocie", w sytuacji gdy sygnowane nim towary, takie jak: piloty do telewizora, sprzęt telewizyjny, sprzęt audiowizualny, będą oferowane na rynku przez przedsiębiorcę, którego nazwę firmy stanowi wyraz: "PLAY". W takim przypadku konsumenci powinni raczej powiązać to oznaczenie z określonym producentem (dystrybutorem), wobec powszechnej rozpoznawalności marki PLAY i kojarzenia jej ze Skarżącą, a nie z konkretnymi towarami. Nie zostało zatem poparte właściwym źródłem dowodowym twierdzenie organu, iż sporne oznaczenie opisuje konkretne towary oraz, że składa się wyłącznie z określeń opisowych języka codziennego.

Tym samym organ nie wykazał w praktyce czym wyraża się opisowy charakter spornego znaku, gdyż nie wystarczy tylko teoretycznie wskazać, bez odniesienia się do wyznaczonych w zgłoszeniu towarów i usług, że dane oznaczenie nie spełnia niezbędnych przesłanek do zarejestrowania znaku towarowego. Brak dostatecznych znamion odróżniających spornego znaku, ze względu na posiadanie wyłącznie elementów opisowych, nie można oceniać jedynie w sposób abstrakcyjny, gdyż jego "opisowość" może odnosić się w różnym stopniu do poszczególnych towarów i usług wskazywanych w zgłoszeniu, dla których może mieć przykładowo aluzyjny, a nie konkretny wymiar. Organ przyjął jednak, bez dokonywania szczegółowego badania, że sporny znak towarowy nie posiada zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 1291 ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p., nie dowodząc dlaczego znak ten nie nadaje się do odróżniania w obrocie handlowym poszczególnych towarów lub usług, dla których został zgłoszony.

Stanowisko takie nie można uznać za uprawnione, zwłaszcza w sytuacji, gdy wspomniane towary i usługi istotnie różnią się między sobą, zarówno co do ich natury, jak i rodzaju, w związku z czym brak dostatecznych znamion odróżniających spornego oznaczenia powinien być oceniony i wykazany oddzielnie w stosunku do konkretnych (przynajmniej podobnych) towarów i usług. Nie można bowiem towarów i usług zawartych w wykazie widniejącym w zgłoszeniu spornego znaku do ochrony utożsamić z szeroko pojętą usługą telekomunikacyjną, jak dokonał tego w istocie organ w skarżonej decyzji.

Wskazać należy, że w postępowaniu administracyjnym organ ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego sprawy, czy dana okoliczność została udowodniona. W rozpoznawanej sprawie organ istotną cześć materiału dowodowego sprawy pominął dokonując ustaleń w zakresie opisowości spornego oznaczenia bez bezpośredniego odniesienia się do wszystkich towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu, naruszając w konsekwencji zasadę oceny znaku towarowego w jego całokształcie. Skutkuje to brakiem w skarżonej decyzji dokonania przez organ pełnej oceny dystynktywności przedmiotowego znaku towarowego (vide: wyrok TSUE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, pkt. 75-76).

W ocenie Sądu, za uprawnione należało uznać także zarzuty skargi dotyczące naruszenia przepisów postepowania, w zakresie nieuzasadnionego odstąpienia od dotychczasowej praktyki orzeczniczej organu w analogicznych sprawach.

Jak bowiem wskazuje Skarżąca, i co nie jest kwestionowane przez organ, posiada ona zarejestrowany słowny znak towarowy "PLAY" przeznaczony dla tożsamych towarów i usług, jak w przedmiotowej sprawie (słowny znak towarowy PLAY zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem [...] dla towarów i usług w klasach 9, 38 i 41, z pierwszeństwem od [...] listopada 2008 r.), jak również szereg innych znaków towarowych słownych ze zwrotem "PLAY" wraz z opisowymi dodatkami np. MEDIA ([...] ). MUZYKA ([...] ). INTERNET ([...] ), TELEWIZJA ([...]). KINO ([...] ), TELE- ([...] ; [...] ), MAX ([...] ). Znaki te mają zbliżoną konstrukcję jak znak sporny, poprzez dodanie do zwrotu PLAY, nawiązującego do nazwy firmy Skarżącej, odróżniającego dodatku, jak przykładowo "TELEWIZJA" czy "MUZYKA". Ponadto Skarżąca posiada znak towarowy słowny "PLAY", zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem [...] dla usług w klasie 38.

W tych okolicznościach sprawy niewątpliwie należałoby wykazać, jakie inne istotne okoliczności spowodowały wydanie przez organ, w tej sprawie, odmiennego rozstrzygnięcia, uzasadniające odejście od dotychczasowej praktyki Urzędu Patentowego w zakresie rejestracji podobnych oznaczeń z serii znaków PLAY, zwłaszcza w odniesieniu do słownego znaku "TelePlay", zarejestrowanego pod numerem [...] , dla towarów i usług w klasach 9, 35, 38 i 42, zatem dla analogicznych jak przedmiotowe oznaczenie, który jest bliźniaczo podobny do znaku spornego.

Tymczasem organ nie tylko nie odnosi się do tych faktów, podkreślając jedynie, że każda ze spraw ma charakter indywidualny i rozstrzygana jest bez analogii do innych spraw, ale także pomijając w swojej argumentacji, że element słowny PLAY jest także wyrażeniem fantazyjnym, związanym z powszechnie rozpoznawalną na polskim rynku marką "PLAY", w związku z czym stanowi w znaku towarowym element niewątpliwie silnie odróżniający.

Powyższe stanowisko organu stanowi zatem naruszenie zasady uznania administracyjnego, którego nie można utożsamiać z dowolnością działania organu. Organ administracji na mocy art. 8 § 2 k.p.a. jest bowiem obowiązany z urzędu do respektowania swoich wcześniejszych decyzji, rozstrzygając w sprawie podobnej do spraw wcześniejszych. Godzi to także w zasadę działania strony postępowania w zaufaniu do władzy publicznej, którą wyraża art. art. 8 § 1 k.p.a.

Konkludując, w ocenie Sądu, w wyniku wskazanych wyżej błędów w ustaleniach faktycznych niniejszej sprawy, doszło do sporządzenia uzasadnienia decyzji, które nie poddaje się w pełni kontroli Sądu, pod względem kryterium zgodności z prawem, w kontekście podniesionych zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego.

Kontrola przedmiotowej sprawy administracyjnej przez Sąd w tym zakresie będzie możliwa dopiero po dokonaniu przez organ, w prawidłowy sposób, ustalenia jej stanu faktycznego, w wyniku przeprowadzenia prawidłowego postępowania dowodowego, z uwzględnieniem całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego sprawy, w ramach którego zostaną uwzględnione powyższe wskazania Sądu.

W tych okolicznościach sprawy Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. orzekł, jak w punkcie pierwszym sentencji wyroku.

O zwrocie kosztów postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 200 p.p.s.a. i art. 205 § 2 p.p.s.a., w związku z § 8 ust.1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1668 ze zm. ).