Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1635/06
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2006-10-25 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.) Asesor WSA Andrzej Kuna Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2006 r. sprawy ze skargi A. R. – Firma Handlowa R. w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylana decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz skarżącego A. R. – Firma Handlowa R. w W. kwotę 1615 (jeden tysiąc sześćset piętnaście ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 28 listopada 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 936/05 oddalił skargę A. R. Firma Handlowa R. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2004 r., nr [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno graficznego MONTANA.

Sąd I instancji przypomniał, że znak towarowy MONTANA został zgłoszony do rejestracji przez firmę szwajcarską B. AG, [...] w dniu [...] września 1990 r. w kl. 2 (farby, pokosty, lakiery, środki przeciwkorozyjne, środki do konserwowania drewna, barwniki, bejce, żywice naturalne) i został zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] sierpnia 1992 r.

Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 1994 r. Urząd Patentowy RP dokonał zmian w rejestrze znaków towarowych - w miejsce uprawnionego z rejestracji znaku towarowego MONTANA firmy B. AG, [...] wpisano F. S.A. z siedzibą L., Szwajcaria. W styczniu 2002 r. na wniosek F. S.A. Urząd Patentowy RP przedłużył prawo z rejestracji znaku towarowego MONTANA na następny okres 10-letni, tj. do dnia [...] września 2010 r.

W dniu [...] maja 2002 r. wpłynął do Urzędu Patentowego wniosek pełnomocnika skarżącego A. R. o unieważnienie prawa ochronnego na ten znak towarowy w oparciu o art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że wnioskodawca ubiega się o rejestrację znaku towarowego MONTANA, który został zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP w dniu [...] września 2000 r. dla oznaczania towarów w kl. 2 oraz , że pełnomocnik uprawnionego z rejestracji F. S.A. wystosował do wnioskodawcy list ostrzegawczy żądając wycofania wniosku o rejestrację tego znaku towarowego, zaprzestania jego używania oraz zmiany etykiet, pod groźbą skierowania sprawy do sądu.

We wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji zarzucono, że znak towarowy MONTANA został zgłoszony do rejestracji w złej wierze, gdyż uprawniony z rejestracji nigdy nie korzystał z tego znaku. Znak został zgłoszony do rejestracji wyłącznie w celu zablokowania możliwości jego używania przez inne podmioty gospodarcze. Rejestracja ta stanowi więc naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Pełnomocnik uprawnionego z rejestracji F. S.A. ustosunkowując się w piśmie z dnia [...] lipca 2002 r. do wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wniósł o jego oddalenie.

W piśmie tym powołał się na zawartą umowę licencyjną z firmą niemiecką M. GmbH (poprzednia nazwa K. GmbH) na wytwarzanie farb i lakierów oraz wprowadzanie ich do obrotu w Polsce pod oznaczeniem MONTANA podkreślając, że licencjobiorca jest europejskim liderem rynku w dziedzinie farb i lakierów w pojemnikach aerozolowych. Do pisma załączone zostały rachunki na potwierdzenie dostawy przez licencjobiorcę produktów oznaczonych znakiem MONTANA dla odbiorców w Polsce oraz kopie etykiet ze znakiem towarowym MONTANA nakładane na towary produkowane przez licencjobiorcę oraz wprowadzane do obrotu także w Polsce. W dniu [...] grudnia 2003 r. odbyła się pierwsza rozprawa przed Urzędem Patentowym w postępowaniu spornym o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego MONTANA.

Pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o odroczenie tej rozprawy w celu rozszerzenia podstawy prawnej wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji o art. 6 ust. 1 ustawy o znakach towarowych oraz w celu ustosunkowania się do stanowiska firmy F. S.A. złożonego pisemnie na rozprawie. Zgłosił ponadto wniosek o zobowiązanie pełnomocnika F. S.A. do złożenia odpisów dokumentów załączonych do tej sprawy, na okoliczność używania znaku MONTANA, wraz z tłumaczeniami na język polski przez tłumacza przysięgłego. Urząd Patentowy oddalił ten wniosek.

W piśmie złożonym na tej rozprawie pełnomocnik firmy F. S.A. podniósł, że fakt zgłoszenia znaku do rejestracji i uzyskania tej rejestracji nie oznacza złej wiary. Firma F. S.A. posiada wcześniejszą międzynarodową rejestrację tego znaku w ponad 30 krajach. Ponadto nie używanie znaku nie może być podstawą do unieważnienia prawa z rejestracji, lecz co najwyżej do uznania prawa z rejestracji za wygasłe. Podkreślił też, że przed Urzędem Patentowym toczy się od 2001 r. postępowanie z wniosku A. R. o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego MONTANA.

Pełnomocnik wnioskodawcy w piśmie z dnia [...] grudnia 2003 r. rozszerzył swoje stanowisko odnośnie wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego MONTANA zarzucając, że rejestracji dokonano z naruszeniem przepisów Zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych, gdyż w dokumentacji zgłoszeniowej znaku znajdowały się dokumenty, które nie zostały przetłumaczone na język polski, a przede wszystkim dokument określany jako wyciąg z rejestru handlowego oraz pełnomocnictwo (które tylko częściowo było sporządzone w języku polskim). Zarzucił także, że rejestracji dokonano z naruszeniem art. 6 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, gdyż zgodnie z tym przepisem rejestracja mogła być dokonana tylko na rzecz przedsiębiorcy i tylko dla towarów będących przedmiotem jego działalności gospodarczej. Urząd Patentowy nie zbadał w postępowaniu rejestracyjnym istnienia przesłanek z art. 6 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Z wyciągu z rejestru załączonego do wniosku o rejestrację znaku towarowego wynikało natomiast, że zgłaszający prowadził działalność w zakresie produkcji i handlu farbami i lakierami, a więc przynajmniej część towarów dla których dokonano rejestracji wykraczała poza zakres działalności przedsiębiorstwa zgłaszającego. Pełnomocnik wnioskodawcy ponowił też zarzut naruszenia przy rejestracji art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych tj., że znak został zgłoszony do rejestracji w złej wierze, gdyż zarówno zgłaszający, jak i obecnie uprawniony z rejestracji nie używają tego znaku blokując innym podmiotom jego używanie.

Pełnomocnik uprawnionego z rejestracji firmy F. S.A. ustosunkowując się w piśmie z dnia [...] października 2004 r. do tego stanowiska pełnomocnika wnioskodawcy podniósł, że wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji został zgłoszony po upływie 5 lat od daty rejestracji, a więc podstawą unieważnienia może być tylko uzyskanie rejestracji w złej wierze. Wnioskodawca nie wykazał natomiast złej wiary zgłaszającego. Powołał się w swoim piśmie na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2002 r. i stwierdził, że zarzut zarejestrowania znaku towarowego z zamiarem zamknięcia konkurentom dostępu do rynku nie jest zarzutem zarejestrowania znaku w złej wierze. Okoliczność nieużywania znaku towarowego nie może być natomiast podstawą do unieważnienia prawa z rejestracji, lecz może stanowić podstawę do uznania prawa z rejestracji za wygasłe.

W odpowiedzi na to pismo pełnomocnik wnioskodawcy w piśmie z dnia [...] listopada 2004 r. stwierdził, że powołany przez pełnomocnika F. S.A. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2002 r. nie ma w tej sprawie zastosowania, gdyż dotyczył innego stanu faktycznego. Powołując się na poglądy doktryny stwierdził, że zgłoszenie znaku do rejestracji w innym celu niż używanie go, jest zgłoszeniem w złej wierze. Według niego zgłaszający i obecnie uprawniony z rejestracji nie mieli zamiaru używania spornego znaku towarowego. Zgłaszający po uzyskaniu rejestracji niezwłocznie przeniósł swoje prawo na rzecz obecnie uprawnionego z rejestracji, natomiast obecnie uprawniony z rejestracji też nie używał tego znaku, a ponadto wystąpił przeciwko wnioskodawcy na drogę postępowania sądowego z tytułu naruszenia prawa do znaku.

Na rozprawie przed Urzędem Patentowym w dniu [...] grudnia 2004 r. Kolegium Orzekające nie uwzględniło wniosku pełnomocnika wnioskodawcy o dołączenie do tej sprawy akt sprawy [...] o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego MONTANA.

Pełnomocnik wnioskodawcy odnośnie zarzutu naruszenia prawa przy rejestracji powołał się na dekret Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych, na wskazane wcześniej Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych oraz art. 3 i 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto rozszerzył podstawę prawną wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji na art. 4 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, odnośnie funkcji znaku towarowego.

Powołując się na art. 253 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej stwierdził, że zarówno decyzja rejestracyjna, jak i późniejsze decyzje podejmowane w tej sprawie dotknięte są wadą nieważności, gdyż oparte zostały na dokumentach w języku obcym.

Pełnomocnik uprawnionego z rejestracji ustosunkowując się do tych zarzutów stwierdził, że zarzuty odnośnie braków formalnych wniosku o rejestrację mogły być zgłaszane tylko w toku postępowania rejestracyjnego.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2004 r. Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego MONTANA.

W uzasadnieniu decyzji Urząd Patentowy stwierdził, że skarżący miał interes prawny do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji. Z uwagi jednak na to, że wniosek o unieważnienie został zgłoszony po upływie 5 lat od daty rejestracji, zgodnie z art. 165 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej podstawą unieważnienia prawa z rejestracji mogło być tylko uzyskanie rejestracji w złej wierze. Skarżący nie wykazał jednak tej złej wiary. Ogólne stwierdzenie, że zgłoszenie znaku do rejestracji miało charakter blokujący nie jest wystarczające do udowodnienia złej wiary. Samego faktu zgłoszenia znaku do rejestracji i uzyskania tej rejestracji, nawet jeśli znak nie był używany, nie można uznać za dowód złej wiary. Nie używanie znaku może natomiast stanowić podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Odnośnie naruszenia art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, w ocenie Urzędu Patentowego, w dyspozycji tego przepisu nie mieści się naruszenie przepisów o języku polskim, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów o ochronie znaków towarowych.

Zakaz rejestracji znaku sprzecznego z prawem odnosi się do treści samego znaku, a nie do wadliwości postępowania rejestracyjnego. W postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Urząd Patentowy bada bowiem, czy zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa, a nie prawidłowość postępowania rejestracyjnego.

Zdaniem organu nie doszło też przy rejestracji do naruszenia art. 6 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, gdyż zgłaszający znak do rejestracji był uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji farb i lakierów, nie oznacza to, że zakres ten nie obejmował pozostałych towarów będących przedmiotem ochrony, które są towarami tego samego rodzaju. Nie doszło też do naruszenia art. 4 ustawy o znakach towarowych, gdyż znak towarowy MONTANA ma abstrakcyjną zdolność odróżniającą.

Orzekając w sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, że wnioskodawca miał interes prawny aby wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji spornego znaku towarowego słowno-graficznego z uwagi na to, że sporny znak stanowi przeszkodę do zarejestrowania w Polsce znaku towarowego MONTANA zgłoszonego przez skarżącego do rejestracji w Urzędzie Patentowym w dniu [...] września 2000 r. również dla towarów w klasie 2.

Ponadto uczestnik postępowania F. S.A. skierowała do Sądu Okręgowego w [...] pozew przeciwko skarżącemu z tytułu naruszenia prawa do spornego znaku towarowego.

Zdaniem Sądu, Urząd Patentowy był związany podstawami wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji, gdyż w dacie wydania zaskarżonej decyzji obowiązywał art. 255 ust. 4 ustawy Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Granice wniosku, a w szczególności wskazana w nim podstawa prawna, wyznaczały więc zakres postępowania administracyjnego przed Urzędem Patentowym w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji spornego znaku towarowego.

Sąd wskazał, że wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji oparty został na zarzucie naruszenia art. 4, art. 6 ust. 1 i art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, a ponadto art. 1 Dekretu z 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych, art. 4 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim i § 15 Zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego z 20 czerwca 1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych.

Z uwagi na to, że sporny znak towarowy został zgłoszony do rejestracji w dniu [...] września 1990 r., wobec tego na podstawie art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117) w sprawie tej, do oceny zdolności ochronnej znaku towarowego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 5 poz. 17 z późn. zm.).

Sąd I instancji podał, że Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 listopada 2004 r. GSK 890/04 stwierdził, że według art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych przed wejściem w życie tego prawa ocenia się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji spornego znaku towarowego został zgłoszony po upływie 5-ciu lat od daty rejestracji, a więc w ocenie Sądu w sprawie tej powinien mieć zastosowanie art. 31 ustawy o znakach towarowych, a nie art. 165 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Art. 31 ustawy o znakach towarowych stanowi, że z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego można wystąpić w okresie pięciu lat od daty rejestracji, a po upływie tego okresu z wnioskiem takim można wystąpić jedynie w stosunku do uprawnionego, który uzyskał rejestrację działając w złej wierze. Urząd Patentowy mimo, że błędnie w ocenie Sądu, powołał art. 165 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz dokonał jego niewłaściwej interpretacji, prawidłowo jednak ustalił, że z uwagi na upływ okresu 5-letniego od daty rejestracji przesłanką wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji mogło być tylko uzyskanie prawa z rejestracji w złej wierze.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie potwierdził działania w złej wierze przez zgłaszającego w momencie rejestracji.

Strona skarżąca oparła zarzut działania w złej wierze przez zgłaszającego na stwierdzeniu, że zgłoszenia znaku do rejestracji dokonano nie w celu jego używania, lecz wyłącznie w celu blokowania innym podmiotom gospodarczym używania tego oznaczenia, gdyż zarówno zgłaszający jak i obecnie uprawniony z rejestracji nie używa tego znaku w obrocie gospodarczym.

Faktu zgłoszenia znaku do rejestracji oraz faktu uzyskania ochrony prawnej na ten znak nie można jednak uznać za dowód złej wiary. Osoba zgłaszająca znak do rejestracji pozostaje w złej wierze, gdy wie lub powinna wiedzieć, że swoim działaniem narusza cudze prawa podmiotowe. W złej wierze jest też ten, kto powołując się na pewne prawo lub stosunek prawny wie, że owo prawo lub stosunek prawny nie istnieje, albo też wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy nie można w danych okolicznościach uznać za usprawiedliwiony.

Sąd przypomniał, że w wyroku z dnia 5 kwietnia 2002 r. II SA 3856/01 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż ogólne wskazanie, że uzyskaniu prawa z rejestracji znaku towarowego towarzyszył zamiar zamknięcia konkurentom dostępu do rynku, nie wystarcza w celu udowodnienia złej wiary. Prawo z rejestracji znaku towarowego jako prawo wyłączne z natury rzeczy wprowadza pewne ograniczenia. Udzielenie prawa z rejestracji na dany znak towarowy na rzecz jednej osoby oznacza, że inne osoby nie mogą tego znaku używać.

Skarżący nie wykazał w toku postępowania przed Urzędem Patentowym, że zgłoszenie spornego znaku do rejestracji nastąpiło w innym celu, niż chęć posiadania prawa jego wyłącznego używania dla oznaczania własnych towarów oraz, że w skutek tej rejestracji naruszone zostały cudze prawa podmiotowe.

Zgłaszająca znak do rejestracji firma B. AG, [...], w momencie zgłoszenia znaku do rejestracji była uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i handlu towarami w klasie 2, dla których zarejestrowany został ten znak towarowy. Jeżeli natomiast aktualnie uprawniony z rejestracji faktycznie nie używa spornego znaku towarowego, to może być to podstawą do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego, a nie przesłanką do unieważnienia prawa z rejestracji.

W ocenie Sądu w sprawie tej nie doszło do naruszenia art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. Art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w doktrynie i orzecznictwie należy z punktu widzenia tego przepisu oceniać zgodność z prawem i zasadami współżycia społecznego samego znaku, jego treści i formy przedstawieniowej, a tylko wyjątkowo brać pod uwagę element zachowania się zgłaszającego.

Jak zostało wskazane wcześniej, w ocenie Sądu, uzyskanie rejestracji spornego znaku towarowego nie nastąpiło w złej wierze. Podstawą unieważnienia prawa z rejestracji w oparciu o ten przepis nie mogą być natomiast zaniedbania ze strony organu w toku postępowania rejestracyjnego. Podnoszony przez stronę skarżącą zarzut naruszenia przez Urząd Patentowy w toku postępowania rejestracyjnego przepisów art. 1 Dekretu z 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych, art. 4 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim i § 15 Zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego z 20 czerwca 1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych nie może być podstawą unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego.

Okoliczność, że Urząd Patentowy nie wezwał zgłaszającego do uzupełnienia wniosku rejestracyjnego, uznając załączone do wniosku dokumenty za wystarczające, nie może skutkować unieważnieniem prawa z rejestracji. W postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji Urząd Patentowy bada bowiem, czy spełnione zostały ustawowe warunki wymagane do rejestracji, a nie prawidłowość postępowania rejestracyjnego.

Zgłaszając w 1990 r. do rejestracji znak towarowy MONTANA firma B. AG, [...] była uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i handlu towarami w klasie 2, dla których dokonano rejestracji spornego znaku towarowego. Nie ma więc podstaw do stwierdzenia, że rejestracji tej dokonano z naruszeniem art. 6 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

Z kolei art. 4 ustawy o znakach towarowych dotyczy tzw. abstrakcyjnej zdolności odróżniającej znaku towarowego i stanowi, ze znakiem towarowym może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw.

Sporny znak towarowy MONTANA posiada niewątpliwie abstrakcyjną zdolność odróżniającą w rozumieniu art. 4 ustawy o znakach towarowych. Fakt używania lub nie używania znaku towarowego nie ma natomiast znaczenia dla oceny, czy doszło przy rejestracji do naruszenia art. 4 ustawy o znakach towarowych.

Urząd Patentowy nie miał też podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji rejestracyjnej w nawiązaniu do art. 253 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Skarżący jako podstawę stwierdzenia nieważności decyzji rejestracyjnej wskazywał nieprawidłowości w działaniach Urzędu Patentowego w toku postępowania rejestracyjnego.

Urząd Patentowy w postępowaniu spornym o unieważnienie prawa z rejestracji bada jednak tylko, czy spełnione zostały ustawowe warunki wymagane do rejestracji znaku towarowego, a nie prawidłowość postępowania rejestracyjnego.

W ocenie Sądu w sprawie tej nie doszło też do naruszenia przez Urząd Patentowy przepisów postępowania w takim stopniu, aby miało to wpływ na prawidłowość dokonanego przez ten organ rozstrzygnięcia.

Urząd Patentowy, wbrew zarzutowi skargi, ustosunkował się w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji do wszystkich wskazanych przez stronę skarżącą podstaw unieważnienia mimo, iż uznał, że z uwagi na upływ okresu 5-letniego od daty rejestracji przesłanką wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji mogło być tylko uzyskanie rejestracji w złej wierze.

Błędne zastosowanie oraz niewłaściwa interpretacja art. 165 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej nie miały natomiast wpływu na prawidłowość dokonanego przez ten organ rozstrzygnięcia.

Skarżący wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od powyższego wyroku zaskarżając go w całości, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Wskazując na podstawy skargi kasacyjnej wymienione w treści art. 174 p.p.s.a. zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

I. Naruszenie art. 3 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 1 § 2 p.u.s.a. poprzez zaniechanie rozpoznania zasadniczych zarzutów skargi na decyzję Urzędu Patentowego w następstwie czego decyzja ta nie została poddana kontroli pod względem jej zgodności z prawem, co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

II. Naruszenie art. 31 uzt w związku z art. 315 upwp poprzez jego zastosowanie, podczas gdy na podstawie art. 315 upwp, przepis ten nie ma zastosowania do wniosków o unieważnienie prawa z rejestracji znaków towarowych, które złożone zostały po dniu wejścia w życie upwp, co doprowadziło do oparcia zaskarżonego wyroku na nieistniejącej podstawie prawnej.

III. Naruszenie art. 164, 165 upwp w związku z art. 315 upwp poprzez jego niezastosowanie co doprowadziło do błędnego przyjęcia przez Sąd, że niezbędną przesłanką złożenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku MONTANA jest wykazanie działania zgłaszającego w złej wierze.

IV. Naruszenie art. 253 ust. 2 upwp poprzez jego błędną interpretację i brak zastosowania, co doprowadziło do utrzymania w mocy decyzję Urzędu Patentowego o rejestracji znaku towarowego [...] obarczoną wadą nieważności. Naruszenie art. 151 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi przez WSA, pomimo naruszenia przez Urząd Patentowy art. 164, 165, 253 upwp art. 4, 6, art. 8 ust. 1 uzt oraz art. 7, 77, 80 i 107 kpa mającego wpływ na wynik sprawy i uzasadniającego uchylenie decyzji Urzędu Patentowego przez ten Sąd.

Argumentacja skarżącego dotycząca naruszenia przez Sąd I instancji powyżej wskazanych przepisów została szczegółowo przedstawiona w obszernym uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną F. S.A. z siedzibą w Szwajcarii wniosła o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia [...] maja 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu podał między innymi, że:

W rozpoznawanej sprawie skarga kasacyjna odpowiada wymogom, o których mowa w art. 174 i 183 § 1 p.p.s.a. a podniesione w niej zarzuty są zasadne i skutkują uchyleniem zaskarżonego wyroku.

Odnosząc się do podstaw skargi kasacyjnej, w tym miejscu przypomnieć należy, że błędna wykładnia przepisów prawa oznacza mylne zrozumienie treści konkretnej normy prawnej. Natomiast niewłaściwe zastosowanie przepisów prawa materialnego to tzw. błąd subsumcji, czyli wadliwe uznanie, że ustalony w sprawie stan faktyczny odpowiada hipotezie określonej normy prawnej. Podkreślić także należy, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że naruszenie prawa materialnego może polegać na nie zastosowaniu normy prawnej, która winna być w konkretnym stanie faktycznym zastosowana przez organ orzekający w sprawie (vide wyrok NSA z 14 kwietnia 2004 r., OSK 121/04 ONSA i WSA 1/2004/11).

W tym miejscu należy podkreślić, że zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie został wydany w oparciu o przepisy ustawy z 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych (Dz. U. 5/85, poz. 17 ze zmianami), a zwłaszcza w oparciu o treść art. 31 tej ustawy. W uzasadnieniu do wyroku Sąd I instancji wskazał, że wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji spornego znaku towarowego został zgłoszony po upływie pięciu lat od daty rejestracji znaku, a więc w sprawie tej winien mieć zastosowanie przepis art. 31 ustawy o znakach towarowych, a nie przepis art. 165 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 119/03, poz. 1117 ze zmianami). Dla zastosowania właściwych przepisów prawa materialnego istotne znaczenie ma rozstrzygnięcie zagadnień o charakterze intertemporalnym.

W dniu 22 sierpnia 2001 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej i z tym dniem utraciła moc ustawa z 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych. Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia wskazanego wyżej zagadnienia posiada przepis art. 315 ustawy Prawo własności przemysłowej. Stosownie do treści tej normy prawnej, prawa do znaków towarowych istniejące w dniu wejścia w życie tej ustawy pozostają w mocy i do praw tych stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy działu II ustawy nie stanowią inaczej, a do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, a także ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji.

Podkreślić należy, że na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej, prawo ochronne (zmiana nazwy - poprzednio prawo z rejestracji) nadal jest wyłącznym, bezwzględnym prawem podmiotowym o czasowej i terytorialnej skuteczności, poddanym zasadzie specjalizacji. Jednocześnie wskazana wyżej ustawa przewiduje dwa sposoby ustania prawa ochronnego (prawa z rejestracji), to jest unieważnienie i wygaśnięcie. Podstawę do unieważnienia lub wygaśnięcia prawa ochronnego (prawa z rejestracji) stanowi decyzja administracyjna Urzędu Patentowego. Poza sporem winna pozostawać okoliczność, że jedyną przesłanką unieważnienia prawa ochronnego (prawa z rejestracji) do znaku towarowego jest niespełnienie ustawowych warunków wymaganych przy udzielaniu tego prawa.

Oznacza to, że unieważnienie prawa ochronnego następuje na skutek okoliczności istniejących już w dacie udzielania prawa. Decyzja dotycząca unieważnienia prawa ochronnego wywołuje skutki od daty rejestracji. Przepis art. 315 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Prawo własności przemysłowej wyraźnie stanowi, że ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układu scalonego w Urzędzie Patentowym. Wyrażona w tej normie prawnej zasada jednoznacznie wskazuje jakie przepisy prawa winny być brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny zgodności z prawem, uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Decydujące znaczenie mają tutaj przepisy obowiązujące w dniu zgłoszenia. W rozpatrywanej sprawie ocena zgodności z prawem uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego (prawa ochronnego) winna zostać dokonana z uwzględnieniem przepisów określających ustawowe warunki w dniu zgłoszenia znaku towarowego MONTANA.

Natomiast przepis art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej nie odnosi się do wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym funkcjonował przepis art. 31 ustawy o znakach towarowych, który to przepis wprowadzał ograniczenie czasowe w zakresie zgłoszenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Ustawodawca wprowadził zakaz występowania z takim wnioskiem po upływie pięciu lat od daty rejestracji. Wyjątkiem była sytuacja, gdy uprawniony uzyskał rejestrację w złej wierze.

W obecnym stanie prawnym, przepis art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej, wprowadził zasadę wskazującą jednoznacznie na to, że wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy nie jest obwarowany żadnym ustawowym terminem. Oznacza to, że może być złożony w każdym czasie. Wyjątek od tej zasady przewiduje przepis art. 165 ustawy. Tak więc w sytuacji, w której wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (które to prawo powstało przed wejściem w życie w/w ustawy) został złożony w okresie obowiązywania ustawy Prawo własności przemysłowej, do tego wniosku nie znajduje zastosowania przepis art. 31 ustawy o znakach towarowych. Tym samym nie jest dopuszczalne ograniczenie oceny legalności decyzji administracyjnej jedynie do sytuacji szczególnej, jaką jest uzyskanie rejestracji w złej wierze. Oznacza to, że w zakresie odnoszącym się do złożenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, które to prawo powstało przed wejściem w życie ustawy Prawo własności przemysłowej, będą miały zastosowanie przepisy art. 164 i art. 165 ustawy tej ustawy i nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie przepisu art. 31 ustawy o znakach towarowych.

Trafnie więc strona skarżąca podniosła, że przepis art. 165 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej wskazuje na sytuację w której następuje wyłączenie stosowania reguł określonych w art. 165 ust. 1 w/w ustawy, a więc na sytuację, w której nie mają zastosowania wyjątki od zasady braku ograniczeń czasowych co do możliwości występowania z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego (prawa ochronnego na znak towarowy).

Jednocześnie stwierdzić należy, że nie jest trafne stanowisko Sądu I instancji dotyczące stosowania w postępowaniu spornym normy art. 253 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. Poza sporem winna pozostawać okoliczność, iż z uwagi na zakres przedmiotowy rozpoznawanych spraw, postępowanie sporne należy do kategorii postępowań nadzwyczajnych. Stosownie do treści art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej Urząd Patentowy, w trybie postępowania spornego, rozpoznaje między innymi sprawy o unieważnienie prawa ochronnego albo prawa z rejestracji. Ponadto przepis art. 253 ust. 2 w/w ustawy wskazuje, że przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego o wznowieniu postępowania i stwierdzeniu nieważności nie stosuje się, jeżeli okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania bądź stwierdzenie nieważności decyzji mogą być podniesione w sporze o unieważnienie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Oznacza to, że w postępowaniu spornym dopuszczalne jest podniesienie okoliczności uzasadniających wznowienie postępowania administracyjnego i okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej. Z treści art. 253 ust. 2 nie wynika, aby ustawodawca wyłączył którąkolwiek z okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych. Wśród ustawowych przyczyn decydujących o stwierdzeniu nieważności decyzji administracyjnej wymienia się także i te, które odnoszą się do rażącego naruszenia prawa, w tym i prawa materialnego. Wskazując na przesłankę rażącego naruszenia prawa odnoszącą się do przepisów postępowania administracyjnego to uznać należy, że chodzi tutaj o przypadki oczywistego niezastosowania lub nieprawidłowego zastosowania zasad ogólnych konkretnego postępowania administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) Wojewódzki Sąd Administracyjny kontroluje decyzje pod względem ich zgodności z prawem tzn. pod względem ich legalności.

Art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wskazuje, że Sąd któremu sprawa została przekazana związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Jak wskazał w swym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny do niniejszej sprawy ma zastosowanie art. 164 i 165 prawa własności przemysłowej.

W obecnym stanie prawnym, przepis art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej, wprowadził zasadę wskazującą jednoznacznie na to, że wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy nie jest obwarowany żadnym ustawowym terminem. Oznacza to, że może być złożony w każdym czasie. Wyjątek od tej zasady przewiduje przepis art. 165 ustawy. Tak więc w sytuacji, w której wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (które to prawo powstało przed wejściem w życie w/w ustawy) został złożony w okresie obowiązywania ustawy Prawo własności przemysłowej, do tego wniosku nie znajduje zastosowania przepis art. 31 ustawy o znakach towarowych. Tym samym nie jest dopuszczalne ograniczenie oceny legalności decyzji administracyjnej jedynie do sytuacji szczególnej, jaką jest uzyskanie rejestracji w złej wierze. Oznacza to, że w zakresie odnoszącym się do złożenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, które to prawo powstało przed wejściem w życie ustawy Prawo własności przemysłowej, będą miały zastosowanie przepisy art. 164 i art. 165 ustawy tej ustawy i nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie przepisu art. 31 ustawy o znakach towarowych.

Trafnie więc strona skarżąca podniosła, że przepis art. 165 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej wskazuje na sytuację w której następuje wyłączenie stosowania reguł określonych w art. 165 ust. 1 w/w ustawy, a więc na sytuację, w której nie mają zastosowania wyjątki od zasady braku ograniczeń czasowych co do możliwości występowania z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego (prawa ochronnego na znak towarowy).

Jak już wyżej wskazano Wojewódzki Sąd Administracyjny związany jest powyższym poglądem. W zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy co prawda wskazał na przytoczone przepisy jednak ograniczył ocenę legalności decyzji administracyjnej jedynie do sytuacji szczególnej jaką jest uzyskanie rejestracji w złej wierze.

Ustawa prawo własności przemysłowej uchyliła art. 31 ustawy o znakach towarowych a wraz z nim zasadę ograniczenia terminu do złożenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Art. 164 i 165 prawa własności przemysłowej wprowadza całkowicie odmienną zasadę w tym przedmiocie. Obecnie termin do złożenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego nie jest ograniczony w czasie. Podobne stanowisko zostało wyrażone w doktrynie – Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienia s. 243 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall "żądanie unieważnienia prawa ochronnego nie jest ograniczone w czasie. Jest to zasadnicza zmiana w stosunku do ustawy o znakach towarowych, która przewidywała termin pięciu lat od daty rejestracji, chyba, że rejestracja była dokonana w złej wierze. Żądanie unieważnienia jest natomiast wyłączone w przypadkach wskazanych w sposób wyczerpujący w art. 165 ust. 1 p.w.p.".

Przepis art. 165 ust. 1 przewiduje trzy odstępstwa od w/w zasady:

Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić:

1) z powodu kolizji wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych i majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwił się temu

2) po upływie 5 lat od udzielenia prawa ochronnego jeżeli prawo to udzielone zostało z naruszeniem przepisów art. 129, znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego

3) z powodu kolizji ze znakiem towarowych powszechnie znanym, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego, uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwił się temu.

Wniosek o unieważnienie prawa nie został oparty na żadnej z w/w przesłanek a więc Urząd Patentowy nie powinien ograniczać badania decyzji, której unieważnienia domaga się skarżący jedynie do sytuacji szczególnej jaką jest rejestracja znaku towarowego uzyskana w złej wierze, gdyż na skarżącym zgodnie z w/w przepisami nie leżał obowiązek wykazania złej wiary.

Przechodząc do omówienia naruszenia art. 253 ust. 2 upwp należy zauważyć, że skarżący Pan A. R. oparł wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MONTANA [...] na art. 8 pkt 1 uzt a następnie rozszerzył poprzez wskazanie art. 6 i 4 uzt. Ponadto skarżący (wnioskodawca) zarówno w piśmie z dnia [...] grudnia 2003 r. (K 116 a/a) jak i na rozprawie administracyjnej w dniu [...] grudnia 2004 r. (K 154 a/a) zwracał uwagę Urzędu Patentowego na przesłanki skutkujące stwierdzeniem nieważności decyzji, a na karcie 154 wskazał wprost na art. 253 ust. 2 pwp, podnosząc, że w jego ocenie rejestracja spornego znaku towarowego MONTANA [...], jak również kolejne decyzje Urzędu Patentowego podjęte w tej sprawie a zwłaszcza decyzja o dokonaniu wpisu w rejestrze zmiany uprawnionego oraz decyzja o przedłużeniu ochrony na ten znak, jako że zostały podjęte w oparciu o dokumenty w językach obcych a nie ich tłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego na język polski obarczone są wadą nieważności.

Urząd w zaskarżonej decyzji w ogóle nie odniósł się do zarzutu nieważności decyzji, a także konieczności zastosowania art. 253 ust. 2 p.w.p.

Ponieważ wnioski skarżącego z pisma z [...] grudnia 2003 r. a także fakt podniesienia na rozprawie w dniu [...] grudnia 2004 r. konieczności zastosowania przez organ art. 253 ust. 2 p.w.p. mogły budzić wątpliwości Urzędu Patentowego to Urząd w trybie art. 64 k.p.a. winien wyjaśnić tę kwestię i wezwać skarżącego do sprecyzowania okoliczności skutkujących stwierdzeniem nieważności decyzji.

Po wyjaśnieniu powyższej kwestii Urząd winien ocenić, czy okoliczność skutkująca ewentualnym stwierdzeniem nieważności decyzji, jest okolicznością która może być podniesiona w sporze o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy zgodnie z treścią art. 253 ust. 2 p.w.p.

Jeżeli Urząd Patentowy dojdzie do wniosku, że podniesiona przez skarżącego przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji nie ma znaczenia dla postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, to w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji winien Urząd przekazać do trybu zwykłego, zawieszając jednocześnie postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, gdyż zgodnie z treścią art. 255 p.w.p. w trybie postępowania spornego nie rozpatruje się wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji. Mamy tu doczynienie z jednej strony z trybem spornym unieważnienia prawa ochronnego, z drugiej z trybem zwykłym (stwierdzenia nieważności decyzji).

Po zakończeniu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji, w zależności od jego wyniku Urząd winien rozstrzygnąć kwestie związane z postępowaniem prowadzonym w trybie spornym, a więc w wypadku stwierdzenia nieważności decyzji o rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy umorzyć postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, a w wypadku odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, podjąć postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

Biorąc powyższe pod rozwagę na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lic. c p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji. O niewykonalności orzeczono w trybie art. 152 p.p.s.a. a o kosztach w trybie art. 200 p.p.s.a.