Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1051/18
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2018-11-22 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 134 par. 1, art. 151
journal: Dz.U. 2018 poz 1302
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
article: art. 255 ust. 1 pkt 1, art. 164, art. 165, art. 129 ust 2
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art. 7
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Protokolant ref. staż. Agata Rosiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2018 r. sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Sygn. akyt VI SA/Wa 1051/18

Uzasadnienie

Spółka H. (skarżąca, uprawniona) wniosła do tutejszego Sądu skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UP) z [...] grudnia 2017 r. o unieważnienie udzielonego na jej rzecz prawa ochronnego na znak towarowy [...] nr [...], na podstawie art. 7 ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17 ze zm.) w związku z art. 315 ust. 1 i 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 776, dalej pwp).

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu 6 listopada 2015 r. do Urzędu Patentowego RP, działającego w trybie postępowania spornego, wpłynął wniosek B. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w [...] (dalej: B. w [...], wnioskodawca) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...]. Sporny znak towarowy przeznaczony został do oznaczania piwa zawartego w klasie 32 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (zwanej dalej klasyfikacją nicejską).

Jako podstawę prawną swego żądania wnioskodawca wskazał art. 7 uzt.

Uzasadniając interes prawny wnioskodawca podniósł, że wynika on z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 20 Konstytucji. Stwierdził, że interes prawny w unieważnieniu praw ochronnych na znaki towarowe nie mające zdolności odróżniającej ze względu na pochodzenie geograficzne mają w szczególności producenci wytwarzający towary na obszarze, do którego nawiązuje dane oznaczenie. Wskazał w powyższym aspekcie, że jest producentem mającym siedzibę i przedsiębiorstwo wytwarzające piwo w [...]. Niezależnie od powyższego wnioskodawca podniósł, że jest uprawnionym do słowno-graficznego znaku towarowego UE: PIWO Z [...] o numerze [...], a także ubiega się w Urzędzie Patentowym RP o ochronę innych znaków towarowych zawierających m.in. oznaczenia: "Piwo z [...]" lub "B.". Stwierdził, że mając na uwadze możliwą kolizję uprawnień do używania powyższych znaków, źródłem interesu są także przepisy Rozporządzenia Rady nr 207/2009 oraz przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej.

Natomiast, uzasadniając żądanie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy wnioskodawca podniósł, że znak ten nie ma dostatecznych znamion odróżniających, gdyż składa się wyłącznie ze słowa, którego funkcją jest wskazywanie miejsca geograficznego pochodzenia towaru. Powołując się na treść art. 7 ust. 2 uzt stwierdził, że nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które w szczególności informują jedynie o miejscu wytworzenia towaru. W ocenie wnioskodawcy sporny znak towarowy składa się wyłącznie z oznaczenia wskazującego na pochodzenie z miasta [...], kojarzonego dodatkowo z wytwarzaniem piwa, a wiec towaru, dla którego sporny znak towarowy uzyskał ochronę. Stwierdził, że charakter spornego znaku towarowego jako nazwy geograficznej niemającej zdolności odróżniającej potwierdza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. w sprawie ochrony nazwy regionalnej "piwo [...]" będące w mocy do roku 1993.

Uprawniona wniosła o oddalenie wniosku.

Zakwestionowała interes prawny wnioskodawcy. Stwierdziła, że nigdy nie kwestionowała praw wnioskodawcy ani też nie groziła podjęciem jakichkolwiek działań przeciwko niemu. Stwierdziła ponadto, że sporny znak towarowy posiada zdolność odróżniającą, którą należy badać poprzez towar, którym znak jest oznaczony. Uprawniona wskazała, że znak [...] to znak fantazyjny, który może kojarzyć się luźno z miejscowością o nazwę [...], których w Polsce jest siedemnaście, a także ze słowem "[...]". Podniosła, że wnioskodawca nie wykazał, iż oznaczenie [...] kojarzyło się jednoznacznie, bezpośrednio i konkretnie z piwem w dacie dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego. Zdaniem uprawnionej nie ma żadnych dowodów na to, że po II wojnie światowej w ogóle używano takiego znaku towarowego czy oznaczenia regionalnego, tym samym nie ma żadnych dowodów, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego znak ten kojarzył się jakimkolwiek odbiorcom z [...] czy rodzajem piwa. Podniosła, że znak ten używany jest przez licencjobiorcę [...] od 2000 r., a obecnie przez B. , B. oraz K., także na podstawie licencji udzielonej przez uprawnioną. Stwierdziła także, że nawet gdyby sporny znak towarowy nie posiadał zdolności odróżniającej w dniu zgłoszenia to i tak nabył tę zdolność odróżniającą wskutek długoletniego używania.

W toku postępowania strony złożyły szereg pism, w których kwestionowały argumenty podane przez przeciwnika procesowego.

Wnioskodawca stwierdził, że fakt prowadzenia jakiegokolwiek sporu nie jest warunkiem przesądzającym o istnieniu interesu prawnego. Natomiast utrzymanie prawa ochronnego na sporny znak towarowy ogranicza wnioskodawcy korzystanie z uprawnień do wskazania miejsca geograficznego pochodzenia, a także rodzaju piwa.

Odnosząc się do braku dostatecznych znamion odróżniających spornego znaku towarowego B. w [...] podniósł, że znak ten jest oznaczeniem czysto opisowym przekazującym dwie podstawowe informacje tj. informuje o miejscu pochodzenia towaru oraz stanowi rodzaj produktu. Wskazał na związek piwa jako towaru z miastem [...] i przywołał tradycje piwowarstwa w tym mieście. Stwierdził, że zdaniem znawców piwowarstwa o unikalnym i charakterystycznym smaku piwa [...] świadczył rodzaj użytej przy warzeniu wody, która powinna pochodzić właśnie z [...]. Podniósł także, że pierwszą i najbardziej intuicyjną informacją jaką otrzymywał przeciętny odbiorca po zetknięciu się z oznaczeniem [...] w kontekście piwa było wskazanie miejsca produkcji czyli [...], przy czym obecnie słowo "[...]" wskazuje także na cechę łączoną z informacjami na temat gatunku bądź stylu piwa. Zdaniem wnioskodawcy wskazywanie coraz częściej na gatunek piwa (obok oznaczenia geograficznego) nie zmienia faktu, że słowo "[...]" jest wyłącznie opisowe, a jedynie treść tego opisu ulega pewnej ewolucji. Wskazał, że w branży piwnej oznaczeniem "[...]" posługuje się wielu przedsiębiorców, zaś w dacie zgłoszenia znaku towarowego oznaczenie to wskazywało wyłącznie na pochodzenie z określonego terenu. Wnioskodawca zakwestionował wtórną zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego dokonując oceny dowodów złożonych przez stronę przeciwną, a także zakwestionował argumentację opartą na istnieniu wielu miejscowości o nazwie [...].

W piśmie z dnia 24 października 2017 r. uzupełnił materiał dowodowy i podniósł, że styl piwa o nazwie "[...]" jest uznawany zarówno przez polskie jak i zagraniczne organizacje zrzeszające przedstawicieli branży piwowarskiej oraz znawców alkoholu, w tym Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych oraz organizatorów konkursu World Beer Cup.

Wskazał także, że dowody związane z używaniem oznaczenia "[...]" nie zmieniają podstawowej konkluzji, że słowo "[...]" jest oznaczeniem pierwotnie i immanentnie wskazującym na pochodzenie z danego terenu. Zdaniem wnioskodawcy oznaczenie to od początku swego istnienia było wskazówką umożliwiającą każdemu przedsiębiorcy nazywanie piwa "[...]", jeżeli pochodziło ono z tego miasta, natomiast materiał zebrany w sprawie nie pozwala na jakąkolwiek tezę, że oznaczenie w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego zmieniło swoją funkcję i stało się znakiem towarowym na skutek nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Wnioskodawca dokonał oceny dowodów złożonych na okoliczność nabycia przez sporny znak towarowy zdolności odróżniającej.

Podkreślił, że oznaczenie odnoszące się do danego terenu powinno być dostępne dla wszystkich producentów mających siedzibę na tym terenie. Natomiast uprawniony nie wykazał wtórnej zdolności odróżniającej. Ponadto, zdaniem wnioskodawcy nie ma dowodów potwierdzających, że to oznaczenie było kojarzone tylko z jednym producentem.

Z kolei uprawniona, podtrzymując twierdzenie o konieczności stosowania w niniejszej sprawie przepisów ustawy o znakach towarowych, to jednak, jej zdaniem, gdyby zastosowanie w niniejszej sprawie znajdowały przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej, to wniosek w tej sprawie, w świetle art. 165 ust. 1 pkt 2 pwp jest niedopuszczalny, gdyż sporny znak towarowy, nawet gdyby nie miał zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia do ochrony (czemu uprawniona zaprzecza) to i tak posiadał ją w dniu [...] listopada 2009 r., gdyż, jak podniosła uprawniona, stwierdzone to zostało prawomocną decyzją Urzędu Patentowego RP wydaną w sprawie [...]. Uprawniona podtrzymała również twierdzenie o braku interesu prawnego wnioskodawcy w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego.

Odnosząc się do zarzutu braku zdolności odróżniającej uprawniona stwierdziła, że decyzja w sprawie [...] rozstrzygnęła już tę kwestię i powinna być ona traktowana jako res iudicata. Niezależnie od powyższego podniosła, że już w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego oznaczenie [...] posiadało zdolność odróżniającą i nie było chronionym oznaczeniem geograficznym, ani oznaczeniem o podobnym charakterze. W dacie tej, zdaniem uprawnionej, oznaczenie to nie funkcjonowało w świadomości konsumentów jako "generyczna nazwa rodzaju piwa". Uprawniona stwierdziła, że także z dowodów załączonych przez stronę przeciwną wynika, że piwo [...] po II wojnie światowej traciło stopniowo pozycję rynkową, a lata 70-te i 80-te XX wieku to już okres stopniowej śmierci tej marki aż do faktycznej likwidacji wytwarzającego je browaru. Dlatego o ile w okresie przedwojennym oznaczenie [...] było rzeczywiście oznaczeniem regionalnym, to w okresie powojennym utraciło ten charakter. Zdaniem uprawnionej świadczy o tym fakt, że konieczne było stworzenie projektu "[...]", by przypomnieć (w roku 2011), iż kiedyś istniało takie piwo jak [...]. Uprawniona podniosła, że w przywołanym przez stronę przeciwną rozporządzeniu nie podano żadnej szczególnej receptury tego piwa, a zatem każde piwo pochodzące z tego miasta mogło nosić nazwę "[...]", niezależnie od tego jak zostało wyprodukowane. Strona podkreśliła, że wnioskodawca z jednej strony twierdzi, iż sporne oznaczenie wskazuje na pochodzenie piwa, z drugiej zaś na sposób produkcji piwa. Uprawniona dokonała oceny dowodów złożonych przez stronę przeciwną. Uprawniona stwierdziła także, że w sprawie tej nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż zgłaszającym sporny znak towarowy był [...] S.A. - nabywca zabudowań browaru w [...] - jedynego wytwórcy piwa [...] po 1945 r. Zdaniem uprawnionej nie powinno tym samym dziwić, że nabywca ten chciał uzyskać ochronę dla znaku towarowego, którym posługiwał się poprzedni właściciel nabytego majątku. Uprawniona zastrzegła, że argument o nabyciu zdolności odróżniającej przez sporny znak towarowy podnosi wyłącznie z ostrożności procesowej, gdyż jest przekonana, że zdolność taką posiadał w dacie zgłoszenia.

Stwierdziła również, że załączone dowody nie wskazują, by w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego oznaczenie to było kojarzone z jakimkolwiek stylem czy rodzajem piwa. Podniosła, że dowody, na które powołuje się strona przeciwna to w większości materiały wytworzone przez wąską grupę ludzi zajmującą się hobbistycznie wytwarzaniem piwa i nie ma żadnych dowodów na to, że określenie [...] w świadomości konsumentów oznaczało coś innego niż znak towarowy. Ponadto, znaki towarowe nawet odwołujące się do konkretnego miejsca nie muszą być postrzegane przez odbiorcę jako wskazujące na pochodzenie z określonego terenu. Gdyby było inaczej, nie byłoby możliwe udzielenie ochrony na znak towarowy [...] dla słodyczy z tego powodu, że nie są one produkowane na [...]. Uprawniona wskazała, że oznaczenie [...] stosował w latach 1945-1993 tylko jeden browar. Natomiast w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego nikt nie produkował piwa oznaczanego jako [...].

Unieważniając prawo ochronne UP stwierdził, że wnioskodawca posiada interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy skoro jest uprawnionym do słowno-graficznego znaku towarowego UE: "[...]." o numerze [...]. Jak wynika z akt sprawy wnioskodawca wskazuje na informacyjny charakter wyrazu "[...]" kwestionując zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego. Istnienie prawa wyłącznego jakie uzyskał uprawniony na sporny znak towarowy czyni zatem obiektywnie uzasadnionym przekonanie wnioskodawcy o możliwej kolizyjności praw, a co za tym idzie może prowadzić do utrudnień w realizacji swojego prawa. Ochrona znaku towarowego wnioskodawcy rozciąga się na terytorium Polski, toteż sporny znak towarowy może stanowić przeszkodę w korzystaniu przez wnioskodawcę ze swojego prawa do znaku zarejestrowanego. Zgodnie z art. 153 ustawy pwp, który należy odpowiednio stosować do znaku towarowego UE, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłączne używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Odwołując się natomiast do art. 315 ust. 2 pwp, zgodnie z którym warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dacie zgłoszenia znaku towarowego do ochrony. Mając na uwadze, że znak towarowy [...] o numerze [...] został zgłoszony do ochrony w dniu [...] listopada 1997 r. Przepisy tej ustawy (uzt) stanowią zatem podstawę merytorycznej oceny zasadności złożonego wniosku.

Zgodnie z art. 255 ust. 4 pwp Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę.

Wnioskodawca wskazał we wniosku podstawy prawne określające warunki udzielenia prawa ochronnego obowiązujące w tej dacie, a mianowicie art. 7 ust. 1 i ust. 2 uzt.

Powołując się natomiast na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok w sprawie sygn. akt II GSK 350/16) Urząd Patentowy stwierdził, że dokonanie oceny zasadności wniosku odbywa się na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawionego przez strony postępowania. Organ nie jest bowiem uprawniony do poszukiwania nowych dowodów mogących mieć wpływ na przedmiotowe rozstrzygnięcie w sprawie.

Następnie organ wskazał, że ponieważ wniosek o unieważnienie spornego prawa ochronnego został złożony po upływie 5 lat od daty jego rejestracji (11 lutego 2002 r.) obligowało to UP do ustalenia czy wystąpienie z tym wnioskiem było dopuszczalne a) w świetle art. 165 pwp albo b) z uwagi na moment upływu pięcioletniego terminu – art. 31 uzt.

Według UP, który powołał się w tym zakresie na wyrok NSA z 20 stycznia 2009 r. sygn. akt II GSK 642/08, ponieważ w niniejszej sprawie wniosek o unieważnienie prawa ochronnego został złożony po wejściu w życie ustawy Prawo własności przemysłowej, a do czasu wejścia w życie tej ustawy nie upłynął termin pięciu lat przewidziany do złożenia wniosku na podstawie art. 31 ustawy o znakach towarowych. Tym samym złożony wniosek powinien podlegać ocenie na podstawie art. 165 pwp.

Zgodnie natomiast z art. 165 ust. 1 pkt 2 pwp (w redakcji obowiązującej w dacie złożenia wniosku) z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to udzielone zostało z naruszeniem przepisów art. 129, lecz znak ten w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego. Z kolei przyjmując, że powyższy przepis znajduje analogiczne zastosowanie do okoliczności określonych w art. 7 ustawy o znakach towarowych organ stwierdził, że ocena, czy jest możliwe wystąpienie z przedmiotowym wnioskiem o unieważnienie musi zostać poprzedzona ustaleniem czy prawo ochronne udzielone zostało z naruszeniem art. 7 uzt. UP podkreślił, że także uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy wskazywał, iż w jego ocenie sporny znak towarowy posiadał w dacie zgłoszenia zdolność odróżniającą w rozumieniu art. 7 uzt, a twierdzenie, że znak ten nabył zdolność odróżniającą później przywołuje w niniejszej sprawie jedynie "z ostrożności procesowej".

Według UP zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 7 uzt jest zasadny, a sporny znak towarowy ani nie posiadał zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia tego oznaczenia do ochrony, ani nie nabył jej "w wyniku używania" po dacie, w której te ustawowe warunki były oceniane.

Organ nie zgodził się ze stanowiskiem uprawnionej, że przywołana w toku postępowania decyzja UP z [...] listopada 2009 r. wydana w sprawie [...] nie tworzy stanu sprawy, który odpowiadałby pojęciu res iudicata (stanu powagi rzeczy osądzonej. Tym samym przedmiotowe postępowanie nie jest postępowaniem ponownym w tej samej sprawie i nie może być uznane za bezprzedmiotowe.

Zasada powagi rzeczy osądzonej obowiązuje zawsze wówczas, gdy zachodzi tożsamość spraw w wymienionych wyżej aspektach, a więc występuje ten sam organ, ta sama strona oraz identyczność stanu faktycznego i prawnego, tzn. wniosek zostanie złożony w takich samych warunkach. Jednakże w rozpoznawanej sprawie nie można stwierdzić, iż taka sytuacja miała miejsce.

Jak wynika jednak z lektury decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2009 r. wydanej w sprawie o sygnaturze [...], sprawa ta zainicjowana została przez inny podmiot i dotyczyła stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz 169 ust. 1 pkt 2 pwp. W sprawie tej nie badano zatem ustawowych warunków udzielenia prawa ochronnego, w tym posiadania (pierwotnej lub wtórnej) zdolności odróżniającej na dzień zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony. Tym bardziej zatem Urząd Patentowy nie mógł w tym postępowaniu nawet hipotetycznie założyć, że przedmiotowe oznaczenie nie pełniło funkcji znaku towarowego w dacie o jakiej mowa, a tym bardziej kwestionować prawidłowość udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Tym samym, w ocenie UP, postępowanie na jakie powołuje się uprawniona do prawa ochronnego na znak towarowy nie może zamykać drogi do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy inicjowanej przez inny podmiot domagający się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy na podstawie art. 7 uzt.

Mając na uwadze treść tego przepisu UP stwierdził, że w niniejszej sprawie istotne jest ustalenie czy zarejestrowany znak towarowy [...] posiada zdolność odróżniającą w odniesieniu do piw wymienionych w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej. Towary te są towarami ogólnodostępnymi skierowanymi do potencjalnie nieograniczonej (za wyjątkiem wieku) liczby odbiorców. Tym samym docelowy krąg odbiorców tych towarów tworzą wszyscy polscy pełnoletni konsumenci. Oceny dostatecznych znamion odróżniających znaku towarowego [...] należy zatem dokonać biorąc pod uwagę przypuszczalne oczekiwania przeciętnego polskiego konsumenta właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego.

Z kolei przy ocenie, czy oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy uwzględnić interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Taki interes można potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany jako nazwa produktu (nazwa rodzajowa) lub opis właściwości lub innych cech towaru lub usługi. Interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji ich używania przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców.

Analizując zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego [...] w pierwszej kolejności UP stwierdził, że oznaczenie to stworzone zostało z jednego wyrazu, któremu nie towarzyszą jakiekolwiek elementy graficzne. Wyraz "[...]" jest przymiotnikiem pochodzącym od nazwy geograficznej - [...]. Tym samym wyraz ten należy do domeny języka polskiego, tak jak inne analogiczne przymiotniki odrzeczownikowe, których źródłem jest nazwa miejscowości (np. ostrowiecki, dusznickie, kędzierzyńskie). Zamieszczenie zatem na towarze lub jego opakowaniu takiego oznaczenia w sposób oczywisty, bezpośredni i wolny od dwuznaczności będzie wskazywało przeciętnemu odbiorcy na pochodzenie towaru (miejsce jego produkcji). Bez znaczenia w powyższym zakresie pozostaje natomiast to, że [...] jest nazwą kilkunastu miejscowości, a identyfikacja konkretnej wymaga dodatkowego doprecyzowania. Nie zmienia to podstawowego i jedynego przekazu jaki niesie wyraz "[...]" jako przymiotnika odnoszącego się do miejscowości o danej nazwie. Odwołując się do innych, wyżej wymienionych przykładów określenia np. "[...]", "[...] spotkania z muzyką", czy "[...] wypieki" dalej pozostaną oznaczeniami jedynie opisowymi nawet jeśli wymagają doprecyzowania, że browar znajduje się w [...] (a nie innym [...]), koncerty muzyczne odbywają się w [...], a wypieki pochodzą z [...]. Nawet bowiem jeśli oznaczenie jest wieloznaczne lub może odwoływać się do kilku cech (tu: kilku miejscowości) to nie przekreśla jego opisowego charakteru. W tym sensie oznaczenie "[...]" wskazuje w sposób natychmiastowy przeciętnemu odbiorcy na pochodzenie towaru z [...] – polskiej miejscowości, a ustalenie czy przywołuje [...] nie jest w tym zakresie niezbędne. Wystarczające jest bowiem, że przymiotnik "[...]" odwołuje się i wywodzi wprost z nazwy, której brzmienie jednoznacznie jest przez polskiego odbiorcę rozumiane jako taka właśnie nazwa i kojarzona z pewnym miejscem w Polsce o cechach miasta, miejscowości etc, w której choćby potencjalnie może odbywać się produkcja piwa. W niniejszym przypadku nie mamy bowiem do czynienia z bliżej nieznaną nazwą miejscowości znajdującej się w innym kraju, której brzmienie może być odbierane przez przeciętnego odbiorcę jako fantazyjne i nie kojarzone w ogóle z nazwą geograficzną. Nie mamy także do czynienia z polską nazwą geograficzną, która odnosiłaby się do form terenu (np. szczytów górskich) lub obiektów (jak wskazywany przez uprawnionego [...]), które przeciętnemu odbiorcy kierującemu się elementarnymi zasadami logiki lub podstawową wiedzą dotyczącą swojego kraju nie mogą kojarzyć się z miejscami, gdzie mogłaby się odbywać produkcja piwa. Konsekwencją powyższej analizy jest uznanie, że wyraz "[...]" nie może być odbierany jako "znak fantazyjny, który może kojarzyć się luźno z miejscowością o nazwie [...] (...)" (tom I, karta 95). W powyższym natomiast kontekście ustalenia dotyczące zdolności odróżniającej znaku towarowego na podstawie art. 7 uzt, nie wymagają odniesienia się do tego, czy [...] znany był akurat z produkcji piwa. Prowadziłoby to do stawiania dla tej cechy (wskazania miejsca pochodzenia towaru) dodatkowego warunku, który nie jest wymagany dla innych cech przykładowo wymienionych w art. 7 uzt. Trudno np. bowiem uznać, że wyraz "pomarańczowe" posiada zdolność odróżniającą dla spodni tylko dlatego, że ten rodzaj odzieży kojarzony jest i produkowany zazwyczaj w innych kolorach. Wystarczająca jest bowiem potencjalna możliwość posłużenia się takim opisem, w celu przekazania określonej informacji ogólnej przeciętnemu odbiorcy.

Według UP wnioskodawca trafnie przywołał w powyższym kontekście wyrok Sądu z dnia [...] grudnia 2011 r. (sygn. [...]), w którym potwierdzono przeszkodę w rejestracji oznaczenia słownego zawierającego przymiotnik odnoszący się do miejsca geograficznego, mimo że konsumenci nie kojarzyli ze Szwajcarią usług, dla których zgłoszony był znak. Niemniej, mając na uwadze zebrany przez wnioskodawcę bogaty materiał dowodowy, należy stwierdzić, że odbiorcą towaru w postaci piwa jest nie tylko nieograniczony krąg odbiorców, który wprawdzie kieruje się swoimi upodobaniami i smakiem, nie jest jednak zainteresowany szczegółowymi podziałami rodzajów piw, sposobem ich wytworzenia oraz historią browarnictwa. Podkategorią tak nieograniczonego kręgu nabywców piwa są także osoby-hobbiści wykazujący ponadprzeciętną wiedzę w powyższym zakresie i poszukujący informacji na ten temat w różnych dostępnych źródłach. Wnioskodawca wykazał natomiast, że [...]kojarzony był z miejscem produkcji piwa, o czym świadczy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. w sprawie ochrony nazwy regionalnej "[...]", a także takie źródła jak: artykuł z 1994 r. "O historii i sposobie wytwarzania unikalnego piwa [...]" (tom II, karta 426), fragmenty książki pod red. B. Polaka "[...] Zarys dziejów" z 1990 r. (tom IV, karta 919) oraz fragmenty książki "Zarys historii [...]" z 1986 r. (tom IV, karta 911). Wszystkie wyżej wymienione publikacje niewątpliwie posługują się określeniem "piwo [...]" w znaczeniu opisowym (jako pochodzące z [...]). Zatem także i powyższe dowody potwierdzają brak pierwotnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego "[...]". Przy czym Kolegium Orzekające pominęło te dowody wnioskodawcy, które powstały po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego i dotyczyły informacji, z którymi odbiorca nie mógł się zetknąć przed tą datą. Twierdzenie o braku pierwotnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego potwierdza natomiast niejako sam uprawniony, który stwierdził, że "(...) o ile w okresie przedwojennym oznaczenie [...] było rzeczywiście oznaczeniem regionalnym, o tyle w okresie powojennym zupełnie utraciło ten charakter." (tom 111, karta 519). Powyższe wskazuje, że pomimo podnoszonej przez uprawnionego wtórnej zdolności odróżniającej "jedynie z ostrożności procesowej", uprawniony miał świadomość nie tylko znaczenia wyrazu "[...]", ale także funkcjonowania takiego terminu dla określenia pochodzenia towaru.

Wobec stwierdzenia braku pierwotnej zdolności odróżniającej spornego znaku UP rozważył kwestię wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego "[...]".

Na wstępie organ zaakcentował, że z przedstawionego przez uprawnioną stanowiska nie wynika dostatecznie jasno, czy uprawniona powołuje się na wtórną zdolność odróżniającą, która powinna być wykazana w dacie zgłoszenia znaku towarowego do ochrony (w niniejszym przypadku w dacie [...] listopada 1997 r.) czy też powołuje się na uzyskanie tej zdolności (również wtórnej) w kontekście art. 165 ust. 1 pkt 2 pwp, którego brzmienie w dacie zainicjowania niniejszego sporu było następujące: "Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to udzielone zostało z naruszeniem art. 129, lecz znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego". Przyjęcie tego stanowiska oznaczałoby, że wprawdzie udzielenie prawa ochronnego nastąpiło z naruszeniem przepisów (znak towarowy nie posiadał w dacie zgłoszenia ani pierwotnej ani wtórnej zdolności odróżniającej), lecz złożenie wniosku po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego nie może doprowadzić do jego unieważnienia, gdyż po dacie zgłoszenia ów charakter odróżniający oznaczenie nabrało. Za tym stanowiskiem przemawia treść odpowiedzi na wniosek z dnia 31 stycznia 2017 r. i załączone do odpowiedzi dowody. Uprawniona stwierdziła mianowicie w powyższym piśmie, że "(...) nawet gdyby znak towarowy słowny [...] nie posiadał zdolności odróżniającej w dniu zgłoszenia, czemu Uprawniony zaprzecza, to i tak nabył tę zdolność odróżniającą wskutek długoletniego używania. Znak ten był używany przez licencjobiorcę [...] od 2000 r., a obecnie jest używany przez Browar [...], Browar [...] oraz K., także na podstawie licencji udzielonej przez Uprawnionego" (tom I, karta 93). Wszystkie załączone zaś do tego pisma dowody pochodzą z czasu po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego. Są to: umowa licencyjna z dnia [...] września 2014 r. zawarta z Browarem [...] (karta 81), etykieta piwa tego browaru (karta 79), umowa licencyjna z dnia [...] marca 2014 r. zawarta z Browarem [...] (karta 77) oraz etykieta piwa tego browaru (karta 75), a także umowa licencyjna z dnia [...] marca 2011 r. zawarta z A. Z. i M. S. K. s.c. (karta 73). Także załączona do akt decyzja Urzędu Patentowego RP dnia [...] listopada 2009 r. (sygn. akt [...]) odwołuje się do dowodów (faktur) z 2003 r. Dowody te nie mogą zatem świadczyć o istnieniu wtórnej zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia (w 1997 r.) spornego znaku towarowego celem uzyskania ochrony.

Natomiast twierdzenie uprawnionej zawarte w piśmie z 10 października 2017 r., że "uchylenie w 1993 r. rozporządzenia z dnia 23 września 1929 r. było skutkiem zupełnego zaniku w obrocie tego oznaczenia jako nazwy regionalnej", (tom III, karta 519). Powołując się na dowody strony przeciwnej uprawniony stwierdził, że poświadczają one, że "od 1945 do 1994 roku piwo [...] było wytwarzane przez jeden browar w Polsce. Wydaje się, że jest to wystarczający okres, by w świadomości konsumentów powiązać produkt z takim konkretnym towarem" (tom III, karta 517) sugeruje, że uprawniona dopatrywała się jednak istnienia wtórnej zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia, skoro wskazywała na wieloletnie funkcjonowanie jedynego browaru produkującego piwo [...] w wyżej przywołanych latach przed tą datą. Niemniej także do tego pisma uprawniona dołączyła dowody powstałe po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego i nie zawierające informacji o stosowaniu tego oznaczenia przed 3 listopada 1997 r. Są to:

- umowa licencyjna z dnia [...] stycznia 2000 r. zawarta z [...] S.S.A. z siedzibą w [...] (karta 502);

- zezwolenie Nr [...] z dnia [...] czerwca 2003 r. dla [...] S.S.A. z siedzibą w [...] na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi oraz piwem (karta 500);

- umowa dystrybucji zawarta w dniu [...] czerwca 2003 r. między [...] S.S.A. z siedzibą w [...] a P. sp. z o. o. z siedzibą w [...] na sprzedaż piwa "[...]" w ilości 1080 sztuk celem dalszej dystrybucji (karta 498);

- umowa dystrybucji zawarta w dniu [...] czerwca 2002 r. między [...] S.S.A. z siedzibą w [...] a M. sp. z o. o. z siedzibą w [...] na sprzedaż piwa "[...]" w ilości 1080 sztuk celem dalszej dystrybucji (karta 496);

- umowa dystrybucji zawarta w dniu [...] czerwca 2002 r. między [...] S.S.A. z siedzibą w [...] a P. z [...] na sprzedaż piwa "[...]" w ilości 10800 sztuk celem dalszej dystrybucji (karta 494);

- faktury i rachunki z 2003 r. (karty: 480-492);

- zdjęcia piwa i etykiet z 2003 r. (karty: 477-479);

- etykieta piwa "[...]" bez daty (karta 476);

- faktury z 2015 r. (karty: 472-475);

- 3 faktury z 2013, 2014 i 2015 r. (karty: 460-462).

Natomiast w załączniku do protokołu z rozprawy z dnia [...] listopada 2017 r. uprawniona powołując się na dowód strony przeciwnej powstały po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego podniosła, że wynika z niego, "że piwo [...] jako rodzaj piwa było znane w XIX wieku, natomiast po wojnie oznaczenie to stało się synonimem piwa wytwarzanego w zlikwidowanym w 1993 roku browarze w [...], po czym w ogóle zostało zapomniane do tego stopnia, że nikt nawet nie bardzo wie, jak się je robi" (tom IV, karta 949).

Mając na uwadze przywołane twierdzenia uprawnionej Kolegium Orzekające stwierdziło, że dokonało ustaleń w zakresie istnienia wtórnej zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego jak i podnoszonego nabycia tej zdolności w aspekcie art. 165 ust. 2 pwp.

Według UP w świetle przedstawionych dowodów nie wykazała istnienia wtórnej zdolności odróżniającej ani w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony ani w dacie późniejszej poprzedzającej złożenie przedmiotowego wniosku. Uprawniona w ogóle nie przedstawiła dowodów, z których wynikałaby wtórna zdolność odróżniająca w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego. Zdolność ta wynikać miałaby z przekonania uprawnionej, że produkcja piwa w okresie od 1945 do 1994 roku przez jeden browar w Polsce jest wystarczającym okresem czasu, by w świadomości konsumentów powiązać produkt z takim konkretnym towarem. Jak stwierdziła uprawniona "po wojnie oznaczenie to stało się synonimem piwa wytwarzanego w zlikwidowanym w 1993 roku browarze w [...]". W ocenie Kolegium Orzekającego niezależnie od twierdzeń uprawnionej w aspekcie pierwotnej zdolności odróżniającej, zgodnie z którymi piwo [...] dość szybko zostało zapomniane, (przy czym przeciętnemu odbiorcy nie będzie bliżej wiadomo o jaki [...] chodzi), uznanie, niejako automatycznie, roli browaru w [...] w wykreowaniu zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego należy uznać za błędne.

Zgodnie z wyrokami TSUE z 4 maja 1999 r. sygn. C-108/97 oraz C-109/97 oraz orzecznictwem polskich sądów administracyjnych stawia się dość wysokie wymagania odwołujące się do kryteriów obiektywnych, których spełnienie warunkuje uznanie istnienia wtórnej zdolności odróżniającej.

Całościowa ocena dowodów powinna wskazywać, że znak zaczął identyfikować dany produkt jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa. Ustalenia te powinny opierać się na takich czynnikach jak: udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość używania znaku, kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku, procent osób danej kategorii, które ze względu na znak, identyfikują towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa, a także oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych.

W ocenie UP na gruncie niniejszej sprawy uprawniona w żaden sposób nie wykazała istnienia przywołanych powyżej czynników. W szczególności nie wykazała czy podmiot, który kilka lat przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego zaprzestał stosowania oznaczenia [...], sprzedawał swoje towary na rynku ogólnopolskim. Nie wykazała udziału w rynku ani procentowej ilości odbiorców, która identyfikowałaby oznaczenie [...] jako znak towarowy. Sama obecność na rynku nie jest zaś wystarczająca dla wykazania wtórnej zdolności odróżniającej. Niezależnie od powyższego wnioskodawca powołał się na przywołane publikacje z lat 90-tych XX wieku wskazujące na rozumienie określenia "piwa [...]" jako piwa pochodzącego z określonego terenu. Brak jest natomiast dowodów by właściciel browaru ówcześnie produkującego piwo [...] takiemu stanowisku zaprzeczał i domagał się stosownych sprostowań.

Według organu, wszystkie przywołane kryteria i uwagi dotyczące wtórnej zdolności należy odnieść do okresu po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego. Zdaniem UP, o wtórnej zdolności odróżniającej nie mogą świadczyć podpisane umowy licencyjne oraz zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi oraz piwem. Jak wynika z załączonych dowodów aktywność w zakresie stosowania oznaczenia "[...]" wykazana została głównie w roku 2002 i 2003, kiedy popisano umowę licencyjną, umowy dystrybucyjne i kiedy wystawione zostały faktury. Faktury z roku 2003 były również wymienione w decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2009 r. (sygn. akt [...]). Opisanych tam osiem faktur wskazuje na wprowadzanie do obrotu towaru w ilościach od kilkuset do ponad tysiąca sztuk, przy czym jedna faktura dotyczy 108000 sztuk piwa (tom I, karta 85). Załączone do akt faktury z roku 2003 (tom III, karty: 480-487) dotyczą towarów o wartości kilkuset złotych, jeszcze mniejsze kwoty ujawniają załączone rachunki (karty: 488-490). Również faktury wystawione przez Browar [...] sp. z o. o. z siedzibą w [...] z roku 2015 (a zatem tuż przed zainicjowaniem niniejszego postępowania) dotyczą łącznie niespełna dwóch tysięcy sztuk towaru (tom IIl, karty: 472-475). Załączone zaś trzy faktury z lat 2013, 2014 i 2015 (karty: 460- 462) dotyczą ponad trzech tysięcy sztuk piwa. Zatem nawet jeśli uznać, że wszystkie te towary stosowały oznaczenie [...] w funkcji znaku towarowego (co było kwestionowane przez wnioskodawcę i wymagałoby dokonania odrębnych ustaleń) to wyżej wymienione i udokumentowane rozmiary wprowadzania przez różne podmioty do obrotu piwa z elementem "[...]" nie pozwalają uznać, że po dacie zgłoszenia oznaczenie to nabrało wtórnej zdolności odróżniającej. Dowody te nie dowodzą bowiem, by przeciętny polski odbiorca w procentowo uznanej liczbie rozpoznawał to oznaczenie jako znak towarowy pochodzący od określonego przedsiębiorcy. Charakter zaś towaru, dla którego znak jest przeznaczony wskazuje, że jest to towar relatywnie tani, powszechnie reklamowany i często kupowany podczas tzw. codziennych zakupów. Uprawniona nie przedstawiła tymczasem żadnych dowodów pozwalających na oszacowanie udziału towaru z takim oznaczeniem w krajowym rynku piwa, ani nie przedstawiła żadnych dowodów o promocji takiego piwa w środkach masowego przekazu lub sieciach sklepów. Zdaniem UP prowadzi to do jednoznacznego wniosku, że uprawniona nie wykazała, że sporny znak towarowy stał się oznaczeniem, które nabrało zdolności odróżniającej dla takiego towaru jak piwo. Powyższa zdolność nie może być także "wykazana" poprzez odwołanie się do wybranych przykładów ochrony innych "podobnych" oznaczeń (jak wspomniany w niniejszym uzasadnieniu znak towarowy [...]).

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekające uznało za zasadne unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...]. Organ podał, że kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który nakazuje w tym względzie odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 kpc strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony. W rozpatrywanej sprawie strona wygrywająca (wnioskodawca), reprezentowany był przez pełnomocnika – rzecznika patentowego. Mając na uwadze powyższe, Kolegium Orzekające uznało za zasadne przyznanie wnioskodawcy jako stronie wygrywającej, kwotę w wysokości 2600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Na kwotę tę składa się wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 1600 zł, stanowiące równowartość stawki minimalnej określonej w § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 881) oraz opłata za złożony wniosek w wysokości 1000 zł.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) na powyższą decyzję, H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowana przez rzecznika patentowego zarzuciła naruszenie:

- przepisów prawa materialnego tj. art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 5 poz. 17 z późn. zm.) (dalej uzt) poprzez ich błędną interpretację oraz niewłaściwe zastosowanie,

- przepisów prawa formalnego tj. art. 6, art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i 4, art. 80 i art. 107 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej kpa) oraz art. 164 Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) (dalej pwp) - w wersji zawartej w tekście jednolitym w Dz. U. z 2013 r. poz. 1410

- oraz dodatkowo z ostrożności procesowej naruszenie art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) (dalej pwp) - w wersji zawartej w tekście jednolitym w Dz. U. z 2013 r. poz. 1410.

Podnosząc powyższe zarzuty wniosła o uchylenie wyżej wymienionej decyzji Urzędu Patentowego oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadniając zarzut naruszenia przepisów postępowania administracyjnego w stopniu mającym wpływ na rozstrzygnięcie podniosła, że nie ma wątpliwości, że w okresie powojennym nazwa "piwo [...]" była używana tylko przez Browar w [...], który ostatecznie został zlikwidowany w 1994 r., na co dowodem jest załącznik np. 48 i 49 do repliki wnioskodawcy. Nie ma wątpliwości, że uchylenie w 1993 roku rozporządzenia z dnia 23 września 1929 roku było skutkiem zupełnego zaniku w obrocie oznaczenia "piwo [...]" jako nazwy regionalnej. Wynika to z dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę np. z załącznika 3, 4, 5, 6, 7, 12, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 do repliki wnioskodawcy. Nie ma też wątpliwości, że zgłoszenie do ochrony znaku towarowego "[...]" nastąpiło w roku 1997, a zatem już po uchyleniu rozporządzenia z dnia 23 września 1929 roku.

Skarżąca nie zgodziła się z zarzutem organu, że miała świadomość znaczenia oznaczenia "[...]" oraz funkcjonowania tego określenia dla pochodzenia towaru. Podkreśliła, że wypowiedziom skarżącej nie można przypisywać treści, których nie wypowiedziała. Nie ma żadnych dowodów na to, iż w dacie dokonywania zgłoszenia ówczesny zgłaszający był świadomy istnienia rozporządzenia z 23 września 1929 roku. Według strony, można raczej w to wątpić. Polska Rzeczpospolita Ludowa co prawda na początku istnienia uznała się na kontynuację II Rzeczpospolitej i uznała, że wydane przed II wojną światową prawo dalej obowiązuje, ale w rzeczywistości większość przedwojennych ustaw nie tylko nie była znana społeczeństwu, ale nawet przeciętny obywatel nie miał możliwości poznania ich treści. Do tego organy państwa po prostu ignorowały fakt istnienia takiego prawa. Sama skarżąca o istnieniu tego uchylonego rozporządzenia dowiedziała się dopiero z wniosku o unieważnienie.

Ponadto należy podkreślić, że dla oceny braku zdolności odróżniającej znaku w dacie zgłoszenia nie ma znaczenia faktyczna wiedza zgłaszającego, co do posiadania przez znak towarowy zdolności odróżniającej, ale sposób w jaki znak jest postrzegany przez odbiorców.

Odbiorcą znaku towarowego "[...]" jest przeciętny konsument. Model przeciętnego konsumenta opisany został w pkt. 18 preambuły dyrektywy 2005/29 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 roku dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców wobec konsumentów na rynku wewnętrznym. Trybunał Sprawiedliwości wypracował model przeciętnego odbiorcy, który jest racjonalny, dobrze poinformowany i krytyczny, (vide wyrok ETS z 2.02.1994 r., sprawa Clinique, C-315/92; wyrok z 6.07.1995 r., sprawa Mars, C-470/93, wyrok z 16.07.1998 r., sprawa Gut Springenheide, C-210/96).

Jednocześnie, jak wskazał Urząd Patentowy RP, wśród przeciętnych konsumentów znajdują się także osoby o ponadprzeciętnej wiedzy dotyczącej piwa. Zdaniem Urzędu Patentowego RP - dla osób posiadających taką wiedzę - oznaczenie "[...]" kojarzyło się z rodzajem piwa. Niemniej nie ma żadnych dowodów z daty zgłoszenia, które by świadczyły o tym, że w 1997 roku znak "[...]" był postrzegany czy to przez zwykłych konsumentów, czy przez piwoszy-hobbystów, jako oznaczenie identyfikujące rodzaj piwa pochodzący z [...]. Jak wynika z materiałów przedłożonych przez uczestnika postępowania dopiero w 2011 roku pojawiła się inicjatywa "[...] redvivus", której celem miało być wykreowanie marki "[...]" jako marki piwa regionalnego. Świadczy to dobitnie o tym, iż w dacie dokonania zgłoszenia, a nawet długo po tej dacie oznaczenie "[...]" nie było odbierane przez konsumentów jako oznaczenie wskazujące na rodzaj piwa czy piwo pochodzące z [...].

W odniesieniu do zarzucanego przez organ nieprzedstawienia dowodów na okoliczność nabycia wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku skarżąca podniosła m.in., że nie jest prawdą jakoby nie wykazała w toku postępowania, iż w okresie od 1945 r. do 1994 r. piwo "[...]" nie było wytwarzane przez jeden podmiot. Co prawda skarżąca, wykazując ten fakt, powołała się na dowody przedłożone przez uczestnika postępowania, ale żaden przepis kodeksu postępowania administracyjnego nie zakazuje takiego sposobu dowodzenia faktów. Istotne jest, by dowód znalazł się w aktach sprawy. Skarżąca mogła co prawda oczywiście wykonać kopie dowodów złożonych przez drugą stronę i przedłożyć je do akt, ale takie postępowanie nie byłoby racjonalne.

Skarżąca za konieczne uznała podkreślić, że formułując swoje zarzuty dotyczące braku dowodów na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie "[...]" Urząd Patentowy RP w ogóle nie wziął pod uwagę kontekstu historycznego używania znaku towarowego "[...]". Urząd Patentowy RP w zasadzie oczekuje od skarżącej niemożliwego. Otóż od 1945 r. do 1990 r. w Polsce obowiązywała gospodarka socjalistyczna, która miała niewiele wspólnego z wolnym rynkiem, jaki znamy obecnie. W załączniku 3 do repliki wnioskodawcy (uczestnika postępowania) w cz. 2 na stronie 3/5 opisano historię Browaru w [...]. Został on upaństwowiony w 1945 r. i pozostawał w państwowych rękach aż do upadku PRL. Należy pamiętać, że w tym czasie w Polsce mieliśmy do czynienia z centralnym planowaniem i centralnym sterowaniem gospodarką. To państwo decydowało, co jest obywatelom potrzebne, zatem w zasadzie nie prowadzono ani promocji, ani reklamy sprzedawanych towarów. Na rynku nie było wolnej konkurencji. Nikt nie robił badań marketingowych. Skarżąca nie może zatem przedstawić materiałów, jakich żąda Urząd Patentowy RP, bo one nigdy nie miały szansy powstać. Jednocześnie skarżąca nie jest także w stanie przedstawić danych handlowych dotyczących piwa "[...]" produkowanego przez Browar w [...], gdyż Browar ten został zlikwidowany w 1994 r. Dokumenty handlowe nie są dokumentami archiwalnymi, a zatem zostały zutylizowane i nie istnieją. Skarżąca zatem z obiektywnych przyczyn nie może ich przedstawić. Niemniej wystarczy odwołać się do danych historycznych, by potwierdzić tezy stawiane przez skarżącą.

Skarżąca zauważyła, że w załączniku 3 do repliki wnioskodawcy (uczestnika postępowania) w cz. 4 na stronie 1/5 jest mowa o konkursie piw domowych "Prawie jak [...]" (a nie "[...]") organizowanym od roku 2006 oraz o projekcie "[...]" rozpoczętym w 2011 r. Zdaniem skarżącej dokument ten potwierdza, że w 1997 r. - w dacie zgłoszenia - oznaczenie "[...]" nie było przez nikogo używane, a tradycja warzenia tego piwa zanikła. Potwierdza on także, że przez lata jedynym wytwórcą piwa "[...]" był zlikwidowany Browar w [...]. Przypomnieć w tym miejscu należy, że w czasach PRL nie było wolnego rynku i wolnej konkurencji. To rząd decydował kto i gdzie wytwarza określone towary. Tym samym niezrozumiałe są twierdzenia Urzędu Patentowego RP jakoby istniała możliwość produkowania na terytorium Polski piwa "[...]" przez inne podmioty niż Browar w [...]. Tym bardziej, że w załączniku do wniosku o unieważnienie pt. Historia piwowarstwa w [...] na stronie 4 wskazano wyraźnie, że w [...] w czasach PRL był jeden znacjonalizowany Browar. Zgodnie z informacją zawartą na stronie 3 załącznika 1 do pisma wnioskodawcy (uczestnika postępowania) z dnia 24 października 2017 r. w 1970 r. produkcja wynosiła 14-15 tys. hl piwa, a w 1985 r. 18 tys. hl piwa. Jak wynika z informacji zawartej w załączniku 2 do pisma wnioskodawcy (uczestnika postępowania) z dnia 24 października 2017 r. str. 22 - całość wytarzanego po wojnie piwa była przeznaczona na rynek krajowy. Jednym słowem w aktach są dowody potwierdzające fakt, iż po roku 1945 przez prawie 50 lat jedynym producentem piwa "[...]" był zlikwidowany Browar w [...]. Jest oczywiste, że w takiej sytuacji konsumenci nie mogli kojarzyć oznaczenia "[...]" z innym producentem niż Browar z [...]. Dlatego też, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy należy stwierdzić, że o ile przed II wojną światową oznaczenie "piwo [...]" było chronionym oznaczeniem geograficznym, o tyle po wojnie utraciło taką funkcję i stało się w istocie znakiem towarowym służącym oznaczaniu piwa wytwarzanego w Browarze w [...]. Browar w [...] nie zastrzegł tego oznaczenia jako znaku towarowego, ale nie można się temu dziwić, biorąc pod uwagę rzeczywistość gospodarczą przed 1990 rokiem.

Skarżąca podkreśliła, że jej poprzednik prawny zakupił zabudowania Browaru w [...], który to fakt jest świetnie znany uczestnikowi postępowania, co wynika zresztą z pisma skierowanego do poprzednika skarżącej (dokument D8). Oczywiste jest, że kupując majątek zlikwidowanego browaru i planując uruchomić tam produkcję poprzednik prawny skarżącej chciał także zabezpieczyć ochronę znaku towarowego używanego przez zlikwidowany browar.

Urząd Patentowy RP, pomijając wskazane przez skarżącą dowody i ignorując kontekst historyczny, w którym funkcjonowało oznaczenie "[...]" przez 50 lat przed datą zgłoszenia, doszedł do wniosków, które są błędne. Wbrew temu, co twierdzi Urząd Patentowy RP oznaczenie "[...]" w dacie zgłoszenia posiadało zdolność odróżniającą. W 1997 r. rozporządzenie o ochronie nazwy regionalnej "piwo [...]" nie obowiązywało, a w praktyce jego funkcjonowanie zakończyło się w 1945 r., czyli ponad 50 lat przed datą zgłoszenia. Konsumenci przez te 50 lat stykali się wyłącznie z piwem "[...]" pochodzącym z Browaru w [...]. Zignorowanie tych faktów stanowi naruszenie przepisu art. 7 i 77 § 1 kpa.

Zdaniem skarżącej, nawet gdyby w dacie zgłoszenia znak towarowy "[...]" nie posiadał zdolności odróżniającej, to ją nabył na skutek używania już po dacie zgłoszenia. Dowody przedstawione w sprawie [...], a załączone do niniejszej sprawy jednoznacznie wskazują na to, że znak "[...]" był używany w obrocie. Używanie to było używaniem w zakresie wystarczającym, by nie doszło do stwierdzenia wygaśnięcia ochrony tego znaku. Podkreśliła, że znak był używany przez bardzo znany klub sportowy, a zatem siła oddziaływania tego znaku na odbiorców była większa niż w przypadku, gdyby używało go zwykłe przedsiębiorstwo.

Ponadto skarżąca przedstawiła dowody na to, iż znak towarowy "[...]" był używany przez licencjobiorców skarżącej. O tym, że znak ten był używany przez te podmioty świadczą nie tylko dowody przedstawione przez skarżącą, ale także dowody przedstawione przez uczestnika postępowania - np. w załączniku 3 do repliki wnioskodawcy (uczestnika postępowania) w cz. 4 na stronie 2/5 jest mowa o licencjobiorcy skarżącej - Browarze P.. Urząd Patentowy RP zarzuca, iż przedstawione dowody świadczą o małej skali używania znaku. Jednakże przy ocenie skali Urząd Patentowy RP pomija fakt, iż na rynku piwa występują marki adresowane do masowego odbiorcy oraz marki niszowe - adresowane do wąskiej grupy odbiorców. Piwo produkowane przez licencjobiorców skarżącej jest piwem niszowym, a zatem jeśli weźmie się pod uwagę ten fakt, widać wyraźnie, że skala produkcji tego piwa nie jest mała. Tym samym nawet gdyby w dacie zgłoszenia znak towarowy "[...]" nie posiadał zdolności odróżniającej, to z pewnością uzyskał ją po dacie uzyskania ochrony.

Uzasadniając podniesione w skardze zarzuty naruszenia prawa materialnego skarżąca wskazała, że w dacie zgłoszenia znak towarowy "[...]" posiadał zdolność odróżniającą - był znakiem towarowym, który nadawał się do identyfikowania towarów pochodzących od konkretnego przedsiębiorcy i tak był odbierany przez konsumentów. Zatem nie było podstaw do zastosowania przepisu art. 7 i unieważnienia prawa ochronnego na ten znak.

Zdaniem skarżącej, skoro w dacie zgłoszenia nazwa regionalna "piwo [...]" była już zapomniana i wymieniano ją wyłącznie w publikacjach historycznych, to można uznać, że znak "[...]" posiadał pierwotną zdolność odróżniającą. Niemniej nawet gdyby uznać, że takiej pierwotnej zdolności odróżniającej nie posiadał, to z pewnością ją nabył poprzez prawie pięćdziesięcioletnie używanie znaku przez zlikwidowany Browar w [...]. Tak więc w powszechnej świadomości nastąpiło połączenie tego oznaczenia z konkretnym przedsiębiorcą.

Z kolei w odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 165 ust. 1 pkt 2 pwp w wersji obowiązującej w dacie złożenia wniosku skarżąca wskazała, że nawet gdyby uznał (czemu skarżąca zaprzecza) znak towarowy "[...]" nie posiadał zdolności odróżniającej, to ją nabył na skutek długoletniego używania przez licencjobiorców za zgodą uprawnionego.

Skarżąca wskazuje, że piwo "[...]" to piwo niszowe, adresowane do wąskiej grupy smakoszy piwa. Nie jest to piwo o charakterze masowym. Dlatego też nie można oczekiwać, iż skarżąca przedstawiła faktury potwierdzające produkcję i dystrybucję tysięcy hektolitrów piwa. Należy stwierdzić, iż udokumentowane przez skarżącą ilości sprzedanego piwa są wystarczające do tego, by udokumentować, że znak "[...]" był używany i jest łączony przez konsumentów z licencjobiorcami skarżącej. Skarżąca podkreśliła, że wśród publikacji przekazanych przez uczestnika postępowania, mających udokumentować powszechne używanie oznaczenia "[...]" przez różne podmioty, w istocie głównie występuje licencjobiorca skarżącej Browar P.. Tym samym potwierdza to fakt, iż "[...]" posiada zdolność odróżniającą i nadaje się do identyfikowania towarów pochodzących od określonego przedsiębiorcy.

Ponadto, strona kwestionuje stanowisko Urzędu Patentowego RP, że wnioskodawca ma interes prawny w niniejszej sprawie.

Skarżąca w żaden sposób nie ograniczała praw uczestnika postępowania do korzystania ze znaku towarowego "Piwo z [...]" zarejestrowanego z późniejszym pierwszeństwem, czy jakichkolwiek innych jego praw, dlatego też należy uznać, że uczestnik postępowania nie wykazał interesu prawnego do unieważnienia znaku towarowego "[...]".

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

Także uczestnik postępowania w piśmie z 16 listopada 2018 r. wniósł o oddalenie skargi i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, działając w granicach sprawy, nie będąc przy tym związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2018, poz. 1302), zwaną dalej: p.p.s.a.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) stwierdza, że w działaniu organu nie dopatrzył się nieprawidłowości zarówno, gdy idzie o ustalenie stanu faktycznego sprawy, jak w procesie subsumpcji ustalonego stanu faktycznego pod zastosowane w sprawie przepisy prawa materialnego.

Kontrolą sądowoadministracyjną została objęta decyzja Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu na podstawie art. 7 ustawy o znakach towarowych (u.z.t.) prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" przeznaczonego do oznaczania piwa, udzielonego na rzecz H. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w [...]. Według Urzędu Patentowego, znak ten w dacie zgłoszenia nie posiadał pierwotnej zdolności odróżniającej ani nie nabył jej w wyniku używania po dacie, w której te ustawowe warunki były oceniane. Z tym stanowiskiem należy się zgodzić, o czym będzie mowa w dalszej części rozważań.

Przedmiotowa sprawa była rozpatrywana przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.).

Zgodnie natomiast z art. 164 p.w.p. warunkiem wszczęcia postępowania i występowania jako strona w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy jest posiadanie interesu prawnego.

Z tego względu, w pierwszej kolejności należy rozważyć zarzut skargi najdalej idący a mianowicie, że wnoszący o unieważnienie tj. Browar w [...] nie miał interesu prawnego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Z tym poglądem skarżącej nie sposób się zgodzić.

Jak zwraca się uwagę w literaturze, dotychczas nie stworzono uniwersalnej definicji interesu prawnego w znaczeniu materialnym, obejmującej kompleksowo sytuacje uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie prawa wyłącznego. Dla istnienia interesu prawnego norma prawna nie musi przyznawać podmiotowi wywodzącemu z niej swój interes prawny konkretnych uprawnień lub obowiązków, bo wtedy interes prawny przekształciłby się w roszczenie prawne lub publiczne prawo podmiotowe; wystarczy, że daje możliwość ochrony w sformalizowanym postępowaniu i powoduje, że podmiot, którego sfery prawnej bezpośrednio dotyczy, może skutecznie domagać się wydania orzeczenia administracyjnego (szerzej patrz dr Andrzej Kisielewicz "Interes prawny w sprawach własności przemysłowej" - materiał przygotowany na konferencje pn. Wzory w praktyce Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i Urzędu Patentowego RP. Wzory w orzecznictwie Unii Europejskiej i Polski, Warszawa 8-9 listopada 2006 r.). Także judykatura akceptuje powyższy pogląd. Zdaniem WSA, słusznie organ uznał, że skoro wnoszący o unieważnienie jest uprawnionym do słowno-graficznego znaku towarowego UE "Piwo z [...] w [...]" i kwestionuje zdolność odróżniającą spornego znaku "[...]" to niewątpliwie posiada interes prawny, o jakim mowa w art. 164 p.w.p. Nie można też pominąć, że źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet ogólne normy prawne kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 20 i art. 22 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Jest to teza znajdująca oparcie zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie doktrynie (v. przykładowo wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2007 r. sygn. VI SA/Wa 1944/06 LEX 299739, z dnia 20 marca 2007 r. sygn. VI SA/Wa 1998/06 LEX 322691, z dnia 26 czerwca 2007 r. sygn. VI SA/Wa 635/07 LEX nr 355519, z dnia 29 sierpnia 2006 r. sygn. VI SA/Wa 867/06 LEX 246145).

Sąd stwierdza, że organ prawidłowo wyłożył pojęcie interesu prawnego oraz przeniósł te rozważania na grunt sprawy niniejszej, czemu dał wyraz w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wnioskujący o unieważnienie był konkurentem na rynku uprawnionego ze znaku "[...]", a podstawą jego wniosku była jedna z przesłanek bezwzględnych, mianowicie brak zdolności odróżniającej spornego znaku "[...]" ze względu na wskazywanie pochodzenia geograficznego towarów. Posiadanie przez wnioskującego prawa do znaku, którego element jest podobny do znaku spornego, składającego się wyłącznie z wyrazu "[...]" informującym o pochodzeniu z tego samego terenu obiektywnie uzasadnia przekonanie wnioskodawcy o możliwej kolizyjności praw, mogącej prowadzić do utrudnień w realizacji swojego prawa. W konsekwencji należy uznać, że konkluzja organu odnośnie do omawianej przesłanki jest słuszna i prawnie uzasadniona. Uwzględniając powyższe WSA stwierdza, że trafne jest stanowisko organu, iż Browar w [...] posiadał aktualny, realny, bezpośredni, indywidualny, własny, konkretny, sprawdzalny obiektywnie, istniejący oraz znajdujący potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, będących przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego interes prawny w złożeniu przedmiotowego wniosku.

Ze względu na datę złożenia wniosku o unieważnienie w niniejszej sprawie, wyłącznie na marginesie można dodać, że nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, obowiązująca od 15 kwietna 2016 r. wprowadza bardzo istotne zmiany także w przepisach regulujących utratę praw ochronnych na znaki towarowe. Zniesiono w niej obowiązek wykazania interesu prawnego w sytuacji, gdy podstawą wniosku są tzw. przesłanki bezwzględne, czyli podstawowe wymogi stawiane znakom towarowym dla celu ich rejestracji.

Pozostałe zarzuty skargi również nie są uzasadnione.

Jak już na wstępie powiedziano, Urząd Patentowy słusznie stwierdził, że ocena przesłanki pierwotnej zdolności odróżniającej powinna być przeprowadzona w aspekcie art. 7 u.z.t. W myśl art. 7 ust. 1 u.z.t., jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Stosownie zaś do art. 7 ust. 2 u.z.t., nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenia towaru. Innymi słowy, na gruncie tej sprawy można podsumować, że art. 7 ust. 2 u.z.t. uznaje znaki wskazujące jedynie na miejsce pochodzenia towaru za nie posiadające dostatecznych znamion odróżniających. Jak już powiedziano, powyższy przepis art. 7 u.z.t. odnosi się do bezwzględnych przesłanek rejestracji, a ich naruszenie nie jest związane z podobieństwem (a nawet identycznością) spornego znaku towarowego do znaku towarowego przeciwstawionego. Wskazane przepisy mają na celu wyeliminowanie z ochrony tych oznaczeń, które uważane są z racji swojego charakteru, za niezdolne do pełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, którą jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy rozpoznanie pochodzenia towaru nim oznaczonego jako pochodzącego od określonego przedsiębiorcy. Zdolność odróżniająca znaku w powyższym kontekście odnosi się do relacji towar - znak, nie zaś do potencjalnych relacji chronionych na rzecz różnych podmiotów znaków towarowych. Powyższy przepis art. 7 ust. 2 u.z.t. dotyczy konkretnej zdolności odróżniającej. Odpowiada on art. 3 ust. 1 lit. c) Pierwszej Dyrektywy Rady Nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. Nr L 40 z 11 lutego 1989 r.), zastąpionej z dniem 28 listopada 2008 r. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. U. UE Nr L 299 z dnia 8 listopada 2008 r., dalej: Dyrektywa 2008/95/WE), zgodnie z którym nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania (...) pochodzenia geograficznego (...) towaru. Tę samą myśl wyraża obecnie art. 129 ust. 2 p.w.p.

Wspomniana Dyrektywa zawiera również uregulowanie dotyczące możliwości nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Stosownie do art. 3 ust. 3 Dyrektywy, nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzić jego nieważności ze względu na to, że wskazuje na właściwości oznaczanych nim towarów lub usług (art. 3 ust. 1 lit. b), c), lub d) Dyrektywy), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie używania tego znaku uzyskał on charakter odróżniający.

Ponadto, co podkreślił Urząd Patentowy, dopuszczalność wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego po upływie 5 lat od udzielenia prawa na sporny znak towarowy z powodu braku pierwotnej zdolności odróżniającej (co miało miejsce w sprawie niniejszej) uzależniona jest - stosownie do art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. - od nabycia przez ten znak wtórnej zdolności odróżniającej wskutek jego używania. Stanowisko organu w powyższym zakresie zostało wyrażone w powołaniu się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok w sprawie sygn. akt II GSK 642/08), a Sąd w składzie obecnym podziela stanowisko przedstawione w tym wyroku. Z kolei w wyroku z 14 stycznia 2015 r. sygn. akt II GSK 1815/14 (opubl. w CBOSA) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wtórna zdolność odróżniająca jest faktem podlegającym ocenie na podstawie dowodów, przy czym ciężar dowodu co do jej nabycia spoczywa na uprawnionym do znaku, który powinien przedstawić dowody na jej istnienie. Natomiast dla oceny wykształcenia wtórnej zdolności odróżniającej w wyniku używania spornego znaku towarowego niezbędne jest w szczególności wykazanie, że dane oznaczenie kojarzone jest przez odbiorców tylko i wyłącznie z towarami pochodzącymi od konkretnego przedsiębiorcy, który tego oznaczenia używa na rynku. Zatem sposób używania znaku powinien skutkować asocjacją pomiędzy oznaczeniem a towarem oraz pomiędzy towarem a konkretnym przedsiębiorcą w świadomości przeciętnego odbiorcy towaru.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie zarówno w orzecznictwie ETS (obecnie: TS UE), jak i polskich sądów administracyjnych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 4 maja 1999 r. w sprawie Chiemsee w połączonych sprawach C-108/97 i C-109/97 wypowiedział się na temat nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej stwierdzając, że znak towarowy nabywa charakteru odróżniającego w następstwie jego używania, wtedy gdy znak stał się zdolny do identyfikowania produktu, w stosunku do którego wystąpiono o rejestrację znaku towarowego jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa, i tym samym, do odróżniania tego produktu od towarów innych przedsiębiorstw. Analogiczne stanowisko zajmuje NSA w orzecznictwie (zob. wyroki NSA: z 11 czerwca 2014 r., sygn. akt II GSK 592/13; z 16 marca 2011 r., sygn. akt II GSK 369/10; z 14 października 2010 r., sygn. akt II GSK 1095/10). Podobne stanowisko zajmują przedstawiciele doktryny podkreślając, że dla nabycia wtórnej zdolności odróżniającej konieczne jest wykazanie, że krąg odbiorców rozpoznaje towar oznaczony tym oznaczeniem, jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa (K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 603).

Zaprezentowane poglądy WSA w Warszawie w składzie obecnym w pełni podziela i przyjmuje za własne, dodając przy tym, że posiadanie przez znak pierwotnej zdolności odróżniającej ocenia się na datę zgłoszenia znaku (w tej sprawie na dzień [...] listopada 1997 r.). Zdaniem Sądu, organ dokonał prawidłowej oceny spornego znaku "[...]" stwierdzając, że nie ma on pierwotnej zdolności odróżniającej ani, że w świetle przedstawionych przez uprawnionego argumentów i dowodów znak ten nie nabył wtórnej zdolności odróżniającej. Powyższa ocena zdolności odróżniającej została przeprowadzona przez Urząd Patentowy zgodnie z metodologią tj. organ ocenił ten znak uwzględniając towary, dla których jest przeznaczony (klasa 32: piwa); oraz wskazał właściwy krąg przeciętnych odbiorców (wszyscy polscy pełnoletni konsumenci, a także osoby – hobbiści, wykazujący ponadprzeciętną wiedzę w zakresie browarnictwa i poszukujący informacji na ten temat). Oceny opisowego charakteru oznaczenia organ dokonał prawidłowo tj. z jednej strony w stosunku do danego towaru (tu: piwo) oraz z drugiej strony w odniesieniu do sposobu pojmowania go przez właściwy krąg odbiorców (v. wyrok ETS (obecnie TS UE) w sprawie T-34/00n Eurocool Logistic przeciwko OHIM). Odnośnie znaczenia wyrazu "[...]" organ także nie popełnił błędu stwierdzając, że jest on przymiotnikiem pochodzącym od nazwy geograficznej [...], a zamieszczenie takiego oznaczenia w sposób oczywisty, bezpośredni i wolny od dwuznaczności będzie wskazywało przeciętnemu odbiorcy na pochodzenie towaru (miejsce jego produkcji). Nie ma przy tym konieczności, jak błędnie interpretuje skarżąca spółka H., że w świetle art. 7 u.z.t. należy wykazać, że konsumenci kojarzą oznaczenie "[...]" (zawierające przymiotnik odnoszący się miejsca geograficznego) ze ściśle określoną (sprecyzowaną) miejscowością - w tym przypadku [...]. Nie jest to bowiem geograficzne oznaczenie pochodzenia (oznaczenie geograficzne), które identyfikują określone miejsce na Ziemi (miejscowość, region, państwo etc.) z określonym towarem/usługą, ale przymiotnik ten odwołuje się i wywodzi wprost z nazwy, która przeciętnemu konsumentowi kojarzy się z pewnym miejscem w Polsce, w której może się odbywać produkcja piwa. Innymi słowy, jak trafnie wskazuje organ, nawet jeżeli oznaczenie jest wieloznaczne lub może się odwoływać do kilku cech (w tym przypadku do kilku miejscowości), nie niweczy to jego opisowego charakteru.

Wobec prawidłowego ustalenia braku pierwotnej zdolności odróżniającej spornego znaku, organ słusznie uczynił przechodząc do oceny, czy wzmiankowane oznaczenie słowne nabyło wtórną zdolność odróżniającą. W tym zakresie Urząd Patentowy przedstawił w decyzji obszerną argumentację wraz z oceną dowodów przedstawionych przez uprawnioną spółkę (na niej bowiem ciążył obowiązek przedstawienia takich dowodów). Według organu, skarżąca nie wykazała istnienia wtórnej zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia znaku, jak i nabycia takiej zdolności w aspekcie art. 165 ust.1 pkt 2 p.w.p. WSA w Warszawie to stanowisko organu w pełni podziela, a przedstawione w tym zakresie rozważania i konkluzje Urzędu Patentowego przedstawione w części historycznej niniejszego uzasadnienia uznaje za poprawne i wystarczające. Zdaniem WSA, ocena materiału dowodowego została przeprowadzona bez naruszenia zasad określonych w przepisach prawa formalnego wskazanych w petitum skargi. Należy zauważyć, że argumenty skarżącej stanowią w istocie powielenie stanowiska strony prezentowanego w toku postępowania przed organem, do których Urząd Patentowy odniósł się w zaskarżonej decyzji. Natomiast używanie znaku "[...]" w obrocie poprzez prawie pięćdziesięcioletnie używanie znaku przez zlikwidowany Browar w [...], na co powołuje się spółka H., nie świadczy samo w sobie o tym, że oznaczenie to uzyskało wtórną zdolność odróżniającą. Należy bowiem wykazać, że w wyniku tego używania znak ten został się zdolny do określania rozpatrywanego towaru, jako pochodzącego z konkretnego przedsiębiorstwa (v. wyrok ETS – obecnie TS UE w sprawie Chiemsee pkt 31). Nie ma przy tym znaczenia intencja przedsiębiorcy towarzysząca używaniu oznaczenia. Podstawowe znaczenie przesądzające charakter używania ma bowiem pogląd nabywców tych towarów. Jeżeli rozpoznają oni to oznaczenie w następstwie używania, jako nośnik informacji o pochodzeniu towaru, to jest to użycie w charakterze znaku towarowego. W tej natomiast sprawie przedstawione dowody, opisane w decyzji i szczegółowo ocenione są co najmniej niewystarczające. To z kolei usprawiedliwia wniosek organu, że wzmiankowana przesłanka nie została spełniona. Niesłuszny jest zarzut, że organ na gruncie tej sprawy zignorował kontekst historyczny. Przeczy tej tezie treść decyzji w której szczegółowo odniesiono się do argumentów skarżącej odnośnie powyższej kwestii.

Uwzględniając powyższe skargę należało oddalić na podstawie art. 151 p.p.s.a., jako, że nie miała usprawiedliwionych podstaw.

Ze względu na wniosek uprawnionego o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania na jego rzecz Sąd wyjaśnia, że brak jest podstawy prawnej do wydania orzeczenia w tym zakresie.