Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 4104/16
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2018-11-28 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Powołane przepisy: article: art. 131 ust. 1 pkt 1
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 141 § 4
journal: Dz.U. 2012 poz 270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz (spr.) Sędzia NSA Krystyna Anna Stec Sędzia del. WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Protokolant Dorota Onyśk po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej ze skarg kasacyjnych [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 1815/15 w sprawie ze skargi [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2. zasądza od [...] na rzecz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 1700 (tysiąc siedemset) złotych oraz na rzecz [...]1700 (tysiąc siedemset złotych) tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 marca 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 1815/15, po rozpoznaniu sprawy ze skargi [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy: uchylił zaskarżoną decyzję (pkt 1) oraz zasądził od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej kwotę 1617 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia.

I

W dniu 30 listopada 2012 r. [...] (dalej: wnioskodawca) wniósł o unieważnienie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy Gino Rossi o nr [...] (sporny znak towarowy) udzielonego na rzecz [...] prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] (dalej: uprawniony). Sporne prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy GINO ROSSI zostało udzielone do oznaczenia towarów w klasie 14 klasyfikacji nicejskiej, tj.: zegary, zegarki, budziki, biżuteria, breloczki.

Jako podstawę prawną wniosku wnioskodawca wskazał art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410; dalej: p.w.p.). W uzasadnieniu powołał się na przysługujące mu z wcześniejszym pierwszeństwem prawa wyłączne do następujących znaków towarowych:

- słownego GINO ROSSI o nr [...] od 22.02.1994 r. dla towarów w klasach 18, 25 i 26,

- słowno - graficznego GINO ROSSI o nr [...] od 29.06.2001 r. dla towarów w klasach 18, 25 i 26,

- słowno - graficznego RG GINO ROSSI o nr [...] od 16.07.2003 r. dla towarów w klasach 18, 25 i 26,

- słowno - graficznego GINO ROSSI - CTM o nr [...] 1 od 18.12.06.2006 r. dla towarów w klasach 18, 25 i 26,

- słownego GINO ROSSI - IR o nr [...]dla towarów w klasach 18, 25 i 26,

- słowno - graficznego GINO ROSSI - IR o nr [...] dla towarów w klasach 18 25 i 26.

Uprawniony w piśmie z dnia 17 kwietnia 2013 r. uznał wniosek za bezzasadny. Z kolei w piśmie z dnia 16 stycznia 2014 r. jednoznacznie odrzucił podniesione przez wnioskodawcę zarzuty naruszania art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Zdaniem uprawnionego, brak jest jakiegokolwiek podobieństwa pomiędzy towarami, natomiast istnieje niewielkie podobieństwo między znakami w części dotyczącej elementów słownych. Ponadto, uprawniony zaprzeczył wszystkim zarzutom podniesionym przez wnioskodawcę. Co do zarzutu naruszenia dóbr osobistych wnioskodawcy, w tym prawa do firmy, uprawniony podniósł, że szukał oznaczenia nawiązującego do włoskiego stylu, stąd postanowił wykorzystać włoskie nazwisko [...], które odpowiada polskiemu "Kowalski" i nawiązał kontakty z osobą noszącą imię [...]i nazwisko [...] (obywatelem Włoch), która to osoba upoważniła uprawnionego do korzystania z jego imienia i nazwiska w działalności gospodarczej, co potwierdza umowa z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Uprawniony stwierdził również, że w obrocie gospodarczym istnieją podmioty, które korzystają w nazwie firmy z określenia [...], wśród nich są podmioty, które korzystają także z praw ochronnych na takie znaki towarowe (na potwierdzenie powołał się na wydruki KRS, z bazy rejestrów UPRP, OHIM). Poza tym uprawniony stwierdził, że zarzut o naruszeniu prawa do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy jest bezzasadny, ponieważ nazwa jego przedsiębiorstwa brzmi [...], a nie GINO ROSSI, czyli tak jak znak o nr [...], a ponadto sporny znak towarowy jest słowno - graficzny, co oznacza, że jest to znak towarowy, a nie nazwa firmy.

Uprawniony odniósł się także do zarzutu podobieństwa towarów chronionych przeciwstawionymi znakami towarowymi. W ocenie uprawnionego błędne jest stanowisko jakoby zegarki uprawnionego były towarem porównywalnym w stosunku do butów, torebek, galanterii skórzanej oferowanych przez wnioskodawcę. Zegarki są sprzedawane w sklepach z biżuterią, w których obuwie nie jest sprzedawane.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 2 grudnia 2014 r. odpowiedział na stanowisko uprawnionego. Przedłożył do akt sprawy dodatkowe dowody na poparcie przedmiotowego wniosku. Zdaniem wnioskodawcy znaki GINO ROSSI o nr [...] i R. [...] należące do niego są renomowane, a potwierdzają to materiały przedłożone w toku całego postępowania. Jednoznacznie stwierdził, że w sprawie nie jest podnoszony zarzut naruszenia prawa do znaku powszechnie znanego GINO ROSSI.

Pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. uprawniony przedstawił swoje stanowisko wobec stanowiska wnioskodawcy zawartego w piśmie z dnia 2 grudnia 2014 r. Stwierdził w nim, że wnioskodawca nie wykazał żadnej płaszczyzny konkurencji między przedsiębiorstwami - stronami postępowania, ponieważ wnioskodawca działa w segmencie rynku obuwniczego, a uprawniony w segmencie zegarków naręcznych. Zakwestionował metodę oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, która jego zdaniem, ogranicza się do wykazania podobieństwa oznaczeń z jednoczesnym pominięciem oceny podobieństwa towarów. Odniósł się do kwestii korzystania przez niego w spornym znaku towarowym z imienia i nazwiska osoby [...], co zostało potwierdzone dokumentami i brak takiej zgody po stronie wnioskodawcy.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2015 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urząd Patentowy, UP lub organ) oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy GINO ROSSI o nr [...].

Zdaniem Urzędu Patentowego wniesiony przez wnioskodawcę – [...] wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy GINO ROSSI nie zasługiwał na uwzględnienie.

Jak stwierdził organ w rozpoznawanej sprawie jego zadaniem było dokonanie oceny, czy sporny znak towarowy GINO ROSSI narusza art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

W ocenie organu w niniejszej sprawie, nazwa przedsiębiorstwa wnioskodawcy jest zbieżna ze spornym znakiem towarowym, ponieważ wnioskodawca, zgodnie z przepisami prawa, oznacza swoje przedsiębiorstwo oznaczeniem [...] w skrócie [...]. Przy czym należy podkreślić, że w tej sytuacji istotne są te elementy w oznaczeniu przedsiębiorstwa, które identyfikują to przedsiębiorstwo, nie zaś elementy, które mają charakter informacyjny i są wymagane przez inne przepisy prawa, np. przez wskazanie formy organizacyjnej takiego przedsiębiorstwa. Zatem, w niniejszej sprawie w istocie znaczenie dla oceny zarzutu naruszenia przez sporne prawo wyłączne prawa do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy ma część [...].

Ponadto Urząd Patentowy wskazał, że w przypadku konfliktu pomiędzy nazwą przedsiębiorstwa a chronionym znakiem towarowym o prawie do używania powinno decydować pierwszeństwo używania takiego oznaczenia. Niemniej jednak samo wcześniejsze istnienie prawa podmiotowego nie jest wystarczające aby uznać, że doszło do naruszenia, ponieważ o takim naruszeniu można mówić jeżeli ocena charakteru działalności przedsiębiorstwa wynikająca z odpowiednich dokumentów (np. KRS) oraz ocena wykazu towarów i usług znaku towarowego będzie wskazywała na związek lub wspólne elementy, czego skutkiem będzie ewentualność wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła tak oznaczanych towarów.

Urząd Patentowy podkreślił, że wnioskodawca przedłożył do akt sprawy KRS, z którego treści wynikają dwa fakty. Po pierwsze, że [...] powstała w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o tej samej nazwie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników z dnia 14 grudnia 2000 r., a więc przed zgłoszeniem spornego znaku o nr [...] w dniu 9 września 2008 r. Po drugie, że w zakresie działalności wnioskodawcy znajduje się działalność polegająca na produkcji i sprzedaży obuwia, odzieży, galanterii skórzanej wyrobów kaletniczych rymarskich, a więc jest to rodzaj działalności nie związany z charakterem towarów spornego znaku towarowego o nr [...], który jest przeznaczony do oznaczania zegarków, budzików, breloczków i biżuterii.

W ocenie UP wnioskodawca nie wykazał istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia tak oznaczanych towarów, ponieważ przedłożone do akt sprawy oświadczenia kierowników i pracowników poszczególnych salonów [...] należących do wnioskodawcy, o sytuacjach reklamacji zegarków opatrzonych spornym znakiem towarowym GINO ROSSI, miały miejsce w 2013 r., tzn. później niż zgłoszenie spornego znaku towarowego w dniu 9 września 2008 r. Analogicznie organ potraktował wydruki z forów internetowych.

Dokonując zaś oceny podobieństwa na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Urząd Patentowy przypomniał, że sporny znak towarowy przeznaczony jest do oznaczania następujących towarów z klasy 14 zegary, zegarki, budziki, biżuteria, breloczki. Natomiast przeciwstawione przez wnioskodawcę znaki towarowe są przeznaczone dla towarów w klasach 18, 25 i 26 klasyfikacji nicejskiej i są to: kufry, walizki, torebki, bicze, wyroby rymarskie, galanteria skórzana (kl. 18), obuwie, odzież z tworzyw sztucznych i naturalnych, odzież skórzana, rękawiczki, kapelusze (kl. 25), sznurowadła (kl. 26).

UP uznał, że sporny znak towarowy oraz przeciwstawione mu znaki towarowe przeznaczone są do oznaczania niepodobnych towarów. Rodzaj tych towarów jest różny, ponieważ cechy wyróżniające te przedmioty są inne (zegarki - obuwie), także ich przeznaczenie i sposób użytkowania są odmienne (ochrona kończyn i informowanie o czasie), towary te są wykonane z innych materiałów, stąd w żadnym wypadku nie są względem siebie ani konkurencyjne, ani komplementarne.

W sytuacji nieistnienia podobieństwa towarów organ wykluczył możliwość zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Jak wskazał, nawet bowiem identyczność przeciwstawionych znaków i rozpoznawalność wcześniejszego znaku nie mogą przezwyciężyć braku podobieństwa towarów.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. UP RP wyjaśnił, że dla wykazania renomowanego charakteru znaku towarowego powinny być spełnione kryteria oceny tejże renomy. Następnie UP wymienił oraz ocenił dowody, które wnioskodawca przedłożył na okoliczność wykazania renomy znaku GINO ROSSI oraz kryteriów o niej świadczących.

Urząd Patentowy stwierdził, że wnioskodawca nie wykazał, aby w dniu 9 września 2008 r. znaki GINO ROSSI o nr [...] i R. [...] były renomowane i w związku z tym żądanie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy GINO ROSSI o nr [...] było nieuzasadnione. Przedłożone dowody w ocenie UP RP są niewystarczające aby uznać renomę znaków, na które powołał się wnioskodawca, brak jest bowiem podstawowego dowodu świadczącego o poziomie znajomości znaków GINO ROSSI w dniu zgłoszenia znaku spornego. Co oznacza, że materiał dowodowy przedłożony przez wnioskodawcę uniemożliwia obiektywne ustalenie stanu faktycznego w odniesieniu do znaków GINO ROSSI, na które powołał się wnioskodawca w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego GINO ROSSI o nr [...], tj. w dniu 9 września 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazanym na wstępie wyrokiem z dnia 11 marca 2016 r. uwzględnił skargę wnioskodawcy i uchylił zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a.

WSA wprawdzie podzielił ustalenia UP RP, co do chronologicznego pierwszeństwa prawa wnioskodawcy do firmy przed prawem ochronnym uprawnionego do spornego znaku towarowego, jednakże zakwestionował dokonaną przez organ ocenę prawną ustalonych w tym zakresie okoliczności.

Zdaniem Sadu I instancji rejestracja znaku towarowego, odpowiadającego oznaczeniu innego przedsiębiorstwa, używanemu przez nie przed zarejestrowaniem znaku - narusza dobra osobiste tego przedsiębiorstwa. W przypadku zaś kolizji między firmą przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z "gorszym pierwszeństwem" znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej.

Jak podkreślił WSA w rozpatrywanej sprawie poza sporem jest to, że służące wnioskodawcy prawo do firmy, w której element wyróżniający stanowią wyrazy [...] istniało już w 2000 r., podczas gdy znak towarowy GINO ROSSI został zgłoszony do rejestracji przez uprawnionego w 2008 r. Fakt zaś, że pełne brzmienie firmy wnioskodawcy to [...], a znak towarowy w jego warstwie słowowej to GINO ROSSI - w ocenie WSA jest bez znaczenia. W tym kontekście WSA stwierdził, że zgodnie z ogólnymi regułami oceny podobieństwa oznaczeń odróżniających należy brać pod uwagę ogólne wrażenie wywoływane przez oznaczenie z uwzględnieniem elementu w nim dominującego. Niewątpliwie bowiem w firmie wnioskodawcy takim dominującym elementem jest właśnie grupa wyrazów [...]. To ona przyciąga uwagę i ona też ma moc dystynktywną.

Sąd I instancji stwierdził, że rejestracja spornego znaku towarowego, zapewniająca uprawnionemu wyłączność jego używania, uniemożliwia lub utrudnia wnioskodawcy korzystanie z firmy - wcześniej zarejestrowanej - której elementem wyróżniającym jest ten znak, a zatem narusza prawa osobiste i majątkowe wnioskodawcy.

Ustalenie powyższych okoliczności było według WSA wystarczające do uznania, że w sprawie zaistniała bezwzględna przeszkoda w rejestracji znaku towarowego uprawnionego, o której mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Natomiast prowadzenie przez organ ustaleń w zakresie istnienia podobieństwa sprzedawanych towarów przez obu przedsiębiorców na gruncie art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. - nie miało podstaw prawnych. Okoliczności te miałyby natomiast znaczenie, gdyby wnioskodawca żądając unieważnienia spornego znaku towarowego powołał się nie na swoje prawo do firmy, ale na ochronę nazwy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą.

Sąd I instancji uznał natomiast za nieuzasadnione zarzuty wnioskodawcy oparte na naruszaniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Wbrew zarzutom skargi, organ nie pominął materiału dowodowego przedłożonego przez wnioskodawcę w celu wykazania renomy spornego znaku.

II

Skargi kasacyjne od powyższego wyroku wnieśli: Urząd Patentowy oraz [...] jako uprawiony do spornego znaku towarowego.

Urząd Patentowy RP domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, ewentualnie uchylenia tego wyroku i rozpoznanie sprawy co do istoty. Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 – dalej: p.p.s.a.) zarzucono:

1) naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię, tj. art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. polegające na przyjęciu, iż na gruncie wskazanego przepisu do uznania, że doszło do naruszenia prawa do nazwy (firmy) przedsiębiorstwa wystarczające jest zarejestrowanie znaku towarowego "z gorszym pierwszeństwem" odpowiadającego oznaczeniu innego przedsiębiorstwa, gdyż zakres ochrony wynikający z prawa do nazwy (firmy) nie jest ograniczony terytorialnie ani zakresem działalności uprawnionego do nazwy (firmy), podczas gdy wyłączność prawa do nazwy (firmy) nie jest zupełna, gdyż jej granice wyznacza zasięg (terytorialny przedmiotowy) faktycznej działalności uprawnionego i o naruszeniu prawa do nazwy (firmy) przedsiębiorstwa nie przesądza samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa, lecz istnienie niebezpieczeństwa wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa;

2) naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. poprzez bezpodstawne przyjęcie, że Urząd badając, czy

rejestracja spornego znaku towarowego narusza art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie miał podstaw prawnych do prowadzenia "ustaleń w zakresie podobieństwa sprzedawanych towarów przez obu przedsiębiorców", podczas gdy Urząd nie tyle badał "podobieństwo sprzedawanych towarów", co oceniał charakter działalności wnioskującej spółki i wykaz towarów do oznaczania, których przeznaczony jest sporny znak towarowy, a ustalenia te były konieczne do stwierdzenia, czy w niniejszej sprawie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, czy doszło do naruszenia prawa do nazwy (firmy) wnioskującej spółki;

3) naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 1 § 1 i 2 w zw. z art. 3 § 1 p.u.s.a. w zw. z art. 3 § 1 p.p.s.a. oraz z art. 80 k.p.a., polegające na przesądzeniu przez Sąd, że "rejestracja spornego znaku towarowego zapewniająca uprawnionemu wyłączność jego używania, uniemożliwia lub utrudnia wnioskującej spółce korzystanie z firmy - wcześniej zarejestrowanej - której elementem wyróżniającym jest ten znak, a zatem narusza prawa osobiste i majątkowe wnioskującej spółki", chociaż Sąd w ramach swojej właściwości dokonuje kontroli aktów z zakresu administracji publicznej z punktu widzenia ich zgodności z prawem zarówno materialnym, jak i procesowym, wskazując poczynione przez Urząd błędy i nie dokonując własnych ustaleń, a Sąd rozstrzygając o tym, że sporny znak narusza prawa osobiste i majątkowe wnioskującej spółki, poczynił własne ustalenia, a tym samym przekroczył zakres kognicji i na podstawie art. 153 p.p.s.a. związał Urząd Patentowy dokonaną oceną;

4) naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 141 § 4 p.p.s.a poprzez brak jednoznacznego wskazania, jakie przepisy postępowania i w jaki sposób naruszył Urząd wydając zaskarżoną decyzję oraz niezawarcie w uzasadnieniu wskazówek co do dalszego postępowania, do czego Sąd był zobowiązany uchylając zaskarżoną decyzję, co utrudnia odczytanie intencji Sądu, a co za tym idzie, realizację zasady wyrażonej w art. 153 p.p.s.a.

Argumentację na poparcie zarzutów skarżący kasacyjnie organ przedstawił w uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

[...] zaskarżył wyrok w całości domagając się jego uchylenia i oddalenia skargi w całości, ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi - na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a. -zarzucono:

1) mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów postępowania, a to art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. poprzez nieokreślenie tego, czy Sąd uchyla zaskarżoną decyzję w całości czy w części, podczas gdy wymóg taki wprost wynika z tego unormowania, a zakresu rozstrzygnięcia nie wolno domniemywać;

2) mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów postępowania, a to art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez nieprzedstawienie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wskazań co do dalszego postępowania, podczas gdy wymóg taki wprost wynika z tego unormowania w razie uwzględnienia skargi i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ administracji;

3) naruszenie prawa materialnego, a to art. 164 w zw. z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w brzmieniu sprzed dnia 15 kwietnia 2016 r., poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że o naruszeniu prawa do firmy jako przesłance unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy świadczy samo podobieństwo lub identyczność znaku towarowego do firmy, podczas gdy jednolicie przyjmuje się, że nie jest to warunek wystarczający, gdyż wymaga się nadto, aby istniało niebezpieczeństwo wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa;

4) naruszenie prawa materialnego, a to art. 164 w zw. z art. 131 ust. 5 pkt 1 i 2 p.w.p. w brzmieniu sprzed dnia 15 kwietnia 2016 r., poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że ten ostatni przepis, rozpatrywany w kontekście unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, nie obejmuje swoim zakresem prawa do firmy, podczas gdy należy przyjąć, że w stosunku do osób prawnych, których firmą jest zawsze nazwa (art. 435 § 1 k.c.), przepis ten znajduje zastosowanie jako dopełnienie przepisu art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Argumentację na poparcie zarzutów uprawniony przedstawił w uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargi kasacyjne mają usprawiedliwione podstawy.

Na wstępie podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje konkretną sprawę w granicach zarzutów skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania, której przesłanki w sposób enumeratywny zostały wymienione w § 2 powołanego artykułu. W niniejszej sprawie nie występuje jednak żadna z okoliczności stanowiących o nieważności postępowania sądowego prowadzonego przez WSA w Warszawie.

Z obu skarg kasacyjnych wynika, że istota sporu pomiędzy Sądem I instancji a skarżącymi kasacyjnie, tj. Urzędem Patentowym oraz uprawnionym do spornego znaku towarowego – [...] sprowadza się do rozważenia, czy jak uznał Sąd I instancji, do stwierdzenia zaistnienia bezwzględnej przeszkody rejestracji z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., wystarczy rejestracja znaku towarowego, odpowiadającego oznaczeniu innego przedsiębiorstwa, używanemu przez nie przed zarejestrowaniem znaku, czyli z tzw. "gorszym pierwszeństwem", czy - jak twierdzą autorzy skargi kasacyjnych - nie jest to wystarczająca przesłanka do stwierdzenia wystąpienia przeszkody rejestracji z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., ponieważ konieczne jest wykazanie możliwości niebezpieczeństwa wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa. W konsekwencji zaś należy ustalić, czy i w jakim zakresie, pod względem przedmiotowym i terytorialnym, przedsiębiorca chroniący swoją firmę przed jej naruszeniem przez znak towarowy innego przedsiębiorcy, prowadził przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego działalność z użyciem wpisanej do rejestru firmy, gdyż tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy identycznymi lub podobnymi oznaczeniami, tj. firmą i spornym znakiem towarowym.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w rozpoznawanej sprawie podziela w tej kwestii stanowisko autorów skarg kasacyjnych, nie podziela zaś poglądu zaprezentowanego przez Sąd I instancji w zaskarżonym wyroku i uznaje za usprawiedliwione zarzuty naruszenia prawa materialnego zawarte w pkt 1 petitum skargi kasacyjnej wniesionej przez Urząd Patentowy oraz w pkt 3 petitum skargi kasacyjnej wniesionej przez uprawnionego do spornego znaku towarowego, tj. zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu przez Sąd I instancji, że do uznania, że doszło do naruszenia prawa do firmy przedsiębiorstwa wystarczające jest zarejestrowanie znaku towarowego odpowiadającemu oznaczeniu przedsiębiorstwa z tzw. "gorszym pierwszeństwem".

Przypomnieć należy, że stosownie do art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. (wcześniej art. 8 pkt 2 u.z.t.), przesłanką uzasadniającą unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy jest naruszenie przez ten znak praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, w tym prawa do firmy (nazwy) przedsiębiorstwa.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w rozpoznawanej sprawie podziela stanowisko w zasadzie jednolicie reprezentowane przez ten Sąd w orzecznictwie, że o naruszeniu prawa do firmy nie może przesądzać samo zarejestrowanie (nawet późniejsze) podobnego do nazwy przedsiębiorstwa, znaku towarowego. Bowiem wyłączność prawa do firmy (nazwy) nie jest zupełna, a jej granice wyznacza zasięg terytorialny, przedmiotowy faktycznej działalności używającego nazwy. Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy podobnymi: nazwą przedsiębiorstwa i zarejestrowanym znakiem towarowym (zob. wyroki NSA: z 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 31/06; z 17 września 2008 r., sygn. akt II GSK 406/08; z 28 października 2008 r., sygn. akt II GSK 400/08; z 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt II GSK 244/13; z 17 lutego 2015 r., sygn. akt II GSK 86/14, CBOSA). Co istotne, stanowisko NSA w tej kwestii jest w zasadzie jednolite zarówno na gruncie art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. jako podstawy unieważnienia prawa, jak i wcześniej obowiązującego art. 8 pkt 2 u.z.t.

Ponadto, jak stwierdził NSA w orzecznictwie prawo do firmy jest naruszone, jeżeli zarejestrowanie kolizyjnego znaku zakłóca korzystanie z tego prawa. To zakłócenie polega na wprowadzaniu w błąd co do tożsamości podmiotów, tj. występującego pod firmą i używającego spornego znaku towarowego (por. m.in. wyrok NSA z 15 stycznia 2008 r., II GSK 298/07, CBOSA). Jeżeli więc ze względu na odrębność zakresów działania uprawnionego do firmy (nazwy) i uprawnionego z rejestracji znaku towarowego nie istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia ich klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw albo też np. uprawniony z późniejszego znaku towarowego nie wykorzystuje renomy związanej z wcześniejszą (identyczną lub podobną) firmą (nazwą) przedsiębiorstwa, to trudno mówić o kolizji tych dwóch praw i w konsekwencji o naruszeniu wcześniejszego prawa do nazwy przez późniejszy znak towarowy (por. wyrok NSA z 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 31/06). Przy czym dla stwierdzenia naruszenia art. art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie ma znaczenia, czy wystąpiły konkretne fakty konfuzji w obrocie, tj. wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości firmy i znaku. Wystarczy tu ustalenie przez organ potencjalnej możliwości wystąpienia takiej konfuzji, która w sytuacji prowadzenia przez obydwie firmy identycznej lub zbieżnej działalności wydaje się nieunikniona (por. m. in. wyrok NSA z 30 marca 2006 r., sygn. akt II GSK 3/06, LEX nr 197239).

Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, że organ - wbrew stanowisku Sądu I instancji - miał rację, że o naruszeniu prawa do firmy nie może przesądzać samo zarejestrowanie nawet późniejsze identycznego lub podobnego do firmy, pod którą działa przedsiębiorca, znaku towarowego. Niezbędne jest ponadto ustalenie, czy może dojść do wprowadzania w błąd co do tożsamości podmiotów, tj. wnioskodawcy występującego pod firmą [...] oraz [...] używającego słowno-graficznego znaku towarowego Gino Rossi.

Z uwagi na powyższe usprawiedliwione są również zarzuty sformułowane w pkt 2 petitum skargi kasacyjnej wniesionej przez Urząd Patentowy, tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. poprzez bezpodstawne przyjęcie przez Sąd I instancji, że organ badając, czy rejestracja spornego znaku towarowego narusza art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie miał podstaw prawnych do prowadzenia "ustaleń w zakresie podobieństwa sprzedawanych towarów przez obu przedsiębiorców", podczas gdy Urząd Patentowy nie tyle badał "podobieństwo sprzedawanych towarów", co oceniał charakter działalności wnioskującej spółki i wykaz towarów do oznaczania, których przeznaczony jest sporny znak towarowy, a ustalenia te były konieczne do stwierdzenia, czy w niniejszej sprawie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, czy doszło do naruszenia prawa do firmy wnioskodawcy.

Nie ma racji Sąd I instancji, który stwierdził, że prowadzenie takich ustaleń przez organ w zakresie istnienia podobieństwa sprzedawanych towarów przez obu przedsiębiorców na gruncie art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. - nie miało podstaw prawnych. Wbrew stanowisku Sądu I instancji organ powinien dokonać ustaleń pozwalających ocenić, czy istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw wnioskodawcy i uprawnionego do spornego znaku towarowego. W tym celu organ powinien ustalić zakres przedmiotowy i terytorialny ich działalności, bowiem w sytuacji prowadzenia przez wnioskodawcę i uprawnionego identycznej lub zbieżnej działalności – ryzyko konfuzji wydaje się nieuniknione.

Natomiast, jeżeli z przeprowadzonych przez organ ustaleń będzie wynikać odrębność zakresów działania uprawnionego do firmy i uprawnionego z rejestracji spornego znaku towarowego albo np. uprawniony z późniejszego znaku towarowego nie wykorzystuje renomy związanej z wcześniejszą identyczną lub podobną firmą (nazwą) przedsiębiorstwa, to trudno mówić o kolizji tych dwóch praw i w konsekwencji o naruszeniu wcześniejszego prawa do firmy przez późniejszy znak towarowy.

Nie jest usprawiedliwiony zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. sformułowany w pkt 4 petitum skargi kasacyjnej wniesionej przez Urząd Patentowy oraz w pkt 2 petitum skargi kasacyjnej wniesionej przez uprawnionego. W obu skargach kasacyjnych podnosi się zarzut naruszenia tego przepisu przez Sąd I instancji wskutek braku w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wskazań co do dalszego postępowania, podczas gdy wymóg taki wynika wyraźnie z tego przepisu w przypadku uwzględnienia skargi.

Odnosząc się do tak sformułowanego zarzutu przypomnieć należy, że ustawodawca w art. 141 § 4 p.p.s.a. określił niezbędne elementy uzasadnienia, tj. zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. może stanowić samodzielną podstawę kasacyjną w dwóch przypadkach: po pierwsze, jeżeli uzasadnienie orzeczenia wojewódzkiego sadu administracyjnego nie zawiera stanowiska co do stanu faktycznego przyjętego za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia, po drugie, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku zostało sporządzone w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie jego kontroli przez Naczelny Sąd Administracyjny (por. uchwała NSA z 15 lutego 2010 r., sygn. akt II FPS 8/09, ONSAiWSA 2010, nr 3, poz. 39). W rozpoznawanej sprawie nie mamy do czynienia z żadnym z tych przypadków.

Według Naczelnego Sądu Administracyjnego, uzasadnienie kontrolowanego wyroku Sądu I instancji, gdy chodzi o analizę przedstawionych w nim argumentów, nie uniemożliwia przeprowadzenia kontroli prawidłowości tego orzeczenia, co prowadzi do wniosku, że Sąd I instancji uczynił zadość obowiązkowi sporządzenia uzasadnienia w sposób uwzględniający konsekwencje wynikające z towarzyszącej uzasadnieniu każdego orzeczenia sądowego funkcji kontroli trafności wydanego rozstrzygnięcia.

Pomimo, że Sąd I instancji nie sformułował wyraźnych wytycznych dla organu, to jednak wynikają one z treści uzasadnienia, w którym Sąd I instancji sprecyzował swoje stanowisko dokonując wykładni art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. jako podstawy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Natomiast fakt, że stanowisko zajęte przez Sąd I instancji jest odmienne od prezentowanego przez wnoszących skargi kasacyjne nie oznacza, iż uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera wady konstrukcyjne, nie poddaje się kontroli kasacyjnej, czy też, że jest wadliwe w stopniu uzasadniającym uchylenie wydanego w sprawie rozstrzygnięcia.

Za chybione należy uznać zarzuty naruszenia przepisów postępowania zawarte w pkt 3 petitum skargi kasacyjnej wniesionej przez Urząd Patentowy.

Wbrew twierdzeniom kasatora Sąd I instancji nie dokonywał własnych ustaleń, a jedynie kontrolując decyzję Urzędu Patentowego w zakresie jej zgodności z prawem zajął odmienne niż organ stanowisko dotyczące wykładni i stosowania art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Nieusprawiedliwione są również pozostałe zarzuty sformułowane w pkt 1 i 4 petitum skargi kasacyjnej wniesionej przez uprawnionego.

Nietrafny jest zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.

Odnosząc się do tak postawionego zarzutu należy wskazać, że art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a., który reguluje sposób rozstrzygnięcia sprawy - nie może stanowić samodzielnej podstawy kasacyjnej. Zarzut naruszenia wskazanego wyżej przepisu podnieść można jedynie w powiązaniu z odpowiednimi przepisami prawa materialnego, ze stwierdzeniem, że doszło do oddalenia skargi mimo naruszeń tych przepisów w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Skarga kasacyjna nie spełnia tego wymogu, co czyni ten zarzut niezasadnym.

Niezasadne są również zarzuty naruszenia prawa materialnego wskazane w pkt 4 petitum skargi kasacyjnej polegające na błędnej wykładni art. 164 w zw. z art. 131 ust. 5 pkt 1 i 2 p.w.p., gdyż Sąd I instancji nie mógł naruszyć tych przepisów, ponieważ ich nie stosował ani nie dokonywał ich wykładni.

Rozpoznając ponownie sprawę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie powinien poddać ponownej kontroli zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP, uwzględniając w swojej ocenie wyżej przedstawione wywody, a w szczególności powinien ocenić: 1) czy organ ustalił i porównał zakres przedmiotowy i terytorialny działalności wnioskodawcy i uprawnionego do spornego znaku towarowego oraz 2) czy organ ocenił prawdopodobieństwo wystąpienia konfuzji, tj. ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia tak oznaczanych towarów pochodzących od wnioskodawcy, tj. [...] i uprawnionego do spornego znaku towarowego - [...].

Z tych wszystkich względów, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 203 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ze zm.) oraz w zw. z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800 ze zm.).