Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 4869/23
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2024-03-19 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 145 § 1 pkt 1 lit. c, art. 209, art. 200, art. 205 § 2
journal: Dz.U. 2023 poz 1634
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędziowie Sędzia WSA Honorata Łopianowska (spr.) Asesor WSA Łukasz Jarocki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 marca 2024 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi D. O. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2022 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz D. O. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

1. Spór dotyczy znaku towarowego [...] zarejestrowanego na rzecz D. D., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: [...] z siedzibą w K. (dalej także "Uprawniona", "Skarżąca"), które to prawo ochronne zostało unieważnione zaskarżoną decyzją Urzędu Patentowego RP z [...] października 2022 r. nr [...] na wniosek D. O. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [...] z siedzibą w P. – jako naruszający jej prawa osobiste, to jest prawo do firmy (art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.).

D. D., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: [...] z siedzibą w K. posiada zarejestrowane na swoją rzecz od 11 grudnia 2018 r. prawo ochronne na znak towarowy słowny [...] (nr prawa wyłącznego: [...]) dla towarów w klasyfikacji nicejskiej: 26, 35, 40, 44.

D. O. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: [...] z siedzibą w P. (dalej także "Wnioskodawczyni") posiada zarejestrowane na swoją rzecz od 4 listopada 2019 r. prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny [...] (nr prawa wyłącznego: [...]) dla towarów w klasyfikacji nicejskiej: 26, 35, 40, 41, 44.

Klasa 26 obejmuje: ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy.

Klasa 35 obejmuje: sprzedaż hurtową i detaliczną towarów w związku z perukami za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci internet.

Klasa 40 obejmuje: wyrób peruk.

Klasa 41 obejmuje: wytwarzanie i dopasowywanie peruk na zamówienie.

Klasa 44 obejmuje: Usługi fryzjerskie w odniesieniu do stylizacji i pielęgnacji sztucznych włosów i peruk.

2. Decyzja Urzędu Patentowego RP z [...] października 2022 r. unieważniająca prawo ochronne na znak towarowy [...] na podstawie art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej (k. 444-455, tom II akt post. adm.) wydana została po przeprowadzeniu przed tym organem postępowania, w której Wnioskodawczyni oraz Uprawniona składały polemiczne względem siebie pisma i stanowiska. I tak, jeśli chodzi o przebieg postępowania przed organem:

W dniu 9 listopada 2020 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek D. O., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [...] z siedzibą w P. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...] (dalej też: "sporny znak") udzielonego na rzecz Uprawnionej z dniem 11 grudnia 2018 r. (wniosek – k. 2-91, tom I akt post. adm.). Wnioskodawczyni podniosła, że sporny znak narusza jej prawo do firmy, którą używa nieprzerwanie od 1 listopada 1993 r. dla tożsamych towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawczyni znak towarowy został zgłoszony do ochrony w złej wierze, bowiem pomimo wezwania do zaprzestania naruszania należącego do Wnioskodawczyni oznaczenia [...], Uprawniona zgłosiła do ochrony sporny znak towarowy oraz wystąpiła z powództwem. Wnioskodawczyni załączyła m.in. swoje wezwanie z 27 lutego 2018 r. o zaprzestanie naruszania prawa do firmy kierowane do Uprawnionej (k. 48-55, tom I akt post. adm.) a także skierowane przez Uprawnioną wezwanie przedprocesowe z 26 września 2019 r. oraz pozew z 14 lutego 2020 r. przeciwko Wnioskodawczyni o nakazanie zaniechania korzystania ze słownego znaku towarowego [...], zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP w jakiejkolwiek formie, w tym internecie w związku z oferowaniem, prezentowaniem oraz reklamą oraz dostawą towarów oraz usług w klasach 26, 55, 40 i 44 klasyfikacji nicejskiej w tym w nazwie domeny internetowej [...], (pozew – k.38-45, tom I akt post. adm.).

Wnioskodawczyni we wniosku zaznaczyła, że pomiędzy stronami niniejszego postępowania istnieje konflikt interesów ze względu na ogólnopolski charakter działania oraz taki sam profil aktywności gospodarczej. Wnioskodawczyni podała na str. 6 swojego wniosku, że "Wnioskodawczyni i Uprawniona działają i świadczą usługi w tym samym zakresie i na tym samym obszarze na terenie całej Polski w tym na terenie P." Jako podstawę prawną wniosku Skarżąca podała art. 1291 ust. 1 pkt 6 oraz art. 1321 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo własności przemysłowej, tj. zgłoszenie znaku w złej wierze oraz naruszenie przez znak praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Wnioskodawczyni podkreśliła, że do praw o charakterze osobistym należą dobra osobiste w rozumieniu art. 23 kodeksu cywilnego, wśród których mieści się firma jako oznaczenie przedsiębiorcy, pod którym wykonuje on działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni prezentując działanie Uprawnionej w złej wierze wskazała na: rejestrację znaku towarowego [...] po wezwaniu Wnioskodawczyni do zaprzestania naruszenia prawa do firmy; wezwanie Wnioskodawczyni przez Uprawnioną do zaniechania używania oznaczenia z elementem dominującym [...], wniesienie w dniu 14 lutego 2020 r. pozwu o nakazanie zaniechania korzystania ze słownego znaku towarowego [...]; zamieszczenie niezgodnego z prawdą ostrzeżenia o podszywaniu się Wnioskodawczyni pod nazwę i znak towarowy [...] na swojej stronie internetowej. W zakresie przesłanki z art. 1291 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo własności przemysłowej, zdaniem Wnioskodawczyni Uprawniona działała w złej wierze, z zamiarem wykorzystania pozycji rynkowej i przejęcia klienteli Wnioskodawczyni a znak towarowy został zgłoszony z innych powodów aniżeli chęć posiadania wyłączności jego używania dla własnych towarów. Wnioskodawczyni powołała się na praktyki Uprawnionej, zmierzające do zablokowania i przejęcia pozycji wypracowanej przez Wnioskodawczynię a polegające na zamieszczenie na stronie internetowej Uprawnionej ostrzeżenia o treści: «"[...] – P. [...] (Centrum) – Peruki Naturalne – Peruki Nowoczesne – Peruki Systemowe !!! UWAGA !!! OSTRZEGAMY PRZED PODSZYWAJACYM SIĘ POD NAS SALONEM FRYZJERSKIM Z P. – NAZWA "[...]" JEST ZNAKIEM ZASTRZEŻONYM NASZEJ FIRMY – WSPOMNIANY SALON FRYZJERSKI UŻYWA TEJ NAZWY NIELEGALNIE I NIE JEST TO NASZ ODDZIAŁ, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAKUPY W TYM SALONIE !!!».

Uprawniona wniosła w piśmie z 18 stycznia 2021 r. (k. 101-143, tom I akt post. adm.) o oddalenie wniosku o unieważnienie należącego do niej znaku towarowego oraz zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania wg norm przepisanych. Jej zdaniem, przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, tj. 11 grudnia 2018 r., Wnioskodawczyni nie prowadziła działalności polegającej na wyrobie peruk, wytwarzaniu i dopasowaniu peruk na zamówienie, a polegającą m.in. na przedłużaniu włosów. Wskazała, że peruka różni się od doczepianych włosów tym, że jest to cała fryzura nakładana na głowę, z kolei zaś doczepy to fragmenty fryzur, które służą wzbogaceniu naturalnych włosów o dodatki, przedłużeniu i zagęszczeniu. Na tę okoliczność Uprawniona zawarła tabelaryczne porównanie systemu uzupełniania włosów i peruki. Uprawniona wskazała, że korzysta z domeny internetowej zawierającej nazwę "[...]" od maja 2015 r., natomiast Wnioskodawczyni zarejestrowała domenę [...] dopiero po upływie 3 lat od rozpoczęcia działalności przez Uprawnioną. Odnośnie zarzutu złej wiary zaakcentowała, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego Wnioskodawczyni nie działała na rynku usług perukarskich, a jedynie na rynku usług fryzjerskich. Uprawniona wskazała, że do dnia zgłoszenia znaku "[...]" przez Uprawnioną Wnioskodawczyni nie świadczyła usług polegających na wytwarzaniu/sprzedaży peruk. Podniosła także, że z uwagi na brak tożsamości usług świadczonych przez Wnioskodawczynię i Uprawnioną do dnia zgłoszenia znaku "[...]" nie można mówić o naruszeniu prawa do firmy (odrębny zakres działania), podobnie jak rejestracja zakwestionowanego znaku nie może zostać uznana za naruszenie prawa do firmy następujących podmiotów: «Studio Fryzur i Kolorów "[...]" D. M. ([...]), [...] SALON FRYZJERSKI D. T. (S.), [...] D. Z. (W1.), [...] Studio (W2.)».

Wnioskodawczyni w piśmie z 14 maja 2021 r. podtrzymała dotychczasowe stanowisko, podkreślając komplementarność towarów i usług z klas 26, 35, 40 i 44.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 18 maja 2021 r. przed Urzędem Patentowym Wnioskodawczyni podtrzymała wniosek, wszystkie argumenty i twierdzenia w nim zawarte, a dodatkowo pismem złożonym na rozprawie rozszerzyła żądanie zawarte we wniosku o naruszenie przez Uprawnioną normy z art. 1291 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo własności przemysłowej. Uprawniona złożyła natomiast postanowienie Sądu Okręgowego w K. w sprawie z jej pozwu o nakazanie zaniechania korzystania ze znaku towarowego, na mocy którego to postanowienia zostało zabezpieczone jej roszczenie przeciwko Wnioskodawczyni poprzez zobowiązanie do udzielenia informacji co do ilości zbytych przez Wnioskodawczynię peruk, cen za te peruki ilości usług fryzjerskich dotyczących sztucznych włosów i peruk a także cen za te usługi.

Uprawniona w piśmie z 18 czerwca 2021 r. powtórzyła, że przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego Wnioskodawczyni nie prowadziła działalności polegającej na wyrobie peruk, wytwarzaniu dopasowanych peruk na zamówienie, ani żadnej innej działalności związanej z perukami.

Wnioskodawczyni w piśmie z 21 października 2021 r. odniosła się do twierdzeń Uprawnionej wskazując, że w spornym oznaczeniu pierwszy człon "PERUKI" ma charakter opisowy (w odniesieniu do towarów i usług należących do klas: 26, 35, 40 i 44), a nie fantazyjny względem wskazanego zakresu ochrony. W ocenie Wnioskodawczyni złą wiarę Uprawnionej potwierdził fakt, że Uprawniona pismem z 27 lutego 2018 r. została wezwana do zaprzestania naruszeń jej marki oraz prawa do firmy, pod którą działa. O nagannym – zdaniem Wnioskodawczyni – zachowaniu Uprawnionej świadczy fakt, że zarejestrowała znak nie tylko po to, aby oznaczyć swoje produkty i usługi, ale bezpośrednio po uzyskaniu rejestracji spornego oznaczenia złożyła w Sądzie Okręgowym w K. pozew o nakazanie zaniechania używania znaku towarowego, w którym elementem dominującym jest element słowny "[...]". Wnioskodawczyni załączyła do pisma szereg dokumentów ze sprawy zawisłej przed Sądem Okręgowym w K. o nakazanie zaniechania korzystania ze znaku towarowego, w tym protokoły z przesłuchania świadków w tej sprawie. Załączona została także reklamówka oznaczona m.in. napisem "[...]", którą ma posługiwać się Uprawniona (k. 221 tom I akt post. adm. a także zrzut ulotki na str. 19 pisma Wnioskodawczyni z 21 października 2021 r. - k. 253 akt post. adm.).

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 28 października 2021 r. (k. 277-278, tom I akt post. adm.) Wnioskodawczyni podtrzymała wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak. Dodatkowo okazała reklamówkę oznaczoną m.in. napisem "[...]" i wskazała, że taką reklamówką posługuje się Uprawniona. Okazała także kwadratowe pudełko z widniejącym napisem "[...]" i zaznaczyła, że takim opakowaniem posługuje się ona sama. Podkreśliła, że Wnioskodawczyni oraz Uprawniona prowadzą działalność konkurencyjną na tym samym rynku. Uprawniona z kolei podtrzymała wniosek o oddalenie wniosku o unieważnienie spornego oznaczenia i wszystkie argumenty oraz twierdzenia, jak w poprzednich pismach procesowych.

W piśmie z 29 listopada 2021 r. (k. 288-292, tom II akt post. adm.) Uprawniona przedstawiła swoje stanowisko odnośnie pisma Wnioskodawczyni z 21 października 2021 r. Wskazała, że z materiałów przedstawionych w sprawie wynikało, że Wnioskodawczyni początkowo używała oznaczenia "[...]", a nie "[...]". Zdaniem Uprawnionej, o złej wierze nie może świadczyć również dochodzenie przez Uprawnioną roszczeń związanych z naruszeniem prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Podkreśliła także, że przedmiotowe postępowanie nie dotyczy używania przez Wnioskodawczynię oznaczenia "[...]" tylko oznaczenia "[...]". Pozew został złożony w związku z tym, że po rozpoczęciu przez Uprawnioną działalności pod firmą zawierającą oznaczenie "[...]" i po udostępnieniu strony internetowej [...], Wnioskodawczyni zaczęła również posługiwać się oznaczeniem "[...]" we własnej działalności gospodarczej.

Następnie w piśmie 10 stycznia 2022 r. Wnioskodawczyni wskazała, że Uprawniona (jako podmiot konkurencyjny) zarejestrowała na swoją rzecz sporny znak towarowy o nazwie zbliżonej do używanej wcześniej w obrocie marki oraz nazwy firmy, pod którą działa od 1 listopada 1993 r., wobec czego wezwała Uprawnioną do zaniechania takich działań. Wnioskodawczyni podkreśliła, że zakres jej działalności gospodarczej pokrywa się z zakresem ochrony spornego oznaczenia. Zdaniem Wnioskodawczyni, strony niniejszego postępowania prowadzą na polskim rynku konkurencyjną działalność usługową, której przedmiotem jest świadczenie usług fryzjerskich przeznaczonych dla tej samej grupy konsumenckiej. Wnioskodawczyni podała, że przed zgłoszeniem spornego oznaczenia miała świadomość, że Uprawniona wykorzystuje w firmie, pod którą prowadzi działalność oznaczenie "[...]". Wnioskodawczyni w piśmie przywołała cytaty z zeznań świadków złożonych w sprawie przed Sądem Okręgowym w K., zawarte w protokołach rozpraw, które zostały złożone przy wcześniejszym piśmie Wnioskodawczyni z 21 października 2021 r.

Uprawniona pismem z 25 lutego 2022 r. przedstawiła swoją odpowiedź na ww. pismo Wnioskodawczyni podając, że jej zdaniem Wnioskodawczyni rozpoczęła używanie w nazwie swojego przedsiębiorstwa słowa "[...]" w 1999 r., a nie jak twierdzi w 1993 r.

Wnioskodawczyni w piśmie z 4 kwietnia 2022 r. stwierdziła, że datą rozpoczęcia działalności gospodarczej pod firmą zawierającą element "[...]" jest 1 listopada 1993 r., co potwierdza wydruk z CEIDG D. O. Wnioskodawczyni odniosła się też do zeznań świadków złożonych przed Sądem Okręgowym w K., załączając kolejny protokół z rozprawy przed Sądem Okręgowym w K. o nakazanie zaniechania korzystania ze znaku towarowego.

Uprawniona w piśmie z 19 maja 2022 r. wskazała, że złożyła w Urzędzie Patentowym wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" 11 grudnia 2018 r. m.in. z tego względu, że Wnioskodawczyni zaczęła podszywać się pod nią. Wskazała, że w 2018 roku (a zatem blisko 3 lata po rozpoczęciu prowadzenia działalności pod znakiem "[...]" przez Uprawnioną), Wnioskodawczyni wykupiła domenę "[...], a następnie, za pośrednictwem strony internetowej zlokalizowanej pod adresem "[...]", zaczęła reklamować swoje usługi, które również były reklamowane na innej stronie Wnioskodawczyni tj. "[...]". Zdaniem Uprawnionej, z zeznań Wnioskodawczyni wynikało, że to ona, a nie Uprawniona działała w złej wierze poprzez zarejestrowanie ww. domeny internetowej. Tym samym, zdaniem Uprawnionej, dokonując zgłoszenia spornego oznaczenia działała w celu ochrony oznaczenia "[...]", które stosowała jako pierwsza. Uprawniona podniosła, że wbrew twierdzeniom Wnioskodawczyni oznaczenie "[...]" nie kojarzy się z jej przedsiębiorstwem, bowiem na rynku działa szereg podmiotów posługujących się elementem "[...]" w swojej firmie.

Wnioskodawczyni w piśmie z 13 czerwca 2022 r. podniosła, że kwestionowany znak towarowy oraz nazwa "[...]" jej przedsiębiorstwa, pod którą prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, są przeznaczone do oznaczania identycznych lub bardzo podobnych towarów i usług, które są związane z usługami fryzjersko-perukarskimi, świadczonymi na rzecz osób fizycznych. Cechuje je podobieństwo w zakresie przeznaczenia, sposobu używania, miejsca sprzedaży P[...] oraz obszar Polski i potencjalnych klientów. Zatem, zdaniem Wnioskodawczyni, element słowny "PERUKI" jest pozbawiony charakteru odróżniającego, nie posiada żadnej mocy odróżniającej w odniesieniu do towarów i usług, dla których został zarejestrowany sporny znak.

Uprawniona w piśmie z 11 sierpnia 2022 r. stwierdziła, iż Wnioskodawczyni nie przysługują żadne prawa do oznaczenia "[...]" bowiem element słowny "[...]" jest jedynie elementem stosowanego przez nią słowno-graficznego znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w dniu 4 listopada 2019 r., a zatem znacznie później niż sporny znak towarowy. Zdaniem Uprawnionej element słowny "[...]" jako pierwszy w odniesieniu do peruk zastosowała ona sama. Podniosła także, że element słowny "[...]" w działalności fryzjersko-kosmetycznej jest często stosowany i nie ma charakteru odróżniającego. Zdaniem Uprawnionej, wniosek o udzielenie prawa ochronnego na sporny znak towarowy został złożony m.in. z tego względu, że to Wnioskodawczyni zaczęła podszywać się pod Uprawnioną bowiem już w 2018 r. wykupiła domenę internetową "[...]", za pośrednictwem której reklamowała swoje usługi. Pomimo zdjęcia ww. strony internetowej, Wnioskodawczyni nadal posługuje się oznaczeniem "[...]" w Internecie.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 20 września 2022 r. strony podtrzymały swoje stanowiska.

3. Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego RP ogłosiło w dniu [...] października 2022 r. decyzję w spr. [...] (k. 444-455, tom II akt post am.). Decyzją tą Urząd Patentowy orzekł o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] oraz przyznał Wnioskodawczyni kwotę 2 600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Podstawą tego rozstrzygnięcia organ uczynił art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Organ na wstępie decyzji zważył, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 16 listopada 2020 r., zatem po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej w dniu 15 kwietnia 2016 r. Organ podał, że zgodnie z art. 2 ust. 2 przepisów przejściowych i końcowych wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. poz. 1615), w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętej po dniu 14 kwietnia 2016 r. wnioskodawca nie musi legitymować się istnieniem interesu prawnego. Zaś zgodnie z art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej ustawowe warunki do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Organ podał, że sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu 11 grudnia 2018 r., a więc po dokonaniu ww. nowelizacji ustawy, a w świetle powyższego uznać należało, iż w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawczyni prawidłowo, jako podstawę prawną żądania, wskazała art. 1291 ust. 1 pkt 6, art. 1321 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 1321 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Wobec stwierdzenia, że prawo ochronne na sporny znak towarowy we wskazanym przez Wnioskodawczynię zakresie zostało udzielone z naruszeniem przepisu art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, który jest samoistną i wystarczającą podstawą do jego unieważnienia, organ odstąpił od badania zasadności pozostałych zarzutów podniesionych przez wnioskodawcę uznając, że jest ono niecelowe i nieekonomiczne.

Organ zauważył, że Wnioskodawczyni podniosła zarzut naruszenia przez sporne prawo ochronne przepisu art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, który stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, zarzucając, że sporne prawo na znak towarowy "[...]" o numerze [...] poprzez używanie narusza jej prawa majątkowe, bowiem jako pierwsza używała na rynku wyróżniającego elementu słownego "[...]" w swojej działalności gospodarczej. Organ zwrócił uwagę, że w ugruntowanym orzecznictwie podnosi się, że do praw osobistych zalicza się w szczególności dobra osobiste wskazane przykładowo w art. 23 Kodeksu cywilnego, w tym osobiste prawa autorskie oraz prawo do firmy. Organ przytoczył następujący fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 kwietnia 2006 r. w spr. o sygn. II GSK 377/05: "funkcje znaku towarowego i oznaczenia przedsiębiorstwa (firmy) przecinają się. Znak towarowy, odróżniając bezpośrednio towary w obrocie na podstawie ich pochodzenia, pośrednio wskazuje na źródło ich pochodzenia. Może zatem identyfikować przedsiębiorstwo. Natomiast oznaczenie przedsiębiorstwa (firmy), odróżniając w obrocie bezpośrednio dane przedsiębiorstwo lub jego część, może pośrednio wskazać na pochodzenie towarów. (...) naruszenie nazwy osoby prawnej jako jej dobra osobistego może nastąpić także poprzez używanie przez nieuprawnionego części nazwy, jeżeli część ta pełni w wystarczającym stopniu funkcję indywidualizującą osobę prawną, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację tej osoby prawnej".

W ocenie organu, przywołane przez Wnioskodawczynię okoliczności świadczyły o naruszeniu przez Uprawnioną normy zawartej w art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, bowiem zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło z naruszeniem prawa do firmy Wnioskodawczyni. Organ podkreślił, że element słowny "[...]", który jest dominującym i odróżniającym elementem spornego oznaczenia "[...]" jest również częścią firmy, pod którą Wnioskodawczyni prowadzi swoją działalność gospodarczą. Organ stwierdził, że pozostały element słowny spornego oznaczenia tj. "PERUKI" ma charakter opisowy wskazując bezpośrednio na towary oraz usługi do oznaczania których został przeznaczony. Zdaniem organu, pozostałe elementy słowne nazwy firmy, pod którą prowadzi swoją działalność gospodarczą Wnioskodawczyni mają charakter opisowy wskazując na sposób oraz zakres świadczonych usług; okoliczność ta jest jednak nieistotna, bowiem słowa te mają charakter niedystynktywny i jako takie nie mają znaczenia przy ocenie zaistnienia analizowanej kolizji.

Według organu decydujące znaczenie dla sprawy miała okoliczność, że w porównywanych oznaczeniach (wcześniejszej firmie i późniejszym znaku towarowym) występuje element słowny "[...]". W związku z tym potencjalni odbiorcy nie będą w stanie rozróżnić pochodzenia tego określenia i będą mogli być wprowadzeni w błąd co do pochodzenia towarów oraz usług oferowanych przez Wnioskodawczynię oraz Uprawnioną.

4. D. D., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: "[...]" z siedzibą w K. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zaskarżyła w całości decyzję Urzędu Patentowego RP z [...] października 2021 r. unieważniającą jej znak towarowy, zarzucając naruszenie:

1) art. 7 w zw. z art. 77 § 1 i art. 80 Kodeksu postępowania administracyjnego ("k.p.a.") w zw. z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez ustalenie, że Wnioskodawczyni już od 1993 r. używa elementu słownego "[...]" w firmie, pomimo że z przedstawionych w postępowaniu dowodów, w tym w szczególności z pisma Wnioskodawczyni z 14 maja 2021 r. wynika, że element słowny "[...]" pojawił się w jej firmie wiele lat później,

2) art. 7 w zw. z art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez ustalenie, że Wnioskodawczyni przed datą zgłoszenia znaku towarowego "[...]", tj. przed 11 grudnia 2018 r., świadczyła usługi związane z perukami oraz oferowała towary i usługi podobne do tych, dla których został zarejestrowany znak towarowy "[...]", podczas gdy przed datą zgłoszenia znaku towarowego "[...]" Wnioskodawczyni nie prowadziła działalności gospodarczej związanej z perukami ani nie oferowała towarów i usług podobnych do tych, dla których znak towarowy "[...]" został zarejestrowany,

3) art. 7 w zw. z art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez ustalenie, że element słowny "[...]" jest elementem dominującym firmy Wnioskodawczyni, pomimo że jej firma zawiera także imię i nazwisko a na rynku fryzjersko-kosmetycznym działa wielu przedsiębiorców, którzy posiadają element słowny "[...]" w swojej firmie,

4) art. 8 i art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, poprzez brak wskazania w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, z jakich przyczyn organ uznał imię i nazwisko Wnioskodawczyni jako element nieodróżniający w jej firmie i tym samym z jakich przyczyn przy porównaniu firmy Wnioskodawczyni do znaku towarowego "[...]" organ pominął imię i nazwisko Wnioskodawczyni, co uniemożliwia realizację zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa oraz uniemożliwia dokonanie kontroli zaskarżonej decyzji,

5) art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej w zw. z art. 432 § 1, 433 § 2 i 434 Kodeksu Cywilnego ("KC"), poprzez błędną interpretację polegającą na przyjęciu, że imię i nazwisko w firmie osoby fizycznej nie stanowią elementu odróżniającego w firmie osoby fizycznej.

W związku z powyższym Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz przyznanie niezbędnych kosztów postępowania, w tym wynagrodzenia pełnomocnika, według norm przepisanych.

4. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej wskazując, że zebrał i ustalił dostatecznie wszystkie okoliczności faktyczne i dokonał prawidłowej ich oceny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

1. Na wstępie rozważań należy wskazać, że zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1634 ze zm., dalej jako "p.p.s.a."), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto zauważyć należy, że w myśl art. 135 p.p.s.a. w ramach tej kontroli sąd stosuje przewidziane prawem środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia.

Z kolei, zgodnie z art. 145 § 1 p.p.s.a., sąd zobligowany jest do uchylenia decyzji bądź postanowienia lub stwierdzenia ich nieważności, ewentualnie niezgodności z prawem, gdy dotknięte są one naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania, innym naruszeniem przepisów postępowania, jeśli miało ono istotny wpływ na wynik sprawy, lub zachodzą przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji wymienione w art. 156 k.p.a. lub innych przepisach. Nie jest przy tym związany zarzutami i wnioskami skargi (art. 134 p.p.s.a.).

W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) – c) p.p.s.a.), a także, gdy decyzja lub postanowienie organu dotknięte są wadą nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie Sąd dopatrzył się naruszenia przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie.

2. Przedmiotem kontroli Sądu jest decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2022 r., mocą której organ rozstrzygnął o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" przysługującego Skarżącej D. D., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: "[...]" z siedzibą w K. Przedmiotową decyzję organ oparł na treści art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Organ wskazał, że powołane w sprawie okoliczności świadczą o naruszeniu przez Uprawnioną powołanej normy, bowiem zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło z naruszeniem prawa do firmy Wnioskodawczyni.

Spośród powołanych jako podstawa prawna wniosku przepisów (art. 1291 ust. 1 pkt 6, art. 1321 ust. 1 pkt 1 oraz art. 1321 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo własności przemysłowej a dodatkowo, na rozprawie w dniu 18 maja 2021 r. Wnioskodawczyni dopełniła katalog przepisów stanowiących podstawę wniosku o art. 1291 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy), organ zdecydował się uwzględniając wniosek na zastosowanie wyłącznie podstawy z art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, uznając, że przepis ten jest samoistną i wystarczającą podstawą do unieważnienia znaku, co czyni niecelowym i nieekonomicznym badanie zasadności pozostałych zarzutów podniesionych przez Wnioskodawczynię. Zastosowana podstawa nie została jednak w zaskarżonej decyzji wystarczająco wyjaśniona. Organ skorzystał z podstawy odnoszącej się do naruszenia praw osobistych i majątkowych Wnioskodawczyni, rezygnując z rozważenia pozostałych przesłanek, na podstawie których Wnioskodawczyni wystąpiła o unieważnienie znaku.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego organ uznał, że element słowny "[...]", który w ocenie organu jest elementem dominującym spornego oznaczenia, jest również częścią firmy, pod którą Wnioskodawczyni prowadzi swoją działalność gospodarczą. Organ podał, że z przedłożonego przez Wnioskodawczynię wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (k. 57, tom I akt pst. adm.) wynika, że zarejestrowała ona swoją działalność gospodarczą 1 listopada 1993 r. pod nazwą [...], zaś jako dowody faktycznego podjęcia działalności gospodarczej Wnioskodawca przedłożyła pierwszą reklamę Salonu Fryzjerskiego "[...]" na stronie internetowej wnioskodawczyni z 2001 r., faktury VAT z lat 2016-2018 r. wystawione na rzecz wnioskodawczyni, faktury VAT z 2016 roku dokumentujące usługę w postaci "uzupełniania włosów". Organ wskazał także, że zakres działalności obejmuje usługi fryzjerskie, w tym także usługi związane z doborem, przygotowaniem i pielęgnacją włosów, peruk, uzupełnieniem włosów, retuszem ubytków zagęszczeniem włosów, uzupełnieniem włosów i przedłużaniem. Organ w uzasadnieniu decyzji uznał też, że o faktycznej działalności w zakresie usług perukarskich i uzupełniania włosów świadczyło również oświadczenie firmy [...] s.c. T. K., D. K. z siedzibą w W. z dnia 4 listopada 2020 r. (załącznik nr 33 do wniosku o unieważnienie z dnia 16 listopada 2020 r.), z którego wynikało, że firma [...] s.c. współpracuje z Wnioskodawczynią od 2014 r. w zakresie peruk standardowych z włosów naturalnych i syntetycznych, akcesoriów perukarskich, dopinek i zamówień indywidualnych.

Organ zwrócił uwagę, że sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu 11 grudnia 2018 r. dla towarów z klasy: 26, 35 oraz 40, a także 44, przy czym, zdaniem organu, usługi fryzjerskie i pozostałe zabiegi kosmetyczne są podobne i komplementarne do usług z klas 35, 40 oraz 44 spornego oznaczenia, bowiem służą temu samemu celowi jakim jest poprawa wyglądu zewnętrznego klienta. W konkluzji organ stwierdził, że przedmiot działalności Wnioskodawczyni jest podobny do zakresu ochrony spornego znaku towarowego, a w związku z tym potencjalni odbiorcy nie będą w stanie rozróżnić pochodzenia tego określenia i będą mogli być wprowadzeni w błąd co do pochodzenia towarów oraz usług oferowanych przez Wnioskodawczynię i Uprawnioną.

Powyższy wywód stanowi jednak zbyt wątłą podstawę do tego, aby uznać, że pozostawanie w obrocie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" narusza prawa osobiste Wnioskodawczyni, w tym jej prawo do firmy.

Co prawda, organ prawidłowo zwrócił uwagę, że zarówno Wnioskodawczyni jak i Uprawniona prowadzą firmy o zbliżonym profilu działalności. Organ dokonał także trafnej oceny, że oferowane przez Wnioskodawczynię usługi i towary są podobne i komplementarne do oferty podmiotu działającego pod logiem "[...]" w K. ul. [...]. Nazwy obu firm również posiadają element wspólny, jakim jest słowo "[...]". Mimo to, oferowanie podobnych i komplementarnych usług i towarów przez Wnioskodawczynię oraz Uprawnioną a także podobieństwo w nazwach wyrażające się jednym wspólnym słowem "[...]" w znaku towarowym oraz w nazwie Uprawnionej nie uzasadnia jeszcze stwierdzenia naruszenia praw osobistych Wnioskodawcy. Organ przyjmując jako powód unieważnienia znaku towarowego sam fakt prowadzenia konkurencyjnych działalności przez Wnioskodawczynię oraz Uprawnioną, nie poddał analizie, jak korzystanie przez Uprawnioną ze znaku towarowego narusza prawa Wnioskodawczyni. Poza stwierdzeniem faktycznego prowadzenia przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej (czemu poświęcono rozważania na str. 9 zaskarżonej decyzji), organ nie zawarł w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wyjaśnienia, jak korzystanie ze znaku towarowego "[...]" oddziałuje na prawa osobiste Wnioskodawczyni.

Zgodnie z powołaną przez Wnioskodawczynię podstawą prawną, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej nie wymienia praw osobistych i majątkowych, które mogą zostać naruszone przez rejestrację znaku towarowego. Wśród nich doktryna prawnicza oraz orzecznictwo wskazuje m.in. na poniższe prawa: prawo do nazwiska, pseudonimu, wizerunku; prawo do nazwy zespołu muzycznego; prawo do nazwy, firmy; autorskie prawa osobiste i majątkowe.

Organ zaniechał ustalenia, czy na dzień zgłoszenia znaku wykształciło się jednoznaczne skojarzenie między znakiem towarowym "[...]" a oznaczoną przy użyciu jednego ze słów składających się na ten znak towarowy nazwą przedsiębiorcy [...]. Sąd nie może zastąpić organu w tych ustaleniach. Należy jednak z całą mocą podkreślić, że organ w swoich ustaleniach w tym zakresie, prowadzących do uznania, że zarejestrowany znak towarowy narusza prawa osobiste lub majątkowe innego podmiotu powinien przeanalizować nie tylko, od kiedy Wnioskodawczyni faktycznie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie, dla którego prawo ochronne zostało udzielone, ale także, czy znak towarowy jest faktycznie przez Uprawnioną wykorzystywany do jej działalności, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podkreślenia wymaga, że rolą organu, tj. Urzędu Patentowego RP jest ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów przedstawionych przez strony, w szczególności zaś dowodów przedłożonych przez wnioskodawcę lub wnoszącego sprzeciw (por. wyrok NSA z 15 stycznia 2013 r., II GSK 2077/11). W rozpoznawanej sprawie Wnioskodawczyni wystąpiła o unieważnienie znaku towarowego "[...]", a więc to przede wszystkim ona była zobowiązana do przedstawienia dowodów na ustalenie okoliczności faktycznych uzasadniających podstawę wniosku, wynikającą z prawa materialnego, którą w rozpoznawanej sprawie stanowił art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (a także inne wskazane przez Wnioskodawczynię podstawy, których organ nie poddawał ocenie). Natomiast organ powinien był w sposób wyczerpujący rozpatrzyć i ocenić cały materiał dowodowy (art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.) przedstawiony przez Wnioskodawczynię oraz Uprawnioną ze znaku, czego w rozpoznawanej sprawie tego nie uczynił.

Na uwagę zasługuje przy tym, że w sprawie został zebrany obszerny materiał dowodowy, organ przeprowadził cztery rozprawy (w dniach 18 maja 2021 r., 28 października 2021 r., 21 kwietnia 2022 r. oraz 20 września 2022 r.) a strony złożyły w toku postępowania przed organem szereg pism, załączając do nich wiele dowodów. W szczególności Wnioskodawczyni złożyła nie tylko materiały reklamowe, którymi posługiwała się Uprawniona, ale także protokoły z rozpraw przed Sądem Okręgowym w K. w sprawie z powództwa Uprawnionej o nakazanie Wnioskodawczyni zaniechania korzystania ze słownego znaku towarowego. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji brak jest jednak nie tylko omówienia tych dowodów, ale także ustaleń, które na podstawie tych dowodów należało poczynić.

Organ ma przy tym obowiązek dokonania wszechstronnej oceny okoliczności konkretnej sprawy na podstawie analizy całego materiału dowodowego i wyrażenia swojego stanowiska w uzasadnieniu podjętej decyzji. Urząd Patentowy RP jako organ administracji publicznej – działając na podstawie art. 80 k.p.a. – ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Dodatkowo wskazać należy, że Urząd Patentowy RP nie wykazał także, że w rozpoznawanej sprawie wskutek ewentualnie występującej kolizji praw podmiotowych (prawa do firmy i prawa do znaku towarowego – o ile będzie ona stwierdzona) zaistnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa.

Jak stwierdził w orzecznictwie NSA nazwa przedsiębiorstwa (firma) służy jego identyfikacji i wyróżnieniu w obrocie prawnym i gospodarczym. Jest również nośnikiem pewnych informacji o cechach i walorach prowadzonej przez nie działalności. Nieuprawnione zakłócanie tych funkcji nazwy przedsiębiorstwa narusza prawo do nazwy. O tym naruszeniu nie przesądza jednak samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa. Wyłączność prawa do nazwy (firmy) nie jest bowiem zupełna. Jej granice wyznacza zasięg (terytorialny, przedmiotowy) faktycznej działalności używającego nazwy. Faktyczna działalność używającego nazwy była podkreślona zarówno w wyroku NSA z 3 kwietnia 2014 r. sygn. II GSK 244/13, jak i w wyroku NSA z 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 31/06. Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy identycznymi lub podobnymi: nazwą i znakiem towarowym. Jeżeli więc ze względu na odrębność zakresów działania uprawnionego do nazwy i uprawnionego z rejestracji znaku towarowego nie istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia ich klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw albo też np. uprawniony z późniejszego znaku towarowego nie wykorzystuje renomy związanej z wcześniejszą (identyczną lub podobną) nazwą przedsiębiorstwa, to trudno mówić o kolizji tych dwóch praw i w konsekwencji o naruszeniu wcześniejszego prawa do nazwy przez późniejszy znak towarowy (por. wyroki NSA z 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 31/06, ONSAiWSA 2006/5, poz. 138, z 28 listopada 2018 r., II GSK 4104/16; z 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 31/06; z 17 września 2008 r., sygn. akt II GSK 406/08; z 28 października 2008 r., sygn. akt II GSK 400/08; z 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt II GSK 244/13; z 17 lutego 2015 r., sygn. akt II GSK 86/14, CBOSA). Przy czym – co trafnie dostrzegł organ – dla stwierdzenia powyższego naruszenia nie ma znaczenia, czy wystąpiły konkretne fakty konfuzji w obrocie, tj. wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości firmy i znaku. Wystarczy tu ustalenie przez organ potencjalnej możliwości wystąpienia takiej konfuzji, która w sytuacji prowadzenia przez obydwie firmy identycznej lub zbieżnej działalności wydaje się nieunikniona (por. m. in. wyroki NSA: z 28 listopada 2018 r., II GSK 4104/16; z 30 marca 2006 r., sygn. akt II GSK 3/06, LEX nr 197239).

Prawo do firmy jest naruszone, jeżeli zarejestrowanie kolizyjnego znaku zakłóca korzystanie z tego prawa. To zakłócenie polega na wprowadzaniu w błąd co do tożsamości podmiotów, tj. występującego pod firmą i używającego spornego znaku towarowego. Jak słusznie stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25 marca 2021 r., sygn. VI SA/Wa 2131/20: "Przedsiębiorstwo dochodzące swych praw musi wykazać, że jest znane w Polsce odbiorcom towarów i że istnienie firmy konkurencyjnej może tych odbiorców wprowadzać w błąd".

Należy wreszcie uwzględnić przesłankę ochrony, jaką jest ryzyko pomyłki, które może powstać, gdy inny podmiot używa takiego samego oznaczenia – nazwy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą. O naruszeniu prawa do firmy nie może przesądzać samo zarejestrowanie nawet późniejsze identycznego lub podobnego do firmy, pod którą działa przedsiębiorca, znaku towarowego. Niezbędne jest ustalenie, czy może dojść do wprowadzania w błąd co do tożsamości podmiotów, tj. Wnioskodawczyni oraz Uprawnionej ze spornego znaku towarowego. Istotne jest także, by ryzyko wprowadzania w błąd co do tożsamości podmiotów było wynikiem podobieństwa nazwy przedsiębiorstwa oraz brzmienia znaku towarowego, tj. by zachodził związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy rejestracją znaku towarowego w określonym brzmieniu a możliwością wprowadzania w błąd co do tożsamości podmiotu uprawnionego ze znaku oraz innego, działającego pod podobną nazwą.

W rozpoznawanej sprawie organ oparł się wyłącznie na fakcie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawczynię w zakresie usług fryzjerskich, w tym perukarskich i uzupełniania włosów przed rejestracją na rzecz Uprawnionej znaku towarowego. Organ stwierdzając, że rejestracja znaku towarowego "[...]" narusza prawo do firmy Wnioskodawczyni przez to, że znak ten może wprowadzać w błąd potencjalnych użytkowników usług i towarów sprzedawanych przez Wnioskodawczynię co do tego, że pochodzą one od Uprawnionej, nie poddał analizie, czy takie wprowadzenie w błąd wchodzi w grę, to jest czy Uprawniona w ogóle prowadzi działalność w zakresie towarów i usług fryzjerskich oraz perukarskich, czy też może w inny sposób wykorzystuje zarejestrowany na swoją rzecz znak towarowy, realizując określone praktyki rynkowe. Z materiału dowodowego dowiadujemy się bowiem, że Uprawniona prowadzi działalność gospodarczą od 2 czerwca 2015 r. w stałym miejscu tej działalności tj. w K. przy ul. [...]; innych dodatkowych stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej nie podała (tak: złożona przez Uprawnioną przy piśmie z 18 stycznia 2021 r. informacja z CEIDG), następnie w materiałach reklamowych wskazuje także jako zasięg działania swojej firmy inne niż K. miasta, w tym zagraniczne: Poznań, Warszawa, Rzeszów, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Wilno, Bratysława, Londyn Beckum oraz Lipsk (złożony przez Wnioskodawczynię na rozprawie przed organem w dniu 18 maja 2021 r. wydruk ze strony internetowej Uprawnionej – k. 191 tom I akt post. adm.; ulotka reklamowa Uprawnionej k. 221 akt). Jednocześnie, Wnioskodawczyni przy piśmie z 4 kwietnia 2022 r. złożonym na rozprawie przed organem w dniu 21 kwietnia 2022 r. załączyła protokół z rozprawy przed Sądem Okręgowym w K., zawierający m.in. zeznania Uprawnionej a także wykazała, że NIP przedsiębiorcy podany na jej stronie internetowej jest nr NIP innej osoby, tj. pana W. L. a także wykazała, że Uprawniona od 31 października 2019 r. ma zawieszoną działalność gospodarczą. Z protokołów zeznań Uprawnionej na rozprawie przed Sądem Okręgowym wynika, że faktycznie nie prowadzi ona działalności – Uprawniona podała m.in., że pan L. nie prowadzi działalności w jej imieniu, a potem, że "można zamówić dzwoniąc na dane wskazane na mojej stronie perukę, jednakże to nie ja prowadzę działalność a pan W. na podstawie korzystania z mojego znaku (...).". Ze złożonego przez Wnioskodawczynię protokołu z rozprawy z 31 stycznia 2022 r. przed Sądem Okręgowym w K. wynika, że Uprawniona podała, że "W tej chwili prowadzona przeze mnie działalność jest zawieszona od 2015 r."; "Produkowaliśmy peruki po konsultacji z klientem na jego konkretne zamówienie. Działalność w zakresie produkcji i dopasowywania peruk prowadziłam od 2019 r."; "Moim zdaniem to w interesie pana W. L. jest umieszczenie na stronie informacji, że ma prawo umowne do korzystania z mojego znaku towarowego. Ja teraz nie prowadzę strony. Wyjaśniam, że w chwili obecnej to nie jest moja strona a pana L.". Jednocześnie Wnioskodawczyni złożyła wydruk ze strony internetowej prowadzonej dla działalności oznaczonej jako "." (k. 337-338, tom I akt post. adm.), gdzie wskazany jest NIP tożsamy z załączoną informacją z CEIDG dotyczącą działalności pana W. L. (k. 334 akt post. adm.). Dalsze nieścisłości co do faktu prowadzenia tej działalności wynikają ze wskazania na stronie internetowej, która ma być przypisana działalności gospodarczej Uprawnionej, tj. https://[...] informacji o produkcji peruk od 16 lat (k. 190 akt post. adm. – wydruk strony załączony do pisma Wnioskodawczyni z 18 maja 2021 r.), podczas gdy Uprawniona zeznając przed Sądem Okręgowym w K. w dniu 31 stycznia 2022 r. podała, że ma 31 lat; jej wcześniejsze, opisane na karcie 345 akt post. adm. doświadczenie zawodowe nie obejmuje działalności fryzjerskiej albo nawet zbliżonej, zaś nazwa "[...]" jest przez nią używana z chwilą założenia firmy tj. od 2015 r.; przed 2015 nie prowadziła działalności, nie prowadziła działalności polegającej na pielęgnacji włosów i strzyżeniu, wcześniej pracowała w szpitalu; działalność w zakresie produkcji i dopasowywania peruk prowadziła od 2019 r. Ponadto, w danych kontaktowych tj. https://[...] nie są podawane dane Uprawnionej a jedynie oznaczenie "[...]", ze wskazaniem adresu ul. [...] w K. W postępowaniu przed Sądem Okręgowym w K. dostrzeżono (k. 342verte akt post. adm.), że adres wskazywany jako adres prowadzenia przedsiębiorstwa pod logiem "[...]" w K. przy ul. [...] to wirtualne biuro a także, że podane na stronie internetowej dotyczącej tej działalności miejsca punktów konsultacyjnych to pokoje w biurowcach wynajmowane na godziny (k. 343 akt post. adm.). Sama Uprawniona podawała natomiast w tym zakresie na rozprawie przed Sądem Okręgowym w K. (k. 345 i 346 akt post. adm.), że klienci którzy nabywali peruki byli konsultowani w punktach konsultacyjnych a siedziba znajdowała się gdzie indziej; przy czym nie udzieli informacji gdzie znajdowały się punkty konsultacyjne oraz gdzie znajduje się siedziba firmy, bo jest to tajemnica jej firmy, zatrudniała w swojej firmie tkaczy, którzy produkowali peruki, było to dwóch pracowników, w tym tkaczy, przy czym nie wskaże, gdzie znajdowało się miejsce w którym wykonywane były peruki, ponieważ jest to tajemnica jej przedsiębiorstwa.

Powyższe dowody powinny zostać przez organ ocenione przez pryzmat przesłanek, na których oparła swój wniosek Wnioskodawczyni. Organ w szczególności nie ustalił, czy Uprawniona korzysta w swojej działalności ze znaku towarowego, w tym czy w ogóle taką działalność prowadzi i prowadziła, a także w jaki sposób przejawia się ewentualne korzystanie ze znaku, czy na przykład stanowi ono tylko pobieranie korzyści z rejestracji znaku oraz formułowanie roszczeń wobec innych podmiotów. Powyższe ustalenie byłoby niezbędne w celu stwierdzenia, w ramach przesłanki, o której stanowi art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, że mamy do czynienia z kolizją praw stanowiących prawo do firmy Wnioskodawczyni oraz przysługującym Uprawnionej prawem ochronnym do znaku towarowego "[...]". Do rozważenia pozostawało, w szczególności, w kontekście zgromadzonego materiału dowodowego, czy ewentualne ryzyko wprowadzenia w błąd klientów co do pochodzenia oferowanych towarów i usług jest wynikiem brzmienia znaku towarowego i zawarcia w nim elementów, które mogą być skojarzone z nazwą innego podmiotu (w tym wypadku firmą, pod którą Wnioskodawczyni prowadzi swoją działalność gospodarczą), czy być może określonych praktyk rynkowych lub posługiwania się znakiem towarowym w sposób nieakceptowalny, co pozwalało rozważać rejestrację tego znaku przez pryzmat przesłanki określonej w art. 1291 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Dodatkowo wskazać zatem należy, że organ nie zbadał także ewentualnie występującej kolizji praw podmiotowych, wyrażającej się używaniem przez Uprawnioną znaku towarowego "[...]" w taki sposób, że zaistnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni. I tak, z treści uzasadnienia decyzji możemy dowiedzieć się np. jaka jest różnica między peruką a doczepianymi włosami, jednak jakkolwiek z punktu widzenia charakteru obu prowadzonych działalności jest to istotna wiedza, to w żaden sposób w dalszym ciągu nie uzasadnia wniosku o naruszeniu prawa do firmy Wnioskodawczyni. Wniosek o komplementarności towarów oferowanych przez Wnioskodawczynię oraz tych, dla których przewidziano ochronę w ramach znaku towarowego "[...]" również nie prowadzi automatycznie do stwierdzenia, że nastąpiło naruszenie prawa do firmy Wnioskodawczyni.

Organ nie wykazał, jak znak towarowy "[...]" narusza prawo do firmy Skarżącej. Samo stwierdzenie, że jeden – zdaniem organu, dominujący – element tego znaku powtarza część nazwy Wnioskodawczyni nie oznacza jeszcze stwierdzenia naruszenia prawa do firmy Wnioskodawczyni. Organ uznając, że jeden z elementów znaku towarowego tj. słowo "[...]", występuje w nazwie Wnioskodawczyni, co ma zdaniem organu powodować ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy pominął, że nazwa Wnioskodawczyni to "[...]". Przy czym, to, że część tej nazwy "Salon Fryzjersko – Kosmetyczny" ma charakter opisowy (uzasadnienie zaskarżonej decyzji z jej str. 11) nie oznacza, że nie ma on zupełnie znaczenia dla identyfikacji przedsiębiorcy. Dla tej identyfikacji znaczenie ma pełna nazwa, a nie tylko jeden z elementów powtarzający się w brzmieniu znaku towarowego. Organ pominął także i to, że ochronę Wnioskodawczyni, w tym identyfikację nazwy "[...]" akurat z jej przedsiębiorstwem wzmacnia fakt ochrony wynikającej z zarejestrowania na jej rzecz znaku słowno – graficznego "[...]". Tym bardziej zatem organ dochodząc do przekonania, że przysługujące Uprawnionej prawo ochronne do znaku towarowego "[...]" narusza prawo do firmy Wnioskodawczyni powinien w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji starannie swoje stanowisko uzasadnić. Za niewystarczające należy uznać samo tylko stwierdzenie, że dwie przedsiębiorczynie prowadzą działalność w zakresie szeroko pojętych usług fryzjerskich oferując komplementarne towary, tj. peruki oraz doczepiane włosy (przyjmując nawet, że organ uznał, że obie przedsiębiorczynie funkcjonują na jednym rynku, co jednak z uzasadnienia decyzji nie wynika) i że w związku z tym, że jedna z nich posiada prawo ochronne do znaku "[...]" zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd klientów drugiej, która w nazwie posiada tylko oznaczenie "[...]". Podkreślenia wymaga, że samo tylko podobieństwo jednego elementu nazwy firmy Wnioskodawczyni (słowa "[...]") do słownego znaku towarowego "[...]" nie oznacza jeszcze ryzyka wprowadzenia w błąd klientów. Nie można bowiem tracić z pola widzenia i tego, że na rynku – i to w branży fryzjerskiej – funkcjonują inne podmioty, których nazwy zawierają słowo "[...]", co do których Wnioskodawczyni nie czyni zastrzeżeń co do możliwości wprowadzenia w błąd. Uprawniona w tym zakresie wykazała, że na rynku działają m.in. «Studio Fryzur i Kolorów "[...]" D. M. ([...]), [...] SALON FRYZJERSKI D. T. (S.), [...] D. Z. (W.), [...] (W.)». Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na stanowisko Wnioskodawczyni co do funkcjonowania na rynku innych podmiotów z branży fryzjerskiej, zawierających w nazwie słowo "[...]". I tak, na rozprawie przed Sądem Okręgowym w K. Wnioskodawczyni przyznała, że jedynie używanie przez Uprawnioną w nazwie słowa "[...]" jest przez nią postrzegane jako naruszenie jej dóbr, a nie dotyczy to innych podmiotów o tej nazwie. Wnioskodawczyni podała, co do wezwania do zaprzestania naruszenia prawa do jej firmy i używania słowa "[...]" w oznaczeniu firmy i w domenie internetowej: "Wysyłając wezwanie z lutego 2018 r. wysłałam je wyłącznie do powódki ponieważ z innymi podmiotami o tej nazwie które wykonują usługi nie mam konfliktu gdyż nie wykonują źle swoich usług i nie niszczą mojej renomy przez to" (protokół z rozprawy przed Sądem Okręgowym w K. – k. 341, tom II akt post. adm.). Powyższe pozwala wnioskować, że to nie cechy znaku towarowego "[...]" oraz użycie w nim słowa "[...]" determinują możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towarów oraz usług oferowanych przez Wnioskodawczynię oraz Uprawnioną, a w każdym razie organ nie wyjaśnił przekonująco powodów takiej oceny w odniesieniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz Uprawnionej, która to ocena nie dotyczy już innych podmiotów. Jeśli powodem były niedopuszczalne, zdaniem organu praktyki rynkowe, nadużywanie prawa, to organ winien był dać temu wyraz w rozstrzygnięciu i jego podstawie a także w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Tymczasem, na podstawie lektury zaskarżonej decyzji nie dowiadujemy się nie tylko o tym, które dowody stanowiły podstawę wniosków organu, ale brak także wyjaśnienia, jak element znaku towarowego w postaci jednego ze słów nań się składającego, tj. słowo "[...]", mającego być dominującym elementem tego znaku może wprowadzać w błąd klientów Wnioskodawczyni w kontekście jej nazwy, która poza tym słowem zawiera jeszcze opisowe określenie firmy ("SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY") oraz imię i nazwisko Wnioskodawczyni. Zaskarżona decyzja tego nie wyjaśnia. Stwierdzenie przez organ, że dookreślenie "SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY" ma charakter opisowy wskazując na sposób ("SALON") oraz zakres świadczonych usług ("FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY") a przez to, że jest nieistotne z uwagi na to, że słowa te mają charakter niedystynktywny i jako takie nie mają znaczenia przy ocenie zaistnienia kolizji, pomija pełne brzmienie firmy Wnioskodawczyni, obejmujące jeszcze jej imię i nazwisko. Przy czym, kwestia identyczności nazwiska Wnioskodawczyni i Uprawnionej została już wyjaśniona w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w K. – Wnioskodawczyni podała w swoich zeznaniach, że nie istnieją żadne powiązania między nią a Uprawnioną, zawodowe ani prywatne, pomimo posiadania wspólnego nazwiska, przez co często są mylone, również przez klientki. Nie oznacza to jednak, że znaczenie imienia i nazwiska Wnioskodawczyni w jej nazwie można pominąć. Niezależnie od aktywności Wnioskodawczyni i Uprawnionej w zakresie wyboru nazw swoich działalności oraz znaków towarowych, jakimi każda z nich zdecydowała się opatrywać oferowane towary i usługi, w wyniku okoliczności na którą zarówno Wnioskodawczyni jak i Uprawniona nie miały wpływu, to jest identycznego nazwiska (w odniesieniu do Uprawnionej – pierwszego członu tego nazwiska), a nawet pierwszej litery imienia każdej z nich, ryzyko konfuzji będzie większe i niezależne od jednego elementu nazwy wspólnego z zarejestrowanym znakiem towarowym. Tym bardziej zatem organ powinien wnikliwie poddać ocenie przesłanki do ewentualnego unieważnienia znaku towarowego, a uznając, że istnieją podstawy do takiego unieważnienia – starannie je uzasadnić.

Wreszcie dostrzeżenia wymaga argumentacja organu, mająca przekonywać o naruszeniu prawa do firmy Wnioskodawczyni, wskazująca, że dominującym elementem zarejestrowanego na rzecz Uprawnionej znaku towarowego jest powtarzające się w nazwie firmy Wnioskodawczyni słowo "[...]", zaś druga część tego znaku ("PERUKI") nie ma znaczenia z uwagi na jej opisowy charakter. Nie sposób w tym zakresie pomijać przy ocenie podobieństwa znaku towarowego oraz firmy przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni, że opisowy charakter części znaku nie pozbawia tego znaku – jako całości – walorów odróżniających znak towarowy oraz firmę Wnioskodawczyni. Dostrzeżenia wymaga, że ten jeden, uznany za dominujący element znaku w postaci słowa "[...]" rozważany samodzielnie ma inne znaczenie aniżeli związek frazeologiczny na który składa się to samo słowo opatrzone atrybutem, nawet jeśli ten atrybut ma charakter opisowy. Innymi słowy, inne znaczenie ma słowo "[...]", wskazujące na anglojęzyczny odpowiednik imienia [...], inne zaś wyrażenie stanowiące kombinację polskiego i angielskiego słowa w postaci "[...]", wskazujące na "[...]". Wnioskodawczyni w nazwie swojego przedsiębiorstwa nie używa natomiast znaku towarowego należącego do Uprawnionej, to jest frazy "[...]" a jedynie element tego znaku tj. "[...]". Dokonując oceny zaskarżonej decyzji nie sposób zatem nie dostrzec niedostatków uzasadnienia dokonanego rozstrzygnięcia, ograniczającego się do wyeksponowania zawarcia w firmie Wnioskodawczyni jednego z elementów znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz Uprawnionej, opatrzonego wnioskiem, że może to wprowadzać w błąd potencjalnych klientów co do pochodzenia towarów oraz usług oferowanych przez Wnioskodawczynię oraz Uprawnioną. Organ nie uzasadnił, jak sam ten jeden element powtarzający się w znaku towarowym Uprawnionej oraz w firmie Wnioskodawczyni (jak wskazano wyżej, mającej szersze brzmienie aniżeli tylko zawierające słowo "[...]") przekłada się na ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów co do pochodzenia towarów oraz usług oferowanych przez Wnioskodawczynię oraz Uprawnioną.

W tych warunkach jako zasadny jawi się podniesiony w skardze zarzut naruszenia art. 8 i art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, poprzez brak wskazania w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, z jakich przyczyn organ uznał imię i nazwisko Wnioskodawczyni jako element nieodróżniający w jej firmie i tym samym, z jakich przyczyn przy porównaniu firmy Wnioskodawczyni do znaku towarowego "[...]" organ pominął imię i nazwisko Wnioskodawczyni. Poddając ocenie zasadność tego zarzutu podkreślenia wymaga, że o ile w kwestii części firmy Wnioskodawczyni stanowiącej dookreślenie "Salon Fryzjersko – Kosmetyczny" organ w sposób syntetyczny wypowiedział się w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (jej str. 11); dokonał także stwierdzenia, że element słowny "[...]" stanowi dominujący i odróżniający element firmy Wnioskodawczyni oraz spornego oznaczenia "[...]", to w żaden sposób nie odniósł się do elementu firmy Wnioskodawczyni, jakim jest jej imię i nazwisko, także przecież w tej firmie wyeksponowane. Organ skupił się jedynie na walorze odróżniającym znaku towarowego "[...]" wskazując, że nie posiada on żadnych dodatkowych elementów, które mogłyby pozwolić na wyłączenie ryzyka pomyłki potencjalnych odbiorców pomijając w tym zakresie, że porównanie przez pryzmat ewentualnego ryzyka wprowadzenia klientów w błąd dotyczyło znaku towarowego w brzmieniu "[...]" z firmą Wnioskodawczyni, ta zaś brzmi: "[...]" SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY D. O. (organ na str. 10 zaskarżonej decyzji podkreślił, że nie ma wątpliwości, że wnioskodawczyni podjęła działalność gospodarczą pod nazwą "[...]" SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY D. O.). Zabrakło zatem w uzasadnieniu decyzji, tłumaczącym zastosowanie przez organ przewidzianej w art. art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej przesłanki do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]", wyjaśnienia w aspekcie porównawczym brzmienia tego znaku towarowego oraz nazwy Wnioskodawczyni przez pryzmat stwierdzonego przez organ ryzyka wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów co do pochodzenia towarów oraz usług oferowanych przez Wnioskodawczynię oraz Uprawnioną.

Tym samym należy stwierdzić w zaskarżonej decyzji naruszenie art. 7, 8, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej we wskazanym powyżej zakresie. W ocenie Sądu stan faktyczny sprawy w postępowaniu administracyjnym nie został wnikliwie oceniony, a przede wszystkim organ nie wyraził tej oceny w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, co powoduje, iż odniesienie się do zarzutów dotyczących naruszenia przepisów prawa materialnego byłoby przedwczesne.

3. Sąd nie podzielił zarzutu naruszenia art. 7 w zw. z art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez ustalenie, że Wnioskodawczyni już od 1993 r. używa elementu słownego "[...]" w firmie, pomimo że z przedstawionych w postępowaniu dowodów, w tym w szczególności z pisma Wnioskodawczyni z 14 maja 2021 r. ma zdaniem Skarżącej wynikać, że element słowny "[...]" pojawił się w firmie Wnioskodawczyni wiele lat później. W ocenie Sądu, z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika niezbicie, że Wnioskodawczyni używała w swojej działalności w nazwie firmy elementu słownego "[...]" dużo wcześniej, aniżeli miała miejsce rejestracja na rzecz Uprawnionej znaku towarowego "[...]". Organ prawidłowo uznał, że Wnioskodawczyni przynajmniej w 2001 r. używała w nazwie słowa "[...]", co potwierdzają m.in. pierwsza reklama Salonu Fryzjerskiego "[...]" na stronie internetowej wnioskodawczyni z 2001 r., faktury VAT z lat 2016-2018 r. wystawione na rzecz wnioskodawczyni, faktury VAT z 2016 r. dokumentujące usługę w postaci "uzupełniania włosów", oświadczenie firmy [...] s.c. T. K., D. K. z siedzibą w W. z dnia 4 listopada 2020 r., z którego wynika, że firma [...] s.c. współpracuje z Wnioskodawczynią od 2014 r. w zakresie peruk standardowych z włosów naturalnych i syntetycznych, akcesoriów perukarskich, dopinek i zamówień indywidualnych. Wniosek taki wynika także z zeznań świadków złożonych przed Sądem Okręgowym w K. Podkreślenia wymaga, że przywoływane dla poparcia tego zarzutu przez Skarżącą pismo z 14 maja 2021 r., w którym Wnioskodawczyni miała podać, że w jej nazwie znak "[...]" pojawił się wiele lat później, zawiera w tabeli zamieszczonej na stronie 26 następującą informację: "w 1999 r. salon został przeniesiony do nowo wybudowanego nowoczesnego lokalu przy ul. [...] w P. W związku z przeprowadzką p. D. O. zmieniła używane oznaczenia "[...]" na oznaczenie "[...]" – celem wyróżnienia spośród innych przedsiębiorców, ale tak by kojarzyć się przy tym z jej imieniem ([...])." (k. 169 verte, tom I akt post. adm.). Okoliczność, że Wnioskodawczyni od przeniesienia jej zakładu do nowej lokalizacji w 1999 r. używa nazwy "[...]" została przy tym potwierdzona w złożonych przez Wnioskodawczynię protokołach z rozpraw, w których z zeznań świadków (zeznania pracownika Wnioskodawczyni, pani A. M. – k. 243 akt post. adm.) wynika, że tak właśnie było. Z tego powodu Sąd nie podzielił powyższego zarzutu uznając, że w sprawie zostało wykazane, że Wnioskodawczyni używała w oznaczeniu swojej firmy słowa "[...]" znacznie wcześniej aniżeli miała miejsce rejestracja znaku towarowego "[...]".

Z tych samych powodów za niezasadny uznano także zarzut naruszenia art. 7 w zw. z art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez ustalenie, że Wnioskodawczyni przed datą zgłoszenia znaku towarowego "[...]", tj. przed 11 grudnia 2018 r., świadczyła usługi związane z perukami oraz oferowała towary i usługi podobne do tych, dla których został zarejestrowany znak towarowy "[...]". Wymienione wyżej dowody przekonują, że Wnioskodawczyni oferuje przynajmniej od 2014 r. usługi w zakresie peruk standardowych z włosów naturalnych i syntetycznych, akcesoriów perukarskich, dopinek i zamówień indywidualnych, co potwierdza oświadczenie firmy [...] s.c. T. K., D. K. z siedzibą w W. z dnia 4 listopada 2020 r. (k. 5, tom I akt post. adm.).

4. Ponownie rozpatrując sprawę organ obowiązany jest zbadać w kontekście wskazanych przez Wnioskodawczynię jako podstawa prawna żądania, przepisów tj. art. 1291 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 1321 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo własności przemysłowej wystąpienie przesłanek do unieważnienia znaku towarowego "[...]". Jeśli organ, w świetle tego materiału dowodowego wyrazi przekonanie, że podstawą unieważnienia znaku towarowego jest art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej winien wskazać, czy w jego ocenie powodem jest naruszenie praw osobistych lub majątkowych Wnioskodawczyni, a następnie przedstawić wyjaśnienie tłumaczące tę ocenę. W ramach tego uzasadnienia organ winien wskazać, jakie okoliczności determinowały wniosek o ewentualnym naruszeniu praw osobistych lub majątkowych Wnioskodawczyni, oraz dowody, na podstawie których te okoliczności uznał za ustalone. Jeśli powodem unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" byłoby stwierdzenie naruszenia prawa do firmy Wnioskodawczyni, to porównaniu z brzmieniem znaku towarowego powinna podlegać pełna firma Wnioskodawczyni, zaś uzasadnienie decyzji powinno odzwierciedlać wyniki tego porównania oraz powody uznania, że istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów co do pochodzenia towarów oraz usług oferowanych przez Wnioskodawczynię oraz Uprawnioną.

Organ, biorąc pod uwagę całokształt zgromadzonego materiału dowodowego, winien zatem rozważyć ten materiał przez pryzmat wskazanych przez Wnioskodawczynię przesłanek do unieważnienia znaku towarowego. Na str. 8 zaskarżonej decyzji organ podał, że Wnioskodawczyni prawidłowo, jako podstawę prawną żądania, wskazała art. 1291 ust. 1 pkt 6, art. 1321 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 1321 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo własności przemysłowej. Trzeba zarazem pamiętać, że pismem złożonym na rozprawie przed organem w dniu 18 maja 2021 r. Wnioskodawczyni rozszerzyła żądanie zawarte we wniosku o naruszenie przez Uprawnioną normy z art. 1291 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Organ obowiązany jest zatem ponownie przeanalizować i rozpatrzyć sprawę, a jeśli w ramach tej ponownej analizy podtrzymuje przekonanie o istnieniu podstawy do unieważnienia znaku towarowego z art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, winien wykazać naruszenie praw osobistych lub majątkowych poprzez używanie spornego znaku towarowego. Do rozważenia pozostaje przy tym, w kontekście zgromadzonego materiału dowodowego, ocena czy ewentualne ryzyko wprowadzenia w błąd klientów co do pochodzenia oferowanych towarów i usług jest wynikiem brzmienia znaku towarowego i zawarcia w nim elementów, które mogą być skojarzone z nazwą innego podmiotu (w tym wypadku firmą, pod którą Wnioskodawczyni prowadzi swoją działalność gospodarczą), czy być może określonych praktyk rynkowych lub posługiwania się znakiem towarowym w sposób nieakceptowalny, co z kolei pozwala na analizę spornego znaku z perspektywy przesłanki określonej w art. 1291 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Mając na uwadze powyższe Sąd, działając na podstawie przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania Sąd orzekł w pkt 2 sentencji wyroku, na podstawie art. 209, art. 200, art. 205 § 2 p.p.s.a. w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1964 z późn. zm.) zasądzając na rzecz Skarżącej kwotę 480 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika będącego adwokatem w wysokości 480 zł.

-----------------------

#