Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1185/17
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2017-12-07 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 256  ust. 1, art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 120 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 pkt 1
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 151
journal: Dz.U. 2017 poz 1369
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.) Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi A. GmbH z siedzibą w K., Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2016 r. nr [...], którą organ w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] kwietnia 2016 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny "ESSENSIVAL PHOSPHOLIPIDE SUPLEMENT DIETY" o numerze [...], udzielonego na rzecz I. Sp. k. z siedzibą w K., wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, wniesionego A. GmbH z siedzibą w K., Niemcy na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 246 i art. 247 ust. 2 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p., orzekł o oddaleniu sprzeciwu oraz przyznał I Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w K. od A. GmbH z siedzibą w K., Niemcy kwotę 1600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Decyzja wydana została w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

W dniu [...] sierpnia 2014 roku do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw A. z siedzibą w K., Niemcy wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na słowno – graficzny znak towarowy "ESSENSIVAL PHOSPHOLIPIDE SUPLEMENT DIETY" o numerze [...] na rzecz l. sp. z o. o. z siedzibą w K.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej - zwaną dalej p.w.p.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że jest uprawniony z tytułu rejestracji słownego znaku towarowego ESSENTIALE o nr [...], chronionego z pierwszeństwem od dnia [...] września 1990 roku oraz słowno – graficznego znaku towarowego ESSENTIALE o nr [...], chronionego z pierwszeństwem od dnia [...] maja 1990 roku. Wskazał, iż oba znaki towarowe zostały przeznaczone do oznaczenia towarów zawartych w klasie 5.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż mając na uwadze pierwszeństwo wynikające z rejestracji przeciwstawionych znaków towarowych oraz ich renomowany charakter stoi na Stanowisku, że sporny znak towarowy jest podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do znaków przeciwstawionych należących do wnoszącego sprzeciw. Wskazał jednocześnie, te podobieństwo to generuje skojarzenia mogące przynieść uprawnionemu nienależną korzyść i być szkodliwe dla renomy znaków przeciwstawionych w świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

W ocenie wnoszącego sprzeciw przeciwstawione znaki towarowe spełniają kryteria znaków renomowanych, a sporny znak towarowy jest do nich łudząco podobny. Dodał, iż porównywane znaki są do siebie podobne w stopniu stwarzającym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów oznaczanych tymi znakami, zatem może dojść do powstania niekorzystnych skutków dla wcześniejszego znaku towarowego, oraz przede wszystkim do uzyskania przez uprawnionego nienależnych korzyści w postaci automatycznego przypisania nowemu na rynku znakowi cech uzyskanych w wyniku długoletniej, intensywnej obecności na rynku.

Wnoszący sprzeciw podniósł ponadto, iż jest wytwórcą i podmiotem Odpowiedzialnym za wprowadzanie do obrotu na terenie Polski preparatu Essentiale Forte, działającego wspomagająco w przewlekłych chorobach wątroby oraz w stanach po uszkodzeniu wątroby spowodowanych alkoholem, substancjami toksycznymi, niektórymi lekami i innymi czynnikami. Wskazał, iż produkt ten jest obecny na polskim rynku od wielu lat i cieszy się zaufaniem oraz popularnością wśród odbiorców.

Podniósł także, iż preparat Essentiale Forte to lider w sprzedaży wśród preparatów na dolegliwości wątroby w Polsce. Wskazał ponadto, iż według badań GFK w latach 2008 - 2012 jest to jeden z najchętniej rekomendowanych leków z tej grupy, a badania te potwierdzają jego wysoką znajomość.

Wnoszący sprzeciw podniósł ponadto, iż znajomość znaków towarowych Essentiale i oznaczanego nim produktu jest systematycznie zwiększana dzięki działaniom marketingowym i promocyjnym prowadzonym w mediach.

W ocenie wnoszącego sprzeciw bez wątpienia przedstawiony w niniejszej sprawie Stan faktyczny wskazuje, że znaki towarowe należące do wnoszącego sprzeciw uzyskały na rynku polskim renomę. Wynika to przede wszystkim z długiego, prawie dwudziestoletniego Okresu obecności na rynku, ale również wysokości sprzedaży produktu [...], która lokuje go w czołówce preparatów kategorii OTC.

W zakresie podobieństwa porównywanych oznaczeń wnoszący sprzeciw podniósł, iż w pierwszej kolejności, jako podstawę opozycji wskazał słowny znak towarowy Essentiale oraz słowno - graficzny znak towarowy, Essentiale, w którym pierwszoplanową rolę odgrywa element słowny "Essentiale".

Wskazał, iż znak sporny został skomponowany z tych samych liter - zarówno samogłosek jak i spółgłosek - co element słowny znaków przeciwstawionych. Ponadto zawiera on tę samą liczbę sylab oraz podobną konstrukcję użytych liter, tj. analogiczny początek "Essen", dalej samogłoski "I" oraz "A" i "N", a także samogłoskę "L".

Podkreślił przy tym, iż aż pięć początkowych liter obu znaków - które są identyczne - znacząco pogłębiają podobieństwo tych oznaczeń.

W związku z powyższym, zdaniem wnoszącego sprzeciw, można uznać, iż z uwagi na fakt, że znaki ESSENTIALE oraz ESSENSIVAL zawierają identyczną sekwencje początkowych liter, a w dalszej części oznaczeń użyte zostały te same litery - jedynie w innej kolejności, należy stwierdzić ich wzajemne podobieństwo.

W zakresie podobieństwa towarów, do oznaczenia, których zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe, wnoszący sprzeciw podniósł, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z jednorodzajowością porównywanych towarów.

W ocenie wnoszącego sprzeciw w przedmiotowej sprawie zachodzi bliskie podobieństwo porównywanych towarów, gdyż ich przeznaczenie, sposób działania, grupa odbiorców oraz sposób dystrybucji są analogiczne, co pozwala uznać za spełnione wszystkie przesłanki jednorodzajowości porównywanych produktów.

Wnoszący sprzeciw podniósł ponadto, iż w przedmiotowej sprawie dochodzi niewątpliwie do powstania niekorzystnych skutków dla wcześniejszego znaku towarowego, ale także przede wszystkim do uzyskania przez uprawnionego nienależnych korzyści, w postaci automatycznego przypisania nowemu na rynku znakowi cech uzyskanych w wyniku długoletniej, intensywnej i zauważalnej przez konsumentów obecności na rynku znaków torowych ESSENTIALE.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż w niniejszej sprawie zachodzi także ryzyko działania na szkodę charakteru odróżniającego oznaczenia ESSENTIALE przez późniejszy sporny znak towarowy.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw w niniejszej sprawie występuje podobieństwo znaków oraz identyczność lub podobieństwo towarów, które powoduje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, co do źródła pochodzenia komercyjnego tych towarów.

Wskazał ponadto, iż bliskie podobieństwo znaków ESSENTIALE oraz ESSENSIVAL, może sugerować, pochodzenie spornych towarów od wnoszącego sprzeciw lub przedsiębiorstwa z nim powiązanego, a możliwość takiego mylnego przekonania Intensyfikuje okoliczność wyższej dystynktywności znaków towarowych ESSENTIALE, wynikająca z ich renomowanego charakteru.

Wnoszący sprzeciw podniósł przy tym, że ryzyko konfuzji w niniejszej sprawie jest zaostrzone, bowiem oznaczenia ESSENTIALE charakteryzują się wyższą dystynktywnością nabytą wskutek wieloletniego stosowania przedmiotowych znaków towarowych w obrocie gospodarczym dla oznaczenia preparatu przeznaczonego do profilaktyki i leczenia chorób wątroby.

Wobec powyższego, zdaniem wnoszącego sprzeciw, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że współistnienie dwóch bardzo podobnych oznaczeń przeznaczonych do oznaczania towarów tego samego rodzaju, wywoła u przeciętnego odbiorcy błędne skojarzenie, że pochodzą one z tożsamego źródła, co byłoby niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

W odpowiedzi na sprzeciw w piśmie z dnia [...] stycznia 2015 roku uprawniony uznał sprzeciw za bezzasadny i wniósł o jego oddalenie.

W ocenie uprawnionego, pomiędzy znakiem towarowym ESSENSIVAL, a znakami ESSENTIALE nie zachodzi podobieństwo, które mogłoby wprowadzić odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów.

W zakresie podobieństwa towarów, do oznaczenia, których zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe, uprawniony wskazał, iż w niniejszym stanie faktycznym, towary, dla których przeznaczone są porównywane znaki towarowe stanowią produkty farmaceutyczne, mianowicie preparaty żółciowe i wątrobowe. W związku z powyższym, zdaniem uprawnionego, właściwym kręgiem odbiorców tychże produktów będą pacjenci, osoby z dolegliwościami wątrobowymi. Dodatkowo towary, dla których przedmiotowe znaki towarowe są przeznaczone - suplementy diety - są towarami dostępnymi zarówno w aptekach jak i w punktach sprzedaży detalicznej, i ze względu na ich przeznaczenie nie są to zwykłe preparaty zażywane bez medycznego wskazania jak np. kompleksy witamin, bądź inne bardziej "neutralne" preparaty. Przeciwnie suplementy diety przeznaczone do niwelowania dolegliwości wątrobowych są nabywane i stosowane bardziej świadomie niż pozostałe suplementy diety. Produkty takie nie są nabywane pod wpływem impulsu czy bez głębszej analizy, lecz z dostateczną rozwagą i po przeprowadzeniu dokładnej analizy cech nabywanego produktu, która to analiza ma gwarantować polepszenie bądź w najlepszym razie nie spowodować pogorszania stanu zdrowia. W konsekwencji krąg docelowych odbiorców, do których należą w szczególności pacjenci z dolegliwościami wątrobowymi, pozostaje w tym przypadku uważny i ostrożny, a przed zastosowaniem preparatu sprawdza załączoną do niego ulotkę lub konsultuje zasadność zażycia preparatu z lekarzem.

W zakresie podobieństwa samych oznaczeń, uprawniony podniósł, że przeciwstawione znaki towarowe stanową jeden wyraz złożony z czterech sylab i 10 liter. Sporny znak towarowy jest znakiem słowno - graficznym, który składa się z elementów słownych ESSENSIVAL phospholipide oraz napisów informacyjnych: "50 kapsułek, fosfolipidy sojowe 300mg, L-asparginian, L-ornityny (10mg)" i "SUPLEMANT DIETY". Zdaniem uprawnionego znaki te różnią się od siebie ilością elementów słownych oraz posiadają jeden zbieżny element w postaci przedrostka ESSEN występującego w pierwszym wyrazie w znaku spornym, przy czym pozostałe litery porównywanych członów są zupełnie różne "TIALE" oraz "SIVAL".

Uprawniony podniósł, iż układ i sekwencja liter w porównywanych wyrazach jest odmienna.

Odnosząc się do twierdzenia wnoszącego sprzeciw, iż początkowy element znaku towarowego zapada w pamięć potencjalnego odbiorcy pozostając trwale w jego świadomości, uznał je za zasadne stwierdzając jednak, że w przypadku, gdy siła odróżniająca początkowego elementu rozpatrywanych znaków towarowych nie jest wysoka, wówczas element ten nie będzie istotny dla odbiorcy, i jego uwaga będzie skupiona na końcówce porównywanych znaków.

Zdaniem uprawnionego w niniejszym stanie faktycznym istotna jest okoliczność, że pierwszy człon porównywanych znaków towarowych jest elementem wysoce aluzyjnym względem towarów, dla których oznaczenia są przeznaczone. Jest to zatem element o niskiej sile odróżniającej, który nie może stanowić elementu dominującego oznaczeń, a co za tym idzie identyczność tego elementu w porównywanych znakach towarowych nie może przesądzać o podobieństwo tych znaków.

Ponadto, uprawniony podniósł, że nie bez znaczenia dla oceny podobieństwa porównywanych znaków towarowych pozostaje także znaczenie słowa "essentiale" oraz znaczenie identycznych przedrostków "essen".

Uprawniony podniósł, iż wyrażenie "essentiale" wskazuje na substancję czynną używaną w środkach farmaceutycznych. Termin "Essential phospolipids" (EPL) pod nazwą Essentiale użyto po raz pierwszy w 1952 roku. Ponadto uprawniony dodał, iż EPL są europejskim odniesieniem stężonego fosfolipidu soi, zatem "Phospolipidum essentiale" wskazuje na użycie substancji czynnej w preparacie farmaceutycznym, z tym, że jest to substancja składająca się z różnych fosfolipidów, estrów, itp. Zatem, w ocenie uprawnionego, element "ESSEN" jest skrótem nazwy rodzajowej "ESSENTIALE", który bezpośrednio odwołuje do międzynarodowej nazwy leku. Dlatego też prefiks ten występuje w wielu innych znakach towarowych obecnych na rynku farmaceutycznym przeznaczonych do oznaczenia leków o podobnym składzie. Zatem element ten jedynie wskazuje na substancję czynną preparatu, jest wiec elementem informującym, aluzyjnym, sugerującym zastosowanie preparatu oraz jego skład.

Uprawniony podniósł, iż wnoszący sprzeciw nie posiada wyłączności na stosowanie określenia "phospolipidum essentiale" w związku, z czym nie może zakazywać posługiwania się tą nazwą innym producentom, bowiem byłoby to sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji.

W ocenie uprawnionego, znak towarowy ESSENTIALE jak i jego pierwszy człon "ESSEN" są elementami o niskiej sile odróżniającej, które w sposób bezpośredni wskazują na zastosowanie i skład oznaczonych nimi produktów farmaceutycznych. Zatem właściwy krąg odbiorców jest świadomy, że element ten może występować w różnych preparatach o podobnym składzie, przeznaczonych do leczenia, bądź wspomagania leczenia schorzeń wątroby oraz, że leki te pochodzą od różnych producentów. Dlatego w praktyce nie istnieje możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia produktów.

Wobec powyższego, zdaniem uprawnionego, element "ESSEN" nie powinien być brany pod uwagę przy całościowej ocenie podobieństwa porównywanych znaków towarowych, a z całą pewnością, fakt zbieżności porównywanych znaków sprowadzający się do identycznego przedrostka "ESSEN", nie może przesadzać o podobieństwie tych znaków.

Zdaniem uprawnionego, mając na uwadze powyżej wskazaną grupę odbiorców, którzy ze szczególną starannością stosują produkty farmaceutyczne i suplementy diety, oraz biorąc pod uwagę niską siłę odróżniającą zbieżnego elementu, na płaszczyźnie wizualnej porównywane znaki towarowe nie są do siebie podobne.

W zakresie podobieństwa w warstwie fonetycznej uprawniony podniósł, iż jedyna zbieżność porównywanych znaków towarowych występuje w pierwszym członie wyrazu, a mianowicie w elemencie "ESSEN", który jak wyżej wskazano ma mały wpływ na ocenę całościową znaków, głównie ze względu na jego niski poziom odróżnialności.

Pozostała część porównywanych elementów słownych natomiast jest wymawiana w zupełnie odmienny sposób, poszczególne sylaby są bardzo różne i w dodatku występujące w nich dźwięki wygenerowane literami "T", "L" bądź "S" lub "V" są mocnymi dźwiękami, które wyraźnie różnią się brzmieniem. Ponadto w porównywanych elementach słownych występuje rozłożenie akcentu na różne sylaby, co także potęguje różnice pomiędzy nimi. Dodatkowo uprawniony wskazał, iż w znaku spornym występują jeszcze inne elementy słowne, tj. "phospholipide 50 kapsułek, fosfolipidy sojowe 300 mg, L-aspaginian, L-ornityny (10mg)" oraz "SUPLEMENT DIETY".

Pod względem znaczeniowym, zdaniem uprawnionego, porównywane znaki towarowe posiadają identyczny element "ESSEN", który to w sposób bezpośredni odsyła do nazwy rodzajowej głównego składnika produktu oznaczonego porównywanymi znakami mianowicie, do nazwy Essential Phospolipids. Ze względu na fakt, iż koncepcyjne podobieństwo sprowadza się jedynie do bezpośredniego wskazania nazwy rodzajowej, a więc składu towarów, dla których przeznaczone są znaki, podobieństwo to nie może być brane od uwagę i nie może stanowić podstawy do przyjęcia konfuzyjnego podobieństwa porównywanych znaków towarowych.

Uprawniony podniósł, iż wobec powyższego, w niniejszej sprawie, dokonując oceny całościowej porównywanych znaków towarowych, nie zachodzi sytuacja podobieństwa, która mogłaby doprowadzić do zaistnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów, zatem nie istnieje realne niebezpieczeństwo, że odbiorca może błędnie uznać sporny znak towarowy za odmianę któregoś z wcześniej zarejestrowanych oznaczeń, pochodzącą od tego samego producenta lub też mylnie przyjmie, że istnieją związki organizacyjno - prawne łączące odrębne przedsiębiorstwa, zatem sprzeciw powyższy należy uznać za bezzasadny.

W zakresie porównania znaków słowno - graficznych, tj. znaku spornego i znaku przeciwstawionego słowno - graficznego Essentiale, uprawniony podniósł, iż są one znakami słowno - graficznymi, a zatem ich zakres ochrony jest większy niż słownych, co powoduje, że różnice graficzne odgrywają istotną rolę w ocenie podobieństwa porównywanych znaków towarowych.

Uprawniony podniósł, iż pod względem znaczeniowym nie zachodzi podobieństwo pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi.

Wskazał, iż znak przeciwstawiony jest zapisany w kolorze ciemnozielonym, jego pierwsza litera E jest duża, pozostałe są małe, a nad słownym elementem w jego centralnej części widnieje grafika, która przedstawia zarys kształtu wątroby w kolorze pomarańczowym, wewnątrz przedstawiono pięć komórek wątrobowych.

Znak sporny natomiast składa się z elementów słownych ESSENSIVAL Phospholipide oraz napisów informacyjnych "50 kapsułek, fosfolipidy sojowe 300 mg, L-aspaginian, L- ornityny (10mg)" oraz "SUPLEMENT DIETY". Napis phospholipide znajduje się od napisem ESSENSIVAL, napisy informacyjne są umieszczone kolejno. W centralnej części znaku natomiast znajduje się grafika, która składa się z szerokiego pasma w różnych tonacjach kolory pomarańczowego przerwanego w środkowej części, w przerwie na białym tle umieszona została grafika wątroby, która jest bardziej szczegółowa niż grafika wcześniejszego znaku Essentiale i która jest przedstawiona w 3D. Uprawniony podniósł, iż grafiki porównywanych znaków towarowych różnią się od siebie, a fakt, iż w obu znakach towarowych przedstawiono grafikę wątroby, nie jest istotny, ze względu na to, iż jest to motyw wysoce aluzyjny dla towarów objętych prawami ochronnymi porównywanych znaków towarowych. Przy czym sposób przedstawienia tegoż elementu jest w obu znakach zupełnie odmienny.

W ocenie uprawnionego także pod względem fonetycznym porównywane znaki towarowe nie są do siebie podobne, a jedyna fonetyczna zbieżność występuje w pierwszym członie wyrazu, co mam mały wpływ na ocenę całościową głównie ze względu na jego niski poziom odróżnialności.

Pod względem znaczeniowym, zdaniem uprawnionego, porównywane znaki towarowe posiadają identyczny element "ESSEN", który to w sposób bezpośredni odsyła do nazwy rodzajowej głównego składnika produktu oznaczonego porównywanymi znakami mianowicie, do nazwy Essential Phospolipids. Ze względu na fakt, iż koncepcyjne podobieństwo sprowadza się jedynie do bezpośredniego wskazania nazwy rodzajowej, a więc składu towarów, dla których przeznaczone są znaki, podobieństwo to nie może być brane od uwagę i nie może stanowić podstawy do przyjęcia konfuzyjnego podobieństwa porównywanych znaków towarowych.

W konsekwencji w ocenie całościowej nie zachodzi sytuacja podobieństwa, która mogłaby doprowadzić do zaistnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów.

Zdaniem uprawnionego, nie zachodzi w niniejszej sprawie ryzyko wystąpienia rozwodnienia wcześniejszych znaków towarowych. Wskazał przy tym, iż spełnienie przesłanki czerpania nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego znaku towarowego bądź jego renomy zachodzi wówczas, gdy osoba powołująca się na naruszenie renomy wcześniejszego znaku wykaże, iż zachodzi niebezpieczeństwo, że wyobrażenie o pozytywnych cechach towarów oznaczonych renomowanym znakiem towarowym zostanie bezpośrednio przypisane towarom objętym zgłoszonym znakiem towarowym, co spowoduje, że sprzedaż tych towarów będzie łatwiejsza. Zatem konieczne jest wykazanie, że potencjalny nabywca może dokonać zakupu towaru oznaczonego zgłoszonym znakiem towarowym, ze względu na fakt, iż przypuszcza, że towary te będą tak samo dobre jak towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym renomowanym.

W ocenie uprawnionego, wnoszący sprzeciw nie wykazał, w jaki sposób rejestracja znaku spornego może wykorzystywać renomę i siłę odróżniającą wcześniejszych znaków towarowych, wobec czego zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 należy uznać także za niezasadny.

W piśmie z dnia [...] czerwca 2015 roku uprawniony uzupełnił swoje stanowisko w sprawie.

Uprawniony podniósł, iż nie bez znaczenia w niniejszej sprawie dla oceny podobieństwa porównywanych znaków towarowych ma znaczenie słowa essential oraz znaczenie identycznych przedrostków "ESSEN".

Podniósł, iż wyrażenie essential wskazuje na substancję czynną używaną w środkach farmaceutycznych "Essential phospllipids" (EPL), które są europejskim odniesieniem do stężonego fosfolipidu soi. Zatem należy przyjąć, iż jest to nazwa rodzajowa w odniesieniu do leków, środków farmaceutycznych stosowanych w związku ze schorzeniami wątroby. Element ten, w związku z powyższym, nie posiada charakteru odróżniającego.

Uprawniony podniósł ponadto, iż prefiks "ESSEN" występuje wielu innych znakach towarowych obecnych na rynku farmaceutycznym przeznaczonych do oznaczania leków bądź suplementów diety o podobnym składzie, a co za tym idzie o podobnym przeznaczeniu - dla wspomagania leczenia chorób wątroby.

Uprawniony podniósł ponadto, iż po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony również wprowadzono do obrotu szereg innych produktów o wspólnym przedrostku ESSE/ESSEN - wszystkie zawierające, jako substancję aktywną fosfolipidy soi.

Wobec powyższego, zdaniem uprawnionego, sporny znak towarowy jak i jego pierwszy człon "ESSEN" są elementami o niskiej sile odróżniającej, które w sposób bezpośredni wskazują na zastosowanie i skład oznaczonych nimi produktów farmaceutycznych.

Zatem właściwy krąg odbiorców będzie świadomy, że element ten może występować w różnych preparatach o podobnym składzie, przeznaczonych do leczenia, bądź wspomagania leczenia schorzeń wątroby, i że preparaty te pochodzą od różnych producentów, dlatego w praktyce nie istnieje możliwość wprowadzania odbiorców w błąd, co do pochodzenia produktów.

Zdaniem uprawnionego, wobec powyższych okoliczności niniejszego postępowania, przedrostek "ESSEN", który odnosi się do składu produktów należy uznać za opisowy, a w ocenie podobieństwa oznaczeń to właściwe końcówki spornych znaków towarowych, a mianowicie "HALE" i "SIVALE", należy uznać za elementy odróżniające i dominujące, które przyciągają uwagę konsumentów.

W ocenie uprawnionego, przy całościowej ocenie podobieństwa porównywanych znaków towarowych, przedrostek "ESSEN" nie powinien być brany pod uwagę, a z całą pewnością, fakt zbieżności porównywanych znaków sprowadzający się do identycznego przedrostka "ESSEN", nie może przesądzać o podobieństwie tych znaków. Na powyższą ocenę nie ma wpływu także fakt, iż wcześniejszy znak towarowy był i jest znakiem intensywnie używanym w obrocie, bowiem zgodnie z orzecznictwem intensywne używanie w obrocie znaku towarowego z przedrostkiem wskazującym na skład bądź zastosowanie produktu, dla którego znak ten jest używany nie zmienia postrzegania odbiorców, którzy w sposób naturalny opisowy przedrostek odczytują, jako element informacyjny.

Uprawniony wskazał także, iż wnoszący sprzeciw, wprowadzając od lat na rynek produkt pod nazwą ESSENTIALE, w opakowaniach, na których obok znaku towarowego mniejszymi literami w nawiasie umieszcza nazwę Phospolipidum Esentiale przyczynił się do utrwalenia nazwy tej, jako nazwy rodzajowej, a tym samym przyczynił się do utrwalenia przedrostka "ESSEN", jako nazwy rodzajowej, wskazującej na przeznaczenie produktu.

Na rozprawie w dniu [...] listopada 2015 roku strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Wnoszący sprzeciw podtrzymał w całości przedmiotowy sprzeciw i wyjaśnił, iż znakami przeciwstawionymi w ramach art. 132 ust. 2 pkt 3 są te same znaki, co w ramach zarzutu z art 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., tj. [...] i [...].

Uprawniony oświadczył, iż kwestionowana jest renoma przedrostka ESSE i ESSEN, natomiast nie kwestionuje renomy znaków powoływanych w sprzeciwie.

Podniósł, iż renoma znaków przeciwstawionych nie przekłada sie na renomę przedrostków, ESSE i ESSEN, które są elementami słabymi, ponieważ wskazują na substancję, która jest stosowana w produktach farmaceutycznych służących do leczenia wątroby. Zatem w zakresie rozpatrywanych towarów pierwszy człon będzie przez potencjalnych odbiorców zwyczajowo odbierany, jako element opisowy, wskazujący na zastosowanie danego leku.

Wnoszący sprzeciw wskazał, iż mocodawca prowadzi szereg postępowań przeciwko niektórym podmiotom, które wprowadzają na rynek produkty, w szczególności suplementy diety, które maja przedrostek ESSE lub ESSEN. Aktualnie przed sądami powszechnymi i sądem administracyjnym toczą się postępowania w celu zapewnienia ochrony znakom wnoszącego sprzeciw.

Wnoszący sprzeciw w piśmie z dnia [...] listopada 2015 roku, stanowiącym załącznik do protokołu podtrzymał swoje argumenty w sprawie i uzupełnił swoje stanowisko.

Nie podzielił stanowiska uprawnionego, iż w niniejszej sprawie brak ryzyka konfuzji wynika z faktu, że odbiorcami produktów z klasy 5 są konsumenci bardziej świadomi i zorientowani w produktach leczniczych.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw modelem odbiorcy, który nie powinien być pominięty przy badaniu ryzyka konfuzji w niniejszej sprawie jest przeciętna osoba dysponująca zwykłą wiedzą i uwagą. Zwrócił uwagę także, iż odbiorcami farmaceutyków są często osoby chore, których uwaga i spostrzegawczość ze względu na ich stan zdrowia jest często osłabiona. Ponadto do pomylenia oznaczeń może dojść także wśród konsumentów końcowych już po dokonaniu zakupu, tj. w chwili, kiedy pacjent samodzielnie zażywa leki, a w tym przypadku pomoc specjalisty jest wykluczona.

Zatem w przypadku końcowej grupy konsumentów, w sytuacji, gdy podobieństwo znaków jest bliskie, zaś znak wcześniejszy cieszy się przymiotem, co najmniej zwiększonej siły odróżniającej, istnieje ryzyko konfuzji.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw w niniejszej sprawie mamy także do czynienia z łudzącym podobieństwem oznaczeń.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż analiza porównawcza znaku spornego do znaków przeciwstawionych sprowadza się zasadniczo do elementów słownych ESSENTIALE oraz ESSENSIVAL. W kontekście powyższego, zatem, w ocenie wnioskodawcy, uprawniony pominął zasadnicze okoliczności, takie jak, identyczna liczba liter i sylab użyta w znakach porównywanych, identyczne są przedrostki, a dodatkowo użycie w końcowej części tych wyrażeń tej samej sekwencji liter "IAL". Wskazał ponadto, iż okoliczność, że przedrostki obu znaków są identyczne, znacząco pogłębia podobieństwo oznaczeń, bowiem to właśnie początkowy element znaku towarowego pozostawia w świadomości odbiorców najbardziej trwały ślad.

Wnoszący sprzeciw podniósł także, iż teza o osłabionej sile odróżniającej elementu słownego "ESEN", nie została przez uprawnionego poparta żadnymi dowodami.

Wnoszący sprzeciw wskazał także, że znak towarowy ESSENTIALE został zarejestrowany w 1992 roku i przez dwadzieścia lat jest używany na polskim rynku, a tym samym nie sposób zasadnie twierdzić, iż ochrona przysługująca mu z racji rejestracji w charakterze znaku towarowego obejmująca, między innymi, prawo eliminowania z rejestracji późniejszych oznaczeń podobnych nie ma racji bytu z uwagi tylko i wyłącznie na fakt, że istnieje nazwa phospolipidum essentiale używana w pojedynczych lub wręcz indywidualnych przypadkach dla produktów leczniczych zawierających fosfolipidy sojowe.

Podkreślił także, iż przedmiotem oceny w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie jest porównanie znaku towarowego ESSENSIVAL do nazwy phospolipidum essentiale, ale do zarejestrowanego znaku towarowego ESSENTIALE, który w dodatku cieszy się przymiotem oznaczenia renomowanego.

Oceniając, zatem podobieństwo pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi wnoszący sprzeciw podtrzymał swoje twierdzenia i wskazał, iż porównywane oznaczenia mają zasadnicze wspólne elementy, tj. identyczną sekwencję początkowych liter "ESSEN", zawierają taką samą liczbę liter oraz sylab, charakteryzują się podobną konstrukcją użytych w końcowej części głosek "IAL", a kolejnym czynnikiem istotnym, mającym wpływ na ustalenie istnienia związku pomiędzy znakami jest renoma znaków wcześniejszych.

Podniósł, iż znaki towarowe ESSENTIALE są oznaczeniami o charakterze odróżniającym, stworzonym i wypromowanym, przez podmiot do niego uprawniony, stąd jedynie wnoszący sprzeciw może czerpać z siły atrakcyjnej tych znaków.

W ocenie wnoszącego sprzeciw nawet gdyby przyjąć za słuszne twierdzenia uprawnionego, iż użycie, przedrostka "ESSEN" w innych oznaczeniach używanych na rynku oraz jego rzekoma osłabiona zdolność odróżniającą, nie wyklucza naruszenia renomy znaków towarowych przeciwstawionych, bowiem spełniony jest wymóg podobieństwa prowadzonego odbiorców do uznania związku pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi.

Wskazał, iż w przedmiotowym stanie faktycznym mamy do czynienia z sytuacją możliwości czerpania nienależnych korzyści z renomy znaków przeciwstawionych przez uprawnionego oraz z sytuacją działania na szkodę charakteru odróżniającego oznaczenia wcześniejszego.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw ogromna popularność i rozpoznawalność wśród odbiorców oznaczenia ESSENTILAE może powodować, iż cześć klientów dokonywałaby zakupu preparatu ESSENSIVAL wyłącznie, dlatego, że kojarzy go z popularnym produktem wnoszącego sprzeciw. Wskazał, iż naśladownictwo znaków ma ten skutek dla naruszyciela, iż wykorzystuje on cudzą renomę oraz przychylność klientów dla danej marki w celu osiągnięcia lepszych wyników handlowych dla swojego wyrobu bez ponoszenia nakładów na jego reklamę.

Na rozprawie w dniu [...] kwietnia 2016 roku strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż kwestia podobieństwa towarów nie budzi wątpliwości, bowiem są one przeznaczone dla tego samego kręgu odbiorców. Ponadto są one przeznaczone do leczenia tego samego typu choroby. Wskazał, iż zostały przedłożone dowody na okoliczność renomy oraz podniósł, że w niniejszej sprawie zachodzi naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Wnoszący sprzeciw podniósł także, iż w zakresie renomy nie jest konieczne przedstawienie dowodów na okoliczność zmiany zachowań konsumenckich, z uwagi na to, że kwestia wykorzystywania renomy znaku towarowego jest kwestią oceny przez organ orzekający, która wynika z pewnych wypadkowych aspektów oceny znaku renomowanego w kontekście skojarzenia znaku późniejszego ze znakiem renomowanym. Wskazał, iż Essentiale Phospolipidum nie jest nazwą substancji czynnej, a okoliczność, że nazwa ta funkcjonuje w obrocie, nie ma wpływu na fakt, że znak towarowy jest Essentiale jest renomowany. Wskazał, iż Essentiale Phospolipidum to jest nazwa potoczna, lecz nie jest to nazwa substancji czynnej. Zatem oznaczenie Essentiale nie jest nazwą substancji czynnej, lecz jest znakiem towarowym posiadającym zdolność odróżniającą. Wskazał także, iż nie wiadomo, co to jest określenie "ESSEN", nie wiadomo, na co wskazuje, co oznacza, jaki jest to rodzaj. W ocenie wnoszącego sprzeciw "ESSEN" nic nie oznacza, jest to fragment, który został wycięty z pewnej całości, ale samo w sobie nic nie oznacza. Znaki natomiast należy oceniać i porównując, jako całość. Dodał ponadto, iż różnica sprowadza się do przedstawienia liter w końcowej części tego znaku. Podniósł, iż zachodzi zbieżność koncepcyjna budowy, te sam przedrostek. Porównywane znaki, zatem brzmią bardzo podobnie.

Uprawniony podniósł, że końcówki znaków nie są takie same, są one różnobrzmiące, a rozstrzygając podobieństwo należy brać pod uwagę sposób postrzegania przez odbiorców, i nawet, jeśli, Essentiale Phospolipidum nie jest substancją czynną, ale jest w ten sposób postrzegana przez potencjalnych odbiorców to należy to wziąć pod uwagę przy ocenie podobieństwa. Wskazał, iż "ESSE" lub "ESSEN" to skrót od Essensival, Essensial.

W piśmie z dnia [...] kwietnia 2016 roku, stanowiącym załącznik do protokołu uprawniony podtrzymał swoje stanowisko w sprawie.

Uprawniony podniósł, iż w odniesieniu do preparatów farmaceutycznych, nieprawidłowe wydaje się przyjęcie, poziomu uwagi właściwego kręgu odbiorców, jako zwykły, bądź niski z powodu, iż do właściwego kręgu odbiorców należą chorzy pacjenci, których uwaga i spostrzegawczość w związku z ich stanem zdrowia jest często osłabiona, jak podniósł wnoszący sprzeciw.

Uprawniony podtrzymał ponadto stanowisko, iż w przedmiotowej sprawie, okoliczność niskiego poziomu odróżniającego przedrostka ESSE/ESSEN w porównywanych znakach towarowych powinna być brana pod uwagę w ocenie całościowej podobieństwa, a ponadto, należy przyjąć, że podobieństwo występuje tylko i wyłącznie w elemencie o niskiej odróżnialności i nie może samo w sobie przesądzać o wystąpieniu ryzyka konfuzji, biorąc zwłaszcza pod uwagę cześć ocenianych oznaczeń, które są w niniejszym stanie faktycznym wysoce odmienne.

Uprawniony wskazał ponadto, iż warunkiem koniecznym do wystąpienia możliwości konfuzji pomiędzy znakami, jest istnienie takiego podobieństwa pomiędzy nimi, które może wywołać błędne przekonanie, że towary i usługi pochodzą od jednego i tego samego przedsiębiorstwa bądź przedsiębiorstw ze sobą powiązanych.

Ponadto podniósł, że w przedmiotowym stanie faktycznym dla oceny zasadności przyjęcia opisowości bądź aluzyjności przedrostka ESSE/ESSEN nie bez znaczenia pozostaje powszechna praktyka w sektorze rynku, do którego należą farmaceutyki oraz stosowanie w tym sektorze zasady nazewnictwa, które powoduje, że prefiks w nazwach wyrobów leczniczych bardzo często wskazuje właśnie na skład preparatu.

Uprawniony podniósł także, iż w jego ocenie, okoliczność występowania w porównywanych znakach towarowych identycznej liczby liter i sylab nie wpływa w sposób istotny na percepcję porównywanych znaków towarowych, bowiem biorąc pod uwagę opisowy bądź wysoce aluzyjny charakter przedrostka porównywanych znaków towarowych, to ich druga cześć będzie miała decydujące znaczenie dla właściwego kręgu odbiorców.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, przy ocenie podobieństwa oznaczeń to końcówki porównywanych znaków towarowych, a mianowicie "TIALE" i "SIVAL", należy uznać za elementy odróżniające i dominujące, które przyciągają konsumentów. Przy czym, zdaniem uprawnionego, końcówki te nie są do siebie podobne.

Uprawniony podniósł także, iż należy wskazać, ż przedmiotem analizy podobieństwa pozostają znaki z jednej strony znak słowny i słowno graficzny, jako znaki przeciwstawione, a z drugiej znak słowno - graficzny, jako znak sporny.

W opinii uprawnionego okoliczność powszechnego stosowania na rynku przedrostka ESSE/ESSEN dla produktów przeznaczonych do leczenia dolegliwości wątrobowych bądź wspomagania leczenia wątroby dowodzi, iż element ten bezpośrednio, bądź w sposób pośredni wskazuje na skład oznaczonych nimi preparatów.

Uprawniony podniósł ponadto, iż sam fakt, że rzekomy późniejszy znak towarowy przywodzi na myśl wcześniejszy znak towarowy nie wystarczy, aby, dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też, że używanie takie działa lub może działać na szkodę uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ustawy p.w.p. Obok renomy znaku należy także wykazać jedną z form naruszenia, a mianowicie działanie na szkodę siły odróżniającej znaku renomowanego, działanie na szkodę renomy znaku renomowanego, bądź czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku.

Zdaniem uprawnionego wnoszący sprzeciw nie wykazał, w jaki sposób rejestracja spornego znaku towarowego może wykorzystywać renomę i siłę odróżniającą wcześniejszych znaków, które są podstawą sprzeciwu.

Po rozpoznaniu sprawy Urząd Patentowy RP wskazaną na wstępie decyzją z dnia [...] maja 2016 r. nr [...], na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej orzekł o oddaleniu sprzeciwu oraz przyznał uprawnionemu od wnoszącego sprzeciw zwrot kosztów postępowania w sprawie.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Urząd Patentowy wskazał, że postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak za bezzasadny. W niniejszej sprawie wnoszący sprzeciw podniósł zarzuty z art. 132 ust.2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p. Zdaniem Kolegium Orzekającego Urzędu Patentowego przedmiotowy sprzeciw był bezzasadny.

W rozpoznawanej sprawie w pierwszej kolejności rozpatrzono podniesiony zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.w.p.

Organ podał, że zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne lub zgłoszone w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

UP podkreślił, że powyższy przepis ma, zastosowanie w danym stanie faktycznym, gdy kumulatywnie spełnione zostały trzy następujące przesłanki: po pierwsze, podobieństwa lub identyczności oznaczeń, po drugie, podobieństwa lub identyczności towarów lub usług do oznaczania, których przeznaczone są dane znaki towarowe, oraz po trzecie, istnienia ryzyka spowodowania wśród części odbiorców błędu, polegającego w szczególności na skojarzeniu między znakami.

Orzecznictwo i doktryna wskazują na konieczność porównania wykazów towarów i usług analizowanych oznaczeń przed rozpoczęciem porównywania oznaczeń. Dopiero stwierdzenie jednorodzajowości towarów uzasadnia rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń. Używanie, bowiem nawet identycznych oznaczeń dla towarów niepodobnych nie wywołuje ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów.

Organ przytoczył wybrane orzeczenia sądów administracyjnych wskazując, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 marca 2008 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1332/07) powołując się na stanowisko Sądu Pierwszej Instancji stwierdził, że "zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieństwa towarów i usług należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów i usług. Czynniki te obejmują między innymi charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób użytkowania, jak również to czy konkurują ze sobą, czy też wzajemnie się uzupełniają". Uzupełnienie powyższej tezy stanowi zasada wyrażona w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 20 grudnia 2007 r., sygn. akt II GSK 279/07), według której "dla uznania identyczności towarów nie jest konieczne używanie identycznych sformułowań. Przy ocenie jednorodzajowości (identyczności) towarów stosuje się różnorakie kryteria, takie jak przeznaczenie towarów, zasadę działania, krąg odbiorców, do których są skierowane towary, sposób działania, sprzedaży (dystrybucji) towarów, czas użytkowania, pomocniczo wygląd towarów".

Wskazano, iż dokonując oceny podobieństwa towarów i usług, Urząd bierze pod uwagę treść wykazów, do oznaczenia, których zostały przeznaczone znaki towarowe, mianowicie w takiej postaci, w jakiej udzielono na nie prawo ochronne, nie natomiast w takiej postaci, w jakiej znaki są obecnie używane przez uprawnionych, co jest zgodne z aktualną linią orzeczniczą. Np. w wyroku z dnia 3 października 2011 roku, sygn. akt VI SA/Wa 1411/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, iż "Należy podkreślić, iż dokonując oceny podobieństwa usług organ nie sprawdza, czy uprawniony zamieszcza znak na wszystkich wskazanych usługach, czy też pomimo ogólnego, szerokiego zakresu ochrony używa go w węższym zakresie. Oceny, bowiem dokonuje się porównując towary (usługi) objęte udzielonym prawem ochronnym, w takiej postaci, w jakiej zostały one wskazane w rejestracji. Dlatego pozbawiona znaczenia jest argumentacja skarżącej, że znaki powołane w sprzeciwie stosowane są do oznaczania Innych usług niż we wskazanych wcześniejszych rejestracjach". Także w wyroku z dnia 19 października 2009 roku, sygn. akt VI SA/Wa 233/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, iż "Bierze się przy tym pod uwagę wszystkie te towary i usługi, dla których zostało udzielone prawo ochronne, a nie tylko te, dla których w danym momencie znak jest wykorzystywany. Uprawniony może, bowiem w każdej chwili zacząć używać znaku towarowego także w odniesieniu do innych towarów i usług, dla których ten znak został zgłoszony". Natomiast w wyroku z dnia 19 sierpnia 2014 roku, sygn. akt. VI SA/Wa 3456/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że "Istota badania na podobieństwo znaków towarowych polega na tym, że znaki te porównuje się w zakresie, w jakim zostały zgłoszone do oznaczania towarów i usług w zgłoszonym wykazie towarów i usług, a nie w zakresie, w jakim uprawniony podmiot z prawa ochronnego aktualnie prowadzi działalność gospodarczą, czy w jakim zakresie używa znaku w obrocie gospodarczym oznaczając nim inne towary i usługi".

UP stwierdził, że sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczenia towarów w klasie 5, takich jak: "środki i produkty farmaceutyczne oraz suplementy diety wspomagające regenerację i leczenie wątroby". Przeciwstawiony znak towarowy ESSENTIALE o nr [...] został przeznaczony do oznaczenia towarów zawartych w klasie 5, takich jak: "produkty farmaceutyczny i weterynaryjne, medyczne, jak również produkty do pielęgnacji zdrowia, produkty dietetyczne dla dzieci i chorych, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów i masy odciskowe do celów dentystycznych, środki dezynfekcyjne, środki do niszczenia chwastów i szkodników". Przeciwstawiony znak towarowy ESSENTIALE o nr [...] został przeznaczony do oznaczenia towarów zawartych w klasie 5, takich jak: "produkty farmaceutyczne, mianowicie preparaty żółciowe i wątrobowe".

W ocenie Kolegium Orzekającego w niniejszej sprawie zachodzi podobieństwo porównywanych towarów zawartych w klasie 5, do oznaczenia, których zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe.

Zdaniem Kolegium Orzekającego produkty objęte spornym prawem ochronnym są podobne, bądź komplementarne z takimi towarami jak: "produkty dietetyczne dla dzieci i chorych" oraz "produkty farmaceutyczne", do oznaczenia, których zostały przeznaczone znaki przeciwstawione.

Towary te są tego samego rodzaju, mają taki sam charakter i przeznaczenie, zatem ich krąg odbiorców, a także kanały dystrybucji tych towarów będą takie same.

Następnie organ poddał ocenie podobieństwo znaków. Podkreślono, że ocena podobieństwa oznaczeń prowadzona jest w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, pomijając drobne lub nieistotne różnice między nimi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny poruszały kwestię oceny podobieństwa znaków wielokrotnie. W wyroku z dnia 7 października 2004 roku (sygn. akt 6 II SA 3321/03) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, że "przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Oceny dokonuje się z pozycji odbiorców towarów (usług), w zwykłych warunkach obrotu tymi wyrobami. Także Sąd Pierwszej Instancji w wyroku z dnia 23 października 2002 roku (sygn. akt T-6/01) stwierdził, że "nie można ograniczać się wyłącznie do uwzględnienia jednego z elementów znaku złożonego i porównania z innym oznaczeniem. Wręcz przeciwnie, porównanie należy przeprowadzić całościowo".

W związku z powyższym dokonując oceny podobieństwa porównywanych oznaczeń, Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego przy porównaniu znaków w warstwach fonetycznej, znaczeniowej oraz wizualnej, oparło się na całościowym wrażeniu wywołanym przez te znaki, a nie na poszczególnych jego elementach, oceniając znaki w takiej postaci, w jakiej zostały one zarejestrowane. Organ porównał przeciwstawione znaki pod względem wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym - mając na uwadze to, że decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy.

Sporny znak towarowy jest znakiem słowno - graficznym, składającym się z kilku elementów słownych, tj. "ESSENSIVAL phospholipide" oraz "50 kapsułek, fosfolipidy sojowe 300mg, L-asparginian, L- omityny (10mg)" i "SUPLEMANT DIETY". Napis phospholipide znajduje się pod napisem ESSENSIVAL, napisy informacyjne są umieszczone kolejno. W centralnej części znaku natomiast znajduje się grafika, która składa się z szerokiego pasma w różnych tonacjach koloru pomarańczowego przerwanego w środkowej części, w przerwie na białym tle umieszona została grafika wątroby.

Przeciwstawiony znak towarowy ESSENTIALE o nr [...], chroniony w następującej postaci: ESSENTIALE jest także znakiem słownym, składającym się z jednego elementu słownego, tj. słowa ESSENTIALE, pisanego standardową czcionką w kolorze czarnym.

Drugi przeciwstawiony znak towarowy ESSENTIALE o nr [...], chroniony w następującej postaci: rysunek wątroby oraz napis Essetiale jest znakiem słowno - graficznym, składającym się z jednego elementu słownego, tj. słowa ESSENTIALE, pisanego standardową czcionką w kolorze czarnym oraz elementu graficznego w postaci zarysu kształtu wątroby, przedstawionego w sposób fantazyjny.

Zdaniem organu orzekającego porównywane znaki towarowe nie są do siebie podobne na żadnej z płaszczyzn postrzegania.

Zdaniem Kolegium sporny znak towarowy ESSENSIN/AL phospholipide "50 kapsułek, fosfolipidy sojowe 300mg L-asparginian, L-ornityny (10mg)" SUPLEMANT DIETY różni się od znaku przeciwstawionego, słownego ESSENTIALE, a także od znaku przeciwstawionego słowno - graficznego ESSENTIALE.

Kolegium stwierdziło, iż sama zbieżność w zakresie początkowego członu ESSEN czy też, ESSE nie może w przedmiotowej sprawie przesądzać o podobieństwie znaków. Należy wskazać, iż jest on często wykorzystywany w branży farmaceutycznej w znakach należących do różnych podmiotów niezależnych od siebie, (k. 196 - k. 212 oraz k. 253 - k. 267 akt przedmiotowej sprawy). Istotne natomiast dla niniejszej sprawy jest to, iż końcowe elementy tych znaków są całkowicie odmienne i to one wpływają na odbiór tych znaków. Jako całość znaki te wywołują odmienne ogólne wrażenie.

Dokonując oceny porównywanych znaków w warstwie wizualnej, Kolegium Orzekające stwierdziło, iż sporny znak towarowy, składa sie z kilku elementów słownych, tj. ESSENSIVAL, oraz kilku elementów ogólnoinformacyjnych, tj. 50 kapsułek, fosfolipidy sojowe 300mg, L-asparginian, L-ornityny (10mg)" i "SUPLEMANT DIETY", a także zawiera grafikę, natomiast znaki przeciwstawione składają się z jednego elementu słownego, przy czym znak przeciwstawiony o nr [...] posiada także grafikę.

Elementami dominującymi w porównywanych znakach towarowych są elementy słowne ESSENSIN/AL, w znaku spornym oraz ESSENTIALE w znakach przeciwstawionych.

W ocenie Kolegium Orzekającego, mimo, iż te dominujące elementy posiadają identyczny przedrostek "ESSEN", to kolejne pięć liter w tych słowach, gdzie niektóre z nich się powtarzają we wszystkich znakach są w inny sposób umieszczone, co powoduje, iż stanowią one inne zestawienie, tj. w znaku spornym "SIVAL", w znakach przeciwstawionych "TIALE".

Ponadto jak już powyżej wskazano przedrostek "ESSEN", jako, że często występuje w oznaczeniach służących do sygnowania podobnych towarów, dla odbiorcy nie będzie elementem wyróżniającym. Takimi elementami będą końcówki występujące w tych znakach, które są na tyle odmienne, że eliminują możliwość pomylenia tych znaków przez odbiorców. Dodatkowo znak sporny oraz znak przeciwstawiony ESSENTIALE o nr [...] posiadają dość charakterystyczną grafikę, tj. stylizowany wizerunek wątroby, w każdym znaku zupełnie inaczej przedstawiony, która istotnie wpływa na ich odbiór przez potencjalnych odbiorców.

Należy także wskazać, że elementy graficzne w tych porównywanych znakach mają zupełnie inna pozycje w znaku, tj. są uwidocznione w innym miejscu, a także posiadają inną kolorystykę, co także znacząco wpływa na ich odmienny odbiór. W znaku spornym element graficzny jest w kolorze pomarańczowym i został usytuowany pod elementem słownym, ESSENSIVAL, natomiast w znaku przeciwstawionym grafika jest w kolorze żółtym i została usytuowana ponad napisem ESSENTIALE.

Zatem odbiór porównywanych znaków towarowych w warstwie wizualnej będzie zupełnie inny.

Także w ocenie Kolegium Orzekającego w warstwie fonetycznej, znaki te nie są do siebie podobne, bowiem z uwagi na elementy końcowe w tych dominujących elementach słownych ESSENSIVAL/ESSENTIALE znakach, tj. "SIVAL" i "TIALE" będą one wymawiane zupełnie inaczej. Początkowy element obu znaków, jako stosunkowo słaby nie może przesądzać o kolizji.

Rozpatrując warstwę znaczeniową, Kolegium Orzekające stwierdziło, iż porównywane znaki towarowe oceniane, jako całość są oznaczeniami fantazyjnymi, nieposiadającymi określonego znaczenia w języku polskim. W związku z tym także w tej warstwie nie można mówić o podobieństwie pomiędzy tymi znakami.

Wobec powyższego, po dokonaniu całościowej analizy porównywanych znaków towarowych biorąc pod uwagę ich wszystkie elementy zarówno słowne jak i graficzne oraz całą kompozycję także kolorystyczną, Kolegium Orzekające uznało, iż nie zachodzi podobieństwo pomiędzy tymi znakami wynikające z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Ostatnią badaną przez organ przesłankę stanowiło ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Dla celów całościowej oceny niebezpieczeństwa konfuzji, Kolegium uwzględniło model przeciętnego odbiorcy ukształtowany w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który stanowi osobę dobrze poinformowaną, należycie uważną i ostrożną (zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. o sygn. akt C-342/97, wyrok ETS z dnia 16 lipca 1998 r. o sygn. akt C-210/96 oraz wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r. o sygn. akt C-218/01). Równocześnie ETS podkreślił, iż poziom spostrzegawczości przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów lub usług.

Mając na uwadze powyższe, analizując niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, Kolegium Orzekające stwierdziło, że w przedmiotowej sprawie towary, do oznaczenia, których zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe mają szczególny charakter, głównie z uwagi na nieobojętny wpływa na organizm. Należy wskazać, iż poziom uwagi potencjalnych odbiorców tego typu towarów jest stosunkowo wysoki, a odbiorca jest uważny przy dokonywaniu ich zakupu i nabywa je z namysłem.

W takiej, zatem sytuacji dla przyjęcia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd wymagany jest wyższy stopień podobieństwa oznaczeń, aniżeli w przedmiotowej sprawie. W świetle powyższego, Kolegium Orzekające nie dopatrzyło się takiego podobieństwa pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi, które mogłoby prowadzić do następstw określonych w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., tj. ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Mając na uwadze powyższe argumenty, a także stanowisko doktryny i sądów oraz specyfikę rynku farmaceutycznego Kolegium Orzekające stanęło na stanowisku, że nie istnieje prawdopodobieństwo powstania wśród odbiorców błędu polegającego na skojarzeniu między badanymi znakami, bądź uznaniu, iż towary nimi oznaczone pochodzą od tego samego przedsiębiorcy czy też przedsiębiorstw powiązanych ze sobą.

Reasumując, Kolegium Orzekające uznało, że przeciwstawione znaki oceniane, jako całość są na tyle zróżnicowane, że wywierają odmienne wrażenie na odbiorcach, a tym samym nie są podobne w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p, zaś brak podobieństwa znaków wyklucza możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców pomimo podobieństwa towarów i jak już powyżej wspomniano, mając na uwadze, iż w rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z odbiorcą uważnym, jako, że towary z klasy 5 są to towary o charakterze specjalistycznym, których odbiorcy poświęcają większą uwagę, to nie zachodzi ryzyko pomyłki wśród odbiorców.

Zdaniem Urzędu Patentowego, niezasadny jest także zarzut z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., bowiem przedłożone do akt sprawy materiały nie dowodzą renomy znaków przeciwstawionych w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego, tj. [...] listopada 2011 roku.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeśli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść łub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Powyższy przepis ma zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy spełnione zostaną trzy przesłanki: po pierwsze renoma znaku wcześniejszego, po drugie podobieństwo lub identyczność oznaczeń, oraz po trzecie uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub wywarcie szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Oceniając, zatem renomę znaku towarowego należy wziąć pod uwagę różne kryteria oceny, w tym stopień znajomości znaku, udział w rynku pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów, zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem, terytorialny i czasowy zasięg używania znaku, licencje udzielone na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów, wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych, rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku, a także relację cenową do towarów substytucyjnych.

Powszechnie przyjmuje się, iż środkami dowodowymi w zakresie renomy mogą być badania opinii publicznej, nagrody i wyróżnienia, publikacje prasowe, rankingi, raporty, faktury i inne dokumenty handlowe, a także różnorakie materiały reklamowe.

Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z dnia z 26 maja 2015 roku VI SA/Wa 3935/14 "W pierwszej kolejności należy, zatem podkreślić, że znak renomowany to znak posiadający reputację i obok jego znajomości musi się wyróżniać dodatkowymi cechami, jak: udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów), zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem, terytorialny i czasowy zasięg używania, licencje udzielane na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów, wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych, rozmiar nadkładów poniesionych w związku z promocją znaku, relacja cenowa do towarów substytucyjnych, czy (i ewentualnie, w jakim zakresie) znak ten jest używany przez osoby trzecie ( por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2008 r., sygn. akt II GSK 506/07)."

W ocenie Kolegium Orzekającego materiały przedłożone do akt przedmiotowej sprawy nie pozwalają na stwierdzenie renomy znaków przeciwstawionych w oparciu o wyżej wymienione kryteria takie jak: intensywność, zasięg, reklama, okres używania znaku, wartość oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji czy też relacja cenowa do towarów podobnych.

Wnoszący sprzeciw przedłożył w załączeniu do wniesionego sprzeciwu z dnia [...] sierpnia 2014 roku następujące materiały na okoliczność renomy przeciwstawionych znaków towarowych:, jako załącznik nr 5 - zezwolenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia [...] marca 1980 roku; załącznik nr 6 - decyzja Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2008 roku; załącznik nr 7 - decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia [...] października 2013 roku; załącznik nr 8 - charakterystyka produktu leczniczego [...] z 2012 roku; załącznik nr 9 - ulotka [...]; załącznik nr 10 - wydruk artykułu z dnia 23 grudnia 2005 roku; załącznik nr 11 - decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych z dnia [...] grudnia 2012 roku; załącznik nr 12 - oświadczenie S. sp. z o. o. z dnia [...] marca 2013 roku; załącznik nr 13 - oświadczenie I. z dnia [...] grudnia 2013 roku; załącznik nr 14 - prezentacja, raport przygotowany, dla S. sp. z o. o. z września 2010 roku; załącznik 15 - prezentacja G. ze stycznia 2009 roku; załącznik 16 - prezentacja R. z sierpnia 2012 roku przygotowana na zlecenie, S. sp. o. o. przez G. sp. z o. o; załącznik nr 17 - prezentacja Rewitalizacja marek OTC, przygotowana na zlecenie S. sp. z o. o. przez G. sp. z o. o z sierpnia 2012 roku; załącznik nr 18 - wydruk z forum Gazety [...]; załącznik nr 19 - wydruk ze strony internetowej; załącznik nr 20 - Raport Instytutu [...], Publikacje prasowe oraz internetowe dotyczące [...] z okresu od [...] stycznia 2008 roku do [...] grudnia 2010 roku; załącznik nr 21 - płyta CD, zawierająca pełną wersję Raportu Instytutu [...]; załącznik 22 - print screen ze strony internetowej; załącznik 23 - wydruk ze strony internetowej; załącznik nr 24 - budżety reklamowe [...].

W ocenie Kolegium Orzekającego powyższe materiały nie potwierdzają renomy przeciwstawionych znaków towarowych.

Należy wskazać, iż wyżej wymienione załączniki nr 5, 6, 7, 8 ,9 (k. 111 - k. 124 akt przedmiotowej sprawy) oraz załącznik nr 11 (k. 107 akt przedmiotowej sprawy) nie świadczą o rzeczywistej obecności znaku ESSENTIALE na rynku, a tym bardziej o jego znajomości. Dotyczą one pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu, wskazują, jaki jest to środek, do czego został przeznaczony, jaki jest skład produktu, ewentualnie ocena składu, jakie są zalecenia producenta oraz ewentualnie, czego dotyczy treść etykiety. Materiały te w żaden sposób nie odnoszą się do wprowadzania na rynek przeciwstawionego znaku towarowego Essentiale, a w szczególności do pozytywnych skojarzeń przeciętnych nabywców. Ponadto cześć z tych materiałów, tj.: załączniki nr 7, 8, 11 dotyczą okresu po zgłoszeniu spornego znaku towarowego do ochrony. Należy także wskazać, iż dokumenty te w większości dotyczą oznaczeń [...] lub [...], a nie znaków towarowych Essentiale. Zatem materiał ten należy uznać za nieistotny w zakresie okoliczności renomy przeciwstawionego znaku towarowego Essentiale.

O renomie znaków przeciwstawionych, w ocenie Kolegium Orzekającego, nie może świadczyć załącznik nr 10, tj. wydruk z artykułu z dnia 23 grudnia 2005 roku, ponieważ w żaden sposób nie odnosi się do znajomości znaku wśród odbiorców i nie wskazuje na jakiekolwiek jego pozytywny odbiór przez konsumentów.

Zdaniem Kolegium Orzekającego także materiały przygotowane przez S. sp. z o.o., tj. dystrybutora produktów wnoszącego sprzeciw lub na jego zlecenie, tj. załącznik nr 12, 14, 16 oraz 17 (oświadczenie k. 99 - k. 104 oraz materiały przygotowane na zlecenie, tj.: prezentacja R. z sierpnia 2012 roku przygotowana na zlecenie, S. sp. o. o. przez G. sp. z o. o.; prezentacja R., przygotowana na zlecenie S. sp. z o. o. z sierpnia 2012 roku przez G. sp. z o. o, prezentacja, raport przygotowany, dla S. sp. z o. o. M. z września 2010 roku; k. 40- k. 92 akt przedmiotowej sprawy) nie mogą same w sobie służyć, jako dowód i świadczyć o renomie znaków ESSENTIALE w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, bowiem nie są to materiały niezależne, lecz przygotowane na zlecenie strony. W szczególności oświadczenie podmiotu żywotnie zainteresowanego wynikiem sprawy nie może być traktowane, jako samodzielny dowód przesądzający o zaistnieniu okoliczności w nim wskazanych. Należy zauważyć, iż S. sp. z o. o. na rynku jest wręcz utożsamiane z wnioskodawcą. Świadczy o tym załącznik nr 19 przedłożony przez wnoszącego sprzeciw (k. 36 akt przedmiotowej sprawy), w którym wśród wymienionych laureatów nagrody Złoty OTIS 2009, w pkt. 10 dotyczącym ESSENTIALE FORTE jako właściciel została wskazana spółka S.. Ponadto załączniki: nr 16 oraz załącznik nr 17, tj.: prezentacja R. z sierpnia 2012 roku przygotowana na zlecenie, S. sp. z o. o. przez G. sp. z o. o.; prezentacja R. marek OTC , przygotowana na zlecenie S. sp. z o. o. z sierpnia 2012 roku przez G. sp. z o. o są to materiały pochodzące z daty późniejszej niż sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony, zatem nie mogą one świadczyć o rozpoznawalności i renomie znaków przeciwstawionych przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, tj. przed [...]listopada 2011 roku. Badania te ponadto nie zostały w ogóle podpisane, zatem trudno uznać je za wiarygodny materiał dowodowy.

Załącznik nr 13, tj. oświadczenie I. Ltd z dnia [...] grudnia 2013 roku (k.95 - 98 oraz tłumaczenie tego dokumentu k. 326 - k. 329 akt przedmiotowej sprawy) także nie potwierdza renomy znaku towarowego Essentiale w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony. Powyższe oświadczenie wskazuje, co prawda na udział w rynku, lecz po pierwsze dotyczy znaku Essentiale Forte, nie wynika z niego natomiast, jakiego dotyczy okresu, terytorium, a tym bardziej nie wskazuje na siłę marki, ani jej pozytywny wpływ na wartość znaku towarowego, nie dowodzi, zatem, w ocenie Kolegium, że oznaczenie Essentiale utrwaliło się w świadomości odbiorców, jako znak nakładany na towary o wysokiej jakości, co jest istotne przy wykazaniu pozytywnych skojarzeń wśród nabywających towar odbiorców. Ponadto oświadczenie to pochodzi z 2013 roku, zatem po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony.

Ponadto z załącznika nr 20, tj. Raportu Instytutu [...] z 2014 roku oraz załącznik 21, tj. płyta CD z pełną wersją raportu oraz załącznik 24, tj. budżety reklamowe Essentiale Forte przygotowane przez Z., nie świadczą o renomie znaku towarowego Essentiale, bowiem z powyższego raportu nie wynika, w jaki sposób i w jakiej postaci znak był reklamowany, na jaką skalę, na jakim terenie, do jakiego kręgu odbiorców te reklamy docierały. Nie wskazuje, jakie informacje na temat znaku towarowego Essentiale pojawiały się w reklamach.

W ocenie Kolegium załącznik nr 15, tj. prezentacja GFK również nie stanowi materiału potwierdzającego renomę znaku Essentiale. Po pierwsze dotyczy on oznaczenia Essentiale Forte, i wskazuje on raczej na informację dotyczące profilu pacjenta oraz leczenia dolegliwości wątrobowych. Prezentacja powyższa zawiera co prawda informacje dotyczące preparatu Essentale Forte, nie stanowi natomiast podstawy do twierdzenia, iż zawarte w tej prezentacji informacje wskazują na renomę znaku Essentiale, czy też kojarzenie tego oznaczenia przez odbiorców z wysoką, jakością produktów, bądź ich szczególnym charakterem wynikającym z intensywnego i długotrwałego używania tego oznaczenia na rynku. Badania te nie zostały w ogóle podpisane, zatem również trudno uznać je za wiarygodny materiał dowodowy.

Także, w ocenie Kolegium, przedłożone do akt sprawy wydruki z internetu, tj. załącznik nr 18 wydruk z forum Gazety [...]; załącznik nr 19 wydruk ze strony internetowej; załącznik 22 print screen ze strony internetowej; załącznik 23 wydruk ze strony internetowej (k. 37 - 41, oraz k. 9- 15 akt przedmiotowej sprawy) nie potwierdzają charakteru renomowanego tych znaków. Mogą one jedynie świadczyć, iż produkty te były dostępne na rynku, jakie mają zastosowanie, lecz nie potwierdzają one, iż znaki przeciwstawione cieszyły się wysoką rozpoznawalnością wynikającą z ich renomy na rynku, nie mogą w związku z tym stanowić dowodu na okoliczność, iż towary nimi oznaczane kojarzą się z wysoką, jakością, ekskluzywnym charakterem.

Ponadto z załącznika nr 19 o tytule Laureaci nagrody Złoty OTIS 2009, trudno cokolwiek określić, bowiem na podstawie samego wydruku trudno stwierdzić, jakie były zasady przyzwania nagród, kto je przyznawał i czym się kierował przyznając taką nagrodę, a ponadto, jakie były kryteria przyznania tego typu nagrody.

Reasumując Kolegium Orzekające po przeanalizowaniu przez wnoszącego sprzeciw materiałów na okoliczność renomy znaku Essentiale stwierdziło, że nie potwierdzają one renomy tego znaku. Dokumenty te oraz wszelkie materiały dowodowe świadczą o tym, że produkty oznaczane, między innymi, tym znakiem towarowym wprowadzane są na rynek, a także są i były promowane, lecz nie pozwalają określić skali tego zjawiska. Ponadto wnoszący sprzeciw nie udowodnił, że jego towary na skutek intensywnej reklamy znane są szerokim kręgom odbiorców, którzy kojarzą je z wysoką jakością.

Należy także wskazać, iż większość z tych materiałów dotyczy oznaczenia Essentiale Forte, nie natomiast znaków towarowych Essentiale, które stanowią podstawę niniejszego sprzeciwu.

Wnoszący sprzeciw nie udowodnił, że jego towary na skutek intensywnej reklamy znane są szerokim kręgom odbiorców, którzy kojarzą je także z wysoką, jakością.

Zatem, w ocenie Kolegium Orzekającego, wnoszący sprzeciw nie wykazał, iż znaki przeciwstawione w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony miały charakter renomowany wynikający z ich długotrwałego i intensywnego używania na rynku.

Wnoszący sprzeciw nie przedstawił żadnych niezależnych opinii i badań dotyczących rozpoznawalności znaku towarowego ESSENTIALE na terytoriom Polski, który kojarzyłby się odbiorcom głównie z wysoką jakością towarów nim oznaczonych.

W ocenie Kolegium Orzekającego, zatem materiał zebrany w aktach przedmiotowej sprawy nie wskazuje w szczególności na udział w rynku, zasięg i długotrwałość używania przeciwstawionych oznaczeń.

Aby potwierdzić swoje stanowisko wnoszący sprzeciw musiałby przedstawić dowody świadczące o tym, że towary opatrzone jego znakiem kojarzą się odbiorcom z wysoką, jakością i ekskluzywnym charakterem.

Na marginesie organ zauważył, że nawet dowiedzenie renomy swojego znaku towarowego oraz stwierdzenie podobieństwa tego znaku do spornego znaku towarowego nie jest wystarczające dla uznania zarzutu na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

W ślad za treścią tego przepisu uprawniony do renomowanego znaku towarowego musi jeszcze wykazać, że prawo ochronne na sporny znak towarowy mogłoby przynieść uprawnionemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Tymczasem w przedmiotowej sprawie wnoszący sprzeciw nie wykazał renomy znaków przeciwstawionych, ponadto porównywane znaki towarowe nie są do siebie podobne w stopniu stwarzającym ryzyko ich skojarzenia, przy czym należy wskazać, iż brak wymaganego stopnia podobieństwa (a z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie) powoduje, że nie może zachodzić ryzyko pasożytniczego wykorzystania szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub ewentualnej renomy znaków przeciwstawionych.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, zatem, że późniejsze zgłoszenie spornego znaku towarowego nie miało negatywnego wpływu na znaki wnoszącego sprzeciw, o jakich mowa w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Wobec powyższego zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. należało uznać za niezasadny. Skoro powyższy przepis ma zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy spełnione zostaną trzy przesłanki: po pierwsze renoma znaku wcześniejszego, po drugie podobieństwo lub identyczność oznaczeń, oraz po trzecie uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub wywarcie szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego, a brak jest w przedmiotowej sprawie skojarzenia znaku spornego ze znakami przeciwstawionymi, renoma znaków przeciwstawionych nie została należycie wykazana przez wnoszącego sprzeciw, zatem, nie zasadne jest twierdzenie, iż w niniejszej sprawie zachodzi ryzyko, aby uprawniony ze spornego prawa ochronnego mógł czerpać nienależne korzyści ze sprzedaży swoich towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym.

Zdaniem Kolegium, sporny znak towarowy "ESSENSIVAL PHOSPHOLIPIDE SUPLEMENT DIETY" różni się od znaków przeciwstawionych w takim stopniu, że nie zachodzi niebezpieczeństwo, aby potencjalny odbiorca towarów oznaczanych tymi znakami skojarzył je ze sobą. Sama natomiast zbieżność w zakresie początkowego członu ESSEN czy też, ESSE nie może w przedmiotowej sprawie przesądzać o podobieństwie znaków, czy też o skojarzeniu tych znaków tylko ze względy na ten element, bowiem jest on często wykorzystywany w branży farmaceutycznej w znakach należących do różnych podmiotów niezależnych od siebie. Zatem w tym przypadku odbiorca towarów oznaczonych spornym znakiem towarowym, w ocenie Kolegium, nie skojarzy znaku spornego ze znakami przeciwstawionymi. Oznaczenia rozpatrywane jako całość są wyraźnie odmienne we wszystkich płaszczyznach porównawczych.

W ocenie Kolegium, w przedmiotowej sprawie nie została spełniona żadna z powyżej wymienionych przesłanek zawartych w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

W świetle powyższego należy, zatem uznać, że twierdzenia wnoszącego sprzeciw, dotyczące rejestracji spornego znaku towarowego w aspekcie wykorzystania renomy znaku towarowego Essentiale w celu uzyskania nienależnych korzyści majątkowych ze sprzedaży towarów opatrzonych znakiem spornym za nieuzasadnione.

Na powyższą decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] A. GmbH z siedzibą w K., Niemcy wywiodła skargę.

Decyzji zarzucono naruszenie przepisów postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

1. art. 7, 77 §1, 80 i 107 § 3 kpa polegające na braku całościowej, wszechstronnej i wnikliwej oceny materiału dowodowego przedłożonego do akt sprawy w zakresie okoliczności wskazujących na renomowany charakter znaków towarowych ESSENTIALE i nieprawidłowym uzasadnieniu decyzji w tym zakresie, poprzez:

• uznanie, że materiały dowodowe odnoszące się do produktu [...] są nieistotne w zakresie renomy znaku towarowego Essentiale;

• uznanie, że decyzje stanowiące dokumenty Zezwolenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr [...] z dnia [...] marca 1980r.; Decyzja Ministra Zdrowia nr [...] z dnia [...] lipca 2008r.; Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Nr [...] z dnia [...] października 2013r.; Charakterystyka produktu leczniczego [...] z 2012r. zamieszczona na stronie internetowej [...]; Ulotka leku [...]; nie potwierdzają zasięgu i długotrwałości używania oznaczenia oraz wadliwe uzasadnienie w tym zakresie;

• uznanie, że materiały dowodowe wskazane w załącznikach nr 14,16,17 sprzeciwu tj. Prezentacja "Farmaceuci - rekomendacje dotyczące kategorii preparatów na bóle brzucha i dolegliwości wątroby" Raport z badania ilościowego przygotowany dla S., M., Warszawa wrzesień 2010 r., Prezentacja G. [...] - BRAND ID, Styczeń 2009.; Prezentacja R. OTC: Farmaceuci, sierpień 2012, przygotowana na zlecenie S. sp. z o. o. przez G. sp. z o.o. (tylko fragmenty dotyczące produktów [...] - świadczą o renomie znaków Essentiale i nie mogą służyć jako dowody, gdyż zostały przygotowane na zlecenie dystrybutora produktów a także brak przedstawienia uzasadnienia w tym zakresie - pomimo, że materiały te zostały przygotowane przez podmioty niezależne i uznane na rynku tj. G. sp. z o.o. oraz M., a wartość i rzetelność wyników przedmiotowych badań nie została w żaden sposób zakwestionowana, a co więcej zostały one przeprowadzone przed wszczęciem przedmiotowej sprawy;

• uznanie, że materiał dowodowy znajdujący się w załączniku nr 12 tj. oświadczenie S. sp. z o.o. nie może służyć jako dowód w sprawie albowiem jest oświadczeniem podmiotu dystrybuującego produkt oznaczony znakiem Essentiale, pomimo, że zawiera on istotne informacje pochodzące od podmiotu wprowadzającego na rynek produkt oznaczony znakiem wcześniejszym, a zatem posiadającym wiedzę na temat jego rozpowszechnienia oraz działań promocyjnych i sprzedażowych;

• uznanie, że materiał wskazany w załączniku nr 16 i 17 do sprzeciwu tj. prezentacja R. OTC: sierpień 2012, przygotowana na zlecenie S. sp. z o.o. przez G. sp. z o.o. oraz prezentacja R. OTC: Farmaceuci, sierpień 2012, przygotowana na zlecenie S. sp. z o.o. przez G. sp. z o.o., nie stanowią materiałów istotnych dla okoliczności istnienia renomy znaków Essentiale z uwagi na późniejszą niż data zgłoszenia datę ich powstania oraz brak podpisu, pomimo, że potwierdzają one ciągłość obecności znaku na rynku i jej pozycję w długim okresie czasu i stanowią materiał uzupełniający dla dokumentów o podobnym charakterze powstałych przed datą zgłoszenia znaku spornego, natomiast brak podpisu przy istniejącym oznaczeniu przedmiotowego dokumentu nie jest niezbędny dla jego identyfikacji i weryfikacji wiarygodności;

• uznanie, że załącznik nr 13 do sprzeciwu tj. oświadczenie I. Ltd z dnia [...] grudnia 2013, nie potwierdza renomy przed datą zgłoszenia spornego znaku, gdyż odnosi się do znaku Essentiale Forte, nie wynika z niego okres i terytorium, którego dotyczą dane, nie dowodzi faktu przypisywania przez konsumentów wysokiej jakości towarów oznaczanych przez ten znak, a także z uwagi na to, że pochodzi z 2013 roku, czyli po dacie zgłoszenia znaku spornego, podczas gdy dokument ten odnosi się do towarów oznaczanych znakiem towarowym Essentiale, okres którego dotyczą przedstawione dane wynika jednoznacznie z jego treści, terytorium, którego dotyczą dane wynika chociażby z waluty użytej do wyrażenia wartości sprzedaży, dane, które są objęte oświadczeniem dotyczą okresu od 2008 do 2012 roku, a więc także okresu przed zgłoszeniem spornego znaku do ochrony, a wysoki udział rynkowy sugeruje pozytywny wizerunek produktu i jego oznaczenia wśród odbiorców;

• uznanie, że materiały zawarte w załącznikach nr 20 tj. Raport Instytutu [...] z 2014r. oraz 21 tj. budżety reklamowe przygotowane przez Z., nie świadczą o renomie znaków Essentiale- bowiem nie wskazują w jakiej formie znak był reklamowany, na jaką skalę, na jakim terenie i do jakiego kręgu odbiorców reklamy te docierały, pomimo, że na załączonej płycie CD oraz w wersji papierowej raportu znajdują się informacje o tytułach magazynów w których produkt był reklamowany, nakładzie tych pism, kręgu ich odbiorców, stronach, na których reklamy były zamieszczane a także ich postaci, z budżetów reklamowych wynikają natomiast nośniki reklamy, okresy w których produkt był reklamowany w telewizji, i w prasie, a także wydatki poniesione na te działania;

• uznanie, że materiał wskazany w załączniku nr 15 tj. prezentacja G. [...] BRAND ID, Styczeń 2009 nie stanowi dowodu potwierdzającego renomę, bo dotyczy oznaczenia Essentiale Forte, zawiera informacje o profilu pacjenta i nie została podpisana, pomimo, że w badaniu tym wyraźnie wskazane są cechy kojarzone z produktem [...], a zatem i znakami towarowymi Essentiale oraz powody nabywania tego produktu, które potwierdzają skojarzenia z wysoką jakością tego produktu w ocenie konsumentów i pozytywnymi asocjacjami ze znakiem towarowym;

• odmowę uznania wiarygodności materiału wskazanego w załączniku nr 15 tj. prezentacja G. - BRAND ID, Styczeń 2009 z uwagi na brak jego podpisania, pomimo, że materiał ten został przygotowany przez podmioty niezależne i uznane na rynku tj. G. sp. z o.o. a wartość i rzetelność wyników przedmiotowych badań nie została w żaden sposób zakwestionowana, natomiast brak podpisu przy istniejącym oznaczeniu przedmiotowego dokumentu nie jest niezbędny dla jego identyfikacji i weryfikacji wiarygodności;

• uznanie, iż wydruki załączone w zał. nr 18 i 19 tj wydruk z forum Gazety [...]:[...] [...] dla ochrony_watroby_[...]; wydruk ze strony internetowej [...] nie potwierdzają renomowanego charakteru znaków, pomimo, że wydruki te zawierają pozytywne opinie konsumentów o produkcie [...]i potwierdzają jego rynkową dostępność;

• nieuwzględnienie w zakresie oceny pozytywnych skojarzeń konsumentów ze znakami Essentiale i wysokiej jakości produktu nimi oznaczonego, informacji o uzyskanej przez [...] nagrody Złoty Otis (zał. nr 19 do sprzeciwu) oraz przedstawienie wadliwego uzasadnienia w tym zakresie nie odnoszącego do znaczenia przedmiotowego dokumentu, pomimo, że z informacji tej wynika, ze jest to nagroda przyznawana dla produktów z rynku farmaceutyczne, cieszących się zaufaniem konsumentów;

• pominięcie w analizie przesłanki udziału w rynku i zasięgu oddziaływania znaku towarowego Essentiale danych wynikających z materiału wydruk ze strony internetowej [...] - 4270 (zał. nr 23) oraz brak wyjaśnienia przyczyn, dla których materiały te nie zostały wzięte pod uwagę w tym zakresie;

• pominięcie materiału dowodowego Prezentacja "Farmaceuci - rekomendacje dotyczące kategorii preparatów na bóle brzucha i dolegliwości wątroby" Raport z badania ilościowego przygotowany dla S., M., Warszawa wrzesień 201 Or., □ Prezentacja G. - BRAND ID, Styczeń 2009.; Prezentacja R. OTC: Farmaceuci, sierpień 2012, przygotowana na zlecenie S. sp. z o.o. przez G. sp. z o.o. (tylko fragmenty dotyczące produktów Essentiale i brak jego wszechstronnej analizy pod kątem sposobu postrzegania produktu i oznaczenia Essentiale przez odbiorców tej kategorii produktów oraz jego pozycji rynkowej na tle innych produktów tej kategorii oraz brak wyjaśnienia przyczyn, dla których materiał ten nie został wzięty pod uwagę w tym zakresie;

• pominięcie materiału dowodowego I. Ltd z dnia [...] grudnia 2013 i brak jego wszechstronnej analizy pod kątem sposobu postrzegania produktu i oznaczenia Essentiale przez odbiorców tej kategorii produktów oraz jego pozycji rynkowej na tle innych produktów tej kategorii oraz brak wyjaśnienia przyczyn, dla których materiał ten nie został wzięty pod uwagę w tym zakresie;

• sprzeczne z treścią materiałów dowodowych uznanie, że nie zostały przedstawione żadne niezależne opinie i badania dotyczące rozpoznawalności i pozytywnych skojarzeń znaków Essentiale na terenie Polski, podczas gdy materiał taki stanowią m.in. Prezentacja " Farmaceuci - rekomendacje dotyczące kategorii preparatów na bóle brzucha i dolegliwości wątroby " Raport z badania ilościowego przygotowany dla S., M., Warszawa wrzesień 2010r., Prezentacja G. - BRAND ID, Styczeń 2009.; Prezentacja R. OTC: Farmaceuci, sierpień 2012, przygotowana na zlecenie S. sp. z o. o. przez G. sp. z o. o. (tylko fragmenty dotyczące produktów Essentiale;

• wadliwe uznanie, że spółka S. sp. z o.o. jest stroną w postępowaniu i na tej podstawie uznanie za nie posiadające mocy dowodowej materiały przygotowane przez niezależne podmioty na jej zlecenie, a także przedstawienie wadliwego uzasadnienia w tym zakresie opartego na informacji prasowej dotyczącej nagrody Złoty Otis przyznanej S. sp. z o.o. jako dystrybutorowi produktu Essentiale Forte, a nie jako właścicielowi znaków Essentiale;

• uznanie, że przedstawione materiały dowodowe nie dowodzą skali wprowadzania i promowania znaków towarowych Essentiale oraz ich znajomości i pozytywnych skojarzeń wśród odbiorców;

• uznanie, że całość materiału dowodowego w sprawie nie wskazuje na udział w rynku, zasięg i długotrwałość używania znaków Essentiale i brak przedstawienia

uzasadnienia w tym zakresie, pomimo przedstawienia przez Uprawnionego materiałów, dowodzących wprost wskazanych przesłanek, co również dostrzegł organ odnosząc się do poszczególnych materiałów;

• wadliwe przyjęcie, że każdy z przedstawionych materiałów dowodowych powinien wykazywać jednoczesne spełnienie wszystkich przesłanek niezbędnych do udowodnienia renomy, pomimo, że taka konkluzja może wynikać dopiero z całokształtu materiału dowodowego, a pojedyncze materiały ze względu na swój charakter dotyczą zazwyczaj spełnienia jednej takiej przesłanki;

• zaniechanie całościowej analizy i oceny materiału dowodowego przedłożonego na okoliczność renomy znaków towarowych Essentiale i dokonanie wybiórczej oceny jednostkowych materiałów w ich odseparowaniu od całości materiałów dowodowych bez dokonania ich krytycznej całościowej analizy pod kątem wzajemnej komplementarności;

• błędne uznanie, że przedstawiony materiał dowodowy nie wskazuje na długotrwałość używania, udział w rynku, zasięg używania znaków Essentiale oraz jego skojarzenia z wysoką jakością;

• brak przeprowadzenia analizy materiału dowodowego przedłożonego na okoliczność wysokiej dystynktywności znaków towarowych Essentiale;

• wadliwe uznanie, że znak towarowy Essentiale nie jest znakiem renomowanym;

• wadliwe ustalenie, że człon ESSEN jest często wykorzystywany w branży farmaceutycznej i przez to mało wyróżniający;

2. wskazano na naruszenie art. 7, 77 §1, 80 i 107 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego polegające na dokonaniu wadliwych ustaleń istotnych okoliczności faktycznych sprawy i nieprawidłowym uzasadnieniu decyzji w tym zakresie poprzez:

• dokonanie błędnej oceny oznaczeń przy pominięciu reguły całościowej oceny podobieństwa, oraz istotnego znaczenia jaki mają początkowe elementy oznaczeń słownych dla ich postrzegania przez przeciętnego odbiorcę;

• wadliwe przyjęcie niskiej dystynktywności elementu "essen" w całościowej ocenie podobieństwa oznaczeń;

• wadliwe ustalenia odnośnie braku podobieństwa oznaczeń Essentiale i Essensival;

• wadliwe przyjęcie podwyższonego poziomu uwagi konsumentów nabywających produkty z 5 klasy towarowej;

• wadliwe przypisanie nadmiernej wagi elementom końcowym spornych znaków w ocenie podobieństwa tych oznaczeń i przypisanie im możliwości zróżnicowania oznaczeń w takim stopniu, ze konsumenci nie skojarzą ich ze sobą;

• wadliwe pominięcie okoliczności, że przeciwstawione oznaczenia mają taką samą długość;

• brak dokonania oceny podobieństwa oznaczeń w kontekście wysokiej dystynktywności i renomy znaku wcześniejszego;

Strona skarżąca wskazała także na naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:

3. naruszenie art. 132 ust 2 pkt 2 pwp polegające na jego nieprawidłowej wykładni w zakresie oceny przesłanki podobieństwa oznaczeń i ryzyka konfuzji w zakresie:

• konieczności dokonywania całościowej oceny oznaczeń;

• zasad i reguł przyjętych przy ocenie podobieństwa oznaczeń słownych, gdzie decydujące znaczenie mają początkowe człony oznaczeń;

• wpływu identyczności towarów na ustalenie ryzyka konfuzji;

• rozumienia modelu przeciętnego odbiorcy produktów z kl. 3 oraz stopnia jego uwagi;

4. naruszenie art. 132 ust 2 pkt 3 pwp poprzez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na uznaniu, że:

• przesłanką ochrony renomowanego charakteru znaku towarowego jest wysoka jakość i ekskluzywny charakter znaku towarowego;

5. naruszenie art. 132 ust 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp polegające na ich niewłaściwym zastosowaniu w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy.

W tych okolicznościach strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W obszernym uzasadnieniu skargi rozwinięto przedstawione powyżej zarzuty.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2017 r. 1369 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.).

Dokonując analizy przedmiotowej sprawy Sąd uznał, iż zarzuty skargi są niezasadne i nie zasługują na uwzględnienie, gdyż rozstrzygnięcie dokonane przez Urząd Patentowy RP jest prawidłowe i nie narusza obowiązującego w tym zakresie prawa, a argumenty zawarte w skardze zasadności tego rozstrzygnięcia nie podważają.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż zgodnie z art. 256 ust. 1 p.w.p. do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Naczelną zasadą postępowania administracyjnego jest, wyrażona w art. 7 k.p.a. zasada prawdy obiektywnej, w myśl której organy administracji publicznej podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Mają one zatem obowiązek dokonać wszechstronnej oceny okoliczności konkretnej sprawy na podstawie analizy całego materiału dowodowego i swoje stanowisko wyrazić w uzasadnieniu podjętej decyzji (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2001 r., sygn. I SA 1110/01). Realizację tej zasady zapewniają zaś przepisy regulujące postępowanie dowodowe. Zgodnie z art. 77 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzeć cały materiał dowodowy. Dokładne ustalenie stanu faktycznego możliwe jest tylko na podstawie wszystkich istotnych dowodów i poprzez wyjaśnienie wszystkich nasuwających się w sprawie wątpliwości. Jednocześnie należy zauważyć, iż obowiązek organu wyjaśnienia okoliczności sprawy nie jest sprzeczny z zasadą, iż ciężar dowodu spoczywa na tym, kto z określonego faktu wywodzi skutki prawne. Zebranie całego materiału dowodowego, to zebranie dowodów dotyczących wszystkich mających znaczenie prawne dla sprawy faktów. Dlatego też realizując zasadę prawdy obiektywnej organ jest wprawdzie zobowiązany do wyczerpującego zbadania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, jednakże strona nie jest zwolniona od współdziałania w wyjaśnianiu okoliczności faktycznych sprawy. Na podstawie całokształtu zebranego materiału dowodowego organ ocenia następnie, czy dana okoliczność została udowodniona (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 1988 r., sygn. akt II SA 1947/87, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2011 r., sygn. akt II GSK 701/10).

Jednocześnie należy zauważyć, iż art. 80 k.p.a. wprowadza zasadę swobodnej oceny dowodów, zgodnie z którą organ prowadzący postępowanie ocenia według swojej wiedzy, doświadczenia oraz wewnętrznego przekonania wartość dowodową poszczególnych środków dowodowych i nie jest skrępowany żadnymi formalnymi regułami dotyczącymi wskazania jak ma dowody oceniać. Jednocześnie zasada ta nie oznacza, iż organ jest uprawniony do oceny dowodów dowolnie, lecz musi oprzeć swoją ocenę na przekonujących podstawach i dać temu wyraz w uzasadnieniu decyzji (por. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Wydanie 7, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2005, s. 410).

Zaskarżona decyzja została wydana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Skarżący badanej decyzji zarzucił naruszenie przepisów postępowania, tj.: art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a., polegające na braku całościowej, wszechstronnej i wnikliwej oceny materiału dowodowego przedłożonego do akt sprawy w zakresie okoliczności wskazujących na renomowany charakter znaków towarowych ESSENTIALE i nieprawidłowym uzasadnieniu decyzji w tym zakresie.

W ocenie skarżącego, Urząd niezasadnie uznał, że materiały dowodowe przedłożone do akt sprawy nie potwierdzają zasięgu i długotrwałości używania oznaczenia oraz nie świadczą one o renomie znaku przeciwstawionego i niezasadnie uznał, że materiały dowodowe odnoszące się do produktu [...] są nieistotne w zakresie renomy znaku towarowego Essentiale.

Skarżący zarzucił także, iż organ pominął w analizie przesłanki udziału w rynku i zasięgu oddziaływania znaku towarowego Essentiale, danych wynikających z materiałów dowodowych i wadliwie uznał, że spółka S. sp. z o. o jest stroną w postępowaniu i na tej podstawie uznał za nieposiadające mocy dowodowej materiały przygotowane przez niezależne podmioty na jej zlecenie, a także przedstawienie wadliwego uzasadnienia w tym zakresie opartego na informacji prasowej dotyczącej nagrody Złoty Otis przyznaje S. sp. z o. o. jako dystrybutorowi produktu [...], a nie jako właścicielowi znaków ESSENTIALE.

Ponadto, zdaniem strony skarżącej, Urząd błędnie uznał, że materiały dowodowe nie potwierdzają skali wprowadzania i promowania znaków towarowych Essentiale oraz ich znajomości i pozytywnych skojarzeń wśród odbiorców.

Zdaniem skarżącego, UP dokonał wadliwych ustaleń istotnych okoliczności faktycznych sprawy, bowiem dokonał błędnej oceny oznaczeń przy pominięciu reguły całościowej oceny podobieństwa oraz istotnego znaczenia jaki mają początkowe elementy oznaczeń słownych dla ich postrzegania przez przeciętnego odbiorcę.

Wadliwie ustalił, że człon ESSEN jest często wykorzystywany w branży farmaceutycznej i przez to mało wyróżniający.

Skarżący zarzucił także naruszenia przepisów art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art 132 ust 2 pkt 3 ustawy p.w.p. poprzez ich nieprawidłową wykładnię.

Zdaniem Sądu, zarzuty skarżącego są nieuzasadnione, ponieważ zaskarżona decyzja zawiera pełną analizę przedłożonych materiałów dowodowych oraz dokładną analizę podobieństwa znaków, zarówno pod kątem ich elementów wspólnych, jak i odmiennych. Rozpoznając sprawę Urząd Patentowy, wziął pod uwagę różne kryteria oceny, mianowicie przeznaczenie towarów, zasadę działania, krąg odbiorców do których towary są skierowane, sposób działania, a także sposób dystrybucji tych towarów. Na podstawie tej szczegółowej analizy UP zasadnie uznał, iż porównywane znaki nie są podobne w takim stopniu, że zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Sąd stwierdza, że Urząd dokonując analizy podobieństwa porównywanych znaków wziął pod uwagę wszystkie elementy występujące w tych znakach, uwzględnił ogólne wrażenie jakie porównywane znaki towarowe wywierają na odbiorcy. Wszystkie te kwestie zostały wyjaśnione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, zatem za niesłuszne należy uznać zarzuty dotyczące naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2, bowiem analiza porównawcza została dokonana prawidłowo zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, co zostało wyjaśnione w zaskarżonej decyzji.

Odnośnie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, organ zasadnie przyjął, że takie ryzyko w przedmiotowej sprawie nie zachodzi z uwagi na brak podobieństwa oznaczeń, a także z uwagi na wyższy stopień uwagi odbiorców tego typu towarów.

Należy podkreślić, iż odbiorcami towarów z klasy 5, do oznaczenia których zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe są osoby uważne, bowiem są to towary specjalistyczne (szeroko pojęta ochrona zdrowia), zatem odbiorcy rozważnie dokonują wyboru tego typu towarów, gdyż mogą one być nieobojętne dla ich zdrowia. Nie można podzielić stanowiska skarżącej, iż mogą to być osoby o obniżonym poziomie percepcji i uwagi bowiem do kręgu tych odbiorców należą także osoby chore, których poziom uwagi jest znacznie obniżony. Osoby cierpiące na dolegliwości zdrowotne z dużą uwagą dokonują zakupu leków i środków paramedycznych. Sąd podziela stanowisko organu odnośnie niskiej dystynktywności pierwszych członów ESSEN, występujących w znakach porównywanych głównie z uwagi na ich częste występowanie w oznaczeniach wykorzystywanych w branży farmaceutycznej przez różne podmioty.

Sąd zauważa, że na dowód tego uprawniony przedłożył szereg wydruków, z których wynika, iż różne podmioty używają w swoich oznaczeniach takiego członu w nazwie, Nie będzie on zatem elementem wyróżniającym dla odbiorców tego typu towarów.

Za niesłuszne także należy uznać twierdzenia strony skarżącej jakoby Urząd wadliwie dokonał wykładni art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz wadliwie ocenił materiał dowodowy na okoliczność renomy znaków przeciwstawionych, czy też pominął niektóre z nich.

W świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy – Prawo własności przemysłowej, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.

Zgodnie z brzmieniem art. 120 ust. 1 i 2 ww. ustawy – Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej, konieczne jest, by znak towarowy – co do zasady – posiadał zdolność rejestracyjną i odróżniającą, która pozwoli mu na pełną autonomiczność w obrocie zarówno w sensie prawnym, jak i faktycznym. Ma być więc swoistym komunikatorem służącym oznaczeniu produktów lub usług, które będą korzystać z jego sugestywności i oryginalności. Znak towarowy nie może być zatem identyczny lub podobny do znaku towarowego występującego już w obrocie i korzystającego z ochrony, zwłaszcza gdy miałby służyć oznaczaniu towarów identycznych lub podobnych. Stworzenie znaku towarowego nie może opierać się tylko na tych kryteriach, które wprost oznaczają dany produkt czy usługę, i to niezależnie od tego, czy będzie to płaszczyzna rodzajowa, pochodzenia towaru, jego jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji czy przydatności, bowiem w sytuacji, gdy znak towarowy wprost określa wyłącznie jedną z tych płaszczyzn, wówczas nie spełnia on funkcji odróżniającej.

Sąd stwierdza, że w rozpoznawanej sprawie sporny słowno – graficzny znak towarowy "ESSENSIVAL PHOSPHOLIPIDE SUPLEMENT DIETY" posiada nie tylko zdolność rejestracyjną i odróżniającą, ale przede wszystkim nie stwarza ryzyka jego podobieństwa do znaków przeciwstawionych. Trzeba przy tym zastrzec, że dokonywana w tym aspekcie ocena porównywanych znaków towarowych dotyczyła całości oznaczeń i nie była prowadzona jedynie pod kątem wspólnego elementu "ESSEN", który to element sam w sobie ma słabą zdolność odróżniającą. Prawo ochronne nie może być udzielane tylko jednemu podmiotowi na zasadzie monopolizowania poszczególnych słów czy słownych elementów składających się z połączenia występujących w alfabecie liter, których funkcja i przeznaczenie (zastosowanie) ma wartość uniwersalną, a przez to powszechną. Użyty w spornym znaku towarowym element "ESSEN" ma w rzeczy samej taki właśnie walor, przez co jako taki pozbawiony jest dostatecznych znamion odróżniających, jednakże wpleciony w treść całej sekwencji "ESSENSIVAL PHOSPHOLIPIDE SUPLEMENT DIETY" w żaden sposób nie odbiera całemu oznaczeniu jego cech dystynktywnych. Gdyby przyjąć odmienny punkt widzenia za prawidłowy, należałoby wówczas zakwestionować także prawidłowość udzielonej ochrony prawnej na przeciwstawiony znak towarowy ESSENTIALE – w myśl zasady o braku podstaw do monopolizowania (zawłaszczania) poszczególnych słów czy elementów słownych na potrzeby indywidualnych oznaczeń, która to zasada wynika wprost z treści art. 129 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Zdaniem Sądu sporny słowno – graficzny znak towarowy "ESSENSIVAL PHOSPHOLIPIDE SUPLEMENT DIETY" o numerze [...] spełnia wszystkie funkcje znaku towarowego, bowiem jego cechy dystynktywne w pełni pozwalają na stwierdzenie, że posiada on dostateczne znamiona odróżniające, natomiast samo podobieństwo towarów, dla oznaczenia których zarejestrowane zostały porównywane znaki towarowe, nie może w żadnej mierze przesądzać o podobieństwie tychże znaków, a tym bardziej – o możliwości zaistnienia ryzyka konfuzji pomiędzy tymi znakami. Zdolność odróżniająca jest bowiem tą cechą znaku, którą oceniać należy przez pryzmat całościowego oddziaływania danego oznaczenia. Przy ocenie porównywanych oznaczeń niedopuszczalne jest więc koncentrowanie się tylko na wybranym, pojedynczym elemencie warstwy słownej znaku spornego i przeciwstawionego, przy zupełnym pominięciu wszystkich pozostałych składników porównywanych znaków, tj. zapisu, brzmienia, układu graficznego, wyróżniających elementów graficznych, etc. Trzeba stwierdzić, że w niniejszej sprawie Urząd Patentowy RP w pełni zasadnie wskazuje, że przedmiotowe znaki towarowe muszą być oceniane jako całość i w takiej postaci – jak trafnie argumentuje – nie zachodzi ryzyko konfuzji, wszak nie istnieje podobieństwo porównywanych znaków towarowych, mogące wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych.

Przede wszystkim - co należy podkreślić - sporny znak towarowy jest znakiem słowno - graficznym, natomiast jeden z przeciwstawionych znaków strony skarżącej jest znakiem słowno – graficznym drugi zaś znakiem słownym.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2012 r. o sygn. akt II GSK 1091/11 (publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl), dla stwierdzenia podobieństwa między znakami słowno - graficznymi nie jest wystarczającym sam fakt występowania zbieżnych słów i każdorazowo należy brać pod uwagę także pozostałe elementy znaków. Z kolei w wyroku z dnia 11 kwietnia 2012 r. o sygn. akt II GSK 391/11 (publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że zasadą jest, iż znaki towarowe porównuje się całościowo, tzn. biorąc pod uwagę łącznie wszystkie elementy tworzące znak. W znaku towarowym słownym jest to określone słowo lub słowa, a w znaku słowno – graficznym wszystkie tworzące ten znak elementy, a więc słowo (jeżeli jest), grafika, kolor, kompozycja, etc. Nie jest dopuszczalne badanie podobieństwa znaków według dowolnie wybranych elementów oznaczenia, bez wcześniejszej analizy całego znaku.

Tym samym przeprowadzanie porównania znaków towarowych wbrew powyższej regule, przy wyodrębnieniu jednego z elementów znaków, choćby wspólnego dla nich i słabego, jest działaniem nieprawidłowym i mogącym prowadzić do błędnych wniosków (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 listopada 1997 r. SABEL BV c-a Puma AG, sprawa C-251/95, publ. LEX nr 113636, oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2012 r. o sygn. akt II GSK 1091/11, publ. LEX nr 1244477). Z powyższym nie stoi w sprzeczności pogląd, że przy dokonywaniu porównania znaków słownego i słowno – graficznego na plan pierwszy wysuwają się ich elementy słowne. Łączący oba porównywane znaki towarowe wspólny element "ESSEN" – jak już zostało zaznaczone – jest elementem słabym i nie przyczynia się do wyróżniającego charakteru znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. Skoro tak, to budowanie sprzeciwu wobec rejestracji znaku w oparciu o art. 132 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy – Prawo własności przemysłowej ze względu na identyczność wspólnego i słabego, bo stosowanego w praktyce elementu, nie może odnieść zamierzonego przez stronę wnoszącą sprzeciw skutku. Jeżeli więc producent preparatu farmaceutycznego decyduje się na użycie w znaku towarowym, jak w tym przypadku, elementu składowego, jakim jest człon nazwy lub skrót nazwy związku chemicznego, musi się liczyć ze słabszą ochroną takiego znaku. Nie może bowiem skutecznie zarzucać konkurentowi, że analogicznie postępuje, chyba że znak towarowy konkurenta jest podobny w stopniu mogącym odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towaru. Jednakże owego podobieństwa nie można skutecznie wyprowadzać z nazwy lub skrótu nazwy związku chemicznego użytego w przeciwstawionym znaku towarowym strony skarżącej, gdyż na równych prawach z użycia tych elementów może skorzystać każdy przedsiębiorca. Innymi słowy, w przypadku produktów z rynku farmaceutycznego nie można wywodzić podobieństwa oznaczeń z nazwy lub skrótu nazwy substancji chemicznej użytej w przeciwstawionym znaku towarowym. Przyjmując odmienny punkt widzenia za prawidłowy, w prosty sposób doszłoby do monopolizowania nazw lub skrótów nazw substancji chemicznych, które niewątpliwie należą do domeny publicznej.

W ocenie Sądu, Urząd Patentowy RP prawidłowo przeprowadził analizę podobieństwa porównywanych znaków, nie naruszając przepisów art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.). Dokonał bowiem analizy na wszystkich trzech płaszczyznach podobieństwa (graficznej, słownej i znaczeniowej), z uwzględnieniem ogólnego wrażenia, jakie porównywane znaki wywierają na odbiorcy, dochodząc do słusznego wniosku o braku ich konfuzyjnego podobieństwa.

Jednocześnie z uwagi na brak podobieństwa badanych oznaczeń sporny znak towarowy nie może naruszać renomy wcześniejszego znaku towarowego.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r. o sygn. akt II GSK 746/10 (publ.http://orzeczenia.nsa.gov.pl) stwierdził, że dla przyjęcia, że zgłaszający chce wykorzystać renomę cudzego znaku towarowego konieczne jest spełnienie przesłanki podobieństwa znaku zgłoszonego do rejestracji do znaku renomowanego. Nie można bowiem zarzucić zgłaszającemu znak towarowy, że chce czerpać z cudzej renomy w sytuacji, gdy objęty zgłoszeniem znak nie jest podobny do znaku renomowanego. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie, a zatem Urząd Patentowy RP w pełni zasadnie przyjął, że udzielone prawo ochronne na sporny znak towarowy nie narusza art. 132 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy - Prawo własności przemysłowej.

W tych okolicznościach Sąd uznaje, że Urząd Patentowy prawidłowo zinterpretował i właściwie zastosował przepisy prawa materialnego zasadnie uznając, że nie istniały podstawy do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Odnośnie naruszenia w zaskarżonej decyzji przepisów postępowania administracyjnego t.j. art. 77, art. 80 i art. 7 Kpa. Sąd stwierdza, że w badanym postępowaniu nie doszło do naruszenia wskazanych przepisów. Organ należycie zbadał sprawę, wziął pod uwagę całość materiału dowodowego i dokładnie wyjaśnił stan faktyczny oraz dokonał szczegółowej i wyczerpującej analizy, nie naruszając wskazanych przez stronę skarżącą przepisów procedury administracyjnej .

Zdaniem Sądu organ patentowy dokonał wnikliwej analizy materiału zgromadzonego w sprawie. Odniósł się w orzeczeniu do przedstawionych przez strony dowodów i szczegółowo wskazał dlaczego do jednych się przychylił, a z innymi się nie zgodził. Organ zgodnie z art.77 kpa dopuścił jako dowód wszystko, co mogło przyczynić się do wyjaśnienia sprawy oraz zebrał i rozpatrzył cały przedstawiony przez strony materiał dowodowy. Sąd nie zgadza się także z zarzutem naruszenia w decyzji art. 107 § 1 i 3 kpa . W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, organ wskazał fakty, które uznał za udowodnione, dowody na których się oparł oraz przyczyny z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.

Ponadto prawidłowo w decyzji zawarto uzasadnienie prawne z przytoczeniem właściwych przepisów.

Ustosunkowując się do zarzutów podniesionych przez skarżącą Sąd ich nie podzielił uznając je za bezzasadne, a zaskarżoną decyzję za prawidłową.

Należy także dodać, że oceniając zaskarżoną decyzję Sąd nie stwierdził uchybień, których istnienie powinien uwzględnić z urzędu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.