Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 8182/22
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2023-09-06 00:00:00+02:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Kozik (spr.) Sędziowie Asesor WSA Paweł Gorajewski Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant ref. staż. Anna Chudek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2023 r. sprawy ze skargi ze skargi "A." Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Decyzją z 10 lutego 2021 r., nr [...], Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "Urząd", "UP", "organ"), działając na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1, art. 169 ust. 1 pkt 2, art. 169 ust. 2 i art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm., dalej: "P.w.p.") oraz art. 100 K.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 P.w.p., po rozpoznaniu wniosku [...]sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: "Wnioskodawca", "Skarżący") przeciwko [...] sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w P. (dalej: "Uprawniony", "Uczestnik") o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "Gaśnica na osy" o numerze [...], orzekło 1) stwierdzić z dniem 20 stycznia 2020 r. wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy "Gaśnica na osy" o numerze [...] w zakresie następujących towarów ujętych w klasie 5: pestycydy, środki ochrony roślin; 2) w pozostałej części wniosek oddalić; 3) znieść wzajemnie koszty postępowania między stronami.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji UP wyjaśnił, że 20 stycznia 2020 r. do Urzędu wpłynął wniosek Wnioskodawcy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy GAŚNICA NA OSY o numerze [...] udzielonego na rzecz Uprawnionego. Sporny znak towarowy jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 5, a mianowicie: pestycydy, preparaty do zwalczania robactwa, środki ochrony roślin. Na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 2 P.w.p. Wnioskodawca zażądał stwierdzenia wygaśnięcia spornego prawa dla środków owadobójczych, preparatów do zwalczania robactwa, natomiast na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 P.w.p. żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego obejmuje: środki owadobójcze, preparaty do zwalczania robactwa, pestycydy, środki ochrony roślin. Wnioskodawca wskazał, że oferuje produkt do zwalczania os i szerszeni pod nazwą "Muchozol Turbo", który ze względu na właściwość produktu polegającą na intensywnym uwalnianiu zawartości opakowania, został opisany jako gaśnica na osy i szerszenie. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, istnieje możliwość, iż Uprawniony zacznie egzekwować roszczenia wynikające ze spornego prawa. W zakresie zarzutu z art. 169 ust. 1 pkt 2 P.w.p. (środki owadobójcze, preparaty do zwalczania robactwa), Wnioskodawca podniósł, że znak towarowy GAŚNICA NA OSY służy powszechnie do oznaczania produktów przeznaczonych do unicestwiania owadów niebezpiecznych, w tym os czy szerszeni. Użycie słowa "gaśnica" w znaku stanowi jedynie podkreślenie funkcji produktu, jego przeznaczenia oraz sposobu wykorzystania w stosunku do towarów, dla których sporny znak został przeznaczony, takich jak środki owadobójcze i preparaty do zwalczania robactwa, ponieważ słowo "gaśnica" odnosi się do specyficznego sposobu aplikacji środka biobójczego. Na potwierdzenie Wnioskodawca przedstawił listę produktów pochodzących od innych przedsiębiorców z oznaczeniem GAŚNICA NA OSY z okresu od 2018 do 2020 r. Podniósł, że powyższa okoliczność potwierdza, iż sprzedawcy nie wiążą frazy "gaśnica na osy/szerszenie" (tj. przedmiotowego znaku) z informacją o pochodzeniu towaru/usługi z jednego i tego samego przedsiębiorstwa, co nierozerwalnie wiąże się z degeneracją spornego znaku i jest związane z jego przekształceniem w oznaczenie informacyjne. Ponadto zdaniem Wnioskodawcy tak oznaczane towary są dostępne zarówno w sklepach specjalistycznych, wielkopowierzchniowych jak i w ofercie internetowej. Odbiorcami tak oznaczanych towarów są nie tylko klienci, którzy mają problem z owadami, ale przede wszystkim sprzedawcy, którzy znają przeznaczenie i funkcje oraz sposób korzystania z produktu z oznaczeniem jak w spornym znaku towarowym. Zdaniem Wnioskodawcy, sporny znak towarowy GAŚNICA NA OSY [...] w dniu jego zgłoszenia miał charakter opisowy i jako taki nie powinien być zarejestrowany jako znak towarowy. Zdolność rejestrową sporny znak utracił w wyniku jego degeneracji i stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem składającym się z elementów, które służą w obrocie do oznaczania rodzaju towaru, jego funkcji i przeznaczenia. Znak GAŚNICA NA OSY służy jedynie do komunikacji między producentami a nabywcami o rzeczywistych cechach i charakterze towaru i nie indywidualizuje źródła pochodzenia towarów. Sporny znak cechuje brak samodzielności wyróżniającej, a więc znak przestał pełnić prawidłowo funkcję znaku towarowego. W ocenie wnioskodawcy sporny znak stał się faktycznie oznaczeniem sugestywnym, kierującym skojarzenie odbiorców wprost do cech produktu, jego przydatności i charakteru, do konkretnego rodzaju towaru.

W zakresie zarzutu z art. 169 ust. 1 pkt 1 P.w.p. Wnioskodawca podniósł, że znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas gdy realizuje funkcję informowania o źródle pochodzenia oznaczanych nim towarów. Tymczasem znak towarowy [...] nie był i nie jest używany w obrocie dla towarów z klasy 5 takich jak preparaty do zwalczania robactwa, środki ochrony roślin oraz pestycydy.

Organ wyjaśnił następnie, że Uprawniony, w piśmie z 25 marca 2020 r., wniósł o oddalenie przedmiotowego wniosku, stwierdzając, że sporny znak towarowy jest używany, a postawione we wniosku twierdzenia są bezzasadne. UP przytoczył dokładnie argumentację Uprawnionego i szczegółowo wymienił dokumentację przedłożoną przez Uprawnionego.

Organ dokładnie opisał dalszy przebieg postępowania przed Urzędem.

Rozpoznając wniosek Wnioskodawcy UP, po przytoczeniu przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie, wyjaśnił, że Uprawniony był zobowiązany do używania spornego znaku towarowego od 5 stycznia 2011 r., natomiast analizowany okres używania znaku dotyczy pięciu lat poprzedzających datę wszczęcia niniejszego postępowania, tj. od 20 stycznia 2015 r. do 20 stycznia 2020 r.

UP analizując materiały dowodowe przedłożone przez Uprawnionego stwierdził, że: 1) faktury od 14 lutego 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r. (zał.: 55, 56, 57, akta, tom I, k. 163-167) oraz od 3 marca 2020 r. do 6 marca 2020 r. (zał.: 78, 79, 80, akta, tom I, k. 95-99) są nieistotne dla sprawy, bowiem nie dotyczą analizowanego okresu badania. Natomiast faktury od 4 marca 2015 r. do 18 czerwca 2019 r. (zał.: 58, 59, 60, 72, 73, 74, 75, 76, 77, akta, tom I, k. 157-161, k.101-111) potwierdzają wprowadzenie do obrotu od kilkudziesięciu - tj. 76, 72 - sztuk (odpowiednio zał.: 58, 60 akta, tom I, k. 161, 157) do kilkuset sztuk - tj. 300, 252 (odpowiednio zał.: 72, 73, akta, tom I, k. 111, 109) produktu oznaczonego spornym znakiem, 2) załącznik nr 61 zawierający wydruk aukcji Allegro z 2013 r., pochodzi spoza badanego okresu (akta, tom I, k. 154-155). Natomiast załączniki 62, 63, 64, 65, 66 i 67 w postaci wydruków z aukcji Allegro z 2016 r. (akta, tom 1, k. 133-152) przedstawiają towar oznaczany znakiem "Bros - gaśnica na osy i szerszenie", 3) załączniki nr 71, 81, 82, 83, 84, 85 w postaci katalogów produktów (akta, tom I, k. 113-115, k. 76-93), przedstawiają towar z oznaczeniem "Bros gaśnica na osy i szerszenie", 4) "Karta charakterystyki produktu o nazwie handlowej »BROS gaśnica na osy i szerszenie<<" z datą opracowania 7 stycznia 2011 r. i datą aktualizacji 26 czerwca 2015 r. (zał. 68, akta, tom I, k. 125-131) zawierająca szczegółowe dane o właściwościach fizycznych i chemicznych, klasyfikacji substancji i zagrożeniach, produktu o nazwie "Bros gaśnica na osy i szerszenie" jest zdaniem Urzędu wyłącznie informacją o własnościach produktu oznaczanego spornym znakiem, i samodzielnie nie dowodzi faktycznego wprowadzenia do obrotu towarów ze spornym znakiem, 5) z oświadczenia dyrektora handlowego przedsiębiorstwa uprawnionego z 9 marca 2020 r. o liczbie sztuk dostarczanych kontrahentów w latach 2009-2019 wynika, że w latach 2015-2019 zostało dostarczone 7553 sztuk produktów o nazwie "Bros- gaśnica na osy i szerszenie" (zał. 86, akta, tom I, k. 74), 6) na zrzutach z ekranu filmu reklamowego sieci sklepów [...], opublikowanego 20 kwietnia 2018 r. oraz 1 maja 2018 r. widoczny jest produkt z oznaczeniem "Bros gaśnica na osy i szerszenie" (zał. 87, akta, tom I, k. 68-72). Powyższe dokumenty potwierdzają reklamę tak oznaczanego towaru, 7) oświadczenie Uprawnionego o poniesionych nakładach na promocję i reklamę, z którego wynika, że reklama i promocja produktu "Gaśnica na osy i szerszenie" w latach 2011-2020 wyniosła ok. 30 tysięcy złotych rocznie - średnio w trzech ostatnich latach (zał. 88, akta, tom I, k. 66) - zdaniem Kolegium mimo, że oświadczenie zawiera szacunkowe dane, to potwierdza, że Uprawniony ponosił koszty związane z reklamą, także w kontekście ocenianego wyżej filmu reklamowego (pkt 6).

UP uznał, że analiza ww. materiałów dowodowych pozwoliła na stwierdzenie, iż rozpatrywany wniosek jest częściowo zasadny. W ocenie UP dla towarów takich jak pestycydy oraz środki ochrony roślin, które są objęte wykazem towarów znaku spornego [...], i które należy rozumieć jako substancje lub ich mieszaniny oraz żywe organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin, regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach uprawnych (z wyjątkiem nawozów) oraz do poprawy właściwości lub skuteczności tych substancji (adiuwanty), (definicja pestycydów dostępna na stronie www.wikipedia), Uprawniony nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających używanie spornego znaku. Zgromadzony, bowiem materiał dotyczy innych towarów, tj. środków owadobójczych oraz preparatów do zwalczania robactwa.

W tej sytuacji UP uznał, że sporny znak towarowy nie był używany w sposób rzeczywisty w nieprzerwanym okresie pięciu lat poprzedzających datę wniosku, w zakresie obu towarów, tj. pestycydy i środki ochrony roślin, jak również nie zachodzą ważne powody nieużywania tego znaku. Dlatego też, zdaniem organu, należało stwierdzić wygaśnięcie spornego prawa na znak towarowy GAŚNICA NA OSY o nr [...] w tej części, z dniem 20 stycznia 2020 r., czyli w dacie wszczęcia niniejszego postępowania.

Natomiast w pozostałym zakresie, tj. w odniesieniu do środków owadobójczych i preparatów do zwalczania robactwa, UP uznał, że zgromadzony w sprawie materiał, oceniany jako całość potwierdza rzeczywiste używanie spornego znaku. Przesądzają o tym, zdaniem organu, w szczególności faktury w powiązaniu z oświadczeniami dotyczącymi sprzedaży i reklamy, wydrukami aukcji Allegro, katalogami produktów, na których umieszczono sporny znak towarowy GAŚNICA NA OSY (akta, tom I, k. 66, 68-72, 74, 76-93,101-111,113-115, 133-152,157-161). Materiały te potwierdzają obecność na rynku polskim towarów oznaczanych znakiem GAŚNICA NA OSY w analizowanym okresie, przy czym uwzględniając specjalistyczny charakter towarów, wykazane w ocenianych fakturach ilości tak oznaczanego towaru należy, zdaniem UP, uznać za wystarczające by stwierdzić rzeczywiste używanie spornego znaku w ocenianym okresie.

UP nie podzielił stanowiska Wnioskodawcy, iż dowody dotyczą używania innego znaku niż sporny. W ocenie organu, oznaczenie sporne było używane w funkcji znaku towarowego obok innego znaku, który również należy do Uprawnionego, tj. znaku [...]. Organ podkreślił, że praktyka jednoczesnego stosowania kilku znaków jest powszechnie akceptowana w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, co potwierdza np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 marca 2017 r., sygn. akt II GSK 2217/15 i przytoczone tamże orzecznictwo, w szczególności wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie Colloseum Holding AG przeciwko Levi Strauss & Co. (C-12/12). Zdaniem UP, w rozpatrywanej sprawie, mimo, iż w obrocie gospodarczym Uprawniony używał znaku w postaci różniącej się od formy objętej rejestracją, to jednak zmiana ta nie dotyczy elementów odróżniających, dodanie bowiem niedystynktywnego określenia "i szerszenie", wskazującego wyłącznie na przeznaczenie produktu nie wpływa na charakter odróżniający oznaczenia rozpatrywanego w jego całokształcie. Znak towarowy GAŚNICA NA OSY, w określeniu osy wskazuje na przeznaczenie, a więc na rodzaj owadów, przeciw którym produkt oznaczany w ten sposób jest skuteczny, zatem dodanie kolejnej kategorii owadów, tj. szerszeni nie wpływa na zdolność odróżniającą tego oznaczenia. W takiej sytuacji, jak wskazał organ, w niniejszym aspekcie zastosowanie znajduje art. 169 ust. 4 pkt 1 P.w.p.

W ocenie UP również postawiony zarzut dotyczący art. 169 ust. 1 pkt 2 P.w.p. jest bezzasadny. UP wskazał, że rozwiązanie o którym stanowi art. 169 ust. 1 pkt 2 P.w.p. jest wynikiem przyjęcia przez ustawę koncepcji subiektywnej degeneracji znaku. Zdaniem UP zatem, przeszkodą uznania degeneracji znaku, stosowanie do tej koncepcji, będzie zachowanie Uprawnionego wykazujące, iż nadal traktuje oznaczenie jako znak towarowy. Innymi słowy, nie można uznać utraty znamion odróżniających znaku jeśli zachowanie Uprawnionego, jego uporczywość i determinacja w używaniu znaku daje temu wyraz, że nadal traktuje on konkretne oznaczenie jako znak towarowy, co stanowi przeszkodę do uznania degeneracji znaku.

Zdaniem Urzędu, z całokształtu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w tym z treści korespondencji z podmiotami do których zostały skierowane listy ostrzegawcze wynika, że Uprawniony aktywnie przeciwdziałał praktykom naruszającym jego prawo i to jeszcze zanim dowiedział się o możliwości wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia tego prawa. Potwierdzają to materiały z lat 2018-2019. W szczególności pismo z 25 września 2018 r. skierowane do wnioskodawcy (zał.3, akta, tom II, k. 402) oraz pisma pochodzące od podmiotów do których uprawniony skierował listy ostrzegawcze (zał. 8x-833, 14, akta, tom II, k. 310, 324-388). Z treści tych dowodów, w szczególności oświadczeń różnych podmiotów gospodarczych wynika, że były to działania skuteczne, ponieważ naruszyciele rezygnowali z posługiwania się oznaczeniem GAŚNICA NA OSY.

Organ podkreślił, że datą wg której ocenił podniesiony zarzut utraty zdolności odróżniającej był dzień wniesienia zarzutu opartego na treści art. 169 ust. 1 pkt 2 P.w.p., zgłoszonego przez Wnioskodawcę, a więc dzień wszczęcia niniejszego postępowania (20 stycznia 2020 r.). Dowody oceniane w całokształcie wskazują, że w dacie tej znak sporny nie uległ degeneracji. Organ podkreślił, że ze względu na użycie w nim fantazyjnego w stosunku do sygnowanych towarów słowa "gaśnica", posiada zdolność odróżniającą w stosunku do tych towarów. Nie można bowiem stwierdzić, że słowo "gaśnica" w jakikolwiek sposób opisuje właściwości tych towarów lub ich przeznaczenie. W związku z powyższym nieuzasadnione jest, zdaniem UP, również stanowisko, że Uprawniony poprzez zamieszczenie obok siebie określeń "[...]" i "gaśnica na szerszenie" na fakturach i w katalogach przedłożonych do akt sprawy wskazuje, iż tylko "[...]" występuje w charakterze znaku towarowego, zaś "gaśnica na osy i szerszenie" stanowi opis produktu. Także tu, zdaniem organu, należy podkreślić, że słowo "gaśnica" w żaden sposób nie wskazuje właściwości ani przeznaczenia towarów oznaczanych spornym znakiem. Zdaniem UP sporne oznaczenie było używane w funkcji znaku towarowego obok innego znaku, który również należy do Uprawnionego, tj. znaku [...]. Są to zatem dwa odrębne znaki towarowe zapisane obok siebie na tym samym towarze, co jest dopuszczalne i akceptowane w praktyce obrotu.

W związku z powyższym UP uznał, że zarzut oparty na treści art. 169 ust. 1 pkt 2 P.w.p. jest bezzasadny.

Skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na decyzję UP z 10 lutego 2021 r., zaskarżając ją w części oddalającej wniosek, tj. w zakresie jej pkt 2, wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez UP oraz o zasądzenie na rzecz Skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych. Zaskarżonej decyzji Skarżący zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miały istotny wpływ na wynik sprawy oraz prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:

1) art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 w zw. z art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256; dalej: "K.p.a."), poprzez:

a) przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów i brak całościowej oceny oznaczenia "Gaśnica na osy" a w konsekwencji uznanie, iż oznaczenie to nie stało się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem, składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, przeznaczenia, sposobu, funkcji lub przydatności w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany w sytuacji, w której kwestionowane oznaczenie niesie wprost ładunek informacyjny o wymienionych cechach,

b) przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów i brak całościowej oceny oznaczenia "Gaśnica na osy" a w konsekwencji uznanie, iż dodanie do niego niedystynktywnych słów "i szerszenie" nie wpływa na charakter oznaczenia w jego całokształcie, tylko dlatego, że w dalszym ciągu znak zawiera fantazyjne słowo "gaśnica",

c) przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów przez zaniechanie dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i oparcie się wyłącznie na dowodach przedstawionych przez Uprawnionego ze znaku towarowego przy jednoczesnym pominięciu merytorycznej analizy treści dowodów przedstawionych przez Skarżącego, co skutkowało niejako automatycznym przyjęciem, że znak towarowy "Gaśnica na osy" nie może podlegać wygaśnięciu w zakresie towarów takich jak środki owadobójcze i preparaty do zwalczania robactwa,

d) przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów poprzez nieuwzględnienie zarzutów w zakresie działań i zaniechać Uprawnionego, które przyczyniły się do utraty zdolności odróżniającej oznaczenia "Gaśnica na osy", co skutkowało uznaniem przez organ, że omawiany znak towarowy zasługuje w części na dalszą ochronę,

e) przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów i oparcie się przez organ na dokumentach, których autentyczność była kwestionowana przez Skarżącego oraz na dowodach, które zostały wygenerowane przez Uprawnionego już po wniesieniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego "Gaśnica na osy",

2) art. 107 § 1 pkt 6 w zw. z § 3 K.p.a. w zw. z art. 256 P.w.p., poprzez:

a) wadliwe uzasadnienie faktyczne i prawne skażonej decyzji, w szczególności z powodu posługiwania się uogólnieniami, jak również odniesienie do wybranych dowodów przy jednoczesnym pominięciu pozostałych,

b) braku odniesienia się do formułowanych przez Uprawnioną zarzutów co do wiarygodności poszczególnych materiałów dowodowych,

3) art. 169 ust. 1 pkt 2 P.w.p., poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, iż traktuje on wyłącznie o koncepcji subiektywnej degeneracji znaku towarowego, a zatem przeszkodę do wygaszenia znaku stanowi takie zachowanie Uprawnionego, które wskazuje, iż traktuje on oznaczenie jako znak towarowy, podczas gdy takie przyjęcie powoduje w istocie bezskuteczność wskazanej w przepisie przesłanki wygaśnięcia, albowiem Uprawniony zawsze będzie uważał swoje prawo wyłączne za ważne i skuteczne erga omnes, stąd właściwą dla oceny w niniejszej sprawie jest koncepcja subiektywno-obiektywna,

4) art. 169 ust. 4 pkt 1 P.w.p., poprzez jego nieuzasadnione zastosowanie i uznanie, że Uprawniony używał znaku "Gaśnica na osy" w formie innej aniżeli objętej rejestracją poprzez dodanie niedystynktywnego określenia "i szerszenie", lecz zmiana ta nie miała wpływu na charakter odróżniający znaku, w sytuacji, w której organ nie badał dystynktywności poszczególnych elementów oznaczenia i nie odnotował, że każde z jego słów składowych miało charakter niedystynktywny, w konsekwencji czego każda zmiana oznaczenia mogła powodować brak używania oznaczenia przez Uprawnionego jako pełniącego funkcję znaku towarowego.

Skarżący wniósł ponadto o dopuszczenie i przeprowadzenie na podstawie art. 106 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1634, dalej: "P.p.s.a."), dowodów z dokumentów w postaci wydruków ze stron internetowych (35 sztuk), na okoliczności wskazane w skardze.

W uzasadnieniu skargi Skarżący przedstawił obszerną argumentację popierającą zarzuty skargi, podnoszoną również w toku postępowania przed UP.

W odpowiedzi na skargę UP podtrzymał swoje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sąd stwierdza, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa w sposób uzasadniający jej uchylenie.

W niniejszej sprawie UP w zaskarżonej decyzji uznał w części za zasadny wniosek Wnioskodawcy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "Gaśnica na osy" o numerze [...] i stwierdził z dniem 20 stycznia 2020 r. wygaśnięcie prawa ochronnego na ten znak towarowy w zakresie towarów ujętych w klasie 5 – pestycydów i środków ochrony roślin. UP oddalił natomiast wniosek Wnioskodawcy w części dotyczącej środków owadobójczych i preparatów do zwalczania robactwa i w tej części Skarżący zaskarżył decyzję UP z 10 lutego 2021 r.

Zarzuty Skarżącego oparte są na dwóch podstawach prawnych – art. 169 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 P.w.p.

Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 P.w.p., prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. W świetle art. 169 ust. 6 P.w.p., w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego, obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.

Z powyższej regulacji prawnej jednoznacznie wynika, że podstawą faktyczną wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy jest nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty do oznaczania towarów objętych prawem ochronnym i jednocześnie brak istnienia ważnych powodów nieużywania tego znaku. Fakt nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty, musi trwać w sposób nieprzerwany przez okres pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

W niniejszej sprawie Uprawniony był zobowiązany do używania spornego znaku towarowego od 5 stycznia 2011 r., natomiast UP analizował okres używania znaku pięciu lat poprzedzających datę wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie – od 20 stycznia 2015 r. do 20 stycznia 2020 r.

Przez rzeczywiste używanie znaku towarowego należy rozumieć nakładanie oznaczenia na towar i wprowadzanie tak oznaczonych towarów do obrotu, przy czym nie chodzi tu o jednorazowe, sporadyczne czy też okazjonalne używanie znaku towarowego, jak również pozorne używanie znaku towarowego, podejmowane w celu uniknięcia zarzutu nieużywania znaku, lecz o używanie w celu prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego, którą jest zapewnienie konsumentowi i końcowemu użytkownikowi możliwości identyfikacji pochodzenia towarów lub usług, poprzez umożliwienie mu, bez żadnych możliwości pomyłki, odróżnienie towarów lub usług od innych mających odmienne źródło pochodzenia (vide: wyrok TSUE z 11 marca 2003 r. w sprawie Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 36, 37, wyrok NSA z 12 marca 2009 r., II GSK 762/08, LEX nr 531545).

Ważnymi powodami usprawiedliwiającymi nieużywanie znaku towarowego, jak wskazuje się w doktrynie są przede wszystkim zdarzenia, które można określić mianem siły wyższej (vis maior), czyli takie, które są nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zewnętrzne względem podmiotu uprawnionego do znaku, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, wojna itp. (vide: J. Sitko, Prawo własności przemysłowej, Komentarz do art. 169, Lex 2015, za E. Wojcieszko-Głuszko, Ustanie prawa ochronnego..., s. 294; M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego w prawie..., s. 111). W pozostałych przypadkach należy oceniać okoliczności subiektywne istniejące po stronie uprawnionego do znaku w zakresie podstaw usprawiedliwiających nieużywanie znaku (vide: J. Sitko, Prawo własności przemysłowej, Komentarz do art. 169, Lex 2015, za E. Wojcieszko-Głuszko, Ustanie prawa ochronnego..., s. 294; M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego w prawie..., s. 111).

Obowiązek natomiast, wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.

Sąd uznał, że w niniejszej sprawie UP doszedł do prawidłowego wniosku, że Uprawniony wykazał używanie spornego znaku towarowego do oznaczania towarów – środki owadobójcze i preparaty do zwalczania robactwa w badanym okresie. Używanie spornego znaku towarowego do oznaczania powyższych towarów potwierdzają dokumenty przedłożone przez Uprawnionego: 1) faktury od 4 marca 2015 r. do 18 czerwca 2019 r. (zał.: 58, 59, 60, 72, 73, 74, 75, 76, 77, akta, tom I, k. 157-161, k.101-111) potwierdzają wprowadzenie do obrotu od kilkudziesięciu do kilkuset sztuk produktu oznaczonego spornym znakiem, 2) załączniki 62, 63, 64, 65, 66 i 67 w postaci wydruków z aukcji Allegro z 2016 r. (akta, tom 1, k. 133-152) przedstawiają towar oznaczany znakiem "[...] - gaśnica na osy i szerszenie", 3) załączniki nr 71, 81, 82, 83, 84, 85 w postaci katalogów produktów (akta, tom I, k. 113-115, k. 76-93), przedstawiają towar z oznaczeniem "[...] gaśnica na osy i szerszenie", 4) oświadczenia dyrektora handlowego przedsiębiorstwa uprawnionego z 9 marca 2020 r. o liczbie sztuk dostarczanych kontrahentów w latach 2009-2019, z którego wynika, że w latach 2015-2019 zostało dostarczone 7553 sztuk produktów o nazwie "[...]- gaśnica na osy i szerszenie" (zał. 86, akta, tom I, k. 74), 5) zrzuty z ekranu filmu reklamowego sieci sklepów PBS Mrówka, opublikowanego 20 kwietnia 2018 r. oraz 1 maja 2018 r., na których widoczny jest produkt z oznaczeniem "[..] gaśnica na osy i szerszenie" (zał. 87, akta, tom I, k. 68-72). 6) oświadczenie Uprawnionego o poniesionych nakładach na promocję i reklamę, z którego wynika, że reklama i promocja produktu "Gaśnica na osy i szerszenie" w latach 2011-2020 wyniosła ok. 30 tysięcy złotych rocznie - średnio w trzech ostatnich latach (zał. 88, akta, tom I, k. 66). Organ słusznie uznał, że ww. faktury w powiązaniu z oświadczeniami dotyczącymi sprzedaży i reklamy, wydrukami aukcji Allegro, katalogami produktów, na których umieszczono sporny znak towarowy GAŚNICA NA OSY (akta, tom I, k. 66, 68-72, 74, 76-93,101-111,113-115, 133-152,157-161), potwierdzają rzeczywistą obecność na rynku polskim towarów oznaczanych znakiem GAŚNICA NA OSY w analizowanym okresie.

Sąd uznał za niezasadny zarzut skargi dotyczący naruszenia przez UP art. 169 ust. 4 pkt 1 P.w.p., zgodnie z którym przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. W świetle powyższej regulacji należy zgodzić się z organem, że używanie spornego znaku towarowego znaku w postaci różniącej się od formy objętej rejestracją poprzez dodanie do znaku towarowego określenia "i szerszenie", (GAŚNICA NA OSY I SZERSZENIE), nie wpłynęło na zdolność odróżniającą tego oznaczenia. Organ prawidłowo wskazał, że dodany został opisowy element wskazujący na przeznaczenie produktu, podobnie jak element znaku "na osy" w związku z czym nie został w ten sposób zmieniony odróżniający charakter spornego oznaczenia w jego całokształcie.

UP prawidłowo również wskazał na dozwoloną praktykę stosowania spornego znaku towarowego obok innego znaku towarowego, należącego do Uprawnionego – "[...]", powołując się na wyrok NSA z 21 marca 2017 r. sygn. akt II GSK 2217/15, w którym NSA zaakceptował pogląd zgodnie z którym za używanie znaku poczytuje się także jego używanie wspólnie z innymi znakami.

W wyroku z 24 czerwca 2008 r. (sygn. akt II GSK 251/08) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że używanie znaku słownego może przejawiać się w sposób wybrany przez uprawnionego, co oznacza, że uprawniony może go nakładać na towary w dowolny, choć nienaruszający warunków udzielonego prawa ochronnego, sposób, a zatem może, oznaczając towar, dla którego znak uzyskał ochronę, wykorzystać znak słowny przez wkomponowanie go w zarejestrowane inne znaki, bądź dołączyć do elementów znanych, a należących do niego oznaczeń.

Zgodnie natomiast z art. 169 ust. 1 pkt 2 P.w.p., prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem - składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności - w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany.

Przepis powyższy normuje sytuację, w której znak towarowy może zostać wygaszony ze względu na utratę znamion odróżniających, czyli jego degenerację. Chodzi o sytuację w której znak towarowy traci zdolność odróżniającą wskazującą na źródło pochodzenia oznaczonych nim towarów, a staje się powszechnie używaną nazwą rodzajową towarów, dla których został zarejestrowany. Z treści tego przepisu wynika, że do skutecznego powołania się na normę z niego wynikającą do degeneracji znaku musi dojść na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego.

W przedmiotowej sprawie, jak słusznie wskazał UP, Uprawniony aktywnie przeciwdziałał praktykom naruszającym jego prawo i to jeszcze zanim dowiedział się o możliwości wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia tego prawa. Potwierdza to materiał dowodowy zgromadzony w aktach administracyjnych sprawy wskazany przez organ w szczególności wezwania Skarżącego kierowane do podmiotów używających określeń stanowiących sporny znak towarowy do oznaczania towarów, dla których znak ten został zarejestrowany o zaniechanie używania tych określeń oraz pisma pochodzące od tych podmiotów (zał. 8x-833, 14, akta, tom II, k. 310, 324-388). W tej sytuacji nie można mówić o działaniu lub zaniedbaniach Uprawnionego, które przyczyniłyby się do degeneracji spornego znaku towarowego. Ponadto w ocenie Sądu, reakcja podmiotów, do których Uprawniony skierował swoje wezwania, a więc rezygnacja przez te podmioty z posługiwania się oznaczeniem GAŚNICA NA OSY, świadczy o tym, że podmioty te nie postrzegały tego oznaczenia jako nazwy rodzajowej towarów dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany.

Z tych względów w ocenie Sąd, nie można uznać za skuteczny zarzut skargi dotyczący naruszenia przez UP art. 169 ust. 1 pkt 2 P.w.p., poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, iż traktuje on wyłącznie o koncepcji subiektywnej degeneracji znaku towarowego, a zatem przeszkodę do wygaszenia znaku stanowi takie zachowanie Uprawnionego, które wskazuje, iż traktuje on oznaczenie jako znak towarowy. UP wskazał bowiem na udowodnione i skuteczne działania Uprawnionego przeciwdziałające degeneracji spornego znaku towarowego. To również oznacza, że nie miało wpływu na rozstrzygnięcie sprawy podnoszony przez Skarżącego zarzut braku określenia przez UP relewantnego kręgu odbiorców do których kierowane są towary oznaczone spornym znakiem towarowym.

Sąd stwierdza, że niezasadne są również zarzuty skargi dotyczące naruszenia przez organ przepisów postępowania – art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 w zw. z art. 75 § 1 art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 K.p.a.

Nie można zgodzić się ze Skarżącym, że organ przekroczył zasadę swobodnej oceny dowodów przez brak całościowej oceny oznaczenia "Gaśnica na osy". UP dokonał analizy poszczególnych słownych elementów spornego znaku towarowego jak i jego całościowej oceny. Organ odnosząc się do stosowania wraz ze spornym znakiem towarowym dodatkowego elementu "i szerszenie", wskazał na opisowy charakter elementu "na osy" stwierdzając, że znak towarowy GAŚNICA NA OSY, w określeniu osy wskazuje na przeznaczenie, a więc na rodzaj owadów, przeciw którym produkt oznaczany w ten sposób jest skuteczny. UP wyjaśnił również w zaskarżonej decyzji, że nie można stwierdzić, że słowo "gaśnica" w jakikolwiek sposób opisuje właściwości towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym lub ich przeznaczenie. Stwierdził również, że sporny znak, ze względu na użycie w nim fantazyjnego w stosunku do sygnowanych towarów słowa "gaśnica", posiada zdolność odróżniającą w stosunku do tych towarów. W ocenie Sądu UP dokonał prawidłowej analizy i oceny odróżniającego charakteru spornego znaku w stosunku do preparatów do zwalczania robactwa oraz środków owadobójczych.

UP, jak to zostało wcześniej wskazane, prawidłowo wyjaśnił kwestię używania spornego znaku towarowego łącznie z innym znakiem towarowym Uprawnionego – "Bros", jak również dodanie do znaku niedystynktywnego elementu "i szerszenie".

UP dokładnie wyjaśnił stan faktyczny sprawy dokonując wnikliwej analizy dowodów przedstawionych przez Uprawnionego, jak również odnosząc się do dowodów przedstawionych przez Skarżącego, a także odnosząc się do zarzutów i argumentacji Skarżącego.

UP, jak to również zostało wcześniej wskazane, prawidłowo wyjaśnił kwestię działań podjętych przez Uprawnionego przeciwdziałających degeneracji spornego znaku towarowego.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Skarżącego, że organ rozpatrując sprawę oparł się na dokumentach, które zostały wygenerowane przez Uprawnionego już po wniesieniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego "Gaśnica na osy". Powołane bowiem przez Skarżącego dowody z załączników nr 16, 20-25, 30-32, 34, 35-49, 50-53 nie stanowiły podstawy podjętego przez organ rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

W świetle powyższego, w ocenie Sądu, uzasadnienie zaskarżonej decyzji odpowiada wymogom art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 K.p.a.

Odnosząc się do wniosku dowodowego zawartego w skardze z dokumentów w postaci 35 sztuk wydruków ze stron internetowych, wyjaśnienia wymaga, że na podstawie art. 106 § 3 P.p.s.a., sądy administracyjne nie prowadzą postępowania dowodowego. Dowód z dokumentu, o którym mowa w tym, przepisie ma wyjątkowy charakter, nie ma natomiast na celu dokonanie przez Sąd ustaleń faktycznych w danej sprawie. Skarżący zatem dowody załączone do skargi powinien przedłożyć w postępowaniu administracyjnym. Sąd w związku z tym oddalił wniosek dowodowy Skarżącego zawarty w skardze.

W tym stanie rzeczy, ponieważ Sąd nie stwierdził naruszenia przez UP przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, jak i naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, uznając skargę za niezasadną, na mocy art. 151 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji.