Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 286/20
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2023-06-15 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Inne
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy: article: art. 141 par 4
journal: Dz.U. 2023 poz 259
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia NSA Zbigniew Czarnik Sędzia del. WSA Wojciech Sawczuk (spr.) Protokolant Monika Majak po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2023 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej B. Sp. z o.o. w D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2019 r. sygn. akt VI SA/Wa 1196/18 w sprawie ze skargi B1. Sp. z o.o. Sp. k. w M. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. nr Sp.335.2016 w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od B. Sp. z o.o. w D. na rzecz B1. Sp. z o.o. Sp. k. w M. 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

I.

Decyzją z 28 września 2017 r. znak Sp.335.2016 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oddalił wniosek B1. Sp. z o.o. Sp. k. w M. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "Złoty Smok BOJAN Browar Wielkopolski w Bojanowie" o numerze R.275353, udzielonego na rzecz B. Sp. z o.o. w D., na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 w zw. z art 315 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.).

Organ wskazał, że w sprawie porównuje ww. sporny znak słowno-graficzny z przeciwstawionym mu słownym znakiem "SMOK" nr R.251974.

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług do oznaczania których są przewidziane Urząd uznał, że oba znaki są przeznaczone do oznaczenia towarów i usług identycznych, podobnych i niepodobnych. Identyczność zachodzi pomiędzy takimi towarami jak piwo i piwo bezalkoholowe, do oznaczenia których przeznaczony jest sporny znak towarowy oraz piwo, do oznaczenia którego przeznaczony jest znak przeciwstawiony. Podobieństwo zachodzi pomiędzy takimi usługami jak usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa i piwa bezalkoholowego do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy oraz takich towarów jak piwo do oznaczenia którego przeznaczony jest wcześniejszy znak towarowy, ze względu na to, ze w. usługi i towary są wobec siebie komplementarne. Ponadto oceniło, usługi są z reguły oferowane w tych samych miejscach, gdzie ww. towary oferowane są do sprzedaży oraz są skierowane do tych samych odbiorców.

Brak jest jednak podobieństwa pomiędzy usługami w zakresie marketingu i reklamy, promocji sprzedaży, organizowania targów, wystaw i festynów w celach handlowych i reklamowych do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy do takich towarów jak piwo do oznaczania których przeznaczony jest wcześniejszy znak towarowy z uwagi na ich zasadniczo odmienny charakter i przeznaczenie, brak komplementarności, a co najistotniejsze - inne pochodzenie. Wymienione usługi świadczone są przez specjalistyczne przedsiębiorstwa takie jak firmy reklamowe, które nie zajmują się ani produkcją ani sprzedażą piwa. Tym samym odbiorcy nie będą ich postrzegali jako mogące pochodzić z tego samego przedsiębiorstwa.

Całościowa ocena podobieństwa w warstwie fonetycznej, znaczeniowej i wizualnej powinna zdaniem organu uwzględniać stopień uwagi przeciętnego konsumenta, traktowanego jako osoba uważna, rozsądna i należycie poinformowana.

Przedstawiając graficzną postać spornego znaku towarowego nr R.275353 wskazano, że ma postać etykiety w kształcie kwadratu połączonego z półkolem o czerwono-brązowym cieniowanym tle oraz żółtą ramką w pobliżu brzegu. W górnej części etykiety znajduje się wizerunek smoka w kolorze żółtym, brązowym oraz czerwonym, otoczony ornamentem, opartym na fantazyjnej wstędze z napisem "Złoty Smok". Ornament oraz brzegi wstęgi są w kolorze żółtym. Natomiast w dolnej części etykiety, oddzielonej poziomą, żółtą linią znajduje się napis "BOJAN" zapisany wielkimi, drukowanymi literami oraz napis "Browar Wielkopolski w Bojanowie" z rysunkiem kłosów po obu stronach. Napisy oraz grafika w postaci kłosów są w kolorze kremowym.

Przeciwstawiony znak towarowy "Smok" o numerze R.251974 jest znakiem słownym składającym się z jednego elementu słownego.

Organ przyznał, że wcześniejszy znak towarowy został odtworzony w spornym znaku i zajmuje w nim niezależną pozycję, ale oceniło, że nie prowadzi to do ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Według Kolegium, wnioskodawca nie ma racji, że inkorporowanie wcześniejszego znaku w całości w znaku późniejszym w sytuacji, gdy towary porównywanych znaków są tożsame, co do zasady przesądza o istnieniu konfuzji pomiędzy oznaczeniami, ponieważ wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez OHlM wskazują, że zbieżność jednego słowa nie wystarczy do tego, aby stwierdzić występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - wpływ wspólnego elementu na całościowe wrażenie wywoływane przez oba oznaczenia należy porównać z wpływem elementów, które się między sobą różnią.

Sporny znak towarowy jest złożonym oznaczeniem słowno-graficznym, które oprócz słowa "smok" składa się z szeregu innych elementów słownych, tj. słów "Złoty", "Bojan" i "Browar Wielkopolski w Bojanowie" oraz bogatej grafiki na którą składa się m.in. wizerunek smoka, które powodują, że znak ten jako całość wywiera odmienne ogólne wrażenie w warstwie wizualnej od przeciwstawionego mu znaku towarowego, który jest znakiem towarowym słownym. Ze względu na rozmiar oraz umiejscowienie dominującym elementem spornego znaku, który przeważa nad ww. jedynym wspólnym elementem przeciwstawionych znaków towarowych, jest słowo "BOJAN".

Na płaszczyźnie fonetycznej porównywane znaki towarowe składają się odpowiednio z siedmiu elementów słownych w znaku spornym oraz jednego elementu słownego w znaku wcześniejszym. Sporny znak towarowy odczytywany jest zgodnie z zapisem: "Złoty smok bojan browar wielkopolski w bojanowie", natomiast wcześniejszy znak towarowy będzie odczytywany zgodnie z zapisem "smok".

Sporny znak towarowy zawiera sześć, dobrze słyszalnych elementów słownych, nie występujących w przeciwstawionym znaku towarowym. Przeciwstawiony znak towarowy rozpoczyna się natomiast od słowa, które występuje w znaku spornym na drugim miejscu. Znak sporny składa się z szesnastu sylab, zaś wcześniejszy tylko z jednej sylaby i "smok" jest jedyną sylabą wspólną.

Zdaniem Urzędu także fonetyczne różnice występujące pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi są wyraźne i nie umkną uwadze potencjalnych nabywców. W związku z powyższym również na płaszczyźnie fonetycznej przeciwstawione oznaczenia nie są do siebie podobne w stopniu mogącym powodować ryzyko konfuzji.

Porównywane znaki nie są podobne w warstwie znaczeniowej z tego powodu, że sporny znak towarowy składa się z dwóch elementów mających samodzielną pozycję odróżniającą: "Zloty smok" i "BOJAN", a także elementu wskazującego na miejsce produkcji towarów nim oznaczanych tj. "Browar Wielkopolski w Bojanowie".

Analizując te elementy w decyzji wskazano, że zbitka słowna "Złoty smok" będzie wskazywała na stworzenie z legend, bajek, itp., przypominające wyglądem wielką jaszczurkę, ziejącą ogniem w kolorze złotym, a słowo "bojan", dla części odbiorców, może oznaczać albo słowiańskie imię męskie albo wędrownego pieśniarza ze średniowiecza [http://sjp.pwn.pl/doroszewski/bojan]. Część potencjalnych odbiorców może je kojarzyć z miejscem pochodzenia towarów oznaczonych tym znakiem w związku z tym, że słowo "BOJAN" nawiązuje do nazwy miejscowości Bojanów.

Organ przyznał wprawdzie, że znaczenie wcześniejszego znaku towarowego, składającego się z jednego słowa "Smok", jest tożsame ze znaczeniem słowa "smok" użytego w znaku spornym, ale w warstwie znaczeniowej porównywane znaki nie są podobne.

Pozostały brak podobieństwa w warstwach wizualnej i fonetycznej porównywanych znaków towarowych oznacza, że nie są do siebie podobne i zdaniem Urzędu, nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje ryzyko skojarzenia spornego znaku towarowego ze znakiem przeciwstawionym. Tym bardziej, że mamy do czynienia z dobrze poinformowanymi i uważnymi odbiorcami, którzy nabywają produkty opatrzone spornymi znakami robiąc cykliczne zakupy w sklepach oraz hipermarketach, dokonując przemyślanych wyborów, zwracając przy tym szczególną uwagę na konkretną markę produktu. Nabywcy piwa, w pierwszej kolejności kierują się tym od jakiego producenta pochodzi piwo, a dopiero w następnej kolejności wybierają konkretne piwo pochodzącego od tego producenta. Dlatego to elementem słownym "BOJAN", a nie "Smok" odbiorcy będą się kierować przy wyborze towarów oznaczonych spornym znakiem.

II.

Wyrokiem z 11 czerwca 2019 r. sygn. akt VI SA/Wa 1196/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę B1. Sp. z o.o. Sp. k. w M. i uchylił zaskarżoną decyzję oraz orzekł o kosztach.

Wskazał, że sprawa dotyczy znaków towarowych:

1. znak słowny z wcześniejszym pierwszeństwem "SMOK" nr R.251974 - przeznaczony do oznaczenia piwa ujętego w klasie 32,

2. sporny znak słowno-graficzny "Złoty Smok BOJAN Browar Wielkopolski w Bojanowie" nr R.275353 - także przeznaczony do oznaczenia towarów z klasy 32, tj. piwo, piwo bezalkoholowe oraz usług w klasie 35, tj. sprzedaż hurtowa i detaliczna piwa, piwa bezalkoholowego, usług w zakresie marketingu i reklamy, promocji sprzedaży, organizowania targów, wystaw i festynów w celach handlowych i reklamowych.

Nie budzi wątpliwości WSA ocena organu co do identyczności i podobieństwa towarów takich jak: piwo oraz piwo i piwo bezalkoholowe, a także przyjęte podobieństwo i komplementarność usług sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa i piwa bezalkoholowego dla takich towarów. Asortyment towarów i komplementarnych usług został określony.

WSA nie podzielił natomiast nieprzekonywującej argumentacji Urzędu, że porównywane znaki - w zakresie pozostałych usług, są w całości przeznaczone do oznaczenia towarów i usług niepodobnych. Zważywszy, że znak wcześniejszy dotyczy piwa, to co najmniej wszelkie usługi związane z marketingiem i reklamą piwa, promocją jego sprzedaży, organizowaniem targów piwa, wystaw i festynów tego towaru - w celach handlowych i reklamowych - będą komplementarne do towaru jakim jest piwo (i wchodzące w zakres tego towaru piwo bezalkoholowe).

Innymi słowy, usługi w klasie 35, podobnie jak uznana przez organ za komplementarną i podobną z towarem w klasie 32 - sprzedaż hurtowa i detaliczna piwa i piwa bezalkoholowego, są tak samo komplementarne względem towaru jakim jest piwo.

W zakwestionowanej części, organ w istocie pominął w ocenie rodzaj towaru, jego przeznaczenie oraz warunki zbytu. Tymczasem piwo wydaje się być produktem powszechnego użytku. Dostępnym w sklepach wielkopowierzchniowych, sieciach dyskontów, w sklepach spożywczych średnich i małych, w stacjach benzynowych, pubach, kawiarniach i restauracjach, a także w górskich schroniskach.

Co do zasady usługi w zakresie jego marketingu i reklamy, promocji sprzedaży, organizowania targów, wystaw i festynów w celach handlowych i reklamowych zlecane są przez ich producentów i skierowane są do tych samych odbiorców: konsumentów piwa i pośredników, sprzedawców detalicznych i hurtowych piwa, osób i podmiotów zajmujących się szerokim marketingiem i reklamą piwa.

Sąd pierwszej instancji nie podzielił zatem stanowiska, co do braku komplementarności, a w konsekwencji podobieństwa, pomiędzy towarem w postaci piwa, do oznaczania którego przeznaczony jest znak towarowy SMOK - z wcześniejszym pierwszeństwem, a usługami w klasie 35 odnoszącymi się do marketingu i reklamy piwa, promocji jego sprzedaży, organizowaniem targów piwa, wystaw i festynów piwa w celach handlowych i reklamowych - do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy.

Szeroko pojęty marketing piwa zawiera w sobie zarówno reklamę, jak i sprzedaż piwa. Reklama stanowi promowanie tego towaru i ma na celu, co do zasady, zwiększenie jego sprzedaży. Z doświadczenia życiowego wiadomym jest, że np. forma promowania piwa poprzez "wszędobylskie" parasole z nazwami jego marek, prezentowana jest w miejscach, gdzie piwo zazwyczaj jest oferowane w sprzedaży. Tego rodzaju forma marketingu stosowana jest powszechnie i skierowana jest do tych samych odbiorców - konsumentów.

Innymi słowy, wbrew dokonanej przez Urząd ocenie, wszystkie usługi chronione w spornym znaku, objęte klasą 35, a dotyczące towarów w klasie 32 (piwo, piwo bezalkoholowe) są komplementarne z towarem objętym tą klasą (z piwem), czyli podobne.

Ocena ich odmiennego charakteru i przeznaczenia oraz brak komplementarności mógłby zasadniczo dotyczyć innych towarów, o odmiennym charakterze i przeznaczeniu, o ile organ by jej dokonał. Tymczasem ocena, że usługi w klasie 35 są świadczone przez specjalistyczne przedsiębiorstwa nie wyczerpuje zagadnienia ich komplementarności z przeciwstawionym znakiem towarowym. Nawet przy przyjęciu, że usługi w tej branży świadczone są przez specjalistyczne przedsiębiorstwa np. firmy reklamowe, które nie zajmują się produkcją ani sprzedażą piwa, to zazwyczaj działają one na zlecenie danego producenta piwa i są zaangażowane w promowanie jego marki. Tym samym konsumenci danej marki piwa, nie będą postrzegali szeroko rozumianych usług marketingowych i reklamowych - w oddzieleniu od marki piwa. Markę, jako znak towarowy promuje zazwyczaj producent - bez względu na to, kim posługuje się zlecając usługi marketingowe i reklamowe.

Innymi słowy, sporny znak słowno-graficzny oraz przeciwstawiony z wcześniejszym pierwszeństwem znak słowny przeznaczone są do nakładania na identyczny towar jakim jest piwo (i piwo bezalkoholowe) i podobny (komplementarny) towar w postaci usług (w klasie 35 znaku spornego): sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, piwa bezalkoholowego oraz w szerokim znaczeniu komplementarnych usług w zakresie marketingu i reklamy, promocji sprzedaży, organizowania targów, wystaw i festynów w celach handlowych i reklamowych - także piwa "Złoty Smok BOJAN Browar Wielkopolski w Bojanowie".

Zdaniem WSA, sama ocena porównawcza samych znaków została dokonana z mającym istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 pwp.

Skarżący co do zasady jest uprawniony z prawa ochronnego na słowny znak towarowy SMOK i z tego tytułu posiada prawo wyłącznego używania tego oznaczenia dla towarów jakim jest piwo - w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 pwp).

Skoro znak wcześniejszy i znak sporny przeznaczone są dla oznaczenia towarów identycznych i komplementarnych, czyli w tym samym segmencie, to aby wykluczyć niebezpieczeństwo konfuzji, istotne jest ich porównywanie w odniesieniu do odbiorców towarów, czyli konsumentów. Oceniając zatem, czy zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorcy, organ powinien dokonać analizy percepcji przeciętnego konsumenta piwa, do którego towar (usługa) jest kierowany.

Ostateczne wypracowanie modelu przeciętnego konsumenta nastąpiło w wyroku ETS z 16 lipca 1998 r. w sprawie nr C-210/96 (Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt-Amt für Lebensmittelüberwachung). Przeciętny konsument to średnio poinformowany, uważny i rozsądny, ale co bardzo istotne - poziom jego uwagi różni się, w zależności od tego, jakie dobra nabywa (por. Skubisz R: Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona: studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym. Lublin 1998, s. 131-132; M. Andrzejewski, [w]: Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Red. P. Kostański. Warszawa 2010 , s. 710 i nast. oraz wskazane tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie zabrakło, zdaniem WSA, rzetelnej analizy poziomu uwagi przeciętnego konsumenta piwa, bowiem organ nie wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem, w przypadku piwa nabywca nie kieruje się znaną mu nazwą piwa, a nazwą producenta, mając na uwadze szeroką podaż tego towaru i duży wybór na rynku, jak i brak jakichkolwiek dowodów uprawniających do takich wniosków.

Co do zasady przesądzenie o jednorodzajowości towarów (usług) implikuje konieczność dokonania porównania oznaczeń według wypracowanych w teorii i orzecznictwie zasad.

Zdaniem WSA, nie zostały spełnione przesłanki prawidłowo przeprowadzonej analizy porównawczej.

Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa spornych znaków, należało oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy uwzględnieniu w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących.

Tymczasem w dokonanej przez organ analizie porównawczej znaków spornego i znaku z wcześniejszym pierwszeństwem brak jest rozpatrzenia całego materiału dowodowego, dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, w jego całokształcie - uwzględniającym siłę odróżniającą znaku słownego SMOK nr R.251974 w warstwie koncepcyjnej (znaczeniowej), fonetycznej i wizualnej dla towarów w klasie 32 (piwa). Tym samym zignorowano siłę odróżniającą znaku wcześniejszego słownego, jako znaku silnego w trzech wymienionych warstwach.

Urząd pominął w dokonanej ocenie utrwalony w orzecznictwie i doktrynie pogląd, że znak towarowy słowny jest znakiem silnym. Jego siła pochodzi stąd, że oznaczenie słowne może być wizualnie przedstawiane w dowolnej szacie graficznej i przy zastosowaniu dowolnej wielkości czcionki, dowolnej techniki graficznej.

Z tego względu, w dokonanej w zaskarżonej decyzji analizie porównawczej znaków i ocenie pominięto aspekt siły odróżniającej znaku słownego SMOK - jako znaku silnego w warstwie słownej, a jednocześnie oderwanego od towaru w warstwie koncepcyjnej (znaczeniowej), co ma niewątpliwy wpływ na jego siłę odróżniającą dla oznaczania towaru jakim jest piwo, tożsamego z towarem uprawnionego do znaku spornego.

Zbagatelizowano fakt, że znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem posiada konkretną warstwę znaczeniową, ale jest ona abstrakcyjna dla towaru, którego oznaczaniu służy. Pominęło, że w warstwie znaczeniowej słowo to, np. wg Wikipedii oznacza: "Smok – fikcyjne stworzenie, najczęściej rodzaj olbrzymiego, latającego gada. Występuje w licznych mitach i legendach oraz w literaturze, filmach i grach. Według wielu mitów smoki obdarzone były dużą inteligencją, potrafiły posługiwać się magią, znały ludzką mowę, a także ziały ogniem. Poza tym posiadały lub strzegły rozmaitych skarbów." (https://pl.wikipedia.org/wiki/Smok). Można dodać z urzędu, że według legend, pokonanie smoka było aktem odwagi, nobilitacji dla bohatera np. znanej powszechnie legendy o smoku wawelskim. W konsekwencji, w dokonanej ocenie organ pominął, że siła znaku SMOK dla towaru jakim jest piwo wynika dodatkowo z jego koncepcyjnego znaczenia dla oznaczanego nim piwa i aluzyjnego: "pić jak smok".

Skoro oznaczenie SMOK jest zbieżnym elementem obu znaków towarowych, to nie dostrzegając siły odróżniającej tego słowa dla oznaczania piwa, organ w sposób gołosłowny odmówił mu waloru zachowania tego znaku w pamięci odbiorcy. Tymczasem oznaczenie SMOK, w każdej z omawianych warstw jest łatwe do zapamiętania. Z jednej strony stanowi jedną sylabę, ale z drugiej strony posiada konkretne, korzystnie kojarzące się z piwem znaczenie, realizujące w istocie aluzyjnie koncepcję połączenia nazwy piwa ze smokiem.

Aspekty te, nie powinny być pominięte przy analizie porównawczej znaków, siły odróżniającej oznaczenia słownego, ułatwiającego zapamiętanie przez odbiorcę, korzystnego skojarzenia z towarem tym bardziej, że znak SMOK ma uprawnienie do uprzedniego pierwszeństwa.

Dokonując oceny porównawczej samych znaków całkowicie zignorowano kwestię inkorporowania w całości wcześniejszego prawa. Słowo SMOK jest silnym fonetycznie słowem, jednosylabowym i jednoznacznie brzmiącym, co w przypadku zamawiania piwa w lokalu gastronomicznym ma niebagatelne znaczenie. Potwierdza to sporny znak słowno-graficzny późniejszy "Złoty Smok BOJAN Browar Wielkopolski w Bojanowie", skoro obok zawłaszczenia tego rzeczownika do swojej nazwy użył jednoznacznej grafiki przedstawiającej smoka i tym samym podkreślił w swoim znaku ten element, który w istocie pełni rolę dominującą.

Z tego względu twierdzenie organu, że to słowo BOJAN jest elementem dominującym w spornym znaku nie jest adekwatne do okoliczności sprawy, do prawidłowej oceny stanu faktycznego. Zdaniem WSA, słowo BOJAN w znaku spornym stanowi nazwę smoka, dodatkowo ją eksponując. Nazwę, która pochodzi od nazwy miejscowości Bojanowo, czyli do miejsca położenia Browaru, źródła pochodzenia piwa. Okoliczność ta wprost wynika z nazwy "Złoty Smok BOJAN Browar Wielkopolski w Bojanowie". Wbrew ocenie organu, zarówno w warstwie koncepcyjnej, znaczeniowej, jak i wizualnej to słowo SMOK w spornym znaku stanowi element dominujący. Jest nie tylko podkreślone jednoznaczną grafiką przedstawiającą smoka, ale również określone przymiotnikiem "złoty", która dodatkowo podkreśla i uwypukla rzeczownik "smok". W kontekście całościowej nazwy spornego znaku słowo BOJAN co najwyżej może stanowić imię smoka (Złoty smok Bojan...) przedstawionego na wyżej opisanej grafice z rysunkiem smoka. Pozostała część znaku "Browar Wielkopolski w Bojanowie" ma charakter opisowy, bowiem stanowi o miejscu produkcji piwa.

W konsekwencji to słowo SMOK w spornym znaku ma znaczenie dominujące, co w konsekwencji oznacza, że inkorporuje wcześniejszy chroniony znak towarowy Skarżącego "SMOK" przeznaczony do oznaczania tych samych towarów.

W istocie bowiem uprawniony do spornego znaku dokonał zawłaszczenia znaku wcześniejszego podmiotu uprawnionego z pierwszeństwa, ryzykując ich pomylenie, a co więcej możliwość sugestii pochodzenia z jednej rodziny znaków w zakresie identycznych towarów.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorcy polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionego z rejestracji danego towaru czy usługi ze względu na nałożony nań znak. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest rezultatem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń. Obydwa elementy łączą się ze sobą ściśle i przeciętny odbiorca dokonując wyboru towarów, w toku porównywania znaku towarowego (towaru i oznaczenia) nie rozdziela ich. Skoro przy ustalaniu podobieństwa towarów bierze się pod uwagę rodzaj towaru, przeznaczenie towaru oraz warunki zbytu, to okoliczności te winny być przedmiotem ustaleń organu na gruncie niniejszej sprawy.

W przeciwnym wypadku akceptacja działania uprawnionego oznaczałby przyznanie innym podmiotom możliwości bezkarnego "dopisywania" do chronionej nazwy czy to firmy, czy nazwiska i zgłaszania znaku jako własnego. Na gruncie niniejszej sprawy, zbliżenie przez uprawnionego do spornego znaku do znaku skarżącego, stanowi okoliczność potwierdzającą istnienie niebezpieczeństwa konfuzji pomiędzy tymi oznaczeniami. Podobieństwo znaków ocenia się bowiem według cech wspólnych, a nie według występujących różnic, bowiem różnice nie wykluczają podobieństwa.

Skoro art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp warunkuje w istocie uzyskanie prawa ochronnego od tego, czy znaki są identyczne, czy podobne dla towarów identycznych, bądź podobnych, bądź też komplementarnych oraz czy zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd poprzez ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym, to dla rozstrzygnięcia mają istotne znaczenie prawidłowo poczynione ustalenia faktyczne.

W konsekwencji, organ z mającym wpływ na wynik sprawy naruszeniem 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a zastosował art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp do stanu faktycznego ustalonego w sprawie, w szczególności dokonania oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest natomiast konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Wystarczy, że istnieje taka możliwość.

Przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy mieć na uwadze nie tylko możliwość uznania znaków za identyczne, ale również uznania, że informują o związkach łączących odrębne przedsiębiorstwa. Dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń. Kieruje się on przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia z pominięciem drobnych rozbieżności. Powyższe oznacza, że nie można wykluczyć pomylenia i uznania, iż kolejny znak z użyciem oznaczenia SMOK w nazwie, należy do tego samego producenta.

W wytycznych wyroku wskazano, że organ ma uwzględnić, że w sprawie ma do czynienia z towarami/usługami tego samego rodzaju: identycznymi, podobnymi i komplementarnymi, co ma istotne znaczenie dla oceny podobieństwa porównywanych znaków. W badaniu i rozpatrywaniu podobieństwa znaków towarowych ważne znaczenie ma forma przedstawieniowa znaków, ale to znak słowny ma największą siłę oddziaływania. Jest znakiem tzw. silnym.

W niniejszej sprawie towary i usługi adresowane są w istocie do tych samych nabywców i zaspokajają te same potrzeby. Kwestia ta została także pominięta przez organ. Tymczasem ETS wskazał, że podobieństwo towarów/usług należy badać na podstawie kilku kryteriów ("Canon Case" sprawa C-39/97). Do najważniejszych z nich zaliczono takie jak: natura produktu, cel użycia produktu, metoda użycia produktu, a także czy towary/usługi konkurują ze sobą na rynku, czy "dopełniają się" wzajemnie, ich kanały dystrybucji, czy miejsca sprzedaży tych towarów/usług.

Zasada, iż dla odbiorców priorytetowe znaczenie mają zbieżne cechy oznaczeń, a nie występujące pomiędzy nimi różnice znalazła potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (vide: wyrok NSA z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie znaku towarowego KRÓLEWSKA PARA, sygn. akt II SA 27778/01, wyrok WSA z 30 marca 2004 r. w sprawie znaku towarowego TERRAVITA, sygn. akt 6 II SA 1017/02 wyrok NSA w sprawie VILLA PARK WESOŁA sygn. akt II GSK 2100/11).

Na koniec WSA podkreślił, że w prawie państw zachodnich wykształciła się zasada, że w wypadku kolizji dwóch znaków wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na rzecz uprawnionego do znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem (...). Powyższa zasada jest konsekwencją przekonania, że przedsiębiorca, który dla towarów tego samego rodzaju wybiera znak towarowy podobny do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem działa na własne ryzyko i wątpliwości winny być rozstrzygane na jego niekorzyść.

III.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiodła spółka B. Sp. z o.o. w D. zaskarżając go w całości i zarzucając:

I. na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. naruszenie prawa materialnego przez:

1. nieprawidłową interpretację i zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp w zw. z art. 315 ust. 3 tej ustawy, mające wpływ na wynik postępowania, poprzez bezpodstawne przyjęcie, że znaki towarowe stron są podobne i zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców błąd;

II. na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy:

1. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 kpa poprzez uchylenie zaskarżonej decyzji z uwagi na błędną i niedostatecznie wnikliwą w przekonaniu Sądu, ocenę materiału dowodowego dokonaną przez Urząd w zakresie oceny podobieństwa porównywanych znaków stron, grup towarów/usług przeciwstawionych, w sytuacji, w której ocena podobieństwa była w tej sprawie rzetelna i przekonywująca, a podobieństwo przeciwstawionych znaków stron nie zachodzi;

2. art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez sporządzenie uzasadnienia, które nie wskazuje na czym dokładnie polegał błąd Urzędu w rozumowaniu dotyczącym braku podobieństwa przeciwstawionych znaków.

Strona skarżąca kasacyjnie wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie oraz orzeczenie o koszach postępowania.

Uzasadniając zarzut nr I.1 wskazała, że porównanie znaków dotyczyć musi znaku w postaci wyłącznie słownej "smok", ze znakiem uczestnika, w którym słowo "smok" jest jedynie fragmentem spójnej kompozycji graficznej, jednym z siedmiu słów objętych łączną ochroną wraz z rysunkiem. Znak uczestnika nr R-275353 jest złożony z równie ważnych i równorzędnych elementów słownych i graficznych. Słowo "Bojan" wbrew sugestiom Sądu nie oznacza, ani miejscowości Bojanowo produkcji piwa, ani producenta, ale osobę - woja (tak jak i Ciechan nie oznacza Ciechanowa, ale postać historyczną Ciechana) a także oznacza jeden z gatunków piwa uprawnionego. Potwierdza to dookreślenie miejsca zawarte w znaku "Browar Wielkopolski w Bojanowie".

Zasadą jest, że znaki słowne są ubogie w cechy dystynktywne, tak jest także w przypadku znaku przeciwstawionego. O zbyt niskiej zdolności odróżniającej znaku "smok" świadczy chociażby okoliczność, że sam B1. używał dodatkowych oznaczeń jak Złoty, Srebrny, Czarny. Z tego samego względu uprawniony dokonał rejestracji rozbudowanego znaku składającego się z siedmiu słów i grafiki.

Nie ma co do zasady przeszkód dla inkorporowania w znaku późniejszym elementów znanych we wcześniejszych znakach, o ile późniejszy znak zachowuje swój charakter odróżniający, niewprowadzający w błąd nabywcy co do pochodzenia towarów oznaczonych tym znakiem.

Uzasadniając zarzut nr II.1 wskazano, że WSA pominął fakt, że Urząd Patentowy dokonał na siedmiu stronach uzasadnienia decyzji szczegółowego i merytorycznego rozpatrzenia zarówno podobieństwa znaków, zakresu podobieństwa towarów i usług, a także modelu przeciętnego konsumenta. Wbrew twierdzeniom WSA, dokonano też analizy siły i znaczenia znaku słownego "smok" w odniesieniu do znaku słowno-graficznego "Złoty Smok Bojan Browar Wielkopolski w Bojanowie". Fakt, że Urząd doszedł do odmiennego przekonania niż Sąd, tj. o braku ryzyka konfuzji, nie oznacza, że Urząd nie przeanalizował materiału dowodowego, lub że w sposób nieprawidłowy go ocenił.

W przekonaniu uprawnionego wszystkie czynności dokonane przez Urząd były merytoryczne, wnikliwe i zgodne z przepisami, orzecznictwem i praktyką. Skarżący w swoim wystąpieniu do Urzędu przywoływał nazwy piw produkowanych około 15-lat temu, tj. [...], [...], [...], co mogło sugerować jakoby były to w całości zarejestrowane znaki. Tymczasem nie należy zapominać, że spółka ta posiada ochronę jedynie dla słowa "smok", nieuprawnione jest więc sugerowanie, że znak uprawnionego w pełni inkorporuje wcześniej używaną nazwę, gdyż w obrocie występowała nazwa szersza niż znak. Ponadto, w rzeczywistości handlowej, kiedy na rynku piwa pojawia się rocznie kilka tysięcy nazw piw, przeciętny konsument piwa nie jest w stanie zapamiętać nazw niszowych piw sprzed kilkunastu lat. Tym bardziej nie jest w stanie pomylić piw o tak rozbieżnych nazwach. Pomyłka taka nie grozi również koneserom piwa, którzy mogą pamiętać produkty B1. Ci konsumenci są specjalistami i nie należy ich traktować jako wyznacznik.

Uzasadniając zarzut nr II.2 wyjaśniono, że wbrew twierdzeniom WSA, Urząd Patentowy dokonał szerokiej i wnikliwej analizy podobieństwa znaków stron, siły i znaczenia słowa "smok", inkorporowania całego znaku. Powołane zostało liczne orzecznictwo krajowe i wspólnotowe. Przeanalizowany został model przeciętnego odbiorcy z zastosowaniem doświadczenia życiowego, powszechnej wiedzy i wymogów wynikających z ugruntowanego orzecznictwa. W tym stanie zarzucanie Urzędowi naruszeń jest nieuprawnionym, subiektywnym przekonaniem Sądu, które nie znalazło odzwierciedlenia w uzasadnieniu wyroku i wytycznych do dalszego postępowania.

IV.

W piśmie procesowym z 6 czerwca 2023 r. uprawniony do znaku wcześniejszego wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

V.

Skarga kasacyjna jest nieuzasadniona.

Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, jednakże bierze z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. W niniejszej sprawie nie występują jednak przesłanki nieważności postępowania sądowoadministracyjnego przeprowadzonego przez WSA, które ustawodawca enumeratywnie wylicza w art. 183 § 2 p.p.s.a.

VI.

Ocenę sformułowanych w skardze kasacyjnej uchybień należy rozpocząć od najdalej idącego zarzutu procesowego oznaczonego nr II.2, w którym strona wskazuje na naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego wyroku w sposób nie wskazujący na czym dokładnie polegał błąd Urzędu Patentowego w rozumowaniu dotyczącym braku podobieństwa przeciwstawionych znaków.

W kontekście tego uchybienia należy wskazać, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentowany jest jednolity pogląd, że wadliwość uzasadnienia wyroku może stanowić przedmiot skutecznego zarzutu kasacyjnego z art. 141 § 4 p.p.s.a. wyłącznie w sytuacji, gdy sporządzone jest ono w taki sposób, że niemożliwa jest w ogóle kontrola instancyjna zaskarżonego wyroku, a także nie rozpatrzono istoty sprawy. Treść uzasadnienia wyroku Sądu pierwszej instancji powinna zatem umożliwiać zarówno stronom postępowania, jak i Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, prześledzenie toku rozumowania sądu i poznanie racji, które stały za rozstrzygnięciem o zgodności bądź niezgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego. Tworzy to tym samym po stronie wojewódzkiego sądu administracyjnego obowiązek wyjaśnienia motywów podjętego rozstrzygnięcia, tak aby nie budziło ono wątpliwości co do gruntowności dokonanej analizy sprawy dokonanej przez WSA.

Rekapitulując wcześniejsze uwagi podkreślić należy, że wadliwość uzasadnienia wyroku może stanowić przedmiot skutecznego zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. wówczas, gdy uzasadnienie to nie zawiera stanowiska co do stanu faktycznego przyjętego za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia (tak uchwała 7 sędziów NSA z 15 lutego 2010 r. sygn. akt II FPS 8/09) lub sporządzone jest w taki sposób, że nie jest w ogóle możliwa kontrola instancyjna zaskarżonego wyroku.

W ramach tego zarzutu niedopuszczalne jest natomiast formułowanie twierdzeń, które w istocie wskazują na brak przekonania strony argumentami, jakimi posługuje się Sąd pierwszej instancji. Przy czym dotyczy to w szczególności sytuacji podkreślania przez stronę w ramach tego zarzutu braku wyjaśnienia przez Sąd pierwszej instancji określonego stanowiska zajętego w sprawie. Brak przekonania strony skarżącej kasacyjnie o trafności wydanego w sprawie rozstrzygnięcia, w tym co do przyjętego kierunku wykładni i zastosowania prawa, czy też odnośnie do oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, której rezultat nie koresponduje z oczekiwaniami wnoszącego skargę kasacyjną, nie oznacza wadliwości uzasadnienia wyroku i to w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. To więc, że stanowisko WSA jest odmienne od prezentowanego przez wnoszącego skargę kasacyjną nie oznacza jeszcze, że uzasadnienie wyroku zawiera wady konstrukcyjne, które uzasadniają uchylenie wydanego w sprawie rozstrzygnięcia. Polemika z merytorycznym stanowiskiem WSA nie może sprowadzać się do zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. Poprzez zarzut naruszenia tego przepisu nie można bowiem skutecznie zwalczać, ani prawidłowości przyjętego za podstawę orzekania stanu faktycznego, ani stanowiska sądu co do wykładni bądź zastosowania prawa (por. np. wyroki NSA z 26 listopada 2014 r. sygn. akt II OSK 1131/13; 20 stycznia 2015 r. sygn. akt I FSK 2081/13; 12 marca 2015 r. sygn. akt I OSK 2338/13; 18 marca 2015 r. sygn. akt I GSK 1779/13).

Uzasadnienie kontrolowanego wyroku, wbrew polemicznym w swej istocie uwagom strony skarżącej kasacyjnie, realizuje wymagania z art. 141 § 4 p.p.s.a. Wynika z niego wprost jaki stan faktyczny został w sprawie przyjęty przez WSA, dokonano również jego oceny, formułując rozważania dotyczące wykładni i zastosowania przepisów prawa materialnego i procesowego. WSA w szczególności wskazał, z czego wywodzi uchybienie przy ocenie wadliwości przyjętego przez Urząd Patentowy braku podobieństwa oznaczeń.

Inną sprawą jest jednak po pierwsze siła przekonywania użytych argumentów, po drugie niedopuszczalność zwalczania zarzutem naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. błędnej oceny materiału dowodowego lub wykładni i/lub zastosowania prawa w sprawie.

VII.

W dalszej kolejności Naczelny Sąd Administracyjny uznaje za zasadne łączne odniesienie się do pozostałych zarzutów skargi kasacyjnej oznaczonych nr I.1 i II.1 z uwagi na ich wyraźnie widoczny, komplementarny charakter i zależność poczynionych ocen naruszenia przepisów postępowania na ocenę zastosowania przepisu prawa materialnego - art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp i vice versa.

Przechodząc zatem do oceny wskazanych uchybień nie sposób w pierwszej kolejności nie odnieść się do konstrukcji zarzutu nr I.1 skargi kasacyjnej. Zgodnie ze stanowiącym jego podstawę art. 174 pkt 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną można oprzeć na naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

W omawianym zarzucie strona skarżąca kasacyjnie wskazuje na nieprawidłową interpretację i zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 315 ust. 3 pwp, mające mieć wpływ na wynik postępowania, poprzez - jak podkreśla - bezpodstawne przyjęcie, że znaki towarowe stron są podobne i zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd.

Należy ogólnie zauważyć, że skarżący kasacyjnie, podnosząc zarzut z art. 174 pkt 1 p.p.s.a., tj. błędnej wykładni przepisu prawa, powinien wskazać, na czym ona polega i jaka jego zdaniem powinna być prawidłowa wykładnia spornego przepisu. Jedynie wówczas możliwe jest pełne odniesienie się do tak postawionego zarzutu. W przypadku zaś zarzutu niewłaściwego zastosowania prawa, podmiot skarżący kasacyjnie zobowiązany jest wyjaśnić, na czym polegało owo niewłaściwe zastosowanie przepisów prawa i jak dany przepis, w ustalonych okolicznościach faktycznych sprawy należałoby zastosować, by nosiło to znamiona prawidłowości. Wyjaśnić należy zatem, w czym tym samym tkwi owo wadliwe zastosowanie zrekonstruowanej normy prawnej, którego dokonał WSA (błąd subsumcji).

Postawiony w skardze kasacyjnej zarzut nr I.1 łączy w sobie zarówno zarzut naruszenia prawa materialnego (art. 174 pkt 1 p.p.s.a.), z cechami zarzutu procesowego (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.). Strona naprzemiennie bowiem wskazuje na mające wpływ na wynik postępowania bezpodstawne przyjęcie, że znaki towarowe (sporny i przeciwstawiony) są do siebie podobne i zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd. W istocie kwestionując wskazane przez WSA naruszenia procesowe Urzędu Patentowego, odnoszące się do kwestii kompleksowości przeprowadzenia oceny porównawczej towarów z usługami, jak i znaków, strona wyciąga wnioski o wadliwym zastosowaniu przepisów prawa materialnego. W zakresie jednak błędnej wykładni art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp skarga kasacyjna nie zawiera jakichkolwiek szerszych rozważań, co czyni ją w tym zakresie zupełnie niezasadną z punktu widzenia oceny wykładni tego przepisu, a przez to w tym zakresie sformułowany zarzut nie spełnia wymagań dostatecznej precyzji. Jedynie na marginesie należy wskazać, że WSA trafnie przytoczył art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, prawidłowo rozumiejąc przesłanki z niego wynikające, co wobec jednoznaczności stwierdzeń zawartych w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie budzi żadnych wątpliwości.

Powyższe stanowi oczywistą wadliwość omawianego zarzutu skargi kasacyjnej bowiem w ramach uchybienia materialnego dotyczącego błędnej wykładni lub niewłaściwego zastosowania prawa, nie bierze się pod uwagę wpływu stwierdzonego uchybienia na wynik postępowania, co nie oznacza oczywiście, że każde uchybienie w wykładni lub zastosowaniu przepisu prawnego skutkuje automatycznym uwzględnieniem skargi kasacyjnej.

Podkreślenia również wymaga, że naruszenie prawa materialnego w postaci błędnej wykładni abstrahuje od okoliczności faktycznych danej sprawy, gdyż jest to błąd dotyczący rozumienia treści normy prawnej wywodzonej z danego przepisu. Istota tego uchybienia polega na wadliwym zrekonstruowaniu poszczególnych elementów normy prawnej na podstawie przepisu, stanowiącego podstawę materialnoprawnych rozważań.

Na tle niniejszej sprawy uchybienie z art. 174 pkt 1 p.p.s.a. można odnosić jedynie do wskazywanego w zarzucie bezpodstawnego przyjęcia, że znaki towarowe stron są podobne i zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd, co należy rozumieć jako zarzut błędnej subsumcji prawa. Rzecz jednak w tym, że o wadliwym zastosowaniu normy prawnej można mówić, co do zasady, w niekwestionowanym stanie faktycznym, tu zaś strona wyraźnie argumentuje błędy w zakresie ustaleń i niewłaściwe deprecjonowanie przez WSA oceny dokonanej przez Urząd Patentowy zarówno na gruncie podobieństwa towarów i usług, podobieństwa samych oznaczeń, jak również łączonego z tymi dwoma okolicznościami ryzyka konfuzji znaków. Istota zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, w postaci przedstawianej przez stronę w skardze kasacyjnej, dotyka zatem błędów wadliwego przeprowadzenia postępowania, oceny materiału dowodowego i wyprowadzenia błędnych konkluzji w kontekście podstaw badania podobieństwa znaków na podstawie zebranych dowodów.

W związku z powyższym przypomnieć należy, co legło u podstaw uchylenia przez WSA zaskarżonej decyzji.

Po pierwsze, nie podzielono stanowiska organu, co do braku komplementarności, a w konsekwencji podobieństwa, pomiędzy piwem, a usługami w klasie 35 odnoszącymi się do marketingu i reklamy piwa, promocji jego sprzedaży, organizowania targów piwa, wystaw i festynów piwa w celach handlowych i reklamowych.

Po drugie, WSA uznał, że organ nie przeprowadził rzetelnej analizy poziomu uwagi przeciętnego konsumenta piwa, nie wyjaśniając w szczególności dlaczego w przypadku tego towaru nabywca nie kieruje się jego nazwą, a nazwą producenta, co ma znaczenie z punktu widzenia szerokiej podaży i dużego wybór piw na rynku, a także wobec braku dowodów wyłączających tego rodzaju spojrzenie na problem.

Po trzecie, analiza porównawcza znaków została przeprowadzona wadliwie, gdyż całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa znaków, należało oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy uwzględnieniu w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących.

Po czwarte, organ zbagatelizował siłę odróżniającą samego słowa "Smok", zwłaszcza w konotacji do czynności spożywania piwa, a także w nawiązaniu do jego użycia w spornym znaku nie tylko w formie słownej, wśród wielu innych wyrazów ale także w formie graficznej i przede wszystkim znaczeniowej. Wszystko to przekłada się na prawidłowość oceny siły z jaką znak przeciwstawiony, użyty następnie w znaku spornym, w sytuacji towarów identycznych, podobnych i komplementarnych, powoduje jego "zapisanie się" w pamięci konsumenta. Wszystko to wpływa na ryzyko konfuzji.

W kontekście powyższego, nie może odnieść zamierzonego skutku zarzut nr II.1 skargi kasacyjnej, kwestionujący naruszenie art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. w kontekście niewłaściwego uchylenia decyzji ze wskazaniem na błędną i niedostatecznie wnikliwą ocenę materiału dowodowego co do podobieństwa porównywanych znaków, towarów i usług. Zarzut ten w istocie jest polemiką z krytyczną oceną dokonanych ustaleń Urzędu Patentowego.

Z art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp wynika, że winien on znaleźć zastosowanie wówczas, gdy łącznie spełnione zostaną trzy przesłanki: po pierwsze istnieje podobieństwo lub identyczność towarów/usług, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe. Po drugie istnieje podobieństwo lub identyczność znaków towarowych. Po trzecie, istnienie ryzyko spowodowania wśród odbiorców błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu znaku spornego ze znakiem wcześniejszym.

Przepis ten niewątpliwie uzasadnia twierdzenie, co nie zostało w sprawie w jakikolwiek sposób zakwestionowane, że nie każde podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego. Będzie natomiast takim podobieństwo, które mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

W ramach badania przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp w pierwszym rzędzie badaniu podlega, w drodze stosownego porównania, identyczność, podobieństwo lub komplementarność towarów i usług oznaczanych spornymi znakami (wedle stanu zgłoszonego a nie rzeczywiście stosowanego w obrocie). W doktrynie i orzecznictwie zgodnie wskazuje się, że porównanie towarów i usług poprzedza badanie podobieństwa oznaczeń i ich ewentualną konfuzyjność. Jak wskazuje się w doktrynie (zob. R. Skubisz w "Komentarz do ustawy Prawo znaków towarowych" Warszawa 1997), problem jednorodzajowości (podobieństwa) towarów stanowi kwestie rozstrzygane przed badaniem podobieństwa oznaczeń. Dopiero stwierdzenie jednorodzajowości towarów uzasadnia rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń. Używanie bowiem nawet identycznych oznaczeń dla towarów niepodobnych nie wywołuje ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Pomijając zasady analizy podobieństwa towarów i usług, te bowiem w sprawie nie są przedmiotem sporu, w pełni podzielić należy stanowisko WSA, że wszystkie usługi chronione spornym znakiem, objęte klasą 35, a dotyczące towarów w klasie 32 (piwo, piwo bezalkoholowe) są podobne bądź komplementarne z towarem objętym tą klasą (piwem).

Słusznie wskazuje więc WSA, podważając tym samym ocenę Urzędu Patentowego, że sporny znak służy do oznaczania usług w klasie 35 tj. sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, piwa bezalkoholowego oraz w szerokim znaczeniu komplementarnych usług w zakresie marketingu i reklamy, promocji sprzedaży, organizowania targów, wystaw i festynów w celach handlowych i reklamowych, które są komplementarne z piwem. Trafnie podkreślono, że odbiorcą tych usług wcale nie są podmioty organizujące wspomniane wydarzenia, a konsumenci piwa. Organizacja np. festynów, służy m.in. promowaniu, choć generalnie nie wprost, piwa, którego producent jest co najmniej sponsorem tego przedsięwzięcia. W konsekwencji założenie organu, że usługi tego rodzaju kierowane są do podmiotów organizujących dane wydarzenia, jest błędne. Skarga kasacyjna w tym zakresie nie zawiera żadnego szerszego wywodu.

Już zatem z tej przyczyny zasadne było uchylenie zaskarżonej decyzji, gdyż wadliwa ocena braku podobieństwa i komplementarności pomiędzy usługami z klasy 35 a piwem z klasy 32, powoduje, że istnieje uchybienie procesowe, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Nie rozważając bowiem prawidłowo odbiorcy usług z klasy 35 i uznając brak komplementarności i podobieństwa, organ przeprowadził następnie ocenę podobieństwa oznaczeń w zawężonym zakresie, co mogło mieć wpływ na końcową ocenę sprawy.

Podzielić również należy stanowisko, co do braku pełnej analizy poziomu uwagi przeciętnego konsumenta piwa. Prawdą jest, że organ położył szczególny nacisk na ocenę podobieństwa znaków, tak konstruując model przeciętnego klienta, z którego w zasadzie wypływa wniosek, że z racji sposobu nabywania tego towaru (piwa) nie może dojść do konfuzyjnego postrzegania oznaczeń przez pryzmat nazwy, gdyż kluczowe jest identyfikowanie piwa po jego producencie. Jakkolwiek jest to podejście możliwe i w obrocie spotykane (np. zwroty "kup Ż.", "kup L.", "kup H.", itp.), to jednak organ niedostatecznie ocenił fakt możliwego postrzegania znaków a przez to ich podobieństwa także przez pryzmat nabywania piwa wedle jego nazwy. Słuszne będzie więc wskazanie, że nabywanie piwa w ramach np. baru, czy tawerny, gdzie na ekspozycji uszeregowane są różne rodzaje piw, niekoniecznie po nazwie producenta, a po np. rodzaju piwa (jasne, ciemne), zwłaszcza zaś przy uwzględnieniu ilości i dostępności piwa na rynku, należało przeprowadzić ocenę spornych znaków z perspektywy konsumenta, który oceniać będzie nazwę piwa, a nie browaru go produkującego. Rozważenia wymaga zatem sposób zamawiania piwa po jego nazwie, zwłaszcza w barach, pubach i dyskotekach (do bezpośredniego spożycia na miejscu).

Zasadnie wskazano także, że w spornym znaku szczególny nacisk kłaść należy na nazwę znaku słownego, przez co w niedostateczny sposób porównano znak sporny i przeciwstawiony w kontekście silnej roli tego ostatniego, a także łatwej zapadalności w pamięć oraz cech znaku spornego, którego warstwa słowna, jakkolwiek sprowadza się do użycia tego samego słowa pośród wielu innych, to jednak odgrywa ono w tym znaku szczególną rolę. Co równie istotne i co słusznie wychwycił WSA, samo słowo smok użyte w spornym znaku, jest swoiście potęgowane użyciem znacznych rozmiarów grafiki smoka, przez co warstwa słowna zostaje dodatkowo uzupełniona warstwą graficzną, służebną w tym przypadku względem warstwy słownej, przez co następuje jeszcze większe zwrócenie uwagi na słowo "Smok".

W konsekwencji ocenę porównawczą znaków w warstwie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej, należało prowadzić przy założeniu zarówno silnego charakteru tego znaku słownego, łatwo zapadającego w pamięć, łatwo eksponowanego i nawiązującego do dużego spożycia piwa ("pić jak smok").

W konsekwencji powyższe argumenty przekładają się na kompletność oceny siły z jaką znak przeciwstawiony, użyty w znaku spornym, jest postrzegany dla towarów identycznych, podobnych i komplementarnych, a więc towarów pozostających w ścisłym ze sobą związku.

Należy zatem uwzględnić fakt, że odbiorcy postrzegają znaki poprzez zapamiętywanie ich cech zbieżnych, a nie różnicujących. Nie oznacza to oczywiście, że cechy różnicujące nie mają znaczenia, gdyż liczy się wspólny bilans podobieństw i różnic. W tej jednak sprawie organ skupił się głównie na różnicach, wadliwie postrzegając podobieństwa w zasadzie jedynie w warstwie słownej, którą również zdeprecjonował ilością użytych w spornym znaku wyrazów. Wymaga jednak dostrzeżenia również podobieństwo wizualne pomiędzy słowem smok, a grafiką znaku, a także koncepcyjne, nawiązujące w pewnym uproszczeniu do ilości spożywanego piwa (por. trafną uwagę WSA "pić jak smok").

Skarga kasacyjna niezasadnie kwestionuje zatem zaskarżony wyrok. Na tym etapie nie ma znaczenia podnoszona kwestia "wzbogacania" znaku słownego "Smok" poprzez dodawanie przez uczestnika dodatkowych przymiotników jak "złoty", "srebrny", "czarny", jak również ilość wprowadzanych rocznie na rynek piw, mający mieć wpływ na postrzeganie oznaczenia. Okoliczności te będą mogły zostać podniesione przez stronę w kolejnym postępowaniu Urzędu Patentowego, przed którym, w ramach konstruowania modelu przeciętnego klienta, strona będzie mogła wskazywać na ewentualny wpływ postrzegania znaku przez pryzmat dużej rotacji nazw corocznie wprowadzanych na rynek piw, czy też wskazywać na siłę słowa "Smok" w perspektywie używania przez samego uprawnionego zwrotów je doprecyzowujących.

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na podstawie art. 184 p.p.s.a.

O kosztach postępowania należnych od wnoszącego skargę kasacyjną na rzecz uczestnika orzeczono na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. "c" i § 14 ust. 1 pkt 1 lit. "b" rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265 ze zm.).