Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 10/16
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2016-11-09 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 131 ust. 2 pkt 1
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 7, art. 77 par. 1, art. 80, art. 107 par. 3
journal: Dz.U. 2013 poz 267
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
journal: Dz.U.UE.L 2008 nr 299 poz 25 art. 3 ust. 2 lit. d
law: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw  członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik (spr.) Sędzia WSA Danuta Szydłowska Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2016 r. sprawy ze skargi N. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "UP") decyzją z [...] czerwca 2015 r. znak: [...], na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 246 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1410, dalej: "P.w.p.") oraz art. 98 K.p.c w związku z art. 256 ust. 2 P.w.p., po rozpoznaniu sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ECOMER, OLEJ Z WĄTROBY REKINA GRENLANDZKIEGO, WZMACNIA ODPORNOŚĆ o numerze [...] udzielonego na rzecz K. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: "Uprawniony", "Skarżący") wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, wniesionego przez N. z siedzibą w H., S. (dalej: "Wnoszący sprzeciw", Uczestnik postępowania"), orzekł o unieważnieniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Sprzeciw wobec decyzji Urzędu Patentowego RP z [...] lipca 2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy wpłynął do UP, [...] października 2013 r. Sporny znak towarowy przeznaczony został do oznaczania towarów z klasy 5 klasyfikacji nicejskiej, a mianowicie produktów farmaceutycznych i innych środków leczniczych, dietetycznych środków spożywczych oraz suplementów diety. Jako podstawę prawną sprzeciwu Wnoszący sprzeciw wskazał art. 246 w związku z art. 161 ust. 1, art. 132 ust. 2 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 P.w.p. Podstawa ta została sprecyzowana na rozprawie z [...] grudnia 2014 r., poprzez wskazanie art. 161 ust. 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 P.w.p. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że jest znanym [...] producentem produktów leczniczych, suplementów diety, dermokosmetyków i wyrobów medycznych. Do produktów wspomagających zdrowie Wnoszący sprzeciw wykorzystuje m.in. oleje pochodzące z morskich zwierząt oraz naturalne ekstrakty. Jeden z jego produktów oznaczany jest znakiem towarowym ECOMER. Produkt ten zawiera wyciąg z wątroby rekina grenlandzkiego. Wnoszący sprzeciw jest podmiotem odpowiedzialnym, na gruncie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271), za wprowadzenie produktu opatrzonego tym znakiem towarowym na polski rynek. Wnoszący sprzeciw jest też uprawnionym do znaków towarowych ECOMER w innych krajach. Wnoszący sprzeciw wyjaśnił, że w Polsce znak towarowy ECOMER o numerze [...] został zarejestrowany na rzecz spółki E. współpracującej z firmą E. przejętej przez Wnoszącego sprzeciw. Uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy był pierwotnie licencjobiorcą tego znaku towarowego. Natomiast od 2005 r. Uprawniony, działający na podstawie umowy z [...] grudnia 2004 r. jako dystrybutor Wnoszącego sprzeciw, został wpisany jako uprawniony do prawa ochronnego na ten znak towarowy ECOMER o numerze [...]. Wnoszący sprzeciw podniósł także, że w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, strony postępowania zawarły kolejną umowę z [...] stycznia 2006 r. Wnoszący sprzeciw, w związku z istniejącym zadłużeniem Uprawnionego z tytułu płatności za dostawy produktu E., wypowiedział [...] czerwca 2012 r. umowę dystrybucyjną z [...] grudnia 2004 r. ze skutkiem na dzień [...] lipca 2012 r. W konsekwencji współpraca między stronami zakończyła się, jednak, zdaniem Wnoszącego sprzeciw, Uprawniony nadal był zobowiązany do wykonania zobowiązań wynikających z umowy z [...] stycznia 2006 r., w szczególności do przeniesienia prawa ochronnego do znaku towarowego ECOMER o numerze [...]. Uprawniony natomiast, nie tylko nie wykonał powyższych obowiązków, ale także podjął, bez zgody Wnoszącego sprzeciw, próbę zarejestrowania na swoją rzecz serii znaków z elementem słownym ECOMER oraz znaków graficznych przedstawiających rysunek góry lodowej pochodzącej z opakowania produktu E. W ten sposób, bez zgody Wnoszącego sprzeciw, Uprawniony uzyskał prawo ochronne na sporny znak towarowy.

W ocenie Wnoszącego sprzeciw działania Uprawnionego są przykładem działań nieuczciwego agenta w rozumieniu art. 161 ust. 1 P.w.p.

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 P.w.p., Wnoszący sprzeciw podniósł, że Uprawniony, zgłaszając sporny znak towarowy, działał z pełną świadomością, iż prawa do produktu E. przynależą do Wnoszącego sprzeciw, którego zasługą jest wysoka pozycja produktu tak oznaczanego na rynku krajowym i światowym. Zdaniem Wnoszącego sprzeciw Uprawniony jako licencjobiorca wiedział, że wyłączne prawo do znaku towarowego ECOMER należy do Wnoszącego sprzeciw jako licencjodawcy, oraz że jest zobowiązany do przeniesienia praw do znaku ECOMER na rzeczywistego właściciela w sytuacji zakończenia z nim współpracy. Uzyskanie ochrony na sporny znak towarowy było zaś podyktowane chęcią "szantażowania" Wnoszącego sprzeciw i wymuszenia na nim ustępstw finansowych w związku z istniejącym długiem.

Uprawniony do prawa ochronnego na sporny znaku towarowy w piśmie z [...] marca 2014 r. uznał sprzeciw za bezzasadny i wniósł o jego oddalenie. Uprawniony podniósł, że żadna z przesłanek unieważnienia prawa ochronnego wymienionych w art. 161 P.w.p., nie została w niniejszej sprawie spełniona. Stwierdził, że nie jest i nigdy nie był agentem lub przedstawicielem Wnoszącego sprzeciw. Zdaniem Uprawnionego, działał on zawsze za zgodą i przyzwoleniem Wnoszącego sprzeciw i miał usprawiedliwione powody by dokonać zgłoszenia spornego znaku towarowego celem uzyskania ochrony. Uprawniony podniósł, że przepis art. 161 P.w.p. odnosi się wyłącznie do identycznego znaku chronionego w obcym państwie, nie zaś do znaku towarowego podobnego. Dodał, że Wnoszący sprzeciw nie przedstawił żadnego dowodu, że przysługują mu prawa do spornego znaku towarowego w innych krajach, a poza tym uznał że sporny znak towarowy oraz znak towarowy ECOMER są znakami niepodobnymi. Podniósł również, że Wnoszący sprzeciw nigdy nie sprzeciwił się rejestracji znaku ECOMER o numerze [...] i nigdy też nie wnosił o jego unieważnienie. Podkreślił, że zgłaszając sporny znak towarowy działał nie tylko za przyzwoleniem Wnoszącego sprzeciw, ale i w jego interesie, a przede wszystkim zgodnie z treścią umowy, którą strony zawarły. Zgodnie bowiem z ust. 5 umowy z [...] grudnia 2004 r. "kupujący jest zobowiązany do efektywnego działania w celu promowania sprzedaży produktów w obrębie Terytorium/-ów, między innymi poprzez podejmowanie i finansowanie standardowych działań marketingowych oraz utworzenie i utrzymywanie odpowiedniej organizacji sprzedaży i usług". W tym celu Uprawniony zdecydował się na sponsorowanie określonej audycji radiowej, co miało na celu zwiększenie rozpoznawalności oferowanego preparatu, ale przestrzeganie regulacji zawartych w ustawie o radiofonii i telewizji wymagało zgłoszenia spornego znaku towarowego. Uprawniony podniósł, że sporny znak towarowy został zgłoszony w dobrej wierze w celu poprawy sprzedaży oraz zbudowania marki produktu. Podkreślił, że produkt E. zdobył renomę jedynie dzięki nakładom finansowym dokonywanym przez Uprawnionego, a zgłoszenie spornego znaku towarowego miało miejsce w czasie, kiedy strony współpracowały ze sobą.

Na rozprawie [...] grudnia 2014 r. Wnoszący sprzeciw dodał, że nigdy nie wyrażał zgody na rejestrację spornego znaku towarowego oraz, że wnosił uwagi i sprzeciwy do pozostałych znaków towarowych z elementem ECOMER zgłoszonych przez Uprawnionego. Wnoszący sprzeciw podniósł, że podejmowanie i finansowanie działań marketingowych nie oznaczało zgody na rejestrację znaków zawierających ten element.

Uprawniony do pisma z [...] czerwca 2015 r. dołączył dowody na okoliczność wykazania, że jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za sukces produktu oznaczanego spornym znakiem towarowym.

UP podzielił stanowisko Wnoszącego sprzeciw o zgłoszeniu spornego znaku towarowego w złej wierze, uznając tym samym zasadność sprzeciwu sformułowanego w oparciu o art. 131 ust. 2 pkt 1 P.w.p. Sporny znak towarowy został zgłoszony [...] lutego 2011 r. kiedy strony współpracowały ze sobą, będąc związanymi umową współpracy i dystrybucji z [...] grudnia 2004 r., na mocy której Wnoszący sprzeciw udzielił Uprawnionemu do prawa ochronnego na sporny znak towarowy wyłączne prawo do sprzedawania w Polsce produktów Wnoszącego sprzeciw oznaczanych znakiem ECOMER. Uprawniony zobowiązywał się wprowadzać na rynek polski tak oznaczane towary, efektywnie działać w celu promowania powyższych produktów, przedstawiać Wnoszącemu sprzeciw raporty ze swoich działań, raporty dotyczące stanu rynku, dostępności targów i wystaw, charakteru konkurencji oraz podejmować inne czynności (w tym marketingowe) służące efektywnej sprzedaży. W umowie tej Uprawniony został określony jako posiadacz licencji na znak towarowy ECOMER w Polsce, przy czym bezspornym było w niniejszym postępowaniu, jak wskazał UP, że znak ten identyfikowany jest jako znak towarowy zarejestrowany w UP pod numerem [...]. W dacie podpisania umowy był to jedyny znak towarowy zawierający ten element słowny, który uzyskał ochronę w UP. Strony postępowania podpisały również kolejną umowę z [...] stycznia 2006 r., na mocy której Uprawniony zobowiązywał się do przeniesienia prawa do znaku towarowego ECOMER na rzecz Wnoszącego sprzeciw w sytuacji rozwiązania lub nieprzedłużenia umowy dystrybucyjnej z [...] grudnia 2004 r. UP wskazał, że Uprawniony zgłosił sporny znak towarowy, który w części określającej jego zdolność odróżniającą jest w pełni tożsamy ze znakiem towarowym ECOMER o numerze [...]. Znaki te różnią się bowiem zastosowaniem w spornym znaku towarowym elementów słownych: OLEJ Z WĄTROBY REKINA GRENLANDZKIEGO, WZMACNIA ODPORNOŚĆ, które w sposób oczywisty będą informować polskiego, przeciętnego odbiorcę o składzie produktu i jego funkcjach. Uprawniony, pomimo że w odpowiedzi na sprzeciw zakwestionował podobieństwo powyższych znaków towarowych, nie twierdził, że celem zgłoszenia spornego znaku towarowego było odróżnianie towarów nim oznaczanych od towarów oznaczanych znakiem towarowym ECOMER o numerze [...] (do którego był już w tym czasie uprawnionym), lecz w celach realizowania skuteczniejszej promocji produktu wprowadzanego do obrotu przez Uprawnionego (oznaczanego znakiem ECOMER) na podstawie umowy łączącej go z Wnoszącym sprzeciw. Uprawniony godził się zatem na przeniesienie praw do znaku towarowego ECOMER o numerze [...], uznając, że jest jedynie dystrybutorem towarów z zarejestrowanym na rzecz Wnoszącego sprzeciw w wielu innych krajach oznaczeniem, a jednocześnie dokonał zgłoszenia spornego znaku towarowego, co pozostawało niejako w sprzeczności z celem umowy z [...] stycznia 2006 r., albo też było próbą obejścia jej skutków. W konsekwencji Uprawniony uzyskał bowiem prawo do znaku towarowego niemal identycznego ze znakiem wcześniejszym, a więc pozostającego z nim w oczywistej kolizji, akceptując uprzednio obowiązek przeniesienia znaku towarowego ECOMER o numerze [...] na rzecz Wnoszącego sprzeciw.

Jak wskazał dalej UP, ocena zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze nie może zresztą koncentrować się na samej postaci znaku towarowego, lecz musi uwzględniać wszystkie okoliczności sprawy związane ze świadomością i zachowaniem podmiotu, który zgłasza znak towarowy celem uzyskania ochrony. Zgłaszający sporny znak towarowy, związany był szczególnym stosunkiem zaufania jaki powstał między stronami umów. Zgłoszenie znaku towarowego nastąpiło zatem bez wiedzy i akceptacji partnera handlowego, który na podstawie podpisanych przez strony umów mógł zrealizować zobowiązanie Uprawnionego do przeniesienia prawa do wcześniejszego znaku towarowego ECOMER na swoją rzecz. W tym stanie rzeczy UP uznał, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego istniała negatywna materialnoprawna przesłanka udzielenia ochrony, polegająca na zachowaniu Uprawnionego sprzecznym z zasadami współżycia społecznego i będącego wynikiem działania w złej wierze. Zachowanie to polegało na świadomym zgłoszeniu do ochrony znaku towarowego, niemal tożsamego ze znakiem wcześniejszym, który Uprawniony zobowiązywał się przenieść w przypadku rozwiązania umowy z Wnoszącym sprzeciw. W powyższym kontekście bez znaczenia jest okoliczność, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego, znak towarowy ECOMER o numerze [...], chroniony był na rzecz Uprawnionego. Sporny znak towarowy zgłoszony został zarówno po zawarciu umowy z [...] grudnia 2004 r., jak i po zawarciu umowy z [...] stycznia 2006 r., na mocy której Uprawniony zobowiązywał się do przeniesienia prawa do znaku towarowego ECOMER na rzecz Wnoszącego sprzeciw w sytuacji rozwiązania lub nieprzedłużenia umowy dystrybucyjnej z [...] grudnia 2004 r. Uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy miał zatem świadomość, że nie może wywodzić zasadności zgłoszenia spornego znaku towarowego w oparciu o prawo do wcześniejszego znaku towarowego ECOMER, którego dalsze losy nie były już od niego zależne.

UP dodał, że o braku złej wiary nie może decydować ponoszenie przez uprawnionego nakładów finansowych w celu wypromowania i sprzedaży produktu oznaczanego znakiem ECOMER. Nakłady takie muszą mieścić się w kalkulacjach biznesowych podmiotu, który działając na podstawie umów uzyskiwał w zamian wyłączne prawo do sprzedaży produktów Wnoszącego sprzeciw. Nakłady finansowe związane są z ryzykiem własnym i powinny być przedmiotem ustaleń między stronami.

Zdaniem UP, nie sposób także usprawiedliwiać zgłoszenia spornego znaku towarowego realizacją potrzeb reklamowych. Wnoszący sprzeciw zasadnie w powyższym kontekście powołał się na treść umowy dystrybucyjnej, zgodnie z którą uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy zobowiązywał się do podejmowania "standardowych działań marketingowych", za które nie można uznać ubieganie się o ochronę dla znaku towarowego podobnego. W okolicznościach niniejszej sprawy zgłoszenie spornego znaku towarowego naruszało natomiast obowiązek wzajemnej lojalności współpracujących ze sobą uczestników obrotu, której konsekwencją winna być konieczność informowania partnera gospodarczego o tych przedsięwzięciach biznesowych i prawnych, które wpływają na zakres praw drugiego podmiotu. Powyższe oddziaływanie prawa do spornego znaku towarowego potwierdza zaś fakt, że sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczania towarów, będących przedmiotem obrotu Wnoszącego sprzeciw, znak ten w oczywisty sposób może zatem utrudniać Wnoszącemu sprzeciw dostęp do rynku.

W skardze z [...] grudnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję UP z [...] czerwca 2015 r. Skarżący, działając poprzez pełnomocnika, wniósł o jej uchylenie w całości, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów załączonych do skargi oraz o zasądzenie kosztów postępowania na rzecz Skarżącego według norm prawem przepisanych. Zaskarżonej decyzji Skarżący zarzucił naruszenie:

1) art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 K.p.a. w zw. z art. 252 P.w.p., poprzez ich niezastosowanie i dokonanie dowolnych i błędnych ustaleń faktycznych, brak całościowej oceny i dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, brak wyjaśnienia przesłanek, którymi organ kierował się przy załatwieniu sprawy, niewyczerpujące rozpatrzenie zebranego materiału dowodowego i dokonanie oceny nie na podstawie całokształtu materiału dowodowego, brak należytego uzasadnienia decyzji, nierozpatrzenie sprawy w całości, w szczególności błędne uznanie, iż:

– Skarżący miał świadomość, że nie może wywodzić zasadności zgłoszenia spornego znaku towarowego w oparciu o prawo do wcześniejszego znaku towarowego ECOMER numer [...], bowiem losy tego znaku nie były zależne od Skarżącego, podczas gdy w dacie dokonywania zgłoszenia spornego znaku towarowego Skarżący pozostawał jedynym podmiotem uprawnionym do rozporządzania znakiem towarowym ECOMER numer [...], co potwierdza umowa z [...] sierpnia 2004 roku, a jego prawo nie było kwestionowane przez Uczestnika,

– Skarżący miał świadomość, że nie może wywodzić zasadności zgłoszenia spornego znaku towarowego w oparciu o prawo do wcześniejszego znaku towarowego ECOMER numer [...], bowiem losy tego znaku nie były zależne od Skarżącego, podczas gdy w dacie dokonywania zgłoszenia spornego znaku towarowego, jak i w latach następnych, Strony postępowania współpracowały handlowo ze sobą, a Uczestnik postępowania nie kwestionował żadnych działań w tym zakresie podejmowanych przez Skarżącego,

– bez znaczenia pozostaje fakt zawarcia przez Skarżącego z uprzednio uprawnionym do znaku towarowego ECOMER o numerze [...] umowy sprzedaży z [...] sierpnia 2004 r., podczas gdy dokument ten potwierdza, iż w dacie podpisania umowy z [...] grudnia 2004 r., Skarżący nie pozostawał licencjobiorcą, lecz wyłącznie uprawnionym do znaku towarowego ECOMER numer [...];

– Skarżący godził się na przeniesienie praw do znaku towarowego ECOMER numer [...] uznając, iż jest jedynie dystrybutorem towarów z zarejestrowanym na rzecz Uczestnika w innych krajach oznaczeniem, podczas gdy z umowy sprzedaży z [...] sierpnia 2004 r., jednoznacznie wynika, iż Skarżący nabył prawa do znaku towarowego ECOMER numer [...] i pozostawał jedynym podmiotem uprawnionym do wskazanego znaku, z umowy dystrybucji z [...] grudnia 2004 r., nie wynika, by Wnoszący sprzeciw posiadał rejestrację znaku towarowego ECOMER w innych krajach oraz by Skarżący posiadał o takim fakcie wiedzę, a nadto z umowy z [...] stycznia 2006 r. nie wynika, iż dotyczy ona znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem [...],

– zgłoszenie spornego znaku towarowego w związku z realizacją potrzeb reklamowych pozostaje nieuzasadnione, podczas gdy umowa dystrybucji z [...] grudnia 2004 r., nakładała na Skarżącego obowiązek efektywnego działania na rzecz reklamy i promocji produktu E. a zgłoszenie sloganu reklamowego do rejestracji pozostawało w ścisłym związku z tym celem,

– na podstawie umowy z [...] grudnia 2004 r., Skarżący zobowiązany był do podejmowania jedynie "standardowych działań marketingowych", za które nie można uznać zgłoszenia rejestracji spornego znaku towarowego w celu promocji produktu poprzez sponsorowanie audycji radiowej podczas gdy zgodnie z ówcześnie występującą powszechną praktyką, odniesienie się w komunikacie sponsorskim do konkretnego produktu możliwe było jedynie w sytuacji gdy dane oznaczenie pozostawało co najmniej zgłoszonym znakiem towarowym, a nadto Uczestnik nigdy nie kwestionował strategii marketingowej Skarżącego ani też działań promocyjnych przez niego podejmowanych,

– w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego Skarżący działał w złej wierze oraz w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego podczas gdy w dacie zgłoszenia spornego znaku strony niniejszego sporu łączył stosunek zaufania i współpracy, zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy z [...] grudnia 2004 r., działania Skarżącego nie były w żaden sposób kwestionowane przez Wnoszącego sprzeciw, a ponadto współpraca stron trwała również po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego i strony nie przewidywały jej zakończenia,

– na mocy umowy z [...] stycznia 2006 r., Skarżący zobowiązał się do przeniesienia znaku towarowego ECOMER numer [...] na rzecz Wnoszącego sprzeciw w sytuacji rozwiązania lub nieprzedłużenia umowy dystrybucyjnej z [...] grudnia 2004 r., podczas gdy z umowy z [...] stycznia 2006 r., nie wynika jakiego konkretnie znaku umowa ta dotyczy, ani na jakich warunkach miałoby nastąpić przeniesienie znaku,

– dokonanie zgłoszenia spornego znaku towarowego pozostawało w sprzeczności z celem umowy z [...] stycznia 2006 r., albo było próbą obejścia skutków tej umowy podczas gdy dokonanie zgłoszenia przedmiotowego znaku dokonane zostało za zgodą, wiedzą i w interesie Wnoszącego sprzeciw, a także w celu realizacji postanowień umowy dystrybucji z [...] grudnia 2004 r., z przedmiotowej umowy nie wynika jakiego dokładnie znaku dotyczy, ani na jakich warunkach miałoby nastąpić jego przeniesienie;

– zgłoszenie spornego znaku towarowego naruszało obowiązek wzajemnej lojalności współpracujących ze sobą uczestników obrotu z uwagi na fakt, iż Skarżący nie dopełnił obowiązku poinformowania Wnoszącego sprzeciw o fakcie zgłoszenia przedmiotowego znaku, co zdaniem UP wpływało na zakres praw Wnoszącego sprzeciw, podczas gdy Wnoszący sprzeciw posiadał gruntowną wiedzę o fakcie zgłoszenia spornego znaku towarowego przez Skarżącego, nie sprzeciwiał się rejestracji i nie wnosił uwag,

– sporny znak towarowy pozostaje niemal tożsamy ze znakiem towarowym ECOMER numer [...], podczas gdy znaki te pozostają znacząco różne,

– ponoszenie przez Skarżącego nakładów finansowych w celu wypromowania i sprzedaży produktów E. nie może decydować o braku złej wiary, podczas gdy okoliczność ta świadczy o efektywnej realizacji przez Skarżącego postanowień umowy z [...] grudnia 2004 r. i podejmowaniu działań w dobrej wierze,

– pominięcie dowodu, tj. umowy licencyjnej z [...] maja 1997 r., złożonego do akt przez pełnomocnika Skarżącego na rozprawie [...] listopada 2014 r., z której wynika, iż Skarżący pozostawał licencjobiorcą znaku towarowego ECOMER [...] jedynie przez okres 4 lat, który upłynął przed datą zawarcia umowy dystrybucyjnej z [...] grudnia 2004 r.,

2) art. 131 ust. 2 pkt. 1 P.w.p., poprzez jego błędną wykładnię polegającą na błędnym uznaniu, iż w niniejszej sprawie została spełniona przesłanka zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w celu uzyskania ochrony.

W uzasadnieniu skargi Skarżący podkreślił, że zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło w celu promowania i poprawy sprzedaży oraz zbudowania marki produktu E. i służyło efektywnej realizacji obowiązującej wówczas umowy z dnia [...] grudnia 2004 r. Skarżący wyjaśnił, że na podstawie umowy sprzedaży z [...] sierpnia 2004 r., nabył prawo do znaku ECOMER o numerze [...]. Zatem, będąc posiadaczem prawa ochronnego do znaku [...] mógł nim swobodnie dysponować, a także dokonywać kolejnego zgłoszenia znaku towarowego z elementem "ecomer". Zgodnie bowiem z art. 153 P.w.p., przez uzyskanie prawa ochronnego Skarżący nabył prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast prawo do dokonywania kolejnego zgłoszenia z tym samym elementem wynika wprost z treści art. 134 P.w.p. Zdaniem Skarżącego, organ błędnie uznał, iż bez znaczenia pozostaje fakt zawarcia przez Skarżącego z uprzednio uprawnionym do znaku towarowego ECOMER o numerze [...] umowy sprzedaży z [...] sierpnia 2004 r., a ponadto nie odniósł się do umowy licencyjnej z [...] maja 1997 r., które zostały zawarte przed datą podpisania przez strony niniejszego sporu umowy dystrybucyjnej z [...] grudnia 2004 r. Dokumenty te jednoznacznie potwierdzają, iż w dacie podpisania umowy z [...] grudnia 2004 r., Skarżący nie pozostawał licencjobiorcą, lecz wyłącznie uprawnionym do znaku towarowego ECOMER numer [...].

Zdaniem Skarżącego, UP nieprawidłowo wywiódł, że Skarżący uznawał, iż jest jedynie dystrybutorem towarów z zarejestrowanym na rzecz Wnoszącego sprzeciw, w innych krajach oznaczeniem. Organ nie wskazał, na jakiej podstawie uznał, iż Skarżący w dacie dokonywania zgłoszenia spornego znaku towarowego posiadał wiedzę, iż Wnoszący sprzeciw posiada rejestrację oznaczenia ECOMER w innych krajach. Stanowisko organu nie koresponduje z materiałem dowodowym zebranym w sprawie.

Skarżący dodał, że zgłoszenie spornego znaku w celu objęcia sponsoringiem określonej audycji radiowej z pewnością mieści się w zakresie efektywnych działań marketingowych, do podejmowania których zobowiązał się Skarżący. Według Skarżącego, katalog "efektywnych działań" pozostawał w umowie otwarty i z całą pewnością obejmował zgłoszenie spornego znaku w celu objęcia sponsoringiem określonej audycji radiowej, w sytuacji gdy powszechna praktyka takiego zgłoszenia wymagała. Skarżący podkreślił, że ówcześnie stosowaną praktyką było, iż odniesienie się w komunikacie sponsorskim do konkretnego produktu było zakazane. Dla powoływania się na dane oznaczenie wymagane było by nazwa produktu była co najmniej zgłoszonym znakiem towarowym. Z uwagi na fakt, iż produkt Wnoszącego sprzeciw oznaczany był przez Skarżącego sloganem "ECOMER OLEJ Z WĄTROBY REKINA GRENLANDZKIEGO, WZMACNIA ODPORNOŚĆ", Skarżący zdecydował się na zgłoszenie takiego oznaczenia jako znak towarowy, w celu umożliwienia promowania produktu również drogą radiowych komunikatów sponsorskich. Skarżący podkreślił, że dokonanie zgłoszenia przedmiotowego znaku nastąpiło za zgodą, wiedzą i w interesie Wnoszącego sprzeciw, który nigdy nie kwestionował polityki marketingowej Skarżącego. Skarżący dodał, że Wnoszący sprzeciw nie sprzeciwiał się rejestracji i nie wnosił o jej unieważnienie, a strony niniejszego sporu po dacie dokonania zgłoszenia spornego znaku wciąż współpracowały i zawierały kolejne umowy współpracy.

Skarżący podkreślił, że zła wiara stanowi przeszkodę rejestracji znaku torowego, jeśli istniała już w dacie zgłoszenia znaku. Tym samym zmiana intencji zgłaszającego po dacie zgłoszenia nie ma znaczenia.

Skarżący dodał, że charakter umowy z [...] stycznia 2006 r., pozostaje całkowicie niejasny. Zobowiązanie do przeniesienia znaku towarowego Ecomer zostało opatrzone warunkiem oraz miało charakter przyszły. Nie zostało określone jednak czy przedmiotowa umowa ma charakter umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży, czy też darowizny. Zdaniem Skarżącego, zapis "zobowiązanie do przeniesienia znaku Ecomer" powinno być uznane za niewystarczające dla uznania go za precyzyjne określenie tego prawa. Ponadto, zdaniem Skarżącego, umowa z [...] stycznia 2006 r., nie dotyczy ani spornego znaku ani też znaku ECOMER o numerze rejestracji [...].

Skarżący, za całkowicie bezzasadne uznał również twierdzenie, iż w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego miał przewidywać zakończenie współpracy stron.

W odpowiedzi na skargę UP wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Rozpoznając sprawę Sąd uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa w sposób uzasadniający jej uchylenie.

W niniejszej sprawie UP orzekł o unieważnieniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy, uznając zasadność stanowiska Wnoszącego sprzeciw o zgłoszeniu przez Uprawnionego spornego znaku towarowego w złej wierze, co stanowi przeszkodę rejestracji znaku towarowego oraz zasadność sprzeciwu opartego na art. 131 ust. 2 pkt 1 P.w.p.

Sąd zgadza się ze stanowiskiem oraz argumentacją UP zaprezentowaną w zaskarżonej decyzji, w całej rozciągłości. UP wykazał, w ocenie Sądu, złą wiarę Skarżącego w zgłoszeniu spornego znaku towarowego, w sposób odpowiadający wymogom prawa, w szczególności zasadnie prawdy obiektywnej, jak również zasadzie swobodnej oceny dowodów. Tym samy niezasadne są, zdaniem Sądu zarzuty podniesione w skardze.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 P.w.p., nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony.

Należy zauważyć, że ani w prawie Unii Europejskiej, ani w prawie polskim nie istnieje legalna definicja zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. W orzecznictwie podkreśla się jednak, że wystąpienia złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma naganny zamiar z punktu widzenia zasad uczciwości, który przejawia się w zgłoszenie znaku w innym celu niż uzyskania na niego ochrony prawnej.

W wyroku z 27 grudnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 2041/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że: "wykładnia prowspólnotowa (Dyrektywa 2008/95/WE art. 3 ust. 2 lit. d) określa działanie w złej wierze, jako zgłoszenie znaku w innym celu niż uzyskania na niego ochrony prawnej". W wyroku z 15 marca 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 7/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że zgodnie z ugruntowanym poglądem zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje pomimo wiedzy lub niewiedzy, będącej następstwem braku staranności, o istnieniu cudzego prawa lub interesu godnego ochrony, które mogą być przez to zagrożone, i z zamiarem szkodzenia tym interesom. Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma właśnie zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli. Działa w złej wierze ten, kto zgłasza znak należący do zagranicznego przedsiębiorcy w tym tylko celu, aby przeszkodzić mu w uzyskaniu ochrony w Polsce lub w celu uzyskania korzyści z rozporządzenia nabytym prawem. Sąd podkreślił, ocena subiektywnych motywów działania zgłaszającego może być dokonana tylko w oparciu o całokształt uwarunkowań faktycznych (zewnętrznych) poprzedzających fakt zgłoszenia znaku do ochrony. Dopiero analiza tych okoliczności pozwoli na ustalenie czy zgłaszający kieruje się chęcią zablokowania rejestracji znaku innemu podmiotowi, czy też pragnie znakiem "spekulować", czy też kieruje się innymi pobudkami, które na podstawie obiektywnych standardów można uznać za "nieuczciwe".

Brak legalnej definicji złej wiary oznacza, że każdorazowo, przy rozpatrywaniu konkretnej sprawy należy ustalić, czy zgłoszenie znaku nastąpiło w złej wierze, uwzględniając wszystkie okoliczności danego przypadku.

Wyjaśnienia wymaga, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze może wystąpić w przypadku zgłoszenia znaku towarowego, co najmniej podobnego do znaku wcześniejszego w stopniu wprowadzającym w błąd. Zdaniem Sądu, UP prawidłowo ocenił podobieństwo spornego znaku towarowego do wcześniejszego znaku "ECOMER" o numerze [...], zarejestrowanego wprawdzie na Uprawnionego do spornego znaku, ale który Uprawniony zobowiązał się przenieść na Wnoszącego sprzeciw w przypadku zakończenia współpracy gospodarczej. UP słusznie wskazał, że sporny znak towarowy w części określającej jego zdolność odróżniającą jest tożsamy z wcześniejszym znakiem towarowym "ECOMER", natomiast elementy słowne spornego znaku towarowego, które mają go odróżniać od wcześniejszego znaku: "OLEJ Z WĄTROBY REKINA GRENLANDZKIEGO, WZMACNIA ODPORNOŚĆ", mają informacyjny, opisowy charakter dla polskiego odbiorcy, wskazując na skład produktu oznaczonego spornym znakiem, oraz jego funkcję. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy jak również szereg wyjaśnień Skarżącego, należy zauważyć, że sporny znak towarowy nie miał służyć do identyfikacji towarów Skarżącego w odróżnieniu od towarów Wnoszącego sprzeciw, lecz do identyfikacji tych samych towarów Wnoszącego sprzeciw, których Skarżący był dystrybutorem na terenie Polski, na co również zwrócił uwagę UP.

W orzecznictwie sądów administracyjnych nie budzi wątpliwości, że zła wiara musi występować w chwili zgłoszenia znaku do rejestracji. Należy zatem wziąć pod uwagę zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego, będący elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy. Niemniej jednak, podkreśla się w orzecznictwie, że przy ocenie przesłanki złej wiary istotna jest chronologia zdarzeń, w tym zaistniałych już po rejestracji. Zamiar zgłaszającego można "odczytać" poprzez okoliczności sprawy, dlatego konieczna jest analiza wszystkich okoliczności związanych z daną sprawą, zaistniałych zarówno przed jak i po dacie zgłoszenia znaku do rejestracji, a nawet po dacie rejestracji znaku (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 marca 2011 r., sygn. akt II GSK 313/10).

W ocenie Sądu. UP wnikliwie przeanalizował wszystkie okoliczności sprawy i wyciągnął z nich właściwe wnioski. UP słusznie zwrócił uwagę na Umowę współpracy i dystrybucji na wyłączność – Ecomer z [...] grudnia 2004 r., na podstawie której Skarżący był zobowiązany do dystrybucji towarów Wnoszącego sprzeciw pod znakiem towarowym "ECOMER" do którego w Polsce uprawniony był wyłącznie Skarżący, oraz na umowę z [...] stycznia 2006 r., w której Skarżący zobowiązał się przenieść znak "ECOMER" na Wnoszącego sprzeciw w razie, m.in. zakończenia współpracy. Sąd nie zgadza się ze stanowiskiem Skarżącego, iż z umowy z [...] stycznia 2006 r., nie wynika jakiego znaku ona dotyczy oraz jaki jest charakter tej umowy. Zawiera ona jednoznaczne zobowiązanie Skarżącego iż jeżeli Umowa współpracy i dystrybucji na wyłączność – E. zawarta pomiędzy stronami, podpisana [...] grudnia 2004 r., zostanie rozwiązana lub nie zostanie przedłużona, bądź w razie zmiany własności spółki K., lub jeżeli spółka K. zaprzestanie sprzedawania produktu E., bądź jeżeli spółka K. znacznie zredukuje działania marketingowe w zakresie produktu E., K. niezwłocznie przeniesie rejestrację produktu i znak towarowy ECOMER na spółkę N. W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, jakiego znaku dotyczy ta umowa, skoro znak towarowy "ECOMER", zarejestrowany na Skarżącego był jedynym znakiem "ECOMER" zarejestrowanym w Polsce.

Sąd stoi też na stanowisku, iż oceny okoliczności wynikających z powyższych umów, a co za tym idzie prawidłowości ustalonego przez UP stanu faktycznego niniejszej sprawy, nie zmieniają umowy, na które powołuje się Skarżący, tj.: umowa licencyjna z [...] maja 1997 r. oraz umowa sprzedaży znaku "ECOMER" firmie K. Umowy te jedynie wskazują w jaki sposób Skarżący nabył uprawnienie do znaku towarowego "ECOMER", nie mają jednak wpływu na ocenę przesłanki złej wiary w zgłoszeniu spornego znaku towarowego, tym bardziej, że de facto, Wnoszący sprzeciw nie kwestionuje, iż Skarżący był posiadaczem prawa ochronnego na znak towarowy "ECOMER". Nie kwestionuje tego również UP w zaskarżonej decyzji.

Istotna w sprawie jest natomiast okoliczność, co podkreślił UP w zaskarżonej decyzji, że strony były połączone szczególnym stosunkiem zaufania łączącym partnerów biznesowych oraz to że Skarżący był w pełni świadomy, że jego prawo do znaku towarowego "ECOMER" jest ściśle związane z trwaniem współpracy gospodarczej Skarżącego z Wnoszącym sprzeciw.

Jak wynika natomiast z przytoczonego powyżej orzecznictwa, zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, wiąże się z intencją wykraczająca poza chęć uzyskania prawa ochronnego na ten znak, z nagannym motywem zagrażającym istnieniu cudzego prawa lub interesu godnego ochrony.

W ocenie Sądu, UP prawidłowo wykazał naganny zamiar Skarżącego, z punktu widzenia zasad uczciwości oceniając, iż zgłoszenie przez Niego spornego znaku towarowego nie miało na celu działanie na korzyść Wnoszącego sprzeciw lecz na jego niekorzyść. Sąd zgadza się z UP, że rejestracja spornego znaku towarowego przez Skarżącego, nie mieściła się w zwykłych działaniach marketingowych, do których Skarżący był uprawniony oraz zobligowany mocą Umowy współpracy i dystrybucji na wyłączność – E. z [...] grudnia 2004 r. Jeżeli, jak wskazuje Skarżący, w radiowym komunikacie sponsorskim możliwe było co najwyżej odniesienie się do zgłoszonego znaku towarowego, a nie do produktu, to należy zauważy, że Skarżący był uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego "ECOMER". Dla osiągnięcia zatem celu, który jak twierdzi Skarżący, przyświecał mu w zgłoszeniu do ochrony spornego znaku towarowego, nie było konieczne zgłoszenie do rejestracji nowego znaku towarowego, który nie byłby objęty umową z [...] stycznia 2006 r., lecz wystarczające było odwołanie się do zarejestrowanego już znaku towarowego "ECOMER", znajdującego się w wyłącznej dyspozycji Skarżącego.

Skarżący podniósł, że dokonał zgłoszenia spornego znaku towarowego za wiedzą i zgodą Wnoszącego sprzeciw. Sąd zauważa jednak, iż Skarżący w żaden sposób nie wykazał tej okoliczności, słusznie natomiast podniósł UP w zaskarżonej decyzji, że zgoda Wnoszącego sprzeciw na rejestrację spornego znaku towarowego, oznaczałaby w istocie rzeczy utratę sensu umowy z [...] stycznia 2006 r.

Niewiarygodne są wyjaśnienia Skarżącego o braku wiedzy iż Wnoszący sprzeciw zarejestrował w wielu krajach znak towarowy "ECOMER". Należy przypomnieć, że strony niniejszego sporu łączyła wieloletnia współpraca gospodarcza, w ramach której Skarżący dysponował wyłącznym prawem do sprzedawania we własnym imieniu na terenie Polski, produktów Wnoszącego sprzeciw, oznaczonych znakiem towarowym "ECOMER". Skarżący był zobowiązany do efektywnego działania w celu promowania sprzedaży tych produktów. W ocenie Sądu, trudno jest przyjąć, że Skarżący współpracując na wskazanych zasadach z [...] firmą, sprzedając we własnym imieniu jej produkty na terenie Polski, nie znał rodzaju i skali działalności tej firmy w świecie. W ocenie Sądu, trudno jest też przyjąć, że Skarżący podejmując decyzję o zgłoszeniu do ochrony spornego znaku towarowego nie podjął ustaleń co do istnienia ewentualnych praw ochronnych na podobne znaki towarowe. Niezależnie jednak od tego, omawiany brak wiedzy Skarżącego na temat rejestracji przez Wnoszącego sprzeciw znaku towarowego "ECOMER" w wielu krajach na świecie, nie ma znaczenia dla oceny przesłanek zgłoszenia do ochrony przez Skarżącego spornego znaku towarowego. Jak bowiem wynika z przytoczonych powyżej orzeczeń sądowych, zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje pomimo wiedzy lub niewiedzy, będącej następstwem braku staranności, o istnieniu cudzego prawa lub interesu godnego ochrony. Niewiedzę natomiast Skarżącego, w powyższym zakresie, należy rozpatrywać w kategoriach braku należytej staranności profesjonalisty.

Skarżący podniósł w skardze, że dokonał zgłoszenia spornego znaku towarowego w czasie kiedy strony niniejszego sporu współpracowały i nie przewidywały zakończenia tej współpracy, a ponadto współpraca ta trwała również po dokonaniu zgłoszenia. Należy zauważyć jednak, że sporny znak towarowy został zgłoszony do UP przez Skarżącego [...] lutego 2011, jak wynika natomiast z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach administracyjnych sprawy i znajdujących się nich wezwań do zapłaty, w kwietniu 2011 r. zaczęły się problemy z zapłatą należności przez Skarżącego na rzecz Wnoszącego sprzeciw. Powyższe oznacza zdaniem Sądu, że w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego, Skarżący miał świadomość problemów finansowych i mógł przypuszczać, że mogą one przyczynić się do zakończenia współpracy gospodarczej łączącej strony niniejszego sporu.

Sąd zgadza się z UP, że o braku złej wiary nie może decydować ponoszenie przez uprawnionego nakładów finansowych w celu wypromowania i sprzedaży produktu oznaczanego znakiem towarowym "ECOMER". Słusznie wskazał UP, że Nakłady takie są z ryzykiem własnym i muszą mieścić się w kalkulacjach biznesowych podmiotu, który działając na podstawie umów uzyskiwał w zamian wyłączne prawo do sprzedaży produktów Wnoszącego sprzeciw.

Sąd zgadza się z UP, że w okolicznościach niniejszej sprawy zgłoszenie spornego znaku towarowego naruszało obowiązek wzajemnej lojalności współpracujących ze sobą uczestników obrotu gospodarczego. Sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczania towarów, będących przedmiotem obrotu Wnoszącego sprzeciw, znak ten zatem może utrudniać Wnoszącemu sprzeciw dostęp do rynku.

Dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie mają znaczenie nadesłane przez Skarżącego dokumenty potwierdzające zawarcie przez strony niniejszego sporu ugody oraz nawiązanie dalszej współpracy gospodarczej. Skarga bowiem nie została cofnięta przez Skarżącego, a jak wskazał Skarżący w skardze zła wiara stanowi przeszkodę rejestracji znaku towarowego, jeśli istniała w dacie zgłoszenia znaku.

W świetle powyższych wyjaśnień, Sąd stwierdza, że nie doszło w niniejszej sprawie do naruszenia art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 K.p.a., które mogłoby mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Zdaniem Sądu, UP rozpatrzył w sposób wyczerpujący cały materiał dowodowy przedstawiony przez strony sporu w niniejszej sprawie oraz wyjaśniły dokładnie stan faktyczny sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego, jak i słusznego interesu Skarżącego. Argumentacja oraz ocena materiału dowodowego dokonana przez organ mieści się w granicach swobodnej oceny dowodów, a uzasadnienie zaskarżonej decyzji spełnia wymogi określone w art. 107 § 3 K.p.a. Zgodnie z przedstawiona powyżej analizą prawną, w ocenie Sądu, UP prawidłowo przyjął, że w sprawie została spełniona przesłanka zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt. 1 P.w.p.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że zaskarżona decyzja odpowiada prawu i na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718), oddalił skargę.