Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 706/20
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2023-09-12 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżony wyrok i decyzję II instancji
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 131 ust 2 pkt 1 w zw. z 315 ust. 3
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marcin Kamiński Sędzia NSA Dorota Dąbek Sędzia del.WSA Wojciech Sawczuk (spr.) Protokolant Justyna Mordwiłko-Osajda po rozpoznaniu w dniu 12 września 2023 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P., N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2020 r. sygn. akt VI SA/Wa 2132/19 w sprawie ze skargi P., N. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną decyzję; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz P., N. kwotę 3734 (słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.


UZASADNIENIE

I.

Decyzją z [...] lutego 2019 r. znak [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 131 ust 2 pkt 1 w zw. z art. 315 ust 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm. - dalej jako pwp) oddalił wniosek P. (N.) o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak towarowy "Mixobet" nr R.308409, udzielonego na rzecz A. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą H. P. A. D. w J. P.

Wskazał w pierwszej kolejności, że sporny znak towarowy przeznaczony został do oznaczania towarów z klasy 7: mieszalniki, miksery (maszyny), mieszalniki do betonu. Natomiast przeciwstawiony mu unijny znak towarowy "Mixokret" został przeznaczony do oznaczania następujących towarów ujętych w klasie 7: maszyny, w szczególności maszyny budowlane; mechaniczne mieszarki i przenośniki (podawarki); części zamienne i akcesoria do wymienionych towarów. Urząd uznał, że towary wskazane dla każdego ze znaków są identyczne.

Analizując z kolei podobieństwo oznaczeń organ zwrócił uwagę, że sporny znak towarowy "Mixobet" służy do oznaczania różnego rodzaju maszyn budowlanych, wobec czego istotny jest krąg docelowych odbiorców produktów, do których należą głównie profesjonalni budowlańcy zajmujący się budową lub remontem mieszkań albo innych obiektów budowlanych. Odbiorcy tego rodzaju towarów pozostają niezwykle uważni i ostrożni, a przed zakupem produktu często konsultują się ze sprzedawcą. Nie są to bowiem tanie artykuły codziennego użytku wybierane w sposób impulsowy spośród wielu produktów dostępnych na półce sklepowej. Ze względu na charakter tych towarów ich wybór jest zazwyczaj poprzedzony uważną analizą ofert dostępnych na rynku.

Zdaniem organu oba znaki nie są do siebie podobne w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp.

Znaki stanowią wyrazy średniej długości, co w połączeniu z brakiem innych elementów czy to słownych czy graficznych oznacza, że będą postrzegane całościowo i w sposób natychmiastowy bez zniekształceń jako sekwencja liter tworzących wyrazy. Stworzenie znaku towarowego w oparciu o pojedynczy wyraz oznacza, że wyraz ten nie pozostaje w związku z jakimkolwiek innym elementem, który określałby ich wzajemne relacje. Wyrazy samodzielnie użyte w znakach towarowych, a więc całkowicie wypełniające ich treść, siłą rzeczy posiadać będą w tych znakach towarowych charakter dominujący. Jako że porównywane znaki zawierają wyrazy średniej długości, w znakach tych w sposób łatwy i wyraźny dostrzegalne są zarówno podobne (identyczne) części składowe wyrazów jak i te, które decydują o ich odmienności. Niewątpliwie w porównywanych znakach towarowych zastosowane wyrazy zawierają częściowo te same litery, a nawet rozpoczynają się one dwoma identycznymi sylabami "MI-XO", jednak różnią się znacząco ostatnią sylabą: w spornym znaku -BET, w przeciwstawionym -KRET.

Zarówno znak "Mixobet" jak i przeciwstawiony znak "Mixokret" są słownymi znakami towarowymi, które w płaszczyźnie wizualnej składają się z sekwencji odpowiednio siedmiu liter "M, I, X, O, B, E, T" w znaku spornym i ośmiu "M, I, X, O, K, R, E, T" w znaku wcześniejszym.

Znaki zawierają sześć identycznych liter (M, I, X, O, E, T). Jednak oprócz wspólnych sześciu liter powyższe znaki towarowe zawierają również odmienne litery (odpowiednio "B" oraz "K, R"). W ocenie Urzędu różnice w postaci ww. liter stanowią elementy, które zwiększają dystans między znakami "Mixobet" i "Mixokret". Liter tych nie można pomijać w całościowej ocenie podobieństwa przedmiotowych znaków towarowych.

Należy stwierdzić, że w przypadku pozbawionych jakichkolwiek elementów graficznych. siedmio- i ośmioliterowych znaków o średniej długości, takich jak "Mixobet" i "Mixokret", niemożliwe jest niezauważenie przez odbiorców różnicy w postaci zupełnie odmiennych wizualnie trzech liter "B" oraz "K i R". W związku z powyższym Urząd uznał, że przeciętny odbiorca widząc sporne oznaczenie "Mixobet" z pewnością dostrzeże różnice pomiędzy nim a znakami wcześniejszymi w postaci odmiennych liter "B", "K", "R". Powyższe elementy powodują zatem, że sporny znak wywiera odmienne ogólne wrażenie w warstwie wizualnej. Oznaczenia, pomimo identycznego początku MIXO znacznie różnią się ostatnim członem, tj. odpowiednio -BET i -KRET, co zasadniczo wpływa na wizualny odbiór tych znaków przez przeciętnego odbiorcę, który postrzegał je będzie jako dwa odmienne oznaczenia, które różnią się w istotny sposób.

Organ podniósł również, że człon "mixo" odnosi się do funkcji sygnowanego urządzenia (miksowania, mieszania) i jest używany do oznaczania różnych urządzeń przemysłowych, czego nie zakwestionował wnioskodawca. Mając na względzie określoną powyżej grupę odbiorców, którzy ze szczególną starannością analizują oznaczenia towarów sygnowanych przedmiotowymi znakami oraz różnice w postaci odmiennych liter w porównywanych znakach towarowych organ stwierdził brak podobieństwa tych znaków na płaszczyźnie wizualnej. Porównywane znaki nie posiadają żadnej szaty graficznej, która mogłaby zwiększać lub zmniejszać dystans pomiędzy nimi w tej warstwie, dlatego decydujące znaczenie ma tu ocena elementów słownych znaków.

Analizując znaki na płaszczyźnie fonetycznej Urząd Patentowy wskazał, że będą one odczytywane jako "Miksobet" i "Miksokret". Składają się odpowiednio z ośmiu i dziewięciu liter oraz głosek, które oceniane jako całość różnią się w warstwie fonetycznej w takim stopniu, że wywierają odmienne całościowe wrażenie.

Oceniane elementy słowne mają co prawda siedem identycznie brzmiących głosek (M, I, K, S, O, E, T), lecz jednocześnie różnią się w wymowie pozostałych głosek - dwóch w znaku wcześniejszym i jednej głoski w znaku spornym ("K, R" oraz "B"). Analizowane znaki są oznaczeniami trzysylabowymi. Zgodnie z zasadami wymowy języka polskiego podział sylab przedstawia się następująco : "MI-KSO-BET" i "MI-KSO-KRET".

Polscy odbiorcy będą zatem wymawiać identyczną liczbę trzech sylab w tych znakach, z tym, że pierwsze dwie, krótsze sylaby (MI-KSO) tych znaków są identyczne, ostatnie natomiast (BET i KRET) brzmią zupełnie odmienne i przesądzają o braku podobieństwa analizowanych znaków. Oprócz odmiennej wymowy ostatniej sylaby spornego znaku inne jest brzmienie całych oznaczeń, które należy odczytywać jako "Miksobet" i "Miksokret". Wobec powyższego rozpatrując całościowo przedmiotowe znaki stwierdzono, że nie zachodzi pomiędzy nimi podobieństwo w warstwie fonetycznej. Również w przypadku analizy znaków pod względem fonetycznym istotne znaczenie dla stwierdzenia braku ich podobieństwa ma krąg odbiorców oraz specyfika towarów, które są sygnowane porównywanymi znakami towarowymi.

Oceniając z kolei znaki na płaszczyźnie znaczeniowej Urząd Patentowy podniósł, że elementy słowne "Mixobet" i "Mixokret" postrzegane jako całość nie posiadają konkretnego znaczenia w języku polskim. Jednak poszczególne człony tych znaków mogą zdaniem Urzędu budzić określone skojarzenia.

Rozważając znaczenie identycznych członów MIXO- przyjęto, że przeciętny odbiorca może kojarzyć je jako aluzję do słowa "miksować", które zgodnie z definicją ze Słownika Języka Polskiego (internetowy Słownik Języka Polskiego PWN) oznacza "mieszać, ubijać lub rozdrabniać". Natomiast sylaba "BET" w odniesieniu do towarów, jakie sygnuje sporny znak towarowy "Mixobet" sugeruje, że to wspomniane w dwóch pierwszych sylabach "mieszanie" będzie dotyczyło betonu. Co do ostatniej sylaby przeciwstawionego znaku towarowego organ stwierdził, że dla przeciętnego polskiego odbiorcy słowo KRET ma konkretne znaczenie i jednoznacznie kojarzy się z małym ssakiem prowadzącym podziemny tryb życia. Jednak internetowy Słownik Języka Polskiego PWN podaje również kilka innych definicji tego słowa, m.in. również jako "urządzenie do drążenia kanałów i tuneli podziemnych", co w odniesieniu do znaku towarowego opatrującego towary w postaci np. maszyn budowlanych nie jest dla polskiego odbiorcy określeniem zupełnie fantazyjnym, a może zostać potraktowane jako element aluzyjny, co tylko wzmaga poczucie różnic znaczeniowych porównywanych znaków. W związku z powyższym, zdaniem organu należy wykluczyć podobieństwo porównywanych znaków w warstwie znaczeniowej.

Analizując dalej znaki zwrócono uwagę, że zgodnie z orzecznictwem w przypadku znaków towarowych słownych, które są krótkie, zazwyczaj wystarczy różnica w postaci jednej odmiennej litery, żeby rozróżnić tego rodzaju znaki. Z kolei w przypadku znaków towarowych o średniej długości zazwyczaj wystarczy różnica w postaci dwóch różnych liter.

Zdaniem organu nie budzi wątpliwości, że w obu oznaczeniach występuje sześć identycznych liter "M, I, X, O, E, T". Niemniej okoliczność ta nie może przesądzać o podobieństwie tych znaków. Brak podobieństwa między znakami wynika z różnicy w postaci pozostałych liter, które są odmienne, tj. występującej w spornym znaku litery B, która w zasadniczy sposób różni się od umieszczonych w znaku wnioskodawcy liter K i R. Powyższa różnica wpływa na odbiór oznaczeń zarówno w warstwie wizualnej jak i fonetycznej. Analizowane znaki towarowe, jak już wykazano powyżej, nie są też podobne w warstwie znaczeniowej. W ocenie Urzędu Patentowego oznaczenia "Mixobet" i "Mixokret" porównywane jako całość wywołują odmienne ogólne wrażenie.

Jak dalej wskazano w decyzji, ostatnią przesłankę z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. stanowi możliwość spowodowania wśród odbiorców błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu znaku spornego ze znakiem wcześniejszym. Organ uwzględnił, że ogólna i całościowa ocena ryzyka wprowadzenia w błąd uwarunkowana jest szeregiem współzależności występujących pomiędzy wszystkimi elementami, które należy poddać analizie w danej sprawie. Istotne znaczenie ma w tym przypadku kwestia ogólnego wrażenia przeciwstawionych oznaczeń, jakie wywołują one na potencjalnym konsumencie oraz zwykłe warunki obrotu gospodarczego. Ocena podobieństwa znaków towarowych nie może ograniczać się do jednego tylko z elementów znaków, choćby najbardziej charakterystycznego. Wobec powyższego występujące w analizowanych oznaczeniach elementy odmienne przeważają nad ich cechami wspólnymi. Różnice występujące pomiędzy tymi znakami w postaci ostatnich członów BET i KRET odgrywają kluczową rolę, są bowiem na tyle wyraźne, że pozwalają odbiorcom odróżniać znaki i eliminują ich podobieństwo.

Sama okoliczność występowania części identycznych liter w znakach towarowych nie przesądza o istnieniu ryzyka wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców i nie wyklucza możliwości udzielenia prawa ochronnego. Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd należy bowiem oceniać na podstawie całościowej oceny podobieństwa znaków oraz przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności istotnych w danej sprawie, takich jak: dystynktywność poszczególnych elementów słownych i graficznych w analizowanych znakach towarowych, stopień podobieństwa pomiędzy tymi znakami i towarami nimi sygnowanymi oraz skojarzenia, jakie mogą wystąpić pomiędzy danymi oznaczeniami.

Analizując ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd organ miał na względzie wskazane przez uprawnionego okoliczności dotyczące występującego w porównywanych znakach członu "MIXO". Element ten bowiem odnosi się do funkcji sygnowanego urządzenia (miksowania, mieszania) i jest używany do oznaczania różnych urządzeń przemysłowych. Wzięcie pod uwagę tych okoliczności ma istotne znaczenie, ponieważ skutkują one tym, że powyższy element posiada słabą zdolność odróżniającą w stosunku do analizowanych towarów i sugeruje przeznaczenie danych towarów do miksowania.

Nie istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów oznaczanych znakami "Mixobet" i "Mixokret". Analizując takie ryzyko organ rozważył zachowanie odbiorcy przeciętnego, który świadomie poszukuje właściwego towaru i w sposób przemyślany wybiera pomiędzy dostępnymi na rynku markami. Przeciętny konsument to osoba właściwie poinformowana, wystarczająco uważna i ostrożna. Jednak poziom uwagi przeciętnego odbiorcy może się różnić w zależności od kategorii nabywanych towarów i usług. Urząd stwierdził, że towary do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy to produkty wykorzystywane w przemyśle budowlanym, których zakupowi odbiorcy poświęcają znaczną uwagę. Stopień uwagi potencjalnych odbiorców jest podwyższony ze względu na charakter i przeznaczenie tych produktów. Nie są to bowiem towary nabywane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, lecz różnego rodzaju maszyny, mieszalniki wykorzystywane w przemyśle budowlanym, których odbiorcami są profesjonaliści, tj. pracownicy budowlani bądź firmy działające w branży budowlanej.

Towary te są zatem niewątpliwie nabywane z namysłem po uwzględnieniu ich parametrów i wydajności oraz przeanalizowaniu stopnia ich przydatności w prowadzonej działalności. W ocenie Urzędu odbiorcy tego rodzaju towarów świadomie wybierają produkt, są to bowiem zazwyczaj odbiorcy wyspecjalizowani i zorientowani w ofercie rynkowej.

W takim wypadku wymagany jest wyższy stopień podobieństwa oznaczeń, żeby można było przyjąć zaistnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Taki stopień podobieństwa znaków towarowych w niniejszej sprawie zaś nie zachodzi.

Analiza porównawcza znaków wykazała bowiem, że są one odmienne pod każdym względem postrzegania. Przy braku podobieństwa znaków towarowych sama ewentualna pozycja rynkowa towarów wnioskodawcy nie może kreować ryzyka, o jakim mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp.

Urząd wykluczył zatem możliwość pomylenia przez odbiorców znaku "Mixobet" z wcześniejszym znakiem "Mixokret" przez odbiorców tego typu towarów.

Brak podobieństwa znaków wyklucza także możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców pomimo stwierdzonej identyczności sygnowanych nimi towarów z klasy 7.

Ze względu na brak podobieństwa między znakami towarowymi nie można mówić o niebezpieczeństwie, że odbiorca może błędnie uznać sporny znak towarowy "Mixobet" za odmianę wcześniej zarejestrowanego oznaczenia "Mixokret", pochodzącą od tego samego podmiotu lub też, że mylnie przyjmie, że istnieją związki organizacyjno-prawne łączące odrębnych przedsiębiorców.

Uprawniony do znaku przeciwstawionego nie wykazał w sprawie wysokiego stopnia znajomości znaku "Mixokret" na skutek wieloletniego używania tego znaku w obrocie.

Odnosząc się zaś do zarzutu naruszenia art 131 ust. 2 pkt 1 pwp (zła wiara zgłaszającego znak) organ wyjaśnił, że mając na uwadze domniemanie dobrej wiary wnioskodawca powinien wykazać, że okoliczności istniejące w dacie zgłoszenia znaku towarowego lub istniejące przed powyższą datą dowodzą, że uprawniony działał w złej wierze. Dla przyjęcia złej wiary konieczne jest jej wykazanie, a nie domniemywanie jej istnienia.

W niniejszej sprawie wnioskodawca, uzasadniając zarzut zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze podnosił, że "zamiarem zgłaszającego (obecnie - uprawnionego) było świadome nawiązanie do wcześniej obecnego i cenionego na rynku oznaczenia "Mixokret" w celu czerpania korzyści ze skojarzeń między zgłoszonym znakiem towarowym a tym właśnie oznaczeniem". Odnosząc się do zarzutu celowego naśladownictwa znaku "Mixokret" Urząd miał na uwadze stwierdzony brak podobieństwa spornego znaku "Mixobet" do przeciwstawionego mu znaku towarowego w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp. Brak spełnienia przesłanek określonych w tym przepisie, w szczególności podobieństwa porównywanych znaków towarowych, nie można w ocenie organu uznać, że uprawniony działał w złej wierze. Analizowane oznaczenia różnią się w takim stopniu, że nie można stwierdzić, iż uprawniony zgłaszając sporny znak działał w złej wierze. Urząd miał na uwadze również i to, że w wyniku umowy zawartej pomiędzy uprawnionym i wnioskodawcą (akta k. 73-79) uprawniony odstąpił od używania znaku towarowego "Miksokret" o numerze R.243987 dla oznaczania produkowanych przez niego towarów, przenosząc za wynagrodzeniem na wnioskodawcę prawo ochronne na ww. znak towarowy oraz prawa do zarejestrowanych na rzecz uprawnionego nazw domen "mixokret.net.pl" i "miksokretnet-pl". Jednakże wobec stwierdzenia braku podobieństwa znaku "Mixokret" do spornego znaku towarowego "Mixobet" organ stwierdził, że powyższe porozumienie pozostaje bez wpływu na wynik przedmiotowego postępowania. Mając na uwadze powyższe, jak również to, że w świetle orzecznictwa sama wiedza uprawnionego o istnieniu cudzego prawa, w tym przypadku prawa wnioskodawcy do znaku "Mixokret", nie może świadczyć o jego działaniu w złej wierze. W rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego nastąpiło w warunkach złej wiary.

Urząd miał bowiem na uwadze, że w sytuacji gdy zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze opiera się na podnoszonym podobieństwie spornego znaku towarowego do znaku towarowego przeciwstawionego, a przywołanie innych okoliczności jest jedynie uzupełnieniem argumentacji o świadomym i celowym zgłoszeniu znaku podobnego, to zarzut ten w świetle dokonanych ustaleń na podstawie art. 132 ust 2 pkt 2 pwp należy uznać za niezasadny.

II.

Wyrokiem z 19 lutego 2020 r. sygn. akt VI SA/Wa 2132/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę P. (N.).

Sąd pierwszej instancji szeroko zrelacjonował przebieg sprawy. Wskazał także na charakter postępowania spornego, w tym modyfikacje określonych w k.p.a. zasad procesowych, mających zastosowanie do działań Urzędu Patentowego.

Następnie WSA, w ślad za organem, przywołał przeprowadzoną przez Urząd Patentowy analizę oznaczeń we wszystkich wymaganych warstwach i względem wszystkich sformułowanych podstaw unieważnienia.

W podsumowaniu stanowiska WSA wskazał, że analiza znaków towarowych "Mixobet" i "Mixokret" została dokonana w sposób prawidłowy. Porównywane znaki należy analizować całościowo, nie zaś koncentrować się jedynie na wspólnych elementach. Zarzuty skarżącego są nieuzasadnione, ponieważ zaskarżona decyzja zawiera dokładną analizę podobieństwa towarów oraz znaków towarowych, zarówno pod kątem ich elementów wspólnych jak i odmiennych, oraz analizę ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, przy jednoczesnym uwzględnieniu identyczności towarów sygnowanych danymi znakami. W zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy przeanalizował w sposób kompleksowy wszystkie podobieństwa i różnice pomiędzy tymi znakami, a następnie na podstawie tej analizy doszło do konkluzji, że przedmiotowe znaki towarowe są zróżnicowane w tak znacznym stopniu, że nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów nimi oznaczanych w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp. Zebrany materiał dowodowy nie potwierdza również zarzutu zgłoszenia spornego znaku w złej wierze, wobec czego zarzut udzielenia prawa ochronnego z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp także jest nieuzasadniony.

W świetle powyższego, WSA uznał, że organ nie popełnił proceduralnych błędów w ustaleniach faktycznych. Na podstawie materiału dowodowego przedstawionego przez strony sporu dokonał prawidłowej analizy podobieństwa towarów i usług objętych ochroną porównywanych znaków towarowych jak również podobieństwa samych znaków. Spełniając wymogi obowiązującej w postępowaniu administracyjnym zasady prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.) oraz swobodnej oceny dowodów (art. 80 k.p.a.), organ doszedł do prawidłowych, opisanych powyżej wniosków.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji, organ dokonał również prawidłowej subsumcji prawnej, prawidłowo ustalonego stanu faktycznego sprawy. Oznacza to, że również zarzut niewłaściwego zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp jest niezasadny.

WSA nie stwierdził przy tym naruszenia innych przepisów prawa materialnego, które miałyby wpływ na wynik sprawy, jak i naruszeń proceduralnych, które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

III.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiodła spółka P. (N.) zaskarżając go w całości i zarzucając:

I. na podstawie art 174 pkt 2 p.p.s.a. - naruszenie przepisów postępowania w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

1. naruszenie art 138 p.p.s.a. poprzez nieprawidłowe określenie w sentencji wyroku przedmiotu zaskarżenia jako decyzji w przedmiocie prawa ochronnego na słowny znak towarowy, podczas gdy przedmiotem zaskarżenia była decyzja w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na słowny znak towarowy;

2. naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez brak dostatecznego wyjaśnienia zastosowanej podstawy prawnej rozstrzygnięcia, który nie pozwala jednoznacznie ustalić przesłanek, jakimi kierował się Sąd wydając zaskarżony wyrok - ocena przez Sąd I instancji ustaleń faktycznych poczynionych przez Urząd ograniczona jest w praktyce do dwóch akapitów na przedostatniej stronie wyroku;

3. naruszenie art 145 § 1 pkt 1 lit. c) w zw. z art. 3 § 1 p.p.s.a., polegające na nieprawidłowej kontroli działalności administracji publicznej i niezastosowanie środka określonego w ustawie, a mianowicie nieuchylenie zaskarżonej decyzji z [...] lutego 2019 r. (sygn. akt: [...]), pomimo naruszenia przez Urząd przepisów postępowania, tj. art 7, art. 8, art 77 § 1, art 80 oraz art 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego z 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanego dalej kpa, poprzez:

a) wadliwe ustalenia faktyczne w postaci przyznania odbiorcom towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym przymiotu "niezwykłej" - w porównaniu do specjalistów innych branż - uważności i ostrożności;

b) nieprawidłową analizę podobieństwa oznaczeń na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej - w szczególności przyjęcie, że brak podobieństwa wizualnego i fonetycznego oznaczeń można uzasadniać różnicami znaczeniowymi i odmiennym przeznaczeniem znaków towarowych;

c) brak całościowej oceny porównywanych oznaczeń i skupienie się na drobnych różnicach;

d) brak ustalenia, czy odmienność znaczeniowa porównywanych oznaczeń neutralizuje zbieżność na pozostałych płaszczyznach, która to zbieżność - w ocenie wyrażonej przez Urząd w przedmiotowej decyzji - "wystarcza w zasadzie" "do przyjęcia podobieństwa dwóch oznaczeń";

e) oparcie decyzji na orzeczeniach wydanych w innym stanie faktycznym, a mianowicie dotyczących znaków tzw. krótkich (pięcioliterowych), podczas gdy w niniejszej sprawie występują znaki siedmio- i ośmioliterowe, które, jak Urząd sam stwierdza, stanowią oznaczenia o średniej długości;

f) nieprawidłową ocenę złej wiary uprawnionego do spornego znaku towarowego (obecnie - uczestnika postępowania) poprzez przyjęcie, że braku złej wiary dowodzi uznanie przez Urząd porównywanych znaków za niepodobne do siebie.

II. na podstawie art 174 pkt 1 p.p.s.a. - naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:

1. naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017 poz. 776 z późn. zm.), zwanej dalej pwp, poprzez jego:

a) błędną wykładnię, na skutek nietrafnego przyjęcia, że przepis ten dopuszcza, aby przy ocenie podobieństwa oznaczeń na płaszczyznach wizualnej lub fonetycznej brać pod uwagę krąg odbiorców, znaczenie oznaczeń lub przeznaczenie znaku do oznaczania towarów;

b) niewłaściwe zastosowanie, poprzez przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi ryzyko wprowadzenia potencjalnego odbiorcy w błąd z uwagi na brak podobieństwa porównywanych znaków towarowych;

2. naruszenie art 131 ust. 2 pkt 1 pwp, poprzez jego:

a) błędną wykładnię, na skutek nietrafnego przyjęcia, że jedyną przesłanką złej wiary w rozumieniu tego przepisu jest podobieństwo oznaczeń w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp;

b) niewłaściwe zastosowanie, poprzez stwierdzenie poprawności zastosowania tego przepisu przez Urząd, który to Urząd przyjął, że uprawniony do spornego znaku towarowego (obecnie Uczestnik postępowania) nie miał na celu przejęcia klienteli Skarżącego, zgłaszając do rejestracji znak różniący się jedną/dwiema literami od znaku Skarżącego, używanego dla identycznych towarów.

Strona wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie lub w przypadku uznania, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona, rozpoznanie skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz o orzeczenie o kosztach postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

IV.

Skarga kasacyjna jest uzasadniona, choć nie wszystkie jej zarzuty uznać należało za trafne.

Przypomnieć na wstępie należy, że zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, jednakże bierze z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. W niniejszej sprawie nie występują przesłanki nieważności postępowania sądowoadministracyjnego przeprowadzonego przez WSA, które ustawodawca enumeratywnie wylicza w art. 183 § 2 p.p.s.a.

Oceniając przedstawiony środek odwoławczy należy przede wszystkim za niezasadny uznać zarzut nr I.1, wskazujący na naruszenie art 138 p.p.s.a. Strona błędnie uważa bowiem, że Sąd pierwszej instancji nieprawidłowo określił w sentencji wyroku przedmiot sporu.

Zgodnie z powołanym przepisem, sentencja wyroku powinna zawierać: oznaczenie sądu, imiona i nazwiska sędziów, protokolanta oraz prokuratora, jeżeli brał udział w sprawie, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku, imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, przedmiot zaskarżenia oraz rozstrzygnięcie sądu. Zaskarżony wyrok wszystkie te elementy zawiera.

Użyte określenie "w przedmiocie prawa ochronnego na słowny znak towarowy" nie jest nieprawidłowe i wbrew zastrzeżeniom skargi kasacyjnej nie zachodzi jakiekolwiek ryzyko wprowadzenia kogokolwiek w błąd co do zakresu zbadanej sprawy, a już zwłaszcza brak jest racjonalnych podstaw by twierdzić, że takie oznaczenie przedmiotu sprawy nie pozwala na określenie "granic powagi rzeczy osądzonej", którą zawsze należy weryfikować względem ocenionego aktu i w zestawieniu z uzasadnieniem wydanego orzeczenia, które w tej sprawie zostało sporządzone.

To więc, że WSA wskazał na procedowanie "w przedmiocie prawa ochronnego na słowny znak towarowy", ani nie zmienia ani też nie podważa zakresu orzekania. W szczególności nie jest jakimkolwiek błędem brak wskazania - a o to właśnie chodzi skarżącemu - doprecyzowującego ze swej istoty sformułowania, że w sprawie przedmiotem postępowania jest "decyzja w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na słowny znak towarowy". Stwierdzenie tego rodzaju zawiera się w opisie sprawy jako wydanej "w przedmiocie prawa ochronnego na słowny znak towarowy". Równie dobrze można wielokrotnie doprecyzowywać przedmiot poprzez wskazanie, że chodzi np. o sprawę "w przedmiocie odmowy unieważnienia prawa ochronnego na słowny znak towarowy".

V.

Nie jest także zasadny, w stopniu umożliwiającym uwzględnienie skargi kasacyjnej, zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. Strona uznaje, że uzasadnienie wyroku WSA nie wyjaśnia zastosowanej podstawy prawnej, co nie pozwala jednoznacznie ustalić przesłanek, jakimi kierował się Sąd pierwszej instancji. W efekcie tego skarżąca kasacyjnie spółka w istocie wskazuje na braki w uzasadnieniu, które wykluczają jej zdaniem także możliwość instancyjnej kontroli orzeczenia WSA.

Należy w związku z tym wskazać, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentowany jest jednolity pogląd, że wadliwość uzasadnienia wyroku może stanowić przedmiot skutecznego zarzutu kasacyjnego z art. 141 § 4 p.p.s.a. wyłącznie w sytuacji, gdy sporządzone jest ono w taki sposób, że w ogóle niemożliwa jest jakakolwiek kontrola instancyjna zaskarżonego wyroku, a także nie rozpatrzono istoty sprawy. Treść uzasadnienia wyroku Sądu pierwszej instancji powinna zatem umożliwiać zarówno stronom postępowania, jak i Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, prześledzenie toku rozumowania sądu i poznanie racji, które stały za rozstrzygnięciem o zgodności bądź niezgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego. Tworzy to tym samym po stronie wojewódzkiego sądu administracyjnego obowiązek wyjaśnienia motywów podjętego rozstrzygnięcia, tak aby nie budziło ono wątpliwości co do gruntowności dokonanej analizy sprawy przez WSA.

Innymi słowy, wadliwość uzasadnienia wyroku może stanowić przedmiot skutecznego zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. wówczas, gdy uzasadnienie to nie zawiera stanowiska co do stanu faktycznego przyjętego za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia (tak uchwała 7 sędziów NSA z 15 lutego 2010 r. sygn. akt II FPS 8/09) lub sporządzone jest w taki sposób, że nie jest w ogóle możliwa kontrola instancyjna zaskarżonego wyroku.

W ramach tego zarzutu nie jest natomiast możliwe formułowanie twierdzeń, które w istocie wskazują na brak przekonania strony argumentami, jakimi posługuje się Sąd pierwszej instancji, nawet jeśli są to argumenty zaczerpnięte z zaskarżonej decyzji, jednakże przejęte przez Sąd jako własne. Zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. nie służy zatem zwalczaniu jakości uzasadnienia i przyjętego konstruktu modelowego wypowiedzi WSA (tu poprzez powtarzania stanowiska organu). Ma on na celu wyeliminowanie sytuacji, gdy sprawy w ogóle nie rozstrzygnięto w pierwszoinstancyjnym postępowaniu sądowym.

Jakkolwiek więc Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wykorzystuje wielokrotnie powtórzenia i cytaty zaczerpnięte wprost z decyzji Urzędu Patentowego, co słusznie wskazywane jest przez stronę jako obniżające jego walor przekonywania, to jednak nie można postawić w tym konkretnym przypadku skutecznego zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. bowiem wyrok rozstrzyga sprawę i prezentuje ocenę Sądu w tym zakresie. Inną natomiast kwestią jest, czy ocena ta jest przekonująca.

VI.

Za niezasadne uznano także zarzuty nr I.3 lit. c), d), e) skargi kasacyjnej ze względu na zakres w jakim kwestionowany jest nimi zaskarżony wyrok i decyzja Urzędu Patentowego.

Strona zwalcza w nich po pierwsze brak całościowej oceny porównywanych oznaczeń i skupienie się na drobnych różnicach w znakach, po drugie, brak ustalenia, czy odmienność znaczeniowa porównywanych oznaczeń neutralizuje zbieżność na pozostałych płaszczyznach, która to zbieżność - w ocenie wyrażonej przez Urząd w przedmiotowej decyzji - "wystarcza w zasadzie" "do przyjęcia podobieństwa dwóch oznaczeń", po trzecie zaś, posługiwanie się judykatami, które wydano w innych stanach faktycznych, dotyczących znaków krótkich.

Nie można podzielić twierdzeń strony skarżącej kasacyjnie, jakoby organ przy ocenie oznaczeń wziął pod uwagę "jedynie drobne różnice pomiędzy znakami", a zignorował widoczne podobieństwa. Twierdzeniu temu przeczy wyraźne stanowisko Urzędu Patentowego, zaakceptowane przez WSA, który dostrzegł zarówno podobną frazę w obu znakach "MIXO ET" jak i różnice w postaci trzech liter "B", "K", "R". Zwrócił także uwagę na długość znaków, uznając ją za średnią, co ma według organu wpływ na odbiór znaku i jego postrzeganie. Jednakowoż organ przyjął również, że pomimo podobieństw widocznych w obu znakach, przeważają w nich różnice. W tym zakresie odwoływał się przy tym do orzecznictwa dotyczącego znaków krótkich i średnich. Nie ma więc podstaw by twierdzić, że organ uwzględnił tylko różnice, a nie podobieństwa, gdyż tak nie uczynił. Inną natomiast rzeczą jest to, czy stanowisko organu w tym względzie jest prawidłowe, czego strona w ramach zarzutu skutecznie jednak nie zakwestionowała, zwłaszcza zaś twierdzenia Urzędu o tym, że szczególną rolę odgrywają elementy "BET" i "KRET" w obu znakach.

Podobnie niezasadne jest twierdzenie o braku jakichkolwiek ustaleń, czy odmienność znaczeniowa porównywanych znaków neutralizuje zbieżność na pozostałych płaszczyznach. Urząd Patentowy, po przeprowadzeniu oceny znaków, dał w istocie prymat warstwie znaczeniowej, która jego zdaniem wysuwa się na plan pierwszy z punktu widzenia cechy rozróżniającej znaki (przy uwzględnieniu treści znaków, ich rozumienia, postrzegania i towarów, do których oznaczania są przewidziane). Skarga kasacyjna niewłaściwie więc zarzuca braki w tych ustaleniach, co nie może być odczytywane jako kwestionowanie zasadność stanowiska zajętego przez Urząd w tym względzie.

Wreszcie nie jest też trafny zarzut, że organ posługiwał się orzeczeniami sądów administracyjnych, które dotyczą znaków krótkich, podczas gdy w tej sprawie mamy do czynienia ze znakami średniej długości. Rzeczywiście, Urząd Patentowy nawiązuje do orzecznictwa w zakresie znaków krótkich, ale czyni na tym tle własne uwagi, wskazując jak należy traktować znaki średnie (uwzględniać różnicę poprzez co najmniej dwie różne litery). Ponadto, poza przywołaniem spraw dotyczących znaków krótkich, powołuje także orzecznictwo odnoszące się bez wątpienia do znaków średniej długości (zob. wyrok NSA z 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II GSK 604/13 czy wyrok WSA w Warszawie z sygn. akt 15 stycznia 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 1999/13).

VII.

Trafnie natomiast skarga kasacyjna zarzuca brak wyjaśnienia w całości istotnego z punktu widzenia oceny podobieństwa znaków, wzorca przeciętnego klienta jaki został przyjęty jako adresat znaku spornego i przeciwstawionego (zarzut nr I.3 lit. a).

Nie może być sporu, że właściwe zrekonstruowanie adresata towarów oznaczanych znakiem, ma wpływ na ocenę zagadnienia możliwości wprowadzenia go w błąd (konfuzyjnego charakteru znaku). O ile więc Naczelny Sąd Administracyjny nie ma zastrzeżeń co do tego, że towary do oznaczania których przeznaczone są oba znaki są towarami raczej kierowanymi do osób profesjonalnie zajmujących się branżą budowlaną (specyfika i cena), o tyle nie można nie dostrzec, że bez szerszego wyjaśnienia organ używa w ramach definiowania docelowego kręgu odbiorców towarów sformułowań wysoce wartościujących.

Jak wskazano w decyzji, do odbiorców należą głównie profesjonalni budowlańcy zajmujący się budową lub remontem mieszkań albo innych obiektów budowlanych. Urząd podkreśla przy tym, że odbiorcy tego rodzaju towarów pozostają "niezwykle uważni i ostrożni", a przed zakupem produktu często konsultują się ze sprzedawcą.

Z kolei w innym miejscu zwraca uwagę, że mając na względzie określoną powyżej grupę odbiorców, którzy "ze szczególną starannością analizują oznaczenia" towarów sygnowanych przedmiotowymi znakami (...).

Jakkolwiek oba sformułowania tj. "niezwykle uważni i ostrożni", "ze szczególną starannością analizują oznaczenia" kierunkowo wskazują na podwyższoną świadomość ustalonego wzorca klienta (profesjonalistę), to jednak nie można z całokształtu wypowiedzi organu wywieść, czym tak naprawdę charakteryzuje się owa "niezwykła uwaga i ostrożność" od "analizy ze szczególną starannością". Jakkolwiek trzeba być świadomym tego, że grupa docelowa odbiorców towarów, a przez to adresaci znaku, jest profesjonalna, to jednak nabywanie towarów sygnowanych omawianymi znakami odbywa się zarówno przez różne kanały dystrybucji (sklepy budowlane, sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż internetowa), jak i w różnym stanie (nowe, używane), a także w różny sposób. Również i profesjonalizm "budowlańców" jest zmienny, choć organ ma niewątpliwie rację kierując uwagę na czynnik ceny sprzedawanych towarów, co nakazuje dodatkowo wyostrzyć uwagę.

Urząd Patentowy musi zatem wyjaśnić z czego wynika cecha "niezwykłości" odbiorców towarów. Nie wiadomo bowiem, czy chodzi np. o znajomość rynku używanych maszyn, czy też poziom wykształcenia budowlańców.

Za trafny uznano także zarzut nr I.3 lit. b) jednakże w zakresie niewyjaśnienia powodów przyjęcia, że wpływ na analizę podobieństwa oznaczeń na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej można wyjaśniać różnicami znaczeniowymi i odmiennym przeznaczeniem znaków towarowych, zwłaszcza w warstwie wizualnej i fonetycznej.

Zasadą analizy porównawczej oznaczeń w warstwie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, jak wynika z analizy art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp jest to, że oderwana jest ona na tym etapie od towarów oraz wzorca klienta-adresata, a także musi dotyczyć poszczególnych warstw.

W pierwszej więc kolejności ustala się czy przewidziane dla znaków towary z właściwej klasyfikacji są do siebie podobne bądź identyczne. Jeżeli tak, dokonuje się wówczas dalszego badania oznaczeń, by na końcu, kierując się ustalonym adekwatnym wzorcem konsumenta, ustalić czy oznaczenia, jeżeli są do siebie podobne, mogą wprowadzać w błąd, co do pochodzenia. Nawet jednak podobne oznaczenia, stosowane dla podobnych bądź nawet identycznych towarów, mogą - z uwagi na przyjęty wzorzec klienta - nie wprowadzać go w błąd.

Nie może być w niniejszej sprawie sporu co do tego, że oznaczenia są do siebie bardzo zbliżone. Analizując jednak ich podobieństwo, zwłaszcza w warstwie wizualnej i fonetycznej, dokonuje się rozłożenia na czynniki tego jak zbudowany jest znak, czy też jak brzmi, bez nawiązywania do jego w istocie znaczenia.

Urząd Patentowy wskazuje - co podkreśla skarżąca kasacyjnie spółka - na znaczenie członu "MIXO" obu znaków (funkcja towarów związana z mieszaniem). Bez wyjaśnienia jednak dlaczego uważa, że w ramach analizy fonetycznej i wizualnej przeznaczenie towarów jest to już w tym momencie istotne, rzeczywiście dochodzi do sytuacji podnoszonej w skardze kasacyjnej, że różnice fonetyczne (słyszenia znaków) oraz wizualne (ich postrzeganie zmysłem wzroku) są dodatkowo zaostrzane poprzez przeznaczenie lub funkcje towarów. Organ, jeżeli uważa, że ma to znaczenie, kwestię tę winien w ponownym postępowaniu wyjaśnić.

Przedwczesny w kontekście tego jest zatem zarzut naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp (nr II.1 lit. a) przez jego błędną wykładnię, na skutek nietrafnego przyjęcia, że przepis ten dopuszcza, aby przy ocenie podobieństwa oznaczeń na płaszczyznach wizualnej lub fonetycznej brać pod uwagę krąg odbiorców, znaczenie oznaczeń lub przeznaczenie znaku do oznaczania towarów. Organ tezy takiej nie sformułował. Jakkolwiek brał pod uwagę przy analizie fonetycznej i wizualnej znaczenie członu MIXO, to jednak nie chodzi tu o błędną wykładnię prawa, co o brak wyjaśnienia dlaczego takie działania interpretacyjne zostały podjęte i z jakich powodów.

Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do zarzutu (nr II.1 lit. b) tj. niewłaściwego zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, poprzez rzekome przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi ryzyko wprowadzenia potencjalnego odbiorcy w błąd z uwagi na brak podobieństwa porównywanych znaków towarowych. Jakkolwiek organ rzeczywiście przyjął końcowo taki właśnie wniosek (wszak oddalił żądanie unieważnienia znaku), to jednak z uwagi na wcześniej wskazane uchybienia procesowe, należy kwestię ryzyka wprowadzenia w błąd ocenić raz jeszcze, po wyjaśnieniu wątpliwości wyżej wskazanych.

VIII.

Zasadnie zarzucono także nieprawidłowe wyjaśnienie i odniesienie się do przesłanki złej wiary zgłaszającego sporny znak towarowy (zarzut nr I.3 lit. f). Zarzut ten łączy się jednak z zarzutami naruszenia prawa materialnego - art. 131 ust. 1 pkt 2 pwp (nr II.2) i razem z nimi zostanie rozpoznany.

Uzasadnienie w powyższym zakresie należy rozpocząć od przypomnienia, że przesłanka złej wiary z art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp stanowi samodzielną podstawą unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

W złej wierze jest więc ten, kto pomimo posiadanej wiedzy lub niewiedzy, będącej jednakże następstwem braku należytej staranności o istnieniu cudzego prawa lub interesu godnego ochrony, które mogą być przez to zagrożone i z zamiarem szkodzenia tym interesom, rejestruje swój znak.

Istnienie złej wiary immanentnie wiąże się zatem z zamiarem nagannego, z punktu widzenia zasad uczciwości kupieckiej, działania danego podmiotu. Dzieje się tak wówczas, gdy rejestracja ma wyeliminować, ograniczyć bądź chociażby uszczuplić klientelę uprawnionego do wcześniejszego znaku. Działa więc w złej wierze każdy, kto wie lub powinien wiedzieć, że wkracza w domenę, do której inny podmiot ma lepsze prawa np. rejestruje znak będąc nastawionym na podebranie w ten sposób klientów konkurentowi, nawet przez sferę pewnego rodzaju niedomówień, czy luźnych skojarzeń.

Odwołując się do literatury przedmiotu należy podkreślić, że o działaniu w złej wierze można mówić w przypadku nieuczciwych zachowań, których celem jest zawłaszczenie cudzych oznaczeń, czy też zgłoszenie znaku towarowego w celu zablokowania konkurentowi uzyskania rejestracji (zob. E. E. Nowińska, M. J. du Vall, Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych, Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, s. 143 i n.).

W "milowym" dla wykładni przesłanki złej wiaty wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11 czerwca 2009 (C-529/07 tzw. sprawa Lindt) stwierdzono, że w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego sąd krajowy zobowiązany jest uwzględniać wszelkie istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia dotyczącego rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności:

- okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;

- zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią;

- stopień ochrony prawnej, z której korzysta oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

Zamiar szkodzenia jest przy tym elementem subiektywnym i należy go wykazać albo wprost, albo poprzez wskazanie, że racjonalnie i uczciwie działający podmiot na rynku nigdy by w taki sposób nie postąpił.

W rozpoznawanej sprawie zwrócić należy uwagę na dwie kwestie, jakie słusznie punktuje skarga kasacyjna, podkreślając błędne ustalenia i oceny organu (w zasadzie ich brak) w zakresie przesłanki złej wiary.

Przede wszystkim strona skarżąca kasacyjnie we wniosku szeroko opisała z czego wywodzi twierdzenie o zgłoszeniu spornego znaku w złej wierze. Nie jest więc tak jak przyjął organ, że chodzi wyłącznie o powiązanie złej wiary z brakiem podobieństwa badanych znaków towarowych, które powoduje bezcelowość badania zagadnienia złej wiary, gdyż skoro znaki nie są do siebie podobne to nie można zarzucać złej wiary zgłaszającemu.

Organ nie uwzględnił przede wszystkim zaszłości w postaci napiętej relacji pomiędzy skarżącą kasacyjnie spółką, a uprawnionym do spornego znaku, w tym tego, że już wcześniej doszło do intencjonalnego i w istocie pasożytniczego naruszenia prawa Spółki do jej znaku.

Jakkolwiek przeszłość nie jest w tym przypadku czynnikiem który per se może świadczyć o złej wierze, to jednak organ w ogóle nie odniósł się do podnoszonych zagadnień dotyczących funkcjonowania uprawnionego w Internecie, jego wypowiedzi i haseł reklamowych, które wprost mogą wskazywać na rzeczywisty zamiar jaki tkwi w zgłoszeniu spornego znaku do ochrony.

Skarżąca kasacyjnie spółka wskazywała na zachowania związane z przekierowywaniem klientów strony internetowej miksokret.net.pl na której pojawiło się nowe ogłoszenie z ofertą produktu uprawnionego do znaku tj. przewoźna pompa do betonu pod nazwą "Mixobet". Hasłem reklamowym w tym przypadku było "Kupując Mixobeta 4.3D nie przepłacasz za zachodnią markę".

Urząd, jak słusznie wskazała skarżąca kasacyjnie, nawet nie spróbował zdefiniować, co kryje się pod ową zachodnią marką, przy czym truizmem byłoby, właśnie z uwagi na historię relacji stron, uważanie, że nie jest to aluzja do strony skarżącej kasacyjnie.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego istnieje bardzo silna potrzeba oceny tej kwestii, bowiem nie ma i nie może być, nawet w biznesie, miejsca na zachowania niegodne, nastawione na pasożytnicze żerowanie na innych podmiotach.

Słusznie zatem skarżąca kasacyjnie wysuwa pretensje pod adresem WSA i organu, co do wadliwego zinterpretowania przesłanki złej wiary.

W rozumieniu art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp, przesłanka złej wiary może zachodzić również wtedy, gdy dany podmiot rejestruje, dla towarów podobnych lub identycznych, nawet odmienny znak od już zarejestrowanego, jednakże z dającą się uchwycić wolą żerowania na usprawiedliwionym interesie innego podmiotu, np. poprzez mniej lub bardziej subtelne, czy wręcz aluzyjne nawiązywanie do oznaczenia przynależącego komu innemu. Czynnością sprawczą w tym wypadku będzie zatem działanie nacechowane chęcią szkodzenia lub zawłaszczania klientów, pod pozorem działania pod nowym, zupełnie rzekomo odmiennym oznaczeniem.

W związku z powyższym, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że stan sprawy jest dostatecznie wyjaśniony, zaś decyzja Urzędu Patentowego nie może się ostać w obrocie. Dlatego też na mocy art. 188 p.p.s.a. orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku WSA w Warszawie i uchyleniu również zaskarżonej decyzji.

W ponownie prowadzonym postępowaniu organ uwzględni wszystkie wskazane wyżej argumenty.

O kosztach całego postępowania w kwocie 3.734 zł, na które składają się wpisy od skargi i skargi kasacyjnej, wynagrodzenie pełnomocnika za obie instancje opłata od uzasadnienia oraz opłata skarbowa, orzeczono na podstawie art. 203 pkt 1 p.p.s.a.