Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 7998/22
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2023-04-26 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art.129[1]ust.1 pkt 6, art.132 [1]ust.1 pkt 1, art.164, 256 ust.2
journal: Dz.U. 2020 poz 286
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Nowecki (spr.) Sędziowie Asesor WSA Anna Fyda-Kawula Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek Protokolant sekr. sąd. Łukasz Kawalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2023 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2022 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z 2 czerwca 2022 r., Sp.169.2021 Urząd Patentowy RP (dalej "organ", "Urząd"), po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2022 r., sprawy z wniosku [...] w W. (dalej "skarżąca", "wnioskodawca") o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze R. [...], udzielonego na rzecz [...] w G. (dalej "uprawniona"), na podstawie art 129[1] ust. 1 pkt 6 oraz art. 132 i ust. 1 pkt 1 w związku z art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz.U. z 2020 poz. 286 ze zm.), dalej "p.w.p." oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. - orzekł o oddaleniu wniosku i kosztach postępowania.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym oraz prawnym.

W dniu 24 września 2021 r., do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek skarżącej o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze R. [...], udzielonego na rzecz [...] w G., przeznaczonego do oznaczania usług z klasy 42, tj.; doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych: hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego; rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego; rozwój sprzętu komputerowego; usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych; usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych; doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego; doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych; planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich; projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych; projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych; tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe; zarządzanie projektami komputerowymi; zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 132[1] ust. 1 pkt 1 p.w.p. Wnioskodawca argumentował, że prowadzi działalność w zakresie oprogramowania, informatyki i technologii komputerowych oraz związaną z doradztwem w zakresie szeroko rozumianych nowoczesnych technologii i prowadzenia biznesu, w szczególności tworzenia startupów technologicznych. Dodatkowo buduje partnerstwa biznesowe z istniejącymi już podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (świadcząc usługi wsparcia oraz inwestując w istniejące już podmioty), a także angażuje się w projekty edukacyjno-naukowe. Ponadto, na przestrzeni minionych ponad dziesięciu lat, skarżąca spółka poczyniła wiele kosztownych inwestycji na poczet budowania wartości marki [...] w sektorze technologicznym, IT oraz biznesowym. Prowadząc działalność posługuje się oznaczeniem słownym [...] tożsamym z firmą skarżącej spółki oraz oznaczeniem słowno-graficznym [...]. W tych okolicznościach wnioskodawca zarzucił, że znak towarowy uprawnionej o tożsamej nazwie [...] narusza jego wcześniejsze prawo do firmy, pod którą prowadzi działalność.

Wnioskodawca wskazał, że spółka uprawnionej została zarejestrowana 9 sierpnia 2018 r. Usługi, dla których uprawniona zgłosiła znak są identyczne względem usług rzeczywiście świadczonych przez wnioskodawcę oraz usług wskazanych dla wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców. Wnioskodawca zauważył, że uprawniona nie posiada strony internetowej i nie jest obecna w mediach społecznościowych, co istotnie utrudnia weryfikację działalności rzeczywiście prowadzonej przez uprawnioną. Wnioskodawca w związku z okolicznością, że ani w rejestrze przedsiębiorców KRS, ani też w żadnych ogólnodostępnych materiałach nie sposób odnaleźć informacji, jakoby uprawniona prowadziła działalność w zakresie m.in. doradztwa IT, rozwoju oprogramowania lub podobnych usług, dla których został zgłoszony przez uprawnioną sporny znak, podkreślił, że uprawniona według wszelkich dostępnych źródeł nie prowadzi działalności w wyżej wskazanym zakresie.

Wnioskodawca wskazał, iż przysługuje mu wcześniejsze prawo do firmy [...] bowiem jego spółka została zarejestrowana w KRS z datą 16 lutego 2011 r. Wnioskodawca podkreślił, że sporny znak towarowy został zgłoszony w złej wierze, gdyż uprawniona zgłosiła sporny znak dla identycznych usług względem PKD wnioskodawcy oraz tożsamych z usługami rzeczywiście świadczonymi przez wnioskodawcę, mimo, że uprawniona sama nie świadczy zgłoszonych usług. Ponadto uprawniona wystosowała do wnioskodawcy wezwanie do zaprzestania naruszeń spornego znaku wraz z propozycją zawarcia umowy licencyjnej na znak i zapłaty na rzecz uprawnionej wynagrodzenia licencyjnego, co w ocenie wnioskodawcy stanowi próbę wyłudzenia. Wnioskodawca poinformował, że uprawniona we wspomnianym wezwaniu grozi skarżącej spółce, oprócz sankcji cywilnych, również postępowaniem karnym, które jest w okolicznościach niniejszej sprawy nieuzasadnione.

Zdaniem wnioskodawcy, powyższe okoliczności jednoznacznie przemawiają za tym, że działania uprawnionej ze znaku są przykładem szczególnie nagannej praktyki tzw. trollingu, a znak [...] o numerze R. [...] nie jest jedynym znakiem zarejestrowanym przez uprawnioną w złej wierze.

Uprawniony, w piśmie z dnia 28 października 2021 r, wniósł o oddalenie wniosku o unieważnienie spornego prawa. Uprawniony stwierdził, że wnioskodawca nie dowiódł rzeczywistego zakresu prowadzonej działalności.

W piśmie z dnia 26 stycznia 2022 r. wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko oraz przedłożył nowe i dodatkowe dowody uzupełniające jego stanowisko. Wnioskodawca wskazał, że twierdzenia uprawnionej, jakoby wnioskodawca nie prowadził działalności w zakresie usług, dla których zarejestrowany został sporny znak towarowy, stoją w sprzeczności z twierdzeniami uprawnionej zawartymi w wezwaniach do zaprzestania naruszeń z 14 i 30 września 2021 r. W pismach tych bowiem uprawniona wzywa wnioskodawcę do zaprzestania naruszania znaku towarowego, które to naruszenie ma polegać na używaniu znaku słownego [...] identycznego względem znaku towarowego dla identycznych usług.

Wnioskodawca podkreślił, że zgodnie z przedłożonymi przykładowymi fakturami, wnioskodawca świadczył usługi programistyczne i inne usługi w zakresie technologii IT nieprzerwanie w latach 2012 - 2021. Wnioskodawca przyznał, zgodnie z wcześniejszymi twierdzeniami, że ww. usługi stanowią jedynie część działalności przez niego prowadzonej. Poza działalnością związaną z oprogramowaniem, informatyką i technologiami komputerowymi - ich tworzeniem oraz doradztwem w ww. zakresie - wnioskodawca prowadzi bowiem również m. in. działalność związaną z doradztwem, w zakresie szeroko rozumianych nowoczesnych technologii i prowadzenia biznesu, w szczególności tworzenia sturtupów (tzw. venture building).

Wnioskodawca wskazał, że okoliczność, iż uprawniona kwestionuje, jakoby wnioskodawca prowadził działalność identyczną względem usług w klasie 42 Klasyfikacji nicejskiej, dla których zarejestrowany został sporny znak towarowy, stoi w sprzeczności z argumentacją uprawnionej, zawartą w wezwaniach do zaprzestania naruszeń wystosowanych do wnioskodawcy oraz zgłoszeniu naruszenia za pośrednictwem platformy Linkedin.

Ponadto w ocenie wnioskodawcy, fakty i dowody powołane w tej sprawie wskazują na działanie uprawnionej sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego - w szczególności na nadużywanie przez uprawnioną formalnie przysługującego jej prawa z rejestracji i na korzystanie z niego wbrew gospodarczemu przeznaczeniu praw wynikających z rejestracji znaku towarowego. Wnioskodawca wskazał, że w dniu 1 października 2021 r. prezes zarządu uprawnionej złożył do platformy Linkedin, za pośrednictwem której wnioskodawca prowadzi swój profil, zgłoszenie o naruszeniu znaku towarowego polegające na zamieszczaniu na profilu Linkedin treści rzekomo naruszających prawa wyłączne do znaku towarowego. W zgłoszeniu tym prezes zarządu uprawnionej wnosi o usunięcie profilu Linkedin wnioskodawcy, twierdząc, że wnioskodawca działa nielegalnie, a intencją uprawnionej jest założenie profilu pod tożsamą marką na platformie Linkedin.

Wnioskodawca podkreślił, iż ogół okoliczności przytoczonych w jego piśmie dowodzi, że uprawniona najprawdopodobniej celowo wyszukuje oznaczenia przedsiębiorstw, które nie są zarejestrowane jako znaki towarowe i zgłasza je w złej wierze w celu uzyskania korzyści majątkowych. Zdaniem wnioskodawcy, rozsądny przedsiębiorca zweryfikowałby za pośrednictwem przeglądarki internetowej, czy podobne oznaczenie nie jest już wykorzystywane przez innego przedsiębiorcę, przed poniesieniem jakichkolwiek kosztów związanych z ochroną czy promocją obranej marki. W związku z powyższym uznać należy, że uprawniona wiedziała, lub przy zachowaniu minimum staranności oczekiwanej od przeciętnego, rozsądnego przedsiębiorcy, powinna była wiedzieć, że sporny znak towarowy koliduje z wcześniejszym prawem do firmy wnioskodawcy, i to w zakresie częściowo identycznych, a częściowo podobnych usług.

Ponadto wnioskodawca wskazał, że jest mało prawdopodobne aby przedsiębiorca miałby mierzyć się z taką sytuacją więcej niż jednokrotnie. Wnioskodawca zauważył, że nie jest jedynym podmiotem, którego oznaczenie firmy zostało przez uprawnioną zarejestrowane w złej wierze, jako znak towarowy. Uprawniona zgłosiła bowiem w Urzędzie Patentowym znak towarowy słowny [...] dla usług telekomunikacyjnych, identyczny względem firmy spółki [...], a następnie wystosowała do tej spółki wezwanie do zaprzestania naruszeń wraz z propozycją zawarcia umowy licencyjnej. W sytuacji powtórzenia tej praktyki w niniejszej sprawie, wnioskodawca uznał, że uprawniona uczyniła z IT-trollingu metodę zarobkowania. Wnioskodawca wykazał bowiem, co wynika z wystosowanych przez uprawnioną pism, że nie prowadzi ona działalności w zakresie usług z klasy 42, a także, że intencją uprawnionej jest spowodowanie zawarcia z wnioskodawcą odpłatnej umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego lub przeniesienia znaku towarowego na spółkę, pod rygorem zablokowania działalności wnioskodawcy.

W piśmie z dnia 27 stycznia 2022 r. przedłożonym na rozprawie, wnioskodawca wniósł także o unieważnienie spornego prawa ze względu na fakt zgłoszenia spornego znaku w złej wierze, tj. na podstawie art. 164 ust. 1 w zw. z art 129[1] ust. 1 pkt 6 p.w.p.

W piśmie z dnia 24 lutego 2022 r. uprawniona podtrzymała swoje stanowisko w sprawie wskazując, że kwestie związane z zakresem działalności wnioskodawcy pod oznaczeniem [...] podniesione w wezwaniach z września 2021 r. pozostają bez znaczenia dla niniejszego postępowania administracyjnego.

Zdaniem uprawnionej, mogła pozostawać w błędzie w przedmiocie działalności wnioskodawcy. Uprawniona wskazała, że błąd ten został jednoznacznie potwierdzony przez wnioskodawcę, który nie przytoczył żadnego dowodu potwierdzającego intensywne i rzeczywiste używanie firmy [...] na dzień zgłoszenia przez nią znaku w zakresie usług z klasy 42. Uprawniona ponadto zakwestionowała przedłożone przez wnioskodawcę faktury. Wskazała, iż na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dowodów nie można stwierdzić, że wnioskodawca w sposób długotrwały i intensywny używał znaku [...] dla usług z klasy 42. Uprawniona podkreśliła, że odbiorcami większości faktur były jedynie podmioty powiązane personalnie z wnioskodawcą, co potwierdza, że jakiekolwiek usługi IT były świadczone jedynie wśród podmiotów należących do tej samej co wnioskodawca Grupy [...], czyli wewnątrz grupy kapitałowej wnioskodawcy. Uprawniona ponadto zauważyła, że wnioskodawca w odpowiedzi na zapytanie Linkedln dotyczącego żądania uprawnionej usunięcia profilu wnioskodawcy, wskazał, że używa nazwy [...] do oznaczania towarów/usług innych niż oznaczane znakiem towarowym uprawnionej.

Uprawniona wywiodła, że wnioskodawca nie udowodnił istnienia po stronie uprawnionej żadnej przesłanki złej wiary. Wskazała, że wnioskodawca przytacza jedynie swoje przypuszczenia i tworzy przy tym względem uprawnionej zarzuty, które nie tylko nie są prawdziwe, ale godzą również w dobre imię uprawnionej, która wielokrotnie została nazwana tzw. trollem patentowym.

Uprawniona, odnosząc się do zarzutu wnioskodawcy, że w dacie zgłoszenia wiedziała o używaniu przez wnioskodawcę oznaczenia identycznego dla tożsamych i podobnych usług, wskazała, że wnioskodawca nie używa oznaczenia [...] dla usług kolizyjnych do usług spornego znaku oraz że okoliczność, czy została przeprowadzona weryfikacja używania podobnego oznaczenia przez inne podmioty, nie może być samodzielną podstawą uznania w tym przypadku złej wiary.

Uprawniona podkreśliła, że nie miała obowiązku weryfikacji znaku w wyszukiwarce internetowej. Wskazała ponadto, iż sama wyszukiwarka internetowa nie jest wiarygodnym narzędziem do uzyskania informacji o prawach przysługujących podmiotom trzecim. Uprawniona zweryfikowała za to istnienie znaków wcześniejszych w bazach urzędowych i na tej podstawie podjęła decyzję o zgłoszeniu znaku do rejestracji. Po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniona podjęła natomiast decyzję o rozpoczęciu promocji tego znaku w obrocie handlowym i to właśnie wówczas natrafiła na firmę wnioskodawcy, a nie odwrotnie. Uprawniona ponadto wskazała, że przed dniem 4 lutego 2021 r. wnioskodawca i uprawniona nigdy ze sobą nie współpracowali, nie łączyły ich żadne więzi handlowe czy gospodarcze i się nie znali.

Uprawniona zauważyła, że sprawa znaku [...] nie jest przedmiotem postępowania, nie może więc rzutować na tę sprawę. Ponadto w ocenie uprawnionej okoliczność, że uprawniona nie prowadzi działalności w zakresie usług z klasy 42 pozostaje bez znaczenia w niniejszej sprawie, ze względu na fakt, że nie minął jeszcze okres, w którym konieczne jest rozpoczęcie używania spornego znaku.

Na rozprawie w dniu 19 maja 2022 r. strony podtrzymały swoje stanowiska.

Wnioskodawca, odnosząc się do zarzutów uprawnionej odnośnie faktur, podkreślił, że świadczy swoje usługi na zewnątrz. Wskazał przy tym, że pomiędzy stronami toczą się także inne postępowania, w tym postępowania o zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Ponadto podniósł, iż w pismach procesowych wykazał, że uprawniona powinna była widzieć o używaniu przez niego znaku [...], na co wskazują zasady doświadczenia życiowego, gdyż uprawniona mogła z łatwością zweryfikować istnienie spółki [...] w KRS.

Powołaną na wstępie decyzją z 2 czerwca 2022 r., organ oddalając wniosek skarżącej uznał, że prawo do firmy wnioskodawcy nie mogło zostać naruszone przez używanie spornego znaku towarowego. W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca nie wykazał bowiem, aby w dacie zgłoszenia, tj. w dniu 4 lutego 2021 r. rzeczywiście świadczył usługi objęte zakresem ochrony spornego znaku towarowego.

Organ wskazał, że z analizowanego materiału dowodowego tj. wydruku ze strony internetowej Politechniki [...], wydruku ze strony internetowej Fundacji [...], materiałów zdjęciowych zamieszczonych na stronie Facebook, wydruków ze strony [...] wydruków ze stron internetowych: [...]; [...] dotyczących rajdów samochodowych, w których bierze udział załoga [...] zwana [...]; wydruków z portali społecznościowych Facebook, Instagram i Twitter dla spółki [...]; kopii wezwania do zaprzestania naruszeń z dnia 14 września 2021 r.; faktur VAT;. zawiadomienia o naruszaniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny [...] [R. [...]] z dnia 14 września 2021; wezwania do zaprzestania naruszeń z dnia 30 września 2021 r; kopii wiadomości otrzymanej przez wnioskodawcę od Linkedln; wezwania wystosowanego przez Linkedln do wnioskodawcy, wynika, że nazwa [...] pojawiała się w przestrzeni publicznej, a skarżąca spółka jest zaangażowana w wydarzenia sportowe, edukacyjne oraz charytatywne.

W ocenie organu nie wynika natomiast, jakie konkretnie usługi świadczy [...] Ponadto budowanie i rozwijanie biznesów technologicznych nie koliduje z żadną z usług zawartych w wykazie znaku spornego, ma bowiem na celu pomoc innym podmiotom w prowadzeniu działalności gospodarczej, która jako taka sklasyfikowana jest w klasie 35.

Analizując faktury: z 11 stycznia 2021 r. na "usługi IT", z 19 stycznia 2021 r. na "Usługi [...] zgodne z załącznikiem" oraz "Usługi IT", z 15 grudnia 2020 r. na "Usługi programistyczne, graficzne i związane z aktualizacją, modernizacją i obsługą strony internetowej zgodnie z umową z dnia 1 września 2020", z dnia 30 kwietnia 2021 r. na "Materiały graficzne", z 19 września 2012 r. na "Usługi programistyczne, zabezpieczenie systemu informatycznego" i z 4 sierpnia 2016 r. na "Usługi programistyczne", organ wskazał, że termin "usługi IT" jest terminem szerokim, który może zawierać zarówno usługi dotyczące dostarczania i serwisowania sprzętu komputerowego, wsparcia w użytkowaniu tego sprzętu, jak i usługi pośrednictwa w sprzedaży oprogramowania gotowego i świadczenie usług związanych z obsługą tego oprogramowania, jak również tworzenie oprogramowania na miarę potrzeb indywidualnych. To są również usługi oferowania i promowania wyżej wymienionych usług i towarów. Ponadto wobec intensywnego rozwoju w tej branży nie można uznać wyżej wymienionych usług za katalog zamknięty określenia "Usługi IT". Zatem nie sposób ocenić – zdaniem organu - jakich dokładnie usług dotyczą faktury, które zawierały zwrot "usługi IT". Zaś te nieliczne faktury, które dotyczą usług wchodzących w zakres ochrony spornego znaku, a mianowicie dwie faktury za usługi programowania pochodzą z okresu dużo wcześniejszego niż data zgłoszenia do ochrony spornego znaku, a co za tym idzie także nie potwierdzają, aby w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego usługi te były faktycznie świadczone pod firmą [...].

Za dowód używania nazwy [...] przez wnioskodawcę nie można również -w ocenie organu- uznać wezwań uprawnionej kierowanych do wnioskodawcy. To bowiem na wnioskodawcy ciąży ciężar dowodowy i takie wezwanie mogłoby ewentualnie zostać wzięte pod uwagę jako dowód uzupełniający. Tymczasem wnioskodawca nie dowiódł używania nazwy [...] w dacie zgłoszenia spornego znaku w zakresie usług, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy, a uprawniona zweryfikowała swoje stanowisko i wyjaśniła powody, dla których wystosowała te wezwania.

Uprawniona wyjaśniła, iż informacje o ofercie wnioskodawcy uzyskała ze strony internetowej. Zamieszczenie treści na stronie internetowej nie jest tożsame z faktycznym oferowaniem usług. Tak samo używanie znaku w mediach społecznościowych. Zwłaszcza, że na załączonych wydrukach z mediów społecznościowych nie jest ukazane świadczenie usług czy oferta, lecz działania inne, takie jak imprezy charytatywne czy sportowe. Natomiast odnośnie wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na renomę marki, polegających na sponsorowaniu wydarzeń sportowych organ uznał, że z działań tych nie wynika w jakim zakresie używane jest oznaczenie [...], na które powołuje się wnioskodawca jako prawo do firmy.

Wobec powyższego organ stwierdził, że wnioskodawca chociaż został wpisany do KRS z wcześniejszą datą, niż został zgłoszony do ochrony sporny znak towarowy, to jednak nie wykazał, że w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku świadczył usługi identyczne lub podobne do tych, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy.

W konsekwencji organ uznał za niezasadny zarzut naruszenia prawa do firmy w świetle przepisu art. 132[1] ust. 1 pkt 1 pwp.

Odnosząc się do zarzutu działania uprawnionej w złej wierze, organ wskazał, że ze zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego, nie wynika aby uprawniona w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku wiedziała o używaniu przez wnioskodawczynię ww. oznaczenia, czy to w firmie czy też jako elementu znaku towarowego. Wnioskodawca i uprawniona nigdy ze sobą nie współpracowali, nie łączyły ich żadne więzi handlowe czy gospodarcze. Nawet gdyby uznać, że uprawniona mogła się z łatwością o tym dowiedzieć, to ze zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego zdaniem organu nie wynika, aby ww. oznaczenie używane przez wnioskodawcę przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego posiadało pewną ustaloną pozycję na polskim rynku, ani nie miały miejsca żadne inne okoliczności, które świadczyłyby o nieuczciwym zamiarze uprawnionej w chwili zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego.

To, że uprawniona sama nie świadczy usług z klasy 42 do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy, w ocenie organu nie oznacza, że znak ten został zgłoszony bez zamiaru używania. W świetle bowiem obowiązujących przepisów podmiot zgłaszający do ochrony znak towarowy nie musi sam używać znaku towarowego, może powierzyć jego używanie podmiotom trzecim. Jak zaś wskazała uprawniona, używanie znaku [...] jest planowane poprzez zależne od niej podmioty związane z branżą IT. Przy czym w związku z tym, że od daty udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy nie upłynął jeszcze okres 5 lat w ciągu których aktualizuje się obowiązek rozpoczęcia używania znaku, nie sposób w tej sprawie wymagać od uprawnionej wykazania używania tego znaku za jej zgodą przez podmioty od niej zależne.

Także żądanie przez uprawnioną od wnioskodawcy zaprzestania naruszania prawa ochronnego na sporny znak towarowy w ocenie organu nie świadczy o działaniu przez nią w złej wierze, ponieważ takie żądanie wchodzi w zakres praw związanych z posiadaniem prawa wyłącznego do znaku towarowego.

Odnośnie twierdzeń wnioskodawcy dotyczących "IT-trollingu", organ wskazał, iż wnioskodawca nie przedstawił takich dowodów, które by w sposób niewątpliwy wskazywały, iż uprawniona, zgłaszając sporny znak towarowy, wiedziała o prowadzonej przez wnioskodawcę działalności oraz działała w sposób celowy, nakierowany wyłącznie na osiągnięcie korzyści majątkowych w oparciu o przysługujące jej prawo wyłączne.

Zdaniem organu, okoliczność, że uprawniony zgłosił w Urzędzie Patentowym inny, niepodobny do spornego znaku - znak towarowy słowny [...] dla usług telekomunikacyjnych, identyczny względem firmy spółki [...], a następnie wystosował do tej spółki wezwanie do zaprzestania naruszeń wraz z propozycją zawarcia umowy licencyjnej nie dowodzi, że sporny znak towarowy został zgłoszony w innym celu niż jego używanie.

W konsekwencji organ uznał za niezasadny także zarzut zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz zobowiązanie Urzędu przez Sąd do wydania decyzji uwzględniającej wniosek skarżącej o unieważnienie znaku towarowego [...] R. [...]; ewentualnie o uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i zasądzenie kosztów postępowania.

Skarżąca podniosła zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego, mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, tj.:

a) naruszenie art. 132[1] ust. 1 pkt 1 p.w.p poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że powołany przepis wymaga udowodnienia przez skarżącą faktu świadczenia pod firmą [...] usług tożsamych z usługami, dla których zarejestrowany został znak R. [...], na dzień dokonania zgłoszenia znaku (tj. 4 lutego 2021 r.), podczas gdy zgodnie z doktryną i orzecznictwem w przypadku zaistnienia kolizji firmy i znaku towarowego rozstrzygnięcia takiej kolizji dokonuje się w oparciu o zasadę pierwszeństwa, przy czym prawo do firmy powstaje w chwili pierwszego rzeczywistego, publicznego i związanego z przedmiotem działalności przedsiębiorcy użycia firmy na danym rynku, a prawo do znaku powstaje w dacie jego zgłoszenia - tj. skarżąca winna wykazać, że używała firmy [...] do oznaczania ww. usług wcześniej niż dokonane zostało zgłoszenie spornego znaku towarowego R. [...];

b) naruszenie art. 129[1] ust. 1 pkt 6 p.w.p. poprzez błędną wykładnię polegającą na (i) przyjęciu, że dla wykazania złej wiary w dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego konieczne jest wykazanie rzeczywistej wiedzy zgłaszającego o używaniu wcześniejszej firmy (na przykład poprzez wskazanie na wcześniejsze więzy handlowe), podczas gdy jak wynika z doktryny i orzecznictwa, w złej wierze działa ten kto wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć o wcześniejszym używaniu oznaczenia przez podmiot trzeci; oraz (ii) przyjęciu, że dla oceny istnienia złej wiary wymagana Jest tożsamość usług świadczonych przez skarżącą i uprawnionego ze znaku, podczas gdy ocenie podlega naganny zamiar zgłaszającego, a tożsamość usług pozostaje bez znaczenia;:

Naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

a) naruszenie art. 7, 77 § 1 i art. 80 k.p.a., polegające na niewyczerpującym zebraniu

i rozpatrzeniu materiału dowodowego oraz na jego dowolnej ocenie, wyrażającej się w szczególności w:

- uznaniu, że przedłożone przez skarżącą faktury nie stanowią dowodu na okoliczność rzeczywistego używania oznaczenia [...] przez skarżącą w obrocie handlowym w związku ze świadczeniem usług tożsamych względem usług, dla których zarejestrowany został znak towarowy R. [...], podczas gdy faktury stanowią dokumenty księgowe potwierdzające fakt rzeczywistego świadczenia przez skarżącą ww. usług pod firmą [...] na długo przed dokonaniem zgłoszenia znaku R. [...] oraz potwierdzają ciągłe używanie przez skarżącą oznaczenia [...] w obrocie handlowym dla przedmiotowych usług na przestrzeni lat 2012-2021, a także potwierdzają fakt uzyskania pierwszeństwa prawa do firmy skarżącej poprzez jej rzeczywiste użycie w obrocie handlowym dla ww. usług na wiele lat przed dokonaniem przez M. sp. z o.o. zgłoszenia znaku towarowego R. [...];

- uznaniu, że skarżąca nie posiada ustalonej pozycji na polskim rynku, co miałoby wskazywać na brak znajomości firmy skarżącej przez zgłaszającego i tym samym brak złej wiary po stronie zgłaszającego znak R. [...], podczas gdy Urząd przyznaje w uzasadnieniu decyzji, że skarżąca udowodniła iż nazwa [...] pojawiała się w przestrzeni publicznej co najmniej od roku 2015 jako zaangażowana w wydarzenia sportowe, edukacyjne oraz charytatywne, a zatem była znana i rozpoznawalna na rynku polskim na długo przed dokonaniem zgłoszenia znaku R. [...]; ma to istotne znaczenie dla oceny okoliczności przemawiających za istnieniem złej wiary po stronie zgłaszającego, gdyż ocena ta nie jest ograniczona do usług tożsamych względem usług, dla których znak został zgłoszony;

- niewzięciu pod uwagę okoliczności wskazujących na istnienie złej wiary po stronie zgłaszającego znak R. [...], a które zostały podniesione przez skarżącą, w szczególności: (i) faktu dokonania zgłoszenia znaku identycznego w warstwie słownej względem fantazyjnego i nieopisowego oznaczenia firmy [...] dla usług identycznych względem zakresu działalności ujawnionego w publicznym rejestrze KRS dla spółki skarżącej; (ii) dokonania przez uprawnionego ze znaku zgłoszenia do platformy Linkedln w celu usunięcia profilu skarżącej z ww. platformy; (iii) żądania zawarcia przez skarżącą odpłatnej umowy licencyjnej pod groźbą spowodowania dalszych postępowań oraz podejmowania działań w celu uniemożliwienia skarżącej używania oznaczenia [...] w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, którą skarżąca prowadzi nieprzerwanie od 2011 r.; (iv) faktu dokonania przez M. sp. z o.o. zgłoszenia znaku [...] R. [...] dla usług tożsamych względem usług świadczonych przez spółkę [...] jako okoliczności wskazującej na model działania spółki M. sp. z o.o.

b) naruszenie art. 7, 77 § 1 i art. 80 k.p.a., polegające na niewyczerpującym zebraniu i rozpatrzeniu materiału całego materiału dowodowego i niepodjęciu wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego poprzez:

- zaniechanie wezwania skarżącej do przedłożenia dodatkowych materiałów dowodowych na okoliczność świadczenia usług w klasie 42 klasyfikacji nicejskiej, pomimo złożenia przez pełnomocnika podczas rozprawy oświadczenia o gotowości przedstawienia dodatkowych dowodów w razie, gdyby Urząd uznał okoliczność posiadania pierwszeństwa prawa do firmy oraz świadczenia przez skarżącą usług w powyższym zakresie za niedostatecznie udowodnioną na podstawie przedłożonych przez skarżącą faktur VAT jako dowodów na powyższą okoliczność;

- niepodjęcie kroków w celu wyjaśnienia zakresu usług wyświadczonych na podstawie faktur VAT [...], których zakres Urząd uznał za niejasny i o czym nie poinformował pełnomocnika skarżącej w trakcie rozprawy, a która to okoliczność ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie;

c) naruszenie art. 7, 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. polegające na niewyczerpującym zebraniu i rozpatrzeniu materiału dowodowego oraz sporządzeniu uzasadnienia decyzji niezgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 3 k.p.a. poprzez nieustosunkowanie się w uzasadnieniu do mocy dowodowej faktury VAT nr [...], pomimo iż faktura wyraźnie wskazuje, że została wystawiona przez skarżącą z tytułu świadczenia usług programistycznych, a także usług związanych z modernizacją i obsługą strony internetowej na rzecz podmiotu trzeciego i pochodzi z okresu na krótko przed zgłoszeniem znaku R. [...], a zatem stanowi istotny dowód dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie;

d) naruszenie art. 8 i 107 § 3 k.p.a. poprzez nieustosunkowanie się w uzasadnieniu decyzji do ogółu okoliczności faktycznych wskazujących na istnienie złej wiary po stronie zgłaszającego znak R. [...], a które zostały podniesione przez skarżącą, w szczególności: (i) faktu dokonania zgłoszenia znaku identycznego w warstwie słownej względem fantazyjnego i nieopisowego oznaczenia firmy [...] dla usług identycznych względem zakresu działalności wskazanej w publicznym rejestrze KRS dla spółki skarżącej; (ii) dokonania przez uprawnionego ze znaku zgłoszenia do platformy Linkedln w celu usunięcia profilu skarżącej z ww. platformy; (iii) żądania zawarcia przez skarżącą odpłatnej umowy licencyjnej pod groźbą spowodowania dalszych postępowań oraz podejmowania działań w celu uniemożliwienia skarżącej używania oznaczenia [...] w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej; powyższe uniemożliwia realizację zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa oraz uniemożliwia kontrolę zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu skargi skarżąca rozwinęła i szczegółowo uzasadniła wskazane zarzuty.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie argumentując jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uczestnik postępowania wniósł o oddalenie skargi.

Pismem z 4 kwietnia 2023 r., pełnomocnik skarżącej wniósł o przeprowadzenie dowodów z dokumentów (sprawozdania z działalności zarządu spółki M. sp. z o.o. z dnia 28 września 2022 r., na okoliczność nieprowadzenia działalności gospodarczej w 2021 r., oraz uzasadnienie postanowienia z dnia 19 września 2022 r., przedmiocie przedłużenia zabezpieczenia, na okoliczność istnienia po stronie spółki M. sp. z o.o. złej wiary oraz okoliczności wskazujących na tzw. IP trolling.

Na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2023 r., Sąd uwzględnił wnioski dowodowe zawarte w załączniku 7 i 8 do skargi, natomiast oddalił wnioski dowodowe zawarte w piśmie procesowym skarżącej z 4 kwietnia 2023 r., z uwagi na zgłoszenie ich w terminie uniemożliwiającym odniesienie się do nich przez uczestnika postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie albowiem zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa procesowego i materialnego w stopniu mającym wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 137), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, tj. kontroli zgodności zaskarżonego aktu z przepisami postępowania administracyjnego, a także prawidłowości zastosowania i wykładni norm prawa materialnego. Jednocześnie zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz.259 z późn. zm.), dalej" p.p.s.a.", Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W rozpoznawanej sprawie Urząd Patentowy na podstawie art 129[1] ust. 1 pkt 6 oraz art. 132[1] ust. 1 pkt 1 w związku z art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 286 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy p.w.p. oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy [...] uznając, że nie zachodzi żadna z przesłanek stanowiących podstawę prawną żądania skarżącej.

Podstawę zaskarżonej decyzji stanowi przepis art. 132[1]1 ust. 1 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Przesłanka określona art. 132[1]1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. występuje wówczas, gdy używanie znaku narusza istniejące już prawo osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Bezspornym jest, że do praw o charakterze osobistym, o których stanowi art. 132[1]1 ust. 1 pkt 1 p.w.p., należą dobra osobiste w rozumieniu art. 23 k.c. Wśród tych dóbr mieści się firma, jako oznaczenie przedsiębiorcy, pod którym wykonuje on działalność gospodarczą.

W doktrynie i orzecznictwie ustalony jest pogląd, zgodnie z którym rejestracja znaku towarowego, odpowiadającego oznaczeniu innego przedsiębiorstwa, używanemu przez nie przed zarejestrowaniem znaku, narusza dobra osobiste tego przedsiębiorstwa (por. wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2002 r., II SA 3390/2001, Prawo Gospodarcze 2002/7-8, str. 78).

Przyjmuje się także, iż w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z "gorszym pierwszeństwem" znakiem towarowym, priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej (por. cytowany wyrok NSA z 10 stycznia 2002 r., sygn. akt II SA 3390/2001). W postanowieniu z dnia 30 września 1994 r. (sygn. akt III CZP 109/94, OSNC 1995/1 poz. 18) Sąd Najwyższy stwierdził, iż: "w przypadku kolizji prawa do firmy z prawem do znaku towarowego, priorytet trzeba przyznać ochronie istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego prawa podmiotowego powoda do nazwy przedsiębiorstwa, oczywiście, jeżeli na nią zasługuje".

O naruszeniu prawa do firmy nie przesądza jednak samo zarejestrowanie (nawet późniejsze) podobnego do nazwy przedsiębiorstwa, znaku towarowego. Wyłączność prawa do firmy (nazwy) nie jest zupełna, a jej granice wyznacza zasięg terytorialny i przedmiotowy faktycznej działalności używającego nazwy. Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy podobnymi: nazwą przedsiębiorstwa i zarejestrowanym znakiem towarowym (zob. wyroki NSA: z dnia 26 kwietnia 2006r., II GSK 31/06; z dnia 17 września 2008 r., II GSK 406/08; z dnia 28 października 2008r., II GSK 400/08; z dnia 3 kwietnia 2014 r., II GSK 244/13; z dnia 17 lutego 2015 r., II GSK 86/14).

Ustalenie ww. okoliczności było konieczne do stwierdzenia, czy w niniejszej sprawie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia klientów (nabywców określonych usług IT) w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, czy doszło do naruszenia prawa do firmy wnioskodawcy. Dla stwierdzenia naruszenia w tym zakresie nie ma znaczenia, czy wystąpiły konkretne fakty konfuzji w obrocie, tj. wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości firmy i znaku.

Wystarczy w tym przypadku samo ustalenie potencjalnej możliwości wystąpienia takiej konfuzji, która w sytuacji prowadzenia przez obydwu przedsiębiorców identycznej lub zbieżnej działalności wydaje się nieunikniona.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy należy wskazać, że skarżąca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą [...] nieprzerwanie od 2011 r. Skarżąca została wpisana do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 lutego 2011 r. Zgodnie z PKD wskazanym w rejestrze KRS, skarżąca prowadzi następującą działalność:

a) 62, 01, z, działalność związana z oprogramowaniem;

b) 73, 11, z, działalność agencji reklamowych;

c) 74, 90, z, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

d) 63, 11, z, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

e) 63, 12, z, działalność portali internetowych;

f) 73, 12, c, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);

g) 62, działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;

h) 62, 02, z, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

i) 62, 09, z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Skarżąca prowadzi działalność w zakresie (i) tworzenia oprogramowania i doradztwa w zakresie tworzenia oprogramowania, w tym tworzenia stron internetowych, przetwarzania danych, doradztwa w zakresie bezpieczeństwa informatycznego oraz szeroko rozumianych usług informatycznych; (ii) doradztwa w zakresie tworzenia podmiotów gospodarczych i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze szeroko rozumianych nowoczesnych technologii, w szczególności tworzenia startupów technologicznych (tzw. venture building) oraz (iii) działalności inwestycyjnej.

W dniu 14 września 2021 r. spółka M. z siedzibą w Gdańsku wystosowała do skarżącej zawiadomienie o naruszaniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny o numerze R. [...] [...] (dalej jako "Znak towarowy"), zgłoszony do rejestracji w dniu 4 lutego 2021 r. i zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP dla usług w klasie 42 Klasyfikacji nicejskiej.

Przedmiotowy znak towarowy został przez uprawnioną zarejestrowany dla następujących usług w klasie 42 Klasyfikacji nicejskiej, tożsamych z kategoriami PKD działalności skarżącej, wskazanymi w publicznym Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych; Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego; Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego; Rozwój sprzętu komputerowego; Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych; Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych; Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego; Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych; Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich; Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych; Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych; Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe; Zarządzanie projektami komputerowymi; Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych.

Zauważyć trzeba, że znak towarowy [...] jest identyczny względem firmy skarżącej, tj. [...], gdzie człon sp. z o.o. stanowi wskazanie formy prawnej działalności, zaś człon [...] pełni funkcję odróżniającą i reklamową pod którą skarżąca została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 16 lutego 2011 r. Od tego czasu prowadzi ona działalność gospodarczą w sektorze technologicznym, tworząc oprogramowanie i doradzając w zakresie tworzenia oprogramowania, a także inwestując w spółki portfelowe, promując ich działalność, oraz organizując i sponsorując liczne wydarzenia marketingowe, edukacyjne i kulturalne. Prowadząc swoją działalność skarżąca korzysta ze znaku firmowego w charakterze znaku towarowego, promując pod tą nazwą swoje usługi, organizowane wydarzenia i używając nazwy firmy w mediach społecznościowych, w celu promowania działalności swojej i spółek portfelowych. Skarżąca podjęła przy tym jak wskazała świadomą decyzję biznesową, aby nie rejestrować swojej firmy jako znak towarowy, gdyż nie ma obowiązku rejestracji oznaczeń firmowych, wykorzystywanych przez przedsiębiorców w charakterze znaków towarowych.

Z powyższego zestawienia jednoznacznie zatem wynika, że uprawniona w spornym znaku towarowym dokonała inkorporacji nazwy działalności gospodarczej wnioskodawcy, tj. jego firmy. Wskazać w związku z tym należy, że nazwa przedsiębiorcy pełni przede wszystkim funkcje wyróżniające i reklamowe, a zapewnienie wyłączności oznaczenia jest jednym z czynników konkurencyjności w warunkach gospodarki rynkowej. Dlatego ochrona firmy ma istotne znaczenie gospodarcze, gdyż z jednej strony chroni przedsiębiorcę, ale także innych uczestników obrotu gospodarczego, w szczególności nabywców i kontrahentów przedsiębiorcy.

Jednakże o naruszeniu prawa do nazwy (firmy) przedsiębiorstwa, jako przesłanki unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, nie przesądza samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa.

Zdolność rejestrową znaku towarowego ocenia się bowiem co do zasady w dacie zgłoszenia znaku towarowego do ochrony. Zatem tak jest i w przypadku względnej przeszkody w postaci naruszenia dóbr osobistych i majątkowych. Zastosowanie znajduje tutaj tzw. zasada priorytetu, zgodnie z którą w przypadku kolizji między prawem osobistym i/lub majątkowym a znakiem towarowym, priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej. Należy zauważyć, że naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich ma charakter obiektywny w tym sensie, że jest niezależne od wiedzy zgłaszającego, w momencie składania wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, a tym, że prawa osób trzecich są w związku z tym naruszane (vide: wyrok NSA z 30.03.2006 r., sygn. akt II GSK 9/06).

Badając pod tym kątem w niniejszej sprawie kwestię naruszenia prawa do firmy skarżącej, w ocenie Sądu organ dopuścił się mającego zasadniczy wpływ na wynik sprawy naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., polegającego na niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy na podstawie art. 132[1] ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Naruszenie to polegało w szczególności na braku ustalenia, czy i z jaką datą skarżącej przysługuje wcześniejsze prawo do firmy (tj. kiedy skarżąca po raz pierwszy rzeczywiście użyła znaku firmowego dla usług objętych ochroną spornego znaku towarowego), gdyż w przypadku kolizji z prawem pierwszeństwa organ powinien uwzględnić cały okres posługiwania się przez skarżącą znakiem firmowym w prowadzonej przez nią działalności, a nie jedynie ograniczyć spektrum rozpoznawania sprawy do okresu po zgłoszeniu spornego znaku towarowego [...] do ochrony. Powstanie pierwszeństwa prawa do firmy ocenia się bowiem z chwilą pierwszego rzeczywistego, publicznego i związanego z przedmiotem działalności przedsiębiorcy użycia firmy w obrocie. W tym też zakresie należało zatem zgromadzić stosowne dowody na potwierdzenie tej okoliczności, których przedłożenie deklarowała skarżąca na etapie postępowania przed organem.

Tymczasem Urząd w ogóle nie odniósł się do kwestii pierwszego użycia przez skarżącą oznaczenia [...] w obrocie handlowym dla usług tożsamych względem usług, dla których zarejestrowany został sporny znak towarowy, co stanowi kluczowy element wykładni przepisu art. 132[1] ust. 1 pkt 1 p.w.p. W uzasadnieniu Urząd wskazał jedynie na okoliczność, że sam fakt wpisu spółki skarżącej do Rejestru Przedsiębiorców w KRS nie przesądza o dacie pierwszeństwa jej firmy względem zarejestrowanego znaku towarowego. Jednocześnie Urząd nie zakwestionował ważności żadnej z przedstawionych przez skarżącą faktur VAT, ani też nie zakwestionował czy usługi wskazane w tych fakturach świadczone były "na zewnątrz", tj. na rzecz podmiotów trzecich.

Zauważyć trzeba, że hipoteza art. 132[1] ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie wymaga wykazania, że usługi objęte zakresem ochrony spornego znaku były świadczone konkretnie w dacie zgłoszenia spornego znaku. Konieczne natomiast jest wykazanie, kiedy po raz pierwszy rzeczywiście skarżąca użyła oznaczenia [...] w obrocie handlowym dla usług objętych ochroną spornego znaku oraz wykazanie, że pierwsze rzeczywiste użycie oznaczenia jej firmy dla ww. usług miało miejsce przed datą zgłoszenia znaku towarowego, co de facto skarżąca uczyniła (vide: faktura z 19 września 2012 r. z tytułu świadczenia usług programistycznych oraz zabezpieczenia systemu informatycznego - usługi identyczne w względem usług, dla których został zarejestrowany znak towarowy).

Tymczasem w uzasadnieniu skarżonej decyzji Urząd wskazał, że faktury VAT [...], pochodzące z okresu znacznie wcześniejszego, a dotyczące w ocenie Urzędu zakresu usług wchodzących w zakres ochrony spornego znaku towarowego, nie świadczą o spełnieniu przesłanek określonych w art. 132[1] ust. 1 pkt 1 p.w.p., ponieważ nie potwierdzają faktu świadczenia kolidujących usług w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego, tj. konkretnie w dniu 4 lutego 2021 r.

W związku z tym ponownego podkreślenia wymaga, że dla spełnienia przesłanek określonych w omawianym przepisie konieczne jest wykazanie, że skarżąca używała oznaczenia [...] w obrocie handlowym dla relewantnych usług przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, nie zaś konkretnie w dacie dokonania zgłoszenia tego znaku do ochrony, co zostało wykazane przez skarżącą poprzez przedłożenie faktury VAT (z 11 stycznia 2021 r., usługi IT, 31 grudnia 2020r., Usługi IT, 15 grudnia 2020 r., usługi programistyczne, graficzne i związane z aktualizacją, modernizacją i obsługą strony internetowej, 30 kwietnia 2021 r., materiały graficzne, 26 września 2012 usługi programistyczne, zabezpieczenie systemu informatycznego, 4 sierpnia 2016 r., usługi programistyczne).

Ponownie rozpoznając sprawę organ zobligowany będzie do analizy przedłożonych przez skarżącą faktur pod kątem zbadania czy pierwsze rzeczywiste użycie oznaczenia firmy skarżącej miało miejsce przed datą zgłoszenia znaku towarowego i ew. dodatkowe uzupełnienie materiału dowodowego w tym zakresie.

Rozpatrując niniejszą sprawę Sąd uznał, że Urząd Patentowy RP wydając zaskarżoną decyzję w przedmiocie odmowy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy [...], dopuścił się także, mającego zasadniczy wpływ na wynik sprawy, naruszenia przepisów procedury administracyjnej, a w szczególności art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., polegającego na niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy na podstawie art.129[1] ust.1 pkt 6 p.w.p.

Zgodnie z powyższym przepisem, nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze.

W tym kontekście Sąd wskazuje, że chociaż zgłaszanie znaków towarowych w złej wierze jest zabronione zarówno w prawie europejskim, jak i w prawie polskim, to ani w prawie Unii Europejskiej, ani w prawie polskim nie ma legalnej definicji zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Z tego też względu należy każdorazowo, przy rozpatrywaniu konkretnej sprawy ustalić czy zgłoszenie znaku nastąpiło w złej wierze, uwzględniając wszystkie okoliczności danego przypadku.

W orzecznictwie w sposób najbardziej wszechstronny zinterpretowano pojęcie złej wiary w - powoływanym wielokrotnie w doktrynie - wyroku w sprawie [...], który został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia nr 207/2009 i dotyczył zgłoszenia w złej wierze wspólnotowego znaku towarowego. W wyroku tym TS UE uznał, że w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego należy uwzględniać wszelkie istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia dotyczącego rejestracji znaku towarowego, a przede wszystkim:

1) okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji dla towarów identycznych lub do złudzenia podobnych;

2) zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią;

3) stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji (wyrok ETS z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie [...] przeciwko [...], C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 53).

Trybunał zaznaczył, że sama wiedza o używaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji dla towaru identycznego lub podobnego nie wystarczy, aby stwierdzić istnienie złej wiary zgłaszającego. Konieczne jest wystąpienie dodatkowego czynnika w postaci zamiaru zgłaszającego w chwili dokonania zgłoszenia, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy. Tym samym zamiar uniemożliwienia osobie trzeciej wprowadzania do obrotu towaru może być oceniany jako działanie w złej wierze, w szczególności jeśli okaże się po uzyskaniu prawa ochronnego, że zgłaszający sam nie używa znaku, a celem rejestracji było uniemożliwienie używania takiego znaku przez osobę trzecią (wyrok ETS z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie [...] przeciwko [...], C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 40-44).

Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z tym, na co wskazuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, dla oceny działania w złej wierze konieczne jest przeanalizowanie wszystkich okoliczności danej sprawy. W niektórych sytuacjach niezbędne może okazać się np. uwzględnienie stopnia powszechnej znajomości znaku, jaką cieszył się on w chwili dokonywania zgłoszenia (wyrok ETS z dnia 11 czerwca 2009 r. [...] przeciwko [...], C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 51).

W piśmiennictwie odnoszącym się do prawa znaków towarowych powszechnie zatem zwraca się uwagę na cel działania zgłaszającego jako istotny czynnik decydujący o wystąpieniu złej wiary. Podkreśla się, że znak zgłoszony jest w złej wierze, jeśli zgłaszany jest w innym celu niż nabycie prawa do odróżniania własnego towaru (zob. U. P. (w:) Prawo własności przemysłowej, s. 207) lub też w innym celu niż jego używanie (zob. R. S., Prawo znaków..., s. 224; tak też K. S.(w:) System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 618).

Na cel działania zgłaszającego jako istotny czynnik oceny występowania złej wiary wskazuje również w doktrynie R. S., wyróżniając trzy formy zjawiskowe zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Pierwszą z nich, zdaniem powołanego autora, jest sytuacja, w której znak narusza przepisy o bezwzględnych przeszkodach rejestracji, co ma miejsce wtedy, gdy zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć, że istnieją przeszkody rejestracji znaku. Po drugie, ze zgłoszeniem znaku w złej wierze mamy do czynienia, gdy znak zgłaszany jest w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez inną osobę dysponującą znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku. Trzecią formą zjawiskową zgłoszenia znaku w złej wierze, zdaniem R. S., jest zgłoszenie znaku w celach spekulacyjnych, co jest zachowaniem zbliżonym do wymienionego wcześniej zgłoszenia "blokującego", z tą różnicą, że w przypadku zgłoszenia w celach spekulacyjnych nie występuje wcześniejsze używanie znaku przez innego przedsiębiorcę - R. S., Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy) (w:) L. O., W. P., M. S. (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora M. P., Warszawa 2005, s. 1344-1345) (vide: LEX, Komentarz do art. 131 ustawy – P.w.p., autor – J. S.).

Analogiczne tezy spotkać można w rodzimym orzecznictwie sądów administracyjnych. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego: "Kryterium decydującym, świadczącym o złej lub dobrej wierze uprawnionego, jest całokształt okoliczności dotyczący stanu świadomości uprawnionego w dacie zgłoszenia spornego znaku. Tylko zła wiara istniejąca w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji jest podstawą do jego unieważnienia, bowiem tylko wtedy można mówić o istnieniu negatywnej przestanki rejestracyjnej. Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu zablokowania zgłoszenia lub zablokowania używania oznaczenia podmiotowi używającemu to oznaczenie na rynku, bądź wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli. O złej wierze można mówić także wtedy, gdy zgłoszenie znaku nastąpiło w celach spekulacyjnych bez zamiaru używania znaku, a po to, by uzyskać korzyści od podmiotu posiadającego znak" (vide: wyrok NSA o sygn. akt: II GSK 1912/14, a także przywołany w nim wyrok z 3 września 2013 r., o sygn. akt II GSK 912/1221).

Jak zatem wynika z przywołanych orzeczeń, sama wiedza o używaniu przez osobę trzecią znaku towarowego identycznego lub podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji dla towaru identycznego lub podobnego nie wystarczy, by stwierdzić istnienie złej wiary zgłaszającego. Konieczny jest bowiem naganny zamiar zgłaszającego, który winien istnieć w momencie zgłaszania znaku. Zamiar ten można zrekonstruować, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne, które miały miejsce w danej sprawie.

Należy także wskazać, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje pomimo wiedzy lub niewiedzy, będącej następstwem braku staranności, o istnieniu cudzego prawa lub interesu godnego ochrony, które mogą być przez to zagrożone, i z zamiarem szkodzenia tym interesom. Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma właśnie zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego niniejszej sprawy, podkreślić wypada, ze skarżąca została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 lutego 2011 r. i od tego czasu prowadzi działalność gospodarczą w sektorze technologicznym IT. Tymczasem sporny znak towarowy został zgłoszony przez uprawnioną w dniu 4 lutego 2021 r., czyli dekadę później niż wpis skarżącej do rejestru przedsiębiorców KRS oraz ponad 8 lat później niż najstarsza z faktur VAT przedłożonych przez skarżącą, znajdujących się w materiale dowodowym sprawy.

W tych okolicznościach sprawy Urząd praktycznie nie odniósł się do kwestii, czy należyta staranność oczekiwana od przeciętnego przedsiębiorcy, celem rejestracji nowego znaku towarowego, obejmować powinna tylko weryfikację rejestrów znaków towarowych, czy także publicznie dostępne rejestry CEIDG oraz Rejestru Przedsiębiorców KRS, tak aby uniknąć sytuacji, w której obrane przez zgłaszającego oznaczenie może naruszać skuteczne erga omnes prawa majątkowe lub osobiste innego przedsiębiorcy, wynikające z ochrony przyznanej na podstawie art. 43 K.c. praw osobistych lub majątkowych do firmy. Jeżeli zatem dane dotyczące nazwy własnej firmy pod którą prowadzi ona od lat działalność znajdowały się w powszechnie dostępnych rejestrach publicznych, to brak dokonania weryfikacji w tym zakresie przez zgłaszającego tożsamy do nazwy firmy znak towarowy do ochrony, można uznać za niezachowanie w tym względzie przez wnioskodawcę co najmniej należytej staranności.

Z okoliczności niniejszej sprawy wynika ponadto, że zgłoszenie spornego znaku mogło nastąpić także w złej wierze, na co wskazują działania uprawnionej po zarejestrowaniu spornego znaku oraz ich konsekwencje, w tym zawisły przed sądem powszechnym spór w przedmiocie naruszenia zasad uczciwej konkurencji, jak również podobne działania uprawnionej w sprawie dotyczącej znaku towarowego [...] co może mieć znaczenie dla oceny zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze, w związku z czym na tę okoliczność Sąd dopuścił dowód z załączonych do skargi dokumentów.

Analizując powyższe Sąd uznał, że organ nie wyjaśnił wszystkich podnoszonych przez stronę skarżącą okoliczności w przedmiocie oceny złej wiary uprawnionej ze spornego znaku, mając w szczególności na uwadze, iż oznaczenie [...] jest oznaczeniem słownym o wysokiej zdolności odróżniającej, gdyż jest oznaczeniem fantazyjnym, a nie opisowym i nie występuje w języku polskim, w związku z czym jest mało prawdopodobne wymyślenie identycznego, fantazyjnego i nieopisowego oznaczenia dla identycznych, a nawet podobnych usług z branży IT. Należy ponadto mieć na uwadze, że oznaczenie [...] jako firma występuje od lat na polskim rynku i jest rozpoznawalne w sektorze IT, w tym także w zakresie tworzenia oprogramowania i usług określonych w klasie 42 Klasyfikacji nicejskiej.

Tymczasem uprawniona zarejestrowała znak [...] wiele lat po dacie rozpoczęcia prowadzenia działalności pod tożsamą nazwą firmy przez skarżącą, w zakresie świadczenia usług ujętych w klasie 42, a zgłoszenie zostało dokonane dla usług identycznych względem działalności ujawnionej w KRS. Ponadto nie używa ona spornego znaku zgodnie z jego przeznaczeniem, dla świadczenia określonych w klasie 42 usług, a jej dotychczasowe działania skupiają się de facto na uniemożliwieniu skarżącej używania w obrocie oznaczenia [...] dla prowadzonej działalności gospodarczej, celem uzyskania korzyści majątkowej.

Okoliczności te niewątpliwie mogą świadczyć o złej wierze podmiotu zgłaszającego sporny znak towarowy do ochrony i wskazują na faktyczny zamiar dokonania rejestracji spornego znaku przez uprawioną, w związku z czym powinny zostać ponownie poddane analizie przez organ.

Rozpatrując ponownie sprawę organ powinien mieć także na uwadze, że dla oceny złej wiary zgłaszającego nie jest wymagana identyczność towarów lub usług, zwłaszcza przy braku więzi gospodarczej między konkretnymi podmiotami, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie.

Z powyższych powodów Sąd stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie, bowiem doszło do istotnego naruszenia przepisów postępowania tj. art. 7 k.p.a. poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, co mogło mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, art. 77 § 1 k.p.a., polegające na pominięciu szeregu istotnych okoliczności sprawy oraz brak wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego i wniosków dowodowych strony, co mogło mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, art. 80 k.p.a., poprzez wnioskowanie i stwierdzenia faktów niepoparte materiałem dowodowym, co mogło mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Należy przy tym podkreślić, że sąd administracyjny nie czyni własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi.

Ze wszystkich wskazanych powodów, Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) i a) p.p.s.a. orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 § 2 p.p.s.a., w zw. z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1431), zasądzając od Urzędu Patentowego RP na rzecz skarżącej 1000 zł tytułem uiszczonego wpisu od skargi, 1200 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika będącego rzecznikiem patentowym oraz 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.