Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 3252/15
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2016-04-29 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 7, art. 77 par. 1, art. 80, art. 107 par. 3
journal: Dz.U. 2016 poz 23
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: art. 132 ust. 2 pkt 2,
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 151
journal: Dz.U. 2016 poz 718
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Protokolant st. ref. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę w całości


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2014r. Urząd Patentowy odmówił udzielenia prawa ochronnego w części dotyczącej towarów/usług: ubezpieczenie, działalność finansowa, bankowość, na znak towarowy DSM zgłoszony dnia [...] grudnia 2012r. przez D. sp. z o.o. (dalej skarżąca) pod numerem [...]. Decyzją z dnia [...] października 2015r. UP utrzymał w mocy powyższą decyzję.

Podstawą prawną odmowy był art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 145 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm. dalej: P.w.p.).

Jak wynika z akt, skarżąca zgłosiła w dniu [...] grudnia 2012 r. w celu uzyskania prawa ochronnego znak towarowy DSM o numerze [...]. Znak był przeznaczony do oznaczenia następujących towarów/usług: ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość i majątek ruchomy.

Pismem z dnia [...] listopada 2013r. UP poinformował zgłaszającego o stwierdzeniu podobieństwa zgłoszonego oznaczenia do znaku towarowego [...], który został zarejestrowany na rzecz D. B.V. z pierwszeństwem od [...] stycznia 1996 r. Znak przeznaczony jest do oznaczania m.in. Affaires financiéres et monétaires; assurances (działalność finansowa, monetarna, ubezpieczenia).

Pismem z dnia [...] grudnia 2013 r. skarżący wyraził pogląd o braku podobieństwa znaków rozpatrywanych jako całość; potwierdził jedynie podobieństwo liter "DSM" użytych w obydwu znakach. Podkreślił, że w bazach UP funkcjonują inne znaki podobne do wyżej wymienionych. Nadto wskazał, iż znak towarowy "DSM" już był uprzednio objęty ochroną na jego rzecz i wówczas kolizja ze znakiem przeciwstawianym nie była stwierdzona przez Urząd.

Urząd Patentowy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazał, iż na skutek rejestracji uprawniony uzyskuje wyłączne prawo używania danego znaku w obrocie gospodarczym dla określonych towarów i/lub usług. Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego następuje poprzez używanie takiego samego lub podobnego znaku do oznaczania towarów i/lub usług tego samego rodzaju, jeśli w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego znak ten mógłby wprowadzać odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów i/lub usług. Organ podkreślił, iż niedopuszczalna jest rejestracja znaku podobnego do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego dla oznaczenia towarów i/lub usług tego samego rodzaju, przy czym niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia usług (towarów) jest wypadkową podobieństwa usług (towarów) i podobieństwa oznaczeń.

Organ wskazał, iż podobieństwo znaków towarowych w rozumieniu P.w.p. rozpatruje się w dwóch aspektach: podobieństwa towarów/usług oraz podobieństwa oznaczeń. Podobieństwo oznaczeń zaś rozpatrujemy w trzech płaszczyznach: fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. Do przyjęcia podobieństwa dwóch znaków wystarczy zbieżność jednej z powyższych płaszczyzn.

W doktrynie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości pogląd, zgodnie z którym o podobieństwie znaków towarowych decydują podobieństwa pomiędzy porównywanymi oznaczeniami, nie zaś różnice. Osoba nabywająca towary kieruje się bowiem utrwalonym w pamięci, niedoskonałym obrazem znanego wcześniej znaku towarowego i wybierając dany towar opiera się w dużej mierze na skojarzeniach z najbardziej charakterystycznymi, dystynktywnymi i łatwymi do zapamiętania elementami wcześniejszego znaku. Tradycyjnie przyjmuje się, iż do stwierdzenia podobieństwa pomiędzy dwoma znakami wystarczające jest istnienie podobieństwa na którejkolwiek z następujących płaszczyzn: fonetycznej, wizualnej lub znaczeniowej. Ocena podobieństwa porównywanych znaków towarowych musi być dokonywana całościowo, jednak konieczne jest uwzględnienie wszystkich tych elementów, które najintensywniej oddziałują na percepcję odbiorcy oraz tego, w jaki sposób są przez niego postrzegane. Zdaniem organu, zarejestrowany znak towarowy DSM i zgłoszony znak towarowy DSM są do siebie podobne. W oznaczeniach występuje ten sam element DSM, który ma kluczowe znaczenie, gdyż może wskazywać na istnienie związków organizacyjno - prawno - finansowych między przedsiębiorstwami używającymi te znaki. Pozostałe elementy znaku zarejestrowanego i zgłoszonego nie są równie znaczące w wywieranym przez znak całościowym wrażeniu. Urząd nie zgodził się z opinią zgłaszającego, że elementy graficzne determinują brak podobieństwa między znakami. Przeciętny konsument za najważniejszy element oznaczenia będzie traktował element słowny DSM. W znakach słowno - graficznych większą siłę oddziaływania mają elementy słowne znaku i to one przede wszystkim pozostają w pamięci przeciętnego odbiorcy. W konsekwencji funkcjonowanie na rynku tak podobnych oznaczeń może budzić niepotrzebne wątpliwości oraz wprowadzać w błąd co do pochodzenia usług. Nie ma zatem wątpliwości, że pomiędzy tym znakiem towarowym, a przedmiotowym oznaczeniem istnieje więź podobieństwa. Przy tak dużym podobieństwie istnieje realne niebezpieczeństwo uznania znaków za podobne i przeznaczone do oznaczania towarów tego samego przedsiębiorstwa. Przeciętny odbiorca może uznać, że są własnością jednego podmiotu gospodarczego, lub że między podmiotami istnieją związki organizacyjno prawne łączące oba przedsiębiorstwa, a takich Zgłaszający nie wykazał.

Drugą spośród przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej jest podobieństwo lub identyczność towarów/usług, do oznaczania których przeznaczone jest zgłoszone oznaczenie i zarejestrowany wcześniej znak towarowy.

Zarejestrowany znak towarowy DSM przeznaczony jest oznaczania m.in: działalność finansowa, monetarna, ubezpieczenia. Są to, w ocenie Urzędu, usługi jednorodzajowe bądź komplementarne do części usług, dla których zgłoszono przedmiotowe oznaczenie, a mianowicie: ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość Analiza wykazu towarów w porównywanych znakach prowadzi do wniosku, że usługi są jednego rodzaju. Przy ocenie podobieństwa towarów/usług należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują relacje pomiędzy tymi towarami/usługami, w tym takie jak ich rodzaj, przeznaczenie, sposób użytkowania, oraz to czy konkurują ze sobą lub są względem siebie komplementarne (wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon). O jednorodzajowości towarów decyduje również to, czy nabywcy mogą sądzić, że towary wytwarzane są przez to samo przedsiębiorstwo. Jednym z istotnych kryteriów określania przynależności towarów do jednego rodzaju są również warunki zbytu towarów, czy świadczenia usług. Usługi, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe, adresowane są do tych samych nabywców i zaspokajają te same potrzeby potencjalnych konsumentów. Zdaniem Urzędu istnieje duże ryzyko uznania znaków za podobne i wywołanie mylnego skojarzenia u konsumenta, że produkowane/świadczone są w tym samym przedsiębiorstwie.

W szczególności zachodzi niebezpieczeństwo uznania znaku zgłoszonego za odmianę znaku już zarejestrowanego, wskazujące na istnienie związków organizacyjno - prawno - finansowych między przedsiębiorstwami używającymi te znaki.

Ostatnią spośród przesłanek decydujących o niedopuszczalności udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej jest istnienie ryzyka wprowadzenia konsumenta w błąd co do pochodzenia towaru/usługi. Ryzyko to należy oceniać globalnie z uwzględnieniem wielu czynników, w szczególności stopnia podobieństwa między porównywanymi oznaczeniami, stopnia podobieństwa towarów lub usług dla których zostały zgłoszone, stopnia dystynktywności porównywanych oznaczeń oraz wszystkich pozostałych czynników istotnych w okolicznościach danej sprawy. Zgodnie z wyrokiem ETS w sprawie Lloyd, C-342/97, prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd jest tym większe, im bardziej podobne są towary lub usługi dla których przeznaczone są znaki i im bardziej podobne do siebie są oznaczenia.

Ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towarów/usług może przybierać dwie postaci. Po pierwsze, konsument może w ogóle nie dostrzec różnicy pomiędzy zapamiętanym, wcześniejszym znakiem towarowym a nowo napotkanym na rynku oznaczeniem i uznać, że ma do czynienia z towarem pochodzącym od uprawnionego do znaku wcześniejszego (bezpośrednie ryzyko wprowadzenia w błąd). Po drugie zaś, odbiorca może, co prawda, dostrzec różnice pomiędzy znakami, jednak ze względu na stopień ich podobieństwa oraz stopień podobieństwa towarów na których zostały umieszczone, może stwierdzić, że pochodzą od tego samego podmiotu lub podmiotów ze sobą powiązanych (niebezpośrednie ryzyko wprowadzenia w błąd).

W ocenie organu, porównywane oznaczenia charakteryzują się tak wysokim stopniem podobieństwa, że nawet w przypadku konsumenta w wysokim stopniu uważnego, przedmiotowe oznaczenie może wprowadzać w błąd co do pochodzenia oznaczanych nim usług. Każda osoba nabywająca towary/usługi, kieruje się utrwalonym w pamięci, niedoskonałym obrazem znanego znaku towarowego. Zapamiętuje ona elementy najbardziej charakterystyczne i w oparciu o nie dokonuje wyboru towaru. W przedmiotowej sprawie, oznaczenia są podobne w warstwie wizualnej. Podstawową funkcją znaku towarowego jest zaś zapewnianie konsumentowi dostatecznego stopnia pewności, że oznaczany tym znakiem towar/usługa pochodzi od jednego, konkretnego producenta. Przedmiotowe oznaczenie, zdaniem Urzędu, ze względu na bardzo znaczące podobieństwo do wcześniejszego zarejestrowanego znaku DSM, w związku z istnieniem wysokiego stopnia ryzyka wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów/ usług, funkcji tej spełniać nie może.

Zdaniem organu, wysokie podobieństwo między porównywanymi oznaczeniami wyklucza ich wspólne funkcjonowanie na rynku ze względu na ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia usług bądź towarów nimi oznaczonych.

Odnosząc się do wskazanych przez zgłaszającego przykładów znaków, na które Urząd udzielił prawa ochronnego – organ podkreślił, że każde oznaczenie należy rozpatrywać i oceniać w konkretnych uwarunkowaniach i odniesieniach. Zauważył jednocześnie, że przytoczone oznaczenia zgłoszone zostały na inne klasy towarowe, a oznaczenie o numerze [...] nie otrzymało prawa ochronnego.

Odnosząc się do argumentu skarżącej spółki, że "znak towarowy DSM, zgłoszony w dniu [...] grudnia 2012 r. przez D. sp. z o.o. za numerem [...], był już uprzednio zgłaszany - w tym samym kształcie - w dniu [...] sierpnia 2001 r. o udzielenie ochrony i nie budził żadnych wątpliwości" – organ zauważył, że postępowanie w tej sprawie zostało umorzone dnia 2001-11-23 i nie było przedmiotem postępowania rejestrowego przed UP.

Pismem z [...] lipca 2014 r. skarżąca odwołała się od powyższej decyzji, wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podniosła, iż podobieństwo przeciwstawionych oznaczeń dotyczy jedynie warstwy słownej, natomiast różnią się one diametralnie elementami graficznymi. Tym samym, skarżąca zarzuciła Urzędowi pominięcie analizy wszystkich elementów znaku i podkreśliła, iż w przedmiotowej sprawie wystarczającym elementem odróżniającym jest element graficzny.

Skarżąca podniosła nadto, iż między przeciwstawionymi usługami zachodzi komplementarność wyłącznie w części.

Odnosząc się do ryzyka konfuzji, skarżąca wyraziła pogląd, iż ze względu na różnicę elementów graficznych nie zachodzi niebezpieczeństwo konfuzji.

Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji z dnia [...] kwietnia 2014 r.

Organ w decyzji z dnia [...] października 2015 r. podtrzymał prezentowane dotychczas stanowisko. Zdaniem Urzędu, przeciwstawione usługi są tożsame, skierowane są do tej samej grupy odbiorców – klientów indywidualnych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych usługami w sektorze finansowym (świadczonych przez pośrednika finansowego), wiążącymi się z inwestowaniem, pozyskiwaniem środków pieniężnych czy zapewnianiem odpowiedniego przepływu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami rynku. Organ zwrócił uwagę na identyczność kanałów dystrybucyjnych oraz reklamy. Zaznaczył, iż faktyczne funkcjonowanie oznaczeń w obrocie gospodarczym nie ma znaczenia, gdyż ocenie podlega przeznaczenie, a nie sposób używania znaków.

Zdaniem Urzędu, podobieństwo porównywanych oznaczeń występuje na wszystkich trzech płaszczyznach: słownej, wizualnej i koncepcyjnej, a wynika ono z dominującego charakteru elementu słownego składającego się z liter "DSM", który to element występuje w obydwu znakach. Elementami graficznymi w obydwu znakach są proste figury geometryczne, które nie odróżniają ich od siebie. Podobieństwo koncepcyjne polega na powtórzeniu w znaku zgłoszonym części znaku wcześniejszego w otoczeniu elementów nieistotnych dla jego zdolności odróżniającej.

Organ wskazał na pogląd doktryny prawa, iż wystarczającym dla ustalenia podobieństwa wprowadzenia w błąd jest ustalenie, że znacząca część właściwego kręgu odbiorców spornych towarów lub usług może zostać wprowadzona w błąd co do pochodzenia tych towarów lub usług. Podkreślił, że w przypadku porównywalnych usług i towarów docelowy krąg odbiorców jest bardzo szeroki, gdyż usługi finansowe i ubezpieczeniowe są terminem szerokim, obejmującym spektrum usług związanych z obrotem majątkiem, zatem są skierowane do wszystkich zarówno majątek, jak i zadłużenie. Zdaniem organu, niezależnie od stopnia zaangażowania klienta w proces dokonywania zakupu usługi, odbiorca zostanie wprowadzony w konfuzję przez zgłoszony znak towarowy co do pochodzenia oznaczanych nim towarów. Dopuszczenie do ochrony zgłoszonego znaku "DSA", może wprowadzić odbiorców w błąd, charakteryzujący się utożsamianiem podobnych znaków jako wywodzących się i oznaczających towary od jednego i tego samego przedsiębiorcy. Dopuszczenie do rejestracji tak podobnych do siebie znaków - identycznych w warstwie słownej - służących do oznaczania identycznych usług, a pochodzących z różnych źródeł, wprowadzałoby stan niepewności, co do ich pochodzenia, co stałoby w sprzeczności z ideą znaku towarowego jaką jest odróżnianie takich samych/podobnych towarów pochodzących od różnych przedsiębiorców.

D. Spółka z o.o. z siedzibą w W. wniosła na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając:

- naruszenie przepisów proceduralnych: art. 7 w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. poprzez niedostateczne wyjaśnienie stanu faktycznego i nieuwzględnienie słusznego interesu Skarżącego oraz art. 77 § 1 k.p.a., art. 80, art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 2152 pwp, na skutek niedokonania dokładnego badania stanu faktycznego, dowolną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego oraz niedostateczne uzasadnienie zaskarżonej decyzji,

- naruszenie przepisów prawa materialnego: art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp poprzez nietrafne zastosowanie go w przedmiotowej sprawie.

Skarżąca wniosła o uchylenie wydanej w sprawie decyzji. Podtrzymała stanowisko i zarzuty zawarte we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dodatkowo podniosła, iż organ z dniem [...] marca 2005 r. udzielił już prawa ochronnego na znak towarowy DSM o numerze [...] na jej rzecz, na dowód czego załączyła kopię świadectwa ochronnego, decyzji warunkowej oraz podania o udzielenie prawa ochronnego ten znak. Skarżąca wyraziła pogląd, iż fakt udzielenia prawa ochronnego w 2005 r. na zarejestrowany pod numerem [...] znak towarowy świadczy o uznaniu przez Urząd Patentowy braku podobieństwa fonetycznego, wizualnego, koncepcyjnego do wcześniejszego znaku towarowego międzynarodowego [...]. Skarżąca wskazała, iż nie istnieją żadne okoliczności faktyczne lub prawne, które uzasadniłyby odmienną interpretacje przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp w tych dwóch zbliżonych przypadkach.

Skarżąca powołała się na orzecznictwo mówiące, iż samo ryzyko skojarzenia jest niewystarczające dla uznania istnienia ryzyka konfuzji oraz, iż zbieżność jednego elementu nie jest wystarczająca dla zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp. Ponadto, oznaczenia należy oceniać jako całość.

Skarżąca podkreśliła, iż pierwszym kryterium oceny podobieństwa jest tożsamość towarów i usług, przy czym podobieństwo określa się jako wypadkową podobieństwa towarów/usług i podobieństwa oznaczeń.

Zarzut niedostatecznej analizy podobieństwa, zdaniem skarżącej, polega na nie odniesieniu się przez organ do modelu przeciętnego odbiorcy towarów i usług określonego w wyroku C-171/06, jako konsumenta należycie poinformowanego, uważnego i rozsądnego. Docelowymi odbiorcami w przedmiotowej sprawie są odbiorcy usług finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych. Skarżąca podkreśliła, iż usługi bankowe nie są towarem, który nabywa się codziennie. Przeciętny odbiorca przedmiotowych usług będzie dobierał te usługi starannie, z podwyższoną atencją i nie pomyli się co do ich pochodzenia od jednego źródła gospodarczego.

Skarżąca podniosła, iż rodzaj przeciwstawionych usług jest odmienny, co determinuje istnienie dwóch różnych kręgów odbiorców. Usługi, dla których wcześniejszy znak międzynarodowy został zarejestrowany, są w jej ocenie skierowane zarówno do ogółu odbiorców jak i do specjalistów, natomiast usługi znaku zgłoszonego są skierowane jedynie do specjalistów. Właściwym kręgiem odbiorców do oceny ryzyka wprowadzenia w błąd będą więc specjaliści, o podwyższonym stopniu uwagi i posiadający specjalistyczną wiedzę.

Skarżąca stwierdziła, iż między przeciwstawionymi oznaczeniami jest widoczna różnica usytuowania liter, które stanowią inicjały wspólników i zostały dwukrotnie zamieszczone w znaku. Jej zdaniem oznaczało, że znaki mają różną warstwę słowną, a tym samym są różne fonetycznie i wizualnie. Dodatkowo, wcześniejszy znak towarowy posiada charakterystyczny element graficzny, wpływający na jego odróżnialność.

Wskazała, iż wcześniejszy znak towarowy jest to znak słowny - nieposiadający warstwy graficznej, którego ochrona nie roztacza się na płaszczyznę wizualną. Przeciwstawione oznaczenia są jej zdaniem niepodobne w aspekcie wizualnym. Ponieważ brak jest jednoczesnego podobieństwa we wszystkich warstwach: fonetycznej, wizualnej i koncepcyjnej, zdaniem skarżącej w przedmiotowej sprawie nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp.

Urząd Patentowy wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. p. o u.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sady administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrole działalności administracji publicznej przy czym, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - p.p.s.a. Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze późn. zm.).

W ocenie Sądu, analizowana pod tym kątem skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP nie narusza prawa.

Zdaniem Sądu, Urząd Patentowy RP zarówno nie dopuścił się naruszenia prawa materialnego, w tym art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p., w sposób mający mieć wpływ na wynik sprawy, jak i nie uchybił przepisom postępowania - art. 7, 77 § 1, 80 i art. 107 § 3 k.p.a. dochodząc do prawidłowego poglądu o jednorodzajowości usług/towarów opatrywanych porównywanymi znakami, oraz o konfuzyjnym podobieństwie samych oznaczeń.

W myśl art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., "nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli: (...) jest "identyczny lub podobny do znaku towarowego zarejestrowanego (...) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli jego używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami".

Warto w tym miejscu wskazać na orzecznictwo sądowoadministracyjne, w którym przesądzony został pogląd, iż okolicznością najistotniejszą przy ocenie przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest "niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów", co nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem całkowitej jednorodzajowości towarów, ani identyczności znaków (vide - wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2007 r. sygn. akt VISA/Wa 52/07, lex nr: 322711; wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 listopada 2002 r., sygn. akt II SA 4031/01, lex nr: 74598).

Zdaniem Sądu, wyrażony w niniejszej sprawie pogląd Urzędu o jednorodzajowości usług/towarów opatrywanych porównywanymi znakami jest prawidłowy. Nie można w szczególności zanegować stwierdzenia, iż grupa towarów określona jako: "ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość i majątek ruchomy" (występująca w znaku zgłoszonym) jest zbieżna z grupą znaków oznaczoną jako: Affaires financières et monétaires; assurances (działalność finansowa, monetarna, ubezpieczenia). Obie grupy towarowe należą do sektora finansowego i ich adresatem może być praktycznie nieograniczony krąg odbiorców – osób indywidualnych obok podmiotów działających profesjonalnie na rynku gospodarczym.

Organ nie przekroczył dozwolonej prawnie swobodnej oceny dowodów, stojąc na stanowisku, iż do stwierdzenia konfuzyjnego podobieństwa porównywanych oznaczeń wystarcza całkowita zbieżność elementu słownego: "DSM" będącego zestawieniem liter – nota bene – w obydwu przypadkach odnoszących się do nazwy firmy. Zgodnie z orzecznictwem sądowoadministracyjnym i doktryną prawa, element słowny ma co do zasady charakter dominujący w znaku. Co więcej, porównania oznaczeń dokonuje się przez pryzmat ich podobieństwa, których występowanie determinuje stwierdzenie kolizji między znakami. W przypadku kontrolowanej sprawy różnice między porównywanymi oznaczeniami nie stanowią dostatecznej przeciwwagi dla podobieństwa, którego wyznacznikiem jest powtórzenie w znaku zgłoszonym dominującego elementu słownego, występującego we wcześniejszym znaku, objętym ochroną.

Należy przyznać rację organowi, iż twierdzenia strony o faktycznym używaniu porównywanych znaków nie mogą wpłynąć na treść rozstrzygnięcia organu, wobec obowiązku dokonywania analizy porównawczej zakresu udzielonej i mającej być udzieloną ochrony według zapisów w dokumentach akt rejestrowych, a nie stanu faktycznego związanego z używaniem znaków (vice – wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt: II GSK 1687/12).

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. określa przesłanki, których wystąpienie uniemożliwia uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy przez inny podmiot.

Są to: podobieństwo znaków, jednorodzajowość towarów oraz ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorcy towarów. Postępowanie organu mające na celu zbadanie dwóch kolizyjnych znaków towarowych powinno być przeprowadzone w oparciu o te przesłanki. Standardy takiego postępowania zostały zdefiniowane w orzecznictwie wspólnotowym. W wielu orzeczeniach Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) wyraził pogląd, że w postępowaniu zgłoszeniowym należy zbadać całościowo przeciwstawione oznaczenia tzn. przeprowadzić syntetyczną ocenę ogólnego wrażenia jakie wywołują porównywane znaki towarowe na potencjalnym odbiorcy towarów opatrzonych tymi znakami. Należy więc brać pod uwagę wszystkie elementy składające się na te oznaczenia (Por. wyrok ETS C- 120/04 ws. Medion, wyrok ETS C- 251/95 ws. Sabel BV v Puma AG). Chodzi tutaj o podobieństwo w sensie wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym z uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących (Por., decyzja OHIM z dnia 31.10.2008 r. Nr B 1 1 160 912 ws. Royal) Co do jednorodzajowości towarów, to organ przy badaniu tego aspektu powinien wziąć pod uwagę naturę produktów, przeznaczenie, sposób używania, konkurencyjność towarów wobec siebie, komplementarność towarów oraz obszar ich dystrybucji (Por. Decyzja OHIM Z 28. 08. 2008 r. Nr B 848 442 ws. Kawasaki, wyrok ETS C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro Goldwyn Mayer). Wreszcie ostatnim istotnym elementem podlegającym ocenie organu w postępowaniu zgłoszeniowym jest ryzyko wprowadzenia relewantnego odbiorcy w błąd. Przy czym w świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie chodzi tylko o tzw. ryzyko bezpośrednie, czyli o sytuację, gdy podobieństwo przeciwstawionych znaków jest tak bliskie, że odbiorca może je łatwo pomylić, ale także o ryzyko pośrednie - polegające na tym, że potencjalny klient może błędnie kojarzyć ze sobą obydwa znaki.

Ryzyko konfuzji, o którym mowa we wspomnianym przepisie ustawy, obejmuje więc prawdopodobieństwo wprowadzenia klienta w błąd co do pochodzenia towaru sensu stricto jak również ryzyko błędu co do powiązań źródeł pochodzenia towarów opatrzonych przeciwstawionymi znakami. Chodzi tutaj bowiem o taką sytuację, gdy przeciętny odbiorca, w następstwie skojarzenia dwóch znaków towarowych, może przypuszczać, że przedsiębiorstwo używające znaku podobnego pozostaje z podmiotem uprawnionym z wcześniejszej rejestracji w stosunkach gospodarczych lub prawnych, związkach organizacyjnych istotnych dla wytworzenia, oznaczenia i wprowadzenia danego towaru do obrotu (Por. Wojciech Włodarczyk, Kolizja znaków towarowych: sprawa złotego zajączka Lindt Goldhase - polemika, Europejski Przegląd Sądowy Nr 12/2008, str. 39). Przy badaniu dwóch kolizyjnych znaków towarowych organ powinien ocenić wszystkie te okoliczności.

Należy podkreślić, iż fakt uprzedniej rejestracji innego znaku "DSM" jest okolicznością irrelewantną w sprawie obecnie kontrolowanej.

Nie może on w żadnym wypadku determinować zachowania organu poprzez nałożenie nań obowiązku objęcia ochroną spornego znaku, mimo stwierdzenia względnej przesłanki ujemnej – konfuzyjnego podobieństwa, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Nie można w obecnie kontrolowanym postepowaniu oceniać ani stopnia podobieństwa znaku poprzedniego i obecnie zgłaszanego na rzecz skarżącej, ani materiałów dowodowych, jakie legły u podstaw poprzedniej decyzji udzielającej na rzecz skarżącej ochrony zgłoszonego przez nią wcześniej znaku towarowego "DSM". Rozstrzygnięcie organu jest w takiej sytuacji prawidłowe.

Z uwagi na powyższe, skarga podlegała oddaleniu na mocy art. 151 p.p.s.a.