Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1937/12
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2012-12-03 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 246 uat. 1 i 2, art. 247 ust. 1 i 2, art. 255 ust. 1 pkt 9 i ust. 5, art. 256 ust. 1, art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2.
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 7, 77, 107 par. 3.
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędzia WSA Urszula Wilk (spr.) Protokolant st. ref. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi B. O. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2011 r. nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej B. O. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] maja 2011 r. Urząd Patentowy RP działając w trybie postępowania spornego, o rozpoznaniu sprawy o unieważnienie w części prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...], udzielonego na rzecz A. Sp. z o.o. z siedzibą w C. na skutek sprzeciwu B. O., na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 oraz art. 129 i ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej p.w.p.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy p.w.p. oddalił sprzeciw oraz przyznał A.Sp. z o.o. z siedzibą w C. od B. O. kwotę 1600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

W uzasadnieniu decyzji Urząd Patentowy RP podał, że [...] grudnia 2006 r. (z datą nadania na poczcie w dniu [...] grudnia 2006 r.) do Urzędu Patentowego wpłynął sprzeciw B. O. wobec decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] marca 2006 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...] w części dotyczącej "czasopism i czasopism szaradziarskich", udzielonego na rzecz A. Sp. z o.o. z siedzibą w C.Wnoszący sprzeciw stwierdził, że decyzja o udzieleniu ochrony została wydana z naruszeniem ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego. Jako podstawę prawną wnoszący sprzeciw wskazał art. 129 ust. 2 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W piśmie z dnia [...] stycznia 2007 r., stanowiącym odpowiedź na sprzeciw, uprawniony z prawa ochronnego do spornego znaku -[...] o nr [...]- A. Sp. z o.o. uznała sprzeciw za bezzasadny.

Pismem z dnia [...] lutego 2009 r. wnoszący sprzeciw uzupełnił argumenty i materiały na poparcie swojego stanowiska w sprawie. Sprecyzował podstawy prawne żądania unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak wskazując na naruszenie art. 129 ust. 1 pkt 2p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. w zakresie dotyczącym "czasopism i czasopism szaradziarskich".

Urząd Patentowy RP wskazał, że zgodnie z art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa.

Powołując art. 129 p.w.p. organ wskazał bezwzględne przeszkody udzielenia praw ochronnych na oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym i nie mają dostatecznych znamion odróżniających (ust. 1). Natomiast w art. 129 ust. 2 p.w.p. wymieniono trzy grupy znaków, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Zgodnie z art. 129 ust. 2 p.w.p. nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone (pkt 1); składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności (pkt 2); weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (pkt 3). Zdaniem Urzędu Patentowego RP poszczególne wyżej wymienione przesłanki należy oceniać oddzielnie. Niemniej "pomiędzy hipotezami norm wyrażonych w art. 129 ust. 2 pkt 1-3 p.w.p. nie zachodzi stosunek wykluczenia. Oznacza to, iż w stosunku do jednego oznaczenia możliwa będzie więcej niż jedna kwalifikacja jako oznaczenia pozbawionego znamion odróżniających.

Zdaniem Urzędu Patentowego RP zgodnie z 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. za niezdolne do zagwarantowania konsumentowi określenia pochodzenia towaru nimi oznaczonego, z wyjątkiem przypadku uzyskania dostatecznych znamion odróżniających w następstwie używania, należy uznać znaki, które pozbawione są dostatecznych znamion odróżniających w odniesieniu do towarów dla których wnosi się o rejestrację. Zasadnicze znaczenie dla niniejszej sprawy nie ma zatem ustalenie czy liczby (cyfry) jako takie mogą "pełnić funkcje znaku towarowego, ale czy sporny znak towarowy w zarejestrowanej postaci posiada dostateczne znamiona odróżniające mając na uwadze rynek szaradziarski czy też rynek czasopism w ogólności.

Organ wskazał też, że towary objęte zakresem żądania unieważnienia prawa ochronnego tj. "czasopisma i czasopisma szaradziarskie" są towarami ogólnodostępnymi skierowanymi do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców. Zatem oceny dostatecznych znamion odróżniających należy dokonać biorąc pod uwagę oczekiwania przeciętnego polskiego konsumenta właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego.

Urząd Patentowy RP wywodził też, że dokonując oceny należy mieć na uwadze znak jako całość z uwzględnieniem wszystkich jego elementów.

Przechodząc do oceny spornego oznaczenia organ wskazał, że przedmiotowy znak zawiera zarówno elementy słowne jaki i elementy graficzne. W ocenie organu nie ulega wątpliwości, że użyte w spornym znaku towarowym elementy słowne [...] nie nadają temu znakowi zdolności odróżniającej jako znakowi przeznaczonemu do oznaczania tych czasopism, które funkcjonują na rynku szaradziarskim i zawierają krzyżówki. Elementy te będą postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka, że w danym czasopiśmie z krzyżówkami znajduje się wskazywana przez tę liczbę ilość krzyżówek panoramicznych. Takie postrzeganie określenia 100 panoramicznych przez odbiorców wynika z faktu, że na rynku prasowym istnieje praktyka wydawania krzyżówek w formie zbiorowej, tj. czasopism, broszur lub książeczek. Jednocześnie ilość krzyżówek w takiej publikacji może stanowić kryterium decydujące o ich zakupie przez odbiorców. Odbiorca, który zamierza dokonać zakupu, np. czasopisma z krzyżówkami jest zainteresowany tym ile krzyżówek i/lub szarad znajduje się w tak oznaczonej publikacji. Dlatego też będzie on szukał odpowiedniej informacji na okładce pisma i w konsekwencji zinterpretuje umieszczoną tam liczbę jako istotną dla siebie informację. Słowo panoramiczne pochodzi od słowa panorama, które oznacza za Słownikiem języka polskiego (dostępnym na sjp.pwn.pl) 1.rozległy widok, oglądany zwykle z miejsca wyżej położonego, także rysunek, fotografia itp. przedstawiające taki widok, 2. obszerne przedstawienie jakiegoś zagadnienia w utworze literackim lub w filmie, 3. malowidło bardzo dużych rozmiarów, zwykle batalistyczne, rozpięte na wewnętrznej ścianie okrągłego budynku, też budynek mieszczący takie malowidło. Wskazane wyżej pojęcia słowa panorama nie ograniczają się wyłącznie do podanych wyżej znaczeń, stąd też powszechne zastosowanie tego słowa w różnym kontekście i różnych dziedzinach życia. Pod uwagę należy wziąć fakt, iż obecnie w zakresie posługiwania i komunikowania występuje powszechna tendencja do skracania przekazu informacji, stąd też bez wątpliwości można przyjąć, że w tej konkretnej sprawie słowo panoramicznych odnosi się do konkretnego rodzaju krzyżówek panoramicznych. Urząd Patentowy RP powołał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r. (III RN 218/01) wydany w sprawie znaku towarowego [...], według przywołanej tam definicji ustalonej na podstawie wskazanych leksykonów i słowników "słowo "panoramiczne" identyfikuje pewien rodzaj (typ, odmianę) krzyżówki (...)". W ww. wyroku Sąd stwierdził także: "Okoliczność, że sporny znak [...]jest skrótem, nie pozbawia go funkcji opisowej. Skrót ten ("[...]) nie czyni z omawianego oznaczenia znaku o innej treści informacyjnej niż treść wynikająca z oznaczenia pełnego ("[...]" albo "[...]"). Brakujący element oznaczenia ("krzyżówek") jest dla przeciętnego odbiorcy czasopism krzyżówkowych łatwo domyślny. Nie chodzi tu przy tym o jakieś pośrednie skojarzenia stanowiące efekt gry wyobraźni lub skomplikowanych procesów intelektualnych ale właśnie o natychmiastową reakcję umysłu." W kontekście wskazanych towarów bez znaczenia pozostaje więc fakt, że sporny znak towarowy nie zawiera określenia "krzyżówek", gdyż znaczenie wyrazu "panoramiczne" w tych okolicznościach należy uznać za jednoznaczne. A zatem użyte w spornym znaku towarowym elementy słowne nie mogą być przedmiotem monopolu, gdyż każdy powinien mieć dostęp do takich informacji.

Urząd Patentowy RP podnosił dalej, że sporny znak towarowy jest znakiem słowno-graficznym. Znak ten składa się z liczby "[...]" zapisanej czcionką w kolorze białym z czerwonym konturem nad wyrazem "[...]". Wyraz ten wpisany jest w czerwoną wstęgę wygiętą łukowato z zakończeniami skierowanymi na zewnątrz. Zdaniem organu użycie jakichkolwiek elementów graficznych nie przesądza samo w sobie o zdolności odróżniającej znaku towarowego. Elementy te mogą jednak przesądzić o takiej zdolności pomimo informacyjnego charakteru elementów słownych. Wskazanie wyraźnej linii oddzielającej te elementy graficzne, które nie mogą zmienić postrzegania oznaczenia jako ogólnoinformacyjnego od tych, które czynią znak zdolny do odróżniania towarów różnych przedsiębiorców jest w ocenie organu szczególnie kłopotliwe. Elementy graficzne nie mogą wpłynąć na "uzyskanie" zdolności odróżniającej znaku zawierającego ogólnoinformacyjne elementy słowne jeżeli badane oddzielnie także takiej zdolności nie posiadają lub gdy wzajemne oddziaływanie wszystkich elementów nadal nie pozwala na odróżnianie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów konkurencji. W ocenie Urzędu Patentowego RP dotyczy to sytuacji, w której grafika oznaczenia sprowadza się do zastosowania jednokolorowego lub ubogiego tła, prostego obramowania elementów słownych lub mało fantazyjnej czcionki zwiększającej jedynie (zazwyczaj dzięki odpowiedniej kolorystyce lub pogrubieniu tej czcionki) wyeksponowanie elementów słownych. Zdaniem Urzędu Patentowego RP znak towarowy [...] zawierający wskazane elementy i rozpatrywany jako całość pozbawiony jest dostatecznych znamion odróżniających w odniesieniu do takich towarów jak czasopisma szaradziarskie. Oznaczenie to będzie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka, że w danym czasopiśmie z krzyżówkami znajduje się wskazywana przez tę liczbę ilość krzyżówek określonego rodzaju. Natomiast elementy graficzne służą w niniejszym przypadku jedynie do podkreślenia elementów słownych i sprowadzają się w zasadzie do sposobu zapisu liczby "[...]" oraz przedstawienia wyrazu "[...]" na określonym tle powodującym wyłącznie jego łatwiejszą czytelność. Elementy te są zbyt ubogie by uznać pierwotną zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego. A zatem, w ogólnym wrażeniu wywoływanym przez sporny znak dominuje liczba "[...]" oraz słowo "[...]", zaś skromna grafika nie nadaje całości oznaczenia fantazyjnego charakteru, lecz sprzyja jedynie uwydatnieniu liczby i wspomnianego słowa. Zastosowane w znaku obramowanie sugeruje jedynie kontury czasopisma i także nie nadaje oznaczeniu charakteru odróżniającego. Elementy graficzne w powyższym układzie znaku towarowego nie mogą wpływać na sposób postrzegania całego znaku i nie utrwalą się w pamięci bez długotrwałego używania.

Następnie powołując art. 130 ustawy Prawo własności przemysłowej Urząd Patentowy RP wskazał, że przy ocenie czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego (a zatem także unieważnienia prawa ochronnego) na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP znak ten nabrał, w następstwie używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu. A zatem, oznaczenie nie mające pierwotnej zdolności odróżniającej może, przy spełnieniu określonych warunków, nabyć wtórną zdolność odróżniającą.

Powołując wyrok z dnia 15 października 2008 r. (T-405/05) Sądu Pierwszej Instancji, organ wskazał, że: "Aby ustalić, czy dany znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, właściwy organ winien dokonać całościowej oceny elementów, które mogą dowieść, że znak ten stał się zdolny do określania rozpatrywanych towarów lub usług jako pochodzących z konkretnego przedsiębiorstwa i w związku z tym do odróżniania tych towarów i usług od towarów i usług innych przedsiębiorstw. W tym zakresie należy wziąć pod uwagę w szczególności takie czynniki jak udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku towarowego, wysokość nakładów przedsiębiorstwa związanych z jego promocją, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych". Ponadto należy wskazać, że charakter odróżniający znaku towarowego, włączając w to charakter odróżniający uzyskany w następstwie jego używania, należy również oceniać w odniesieniu do towarów i usług, dla których znak ten został zgłoszony, przy uwzględnieniu przypuszczalnego sposobu postrzegania go przez właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta omawianej kategorii towarów lub usług.

Odnosząc się do stanowiska uprawnionego, że znak towarowy [...] uzyskał wtórną zdolność odróżniającą Organ wskazał, że Sąd Najwyższy w cytowanym wyroku z dnia 4 grudnia 2002 r. (III RN 218/01) stwierdził: "Należało zatem przyjąć, że powyższe oznaczenie [...] nie ma charakteru znaku towarowego, ponieważ nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej jako oznaczenie wyłącznie opisowe - informujące o zawartości towaru (rodzaju i ilości opublikowanych w czasopiśmie krzyżówek) - i nie nabyło również wtórnej zdolności odróżniania w znaczeniu przyjętym we wstępie. Jak wynika z ustaleń Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, zarówno przed zgłoszeniem do rejestracji znaku [...], jak i po rejestracji tego znaku, w obrocie były używane - na rynku wydawnictw szaradziarskich lub tylko krzyżówkowych - liczne oznaczenia zawierające zestawienia różnych liczb oraz słów "panoramiczne", "krzyżówki panoramiczne" lub "krzyżówki" bez oznaczenia rodzaju tych krzyżówek. W tych okolicznościach prawidłowa jest ocena Komisji, że oznaczenie "[...]" ze względu na fakt używania podobnych oznaczeń (wielu wariantów połączeń liczb i słów) przez różnych wydawców czasopism krzyżówkowych, nie mogło nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, nawet gdyby założyć, że nie jest to jedynie informacja o liczbie i rodzaju krzyżówek w numerze czasopisma (chociaż taką właśnie informację oznaczenie to stanowiło)".

Urząd Patentowy RP podniósł, że w pełni popiera wyrażone powyżej stanowisko Sądu. W ocenie organu bez wątpliwości należy stwierdzić, że fakt używania takich elementów opisowych (w szczególności liczb) przez konkurencyjne podmioty przed datą zgłoszenia tego znaku towarowego do ochrony uniemożliwia uznanie, że elementy te mogą mieć wpływ na uznanie wtórnej zdolności odróżniającej.

Urząd Patentowy RP podniósł jednak, że sporny znak towarowy zawiera jednak także elementy graficzne i dopiero całościowa ocena tego znaku pozwala na stwierdzenie czy znak ten nabrał wtórną zdolność odróżniającą. Nie ma bowiem przeszkód by nawet w sytuacji używania przez konkurentów oznaczeń opisowych, znak zawierający te elementy w określonym układzie i wykorzystujący elementy graficzne nie mógł co do zasady w przeciwieństwie do znaku słownego, nabyć wtórnej zdolności odróżniającej.

Zdaniem organu proste elementy graficzne, nacechowane pewną minimalną oryginalnością we wzajemnym układzie z elementami opisowymi mogą wskutek używania utrwalić się w świadomości odbiorców i pozwalać tym ostatnim na odróżnianie takiego oznaczenia spośród innych.

W ocenie Urzędu Patentowego RP sporny znak towarowy uzyskał wtórną zdolność odróżniającą.

Organ wywodził, że sporny znak towarowy [...] o nr [...] zgłoszony został do Urzędu Patentowego RP celem uzyskania ochrony [...] marca 2003 r. Uprawniony podniósł natomiast, co nie zostało zakwestionowane przez stronę przeciwną, że znak ten wykorzystywany jest w obrocie do oznaczania czasopism krzyżówkowych od roku 1994. Uprawniony załączył wydruki przedstawiające okładki tych czasopism, w tym z lat 1994 - 2004 (akta, tom II, k. 184 - 194). Zgodnie z zestawieniem nakładów (akta, tom II, k. 183) czasopismo oznaczane znakiem towarowym [...] sprzedawane było odpowiednio: w roku 1994 w nakładzie 948 700 egzemplarzy, w roku 1995 w nakładzie 7849 575 egz., w roku 1996 w nakładzie 7 079 053 egz., w roku 1997 w nakładzie 4 988 169 egz., w roku 1998 w nakładzie 4 452 776 egz., w roku 1999 w nakładzie 4 789 849 egz., w roku 2000 w nakładzie 5 064 483 egz., w roku 2001 w nakładzie 4 762 930 egz., w roku 2002 w nakładzie 4 688 690 egz., w roku 2003 (rok zgłoszenia spornego znaku do ochrony w UP RP)w nakładzie 4 705 560 egz. Powyższe liczby znalazły również przełożenie na ilość sprzedawanych czasopism oraz wysokie miejsce tak oznaczanego czasopisma w rankingu prowadzonym przez największego dystrybutora prasy, a mianowicie R.S.A. w Warszawie. Zgodnie z informacjami dotyczącymi miejsca w rankingu tytułów krzyżówkowych z lat 2000- 2004 miesięcznik krzyżówkowy "[...]" zajmował wyłącznie pierwsze miejsce w rankingu tytułów krzyżówkowych tego dystrybutora (akta, tom II, k. 173 - 178). Z kolei w rankingu tytułów ze względu na sprzedaż wszystkich czasopism krzyżówkowych rozprowadzanych przez K. S.A. z K. obejmujący okres XII 2002 r. - II 2003 r. tytuł "[...]" zajął także pierwsze miejsce (akta, tom II, k. 172 - 170) Uprawniony przedstawił także "zestawienie kosztów reklamy w prasie, radiu, telewizji i na bilbordach poniesionych przez A. w latach 1997-2008 cyfrowej serii: "[...]", "[...]", "[...]", "[...]", "[...]" i "[...]". Wprawdzie powyższe zestawienie zawiera kilka tytułów bez wskazania kosztów poniesionych na jeden konkretny tytuł to jednak zdaniem organu należy stwierdzić, że uprawniony traktuje powyższe tytuły jako serię, która mogła być reklamowana łącznie. Nawet jeśli koszty reklamy dotyczą czasopisma oznaczanego spornym znakiem w proporcjonalnej części, to należy mieć na uwadze, że towar ten przez wiele lat reklamowany był w różnych środkach przekazu. Zestawienie to wskazuje między innymi na reklamę w oddziale T. w S., stacji T., w punktach dystrybutorów prasy R.S.A. oraz K. S.A. oraz firmie A.( akta, tom II, k. 155 - 168). Z kolei z załączonych do akt sprawy ogólnopolskich badań sondażowych pt: "[...]" z lat 2001 - 2004 (akta, tom II, k. 101 - 147) wynika, że czasopismo "[...]" jest czytane przez ponad 15 procent badanych każdego wskazanego roku (akta, tom II, k. 141).

Zdaniem Urzędu Patentowego RP fakt wieloletniej obecności na rynku czasopisma opatrywanego znakiem towarowym [...] przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, wysokie miejsce w przeprowadzanych rankingach (uwzględniających kilkadziesiąt tytułów o tej samej tematyce) oraz poniesione nakłady pozwalają stwierdzić, że znak ten w formie zarejestrowanej mógł utrwalić się potencjalnym odbiorcom. A zatem wpisanie opisowych elementów słownych: "[...]" oraz "[...]" w określony układ graficzny składający się z elementu wstęgi, w całości stanowi kompozycję, która wskutek używania stała się rozpoznawalna w tym sensie, że pozwoliła nabywcom na jej zapamiętanie i ewentualny ponowny zakup tak oznaczonego towaru. W powyższym kontekście Urząd Patentowy RP stwierdził, że zakres ochrony spornego znaku towarowego jest niewielki. Niemniej stwierdzenie braku wtórnej zdolności odróżniającej mogłoby prowadzić do korzystania z tych prostych form graficznych i wzajemnego układu wszystkich elementów użytych w znaku przez inne podmioty w sytuacji niewątpliwych wysiłków finansowych uprawionego w promowaniu tego oznaczenia na rynku.

Z uwagi na uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego Urząd Patentowy RP uznał za niezasadny zarzut sformułowany na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p.

Organ podnosił, że skoro uznał wpływ elementów graficznych oraz określonego rozmieszczenia wszystkich elementów użytych w znaku na zdolność odróżniającą (wtórną) nie sposób uznać, że znak ten, rozpatrywany jako całość jest oznaczeniem, które weszło do języka potocznego lub jest zwyczajowo używane w uczciwych praktykach handlowych. Fakt wykorzystywania liczb oraz stosowania określenia "panoramicznych" dla czasopism krzyżówkowych nie oznacza jeszcze, że oznaczeniem takim jest sporny znak towarowy [...]. Z uwagi na powyższe przepisy art. 129 ust. 2 pk 3 p.w.p. nie może stanowić podstawy unieważnienia prawa ochronnego w tej sprawie.

Urząd Patentowy RP nie rozpatrywał wskazanych przez wnoszącego sprzeciw

w piśmie z dnia [...] lutego 2009r. dodatkowo jako podstaw prawnych sprzeciwu art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. oraz art.131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Organ stanął nas stanowisku, że przepisy te zostały wskazane przez wnoszącego sprzeciw jako podstawa sprzeciwu już po upływie terminu sześciu miesięcy w którym można złożyć sprzeciw, w którym należy wskazać wszystkie podstawy unieważnienia prawa wyłącznego na znak towarowy.

O kosztach postępowania Urząd Patentowy RP rozstrzygał na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Skargę na powyższą decyzję Urzędu Patentowego RP wywiodła B.O.

Zaskarżonej decyzji zarzuciła:

Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit, c), a mianowicie:

1. art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a., poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia sprawy, błędne ustalenia faktyczne, a także sprzeczne i wykluczające się ustalenia, dowolną ocenę materiału dowodowego oraz uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej - w zakresie, w jakim Urząd Patentowy przyjął, że znak towarowy "[...]" ([...]) nabył wtórną zdolność odróżniającą;

2. art. 255 ust. 4 p.w.p. w zw. z art. 107 § 1 k.p.a., poprzez nie rozpatrzenie wszystkich podstaw unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak - w zakresie, w jakim organ administracji nie rozpatrzył podstawy prawnej unieważnienia opartej na art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Zarzucono też naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § I pkt 1 lit, a), a mianowicie:

1. art. 130 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię i zastosowanie, a to poprzez przyjęcie błędnej metodyki oceny wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego, a w konsekwencji przyjęcie, że znak towarowy "[...]" nabył wtórną zdolność odróżniającą, podczas gdy prawidłowa ocena normatywna prowadzi do wniosku, że wymieniony znak nie nabył wtórnej zdolności odróżniającej;

2. art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p., poprzez jego błędną wykładnię i zastosowanie, a to poprzez przyjęcie, że art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dotyczy tylko takich oznaczeń, które jako całość (we wszystkich swoich elementach) weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, podczas gdy ten przepis dotyczy także takich oznaczeń, których wszystkie istotne elementy weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych - a w konsekwencji błędne przyjęcie, że znak towarowy "[...]" nie jest oznaczeniem zwyczajowo używanym w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

3. art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., poprzez niezastosowanie tego przepisu w sprawie niniejszej, podczas gdy przepis ten znajduje zastosowanie w sprawie niniejszej.

Skarżąca żądała uchylenia w całości skarżonej decyzji oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania.

W bardzo obszernym uzasadnieniu skargi skarżąca rozbudowując przytoczone wyżej zarzuty podnosiła m.in., że Urząd Patentowy RP potwierdził informacyjny charakter elementów słownych "[...]" oraz "[...] względem czasopism (czasopism krzyżówkowych). Z kolei, w odniesieniu do elementów graficznych w spornym znaku, Urząd przyjął, iż "służą w niniejszym przypadku jedynie do podkreślenia elementów słownych i sprowadzają się w zasadzie do sposobu zapisu liczby "[...]" oraz przedstawienia wyrazu "panoramicznych" na określonym tle powodującym wyłącznie jego łatwiejszą czytelność.

Natomiast w dalszej części uzasadnienia, Urząd Patentowy przyjmuje, że "sporny znak towarowy uzyskał wtórną zdolność odróżniającą. (...) wpisanie opisowych elementów słownych: "[...]" oraz "panoramiczne" w określony układ graficzny składający się z elementu wstęgi, w całości stanowi kompozycję, która wskutek używania stała się rozpoznawalna w tym sensie, że pozwoliła nabywcom na jej zapamiętanie i ewentualny ponowny zakup tak oznaczonego towaru". Zdaniem skarżącej stanowisko to jest wewnętrznie sprzeczne. W jej ocenie dany element znaku (tu: wstęga) nie może być elementem banalnym (zupełnie drugorzędnym) i jednocześnie decydować o wtórnej zdolności odróżniającej znaku. Jeśli bowiem dany element ma takie drugorzędne znaczenie, to nie jest w stanie spowodować, że cale oznaczenie zostanie zapamiętane przez przeciętnego odbiorcę (i to jako znak towarowy).

Skarżąca podnosiła też, że twierdzenie, iż znak nie posiada dostatecznych znamion odróżniających oznacza, że znak nie legitymuje się jakąkolwiek zdolnością odróżniającą (tak pierwotną, jak i wtórną). Z tym twierdzeniem pozostaje w sprzeczności wyraźne przyznanie spornemu znakowi wtórnej zdolności odróżniającej.

Niezależnie od powyższego, w ocenie skarżącej Urząd bezzasadnie podkreśla znaczenie wstęgi w spornym znaku, przy ocenie jego zdolności odróżniającej.

Skarżąca podkreślała, że stanowisko Urzędu Patentowego o wtórnej zdolności odróżniającej znaku "[...]" ([...]) należy kategorycznie odrzucić także z tego względu, że w świadomości przeciętnego odbiorcy, oznaczenie słowno-graficzne "[...]", bez względu na jego przedstawienie graficzne, było i będzie odbierane wyłącznie jako informacja o zawartości czasopisma, a w materiale dowodowym niniejszej sprawy nie ma żadnych dowodów, z których wynikałoby, że to oznaczenie - przed datą zgłoszenia - było używane i rozpoznawane w charakterze znaku towarowego. Używanie i rozpoznawanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego jest koniecznym warunkiem nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Jednocześnie skarżąca nie zaprzeczała, ze uczestnik używał spornego znaku w obrocie. Nie jest to jednak, zdaniem skarżącej tożsame z używaniem tego znaku jako znaku towarowego i rozpoznawalnością tego znaku jako znaku towarowego. W ocenie skarżącej o takim używaniu i rozpoznawalności nie przekonują dowody wskazywane przez uczestnika, a wymienione w skarżonej decyzji (nakłady sprzedaży czasopism, reklamy telewizyjne, czy badania pt. "[...]"). Dlatego skarżąca podnosiła, iż twierdzenia Urzędu co do wtórnej zdolności odróżniającej spornego oznaczenia "[...]" są ustaleniami dowolnymi. Dotyczy to zwłaszcza twierdzenia Urzędu Patentowego w zakresie, w jakim przyjął iż ,"fakt wieloletniej obecności na rynku czasopisma opatrywanego znakiem towarowym [...] przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, wysokie miejsce w przeprowadzanych rankingach (...) oraz poniesione nakłady pozwalają stwierdzić, że znak ten w formie zarejestrowanej mógł utrwalić się potencjalnym odbiorcom" .

Zdaniem skarżącej na takie "utrwalenie" oznaczenia nie ma żadnych dowodów. W uzasadnieniu skarżonej decyzji próżno szukać należytego wyjaśnienia, dlaczego dowody z akt niniejszej spraw miałyby być wystarczające do przyjęcia, że przeciętny konsument, wybierając czasopismo krzyżówkowe oznaczone znakiem "[...]" wnioskuje, na podstawie tego znaku, o pochodzeniu czasopisma szaradziarskiego z jednego i tego samego przedsiębiorstwa, a nie wyłącznie o liczbie i rodzaju zadań krzyżówkowych zawartych w czasopiśmie.

Skarżąca podkreślała, że przedłożone dowody nie pozwalają na ustalenie, że sporny znak uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania.

Skarżąca konsekwentnie twierdziła, że w każdym przypadku, oznaczenie słowno-graficzne "[...]" będzie traktowane jako oznaczenie informujące o liczbie i rodzaju zadań szaradziarskich w czasopiśmie krzyżówkowym, tym bardziej, że już w dacie zgłoszenia spornego znaku, była rozpowszechniona praktyka stosowania w celach informacyjnych liczb oraz rodzajowych określeń zadań krzyżówkowych lub ich kombinacji na rynku czasopism szaradziarskich. Przy takiej percepcji konsumenta, bez znaczenia jest wielkość wydatków na reklamę, nakład czasopism krzyżówkowych z oznaczeniami liczbowymi, czy informacje o wysokich miejscach czasopisma "[...]" w rankingach wydawnictw szaradziarskich. Z tych dowodów w żadnym razie nie wynika, że - w dacie zgłoszenia do rejestracji (jak i później) - przeciętni odbiorcy postrzegali oznaczenie "[...]" (w jakiejkolwiek grafice) jako oznaczenie pochodzenia towarów z danego przedsiębiorstwa, (taka percepcja odbiorcy jest warunkiem koniecznym uznania wtórnej zdolności odróżniającej znaku).

Biorąc pod uwagę powyższe, skarżąca wywodziła, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie można zasadnie utrzymywać, iż sporny znak "[...]" ([...]) - składający się z elementów opisowych wskazujących na liczbę i rodzaj zadań szaradziarskich w czasopiśmie w zestawieniu z bardzo prostą grafiką, w szczególności elementem graficznym w postaci wstęgi - był postrzegany przez przeciętnych odbiorców, już w dacie zgłoszenia do rejestracji tego oznaczenia, jako znak towarowy, a nie wyłącznie jako informacja o cechach towarów (czasopism).

Wskazując na naruszenie art. 255 ust. 4 p.w.p. w zw. z art. 107 § 1 k.p.a., poprzez nie rozpatrzenie wszystkich podstaw unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak - w zakresie, w jakim organ administracji nie rozpatrzył podstawy prawnej unieważnienia opartej na art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. skarżąca podnosiła, że Urząd Patentowy RP bezzasadnie pominął wskazywaną przez nią podstawę sprzeciwu (unieważnienia) z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Powoływała się w tym zakresie na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Co do zarzutów dotyczących naruszenia prawa materialnego skarżąca podnosiła m.in., że oceniając wtórną zdolność odróżniającą znaku należy wziąć pod uwagę cechy strukturalne znaku. Należy więc zwrócić uwagę na elementy, które nie nadają całości znaku odróżniającego charakteru. W szczególności są to elementy opisowe oraz banalna grafika, sprowadzająca się w zasadzie do podkreślenia (uwypuklenia) elementów opisowych. Obecność takich elementów stanowi przeszkodę w stwierdzeniu wtórnej zdolności odróżniającej znaku względem oznaczanych towarów. Tak właśnie jest w przypadku znaku "[...]" ([...]), względem czasopism i czasopism szaradziarskich.

W ocenie skarżącej Urząd faktycznie pominął także zasadę, w myśl której, przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, konieczne jest, by oznaczenie używane było w charakterze znaku towarowego, a więc w taki sposób, który umożliwia w oczach przeciętnych odbiorców towarów odróżnienie danego towaru od towarów innych przedsiębiorców.

Konieczna jest ponadto rozpoznawalność oznaczenia jako znaku towarowego wśród docelowych odbiorców. Tym samym, samo wieloletnie używanie określonego oznaczenia przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróżniająca. Znak nie może bowiem nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, jeśli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa. Skarżąca akcentowała, iż w materiale dowodowym niniejszej sprawy nie ma jakichkolwiek dowodów, świadczących o używaniu spornego oznaczenia w charakterze znaku towarowego. W ocenie skarżącej te dowody świadczą jedynie o używaniu tego oznaczenia jako informacji o ilości i rodzaju zadań krzyżówkowych w czasopiśmie, zwłaszcza w czasopiśmie krzyżówkowym.

Skarżąca podnosiła też, że Urząd dokonał oceny wtórnej zdolności odróżniającej spornego oznaczenia z pominięciem innego jeszcze kryterium takiej oceny, tj. uwzględnienia w niej interesu konkurentów z danej branży w dostępie do oznaczeń informacyjnych (opisowych).

Podnosiła też, że Urząd faktycznie pominął, przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku, punkt widzenia przeciętnego odbiorcy czasopism, zwłaszcza czasopism krzyżówkowych, jako osoby należycie poinformowanej, uważnej i racjonalnej. Gdyby Urząd przyjął właściwy punkt widzenia, to nie mógłby zasadnie uznać, że sporny znak, jako całość, ma (i miał w dacie zgłoszenia) zdolność odróżniania towarów nim oznaczanych jako pochodzących od jednego i tego samego przedsiębiorcy. W każdym bowiem przypadku, to oznaczenie będzie traktowane jako oznaczenie informujące o liczbie i rodzaju zadań szaradziarskich w czasopiśmie krzyżówkowym, tym bardziej, że już w dacie zgłoszenia spornego oznaczenia, była rozpowszechniona praktyka stosowania - w celach informacyjnych - liczb oraz rodzajowych określeń zadań krzyżówkowych lub ich kombinacji (także z prostą grafiką), na rynku czasopism szaradziarskich.

Skarżąca wskazywała też, że zawarte w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji twierdzenie, iż "nie sposób uznać, iż znak ten rozpatrywany jako całość jest oznaczeniem, które weszło do języka potocznego lub jest zwyczajowo używane w uczciwych praktykach handlowych. Fakt wykorzystywania liczb oraz stosowania określenia ,,panoramicznych " dla czasopism krzyżówkowych nie oznacza jeszcze, że oznaczeniem takim jest sporny znak towarowy [...]" jest wynikiem istotnych uchybień w zakresie interpretacji normy art. 129 ust. 2 pkt 3p.w.p. Wynika to wyraźnie z uzasadnienia tej decyzji, które nasuwa wniosek, iż - w ocenie Urzędu - art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. znajduje zastosowanie tylko do takich oznaczeń, które jako całość weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Ze stanowiska UP wynika jednocześnie, że dane oznaczenie nie jest objęte zakresem stosowania ww. przepisu, jeśli pewne elementy tego oznaczania (także nieistotne, jak przykładowo prosta banalna grafika sprowadzająca się jedynie do podkreślenia opisowych elementów znaku) nie weszły do języka potocznego albo nie są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Skarżąca wywodziła, że przyjmując prounijną wykładnię art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. , należy stwierdzić, że dotyczy on takich oznaczeń, których wszystkie istotne elementy weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Oznacza to, że art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. znajduje zastosowanie do oznaczeń kombinowanych (np. słowno-graficznych) także w sytuacji, gdy nic wszystkie elementy znaku weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Nie mają bowiem znaczenia, z punktu widzenia ww. przepisu, te elementy oznaczenia, które nie są istotne w tym oznaczeniu. W szczególności dotyczy to takich elementów, które są wyłącznie dodatkowe, o podrzędnym znaczeniu wobec innych dominujących (istotnych) elementów oznaczenia.

Ostatecznie skarżąca wskazywała na naruszenie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez niezastosowanie tego przepisu w sprawie niniejszej, podczas gdy przepis ten znajduje zastosowanie w sprawie niniejszej. Skarżąca podnosiła bowiem ,że znak "[...]" ([...]) został zgłoszony - dla czasopism i czasopism szaradziarskich - w złej wierze. Zgłoszenie do rejestracji tego znaku, dla wskazanych towarów, wypełniało bowiem znamiona zachowania nieuczciwego.

Urząd Patentowy RP w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumentacje wyrażoną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

W piśmie procesowym z dnia [...] listopada 2012 r. skarżąca podtrzymała stanowisko wyrażone w skardze i poparła przedstawione w niej zarzuty.

W piśmie procesowym z dnia [...] listopada 2012 r. uczestnik postępowania A. Spółka z o.o. uprawniona do spornego znaku wniosła o oddalenie skargi popierając stanowisko Urzędu Patentowego RP wyrażone w odpowiedzi na skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym ta kontrola stosownie do § 2 powołanego artykułu sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Sąd w ramach swojej właściwości dokonuje zatem kontroli aktów z zakresu administracji publicznej z punktu widzenia ich zgodności z prawem materialnymi jak i prawem procesowym.

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zw. dalej p.p.s.a. – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Badając skargę wg powyższych kryteriów Sąd uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. Zaskarżona decyzja narusza bowiem przepisy prawa procesowego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, co w świetle art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. skutkuje jej uchyleniem.

Zgodnie z art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. W świetle wyżej cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania. Stanowisko to jest ugruntowane w doktrynie i orzecznictwie. Jedynie dla przykładu wskazać można Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 maja 2010r. (sygn. akt II GSK 608/09), w którym wskazano, że "Zarówno przy wniesieniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 246 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), jak i w czasie toczącego się postępowania przed Urzędem Patentowym w trybie postępowania spornego o unieważnienie patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji na skutek uznania tego sprzeciwu przez uprawnionego za bezzasadny (art. 247 ust. 1 i art. 255 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy), wnioskodawca dla popierania sprzeciwu nie musi legitymować się interesem prawnym".

Art. 246 ust. 2 p.w.p. stanowi, iż podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Natomiast w świetle art. 247 ust. 2 p.w.p., w sytuacji w której uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. W myśl art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p. unieważnienie patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny, rozpatruje się w trybie postępowania spornego.

W świetle art. 255 ust. 4 p.w.p., Urząd Patentowy RP rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Unieważnienie prawa wyłącznego służy skorygowaniu błędu popełnionego przy jego udzieleniu, polegającego na przyznaniu tego prawa mimo braku ustawowych warunków jego udzielenia.

W przedmiotowej sprawie skarżąca wnosiła sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno – graficzny [...] o numerze [...] w części dotyczącej "czasopism i czasopism szaradziarskich" na rzecz A. Sp. z o.o. z siedzibą w C.

Urząd Patentowy RP wydając zaskarżoną decyzję administracyjną oddalającą przedmiotowy sprzeciw był związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy (vide: art. 256 ust. 1 p.w.p.).

Wskazać należy, iż naczelną zasadą postępowania administracyjnego jest zasada prawdy obiektywnej. Została ona wyrażona w art. 7 k.p.a. Z zasady tej wynika obowiązek organu administracji publicznej wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych dla prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, co jest niezbędnym elementem właściwego zastosowania normy prawa materialnego. Tak, więc organy administracji mają obowiązek dokonać wszechstronnej oceny okoliczności konkretnej sprawy na podstawie analizy całego materiału dowodowego i swoje stanowisko wyrazić w uzasadnieniu podjętej decyzji (v. wyrok NSA z 17 października 2001 r., sygn. I SA 1110/01, Lex nr 75516). Realizację tej zasady zapewniają przede wszystkim przepisy regulujące postępowanie dowodowe. Zgodnie z art. 77 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać materiał dowodowy, a więc podjąć ciąg czynności procesowych mających na celu zebranie całego materiału dowodowego i następnie go rozpatrzyć. Dokładne ustalenie stanu faktycznego możliwe jest tylko na podstawie wszystkich istotnych dowodów i poprzez wyjaśnienie wszystkich nasuwających się w sprawie wątpliwości. Jak stanowi, bowiem art. 80 k.p.a. organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Organ może odmówić wiary określonym dowodom, jednakże dopiero po wszechstronnym ich rozpatrzeniu, wyjaśniając przyczyny takiej ich oceny, co winno mieć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji. W sytuacji, gdy wyniki postępowania dowodowego zawierają sprzeczne ustalenia, organ ma obowiązek ustosunkować się do tych sprzeczności przez wskazanie dowodów, które przyjął jako podstawę faktyczną rozstrzygnięcia, oraz uzasadnienie, dlaczego innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.

Ponadto w ocenie Sądu spełnienie normy wynikającej z przepisu art. 8 k.p.a. wymaga prowadzenia postępowania administracyjnego w taki sposób, aby w szczególności w uzasadnieniu decyzji przekonać stronę, że jej stanowisko zostało poważnie wzięte pod uwagę, a jeżeli zapadło inne rozstrzygnięcie, to przyczyną tego są istotne powody.

Możliwość dokonania oceny legalności decyzji warunkowana jest spełnieniem wymogów formalnych określonych w art. 107 § 1 k.p.a. Uzasadnienie decyzji ma bowiem na celu wykazanie procesu myślowego, który doprowadził do ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Pamiętać należy, że uzasadnienie (faktyczne i prawne) stanowi integralną część decyzji. A zatem ocenie Sądu nie podlega jedynie jej osnowa, ale decyzja jako całość, łącznie z uzasadnieniem. Tym samym, więc uzasadnienie, którego treść nie pozwala na poznanie motywów, którymi organ kierował się przy załatwianiu sprawy skutkuje wadliwością uzasadniającą uchylenie decyzji z tego powodu, że nie poddaje się kontroli i ocena jej legalności nie jest możliwa (por. wyrok NSA z 28 października 1998 r., sygn. akt I SA/Gd 1651/96; wyrok NSA z 14 grudnia 1998 r., sygn. akt II SA 1756/99).

Taki stan rzeczy zachodzi w rozpoznawanej sprawie a podkreślić należy, iż sąd administracyjny kontrolując legalność zaskarżonej decyzji nie dokonuje własnych ustaleń faktycznych. Sąd administracyjny nie dokonuje ustaleń faktycznych w zakresie objętym sprawą administracyjną. Sąd ten bada, czy ustalenia faktyczne dokonane przez organy administracji publicznej, których decyzje zostały zaskarżone, odpowiadają prawu (wyr. NSA z dnia 23 stycznia 2007 r., II FSK 72/06, ONSAiWSA 2008, nr 2, poz. 31).

Przenosząc powyższe wywody na grunt przedmiotowej sprawy należy podzielić stanowisko organu, co do braku pierwotnej zdolności odróżniającej spornego znaku.

Zgodnie z art. 129 ust.1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 p.w.p. określa, jakie przesłanki muszą być spełnione, aby dane oznaczenie mogło być uznane za znak towarowy (art. 129. ust. 1 pkt 2 Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających.

Zgodnie z art. 129 ust.2 pkt 2 z zastrzeżeniem art. 130 nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności)

Podstawową przesłanką udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest istnienie dostatecznych znamion odróżniających zgłoszonego oznaczenia.

Generalnie rzecz ujmując, dostateczne znamiona odróżniające posiada oznaczenie, którego ogół cech pozwala zindywidualizować dany towar na rynku wśród towarów tego samego rodzaju pochodzących z innych przedsiębiorstw. Wyliczenie przesłanek uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego, które ma miejsce w przytoczonych przepisach, ma charakter przykładowy. Oceny dostatecznych znamion odróżniających dokonuje Urząd Patentowy w toku postępowania o udzielenie prawa ochronnego.

Dokonanie oceny kwestii posiadania przez zgłoszone oznaczenie zdolności odróżniającej wymaga analizy poszczególnych jego elementów w tym słów oraz związku frazeologicznego, który razem tworzą albowiem przedmiotowa ocena powinna być dokonywana w odniesieniu do całości oznaczenia (ma dotyczyć wszystkich elementów łącznie), ponadto by dokonywana z uwzględnieniem sposobu postrzegania go przez docelowy krąg odbiorców i zawsze w odniesieniu do towarów, które mają być danym oznaczeniem sygnowane.

Zdaniem Sądu, w rozpatrywanej sprawie organ zasadnie uznał, że oznaczenie "[...]" pozbawione jest zdolności odróżniającej ze względu na swój opisowy charakter i ubogą nie nadającą zdolności odróżniającej grafikę. Zgłoszone oznaczenie wskazuje bowiem na towary jakie zgłaszający wprowadza do obrotu czasopisma i czasopisma szaradziarskie. Przedmiotowe oznaczenie wskazuje jedynie na rodzaj czasopisma i określoną- konkretną ilość umieszczonych w nich szarad, krzyżówek, czy chociażby stron. Przez przeciętnego, należycie poinformowanego, dobrze zorientowanego i rozsądnego odbiorcę będzie odbierane jako oznaczenie informujące o rodzaju i ilości umieszczonych w danym czasopiśmie utworów, a nie o związku tych czasopism ze zgłaszającym.

Podkreślenia wymaga, że stanowisko organu odnośnie zdolności rejestracyjnej liczb zostało potwierdzone w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczących poszczególnych liczb, który komentował ich opisowy charakter w stosunku do towarów wymienionych w klasie 16 (v. wyroki z 19 listopada 2009 r. w sprawach T-298/06, T-64/07, T-200/07, T-425/07, T-426/07).

Drugi element składający się na przedmiotowe oznaczenie tj. słowo "panoramiczny" organ prawidłowo ocenił jako słowo wieloznaczne (szeroki, rozległy, wywołujący wrażenie panoramy, obszernie przedstawiający jakieś zagadnienie). Takie znaczenie tego słowa wynika z dostępnych powszechnie źródeł. W przypadku krzyżówki panoramicznej, przymiotnik "panoramiczny" informuje np. o jej rodzaju. W ocenie Sądu, w przypadku towarów objętych zgłoszeniem przymiotnik panoramiczny bezpośrednio kojarzy się z krzyżówką. W konsekwencji za niewadliwy należy uznać wniosek wyprowadzony przez organ, że w aspekcie rozpoznawanej sprawy słowo "panoramiczny" może oznacza wielość stron, zawartych obrazów, czy też typ krzyżówek występujących w danych czasopismach, broszurach itp. Prawidłowa jest też ocena organu dotycząca elementów graficznych przedmiotowego znaku, w tym stwierdzenie, że elementy graficzne służą w niniejszym przypadku jedynie do podkreślenia elementów słownych i sprowadzają się w zasadzie do sposobu zapisu liczby "[...]" oraz przedstawienia wyrazu "[...]" na określonym tle powodującym wyłącznie jego łatwiejszą czytelność. Elementy te są zbyt ubogie by uznać pierwotną zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego. A zatem, w ogólnym wrażeniu wywoływanym przez sporny znak dominuje liczba "[...]" oraz słowo "[...]", zaś skromna grafika nie nadaje całości oznaczenia fantazyjnego charakteru, lecz sprzyja jedynie uwydatnieniu liczby i wspomnianego słowa. Zastosowane w znaku obramowanie sugeruje jedynie kontury czasopisma i także nie nadaje oznaczeniu charakteru odróżniającego. Elementy graficzne w powyższym układzie znaku towarowego nie mogą wpływać na sposób postrzegania całego znaku i nie utrwalą się w pamięci bez długotrwałego używania.

Reasumując ten wątek rozważań należy stwierdzić, że ze względu na opisowy charakter poszczególnych elementów oznaczenia "[...]" i ubogą grafikę również ich zestawienie nie stanowi nic poza informacją o cechach towaru. Oznaczenie to rozpatrywane jako całość posiada jedynie takie znaczenie, jak jego poszczególne elementy. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie trudno uznać kwestionowane oznaczenie za posiadające cechy mówiące o pochodzeniu produktu od konkretnego zgłaszającego.

W myśl art. 130 p.w.p. Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu.

Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej jest wynikiem rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę danego oznaczenia, w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów. Ocena, czy dane oznaczenie posiada wtórną zdolność odróżniającą powinna być dokonywana przy zbadaniu wszelkich okoliczności faktycznych takich jak czas używania znaku, jego udział w rynku, sposób i intensywność oraz wszystkich danych wskazujących, że określona grupa odbiorców przypisze, w sposób ewidentny oznaczenie i opatrzony nim towar konkretnemu przedsiębiorcy.

Jak słusznie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 listopada 2011 r. (sygn. akt II GSK 1033/10): "Prawidłowa ocena wtórnej zdolności odróżniającej wymaga dokonania wszechstronnej oceny wszystkich okoliczności związanych z używaniem danego oznaczenia w obrocie. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem, okoliczności, które należy uwzględniać przy przeprowadzeniu tej oceny to: udział w rynku znaku towarowego, intensywność, zasięg geograficzny, czas używania znaku towarowego, inwestycje poczynione na promocję znaku, procent odbiorców identyfikujących towary jako pochodzące od konkretnego przedsiębiorcy, opinie konsumentów czy właściwych izb gospodarczych.[...] Innymi słowy, czy konsumenci na skutek intensywności używania danego oznaczenia identyfikują towar jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy."

W rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy RP uznał nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez przedmiotowe oznaczenie w następstwie jego używania. Zdaniem Urzędu Patentowego RP fakt wieloletniej obecności na rynku czasopisma opatrywanego znakiem towarowym [...] przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, wysokie miejsce w przeprowadzanych rankingach (uwzględniających kilkadziesiąt tytułów o tej samej tematyce) oraz poniesione nakłady pozwalają stwierdzić, że znak ten w formie zarejestrowanej mógł utrwalić się potencjalnym odbiorcom. A zatem wpisanie opisowych elementów słownych: "[...]" oraz "[...]" w określony układ graficzny składający się z elementu wstęgi, w całości stanowi kompozycję, która wskutek używania stała się rozpoznawalna w tym sensie, że pozwoliła nabywcom na jej zapamiętanie i ewentualny ponowny zakup tak oznaczonego towaru. Oceniając wtórną zdolność odróżniającą przedmiotowego oznaczenia organ powołał liczne dowody wskazujące na jego obecność na rynku przed datą zgłoszenia oraz używanie go do oznaczania czasopism i czasopism szaradziarskich. W rozważaniach organu zabrakło jednak wskazania na jakiej podstawie przyjął, że konsumenci na skutek intensywności używania przedmiotowego oznaczenia identyfikują towar jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy. Liczne materiały przedłożone przez uprawnionego nie zostały poddane analizie organu w tym zakresie. Tym samym we wskazanym zakresie Urząd Patentowy RP naruszył przepis art. 7, 77 i 107 § 3 k.p.a. W tym stanie rzeczy decyzja w zakresie w jakim odnosi się do nabycia przez zgłoszone oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej nie poddaje się kontroli Sądu w niniejszym postępowaniu, co musi prowadzić do uwzględnienia skargi.

Nadto Urząd Patentowy RP nie rozpatrywał wskazanych przez wnoszącego sprzeciw w piśmie z dnia [...] lutego 2009 r. dodatkowo jako podstaw prawnych sprzeciwu art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. oraz art.131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Organ stanął nas stanowisku, że przepisy te zostały wskazane przez wnoszącego sprzeciw jako podstawa sprzeciwu już po upływie terminu sześciu miesięcy w którym można złożyć sprzeciw, w którym należy wskazać wszystkie podstawy unieważnienia prawa wyłącznego na znak towarowy.

Naczelny Sąd Administracyjny wyroku z 20 lipca 2011 r. (sygn. akt II GSK 647/10) wskazał, że" ...należałoby przypomnieć, że art. 255 ust. 4 p.w.p. stanowi, że Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Po pierwsze więc to ograniczenie (związanie) dotyczy wyłącznie organu, a nie wnioskodawcy. Związanie UP granicami wniosku oznacza jedynie, że organ nie może wykroczyć poza zakres żądania określonego we wniosku. Nie może być natomiast rozumiane, co wydaje się oczywiste, jako związanie wnioskiem w taki sposób, że nie pozwala organowi na uwzględnienie żądania jedynie w części. Po drugie – z ustawy p.w.p. ani też z przepisów k.p.a. mających odpowiednie zastosowanie w takich sprawach na podstawie art. 256 ust. 1 p.w.p. nie wynika, iżby wnioskodawca nie mógł zmienić (modyfikować) swojego wniosku wszczynającego postępowanie sporne, po wszczęciu tego postępowania. Co więcej, że względu na istotę postępowania spornego, zakładającego niejako większą aktywność stron w tym postępowaniu, w porównaniu ze zwykłym postępowaniem administracyjnym, należałoby takie właśnie działania wnioskodawcy uznać za całkowicie zrozumiałe i dopuszczalne. Świadczy o tym co najmniej pośrednio art. 2556 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w którym ustawodawca określa podstawowe elementy treści protokołu z przebiegu rozprawy przed UP, wymieniając: czynności stron, w szczególności ugodę, uznanie żądania, wycofanie, zmianę, rozszerzenie lub ograniczenie wniosku. Należy również zauważyć, że przepis art. 255 ust. 4 p.w.p. dotyczy postępowania spornego wszczętego na wniosek, a według art. 2551 ust. 1 p.w.p. postępowanie sporne wszczyna się na wniosek w sprawach, o których mowa w art. 255 ust. 1 pkt 1 – 8 p.w.p. Postawienie więc zarzutu naruszenia art. 255 ust. 4 p.w.p. w sytuacji, w której postępowanie sporne nie zostało wszczęte na wniosek strony lecz wskutek przekazania sprawy przez Urząd Patentowy do postępowania spornego, po uznaniu przez uprawnionego sprzeciwu za bezzasadny (art. 247 ust. 2 p.w.p.), wymagałoby dodatkowego uzasadnienia. Wnoszący skargę kasacyjną nie odniósł się w ogóle do tych kwestii, nie podjął próby wykazania, że sprzeciw należy uznać za odpowiednik wniosku wszczynającego postępowanie sporne, mimo że wspomniany art. 247 ust. 2 p.w.p. mówi o przekazaniu do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym sprawy, a nie sprzeciwu (uznanego za bezzasadny). Z tych powodów zarzut naruszenia wspomnianych przepisów procesowych należy uznać za nieuzasadniony".

Podobne stanowisko co do charakteru sprzeciwu zostało wyrażone w Glosie autorstwa Krystyny Szczepanowskiej - Kozłowskiej do wyroku tutejszego Sądu opublikowanej w OSP 2012 nr 7-8, gdzie wskazano, że: "Wymóg wskazania podstawy prawnej, wywodzony z art. 255 ust.4 p.w.p., nie oznacza jednak, iż w trakcie postępowania strona nie może jej zmienić bądź uzupełnić. Przepis ten statuuje bowiem jedynie zasadę, iż to wnoszący sprzeciw zakreśla ramy prawne rozpoznania organu w postępowaniu spornym. Nie może zaś być interpretowany jako wykluczający zmianę tej podstawy prawnej na dalszym etapie postępowania".

Zatem brak rozpoznania wskazanych w piśmie z dnia [...] lutego 2009r. podstaw prawnych sprzeciwu należy uznać za naruszenie, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej okoliczności, Sąd uznał, że organ nie wyjaśnił sprawy w sposób wymagany przez art. 7, 77 i 107 § 3 k.p.a., które to naruszenie przepisów postępowania mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Dlatego też Sąd na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku. Rozstrzygnięcie w kwestii wykonalności zostało wydane na podstawie art. 152 p.p.s.a.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art.200 p.p.s.a.

Rzeczą Urzędu Patentowego będzie zatem ponowne rozpatrzenie sprawy w jej całokształcie i odniesienie się do twierdzeń i zarzutów stron przedstawionych w sprzeciwie i późniejszych pismach procesowych z uwzględnieniem oceny prawnej i wskazań wyrażonych w niniejszym wyroku (art. 153 p.p.s.a.) oraz procedury administracyjnej, którą Urząd jest związany w tym wynikającego z art. 7 k.p.a. i art. 77 § 1 k.p.a. obowiązku wszechstronnego i wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego i uzasadnienia decyzji zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 3 k.p.a.