Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1872/11
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2012-03-07 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. art. 129, 130, 132 ust. 2 pkt 2 i 3
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. art. 7, 77, 107 par. 3
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Borowiecki Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Sędzia WSA Danuta Szydłowska Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2012 r. sprawy ze skargi O. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej O. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] marca 2011 r. Urząd Patentowy oddalił sprzeciw O. Sp.

z o.o. z siedzibą w W. (dalej: skarżąca) wobec decyzji Urzędu z dnia [...] marca 2008 roku o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy GLOBI CODZIENNIE NISKIE CENY o numerze [...]. Uprawnioną do powyższego prawa ochronnego jest C. Sp.

z o.o. z siedzibą w W., a znak towarowy przeznaczony został do oznaczania następujących usług zawartych w klasie 35 i 39 Klasyfikacji Nicejskiej: prowadzenie supermarketów z następującymi towarami: żywnością i napojami, kosmetykami i produktami higienicznymi oraz środkami czystości, odzieżą, obuwiem i kapeluszami, wyrobami ze skóry, biżuterią, wyrobami metalowymi, sprzętem stosowanym w gospodarstwie domowym, włączając artykuły i urządzenia dla gospodarstwa domowego, meblami oraz lampami i zastawą stołową, artykułami i akcesoriami samochodowymi, urządzeniami i sprzętem audiowizualnym, urządzeniami i sprzętem komputerowym, grami, zabawkami, artykułami sportowymi i do rekreacji, dekoracjami domu, artykułami ogrodniczymi i artykułami typu zrób to sam, materiałami piśmiennymi, książkami i gazetami, aparatami i materiałami fotograficznymi, kwiatami i roślinami, żywnością i artykułami dla zwierząt; magazynowanie w supermarketach następujących towarów: żywności i napojów, kosmetyków i produktów higienicznych oraz środków czystości, odzieży, obuwia i kapeluszy, wyrobów ze skóry, biżuterii, wyrobów metalowych, sprzętu stosowanego w gospodarstwie domowym, włączając artykuły i urządzenia dla gospodarstwa domowego, meble oraz lampy i zastawę stołową, artykułów i akcesoriów samochodowych, urządzeń i sprzętu audiowizualnego, urządzeń i sprzętu komputerowego, gier, zabawek, artykułów sportowych i do rekreacji, dekoracji domu, artykułów ogrodniczych i artykułów typu zrób to sam, materiałów piśmiennych, książek i gazet, aparatów i materiałów fotograficznych, kwiatów i roślin, żywności i artykułów dla zwierząt.

Jako podstawę prawną sprzeciwu wnosząca sprzeciw wskazała art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej. Sprzeciwiająca podniosła, że jest uprawnionym do praw ochronnych na znaki towarowe zawierające element słowny BIEDRONKA oraz element graficzny przedstawiający biedronkę. Jednym ze znaków towarowych wnoszącego sprzeciw jest znak towarowy słowno-graficzny BIEDRONKA CODZIENNIE NISKIE CENY o numerze [...]. Znak ten przeznaczony został do oznaczania towarów i usług zawartych w klasach od pierwszej do 43 oraz w klasie 45 Klasyfikacji Nicejskiej. Są to mianowicie: nienaświetlone błony fotograficzne, filmy do aparatów fotograficznych, produkty fotograficzne, nawozy, ziemia do kwiatów; farby, lakier, barwniki, bejce, środki antykorozyjne i inne artykuły malarskie; olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, środki do czyszczenia zębów, środki do prania, toaletowe środki sanitarne, dezodoranty osobiste, perfumy, wody kolońskie, pasty do obuwia, preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania i inne produkty kosmetyczne oraz do czyszczenia; świece, knot, wkład do filtrów; środki dezynfekcyjne, środki dietetyczne, materiały opatrunkowe, żywność dla niemowląt, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, pieluszki jednorazowe, chusteczki jednorazowe, podpaski higieniczne, papier toaletowy oraz inne artykuły higieniczne, środki owadobójcze; wyroby ślusarskie, gwoździe, śruby, okucia i inne przybory metalowe; maszyny do szycia, elektryczne sprzęt gospodarstwa domowego i elektrycznego sprzęt biurowy; sztućce, noże, nożyczki, piły, narzędzia do ścierania, osełki, aparaty do golenia, nożyki do golenia, roboty kuchenne, inne narzędzia ręczne; przyrządy elektryczne nie ujęte w innych klasach, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, gaśnice, odzież ochronna, sprzęt do nurkowania, radia, magnetofony, telewizory i inne sprzęty audio-video nie ujęte w innych klasach, komputery, aparaty fotograficzne, telefoniczne; higieniczne artykuły gumowe, rękawiczki gumowe, ciśnieniomierze lekarskie; aparaty do gotowania, chłodzenia, suszenia, urządzenia wentylacyjne, sprzęt oświetleniowy; rowery, wózki, hulajnogi, części składowe i akcesoria do pojazdów; ognie sztuczne, petardy; wyroby jubilerskie, zegary, zegarki, przyrządy chronometryczne; elektroniczne instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne; papier, dzienniki, czasopisma, papeteria, materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, pędzle, maszyny do pisania, artykuły biurowe, tworzywa sztuczne do pakowania, noże do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych, tapety; uszczelki, opony, inne wyroby gumowe i kauczukowe; kufry, walizki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski, portfele, kalendarze, wyroby ze skóry i jej imitacji; żaluzje z tworzyw sztucznych, klepka, terakota, glazura, cement; meble, w tym metalowe, kempingowe, materace, poduszki, wyroby z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości słoniowej, fiszbinu, szylkretu, bursztynu, masy perłowej, pianki morskiej, celulozy, namiastki tych materiałów lub z masy plastycznej; nieelektryczne narzędzia kuchenne, grzebienie, gąbki, materiały szczotkarskie, sprzęt do czyszczenia, szkło surowe lub półprzetworzone, naczynia, talerze, garnki, patelnie, wyroby ze szkła, porcelany, fajansu, przybory toaletowe, pojemniki dla gospodarstwa domowego; sznury, sznurki, namioty, plandeki; wyroby włókniste z wyrobów naturalnych i sztucznych, nici, przędza; nakrycia na łóżka i stoły, koce, tekstylne produkty finalne, pościel i obrusy papierowe, tapety z materiału; odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, szaliki, apaszki, kapelusze, bielizna; wstążki, sznurowadła, zatrzaski, haftki, szpilki, igły, sztuczne kwiaty, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, zamki błyskawiczne, koronki, guziki; tapety nie z materiału, wykładziny, dywany; artykuły gimnastyczne, sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, zabawki; ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, skorupiaki, mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze: margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owoce i warzywa, konserwowane, suszone, gotowane, konfitury, dżemy, galaretki, kisiel, budyń, żelatyna, konfitury, konserwy, pikle, sos do sałat; kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, namiastki kawy, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady, lody, miód, syrop z melasy, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, dania gotowe, koncentraty spożywcze, makarony, kasze i inne wyroby zbożowe; świeże owoce, jarzyny, nasiona, rośliny i naturalne kwiaty, ziemniaki oraz inne produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, ziarna; wody mineralne, gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, piwo; wina, wódki, spirytus, koniaki; tytoń, papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki i inne artykuły dla palących; usługi w zakresie prowadzenia sklepu i/lub hurtowni z towarami wymienionymi w wykazie, usługi reklamowe, reklama osób trzecich, prowadzenie agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, usługi poligraficzne, pośrednictwo handlowe, dystrybucja, przetwarzanie danych, usługi w zakresie udostępniania bazy danych, usługi w zakresie rachunkowości i księgowości, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania, działalność związana z zarządzaniem holdingami; usługi sejfów depozytowych, doradztwo finansowe, leasing oraz inne usługi finansowe i ubezpieczeniowe, wynajem nieruchomości na własny rachunek, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi, administrowanie nieruchomościami; usługi budowlane i remontowe, usługi pralnicze, czyszczenie i odnawianie, wszelkie naprawy; prowadzenie stacji radiowych i telewizyjnych, przekazywanie głosu i obrazu, usługi telefaksowe, teleksowe, telefoniczne, organizowanie systemów transmisyjnych; przewóz osób i rzeczy transportem samochodowym, przeładunek towarów, magazynowanie i przechowywanie towarów; przetwarzanie surowców i materiałów zawartych w wykazie, palenie kawy, usługi jubilerskie, szlifierskie, prowadzenie, myjni, garbarni, farbiarni i lakierni oraz wszelkie inne usługi w zakresie obróbki materiałów; powadzenie kursów edukacyjnych, nauki jazdy, kursów korespondencyjnych, produkcja filmów, organizowanie zawodów sportowych, pojazdów, tresura zwierząt oraz inne usługi w zakresie nauczania i rozrywki; usługi informatyczne i doradztwo w zakresie informatyki zawarte w klasie 42; usługi przygotowywania i dostarczania żywności (catering); usługi agencji ochrony.

Sprzeciwiająca spółka podniosła, że znak BIEDRONKA CODZIENNIE NISKIE CENY o numerze [...] był intensywnie używany przez licencjobiorcę – J. S.A.

z siedzibą w K.

Podnosząc zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wnosząca sprzeciw przywołała zasady oceny podobieństwa znaków towarowych oraz ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Dokonując analizy podobieństwa towarów wnosząca sprzeciw stwierdziła, że usługi w klasie 35 Klasyfikacji Nicejskiej objęte rejestracją znaku spornego są co najmniej bardzo podobne do usług w klasie 35 objętych rejestracją znaku przeciwstawionego. Natomiast usługi zawarte w klasie 39 wskazane dla tych znaków towarowych są identyczne.

W zakresie oceny podobieństwa znaków towarowych wnosząca sprzeciw wskazała na zbieżność w zakresie elementu CODZIENNIE NISKIE CENY. Sprzeciwiająca podniosła, że wyrażenie to jest od dawna jednoznacznie kojarzone przez Polaków z siecią sklepów "Biedronka" w wyniku intensywnego używania wskazanego wyrażenia – w tym także jako elementu znaku przeciwstawionego.

W ocenie sprzeciwiającej uprawniona przejęła silnie rozpoznawany element chronionego na jej rzecz znaku towarowego, czyniąc obydwa znaki podobnymi, o czym świadczy ich dwuskładnikowa struktura: zawierają nazwę sieci sklepów oraz identyczne wyrażenie. Zdaniem sprzeciwiającej wskazane wyżej podobieństwo sugeruje odbiorcy, że między stronami istnieją powiązania gospodarcze.

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. sprzeciwiająca podniosła, że już w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego znak BIEDRONKA CODZIENNIE NISKIE CENY był renomowanym znakiem towarowym dla towarów i usług objętych jego rejestracją. Ponadto między porównywanymi znakami towarowymi istnieje związek (kojarzenie) w percepcji przeciętnego odbiorcy. Zdaniem sprzeciwiającej nie budzi wątpliwości, że uprawniona do spornego znaku towarowego będzie czerpała nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej i renomy wcześniejszego znaku towarowego ułatwiając sobie w ten sposób zbyt i promocję swoich towarów oraz usług.

Uprawniona do prawa ochronnego na znak towarowy GLOBI CODZIENNIE NISKIE CENY o numerze [...] w piśmie z dnia [...] grudnia 2009 nie zgodziła się z zarzutami sprzeciwiającej i uznała sprzeciw za bezzasadny. Uprawniona odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. dokonała analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych podnosząc, że znaki te wywołują zupełnie odmienne wrażenie i nie wydaje się możliwe, aby ktokolwiek skojarzył te znaki ze sobą. Zdaniem uprawnionej, użycie w obydwu znakach towarowych w sposób marginalny jednakowego, informacyjnego, banalnego treściowo określenia "codziennie niskie ceny" nie powoduje, że stają się one podobne jako całość. Uprawniona podkreśliła także, że znaki te różnią się zarówno na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej jak i znaczeniowej.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. uprawniona podniosła, że nie ma on zastosowania wobec faktu, że znak sporny chroniony jest dla usług podobnego i tego samego rodzaju co znak przeciwstawiony. Uprawniona stwierdziła, że wnosząca sprzeciw nie przedstawiła żadnych dowodów na okoliczność renomy znaku, na który się powołuje. Ponadto uprawniona podniosła, że hasło "codziennie niskie ceny" było używane przez uprawnioną wcześniej. Na powyższą okoliczność uprawniona dołączyła materiał dowodowy. Uprawniona podniosła ponadto, że już na etapie postępowania zgłoszeniowego dotyczącego przeciwstawionego znaku towarowego uprawniona wnosiła uwagi do sprawy wskazując na okoliczności uniemożliwiające udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Uwagi takie uprawniona wniosła również w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy CODZIENNE NISKIE CENY o numerze [...], który nie uzyskała ochrony wobec rezygnacji z ubiegania się o udzielenie prawa ochronnego na ten znak towarowy przez podmiot zgłaszający.

Wnosząca sprzeciw w piśmie z dnia [...] stycznia 2011 r. uzupełniła swoje dotychczasowe stanowisko. Sprzeciwiająca podniosła, że wbrew twierdzeniom uprawnionej niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd polega także na tym, że przeciętny odbiorca dostrzega różnice w przeciwstawionych znakach, ale pomimo istniejących różnic - błędnie przypuszcza, że towary oznaczane późniejszym znakiem pochodzą z przedsiębiorstwa uprawnionego do znaku wcześniejszego albo z przedsiębiorstwa powiązanego ekonomicznie z tym uprawnionym. Wnosząca sprzeciw podniosła, że nie twierdzi, że przeciętny odbiorca nie odróżnia porównywanych w sprawie znaków towarowych. Natomiast w ocenie sprzeciwiającej przeciętny odbiorca może pomyśleć, że znaki te pochodzą z przedsiębiorstw pozostających w związkach ekonomicznych. Sprzeciwiająca podtrzymała stanowisko dotyczące samodzielnego odróżniającego charakteru elementu CODZIENNIE NISKIE CENY. Stwierdziła, że uprawniona nie dostarczyła przekonujących argumentów, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego element ten nie posiadał pierwotnej zdolności odróżniającej. Podniosła, iż wycofanie zgłoszenia znaku towarowego CODZIENNIE NISKIE CENY o numerze [...] nie jest równoznaczne z brakiem jego konkretnej zdolności odróżniającej. Wnosząca sprzeciw stwierdziła, że nawet, jeśli wyrażenie to nie posiadało pierwotnej zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego, to już w dacie tej legitymowało się wtórną zdolnością odróżniającą jako oznaczenie kojarzone ze sklepami "Biedronka". Wskazała, iż przeciwstawiony znak towarowy był intensywnie używany w obrocie już w latach 2000-2002 tj. jeszcze przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego. Na powyższą okoliczność dołączyła do akt materiał dowodowy. Odnosząc się do twierdzeń uprawnionej dotyczących zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. sprzeciwiająca podkreśliła, że nie ma znaczenia fakt, że towary (usługi) oznaczane znakiem późniejszym są identyczne lub podobne do towarów (usług) oznaczanych znakiem wcześniejszym. Sprzeciwiająca stwierdziła również, że nie ma znaczenia w powyższym kontekście używanie wyrażenia CODZIENNIE NISKIE CENY przez uprawnioną. Używanie takie nie kreuje bowiem prawa podmiotowego, którym uprawniona mogłaby skutecznie odeprzeć sprzeciw.

Na rozprawie w dniu [...] marca 2011 r. strony podtrzymały stanowisko w sprawie.

Wnosząca sprzeciw ponownie podkreśliła prezentowany pogląd o renomie przeciwstawionego w sprawie znaku towarowego. Podniosła, że w niniejszej sprawie istnieje możliwość skojarzenia, a nie pomylenia znaków towarowych. W jej ocenie, z uwagi na stosunkowo częste w analizowanej branży zmiany właścicielskie, w świadomości przeciętnego odbiorcy może powstać myśl, że GLOBI jest współudziałowcem lub partnerem handlowym wnoszącego sprzeciw.

Uprawniona natomiast podkreśliła, że określenie "codziennie niskie ceny" stanowi jedynie informację, którą może posługiwać się każdy, kto stosuje w handlu codziennie niskie ceny. Uprawniona powołał się na treść wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 marca 2011 r. (C-51/10P) Uprawniona podniosła również, że sloganem użytym w porównywanych znakach posługiwała się jako pierwsza, zanim firma J. odkupiła od firmy E. sklepy opatrywane nazwą BIEDRONKA. Uprawniona podniosła, że kiedy firma J. wybierała nową formułę znaku towarowego, sieć sklepów GLOBI była siecią znaną i rozpoznawaną przez klientów. W ocenie uprawnionej, jeśli firma J. dokonała sprawdzenia rynku i uznała, że określenie "codziennie niskie ceny" za nieposiadające zdolności odróżniającej, to anektując je do swojego znaku towarowego nie powinna twierdzić, że określenie to posiada cechy oznaczenia odróżniającego usługi tego samego rodzaju pochodzące z różnych przedsiębiorstw.

Oddalając sprzeciw Kolegium Orzekające nie podzieliło poglądu skarżącej o podobieństwie oznaczeń, powołując się na orzecznictwo prezentujące pogląd, zgodnie z którym sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd (wyrok SN z 11.03.1999 r. III RN 136/98, wyrok NSA z 12.05.2003 r. Sygn. akt. II SA 1486/02). W pierwszej kolejności UP zauważył, że porównywane znaki towarowe są znakami wieloelementowymi. Przeciwstawiony znak towarowy BIEDRONKA CODZIENNIE NISKIE CENY o numerze [...] zawiera elementy słowne, jak i graficzne. Elementami graficznymi jest stylizowana, charakterystyczna biedronka, a także kolorowe tło z konturem czerwonej linii oraz krój czcionki. Natomiast znak sporny GLOBI CODZIENNIE NISKIE CENY o numerze [...] zawiera elementy graficzne w postaci kolorowej pogrubionej czcionki oraz tła w postaci zielonego prostokąta. Zdaniem organu dominującymi elementami w porównywanych znakach towarowych są elementy słowne BIEDRONKA oraz GLOBI. Są to wyrazy fantazyjne w odniesieniu do usług oznaczanych tymi znakami towarowymi. Wyrazy te umieszczone są w centralnym miejscu znaków i pełnią w nich rolę nadrzędną względem elementów graficznych, które w ocenie organu służą jedynie wyeksponowaniu lub utrwaleniu powyższych elementów słownych poprzez użycie odpowiedniej czcionki, tła lub graficznej stylizacji biedronki.

Organ zauważył również, że zarówno elementy dominujące jak i graficzne w porównywanych znakach są zupełnie różne. Wyrazy BIEDRONKA oraz GLOBI nie zawierają żadnych wspólnych elementów, które pozwalały uznać, że jeden z nich nawiązuje do drugiego na którejkolwiek płaszczyźnie ich postrzegania. Jedynym wspólnym elementem porównywanych znaków towarowych jest slogan: "codziennie niskie ceny". Skoro zaś slogan ten jest wspólnym elementem porównywanych znaków towarowych, a analiza podobieństwa musi obejmować całość znaków towarowych oraz analizę charakteru powyższego sloganu oraz roli, jaką pełni w tych znakach. Organ przywołał orzecznictwo dotyczące kwestii porównywania znaków posiadających jeden element wspólny. (Sąd Pierwszej Instancji - wyrok z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB T-214/04 i powołany tam wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 października 2002 r. w sprawie MATRATZEN T- 6/01; wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 września 2004 r. T-169/03 MISS ROSSI i SISSI ROSSI). Organ wyraził pogląd iż o braku podobieństwa porównywanych znaków decyduje występowanie w każdym z nich odmiennego elementu dominującego. Organ wskazał, iż użyty w porównywanych znakach towarowych slogan "codziennie niskie ceny" z pewnością nie można uznać za taki, który samodzielnie zdominuje wyobrażenie znaku towarowego BIEDRONKA CODZIENNIE NISKIE CENY, gdyż zwrot "codziennie niskie ceny" sam w sobie pozbawiony jest pierwotnej zdolności odróżniania usług w zakresie prowadzenia sklepów. Użyty zwrot jest tylko sekwencją potocznych słów, zawierających komunikat reklamowy. Organ podkreślił przy tym, że sam fakt, że zastosowane wyrażenie jest sloganem nie przekreśla zdolności odróżniającej znaku. Zauważył jednak, że użyty w niniejszej sprawie slogan jest prostą wypowiedzią reklamową z gatunku tych, które zwykle są używane przez uczestników obrotu w celu opisania pewnych cech usług lub miejsca, w którym usługi te są świadczone; dotyczy on informacji o stałych, niskich cenach dostępnych w danym punkcie sprzedaży, które obowiązują codziennie.

Organ nie zgodził się z twierdzeniem skarżącej, że wyrażenie "codziennie niskie ceny" jest "od dawna kojarzone przez Polaków z siecią sklepów "Biedronka" i z używanymi przez JMD znakami towarowymi." Podkreślił, iż podnoszone przez nią w powyższej kwestii okoliczności powinny być badane na dzień zgłoszenia spornego znaku towarowego, a zatem na dzień [...] grudnia 2002 r. Wnosząca sprzeciw dołączyła do akt sprawy dowody na okoliczność stosowania przeciwstawionego znaku towarowego (tom II, karty 242-3). Dowody te świadczą o używaniu przeciwstawionego znaku towarowego od 2000 r. (np.: k. 242 - gazetka reklamowa lub k. 264 - przykłady reklam wyemitowanych w latach 2000-2002). Organ wskazał, iż wnosząca sprzeciw używała do celów reklamowych różnorakich sloganów. Np.: w roku 1999 stosowała w reklamie hasła: "Teraz jeszcze taniej. Najprostszy sposób na codzienne zakupy", "Redukujemy ceny, nigdy jakość", "Obniżamy ceny, nigdy jakość" (karta 188). Jednocześnie należy podkreślić, że uprawniona do spornego znaku towarowego stosowała slogan "codziennie niskie ceny" w gazetkach reklamowych nieprzerwanie od roku 1996 do roku 2002 (tom I, karty 44-30). W tych warunkach slogan nie mający samodzielnie zdolności odróżniającej nie mógł nabyć wtórnej zdolności odróżniającej przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego do ochrony slogan stosowany był bowiem co najmniej przez jeden jeszcze podmiot (uprawnionego do spornego znaku towarowego) przez co nie mógł być kojarzony wyłącznie z wnoszącym sprzeciw. Organ przywołał cytat z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2007 r. (sygn. VI SA/Wa 2112/06), w którym Sąd stwierdził: "Jest w sprawie okolicznością niesporną, iż udział wyrobów oznaczonych znakiem [...] firmy D. S.A. w latach 1977- 1992 (z pominięciem lat 1982-1985) był znacząco większy niż wyrobów wnioskodawcy, kształtując się w proporcjach mniej więcej 70 % do 30 % . Okoliczność ta nie może jednak sama w sobie przesądzać o nabyciu przez to oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Jak słusznie wskazał Urząd Patentowy to wnioskodawca Spółdzielnia z siedzibą w B. pierwszy rozpoczął produkcję pasztetów oznaczanych nazwą "[...]". (...) Uprawniony przystępując w roku 1977 do produkcji pasztetów z oznaczeniem [...] działał więc w warunkach szczególnie niekorzystnych dla uzyskania w przyszłości "wtórnej zdolności odróżniającej". (...) Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 listopada 2002 r. podkreślił, że nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej oznacza, iż jest on identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa. (...) Niewątpliwie większa ilość odbiorców miała do czynienia z produktami skarżącej niż z produktami wnioskodawcy (z uwagi na znaczne różnice w wielkości produkcji). Biorąc jednak pod uwagę ilość towaru wprowadzanego na rynek przez wnioskodawcę to, że jako pierwszy stosował sporne oznaczenie oraz to, że stosował to oznaczenie nieprzerwanie przez wiele lat przed datą zgłoszenia znaku do rejestracji należy stwierdzić, iż oznaczenie [...] nie nabyło wtórnej zdolności odróżniającej". W niniejszej sprawie należy również zwrócić uwagę, że hasło: "codziennie niskie ceny" nie było eksponowane w załączonych do akt artykułach prasowych. Dołączone do akt publikacje prasowe zawierają m.in. tytuły: "Ach, jak kobiety lubią Biedronkę" (tom II, karta 211), "Święta z Biedronką" (karta 206), "Przy Biedronce jak na poligonie" (karta 203) "75 Biedronek rocznie" (karta 196). Zdaniem organu materiały te potwierdzają jedynie okoliczność, że przeciwstawiony znak towarowy rozpoznawany był poprzez użycie dominującego elementu słownego BIEDRONKA oraz graficznej stylizacji biedronki, a zastosowanie tych elementów w tytułach prasowych było wystarczające dla poinformowania czytelników o treści artykułu.

Reasumując swoje stanowisko organ stwierdził, iż zastosowanie tego samego sloganu w porównywanych znakach towarowych nie może determinować oceny podobieństwa tych znaków. Porównywane znaki zdaniem organu są różne, gdyż istniejące różnice należy uznać za istotne i dominujące nad elementem podobnym, który sam w sobie nie mógł w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego kojarzyć się z jednym przedsiębiorcą. Tym samym organ uznał, że porównywane znaki towarowe różnią się wyraźnie na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej i nie mogą zostać uznane za podobne na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Brak podobieństwa między porównywanymi znakami towarowymi w ocenie organu czyni zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 niezasadnym. Organ stwierdził nadto, że występowanie w obrocie porównywanych znaków towarowych nie kreuje ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Wynika to nie tylko z braku podobieństwa tych znaków towarowych, lecz również z braku okoliczności, które przemawiałyby za istnieniem wspomnianego ryzyka. Wspólny slogan używany był przez dwa niezwiązane ze sobą podmioty przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego. Organ podkreślił, iż skoro sprzeciwiająca nie stworzyła serii znaków, w których slogan ten byłby niezmiennym elementem znaków towarowych, to bezzasadne jest twierdzenie, że używanie znaku ze wspomnianym sloganem byłoby odbierane jako używanie znaku pochodzącego od sprzeciwiającego lub podmiotu z nim związanego.

Organ przypomniał, iż sprzeciwiająca niezależnie od podniesionego zarzutu naruszenia przepisów art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przeciwstawiła ten sam znak towarowy na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. W myśl art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy jeżeli jest on identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Kolegium Orzekające uznało zarzut sprzeciwiającej sformułowany na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej za bezzasadny. Organ podniósł, iż podobnie jak to miało miejsce w kontekście oceny zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. – również i w tym kontekście, brak jest spełnienia przesłanki podobieństwa znaków towarowych. Przeciwstawione znaki towarowe różnią się bowiem w sposób wyraźny na wszystkich płaszczyznach ich postrzegania. Wykazanie powyższego podobieństwa znaków towarowych jest także niezbędną przesłanką dla zastosowania przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3.p.w.p. Skoro na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przeciwstawiono ten sam znak towarowy, którego podobieństwo oceniono już na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. to ocena podobieństwa na gruncie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 pozostaje taka sama.

Ponadto w ocenie Kolegium nie została wykazana renoma przeciwstawionego znaku wnioskodawcy BIEDRONKA CODZIENNIE NISKIE CENY, w dacie zgłoszenia spornego znaku tj. w 2002 r. Ogromna większość przedstawionych w tym zakresie dokumentów pochodzi z daty późniejszej, wcześniejsze zaś mogą świadczyć co najwyżej o stosowaniu różnych znaków wnioskodawcy. Dowody te wskazują, że w świadomości potencjalnych odbiorców usługi wnioskodawcy były utożsamiane raczej z oznaczeniem Biedronka. Jako przykład wskazał treść artykułu prasowego: "Ach, jak kobiety lubią biedronkę", w dodatku do Gazety Wyborczej z 31 października 2002 r., jak również wydruk dotyczący emitowanych w różnych mediach reklam obejmujący okres od 2001 r., gdzie pod pozycją Brand jest wyłącznie słowo Biedronka. Urząd zwrócił uwagę, że poza znakiem przeciwstawionym (BIEDRONKA CODZIENNIE NISKIE CENY) wnioskodawca posiada oddzielnie zarejestrowane znaki BIEDRONKA (m.in. BIEDRONKA o numerze [...]), nie wykazujące żadnych podobieństw względem spornego znaku.

Kolegium Orzekające uznając, że postawione w sprawie zarzuty nie zasługują na uwzględnienie, oddaliło sprzeciw.

Spółka O. złożyła skargę na decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] marca 2011 r. w sprawie [...] oddalającą sprzeciw względem decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]) na rzecz C. Sp. z o.o. z siedzibą w W., zarzucając naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć (miało) istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit, (c) ppsa), a mianowicie:

1. Naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 kpa poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia sprawy, błędne ustalenia faktyczne, niepełną i dowolną ocenę materiału dowodowego oraz uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej — w zakresie, w jakim organ przyjął, że w dacie zgłoszenia spornego znaku "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]), znak Skarżącej "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) nie był w Polsce renomowanym znakiem towarowym;

2. Naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 kpa poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia sprawy, błędne ustalenia faktyczne, niewłaściwą ocenę materiału dowodowego oraz uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej - w zakresie, w jakim organ uznał, że w dacie zgłoszenia spornego znaku "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]), wyrażenie "codziennie niskie ceny" w znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]), nie nabyło wtórnej zdolności odróżniającej, jako oznaczenie komercyjnego pochodzenia jednoznacznie kojarzone ze sklepami należącymi do J. S.A. (licencjobiorcy Skarżącej),

3. Naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 80 kpa i art. 107 § 3 kpa - poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia sprawy, błędną ocenę materiału dowodowego oraz uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej - w zakresie, w jakim organ uznał, że znaki "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]) i "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]), nie są podobne.

Nadto zarzuciła naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit, (a) ppsa), a mianowicie:

1. Naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp poprzez błędną interpretację, wyrażająca się w przyjęciu błędnej metodyki oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów, przez uznanie, iż: i) element znaku wcześniejszego nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, dlatego, że inny podmiot (jeden) także używał tego samego elementu; ii) całkowicie pominął znaczenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Medion (C- 120/04) i wynikającą z tego wyroku zasadę zakazu "przejmowania" odróżniającego elementu wcześniejszego znaku towarowego do znaku późniejszego.

2. Naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp poprzez błędne zastosowanie, wyrażające się w odrzuceniu istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w rozpatrywanym stanie faktycznym;

3. Naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 3 Pwp poprzez błędną interpretację - w zakresie w jakim organ: i) przyjął niewłaściwe rozumienie pojęcia "renomy" znaku towarowego; ii) zrównał podobieństwo na tle w/w przepisu z podobieństwem na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp; iii) całkowicie pominął znaczenie szczególnych przesłanek zastosowania tego przepisu tj. związku pomiędzy przeciwstawionymi znakami towarowymi (w rozumieniu wyroku Trybunału w sprawie C-252/07, I.) oraz ryzyka nieuczciwego wykorzystywania albo szkody względem zdolności odróżniającej albo renomy znaku wcześniejszego

4. Naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 3 Pwp poprzez błędne zastosowanie - w zakresie w jakim organ przyjął, że ten przepis nie stanowi podstawy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]).

Powołując się na powyższe zarzuty skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Odnośnie stanowiska organu o braku renomy wcześniejszego znaku towarowego "Biedronka Codziennie niskie ceny" [...], w dacie zgłoszenia znaku przeciwstawionego skarżąca wskazała, iż Urząd w decyzji zaakcentował, że większość z przedstawionych przez Skarżącą materiałów pochodzi z okresu po w/w dacie, natomiast wcześniejsze materiały mogą świadczyć co najwyżej o stosowaniu różnych znaków Skarżącej i wskazują, że w świadomości potencjalnych odbiorców usługi Skarżącej były utożsamiane z oznaczeniem "Biedronka". Spośród konkretnych materiałów przestawionych przez Skarżącą, Urząd odniósł się do dwóch: artykułu prasowego "Ach jak kobiety lubią biedronkę" z [...] grudnia 2001 r. oraz wydruku dotyczącego reklam emitowanych w różnych mediach (skarżona decyzja, s. 14). Zdaniem skarżącej stanowisko Urzędu, dotyczące kwestii renomy wcześniejszego znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) w dacie zgłoszenia przeciwstawionego znaku (tj. w dniu [...] grudnia 2002 r.) - jest bardzo skrótowe i potwierdza, że Urząd nie podjął w tym zakresie wszelkich niezbędnych czynności do wyjaśnienia przedmiotowej kwestii (art. 7 kpa). Urząd powinien był rozważyć wszelkie okoliczności, które mogły mieć znaczenie dla oceny, czy znak Skarżącej był renomowanym znakiem towarowym, a więc znakiem towarowym rozpoznawalnym przez znaczącą część odbiorców na znacznej części terytorium Polski powinien był zatem dokonać oceny udziału znaku towarowego w rynku, intensywności, zasięgu geograficznego, okresu używania znaku, a także wielkości inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z jego promocją. Wyraziła pogląd, iż organ był zobowiązany uwzględnić nie tylko materiały sprzed daty pierwszeństwa znaku "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]), ale również materiały dotyczące okresu późniejszego, o ile mogły one wskazywać na podwyższoną rozpoznawalność znaku Skarżącej w tej dacie. Oceniając materiały przedstawione przez Skarżącą, a pochodzące z okresu sprzed dnia [...] grudnia 2002 r., Urząd określił je jako wskazujące co najwyżej na stosowanie różnych znaków przez Skarżącą. Podkreśliła, iż fakt wyraźnego ustosunkowania się jedynie do dwóch dowodów tj. a) wydruku dotyczącego reklam w wersji papierowej - w części w jakiej ten wydruk odnosił się do 2001 r. oraz b) artykułu prasowego b) "Ach jak kobiety lubią biedronkę" dowodzi bardzo pobieżnego zapoznania się przez Urząd z materiałem dowodowym, pochodzącym sprzed ww. daty. Stwierdziła, iż Urząd zupełnie pominął wiele materiałów potwierdzających intensywne używanie znaku dokładnie odpowiadającego oznaczeniu "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]).

Wskazała, iż Urząd nie odniósł się między innymi do ulotek, gazetek handlowych i inne podobnych materiałów, potwierdzających używanie znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" przed [...] grudnia 2002 r. Z samej istoty takich materiałów wynika, iż są one dystrybuowane w bardzo dużym nakładzie, w intensywny sposób w różnych częściach kraju. Organ w jej ocenie nie odniósł się też do przykładów reklam z wyżej przedstawionym znakiem z lat 2000-2002 r., Podkreśliła, iż reklama dyskontów spożywczych ze znakiem "Biedronka Codziennie niskie ceny" (dokładnie odpowiadającym znakowi [...]) zajęła piąte miejsce w rankingu 20 najczęściej oglądanych reklam w 2001. Potwierdza to artykuł z czasopisma "Press" ze stycznia 2002 r., również załączonego do pisma Skarżącej z [...] stycznia 2002 r. (załącznik nr 6). Do tego rankingu organ także w ogóle się nie odniósł.

Organ w jej ocenie nie odniósł się do kopii artykułów prasowych sprzed [...] grudnia 2002 r., w których m.in. uwagę zdjęcia wejść do sklepów oznaczonych znakiem dokładnie odpowiadającym znakowi towarowemu "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]). Przykładem są zdjęcia z artykułów "O J. optymistycznie" z "Supermarket News" z października 2002 r., artykułu " Wzbiera fala handlu dyskontowego" z Wiadomości Handlowych z listopada 2002 r. W/w zdjęcia pozwalają wnioskować, że oznaczanie sklepów przed J. (licencjobiorcę Skarżącej) znakiem "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) było standardem w działalności "Biedronek" już przed [...] grudnia 2002 r. Niezależnie od tego, z artykułów pochodzących sprzed w/w daty wynikają inne istotne dane. Choćby z w/w artykuł pt.: O J. optymistycznie" z 2002 r. jest mowa o tym, że w tym właśnie roku "Biedronka zanotowała dobre wyniki ekonomiczne". Te wyniki logicznie musiały powodować zwiększoną rozpoznawalność stosowanego już w tej dacie znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]). Jeszcze donioślejsze znaczenie ma artykuł "Biedronka" z października 2002 r. (drugi w kolejności w załączniku nr 7 do pisma Skarżącej z [...] stycznia 2002). W tym artykule, pod grafiką znaku towarowego "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) (tego właśnie znaku) została umiejscowiona informacja, że markę "BIEDRONKA" rozpoznaje 89 % konsumentów. Artykuł informuje także, że "Biedronka jest obecnie największą siecią detaliczną w Polsce, obejmując 600 placówek w 370 miastach Polski" oraz obejmuje wykres ilustrujący udziału w rynku pod względem obrotów. Te dane niewątpliwie mają znaczenie dla oceny rozpoznawalności znaku [...] we właściwej dacie. Już przecież w 2002 r. znak "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) silnie "towarzyszył" aktywności ekonomicznej JMD. Z tego powodu, przykładowo - na podstawie faktu istotnego udziału sklepów w rynku pod względem obrotów - można logicznie wnioskować o szerokim "kontakcie" konsumentów z samym znakiem "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]);

Pobieżne postępowanie Urzędu potwierdza również jego stanowisko względem dwóch materiałów Skarżącej sprzed 2002 r., do których Urząd wprost odniósł się na s. 14 skarżonej decyzji. Urząd stwierdził, że z publikacji "Ach jak kobiety lubią Biedronkę" z dodatku "Supermarket" do Gazety Wyborczej z 2002 r. wynika, iż usługi Skarżącej były utożsamiane raczej z oznaczeniem Biedronka. To stanowisko pomija jednak znaczenie następujących kwestii wynikających z w/w artykułu. Po pierwsze, temu artykułowi towarzyszy zdjęcie sklepu ze znakiem dokładnie odpowiadającym "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) a w samym artykule jest informacja, że "(...) jest to najbardziej rozbudowana sieć sklepów w Polsce (ich liczba zbliża się do około 600) ". Na tej podstawie można racjonalnie zakładać, że już w czasie przygotowywania w/w artykułu (w 2002 r.), konsumenci (z uwagi na wymienioną ilość sklepów tak samo oznaczanych jak na zdjęciu) mieli bardzo dobry "kontakt" z przedmiotowym oznaczeniem "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]). Ta zaś okoliczność miała bezpośrednie znaczenie dla silnej rozpoznawalności tego znaku, jako znaku towarowego w Polsce już w 2002 r. Po drugie, użyte w w/w artykule pod zdjęciem twierdzenie, że "najpopularniejszą marką sklepową jest Biedronka", potwierdza pośrednio rozpoznawalność (i to już w 2002 r.) znaku towarowego "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) - skoro we wskazanej dacie sklepy Biedronka były oznaczane tym właśnie znakiem towarowym (a przykład takiego oznaczania został wskazany wymienionym artykule). Wynika z tego, że Urząd powierzchownie ocenił w/w artykuł, nie dostrzegając, że potwierdza on także siłę znaku Skarżącej "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) już w 2002 r. Podobnie powierzchownie Urząd ocenił wydruk dotyczący emitowanych reklam (w załączniku nr 4 do pisma Skarżącej z [...] stycznia 2002 r.). Urząd w istocie przyjął, że te wydruki odnosiły się do znaku towarowego "Biedronka" a nie do znaku odpowiadającego znakowi towarowemu "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]). Miałoby o tym rozstrzygać umiejscowienie w przedstawionym przez Skarżącą wykazie, pod pozycją BRAND, wyłącznie słowa "Biedronka". Tymczasem, Urząd pominął, że reklamy przedstawione przez Skarżącą na CD, które bez wątpienia eksponują znak towarowy "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]), także zostały wyszczególnione w w/w wykazie za pomocą wyrazu "Biedronka" pod pozycją BRAND. Przykładowo, dotyczy to wyemitowanej w TVP 2 reklamy a ukazanej w multimedialnym pliku 2002_01 (Styczen)_02.wmv. na w/w płycie CD - która dotyczy orzeszków MONTI, bananów i oleju a kończy się prezentacją znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) i jego wymówieniem To samo dotyczy wyemitowanej w telewizji P., w lipcu 2002 r., reklamy z pomidorami, plecakiem i biurkiem (plik multimedialny 2007_01 (Lipiec)_04.wmv). Obie w/w reklamy zostały wykazane w wykazie papierowym Skarżącego skrótowo wyrazem "Biedronka" - a nie ma żadnych wątpliwości, że są to reklamy eksponujące znak towarowy "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]). Konsekwentnie, Urząd mógł zasadnie przyjąć, że tego znaku towarowego dotyczyło wiele innych reklam z lat 2000-2002 - ujętych w w/w zestawieniu papierowym a oznaczonych skrótowo wyrazem "Biedronka" pod pozycją BRAND. Urząd postąpił jednak inaczej, wykluczając moc dowodową papierowego wydruku dotyczącego reklam tylko na tej podstawie, że w tym zestawieniu pod pozycją BRAND widnieje wyraz "Biedronka". Skarżąca podkreśliła iż wskazana "łatwość" w ocenie materiału dowodowego z pewnością jest sprzeczna z zasadą wynikającą art. 7 kpa.

Na szczególnie mocną krytykę zasługuje w ocenie skarżącej stanowisko organu w zakresie materiałów opatrzonych datą po [...] grudnia 2002 r., pominiętych przez Urząd. Takie podejście Urzędu jest równoznaczne z niedopuszczalnym i automatycznym odrzuceniem bardzo wielu materiałów, o istotnym znaczeniu dla niniejszej sprawy. Wiele materiałów opatrzonych datą po [...] grudnia 2002 r. - potwierdza renomę (ponadprzeciętna rozpoznawalność) znaku towarowego "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) w tej właśnie dacie. Przykładowo, dotyczy to następujących materiałów:

- w kolorowych kopiach artykułów z gazet, załączonych do pisma Skarżącej z [...] stycznia 2011 r., wynika sytuacja znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) w dacie [...] grudnia 2002 r. Przykładowo, w artykule z [...] lutego 2003 r. pt. "Od szklanego ekranu do półki" w dwutygodniku "Detal dzisiaj" został umiejscowiony kadr z reklamy telewizyjnej właśnie z ze znakiem [...]. Wybór tej reklamy przez autorów artykułu - i jej umiejscowienie wśród kadrów z reklam z bardzo znanymi znakami jak I., M. czy O. - należy tłumaczyć tym, że także reklama ze znakiem "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) była bardzo znana w dacie ukazania się tego artykułu. Zresztą autorzy artykułu wprost podkreślają olbrzymią ilość reklam "(...) serwowanych przez "Biedronkę" w 2002 r." (zob. czwarta kolumna artykułu). Ten fakt miał bez wątpienia bezpośrednie znaczenie dla znajomości znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) - skoro ten właśnie znak, ukazany na kadrze z reklamy w ramach artykułu, był intensywnie wykorzystywany w reklamach telewizyjnych m.in. w 2002 r.

Tytułem innego przykładu, w artykule "Supermarket news" z listopada 2003 r., w artykule " Top 50 detalistów FMCG" zostało umiejscowione zdjęcie z wejściem do sklepu oznaczonego znakiem "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) oraz informacja, że JMD zanotowała najwyższą sprzedaż w 2002 r. - wyższą niż C., T., A, czy E.. Te dane dotyczące sprzedaży także mają ważne znaczenie dla oceny "siły" w/w znaku ([...]) w dniu [...] grudnia 2002 r. Tak wysoka sprzedaż został przecież osiągnięta właśnie w sklepach oznaczanych znakiem [...] i posługujących się materiałami promocyjnymi z tym znakiem;

- także komunikaty prasowe ze strony www.biedronka.pl (w załączniku nr 7 do pisma Skarżącej z [...] stycznia 2011 r.) obejmują istotne informacje dotyczących okresu sprzed [...] grudnia 2010 r. Przykładowo, w komunikacie z [...] stycznia 2006 r. (wyniki sprzedaży za rok 2006 r.) zawarto informacje, że w 2005 r. "(...) Biedronka otworzyła 84 nowe sklepy, i zamknęła rok liczbą 805 sklepów). Z tej informacji można przecież wnioskować, że ponad 700 sklepów powstało przed początkiem 2005 r., z czego - logicznie rzecz biorąc - zdecydowana większość musiała powstać przed grudniem 2002 r. To zaś ustalenie potwierdza istotny udział w rynku sklepów w grudniu 2002 r. a pośrednio - istotną rozpoznawalności znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]), stosowanego w w/w dacie dla oznaczania samych sklepów i w materiałach dystrybuowanych w tych sklepach (np. gazetkach). Skarżąca podkreśliła, iż sam Urząd uznał, iż już od 2000 r. znak [...] był używany w Polsce (skarżona decyzja, s. 12). Przy czym nie ma żadnych podstaw (Urząd też takowych nie znalazł) do twierdzenia, że na dzień [...] grudnia 2002 r. ten znak był stosowany tylko na niektórych sklepach "Biedronka", i tylko w niektórych częściach Polski;

- w folderze reklamowym ze znakiem "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) - dotyczącym okresu marzec-kwiecień 2004 r., - jest informacja że Biedronka jest regularnie odwiedzana przez 46 % Polaków. Logicznie biorąc, tak dobry wynik mógł zostać osiągnięty wyłącznie w ciągu dłuższego okresu czasu (wielu lat, nie zaś kilku miesięcy czy jednego roku). Dlatego powyższy współczynnik pozwala wnioskować o regularnym odwiedzeniu sklepów Biedronka przez zbliżoną grupę osób także przy końcu 2002 r. , a tym samym - o bardzo silnym kontakcie Polaków ze znakiem "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) w tej dacie.

Podsumowując, w świetle rozważań w pkt 1.5-1.8 wyżej, stanowisko Urzędu względem materiałów przedstawionych przez Skarżącą - na okoliczność renomy znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) w dniu [...] grudnia 2002 r. - razi swoją powierzchownością. To stanowisko wskazuje na zupełne pominięcie wielu ważnych dowodów istotnych z punktu widzenia renomy znaku Skarżącą. Uzasadnione jest zatem twierdzenie, że w/w zakresie Urząd nie podjął wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Tym samym, naruszył art. 7 kpa - w sposób który mógł mieć (i w istocie miał) wpływ na wynik sprawy. Podjęcie właściwych czynności przez Urząd musiałby prowadzić do odmiennego stanowiska w kwestii renomy znaku Skarżącej, aniżeli rozstrzygnięcie skarżonej decyzji. Tym samym, uzasadniałoby odmienną ocenę zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 Pwp w rozpatrywanym stanie faktycznym.

Niezależnie do powyższego, postępowanie Urzędu w zakresie materiałów powołanych na okoliczność renomy znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) we właściwej dacie, potwierdza brak rozpatrzenia całego materiału dowodowego oraz całkowicie dowolną jego ocenę. Treść skarżonej decyzji jednoznacznie wskazuje, że organ pominął (tj. w ogóle nie ocenił) wielu dowodów, z punktu widzenia renomy znaku ([...]) w dacie zgłoszenia przeciwstawionego znaku. Ocena zaś tych dowodów, do których organ się odniósł, wskazuje na brak uwzględnienia korzystnych dla Skarżącego okoliczności (zob. uwagi wyżej, pkt 1.6). Tym samym, uzasadniony jest zarzut istotnego naruszenia przez organ także art. 77 § 1 i art. 80 kpa. Należyta ocena wszystkich istotnych dowodów musiałaby bowiem prowadzić do wniosku, że w dacie w dacie zgłoszenia przeciwstawionego znaku "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]) znak "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) był w Polsce renomowanym znakiem towarowym.

Zdaniem skarżącej, skarżona decyzja narusza w sposób istotny art. 107 § 3 kpa. W jej ocenie sprzeciw budzi bardzo skrótowe stanowisko Urzędu odnoszące się do renomy znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) - zwłaszcza w świetle ilości wiarygodnego materiału dowodowego przedstawionego przez Skarżącą. Przykładowo, organ należycie nie wyjaśnił, dlaczego pominął - przy ocenie renomy w/w znaku Skarżącą - materiały z datą po [...] grudnia 2002 r., pomimo, że wiele z tych materiałów potwierdza renomę tego znaku właśnie w tej dacie. Urząd nie zajął również stanowiska w kwestii wielu istotnych materiałów z datą sprzed [...] grudnia 2002 r., nie wyjaśniając, dlaczego te materiały nie mają jego zdaniem znaczenia w rozpatrywanym sporze. Taki sposób odniesienia się przez organ do materiałów Skarżącej jednoznacznie narusza art. 107 § 3 kpa, stanowiąc oczywiście wadliwe uzasadnienie w w/w zakresie.

Uzasadniając zarzuty odnoszące się do stanowiska organu co do braku wtórnej zdolności odróżniającej wyrażenia "Codziennie niskie ceny"), skarżąca podniosła, iż oceniając przesłankę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem), Urząd oceniał konkretną zdolność odróżniającą elementów przeciwstawionych materiałów. Stwierdził, że wyrażenie "codziennie niskie ceny" w znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) nie nabyło wtórnej zdolności odróżniającej przed datą zgłoszenia przeciwstawionego znaku "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]). To twierdzenie - mające bezpośrednie znaczenie dla odrzucenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w rozpatrywanej sprawie - organ uzasadnił następującymi argumentami. Po pierwsze, przyjął, że w dowodach przedstawionych przez Skarżącą przedmiotowe wyrażenie nie było eksponowane. Po drugie, stwierdził, że dla celów reklamowych Skarżąca używała innych sloganów reklamowych jak np. "Obniżamy ceny. Nigdy jakość" Po trzecie i najważniejsze, organ podkreślił, że przed datą zgłoszenia znaku "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]), slogan "codziennie niskie ceny" był stosowany przez jeszcze jeden podmiot. W konsekwencji, organ przyjął, że wyrażenie codziennie niskie ceny nie może determinować kolizji przeciwstawionych znaków (skarżona decyzja, s. 12-13).

Powyższe stanowisko organu jest błędne. Wprawdzie Urząd prawidłowo podjął ocenę zdolności odróżniającej elementów przeciwstawionych znaków (w tym wyrażenia "codziennie niskie ceny"), przy ogólnej analizie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Sposób przeprowadzenia tej oceny w odniesieniu do elementu "codziennie niskie ceny" - jak i sama konkluzja co do braku wtórnej zdolności odróżniającej wskazanego elementu - świadczą jednak o naruszeniu przepisów postępowania, który miało istotny wpływ na wynik sprawy. Postępując prawidłowo - Urząd musiałby bowiem przyjąć, że wyrażenie "codziennie" niskie ceny", w dacie zgłoszenia przeciwstawionego znaku "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]), legitymowało się wtórną zdolnością odróżniającą, jako wyrażenie jednoznacznie kojarzone ze sklepami tego samego przedsiębiorstwa, prowadzonymi przez licencjobiorcę Skarżącej (a więc z jednym i tym samym źródłem komercyjnego pochodzenia towarów). To zaś stanowisko musiałoby skutkować inną konkluzją w kwestii niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp, aniżeli rozstrzygnięcie skarżonej decyzji.

Zdaniem skarżącej spółki, błędne stanowisko Urzędu co do braku wtórnej zdolności odróżniającej wyrażenia "codziennie" niskie ceny" w dacie zgłoszenia przeciwstawionego znaku - było wynikiem niewłaściwej oceny kwestii renomy "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) w tej dacie. Prawidłowe ustalenie tej kwestii otwierało drogę do potwierdzenia "transferu" konkretnej zdolności odróżniającej ze znaku [...] na samo wyrażenie "codziennie niskie ceny" i uznania tej zdolności już w dacie zgłoszenia spornego znaku "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]). Przyjęcie przez Urząd ustalenia co do braku renomy znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) miało bez wątpienia istotny wpływ na zaniechanie zbadania kwestii "przeniesienia" konkretnej zdolności tego znaku na element "codziennie niskie ceny". To uchybienie organu jest tym istotniejsze, że Trybunał Sprawiedliwości jednoznacznie dopuszcza możliwość przeniesienia zdolności odróżniającej ze znaku złożonego (A+B) na element tego znaku (A lub B). Wynika to z wyroku z 7 lipca 2005r. w sprawie C-353/03, Nestle, (Zb.Orz. z 2005 r., s. 1-6135, pkt 30; tekst wyroku w j. polskim jest dostępny na stronie www.curia.eruopa.eu). Ten wyrok jest zbieżny z wydaną w tej samej sprawie opinię rzecznika generalnego (z 2 stycznia 2005 r.) zgodnie z którą "(...) główne znaki towarowe z charakterem wysoce odróżniającym mogą mieć tendencję do przenoszenia na ich elementy stosunkowo dużo charakteru odróżniającego. Jednocześnie przy silnych znakach towarowych istnieje stosunkowo dużo elementów i wariantów głównego znaku towarowego, które już ze względu na używanie głównego znaku towarowego mają samodzielnie charakter odróżniający (...) (por. pkt 35 tej opinii).

Zdaniem skarżącej jest niejasne, dlaczego Urząd przyjął, że w świetle materiału dowodowego sprawy, hasło "codziennie niskie ceny" nie było eksponowane. Ten materiał dowodowy uprawnia bowiem do zajęcia całkowicie odmiennego stanowiska. Dotyczy to m.in. załączonych do akt sprawy artykułów prasowych. Przykładowo, zdjęcia z artykułów przedstawionych przez Skarżącą (także tych powoływanych na s. 13 decyzji) dowodzą, że przedmiotowe wyrażenie - jako element znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) - było umiejscowione nad wejściem do sklepów "Biedronka". W istocie, trudno o lepszą ekspozycję przedmiotowego hasła. Niezależnie do tego - Urząd w ogóle nie zwrócił uwagi na inne materiały Skarżącej, eksponujące w/w hasło. Przykładowo:

• reklamy załączone przez Skarżącą na płycie CD zawsze kończą się charakterystycznym melodyjnym wymówieniem hasła "codziennie niskie ceny". Ta charakterystyczna tonacja, znana od bardzo dawna przez Polaków, bez wątpienia stanowi silne eksponowanie przedmiotowego hasła;

• "hasło "codziennie niskie ceny" było eksponowane na wielu materiałach reklamowych i promocyjnych Skarżącej. Dowodzi tego m.in. oferta z okresu 13.02-19.02.2001 (w kolorze, jest niejasne, dlaczego Urząd przyjął, że w świetle materiału dowodowego sprawy, hasło "codziennie niskie ceny" nie było eksponowane. Ten materiał dowodowy uprawnia bowiem do zajęcia całkowicie odmiennego stanowiska. Dotyczy to m.in. załączonych do akt sprawy artykułów prasowych. Przykładowo, zdjęcia z artykułów przedstawionych przez Skarżącą (także tych powoływanych na s. 13 decyzji) dowodzą, że przedmiotowe wyrażenie - jako element znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) - było umiejscowione nad wejściem do sklepów "Biedronka".

Niezależnie do tego - Urząd w ogóle nie zwrócił uwagi na inne materiały Skarżącej, eksponujące w/w hasło. Wtórnej zdolności odróżniającej wyrażenia "codziennie niskie ceny" we właściwej dacie nie wyklucza natomiast w ocenie skarżącej fakt stosowania przez ten podmiot - w kontekście działalności sklepów "Biedronka" – innych, przytaczanych w decyzji UP, haseł reklamowych odnoszących się do niskich cen towarów.

Skarżąca wyraziła nadto pogląd, iż wtórnej zdolności odróżniającej wyrażenia "codziennie niskie ceny" - w dacie zgłoszenia przeciwstawionego znaku "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]) - nie przekreśla fakt stosowania tego wyrażenia, przed 2002 r., przez inny podmiot. Istotne są natomiast takie kryteria jak udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji. Zdaniem skarżącej, Urząd należycie nie rozważył "proporcji" intensywności wykorzystywania wyrażenia "codziennie niskie ceny" w przeciwstawionych znakach Skarżącej i Uczestnika postępowania. Zdaniem skarżącej, prawidłowo dokonana analiza akt doprowadziłaby do wniosku, iż wyrażenie "codziennie niskie ceny" było przed 2002 r. intensywniej używane przez J. (licencjobiorcę Wnioskodawcy) i kojarzone, w dniu [...] grudnia 2002 r., ze sklepami J., ("biedronkami"), a nie ze sklepami innego podmiotu.

Odnosząc się do poglądu UP, który uznał, iż nie są całościowo podobne przeciwstawione znaki "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]) oraz "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...] – z uwagi na brak podobieństwa elementów "BIEDORNKA" i "GLOBI" oraz różnice w grafice obydwu znaków skarżąca podniosła, co następuje.

W ocenie skarżącej stanowisko Urzędu jest błędne. Jest ono wynikiem braku podjęcia wszelkich kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz nieprawidłowej oceny zgromadzonego sprawie materiału dowodowego - z naruszeniem art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 kpa . Element "codziennie niskie ceny" w znaku Skarżącej legitymował się wtórną zdolnością odróżniającą już w dacie zgłoszenia znaku przeciwstawionego (choćby z uwagi na intensywne używanie, przed w/w datą, znaku "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]). Takie zaś ustalenie musiałoby mieć istotny wpływ na ocenę podobieństwa przeciwstawionych znaków. Innymi słowy, nieprawidłowa ocena wtórnej zdolności odróżniającej elementu "codziennie niskie ceny" miała bezpośredni wpływ na ocenę organu co do podobieństwa znaków "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]) oraz "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) i tym samym m.in. na całościową ocenę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Wskazała, iż w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, fakt przejęcia w znaku późniejszym elementu znaku wcześniejszego wyposażonego w zdolność odróżniającą umożliwia - w razie identyczności oznaczanych towarów (usług) - potwierdzenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Taki wniosek wyraźnie wynika z wiodącego, z punktu widzenia metodyki oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, wyroku TS w sprawie Medion (Thomson Live) (wyrok z 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04, Zb. Orz. z 2005 r., s. 1-8551, pkt 37; tekst wyroku w j. polskim na stronie internetowej: www.curia.europa.eu). Wynikająca z tego wyroku zasada zakazu "zawłaszczania" odróżniającego elementu znaku wcześniejszego do późniejszego oznaczenia znajduje pełne zastosowanie w niniejszym stanie fatycznym. Jednocześnie, ze skarżonej decyzji wynika, że Urząd w ogóle nie wziął pod uwagę w/w zasady. Dobitnie potwierdza to brak jakiegokolwiek odniesienia się przez Urząd, w skarżonej decyzji, do w/w wyroku Trybunału w sprawie C-120/04, Medion.

Nieprawidłowa ocena przez Urząd wtórnej zdolności odróżniającej elementu "codziennie niskie ceny" - wywierając bezpośredni wpływ na ocenę podobieństwa znaków "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]) oraz "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) - miała także istotne znaczenie dla rezultatu rozstrzygnięcia na tle art. 132 ust. 2 pkt3 PrWłPrzem. Postępując prawidłowo, i uwzględniając wtórną zdolność odróżniającą wyrażenia "codziennie niskie ceny" we właściwej dacie, organ powinien był potwierdzić wskazane podobieństwo, w stopniu wystarczającym do powstania "związku" pomiędzy znakami, w rozumieniu wyroku Trybunału w sprawie C-252/07, I..

Niezależnie od powyższego, Urząd zdezawuował inną okoliczność, mającą istotne znaczenie dla oceny podobieństwa znaków "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]) oraz "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]). Jak już Skarżąca wskazywała w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, przeciwstawione znaki mają zbliżoną "dwuskładnikową strukturę" [tj. nazwa sieci sklepów ("GLOBI" i "BIEDRONKA") + wyrażenie "codziennie niskie ceny" poniżej]. Ta struktura istotnie zbliża te znaki pod względem wywieranego całościowego wrażenia.

Urząd pominął jednak całkowicie znaczenie zbieżnej struktury tych znaków, w ogóle przy tym nie wyjaśniając, dlaczego ta zbieżność miałaby być bez znaczenia na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem oraz 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem. Takie postępowanie także świadczy o naruszeniu przez Urząd art. 7, art. 77 § 1, art. 80 kpa i art. 107 § 3 kpa.

Uzasadniając swoje stanowisko w kwestii przyjętej przez organ błędnej metodyki oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd skarżąca podniosła, iż błędna metodyka oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd - zastosowana w skarżonej decyzji - wyraża się w przyjęciu wadliwych zasad badania zdolności odróżniającej elementów tych znaków. Urząd w istocie przyjął, że uznanie wtórnej zdolności odróżniającej elementu oznaczenia zależy od samego faktu jego równoległego albo wcześniejszego stosowania (czy nie stosowania) przez jeszcze jeden podmiot. Taka optyka oceny konkretnej zdolności odróżniającej nie znajduje jednak potwierdzenia w unijnej judykaturze. Jak już wspomniano, w świetle tej judykatury, istotne są inne kryteria jak: udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji (zob. ponownie - już powoływany wyrok Trybunału w sprawie C-353/03, Nestle, pkt 31). Tych kryteriów organ jednak należycie nie uwzględnił, ostatecznie odmawiając potwierdzenia wtórnej zdolności odróżniającej wyrażenia "codziennie niskie ceny" na dzień [...] grudnia 2002 r. To ustalenie miało natomiast bezpośredni wpływ na wykluczenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp.

Skarżąca podkreśliła, iż organ zupełnie pominął znaczenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-120/04, Medion, który, w jej ocenie, uprawnia do potwierdzenia wskazanego niebezpieczeństwa w sytuacji, gdy w znaku późniejszym wykorzystano w całości odróżniający element znaku wcześniejszego, z dodaniem innego elementu. W następstwie błędnych ustaleń faktycznych i przyjęcia wadliwej metodyki oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w niniejszym stanie fatycznym, Urząd błędnie zastosował przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem.

Zdaniem skarżącej, błędne zastosowanie przez Urząd art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp jest zwłaszcza wynikiem błędnych (bo nie znajdujących uzasadnienia w materiale dowodowym) ustaleń co do braku wtórnej zdolności odróżniającej wyrażenia "codziennie niskie ceny" w dacie zgłoszenia "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]) oraz co do braku całościowego podobieństwa tego znaku co znaku Skarżącej "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]). Przyjęcie prawidłowych ustaleń w w/w zakresie musiałoby bowiem skutkować stwierdzeniem, że prawo ochronne na znak "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]) podlega unieważnieniu na podstawie art. art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem, właśnie ze względu na wcześniejszy znak "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]). Drugim czynnikiem, który spowodował błędne zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem było przyjęcie wadliwej interpretacji tego przepisu, poprzez przyjęcie wadliwej metodyki oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. W tym kontekście Skarżąca jeszcze raz podkreśliła zupełne pominięcie przez Urząd wyroku Trybunału w sprawie Medion.

Uzasadniając zarzut przyjęcia przez organ błędnej interpretacji art. 132 ust. 2 pkt 3 Pwp skarżąca wyraziła pogląd, iż budzi zastrzyżenia sposób rozumienia przez Urząd pojęcia "renomowany znak towarowy". Jak już wspomniano, to pojecie - prawidłowo interpretowane - jest tożsame ze znakiem towarowym rozpoznawalnym przez znaczącą część odbiorców na znacznej części terytorium Polski. Urząd nie przyjął tej prawidłowej wykładni. Gdyby bowiem przyjął taką prawidłową wykładnie, to - w świetle materiałów przestawionych przez Skarżącego - nie mógłby stwierdzić, że znak "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...]) nie był renomowanym znakiem towarowym na terytorium Polski, w dacie zgłoszenia do rejestracji przeciwstawionego znaku "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]). Nadto zdaniem skarżącej Urząd niesłusznie zrównał podobieństwo przeciwstawionych znaków na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp, z podobieństwem znaków, na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp. Wynika to wprost ze stanowiska skarżonej decyzji, że "skoro na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp przeciwstawiono ten sam znak towarowy, którego podobieństwo oceniono już na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2, to ocena podobieństwa na gruncie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp pozostaje taka sama (skarżona decyzja, s. 14). Takie podejście jest metodycznie błędne. Na tle obu w/w przepisów, inny jest przecież punkt odniesienia oceny podobieństwa znaków. Na gruncie art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem, to podobieństwo jest oceniane w ramach ogólnej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Z kolei, w ramach art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem, ocena podobieństwa znaków wchodzi w zakres ogólnej oceny związku (kojarzenia) pomiędzy znakami towarowymi, w rozumieniu wyroku TS z 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07, Intel Corporation (zob. zwłaszcza pkt 41-42 tego wyroku; tekst w j. polskim na stronie internetowej www.curia.europa.eu). Praktyczny skutek wyżej wskazanej różnicy oceny jest taki, że do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem może wystarczyć takie podobieństwo przeciwstawionych znaków, które nie uzasadnia zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem. To stanowisko znajduje zresztą potwierdzenie w orzecznictwie. W szczególności, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 4 marca 2009 r. w sprawie IV CSK 335/08, Panorama Firm/Panorama Internetu: "(...) w odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony). Istota podobieństwa znaku renomowanego została ujęta syntetycznie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 23 października 2003 r., C-408/01, w sprawach Adidas-Salomon AG i Adidas Benelicc BW v. Fitnessworld Trading LTD (ECR 2003, s. 1-12537), wydanym na tle art. 5 ust. 2 dyrektywy nr 89/104, w którym stwierdzono, że chociaż podobieństwo oznaczeń jest przesłanką zastosowania tego przepisu, to wystarczający jest taki stopień podobieństwa, który prowadzi do łączenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców (...) Także Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08 (nie publ.) stwierdził, że w wypadku znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jak więc widać, w orzecznictwie wspólnotowym i krajowym stopień podobieństwa znaków, jako przesłanka naruszenia znaku renomowanego, jest sytuowany na niskim poziomie, wyznaczanym przez takie określenia, jak łączenie, kojarzenie, przywodzenie na myśl. Tak subtelne kryteria podobieństwa mają zastosowanie tylko do znaków renomowanych (cytowany wyrok jest dostępny w bazie Lex pod nr 513294; powyższe podkreślenia R.S.).

W skarżonej decyzji Urząd nie uwzględnił jednak konieczności odmiennego podejścia do oceny podobieństwa znaków, na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp i na art. 132 ust. 2 pkt 3 Pwp. To uchybienie - mające bezpośrednie znaczenie dla wyniku sprawy - świadczy zdaniem skarżącej o wadliwej wykładni art. 132 ust. 2 pkt 3 Pwp.

Skarżąca wskazała nadto, iż w kwestionowanej decyzji Urząd nie w ogóle nie odniósł się do dwóch szczególnych przesłanek zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem tj. tj. związku pomiędzy przeciwstawionymi znakami towarowymi (w rozumieniu wyroku Trybunału w sprawie C-252/07, Intel Corporation) oraz ryzyka nieuczciwego wykorzystywania albo szkody względem zdolności odróżniającej albo renomy znaku wcześniejszego.

Związek (skojarzenie) pomiędzy znakami towarowymi jest bardzo istotną przesłanką zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 Pwp. Tego związku w żadnym wypadku nie można sprowadzać do kwestii podobieństwa pomiędzy znakami. Podobieństwo znaków jest bowiem tylko jednym z kryteriów oceny tego związku. Innymi równie ważnymi kryteriami przy jego ocenie są a) charakter towarów lub usług, dla których przeciwstawione znaki zostały zarejestrowane, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami lub usługami oraz dany krąg odbiorców; b) intensywność używania i renomę wcześniejszego znaku towarowego oraz c) stopień - samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania - charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego Powyższych kryteriów, ustalonych w wyroku Trybunału w sprawie Intel Corporation, Urząd w ogóle nie rozważył, w ramach art. 132 ust. 2 pkt3 Pwp. Podobnie jak w ogóle nie rozważył samej przesłanki związku (kojarzenia) pomiędzy znakami towarowymi. Lektura wskazanej decyzji uzasadnia wręcz pogląd, że - w ocenie Urzędu — ta przesłanka w ogóle nie jest ma znaczenia w ramach art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp.

Podobnie, w skarżonej decyzji Urząd nie uwzględnił innej szczególnej przesłanki zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 Pwp - nie rozważył, czy używanie późniejszego znaku "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]) mogłoby przynieść uczestnikowi, bez właściwego powodu, nienależną korzyść albo być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku towarowego "Biedronka Codziennie niskie ceny" ([...] ocenie skarżącej to zaniechanie Urzędu także potwierdza przyjęcie przez Urząd wadliwej interpretacji art. 132 ust. 2 pkt 3 Pwp.

Uzasadniając zarzut odnoszący się do kwestii stanowiska Urzędu co do braku podstaw do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 Pwp skarżąca podniosła, iż wskazane stanowisko Urzędu jest w dużej mierze wynikiem błędnych ustaleń faktycznych, poczynionych wskutek nieprawidłowej oceny materiału dowodowego. W szczególności, jest ono wynikiem niesłusznego zanegowania renomy znaku "Biedronka codziennie niskie ceny" ([...]) w dacie zgłoszenia przeciwstawionego znaku "GLOBI codziennie niskie ceny" ([...]) oraz niesłusznego potwierdzenia braku podobieństwa tych znaków. W kwestii tych uchybień Urzędu, aktualne są wcześniejsze uwagi Skarżącego, w ramach zarzutów naruszenia przepisów postępowania (zob. zarzuty 1.1 i 1.3 wyżej).

Niezależnie od powyższego, błędne zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 3 Pwp jest następstwem przyjęcia błędnej interpretacji tego przepisu przez organ.

Pismem z dnia [...] lutego 2012 r. skarżąca podtrzymała i zreasumowała dotychczasową argumentację.

Organ w odpowiedzi naskarżę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując poglądy prawne prezentowane w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi więc o kontrolę aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywaną pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

W myśl natomiast art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skarga jest zasadna w zakresie zarzutów naruszenia prawa procesowego mogących mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego w ocenie Sądu nie odpowiada wymogom stawianym przez przepisy art. 7, 77, 80 oraz 107 § 3 k.p.a. w zakresie, w jakim odnosi się do zasadniczych zarzutów sprzeciwu w kontekście przepisów art. 132 art. 2 pkt 2 i 3 Pwp. .

Zdaniem Sądu, organ w niniejszej sprawie nie dokonał właściwej, pełnej oceny materiału dowodowego zgromadzonego w aktach, pod kątem występowania przesłanek, o których mowa w sprzeciwie, a które, zdaniem skarżącej, miałyby skutkować uwzględnieniem wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego O. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wobec decyzji Urzędu z dnia [...] marca 2008 roku o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy GLOBI CODZIENNIE NISKIE CENY o numerze [...] na rzecz C. Sp. z o.o. z siedzibą w W.. Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy GLOBI CODZIENNIE NISKIE CENY o numerze [...] zostało wszczęte na skutek sprzeciwu wniesionego przez spółkę uprawnioną z prawa ochronnego na sporny znak, uznanego przez Urząd Patentowy za bezzasadny. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. W świetle wyżej cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania.

W myśl art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Jak wynika z treści tego przepisu dla wypełnienia jego dyspozycji konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

- identyczność lub podobieństwo towarów do oznaczania których znaki te są przeznaczone;

- identyczność lub podobieństwo znaków towarowych;

- ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług oznaczonych tymi znakami.

Dokonanie oceny podobieństwa na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w poprzedzone jest oceną podobieństwo samych towarów. Z powyższym zagadnieniem tym wiąże się konieczność dokonania stosownej analizy profilu odbiorcy, dla którego oznaczane towary są przeznaczone. Organ nie poddał tej wstępnej kwestii praktycznie żadnej analizie, co w niniejszej sprawie – w ocenie Sądu – mogło zaważyć na treści rozstrzygnięcia. O ile bowiem co do zasady uważa się, iż odbiorcą dóbr i usług jest osoba stosownie poinformowana oraz rozsądnie podejmująca decyzje, to kwestia ta może przedstawiać się odmiennie w odniesieniu do dóbr powszechnego użytku, nabywanych po stosunkowo niskich cenach w supermarkecie. Wspólnym mianownikiem winno być kryterium charakteru tych dóbr i powiązanego z nim sposobu ich nabywania. Organ winien jednoznacznie stwierdzić, czy można je uznać za towary nabywane z namysłem i stosowną do tego rozwagą – czy przeciwnie – należą do grupy towarów nabywanych impulsywnie – co oczywiście zwiększałoby możliwość zajścia omyłki co do ich pochodzenia. Należy przy tym zauważyć, iż jeśli chodzi o model przeciętnego odbiorcy ukształtowany w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - warto wskazać, iż w orzeczeniu z dnia 22 czerwca 1999 r., C - 342/97 Lloyd/Klijsen, jak również w orzeczeniu z dnia 16 lipca 1998 r., C - 210/96 Gut Springenheide i Tusky ETS podał, iż dla celów całościowej oceny niebezpieczeństwa konfuzji przeciętny konsument określonego rodzaju dóbr jest postrzegany jako osoba należycie dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna. Jednocześnie podkreślił, że poziom spostrzegawczości przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów lub usług.

Sąd uznał za zasadne zarówno poglądy skarżącej odnoszące się do niedostatecznej oceny materiałów dowodowych sprawy pod kątem występowania przesłanki mylącego podobieństwa znaków, jak również niedostatecznego zbadania podnoszonej w toku postępowania przed UP kwestii renomy znaku przeciwstawionego. W szczególności w ocenie Sądu doszło do istotnego z punktu widzenia wpływu uchybienia na treść wyroku zaniechania całościowej oceny porównawczej porównywanych znaków. Urząd – wbrew nakazom wynikającym z utrwalonej doktryny prawniczej oraz orzecznictwa – skupił się wyłącznie na różnicach pomiędzy znakami w postaci użytych w nich nazw firm – Biedronka oraz Globi – pomijając tę część argumentacji skarżącej, w której wskazuje ona na możliwość (ryzyko) zajścia pomyłki po stronie odbiorców polegającej na skojarzeniu znaków i sprzecznym z rzeczywistością wniosku o istnieniu powiązań gospodarczych pomiędzy używającymi przedmiotowe znaki firmami.

W stanie faktycznym kontrolowanej sprawy bezspornym jest fakt wcześniejszej rejestracji znaku należącego do skarżącej. Obydwa porównywane znaki mają charakter słowno-graficzny. Powtarzalnym elementem jest slogan: "Codziennie niskie ceny", w każdym ze znaków umiejscowiony w dolnej jego części. Centralnie umiejscowione są natomiast elementy wskazujące na firmy: Biedronka oraz Globi. Do elementów graficznych należy kolorystyka oraz występujący jedynie w znaku przeciwstawionym wizerunek biedronki. Zauważalne różnice dotyczą także kroju czcionki słów oznaczających firmy używające znaków.

Dokonanie oceny porównawczej powinno się odbywać na różnych płaszczyznach postrzegania. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę ogólne wrażenie, jakie znaki wywierają na odbiorcy oraz znajomość znaku.

W zakresie stawianego przez skarżącą spółkę zarzutu o mylącym podobieństwie oznaczeń (art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp) niezbędna była pełna analiza znaków, w tym również uwzględnienia podnoszonej przez skarżącą okoliczności rozplanowania grafiki znaku. Strona skarżąca podnosiła bowiem, iż podobieństwo oznaczeń dostrzega w ich "dwuskładnikowej strukturze", przy czym nazwy sieci sklepów ("GLOBI" i "BIEDRONKA") – usytuowane są centralnie.

Należy zauważyć, iż w przypadku obydwu porównywanych znaków element: "codziennie niskie ceny" znajduje się w tej samej - dolnej części znaku i jego rozkład, jak również zastosowana grafika jest w obu przypadkach do siebie zbliżona. Slogan występujący w obydwu porównywanych znakach składa się z trzech słów, których grafika i umiejscowienie są praktycznie identyczne. Identyczne jest także umiejscowienie elementu Globi i Biedronka, oznaczające firmy do których należą oznaczenia. Znaki nie są identyczne, jednak skarżąca spółka nie powołuje się na ich identyczność, lecz ryzyko konfuzji polegające w szczególności na możliwość skojarzenia znaków i sprzecznym z rzeczywistością wniosku o istnieniu powiązań gospodarczych pomiędzy używającymi przedmiotowe znaki firmami.

Organ nie dostrzegł tego rodzaju podobieństw, koncentrując się praktycznie wyłącznie na rozbieżnościach w kolorystyce znaków.

Nie rozważył zatem w pełni warstwy graficznej znaku.

Niedostatecznie ocenił także kwestię z nią związaną w znaku będącym przedmiotem oceny – mianowicie nie odniósł się do warstwy fonetycznej znaku. Nie można nie zauważyć, że czym innym jest ocena elementu dystynktywnego "GLOBI" bądź "BIEDRONKA", a czym innym – ocena wszystkich elementów słownych każdego z porównywanych znaków, czyli "GLOBI – CODZIENNIE NISKIE CENY" oraz "BIEDRONKA – CODZIENNIE NISKIE CENY". O ile zgodzić się można z organem co do stwierdzenia o braku elementów wspólnych, narażających potencjalnego klienta na popełnienie błędu w zakresie źródła pochodzenia towaru oznaczonego wyłącznie firmowym logo przedsiębiorcy (element składający się z 1 słowa, ewentualnie opatrzony grafiką), to takiego wniosku w sposób automatyczny nie można wynieść w odniesieniu do bardziej złożonych oznaczeń, porównywanych w sprawie niniejszej. Elementy "GLOBI" oraz "BIEDRONKA" otoczone są szeregiem innych elementów, w tym rozbudowanego wizualnie i fonetycznie elementu słownego "codziennie niskie ceny", słusznie uznanego przez UP za rodzaj sloganu. Niemniej jednak, sam fakt, iż został on użyty w obydwu zarejestrowanych znakach, w tym w znaku spornym, obligował do drobiazgowej analizy znaku jako całości, wraz z użytym związkiem frazeologicznym "codziennie niskie ceny".

Zdaniem Sądu, fakt, iż użyty element ma cechy sloganu reklamowego, nie wyklucza, iż znak jako całość posiada zdolność odróżniającą.

Organ nie obalił skutecznie, w sposób dostatecznie przekonujący, argumentu skarżącej spółki, która wskazując na cechy znaku przeciwstawionego jako całości przekonywała, iż sporny znak wykazuje cechy podobieństwa w stosunku do tego znaku. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż równouprawnionym na tle brzmienia przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp. wariantem mylącego podobieństwa znaków jest ryzyko skojarzenia ze znakiem wcześniejszym.

W ocenie Sądu rozpatrując ponownie kwestię ryzyka wprowadzania konsumentów w błąd Urząd Patentowy RP zobowiązany będzie uwzględnić także wspomniane już warunki obrotu.

W tej sytuacji organ winien rozważyć ponownie kwestię ryzyka ewentualnego wprowadzenia w błąd polegającego na możliwości skojarzenia znaków i sprzecznym z rzeczywistością wniosku o istnieniu powiązań gospodarczych pomiędzy używającymi przedmiotowe znaki podmiotami.

Kwestiami, które organ winien wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny przesłanki ryzyka skojarzenia znaków należy również intensywność faktycznego używania przeciwstawionego znaku "Biedronka codziennie niskie ceny" w okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku spornego celem objęcia go rejestracją, a także ewentualna renoma tego znaku.

Należy na wstępie zaznaczyć, że nabycie wtórnej zdolności odróżniającej regulują przepisy art. 129 i 130 p.w.p. Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej jest wynikiem rzeczywistego i konkretnego używania przez przedsiębiorcę danego oznaczenia w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów. Ocena, czy dane oznaczenie posiada wtórną zdolność odróżniającą powinna być dokonywana przy zbadaniu wszelkich okoliczności faktycznych, takich jak: czas używania znaku, jego udział w rynku, sposób i intensywność oraz wszystkich danych wskazujących, że określona grupa odbiorców przypisze, w sposób ewidentny oznaczenie i opatrzony nim towar konkretnemu przedsiębiorcy (por. wyrok WSA z 11 maja 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 369/10, LEX nr 675823). Zatem należy wziąć pod uwagę kryteria obiektywnie świadczące o możliwości nabycia przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej na rynku w następstwie jego używania, takie jak: długość używania, ilość towaru oznakowanego wprowadzonego do obrotu, sposób dystrybucji, reklamę. Dowodami nabycia wtórnej zdolności odróżniającej mogą być ankiety, czy też sondaże opinii. Przy czym żadne z wymienionych kryteriów nie ma znaczenia decydującego przy ocenie podstawowej przesłanki nabycia wtórnej zdolności odróżniającej tj. używania znaku. Ciężar udowodnienia faktu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej w rozpoznawanej sprawie spoczywał na sprzeciwiającej się spółce.

Prawidłowa ocena wtórnej zdolności odróżniającej wymaga dokonania wszechstronnej oceny wszystkich okoliczności związanych z używaniem danego oznaczenia w obrocie. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem, okoliczności, które należy uwzględniać przy przeprowadzeniu tej oceny to: udział w rynku znaku towarowego, intensywność, zasięg geograficzny, czas używania znaku towarowego, inwestycje poczynione na promocję znaku, procent odbiorców identyfikujących towary jako pochodzące od konkretnego przedsiębiorcy, opinie konsumentów czy właściwych izb gospodarczych. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie nie dokonano oceny wartości poszczególnych dowodów, sprowadzając badanie wtórnej zdolności odróżniającej do stwierdzenia, że slogan nie mający samodzielnie zdolności odróżniającej nie mógł nabyć wtórnej zdolności odróżniającej przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego do ochrony slogan stosowany był bowiem co najmniej przez jeden jeszcze podmiot (uprawnionego do spornego znaku towarowego) przez co nie mógł być kojarzony wyłącznie z wnoszącym sprzeciw. Organ zacytował przy tym fragment uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2007 r. (sygn. VI SA/Wa 2112/06) w sprawie [...]. Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej następuje w momencie, gdy pewna znacząca grupa kupujących przyporządkowuje oznaczenia określonym towarom, czyli uznaje dane oznaczenia jako znaki wyróżniające towary na rynku (por. wyrok NSA z dnia 14 lipca 2010 r. II GSK 703/09). Ta kwestia została wyjaśniona w wyroku ETS z dnia 4 maja 1999 r. C-108/97 i C-109/97 w sprawie Windsurfing Chiemsee. Organ przytaczając w uzasadnieniu kontrolowanej decyzji fragment wyżej wskazanego wyroku WSA w Warszawie w sprawie "[...]" inkorporował poglądy zawarte w tym wyroku, odnoszące się do kwestii uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej znaku w sytuacji używania tego samego oznaczenia przez inne podmioty. Pominął przy tym jednak tę część wywodów, które nakazują zbadanie istotnych okoliczności stanu faktycznego, o których była mowa powyżej. Nie jest w ocenie Sądu wystarczające wskazanie samego faktu używania przed dokonaniem rejestracji przeciwstawionego znaku przez skarżącą oznaczenia "codziennie niskie ceny" przez uprawnioną (wówczas nie objętego jeszcze ochroną), bez pełnej oceny faktycznego występowania oznaczeń w stosunkach gospodarczych – w relewantnym dla sprawy okresie, tj. przed zgłoszeniem spornego znaku.

W tym miejscu należy zauważyć, iż może wydawać się, że w niniejszej sprawie badanie wtórnej zdolności odróżniającej znaku przeciwstawionego jest czynnością bezprzedmiotową, gdyż znak jest już objęty ochroną w związku z rejestracją, a zatem nie może być mowy o braku po jego stronie zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 129 ust. 1 pkt 2 Pwp. Brak ten może ewentualnie dotyczyć elementu "codziennie niskie ceny", jednak kwestia ta nie może być przedmiotem samodzielnego badania w ramach postępowania w sprawie unieważnienia znaku "Globi codziennie niskie ceny". Jednakże rozpoznawalność znaku jako całości i przypisywalność towarów nim oznaczanych do określonego źródła pochodzenia (bądź jednego z podmiotów powiązanych gospodarczo ze sobą) jest okolicznością, która podlega badaniu przy ocenie ryzyka konfuzji. Dlatego też należy uznać, iż ma ona istotne znaczenie w sprawie z uwagi na konieczność zbadania stosunków rynkowych towarzyszących używaniu znaku przez skarżącą.

Odpierając argumentację strony skarżącej w zakresie renomy organ wskazał natomiast jedynie, iż uznał zarzut sprzeciwiającego sformułowany na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej za bezzasadny. Jak wskazano w kontekście oceny zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. brak jest spełnienia przesłanki podobieństwa znaków towarowych. Przeciwstawione znaki towarowe różnią się bowiem w sposób wyraźny na wszystkich płaszczyznach ich postrzegania. Wykazanie powyższego podobieństwa znaków towarowych jest także niezbędną przesłanką dla zastosowania przepisów art. 132 ust. 2 pkt 3.p.w.p. Skoro na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przeciwstawiono ten sam znak towarowy, którego podobieństwo oceniono już na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. to ocena podobieństwa na gruncie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 pozostaje taka sama.

Ocena o braku renomy znaku przeciwstawionego nie została jednak poparta stosownym wywodem logicznym. Brak jest odniesienia się organu do konkretnych, wskazywanych przez stronę dowodów na podstawie których pragnie ona wywieść swoje prawa na podstawie przesłanki o renomie używanego znaku słowno - graficznego. Złożone przez nią materiały, jak również twierdzenia faktyczne wymagają analizy oraz rzetelnego ustosunkowania się organu z zachowaniem wymogów art. 7, 107, 80 i 107 § 8 k.p.a. Analizie podlegać powinna przesłanka faktycznego używania przeciwstawionych sobie znaków.

Sąd doszedł do przekonania, iż argumentacja organu nie stanowi konsekwentnego, spójnego wywodu, na podstawie którego możliwe byłoby ustosunkowanie się do przyjętych jako podstawa rozstrzygnięcia ustaleń oraz poglądów prawnych.

Przy ocenie przesłanek odnoszących się do renomy znaku przeciwstawionego niezbędnym jest dokonanie drobiazgowej analizy dokumentów przedstawionych przez skarżącą. Stwierdzenia o braku renomy znaku "Biedronka codziennie niskie ceny", zawartego w skarżonej decyzji, nie można przyjąć za wystarczające, gdyż nie jest ono poparte stosowną analizą materiałów przedstawionych przez skarżącą. Należy przy tym stwierdzić, iż organ niezasadnie zdyskwalifikował złożone do akt materiały datowane po dniu [...] grudnia 2002 r. Zdaniem Sądu należy je również poddać wszechstronnej ocenie, gdyż ich treść może wskazywać na istnienie renomy znaku "Biedronka codziennie niskie ceny" w okresie poprzedzającym datę wydania tych materiałów. Nie byłoby natomiast wymagane badanie istnienia bądź braku renomy w sytuacji ustalenia przez organ braku podobieństwa oznaczeń, lecz dla takiego działania organu brak jest obecnie podstaw w sytuacji - co zostało wskazane powyżej – nie dokonania dostatecznej analizy porównawczej samych oznaczeń.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż organ wydając zaskarżoną decyzję nie rozważył prawidłowo całego materiału dowodowego i nie dokonał wszechstronnej oceny wszystkich istotnych okoliczności wpływających na ryzyko konfuzji.

Niewątpliwie przyjąć trzeba, że w postępowaniu administracyjnym wydanie prawidłowej decyzji w każdym przypadku powinno poprzedzać dokładne ustalenie stanu faktycznego istotnego w sprawie, stosownie do art. 7 i 77 k.p.a. Zgodnie zaś z przepisem art. 107 § 3 k.p.a. decyzja powinna być należycie uzasadniona z podaniem m.in. dowodów, na podstawie których określone fakty organ orzekający przyjął za udowodnione oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej. Niewyjaśnienie wszystkich okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie oraz nieuzasadnienie decyzji w sposób właściwy narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego i stanowi podstawę do uchylenia przez sąd administracyjny zaskarżonej decyzji (tak również: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (w:) wyroku z dnia 26 maja 1998 r., sygn. akt II SA 420/98, nie publik.). Niewątpliwie zaniechanie przez organ administracji publicznej podjęcia czynności procesowych zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego, zwłaszcza gdy strona powołuje się na określone i ważne dla niej okoliczności, jest uchybieniem przepisom postępowania administracyjnego, skutkującym wadliwość decyzji (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 1981 r., sygn. akt SA 234/81, ONSA z 1981, Nr 1, poz. 23).

Poprzez zaniechanie wyjaśnienia kwestii podnoszonych przez stronę skarżącą, Urząd Patentowy RP uniemożliwił sądowi administracyjnemu przeprowadzenie prawidłowej i pełnej kontroli legalności zaskarżonej decyzji z dnia [...] marca 2011 r.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek niniejszego wyroku organ zobowiązany będzie ponownie dokładnie wyjaśnić wszystkie jej okoliczności, konkretnie ustosunkowując się do żądań i twierdzeń strony skarżącej oraz uwzględniając w decyzji zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes strony. Innymi słowy organ administracji obowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać i ocenić ponownie cały materiał dowodowy (art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w przepisie art. 107 § 3 k.p.a., w taki sposób, aby umożliwić sądowi administracyjnemu dokonanie prawidłowej i pełnej oceny legalności wydanej przez organ decyzji nie tylko pod względem proceduralnym, ale również materialnoprawnym. .

Z uwagi na powyższe, w myśl art. 145 ust. 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji.

Stwierdzając, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu, Sąd oparł się na dyspozycji art. 152 p.p.s.a., natomiast orzekając o kosztach – o dyspozycję art. 200 p.p.s.a.