Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1209/12
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2012-11-19 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 132 ust, 2, art. 132 ust. 2 pkt 3
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2012 r. sprawy ze skargi B. AG z siedzibą w B., Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny EspumaX oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją Urząd Patentowy RP działający w postępowaniu spornym oddalił sprzeciw B. z siedzibą w B., Niemcy, skarżącej w niniejszej sprawie, wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny Espumax nr [...] na rzecz T. Sp. z o.o. w G.

Decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2009 r. Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz T. Sp. z o.o. z siedzibą w G. prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy Espumax. Znak został przeznaczony do oznaczania takich towarów z kl. 5 Klasyfikacji nicejskiej jak: produkty farmaceutyczne, wyroby chemiczne do celów leczniczych i higienicznych oraz wyroby medyczne zawarte wyłącznie w zakresie klasy 5.

W dniu [...] listopada 2010 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw skarżącej wobec ww. decyzji.

Jako podstawę prawną sprzeciwu wskazano art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 132 ust. 2 pkt 3, art. 132 ust. 1 pkt 2 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Skarżąca podniosła, że jest uprawnioną z rejestracji znaku towarowego ESPUMISAN o numerze [...] przeznaczonego do oznaczania takich towarów z klasy 5 Klasyfikacji Nicejskiej jak: produkty farmaceutyczne, wyroby chemiczne do celów leczniczych i higienicznych. Jej najbardziej znanym i najlepiej sprzedającym się produktem jest lek na wzdęcia o nazwie ESPUMISAN, który od wielu lat jest obecny w Polsce, a w chwili obecnej jest najlepiej sprzedającym się produktem medycznym stosowanym na tę dolegliwość. Na dowód powyższego załączono roczne zestawienie sprzedaży leków na wzdęcia w latach 2002-2009 wg źródła IMS, oraz miesięczne zestawienie sprzedaży leków na wzdęcia na czerwiec 2010 r. sporządzone wg tego samego źródła. Ponadto podniesiono, że w badaniach znajomości marki przeprowadzonych przez instytut PBS DGA w 2010 r. spontaniczną znajomość marki ESPUMISAN jako produktu na wzdęcia wykazało 49% badanych, a w przypadku badania wspomaganego - 68% badanych.

Produkt o nazwie ESPUMISAN zdobył wiele nagród w kategorii produktu roku periodyku Świat Farmacji. Do sprzeciwu dołączono zestawienia faktur na dowód poniesienia kosztów na reklamę telewizyjną, która skutecznie, zdaniem skarżącej wpływa na zapamiętanie produktu przez pacjentów. Powyższe świadczy o renomie marki ESPUMISAN w Polsce. Zdaniem strony porównywane znaki są do siebie podobne, bowiem pierwszych 5 liter jest takie same - tj. "ESPUM", na płaszczyźnie fonetycznej podobieństwo jest także uderzające z powodu identyczności dwóch pierwszych sylab oraz niedystynktywności końcówek. Natomiast w przypadku płaszczyzny znaczeniowej porównywane znaki dla przeciętnego odbiorcy w Polsce mają charakter fantazyjny. Ponadto podniesiono, że przeciętny konsument widząc lub słysząc nazwę ESPUMAX może uznać, że ma do czynienia z silniejszą wersją leku ESPUMISAN i że używanie przez uprawnionego w obrocie spornego oznaczenia może spowodować rozwodnienie renomowanego znaku ESPUMISAN, osłabi jego renomę, a uprawniony będzie czerpał nienależne korzyści z używania swego znaku ESPUMAX.

Zdaniem skarżącej, wybór nazwy ESPUMAX przez uprawnionego nie był przypadkowy, ale w pełni świadomy i zamierzony, bowiem uprawniony wiedział, lub powinien był wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o istnieniu wcześniejszego prawa do znaku towarowego ESPUMISAN, który jest znakiem znanym i renomowanym a w związku z powyższym jego działanie nastąpiło w warunkach złej wiary.

Uprawniony wniósł o oddalenie sprzeciwu jako bezzasadnego. Przytoczył historię działalności uprawnionego oraz wskazał produkowane przez niego leki. Stwierdził, że porównywane oznaczenia nie są do siebie podobne w takim stopniu aby zaistniało ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd. Podniósł, że sporne oznaczenia mają co prawda identyczne dwie pierwsze sylaby, ale ich zakończenia są inne, co sprawia, że całościowo znaki wywierają odmienne wrażenie na przeciętnym odbiorcy, a porównywane oznaczenia nie mają charakteru oznaczeń fantazyjnych, bowiem oba pochodzą od łacińskiego słowa "spuma". Wskazał także, że słowo to oznacza pianę pęcherzyków gazu, która to powstaje przy wzdęciach. Podniósł, że odbiorcy towarów takich jak leki każdy zakup poprzedzają szczegółową analizą. Zarzucił, że wnosząca sprzeciw nie wykazała dowodów wystąpienia szkodliwości dla charakteru odróżniającego jej znaki, nie przeprowadziła żadnego dowodu na fakt istnienia prawdopodobieństwa zmiany rynkowej w zachowaniu przeciętnego konsumenta. Podkreślił, że intencją uprawnionego nie było podszywanie się pod jakikolwiek podmiot. Zarzucił, że wnosząca sprzeciw nie wykazała powszechnej znajomości znaku towarowego ESPUMISAN, ani nie udowodniła działania uprawnionego w złej wierze.

Podkreślił brak podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami oraz brak ryzyka pomylenia porównywanych znaków, a także różnice pomiędzy znakiem ESPUMISAN i ESPUMAX, rolę litery "X" w spornym znaku, oraz rolę wyróżniającą i informującą końcówki "MAX". Stwierdził także, że jego znak towarowy nie naruszył renomy znaku towarowego należącego do wnoszącej sprzeciw.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] Urząd Patentowy RP działając w trybie postępowania spornego na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 , art. 132 ust. 2 pkt 3, art. 132 ust. 1 pkt 2 i art. 131 ust 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej oddalił sprzeciw (pkt 1) i orzekł o kosztach postępowania (pkt 2).

Dokonując oceny z punktu widzenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Urząd Patentowy w pierwszej kolejności poddał ocenie podobieństwo samych towarów i stwierdził, że przeciwstawiony znak towarowy ESPUMISAN o numerze [...] został przeznaczony do oznaczania takich towarów jak: produkty farmaceutyczne, wyroby chemiczne do celów leczniczych i higienicznych z klasy 5 Klasyfikacji Nicejskiej. Sporny znak towarowy EspumaX oznaczony numerem [...] został przeznaczony do oznaczania takich towarów z klasy 5 Klasyfikacji Nicejskiej jak: produkty farmaceutyczne, wyroby chemiczne do celów leczniczych i higienicznych oraz wyroby medyczne zawarte wyłącznie w zakresie klasy 5.

Z powyższego zestawienia wynika, że sporny znak towarowy oraz przeciwstawione mu znaki towarowe przeznaczone są do oznaczania identycznych towarów z klasy 5 Klasyfikacji Nicejskiej.

Urząd Patentowy RP nie podzielił jednak poglądu skarżącej co do podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń, które są w jego ocenie na tyle zróżnicowane, że nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

Zgodnie z ustaloną praktyką oraz orzecznictwem oznaczenia powinny być oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Dlatego mając na uwadze całościową ocenę znaku towarowego należy zdaniem organu, zwrócić uwagę na proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów, a także ich oryginalność i sposób ich postrzegania przez przeciętnego odbiorcę towarów. Dokonanie oceny porównawczej powinno się odbywać na różnych płaszczyznach postrzegania mając na uwadze jednocześnie ogólne wrażenie jakie znaki wywierają na odbiorcy oraz znajomość znaku.

Sporny znak towarowy EspumaX jest znakiem słowno-graficznym, natomiast znak przeciwstawiony ESPUMISAN jest znakiem słownym. W porównywanych znakach dominującymi elementami są elementy słowne. Przeciwstawiony znak towarowy [...] składa się wyłącznie z elementu słownego ESPUMISAN. Natomiast grafika w znaku spornym sprowadza się jedynie do zastosowania pogrubionej czcionki oraz wielkich liter pierwszej "E" i ostatniej "X", które nie są zdaniem Urzędu Patentowego RP, wystarczająco oryginalne, aby przeważyły nad elementem słownym, co oznacza, iż elementy te nie będą postrzegane przez odbiorców jako elementy identyfikujące źródło pochodzenia towarów. W związku z powyższym Urząd, jak podał, dokonał oceny podobieństwa przedmiotowych znaków ze szczególnym uwzględnieniem warstwy fonetycznej i znaczeniowej porównywanych oznaczeń.

Znak sporny EspumaX oraz przeciwstawiony mu znak ESPUMISAN nie są podobne w warstwie fonetycznej, ponieważ znaki te składają się z różnej liczby sylab i wymawiane są w odmienny sposób. Wyraźne różnice pomiędzy tymi znakami w wymowie dostrzegane są w ich układzie sylabicznym. Znak sporny składa się z 3 sylab (ES-PU- MAX), a przeciwstawiony z 4 (ES-PU-MI-SAN). Odmienność ostatnich sylab porównywanych znaków jest wyraźna. Co prawda wspólnym elementem porównywanych oznaczeń jest element słowny "espum", jednakże, zdaniem Urzędu odnosi się on wprost do przeznaczenia produktów sygnowanych tymi znakami, tj. leków przeciw wzdęciom, bowiem "spuma" oznacza pęcherzyki gazu znajdujące się w jelitach. W związku z powyższym należy go potraktować jako element opisowy. Pozostałe elementy słowne spornych znaków tj. - "ax" (w znaku spornym) oraz - "isan" (w znaku przeciwstawionym) nie posiadają znaczenia w języku polskim i należy je potraktować jako fantazyjne. Pomimo części wspólnej porównywanych oznaczeń, która jest elementem opisowym, same znaki, jako całość, mają charakter fantazyjny. Powyższe wpływa na istnienie istotnych różnic pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi.

W świetle powyższego Urząd stwierdził, że zbieżność pierwszych pięciu liter w tych znakach także nie uzasadnia twierdzenia o ich podobieństwie jako całości, tym bardziej, że znaki te są łatwe do zapamiętania, a tym samym nie ma niebezpieczeństwa, że występujące pomiędzy nimi różnice mogłyby pozostać niezauważone przez przeciętnego odbiorcę.

Dodatkowo Urząd Patentowy RP podniósł, że udzielił prawa ochronnego na znak towarowy ESPUMIL ([...]), który to również zawiera element "espum" a przy tym istnieją także prawa ochronne na znaki towarowe udzielone na rzecz innych podmiotów, które zawierają w sobie element "espu", który jest również elementem słownym porównywanych znaków w niniejszej sprawie np. ESPUTICON ([...]), rubinki espulon ([...]).

W związku z faktem, że porównywane znaki towarowe nie są do siebie podobne, gdyż wywierają odmienne ogólne wrażenie w warstwie wizualnej i fonetycznej, Urząd stwierdził, że nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje ryzyko skojarzenia spornego znaku towarowego ze znakiem przeciwstawionym, tym bardziej, że w rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z dobrze poinformowanymi i uważnymi odbiorcami. Co prawda towary oznaczone porównywanymi znakami można nabyć w tych samych miejscach zbytu, a mianowicie w aptekach i punktach gdzie można nabyć leki, jednakże zdaniem Urzędu okoliczność ta nie wpływa na istnienie ryzyka wprowadzenia potencjalnego odbiorcy w błąd co do pochodzenia tych towarów. Urząd jak podał, uwzględnił, że model przeciętnego odbiorcy ukształtowany w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dla celów całościowej oceny niebezpieczeństwa konfuzji stanowi osoba należycie dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna (zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. o sygn. akt C-342/97, wyrok ETS z dnia 16 lipca 1998 r. o sygn. akt C-210/96 oraz wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r. o sygn. akt C-218/01).

Nadto zwrócił uwagę na to, że ETS podkreślił, iż poziom spostrzegawczości przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów lub usług. Zasadne jest stanowisko, że konsument nabywający farmaceutyki, wiedząc o ich wpływie na zdrowie i o niebezpieczeństwach płynących z ewentualnej pomyłki, będzie szczególnie uważny i ostrożny. Nawet zatem zwykły ostateczny odbiorca, a więc nie tylko profesjonalista, podczas zakupu produktów farmaceutycznych jest, zdaniem Urzędu, wyjątkowo uważny w wyborze właściwego produktu, ponieważ kupowany produkt nie jest towarem zwykłym, lecz takim, który będzie miał wpływ na jego zdrowie. Odbiorca taki będzie także skłonny do szukania i wzięcia pod uwagę porady specjalisty. Rozsądny konsument farmaceutyków przy ich zakupie zwróci więc szczególną uwagę na nazwę, a także na znak towarowy.

Zdaniem Urzędu niezasadny jest także zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Urząd Patentowy RP odwołując się do literatury przedmiotu i wyroku WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2009 r. sygn. akt VI SA/ Wa 1917/08 podniósł, że w złej wierze jest ten, kto powołując się na określone prawo lub stosunek prawny wie, że prawo to (stosunek prawny) nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy w tym przedmiocie nie można uznać, w okolicznościach konkretnego przypadku, za usprawiedliwiony zaś te okoliczności w tym naganność postępowania uprawnionego, organ powinien ocenić w kontekście całokształtu ustalonego stanu faktycznego, przy czym o działalności w złej wierze można mówić w przypadku nieuczciwych zachowań, których celem jest zawłaszczenie cudzych oznaczeń, zgłoszenia znaku towarowego w celu zablokowania konkurentowi uzyskania rejestracji.

W rozpatrywanej sprawie wnosząca sprzeciw oparła istotę zarzutu złej wiary na istnieniu podobieństwa spornego znaku towarowego EspumaX [...] do należącego do niej znaku ESPUMISAN [...].

W świetle powyższego i faktu, iż porównywane znaki towarowe nie są podobne, niemożliwe jest stwierdzenie, że uprawniony działał w złej wierze zgłaszając swój znak towarowy, który posiada ten sam fragment słowny "espum" co w znaku przeciwstawionym. Również fakt wiedzy uprawnionego o istnieniu i używaniu znaku towarowego ESPUMISAN nie wystarcza zdaniem Urzędu, do przyjęcia działania w złej wierze.

Dokonując oceny z punktu widzenia art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Urząd Patentowy stwierdził, że podstawą uznania istnienia zarzutu opartego na powołanym przepisie jest stwierdzenie istnienia podobieństwa lub identyczności porównywanych znaków towarowych. Wynika to ex lege z brzmienia ww. artykułu. Wobec uznania braku podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi znakami zbędne jest zatem dalsze badanie, czy udzielenie spornego prawa ochronnego nastąpiło z jego naruszeniem.

Z treści art. 132 ust 2 pkt 3 p.w.p. stanowiącego również podstawę prawną sprzeciwu wynika, że koniecznym warunkiem dla jego stosowania jest identyczność lub podobieństwo znaków towarowych. Tylko bowiem wtedy, gdy znaki są identyczne lub podobne może dochodzić do naruszeń, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Sporny znak towarowy EspumaX o numerze [...], różni się od przeciwstawionego mu znaku towarowego ESPUMISAN o numerze [...], a zatem, zdaniem Urzędu, nie zachodzą wskazane w tym przepisie przesłanki do uwzględnienia sprzeciwu.

Brak podobieństwa pomiędzy porównywanymi znakami czyni również zbędnym badanie, czy w rozpatrywanej sprawie zostały spełnione pozostałe przesłanki konieczne do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p. Stanowisko Urzędu w tej kwestii jest w jego ocenie zgodne z orzecznictwem sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C- 252/07 Intel Corporation przeciwko OHIM orzekł, że "renoma i charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego stanowią czynniki mające znaczenie nie dla oceny podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych, ale istnienia związku między nimi w odczuciu danego kręgu odbiorców". Natomiast w wyroku z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie C- 552/09 P Ferraro przeciwko OHIM Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że "wobec braku jakiegokolwiek podobieństwa między wcześniejszym a zakwestionowanym znakiem towarowym powszechna znajomość lub renoma wcześniejszego znaku towarowego, jak też identyczność lub podobieństwo danych towarów lub usług nie są wystarczające dla ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych lub związku między nimi w odczuciu danego kręgu odbiorców".

W tym stanie rzeczy Urząd uznał, iż zarzuty podniesione w sprzeciwie nie zasługują na uwzględnienie.

W skardze na powyższą decyzję skarżący zarzucił

- naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, art. 8, art. 11, art. 77 § 1 i § 4, art. 78 § 1, art. 80, art. 107 § k.p.a.

przez:

• błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że znak sporny nie jest podobny do renomowanego znaku towarowego ESPUMISAN dla towarów z klasy 5 - produktów farmaceutycznych, wyrobów chemicznych do celów leczniczych i higienicznych na skutek błędnej oceny podobieństwa oznaczeń i w rezultacie przyjęcie, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki unieważnienia znaku spornego,

• błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności mających wpływ na ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd, w tym siły odróżniającej znaku ESPUMISAN wynikającej z używania w obrocie oraz właściwego kręgu odbiorców i w rezultacie błędne przyjęcie, że takie ryzyko nie zachodzi;

• błędne ustalenie stanu faktycznego wynikające z zaniechania przeprowadzenia badania materiałów dowodowych przedłożonych przez skarżącą do akt sprawy na okoliczność renomy i powszechnej znajomości znaku ESPUMISAN, na skutek błędnego założenia, że okoliczności te są bez znaczenia w niniejszej sprawie i w rezultacie nieuwzględnienie renomy i powszechnej znajomości znaku ESPUMISAN przy rozstrzygnięciu niniejszej sprawy;

• błędne ustalenie stanu faktycznego wynikające z niedokonania pełnej analizy wszystkich przesłanek unieważnienia znaku spornego wskazanych w sprzeciwie;

• nieprawidłowe uzasadnienie zaskarżonej decyzji, wynikające z błędnego ustalenia stanu faktycznego w zakresie podobieństwa pomiędzy znakiem spornym i przeciwstawionym, ryzyka konfuzji, renomy i powszechnej znajomości znaku ESPUMISAN oraz niedokonania oceny przedstawionych w sprawie materiałów dowodowych, a także niedokonania pełnej analizy wszystkich przesłanek unieważnienia znaku spornego wskazanych w sprzeciwie;

oraz

• naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 132 ust. 2 pkt 3, art. 132 ust. 1 pkt 2, art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. na skutek błędnego ustalenia stanu faktycznego oraz błędnej lub niepełnej oceny przesłanek określonych w tych przepisach i w rezultacie przyjęcie, iż rejestracja znaku spornego nie narusza żadnego z powyższych przepisów.

Podnosząc powyższe zarzuty skarżąca wniosła o:

• uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz

• zasądzenie dla skarżącej kosztów procesowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych, zgodnie z art. 200 p.p.s.a..

W uzasadnieniu podniesiono, że Urząd Patentowy rozpoczął badanie podobieństwa od słusznego stwierdzenia, że "w porównywanych znakach dominującymi elementami są elementy słowne", gdyż "grafika w znaku spornym sprowadza się jedynie do zastosowania pogrubionej czcionki oraz wielkich liter pierwszej "E" i ostatniej "X", które nie są wystarczająco oryginalne aby przeważyły nad elementem słownym, co oznacza, iż elementy te nie będą postrzegane przez odbiorców jako elementy identyfikujące źródło pochodzenia towarów" ale całkowicie pominął ocenę oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej i skoncentrował się w zasadzie wyłącznie na analizie fonetycznej, analizę znaczeniową sprowadzając do oceny zdolności odróżniającej znaków.

Nie uzasadnił, na jakiej podstawie przyjął, że dla przeciętnego odbiorcy preparatów na wzdęcia płaszczyzna wizualna nie ma znaczenia. Tymczasem, znak ESPUMAX zaczyna się od pięciu identycznych liter jak znak ESPUMISAN. Zatem jako znak siedmioliterowy w 71% pokrywa się ze znakiem przeciwstawionym. Skoro proporcja elementów podobnych do niepodobnych wypada na korzyść elementów podobnych, i to zdaniem skarżącej, niezrozumiałym jest dlaczego Urząd uznał, że nie występuje jakiekolwiek podobieństwo pomiędzy badanymi znakami.

UP RP przyjął, że znaki mają dwie pierwsze sylaby wspólne, ale różnią je końcówki. Zatem znak ESPUMAX składający się z trzech sylab: "ES" "PUM" "AX" w 2/3 jest podobny do znaku ESPUMISAN, a tylko w 1/3 nie. Skoro, ponownie, proporcja elementów podobnych do niepodobnych przeważa na korzyść elementów podobnych fonetycznie, to, nie można przyjąć, że badane znaki są całkowicie różne.

Urząd Patentowy nie wyjaśnił, na jakiej podstawie ustalił, że znajomość łaciny w Polsce jest na takim poziomie, że modelowy odbiorca leków na wzdęcia zrozumie znaczenie wyrazu "spuma". Nie wyjaśnił też, na jakiej podstawie przyjął, że łacińska "spuma" zostanie skojarzona z dolegliwościami układu pokarmowego określanymi jako wzdęcia, skoro w powszechnym rozumieniu wzdęcia kojarzone są z nadmiarem gazów w układzie pokarmowym, a nie piany i to w dodatku w łacińskiej wersji. Doświadczenie życiowe zdaniem strony, pokazuje, że przeciętny polski pacjent nie zna łacińskich nazw nawet najbardziej typowych dolegliwości (takich jak katar, kaszel, czy ból gardła). Dlatego niezrozumiałe jest, na jakiej podstawie organ uznał, że przeciętny odbiorca leków na wzdęcia skojarzy nazwę ESPUMISAN z łacińskim określeniem piany.

Zdaniem skarżącej analiza Urzędu zmierzała w kierunku stwierdzenia, że modelowy odbiorca zrozumie zawarte w znaku ESPUMAX litery "SPUMA", a w znaku ESPUMISAN - "SPUM" jako pochodzące od łacińskiej "spuma" (piany) i w tym zakresie uzna te znaki za znaczeniowo podobne. W takim układzie, Urząd winien był przyjąć, że wspólne obu znakom ciągi liter "SPUM" stanowią o ich znaczeniowym podobieństwie. Ciąg liter "SPUM" w znaku ESPUMAX stanowi 57% całego znaku. Zatem proporcja elementów podobnych do niepodobnych zawartych w znaku ESPUMAX w porównaniu ze znakiem ESPUMISAN na gruncie znaczeniowym wynosi ponad 50% na korzyść elementów podobnych.

Skarżący nadto zarzucił, że Urząd Patentowy nieprawidłowo ocenił podobieństwo oznaczeń, a dodatkowo nie wyjaśnił motywów, jakimi się w toku tej oceny kierował. Prawidłowa analiza podobieństwa powinna doprowadzić UP RP do wniosku, że skoro na każdej z płaszczyzn podobieństwo przeważa nad różnicami, znaki należy uznać za podobne i to w stopniu wyższym niż średni.

Urząd uchybił również przepisom procesowym w toku oceny ryzyka wprowadzenia w błąd błędnie przyjmując, iż dla wypełnienia dyspozycji przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. konieczne jest spełnienie tylko dwóch przesłanek, tj. identyczności lub podobieństwa towarów oraz identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, których wypadkowa może prowadzić do ryzyka wprowadzenia w błąd.

Ryzyko konfuzji jest jednak trzecią przesłanką na gruncie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., badaną niezależnie od przesłanki podobieństwa towarów i oznaczeń i ocenianą na podstawie wszystkich okoliczności sprawy.

Całościowego badania ryzyka konfuzji Urząd nie przeprowadził, nie badając przedstawionego przez skarżącą materiału świadczącego w jej ocenie o renomie i powszechnej znajomości znaku ESPUMISAN. Nie określił kto jest przeciętnym odbiorcą i nie wziął pod uwagę, iż: ESPUMISAN jest liderem sprzedaży produktów na wzdęcia od wielu lat z ponad 50% udziałem w rynku, blisko 50% respondentów spontanicznie wskazuje ESPUMISAN jako znany im lek na wzdęcia, ESPUMISAN był i jest szeroko reklamowany w mediach ogólnopolskich, ESPUMISAN zdobył szereg nagród jako produkt roku.

Urząd Patentowy praktycznie nie zbadał przy tym, zdaniem strony, pozostałych podstaw unieważnienia znaku ESPUMAX wskazanych w sprzeciwie, opierających się również na przesłance podobieństwa, tj. podobieństwa do znaku renomowanego (art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.) oraz podobieństwa do znaku powszechnie znanego (art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Błędnie założył, że nie istnieje jakiekolwiek podobieństwo pomiędzy badanymi znakami. Zaniechanie badania dalszych podstaw unieważnienia znaku ESPUMAX stanowi zasadnicze uchybienie procesowe.

Skarżąca podniosła nadto, że prawidłowa metodologia badania podobieństwa do znaku renomowanego zakłada niższy stopień podobieństwa pomiędzy badanymi znakami. Zasadne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy znak wcześniejszy jest znakiem renomowanym, albowiem po stwierdzeniu renomy, podobieństwo znaku późniejszego lokalizuje się na znacznie niższym poziomie niż przy znaku zwykłym.

Błędem jest zatem przyjęcie, iż stwierdzony na gruncie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. brak podobieństwa przesądza o braku podobieństwa, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Zdaniem skarżącej, powołanie się w tym zakresie przez UP RP na wcześniejsze orzecznictwo jest chybione wobec istnienia innych okoliczności faktycznych w niniejszej sprawie.

Skarżąca uznała również za wadliwą analizę UP RP w zakresie przesłanek z art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Urząd dokonał nieprawidłowej oceny podobieństwa oznaczeń i doszedł do wniosku, że podobieństwo w ogóle nie zachodzi. Tymczasem, znak powszechnie znany winien być - tak jak znak renomowany - oceniany jak znak o dużej sile odróżniającej, a zatem posiadający szerszy zakres ochrony. Konsekwentnie, wymagany stopień podobieństwa przy znaku powszechnie znanym powinien być niższy, a dystans pomiędzy znakiem wcześniejszym a późniejszym - większy. UP RP ograniczył badanie ww. podstawy unieważnienia do stwierdzenia, że znak EPSUMAX w ogóle nie jest podobny do znaku ESPUMISAN. Taka niepełna i oparta na błędnym założeniu analiza stanowi uchybienie procesowe uzasadniające niniejszą skargę.

Co do art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. to zakres jego stosowania powinien zdaniem skarżącej obejmować całokształt okoliczności danej sprawy i uwzględniać sytuacje, w których chodzi nie tylko o uprzedzenie cudzej rejestracji, ale także o wykorzystanie wypracowanej pozycji i pozytywnych skojarzeń, jakie budzi wcześniejszy znak innego przedsiębiorcy, z zamiarem przechwycenia przynajmniej części jego klienteli.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 s 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym stosownie do § 2 powołanego artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zw. p.p.s.a - Dz. U. Nr 153, poz. 1270

Badając skargę wg powyższych kryteriów Sąd uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Zaskarżona decyzja nie nosi, bowiem znamion wadliwości w rozumieniu art. 145 § 1 p.p.s.a.

W podstawie prawnej sprzeciwu skarżąca odwołała się do art. 132 ust. 2 p.w.p., art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. i art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. uznając, iż sporny znak towarowy, na który zostało udzielone prawo ochronne nie spełnia przesłanek wskazanych w powołanych przepisach.

Rzeczą Urzędu, który związany jest w postępowaniu spornym podstawą żądania objętego sprzeciwem było zatem dokonanie oceny z punktu widzenia powołanych przepisów opartej na uprzednio poczynionych ustaleniach faktycznych wymaganych powołanymi przepisami, niezbędnymi do stwierdzenia, czy w świetle tych przepisów zachodzą przesłanki do uwzględnienia sprzeciwu i w konsekwencji unieważnienia prawa ochronnego obejmującego sporny znak towarowy.

Treść uzasadnienia zaskarżonej decyzji wskazuje na to, iż wbrew przekonaniu strony skarżącej, Urząd przeprowadził prawidłowo postępowanie i przedstawił stanowisko w sposób spełniający wymogi art. 107§ 1 k.p.a., poczynił stosowne ustalenia i dokonał z ich uwzględnieniem oceny prawnej nie dopuszczając się uchybień procesowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy ani też nie uchybiając powołanym przepisom prawa materialnego.

Poza sporem pozostaje ustalona przez Urząd Patentowy identyczność towarów, do których zarówno sporny znak, jak i znak towarowy przeciwstawiony są przeznaczone.

Dla oceny z punktu widzenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wymagane były nadto ustalenia co do podobieństwa towarów w rozumieniu powołanego przepisu i ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych tymi znakami i w takim zakresie Urząd Patentowy odnosząc się do zarzutów sprzeciwu opartych na tym przepisie sprawę rozpoznał.

Urząd poddał analizie podobieństwa znaków uwzględniając nie tylko płaszczyznę fonetyczną i znaczeniową ale również płaszczyznę wizualną.

Stwierdził bowiem, że sporny znak jest znakiem słowno graficznym a przeciwstawiony znak jest znakiem słownym zaś w obu dominującymi elementami są elementy słowne przy czym przeciwstawiony znak składa się jedynie z elementu słownego ESPUMISAN, a grafika w znaku spornym polega na zastosowaniu pogrubionej czcionki i wielkich liter pierwszej "E" i ostatniej "X", które w jego ocenie nie są wystarczająco oryginalne, aby przeważyły nad elementem słownym i w tej sytuacji Urząd uznał, iż ocena podobieństwa wymaga szczególnego uwzględnienia warstwy fonetycznej i znaczeniowej. Takie stanowisko nie wskazuje wbrew przekonaniu skarżącej, na wyłączeniu przez Urząd z oceny podobieństwa znaków płaszczyzny wizualnej; tyle, że czyniąc ustalenia w powyższym zakresie Urząd nie uwzględnił oczekiwanego przez skarżącą sposobu oceny znaków w płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

Zdaniem skarżącej ocena podobieństwa w tych płaszczyznach wymaga uwzględnienia oceny procentowej. W ocenie skarżącej sporny znak pokrywa się w 71% ze znakiem przeciwstawionym, bo zaczyna się od pięciu identycznych liter, a gdy chodzi o płaszczyznę fonetyczną to znak sporny składający się z trzech sylab i jest podobny do znaku przeciwstawionego w 2/3, natomiast na gruncie znaczeniowym wynosi ponad 50% na korzyść elementów podobnych. Taki sposób oceny nie znajduje jednak uzasadnienia ani w powołanym przepisie ani też w orzecznictwie sądów krajowych czy wspólnotowym. Dokonanie oceny porównawczej winno się bowiem odbywać na różnych płaszczyznach ale z uwzględnieniem ogólnego wrażenia, proporcji w sile odróżniającej poszczególnych elementów, ich oryginalności i sposobu postrzegania przez przeciętnego odbiorcę towarów a także oceny znaku jako całości. W takim też zakresie Urząd Patentowy oceny podobieństwa dokonał przedstawiając stanowisko w tym względzie w sposób jednoznaczny i przekonujący z zachowaniem wymogu z art. 107 § 3 k.p.a. i brak jest uzasadnienia dla zarzutów skargi co do wadliwości tej oceny.

Podnieść przy tym należy, iż w uzasadnieniu decyzji nie ma stwierdzenia, że przeciętny odbiorca skojarzy nazwę ESPUMISAN z łacińskim określeniem piany. Pojęciem "spuma" jako oznaczającym pęcherzyki gazu znajdujące się w jelitach Urząd Patentowy posłużył się wskazując na wspólny element porównywanych oznaczeń "espum" uznając go za element opisowy.

Jednakże zwrócił uwagę na to, że elementy "ax" i "isan" są elementami fantazyjnymi i znaki oceniane jako całość też mają taki charakter, co również stanowi o różnicach między znakami.

Urząd Patentowy stwierdził nadto, iż zbieżność pierwszych pięciu liter nie uzasadnia przyjęcia ich podobieństwa w całości zwłaszcza, iż znaki są łatwe do zapamiętania i wobec tego nie zachodzi niebezpieczeństwo, że występujące różnice mogłyby być niezauważone przez przeciętnego odbiorcę.

Dokonana przez Urząd analiza podobieństwa znaków i jej przedstawienie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie dają podstaw do uznania za uzasadnione zarzutów naruszenia wskazanych w skardze przepisów prawa materialnego, a ustalony w tym zakresie stan rzeczy łącznie z ustaleniem, iż trzecia z przesłanek określonych w powołanym przepisie nie zachodzi, bo w sytuacji, gdy jak w tym przypadku, znaki nie są do siebie podobne, gdyż wywierają odmienne ogólne wrażenie nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd wskazuje na to, iż niezasadnym jest również zarzut naruszenia art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. i art. 132 ust 2 pkt 3 p.w.p. W świetle pierwszego z powołanych przepisów przeszkodą w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych jest identyczność znaku lub podobieństwo do znaku towarowego, który był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby zaś w świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przeszkodą jest identyczność lub podobieństwo znaku do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym podobieństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu niezależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Nie może zatem budzić wątpliwości, iż w obu przypadkach jednym z warunków zastosowania powołanych przepisów jest istnienie podobieństwa lub identyczności porównywanych znaków towarowych, a z trafnej analizy Urzędu w tym zakresie wynika, iż ten warunek nie zachodzi, bo znaki nie są identyczne ani podobne. Stąd też nie było potrzeby prowadzenia przez Urząd Patentowy postępowania w kierunku ustalenia, czy zachodzą pozostałe przesłanki określone w powołanych przepisach. Z tego też względu z faktu odstąpienia przez Urząd Patentowy od badania materiału dowodowego złożonego przez stronę na okoliczność renomy i powszechnej znajomości przeciwstawionego znaku nie można czynić zasadnego zarzutu naruszenia przepisów prawa procesowego, o których mowa w skardze.

Nie ma również podstaw, by przypisywać wadliwość ocenie Urzędu odnoszącej się do zarzutu opartego na art. 131 ust 2 pkt 1 p.w.p.

Podnieść bowiem należy, że Urząd Patentowy związany jest nie tylko podstawą prawną zarzutu zgłoszonego w sprawie ale również jego podstawą faktyczną.

Skarżący oparł powyższy zarzut na istnieniu podobieństwa porównywanych znaków i wiedzy uprawnionego z w/w prawa ochronnego o istnieniu i używaniu przeciwstawionego znaku.

Uwzględniając zatem przyjęte w literaturze przedmiotu, jak i praktyce sądowej rozumienie pojęcia "złej wiary" oraz twierdzenia strony, na których ten zarzut jest oparty uznać należy, iż stanowisko Urzędu co do braku przesłanek wskazanych w powołanym przepisie jest trafne.

W tym stanie rzeczy Sąd uznał, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienia.

W sprawie nie doszło bowiem do uchybień proceduralnych ani też uchybień o charakterze materialnoprawnym, które w świetle art. 145 § 1 p.p.s.a. winny skutkować wyeliminowaniem zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego.

Z tego względu Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.