Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt II SA 2757/02
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2004-03-08 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędziowie: WSA Zbigniew Rudnicki Asesor WSA Andrzej Czarnecki Protokolant Arkadiusz Zawada po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2004 r. sprawy ze skargi W. M. i J. M. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2001r. Nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego uchyla zaskarżoną decyzję


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia z dnia [...] maja 2001r. Nr [...] Urząd Patentowy na podstawie art. 29, art. 8 pkt 2 i art. 31 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z póź. zm.) unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "Miś" nr [...] udzielone na rzecz W. M. i J. M. decyzją z dnia [...] stycznia 1995r.

Rozstrzygnięcie powyższe uzasadnił następująco:

W dniu [...] października 1998r. Z. z/s w O. złożyły wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego MIŚ nr [...] zarejestrowanego na rzecz W. M. i J. M., na podstawie art. 29 w związku z art. 4 ustawy o znakach towarowych stanowiącym, iż znakiem towarowym, w rozumieniu ustawy, może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw.

Firma ta podnosiła, iż znaku towarowego "Miś" z główką niedźwiedzia używa od 1978r. dla oznaczania ciastek i wyrobów cukierniczych i w 1997r. stwierdziła istnienie na rynku innego znaku towarowego "Miś" służącego do oznaczania wyrobów cukierniczych i fakt jego rejestracji. Na rozprawie złożony został odpis rejestru handlowego na okoliczność zmiany formy prowadzonej działalności pod nazwą Z. Spółka z o.o. i dodatkowo wskazana podstawa prawna wniosku o unieważnienie rejestracji - art. 8 pkt 2 oraz art. 31 ustawy o znakach towarowych.

Ustalono nadto, iż wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w [...] z dnia [...] września 1998r. w sprawie [...] zakazał on używania W. M. i J. M. oznaczenia samodzielnego lub wyeksponowanego "Miś" jako znaku firmowego oraz jako znaku towarowego do oznaczania towarów i usług. Bezspornym jest, że apelacja od tego wyroku została oddalona

Urząd Patentowy powołując się na wiążące dla niego ustalenia zawarte w powołanym wyroku, wskazał w zaskarżonej decyzji, że w obu oznaczeniach dominującą rolę pełni słowo "Miś", przy grafice obrazującej głowę niedźwiedzia i oznaczaniu towarów tego samego rodzaju - wyrobów cukierniczych. Zakaz używania oznaczenia "Miś" przez dotychczas uprawnionych oznacza usunięcie tego elementu ze znaku towarowego i zmianę jego istoty. W konsekwencji oznaczenie towarów jest innym znakiem niż znak zarejestrowany.

Ponadto okoliczność, że w [...] są trzy hurtownie jego produktów i są sprzedawane w dużych ilościach, skłania do przypuszczenia, że uprawnieni działają w złej wierze.

Sygn. akt 6 II SA 2757/02

Od decyzji Urzędu Patentowego odwołanie do Komisji Odwoławczej złożyli W. M. i J. M.. W zasadzie stanowi ono polemikę z wydanym przeciwko nim niekorzystnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w [...] i wątpliwym w jego obliczu zakresem ochrony jaka wynika z faktu rejestracji na ich rzecz znaku towarowego, którego posiadanie zostało przez Sąd zlekceważone. Zarzucili Urzędowi Patentowemu, iż podczas rejestracji wezwał ich do usunięcia słów "spółka braci", które byłyby cechą odróżniającą a zaproponował pozostawienie "Miś 1989". Zatem zmiany zainicjowane przez Urząd nie były przejawem ich złej woli, czy chęci upodobnienia własnego znaku do nazwy firmy w O.

Zarzucił, że wnioskujący o unieważnienie znaku nie złożył żadnych dowodów obciążających uprawnionego ze znaku oprócz pierwszej wersji znaku towarowego zgłoszonego do UP i wersji zmienionej. Wyraził niezrozumienie, dlaczego nieudokumentowana liczba hurtowni skarżącego została oceniona jako przejaw złej wiary. Podnosił pominięcie istotnego dla sprawy interesu prawnego stron uczestniczących w sporze. Dla skarżącego, strona wnioskująca o unieważnienie znaku jest nieznaną firmą produkującą inne wyroby o bliżej nieokreślonej jakości i zupełnie nieznane na rynku.

Urząd Patentowy wniósł o oddalenie skargi. Podnosił, że skarżący nie podnosi okoliczności, które wskazywałyby na naruszenie prawa.

Zainteresowane w sprawie Z. z/s w O. wnosiły o oddalenie skargi. Podnosili, iż panowie M. nie rejestrowali swego znaku w charakterze nazwiska lecz zarejestrowali i używali znak towarowy i firmowy "Miś" w charakterze nazwy niedźwiedzia, który to znak był od wielu lat używany przez Zainteresowanego. Stąd rejestracja dokonana była z naruszeniem art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Podnosili, że w trakcie postępowania rejestracyjnego zgłaszający dokonał istotnej zmiany znaku, co naruszało zasadę określoną w art. 42 ustawy o znakach towarowych, skoro zarejestrowany znak był inny niż znak zgłoszony. Problem ten podnoszony przed Urzędem Patentowym nie został uwzględniony w uzasadnieniu decyzji i zdaniem uczestnika postępowania Sąd Administracyjny może uwzględnić i ten argument.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.) odwołania w tych sprawach były rozpatrywane w Komisji Odwoławczej (art. 50 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych - Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). Wejście w życie w dniu 22 sierpnia 2001 r. powołanej ustawy - Prawo własności

Sygn. akt 6 II SA 2757/02

przemysłowej, stosownie do art. 318 ust. 2 tej ustawy spowodowało, że sprawa została przekazana do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, który - zgodnie z przepisami określającymi jego właściwość oraz stosownie do art. 317 Prawa własności przemysłowej - odwołanie to potraktował jako skargę.

Stosownie do art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r. Nr 153, poz.1271 ze zm.) - sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i w których postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Prawo własności przemysłowej w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, że zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Wobec tego przepisami stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej znaku towarowego słowno-graficznego "Miś" zarejestrowanego w dniu [...] stycznia 1995 r., są przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.).

Zgodnie z art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. (Dz.U.02.153.1269) Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz art. 3 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz.U.02.153.1270) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, a nie zaś według kryteriów słusznościowych.

W niniejszej sprawie rzeczą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie było skontrolowanie, czy decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2001 r. unieważniająca prawo z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "Miś" nr [...] udzielone na rzecz W. M. i J. M. odpowiada prawu, tj. czy zarzuty skarżących naruszenia przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych są uzasadnione.

Skarżący nie wskazali w skardze jakie konkretnie przepisy prawa materialnego, czy procesowego naruszała zaskarżona decyzja. Należy mieć na względzie, iż art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym stanowi, że sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Sygn. akt 6 II SA 2757/02

Z treści skargi i zajętego na rozprawie stanowiska wynika, że kwestionują prawidłowość zastosowania powołanej przez Urząd Patentowy podstawy prawnej rozstrzygnięcia, którą były art. 29 oraz art. 8 pkt 2 i art. 31 ustawy o znakach towarowych. Przepisy te stanowią podstawę materialno-prawną decyzji, natomiast w świetle art. 37 ustawy o znakach towarowych do postępowania przed Urzędem Patentowym stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy stanowią inaczej.

Z powyższych względów należy odnieść się do art. 107 § 1 kpa, który wśród wielu elementów jakie powinna zawierać decyzja wymienia: powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz § 3 tego przepisu, który stanowi, że uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Wymóg ten został podkreślony w dotychczasowym orzecznictwie : np. wyroku NSA z dnia 2001.04.09 sygn. akt V SA 1611/00(LEX nr 80635), wyrok NSA z dnia 1999.05.13, sygn. akt IV SA 935/98 (LEX nr 47268), wyrok NSA z dnia 1999.03.31 sygn. akt III SA 5191/98 (LEX nr 38160).

Wskazane przez organ przepisy prawa materialnego stanowiące podstawę rozstrzygnięcia, winny tę podstawę wyjaśniać zarówno w oparciu o fakty uznane za udowodnione jak i wskazywać przyczyny z powodu których innym dowodom organ odmówił wiarygodności. Art. 29 ustawy o znakach towarowych daje możliwość unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego w całości lub w części wyłącznie w sytuacji jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji, określone w przepisach art. 4, art. 6 - art. 9 i art. 32. Urząd Patentowy nie odniósł się w uzasadnieniu, która ze wskazanych w podstawie prawnej przesłanek art. 29 ( w tym wymienionego art. 8 ust. 2) została spełniona, jaki konkretnie przepis wyczerpuje i na podstawie jakich dowodów organ to ustalił.

Powołany przepis art. 8 pkt 1 i 2 w/w ustawy stanowi, iż niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a także który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. W ocenie Sądu zarzut naruszenia tej normy nie został przez organ uzasadniony. Należałoby także przy ponownym rozpoznaniu sprawy rozważyć, czy rejestracja spornego znaku słowno-graficznego uniemożliwia innym uczestnikom obrotu gospodarczego używania objętego tym znakiem oznaczenia informacyjnego. Stosownie bowiem do aktualnie obowiązującego art. 156 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 200Ir., Nr 49, poz. 508 ze zm.) prawo ochronne na znak towarowy nie daje upoważnionemu prawa zakazywania przez inne osoby w obrocie oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, przeznaczenie, pochodzenie, datę wytworzenia lub okres przydatności.

Sygn. akt 6 II SA 2757/02

Nie da się bowiem zaprzeczyć, że dla skarżących pochodzenie znaku towarowego wywodzi się od ich nazwisk: nazwiska W. M. i J. M.

Wskazanie w decyzji podstawy prawnej rozstrzygnięcia obligowało Urząd Patentowy do przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami merytorycznego badania zgłoszonego znaku towarowego. Z jego ustaleń nie wynika, że w badaniach swoich wziął pod uwagę dowody z akt rejestracyjnych znaku towarowego na rzecz Z. z/s w O., bądź z akt sprawy Sądu Wojewódzkiego w [...] sygn. [...]. Można jedynie domniemywać - z treści lakonicznego uzasadnienia Urzędu, że wyłączną podstawą rozstrzygnięcia - mimo wskazanych przepisów ustawy o znakach towarowych był wyrok Sądu Wojewódzkiego w [...], który wydany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powołany zatem wyrok sądu powszechnego (a właściwie tylko jego tytuł wykonawczy) nie zwalniał organu od uzasadnienia podstawy prawnej i faktycznej decyzji niekorzystnej dla strony uprawnionej ze znaku i dopełnienia wymogów wynikających z art. 107 § 3 kpa. Tym bardziej, że organ nie dokonał żadnych innych ustaleń faktycznych w oparciu o ustawę o znakach towarowych mimo rozstrzygania na podstawie jej przepisów. Jest to o tyle istotne, że uprzedniej rejestracji znaku dokonał w wersji przez siebie zaproponowanej stronie i w okolicznościach, kiedy wniosek rejestracyjny nie zawierał wyeksponowanego słowa "Miś". Pominął w ocenie materiału dowodowego, iż zgłoszony w 1992 r. znak słowno-graficzny to: "Miś Spółka Braci Miś ROK ZAŁOŻENIA 1989". Okoliczność tę zarzucał nie tylko uprawniony ze znaku, ale i wnioskujący o jej unieważnienie. Organ nie ustosunkował się do tych zarzutów.

Z drugiej strony zauważyć należy, że powołując się na wiążący dla siebie wyrok sądu powszechnego Urząd Patentowy stwierdził w uzasadnieniu "zakaz używania przez pozwanych oznaczenia MIŚ oznacza spowodowanie usunięcia tego elementu ze znaku towarowego(...)", nie wskazując w jakich przepisach prawa stwierdzenie to znajduje oparcie. Jest to bowiem ustalenie faktyczne dalej idące niż zakaz zawarty w tytule wykonawczym wspomnianego wyroku. Wydany w oparciu o przepisy ustawy o nieuczciwej konkurencji dotyczył zakazu używania oznaczenia samodzielnego lub wyeksponowanego "Miś" jako znaku firmowego oraz jako znaku towarowego do oznaczania towarów i usług.

Należy podzielić zarzuty skarżących co do "przypuszczenia" organu w zakresie działania ich w złej wierze w odniesieniu do faktu posiadania przez nich trzech hurtowni. Abstrahując od tego, że ustalenia co do liczby hurtowni są kwestionowane, taka ocena zawarta w uzasadnieniu decyzji jest niezrozumiała. Nie wynika z niej ani podstawa do dokonania takich ustaleń, ani fakt jakim celom ma ona służyć. Czy organ badał złą wiarę wobec upływu określonego w

Sygn. akt 6 II SA 2757/02

art. 31 ustawy o znakach towarowych okresu pięcioletniego od daty rejestracji spornego znaku towarowego, która skutkuje tym, że unieważnienie prawa z rejestracji tego znaku może nastąpić jedynie w stosunku do uprawnionego, który uzyskał rejestrację działając w złej wierze? Czy też okoliczność tę podniósł z innych przyczyn?

Analizując pisemne motywy rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego nie ulega wątpliwości, iż nie zawierają dostatecznego uzasadnienia faktycznego i prawnego. Uzasadnienie zawiera w przeważającej części opis biegu pism składanych przez strony, a następnie odnosi się wyłącznie do stwierdzenia o zapadłym wyroku z tytułu ochrony przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji.

Stwierdzając w oderwaniu od wskazanych przez siebie przepisów stanowiących podstawę prawną decyzji, że wyrok sądu cywilnego jest dla niego wiążący oznacza zakaz używania przez skarżących oznaczenia "Miś", usunięcie tego elementu ze znaku towarowego - nie wskazuje innej podstawy prawnej umożliwiającej przyjęcie wyłącznie tej przesłanki do wydania decyzji.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wskazana w uzasadnieniu

podstawa faktyczna nie odpowiada podstawie prawnej rozstrzygnięcia. Organ nie poczynił żadnych własnych ustaleń, które stanowiłyby podstawę rozstrzygnięcia. Powołując art. 29 ustawy o znakach towarowych nie badał warunków wymaganych do rejestracji. Nawet jeśli unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego nastąpiło ze względu na powołany art. 8 ust. 2 ustawy o znakach towarowych, okoliczność ta, również wynikać winna z uzasadnienia decyzji, ze wskazania jakim dowodom uprawnionego nie dał wiary

i dlaczego. Z akt Urzędu nie wynika, by organ prowadził własne postępowanie dowodowe, korzystał z akt rejestracyjnych Zainteresowanego, bądź korzystał z dowodów zgromadzonych w aktach sprawy gospodarczej. Z drugiej strony nie wskazał na jakiej podstawie uznał prawomocny wyrok w sprawie cywilnej, gdzie przedmiotem sporu jest ochrona nazwy przedsiębiorstwa, za wiążący do unieważnienia znaku towarowego przy różnych warunkach formalnych, od których zależy ochrona nazwy przedsiębiorstwa i znaku towarowego

Jeśli podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd powszechny w treści uzasadnienia, które stały się podstawą do rozstrzygnięcia w sprawie niniejszej, to winien wskazać jakie elementy tych ustaleń wykorzystuje do własnego rozstrzygnięcia przy uwzględnieniu wskazanej podstawy prawnej.

Powyższe argumenty, w ocenie Sądu stanowią o niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności, braku własnych ustaleń faktycznych, oceny całokształtu materiału dowodowego i są wyrazem naruszenia art. 7, art. 77,art. 80 kpa i art. 107 § 3 kpa. (por. 1998.04.22 wyrok NSA w Lublinie I SA/Lu 21/98 LEX nr 34147 : 1. Art. 107 kpa zalicza do części składowych decyzji administracyjnej m.in. uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie stanowi zatem integralną część wyjaśnienia rozstrzygnięcia, stanowiącego dyspozytywną

Sygn. akt 6 II SA 2757/02

część decyzji. Pominięcie w uzasadnieniu decyzji okoliczności faktycznych, mogących mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, stwarza przesłankę do uznania naruszenia przez organ przepisów o postępowaniu administracyjnym w stopniu wywierającym istotny wpływ na wynik sprawy.

Mając na uwadze powyższe argumenty Sąd orzekł jak wyroku na mocy art. 145 § 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270), nie orzekając o kosztach wobec braku wniosku w tym zakresie.