Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 676/20
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2023-10-05 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy: article: art. 129(1) ust. 1 pkt 2-4, art. 165 ust. 1 pkt 2, art. 255 ust. 4, art. 255(1) ust. 2, art. 256 ust. 1, art. 315 ust. 3
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art. 7, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3
journal: Dz.U. 2022 poz 2000
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j.
article: art. 4 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1 i 2
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia NSA Cezary Pryca Sędzia del. WSA Wojciech Sawczuk (spr.) Protokolant Monika Majak po rozpoznaniu w dniu 5 października 2023 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skarg kasacyjnych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i N. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2019 r. sygn. akt VI SA/Wa 1176/19 w sprawie ze skargi L. w P., F. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2019 r. nr Sp. 74.2017 w przedmiocie unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego 1. oddala skargi kasacyjne; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz L. w P., F. 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego; 3. zasądza od N. W. na rzecz L. w P., F. 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

I.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie notyfikacji z 13 listopada 1997 r., w dniu 29 października 1998 r. stwierdził brak przeszkód dla uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego graficznego o numerze IR.681252 udzielonej na rzecz L. w P., F. (dalej jako uprawniony, spółka).

Sporny znak towarowy przeznaczony został do oznaczania następujących towarów zawartych w klasach: 16, 18 i 25 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług: wyroby z papieru lub kartonu, w tym torby i papier pakunkowy, torby i pudełka z kartonu lub papieru, pudełka na kapelusz, akwarele, grafiki, scenografia z papieru lub kartonu, modele architektoniczne, materiały drukowane, w szczególności plakaty, albumy, atlasy, broszury, mapy geograficzne, pocztówki, katalogi, etykiety inne niż z tekstylnych wyrobów drukowanych, książki, gazety, czasopisma, publikacje, recenzje, materiały introligatorskie, fotokopie, artykuły piśmiennicze, w tym w szczególności notatniki, szkicowniki, bibułki, książki do pisania lub rysowania, kalendarze, zeszyty, koperty, papier do pisania, skorowidze, kleje (materiały przylepne) do celów biurowych lub domowych, materiały artystyczne, pędzle do malowania, maszyny do pisania oraz sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), w szczególności tabliczki do malowania, pudełka na pieczęcie i poduszki do pieczęci, tacki na dokumenty, noże do papieru (rozcinacze), ołówki, podstawki na kałamarz i pióra, kałamarze, przyciski do papieru, stojaki na ołówki, stojaki na pióra, papeterie, długopisy, kulki i stalówki do piór, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów) materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, w tym torby, worki, folie i arkusze, karty do gry, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, etui na książeczki czekowe; wyroby ze skóry i imitacji skóry nieujęte w innych klasach, w tym pudełka ze skóry lub skóry wtórnej, koperty ze skóry lub imitacji skóry, skrzynie, torby i zestawy podróżne, torby podróżne na odzież, kufry, sakwojaże, bagaże, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby plażowe, torby na zakupy, torby na ramię, walizki, etui na dokumenty, aktówki, saszetki, portmonetki, wyroby ze skóry, w tym portfele, torebki damskie inne niż z metali szlachetnych, trzosy, etui na klucze, etui na karty, parasole przeciwsłoneczne, osłony przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie; odzież, bielizna i inne artykuły odzieżowe, w tym swetry, koszule, bluzki, gorsety, garnitury, kamizelki, odzież przeciwdeszczowa, spódnice, płaszcze, spodnie, pulowery, sukienki, żakiety/kurtki, szale, apaszki, szarfy do noszenia, krawaty, poszewki, szelki, rękawiczki, paski, pończochy, rajstopy, skarpety, podkoszulki, kostiumy kąpielowe i szlafroki, obuwie, artykuły kapelusznicze.

II.

Wnioskiem z 29 marca 2017 r. N. W. (dalej jako wnioskodawca) wniósł o unieważnienie prawa ochronnego na ww. graficzny znak towarowy IR-0681252 dla wszystkich towarów i usług. Wniosek wskazywał jako podstawę prawną art. 129¹ ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm. - dalej jako pwp).

W toku trwającego postępowania, po wdaniu się przez uprawnionego w spór co do istoty sprawy, Urząd Patentowy postanowieniem z 11 kwietnia 2018 r. nr Sp.74.2017 na podstawie art. 255¹ ust. 6 w zw. z art. 255¹ ust. 3 pkt 4 pwp, wezwał wnioskodawcę do przedłożenia do akt w terminie 30 dni pisma procesowego zawierającego wskazanie temporalnie adekwatnej podstawy prawnej wniosku pod rygorem umorzenia postępowania.

Pismem z 17 maja 2018 r. wnioskodawca wskazał, że podstawą prawną jego żądania jest art. 4 oraz art. 7 ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r. nr 5 poz. 17 ze zm. - dale jako u.z.t.) w zw. z art. 315 pwp.

III.

Po rozpatrzeniu wniosku, decyzją z 25 stycznia 2019 r. nr Sp.74.2017 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 u.z.t. w zw. z art. 315 ust. 3 pwp, unieważnił uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego graficznego o numerze IR-681252 przysługującego L. w P., F., w części dotyczącej wszystkich towarów zawartych w klasach 18 i 25 oraz następujących towarów z klasy 16 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług: wyroby z papieru lub kartonu, w tym torby i papier opakunkowy, torby i pudełka z kartonu lub papieru, pudełka na kapelusze, materiały drukowane, w szczególności albumy, atlasy, broszury, mapy geograficzne, pocztówki, katalogi, etykiety inne niż z tekstylnych wyrobów drukowanych, książki, gazety, czasopisma, publikacje, materiały introligatorskie, artykuły piśmiennicze, w tym w szczególności notatniki, szkicowniki, bibułki, książki do pisania lub rysowania, kalendarze, zeszyty, koperty, papier do pisania, skorowidze, kleje (materiały przylepne) do celów biurowych lub domowych, materiały artystyczne, pędzle do malowania, maszyny do pisania oraz sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), w szczególności tabliczki do pisania, pudełka na pieczęcie i poduszki do pieczęci, tacki na dokumenty, noże do papieru (rozcinacze), ołówki, podstawki na kałamarz i pióra, kałamarze, przyciski do papieru, stojaki na ołówki, stojaki na pióra, papeterie, długopisy, kulki i stalówki do piór, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, w tym torby, worki, folie i arkusze, karty do gry, etui na książeczki czekowe.

W pozostałym zakresie organ oddalił wniosek i orzekł o kosztach.

Jak wskazał, wnioskodawca wystąpił z żądaniem unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego graficznego o numerze IR.681252 po upływie pięciu lat od daty jego rejestracji. Oceny wymagało więc, czy wystąpienie z żądaniem unieważnienia powyższej ochrony było dopuszczalne w świetle art. 165 pwp albo (z uwagi na moment upływu pięcioletniego terminu) art. 31 u.z.t.

Powołując wyrok NSA z 20 stycznia 2009 r. sygn. akt II GSK 642/08 organ stwierdził, że wniosek o unieważnienie ochrony spornego znaku towarowego został złożony po wejściu w życie ustawy Prawo własności przemysłowej (22 sierpnia 2001 r.), a do czasu wejścia w życie tej ustawy nie upłynął termin pięciu lat przewidziany do złożenia wniosku na podstawie art. 31 u.z.t. Jak wynika z akt rejestrowych spornego znaku towarowego, Urząd Patentowy prowadził postępowanie w przedmiocie uznania na podstawie notyfikacji z 13 listopada 1997 r. i w dacie 29 października 1998 r. stwierdził brak przeszkód dla rejestracji. Tym samym złożony wniosek powinien podlegać ocenie na podstawie art. 165 pwp.

W ocenie Urzędu Patentowego sporny znak towarowy spełnia warunki określone w art. 4 u.z.t. Oznaczenie to jest wzorem przedstawiającym szachownicę składającą się z określonego i powtarzalnego układu kolorów ciemnobrązowego i beżowego. Składa się z przeplatających się ciemnobrązowych i beżowych kwadratów oraz ze swoistej imitacji splotu tkackiego. Niewątpliwie zatem oznaczenie takie jako przedstawione graficznie i odbierane zmysłem wzroku jest wyposażone w abstrakcyjną zdolność odróżniającą.

Organ oddalił zatem żądanie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy na podstawie art. 4 u.z.t.

W następnej kolejności dokonał oceny zasadności zarzutu braku zdolności odróżniającej na podstawie art. 7 u.z.t. Wskazał, że z unormowania zawartego w tym przepisie wynika, że ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego powinna być dokonywana z punktu widzenia uczestników obrotu gospodarczego przy uwzględnieniu towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczony jest znak towarowy. Również w orzecznictwie unijnym ugruntowane jest zdaniem organu stanowisko, że charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać w odniesieniu do towarów będących przedmiotem zgłoszenia uwzględniając zapatrywania właściwego kręgu odbiorców, który tworzą należycie poinformowani, wystarczająco uważni i rozsądni przeciętni konsumenci tychże towarów i usług.

Istotne jest więc ustalenie, czy sporny znak towarowy posiada zdolność odróżniającą w odniesieniu do wskazanych towarów z klas: 16, 18 i 25 klasyfikacji nicejskiej. Towary te są towarami ogólnodostępnymi, skierowanymi do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców. Tym samym docelowy krąg odbiorców tych towarów tworzą wszyscy polscy konsumenci. Oceny dostatecznych znamion odróżniających znaku towarowego graficznego należy zatem dokonać biorąc pod uwagę przypuszczalne oczekiwania i przyzwyczajenia przeciętnego polskiego konsumenta właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego.

Organ zwrócił także uwagę, że przy ocenie, czy oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy uwzględnić interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń, którymi mogą posłużyć się potencjalni konkurenci w innym celu niż odróżnienie swoich towarów od towarów innych przedsiębiorców. Interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji ich używania przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców oraz stwarzałoby utrudnienia w obrocie gospodarczym.

Zdaniem organu sporny znak towarowy nie spełniał warunku określonego w art. 7 ust. 1 u.z.t. w zakresie towarów z klas 18 i 25 oraz w zakresie części towarów z klasy 16 klasyfikacji nicejskiej, gdyż w dacie zgłoszenia do ochrony, nie miał dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego (nie posiadał pierwotnej zdolności odróżniającej). Podstawą prawną częściowego unieważnienia ochrony spornego znaku towarowego jest również art. 7 ust. 2 u.z.t stanowiący rozwinięcie art 7 ust. 1 u.z.t, w którym wskazuje się na "(...) inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru".

Sporny znak towarowy jest oznaczeniem pozbawionym elementów słownych, składającym się wyłącznie z "przeplatających się ciemnobrązowych i beżowych kwadratów oraz ze swoistej imitacji splotu tkackiego", tworzących obraz kraty lub szachownicy. Uprawniony wprawdzie kwestionował możliwość stosowania terminu "szachownica" dla opisu spornego znaku towarowego, niemniej pojęciem tym posługiwał się również Sąd Unii Europejskiej w wyroku z 21 kwietnia 2015 r. (sygn. T-359/12) oraz sam uprawniony zlecając "Badanie rozpoznawalności znaku towarowego graficznego firmy L. (brązowo-beżowa szachownica)" - tom II, karta 277. Analiza postaci spornego znaku towarowego pozwala stwierdzić, że oznaczenie to przedstawione zostało w postaci wzoru, który może pokrywać, (i jak wynika z załączonych przez uprawnionego dowodów pokrywa) część lub całość powierzchni towarów. Ocena konkretnej zdolności odróżniającej tego typu oznaczeń wymaga uwzględnienia zasad wypracowanych w istniejącym orzecznictwie europejskim. Organ uznał za zasadne w niniejszej sprawie odwołanie się w szczególności do argumentacji i wniosków zawartych w powołanym wyroku Sądu Unii Europejskiej odnoszącym się do tożsamego lub niemal identycznego znaku towarowego uprawnionego, ocenianego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz opinii Rzecznika Generalnego M. S. przedstawionej 6 czerwca 2018 r. (sygn. C-26/17 P) w związku z wyrokiem Sądu Unii Europejskiej z 9 listopada 2016 r. (sygn. T-579/14), która to opinia poprzedziła wyrok z 13 września 2018 r. sygn. C-26/17 P. Zawarte w powyższych wyrokach oraz opinii wnioski Urząd podzielił w pełni, uznając je za zasadne również w okolicznościach niniejszej sprawy rozpatrywanej na podstawie art. 7 u.z.t.

W ocenie Urzędu, mając na uwadze, że sporny znak towarowy ma postać wzoru, który może być umieszczony na części towarów lub pokrywać całość ich powierzchni należy oprzeć się, w celu dokonania oceny charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego, na zasadach wypracowanych dla trójwymiarowych znaków towarowych.

Analiza wykazu towarów pozwala w ocenie Urzędu stwierdzić, że sporny znak towarowy może pokrywać całą lub część powierzchni wszystkich towarów z klas 18 i 25 klasyfikacji nicejskiej oraz większości towarów z klasy 16. Oznaczenie, które składa się z szeregu regularnie powtarzających się elementów nadaje się bowiem w sposób szczególny do używania jako motyw zdobniczy, przy czym użycie takiego oznaczenia jako motywu zdobniczego nie jest mało prawdopodobne zarówno w odniesieniu do wyrobów ze skóry zawartych w klasie 18, w tym np. pudełek ze skóry, toreb, walizek, parasoli jak i zawartej w klasie 25 odzieży oraz jej podkategorii w postaci poszczególnych towarów wymienionych dla spornego znaku towarowego.

Powołując się na wyrok Sądu Unii Europejskiej z 9 listopada 2016 r. T-579/14 organ wskazał, że uznano w nim, że w sprawie tej prawidłowo zastosowano orzecznictwo dotyczące oznaczeń pokrywających się z wyglądem towarów z klasy 25. Takie same wnioski należy zatem wyprowadzić w zakresie większości towarów z klasy 16 klasyfikacji nicejskiej, takich jak: wyroby z papieru lub kartonu, w tym torby i papier opakunkowy, pudełka na kapelusze, zeszyty, ołówki, karty do gry.

Orzecznictwo dotyczące oznaczeń pokrywających się z wyglądem towarów odnosi się zasadniczo również do towarów z klasy 16. Niemniej, nie wszystkie towary z klasy 16 spełniają powyższe kryteria, jak wynika z treści wyroku Sądu Unii Europejskiej z 9 listopada 2016 r. T-579/14, kryteriów tych nie spełniają np. umieszczone w różnych klasach towary takie jak skóra surowa (gdyż produkty w stanie surowym nie zawierają motywu zdobniczego), protezy kończyn, oczu i zębów (gdyż towary te mają zapewnić najbardziej naturalny wygląd i zastosowanie na nich motywu zdobniczego wywołałoby efekt przeciwny do zamierzonego) oraz materiały chirurgiczne do zszywania (gdyż jest mało prawdopodobne, by te towary zawierały W sobie motyw zdobniczy). Również w niniejszej sprawie wygląd i struktura niektórych towarów z klasy 16 powoduje, że naniesienie na towar motywu zdobniczego jest mało prawdopodobne lub technicznie wykluczone. Z uwagi na powyższe Urząd uznał, że żądanie unieważnienia spornego znaku w kontekście rozpatrywanego zarzutu jest bezzasadne dla następujących towarów z klasy 16 klasyfikacji nicejskiej: grafiki, akwarele, scenografia z papieru lub kartonu, modele architektoniczne, plakaty, recenzje, fotografie, czcionki drukarskie i matryce drukarskie. Towary te nie mogą być pokryte motywem zdobniczym lub nie zawierają tego motywu na widocznej części powierzchni (w przeciwieństwie do np. grzbietów książek, okładek notatników czy zeszytów lub marginesów czasopism i kalendarzy gdzie można wykorzystać taki wzór). Nie są także zwyczajowo sprzedawane w opakowaniach (w przeciwieństwie do np. poduszek do pieczęci, kałamarzy czy papieru do pisania).

Ustaliwszy, że w stosunku do towarów z klas 18 i 25 oraz części towarów z klasy 16 nie jest mało prawdopodobne by zawierały one motyw zdobniczy jako taki Urząd stwierdził, że konkretny motyw zdobniczy tożsamy ze spornym znakiem towarowym nie odbiega w sposób znaczący od norm lub zwyczajów danego sektora. Uznano przy tym, że świadomość stosowania elementów dekoracyjnych dla towarów z klas 18 i 25 oraz części towarów z klasy 16 odnosi się do odbiorców tych towarów i nie jest potrzebna w tym względzie opinia osób profesjonalnie zajmujących się dekorowaniem towarów (wzornictwem przemysłowym, etc.).

Organ wskazał także, że przytoczone wyżej ustalenia wynikają także z doświadczenia życiowego składu orzekającego i nie wymagają dowodzenia przez stronę. Jest bowiem oczywiste, że najbardziej typowe i proste wzory graficzne były i są obecne w obrocie gospodarczym. Pojawiły się one w masowej skali co najmniej wraz z rozwojem przemysłu i poszczególnymi branżami (w tym branżą włókienniczą). Tym samym obecność towarów zawierających wzór oparty na symetrycznym ciągu kwadratów, występujących w dwóch kolorach, o tym samym rozmiarze (wzór w kratę) jest tak samo powszechny jak inne typowe wzory pozwalające opisać towary jako te, które "są" w paski, prążki, grochy, etc. Wzór taki nie ma żadnych elementów odbiegających od najprostszych form dekoracyjnych. Także bowiem zastosowane kolory są kolorami popularnymi i służą wykazaniu odpowiedniego kontrastu pól, co jest pewną oczywistą cechą wzoru w kratę (szachownicy). Z kolei dostrzegana w spornym znaku towarowym nić wskazuje jedynie na sposób szycia towaru lub graficznie odtwarza elementy szycia, które mogą być przedstawione na dowolnym towarze. Sam uprawniony podkreślał, że nić ta jest "imitacją" splotu tkackiego. W tym aspekcie, wbrew stanowisku uprawnionego, przedstawione wnioski mogą opierać się na własnych ustaleniach organu. Urząd może bowiem oprzeć się na faktach, które odnoszą się do ogólnego doświadczenia praktycznego w zakresie sprzedaży masowych dóbr konsumpcyjnych i które mogą być znane każdemu, a w szczególności końcowym odbiorcom tych towarów (tu: ogółowi społeczeństwa). Organ stwierdził również, że nie był zobowiązany do udowodnienia przykładami tego rodzaju praktycznego doświadczenia (por. decyzja z 22 stycznia 2009 r. w sprawie R 1626/2008-1, Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO w sprawie kształtu dwukomorowego pojemnika dla jogurtów).

Mając zatem na uwadze, że w odniesieniu do towarów klas 18 i 25 oraz towarów z klasy 16 (z wyłączeniem tych, które zostały enumeratywnie wymienione), wywierane przez oceniane oznaczenie całościowe wrażenie nie odbiega w sposób znaczący (a nawet w ogóle nie odbiega) od zwyczajów rynkowych, właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał to oznaczenie jako zwykły motyw zdobniczy, a nie jako wskazanie szczególnego pochodzenia handlowego. Tym samym żądanie unieważnienia ochrony spornego znaku towarowego, w zakresie określonym w niniejszej decyzji, jest w pełni zasadne w świetle art. 7 u.z.t. w związku z brakiem pierwotnej zdolności odróżniającej rozpatrywanego oznaczenia. Niemniej unieważnienie takie nie jest dopuszczalne, o ile uprawniony wykaże tzw. wtórną zdolność odróżniającą.

W związku z powyższym organ wskazał również że oznaczenie pozbawione pierwotnej zdolności odróżniającej może uzyskać ochronę, o ile w dacie zgłoszenia nabyło tzw. wtórną zdolność odróżniającą. W tym aspekcie uznać należy, że w świetle przedstawionego materiału dowodowego, sporny znak towarowy w dacie zgłoszenia nie posiadał wtórnej zdolności odróżniającej. Żaden bowiem dowód nie dotyczy okresu sprzed tej daty. W równoległym, toczącym się przed Urzędem Patentowym postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony spornego znaku towarowego (znak Sp.166.2016), uprawniony oświadczył, że przed żądaną datą wygaśnięcia (30 czerwca 2004 r.) istniały poważne powody usprawiedliwiające nieużywanie tego znaku towarowego.

Brak wykazania wtórnej zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia oznacza, że znak ten nie spełniał ustawowych warunków udzielenia ochrony. Niemniej, z uwagi na art. 165 ust. 1 pkt 2 pwp, wadliwie uznana ochrona (co zostało już stwierdzone) nie może zostać zniesiona, jeżeli do dnia złożenia wniosku znak ten nabrał charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu. Powyższe oznacza, że ocena wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego powinna zostać dokonana także w dacie złożenia wniosku o unieważnienie uznania jego ochrony, tj. na dzień 29 marca 2017 r. Uprawniony wprawdzie kwestionował możliwość zastosowania art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w niniejszej sprawie, niemniej złożone dowody świadczą o tym, że również uprawniony oczekuje ich oceny z uwzględnieniem powyższego aspektu temporalnego.

Jak zdaniem organu wynika z wyroku Sądu Unii Europejskiej z 21 kwietnia 2015 r. T-359/12 odnoszącym się do tożsamego lub niemal identycznego znaku towarowego, uprawniony nie zdołał wykazać wtórnej zdolności odróżniającej tego oznaczenia na terytorium Unii Europejskiej na dzień 28 września 2009 r. (tj. w 15 krajach, będących w dacie zgłoszenia tego znaku - 1996 r. państwami członkowskimi). Powyższe nie może determinować rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, bowiem uprawniony może dowodzić, że w innej dacie, w jednym z obecnych państw członkowskich Unii Europejskiej (Polsce) oznaczenie to taką zdolność uzyskało.

Urząd nie podzielił stanowiska uprawnionego o uzyskaniu przez sporne oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej w Polsce. Istniejące orzecznictwo stawia wysokie wymagania odwołujące się do kryteriów obiektywnych, których spełnienie warunkuje uznanie istnienia wtórnej zdolności odróżniającej. To zatem całościowa ocena dowodów powinna wskazywać, że znak zaczął identyfikować dany produkt jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa. Ustalenia te powinny opierać się na takich czynnikach jak: udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość używania znaku, kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku, procent osób danej kategorii, które ze względu na znak, identyfikują towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa, a także oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych.

Organ szczegółowo przedstawił dowody, jakie zaprezentował uprawniony na poparcie twierdzenia, o uzyskaniu przez sporny znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej.

Wskazał, że zasadnicza część dowodów dotyczy wyłącznie toreb i torebek z klasy 18. Towary te opisywane są i prezentowane w dowodach 1-12. Także zdjęcia z ekspozycji wystawowej butiku uprawnionego z lat 2013-2017 zawierają niemal wyłącznie torby i torebki (w tym pokryte spornym znakiem towarowym), przy czym na ekspozycji z 2013 r. znajduje się również walizka, a na ekspozycji z 2015 r. widoczny jest również artykuł odzieżowy okalający szyję manekina. Oświadczenie M. O. nie wymienia żadnych konkretnych towarów. Oświadczenie M. C. wskazuje ogólnie towary, w tym "zwłaszcza torby, portfele i różnego rodzaju dodatki do odzieży". Z oświadczenia M. N. wynika, że sporne oznaczenie "najczęściej można spotkać na produktach marki takich jak torebki czy torby". Oświadczenie T. O. odnosi się do torebek, portfeli i walizek. Oświadczenie D. R. zawiera stwierdzenie, że oznaczenie kojarzone jest "głównie z akcesoriami - torebkami, torbami, torbami podróżnymi, walizkami, kuframi, portfelami". Badanie rozpoznawalności znaku towarowego graficznego firmy L. V. zawiera prezentację kilku towarów, niemniej nie wiadomo jakich odpowiedzi udzieliliby respondenci przy zaprezentowaniu tylko niektórych z nich (np. bez torebek). Oświadczenie o sprzedaży towarów uprawnionego w Polsce oraz Polakom za granicą prezentuje natomiast towary bez ich opisu. Niemniej z załączonych zdjęć można stwierdzić, że są to następujące, umieszczone w wykazie towarów spornego znaku towarowego towary: z klasy 16: notatniki; z klasy 18: walizki, torebki, torby (w tym podróżne), portmonetki lub portfele, plecaki, względnie etui na klucze; z klasy 25: paski, obuwie, rękawiczki, względnie szale. Tymczasem wykaz towarów spornego znaku towarowego (tom II, karty: 259-260) jest znacznie obszerniejszy. Nie sposób zatem uznać, że dla pozostałych towarów nie wymienionych powyżej (np. klejów do celów biurowych, pudełek ze skóry lub bielizny) sporny znak mógł nabyć wtórną zdolność odróżniającą bez używania go w obrocie. Dokonując zaś oceny dowodów w kontekście wymienionych lub zaprezentowanych tam towarów organ stwierdził, że także w odniesieniu do nich, uprawniony nie wykazał istnienia czynników do jakich odwołuje się powołane orzecznictwo. W szczególności uprawniony nie wykazał udziału w rynku ani procentowej ilości polskich odbiorców, która identyfikowałaby oznaczenie graficzne o numerze IR.681252 jako znak towarowy w dacie złożenia wniosku o unieważnienie ochrony. Nie przedstawił intensywności i wysokości nakładów przedsiębiorstwa związanych z jego promowaniem, w szczególności w zestawieniu z podmiotami konkurencyjnymi. Nie może tego zastąpić oświadczenie store menagera jedynego w Polsce butiku uprawnionego, że "produkty opatrzone przedstawionym poniżej znakiem towarowym cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród polskich klientów" (tom II, karta 279). Załączone do akt publikacje zawierające zdjęcia rozpoznawalnych osób nie odwołują się do żadnego precyzyjnego kryterium, które pozwoliłoby stwierdzić pojawienie się wtórnej zdolności odróżniającej. Jak zauważył Sąd Unii Europejskiej w wyroku z 21 kwietnia 2015 r. T-359/12: "(...) fotografie różnych osobistości prezentujących się z towarami oznaczonymi spornym znakiem towarowym lub reklamy towarów oznaczonych tym znakiem towarowym wykazują wyłącznie, że skarżąca używała wzoru w brązowo-beżową szachownicę, lecz nie dowodzą, iż krąg odbiorców, do którego skierowane są omawiane towary, postrzega wspomniany znak towarowy jako wskazanie pochodzenia handlowego". Uprawniony przedstawił jedynie sześć publikacji zamieszczonych w prasie lub na portalach internetowych zawierających zdjęcia "osób ze świata mody" na przestrzeni lat 2011-2016. Ta część dowodów nie pozwala zatem przyjąć, że "towary oznaczane spornym znakiem towarowym są regularnie obecne w mediach" (tom II, karta 486).

Prezentowane na blogach lub serwisie Youtube komentarze, prezentacje lub opisy nie pozwalają także obiektywnie stwierdzić, że dzięki tym źródłom przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców identyfikowała dane towary jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa.

Artykuł "Global Bag Index - 25 najbardziej popularnych torebek na świecie" ukazał się już po dacie przedmiotowego wniosku, tj. w dniu 13 kwietnia 2017 r. Organ na marginesie jedynie stwierdził, że artykuł ten przedstawia szereg różnych wzorów torebek, w tym torebek C., C1., C2., L., J., co jedynie potwierdza prawidłowość ustaleń w zakresie wykorzystywania tego typu prostych wzorów w obrocie gospodarczym. Badanie rozpoznawalności znaku towarowego graficznego firmy L. (karty: 269-277) zostało przeprowadzone w marcu 2018 r., a więc rok po dacie złożenia wniosku o unieważnienie ochrony spornego znaku towarowego (29 marca 2017 r.). Dowodów powstałych po tej dacie nie można wprawdzie odrzucić, (zwłaszcza że powstawanie wtórnej zdolności odróżniającej może być procesem długotrwałym), jednak dowody te muszą odnosić się do czasu sprzed złożenia wniosku o unieważnienie ochrony lub w sposób wiarygodny pozwalać stwierdzić, że świadomość pochodzenia towarów od konkretnego odbiorcy istniała już w tej dacie. Tymczasem okres roku jest relatywnie długi mając na uwadze istniejące obecnie możliwości intensywnej reklamy i promocji towarów. Uznanie, że istniejąca u potencjalnych odbiorców w marcu 2018 r. świadomość określonych faktów oraz zdolność ich kojarzenia jest tożsama z tą jaką ta sama grupa odbiorców posiadała w marcu 2017 r. jest nieuprawnione.

Ustalenie zaś wtórnej zdolności odróżniającej w oparciu o dowody nie odnoszące się do czasu sprzed daty złożenia przedmiotowego wniosku byłoby przekroczeniem swobodnej oceny dowodów. Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że zgodnie z załączonym badaniem na "próbie reprezentatywnej ogólnopolskiej" 78% badanych Polaków zadeklarowało, że rozpoznaje motyw brązowo-beżowej szachownicy użyty na przedstawionych produktach (a zatem ogólnie rozpoznaje, że towary z takim wzorem gdzieś widziało), lecz tylko 12% kojarzyło ten motyw z konkretną firmą (28% badanych wskazało zaś że skojarzyło motyw z konkretną firmą, lecz nie pamięta jej nazwy). Oczywiście inny procent znajomości oznaczenia wykazała tzw. "próba celowa" skierowana do kobiet, których miesięczny dochód przekracza 15 tysięcy złotych netto.

Jednakże organ podzielił stanowisko wyrażone przez Sąd Unii Europejskiej w wyroku z 21 kwietnia 2015 r. T-359/12, w którym stwierdzono, że "jeśli chodzi o badanie opinii publicznej dotyczące sposobu postrzegania zainteresowanych odbiorców, które skarżąca przedstawiła w ramach postępowania administracyjnego i które zostało rozpatrzone przez Izbę Odwoławczą w pkt 18 i 55 zaskarżonej decyzji, należy stwierdzić, że owo badanie opinii zostało dokonane wyłącznie wśród konsumentów towarów luksusowych ze skóry oraz wyłącznie w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Zjednoczonym Królestwie. Poza tym, że owo badanie nie dotyczy przeciętnych konsumentów w Unii, których uważa się za właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych (zob. pkt 27 powyżej), lecz wyłącznie konsumentów towarów luksusowych z pięciu państw członkowskich Unii, nie dotyczy ono w ogóle sposobu postrzegania spornego znaku towarowego, lecz odnosi się do postrzegania znaku towarowego L. jako takiego, w związku z czym badanie to nie dostarcza żadnej wskazówki odnośnie do sposobu postrzegania konkretnie spornego znaku towarowego przez ów krąg odbiorców, nawet ograniczony, w ramach którego przeprowadzono to badanie".

Dowodem świadczącym o uzyskaniu wtórnej zdolności odróżniającej nie jest także oświadczenie o sprzedaży towarów uprawnionego w Polsce oraz Polakom za granicą (karty 508-670). Wskazane tam kwoty, przypisane do poszczególnych towarów, świadczą jedynie o wprowadzaniu ich do obrotu i nie dowodzą świadomości, że przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców identyfikowała dane towary jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Wskazane kwoty nie zostały także w żaden sposób zestawione ze średnią sprzedażą towarów firm konkurencyjnych, przy czym uwaga ta dotyczy zarówno ilości towarów jak i wysokości obrotów. Oświadczenia T. O. (karta 672) oraz D. R. (karta 671) wyrażają opinię osób profesjonalnie związanych z modą. Nie są to zatem przeciętni odbiorcy towarów. Opinie te nie są miarodajne dla oceny świadomości przeciętnego konsumenta w Polsce i mogą odnosić się do określonych klientów lub osób współpracujących z autorami opinii. Opinie te jedynie potwierdzają obecność towarów uprawnionego w Polsce.

Powyższe uwagi dotyczą także oświadczenia M. C. - dyrektora generalnego Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (karta 281) oraz oświadczenia M. N. - wiceprezesa zarządu Związku Przedsiębiorców [...] (tom III, karty: 673-674). Z uwagi na reprezentowanie przez powyższe osoby izb handlowych i przemysłowych (tu: izby gospodarczej) oraz organizacji branżowej, oświadczenia te wpisują się w katalog kryteriów warunkujących ustalenie wtórnej zdolności odróżniającej. Oświadczenia takie mogą wspierać stanowisko uprawnionego, jednakże ustalenie wtórnej zdolności odróżniającej powinno wynikać z obiektywnych danych przywołanych w niniejszym uzasadnieniu. Same tego typu oświadczenia, bez konkretnych informacji dotyczących m.in. udziału w rynku, intensywności i zasięgu geograficznego oraz procentu osób danej kategorii, które faktycznie identyfikują za pomocą spornego znaku towarowego źródło pochodzenia towaru są niewystarczające.

Organ stwierdził również, że zarzuty uprawnionego dotyczące "nadużycia prawa" przez wnioskodawcę są bezzasadne. Zainicjowanie postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego nie jest przyznaniem (choćby w sposób dorozumiany), że znak ten "został ważnie zarejestrowany/posiadał zdolność odróżniającą". Przesłanki unieważnienia i wygaśnięcia prawa mogą występować równolegle, a zainteresowany podmiot może dokonać wyboru lub skorzystać z obydwu instytucji, których celem jest przerwanie (z odmiennym skutkiem) trwającej ochrony. Wnioskodawca niezależnie od zakończenia przywołanych postępowań sądowych mógł także dążyć do wykazania braku zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego.

Nie można również zgodzić się, że sporny znak towarowy był przedmiotem oceny sądów w ramach toczącego się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego w zakresie, który obejmowałby badanie i ewentualną weryfikację oceny zdolności odróżniającej tego oznaczenia.

Czym innym jest bowiem ocena zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego przeprowadzona przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego wskutek złożonego żądania o unieważnienie prawa, a czym innym stwierdzenie faktu istnienia ochrony oznaczenia i skutków z niej wynikających (w szczególności w związku z domniemaniem legalności decyzji administracyjnej).

IV.

Wyrokiem z 24 października 2019 r. sygn. akt VI SA/Wa 1176/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę uprawnionego L., uchylając zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego oraz orzekając o kosztach postępowania.

W pierwszej kolejności WSA wyjaśnił, że podstawą prawną żądania przez wnioskodawcę unieważnienia spornego znaku był art. 129¹ ust. 1 pkt 2 pwp, a faktyczną twierdzenie, że oznaczenie - "tylko wzór kolorystyczny" jest pozbawione charakteru odróżniającego dla wszystkich towarów wyznaczających zakres jego ochrony, ponieważ składa się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towarów, na które jest nakładane i stanowi strukturę powierzchniową przedstawiającą szachownicę o wzorze naprzemiennych brązowych i beżowych kwadratów z delikatnie zaznaczonymi kontrastowymi liniami tkania.

Oznacza to, że złożony pierwotnie wniosek spełniał kryteria formalne, skoro wnioskodawca jednoznacznie określił zarówno jego podstawę prawną, ale i wyraźnie przedstawił sprawę i określił żądanie podając okoliczności faktyczne. Co więcej, organ nie miał wątpliwości co do kompletności wniosku, skoro przesłał go uprawnionemu do zajęcia stanowiska. Wobec podanych we wniosku zarzutów i okoliczności prawnych (podstawy prawnej) i faktycznych, uprawniony wdał się w spór, a uznając go za bezzasadny przedstawił argumentację dostosowaną do treści zarzutów. Skoro uprawniony uznał przesłany mu wniosek za bezzasadny, to oznacza, że wystarczającą podstawą do orzekania przez organ był wiążący go granicami i podstawą prawną zakres żądania wniosku (art. 255 ust. 4 pwp), który zawierał: przedstawienie sprawy, określał żądanie, wskazywał podstawę prawną, czyli ustawowo wymagane do rozstrzygnięcia elementy. Kwestia prawidłowości podstawy prawnej i faktycznej stanowi elementy oceny merytorycznej wniosku o unieważnienie uznania znaku towarowego.

Zdaniem WSA wzywając wnioskodawcę do wskazania "właściwej temporalnie podstawy prawnej wniosku" Urząd działał z urzędu, w trybie uzupełnienia braków powołując się na ust. 3 art. 255¹ pwp, ale już po wdaniu się w spór uprawnionego i uznaniu wniosku za bezzasadny. O gotowości sprawy do rozstrzygnięcia świadczyło także wyznaczenie rozprawy, na której Urząd dowiedział się od stron o toczących się pertraktacjach ugodowych, odroczył rozprawę, a następnie podjął niezrozumiałe w tej sytuacji działania z urzędu wzywając wnioskodawcę do wskazania temporalnie adekwatnej podstawy prawnej wniosku pod rygorem umorzenia postępowania. Tymczasem, o ile stwierdził, że błędna podstawa wniosku skutkuje umorzeniem postępowania, to taki skutek mógł zrealizować, a nie podjąć działanie instruujące wnioskodawcę do uzyskania pozytywnych skutków jego wniosku. Jednocześnie, podjęte z urzędu postanowienie wzywające do uzupełnienia braków formalnych, oznaczało w istocie uchylenie się od rozstrzygnięcia. Co więcej, umożliwiało wnioskodawcy na etapie postępowania spornego nie tylko "poprawienie" podstawy prawnej jego wniosku, ale i odpowiadającej jej podstawy faktycznej, pomimo związania jego granicami.

Kontynuując WSA zwrócił uwagę, że zasada wyrażona w art. 255 ust. 4 pwp oznacza, że wnioskodawca występujący o unieważnienie prawa ochronnego powinien wskazać, jakie warunki uzyskania prawa nie zostały spełnione, wyznaczając w ten sposób granice badania sprawy przez Urząd Patentowy, bowiem to na wnioskodawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że wskazane okoliczności istotnie zachodzą. Naruszenie art. 255 ust. 4 pwp stanowi zatem mankament procesowy mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy wobec zignorowania przy rozstrzyganiu istoty kontradyktoryjnego charakteru postępowania spornego o unieważnienie uznania, wobec działania organu z urzędu już po wdaniu się w spór uprawnionego i przeprowadzenia rozprawy. Działanie Urzędu Patentowego spowodowało nie tylko naprowadzenie wnioskodawcy na niewłaściwie wskazaną podstawę prawną wniosku o unieważnienie, ale wprost zobowiązanie z urzędu do jej "poprawienia" na podstawę prawną według organu właściwą. W rezultacie powyższego wnioskodawca - pod rygorem umorzenia postępowania - musiał wykonać postanowienie organu i wskazał nową, ostatecznie uznaną częściowo za skuteczną, "właściwą temporalnie podstawę prawną wniosku". W konsekwencji sformułowane zostały nowe, podpadające nowo podanym normom okoliczności faktyczne, do których uprawniony ponownie musiał zajmować stanowisko merytoryczne zarówno co do podstaw prawnych, jak okoliczności faktycznych. Równowaga stron w kontradyktoryjnym postępowaniu przed Urzędem Patentowym została więc zakłócona, skoro to uprawniony w odpowiedzi wskazał na merytoryczne mankamenty wniosku, a Urząd Patentowy postanowił je "poprawić" w trybie uzupełnienia braków. Takie działanie organu, przeczy istotnie, zdaniem WSA, zasadom określonym w art. 255 ust. 4 w zw. z art. 255 ust. 1 pkt 12 pwp i stanowi kluczową podstawę uchylenia zaskarżonej decyzji.

Sąd pierwszej instancji zwrócił również uwagę, że wnioskodawca miał wiele czasu na przygotowanie "odpowiedniej temporalnie" podstawy prawnej i faktycznej wniosku o unieważnienie spornego prawa - zważywszy na to, że jego naruszenie było podstawą skazania w I instancji przez Sąd Rejonowy w P. [...] Wydział Karny z [...] grudnia 2015 r. (sygn. akt [...] [...]) na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres próby 3 lat - za obrót wyrobami galanteryjnymi oznaczonymi podrobionymi graficznymi znakami towarowymi, wśród których m.in. był sporny znak towarowy uprawnionego i uczynienie sobie z popełnionego czynu stałego źródła dochodu. Wyrokiem z [...] sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w W. [...] Wydział Karny Odwoławczy w sprawie [...] zmienił ww. wyrok w ten sposób, że przyjął m.in. w odniesieniu do N. W. - przy tych samych ustaleniach faktycznych - zaistnienie przypadku mniejszej wagi i wymierzył grzywnę. Kasacja od tego wyroku złożona została na niekorzyść wnioskodawcy przez Prokuratora Generalnego 12 lipca 2017 r., a w marcu 2017 roku wpłynął jego wniosek o unieważnienie przedmiotowego prawa. Niezależnie od tego wniosku toczyło się postępowanie z wniosku N. W. o wygaszenie spornego znaku.

Wskazane postępowania przemawiały zatem o skali konfliktu pomiędzy stronami na tle prowadzonej działalności gospodarczej. Od prowadzonego przez Urząd Patentowy postępowania spornego wymaganym było ścisłe trzymanie się obowiązujących zasad pwp i nie zaburzanie symetrii, jaką gwarantują ograniczając rolę organu administracji do wyłącznej roli arbitra. Równowaga ta jest pożądana także z racji wyroku skazującego wnioskodawcę. Sądy przyjęły, że wnioskodawca zaopatrywał swoja działalność na rynku w C., a towary podrobione, sprowadzane masowo miały niską cenę i jakość. Uznały, że wnioskodawca przy ich zakupie nie kierował się, jak twierdził, jedynie ceną, ale i popytem prowadzącym do szybkiego zbycia. Sąd Okręgowy stwierdził, że skarżący uczynił sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu.

Skoro więc wnioskodawca naruszał prawa uprawnionego z uznania rejestracji, a po latach kwestionuje prawo uprawnionego do znaku, to tym bardziej istotna jest kwestia zachowania symetrii pomiędzy uprawnieniami i obowiązkami obu spierających się w tym postępowaniu stron i zakresu działania organu z urzędu.

Podstawa prawna wykorzystana w postanowieniu z 11 kwietnia 2018 r. wskazuje na art. 255¹ ust. 6 pwp w zw. z art. 255¹ ust. 3 pkt 4 pwp i wskazuje na stan, kiedy wniosek o wszczęcie postępowania spornego nie spełnia wymogów formalnych - wskazania podstawy prawnej i Urząd Patentowy wzywa wnioskodawcę do usunięcia usterek lub braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania. Takie działanie było nieuprawnione w sytuacji, kiedy wniosek zawierał podaną podstawę prawną, uprawniony wdał się w spór podnosząc właśnie te m.in. merytoryczne mankamenty żądania. Organ rozstrzygając sprawę przyjął rolę opiekuńczą wobec wnioskodawcy, obligując go w istocie do poprawienia wady merytorycznej wniosku, czyli wskazanej podstawy prawnej, którą w świetle art. 255 ust. 4 był związany.

Możliwości, jakie dał wnioskodawcy organ w sprawie spornej, doprowadziły w istocie do rozwinięcia sporu na innej podstawie prawnej niż wskazana we wniosku, a następnie składania dodatkowych zarzutów ich rozszerzenia pod kątem "adekwatnej temporalnie podstawy prawnej". Wnioskodawca działał już w oparciu o trzy podstawy prawne: art. 4, art. 7 ust. 1 i ust. 2 u.z.t., których w pierwotnym wniosku nie było. Co więcej, cała argumentacja i zarzuty pierwotnie skupiała się na postaci w jakiej uprawniony używa znaku w obrocie, czyli pokrywa nim powierzchnię towarów, a nie postaci zarejestrowanej, której w tym postępowaniu powinny skupiać zarzuty. To, w jaki sposób uprawniony używa legalnie zarejestrowanego znaku nie może być skutecznym zarzutem w sprawie o unieważnienie ochrony samego znaku. Używanie ma na celu nakładanie znaku na towar określony w klasyfikacji i należy do działań marketingowych, mających na celu spełnianie funkcji odróżnienia towarów uprawnionego od innych podobnych towarów konkurentów. Cała semantyka zarzutów wniosku odrywa się natomiast od badania samego znaku. Jeżeli sposób nakładania znaku uprawnionego na jego towary naruszałby prawa innych przedsiębiorców, np. producentów tkanin, to mają oni inne środki prawne do zakwestionowania konkretnych działań na rynku. Należy podkreślić, że w sprawie o unieważnienie znaku przedmiotem badania jest zarejestrowana postać znaku, w kontekście zarzutów prawnych i faktycznych skierowanych przeciwko tej rejestracji, a nie formy i sposoby używania znaku na towarach. Urząd związany wnioskiem pełni rolę arbitra i na tym powinien się skoncentrować przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Zdaniem WSA, z powyższych względów niedopuszczalne było wydanie postanowienia z 11 kwietnia 2018 r. w trybie uzupełnienia braków, zobowiązującego wnioskodawcę do podania podstawy prawnej adekwatnej temporalnie - po wdaniu się w spór uprawnionego - wobec związania Urzędu Patentowego podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę (reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika). Podstawa prawna umieszczona we wniosku o unieważnienie uznania znaku towarowego nie jest zatem elementem podlegającym obowiązkowi zmiany na właściwą w trybie uzupełnienia braków tego wniosku. Oznacza to, że także trafność temporalna podstawy prawnej jest kwestią oceny merytorycznej zasadności wniosku. Jeśli podlegała możliwości modyfikacji, na skutek dostosowania jej do wymagań organu, iluzoryczne (tzw. "martwe") byłyby zasady określone w art. 255 ust. 4 pwp. O ile wnioskodawca nie podałby w ogóle podstawy prawnej wniosku o unieważnienie, to oczywistym jest, że stanowiłoby to jego brak formalny. Ale taka sytuacja nie miała miejsca w niniejszej sprawie. Miało miejsce wskazanie podstawy prawnej i w toku sporu zobowiązanie wnioskodawcy do jej poprawienia na "odpowiednią temporalnie". Decydując o takim kroku organ zdaje się ignorować istotny fakt, że zmiana podstawy prawnej - jak w tym przypadku - wiązała się z jej rozszerzeniem, także o nową argumentację merytoryczną dostosowaną do nowo wskazanych podstaw z art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 i 2 u.z.t.

Pomiędzy wskazanym we wniosku art. 129¹ ust. 1 pkt 2 pwp, a wskazanym na żądanie organu art. 4 i art. 7 u.z.t. - i ustępami tych norm zachodzą różnice nie tylko związane ze zmianą nazwy ustawy. Tym bardziej, że w sytuacji potwierdzonego przez sądy karne zarzutu wprowadzania do obrotu gospodarczego wyrobów galanteryjnych z podrabianym znakiem towarowym uprawnionego doświadczenie życiowe, na które organ się powołuje wskazuje, że wprowadzenie do obrotu wyrobów galanteryjnych oznaczonych podrobionymi znakami dotyczy właśnie znaków, które posiadają walory odróżniające, a niska cena towarów podrobionych kusi nabywców nielegalnie wprowadzanych towarów oznaczanych m.in. znakiem uprawnionego. Takie działania najczęściej wywołują szkodę dla znanych i renomowanych firm i ich znaków towarowych nakładanych na towary drogie.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, ewentualne zarzuty o braku walorów odróżniających spornego znaku, nakładanego na towary objęte wnioskiem, winno być także skonfrontowane z dowodem, jakim niewątpliwie jest wymieniony wyżej wyrok karny Sądu Okręgowego w W., który stwierdził, że wnioskodawca uczynił sobie z przypisanego mu przestępstwa stałe źródło dochodu.

WSA nie podzielił natomiast skargi uprawnionego w zakresie zarzucanego przedawnienia możliwości żądania unieważnienia znaku. Instytucja przewidziana w art. 31 u.z.t. przestała obowiązywać po wejściu w życie ustawy Prawo własności przemysłowej. W niniejszej sprawie, w której 5 letni termin ochrony znaku nie upłynął przed wejściem w życie nowego prawa, bezskuteczne jest powoływanie się na ww. termin.

Sąd pierwszej instancji nie podzielił również zarzutu naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. nr 61 poz. 284), ponieważ przepis ten dotyczy prawa do procesu sądowego. Przepis ten nie ma zastosowania do postępowania przed organami administracji.

Za nieistotne WSA uznał twierdzenia skargi, że wnioskodawca nie jest producentem jakichkolwiek towarów, które na rynku konkurowałyby z towarami produkowanymi przez uprawnionego, jak i fakt, czy rejestracja spornego znaku towarowego stanowiła dla jakąkolwiek przeszkodę lub utrudnienie w prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej. Kontrola sądowa nie obejmuje kwestii słusznościowych, a dotyczy wyłącznie zgodności z prawem. Wnioskodawca mógł zatem złożyć wniosek, bowiem znaczącą modyfikacją art. 164 ust. 1 pwp było usunięcie wymogu posiadania interesu prawnego w unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Ubocznie WSA wskazał, że skoro samo uznanie na terytorium Polski spornego znaku towarowego, składającego się z następujących po sobie w określonym układzie graficznym ciemnobrązowych i beżowych kwadratów i motywem graficznym splotu umieszczonego w całości każdego kwadratu, dającego w praktyce efekt falowania, nastąpiło 28 lipca 1997 r. - pod rządami ustawy o znakach towarowych, to oznacza jednocześnie, że sama wykładnia norm prawa materialnego regulujących, w dacie rejestracji, zasady udzielania ochrony znaków towarowych (stosowana na mocy art. 315 ust. 3 pwp), nie może być rozszerzana. Chodzi o wykładnię prawa unijnego i orzecznictwo sądów wydane na jego podstawie, bowiem Polska w strukturach unijnych wówczas jeszcze nie była.

Nie można zdaniem WSA odmówić racji uprawnionemu, że cytowany obszernie i przyjęty w istocie w całości za własną ocenę przez Urząd wyrok Sądu Unii Europejskiej z 21 kwietnia 2015 r. T-359/12, dotyczył znaku towarowego Unii Europejskiej, a nie znaku uznanego na mocy u.z.t.

Urząd Patentowy, bez poczynienia własnych ustaleń faktycznych, istniejących na rynku polskim pod wskazaną podstawą prawną wniosku o unieważnienie, nie mógł do niniejszej sprawy bezpośrednio przenieść ustaleń poczynionych przez Sądu Unii Europejskiej w ww. wyroku Sprawa T-359/12 wymagała zatem - dla możliwości jej wykorzystania - wypowiedzenia się w zakresie ustalenia tożsamości stanów faktycznych (także w zakresie właściwego, docelowego kręgu odbiorców towarów) i podstawy prawnej. Niewątpliwie ustalenia Sądu unijnego, bez odniesienia się Urzędu do odmienności (bądź tożsamości) poczynionych stanów faktycznych i obowiązujących w dacie nabycia prawa na gruncie obrotu w Polsce, nie pozwala na przyjęcie cytowanego wyroku za kluczowy dla rozstrzygnięcia w sprawie niniejszej. Tym bardziej jego zastosowania wprost, co w istocie nastąpiło.

Nie można było także pominąć kwestii podnoszonego, istotnego dla rozstrzygnięcia faktu - o ile nastąpi ocena tego twierdzenia, że sporny znak to kolejna - przeznaczona do oznaczania towarów luksusowych, marka uprawnionego nakładana na towary o wysokiej cenie. Uwzględnienie tej okoliczności wpływałoby na ograniczoną dostępność cenową towarów oznaczonych spornym znakiem dla tzw. odbiorcy w Polsce. Miałaby znaczący wpływ na ustalenie zwykłych warunków obrotu towarami marek luksusowych i określenia przeciętnego ich odbiorcy, a w konsekwencji także ustalenia, czy w istocie sporne oznaczenie daje, czy nie, wystarczające podstawy odróżniające pochodzenie towaru przez nabywców produktów luksusowych klas objętych wnioskiem. Kwestia ustalenia dostatecznych znamion odróżniających może być bowiem odmienna dla towarów o odbiorze masowym i dla towarów, których dostępność ograniczona jest wysoką ceną, czyli luksusowych. Tymczasem ustalenia organu dotyczyły posiadania przez sporne oznaczenie dostatecznych znamion odróżniających przy dostępności towarów nim oznaczanych dla odbiorcy masowego, jako odbiorcy przeciętnego. Z tego względu, oraz z przyczyn leżących w podstawie prawnej wniosku - z ostrożności należy wskazać, że w okolicznościach niniejszej sprawy, przedwczesna jest ocena, że sporny znak nie daje wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru i jest niezdolny do pełnienia podstawowej funkcji odróżniania towaru uprawnionego z klas: 16, 18 i 25, od towarów mających pochodzenie odmienne. W szczególności za przedwczesne należy uznać przyjęcie przez organ, że "towary oznaczone spornym znakiem są towarami ogólnodostępnymi, skierowanymi do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców, a docelowy krąg odbiorców tych towarów tworzą wszyscy polscy przeciętni konsumenci, właściwie poinformowani, dostatecznie uważni i rozsądni, ich przypuszczalne oczekiwania i przyzwyczajenia". Zdaniem Sądu pierwszej instancji, dokonanie takiej oceny nastąpiło z mającym istotny wpływ na wynik sprawy naruszeniem art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a., skoro nie zostało ocenione twierdzenie uprawnionego, że dostępność oznaczonych spornym znakiem towarów może być ograniczona ze względu na ich wysoką cenę, stanowiąc synonim luksusu, także w dacie zgłoszenia uznania znaku w Polsce. Wynika także z logiki, że towary dostępne cenowo nie są przedmiotem podrabiania np. spornym znakiem. Proceder ten obejmuje marki renomowane i ze względu na wysoką cenę, bowiem oryginalne są niedostępne "nieograniczonej liczbie odbiorców". Potwierdzałaby to niewątpliwie okoliczność, że towary oznaczane spornym znakiem stanowiły przedmiot podrabiania i naśladownictwa m.in. przez rynek chiński i nielegalnego wprowadzania ich do obrotu na rynek polski w sposób masowy.

Skoro wnioskodawca chciał skutecznie zakwestionować istniejący na rynku, chroniony blisko 20 lat znak towarowy, to powinien sam, bez pomocy Urzędu Patentowego, wskazać właściwą podstawę prawną i wynikające z niej okoliczności faktyczne. W szczególności wykazać, że na terenie Polski w dacie rejestracji sporny graficzny znak towarowy - w istocie stanowiący kompozycję kilku elementów i aluzyjnie nawiązujący do szachownicy, bowiem nie jest jej prostym odzwierciedleniem, był jednym z najbardziej rozpowszechnionych wzorów, w zakresie zakwestionowanych towarów, także w odniesieniu do wyrobów włókienniczych i toreb. Ponadto, organ nie zbadał pełnego spektrum użycia znaku towarowego IR.681252, wyłączając część przypadków użycia tego znaku towarowego i ograniczył się jedynie do przypadków nakładania go w postaci wzoru zdobniczego.

Problem w niniejszej sprawie dotyczył w istocie sposobu nakładania spornego znaku na towary objęte wskazanymi klasami - przez pokrywanie tym znakiem całej powierzchni towarów nim oznaczonych. Jednakże za słuszną uznano uwagę uprawnionego, że ustawa o znakach towarowych nie zakazywała, a także prawo własności przemysłowej nie nakazuje określonych sposobów nakładania znaku na towary. Każdy znak towarowy może więc stanowić jego element zdobniczy, skoro ma być nakładany na towar w celu jego odróżnienia. Zależy jednak na jaki rodzaj towaru będzie nakładany i w jaki sposób. Używanie znaku towarowego jest obowiązkiem uprawnionego, w przeciwnym razie naraża się na stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku.

V.1

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiódł Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zaskarżając go w całości i na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a. zarzucając:

1. naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik postępowania, tj. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 255 ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 1² oraz art. 255¹ ust. 6 w zw. ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z późn. zm., dalej powoływana jako "p.w.p."), przez bezpodstawne przyjęcie, że wezwanie Wnioskodawcy postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. do wskazania temporalnie adekwatnej podstawy prawnej wniosku (w sytuacji, gdy podstawa prawna niewłaściwa temporalnie była we wniosku wskazana, a uczestnik postępowania wdał się w spór) stanowiło przejaw niedopuszczalnej, na gruncie kontradyktoryjnego postępowania spornego, opiekuńczej roli wobec jednej ze stron postępowania i pozwoliło na konwalidację nieusuwalnej wady oraz doprowadziło do rozwinięcia sporu na innej podstawie prawnej niż wskazana we wniosku, podczas gdy, w toku postępowania spornego dopuszczalne jest podjęcie przez Urząd działań w związku ze wskazaniem przez Strony błędnej, z temporalnego punktu widzenia, podstawy prawnej wniosku i tego typu aktywność Urzędu nie może być interpretowana jako naruszenie zasady kontradyktoryjności, co więcej, w postępowaniu o unieważnienie możliwe jest powoływanie przez Strony nowych zarzutów i rozszerzenie podstaw prawnych wniosku do czasu zakończenia postępowania spornego, a tym samym wystąpienie tego typu okoliczności w postępowaniu nie może przesądzać o uchyleniu decyzji Urzędu;

2. naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik postępowania, tj. art 145 §1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 7, 77§ 1, 80 i 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., dalej powoływany jako "k.p.a.") w zw. 315 ust. 3 p.w.p. poprzez bezpodstawne przyjęcie, że:

▪ Urząd powołując się w zaskarżonej decyzji na wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. (T-359/12) dokonał niedopuszczalnego rozszerzenia wykładni norm prawa materialnego,

▪ przedmiotowy wyrok "zastosował wprost" tj. przyjął w całości za własną ocenę, nie czyniąc własnych ustaleń faktycznych "istniejących na rynku polskim pod wskazaną podstawą prawną wniosku o unieważnienie" (uzasadnienie wyroku),

▪ dokonując oceny zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego nie uwzględnił okoliczności, że sporny znak przeznaczony jest do oznaczania towarów luksusowych, tym samym przedwcześnie uznał, że sporny znak przeznaczony jest do oznaczania towarów ogólnodostępnych, skierowanych do potencjalnie nieograniczonego kręgu odbiorców jak oraz, że nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, jak również "nie zbadał pełnego spektrum użycia znaku towarowego IR.681252, wyłączając część przypadków użycia tego znaku towarowego i ograniczył się jedynie do przypadków nakładania go w postaci wzoru zdobniczego" (uzasadnienie wyroku);

podczas gdy:

▪ oczywistym jest, że ocena prawidłowości udzielenia spornego prawa musi by dokonana w oparciu o przepisy obowiązujące w dacie zgłoszenia i w analizowanym przypadku zostały prawidłowo zastosowane art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 5, poz. 17, z późn. zm., dalej powoływana jako "u.z.t"), niemniej wykładnia tych przepisów powinna uwzględniać cały dorobek doktryny i orzecznictwa, w tym ten wypracowany po dacie zgłoszenia, tak jak miało to miejsce w niniejszej sprawie,

▪ wbrew twierdzeniom Sądu, Urząd nie "zastosował wprost wyroku Sądu Unii Europejskiej, lecz poczynił własne ustalenia faktyczne, zaś powoływane w decyzji wyroki i opinie, w tym ww. wyrok Sądu Unii Europejskiej, miały na celu przedstawienie metodologii badania oznaczenia należącego do danej kategorii oznaczeń, a wydana przez Urząd decyzja pozostaje z nimi spójna, co z kolei nie może stanowić podstawy do uchylenia decyzji Urzędu,

▪ przedmiotem ochrony znaku były różne towary (np. galanteria skórzana) jako takie, nie zaś towary luksusowe (np. luksusowa galanteria skórzana) i taki wykaz towarów bądź usług musiał być przedmiotem badania Urzędu, gdyż ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego winna być dokonywana w odniesieniu do towarów i usług, do oznaczania których znak jest przeznaczony, z uwzględnieniem zwykłych warunków obrotu gospodarczego tj. postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców, a nie to jak jest dany znak faktycznie używany, co więcej "w równoległym, toczącym się przed Urzędem Patentowym postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony spornego znaku towarowego (sygn. akt Sp.166.2016), uprawniony oświadczył, że przed żądaną datą wygaśnięcia (30 czerwca 2004 r.) istniały poważne powody usprawiedliwiające nieużywanie tego znaku towarowego" (s. 21 decyzji), tym samym w dacie uznania ochrony spornego znaku towarowego tj. w dniu 28 lipca 1997 r., znak ten nie był w ogóle używany, w tym nie był używany do oznaczania towarów luksusowych,

▪ Sąd nie wskazał, jakie "przypadki użycia" spornego znaku towarowego zostały przez Urząd pominięte;

3. naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 1 § 1 i 2 w zw. z art. 3 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 125, dalej powoływane jako "p.u.s.a.") w zw. z art. 3 § 1 p.p.s.a. oraz z art 80 k.p.a., polegające na tym, że Sąd wskazując, iż "sporny graficzny znak towarowy - w istocie stanowiący kompozycję kilku elementów i aluzyjnie nawiązujący do szachownicy, bowiem nie jest prostym odzwierciedleniem" w istocie przesądził o zdolności odróżniającej spornego oznaczenia, chociaż Sąd w ramach swojej właściwości dokonuje kontroli aktów z zakresu administracji publicznej z punktu widzenia ich zgodności z prawem zarówno materialnym, jak i procesowym, wskazując poczynione przez Organ błędy i nie dokonując własnych ustaleń, a w niniejszej sprawie Sąd poczynił własne ustalenia, a tym samym przekroczył zakres kognicji oraz na podstawie art 153 p.p.s.a. związał Urząd Patentowy dokonaną oceną;

4. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 7 ust. 1 i 2 u.z.t przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że przy ocenie zdolności odróżniającej spornego oznaczenia należało uwzględnić fakt, że sporny znak towarowy jest przeznaczony do oznaczania towarów luksusowych (o wysokiej cenie), co z kolei ma bezpośredni wpływ na ustalenie kręgu odbiorców tychże towarów, podczas gdy ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego winna być dokonywana w odniesieniu do towarów i usług, do oznaczania których znak jest przeznaczony, z uwzględnieniem zwykłych warunków obrotu gospodarczego, tj. postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców, a nie to jak jest dany znak faktycznie używany, tym samym w sytuacji, gdy w wykazie towarów nie doprecyzowano, iż przedmiotem ochrony są wskazane towary jako towary luksusowe, powoduje konieczność oceny tychże towarów np. produktów galanteryjnych jako towarów "jako takich", a nie towarów luksusowych, a właściwy krąg odbiorców będą stanowili potencjalni odbiorcy tychże towarów "jako takich".

Urząd Patentowy wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy WSA w Warszawie do ponownego rozpoznania, ewentualnie o uchylenie wyroku i rozpoznanie sprawy co do istoty oraz o orzeczenie o kosztach postępowania.

V.2

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiódł również N. W. zaskarżając go w całości i zarzucając:

I. na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. naruszenie przepisów postępowania w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

1. art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1269 z późn. zm.) w zw. z art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. poprzez zaniechanie dokonania pełnej kontroli spornej decyzji z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy;

2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 255 ust. 4 pwp w zw. z art. 255 ust. 1 pkt 1² pwp, poprzez jego błędne zastosowanie i uchylenie decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 25 stycznia 2019 r. w wyniku błędnego ustalenia, iż Organ naruszył art 255 ust. 4 pwp w zw. z art 255 ust. 1 pkt 1² ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001, Nr. 49, poz. 508, jako "pwp");

3. art 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 255¹ ust. 6 w zw. z art 255 ust. 3 pkt 4 pwp poprzez jego błędne zastosowanie i uchylenie decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 25 stycznia 2019 r. w wyniku błędnego ustalenia, iż Organ naruszył art. 255¹ ust. 6 w zw. z art. 255 ust. 3 pkt 4) pwp;

4. art 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art 80 i 107 § 3 kpa poprzez jego błędne zastosowanie i uchylenie decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 25 stycznia 2019 r. w wyniku błędnego ustalenia, iż Organ naruszył art 80 i 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, jako "kpa");

5. art 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 255¹ ust. 6 pwp poprzez błędne ustalenie, iż wydanie przez Organ postanowienia z dnia 11 kwietnia 2018 r. stanowiło istotne naruszenie przepisów postępowania, mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

6. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 7 i 77 § 1 kpa poprzez błędne ustalenie, iż w niniejszej sprawie, w postępowaniu przed Organem w/w przepisy nie znajdowały zastosowania;

II. na podstawie art 174 pkt 1 p.p.s.a. - naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 7 ustawy o znakach towarowych z dnia 31 stycznia 1985 r. (dalej jako "uzt") poprzez jego błędną wykładnię prowadzącą do nieprawidłowego ustalenia, iż przy dokonywaniu istnienia przesłanek warunkujących unieważnienie prawa ochronnego na podstawie tego przepisu nie stosuje się zasad wypracowanych przez orzecznictwo sądowe powstałe po dacie zgłoszenia znaku towarowego.

Strona wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o orzeczenie o kosztach.

VI.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną organu N. W. wniósł o jej uwzględnienie.

Pismem z 16 kwietnia 2021 r. uprawniony do spornego znaku wniósł o oddalenie obu skarg kasacyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

VII.

Skargi kasacyjne są w okolicznościach niniejszej sprawy nieuzasadnione.

Na wstępie przypomnienia wymaga, że zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, jednakże bierze z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. W niniejszej sprawie nie występują przesłanki nieważności postępowania sądowoadministracyjnego przeprowadzonego przez WSA, które ustawodawca enumeratywnie wylicza w art. 183 § 2 p.p.s.a.

VIII.

Podstawowe zagadnienie występujące w niniejszej sprawie koncentruje się przede wszystkim wokół kwestii proceduralnych, bowiem to naruszenie sposobu rozpatrywania wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego stanowiło podstawę uchylenia zaskarżonej decyzji organu przez Sąd pierwszej instancji.

Ocena zarzutów obu skarg kasacyjnych wymaga więc skonfrontowania ich przede wszystkim z rolą organu rozstrzygającego sprawę, jego obowiązkami oraz zasadami badania oznaczeń w sprawie prowadzonej w trybie spornym. Będzie to przy tym stanowić odpowiedź na większość sformułowanych uchybień, gdyż obaj skarżący kasacyjnie zwalczają przede wszystkim zastrzeżenia WSA jakie ten wyraził względem naruszenia zasady kontradyktoryjności postępowania spornego przez organ i wynikających z tego skutków.

Nie może być wątpliwości co do tego, że Urząd Patentowy, pomimo orzekania w postępowaniu spornym, związany jest rygorami procedury administracyjnej, narzucającej mu specyficzne obowiązki i rolę, jak również granice możliwego sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy. Wskazuje na to przede wszystkim odesłanie zawarte w art. 256 ust. 1 pwp, nakazujące odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a., któremu na tle niniejszej sprawy przeciwstawiana jest, czy raczej, z którym skorelowana została norma wywodzona z art. 255 ust. 4 pwp, wskazująca że Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę.

Przypomnienia wymaga zatem, że naczelną zasadą klasycznego postępowania administracyjnego jest zasada prawdy obiektywnej, wyrażona w art. 7 k.p.a., z której wynika obowiązek organu administracji publicznej wyczerpującego zbadania okoliczności sprawy, niezbędnych do prawidłowego ustalenia jej stanu faktycznego, co poprzedza następny krok, jakim jest zastosowanie norm prawa materialnego. Organ administracji publicznej ma więc prawny obowiązek dokonania wszechstronnej oceny okoliczności konkretnej sprawy na podstawie analizy całego zebranego materiału dowodowego i wyrażenia swojego stanowiska w uzasadnieniu podjętej decyzji. Wyraźnym wsparciem jest tu zasada regulująca postępowanie dowodowe i nakładająca na mocy art. 77 § 1 k.p.a. m.in. obowiązek wyczerpującego zebrania materiału dowodowego, następnie zaś jego oceny. Dokładne ustalenie stanu faktycznego możliwe jest zaś na podstawie wszystkich istotnych dowodów oraz poprzez wyjaśnienie wszystkich podniesionych w sprawie i mających istotny charakter dla jej rozstrzygnięcia zarzutów i wątpliwości. Jak bowiem stanowi art. 80 k.p.a., organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Wprawdzie może odmówić wiary określonym dowodom, jednakże dopiero po ich rozpatrzeniu, wyjaśniając przyczyny takiego kroku w uzasadnieniu decyzji - art. 107 § 3 k.p.a.

Wymienione zasady podlegają modyfikacji (swoistemu odwróceniu) w postępowaniu spornym, prowadzonym na podstawie przepisów Prawa własności przemysłowej, co jednak nie oznacza - na co NSA zwraca wyraźnie uwagę - ich całkowitego zniesienia w tego rodzaju sprawach. Zasady te w postępowaniu spornym zachowują więc swój wprawdzie ogólny, niejako kierunkowy, walor np. nadal istotna w tym postępowaniu pozostaje potrzeba wszechstronnego zbadania dowodów, ale wymaga podkreślenia, że należy ją raczej widzieć przez pryzmat inicjatywy dowodowej stron pozostających w sporze i zobowiązanych do formułowania zarówno jasnych twierdzeń jak i przedkładania konkretnych dowodów na ich poparcie. Organ jest wszak w tym przypadku arbitrem, a jego rola pozostaje zbliżona do roli sądu, sprawującego wymiar sprawiedliwości (por. A Szewc [w] System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 340 i nast.; K. Szczepanowska-Kozłowska [w] System Prawa Prywatnego t. 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1197 i nast.; J. Sieńczyło-Chlabicz, [w] System Prawa Handlowego, t. 3 Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepankowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 894 i nast.).

W zasadzie można więc zaryzykować pewne porównawcze stwierdzenie, że w klasycznym postępowaniu administracyjnym, to na organie spoczywa główny ciężar prowadzenia sprawy, wyjaśnienia jej okoliczności i zebrania dowodów, zaś strona może w tym uczestniczyć np. swoją własną inicjatywą dowodową, czasami zaś wręcz musi podejmować określone działania, w ramach zasady koniecznego współdziałania z organem w wyjaśnieniu istoty sprawy. Natomiast w sytuacji postępowania spornego (kontradyktoryjnego), organ nie przestaje zachowywać pewnych uprawnień i obowiązków, chociażby wynikających z potrzeby reprezentowania interesu społecznego, jednakże główny ciężar sporu, przesunięty zostaje bez wątpienia na strony go toczące. Podkreślenia przy tym wymaga, że postępowanie sporne, tak naprawdę nigdy nie będzie postępowaniem w 100% kontradyktoryjnym, tj. takim, w którym organ bądź sąd jedynie biernie obserwuje zachodzące pomiędzy stronami interakcje i na tej podstawie dokonuje oceny, będąc pozbawionym jakiejkolwiek inicjatywy dowodowej czy też prawa ingerencji w tok sprawy. W sprawach tego rodzaju nadal mamy do czynienia, pomimo rzeczonej kontradyktoryjności, z końcowym ich załatwieniem w formie decyzji administracyjnej, przez organ należący do struktury państwa, obciążony obowiązkiem wyjaśnienia sprawy mu przedłożonej.

Nie zmienia to jednak słuszności twierdzenia wyrażonego w wyroku NSA z 23 maja 2016 r. sygn. akt II GSK 2966/14, na który powołał się także Sąd pierwszej instancji, że Urząd Patentowy w ramach postępowania spornego nie dokonuje samodzielnie rekonstrukcji stanu sprawy. Zajmuje natomiast stanowisko dotyczące argumentacji prezentowanej przez strony postępowania. Nie może więc oprzeć decyzji o unieważnieniu prawa ochronnego na innej podstawie niż wskazana we wniosku, nie jest też uprawniony do poszukiwania czy też rozważania, czy nie zachodzą inne przyczyny unieważnienia prawa ochronnego niż te, które podniósł wnioskodawca. Dodać należy, że nie może także tak prowadzić postępowania, aby podważać swoją rolę niezależnego arbitra, rozstrzygającego obiektywnie przedkładane mu twierdzenia i dowody. Jak bowiem słusznie wyjaśniono w powołanym wyroku, postępowanie sporne nie stanowi nadzwyczajnego trybu, którego celem jest weryfikacja zgodności z prawem (materialnym i przepisami postępowania, które w sprawie o udzieleniu prawa ochronnego miały zastosowanie) decyzji o udzieleniu prawa ochronnego (tu uznaniu rejestracji międzynarodowej znaku), lecz jest postępowaniem, w którym organ ocenia na podstawie dowodów przedłożonych przez strony tego postępowania czy zaistniała konkretna, wskazana we wniosku przesłanka unieważnienia tego prawa.

Jakkolwiek więc stan faktyczny sprawy rozpatrywanej w zacytowanym wyroku jest nieco odmienny od stanu sprawy niniejszej (w tej pierwszej rozszerzono podstawę badania unieważnienia uznania znaku o podstawę niewskazaną we wniosku), to jednak rola Urzędu Patentowego musi być w obu przypadkach postrzegana jednolicie, a więc jako arbitra, stojącego przede wszystkim na straży kontradyktoryjnego postępowania, w którym to strony mają główną inicjatywę, zaś organ może w ramach przedstawionych podstaw i dowodów, uzupełniać je o twierdzenia czerpane z własnej wiedzy i doświadczenia życiowego (wszak w Urzędzie Patentowym zatrudniane są osoby posiadające kierunkową wiedzę z zakresu własności przemysłowej. Oczywiście inicjatywa ta musi mieścić się w granicach wyznaczonych wnioskiem, mieć charakter uzupełniający oraz zostać odpowiednio wyjaśniona. Rozstrzygnięcie odmawiające uwzględnienia wniosku nie kreuje stanu powagi rzeczy osądzonej w klasycznym ujęciu, zatem możliwe jest złożenie kolejnego wniosku o unieważnienie, przedstawiającego inne podstawy.

Na tle niniejszej sprawy zwrócić należy zatem uwagę, że stosownie do art. 255 ust. 4 pwp, Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Postępowanie sporne wszczynane jest zaś na pisemny wniosek, którego obligatoryjne elementy zostały określone w art. 255¹ ust. 2 pwp. Należą do nich m.in. wskazanie podstawy prawnej oraz wskazanie środków dowodowych.

Trafnie wskazano w wyroku NSA z 15 stycznia 2013 r. sygn. akt II GSK 2077/11, że z uwagi na kontradyktoryjność postępowania spornego o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy to na stronach tego postępowania, tj. na wnoszącym sprzeciw i na uprawnionym, spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności, z których każda z nich wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne. Rolą organu jest zaś ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów przedstawionych przez strony, w szczególności zaś dowodów przedłożonych przez wnoszącego sprzeciw lub wnioskodawcę.

Z unormowań odnoszących się do postępowania spornego wynika zdaniem NSA, że dużą rolę odgrywa w nim zasada dyspozycyjności żądania i inicjatywa stron postępowania, które niejako "gospodarują" postępowaniem i nadają mu właściwy kierunek, co dzieje się pod nadzorem Urzędu Patentowego. To więc przede wszystkim wnoszący o unieważnienie znaku towarowego określa podstawę prawną i faktyczną postępowania, co wiąże organ w rozumieniu art. 255 ust. 4 pwp. Związanie to przede wszystkim dotyczy podanej podstawy prawnej oraz wyjaśnienia przyczyn, z uwagi na które zachodzi konieczność unieważnienia znaku na tej podstawie. Była już o tym mowa wcześniej, że organ nie może oprzeć decyzji o unieważnieniu prawa ochronnego na innej podstawie niż wskazana we wniosku (prawnej i faktycznej), nie jest też uprawniony do poszukiwania czy też rozważania, czy nie zachodzą przypadkiem inne przyczyny unieważnienia prawa ochronnego niż te, które podniósł wnioskodawca. W skrajnej formie może więc chodzić o rozstrzygnięcie poza sprecyzowaną we wniosku podstawą prawną unieważnienia, co nie może mieć miejsca.

Niemniej jednak naruszenie tego obowiązku (w istocie trzymania się granic sprawy zakreślonych wnioskiem), przybiera w praktyce orzeczniczej różne formy, a każda z nich pociągać może za sobą inny skutek dla postępowania. Dochodzić więc może do stwierdzenia, że rozpoznano sprawę poza granicami wniosku, zastępując stronę i orzekając niejako "z urzędu", albo też naruszając zasadę kontradyktoryjności, organ dokonał ingerencji w sprawę, która wymusza w związku z takim zachowaniem określoną jej ocenę.

W niniejszej sprawie niewątpliwie słusznie WSA stwierdził naruszenie zasady kontradyktoryjności postępowania, mającej postać znaczącej interwencji organu na rzecz wnioskodawcy (dla podkreślenia reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika). W efekcie tego doszło co najmniej do podważenia zaufania do Urzędu Patentowego, a także nieuprawnionego wpływu na przebieg postępowania, co przełożyło się wprost na jego wynik. Bez wątpienia bowiem przyjęcie za podstawę wniosku art. 129¹ ust. 1 pkt 2 pwp, w sytuacji kwestionowania znaku towarowego, do którego zastosowanie na podstawie przepisów przejściowych znajdują przepisy ustawy o znakach towarowych, przy czym nie jest to kwestia wymagająca skomplikowanej wykładni prawa, zakończyłoby się jednoznacznym rozstrzygnięciem negatywnym dla strony wnoszącej żądanie unieważnienia, która oczywiście mogłaby wystąpić z kolejnym, już prawidłowym "temporalnie" wnioskiem, co bez wątpienia organ wyjaśniłby jej w ewentualnej decyzji oddalającej pierwotny wniosek.

Tak się jednak nie stało, bowiem wspomnianym wcześniej postanowieniem Urząd wezwał wnioskodawcę do korekty wniosku i podania w istocie prawidłowej podstawy prawnej, co ten wykonał. Zaznaczyć przy tym należy, co umyka w ramach prowadzonej wymiany argumentów, że pomiędzy podaną pierwotnie podstawą prawną z art. 129¹ ust. 1 pkt 2 pwp (niedystynktywność - oznaczenie nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone), nie zachodzi prosta relacja względem ostatecznie sprecyzowanego żądania w postaci art. 4 ust. 1 i 2 czy art. 7 ust. 1 i 2 u.z.t. Nie można więc powiedzieć, że organ jedynie wezwał do poprawy nieistotnego braku czy nieścisłości wniosku, albo że domagał się doprecyzowania twierdzenia, jak twierdzą obie skargi kasacyjne. Nie można także nie dostrzegać tego, że Urząd nie zastosował adekwatnej, opiekuńczej zasady postępowania względem uprawnionego bowiem nie wezwał go np. do przedłożenia bardziej przekonujących dowodów na okoliczność nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Skoro zaś zdecydował się na taki model kontradyktoryjności (prowadzenie "za rękę" strony profesjonalnie reprezentowanej), to analogiczne zasady powinien stosować także względem drugiej.

Jak już wskazano, to działanie organu doprowadziło do korekty wniosku dokonanej pismem z 17 maja 2018 r. i podania zupełnie nowych, już "adekwatnych temporalnie" podstaw unieważnienia, które otworzyły możliwość zbadania sprawy, stając się w dalszy toku podstawą częściowego wyeliminowania uznania rejestracji znaku uprawnionego.

NSA - jak wskazano - podziela w całości stanowisko Sądu pierwszej instancji co do naruszenia zasady kontradyktoryjności postępowania spornego poprzez ingerencję organu na rzecz jednej ze stron, która nie wymagała szczególnej atencji np. z uwagi na swą nieporadność życiową.

Nie można jednak zgodzić się z jedynie zasugerowanymi, bo wprost w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku niewypowiedzianymi wnioskami, o potrzebie ponownego rozpoznania sprawy przez organ (po jej uchyleniu przez WSA), tak jakby pisma wnioskodawcy z 17 maja 2018 r. modyfikującego wniosek nigdy nie było czyli że należy w istocie bazować na pierwotnym wniosku (takie wnioski wynikają z analizy uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia WSA). Zdaniem NSA pisma zmieniającego wniosek nie da się w tej sprawie jednak pominąć, tak jak nie da się stwierdzić, czy strona mogła dokonać zmiany wniosku z własnej inicjatywy, bądź pod wpływem innych bodźców. Działanie takie być może byłoby dopuszczalne, gdyby można było z przepisów prawa wywieść bezwzględny zakaz modyfikacji raz złożonych wniosków o unieważnienie znaków towarowych. Tymczasem prawo własności przemysłowej zakazu takiego nie statuuje ani wprost, ani też pośrednio.

Słusznie więc wskazał Urząd Patentowy w skardze kasacyjnej, że "żaden przepis prawa własności przemysłowej ani też kodeksu postępowania administracyjnego nie określa rygoru, aby do zakreślenia podstawy prawnej mogło dojść jedynie we wniosku wszczynającym postępowanie o unieważnienie. Do zakończenia postępowania spornego wnioskodawca ma prawo formułować podstawy prawne swego żądania i w sytuacji, gdy uprawniony z rejestracji ma pełną możliwość odnieść się i wypowiedzieć co do ewentualnych zmian bądź modyfikacji, nie zostaje naruszony jego interes."

Możliwe jest zatem, co pozostaje poza sporem, zmodyfikowanie wniosku do czasu zakończenia postępowania. Ma to jednak swoje skutki procesowe, niejednokrotnie bardzo doniosłe.

Urząd Patentowy, a także wnioskodawca nie dostrzegają, że badając sprawę o unieważnienie znaku towarowego dokonuje się jego oceny w różnych wymiarach np. czy znak miał wystarczającą zdolność odróżniającą, czy zgłoszono go w złej wierze, itp. Niemniej jednak, o czym zauważa sam organ, zastosowanie w niniejszej sprawie znajdował art. 165 ust. 1 pkt 2 pwp zgodnie z którym z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić jeżeli na znak towarowy udzielono prawa ochronnego z naruszeniem art. 129¹ ust. 1 pkt 2-4, a do dnia złożenia wniosku znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu (chodzi o tzw. wtórną zdolność odróżniającą).

Organ (por. s. 21 decyzji) za datę graniczną badania owej wtórnej zdolności odróżniającej przyjął stan istniejący na dzień 29 marca 2017 r., czyli datę złożenia pierwotnego wniosku, ze złą podstawą prawną i faktyczną.

Powołany art. 165 ust. 1 pkt 2 pwp ustanawia zaś datę graniczną ("do dnia złożenia wniosku") względem której należy wykazywać nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez wadliwie zarejestrowane oznaczenie. Jego stosowanie w niniejszej sprawie nie jest - jak wskazano - podważane. Jednakże sytuacja procesowa do jakiej doszło w tej konkretnie sprawie, wywołana niewątpliwie działaniem organu i w efekcie tego przedłożeniem całkowicie innego wniosku przez wnioskodawcę, musi skutkować zupełnie innym spojrzeniem na datę, do której należało badać nabycie wtórnej zdolności znaku, co ma wpływ na wynik sprawy z uwagi na przyjęte założenie organu względem daty badania wtórnej zdolności (wspomniany już moment złożenia pierwotnego wniosku). Skoro więc Urząd i wnioskodawca wygenerowali taki stan procesowy, w którym wniosek został nie tyle przeredagowany (drobnie doprecyzowany - jak starają się to podkreślać obie skargi kasacyjne), co całkowicie zmieniony, to musi to skutkować tym, że uprawniony może zgłaszać dowody (które w istocie zgłosił) wskazujące, że to do tej właśnie daty jego znak nabył wtórną zdolność odróżniającą.

NSA zauważa, że Urząd Patentowy przeprowadził pogłębioną ocenę dowodów przedłożonych przez stronę, jednakże ostatecznie odrzucił dowód w postaci artykułu "Global Bag Index - 25 najbardziej popularnych torebek na świecie", gdyż ukazał się już po dacie wniosku, tj. 13 kwietnia 2017 r. Nie zmienia tego merytoryczna uwaga co do tego dowodu, uczyniona "na marginesie" sprawy.

Podobnie rzecz się ma względem dowodu w postaci badania rozpoznawalności znaku towarowego graficznego firmy L., które zostało przeprowadzone w marcu 2018 r., a więc zdaniem organu rok po dacie złożenia wniosku o unieważnienie ochrony spornego znaku towarowego (29 marca 2017 r.). Wprawdzie organ formułuje stwierdzenie, że dowodu tego nie można wprost odrzucić, bo może świadczyć o procesie nabywania wtórnej zdolności w dacie właściwej, jednakże zaraz wskazuje, że okres roku "jest relatywnie długi mając na uwadze istniejące obecnie możliwości intensywnej reklamy i promocji towarów". Uznanie więc, że istniejąca u potencjalnych odbiorców w marcu 2018 r. świadomość określonych faktów oraz zdolność ich kojarzenia jest tożsama z tą jaką ta sama grupa odbiorców posiadała w marcu 2017 r. jest w ocenie Urzędu nieuprawnione.

Powyższe stanowi istotne naruszenie przepisów postępowania, mające swoje pierwotne źródło w błędnym wezwaniu wnioskodawcy do korekty wniosku. Jakkolwiek więc owo wezwanie per se nie świadczy jeszcze o wadzie uzasadniającej uchylenie decyzji, w końcu wniosek zmieniła strona nie organ, to jednak swoistym "skutkiem ubocznym" takiego działania jest niedostrzeganie potrzeby zagwarantowania uprawnionemu adekwatnych praw procesowych. Całkowita zmiana wniosku w dniu 17 maja 2018 r. musiała zatem skutkować koniecznością przyjęcia właśnie tej daty jako adekwatnej dla obliczania terminu do którego należy umożliwić wykazywanie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, czego organ nie uczynił, pomimo czynionych "na marginesie" uwag merytorycznych, mających wskazywać na zbadanie tych twierdzeń uprawnionego. Czyni to zatem uchylenie zaskarżonej decyzji koniecznym, o czym słusznie orzekł WSA, pomimo wyciągnięcia częściowo błędnego wniosku końcowego, sugerującego ponowne zbadanie sprawy wedle stanu określonego pierwotnie złożonym wnioskiem.

Kończąc wątek naruszenia zasady kontradyktoryjności oraz wtórnej zdolności odróżniającej, należy jedynie sygnalizacyjnie wskazać na zbyt powierzchowną analizę badania przedłożonego przez uprawnionego, co do pewnego stopnia jest efektem czynienia tego zabiegu właśnie "na marginesie" sprawy. Organ wskazuje bowiem, że wprawdzie 78% badanych Polaków zadeklarowało, że rozpoznaje motyw brązowo-beżowej szachownicy użyty na przedstawionych produktach (a zatem ogólnie rozpoznaje, że towary z takim wzorem gdzieś widziało), lecz tylko 12% kojarzyło ten motyw z konkretną firmą (28% badanych wskazało zaś że skojarzyło motyw z konkretną firmą, lecz nie pamięta jej nazwy). W kontekście powyższego należy zwróci uwagę organu na przyjęty przezeń wzorzec przeciętnego klienta (odbiorcy znaku) oraz to, co wynika z utartej linii orzeczniczej zarówno polskich jak i unijnych organów i sądów. Chodzi mianowicie o to, że adresat znaku zachowuje w pamięci jedynie ogólny, niedoskonały zarys oznaczenia, z którym się spotyka lub którego poszukuje. Wskazać więc należy, że jak zdaje się wynikać z badania, co wymaga oczywiście szerszej analizy, 78% badanych rozpoznało motyw brązowo-beżowej szachownicy, a nie jakiejkolwiek szachownicy np. ułożonej z kafelków podłogi w łazience w kolorze czarno białym. Kwestia ta, o ile organ w ponownym postępowaniu stwierdzi, że znak nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej, będzie musiała zostać poddana nieco głębszej ocenie, zaś strony będą miały prawo przedkładać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Odniesienia wymagać również będzie wskazany procentowy udział osób rozpoznających znak. Urząd nie zajął bowiem stanowiska, czy 12% i 28% to wartości mogące już świadczyć o rozpoznawalności oznaczenia i jego dystynktywnym charakterze w ramach wtórnej zdolności odróżniającej.

Podzielając również wskazanie Urzędu Patentowego, że to uprawniony ma w głównej mierze wykazać dowody na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej, w końcu postępowanie jest kontradyktoryjne, za nie do końca zrozumiałe należy uznać twierdzenie, że "prezentowane na blogach lub serwisie Youtube komentarze, prezentacje lub opisy nie pozwalają także obiektywnie stwierdzić, że dzięki tym źródłom przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców identyfikowała dane towary jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa". Nie przesądzając tej kwestii należy jedynie wskazać, że tzw. media społecznościowe, bo o nich w istocie tu mowa, począwszy w zasadzie od drugiej dekady XX wieku stanowią istotne medium przekazu wszelkich treści, zawierających także znaki towarowe. Organ, chcąc odrzucić wskazane dowody uprawnionego, musi więc poddać je głębszej analizie, gdyż jak wynika z doświadczenia życiowego, duży wpływ, zwłaszcza na młode pokolenie odbiorców, wywierają media społecznościowe i tzw. influencerzy, kształtujący świadomość w obranej przez siebie dziedzinie. Jakkolwiek nie można w żadnym razie osób tych utożsamiać z autorytetami w danej dziedzinie, to jednak w każdym z prowadzonych przez nie vlogów, blogów, kanałów czy streamingów znajdują się informacje dotyczące oglądalności, odsłon czy subskrybentów. Prawdą jest, że dane te trudno jest niejednokrotnie zweryfikować, jednakże charakter danego medium, zwłaszcza jego polskojęzyczny charakter, może wskazywać, że krąg odbiorców mieści się w grupie osób władających właśnie tym językiem.

Ponadto zwrócić należy uwagę na potrzebę nie tylko jednostkowego oceniania dowodów składanych przez uprawnionego, co oczywiście również musi mieć miejsce, ale także pewnego ogólnego spojrzenia na nie jako całości, świadczącej być może o swoistej ekspansji na różnych polach stosowania znaku i co najmniej próbie nabywania wtórnej zdolności odróżniającej, co do poszczególnych towarów przewidzianych w danych klasach rejestrowych.

IX.

Kontynuując ocenę zaskarżonego wyroku w kontekście zarzutów skarg kasacyjnych należy wskazać, że poza stricte procesowym powodem uchylenia decyzji, jakim było naruszenie zasady kontradyktoryjności postępowania, co już omówiono powyżej, WSA przedstawił także ocenę odnośnie do meritum rozstrzygnięcia, zwłaszcza co do oceny posiadania pierwotnej zdolności odróżniającej znaku i prawidłowego kręgu odbiorców.

Po pierwsze, wskazał, że wykładnia norm prawa materialnego regulujących, w dacie rejestracji, zasady udzielania ochrony znaków towarowych (stosowana na mocy art. 315 ust. 3 pwp), nie może być rozszerzana. Uwagi te zostały poczynione odnośnie do zacytowanego obszernie i przyjętego przez organ jako własny wyroku Sądu Unii Europejskiej z 21 kwietnia 2015 r. T-359/12. Zdaniem WSA, Urząd Patentowy, bez poczynienia własnych ustaleń faktycznych, istniejących na rynku polskim pod wskazaną podstawą prawną wniosku o unieważnienie, nie mógł do niniejszej sprawy bezpośrednio przenieść ustaleń poczynionych przez Sądu Unii Europejskiej. Wymagana była wypowiedź odnośnie do tożsamości stanów faktycznych (także w zakresie właściwego, docelowego kręgu odbiorców towarów) i podstawy prawnej.

Po drugie, WSA zwrócił uwagę, na nierozpatrzenie przez organ kwestii, że znak towarowy uprawnionego to kolejna jego marka przeznaczona do oznaczania towarów luksusowych (o wysokiej cenie). Może to mieć więc wpływ na krąg odbiorców w Polsce. Rozważania organu dotyczyły odbiorcy masowego, a nie odbiorcy towarów luksusowych. Przedwczesna jest zatem twierdzenie, że sporny znak nie daje wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru i jest niezdolny do pełnienia podstawowej funkcji odróżniania towaru uprawnionego.

Przedwczesne jest przyjęcie przez organ, że towary oznaczone spornym znakiem są towarami ogólnodostępnymi, skierowanymi do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców, a docelowy krąg odbiorców tych towarów tworzą wszyscy polscy przeciętni konsumenci, właściwie poinformowani, dostatecznie uważni i rozsądni oraz ich przypuszczalne oczekiwania i przyzwyczajenia.

Po trzecie, WSA zwrócił uwagę, że w ramach potrzeby badania kręgu odbiorców oraz samej zdolności odróżniającej, należy uwzględnić fakt podrabiania towarów uprawnionego, m.in. przez wnioskodawcę, skazanego za czyn tego rodzaju. Proceder podrabiania obejmuje bowiem marki renomowane i o wysokiej cenie.

Po czwarte, to wnioskodawca powinien był wykazać, że na terenie Polski w dacie rejestracji znak ten, w istocie stanowiący kompozycję kilku elementów i aluzyjnie nawiązujący do szachownicy, bowiem nie jest jej prostym odzwierciedleniem, był jednym z najbardziej rozpowszechnionych wzorów, w zakresie zakwestionowanych towarów, także w odniesieniu do wyrobów włókienniczych i toreb.

Po piąte, Urząd nie zbadał pełnego spektrum użycia znaku towarowego, wyłączając część przypadków użycia i ograniczył się jedynie do przypadków nakładania go w postaci wzoru zdobniczego.

W kontekście powyższego, a także przy uwzględnieniu zarzutów obu skarg kasacyjnej, zwłaszcza zaś wypowiedzi organu, kwestionującej rzekome przesądzenie posiadania przez znak pierwotnej zdolności odróżniającej, należy wskazać na to, że najistotniejszą funkcją znaku towarowego jest oznaczenie pochodzenia towaru (usługi), czyli funkcja odróżniania. Znak ma więc wskazywać, że towar/usługa nim opatrzony pochodzi z konkretnego przedsiębiorstwa lub ich grupy powiązanej gospodarczo czy prawnie.

Zastrzeżenia w związku z tym wymaga, że zakres ochronny danego znaku towarowego wyznacza wykaz towarów i usług zawarty w zgłoszeniu lub decyzji o udzieleniu prawa ochronnego (por. wyrok NSA z 4 lipca 2017 r. sygn. akt II GSK 715/13). W sprawach spornych, dotyczących np. konfliktu pomiędzy znakami, badanie podobieństwa towarów i usług dokonywane jest na podstawie treści wykazu towarów i usług porównywanych znaków towarowych, co nie budzi żadnych wątpliwości. Liczy się bowiem to, w jakiej klasie i dla jakich towarów/usług znak został zgłoszony, a nie to w jaki sposób jest na rynku pozycjonowany, czy przedstawiany przez uprawnionego (jak w rzeczywistości z niego korzysta). Podobnie rzecz więc wygląda w odniesieniu do spraw o unieważnienie znaku towarowego z uwagi np. na brak pierwotnej zdolności odróżniającej. W tym przypadku bada się również wystąpienie tej cechy w odniesieniu do wykazu towarów ujętych w decyzji o rejestracji, nie zaś w odniesieniu do sposobu używania znaku na innych towarach, które nie zostały zarejestrowane. Nie jest zatem do końca trafne twierdzenie WSA, że znakiem oznaczane są towary luksusowe i tak powinien oceniać je organ w ponownym postępowaniu. W tym zakresie Sąd pierwszej instancji skupia się w zasadzie na niewątpliwie wiodącym produkcie uprawnionego, jakim są torebki damskie, które w legalnym obrocie rzeczywiście cechuje bardzo wysoka cena i wywoływane nią, w zestawieniu z nazwą uprawnionego, wrażenie elitarności i niedostępności produktu dla zwykłych konsumentów. Niemniej jednak znak został zgłoszony dla towarów szczegółowo wyliczonych w poszczególnych klasach i to względem nich należy odkodować pojęcie przeciętnego odbiorcy, kanały dystrybucji czy inne elementy podlegające badaniu w ramach oceny spełnienia wymagań pierwotnej zdolności odróżniającej. Uprawniony może bowiem, przy tak szeroko zarejestrowanym dla znaku towarze, w każdym momencie dokonać modyfikacji obranego kanału dystrybucji i np. umieścić swoje produkty w sieciach dyskontów.

Zwrócić jednakowoż należy uwagę, że stanowisko Sądu pierwszej instancji wyrażone w tym zakresie nie jest w całości nieuzasadnione, bowiem jakkolwiek towary należy postrzegać tak jak zostały zarejestrowane do opatrywania spornym znakiem (strony nie wyjaśniają przy tym, czy w ogóle możliwe byłoby zarejestrowanie ich w sposób odmienny np. jako luksusowe torebki damskie ze skóry, czego NSA nie może weryfikować), to jednak oceniając możliwości odróżniające spornego znaku należy wypowiedź WSA zestawiać z całkowicie pominiętym przez organ faktem, jakim jest niewątpliwe podrabianie i sprzedawanie na masową skalę, również przez wnioskodawcę, produktów oznaczanych znakiem uprawnionego (chodzi zwłaszcza o torebki w całości pokryte spornym znakiem).

Słusznie zatem WSA stwierdził, że przedwcześnie stwierdzono brak pierwotnej zdolności odróżniającej znaku, jak również nie zrekonstruowano prawidłowo wzorca przeciętnego odbiorcy towarów przeznaczonych do oznaczania znakiem. Nie świadczy to przy tym o zarzucanym przesądzeniu istnienia owej pierwotnej zdolności odróżniającej.

Zatrzymując się w tym miejscu przy wzorcu przeciętnego klienta (odbiorcy towarów oznaczanych spornym znakiem), należy zwrócić uwagę, że w sprawie wiodącą rolę wyznaczał towar w postaci torebek i walizek, w całości pokrywanych spornym znakiem i to w odniesieniu przede wszystkim względem tej kategorii produktów organ zrekonstruował wzorzec klienta, który - jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie oraz doktrynie - zachowuje w pamięci jedynie ogólny, niedoskonały zarys oznaczenia, z którym się spotyka lub którego poszukuje, a jednocześnie jest uważny i dobrze poinformowany. Urząd przyjął więc, że dla wszystkich towarów wzorcem tym jest, przeciętny polski konsument, właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. O ile nie budzi zastrzeżeń ocena ujęta w przymiotnikach: poinformowany, dostatecznie uważny, rozsądny, o tyle przyjęcie, że ma tego samego odbiorcę każdy towar zgłoszony do spornego znaku, który następnie organ zakresowo unieważnił, jest działaniem nieprawidłowym.

Po pierwsze, pojęcie "przeciętny polski konsument" może znaleźć odniesienie do tych towarów, które rzeczywiście mogą być nabywane w sposób masowy, codziennie i bez większej refleksji. Pytanie zasadnicze jest więc takie, czy tego rodzaju wzór konsumenta znajdzie zastosowanie do towarów takich jak: materiały introligatorskie, materiały artystyczne, pędzle do malowania, maszyny do pisania, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), pudełka na pieczęcie i poduszki do pieczęci, podstawki na kałamarz i pióra, kałamarze, czy przyciski do papieru, a przez to jaka jest jego świadomość pochodzenia produktów. Chodzi przy tym zarówno o kanały ich dystrybucji, jak również potrzebę nabywania takich towarów przez "przeciętnego polskiego konsumenta". Tej kwestii organ w ogóle nie wyjaśnia, rozciągając, wskutek oceny niewątpliwie najbardziej ekspansywnego i rozpoznawalnego obecnie produktu uprawnionego jakim są torebki, pojęcie konsumenta na każdy towar zarejestrowany przez uprawnionego i w istocie twierdząc, że ma on tego samego odbiorcę. Tymczasem twierdzenie to nie wydaje się zasadne w odniesieniu chociażby do podstawek na kałamarz, kałamarzy czy maszyn do pisania, jak również materiałów introligatorskich, które mają wysoce specjalistyczne i nietuzinkowe przeznaczenie. Kwestia ta wymaga więc, jak wskazano, ponownej, gruntownej oceny organu.

Po drugie, w odniesieniu do kluczowego produktu jakim są wspomniane już torebki, wokół których tak naprawdę toczy się cały spór w sprawie, organ także przyjmuje wzorzec przeciętnego polskiego klienta. Jakkolwiek nie jest to uchybienie, gdyż produkt ten w postaci zarejestrowanej przez uprawnionego, kierowany jest z założenia do ogólnego odbiorcy, a nie do bogatych konsumentek, czym charakteryzuje się sposób jego sprzedawania, to jednak zwrócenia uwagi wymaga fakt, że badając pierwotną zdolność odróżniającą organ musi cofnąć się do daty zgłoszenia znaku towarowego i tego w jaki sposób wówczas wyglądał wzorzec przeciętnego klienta, a także w jaki sposób odbywało się nabywanie tego rodzaju towarów. Inaczej mówiąc, Urząd Patentowy zbyt powierzchownie ocenił ów wzorzec klienta, nie określając ani specyfiki rynku istniejącego w tamtym czasie, ani sposobu nabywania produktów np. w galeriach handlowych, o ile już istniały w takiej skali jak ma to miejsce obecnie, czy też w małych sklepikach, bazarach i na rynkach. Nie uwzględnił przy tym także rozróżnienia płci klientów nabywających torebki, tj. czy były to w głównej mierze kobiety, co zdaje się mieć swoje funkcjonalne i kulturowe uzasadnienie, a jeżeli tak, to w jaki sposób odbywało się nabywanie przez nie takiego towaru. Chodzi więc o to, jak w końcówce lat 90-tych XX wieku ów konsument podchodził do kwestii nabycia towaru, tj. czy zakup torebki, lub innej galanterii tekstylnej lub skórzanej był takim samym zakupem jak np. nabywanie produktów spożywczych, czy może w ramach tego zakupu przeciętny klient poszukiwał jednak informacji np. od sprzedawcy, od kogo pochodzi dana torebka, opatrzona takim właśnie wzorem. Wreszcie, czy kupując torebkę, w grę wchodziło tylko dokonanie zakupu towaru z perspektywy jego cech funkcjonalnych (ilość wewnętrznych przegród i kieszeni, wygoda noszenia, poręczność, itp.), czy może istotnym czynnikiem kształtującym wybór, a przez to świadomość odrębności tego towaru a przez to znaku, był także kontekst modowy i zdobniczy towaru opatrywanego spornym znakiem.

Może to mieć więc wpływ na ocenę, czy i jak towar ten był wówczas postrzegany. Dodatkowo należy wskazać, że rozważenia wymaga, z punktu widzenia logiki, czy na postrzeganie dystynktywności zarejestrowanego oznaczenia nie ma przypadkiem wpływu fakt masowego podrabiania m.in. tego oznaczenia. Może to mieć zaś wpływ zarówno na ocenę pierwotnej, jak i wtórnej zdolności odróżniającej. Ponadto NSA zwraca uwagę, że wykazanie, że w latach 90-tych XX wieku wzór taki jak użyty w spornym znaku (krata z delikatnym przetłoczeniem imitującym nić) był w Polsce rzeczywiście postrzegany jako całkowicie niedystynktywny wzór powszechnie stosowany w różnych dziedzinach życia, obciąża przede wszystkim wnioskodawcę. Należy przy tym wskazać, że organ, wbrew oczekiwaniom uprawnionego, może odwoływać się do swego doświadczenia życiowego (była już o tym mowa wcześniej), jednakże musi to odpowiednio wyjaśnić w kontekście dowodów i tego skąd daną, jego zdanie oczywistą, wiedzę czerpie. Nie wystarczy zatem samo wskazanie, że dla organu coś jest lub nie jest oczywiste lub jasne, zwłaszcza jeżeli dotyczy ocen odnoszących się do stanu z przeszłości. Twierdzenie o oczywistości jakiegoś stanu musi mieć rzeczywiste umocowanie w powszechnym odbiorze i nie wymagać dowodzenia np. oczywiste jest, że w latach 90-tych XX wieku Polska zmagała się z dużym problemem przestępczości zorganizowanej, jak również z dużym bezrobociem.

Niezasadne są również zarzuty skarg kasacyjnych kwestionujące zastrzeżenia poczynione przez WSA w kontekście odwoływania się przez organ do orzecznictwa unijnego, zwłaszcza zaś do wyroku Sąd Unii Europejskiej z 21 kwietnia 2015 r. sygn. T-359/12. Jakkolwiek zbyt daleko idące było zarzucenie organowi, że w istocie przekopiował ów wyrok nie czyniąc żadnych własnych ustaleń, to jednak nie można powiedzieć, aby Sąd pierwszej zupełnie nie miał racji kwestię tę oceniając. Analiza decyzji Urzędu Patentowego wskazuje, że motywy rozstrzygnięcia w znacznej mierze sięgają właśnie do wskazanego wyroku, wydanego względem tożsamego oznaczenia, jednakże opierającego się na innej podstawie prawnej i innej motywacji. Sensem wypowiedzi WSA, akceptowanym przez NSA jest niewątpliwie to, że czyniąc odwołania do orzecznictwa unijnego, organ musi widzieć przede wszystkim jego kontekst faktyczny i prawny. WSA nie zakazał zatem uwzględniania sposobu postrzegania i oceniania określonych zjawisk z dziedziny własności przemysłowej, czy wypracowanego w orzecznictwie rozumienia norm o charakterze uniwersalnym (np. dotyczących konsumenta będącego osobą uważną i należycie poinformowaną). Istotą wypowiedzi WSA jest to, że nie ma prostego przełożenia pomiędzy wyrokiem sądu unijnego, a sprawą polską, nawet jeżeli dotyczy formalnie takiego samego oznaczenia, jednakże podlegającego innej rejestracji (unijna, krajowe uznanie rejestracji międzynarodowej).

W tej sytuacji, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił obie skargi kasacyjne, uznając wszystkie zarzuty jako nieuzasadnione.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 204 pkt 2 w zw. z art. 200 i art. 205 § 2 oraz § 14 ust. 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1964).