Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 2102/22
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2023-10-12 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 3
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 190
journal: Dz.U. 2023 poz 1634
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Wojciech Kręcisz Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia del. WSA Wojciech Sawczuk (spr.) po rozpoznaniu w dniu 12 października 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2022 r. sygn. akt VI SA/Wa 1190/22 w sprawie ze skargi H. Sp. z o.o. Sp. k. we W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. nr Sp.510.2014 w przedmiocie sprzeciwu od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2. zasądza od H. Sp. z o.o. Sp. k. we W. na rzecz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 1.400 (tysiąc czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

I.1

H. Sp. z o.o. Sp. k. we W. (wnioskodawca) wniosła sprzeciw wobec udzielenia na rzecz V. z siedzibą w H., Finlandia (uprawniona), prawa ochronnego na znak towarowy IBUMAX o nr R.[...]. Jako podstawę prawną wskazała art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 132 ust. 2 pkt 3, art. 131 ust. 1 pkt 1 i art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm. dalej jako pwp). Powołała się na wcześniejsze prawa do znaków towarowych wskazując, że wszystkie przeznaczone są do oznaczania towarów w klasie 5. Zdaniem wnoszącej sprzeciw, sporny znak towarowy IBUMAX jest podobny do znaku towarowego IBUM, a porównywane znaki są chronione dla identycznych towarów. Nie tylko istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów, ale takie pomyłki się już zdarzają. Wskazała, że produkt leczniczy oznaczany znakiem IBUM został wprowadzony do obrotu w 2002 roku. Jest znakiem o silnej zdolności odróżniającej, a stała obecność na polskim rynku i intensywna reklama oraz dobra jakość produktów, dla których jest stosowany, spowodowała, że znak IBUM jest renomowany. Wnosząca sprzeciw zarzuciła, że uprawniony, poprzez wprowadzenie łudząco podobnego znaku towarowego, wykorzystuje zdobytą przez znak IBUM renomę do promocji własnego produktu. Znak towarowy IBUM jako składnik przedsiębiorstwa wnoszącej sprzeciw jest jej prawem majątkowym, w związku z tym, z uwagi na podobieństwo obu znaków, udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy IBUMAX narusza jej prawa majątkowe. Ponadto zgłoszenie znaku towarowego IBUMAX dokonane zostało w złej wierze, gdyż nie miało na celu uzyskania ochrony dla oznaczenia indywidualizującego towary uprawnionego, ale zostało dokonane w celu wykorzystania renomy znaku towarowego IBUM.

I.2

Urząd Patentowy decyzją z 8 maja 2013 r. nr Sp. 572/12, unieważnił prawo ochronne na znak towarowy IBUMAX o nr R.[...] w zakresie preparatów farmaceutycznych i weterynaryjnych, substancji dietetycznych do celów medycznych, w pozostałym zakresie ochrony sprzeciw oddalił.

I.3

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 17 września 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 3234/13 uchylił zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego z 8 maja 2013 r. i wobec stwierdzenia, że organ nie dokonał całościowej oraz poprawnej oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, nakazał w ponownym postępowaniu przeprowadzenie analizy znaków we wszystkich trzech płaszczyznach - wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.

Zdaniem WSA w prezentowanym w decyzji wywodzie o podobieństwie oznaczenia "IBUMAX" z oznaczeniem "IBUMIX" oraz z brakiem kolizji z oznaczeniami ze słowem "IBUM" organ popada w sprzeczności twierdząc z jednej strony, że są to pod względem znaczeniowym wyrażenia fantazyjne, a z drugiej strony stwierdzając, że mogą się one kojarzyć z nazwą rodzajową "ibuprofen" ze względu na zawarty w porównywanych znakach człon "IBU". Ustalenia organu w tym zakresie są lakoniczne, przez co stanowią o pominięciu zbadania znaków w płaszczyźnie znaczeniowej.

Organ zaniechał także całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do towarów z oznaczeniem "IBUM".

Spór dotyczy przy tym kilku znaków towarowych przeznaczonych do oznaczania towarów z klasy 5. Wprawdzie organ podkreślił, że człon IBU może się kojarzyć odbiorcom z substancją czynną "ibuprofen", jednakże nie odniósł się w żaden sposób do argumentów skarżącej H., iż na rynku znajdują się produkty rozpoczynające się od członu IBU, ale zawierające inną substancję czynną niż "ibuprofen", a zatem nie ma żadnych dowodów na to, że odbiorcy będą jednoznacznie kojarzyć człon IBU z "ibuprofenem".

Organ nie odniósł się do wywodów skargi H., że nie dąży do monopolizacji członu IBU, ale chce chronić wymyśloną przez siebie nazwę "IBUM".

Wnosząca sprzeciw podniosła także zarzuty renomy posiadanych znaków towarowych i powołała się na obszerny materiał dowodowy świadczący w jej ocenie o renomie jej znaków towarowych.

Organ w ogóle nie odniósł się do tych zagadnień kwitując, że brak podobieństwa badanych znaków towarowych powoduje bezcelowość badania tego zagadnienia.

W ocenie WSA dla prawidłowego zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp konieczne było zbadanie, czy znaki skarżącej H. są renomowane, a odstąpienie od badań w tym zakresie skutkuje uznaniem naruszenia przez organ przepisów postępowania art. 7, art. 77 § 1 k.p.a.

Z tych samych powodów organ nie odniósł się do podnoszonych zarzutów złej wiary uprawnionej ze spornego znaku towarowego. Przesłanka złej wiary jest samoistną podstawą unieważnienia prawa ochronnego niezależną od istnienia renomy przeciwstawionego oznaczenia, a zatem jej uznanie bądź zaprzeczenie wymaga dogłębnej analizy wszystkich okoliczności sprawy.

Uzasadniając zarzut zgłoszenia spornego oznaczenia w złej wierze sprzeciwiająca się spółka wskazywała nie tylko na naruszenie renomy przeciwstawionych swoich znaków towarowych, ale także na fakt istnienia wcześniejszych podobnych znaków towarowych oraz znajomość i popularność swoich produktów. Podnosiła, że uprawniona świadomie nawiązuje do przeciwstawionych oznaczeń, które są jednocześnie znaną i rozpoznawalną marką. Organ nie odniósł się w sposób pełny do zarzutów, a uzasadnienie decyzji w tym zakresie sprowadza się de facto do jednego zdania.

Wyrok zyskał walor prawomocności.

II.

Po ponownym zbadaniu sprawy, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z 6 grudnia 2016 r. nr Sp. 510.2014 oddalił sprzeciwu H. Sp. z o.o. Sp. k. we W. oraz orzekł o kosztach.

W uzasadnieniu wskazał przede wszystkim, że sporny znak towarowy IBUMAX o nr R.[...] jest znakiem słownym i służy do oznaczania towarów w klasie 5, tj.: preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki dezynfekujące, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.

Organ przywołał także znaki wnoszącej sprzeciw oraz klasę i towary, dla których zostały zarejestrowane. W efekcie uznał, że towary chronione spornym znakiem są identyczne wzglądem towarów w wykazie znaku towarowego IBUM FORTE - NAJSILNIESZY IBUM NA RYNKU o nr R.[...]. Zakres ochrony spornego znaku towarowego w zakresie produktów - preparatów farmaceutycznych, leków jest także identyczny z towarami znajdującymi się w wykazie pozostałych znaków towarowych wskazanych przez wnoszącego sprzeciw, tj.: nr R.[...], R.[...], R.[...], R.[...], R.[...], R.[...], R.[...], R.[...], R.[...], R.[...], ponieważ w tych wykazach znajdują się sformułowania dotyczące bezpośrednio preparatów, produktów farmaceutycznych leków i takie też nazwy towarów znajdują się w wykazie znaku spornego o nr R.[...]. Ponadto, towary z wykazu spornego znaku towarowego są podobne do towarów ujętych w wykazach towarów znaków R.[...], R.[...], ponieważ w istocie, wykazy ww. znaków towarowych zawierają nazwy konkretnych produktów (np. kapsułki, czopki, tabletki), które są towarami farmaceutycznymi, lekami.

Towary objęte ochroną spornego znaku towarowego są zatem identyczne i wysoce podobne do towarów chronionych znakami towarowymi, na które powołał się wnoszący sprzeciw.

Porównując znaki Urząd wskazał, że w płaszczyźnie wizualnej sporny znak towarowy ogranicza się wyłącznie do zapisu sekwencji sześciu liter odzwierciedlających głoski użyte w tym słowie, tj.: l, B ,U, M, A, X. W płaszczyźnie fonetycznej słowo IBUMAX jest trzysylabowe l-BU-MAX, w którym akcent pada na drugą sylabę od końca "-BU-", słowo rozpoczyna wyraźnie słyszalna samogłoska "I-" oznaczająca "zwykle w danym języku samogłoskę przednią wysoką" a kończy litera "-X" "litera oznaczająca spółgłoskę x, odpowiadającą połączeniu głosek ks". Odczytanie przez polskich odbiorców litery "-X" jako głoski "-KS" nie powoduje trudności i jest naturalne, mimo, że "X" nie należy do polskiego alfabetu.

W warstwie znaczeniowej, zdaniem Urzędu słowo IBUMAX jest fantazyjne względem oznaczanych nim towarów, niemiej nie można nie uwzględnić, że początkowy element tego słowa, tj. "IBU-" może budzić skojarzenia ze słowem ibuprofen, który jest nazwą substancji czynnej preparatu farmaceutycznego, natomiast część znaku "-MAX" można skojarzyć ze słowem w języku łacińskim maximus oznaczającym przymiotnik największy, tym bardziej, że przyjęte jest powszechne używanie skrótu tego słowa max/maks. Tym samym okoliczność aluzyjnego charakteru oznaczenia nie wyklucza, iż jest to oznaczenie fantazyjne.

Znaki przeciwstawione są znakami słownymi (R. [...], R.[...], R.[...], R.[...], R.[...], R.[...], R.[...]) oraz słowno-graficznymi (R.[...], R.[...], R.[...]).

W znakach tych elementem dominującym i wyróżniającym jest słowo IBUM, znajdujące się na początku tych znaków, a w warstwie graficznej ww. znaków słowno-graficznych stanowiące proporcjonalnie największy element słowny tych znaków. Wobec powyższego Urząd uznał za prawidłowe dokonanie oceny podobieństwa spornego znaku IBUMAX do znaku IBUM, który w ww. znakach jest samodzielny znakiem (R.[...], R.[...], R.[...]) lub też jest jednym z elementów znaku (R.[...], R.[...], R.[...], R.[...], R.[...], R.[...], R.[...]).

Znak IBUM w płaszczyźnie wizualnej stanowi zapis czterech liter I, B, U, M odpowiadających głoskom użytym w tym słowie. W płaszczyźnie fonetycznej słowo IBUM artykułowane i odbierane zgodnie z zapisem. Słowo IBUM jest dwusylabowe l-BUM, a akcent przypada na drugą sylabę w słowie, tj. "-BUM". Oceniane słowo rozpoczyna wyraźnie słyszalna samogłoska "I-" oznaczająca "zwykle w danym języku samogłoskę przednią wysoką", a kończy litera "-M" oznaczająca "spółgłoskę wargową nosową", która także jest dobrze słyszana i artykułowana. W warstwie znaczeniowej, słowo IBUM jest fantazyjne dla towarów nim oznaczanych, przy czym początkowy element tego słowa, tj. "IBU"- może budzić asocjacje z nazwą substancji czynnej, tj. ibuprofen. Tym samym aluzyjny charakter oznaczenia nie wyklucza, iż jest to oznaczenie fantazyjne.

Przeprowadzona ocena podobieństwa znaków wykazała w ocenie Urzędu brak konfuzyjnego podobieństwa między nimi, mimo istniejących wspólnych elementów. W tej sytuacji stwierdzenia wnoszącego sprzeciw zawarte w sprzeciwie jak i skardze o odbiorze przez przeciętnych odbiorców znaku IBUMAX jako IBUM MAX (produktu o maksymalnej zawartości czynnej, a więc kolejnego z serii znaków IBUM) nie znajdują potwierdzenia, ponieważ wnoszący sprzeciw nie wykazał, aby słowo IBUMAX było odbierane jako w istocie dwa słowa IBUM i MAX. Wnoszący sprzeciw nie wykazał jaki fonetyczny proces zachodzi w brzmieniu dwusylabowego słowa IBUMAX aby powstały dwa słowa w sumie trzysylabowe l-BUM-MAX. Ponadto, zdaniem Urzędu, podział dokonany przez wnoszącego sprzeciw na słowa IBUMAX na części IBUM-AX jest nienaturalny, nie odpowiada również fonetycznym lub morfologicznym zasadom podziału słów (w tym zakresie organ powołał się na istniejące dwa kryteria przenoszenia wyrazów w tekście pisanym: fonetyczne i morfologiczne). Kierując się powyższym organ uznał, że podział słowa IBUMAX dokonany przez wnoszącego sprzeciw należy uznać za wymuszony przedmiotową sprawa, nie mający związku z przyjętymi regułami podziału fonetycznego słów w języku polskim.

Organ dokonał również oceny znaku IBUMIX o nr R.176187, który jest znakiem słownym, w warstwie wizualnej składa się z sześciu liter I, B, U, M, I, X, odpowiadających głoskom. W wstawię fonetycznej znak IBUMIX jest trzysylabowy - l-BU-MIX z akcentem na sylabie "-BU-".

Artykulacja i odbiór tego słowa jest zgodny z jego zapisem, a odbiór przez polskich odbiorców litery "-X" jako głoski "-KS" nie powoduje trudności, mimo, że "X" nie jest literą polskiego alfabetu. W warstwie znaczeniowej słowo IBUMIX jest fantazyjne względem oznaczanych nim towarów, niemiej nie można nie uwzględnić, że początkowy element tego słowa, tj. "IBU-" może budzić skojarzenia ze słowem ibuprofen, który jest nazwą substancji czynnej preparatu farmaceutycznego, natomiast drugą część znaku "-MIX" można skojarzyć ze słowem w języku angielskim mix oznaczającym czasownik mieszać, a uwzględnić także należy, że słowo MIX jest powszechne używane w tym właśnie znaczeniu. Tym samym okoliczność aluzyjnego charakteru oznaczenia nie wyklucza, iż jest oznaczenie fantazyjne.

Oceniając całościowo oznaczenia IBUMAX (sporny znak towarowy) oraz IBUM i IBUMIX (znaki wcześniejsze) należy podkreślić, że mimo istniejącego wspólnego elementu "IBU", oceniane znaki zawierają takie odmienne elementy, które w całości dostatecznie różnicują oba oznaczenia. Ta różnica jest zauważalna w zapisie obu słów - w długości zapisu słów oraz odmienności w użytych samogłoskach "-I-" i "-A-" jak również w ich brzmieniu, tj. długości brzmienia słów, różnicy brzmieniowej samogłosek "I" i "A" oraz odmiennych akcentowanych sylab. Niewątpliwe elementy identyczne w porównywanych znakach wstępują i jest to "IBUM-", stanowiące samodzielnie znak wnoszącego sprzeciw, a w znaku spornym będące jedynie jego początkowym elementem i pomimo zarzucanej inkorporacji znaku wcześniejszego w spornym znaku, to dodatkowe elementy wpływają dostatecznie na zróżnicowanie znaków towarowych w każdej z ocenianych płaszczyzn.

Daniem Urzędu nie uwzględnić także tego, że "IBU-", a więc wspólny element znaków, może budzić skojarzenia ze słowem oznaczającym nazwę substancji czynnej preparatu oznaczanego tymi znakami. Wnoszący sprzeciw podkreślał, że nie dąży do monopolu na tę część, ale chce chronić znak IBUM. Oznacza to, że dystans istniejący między znakami na płaszczyźnie wizualnej zostaje zachowany w płaszczyźnie fonetycznej. W aspekcie oceny znaczeniowej przeciwstawionych znaków, to zdaniem Urzędu należy podkreślić, że każdy z tych znaków może budzić skojarzenia z nazwą substancji czynnej ibuprofenem.

W tym kontekście podnoszona przez wnoszącego sprzeciw kwestia oznaczania produktów w taki sposób, że nie zawierają ww. substancji czynnej, pozostaje bez wpływu na prawidłowość oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, ponieważ w przedmiotowej sprawie wnoszący sprzeciw podniósł zarzut podobieństwa znaków towarowych (art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp), a nie zarzut wprowadzenia odbiorców w błąd np. co do właściwości tak oznaczanych towarów (art. 131 ust. 1 pkt 3 pwp).

Analizowanie przeciwstawionych w niniejszej sprawie oznaczeń według ich cechy wspólnej dowodzi zatem, że cecha ta nie prowadzi do pomylenia znaków, gdyż postrzegane jako całość nie wywołują wrażenia wspomnianego podobieństwa. W tej sytuacji, podnoszona przez sprzeciwiającego inkorporacja jego znaku w znaku spornym nie może determinować podobieństwa między takimi znakami, skoro Urząd wykazał, że oceniane znaki charakteryzuje w całości samodzielność wynikająca z różnicy fonetycznej i wizualnej.

Oceniając znaki dalej organ stwierdził, że w zakresie podobieństwa towarów, przeciwstawione znaki towarowe służą do oznaczania identycznych i podobnych towarów. Przeznaczone do oznaczania tych towarów znaki, mimo, iż posiadają identyczny początkowy element "IBU-", dzięki odmiennej części końcowej są na tyle zróżnicowane by dostatecznie eliminować podobieństwo. Nie sposób zatem uznać, że obecność w obrocie przeciwstawionych znaków towarowych kreuje ryzyko wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd, przy uwzględnieniu warunków rynku farmaceutyków oraz uczestników tego rynku.

Odnosząc to do pojęcia przeciętnego konsumenta jako osoby dobrze poinformowanej i uważnej organ wskazał, że nie pozostaje bez znaczenia fakt, że produkty farmaceutyczne są towarem szczególnym, wymuszającym uwagę przy ich zakupie. Wynika to z ich przeznaczenia oraz różnych wskazań i przeciwwskazań związanych z ich stosowaniem. Odbiorcą leków są zarówno pracownicy sektora medycznego jak i pacjenci. Pierwsi z nich mają zaostrzone kryteria staranności w zakresie wiedzy i dbałości przy nabywaniu i korzystaniu z produktów farmaceutycznych. Z uwagi na charakter leków bez wątpienia także pacjentom nie można przypisać cech odbiorcy nieuważnego.

Mając na względzie należytą uwagę jaką powinien wykazać przeciętny odbiorca leków oznaczonych przeciwstawionymi znakami towarowymi, organ uznał, że znaki nie mogą zostać pomylone. W tym też kontekście należy zauważyć, że finalni odbiorcy tak oznaczonych produktów zachowują uwagę i ostrożność w przyjmowaniu leków przeciwbólowych także ze względu na rodzaj substancji czynnej zawartej w leku, z powodu niekorzystnego działania (nadwrażliwość, alergia na taką substancję) lub też przeciwwskazań (np. choroby układu pokarmowego, astma, niewydolność nerek).

W sprawie ma miejsce sytuacja nawiązywania nazwy preparatu farmaceutycznego do nazwy substancji czynnej zawartej w leku czy preparacie farmaceutycznym, ponieważ nazewnictwo medyczne w większości opiera się na słownictwie łacińskim i greckim. Sporny znak zawiera element "IBU-", a substancją czynną jest ibuprofen (łac. Ibuprofenum).

Skoro wnoszący sprzeciw rejestrując znak towarowy IBUM i kombinacje z tym oznaczeniem nie dąży do monopolu członu "IBU-", to w takiej sytuacji sprzeciwiający powinien tolerować oznaczenia z tym elementem oraz z takimi dodatkowymi elementami, które w dostateczny sposób eliminują podobieństwo między chronionym na rzecz sprzeciwiającego znakiem IBUM i przedmiotowym znakiem towarowym IBUMAX.

Wnoszący sprzeciw, podniósł zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp i stwierdził, że sporny znak narusza jego prawo do znaku renomowanego IBUM o nr R.[...], R.[...].

W niniejszej sprawie, na okoliczność renomowanego charakteru znaku IBUM o nr R.[...] i o nr R.[...], wnoszący sprzeciw przedłożył przy piśmie z 22 czerwca 2012 r. oraz przy piśmie złożonym podczas rozprawy w dniu 24 kwietnia 2013 r. szereg dokumentów, wymienionych w decyzji przez organ.

Urząd Patentowy podkreślił w związku z tym, że w obowiązującym ustawodawstwie brak jest ustawowej definicji renomowanego znaku towarowego, dlatego też w tym aspekcie należy odwołać się do stanowiska doktryny oraz orzecznictwa.

Urząd oceniając czy znak jest renomowany korzystał z ustalonych przez orzecznictwo europejskie wskaźników oceny znaku renomowanego Testem na renomę znaku towarowego, poza jego znaczącą znajomością, jest także:

1. udział znaku towarowego w rynku,

2. intensywność oraz geograficzny zasięg używania,

3. intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem,

4. wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku.

W zakresie materiałów dowodowych przedłożonych przez wnoszącego sprzeciw w organ stwierdził, że przedłożone materiały są niepełne, wyrywkowe, nie tłumaczone na język polski, niektóre materiały zostały powtórzone w postępowaniu nr 510.2014, przedstawione kopie nagród i wyróżnień dotyczą w dużej mierze przedsiębiorstwa wnoszącego sprzeciw nie zaś produktu oznaczone IBUM, dokument dopuszczenia do obrotu produktu oznaczanego znakiem IBUM stanowi informacje jedynie o jego dopuszczeniu i nie ma wpływu na ocenę renomowanego charakteru.

Z przedłożonych przez wnoszącego sprzeciw materiałów wynika, że na rynku środków przeciwbólowym istniało i istnieje stosunkowo wiele produktów pochodzących od różnych przedsiębiorców. Przedłożone materiały pochodzą sprzed daty zgłoszenia spornego znaku (dnia 30 marca 2010 r.) lub też z daty późniejszej, niemniej w ocenie organu materiały późniejsze przedstawiają ciągłość wcześniejszych działań i zdarzeń. Wszystkie dowody pochodzą z terytorium Polski, wyznaczając w ten sposób zasięg używania znaków, dla których żąda ochrony wnoszący sprzeciw w niniejszym postępowaniu. Należy uwzględnić dane, które dotyczą produktu z oznaczeniem IBUM albo reklam tak oznaczanego produktu.

W badaniu Pentor Research pt.: "Badanie znajomości środków przeciwbólowych i ich reklam" ze stycznia 2009 r. (ww. w pkt 3) wskazano wzrost znajomości marki IBUM od lutego 2008 r. do stycznia 2009 r., który osiągnął - 56,7% Polaków (akta 510.2014 tom II, k. 194), w badaniu MEC pt.; "Środki przeciwbólowe - raport z badania" z czerwca 2012 r. (ww. w pkt 14) wynika, że znajomość wspomagana marki IBUM wynosi 83% (akta 510.2014 tom III, k. 438), a w badaniu Beeline pt.: "Wizerunek marki IBUM na tle konkurencji Znajomość marki z 15 września 2015 r. (ww. w pkt 15) potwierdza, że znajomość wspomagana marki IBUM wyniosła 69% (akta 510.2014 tom III, k. 408). Z powyższego zestawienia danych wynika, że znak IBUM uzyskał znaczącą znajomość wśród odbiorców przed zgłoszeniem spornego znaku do ochrony oraz, że znajomość ta utrzymuje się na stałym wysokim poziomie, nawet po zgłoszeniu spornego znaku do ochrony. Uzyskaną pozycję na rynku, potwierdzają także dokumenty z bazy IMS Health i dotyczące wielkości sprzedaży produktów z oznaczeniem IBUM, wymienione w pkt 1, z których wynika dynamiczny wzrost sprzedaży produktów z oznaczeniem IBUM (akta 510.2014 tom II, k. 287, 281, 277, 275, 273). Z powyższymi ustaleniami korespondują wielostronicowe zestawienia dokumentujące wydatki wnoszącego sprzeciw związane z reklamą produktów oznaczanych znakiem IBUM jak w ww. pkt 2 (kalendarze, długopisy, ulotki, gazetki, stoiska targowe, reklama w radiu, telewizji, prasie), w ww. pkt 9 (umowy związane z konkretnymi reklamami, w tym scenariusze, projekty reklam), w ww. pkt 11 (umowy o emisji reklam w telewizji, radiu). W ww. pkt 17 znajduje się oświadczenie wnoszącego sprzeciw, iż w latach 2004 do 2010 poniósł on koszty reklamy marki IBUM w wysokości ponad 15 milionów złotych (akta 510.2014 tom III, k. 373).

Wnoszący sprzeciw przedstawił również próbki materiałów reklamowych związanych z marką IBUM, ww. w pkt 8, co dopełnia obrazu działań wnoszącego sprzeciw dotyczących marki IBUM. Pozostałe materiały, wskazane wyżej w pkt 4, pkt 7, pkt 12, pkt 18 w istocie nie mają znaczenia dla wykazania renomy znaku IBUM, ponieważ stanowią informacje o uzupełniającym charakterze, jak np. o bazie IMS Health, czy specyfice badań marketingowych. W niniejszej sprawie organ uznał, że wnoszący sprzeciw przedłożył materiał dowodowy potwierdzający tezę o renomowanym charakterze znaków towarowych IBUM o nr R.[...] i o nr R.[...].

Ustalenia w zakresie przyznania renomy znakom, na które powołał się wnoszący sprzeciw warunkują ocenę podobieństwa spornego znaku towarowego IBUMAX wobec znaków IBUM, ponieważ w sytuacji oceny podobieństwa spornego znaku towarowego do znaku renomowanego nie jest istotne ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, ale wystarczające jest wykazanie, że rejestracja spornego znaku towarowego IBUMAX przynosi uprawnionemu nienależną korzyść lub szkodzi odróżniającemu charakterowi lub renomie znaków IBUM, na które powołał się wnoszący sprzeciw.

W przedmiotowej sprawie, wnoszący sprzeciw podniósł, że towary oznaczane spornym znakiem towarowym IBUMAX o nr R.[...] nie były obecne na polskim rynku przed 2011 rokiem, mimo, że przedsiębiorstwo uprawnionego prowadziło swoją działalność w Polsce od 2005 r. i wcześniej, w roku 2003 roku zgłosiło do Urzędu Patentowego znak towarowy IBUMAX, który nie uzyskał ochrony. Przedstawione przez wnoszącego sprzeciw powyższe okoliczności, potwierdzają jego zdaniem, że uprawniony nie mógł nie wiedzieć, że na polskim rynku od dawna był obecny produkt leczniczy IBUM. W tym też kontekście wnoszący sprzeciw podniósł, że uprawniony nie wykazał aby podjął wysiłki mające na celu promocję i reklamę znaku IBUMAX. Zdaniem wnoszącego sprzeciw jego produkt był intensywnie reklamowany i osiągnął wysoką sprzedaż i w tym porównaniu produkt uprawnionego jest niszowy. Utrzymanie ochrony na sporny znak towarowy IBUMAX może zachęcić innych do wykorzystania znanego i popularnego znaku towarowego IBUM, doprowadzi do rozmycia marki i utraty zdolności odróżniającej. Zdaniem wnoszącego sprzeciw poniesione wydatki na reklamę i promocję "pójdą na marne", co bezsprzecznie spowoduje szkodę.

Wnoszący sprzeciw podniósł także, iż brak jest usprawiedliwionych przyczyn używania spornego znaku IBUMAX , na które powołał się uprawniony twierdząc, że znak IBUMAX to informacja, że chodzi o produkt leczniczy zawierający ibuprofen w podwyższonej dawce (maksymalnej). W sprawie występuje chęć uprawnionego do upodobnienie się a nie do odróżnienia od znaku renomowanego, zatem nie można mówić o usprawiedliwionych przyczynach używania spornego znaku towarowego.

W ocenie organu powołane okoliczności nie zostały potwierdzone np. poprzez wykazanie nienależnej korzyści jaką zyskał uprawniony lub też wykazanie tendencji spadkowej sprzedaży towarów wnoszącego sprzeciw wskutek istnienia na rynku towarów opatrywanych spornym znakiem towarowym. Wnoszący sprzeciw ograniczył się jedynie do stwierdzenia, iż "uprawniony jako podmiot profesjonalnie zajmujący się obrotem produktami leczniczymi z pewnością musiał już w 2003 roku wiedzieć, że na rynku znajduje się intensywnie reklamowany produkt leczniczy o łudząco podobnej nazwie", a więc wnoszący sprzeciw ocenił stan świadomości uprawnionego, a nie okoliczności faktyczne związane z pozycją towarów na rynku pochodzących od wnoszącego sprzeciw. Dodatkowo w tym aspekcie podniósł, że to uprawniony nie wykazał, iż podjął działania związane z reklamą i marketingiem towarów oznaczanych spornym znakiem. W tym względzie zarzut wnoszącego sprzeciw nie znajduje podstaw, ponieważ w przedmiotowej sprawie to wnoszący sprzeciw kwestionuje prawidłowość udzielonej ochrony na sporny znak towarowy i na wnoszącym sprzeciw ciąży ciężar dowodu, a nie na uprawnionym. Tym bardziej, że wnoszący sprzeciw sam podkreślił, że skala wydatków na reklamę i jej zasięg jest wysoka i nieporównywalna także ze skalą sprzedaży obu produktów.

W ocenie Urzędu wnoszący sprzeciw chroni znaki towarowe, które na skutek podjętych działań stały się renomowane. Niemniej, ochrona renomowanych znaków towarowych nie jest nielimitowana, a wyznacza ją co najmniej podobieństwo do znaku renomowanego wynikające z art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp. Wnoszący sprzeciw zażądał ochrony znaków IBUM i stwierdził, że ochronie tej zagraża istniejące podobieństwo znaku towarowego IBUMAX, który jego zdaniem w całości zawiera znaki wcześniejsze, jednocześnie podniósł także, iż w istocie sprzeciwiającemu chodzi o ochronę znaku IBUM, który stworzył i dla którego uzyskał pozycję rynkową. W tej sytuacji istotą sporu jest zarzucane podobieństwo znaku IBUMAX do znaków sprzeciwiającego IBUM i co zostało wykazane między tymi znakami towarowymi nie istnieje podobieństwo zagrażające renomowanym znakom wnoszącego sprzeciw.

Wnoszący sprzeciw podniósł także naruszenie przez sporny znak jego praw osobistych i majątkowych (art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp) oraz sformułował zarzut zgłoszenia ww. znaku towarowego w złej wierze (art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp).

Zdaniem wnoszącego sprzeciw znak IBUM jest składnikiem jego przedsiębiorstwa, a zatem posiada majątkowy charakter, co wobec podobieństwa przeciwstawionych znaków, tj. IBUM - IBUMAX udzielenie prawa na sporny znak towarowy narusza prawa majątkowe wnoszącego sprzeciw

Powołanie się jednak na majątkowy charakter prawa do znaku towarowego, będącego składnikiem przedsiębiorstwa wnoszącego sprzeciw prowadzi do wniosku, iż w istocie chodzi o prawo ochronne do znaku towarowego IBUM, do którego, wg. sprzeciwiającego jest podobny sporny znak towarowy IBUMAX Zarzut ten wnoszący sprzeciw oparł zatem na podobieństwie, które zgodnie z podstawą sprzeciwu było przedmiotem oceny w świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp. W tym kontekście należy podkreślić, że przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp dotyczy ochrony innych praw majątkowych lub osobistych niż znak towarowy.

Ponadto wnoszący sprzeciw nie wykazał używania spornego znaku w sposób naruszający jego prawa o majątkowym charakterze.

Również podniesiony zarzut wynikający z art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp, tj. zgłoszenia spornego znaku towarowego IBUMAX w złej wierze celem uzyskania ochrony nie zasługuje na uwzględnienie. W uzasadnieniu tego zarzutu wnoszący sprzeciw stwierdził, że uprawniony wiedział o istnieniu renomowanego znaku towarowego IBUM, wykorzystał pozycje rynkową znaku IBUM, nie poniósł nakładów marketingowych i zgłosił do ochrony łudząco podobny znak towarowy IBUMAX.

Wobec braku definicji złej wiary organ podjął próbę jej rekonstrukcji, wskazując w tym zakresie na orzecznictwo. Niemniej jednak wskazał, że wnoszący sprzeciw poza postawieniem zarzutu zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze, która polegała na wiedzy uprawnionego o renomowanym znaku wnoszącego sprzeciw i podobieństwie znaku spornego do znaku wnoszącego sprzeciw nie powołał innych okoliczności, które w swoim całokształcie pozwalałyby na stwierdzenie, że zgłoszenie znaku towarowego IBUMAX było naganne. Nie można także przyjąć, że sam fakt istnienia wcześniejszych znaków towarowych wnoszącego sprzeciw z elementem "IBUM-", ich rozpoznawalność na rynku mogą świadczyć o złej wierze uprawnionego, skoro sprzeciwiający nie udowodnił żadnych innych okoliczności, które obiektywnie potwierdziłyby intencjonalne działania uprawnionego, w szczególności, że uprawniony świadomie nawiązał do znaków wnoszącego sprzeciw. Tym bardziej, że sam fakt wiedzy o używaniu danego oznaczenia przez innego przedsiębiorcę nie wystarcza do postawienia zarzutu zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze.

Ponadto, uprawniony oznaczał spornym znakiem towary pochodzące z jego przedsiębiorstwa, a sprzeciwiający nie przedstawił dowodów, z których wynika aby uprawniony podejmował względem sprzeciwiającego działania mające spekulacyjny czy blokujący charakter, które w jednoznaczny sposób potwierdziłyby intencjonalność zgłoszenia znaku towarowego IBUMAX.

III.

Wyrokiem z 22 marca 2018 r. sygn. akt VI SA/Wa 1684/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę H. Sp. z o.o. Sp. k. we W. na ww. decyzję.

IV.

Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej H. Sp. z o.o. Sp. k. we W., Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 1 lutego 2022 r. sygn. akt II GSK 1567/18 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

W ocenie NSA, Sąd pierwszej instancji nie zastosował się w sposób prawidłowy do wskazań WSA zamieszczonych w wyroku z 17 września 2014 r. Brak jest szczegółowego i wnikliwego stanowiska co do oceny kwestii renomy posiadanych przez skarżącą znaków towarowych i przedstawionych przez nią dowodów na istnienie tejże renomy, mimo że organ patentowy dość obszernie odniósł się do tego zagadnienia na s. 25-28 uzasadnienia decyzji z 6 grudnia 2016 r.

W literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym jednolicie przyjmuje się, iż: "Prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (...) wymaga, w zakresie badania identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, już na wstępie ustalenia przez Urząd Patentowy, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, gdyż w przypadku stwierdzenia takiej okoliczności, ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, względniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Okoliczność taka stanowi zatem przesłankę zastosowania szerszej ochrony, właściwej dla znaków o ustalonej renomie. Dokonana przez organ wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. - w przypadku, gdy organ całkowicie pominął podniesioną w ramach sprzeciwu okoliczność renomy przyjmując, że przy badaniu istnienia względnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego wskazanych w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., wystarczy odwołać się do oceny podobieństwa dokonanej na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., abstrahując przy tej ocenie od statusu przeciwstawionego znaku wcześniejszego, jako znaku renomowanego - jest wadliwa." (por. teza wyroku NSA z 21 czerwca 2017 r., sygn. akt II GSK 2782/15; por także: wyroki NSA: z 24 września 2014 r., sygn. akt II GSK 1195/13, z 16 października 2012 r., sygn. akt II GSK 1379/11; z 24 września 2014 r., sygn. akt II GSK 1195/13; z 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt II GSK 560/14; z 21 kwietna 2016 r., sygn. akt II GSK 2628/14).

Dalej NSA wyjaśnił, że przepisy unijne, a także przepisy krajowe nie zawierają definicji renomowanego znaku towarowego. Istnienie renomy znaku towarowego bądź jej brak sprowadza się do ustaleń faktycznych w postępowaniu sprzeciwom (lub unieważnieniowym). Uprawniony do znaku wcześniejszego, powołując się na renomę, musi ją wykazać, czyli przedstawić dowody potwierdzające uzyskanie renomy. Zarówno w unijnym, jak i krajowym systemie znaków towarowych znakom renomowanym została zagwarantowana szersza ochrona w razie kolizji ze znakiem późniejszym jest ona niezależna od identyczności lub podobieństwa towarów objętych porównywanymi znakami, a ponadto nie jest wymagane zaistnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do handlowego pochodzenia towarów. Znaki renomowane korzystają zatem z ochrony nie tylko w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów (usług), ale także w odniesieniu do niepodobnych towarów (usług). Warunkiem skorzystania z tej szerszej ochrony jest, aby znak przeciwstawiony zakwestionowanemu znakowi późniejszemu był znakiem renomowanym i oba oznaczenia były identyczne lub podobne, przy spełnieniu jeszcze dodatkowych warunków, które wymienia przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Przyznanie szerszej ochrony znakom renomowanym wiąże się z tym, że znaki renomowane niejako "zapracowały" na swój status, poprzez czynione przez właścicieli tych znaków nakłady na reklamę i promocję towarów sygnowanych tymi znakami. Znak renomowany wskazuje nie tylko na źródło pochodzenia towarów, pełni także funkcję gwarancyjną, reklamową oraz inwestycyjną. W wyroku w sprawie L’Oréal Trybunał wskazał, że znak towarowy może pełnić nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług, lecz również inne funkcje, w szczególności funkcję polegającą na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług (np. towarów luksusowych), czy też funkcję komunikacyjną, inwestycyjną lub reklamową (wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, pkt 58). Znaki takie w odczuciu konsumentów stanowią przekaz dobrej jakości, wyjątkowości, a nawet luksusu. W związku z tym inni przedsiębiorcy, ograniczając wysiłki i nakłady finansowe na wypromowanie własnych produktów i usług, często chcą wykorzystywać istniejącą już renomę wcześniejszych znaków towarowych, przenosząc ją na swoje znaki. Ponadto znak renomowany kreuje wizerunek marki, co przekłada się często na znaczną wartość ekonomiczną znaków renomowanych.

Wnoszący sprzeciw dla wykazania renomy przeciwstawionego znaku powinien zatem przedstawić dowody wskazujące na: znajomość znaku wśród znacznej części odbiorców, na stosunkowo wysoki udział w rynku, miejsce w rankingach dotyczących pozycji i wartości znaku, intensywne używanie znaku, długoletnie używanie i jego zasięg, znaczącą wielkość sprzedaży (liczbę sprzedanych sztuk) oraz wysokość obrotów (całkowitą roczną wartość sprzedaży w poszczególnych latach), znaczne nakłady na reklamę i promocje (także w poszczególnych latach), prowadzone kampanie reklamowe (m.in. telewizyjne, prasowe o zasięgu ogólnokrajowym) oraz uzyskane nagrody i certyfikaty, a także korzystanie ze znaku na podstawie udzielonych licencji, merchandisingu i sponsoringu, jak i innych dowodów. (por.: H. Fedorowicz [w]: Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, Lex 2021 i wskazane tam orzecznictwo krajowe i unijne; M. Trzebiatowski [w]: Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 822 i nast.).

W analizowanej sprawie zabrakło wnikliwego i szczegółowego stanowiska Sądu I instancji co do kwestii prawidłowości oceny, dokonanej przez organ patentowy w zaskarżonej decyzji, zagadnienia renomy znaku wnoszącej sprzeciw i szczegółowego odniesienia się do dowodów na istnienie renomy, które przedstawiła skarżąca kasacyjnie, a które były przedmiotem analizy Urzędu Patentowego RP i które znajdują się w aktach sprawy. Stanowi to naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) i lit. a) p.w.p. w zw. z art. 141 § 4 p.p.s.a. i w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., a także art. 133 §1 p.p.s.a., co zasadnie zarzuciła skarżąca kasacyjnie w swojej skardze kasacyjnej, której zarzuty zacytowano wyżej.

V.

Badając sprawę ponownie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 sierpnia 2022 r. sygn. akt VI SA/Wa 1190/22 uwzględnił skargę H. Sp. z o.o. Sp. k. we W. i uchylił zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego, orzekając jednocześnie o kosztach postępowania.

Sąd pierwszej instancji w pierwszej kolejności przypomniał poprzednio wydane w sprawie wyroki, podkreślając zasady związania oceną prawną i wskazaniami, jakie wynikają z art. 153 i art. 190 p.p.s.a., które wiążą ponownie orzekające sądy i organy. Uznał przy tym, że rozpoznając ponownie sprawę organ nie zastosował się do zaleceń Sądu.

Po przytoczeniu obszernych fragmentów wyroku NSA wydanego w sprawie (fragmenty zacytowane w zasadniczej części punktu IV niniejszego uzasadnienia), WSA wskazał, że renoma znaku towarowego musi być zbadana i ustalona w kraju, w którym wystąpiono o jego ochronę. Dla prawidłowego zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp konieczne było najpierw zbadanie, czy znaki skarżącej są renomowane, a dopiero następnie dokonanie porównania przeciwstawionych znaków towarowych. Prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp wymaga bowiem, by ocena podobieństwa pomiędzy znakami była dokonywana przy pomocy innych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp.

Sąd pierwszej instancji stanął więc na stanowisku, że zaskarżone orzeczenie zostało wydane z naruszeniem prawa procesowego. Urząd Patentowy nie rozpoznał sprawy w sposób zgodny z zaleceniami Sądu, a tym samym naruszył art. 153 p.p.s.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. WSA nie przesądził jednak o treści decyzji wydanej po ponownym rozpoznaniu sprawy, albowiem uchylając zaskarżoną decyzję nie może nakazać organowi wydania decyzji o określonej treści.

Jednakże rozpoznając ponownie sprawę organ weźmie pod uwagę przedstawione rozważania i w pierwszej kolejności rozstrzygnie kwestię posiadania bądź nie renomy spornego znaku, a następnie dopiero, w drugiej zatem kolejności, oceni podobieństwo przeciwstawionych oznaczeń w świetle przesłanek określonych w art. 132 ust. 2 pwp.

VI.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiódł Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zaskarżając go w całości i zarzucając na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a.:

1. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik postępowania, tj. art. 153 p.p.s.a. w zw. z art. 170 p.p.s.a. w zw. z art. 190 p.p.s.a. poprzez niezastosowanie się przez Sąd I instancji do wytycznych wskazanych w wyroku NSA z dnia 1 lutego 2022 r. sygn. akt II GSK 1567/18 uchylającego wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 marca 2018 r. i niedokonanie analizy "renomy posiadanych przez skarżącą znaków towarowych i przedstawionych przez nią dowodów na istnienie tejże renomy, mimo że organ patentowy dość obszernie odniósł się do tego zagadnienia na s. 25-28 uzasadnienia decyzji z dnia 6 grudnia 2016 r.", co skutkuje tym, że w zaskarżonym wyroku z 11 sierpnia 2022 Sąd I instancji nie dokonał "wnikliwego i szczegółowego stanowiska Sądu I instancji co do kwestii prawidłowości oceny, dokonanej przez organ patentowy w zaskarżonej decyzji, zagadnienia renomy znaku wnoszącej sprzeciw i szczegółowego odniesienia się do dowodów no istnienie renomy, które przedstawiła skarżąca kasacyjnie, a które były przedmiotem analizy Urzędu Patentowego RP i które znajdują się w aktach sprawy" jak podkreślił to NSA uchylając poprzedni wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 marca 2018 r. sygn. akt VI SA/Wa 1684/17;

2. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik postępowania, tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania zaskarżonej decyzji - dalej powoływana jako "p.w.p.") oraz art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., dalej powoływany jako "k.p.a.") poprzez nakazanie Urzędowi Patentowemu zbadanie renomy znaku towarowego i ocenę podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń, w sytuacji, gdy Urząd dokonał takiej oceny w zaskarżonej decyzji, natomiast Sąd I instancji całkowicie pominął tę ocenę i przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji rozważania i ustalenia w tym zakresie;

3. naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik postępowania, tj. art 141 § 4 p.p.s.a. poprzez niemożność wywnioskowania z uzasadnienia zaskarżonego wyroku, dlaczego Urząd Patentowy ma ponownie badać renomę znaku towarowego oraz podobieństwo przeciwstawionych znaków, w sytuacji gdy Sąd I Instancji nie odniósł się w jakikolwiek sposób do przeprowadzonej w zaskarżonej decyzji oceny zarówno renomy znaku towarowego, badania podobieństwa znaków, czy też innych przesłanek w tym m.in. złej wiary używania znaku towarowego, chociaż NSA wyraźnie wskazał, że obszerna ocena została przez Urząd dokonana (w wyroku Sądu I Instancji brak jest kontroli decyzji Urzędu w tym zakresie), co uniemożliwia poznanie motywów rozstrzygnięcia, jak również wyklucza prawidłową kontrolę zaskarżonego wyroku i jego wykonanie przez Urząd.

Skarżący kasacyjnie organ wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy WSA w Warszawie do ponownego rozpoznania, ewentualnie o uchylenie wyroku i na podstawie art 188 p.p.s.a. rozpoznanie skargi poprzez jej oddalenie. W każdym przypadku o orzeczenie o kosztach postępowania.

VII.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną H. Sp. z o.o. Sp. k. we W. wniosła o jej oddalenie i orzeczenie o kosztach postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

VIII.

Merytoryczne rozważania należy rozpocząć od przypomnienia, że zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, jednakże bierze z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. W niniejszej sprawie nie występują przesłanki nieważności postępowania sądowoadministracyjnego przeprowadzonego przez WSA, które ustawodawca enumeratywnie wylicza w art. 183 § 2 p.p.s.a.

IX.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd pierwszej instancji nie zastosował się do zaleceń wskazanych w wyroku NSA z 1 lutego 2022 r. sygn. akt II GSK 1567/18, czym naruszył przede wszystkim art. 190 p.p.s.a.

Oceniając powyższe należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na zespół przepisów - art. 153, art. 170 oraz art. 190 p.p.s.a., regulujących skutki wywoływane przez prawomocne orzeczenia sądowe. Zgodnie z pierwszym z nich, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie. W myśl drugiej z przytoczonych regulacji, orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Z kolei w art. 190 p.p.s.a. wskazano, że sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. (...)

Ukształtowane na tle powołanych norm prawnych orzecznictwo sądowe wskazuje, że skutki wyroku sądu administracyjnego dotyczą każdego nowego postępowania prowadzonego w zakresie danej sprawy i obejmują zarówno postępowanie sądowoadministracyjne, w którym orzeczenie to zostało wydane, postępowanie administracyjne, w którym zapadło zaskarżone rozstrzygnięcie administracyjne, przyszłe postępowanie administracyjne oraz ewentualne przyszłe postępowanie sądowoadministracyjne, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w przypadku ewentualnego rozpoznawania skargi kasacyjnej od ponownego wyroku sądu pierwszej instancji.

Związanie orzeczeniem sądowym oznacza zatem, że nie można w nowych postępowaniach formułować ocen prawnych, które byłyby sprzeczne z wyrażonym wcześniej poglądem, chyba że istnieją ku temu wyraźne podstawy (np. przywołana zmiana prawa, która nie była brana pod uwagę przez sąd). Sądy administracyjne, jak również organy i inne podmioty, zobowiązane są więc podporządkować się tym wiążącym rozstrzygnięciom w pełnym zakresie i uwzględnić stanowisko w nich wyrażone. Ratio legis omawianych rozwiązań prawnych polega więc na konieczności zachowania spójności i logiki działania organów państwa i sądów, zapobiegając funkcjonowaniu w obrocie prawnym rozstrzygnięć nie do pogodzenia w całym systemie wymiaru sprawiedliwości (zwłaszcza wzajemnie sprzecznych).

X.

Analiza motywów zaskarżonego wyroku wskazuje, że Sąd pierwszej instancji przywołał treść wcześniejszych orzeczeń, mających znaczenie dla sprawy, przede wszystkim zaś wyrok NSA z 1 lutego 2022 r. sygn. akt II GSK 1567/18 i wyciągnął z tego wniosek, że organ nie zbadał renomy znaków wnoszącego sprzeciw, przez co naruszył przepisy postępowania. W uzasadnieniu kontrolowanego wyroku wprost wskazano, że "dla prawidłowego zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp konieczne było najpierw zbadanie, czy znaki skarżącej są renomowane, a dopiero następnie dokonanie porównania przeciwstawionych znaków towarowych. Prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp wymaga bowiem, by ocena podobieństwa pomiędzy znakami była dokonywana przy pomocy innych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp."

Dało to asumpt do zajęcia przez WSA jednoznacznego w swej wymowie stanowiska, że Urząd Patentowy ponownie orzekając w sprawie nie rozpoznał jej w sposób zgodny z wcześniejszymi, wiążącymi go zaleceniami.

W tym miejscu przypomnieć należy, że w sprawie mamy do czynienia z dwoma wcześniejszymi orzeczeniami sądowymi. Pierwsze stanowi wyrok WSA w Warszawie z 17 września 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 3234/13, którego istotne fragmenty zostały zacytowane w punkcie I.3 niniejszego uzasadnienia. Drugie, stanowi wyrok NSA z 1 lutego 2022 r. sygn. akt II GSK 1567/18, które również obszernie zacytowano w punkcie IV niniejszego uzasadnienia.

Nie może być wątpliwości, że wyrok WSA z 17 września 2014 r. kwestionował wcześniejszą decyzję Urzędu Patentowego z uwagi na brak całościowej (pełnej) oceny podobieństwa znaków towarowych, brak rozważenia wszystkich znaków i ich elementów istotnych w kontekście warstwy znaczeniowej (zwłaszcza czy cząstka IBU ma charakter fantazyjny czy tylko sugeruje główny składnik towarów tj. ibuprofen), wreszcie braku całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, a także wykazywanej przez wnoszącą sprzeciw renomy jej znaków, czy też zgłoszenia znaku spornego w złej wierze.

Z kolei w poprzednim wyroku NSA z 1 lutego 2022 r. wskazano na rekonstruowane na podstawie orzecznictwa pojęcie renomy znaków towarowych i zasady jej badania, jak również na ciężar dowodu w zakresie wykazania tego faktu. Co jednak istotne, podstawą uchylenia poprzedniego orzeczenia WSA (z 22 marca 2018 r. sygn. akt VI SA/Wa 1684/17) był brak wnikliwego i szczegółowego stanowiska co do prawidłowości dokonanej przez organ patentowy oceny zagadnienia renomy znaków wnoszącej sprzeciw i szczegółowego odniesienia się do dowodów na istnienie renomy, które przedstawiono w sprawie i które były przedmiotem analizy Urzędu Patentowego RP. NSA dokonał zatem oceny wyroku WSA przez pryzmat wypowiedzi Urzędu zawartej w decyzji z 6 grudnia 2016 r. stwierdzając, że rozstrzygnięcie to zawiera stanowisko odnośnie do renomy, ocenia dowody przedłożone przez stronę, jednakże WSA ustaleń w tym zakresie nie poddał weryfikacji sądowej.

W kontekście powyższego należy wskazać, że bezpośrednim adresatem wyroku WSA z 17 września 2014 r. był m.in. Urząd Patentowy, zaś bezpośrednim adresatem wyroku NSA z 1 lutego 2022 r. był m.in. WSA w Warszawie, co oczywiście nie zmienia wskazanych wyżej ogólnych zasad związania prawomocnym orzeczeniem, w szczególności tego, że każdy organ i sąd jest związany wskazaniami zawartymi w prawomocnym wyroku sądowym.

Niemniej jednak Naczelny Sąd Administracyjny, przytaczając obszerne fragmenty zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego, jak również wyroków wydanych w sprawie, zwraca uwagę na powyższe rozróżnienie (bezpośrednich adresatów wskazanych wyroków) po to, by podkreślić wadliwość twierdzenia WSA, co do całkowitego braku zbadania przez Urząd Patentowy kwestii renomy znaków towarowych strony wnoszącej sprzeciw oraz kontekst czasowy wydania kontrolowanej decyzji (rok 2016) i wyroku NSA, na który powołuje się WSA (rok 2022).

Nie sposób zatem nie zauważyć, że kierując się jedynie ogólnym spostrzeżeniem co do zasad badania renomy znaków towarowych, jakie w wyroku z 1 lutego 2022 r. zarysował NSA (podkreślając jednak wyraźnie potrzebę zbadania tej kwestii), WSA w Warszawie przyjmuje w istocie jako wytyczną uproszczenie, że badanie podobieństwa znaków, z których co najmniej jeden jest renomowany, ma zawsze polegać na formalistycznym spojrzeniu na tę właśnie kwestię, a więc najpierw ocenione musi zostać wystąpienie renomy, później zaś można dokonać oceny podobieństwa znaków z "łagodniejszym" spojrzeniem na możliwość ich pomylenia, wprowadzenia w błąd czy też podobieństwa towarów, do oznaczania których przeznaczone są znaki.

Sąd pierwszej instancji pominął zatem zarzut sformułowany w poprzednim wyroku NSA względem wcześniejszego rozstrzygnięcia, którym był brak wnikliwego i szczegółowego stanowiska co do prawidłowości dokonanej przez organ patentowy oceny zagadnienia renomy znaków wnoszącej sprzeciw i szczegółowego odniesienia się do dowodów na istnienie owej renomy, które w sprawie organ przecież zrelacjonował i przeanalizował, dokonując stosownej oceny zjawiska renomy, przesądzając ją w określonym zakresie i odnosząc następnie do wpływu na sprawę. Znaczenie zastrzeżeń, jakie NSA sformułował względem poprzedniego wyroku WSA, tkwi więc przede wszystkim w braku dokonania przez Sąd pierwszej instancji merytorycznej oceny kwestii renomy, którą zaprezentował organ. NSA podkreślił bowiem, że Urząd Patentowy szeroko odniósł się do tego zagadnienia i dokonaną w tym zakresie ocenę Sąd pierwszej instancji ma zweryfikować merytorycznie.

Nie jest realizacją tej wytycznej, ograniczenie w ponownym postępowaniu kontroli sądowej, wyłącznie do kwestii - w założeniu WSA - swoistej formalnej kolejności procedowania w sprawie przez organ przy ustalaniu renomy i jej wpływu na całą sprawę. Sąd pierwszej instancji w istocie błędnie odczytał fragment wyroku NSA, w którym zacytowano pewien ogólny pogląd, że prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp wymaga, w zakresie badania identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, już na wstępie ustalenia przez Urząd Patentowy, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, gdyż w przypadku stwierdzenia takiej okoliczności, ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, względniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp. Istotą tego twierdzenia nie było jednak kreowanie i eksponowanie poglądu o niejako bezwzględnej konieczności ustalenia (a więc zawsze) renomy znaku przeciwstawianego jako pierwszej, a dopiero następnie rozkładania na czynniki kwestii podobieństwa z owym łagodniejszym jej ocenianiem. Chodziło o zwrócenie uwagi na istotność zagadnienia renomy przy badaniu podobieństwa oznaczeń i wyraźnie wskazaną konieczność "lepszego" potraktowania znaków renomowanych w trakcie ich porównywania ze znakiem spornym. Zwrócić należy uwagę, na końcowe podkreślenie jakiego użył NSA w wyroku z 2022 roku, że "Dokonana przez organ wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. - w przypadku, gdy organ całkowicie pominął podniesioną w ramach sprzeciwu okoliczność renomy przyjmując, że przy badaniu istnienia względnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego wskazanych w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., wystarczy odwołać się do oceny podobieństwa dokonanej na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., abstrahując przy tej ocenie od statusu przeciwstawionego znaku wcześniejszego, jako znaku renomowanego - jest wadliwa.", co nie oznacza, że przesądzono o potrzebie formalistycznej analizy tej akurat sprawy - najpierw renoma, potem podobieństwo.

Niewątpliwie organ wydając decyzję z 6 grudnia 2016 r. przedstawił analizę porównawczą oznaczeń jako pierwszą, na co wskazuje jej treść przytoczona szeroko w punkcie II niniejszego uzasadnienia. Nie można jednak przyjąć, że dokonana w dalszej kolejności analiza renomy (którą notabene organ przesądził w odniesieniu do dwóch przeciwstawionych oznaczeń), nie powinna zostać zbadana pod kątem jej poprawności merytorycznej, tym bardziej, że wyniki i wpływ ustalenia owej renomy organ wyraźnie odnosi do sytuacji skarżącej, oznaczeń jakie bada oraz wpływu na całokształt sprawy, nie znajdując podstaw do uznania, że może ona przemawiać za eliminacją spornego znaku.

W konsekwencji WSA, mylnie odczytując wytyczne i powód uchylenia przez NSA wcześniejszego wyroku, naruszył je nie rozpoznając istoty sprawy. Naruszono zatem art. 190 p.p.s.a., bowiem wykładnia prawa o jakiej mowa w tym przepisie (materialnego i formalnego) musi uwzględniać ustalenia faktyczne jakie były podstawą oceny w zakresie owej wykładni przepisów postępowania. W tym zatem sensie to kontekst stanu faktycznego przyjętego przez NSA przy dokonywaniu wykładni prawa, może związać WSA przy ponownym rozpoznaniu sprawy, co do oceny tych ustaleń (podobnie wyrok NSA z 9 marca 2023 r. sygn. akt II OSK 1618/19).

Nie przesądzając zatem wyników oceny kwestii renomy i jej wpływu na sprawę należy wskazać, że ponownie badając skargę WSA powinien skontrolować zaskarżoną decyzję w jej całokształcie, tj. w odniesieniu do kwestii podobieństwa oznaczeń i ich konfuzyjnego charakteru, uwzględniając w tym zakresie ustalenia i oceny organu dotyczące renomy znaków wnoszącej sprzeciw i to w jaki sposób została ona uwzględniona z punktu widzenia zasygnalizowanego przez NSA w poprzednim wyroku "łagodniejszego" potraktowania oznaczeń renomowanych. WSA, w miarę potrzeby, powinien także ocenić sprawę w kontekście pozostałych przesłanek wskazanych w sprzeciwie, na jakie powołała się strona środek ten wnosząca (m.in. zła wiara, naruszenie spornym znakiem praw osobistych i majątkowych wnioskodawcy). Wadliwe było bowiem przyjęcie założenia, że z wyroku NSA wynikał nakaz zbadania renomy bezwzględnie jako pierwszej.

W tym kontekście zasadny jest zarzut nr 1, w zakresie wskazującym na naruszenie art. 190 p.p.s.a. Zbędne jest natomiast odnoszenie się do zarzutu nr 2 skargi kasacyjnej, gdyż nakazanie w wyroku WSA zbadania przez Urząd renomy znaku towarowego i ocenę podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń, jest następstwem przyjęcia określonego, błędnego rozumienia wytycznych NSA.

Chybiony jest natomiast zarzut nr 3, wskazujący na naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. W orzecznictwie prezentowany jest jednolity i od lat już utrwalony pogląd, że wadliwość uzasadnienia wyroku może stanowić przedmiot skutecznego zarzutu kasacyjnego z art. 141 § 4 p.p.s.a. w sytuacji, gdy sporządzone jest ono w taki sposób, że niemożliwa jest kontrola instancyjna zaskarżonego wyroku. Treść uzasadnienia powinna zatem umożliwiać zarówno stronom postępowania, jak i Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, który jest jego pośrednim adresatem, prześledzenie toku rozumowania sądu i poznanie racji, które stały za rozstrzygnięciem o zgodności bądź niezgodności z prawem zaskarżonego aktu. Tworzy to po stronie wojewódzkiego sądu administracyjnego obowiązek wyjaśnienia motywów podjętego rozstrzygnięcia, tak aby nie budziło ono wątpliwości co do gruntowności dokonanej analizy sprawy przez WSA.

Analiza uzasadnienia zaskarżonego wyroku prowadzi do wniosku, że zawiera ono wszystkie nakazane art. 141 § 4 p.p.s.a. elementy formalne. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy uchyleniem się przez WSA od oceny istoty problemu występującego w sprawie, a sformułowaniem uzasadnienia na podstawie błędnego rozumienia wcześniejszego orzeczenia NSA. W tym zakresie organ nie ma racji zarzucając naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a.

W związku z koniecznością merytorycznej oceny przez WSA ocenionej w sprawie przez organ renomy znaków, niezbędne jest uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, o czym orzeczono na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a.

O kosztach postępowania rozstrzygnięto mając na uwadze art. 203 pkt 2 i art. 205 § 2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b) i § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1835).