Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 1406/12
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2013-12-11 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy: article: art. 106 § 3
journal: Dz.U. 2012 poz 270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
article: art. 120 w zw. z art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 oraz w zw. z art. 130
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędzia NSA Joanna Sieńczyło - Chlabicz (spr.) Sędzia del. WSA Inga Gołowska Protokolant Anna Wojtowicz - Hess po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 396/11 w sprawie ze skargi [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną


UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 maja 2011 r., o sygn. akt VI SA/Wa 396/11, oddalił skargę [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia.

I

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. udzielił na rzecz [...] (po zmianie [...], dalej: uprawniony) prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy BIEN DONG nr R-204010 przeznaczony do oznaczania usług zaliczanych do klas: 36, 39 i 43.

Wobec powyższej decyzji sprzeciw złożyła [...] (dalej: skarżąca). W podstawie prawnej sprzeciwu wskazano naruszenie art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 131 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej jako: p.w.p.) W uzasadnieniu sprzeciwu skarżąca wskazała, że tego samego dnia w którym udzielono uprawnionemu prawo ochronne na ww. znak towarowy, UPRP wydał decyzję o udzieleniu jej prawa ochronnego na znak towarowy słowny BIEN DONG, przy czym skarżącej służyło prawo pierwszeństwa. Zatem UPRP wydał dwie takiej samej treści decyzje, przyznając prawo ochronne dwóm różnym podmiotom, na znak towarowy o takiej samej treści. Poza tym skarżąca podniosła, że sporny znak towarowy jest znakiem opisowym, ponieważ w tłumaczeniu na język polski z języka wietnamskiego oznacza nazwę morza, tj. Południowo-Chińskie Morze. Nazwa ta jest urzędowym oznaczeniem obszaru geograficznego, stosowanym w państwie wietnamskim i jako taka powinna pozostać w wolnym obrocie. Ponadto znak wprowadza odbiorców w błąd (w szczególności osoby narodowości wietnamskiej) co do charakteru czy właściwości usług świadczonych przez uprawnionego, ponieważ oznaczenie w swej treści odnosi się do obszaru morskiego, co kojarzy się z transportem morskim, nie zaś do pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych, czy usługami turystycznymi. Oznaczenie BIEN DONG może wprowadzać w błąd co do miejsca, z którego usługa jest świadczona, ponieważ uprawniony świadczy swe usługi na terenie Polski a nie Wietnamu. Ponadto skarżąca zarzuciła uprawnionemu naruszenie art. 8 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) poprzez fałszywe oznaczanie działalności, ponieważ treść znaku budzi skojarzenia jakoby usługi były świadczone na terytorium państwa wietnamskiego, a nie na terytorium państwa polskiego, gdzie są faktycznie świadczone.

Odpowiadając na stanowisko skarżącej, uprawniony stwierdził, że wyrażenie BIEN DONG jest słowem bezwzględnie abstrakcyjnym dla przeciętnego Polaka, który nie wie co oznacza w języku wietnamskim. Nie zgodził się, jakoby w sposób fałszywy czy oszukańczy oznaczał pochodzenie geograficzne swoich usług, ponieważ żaden z klientów, wchodząc do biura w W. nie będzie się spodziewać, że jest ono w Wietnamie na morzu Południowo-Chińskim.

Decyzją z dnia [...] lipca 2010 r. Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu w trybie postępowania spornego - działając na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 131 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 246 i art. 247 ust. 2 p.w.p. - oddalił sprzeciw.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że sporny znak BIEN DONG jest oznaczeniem fantazyjnym względem usług w klasach 35, 39 i 43 do oznaczania których został przeznaczony. Połączenie dwóch nie znanych w języku polskim słów BIEN DONG sprawia, że jest to wyrażenie o charakterze fantazyjnym zarówno pod względem fonetycznym, znaczeniowym i wizualnym. UPRP podkreślił, że postrzeganie znaku na rynku istotne jest z punktu widzenia przeciętnego uczestnika rynku, który nie będzie postrzegać tego znaku jako wietnamską nazwę geograficzną oznaczającą Morze Południowo-Chińskie. Według organu wnosząca sprzeciw nie przedłożyła żadnych dowodów na okoliczność, iż przeciętny odbiorca postrzega znak rozumiejąc znaczenie słów BIEN DONG. Urząd Patentowy przytoczył wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-421/04, w której stwierdzono, iż "nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba, że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie odczytać znaczenie tego słowa."

Ponadto UPRP uznał, że w sprawie nie ma zastosowania przepis art. 131 ust. 3 p.w.p., gdyż odnosi się on wyłącznie do znaków towarowych zawierających elementy geograficzne, ale służących do opatrywania wyrobów alkoholowych. Natomiast sporny znak służy do oznaczania usług w klasach 36, 39 i 43. Organ nie podzielił zarzutu, iż znak BIEN DONG wprowadza w błąd co do pochodzenia geograficznego usług do oznaczania których służy skoro jest postrzegany jako oznaczenie fantazyjne. Znak nie przekazuje informacji o pochodzeniu usług ani bezpośrednio z uwagi na brak znajomości języka wietnamskiego wśród przeciętnych odbiorców ani pośrednio drogą skojarzeń. Sam fakt istnienia wskazanej nazwy geograficznej w języku obcym nie uzasadnia naruszenia powołanych w sprzeciwie przepisów.

Od powyższej decyzji skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 13 maja 2011 r., o sygn. akt VI SA/Wa 396/11, oddalił skargę.

Zdaniem Sądu I instancji znaki pozbawione zdolności odróżniającej to znaki, które ze względu na strukturę nie wykazują się żadnymi cechami charakterystycznymi i nie nadają się do identyfikacji towaru. Druga kategoria znaków pozbawionych zdolności odróżniającej to znaki opisowe, które przekazują informacje o towarze (usłudze). Oceniając znak BIEN DONG w odniesieniu do usług z klasy 36, 39 i 43 UPRP prawidłowo uznał, iż znak jest oznaczeniem fantazyjnym. W tym kontekście Sąd I instancji nie podzielił argumentacji skarżącej, iż odbiorcą usług są wyłącznie Wietnamczycy (osoby pochodzenia wietnamskiego). Dowodów na taką okoliczność w postępowaniu administracyjnym skarżąca nie przedłożyła. Natomiast przyznanie w innej sprawie przez skarżącą, iż dla Wietnamczyków oznaczenie BIEN DONG ma określoną treść i biuro turystyczne tak nazwane oznacza, że specjalizuje się ono w turystyce do Wietnamu, nie podważa w ocenie WSA ustaleń Urzędu Patentowego, iż dla przeciętnego odbiorcy na polskim rynku znak BIEN DONG, nie ma charakteru opisowego. Oznaczenie BIEN DONG jest oznaczeniem obcojęzycznym. Nie jest sporne, iż w języku wietnamskim oznacza Morze Południowo-Chińskie.

Według Sądu I instancji przepisy art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. - co do zasady - nie stoją na przeszkodzie rejestracji w Polsce w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie odczytać znaczenie tego słowa. Zainteresowanymi odbiorcami usług są uczestnicy polskiego rynku usług. Dla nich oznaczenie BIEN DONG ma charakter fantazyjny.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 131 ust. 4 p.w.p. Sąd I instancji zauważył, że kwestionując prawidłowość udzielonego prawa ochronnego skarżąca tego zarzutu nie postawiła w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym i organ nie prowadził postępowania w tym zakresie, zatem Sąd także nie mógł odnieść się do tego zarzutu.

Sąd I instancji dostrzegł pewne mankamenty zaskarżonej decyzji: organ w sentencji użył sformułowania: "sprzeciw oddalić", zamiast rozstrzygnięcia dotyczącego rozpatrywanej sprawy, którą było – zgodnie z art. 255 pkt 9 p.w.p. unieważnienie prawa ochronnego na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny, ale to uchybienie wobec prawidłowego określenia sprawy (o unieważnienie ...) nie mogły stanowić podstawy do uwzględnienia skargi.

II

Skarżąca wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku, domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Skarżąca wniosła również o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła:

I. Naruszenie przepisów prawa procesowego (art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej: p.p.s.a.), mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

1) art. 3 § 1 w zw. z art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1 i 107 § 3 k.p.a. poprzez oddalenie skargi pomimo niedokonania przez WSA w Warszawie kontroli działalności Urzędu Patentowego RP w zakresie przeprowadzenia przez ten Urząd postępowania dowodowego w celu ustalenia, kto korzysta z usług opatrywanych znakiem BIEN DONG, skutkujące błędnym ustaleniem, że zainteresowanymi odbiorcami usług opatrywanych tym znakiem są wszyscy uczestnicy polskiego rynku usług, kiedy to w rzeczywistości z usług oznaczanych tym znakiem korzystają uczestnicy polskiego rynku, ale tylko pochodzenia wietnamskiego, dla których oznaczenie to ma charakter opisowy, skutkujące w konsekwencji naruszeniem art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a. poprzez nieuchylenie zaskarżonej decyzji w całości;

2) art. 106 § 3 p.p.s.a. poprzez niepodejmowanie inicjatywy dowodowej z urzędu w celu wyjaśnienia czy dla przeciętnego odbiorcy usług opatrywanych znakiem BIEN DONG znak ten ma charakter opisowy, skutkujące niewyjaśnieniem istotnych wątpliwości niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

II . Naruszenie prawa materialnego (art. 174 pkt 1 p.p.s.a.), tj. art. 120 w zw. z art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 oraz w zw. z art. 130 p.w.p. przez błędne ich zastosowanie polegające na utrzymaniu decyzji oddalającej sprzeciw na decyzję udzielającą prawa ochronnego na oznaczenie BIEN DONG pomimo, że oznaczenie to nie ma dostatecznych znamion odróżniających oraz składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do oznaczania usług nim oznaczanych.

Argumentację na poparcie zarzutów skarżąca przedstawiła w uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie, gdyż zawarte w niej zarzuty okazały się nieusprawiedliwione.

Naczelny Sąd Administracyjny jest związany podstawami skargi kasacyjnej, bowiem stosownie do treści art. 183 § 1 p.p.s.a, rozpoznając sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania, która zachodzi w przypadkach przewidzianych w § 2 tego artykułu. W niniejszej sprawie nie występują jednak żadne z wad wymienionych we wspomnianym przepisie, które powodowałyby nieważność postępowania prowadzonego przez Sąd I instancji.

Wniesiona skarga kasacyjna powołuje obydwie podstawy kasacyjne przewidziane w art. 174 p.p.s.a. Zarzuca się w niej Sądowi I instancji zarówno naruszenie prawa materialnego (pkt 1), jak i naruszenie przepisów prawa procesowego, które - w ocenie strony - miało istotny wpływ na wynik sprawy (pkt 2).

Jak akcentuje się w orzeczeniach sądów administracyjnych w sytuacji, gdy w skardze kasacyjnej zarzuca się zarówno naruszenie prawa materialnego, jak i naruszenie przepisów postępowania – jak ma to miejsce w rozpoznawanej sprawie - w pierwszej kolejności Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje zarzut naruszenia przepisów postępowania.

Wymaga podkreślenia, że generalnym mankamentem skargi kasacyjnej jest brak wykazania, iż uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, jak to wymaga przepis art. 174 pkt 2 p.p.s.a. W świetle utrwalonego orzecznictwa, nie każde naruszenie przepisów postępowania może stanowić podstawę kasacyjną, ale tylko takie, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Obowiązkiem wnoszącego skargę kasacyjną jest wykazanie, że gdyby do zarzucanego naruszenia przepisów nie doszło, wyrok Sądu I instancji byłby inny (por. m.in. wyrok NSA z dnia 4 października 2012 r., II FSK 437/11; LEX nr 1233849). Możliwości wpływu ewentualnych uchybień w zakresie przepisów postępowania autor skargi kasacyjnej nie wykazał.

Za niezasadny należy uznać zarzut naruszenia art. 106 § 3 p.p.s.a. sformułowany w pkt 2 petitum skargi kasacyjnej poprzez niepodejmowanie inicjatywy dowodowej z urzędu w celu wyjaśnienia czy dla przeciętnego odbiorcy usług opatrywanych znakiem BIEN DONG znak ten ma charakter opisowy, skutkujące niewyjaśnieniem istotnych wątpliwości niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

Na wstępie podkreślenia wymaga, że wbrew twierdzeniom kasatora sąd administracyjny nie prowadzi postępowania dowodowego i nie podejmuje z urzędu inicjatywy dowodowej w celu zweryfikowania czy dokonywania ustaleń w zakresie stanu faktycznego sprawy. Sąd administracyjny orzeka w zasadzie na podstawie materiału faktycznego i dowodowego sprawy zgromadzonego w postępowaniu przed organami administracji. W postępowaniu przed sądem administracyjnym postępowanie dowodowe może być prowadzone tylko jako postępowanie uzupełniające, ograniczone do dowodów z dokumentów. Prowadzenie jakichkolwiek innych dowodów – poza dowodami z dokumentów – jest niedopuszczalne (por. wyrok NSA z 30 września 2005 r., FSK 2282/04, LexPolonica nr 401546).

W myśl art. 106 § 3 p.p.s.a. sąd może z urzędu lub na wniosek strony przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. Ponadto, art. 106 § 3 p.p.s.a. wyznacza ścisłe granice wykorzystywania w postępowaniu sądowoadministracyjnym nowych dowodów. Z regulacji tej wynika, że nie każdy dowód może być dopuszczony w tym postępowaniu, a jedynie dowód z dokumentów, ma to być dowód uzupełniający, a jego dopuszczenie jest uprawnieniem sądu. Nadto, wskazać należy, że przepis art. 106 § 3 p.p.s.a. nie jest instrumentem służącym do zwalczenia ustaleń faktycznych, z którymi strona skarżąca się nie zgadza (wyrok NSA z 20 stycznia 2010 r., sygn. akt II FSK 1306/08, LEX 558886; wyrok NSA z 17 stycznia 2006 r., sygn. akt I FSK 508/05). W toku postępowania przed Sądem I instancji strona wnosząca skargę nie składała żadnych wniosków dotyczących przeprowadzenia dowodów uzupełniających z dokumentów, a jedynie załączyła do skargi sporządzoną listę klientów pochodzenia wietnamskiego, która niewątpliwie nie ma statusu ani wagi dokumentu, co oznacza, że zarzut naruszenia art. 106 § 3 p.p.s.a. nie pozostaje w żadnym związku ze sprawą rozpoznaną przez Sąd I instancji.

Nietrafne są również zarzuty naruszenia przepisów postępowania sformułowane w punkcie 1 petitum skargi kasacyjnej, tj. zarzut naruszenia art. 3 § 1 w zw. z art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1 i 107 § 3 k.p.a. poprzez oddalenie skargi pomimo nie dokonania przez WSA w Warszawie kontroli działalności Urzędu Patentowego RP w zakresie przeprowadzenia przez ten Urząd postępowania dowodowego w celu ustalenia, kto korzysta z usług opatrywanych znakiem BIEN DONG, skutkujące błędnym ustaleniem, że zainteresowanymi odbiorcami usług opatrywanych tym znakiem są wszyscy uczestnicy polskiego rynku usług, kiedy to w rzeczywistości z usług oznaczanych tym znakiem korzystają uczestnicy polskiego rynku, ale tylko pochodzenia wietnamskiego.

Odnosząc się do wskazanych zarzutów naruszenia wskazanych przepisów postępowania należy zaznaczyć, że z uwagi na kontradyktoryjność postępowania spornego o unieważnienie prawa, w tym prawa ochronnego na znak towarowy to na stronach tego postępowania, tj. na wnoszącym sprzeciw i na uprawnionym, spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności, z których każda z nich wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne. Rolą organu, tj. Urzędu Patentowego RP jest ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów przedstawionych przez strony, w szczególności zaś dowodów przedłożonych przez wnoszącego sprzeciw lub wnioskodawcę (por. wyrok NSA z 15 stycznia 2013 r., sygn. akt II GSK 2077/11).

Podkreślenia wymaga, że skarżąca – pomimo, że to na niej jako wnoszącej sprzeciw spoczywał ciężar dowodu co do wykazania zasadności wskazanych podstaw unieważnienia – nie przedstawiła w postępowaniu administracyjnym żadnych dowodów na okoliczność, iż z usług opatrywanych znakiem towarowym BIEN DONG korzystają uczestnicy rynku, ale tylko pochodzenia wietnamskiego. Ponadto, skarżąca nie przedłożyła również żadnych dowodów na okoliczność, iż przeciętny odbiorca postrzega znak w sposób, o jakim mówi wnoszący sprzeciw tj. rozumiejąc znaczenie słów "BIEN DONG" w języku wietnamskim, tj. jako nazwę Morza Południowo-Chińskiego.

Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko zarówno Sądu I instancji, jak i organu, iż przeciętnym odbiorcą na polskim rynku zarejestrowanego krajowego znaku towarowego jest polski odbiorca. Wobec tego nie można oczekiwać, by przeciętny odbiorca mógł postrzegać znak sporny jako wietnamską nazwę geograficzną oznaczającą Morze Południowo-Chińskie. Trudno bowiem uznać - jak trafnie stwierdził Sąd I instancji - że odbiorcą usług są wyłącznie Wietnamczycy (osoby pochodzenia wietnamskiego). Przyznanie w innej sprawie przez uczestnika postępowania, iż dla Wietnamczyków oznaczenie BIEN DONG ma określoną treść i biuro turystyczne tak nazwane oznacza, że specjalizuje się ono w turystyce do Wietnamu nie podważa ustaleń Urzędu Patentowego RP, iż dla przeciętnego odbiorcy na polskim rynku zarejestrowany krajowy znak towarowy BIEN DONG nie ma charakteru opisowego.

Nieuzasadnione są również zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego wskazane w punkcie 3 petitum skargi kasacyjnej, tj. art. 120 w zw. z art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 oraz w zw. z art. 130 p.w.p. przez błędne ich zastosowanie polegające na utrzymaniu decyzji oddalającej sprzeciw na decyzję udzielającą prawa ochronnego na oznaczenie BIEN DONG pomimo, że oznaczenie to nie ma dostatecznych znamion odróżniających oraz składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do oznaczania usług nim oznaczanych.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w rozpoznawanej sprawie stwierdza, że wymienione przepisy prawa materialnego zostały prawidłowo zastosowane w rozpoznawanej sprawie. NSA podziela stanowisko Sądu I instancji oraz organu, że sporny znak towarowy BIEN DONG jest oznaczeniem fantazyjnym względem usług w klasie 36, 39, 43 do oznaczania których został przeznaczony. Połączenie dwóch nie znanych w języku polskim słów "BIEN" i "DONG" sprawia, że mamy tu do czynienia z wyrażeniem o charakterze fantazyjnym zarówno pod względem fonetycznym (specyficzna wymowa), znaczeniowym (brak znaczenia w języku polskim) czy wizualnym (pisownia zawierająca specyficzne znaczki charakterystyczne dla języków wschodnich). Sporny znak - BIEN DONG - jest oznaczeniem fantazyjnym względem usług w klasie 36, 39, 43 do oznaczania których został przeznaczony. Ponadto, jak słusznie stwierdził Sąd I instancji, wskazane przepisy nie stoją na przeszkodzie - co do zasady - rejestracji w Polsce w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie odczytać znaczenie tego słowa. Ponieważ zainteresowanymi odbiorcami usług są uczestnicy polskiego rynku usług, to dla nich oznaczenie BIEN DONG ma charakter fantazyjny.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie zarówno w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego. ETS wyroku z 9 marca 2006 r. w sprawie C-421/04, Matratzen Concord AG przeciwko Hukla Germany SA, (Zbiór Orzeczeń, 2006, s. I-2303) dokonał wykładni art. 3 ust. 1 lit. b/ i c/ pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. 1989, L 40, str. 1). Przepisy te mają treść analogiczną do przepisów art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. Trybunał stwierdził, że art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy "nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie odczytać znaczenie tego słowa."

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 marca 2003 r., sygn. akt II SA 92/02 (niepublikowany), w którym Sąd stwierdził że w razie użycia w znaku towarowym oznaczeń o charakterze informacyjnym w języku obcym, tylko nabywca dostatecznie dobrze znający ten język zwróci na to uwagę. Zatem, tylko dla tej właśnie kategorii nabywców znak towarowy, zawierający oznaczenia o charakterze informacyjnym związane z towarem, nie pełni funkcji odróżniającej co do pochodzenia towaru. Natomiast dla nabywcy, który nie zna

dostatecznie dobrze języka obcego, oznaczenie takie będzie miało charakter fantazyjny. W konsekwencji, znak towarowy, zawierający w języku obcym treści informacyjne związane z towarem bądź usługą, posiada zdolność rejestracyjną, jeżeli dla znaczącej części krajowych nabywców, nieznających w dostatecznie dobrym stopniu tego języka, znak ten pełni funkcję odróżniającą co do pochodzenia towaru.

Zatem sporny znak towarowy BIEN DONG ma zarówno abstrakcyjną zdolność odróżniania oraz konkretną zdolność odróżniającą. Nie ma on również charakteru opisowego dla szerokiej gamy usług w klasach 36, 39 i 43 dla których został zarejestrowany.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 p.p.s.a., oddalił skargę kasacyjną.