Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1877/18
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2019-01-21 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 134 par. 1, art. 151
journal: Dz.U. 2018 poz 1302
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
article: art. 169 ust. 1 pkt 1, art. 153 ust. 1
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Nowecki (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędzia WSA Jakub Linkowski Protokolant referent Agnieszka Dzięcioł po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi P. KG z siedzibą w H., Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z [...] lutego 2018 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej "Urząd Patentowy"), po rozpoznaniu wniosku P. z siedzibą w D., Niemcy (dalej "wnioskodawca"), o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy "V. & C. W H." o nr [...], udzielonego na rzecz P. z siedzibą w H., Niemcy (dalej "skarżąca" lub "uprawniona"), na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z póz. zm. dalej "p.w.p.") oraz art.98 kpc w zw. z art. 256 ust.2 p.w.p. stwierdził wygaśnięcie z dniem 16 czerwca 2015 r. prawa ochronnego na znak towarowy "V. & C. W H. " o nr [...] z wyłączeniem "toreb oraz wyrobów ze skóry w postaci toreb, zawartych w klasie 18, wszystkich towarów zawartych w klasie 25 oraz usług z klasy 35 tj.: prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie wyrobów ze skóry w postaci toreb oraz wyrobów ze skóry zaklasyfikowanych w klasie 25, prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie odzieży i obuwia, a także promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich".

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu 16 października 2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek . z siedzibą w D., Niemcy o stwierdzenie wygaśnięcia z powodu nieużywania prawa ochronnego na znak towarowy V. & C. w H. o nr [...], udzielonego na rzecz V. (aktualnie: P. z siedzibą w H., Niemcy).

Wnioskodawca stwierdził, że posiada prawo do firmy P. oraz posiada na terytorium Polski szereg znaków towarowych P. zarejestrowanych lub zgłoszonych na jego rzecz dla towarów i usług w klasach 18, 25 i 35. Podkreślił, że przez blisko 15 lat używania znaków P. znaki te stały się znakami renomowanymi między innymi w odniesieniu do odzieży jako takiej, nakryć głowy, toreb, pasków, rękawiczek oraz w zakresie sprzedaży i pośrednictwa w sprzedaży tych produktów. Wskazał, że wnioskodawca ma interes prawny w wygaszeniu spornego znaku towarowego, gdyż zawiera on w całości nie tylko oznaczenie jego przedsiębiorstwa, ale i znak towarowy P. , kojarzony w Polsce przez potencjalnych odbiorców z Domami Mody P..

W ocenie wnioskodawcy dodatkowo sporny znak może stanowić przeszkodę w rejestracji jego późniejszych znaków towarowych P., zawierających element P., a także w używaniu tego oznaczenia dla towarów lub usług podobnych do tych, dla których został zarejestrowany znak sporny. Ponadto wnioskodawca stwierdził, że rozpoczęcie używania znaku towarowego P. przez uprawnionego w chwili obecnej mogłoby wprowadzić przeciętnych odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i usług nim oznaczanych. Znak ten bowiem nigdy nie był używany na rynku polskim, podczas gdy oznaczenie P. wnioskodawcy jest używane na rynku polskim w funkcji firmy oraz znaku towarowego od blisko 15 lat. Ponadto wnioskodawca powołał się również na art. 20 Konstytucji RP, który stanowi, iż każdy ma prawo korzystać z wolności gospodarczej, a konkretyzacja tej zasady znajduje oparcie w art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807), w świetle którego podejmowanie i wykonanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Dają one bowiem przedsiębiorcom możliwość przeciwdziałania utrzymywaniu nieużywanych znaków, które należy wygasić.

W piśmie z dnia 1 lutego 2016 r. uprawniony wniósł o umorzenie postępowania z powodu braku interesu prawnego po stronie wnioskodawcy albo w przypadku nieuwzględnienia wniosku o umorzenie postępowania o oddalenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak sporny z powodu jego nieużywania. Uprawniony podniósł, iż wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego w niniejszej sprawie, ponieważ nie wyjaśnił w sposób nie budzący wątpliwości, jaki przepis miałby stanowić podstawę interesu prawnego. Ponadto podnoszona przez wnioskodawcę okoliczność, iż znaki towarowe wnioskodawcy są

używane od blisko 15 lat na terytorium Polski przez jego spółki zależne także niczego

nie wyjaśnia.

Zdaniem uprawnionego z wyjaśnień wnioskodawcy wynika, że to nie wnioskodawca używa owych znaków, lecz jego spółka zależna, która jednak stanowi odrębny podmiot prawny. Zdaniem uprawnionego podmiot, który nie prowadzi tak jak wnioskodawca na terenie Polski działalności gospodarczej, nie może skutecznie powołać się na przepisy o swobodzie prowadzenia takiej działalności w celu wykazania interesu prawnego, gdyż musi on być własnym interesem wnioskodawcy. W ocenie uprawnionego wnioskodawca nie wykazał, że legitymuje się interesem prawnym, o jakim mowa w art. 169 ust. 2 p.w.p, w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.

W odniesieniu do kwestii używania znaku towarowego uprawniony wyjaśnił, że

przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP przez spółkę P., H., która w swojej firmie wyrazy "P." i "C." zachowała od nazwisk założycieli. Zgłoszenie znaku nastąpiło w dniu 12 grudnia 2001 r., a udzielenie prawa ochronnego w dniu 9 listopada 2007 r. Wskazał, że w dniu 30 października 2008 r. spółka będąca w niniejszej sprawie wnioskodawcą wystąpiła ze sprzeciwem wobec udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy i na skutek uznania sprzeciwu za bezzasadny doszło do wszczęcia postępowania spornego, które toczy się przed Urzędem Patentowym RP pod sygnaturą [...]. W tych warunkach, zdaniem uprawnionego, rozpoczęcie przez niego używania przedmiotowego znaku towarowego nie powinno mieć miejsca, albowiem w efekcie niekorzystnego dla niego zakończenia postępowania spornego mógłby on być narażony na dalej idące działania prawne ze strony wnioskodawcy, do czego uprawniony nie chce dopuścić. Zadaniem uprawionego rozpoczęcie przez niego używania spornego znaku towarowego nie powinno mieć miejsca, albowiem jego wynik może być w efekcie niekorzystny. Zatem czynienie uprawnionemu zarzutu, iż nie korzysta ze znaku towarowego, wobec którego toczy się pomiędzy tymi samymi podmiotami postępowanie sporne o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, należy uznać za nadużycie ze strony wnioskodawcy. Dodatkowo uprawniony wskazał, iż niniejsze postępowanie powinno być zawieszone, albowiem w chwili obecnej nie ma pewności co do tego, jaki podmiot (P., H. czy V., W.) powinien być stroną w niniejszym postępowaniu, co wiąże się z kwestią legitymacji do występowania w niniejszym postępowaniu w charakterze strony.

W piśmie z dnia 21 kwietnia 2016 r. wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko w sprawie. Stwierdził, że wbrew zarzutom uprawnionego posiada interes

prawny w złożeniu wniosku w niniejszej sprawie, ponieważ w dniu jego złożenia tj. 13

października 2015 r, posiadał zgłoszony na jego rzecz znak towarowy P. o nr [...], przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 18 takich jak: "skóry i imitacji skóry, wyroby rymarskie, walizy, walizki, torby na ramię, torby podróżne, teczki, aktówki skórzane, torby na kółkach, torby na ubranie, torby na zakupy, torby sportowe, torby plażowe, pudła na kapelusze, kuferki, kuferki na kosmetyki, kufry bagażowe i podróżne, pasy i paski skórzane lub z imitacji skóry, sakiewki, portmonetki, portfele, etui na klucze". Ponadto znak wnioskodawcy został także zgłoszony dla towarów w klasie 25 tj. dla szeroko rozumianej odzieży oraz dla usług w klasie 35 między innymi dla usług sprzedaży towarów w klasach 18 i 25. Wobec tego, zdaniem wnioskodawcy nie budzi wątpliwości, iż znak sporny stanowić będzie przeszkodę w udzieleniu prawa ochronnego na wskazany znak towarowy wnioskodawcy, gdyż oznaczenia słowne porównywanych znaków są bardzo podobne

bowiem element "P." jest identyczny w obu znakach, ponadto zachodzi identyczność towarów i usług. Jego zdaniem, zarzut braku interesu prawnego jest pozbawiony podstaw, ponieważ dla wykazania interesu prawnego wystarczy wskazanie przez wnioskodawcę na własne prawo ochronne na znak towarowy dla takiej samej grupy towarów, co znak towarowy, o stwierdzenie wygaśnięcia, którego wnioskodawca występuje oraz wskazanie na takie wspólne elementy występujące w obu znakach towarowych, które czynią przekonanie wnioskodawcy o ich kolizyjności obiektywnie usprawiedliwionym. Dla wykazania interesu prawnego wystarczające jest przekonanie wnioskodawcy o kolizyjności znaków pod warunkiem, że nie jest ono oczywiście bezzasadne. Zdaniem wnioskodawcy w niniejszej sprawie, przy podwójnej identyczności porównywanych znaków, oczywista zasadność przekonania wnioskodawcy o kolizyjności znaków, a tym samym jego interes prawny, nie może budzić żadnych wątpliwości. Dodatkowo podkreślił, iż nie tylko prawa wyłączne mogą być podstawą do domagania się wygaszenia znaku towarowego z powodu jego nieużywania, ale tym bardziej już sam fakt zgłoszenia znaku towarowego. Zdaniem wnioskodawcy całkowicie bezpodstawny jest także zarzut uprawnionego, jakoby wnioskodawca nie miał interesu prawnego w wystąpieniu z wnioskiem na gruncie p.w.p., gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce. Wskazał, że okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, zwłaszcza w świetle zgłoszenia znaku towarowego P. o nr [...] pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na interes prawny we wszczęciu niniejszego postępowania.

Na rozprawie w dniu [...] lutego 2018 r. strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie. Uprawniony stwierdził, że znak o nr [...] został zgłoszony do ochrony w dniu 13 października 2015 r., a zaledwie trzy dni później wnioskodawca wniósł o wygaśnięcie prawa ochronnego na sporny znak. Zdaniem uprawnionego tego rodzaju okoliczności skłaniają do zbadania, czy zgłoszenie [...] nie zostało dokonane w złej wierze, ponieważ niewątpliwie wnioskodawca posiadał wiedzę o zgłoszeniu spornego znaku do ochrony, skoro w dniu 30 października 2008 r. wniósł sprzeciw wobec udzielenia prawa ochronnego na ten znak. Ponadto wykaz towarów w zgłoszonym znaku o nr [...] zawiera identyczne towary i usługi, jak w spornym znaku. Dodatkowo przedsiębiorstwo wnioskodawcy funkcjonujące na niemieckim rynku od ponad 100 lat, nie prowadzi i nigdy nie prowadziło działalności w zakresie towarów i usług wskazanych dla znaku o nr [...], które pokrywają się z towarami z klasy 18 i usługami z klasy 35 uprawnionego, natomiast zgłoszenie znaku pod nr [...]i wniesienie o uznanie prawa ochronnego na sporny znak za wygasłe dzielą zaledwie trzy dni. Wymienione wyżej okoliczności świadczą zdaniem uprawnionego o zamiarze wnioskodawcy, którym było stworzenie możliwości wylegitymowania się interesem prawnym wynikającym z tego zgłoszenia. Jest to zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, a zatem powinno być podstawą do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak zgłoszony pod nr [...].

Wnioskodawca wyjaśnił natomiast, iż uprawniony posługuje się na terytorium Polski oznaczeniem V., jako oznaczeniem domów mody, a jedynym podmiotem, który używa oznaczenia P. jest wnioskodawca. Wskazał, że jako racjonalny przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem w celu wyeliminowania oznaczeń, które nie są używane. Skorzystał z instytucji prawnej do tego przewidzianej, zaś interes prawny nawet, gdyby wnioskodawca nie dokonał zgłoszenia podobnego oznaczenia można byłoby wywodzić ze swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Stwierdził, że zarzut złej wiary jest badany w postępowaniu zgłoszeniowym, a nie w postępowaniu spornym. Nawet wiedza o wcześniejszych znakach towarów nie stanowi złej wiary. Dodowem na to są wnioski o unieważnienie znaku P.. W odniesieniu do ważnych przyczyn nieużywania znaku wskazał, że taką przeszkodą są tylko przeszkody niezależne od uprawionego ze znaku.

Urząd Patentowy decyzją z [...] lutego 2018 r. stwierdził wygaśnięcie z dniem 16 czerwca 2015 r. prawa ochronnego na znak towarowy "V. W H. " o nr [...] z wyłączeniem "toreb oraz wyrobów ze skóry w postaci toreb, zawartych w klasie 18, wszystkich towarów zawartych w klasie 25 oraz usług z klasy 35 tj.: prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie wyrobów ze skóry w postaci toreb oraz wyrobów ze skóry zaklasyfikowanych w klasie 25, prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie odzieży i obuwia, a także promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich".

W uzasadnieniu decyzji organ przywołał m.in. art 169 ust. 1 pkt 1 ustawy p.w.p i wskazał, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Obowiązujące przepisy, możliwość stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy wiążą z obowiązkiem wykazania interesu prawnego w żądaniu wygaśnięcia prawa, co wynika z art 169 ust. 2 wspomnianej ustawy, a więc wskazania takiej normy prawa materialnego, która z uwagi na prawa lub obowiązki wnioskodawcy, bądź też sytuację, w której się znalazł stanowią podstawę do wystąpienia z takim wnioskiem.

Organ zwrócił uwagę, iż przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie posługują się własną definicją interesu prawnego, dlatego w postępowaniu spornym dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego, znajduje zastosowanie art. 28 k.p.a., według którego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zdaniem organu wnioskodawca, wskazując na wspólne elementy występujące w obu znakach towarowych tj. znaku spornym V. W H. o nr [...] oraz P. o nr [...], wykazał, iż jego przekonanie o kolizyjności wskazanych oznaczeń jest obiektywnie usprawiedliwione. Wnioskodawca wskazał bowiem na identyczność zarówno oznaczeń jak i towarów i usług do oznaczania których zostały przeznaczone (klasa 18 i 35). Skoro zakres przedmiotowy znaków towarowych wnioskodawcy i uprawnionego pokrywa się, zatem oznacza to, że rejestracja znaku spornego mogła mieć negatywny wpływ na jego sytuację prawną.

W ocenie Urzędu Patentowego także zarzut uprawnionego o nieprowadzeniu przez wnioskodawcę działalności na terytorium Polski pozostawał bez wpływu na ocenę istnienia interesu prawnego, gdyż okoliczność tego typu dotyczy co najwyżej kwestii interesu faktycznego, a nie prawnego, w związku z czym zarzut uprawnionego, co do zgłoszenia znaku, na który powołał się wnioskodawca w warunkach istnienia złej wiary nie ma wpływu na ocenę interesu prawnego wnioskodawcy w niniejszej sprawie. Zdaniem organu, ocena istnienia bądź braku istnienia złej wiary po stronie wnioskodawcy, zgłaszającego do ochrony swój znak, nie mogło zatem być przedmiotem oceny w tym postępowaniu. Podobnie zarzut uprawnionego, iż wnioskodawca nie prowadzi faktycznie działalności na terytorium Polski nie ma wpływu na ocenę istnienia interesu prawnego, gdyż okoliczność tego typu dotyczy, co najwyżej kwestii interesu faktycznego, a nie prawnego. Organ przy tym podkreślił, iż zakres ochrony, o jaki ubiega się wnioskodawca w znaku [...], stanowiącym uzasadnienie istnienia jego interesu prawnego, wbrew twierdzeniom uprawnionego pokrywa się z zakresem ochrony znaku spornego w odniesieniu do usług z klasy 35.

Wobec powyższego, zdaniem organu, wnioskodawca wykazał swój interes prawny w domaganiu się stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak sporny V. W H. o nr [...].

Następnie Urząd Patentowy dokonał oceny, czy zostały spełnione przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak, gdyż obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego, w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym, spoczywa na uprawnionym. Wyjątek stanowią jedynie ważne powody jego nieużywania. Zgodnie bowiem z art. 169 ust. 6 p.w.p., w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.

Urząd Patentowy wskazał, że używanie znaku towarowego musi mieć miejsce na obszarze Polski, powinno mieć niedwuznaczny charakter, konieczne jest również aby było rzeczywiste i poważne oraz dotyczyło towarów i usług objętych ochroną. Przez rzeczywiste używanie należy rozumieć nakładanie oznaczenia na towary i wprowadzanie tak oznaczonych towarów do obrotu. Niespełnienie jednego z tych warunków w określonym przedziale czasowym może prowadzić do utraty prawa ochronnego poprzez stwierdzenie jego wygaśnięcia. Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. termin, od którego powinien być liczony okres pięciu lat nieużywania znaku towarowego rozpoczyna swój bieg po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Organ podkreślił, że w rozpoznawanej sprawie uprawniony przyznał, że nie podjął żadnych działań w celu wykazania używania spornego znaku towarowego. Wskazał natomiast na przyczyny usprawiedliwiające nieużywanie znaku, uznając żądanie wnioskodawcy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak za bezzasadne. Argumentował, że ważnym powodem, który usprawiedliwia nieużywanie znaku jest postępowanie sądowe prowadzone przeciwko niemu. W tej sytuacji niepodjęcie używania spornego znaku w ustawowym terminie nie było wolą uprawnionego, ani też nie nosi znamion jego winy. Wskazywał też, że nieprzerwanie, od roku 2001 spółki z grupy P. w H. angażowane są na skutek działań wnioskodawcy w spory sądowe, w związku z korzystaniem z oznaczenia P..

W ocenie Urzędu Patentowego powyższe okoliczności nie mogły stanowić podstawy do uwzględnienia stanowiska uprawnionego. Odwołując się do orzecznictwa sadów administracyjnych organ wskazał, że postępowanie sprzeciwowe nie jest ważną przyczyną nieużywania znaku ( vide: wyrok NSA z 14 grudnia 2010 r., sygn. akt II GSK 1088/09). Fakt toczącego się postępowania administracyjnego sam przez się nie uzasadnia nieużywania posiadanego znaku, tym bardziej uprawniony powinien liczyć się z żądaniem jego wygaszenia (vide: wyrok NSA z 20 września 2007 r., sygn. akt II GSK 127/07).

Organ wskazał na brak decyzji wprowadzającej zakaz używania spornego znaku w przedmiotowej sprawie, co powoduje, że nadal uprawnionemu przysługiwało prawo ochronne do posiadanego znaku towarowego. Podkreślił, że konieczność powstrzymywania się od używania znaku przez czas trwania postępowania o jego unieważnienie nie wynika z przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, przeciwnie, zgodnie z art. 153 ust. 1 p.w.p., dopóki prawo ochronne do znaku towarowego przysługuje, dopóty strona uprawniona ma wyłączne prawo używania tego znaku. Nieużywanie znaku z tej przyczyny, że toczyło się postępowanie w sprawie jego unieważnienia, stanowiło wyłączną decyzję uprawnionego, której nie można nadać znaczenia zachowania podyktowanego ważnymi powodami. Prowadzenie przez podmioty sporów dotyczących praw ochronnych na inne znaki towarowe nie jest ważnym powodem nieużywania spornego znaku towarowego w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Podobnie, jak i zamiar wprowadzenia do obrotu gospodarczego towarów chronionych spornym znakiem towarowym.

Uwzględniając te okoliczności Urząd Patentowy uznał, że niepodjęcie używania spornego znaku w ustawowym terminie, wbrew twierdzeniom uprawnionego, było jego wolą i nosi znamiona winy w tym sensie, że stanowi naruszenie obowiązku używania znaku towarowego, o którym mowa w art. 153 p.w.p. Powołanie się przez uprawnionego na wstrzemięźliwość w zakresie używania znaku spornego z uwagi na nie tyle ryzyko unieważnienia znaku spornego, co pewność zaistnienia sporu sądowego nie mogło zatem zostać uznane za "ważny powód nieużywania" znaku spornego w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., ponieważ wskazane przez uprawnionego postępowania sądowe nie dotyczyły stricte znaku spornego, a jedynie jak wskazał uprawniony, spory te dotyczyły korzystania z oznaczenia P..

Zdaniem organu, okoliczności wskazane przez uprawnionego do znaku spornego, tj. toczące się między stronami postępowania, w tym zwłaszcza o unieważnienie prawa ochronnego na znak sporny i zagrażające mu w ślad za nim postępowanie sądowe nie mogły stanowić ważnych powodów nieużywania znaku spornego w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Skarżąca pismem z dnia 11 września 2018 r., złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego z 20 lutego 2018 r., wnosząc o jej uchylenie.

Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie:

1) przepisów postępowania:

- art.77 § 1 oraz art. 80 k.p.a., poprzez brak wyczerpującego zebrania i przeanalizowania całokształtu okoliczności faktycznych sprawy,

- art. 107 k.p.a. poprzez brak prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji.

2) przepisów prawa materialnego:

- art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez nieprawidłową wykładnię, polegającą na przyjęciu, iż wskazane przez skarżącą okoliczności nie stanowią "ważnych powodów" nieużywania znaku towarowego, a w konsekwencji - zastosowanie tego przepisu w przypadku, w którym brak podstawy do jego zastosowania.

W uzasadnieniu skargi, skarżąca, odwołując się do stanowiska doktryny, wywodziła, że zdarzenia o cechach siły wyższej, czyli o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, będą niewątpliwie usprawiedliwiały nieużywanie znaku towarowego.

Skarżąca powołała stanowisko doktryny wyrażone przez M. Trzebiatowskiego zgodnie z którym, dopuszcza się uwzględnienie, jako usprawiedliwionej przyczyny nieużywania znaku, postępowań sądowych lub administracyjnych, w tym skutków postępowania komorniczego, a zwłaszcza postępowań karnych, prowadzonych przeciwko uprawnionemu do znaku (System, str. 897-898). Dodatkowo wskazała, że w komentarzu do ustawy Prawo własności przemysłowej pod redakcją A. Michalaka prezentowany jest pogląd, że ważnym powodem, który usprawiedliwia nieużywanie znaku w rozumieniu komentowanego przepisu, jest również postępowanie sądowe prowadzone przeciwko uprawnionemu do znaku towarowego (Krótkie Komentarze Becka, Prawo własności przemysłowej, Komentarz pod red. A. Michalaka, C.H. Beck, Warszawa 2016, str. 526).

Skarżąca podniosła, że doktryna nakazuje odnosić badanie przyczyn nieużywania znaku do wzorca starannego przedsiębiorcy i uwzględniać przy tym okoliczności danej sprawy.

Zdaniem skarżącej ważnym powodem nieużywania znaku towarowego, usprawiedliwiającym brak rzeczywistego stosowania znaku, nie muszą być wyłącznie przyczyny "tkwiące poza uprawnionym".

Skarżąca uważa, że nieużywanie spornego znaku było usprawiedliwione, bowiem postępowanie o unieważnienie spornego znaku towarowego toczyło się w wyniku sprzeciwu wniesionego przez podmiot będący wnioskodawcą w obecnym postępowaniu. Wskazała, że decyzja Urzędu Patentowego, oddalająca sprzeciw została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, po czym toczyło się dziesięcioletnie postępowanie przed WSA i NSA. Te okoliczności miały zasadnicze znaczenie dla zachowania strony skarżącej w odniesieniu do kwestii używania spornego znaku. Całokształt przedsięwzięć wnioskodawcy świadczy bowiem o dążeniu do niedopuszczenia do używania spornego znaku przez skarżącą.

Strona argumentowała, iż okoliczności nieużywania znaku i czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi są od niej niezależne. Natomiast Urząd Patentowy, zamiast wnikliwej analizy całokształtu okoliczności faktycznych, ograniczył się do dokonania oceny, że niepodjęcie używania spornego znaku w ustawowym terminie było wolą skarżącej i nosi znamiona winy w tym sensie, że stanowi naruszenie obowiązku używania znaku towarowego, o którym mowa w art. 153 p.w.p.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Pismem z 11 stycznia 2019 r. uczestnik postepowania wniósł o oddalenie skargi, wskazując na bezzasadność zarzutów naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, jak również zarzutu naruszenia prawa materialnego. Podkreślił, że zasadność przyjętego przez Urząd Patentowy stanowiska potwierdza orzecznictwo, w tym także europejskie, dotyczące ważnych powodów nieużywania znaków towarowych. Orzecznictwo to zostało szeroko zaprezentowane w złożonym przez uczestnika piśmie procesowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga okazała się niezasadna albowiem zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa.

W myśl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2188) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.). Zgodnie z art. 134 § 1 tej ustawy sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W rozpatrywanej sprawie podstawę skarżonej decyzji stanowi art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. W tych przypadkach Urząd Patentowy wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny (vide: art. 169 ust. 2).

Należy podkreślić, że z treści art. 169 ust. 1 p.w.p. wynika obowiązek używania znaku towarowego przez uprawnionego ze znaku. Przedsiębiorca, który uzyskuje na podstawie przepisów p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy, ma bowiem wyłączne prawo dysponowania nim w sposób zarobkowy i zawodowy na obszarze Polski (vide: art. 153 p.w.p.). Wynikająca z udzielonego prawa ochronnego możliwość nieskrępowanego wykorzystywania własnego znaku towarowego w prowadzonej działalności gospodarczej jest jednym z przejawów realizowania konstytucyjnej zasady swobody działalności gospodarczej (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2010 r., sygn. akt: II GSK 335/09).

W rozpatrywanej sprawie nie jest sporne, że skarżąca nie używała znaku, którego wygaszenia domaga się wnioskodawca. Strona skarżąca powołała się natomiast na ważne przyczyny nieużywania spornego znaku, wobec długoletniego toczącego się postępowania, dotyczącego wniesionego sprzeciwu przez wnioskodawcę. Stąd też istota problemu prawnego rozpatrywanej sprawy nie odnosi się do potwierdzenia lub zanegowania faktu używania spornego znaku, lecz przede wszystkim sprowadza się do oceny, czy ważnym powodem nieużywania danego znaku w obrocie może być toczące się pomiędzy stronami postępowanie o unieważnienie tego znaku.

W tym miejscu wypada zauważyć, że interpretacja "ważnych powodów" usprawiedliwiających nieużywanie zarejestrowanego znaku, była już przedmiotem rozważań w judykaturze oraz orzecznictwie sądowym.

Przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 listopada 2014 r., (sygn. akt: VI SA/Wa 1077/14) wskazano na "ciężar gatunkowy" powodów, które uniemożliwiają faktyczne korzystanie ze znaku towarowego. Próbując zakreślić granicę tych powodów Sąd w ww. wyroku przyjął, że powinny to być poważne przeszkody natury faktycznej lub prawnej "nieobciążające" uprawnionego, których nie można przypisać jego niedbałości lub niezaradności. Tym samym Sąd uznał, że powody nieużywania znaku w obrocie muszą być obiektywne i niezależne od woli uprawnionego ze znaku.

Pogląd ten w pełni podziela skład orzekający Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w niniejszej sprawie, podobnie jak i tezy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 grudnia 2010 r. o sygn. akt: II GSK 1088/09, którego fragment z uwagi na precedensowy charakter w ocenie "ważnych powodów" nieużywania znaku. Zdaniem NSA: "mogą stanowić je zdarzenia zewnętrzne o charakterze siły wyższej niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. Nie można za takie uznać okoliczności związanych ze zwykłym ryzykiem gospodarczym, które dotyczy bieżącej działalności każdego przedsiębiorcy. Jak zasadnie uznała judykatura przeszkodą natury prawnej, uniemożliwiającą używanie znaku towarowego, może być na przykład indywidualny akt administracyjny wprowadzający zakaz używania znaku (por. wyrok NSA z 20 września 2007 r. w sprawie II GSK 127/07). Takiego aktu jednak w przedmiotowej sprawie nie było, dlatego J. nadal przysługiwało prawo ochronne do posiadanego znaku towarowego, a fakt toczącego się postępowania administracyjnego sam przez się nie uzasadniał nieużywania posiadanego znaku przez J., tym bardziej, że powinna się liczyć z żądaniem jego wygaszenia. Konieczność powstrzymywania się przez J. od używania znaku przez czas trwania postępowania o jego unieważnienie nie wynika z przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, przeciwnie, zgodnie z art. 153 ust. 1 p.w.p., dopóki prawo ochronne do znaku towarowego skarżącej przysługiwało, dopóty miała ona wyłączne prawo używania tego znaku. Zatem Sąd I instancji prawidłowo przyjął, iż: "nieużywanie znaku z tej przyczyny, że toczyło się postępowanie w sprawie jego unieważnienia, stanowiło wyłączną decyzję spółki, której nie można nadać znaczenia zachowania podyktowanego ważnymi powodami."

W doktrynie podkreśla się, że pojęcie "ważnych powodów" nieużywania znaku powinno być interpretowane ponadto zgodnie z art. 19 ust. 1 porozumienia TRIPS. W myśl tego przepisu, ważne powody nieużywania znaku towarowego to "okoliczności, które powstały niezależnie od woli właściciela znaku towarowego, które stanowią przeszkody dla używania tego znaku, takie jak restrykcje przywozowe lub inne wymogi rządowe dotyczące towarów lub usług chronionych znakiem towarowym". Zgodnie z wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Il Ponte Finanziaria, przeszkody dla używania znaku, o których mowa w cytowanym przepisie, mogą wynikać z uregulowań krajowych, które przykładowo nakładają ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu towarów oznaczanych danym znakiem towarowym. Zdaniem Sądu w takich wypadkach można wskazywać na wspomniane uregulowania jako na usprawiedliwiony powód nieużywania znaku" (wyrok TSUE z dnia 13 września 2007 r. w sprawie Il Ponte Finanziaria SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), C-234/06, EU:C:2007:514, pkt 46).Joanna Sitko,Komentarz do art.169 ustawy - Prawo własności przemysłowej, Lex ).

W doktrynie uznaje się zatem, że do tego rodzaju ważnych powodów zalicza się przeszkody natury faktycznej lub prawnej, którym nie można przypisać niedbałości czy niezaradności uprawnionego. Będą to zdarzenia o cechach siły wyższej, czyli o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. Natomiast takiego skutku nie wywołają zdarzenia faktyczne typu: trudności handlowe, gospodarcze, wewnątrzorganizacyjne czy zaniedbania w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także niedopełnienie wymagań o charakterze podmiotowym, których skutkiem jest niemożność wytwarzania towarów lub świadczenia usług. Do przeszkód zawinionych przez uprawnionego nie zalicza się natomiast przeszkód natury prawnej, np. wynikający z aktu indywidualnego administracji lub aktu normatywnego zakaz wprowadzania do obrotu towarów, dla których dany znak jest zastrzeżony (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 marca 2017 r., sygn. akt: II GSK 2790/15).

Mając na uwadze powyższe poglądy prawne w zakresie interpretacji przesłanki "ważnych powodów" nieużywania znaku towarowego można stwierdzić, że skoro celem rejestracji konkretnego oznaczenia jest używanie go w obrocie gospodarczym, zatem przyszły uprawniony musi liczyć się ze wszelkimi konsekwencjami, wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej. W tą działalność wpisane jest ryzyko, że inny podmiot, korzystając z przysługujących mu uprawnień, może wystąpić o unieważnienie zarejestrowanego znaku.

Przenosząc ww. poglądy na grunt rozpoznawanej sprawy za nietrafne należało uznać zarzuty skargi wskazujące, że ważnym powodem nieużywania znaku w rozumieniu art. 169 p.w.p., może być postępowanie sądowe prowadzone przeciwko uprawnionemu do znaku towarowego. Jak bowiem już wyżej wspomniano, jedyną okolicznością mogącą usprawiedliwiać nieużywanie znaku w takiej sytuacji może być ustanowiony zakaz używania znaku w drodze aktu administracyjnego bądź aktu normatywnego czy też właśnie orzeczenia sądowego lub wystąpienie siły wyższej (vis major) .

Reasumując powyższe rozważania, Sąd doszedł do wniosku, że zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego nie nosi cech dowolności, organ prawidłowo ocenił zaistniały w sprawie stan faktyczny w świetle obowiązujących przepisów prawa. Nie znajdują uzasadnienia zarzuty skargi, ani odnośnie naruszenia przez organ przy rozpoznaniu sprawy przepisów prawa materialnego, ani przepisów postępowania administracyjnego, a z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, w sposób nie budzący wątpliwości, jakimi przesłankami kierował się organ przy załatwieniu sprawy.

W szczególności organ prawidłowo uznał interes prawny wnioskodawcy w tej sprawie, który posiadał zgłoszony na jego rzecz konkurencyjny znak towarowy P., przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 18, a także dla towarów w klasie 25 tj. dla szeroko rozumianej odzieży oraz dla usług w klasie 35 między innymi dla usług sprzedaży towarów w klasach 18 i 25. Z uwagi na konkurencyjną działalność wnioskodawcy i uprawnionego także na rynku polskim, nie budzi wątpliwości, że znak sporny może stanowić przeszkodę w udzieleniu prawa ochronnego na wskazany znak towarowy wnioskodawcy, gdyż oznaczenia słowne porównywanych znaków są bardzo podobne, bowiem element "P." jest identyczny w obu znakach, ponadto zachodzi tożsamość towarów i usług.

Ponadto należy zauważyć, iż w kwestii istnienia interesu prawnego wnioskodawcy w podobnej sprawie wypowiedział się już Naczelny Sąd Administracyjny (vide: wyrok II GSK 1093/16).

W tym kontekście nie można uznać za zasadne także zarzutów skarżącej dotyczących istnienia złej wiary po stronie wnioskodawcy, gdyż nie wynika to z okoliczności rozpoznawanej sprawy, a skarżąca nie przedstawiła dowodów wskazujących na działanie wnioskodawcy w złej wierze.

Z tych względów Sąd podzielił stanowisko organu co do istnienia podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.