Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 402/08
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2008-05-29 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 8 pkt 1
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
article: art. 315 ust. 1 i 3
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.) Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Protokolant Marta Brzezińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2008 r. sprawy ze skargi S. Sp. j. z siedzibą w G. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego oddala skargę


UZASADNIENIE

Dnia [...] listopada 2005 r. do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek holenderskiej firmy S. z siedzibą w H. o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy SCOTCH & SODA o numerze R- 100 588. Uprawnionym do powyższego znaku jest S. sp. j. z siedzibą w G., a znak przeznaczony jest do oznaczania towarów zawartych w klasie 25. Są to: odzież, w tym bluzy, swetry, koszule, T-shirty, kamizelki, koszulki polo, spodnie, kurtki, buty, czapki, paski.

Jako podstawę prawną swego żądania wnioskodawca wskazał art. 8 pkt 1 i pkt 2 ustawy o znakach towarowych przy uwzględnieniu treści art. 6 septies Konwencji paryskiej.

We wniosku pełnomocnik wnioskodawcy przywołał informacje dotyczące wieloletniej historii firmy S. oraz fakt eksportowania towarów odzieżowych od przeszło dwudziestu lat do wielu państw świata za pośrednictwem lokalnych dystrybutorów będących zazwyczaj niezależnymi firmami. Pełnomocnik wskazał na fakt współpracy wnioskodawcy z p. P. S. od roku 1994 r., który stał się wyłącznym importerem i oficjalnym dystrybutorem towarów oznaczanych znakiem Scotch & Soda w Polsce. Jednocześnie wskazano na fakt uprzedniej rejestracji znaku towarowego SCOTCH & SODA na rzecz wnioskodawcy w wielu innych krajach europejskich. Pierwszego zgłoszenia znaku towarowego SCOTCH & SODA na rzecz wnioskodawcy dokonano w Urzędzie d/s Znaków Towarowych Beneluksu w dniu 18 lipca 1984 r.

Zdaniem pełnomocnika uprawniony nadużył zaufania wnioskodawcy i pomimo pełnej świadomości praw przysługujących holenderskiej firmie S. dokonał w dniu 1 marca 1995 r. zgłoszenia spornego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP celem uzyskania rejestracji na swoją rzecz. Tymczasem w każdym z państw, w których chroniony jest znak SCOTCH & SODA zarejestrowany jest on wyłącznie na rzecz holenderskiego przedsiębiorstwa, a nie lokalnego dystrybutora. Uzyskanie prawa ochronnego na rzecz uprawnionego prowadzi natomiast do zablokowania wnioskodawcy bezpośredniego dostępu do rynku. Pełnomocnik wskazał ponadto, że w roku 2002 r. wnioskodawca podpisał z p. P. S. dokument cesji praw z rejestracji spornego znaku, jednakże w dacie tej uprawnionym do spornego znaku była już spółka jawna - aktualny uprawniony. W konsekwencji wspomniana cesja nie osiągnęła skutku prawnego, a uprzedni uprawniony wysunął w stosunku do wnioskodawcy żądania finansowe.

Zdaniem pełnomocnika interes prawny wnioskodawcy wynika z całokształtu sytuacji prawnej, istnienia wcześniejszych rejestracji znaków wnioskodawcy w innych krajach oraz identycznej z nimi nazwy handlowej wnioskodawcy.

Pełnomocnik stwierdzając naruszenie art. 8 pkt 1 wskazał, że przytoczone działania uprzedniego uprawnionego jako dystrybutora należy uznać za zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, któremu towarzyszyła zła wiara. Wyłącznego dystrybutora oraz dostawcę / producenta łączy szczególny stosunek zaufania, co zdaniem pełnomocnika potwierdza złą wiarę uprawnionego. Uprawniony miał bowiem świadomość, że wnioskodawca posługuje się nazwą handlową SCOTCH & SODA - identyczną w warstwie słownej ze spornym znakiem towarowym. Celem uprawnionego mogło być zatem zmonopolizowanie obrotu wyrobami odzieżowymi tak oznaczanymi i wyparcie z polskiego rynku produktów pochodzących bezpośrednio od wnioskodawcy.

Stwierdzając naruszenie art. 8 pkt 2 pełnomocnik wskazał na naruszenie prawa do firmy wnioskodawcy, pod którą od lat występuje w obrocie handlowym.

Pełnomocnik uprawnionego w piśmie z dnia [...] lutego 2006 r. nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i wystąpił o oddalenie wniosku. Pełnomocnik przywołał okoliczności dotyczące sporu sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w [...] ([...]). Spór ten zakończył się oddaleniem roszczeń holenderskiej firmy o przeniesienie prawa do znaku towarowego. Pełnomocnik stwierdził ponadto, że uprawniony był równoprawnym partnerem, a nie wyłącznym importerem i oficjalnym dystrybutorem spółki S. Stron nie łączyła umowa agencji lub przedstawicielstwa. W ramach współpracy p. S. miał posiadać pełną autonomię co do działań, których celem była m. in. rejestracja znaku na terenie Polski. Wnioskodawcy natomiast okoliczność ta była znana i nie sprzeciwiał się jej czego dowodzi fakt, że wnioskodawca dokonując międzynarodowej rejestracji znaku na podstawie porozumienia madryckiego - nie uzyskał ochrony na terenie Polski i nie podjął jakichkolwiek działań zmierzających do zmiany takiego stanu rzeczy.

Po zakończeniu spraw sądowych strona holenderska zaoferowała w zamian za przeniesienie prawa do znaku udzielenie uprawnionemu bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku do oznaczania butów na terenie całej Europy. Negocjacje te nie przyniosły rezultatu. Pełnomocnik podniósł także, że po raz pierwszy wnioskodawca zakwestionował prawo uprawnionego dopiero po wezwaniu przedsądowym jakie skierował do uprawnionego w dniu [...] października 2003 r.

Odnosząc się do zarzutu uzyskania prawa ochronnego w złej wierze pełnomocnik uprawnionego uznał powyższy zarzut za nieprawdziwy z uwagi m. in. na następujące okoliczności:

- p. S. złożył wniosek o rejestrację znaku na samym początku współpracy ze stroną holenderską;

- zgodna współpraca między stronami toczyła się od wielu lat;

- od samego początku współpracy znak był intensywnie używany;

wniosek został złożony przed poczynieniem znacznych nakładów finansowych; przez rejestrację znaku uprawniony uniemożliwił jego podrabianie;

- "strona holenderska" nie sprzeciwiała się rejestracji, a o samym jej fakcie dowiedziała się najpóźniej wiosną 1997 r.

Zdaniem pełnomocnika uprawnionego twierdzenie o złej wierze uprawnionego byłoby natomiast zasadne wtedy, gdyby uprawniony nie prowadził rzeczywistej działalności gospodarczej, prowadził ją krótko lub ją pozorował, a następnie zażądał od przedsiębiorcy, który zamierza rozszerzyć działalność na Polskę, gratyfikacji finansowych. Jednocześnie podniesiono, że powołanie naruszenia zasad współżycia społecznego jako samodzielnej podstawy unieważnienia znaku nie może nastąpić po upływie 5 lat od rejestracji znaku, chyba że uprawniony działał w złej wierze.

Odnosząc się natomiast do naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t. pełnomocnik stwierdził, że znak towarowy odpowiada nazwie przedsiębiorstwa uprawnionego a przedsiębiorstwo wnioskodawcy nie było znane w Polsce i nie prowadziło działalności handlowej w Polsce.

Pełnomocnik wnioskodawcy w piśmie z dnia [...] sierpnia 2006 r. podtrzymał swoje stanowisko podkreślając, że bezspornym była współpraca stron przed zgłoszeniem spornego znaku oraz dokonanie takiego zgłoszenia bez wiedzy i zgody swojego partnera handlowego. Zdaniem pełnomocnika p. P. S. miał pełną świadomość, że znak ten należy do innego przedsiębiorstwa z którego nazwą handlową jest dodatkowo tożsamy. Natomiast każda współpraca czy to oparta na zasadzie partnerstwa, czy też na relacji dostawca - wyłączny importer/dystrybutor musi opierać się na poszanowaniu praw partnera.

Pełnomocnik wnioskodawcy podkreślił również, że nie jest prawdą, że wnioskodawca zakwestionował zgłoszenie spornego znaku dopiero w październiku 2003 r. Zdaniem pełnomocnika mając na uwadze wcześniejszą współpracę z uprawnionym wnioskodawca w pierwszej kolejności zdecydował się na polubowne i kompromisowe zakończenie sprawy, czego konsekwencją było podpisanie dokumentu cesji. Odnosząc się do wspomnianego wyroku pełnomocnik stwierdził, że nie przesądza on o tym, czy zgłaszający znak towarowy SCOTCH & SODA działała w złej wierze i w sprzeczności z dobrymi obyczajami - podważa on jedynie w pewnym stopniu możliwość uznania uprawnionego za agenta przedsiębiorstwa SCOTCH & SODA w rozumieniu art. 161 ust.1 p.w.p.

Pełnomocnik uprawnionego w piśmie z dnia [...] sierpnia 2006 r. podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko.

Na rozprawie w dniu [...] września 2007 roku, pełnomocnik wnioskodawcy podtrzymał wniosek o unieważnienie prawa ochronnego i sprecyzował podstawę prawną wniosku poprzez wskazanie art. 8 pkt 1 i 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Natomiast przywołanie art. 6 septies Konwencji Paryskiej zdaniem pełnomocnika miało na celu jedynie wskazanie, że analiza art. 8 pkt 1 u.z.t. powinna być dokonywana "w duchu" powyższego artykułu Konwencji. Jednocześnie naruszenie zasad współżycia społecznego zostało sprecyzowane poprzez wskazanie naruszenia zasady uczciwości kupieckiej. Na pytanie członka Kolegium Orzekającego czy istnieje materiał dowodowy na okoliczność funkcjonowania firmy wnioskodawcy w Polsce pełnomocnik wyjaśnił, że nie funkcjonowała ona w Polsce bezpośrednio, ale w całej Europie miała zaufanych wspólników.

Pełnomocnik uprawnionego podtrzymał dotychczasowe stanowisko. Pełnomocnik stwierdził, że zasady współżycia społecznego zostały naruszone przez wnioskodawcę poprzez złożenie przedmiotowego wniosku. Pełnomocnik dołączył do akt sprawy materiał dowodowy w postaci zdjęć i umów świadczących o używaniu spornego znaku towarowego.

Decyzją z dnia [...] września 2007 r. Urząd Patentowy unieważnił prawo ochronne udzielone na znak towarowy Scotch & Soda o nr R-100588. Podstawę unieważnienia stanowiło naruszenie art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.

Rozpatrując sprawę Kolegium stwierdziło, że zgodnie z art. 315 ust. 1 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej prawa m. in. w zakresie znaków towarowych istniejące w dniu wejścia w życie ustawy (22 sierpnia 2001 roku) pozostają w mocy, a ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia tego znaku do zarejestrowania. W przedmiotowej sprawie znak towarowy SCOTCH & SODA o numerze R 100588 został zgłoszony w dniu [...] marca 1995 roku, tj. w okresie obowiązywania ustawy o znakach towarowych. Ustawa ta będzie więc stanowić podstawę prawną oceny zdolności rejestrowej przedmiotowego znaku.

Wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy jest uzależnione od wykazanie interesu prawnego wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z treścią art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione w całości lub w części na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie posługują się własną definicją interesu prawnego i dlatego w postępowaniu spornym dotyczącym unieważnienia prawa ochronnego znajduje zastosowanie art. 28 k.p.a., według którego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interesem prawnym można zatem nazwać "związek o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegający na tym, że akt stosowania normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego" (wyrok NSA z dn. 17 lipca 2003 roku II SA 1165/02). Zdaniem Kolegium Orzekającego wnioskodawca ma interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na sporny znak towarowy skoro powołuje się na naruszenie prawa do firmy oraz ograniczenie jego swobody działalności gospodarczej. Zdaniem pełnomocnika prawo ochronne udzielone na sporny znak towarowy blokuje bowiem wnioskodawcy dostęp do polskiego rynku pod własną nazwą handlową. Wnioskodawca ma zatem prawo jasnego ustalenia zakresu praw przez właściwe organy państwa i w tym kontekście jego interes prawny nie może budzić wątpliwości.

Rozpatrując niniejszą sprawę należy stwierdzić, że naruszenie zasad współżycia społecznego sprecyzowanych jako zasady uczciwości kupieckiej nie jest wymienione wśród przesłanek art. 165 ustawy Prawa własności przemysłowej. Oznacza to, że powyższa przesłanka nie doznaje ograniczenia czasowego i może zostać merytorycznie rozpatrzona. Z kolei z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić z powodu naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania nie sprzeciwiał się temu. W niniejszej sprawie sporny znak towarowy został zarejestrowany [...] lutego 1998 r., a przedmiotowy wniosek został złożony [...] listopada 2005 r. Kolegium Orzekające powinno zatem zbadać czy przepisy art. 165 ust. 1 nie stanową przeszkody dla merytorycznego rozpatrzenia zarzutu naruszenia art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Jednocześnie jednak przepis art. 165 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej wskazuje na sytuację, w której następuje wyłączenie stosowania reguł określonych w art. 165 ust. 1 ww. ustawy, a więc na sytuację, w której nie mają zastosowania wyjątki od zasady braku ograniczeń czasowych co do możliwości występowania z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 165 ust. 2 przepisy ust. 1 nie mają zastosowania, jeżeli uprawniony uzyskał prawo działając w złej wierze.

Kolegium Orzekające stwierdziło w niniejszej sprawie, że uprawniony uzyskał prawo ochronne udzielone na sporny znak towarowy działając w złej wierze, a także uzyskał prawo ochronne z naruszeniem art. 8 pkt 1 u.z.t.

Dotychczasowe orzecznictwo oraz stanowisko doktryny najogólniej stwierdza, że osoba zgłaszająca znak do rejestracji pozostaje w złej wierze, gdy wie lub powinna wiedzieć, że swoim działaniem narusza cudze prawo podmiotowe. W złej wierze jest też ten, kto powołując się na pewne prawo lub stosunek prawny wie, że owo prawo lub stosunek prawny nie istnieje, albo też wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy nie można w danych okolicznościach uznać za usprawiedliwiony. Niemniej w literaturze uwzględnianie są dwa konkurencyjne poglądy dotyczące złej wiary. "Po pierwsze zła wiara występuje, gdy uprawniony z rejestracji wiedział lub powinien wiedzieć, że nie są spełnione ustawowe warunki wymagane do zarejestrowania znaku towarowego. W takim przypadku uprawniony z rejestracji zawsze jest w złej wierze, gdy uzyskał rejestrację znaku sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa lub jednoznacznie uznaną zasadą współżycia społecznego (art. 8 pkt 1 uzt). Natomiast w przypadku uzyskania prawa z rejestracji - pomimo istnienia prawa z wcześniejszym pierwszeństwem - uprawniony jest w dobrej wierze tylko wtedy, gdy mógł się pomylić w sposób usprawiedliwiony co od zakresu ochrony wynikającego z prawa z wcześniejszym pierwszeństwem Po drugie, gdy uprawniony uzyskał rejestrację w innym celu niż używanie znaku towarowego (np. w celu wymuszenia ustępstw finansowych od innego przedsiębiorcy, uzyskania kontroli nad importem, zmuszenia do zawarcia umowy licencyjnej) W takim przypadku zła wiara jest rozumiana jako kwalifikowana postać naruszenia zasad współżycia społecznego" (prof. Ryszard Skubisz. Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997 r., s. 224). E. Wojcieszko - Głuszko podkreśla z kolei, że brak jest podstaw do modyfikacji ogólnego pojęcia dobrej i złej wiary na gruncie ustawy p.w.p. (Prawo własności intelektualnej w: Prawo mediów, Warszawa 2002, S.C. 39). Autorka ta podnosi również, że cenną wskazówką interpretacyjną może stanowić odwołanie się do legalnej definicji zgłoszenia dokonanego w złej wierze w ustawie o znakach towarowych państw Beneluksu. Otóż zgodnie z art. 4 ust. 5 i 8 tejże ustawy, w złej wierze jest osoba, która zgłaszając dany znak:

a) wie lub nie posiada żadnego ważnego usprawiedliwienia dla braku wiedzy o tym, że przez okres trzech lat poprzedzających zgłoszenie osoba trzecia użyła znaku dla podobnych towarów na terytorium Beneluksu w dobrej wierze i w zwykły sposób, chyba że osoba ta udzieliła zgody na dokonanie zgłoszenia;

b) poprzez bezpośredni kontakt z osobą trzecią uzyskała wiedzę o tym, że osoba ta przez okres trzech lat poprzedzających zgłoszenie używała znaku dla podobnych towarów poza terytorium Beneluksu w dobrej wierze i zwykły sposób, chyba że osoba ta udzieliła zgody na dokonanie zgłoszenia albo zgłaszający uzyskał wymaganą wiedzę dopiero po tym, kiedy zaczął używać znaku na terytorium Beneluksu (cyt. za J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001, s. 164).

Natomiast rozstrzygając sprawę na podstawie art. 8 pkt 1 u.z.t. należy stwierdzić, że "nie chodzi tu wyłącznie o sprzeczność z zasadami współżycia społecznego samego znaku (jego treści), lecz także o sprzeczność z tymi zasadami określonych działań zgłaszającego i ich zamierzonego skutku" (wyrok NSA Sygn. akt II SA 3879/01). W wyroku z dnia 17 lipca 1 2003 r. (Sygn. akt II SA 1165/02) Naczelny Sąd Administracyjny tak sprecyzował swoje stanowisko: "Przepis art. 8 pkt 1 uznaje za przeszkodę rejestracji sprzeczność znaku z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego są obiektywnym miernikiem oceny i w art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych zostały odniesione do samego znaku towarowego, a nie do zachowania podmiotu zgłaszającego ten znak do zarejestrowania. Niemniej jednak w orzecznictwie sądowym i doktrynie przyjęto, że przy badaniu naruszenia zasad współżycia społecznego należy brać również pod uwagę elementy podmiotowe. A więc nie tylko znak, ale i określone, naganne zachowanie zgłaszającego mogą przesądzać o zaistnieniu przesłanki z art. 8 pkt 1 tej ustawy. Rozszerzająca interpretacja zasad współżycia społecznego wydaje się uzasadniona, jeżeli zważy się, że ta ogólna klauzula wyparła w pewnym okresie klauzule przestrzegania zasad dobrych obyczajów, uczciwego obrotu i dobrej wiary".

Ustalenie nagannego zachowania uprawnionego oraz braku spełnienia ustawowych przesłanek udzielenia prawa ochronnego powinno być ustalone na dzień zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Dlatego ustalenia powyższe muszą dotyczyć podmiotu, v który nabył prawo ochronne na mocy decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] lutego 1998 r. Podmiotem tym był p. P. S. P. W niniejszej sprawie strony uznały za bezsporne, że współpraca między p. P. S. a wnioskodawcą rozpoczęła się co najmniej w roku 1994, a zatem przynajmniej rok przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego do ochrony w Polsce. Nie ulega również wątpliwości, że wnioskodawca używał identycznego znaku towarowego do oznaczania towarów. Znak ten zarejestrowany był już wówczas na jego rzecz m.in. w Urzędzie d/s Znaków Towarowych Beneluksu (akta sprawy - karta 45) oraz przeznaczony był do oznaczania towarów będących m.in. przedmiotem obrotu między wnioskodawcą a p. P. S. A zatem z całą pewnością uprzedni uprawniony dokonał zgłoszenia spornego znaku towarowego mając świadomość, że znakiem tym posługuje się poza obszarem Polski inny podmiot, z którym dodatkowo współpracuje. Pełnomocnik wnioskodawcy słusznie natomiast stwierdził, że współpraca czy to w oparciu o relację dostawca - przedstawiciel czy też (jak chce tego uprawniony) na zasadach partnerstwa i równouprawnienia tworzy relację wzajemnego zaufania. Stosunek taki istnieje niezależnie od wspomnianych relacji. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 marca 2002 r. (Sygn. akt II SA 2971/01) stwierdził: "Strona skarżąca nie zdołała udowodnić, że występując do Urzędu Patentowego o zarejestrowanie znaku BELET miała na to zgodę czeskiego wspólnika i właściciela tego znaku. (...) Całkowicie bezzasadny jest również zarzut strony skarżącej, że zgoda na zarejestrowanie przez nią znaku towarowego BELET należącego do wspólnika B. wynika z braku odpowiedniego zakazu w umowie spółki, czy w innych umowach zawieranych między podmiotami. Pojęcie agenta lub przedstawiciela należy w tym przypadku interpretować według prawa polskiego. B. sprzedając na polskim rynku wyroby dostarczane mu przez B. (co wynika z dowodów - dokumentów i co potwierdziła skarżąca) występowała - zdaniem Sądu - w takiej roli". Również w niniejszej sprawie zgłoszenie spornego znaku towarowego na swoją rzecz spowodowało naruszenie owego szczególnego stosunku zaufania, a w konsekwencji nastąpiło w złej wierze. W powyższym kontekście nie ma znaczenia, że wniosek taki złożony został na samym początku współpracy. Dla przedmiotowego ustalenia decydujące jest to, że współpraca ta już trwała, a uprawniony świadomy był do kogo przynależy oznaczenie SCOTCH & SODA. Nie ma również znaczenia fakt, że od samego początku współpracy znak był intensywnie używany. Świadczyć to może o szybkim rozwoju działalności i skutecznym działaniu na rynku, ale nie o złej wierze w dniu zgłoszenia, która została wykazana innymi, podniesionymi już okolicznościami. Wreszcie o braku złej wiary nie może decydować fakt złożenia wniosku przed poczynieniem znacznych nakładów finansowych. Nakłady finansowe związane są z ryzykiem własnym i powinny być przedmiotem ustaleń między stronami. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2004 r. (6 II SA 4346/03) stwierdził, że "reklama jest częścią kosztów dystrybutora, które są zwracane w toku działalności handlowej w rezultacie wykonanej sprzedaży. Zrekompensowanie ww. nakładów nie może usprawiedliwiać zgłoszenia na swoją rzecz cudzego znaku towarowego, tym bardziej, że firma japońska wyraziła zgodę tylko na używanie znaku towarowego nie na jego rejestrację". Zdaniem pełnomocnika uprawnionego (akta sprawy - karta 100) wnioskodawca "usilnie stara się wywołać wrażenie, że uprawniony dokonał zgłoszenia znaku bez wiedzy swego partnera handlowego, co w świetle ujawnionych w sprawie okoliczności nie odpowiada prawdzie". Załączone przez uprawnionego materiały dowodowe nie świadczą jednak o tym, że zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło za zgodą lub co najmniej wiedzą wnioskodawcy. Nie świadczą o tym materiały dowodowe z akt sprawy sądowej zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Z. ([...]) na które powołuje się uprawniony. W odpowiedzi na pozew uprawniony do spornego znaku towarowego stwierdza, że okoliczność zgłoszenia znaku towarowego była wnioskodawcy znana, czego dowodzi fakt, że powód - dokonując międzynarodowej rejestracji znaku na podstawie porozumienia madryckiego - nie uzyskał ochrony znaku na terenie Polski. "Z załączonych do pozwu dokumentów wynika, że decyzja o odmowie ochrony na terytorium RP zapadła [...] maja 1997 r. i była powodowi znana". Powyższa informacja nie świadczy, że wnioskodawcy znany był fakt zgłoszenia znaku towarowego. Gdyby tak zresztą było wnioskodawca nie zgłaszałby znaku towarowego z wyznaczeniem Polski jako kraju, w którym chce chronić swój znak towarowy. Natomiast zgodzić się należy, że z chwilą powiadomienia przez Urząd Patentowy RP wnioskodawcy o przeszkodach udzielenia prawa ochronnego na jego znak wnioskodawca uzyskał wiedzę na temat zgłoszenia i rejestracji spornego znaku towarowego. Potwierdza to treść wspomnianego wyroku Sądu Okręgowego w Z. Tymczasem zgoda właściciela znaku towarowego na rejestrację takiego znaku przez kontrahenta na swoją rzecz nie powinna budzić wątpliwości w świetle zgromadzonego materiału dowodowego. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w swojej publikacji (wytyczne Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego część 3, s. 304, dostępne na www.oami.europa.eu) stwierdza: "Dla potrzeb zapewnienia skutecznej ochrony legitymowanego właściciela przed bezprawnymi działaniami swojego agenta zgłoszenie w świetle Artykułu 8 (3) powinno być uznane tylko wtedy, gdy zgoda właściciela jest wystarczająco jasna, wyraźna i bezwarunkowa".

O działaniu uprzedniego uprawnionego w złej wierze, a w konsekwencji naruszeniu zasad uczciwości kupieckiej świadczą okoliczności tej sprawy, które w świetle niżej przywołanych wyroków uzasadniają stanowisko Kolegium Orzekającego. W wyroku z dnia 20 kwietnia 2006 r. (Sygn. akt VI SA/Wa 2437/05) Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził: "Działanie skarżącego Urząd prawidłowo ocenił jako działanie w złej wierze, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - dobrymi obyczajami kupieckimi i zasadnie uznał, że w sprawie znajduje zastosowanie art. 8 pkt 1 u.z.t Orzecznictwo a także doktryna od lat zgodnie przyjmują, że art. 8 pkt 1 u.z.t. musi być interpretowany rozszerzająco i obejmuje również elementy podmiotowe. (...) Z powyższego wynika, że Urząd Patentowy zasadnie przyjął, że w dacie zgłoszenia wniosku ([...] maj 1997 roku) istniała negatywna materialnoprawna przesłanka udzielenia ochrony, polegająca na zachowaniu wnioskodawcy sprzecznym z zasadami współżycia społecznego - dobrymi obyczajami kupieckimi. Zachowanie to polegało na świadomym zgłoszeniu do ochrony cudzego znaku towarowego, używanego od lat przez kontrahenta, bez wiedzy i zgody tego kontrahenta w sytuacji, kiedy między zgłaszającym, a uprawnionym istniał stosunek szczególnego zaufania. W ocenie Sądu element istnienia złej wiary zgłaszającego organ ocenił prawidłowo." Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 stycznia 2005 r. (Sygn. akt GSK 1267/04) stwierdził: "... przyjęte w wyroku sądu I instancji istnienie szczególnego stosunku zaufania wynikającego z promowania i oferowania przez skarżącą towarów wnioskodawcy, odpowiadało istocie faktycznego, bezumownego stosunku odbiorcy lub przedstawiciela i wymagało odniesienia tych ustaleń do art. 8 pkt 1 u.z.t." Zgłoszenie spornego znaku towarowego przez uprzedniego uprawnionego spowodowało w konsekwencji zablokowanie wnioskodawcy bezpośredniego dostępu do rynku. Wnioskodawca mógłby więc działać na rynku polskim jedynie za zgodą i w porozumieniu z dotychczasowym kontrahentem, który zarejestrował identyczny znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP. Ograniczenia takie dokonane bez zgody i wiedzy wnioskodawcy, który wcześniej dysponował takim samym znakiem nie powinny mieć miejsca. Okoliczności przemawiające za zgłoszeniem spornego znaku w złej wierze świadczą jednocześnie o naruszeniu zasady uczciwości kupieckiej opierającej się na poszanowaniu praw innych podmiotów - uczestników obrotu gospodarczego. Zasada powyższa nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w relacjach podmiotów współpracujących ze sobą, gdyż trwałe kontakty handlowe świadczą o pewności obrotu co z kolei obniża poziom ostrożności we wzajemnych relacjach. A zatem zasada uczciwości kupieckiej opiera się również na wzajemnej lojalności uczestników obrotu i konieczności informowania drugiej strony o tych przedsięwzięciach biznesowych i prawnych, które wpływają na zakres praw drugiego podmiotu.

Kolegium Orzekające nie podzieliło natomiast poglądu wnioskodawcy o naruszeniu art. 8 pkt 2 u.z.t. poprzez naruszenie prawa do firmy wnioskodawcy. Pełnomocnik wnioskodawcy stwierdził, że firma S. "nie działała w Polsce bezpośrednio, ale w całej Europie miała zaufanych przedstawicieli". Wnioskodawca nie przedłożył żadnego materiału dowodowego świadczącego o funkcjonowaniu firmy w Polsce i identyfikowaniu oznaczenia SCOTCH & SODA jako nazwy pod którą zagraniczna spółka prowadzi działalność. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 kwietnia 2006 r. (Sygn. akt II GSK 31/06) stwierdził: "Trzeba podkreślić, że przesłanką unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 29 w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych jest naruszenie przez znak praw osobistych i majątkowych osób trzecich, w tym prawa do nazwy przedsiębiorstwa. Nazwa przedsiębiorstwa (firma) służy jego identyfikacji i wyróżnieniu w obrocie prawnym i gospodarczym. Jest również nośnikiem pewnych informacji o cechach i walorach prowadzonej przez nie działalności. Nieuprawnione zakłócanie tych funkcji nazwy przedsiębiorstwa narusza prawo do firmy. O tym naruszeniu nie przesądza jednakże samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa. Wyłączność prawa do nazwy (firmy) nie jest bowiem zupełna. Jej granice wyznacza zasięg (terytorialny, przedmiotowy) faktycznej działalności używającego nazwy. Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy identycznymi lub podobnymi: nazwą i znakiem towarowym." Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 listopada 2005 r. (Sygn. akt VI SA/Wa 845/05) stwierdził: "W niniejszej sprawie nie ma znaczenia fakt, że firma V. nie jest zarejestrowana w Polsce, co zostało wyjaśnione dopiero na rozprawie. Przede wszystkim wymaga wyjaśnienia czy firma skarżącego jest znana w Polsce. Niewątpliwie przedsiębiorstwo dochodzące swych praw musi wykazać, że jest znane w Polsce odbiorcom towarów i że istnienie zarejestrowanego znaku zawierającego nazwę firmy może tych odbiorców wprowadzić w błąd." W niniejszej sprawie znajomość firmy wnioskodawcy w Polsce nie została wykazana, a zatem terytorialny zasięg prawa nie koliduje ze spornym prawem ochronnym.

Od niniejszej decyzji S. Sp. j. (dalej skarżąca), złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wnosząc o jej uchylenie oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Decyzji zarzuciła naruszenie prawa materialnego, a mianowicie, art. 161 ust. 2, art. 164, art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t. j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej jako -p.w.p.), art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm., dalej jako - u.z.t.) oraz naruszenie przepisów postępowania, t. j. art., 7, art. 28, art. 77, art. 80 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej jako - k.p.a.), oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zmianami - dalej jako p.p.s.a.), które miało istotny wpływ na wynik sprawy.

W uzasadnieniu skargi podniosła, iż naruszenie ww. przepisów przez organ nastąpiło przez:

- naruszenie art. 164 p.w.p. w zw. z art. 28 k.p.a. poprzez przyjęcie, że uczestnik postępowania ma interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Skarżąca w uzasadnieniu ww. zarzutu podniosła, iż wywodzenie przez Urząd Patentowy RP interesu prawnego uczestnika postępowania z samej kolizji prawa do znaku towarowego SCOTCH & SODA R-100588 z prawem do firmy (nazwy handlowej) było błędnym działaniem. Podkreśliła również, iż na podstawie przepisów ustawy p.w.p., organ nie powinien dopuścić do merytorycznego rozpatrzenia wniosku o unieważnienie takiego podmiotu, który dla uzasadnienia swojej legitymacji podnosi okoliczności czy względy prawne, jakie są następnie negatywnie oceniane przez organ orzekający przez oddalenie zarzutów opartych na właśnie tych okolicznościach czy względach. Jako główny zarzut dotyczący naruszenia przepisu art. 164 p.w.p. skarżąca podała, iż według niej Urząd Patentowy RP nie ustalił i nie wskazał materialnoprawnej podstawy interesu uczestnika postępowania.

- naruszenie art. 77 § 1 i art. 80 w zw. z art. 7 k.p.a. poprzez przyjęcie, że zgłoszenie spornego znaku towarowego spowodowało zablokowanie bezpośredniego dostępu do polskiego rynku. Wyjaśniając wskazany zarzut skarżąca podkreśliła, iż rejestracja spornego znaku towarowego na rzecz poprzednika prawnego skarżącego, ani nawet uzyskanie prawa do tego znaku towarowego przez skarżącego, nie spowodowały - w świetle materiału dowodowego sprawy -zablokowania dostępu uczestnika postępowania do polskiego rynku. Według skarżącej spółki Urząd Patentowy RP uchybił obowiązkowi wynikającego z przepisów art. 7, 77, 80 k.p.a., gdyż w sposób całkowicie dowolny ocenił kwestię zablokowania uczestnikowi postępowania dostępu rynku i zupełnie jednostronnie uwzględnił materiał dowodowy, pomijając znaczące okoliczności, przemawiające przeciwko jego ustaleniu. Skarżąca uznała również, iż do naruszenie przepisów art. 7, 77 oraz 80 k.p.a., doszło w zakresie przyjęcia przez organ, że materiał dowodowy przedłożony przez skarżącego, w szczególności prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Z. z dnia [...] lipca 2004 r. ([...]) nie świadczył o tym, że uczestnik postępowania - jeszcze przed rejestracją spornego znaku towarowego - miał co najmniej wiedzę o zgłoszeniu tego znaku w Urzędu Patentowego, podczas gdy równocześnie, na podstawie tych samych materiałów, przyjął, że z chwilą powiadomienia uczestnika postępowania przez Urząd Patentowy o decyzji z dnia 5 maja 1997 r. o odmowie ochrony na terytorium RP jego (międzynarodowego) znaku towarowego, z uwagi na przeszkodę w postaci zgłoszenia spornego znaku towarowego na rzecz jego kontrahenta, uczestnik postępowania uzyskał wiedzę na temat tego zgłoszenia.

Według skarżącej organ dopuścił się w sposób rażący naruszenia przepisu art. 107 § 3 k.p.a., poprzez brak w uzasadnieniu decyzji jakichkolwiek wyjaśnień w kwestii uznania, że skarżący uzyskał prawo ochronne na ten znak towarowy w złej wierze. Na poparcie swego stanowiska spółka wskazała, iż Urząd Patentowy RP nie wyjaśnił w jakikolwiek sposób, czy i z jakich względów wspomniana przeszkoda rejestracyjna z art. 8 pkt 1 u.z.t. miałaby czy też mogłaby odnosić się do skarżącego. Jeżeliby więc organ chciał działać zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 7 k.c. powinien był zbadać, czy zarzut przeszkody z art. 8 pkt 1 u.z.t. odnosił się do samego skarżącego, który jest obecnie uprawnionym z rejestracji spornego znaku towarowego. Uczestnik postępowania powinien też w tym czasie również wiedzieć, że skarżący nabył prawo do spornego znaku towarowego jako znaku, który odpowiadał brzmieniu jego firmy. Uczestnik postępowania po 1998 r. współpracował bowiem ze skarżącym, a organ zaniechał jednak odniesienia się do wspomnianych okoliczności, chociaż były one podnoszone w pismach skarżącego w postępowaniu administracyjnym, a także wynikały z materiały dowodowego sprawy w oparciu o akta postępowania sądowego, zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawie o [...].

Strona skarżąca podniosła również, iż organ pominął ww. prawomocny wyrok, który został wydany na podstawie art. 161 p.w.p. (w zw. z art. 6septies Konwencji paryskiej) i nie wyjaśnił w związku z tym, jakie znaczenie miał wspomniany wyrok dla niniejszego postępowania. Spółka podkreśliła również wielokrotnie, iż dowody te pokazywały, że uczestnik postępowania przez kilka lat w ogóle nie wykazywał zainteresowania losami prawa do znaku towarowego, nawet po otrzymaniu pisemnej informacji urzędowej o fakcie zgłoszenia spornego znaku towarowego na rzecz przedsiębiorstwa prowadzonego przez P. S., uczestnik postępowania przez ponad sześć lat nie podjął żadnych oficjalnych kroków prawnych w celu pozbawienia go prawa do tego znaku.

Uczestnik postępowania nie podejmował nawet działań przeciwko poprzednikowi prawnemu skarżącego na etapie zgłoszenia spornego znaku towarowego przez Urząd Patentowy, chociaż dowiedział się o takim zgłoszeniu jeszcze prawie rok przed wydaniem przez organ decyzji o rejestracji tego znaku towarowego.

Według skarżącej spółki Urząd Patentowy RP, na podstawie art. 161 ust. 2 p.w.p., powinien był stwierdzić przedawnienie w postaci pięcioletniego tolerowania (zgody) ze strony uczestnika postępowania na rejestrację spornego znaku towarowego i jego używanie przez skarżącego, a wcześniej przez jego poprzednika prawnego, gdyż uczestnik postępowania jeszcze na etapie zgłoszenia tego znaku towarowego nie zgłaszał wobec niego sprzeciwu, mimo swojej wiedzy o takim zgłoszeniu.

Skarżąca dodatkowo zarzuciła decyzji organu, przyjęcie w uzasadnieniu decyzji wzajemnie sprzecznych ustaleń przedmiocie wiedzy/niewiedzy uczestnika postępowania o fakcie zgłoszenia tego znaku w Urzędzie Patentowym na rzecz jego kontrahenta. Podkreślono, że przeciwko skarżącej nie został wydany wyrok sądowy, zakazujący mu używania firmy "Scotch & Soda". O taki zakaz nigdy też nie wystąpił uczestnik postępowania. Używanie firmy "Scotch & Soda" przez skarżącą i jego prawo do używania tej firmy nie zostało zakwestionowane przez uczestnika postępowania ani w postępowaniu przed organem, ani też w postępowaniu zakończonym prawomocnym wyrokiem w sprawie [...].

W skardze skarżąca zawarła również zarzuty dotyczące naruszeń przez organ

prawa materialnego m. in.:

- naruszenie art. 8 pkt 1 u.z.t. w wyniku jego niewłaściwego zastosowania poprzez przyjęcie, że zgoda uczestnika postępowania dla podmiotu zgłaszającego sporny znak towarowy do rejestracji w Urzędzie Patentowym nie była wystarczająco jasna i wyraźna. Według skarżącej wadliwie Urząd Patentowy stwierdził, że uczestnik postępowania nie miał wiedzy o zgłoszeniu spornego znaku towarowego na rzecz poprzednika prawnego skarżącego. Skarżąca miała w pełni uzasadnione prawo odbierać wieloletni brak sprzeciwu uczestnika postępowania na jego postępowania w przedmiocie prawa i używania spornego znaku towarowego jako jego zgodę na taki stan faktyczny i prawny.

- naruszenie art. 8 pkt 1 u.z.t. w wyniku jego niewłaściwego zastosowania poprzez przyjęcie, że przesłanki zastosowania tego przepisu były spełnione w odniesieniu do skarżącej, podczas gdy zgłaszającym sporny znak towarowy był inny podmiot, oraz podczas gdy wspomniane przesłanki nie były spełnione także w odniesieniu do zgłaszającego ten znak towarowy, a więc wobec którego również nie można było stwierdzić zgłoszenia znaku w złej wierze.

- naruszenie art. 8 pkt 1 u.z.t. w wyniku jego niewłaściwego zastosowania poprzez przyjęcie, że ustalenie nagannego zachowania polegającego na uzyskaniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy w wyniku działania w sposób sprzeczny z zasadami uczciwości kupieckiej, czy tym bardziej w złej wierze powinno być ustalone na dzień zgłoszenia tego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP oraz poprzez przyjęcie, że prawo ochronne na sporny znak towarowy zostało uzyskane przez skarżącą w sposób sprzeczny z zasadami uczciwości kupieckiej czy nawet w złej wierze, podczas gdy skarżąca spółka - jeszcze w trakcie współpracy z uczestnikiem postępowania - zaczęła używać firmę wprost odpowiadającą temu (słownemu) znakowi towarowemu i do czasu złożenia wniosku w niniejszej sprawie nabyła nawet prawo do wspomnianej firmy, przeciwko któremu to używaniu i prawu do firmy uczestnik postępowania nie zgłaszał zastrzeżeń do czasu złożenia wniosku w niniejszej sprawie i nie sprzeciwia się temu używaniu i temu prawu nawet do chwili obecnej.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko, zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, zaś odnosząc się do zarzutów zawartych w skardze uznał, iż Urząd nie zajmował się ustaleniami stanu faktycznego przed rejestracją spornego znaku towarowego (a po jego zgłoszeniu). Przeciwnie, Urząd podkreślił, że wszelkie ustalenia muszą dotyczyć czasu "na dzień zgłoszenia znaku towarowego", a nie po zgłoszeniu (w tym przed rejestracją). Natomiast to, że z chwilą powiadomienia przez Urząd Patentowy RP wnioskodawcy o przeszkodach udzielenia prawa ochronnego na jego znak wnioskodawca uzyskał wiedzę na temat zgłoszenia spornego znaku towarowego jest wnioskiem logicznym. Treść wspomnianego wyroku Sądu Okręgowego w Z. jedynie potwierdziła to ustalenie. A zatem dopiero po powiadomieniu wnioskodawcy o ww. kolizji możnaby mówić, że wnioskodawca dowiedział się o zgłoszeniu spornego znaku towarowego. Nie można więc twierdzić, że wnioskodawca wiedział wcześniej o zamiarze zgłoszenia tego znaku przez uprawnionego, a także o faktycznym podjęciu działań zmierzających do uzyskania ochrony (zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie). Skarżący ewidentnie według organu pomylił skutki zgłoszenia znaku towarowego ze skutkami rejestracji.

W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę organ podkreślił, iż w jego ocenie podniesione przez skarżącą zarzuty dowolności analizy stanu faktycznego były niezasadne, gdyż w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ przedstawił swoje stanowisko w zakresie powołania się wnioskodawcy na prawo do firmy, którego istnienie było bezsporne, zaś zadaniem Urzędu było ustalenie zakresu tego prawa, gdyż wnioskodawca miał prawo jasnego ustalenia zakresu praw przez właściwe organy państwa, i w tym kontekście jego interes prawny nie mógł budzić wątpliwości. Organ podkreślił, iż w postępowaniu spornym Urząd Patentowy był związany wskazaną przez wnioskodawcę podstawą prawną wniosku, co wynikało wprost z przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej i nie wymagało uzasadnienia. Do wnioskodawcy należało zatem dokonanie wyboru i wskazania podstawy prawnej. W niniejszej sprawie wnioskodawca wskazał na naruszenie art. 8 pkt 1 i pkt 2 u.z.t. , a z uwagi na wątpliwości dotyczące powołania art. 6septies Konwencji paryskiej członek składu orzekającego zapytał pełnomocnika wnioskodawcy na rozprawie czy artykuł ten stanowił także podstawę prawną wniosku. Pełnomocnik zaprzeczył stwierdzając naruszenie wskazanych przepisów ustawy o znakach towarowych (protokół rozprawy z dnia 24 września 2007 r.). Natomiast pełnomocnik skarżącego był obecny na rozprawie i powinien był znać jej przebieg. Urząd Patentowy nie podzielił interpretacji skarżącej w zakresie przepisu art. 8 pkt 1 i pkt 2 u.z.t., które są niezależnymi od siebie i samodzielnymi przesłankami unieważnienia prawa ochronnego. Fakt, że aktualnie uprawniony do spornego znaku towarowego korzystał z nazwy swojego przedsiębiorstwa tożsamej ze znakiem towarowym nie miało wpływu na ocenę zdolności rejestrowej.

Skarżący podnosił wreszcie, że nawet jeśli wnioskodawca nie wyraził zgody na zgłoszenie swojego znaku towarowego na rzecz innego podmiotu przed takim zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym to jego późniejsze zachowanie czy też bezczynność świadczy o zgodzie "wystarczająco jasnej, wyraźnej i bezwarunkowej". Zdaniem Urzędu nie sposób jednak było mówić o takiej zgodzie, skoro sam uprawniony stwierdził, że między zgłoszeniem znaku towarowego, a wystąpieniem z wnioskiem o unieważnienie prawa wnioskodawca próbował zmusić uprawnionego do odstąpienia spornego znaku towarowego, proponował w zamian za przeniesienie prawa do znaku udzielenie uprawnionemu bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku do oznaczania butów.

Urząd w podsumowaniu odpowiedzi na skargę podkreślił, iż skarżąca wielokrotnie przypisywała organowi ustalenia, które nie zostały dokonane, a znalazły się w treści decyzji tylko w celu przedstawienia stanowiska stron.

Stanowisko w sprawie zajął również uczestnik postępowania – S. z siedzibą w Holandii, poprzez złożenie odpowiedzi na skargę, w której wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę, spółka podkreśliła, iż podtrzymuje stanowisko prezentowane w dotychczasowym postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Uważa, iż zaskarżona decyzja została wydana zgodnie z obowiązującym prawem oraz obecną linią orzeczniczą.

W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę uczestnik postępowania podkreślił, iż Urząd Patentowy RP prawidłowo dokonał oceny ustawowych przesłanek udzielenia prawa ochronnego (prawa z rejestracji) na znak towarowy SCOTCH & SODA nr R-100588, w kontekście zarzutu naruszenia art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, według stanu na dzień zgłoszenia znaku do rejestracji. Zgłaszający sporny znak (poprzednik prawny obecnego skarżącego) nie legitymował się jakąkolwiek zgodą uczestnika postępowania na dokonanie takiego zgłoszenia we własnym imieniu. Według uczestnika postępowania Urząd Patentowy RP w sposób prawidłowy dokonał również oceny znaczenia prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z. z dnia [...] lipca 2004 r. ([...]) dla sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy SCOTCH & SODA nr R-100588. Zgodnie z art. 366 kodeksu postępowania cywilnego, wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia. Ustalenia tego wyroku, wydanego na gruncie art. 161 ustawy Prawo własności przemysłowej (a więc w oparciu o inną niż w sprawie niniejszej podstawę prawną), nie dotyczyły kwestii postępowania podmiotu zgłaszającego sporny znak towarowy do rejestracji i sprzeczności tegoż postępowania z dobrymi obyczajami handlowymi i zasadami uczciwości kupieckiej -która to kwestia stała się dopiero przedmiotem oceny Urzędu Patentowego RP, dokonywanej na gruncie art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) Wojewódzki Sąd Administracyjny kontroluje decyzje pod względem ich zgodności z prawem tzn. pod względem ich legalności.

Analizując pod tym kątem skargę nie zasługuje ona na uwzględnienie.

Dla zastosowania właściwych przepisów prawa materialnego istotne znaczenie ma rozstrzygnięcie zagadnień o charakterze intertemporalnym. W dniu 22 sierpnia 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej i z tym dniem utraciła moc ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia wskazanego wyżej zagadnienia posiada przepis art. 315 ustawy - Prawo własności przemysłowej. Stosownie do treści tej normy prawnej, prawa do znaków towarowych istniejące w dniu wejścia w życie tej ustawy pozostają w mocy i do praw tych stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy działu II ustawy nie stanowią inaczej, a do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, a także ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji. Podkreślić należy, że na gruncie ustawy - Prawo własności przemysłowej, prawo ochronne (zmiana nazwy - poprzednio prawo z rejestracji) nadal jest wyłącznym, bezwzględnym prawem podmiotowym o czasowej i terytorialnej skuteczności, poddanym zasadzie specjalizacji. Jednocześnie wskazana wyżej ustawa przewiduje dwa sposoby ustania prawa ochronnego (prawa z rejestracji), to jest unieważnienie i wygaśnięcie. Podstawę do unieważnienia lub wygaśnięcia prawa ochronnego (prawa z rejestracji) stanowi decyzja administracyjna Urzędu Patentowego. Poza sporem winna pozostawać okoliczność, że jedyną przesłanką unieważnienia prawa ochronnego (prawa z rejestracji) do znaku towarowego jest niespełnienie ustawowych warunków wymaganych przy udzielaniu tego prawa. Oznacza to, że unieważnienie prawa ochronnego następuje na skutek okoliczności istniejących już w dacie udzielania prawa. Decyzja dotycząca unieważnienia prawa ochronnego wywołuje skutki od daty rejestracji. Przepis art. 315 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy - Prawo własności przemysłowej wyraźnie stanowi, że ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układu scalonego w Urzędzie Patentowym. Wyrażona w tej normie prawnej zasada jednoznacznie wskazuje jakie przepisy prawa winny być brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny zgodności z prawem, uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Decydujące znaczenie mają tutaj przepisy obowiązujące w dniu zgłoszenia.

W rozpatrywanej sprawie ocena zgodności z prawem uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego (prawa ochronnego) winna zostać dokonana z uwzględnieniem przepisów określających ustawowe warunki konieczne do uzyskania rejestracji w dniu zgłoszenia znaku towarowego SCOTCH &SODA.

Natomiast przepis art. 315 ust. 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej nie odnosi się do wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym funkcjonował przepis art. 31 ustawy o znakach towarowych, który to przepis wprowadzał ograniczenie czasowe w zakresie zgłoszenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Ustawodawca wprowadził zakaz występowania z takim wnioskiem po upływie pięciu lat od daty rejestracji. Wyjątkiem była sytuacja, gdy uprawniony uzyskał rejestrację w złej wierze.

W obecnym stanie prawnym, przepis art. 164 ustawy - Prawo własności przemysłowej, wprowadził zasadę wskazującą jednoznacznie na to, że wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy nie jest obwarowany żadnym ustawowym terminem. Oznacza to, że może być złożony w każdym czasie. Wyjątek od tej zasady przewiduje przepis art. 165 ustawy. Tak więc w sytuacji, w której wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (które to prawo powstało przed wejściem w życie ww. ustawy) został złożony w okresie obowiązywania ustawy - Prawo własności przemysłowej, do tego wniosku nie znajduje zastosowania przepis art. 31 ustawy o znakach towarowych. Tym samym nie jest dopuszczalne ograniczenie oceny legalności decyzji administracyjnej jedynie do sytuacji szczególnej, jaką jest uzyskanie rejestracji w złej wierze. Oznacza to, że w zakresie odnoszącym się do złożenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, które to prawo powstało przed wejściem w życie ustawy - Prawo własności przemysłowej, będą miały zastosowanie przepisy art. 164 i art. 165 ustawy tej ustawy i nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie przepisu art. 31 ustawy o znakach towarowych.

Trafnie więc Urząd Patentowy podniósł, że przepis art. 165 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej wskazuje na sytuację, w której następuje wyłączenie stosowania reguł określonych w art. 165 ust. 1 ww. ustawy, a więc na sytuację, w której nie mają zastosowania wyjątki od zasady braku ograniczeń czasowych co do możliwości występowania z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego (prawa ochronnego na znak towarowy).

Podstawą wniesienia wniosku o unieważnienie, w myśl art. 164 pwp jest posiadanie interesu prawnego leżącego po stronie wnioskodawcy oraz wykazanie, że nie zostały spełnione ustawowe warunki przy udzieleniu prawa wyłącznego.

Na wstępie należy podkreślić, że w ocenie Sądu, wnioskodawca - obecnie uczestnik postępowania miał uzasadniony interes prawny w dążeniu do unieważnienia prawa z rejestrami przedmiotowego znaku SCOTCH &SODA Uczestnik postępowania powołał się na swoje prawo do firmy jak i na ograniczenie jego swobody gospodarczej poprzez zamknięcie mu dostępu do rynku polskiego pod własną nazwą handlową. Ponadto podkreślił ,że posiada prawa wyłączne do znaku SCOTCH &SODA zarejestrowane w innych krajach Unii z wcześniejszą datą niż nastąpiło zgłoszenie znaku w Polsce.

Biorąc powyższe pod rozwagę Sąd w składzie orzekającym w tej sprawie podzielił pogląd Urzędu Patentowego w przedmiocie posiadania przez uczestnika postępowania interesu prawnego w żądaniu unieważnienia przedmiotowego prawa na znak towarowy ,gdyż uczestnik postępowania wykazał istnienie związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego a jego sytuacją prawną.

Powoływany przez Urząd Patentowy jako podstawa rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie przepis art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Przepis ten powołuje zatem dwa wzorce, wedle których należy oceniać wartość znaku towarowego. Pierwszym wzorcem jest dosyć łatwy do zdefiniowania stan "obowiązującego prawa", drugim zaś są mniej wyraźnie określone "zasady współżycia społecznego". Zakres i rola tego drugiego kryterium w obrocie prawnym są znacznie szersze.

Zarówno w doktrynie jak i o w orzecznictwie ukształtował się pogląd zgodnie z którym inaczej należy interpretować zgodność znaku z prawem, a inaczej zgodność znaku z zasadami współżycia społecznego. Niezgodność znaku towarowego z prawem jest zazwyczaj zawarta w nim samym, a ściślej w relacji między nim a normą prawną. Znak niezgodny z prawem, to przede wszystkim taki znak, którego treść (postać) narusza określoną normę (normy) prawną. Natomiast niezgodność znaku z zasadami współżycia społecznego obejmuje już nie tylko samą postać znaku, ale także - a może nawet przede wszystkim - skutki, jakie ten znak wywołuje w szeroko rozumianym obrocie prawnym. Trzeba bowiem pamiętać, że ze znakiem towarowym wiąże się przecież istotne w obrocie gospodarczym domniemanie, że podmiot, który się posługuje tym znakiem ma do niego prawo, a towary opatrzone takim znakiem pochodzą od tego właśnie podmiotu. Aby zatem osiągnąć cel omawianej regulacji ustawowej, nie wystarczy dla oceny zgodności znaku towarowego z zasadami współżycia społecznego, zbadać jedynie treść znaku, ale konieczna jest analiza wszystkich okoliczności związanych z daną sprawą. Warto podkreślić, że taki kierunek interpretacyjny odpowiada również tendencjom międzynarodowym w tym zakresie. Otóż Pierwsza Dyrektywa - z dnia 21 grudnia 1988 r. - mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) przewidziała w Artykule 3 ust. 2 lit. d, że każde Państwo Członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskującego w złej wierze. Dyrektywa ta może (a nawet powinna) stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną przy wykładni i stosowaniu przepisów prawa krajowego. W niniejszej sprawie w ocenie składu orzekającego Urząd Patentowy dokonał pełnej analizy okoliczności związanych z dokonaniem rejestracji przedmiotowego znaku towarowego SCOTCH &SODA.

Uczestnik postępowania i uprzednio uprawniony( skarżący), jak to wynika z akt administracyjnych, współpracowali ze sobą przez dłuższy okres czasu. Z tego względu każdy z tych przedsiębiorców dysponuje wystarczającymi informacjami o osobie konkurenta i sposobie oznaczania przez niego towarów wprowadzanych na rynek. Zatem, rejestracja w omawianych warunkach przez uprzednio uprawnianego (skarżącego)na swoją rzecz spornego znaku towarowego SCOTCH &SODA , którym to znakiem przez wiele lat oznaczał swe produkty uczestnik postępowania, pozwala na przyjęcie domniemania faktycznego co do bezprawności zachowania skarżącego. Z racji bowiem istnienia relacji handlowych między skarżącym a uczestnikiem i tym samym posiadania przez skarżącego dostatecznych informacji o osobie uczestnika i sposobie oznaczania przez niego towarów, niewątpliwie w pełni świadomie uprawniony skarżący narusza cudze prawo własności, a także i zasady współżycia społecznego, rejestrując znak towarowy zawierający element znaku towarowego konkurenta. Tym samym, jak to trafnie ustalono w zaskarżonej decyzji, rejestracja na rzecz uprawnionego znaku towarowego SCOTCH &SODA zapadła z naruszeniem art. 8 pkt 1 u.z.t.

Osoba zgłaszająca znak do rejestracji pozostaje w złej wierze, gdy wie lub powinna wiedzieć, że swoim działaniem narusza cudze prawa podmiotowe.

W złej wierze jest też ten, kto powołując się na pewne prawo lub stosunek prawny wie, że owo prawo lub stosunek prawny nie istnieje, albo też wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy nie można w danych okolicznościach uznać za usprawiedliwiony.

Powyższym ustaleniem nie przeczy fakt powoływania się przez skarżącego na fakt oddalenia przez Sąd Okręgowy w Z. ([...]) roszczenia uczestnika postępowania (firmy holenderskiej) o przeniesieniu prawa do znaku towarowego. Ponadto pełnomocnik skarżącego stwierdził, że stron nie łączyła umowa agencji lub przedstawicielstwa, strony były równoprawnymi partnerami.

Jednakże w toku całego postępowania skarżący nie wykazał, że posiadał zgodę uczestnika postępowania – firmy holenderskiej na rejestrację na swoją rzecz znaku SCOTCH & SODA.

Orzecznictwa i doktryna od lat zgodnie przyjmują, ze art. 8 pkt 1 u.z.t. musi być interpretowany rozszerzajaco i obejmować, co już wyżej podkreślono również okoliczności samej rejestracji znaku w kontekście podmiotowym. Urząd słusznie przyjął, że w dacie zgłoszenia wniosku istniały negatywne materialno-prawne przesłanki udzielenia ochrony, gdyż wnioskodawca (obecnie skarżący) zachował się sprzecznie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami kupieckimi i świadomie zgłosił do ochrony ww. Znak towarowy należący do firmy S. bez wiedzy i zgody tej firmy czym naruszył art. 8 pkt 1 u.z.t.

Ponieważ Sąd podzielił w pełni stanowisko organu co do naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. rozważanie dalszych zarzutów skargi było bezcelowe.

Biorąc powyższe pod rozwagę na zasadzie art. 151 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.