Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt II SA 2048/02
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2004-03-23 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Dnia 23 marca 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędziowie : WSA Ewa Frąckiewicz - spr. Asesor WSA Piotr Borowiecki Protokolant Kinga Płociak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2004 roku sprawy ze skargi M. Z., Z. Z. s.c. "E." w D. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2001r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz skarżących M. Z., Z. Z. s.c. "E." w D. kwotę 700 (siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.


UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 1994 roku za nr [...] "A." Hodowla [...] J. P. w W. zgłosił do rejestracji znak towarowy słowno-graficzny BIOHUMUS forte, używany dla oznaczania towarów: nawozy rolnicze i ogrodnicze (klasa 1).

W związku z powziętymi wątpliwościami odnośnie zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku, Urząd Patentowy RP pismem z dnia 23 kwietnia 1997 roku zwrócił się do zgłaszającego, informując go o istniejącej przeszkodzie, wynikającej z art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych tj. że znak nie może być zarejestrowany, albowiem wskazuje na rodzaj i właściwości towarów do oznaczania których jest przeznaczony i wezwał do wypowiedzenia się w tej kwestii w terminie 3 miesięcy.

W odpowiedzi na to pismo, zgłaszający tj. "A." Hodowla [...] J. P. pisemnie wyjaśnił, iż "BIOHUMUS" to zlepek przedrostka "bio", świadczącego o naturalnym pochodzeniu produktu i słowa "humus" określającego próchniczną warstwę uprawną gleby. Dodatek w postaci słowa "forte" oznacza wzmocniony. Słowo "biohumus" nie jest nazwą nawozu. Nie jest to nazwa rodzajowa ani żadna inna nazwa figurująca przed listopadem 1994 roku w jakichkolwiek fachowych publikacjach, pracach naukowych, a określająca klasę produktów, dla której ma być ona zastrzeżona. Nazwy tej nie można znaleźć ani w słowniku języka polskiego, ani w encyklopediach i podręcznikach biologicznych i rolniczych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska, zgłaszający przedstawił opinię, wydaną przez Polskie Towarzystwo [...] w W. z dnia 4 czerwca 1998 roku, z której wynikało, iż produkowany przez zgłaszającego humusowy preparat nawozowy jest płynnym ekstraktem związków próchniczych, a stosowana dla niego nazwa "Biohumus forte" nie wskazuje na jego rodzaj i właściwości i nie można jej uznać za nazwę własną tego produktu jak również dołączył opinię z Akademii [...] w W. z dnia 18 czerwca 1998 roku, z której wynika, że powszechnie znany i stosowany w literaturze naukowej i praktyce rolniczej termin "humus" odnosi się do poziomu powierzchniowego (próchniczego) gleb lub do określania występujących w nim swoistych substancji organicznych. Pojęcia tego nie należy utożsamiać z nawozami lub środkami do ochrony i pielęgnacji roślin. Nazwy "BIOHUMUS Forte" nie należy traktować jako nazwy rodzajowej ale jako znak handlowy. Nazwa ta nie informuje również o właściwościach czy też przeznaczeniu produktu wytwarzanego przez firmę "A.".

W tym stanie rzeczy Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] września 1998 roku, znak [...], zarejestrował na rzecz A. Hodowla [...] – P. J. z siedzibą w W. z pierwszeństwem od dnia 2 listopada 1994 roku znak towarowy słowno-graficzny "BIOHUMUS forte", przeznaczony do oznaczania nawozów rolniczych, nawozów ogrodniczych.

Po zmianie nazwy obecnie uprawnionym z rejestracji w/w znaku towarowego jest J. P. "A." w W.

W dniu 11 grudnia 2000 roku do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek M. Z. i Z. Z. "E." s.c. z siedzibą z D. o unieważnienie w/w znaku towarowego. Żądając unieważnienia na podstawie art. 7 ustawy o znakach towarowych wskazano, że słowo BIOHUMUS nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, ponieważ stanowi nazwę rodzajową towaru. Jako dowody o nazwie rodzajowej towaru wnioskodawcy załączyli:

1) opis patentowy [...] do wynalazku zgłoszonego 25 lipca 1989 roku, gdzie w treści opisu słowo "biohumus" jest nazwą rodzajową,

2) opis patentowy [...], zgłoszony 27 kwietnia 1992 roku, gdzie w stanie techniki mówi się o "biohumusie" jako o nawozie biologicznym,

3) kserokopię z encyklopedii powszechnej o genezie słowa "biohumus" jako połączenie członu "bio" z "humusem",

4) opracowanie "Hodowla dżdżownic – BARNIMIE 80" z roku 1988, gdzie mówi się o biohumusie jako nazwie rodzajowej,

5) kserokopie swoich rachunków z 1994 roku, gdzie sprzedają nawóz pod nazwą "Biohumus",

6) opracowanie P. S. "Technika Hodowli Dżdżownic – odmiany" z 1990 roku, gdzie mówi się o biohumusie" jako o nazwie rodzajowej,

7) oświadczenie Pana S. – że nazwa "biohumus" stosowana była przez niego od przełomu lat 1985/1986, a w latach 70-tych nazwa ta była już stosowana w USA,

8) "ZESZYTY NAUKOWE" Akademii [...] w K. z 1994 roku, gdzie na str. 82 w wykazie literatury, wykorzystanej do opracowania referatu w poz. 1, 2, 4, 5, 7, 8 podaje się tytuły z zastosowaniem słowa "biohumus" jako ogólnie znanej nazwy rodzajowej (z lat 1990-1993),

9) inne – "Kwietnik" z 04/99, 06/98, "Działkowiec" z 04/99, gdzie reklamują się wnioskodawcy z nawozem "biohumus".

Wnioskodawcy powołali się również na decyzję Urzędu Patentowego [...] z dnia [...] listopada 2000 roku o oddaleniu wniosku o ustalenie, że między znakiem zarejestrowanym R-[...], a znakiem używanym przez nich nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z rejestracji.

W późniejszym terminie załączono trzy postanowienia Sądu Apelacyjnego w P. o wstrzymaniu wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia [...] czerwca 2000 roku Sygn. akt [...].

W odpowiedzi na wniosek uprawniony z rejestracji znaku "BIOHUMUS forte" wnosił o jego oddalenie jako nieuzasadnionego.

W piśmie z dnia 22 stycznia 2001 roku J. P. "A." w W. podniósł, iż "BIOHUMUS" nie jest nazwą rodzajową. Decyzją z dnia [...] czerwca 1999 roku Urząd Patentowy oddalił analogiczny wniosek w sprawie [...] zdaniem uprawnionego obecny wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego "BIOHUMUS forte", jest próbą uniknięcia konsekwencji związanych z permanentnym naruszaniem prawa, wynikającego z rejestracji tegoż znaku towarowego. Pomimo wyroku Sądu Apelacyjnego w P. z dnia [...] czerwca 2000 roku, wydanego w sprawie [...] zakazującego spółce "E." stosowania znaku towarowego "BIOHUMUS" na nawozach, firma ta nadal ignoruje przepisy prawa, wprowadzając na rynek nawozy z zastrzeżonym na rzecz "A." znakiem towarowym.

W piśmie z dnia 20 czerwca 2001 roku "A." J. P. powołał się ponownie na decyzję Urzędu Patentowego RP w sprawie [...] z dnia [...] czerwca 1999 roku, oddalającą wniosek firmy M. K. w podobnej sprawie, w uzasadnieniu której Urząd Patentowy powołał się na znajdujące się w aktach rejestracji znaku towarowego opinie specjalistów profesorów Akademii [...] w W. oraz Polskiego Towarzystwa [...] w W., stwierdzających, że znaczenia "BIOHUMUS forte" nie można traktować jako nazwy rodzajowej. Odnosząc się do przedstawionych przez wnioskodawców dowodów J. P. właściciel firmy "A." stwierdził, że przytoczone przez wnioskodawców dowody w postaci opisów patentowych [...] i [...] dotyczą sposobu utylizacji odpadów komunalnych w postaci osadów pościekowych, a nie produkcji nawozów. Odnosząc się do publikacji załączonych do wniosku, podniósł, że w polskich przepisach brak jest odpowiednika art. 10 rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie znaku towarowego Wspólnoty o możliwości żądania od wydawców różnego rodzaju publikacji (słowniki, encyklopedie), którzy posłużą się znakiem towarowym o charakterze nazwy rodzajowej znaku – zamieszczenia w następnej edycji informacji, że jest to zarejestrowany znak towarowy. W związku z powyższym w dzienniku "Rzeczpospolita" została zamieszczona informacja o ochronie znaku towarowego "BIOHUMUS forte", którą również załączył do akt sprawy. Natomiast oświadczenia pana S. nie powinny być brane pod uwagę, ponieważ podobnie jak wnioskodawcy jest w stosunku do jego firmy konkurencją.

W zeszytach naukowych Akademii [...] w K., autorzy wyraźnie wskazują na nieprawidłowości stosowania nazwy "BIOHUMUS" dla produktu dżdżownic, według nich prawidłowa nazwą rodzajową odchodów dżdżownic jest termin wermikompost. Nazwa ta jest stosowana na całym świecie we wszystkich fachowych publikacjach naukowych.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w P., Sąd zakazał pozwanym naruszania praw do zarejestrowanego znaku towarowego oraz nakazał usunięcie znaku "BIOHUMUS" z opakowań nawozów. Złożenie kasacji do tego wyroku było powodem wstrzymania wykonania poszczególnych punktów wyroku, do czasu jego uprawomocnienia.

Wnioskodawcy sami złożyli w dniu 5 grudnia 2000 roku podanie o rejestrację znaku towarowego "BIOHUMUS EKSTRA" Z-[...], a jednocześnie wykazują, że nazwa BIOHUMUS jest nazwą rodzajową. Złożenie wniosku o zarejestrowanie znaku "BIOHUMUS extra" jest dowodem, że wnioskodawcy nie traktują nazwy BIOHUMUS za nazwę rodzajową.

Urząd Patentowy RP, działając w trybie postępowania spornego decyzją z dnia [...] czerwca 2001 roku na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.) oddalił zgłoszony przez M. Z. i Z. Z., wspólników spółki cywilnej "E." w D. wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "BIOHUMUS forte", przysługującego J. P. "A." w W.

W uzasadnieniu decyzji Urząd Patentowy podniósł, iż przedmiotowy znak jest znakiem towarowym słowno – graficznym z napisem "BIOHUMUS forte", przy czym ostatni wyraz jest pisany odmienną czcionką. W znaku słowo "BIOHUMUS" nie jest nazwą rodzajową nawozów rolniczych i nawozów ogrodniczych tj. towarów, dla których znak "BIOHUMUS forte" został zarejestrowany. Znany i stosowany termin "humus" odnoszący się do próchnicy nie może być utożsamiany z nawozem.

Opinie, znajdujące się w aktach sprawy znaku towarowego BIOHUMUS forte R-[...], pochodzące od specjalistów z Akademii [...] w W. oraz z Polskiego Towarzystwa [...] w W. jednoznacznie potwierdzają, że nazwy "BIOHUMUS forte" nie można uznać za nazwę własną produktu. Podobnej oceny dokonał Urząd Patentowy RP rozpatrując wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji tego znaku z wniosku opartego na tej samej podstawie prawnej innego wnioskodawcy (decyzja [...] z dnia [...] czerwca 1999 roku).

Połączenie w jeden wyraz "BIOHUMUS" terminu "humus" i "bio" stworzyło nowe oznaczenie, które spełnia warunki wymagane przy rejestracji w charakterze znaku towarowego.

Należy zaznaczyć, że nie zawsze posłużenie się cudzym znakiem towarowym w charakterze nazwy rodzajowej może być dowodem, że rejestracja jest nieprawidłowa, użycie takie może być wyrazem braku informacji czy świadomości, że jest to chroniony znak towarowy lub wręcz dowodem naruszenia prawa z rejestracji. Uprawniony z rejestracji może podejmować działania przeciwstawiające się traktowaniu jego znaku jako nazwy rodzajowej np. poprzez ogłoszenie w prasie, że dane oznaczenie jest znakiem towarowym, tak uczynił uprawniony z rejestracji znaku "BIOHUMUS forte". W Polsce brak jest odpowiednika przepisu art. 10 rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie znaku towarowego Wspólnoty, który daje właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego, prawo żądania opublikowania przez wydawcę informacji o tym, że jest to znak zarejestrowany, w przypadku, gdy w poprzedniej edycji zamieszczono reprodukcję znaku mającą wywołać wrażenie, że stanowi on nazwę rodzajową. Wprawdzie Polska nie należy jeszcze do Unii Europejskiej, niemniej na podstawie Układu Stowarzyszeniowego z 1991 roku, Polska zobowiązała się do zapewnienia poziomu ochrony w zakresie prawa własności przemysłowej analogicznej jak w krajach Unii.

Od decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2001 roku odwołanie – skargę wnieśli M. Z. i Z. Z., wspólnicy spółki cywilnej "E." w D., domagając się jej uchylenia i unieważnienia oraz zasądzenia kosztów według rachunku przedstawionego na rozprawie.

Skarżący podnieśli, że Urząd Patentowy, niezgodnie z prawdą uzasadnił, że termin "humus" nie może być utożsamiany z nawozami, bowiem według małego Słownika języka polskiego, wyd. PWN w Warszawie 1969r. na str. 228 pod hasłem "humus" określono "składowa część niektórych gleb, warunkująca ich urodzajność", zaś na str. 434 pod hasłem "nawóz" określono "substancja zawierająca składniki potrzebne roślinom do wzrostu, dostarczana glebie w celu użyźnienia jej". Ponieważ nawóz jest to substancja użyźniająca glebę, zaś humus jest składnikiem gleby warunkującym jej urodzajność, należy zatem uznać, że humus jest rodzajem nawozu.

(dowód 1 – strony 228, 434 "małego Słownika języka polskiego z roku 1969).

Skoro Urząd Patentowy RP powołuje się na opinie specjalistów, w świetle których "BIOHUMUS" nie jest nazwą rodzajową, to powinien wziąć pod uwagę, że nazwa "biohumus" używana jest od wielu lat, a zatem nie jest to znak towarowy, który odróżnia towary danego producenta od towarów innych producentów. W świetle powyższego Urząd Patentowy błędnie ocenił zdolność rejestrową przedmiotowego znaku.

Stwierdzenie Urzędu Patentowego, że połączenie w jeden wyraz "BIOHUMUS" terminu "humus" z "bio" stworzyło nowe oznaczenie, które spełnia warunki wymagane przy rejestracji w charakterze znaku towarowego jest błędne, albowiem to połączenie nie jest nowe, o czym świadczą dowody załączone do wniosku do Urzędu Patentowego RP, a mianowicie opisy patentowe z użytą nazwą, zeszyty Instytutów – do dowodów tych Kolegium Orzekające w swym uzasadnieniu nie odniosło się.

O tym, że wbrew twierdzeniom Urzędu Patentowego RP "BIOHUMUS" jest nawozem i nazwą rodzajową skarżący dołączyli dodatkowe dowody:

1) opinię z Instytutu [...] w S. z dnia 10 września 2001 roku, w której prof. S. K. stwierdza o rodzajowości nazwy "biohumus",

2) opinię z Instytutu [...] w S. z dnia 20 grudnia 2000 roku, w której prof. O. N. stwierdza, że termin "biohumus" jako nazwa rodzajowa był już używany w latach 80-tych,

3) opinię prof. S. K. z Akademii [...], iż "biohumus" jest to ogólnie stosowana nazwa rodzajowa dla tego produktu w języku polskim, jak i w fachowej literaturze światowej z tego zakresu,

4) opinię mgr inż. A. K. z Akademii [...] w S. z dnia 10 września 2001 roku, że słowo "biohumus" jest nazwą rodzajową,

5) stronę z "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu" 1998, gdzie mgr inż. A. K. i M. S. piszą, że "biohumus" jest nawozem,

6) wydruki z Internetu, gdzie w wielu krajach świata jest używana nazwa "biohumus" jako nazwa rodzajowa,

7) postanowienie Sądu Rejonowego dla L. z [...] stycznia 2001 roku, gdzie mówi się o "biohumusie" jako o nazwie rodzajowej i gdzie występuje mgr inż. A. K. jako biegła w zakresie produkcji biohumusu,

8) opinię prof. D. z Uniwersytetu [...] z 5 października 2001 roku, że słowo "biohumus" jest nazwą pospolitą, notowaną przez słowniki wyrazów obcych,

9) opinię z-cy Głównego Inspektora [...] M. K. z 2 października 2001 roku, gdzie pisze, że "biohumus" jest nawozem organicznym,

10) stronę encyklopedyczną z Internetu – gdzie jest określona encyklopedycznie nazwa "biohumus".

W piśmie z dnia 10 marca 2004 roku, stanowiącym uzupełnienie do złożonej skargi, strona skarżąca ponownie podniosła, iż Urząd Patentowy niedostatecznie rozważył i nie ustosunkował się do dowodu, jaki stanowią opisy patentowe o numerach [...] i [...] z datami zgłoszenia do Urzędu Patentowego w roku 1989 i 1992. Te zgłoszenia są o 10 lat wcześniejsze niż opinie z 1998 roku, na których oparł się Urząd Patentowy. Wiarygodność opinii, które zostały przedstawione przez zgłaszającego znak towarowy została podważona przez złożone przez wnioskodawców opisy patentowe.

W opisach patentowych słowo "biohumus" funkcjonuje już jako znane słowo określające nazwę rodzajową, należące do stanu techniki, z tego zaś wynika, że znane było jako nazwa rodzajowa jeszcze wcześniej.

Zdaniem skarżących, Urząd Patentowy nie odniósł się również do pozostałych dowodów załączonych do wniosku powoda z dnia 8 grudnia 2000 roku o unieważnienie przedmiotowej rejestracji.

Jako nowe dowody skarżący dołączyli Ekspertyzę Filologiczną z dnia 14 lutego 2002 roku pochodzącą od dr J. L., z której wynika, iż pod względem kategorialnym nazwa "biohumus" zalicza się do nazw rodzajowych oraz Ekspertyzę Filologiczną prof. dr hab. S. M. z dnia 12 lipca 2002 roku.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie, albowiem skarżący nie wykazał naruszenia prawa w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga M. Z. i Z. Z., wspólników spółki cywilnej "E." w D. jest zasadna, albowiem decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2001 roku [...] została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Do wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "BIOHUMUS forte" wnioskodawcy dołączyli dowody, świadczące ich zdaniem o tym, iż "biohumus" stanowi nazwę nawozu, a zatem nie ma zdolności rejestracyjnej w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych. Te dowody to opis patentowy [...], zgłoszony w dniu 25 lipca 1989 roku, opis patentowy [...], zgłoszony w dniu 27 kwietnia 1992 roku, kserokopia z Encyklopedii Powszechnej o genezie słowa "biohumus", jako połączenie członu "bio" z "humusem", opracowanie "Hodowla dżdżownic – BARNIMIE 80" z roku 1988, gdzie mówi się o "biohumusie" jako nazwie rodzajowej nawozu, opracowanie A. S. "Technika Hodowli Dżdżownic – odmiany" z 1990 roku, oświadczenie A. S., w którym podane jest, że nazwa "biohumus" stosowana była przez niego od przełomu lat 1985/86, a w latach 70-tych nazwa ta była już stosowana w USA, "Zeszyty Naukowe" Akademii [...] w K. z 1994 roku, gdzie w wykazie literatury, wykorzystanej do opracowania referatu podaje się tytuły z zastosowaniem słowa "biohumus" jako ogólnie znanej nazwy rodzajowej (z lat 1990-1993), pisma "Kwietnik" z 04/99 i 06/98, "Działkowiec", gdzie wnioskodawcy reklamują się z nawozem "BIOHUMUS", kserokopie rachunków wnioskodawców z 1994 roku dotyczące sprzedaży nawozów pod nazwą "biohumus". Do tych dowodów Urząd Patentowy RP nie ustosunkował się wbrew wymogom art. 7, 77 §1 i 107 §3 k.p.a., jednostronnie przyjmując opinie z Akademii [...] w W. z dnia 18 czerwca 1998 roku i z Polskiego Towarzystwa [...] w W. z dnia 4 czerwca 1998 roku, które zostały złożone przez zgłaszającego znak towarowy podczas postępowania rejestracyjnego.

Powyższa wadliwość postępowania przed Urzędem Patentowym skutkowała uchyleniem zaskarżonej decyzji z dnia [...] czerwca 2001 roku.

Ponownie rozpoznając sprawę, Urząd Patentowy RP dokona oceny całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie w celu ustalenia, czy słowo "biohumus" na datę zgłoszenia znaku "BIOHUMUS forte" do rejestracji stanowiło nazwę rodzajową towaru, o co wnoszą M. Z. i Z. Z. we wniosku o unieważnienie znaku towarowego z dnia 8 grudnia 2000 roku. W przypadku, gdy Urząd Patentowy RP dojdzie do przekonania, iż "biohumus" jest to nazwa nawozu, dokona oceny znaku towarowego słowno-graficznego "BIOHUMUS forte" jako całości w kontekście czy znak ten posiada dostateczne znamiona odróżniające. Uzasadnienie decyzji Urzędu Patentowego winno odpowiadać wymogom art. 107 §3 k.p.a.

Z tych wszystkich względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 97 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052), art. 3 §1, art. 145 §1 pkt 1 podpunkt c), art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak w wyroku.

Sąd nie zastosował w niniejszej sprawie art. 152 cyt. wyżej ustawy z uwagi na nie nadające się do wykonania rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonej i uchylonej decyzji Urzędu Patentowego.