Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1803/09
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2009-12-29 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 246, art. 247, art. 132 ust. 2 pkt 2
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.) Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Protokolant Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi Z. S.A. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2009 r. nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżących Z. S.A. z siedzibą w S. kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] stycznia 2009 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 246 i art. 247 ust. 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – dalej jako p.w.p. - unieważnił prawo ochronne na znak towarowy słowny VALSA nr [...], udzielone na rzecz Z. s.a. z siedzibą w S., przyznając na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p. koszty postępowania firmie K. d.d. z siedzibą w Słowenii.

Decyzję wydano przy następujących ustaleniach;

Spółka P. zgłosiła znak towarowy słowny VALSA do zarejestrowania w dniu 12 stycznia 2006 r. za nr [...]. Znak został zgłoszony dla towarów w klasie 05 według klasyfikacji nicejskiej – produkty farmaceutyczne stosowane w nadciśnieniu tętniczym.

Na zgłoszony znak zostało przez Urząd Patentowy udzielone prawo ochronne nr [...] decyzją z dnia [...] stycznia 2007 r., który poinformował pismem z dnia 20 czerwca 2007 r., że wskazany znak towarowy uzyskał rejestrację międzynarodową w ramach Porozumienia Madryckiego za nr 922359 z datą 12 kwietnia 2007 r. Rejestracja została opublikowana w BUP 18 kwietnia 2006 r. oraz w WUP 29 czerwca 2007 r.

W dniu 8 listopada 2007 r. K. d.d. ze Słowenii (dalej K.) złożyła na podstawie art. 246 p.w.p. w związku z art. 132 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 p.w.p. sprzeciw od decyzji z dnia [...] stycznia 2007 r. W sprzeciwie zarzucono podobieństwo znaku VALSA do słownego międzynarodowego znaku towarowego VALSACOR nr [...] zarejestrowanego w dniu 20 września 2004 r. z pierwszeństwem od dnia 22 marca 2004 r. na rzecz K. dla grupy towarów - produkty farmaceutyczne obejmującej - preparaty farmaceutyczne stosowane w nadciśnieniu tętniczym - czyli zdaniem spółki dla towarów tożsamych jak określonych znakiem VALSA. Spółka K. wskazywała na udzielenie w dniu 4 sierpnia 2005 r. przez Urząd Patentowy na terytorium Polski z pierwszeństwem od dnia 22 marca 2004 r. prawa ochronnego na jej znak międzynarodowy słowny VALSACOR. W dniu 1 października 2007 r. uzyskała pozwolenia nr [...] na dopuszczenie do obrotu w Polsce trzech postaci produktów leczniczych o nazwie handlowej VALSACOR zawierającej substancję czynną o międzynarodowej nazwie [...] stosowanego przy nadciśnieniu tętniczym, który to preparat należy do grupy tożsamej stosowanej w towarach oznaczanych znakiem VALSA. Uzyskanie pozwolenia spółka traktowała jako wykazanie się zamiaru rzeczywistego używania znaku. Zdaniem spółki K. nie ma wątpliwości co do tożsamości towarów oznaczanych oboma znakami oraz co do tego, że znaki te są kolizyjnie podobne do siebie.

Zdaniem K. przy bezspornej tożsamości towarów nie ma znaczenia, że są one dystrybuowane na podstawie recept przez farmaceutów w aptekach. Towary są przeznaczane do leczenia tych samych schorzeń i są skierowane do tych samych konsumentów. Towary wykazują się potencjalnym uzupełniającym charakterem a podobieństwo między nimi potęguje fakt, że mogą być dystrybuowane w postaci tabletek lub kapsułek do przyjmowania doustnego.

Co do podobieństwa oznaczeń od strony wizualnej podkreślano, że oba znaki są znakami słownymi. Zatem znak VALSA jest powtórzeniem dwóch pierwszych sylab znaku VALSACOR zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem, a różnica wynikająca z trzeciej sylaby COR rodzi jedynie skojarzenie o przynależności znaków do tej samej serii, co może to skojarzenie potęgować przez niezaakcentowanie graficzne sufiksu COR.

Podobieństwo fonetyczne upatrywano w tym, że przy wymowie dwie pierwsze sylaby VAL-SA są dobrze słyszalne, a wymowa sufiksu COR może zostać przy wymowie zagubiona.

Znaki są silnie podobne pod względem konceptualnym, bowiem człon VALSA nawiązuje do nazwy międzynarodowej substancji czynnej [...] zawartej w towarach obu spółek, co stwarza w śród odbiorców tych towarów mylne przyjęcie o powiązaniach gospodarczych pomiędzy konkurującym przedsiębiorcami.

Odnosząc się do właściwego kręgu odbiorców K. stwierdzała, że znak towarowy nie może zakłócać właściwej konkurencji, gdyż wszystkie towary powinny być oferowane pod kontrolą właściwego przedsiębiorcy. Przez pojęcie "właściwy krąg odbiorców" spółka rozumie również specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia w tym farmaceutów, którzy mogą sprzedać towar podobnie oznaczony, jako pochodzący od tego samego przedsiębiorcy.

Skoro zatem towary są tożsame, to tym bardziej oznaczenia powinny się znacząco różnić.

W odpowiedzi na sprzeciw, złożonej 31 grudnia 2007 r., spółka P. wnosiła o uznanie go za bezzasadny.

Zdaniem spółki nie ma kolizyjnego podobieństwa pomiędzy przeciwstawionymi znakami. Znak VALSACOR składa się z 3 sylab i 8 liter, a znak uprawnionej z 2 sylab i 5 liter. Istotna różnica w wymowie zdaniem spółki nie wymaga komentarzy. Ponadto w języku polskim akcent pada na sylabę VAL, a w znaku VALSACOR na sylabę SA. Dodatkowa sylaba COR w znaku VALSACOR odróżnia oba znaki znacząco, bowiem COR przez znawców jest zawsze kojarzone z sercem.

Odnosząc się do ewentualnego mylenia znaków oznaczających takie same preparaty stwierdzono, że lekarze i farmaceuci nie mają trudności w ich odróżnianiu pomimo występowania tej samej sylaby w różnych oznaczeniach, np.: [...] To, że w znaku K. mieści się w całości część znaku P. nie ma znaczenia, bowiem na rynku funkcjonują znaki zarejestrowane przez Urząd Patentowy przy takich samych warunkach, np.: [...], wszystkie dla oznaczania produktu o nazwie międzynarodowej Omeprazol. W związku z tym za absurdalny uznano argument sprzeciwu o niemożności rejestracji znaku tylko dlatego, że w innym znaku ten znak został zawarty.

Lek oznaczony znakami przeciwstawionymi, aczkolwiek zawierający tą samą substancję czynną ([...]), trafia do pacjentów wyłącznie za pośrednictwem lekarzy i farmaceutów, a więc specjalistów, co eliminuje ryzyko jakiejkolwiek pomyłki. Firmy produkujące leki generyczne wywodzą zazwyczaj swoje nazwy handlowe od nazwy międzynarodowej lecz pomimo podobieństwa w nazwach handlowych lekarze i farmaceuci doskonale zdają sobie sprawę, iż leki te pochodzą od różnych producentów. Zbliżone nazwy handlowe kojarzą się tym specjalistom z nazwą międzynarodową i przeznaczeniem leku. Ponadto ci sami producenci leków etycznych nigdy nie wprowadzają na rynek tego samego leku pod różnymi nazwami handlowymi, a za niedopuszczalną uznano sytuację, by znaki wywodzone od tej samej nazwy międzynarodowej były przeznaczone dla oznaczania leków o przeciwstawnym przeznaczeniu.

Powołując się na orzecznictwo międzynarodowe P. stwierdzała, że prezentuje ono liberalne podejście do nazewnictwa leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarzy, gdyż w przypadku zapisywania leku na receptę są oni wyjątkowo uważni. Wydział Sprzeciwów i Izb Odwoławczych Urzędu Harmonizacji nie zgada się ze stanowiskiem jakoby lekarze i farmaceuci byli ogólnie nieuważni. Uznaje bowiem, że produkty wydawane wyłącznie na receptę nie są produktami codziennego użytku, lecz farmaceutykami przeznaczonymi do leczenia szczególnych i konkretnych schorzeń a wybierane są przez specjalistów lekarzy. Zatem przeciętnymi odbiorcami są tu wysoko wyspecjalizowani i wykwalifikowani odbiorcy profesjonalni.

Podkreślano, że znak VALSA przeznaczony jest do oznaczania preparatów farmaceutycznych stosowanych przy nadciśnieniu tętniczym, a znak VALSACOR dla produktów farmaceutycznych. Natomiast porównanie obu oznaczeń na ich podobieństwo powinno odnieść się łącznie we wszystkich płaszczyznach: znaczeniowej, fonetycznej i wizualnej, a przez takie jednoczesne ich porównanie i przez przeprowadzenie analizy oraz etymologii znaków można dojść do wniosku o braku podobieństwa znaków przeciwstawionych.

Wymienioną na wstępie decyzją Urząd Patentowy, po przeprowadzeniu rozprawy w dniu [...] stycznia 2009 r., unieważnił prawo ochronne na znak towarowy słowny VALSA.

Cytując art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. organ administracji podkreślał, że dla jego zastosowania muszą zostać spełnione łącznie wszystkie trzy przesłanki w nim wskazane: podobieństwo lub identyczność oznaczeń, podobieństwo lub identyczności towarów i istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

Zdaniem organu towary oznaczane przeciwstawionymi znakami są identyczne, bowiem preparaty farmaceutyczne w tym stosowane w nadciśnieniu tętniczym mieszczą się w pojęciu "produkty farmaceutyczne". Ponadto towary te są farmaceutykami przeznaczonymi do leczenia osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze, skierowane są do tej samej grupy odbiorców i dystrybuowane są w ten sam sposób, głównie za pośrednictwem aptek.

Dokonując oceny znaków w płaszczyźnie konceptualnej Urząd Patentowy stwierdził, że są to wyrażenia fantazyjne, pozbawione znaczenia. Zdaniem organu słowo COR znawcom będzie kojarzyć się z sercem, jednakże przeciętny odbiorca to nie tylko znawca, dlatego oba znaki nie będą postrzegane jako wyrazy o określonym znaczeniu wywodzącym się na przykład od nazwy substancji czynnej – [...].

Stwierdzając, że oba znaki zawierają różną ilość sylab organ stwierdził, że nie można pominą faktu, iż w znaku VALSACOR w całości zawiera się znak VALSA, a zgodnie z orzecznictwem i doktryną w przypadku oznaczeń słownych większą siłę oddziaływania na percepcję odbiorców mają początkowe litery i sylaby oznaczeń.

Przy ocenie podobieństwa ważny jest również aspekt fonetyczny znaku, a zawarcie w znaku spółki K. całego znaku uprawnionej przesądza, w ocenie organu, o podobieństwie tych znaków pod tym względem, przy czym Urząd Patentowy nie podzielił stanowiska spółki K. o możliwości "zgubienia" przy wymowie sofiksu COR, gdyż jest on wyraźnie słyszalny.

Znaki VALSA i VALSACOR zdaniem organu, jako przeznaczone do oznaczania identycznych towarów, są wyrazami integralnymi wywierając na odbiorcach podobne wrażenie mogące rodzić skojarzenie, że należą do tej samej serii produktów danego przedsiębiorcy.

Uznając za kluczowy element oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów organ odniósł się do ustalenia kręgu odbiorców towarów oznaczonych znakami przeciwstawionymi. W tym zakresie Urząd Patentowy nie podzielił stanowiska P., że na podobieństwo obu oznaczeń należy patrzeć jedynie z perspektywy fachowców przyzwyczajonych do obcowania z bardzo zbliżonymi nazwami leków. Odbiorcami towarów są bowiem nie tylko lekarze i farmaceuci lecz również bezpośredni odbiorcy leków nie posiadający wiedzy medycznej. Wskazując na wyrok Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05P (znak Travatan) stwierdził, że w orzecznictwie unijnym przyjmuje się obecnie, iż fakt ordynowania leku wyłącznie przez lekarza nie wyłącza możliwości wystąpienia pomyłki wśród części konsumentów, którzy mogą mieć styczność z danym produktem nawet jeżeli ma to miejsce w trakcie osobnych transakcji, w różnym czasie.

Ryzyko wprowadzenia w błąd może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Odbiorca może nie dostrzec różnicy pomiędzy nowo napotkanym w obrocie oznaczeniem a oznaczeniem wcześniejszym i nabyć towar w błędzie, że pochodzi on od przedsiębiorcy uprawnionego do znaku wcześniejszego. Albo, będąc świadomy różnicy pomiędzy znakami lub rodzajem towarów może błędnie domniemywać, że towary pochodzą od przedsiębiorców powiązanych w jakiś sposób ze sobą i zostały wprowadzone do obrotu za zgodą przedsiębiorcy uprawnionego ze znaku wcześniejszego – tu powołano się na wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. C-251/95 w sprawie Sabel/Puma.

W ocenie Urzędu Patentowego w sprawie zachodzi pośrednie ryzyko wprowadzenie odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Ze względu bowiem na nieistotne różnice pomiędzy znakami przeciwstawionymi nabywca może uznać, że ma do czynienia z serią produktów przedsiębiorcy używającego znaku VALSACOR lub podmiot z nim powiązany. Wskazując na znaki [...] przytaczane przez P. organ stwierdził, że są to znaki zarejestrowane przez tego samego przedsiębiorcę, a więc argument strony o możliwości rejestracji takich znaków nie był w ocenie organu trafny.

Odnosząc się podstawy prawnej powołanej przez spółkę K. (art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p.) Urząd Patentowy stwierdził brak podstaw do skonstruowania zarzutu w oparciu o ten przepis, bowiem spółka nie wykazała by jej znak VALSACOR był powszechnie znany.

W skardze na wymienioną decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Z. s.a. z siedzibą w S. wnosiły o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Decyzji zarzucono błędną wykładnię przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz naruszenie przepisów postępowania – art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i § 4 k.p.a. przez przeprowadzenie postępowania z nieuwzględnieniem dowodów znanych organowi oraz w sposób wybiórczy, art. 95 § 1 k.p.a. przez nieuwzględnienie wniosków dowodowych skarżącej i naruszenie art. 107 § 3 k.p.a.

Powołując się na rozumienie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przez Urząd Patentowy o koniczności kumulatywnego wystąpienia wszystkich przesłanek z tego przepisu dla jego zastosowania, skarżąca stwierdziła, że organ nie wykazał owej kumulatywności.

W ocenie skarżącej porównując na podobieństwo znaki przeciwstawione nie sposób dojść do wniosku o ich znaczącym podobieństwie. Znaki są proste i łatwe do zapamiętania. Znak VALSA jest znakiem "krótkim" składającym się z 5 liter, natomiast znak VALSACOR to znak "średni" składający się z 8 liter. Przyjmuje się dla znaków krótkich, że na brak podobieństwa wystarczy różnica jednej litery, a dla znaków średnich dwóch. W sprawie znaki są różnej długości, a nadto różnią się całą sylabą – COR – co przesądza o braku wizualnego ich podobieństwa. Dlatego nie można przyjąć, iż między znakami występuje to podobieństwo wyłącznie dlatego, że dwie pierwsze sylaby w znakach są zbieżne. W tym zakresie uzasadnienie decyzji jest wyjątkowo lakoniczne i nie wyjaśnia dostatecznie dlaczego w znaczeniu wizualnym przyjął on wystąpienie kolizyjnego podobieństwa znaków.

Przytaczając argumentację z odpowiedzi na sprzeciw skarżąca stwierdziła, że znaki nie są podobne w odbiorze fonetycznym dodatkowo wskazując na końcową sylabę COR w znaku VALSACOR gdzie wyraźnie słyszalna jest głoska "r". W związku z tym chociaż znaki mają takie same nagłosy to jednak różnią się wyraźnie w wygłosie.

Co do podobieństwa w znaczeniu semantycznym skarżąca podniosła, że oba oznaczenia mają charakter aluzyjny, odnosząc się do międzynarodowej nazwy substancji czynnej zawartej w obu produktach – valsartanu. Powołując się na poglądy sądów administracyjnych o wykonywaniu prawa z rejestracji znaków ogólnoinformacyjnych (opisowych) P. stwierdziła, że uprawniony z wcześniejszej rejestracji musi się liczyć z tym, że inni przedsiębiorcy z branży farmaceutycznej będą mieli prawo do użycia w swoich znakach elementów aluzyjnych wskazujących pośrednio na nazwę składnika produktu. W takich przypadkach ochrona powinna być w znacznym stopniu osłabiona i ograniczona wyłącznie do przypadków ewidentnego naruszenia zasad uczciwej konkurencji poprzez zastosowania oznaczeń identycznych lub podobnych w stopniu wyraźnie wprowadzającym odbiorców w błąd. Jednocześnie skarżąca podkreślała, że organowi administracji doskonale jest wiadome w rejestracji znaków towarowych dla oznaczania produktów leczniczych generycznych (odtwórczych), iż niemalże powszechnie wykorzystuje się nazwy międzynarodowe substancji czynnej tzw. nazwy INN, by pośrednio wskazać na skład i przeznaczenie leku. Na dowód tego załączono wydruki znaków towarowych z bazy Urzędu Patentowego podkreślając, że znak VALSA został zarejestrowany w 19 krajach, w których funkcjonuje również znak VALSACOR bez przeszkód ze strony tamtych urzędów właściwych dla rejestracji. Dodatkowo wskazano, że po udzieleniu prawa ochronnego na znak VALSA zarejestrowano również znak VALSAN nawiązujący także do substancji czynnej [...].

Zdaniem skarżącej proponowana wykładnia przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przez Urząd Patentowy co do zastrzegania nazwy substancji czynnej (INN) przez uzasadnianie tego poglądu podobieństwem w warstwie wizualnej i fonetycznej obu oznaczeń występowaniem nazwy tej substancji prowadzi do obejścia zakazu zastrzegania nazwy INN. Jeżeli bowiem, zdaniem organu w znaku krótszym występuje nazwa INN ta sama co w znaku dłuższym z wcześniejszym pierwszeństwem, w którym dodano sufiks COR, to znak późniejszy nie może już nazwy INN wykorzystać.

Co do ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców towarów to, zdaniem skarżącej, ono nie występuje, gdyż żaden z preparatów nie jest wprowadzany do obrotu poza aptekami i sprzedawany jest wyłącznie przez zaordynowanie go przez lekarza. W związku z tym zarówno specjaliści jak i pacjenci nie będą wprowadzani w błąd co do pochodzenia, gdyż specjaliści przykładają szczególną uwagę do oznaczeń towarów jakimi są leki. Podobnie pacjenci nawet bez wiedzy specjalistycznej nie mogą zostać wprowadzeni w błąd bezpośrednio lub pośrednio co do pochodzenia towarów oznaczonych oboma znakami, gdyż znaki te nie są kolizyjnie podobne. Dodatkowo leki są sprzedawane w opakowaniach z właściwą sobie grafiką posiadających pozwolenie dopuszczenia do obrotu, na których podawany jest producent. Nadto sam konsument będzie przy zakupie leku zwracał szczególną uwagę na wszystkie elementy oznakowania tego produktu.

Omawiając naruszenie przepisów postępowania zarzucono, iż Urząd Patentowy w toku rozprawy nie uwzględnił dowodów przedkładanych przez skarżącą i nie odniósł się do tych dowodów w decyzji. Skarżąca wnioskowała o przeprowadzenie dowodu na podobieństwo kolizyjne między znakami poprzez zestawienia innych znaków towarowych utworzonych na podobnej zasadzie co jej znak od nazwy INN zawartej w substancji czynnej. Urząd przemilczał ten wniosek, a w uzasadnieniu decyzji nie odniósł się do zgłaszanych dowodów. Organ pominął także okoliczność późniejszej rejestracji znaku VALSAN chociaż ta okoliczność również była wnioskowana jako dowód w sprawie. Nie uwzględniono również dowodu wskazującego na rejestrację znaku VALSA w innych krajach, w których jest także zarejestrowany znak VALSACOR korzystający tam z ochrony z wcześniejszym pierwszeństwem.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wnosił o jej oddalenie. Stwierdzając, że dokonał wszechstronnej analizy podobieństwa znaków towarowych uznał, iż stanowisko przeciwne skarżącej wynika jedynie z odmiennych oczekiwań w stosunku do dokonanego rozstrzygnięcia. Co do kręgu odbiorców towarów uznał, że nie można go ograniczać wyłącznie do specjalistów w dziedzinie medycyny i farmacji, gdyż należą do niego również pacjenci. Znak skarżącej jest kolizyjnie podobny do znaku przeciwstawionego, gdyż zawiera się w całości w tym znaku towarowym, a u odbiorców towarów oznaczonych oboma znakami uwaga jest skupiona na elemencie początkowym – VALSA. Znaki natomiast nie mogły być oceniane w warstwie graficznej, gdyż oba są znakami słownymi.

Co do dowodów przedstawianych przez skarżącą organ administracji stwierdził, że orzeczenia zapadłe w innych sprawach nie mogą przesądzać o odmiennym rozstrzygnięciu w sprawie rozpoznanej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi więc o kontrolę aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywaną pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne (art. 3 § 1 ww. ustawy).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, iż jest ona zasadna.

KRKA d.d. z siedzibą w Słowenii wniosła na podstawie art. 246 p.w.p. sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] stycznia 2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na rzecz Z. s.a. z siedzibą w S. na słowny znak towarowy VALSA ([...]) chroniony od dnia 12 stycznia 2006 r. według publikacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego z dnia 29 czerwca 2007 r. (WUP 06/2007). Zgodnie z wymienionym przepisem każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa, a podstawę sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (art. 246 ust. 2 p.w.p.).

Sprzeciw został wniesiony [...] listopada 2007 r., a więc termin do jego wniesienia został zachowany. Ponieważ spółka P. w odpowiedzi na zawiadomienie o wniesieniu sprzeciwu zgłosiła zarzut jego bezzasadności, Urząd Patentowy zgodnie z art. 247 ust. 2 p.w.p. przekazał sprawę do rozpatrzenia w postępowaniu spornym i postępowanie to przeprowadził unieważniając prawo ochronne na znak towarowy VALSA decyzją z dnia [...] stycznia 2009 r.

Podstawę materialnoprawną decyzji stanowił art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., według którego nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

W ocenie organu administracji drugi zarzut spółki K. wywodzony z art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie był trafny, gdyż spółka nie wykazała by jej znak przed datą zgłoszenia znaku przez spółkę P. był powszechnie znany i używany w obrocie jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby. Zdaniem Sądu orzekającego w sprawie to stanowisko Urzędu Patentowego należało podzielić, gdyż faktycznie spółka K. nie przedstawiła dowodów potwierdzających powszechną znajomość jej znaku VALSACOR przed datą zgłoszenia znaku VALSA.

Należy się również zgodzić ze stanowiskiem Urzędu Patentowego co do podobieństwa (identyczności) towarów oznaczanych przeciwstawionymi znakami towarowymi. Towary oznaczane znakiem VALSA skategoryzowane zostały przez uprawnioną jako preparaty farmaceutyczne stosowane w nadciśnieniu tętniczym (klasa 05), są to więc analogiczne towary, jak te dla których spółka K. uzyskała prawo ochronne na swój znak towarowy VALSACOR z pierwszeństwem od dnia 22 marca 2004 r. (data rejestracji [...] września 2004 r. za nr [...]) – grupa: produkty farmaceutyczne obejmująca preparaty farmaceutyczne stosowane w nadciśnieniu tętniczym.

Dokonując analizy znaków przeciwstawionych na ich podobieństwo w płaszczyznach znaczeniowej, wizualnej i fonetycznej Urząd Patentowy doszedł do wniosku, że znaki te są podobne i to podobne kolizyjnie stwarzając niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców towarów oznaczanych tymi znakami co do ich pochodzenia.

Sąd w składzie orzekającym nie podzieli stanowiska Urzędu Patentowego.

Przeciwstawione znaki towarowe są znakami słownymi. Zatem nie wyróżnia ich grafika lub kolorystyka. Dokonując oceny znaków na ich podobieństwo organ stwierdził, że wbrew twierdzeniu spółki K. sufiks –COR w jej znaku VALSACOR nie ulega zagubieniu w wymowie tego znaku, gdyż jest wyraźnie słyszalny. Oba znaki są wyrażeniami jednosłownymi, nie są podzielone na sylaby spacją lub myślnikiem. Zgodnie zatem z zasadą odczytywania tych oznaczeń i ich odbiorem fonetycznym znaki należy oceniać w całości, co podkreślał organ administracji stwierdzając jednocześnie, że dla spełnienia przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wszystkie one muszą wystąpić kumulatywnie. W związku z tym, by przepis ten mógł mieć zastosowanie musi wystąpić podobieństwo lub identyczność oznaczeń, podobieństwo lub identyczność towarów oraz, ze względu na te dwie pierwsze przesłanki, zaistnienie ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Wbrew wymienionym przesłankom Urząd Patentowy dokonał analizy obu oznaczeń na ich podobieństwo przez podzielenie znaku VALSACOR na dwa wyrażenia: VALSA i COR. Przy takim porównaniu znaków podkreślał, że znak VALSA zawiera się w całości w znaku VALSACOR co miałoby stanowić o kolizyjnym podobieństwie obu znaków. Ten sposób analizy znaków doprowadza do nieuprawnionego stwierdzenia, sprzecznego z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., iż spółka KRKA uzyskała prawo ochronne do dwóch członów znaku: VALSA i członu COR. Urząd Patentowy oceniając znaki na ich podobieństwo podkreślał, że znak uprawnionej P. – VALSA – mieści się w całości w pierwszym członie znaku VALSACOR i to w zasadzie był podstawowy argument organu administracji na kolizyjne podobieństwo obu oznaczeń. Mając na uwadze zasadę porównywania znaków na ich podobieństwo pod względem wizualnym i fonetycznym nie można zgodzić się, iż takie stwierdzenie staje się wystarczające dla oceny podobieństwa i to podobieństwa kolizyjnego.

W płaszczyźnie wizualnej oba znaki są różne ze względu na ich długość (ilość liter) i ta okoliczność powinna być szerzej omówiona przez Urząd Patentowy. Natomiast pod względem odbioru fonetycznego znaki te odróżniają się przez to, że w znaku VALSACOR sufiks –COR nadaje temu znakowi dodatkowe charakterystyczne brzmienie. Urząd Patentowy zwrócił na tę okoliczność uwagę jednakże nie dokonał oceny podobieństwa znaków towarowych z uwzględnieniem art. 80 i art. 77 § 1 k.p.a. w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. uznając podobieństwo obu oznaczeń dlatego, że znak VALSA w całości mieści się w znaku VALSACOR stwierdzając, że większą siłę oddziaływania mają początkowe litery i sylaby w obu znakach. Urząd Patentowy uznając, że przy odbiorze fonetycznym znaku VALSACOR nie można nie uwzględniać brzmienia jego sufiksu –COR i znaki należy oceniać całościowo nie wyjaśnił, zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a., jaką rolę przypisał końcówce znaku VALSACOR przy ocenie podobieństwa obu oznaczeń.

Zasadnym będzie także powołanie się za Urzędem Patentowym na wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 w sprawie Sabel BV v. Puma AG, w którym Trybunał podkreślał, iż ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd powinno być oceniane całościowo, z uwzględnieniem wszystkich czynników istotnych w danej sprawie. Do takich czynników należy zaliczyć również krąg odbiorców towarów, do którego zaliczają się pacjenci, ale ich bezpośrednimi "odbiorcami" są przede wszystkim lekarze i farmaceuci, jako niezbędni i koniczni pośrednicy pomiędzy pacjentem i lekiem.

Oceniając znaki w aspekcie znaczeniowym nie można powiedzieć, że dla kręgu odbiorców towarów oznaczanych tymi znakami będą to oznaczenia fantazyjne pozbawione konotacji znaczeniowej. Odbiorców tych towarów można podzielić na profesjonalnych (lekarzy i farmaceutów) i nieprofesjonalnych, do których zaliczają się pacjenci. Wskazując na wyroki ETS w sprawach C-371/02 i C-412/05P należy stwierdzić, że Trybunał rozszerzył krąg odbiorców leków właśnie o pacjentów, nie pomijając jednak istotnej roli, jaką w dalszym ciągu należy przyznać specjalistom. Co do pacjentów to nie sposób uznać, by osoby te przy tak istotnych schorzeniach, jak nadciśnienie tętnicze, nie zwracały należytej uwagi na nazwę leku i jego zastosowanie, a także na jego skład. Urząd Patentowy uznając tych odbiorców za przezornych, dobrze poinformowanych i spostrzegawczych nie przeprowadził wystarczającej analizy odbioru przez nich tak specyficznych towarów, jakimi są leki. Należy zauważyć, że odbiorcy różnych kategorii towarów nie są porównywalni. Inny jest bowiem poziom uwagi i analiza znaku towarowego przez konsumenta dóbr codziennego użytku, a inny odbiorcy takich towarów jak leki.

Oba przeciwstawione znaki towarowe wyrażenie VALSA wywodzą z międzynarodowej nazwy substancji czynnej zawartej w lekach oznaczanych tymi znakami – [...]. Truizmem będzie w tych warunkach oczywiste stwierdzenie, że lekarze i farmaceuci będą kojarzyli wyrażenia valsa z tą nazwą INN. Nie można bowiem przyjąć za Urzędem Patentowym, iż w branży lekarskiej i farmaceutycznej nazwy leków są odbierane jako nazwy fantazyjne lub przypadkowe. Zasadą jest bowiem właśnie wyprowadzanie nazwy leków od nazwy międzynarodowej substancji czynnej zawartej w konkretnym leku. Na tę okoliczność skarżąca przytoczyła nazwy takich znaków towarowych oznaczające leki, jak [...], w których pierwsza część znaku jest taka sama, a różni je inny sufiks, jak w rozpoznawanej sprawie. Urząd Patentowy stwierdzając, że każda sprawa jest odrębna o innym stanie faktycznym odniósł się jedynie do dwóch przykładów wskazywanych znaków towarowych – [...]– stwierdzając, że zostały one zarejestrowane na rzecz tego samego podmiotu. Jeżeli zatem organ administracji uznał za właściwe odnieść się, na potrzeby uzasadnienia rozstrzygnięcia, do pewnej jedynie części materiału zgromadzonego w sprawie to pominięcie pozostałego nastąpiło z naruszeniem art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a., bowiem ocena na podobieństwo znaków towarowych następuje w sferze ustaleń faktycznych (por. wyroki NSA z 24 czerwca 2008 r. w sprawie II GSK 261/08 i z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie II GSK 654/08). Urząd Patentowy niejako odrzucając przedstawione przez skarżącą przykłady na brak podobieństwa znaków przeciwstawionych nie odniósł się, z naruszeniem wymienionych przepisów postępowania, do tego co sam podkreślał jako istotne – rola sufiksu COR – w znaku VALSACOR. Przykłady wymienionych znaków towarowych podane przez skarżącą nie mogły mieć bezpośredniego przełożenia na jej stanowisko, jednakże organ administracji odnosząc się do nich, aczkolwiek niekompletnie, powinien określić w swoich motywach jakie znaczenie przypisywał sufiksowi -COR i dlaczego. Samo bowiem zauważenie, że wyrażenie to nie gubi się w wymowie znaku i jest ono wyraźnie słyszalne nie niosło za sobą dalszych konsekwencji w ocenie podobieństwa znaków.

Nie bez znaczenia jest fakt, podkreślany przez strony i zauważany przez Urząd Patentowy, że nazwa towaru obu spółek wywodzi się od międzynarodowej nazwy substancji czynnej zawartej w tych produktach. Także sufiks –COR również wywodzi się od międzynarodowej nazwy, jest skrótem określającym serce. W obu oznaczeniach występuje skrót nazw INN – VALSA wywodzący się od [...] – co oznacza, że dokonujący później rejestracji znaku z zawarciem w nim nazwy INN mają prawo do uwzględnienia w swoim oznaczeniu tego określenia. Urząd Patentowy nie odniósł się do tej okoliczności z naruszeniem art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a.

Jak już nadmieniono dla specjalistów w dziedzinie leczenia i farmacji wyrażenie VALSA będzie kojarzyło się z międzynarodową nazwą substancji czynnej -[...]. Zdaniem Sądu w składzie orzekającym nie mniej istotnym jest fakt, że leki oznaczane znakami przeciwstawionymi są dostępne dla ich użytkowników wyłącznie przez zaordynowanie ich przez lekarza, który kieruje się przy przepisywaniu leku przede wszystkim jego składem, przeznaczeniem, dawką i skutkami ubocznymi, które mogą wystąpić u pacjenta. Po to lekarz przed zaordynowaniem leku bada pacjenta i przeprowadza z nim wywiad by przepisać lek mający wyleczyć go ze zdiagnozowanego schorzenia. Zatem to nie pacjent decyduje jaki lek ma zostać mu przepisany lecz wyłącznie lekarz, gdyż lek nie jest towarem konsumpcyjnym ogólnie dostępny, jako że do jego zakupu wymagane jest niejakie "zezwolenie", jak można by określić receptę. Stąd ryzyko wprowadzenia w błąd tego "odbiorcę" – lekarza - powinno być oceniane z uwzględnieniem właśnie tego istotnego czynnika, jakim jest procedura określania przez lekarza najwłaściwszego leku dla konkretnego pacjenta. Urząd Patentowy z naruszeniem wymienionych już przepisów postępowania nie odniósł się do istoty roli lekarza w pośrednictwie dostępu do tych specyficznych towarów, jakimi są leki. Założenie, że lekarz przy przepisywaniu leku będzie kierował się wyłącznie jego nazwą, bez analizy jego składu, przeznaczenia, dawki i ewentualnych skutków ubocznych dla pacjenta jest w ocenie Sądu nietrafne. Ryzyko wprowadzenia w błąd dla lekarza nie sprowadza się bowiem do tego, że mylnie przyjmie, iż lek pochodzi od tego samego producenta, lecz do tego czy zaordynuje lek właściwy. Innymi słowy to nie nazwa leku i jego producenta są dla lekarza decydującą wskazówką do zapisania konkretnego preparatu farmaceutycznego, lecz to co dany lek zawiera i jakie skutki może przynieść dla pacjenta. Podkreślić bowiem należy, iż swobodny dostęp do towarów jakimi są leki, jest całkowicie wyłączony, gdyż pacjent (odbiorca końcowy tego towaru) jest absolutnie uzależniony od pośrednika – lekarza.

Podobnie farmaceuta w aptece nie sprzeda leku bez recepty. Nie sprzeda również innego leku niż przepisany. Może wydać tak zwany zamiennik, jednakże również w tej sytuacji nie kieruje się przede wszystkim znakiem towarowym lecz składem leku, jego przeznaczeniem i dawką przepisanymi przez lekarza. Podobnie zatem, jak dla lekarza, producent leku ma dla farmaceuty znaczenie drugorzędne tak jak znak towarowy, nie mogąc wprowadzić go w błąd, gdyż nie sprzedaje leku kierując się jego pochodzeniem. Nie będzie zatem ani dla lekarza, ani dla farmaceuty najistotniejsze to, czy lek o danej nazwie jest z serii produktów wytwarzanych przez danego przedsiębiorcę uprawnionego do konkretnego znaku towarowego, lub to czy można na podstawie znaku towarowego domniemywać, że producentów tych łączą jakieś związki gospodarcze lub prawne. Nie takie są bowiem dla tych specjalistów kryteria udostępnianie pacjentom towarów, które są lekami.

Z tych względów przy ponownym rozpatrzeniu sprawy Urząd Patentowy, przy ocenie podobieństwa obu znaków towarowych powinien, z uwzględnieniem przepisów postępowania w tym wymienionych wyżej, dokonać analizy znaków w ich całkowitej postaci, mając na względzie wszystkie czynniki odnoszące się do tych oznaczeń i całego kręgu odbiorców towarów oznaczanych przeciwstawionymi znakami towarowymi również w aspekcie oceny ewentualnego błędu co do pochodzenia.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdzając naruszenie wymienionych przepisów postępowania, które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) i art. 152 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku postanawiając o kosztach postępowania w oparciu o art. 200 w związku z art. 205 § 4 p.p.s.a.