Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1635/20
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2020-12-11 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 152 (6a) ust. 1, (17),(19), (20),(21), art. 132(1) ust. 1 pkt 1, art. 242, art. 251, art. 252, art. 253 ust. 1, art. 256
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art. 12, art. 1 ust. 1 i ust. 2, art. 17, art. 41 ust. 1 i ust. 2, art. 53
journal: Dz.U. 2017 poz 880
law: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jedn.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędziowie Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.) Sędzia WSA Tomasz Sałek po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 grudnia 2020 r. sprawy ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie uznania w całości sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oddala skargę


UZASADNIENIE

Decyzją z [...] czerwca 2020 r., znak: [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urząd, UP) po rozpoznaniu sprzeciwu wniesionego przez [...] Sp. z o.o. z siedzibą w R. (dalej: wnoszący sprzeciw, uczestnik postępowania) wobec zgłoszenia przez [...] Sp. z o.o. z siedzibą w R.(dalej: zgłaszający, uprawniony, skarżący) w dniu [...] października 2017 r. pod nr [...] znaku towarowego słowno-graficznego [...], na podstawie art. 15221 w zw. z art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776: dalej: p.w.p.) oraz art. 98 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.) w związku z art. 15223 p.w.p., uznał go w całości oraz przyznał wnoszącemu sprzeciw zwrot kosztów postępowania w sprawie.

Do wydania powyższej decyzji doszło na podstawie następujących ustaleń:

W dniu [...] kwietnia 2018 r. do Urzędu wpłynął sprzeciw [...] Sp. z o.o., [...] wobec zgłoszenia w dniu [...] października 2017 r. dla towarów z klasy 28 klasyfikacji nicejskiej znaku towarowego słowno-graficznego [...], pod nr [...] przez [...] Sp. z o.o., R.. Jako podstawę prawną sprzeciwu podano art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Zakres sprzeciwu dotyczył wszystkich towarów objętych zgłoszeniem, sklasyfikowanych w klasie 28, tj. zanęty wędkarskie, sprzęt wędkarski, artykuły wędkarskie.

Wnoszący sprzeciw podkreślił, że sporny znak towarowy w całości inkorporuje należący do niego utwór w postaci logo przedstawiającego słowo [...], wykonane oryginalną czcionką o indywidualnym charakterze (wizerunek utworu znajduje się w Protokole przekazania i przyjęcia logotypu z [...] listopada 2013 r., stanowiącego załącznik do sprzeciwu). Graficzną wizualizację słowa [...] opracował K. T., zgodnie z przedmiotem umowy o dzieło zawartej [...] listopada 2013 r. Efekt pracy (dzieło) w postaci logotypu zostało przekazane Zamawiającemu – M. C. (dalej: Zamawiający) na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu [...] listopada 2013 r., który następnie, na mocy umowy z [...] października 2017 r. przeniósł prawa majątkowe do logotypu na rzecz wnoszącego sprzeciw. Oznacza to, że uprawniony zgłosił sporny znak z naruszeniem autorskich praw majątkowych do logotypu należących do wnoszącego sprzeciw. Zgłoszony znak jako identyczny z logotypem [...] jest plagiatem.

Ponadto w dacie pierwszeństwa zgłoszenia spornego znaku towarowego [...] tj. w dniu [...] października 2017 r. istniała już firma zawierająca nazwę [...] (wpisana do rejestru przedsiębiorców [...] października 2017 r.), tożsamą ze zgłoszonym znakiem towarowym, obejmująca zakresem swojej działalności m.in. produkty objęte tymże znakiem, jak też funkcjonowała (i funkcjonuje) strona Internetowa - "[...]" (zarejestrowana [...] listopada 2013 r.), na której są prezentowane produkty sygnowane oznaczeniem [...]. Zgłaszający oraz wnoszący sprzeciw działają na tym samym obszarze - terytorium Polski.

Urząd pismem z [...] maja 2018 r. zawiadomił uprawnionego o wniesieniu sprzeciwu i doręczył mu jego odpis. Organ poinformował też strony o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie dwóch miesięcy od doręczenia im pism.

Po bezskutecznym upływie okresu przeznaczonego na ugodę, Urząd pismem z [...] września 2018 r. wezwał uprawnionego do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw.

Zgłaszający, w zakreślonym terminie wniósł o oddalenie sprzeciwu i przyznanie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika według norm przepisanych. Podniósł, że w okresie od 5 kwietnia 2004 r. do 2 października 2017 r. M. C. świadczył pracę na jego rzecz na podstawie umowy o pracę. Stosunek pracy uległ rozwiązaniu 2 października 2017 r. na podstawie oświadczenia uprawnionego z powodu ciężkiego naruszenia przez ww. pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, polegającego na bezprawnej, a do tego świadomej i celowej jego ingerencji w proces produkcji opakowań, folderów oraz innych produktów reklamowych oferowanych przez uprawnionego. W wyniku działań ww. pracownika, na każdym z wyżej wymienionych materiałów, umieszczany bywał słowno - graficzny znak o treści "[...]". To działanie pracownika było bezprawne, gdyż zgłaszający nigdy nie udzielał mu polecenia wykonania takiej czynności ani też nie udzielał mu zgody na wykorzystanie własnych produktów dla promowania cudzej marki. Pracownik nie odwołał się od rozwiązania umowy o pracę. W chwili złożenia przez uprawnionego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, opakowania z umieszczonym na nich logo "[...]"', były już od dłuższego czasu w obrocie handlowym i do chwili obecnej z tego rynku nie zostały wycofane. Pismem z 31 października 2017 r. zgłaszający wystąpił do Zamawiającego o wykazanie jego praw do znaku słownego i słowno - graficznego "[...]". Pracownik nie zajął stanowiska. Z kolei w tym okresie również żaden inny podmiot, w szczególności wnoszący sprzeciw, nie zgłosił wobec zgłaszającego żadnych roszczeń, nikt nie zwrócił się do niego o zaprzestanie korzystania ze znaku. Uprawniony zakwestionował wiarygodność i autentyczność umowy zawartej [...] listopada 2013 r. przez Zamawiającego z K. T., a następnie przez Zamawiającego z wnoszącym sprzeciw, gdyż brakowało jakichkolwiek dowodów jej wykonania. Zgromadzone dowody nie wykazywały także jakichkolwiek działań związanych z używaniem spornego znaku towarowego przed datą [...] stycznia 2018 r., kiedy po raz wnoszący sprzeciw pojawił się jako właściciel domeny [...] Brak wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej przez wnoszącego sprzeciw potwierdzał fakt uzyskania przezeń bytu prawnego dopiero [...] października 2017 r. Zresztą wnoszący sprzeciw nie wykazał, aby faktycznie, zanim uprawniony dokonał czynności przed UP, kiedykolwiek aktywnie prowadził jakąkolwiek działalność gospodarczą, wykorzystując faktycznie znak towarowy i aby znak ten faktycznie był z nim kojarzony. Nie wykazał, że posługiwał się nim w takim zakresie, w jakim czyni to osoba, której przysługuje ogół praw, jak i tego, że pod nazwą "[...]" miał rzeczywiste kontakty handlowe bądź tego, że zgłoszenie i rejestracja spornego znaku przez zgłaszającego mogłyby wprowadzać w błąd innych uczestników obrotu gospodarczego.

Wnoszący sprzeciw, odnosząc się do odpowiedzi na sprzeciw, podniósł, że na mocy umowy z [....] października 2017r. nabył od Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do logotypu [...]. Dlatego w dacie pierwszeństwa ze zgłoszenia spornego znaku towarowego istniały wcześniejsze prawa podmiotowe: prawo do firmy oraz prawa majątkowe wnoszącego sprzeciw do spornego znaku oraz słowa "[...]". Przy tym zgłaszający nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających jego prawo do posługiwania się czy zgłoszenia spornego znaku towarowego słownego. Co więcej, skierował pismo opatrzone datą: [...] października 2017 r. do M. C. (data stempla pocztowego: [...] listopada 2017 r.), co tylko potwierdzało, że uprawniony zgłosił sporny znak towarowy, będąc w pełni świadomym, że nie przysługują mu żadne prawa do oznaczenia słownego .[...].

Zgłaszający w kolejnym piśmie z [...] lutego 2019 r., odpowiedzi na ww. pismo wnoszącego sprzeciw, podtrzymując, że ten nie używał spornego znaku w sposób rzeczywisty i nieprzerwany. W dacie dokonania zgłoszenia wnoszący sprzeciw nie miał możliwości rozpoczęcia jakiejkolwiek działalności gospodarczej a tym bardziej zaistnienia w obrocie gospodarczym i zapewnienia sobie rozpoznawalności produktów oferowanych pod nazwą własną.

W kolejnym piśmie wnoszący sprzeciw podtrzymał dotychczasową opinię.

Urząd stwierdził, że sprzeciw został wniesiony zgodnie z art. 15217 p.w.p., tj. w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego i oparty na podstawie z art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p. (nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy wówczas, gdy używanie znaku mogłoby naruszyć istniejące już prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich). Według wnoszącego sprzeciw sporny słowno-graficzny znak towarowy [...] naruszał prawo do firmy [...] Sp. o.o., zarejestrowanej [....] października 2017 r., oraz należący do wnoszącego sprzeciw utwór w postaci logo przedstawiającego słowo [...], wykonane oryginalną czcionką o indywidulanym charakterze.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia prawa do firmy uczestnika, UP odwołał się do orzecznictwa, według którego w przypadku kolizji między nazwą/ firmą a znakiem towarowym pierwszeństwo należy przyznać ochronie nazwy/firmy wcześniej zaistniałej na rynku, niż prawu ochronnemu na znak towarowy. Nazwa przedsiębiorstwa (firma) służy jego identyfikacji i wyróżnieniu w obrocie prawnym i gospodarczym. Jest również nośnikiem pewnych informacji o cechach i walorach prowadzonej przez nie działalności. Nieuprawnione zakłócanie tych funkcji przedsiębiorstwa narusza prawo do firmy. O naruszeniu tym nie przesądza samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa, musi być wykazana faktyczna działalność używającego nazwy (jej zasięg terytorialny i przedmiotowy). Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy identycznymi lub podobnymi: nazwą i znakiem towarowym. Jednym z warunków uzyskania ochrony jest posiadanie tej samej klienteli, która mogłaby zostać wprowadzona w błąd. Tożsamość klienteli występuje zaś wówczas, gdy działalność obu przedsiębiorstw prowadzona jest w tej samej branży oraz w tym samym miejscu. Zatem stwierdzenie kolizji łączy się z działalnością konkurencyjną, gdy występują lub mogą wystąpić tożsame towary (usługi). Do kolizji oznaczeń nie dochodzi, jeżeli używanie zbieżnych nazw handlowych i znaków towarowych nie stwarza niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd oraz jeżeli nie stanowi niedozwolonego wykorzystania renomy oznaczenia z wcześniejszym pierwszeństwem.

Urząd przytoczył także art. 4310 k.c., który reguluje ochronę prawa do firmy jako dobra o osobisto- majątkowym charakterze, w pewnym sensie wyodrębnionej od ochrony dóbr osobistych (art. 24 k.c.). Przepis ten przyjmuje zasadę domniemania bezprawności działań, które naruszają lub też zagrażają prawu do firmy, analogicznie jak uczynił to ustawodawca w zakresie ochrony dóbr osobistych, na mocy art. 24 k.c. Ponadto formuła omawianego przepisu jest szeroka i pozwala także na ochronę dobrego imienia firmy. Organ zauważył, że naruszenie nazwy osoby prawnej może nastąpić także poprzez używanie części nazwy, jeżeli część ta pełni w wystarczającym stopniu funkcję indywidualizującą osobę prawną.

Odwołując się do literatury, UP przyjął, że firma przedsiębiorcy składa się z korpusu oraz dodatków, przy czym korpus stanowi podstawowy trzon (rdzeń) firmy, zaś dodatki mogą być obligatoryjne jak i fakultatywne.

Odnosząc powyższe rozważania do spornego znaku towarowego i zarzutów sprzeciwu, Urząd przyjął, że trzon firmy wnoszącego sprzeciw jest zbudowany ze słowa "[...]" do którego dodano element "[...]". Element dodatkowy (obligatoryjny) składa się z kolei z określenia formy prawnej, tj. "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" lub "sp. z o.o.".

Urząd nie miał wątpliwości, że część nazwy uczestnika (trzon firmy) tj. "[...]" stanowi element pełniący w wystarczającym stopniu funkcję go indywidualizującą. Jako utrwalony UP przywołał pogląd, że prawo do firmy może stanowić skuteczne przeciwstawienie rejestracji znaku towarowego jedynie w sytuacji wystąpienia kumulatywnie trzech przesłanek: podobieństwa oznaczeń (firmy i znaku towarowego), wcześniejszej i realnej znajomości firmy na terenie Polski będącej następstwem jej obecności na tym rynku oraz zbieżności (podobieństwa lub identyczności) towarów przedsiębiorcy posługującego się firmą i towarów przeznaczonych do oznaczania znaku towarowego.

Zdaniem UP brak było podstaw do uznania, że udzielenie ochrony na sporny znak towarowy nastąpiłoby z naruszeniem prawa do firmy wnoszącego sprzeciw. Uczestnik bowiem nie przedstawił dowodów, wskazujących na funkcjonowanie jego firmy na rynku polskim (nielokalnym) przed datą (jak i w dniu) zgłoszenia spornego znaku towarowego, jak i po tym zdarzeniu. Sporny znak [...] w warstwie słownej jest identyczny z korpusem firmy wnoszącego sprzeciw, która także zawiera charakterystyczny i wyróżniający fantazyjny element [...]. Zachodzi więc przesłanka identyczności pomiędzy firmą uczestnika, a spornym znakiem towarowym. Akceptując sporządzone przez wnoszącego sprzeciw zestawienie usług objętych wykazem prowadzonej przez niego działalności według [...], a wpisanego do KRS ( [...] -produkcja sprzętu sportowego) z towarami, do oznaczania których przeznaczony został znak sporny (zanęty wędkarskie, sprzęt wędkarski, artykuły wędkarskie), UP przyjął podobieństwo tych towarów i prowadzonej działalności. Jednak UP zauważył, że błędne jest utożsamienie wpisu firmy i świadczonych usług do KRS z rozpoczęciem prowadzenia rzeczywistej działalności dla wszystkich usług od tej daty. Wnoszący sprzeciw został zarejestrowany w KRS w dniu [...] października 2017 r., a więc niewątpliwie przed datą zgłoszenia spornego znaku do ochrony ([...] październik 2017 r.). Jednak uczestnik nie przedstawił żadnych dowodów rzeczywistego używania spornego znaku towarowego w okresie poprzedzającym wniosek o jego rejestrację przez zgłaszającego. Kolizja na linii "firma - znak towarowy" może zachodzić jedynie w zakresie rzeczywiście prowadzonej działalności pod wskazaną firmą na rynku ogólnopolskim (nielokalnym) - sam wpis [...] nie rodzi jeszcze takiej kolizji.

W opinii UP nie został także spełniony wymóg, tj. nie doszło do wcześniejszej i realnej znajomości firmy uczestnika na terenie Polski, będącej następstwem obecności tej firmy na rynku krajowym. Wnoszący sprzeciw, poza wydrukami oferty produktów ze strony internetowej [...], datowanymi przy tym na [...] kwietnia 2018 r., a więc po dacie zgłoszenia spornego znaku do rejestracji, nie przedstawił żadnych miarodajnych dowodów w zakresie rzeczywiście prowadzonej działalności pod wskazaną firmą na terenie kraju. Nie dowodził tego również fakt rejestracji domeny internetowej [...] przez uczestnika. Mogło to świadczyć jedynie o możliwości zapoznania się z ofertą uczestnika za pośrednictwem Internetu przez zainteresowanych odbiorców, pod warunkiem, że została ona na niej przedstawiona. Jednocześnie, z uwagi na olbrzymią ilość stron internetowych, UP miał wątpliwości, z uwagi na brak dowodów, czy strona była rzeczywiście odwiedzana przez klientów w zauważalnej liczbie, a oferta łączyła się ze sprzedażą.

Dlatego Urząd nie dopatrzył się kolizji pomiędzy firmą i spornym znakiem towarowym, a w konsekwencji naruszenia wcześniejszego prawa do firmy przez późniejszy znak.

Odnosząc się do drugiego, zgłoszonego w sprzeciwie, zarzutu uczestnika, że sporny znak towarowy słowno-graficzny w całości inkorporuje należący do niego utwór w postaci logo przedstawiającego słowo [...] wykonane oryginalną czcionką o indywidulanym charakterze (wizerunek utworu znajduje się w Protokole przekazania i przyjęcia logotypu z [...] listopada 2013 r., stanowiącego załącznik do sprzeciwu), tj. naruszenia autorskich praw majątkowych do utworu w postaci logotypu [...] w oparciu o art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p., Urząd uznał jego zasadność.

Wnoszący sprzeciw twierdził, że graficzną wizualizację słowa [...] opracował K. T., zgodnie z umową o dzieło zawartą [...] listopada 2013 r. z Zamawiającym. Efekt pracy (dzieło) w postaci logotypu zostało przekazane Zamawiającemu na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z [...] listopada 2013r., a następnie, na mocy umowy z [...] października 2017 r. Zamawiający przeniósł prawa majątkowe do logotypu [...] na rzecz uczestnika.

Organ odwołał się do definicji utworu zawartej w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych przykładowo w ust. 2 art. 1 tego aktu utworach, będących przedmiotem prawa autorskiego.

Urząd wyjaśnił, że prawa autorskie dzielą się na autorskie prawa osobiste czyli tzw. prawa "[...]" i "[...]" autorskie prawa majątkowe. Te pierwsze obejmują przede wszystkim prawo autora do wiązania z dziełem jego nazwiska (autor ma też prawo do przedstawiania utworu pod pseudonimem lub anonimowo). Prawo to nigdy nie wygasa i jest, z natury rzeczy, niezbywalne, nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę. Z kolei autorskie prawa majątkowe obejmują monopol praw majątkowych na rzecz autora utworu i jako takie nie mogą zaistnieć bez istnienia autorskich praw osobistych. Zasadą bowiem w prawie autorskim jest, że z utworu może korzystać lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona. Najczęściej będzie to sam twórca lub osoba, która nabyła (od twórcy) określone prawa majątkowe, np. wydawca lub producent, jak i inna osoba, która prawa takie nabyła.

W ramach rozpatrywania wspomnianego zarzutu należało ustalić, czy sporny znak towarowy [...] narusza autorskie prawa majątkowe wnoszącego sprzeciw, a najpierw ustalić istnienie tych praw do nazwy [...].

Zdaniem UP przeciwstawiona, zgodnie z oświadczeniem uczestnika grafika, stanowiąca kompozycję słowno-graficzną, w istocie, ma formę logotypu. Organ wyjaśnił, że logotyp obejmuje formę graficzną będącą interpretacją brzmienia nazwy i jednoznacznie identyfikująca markę, firmę, agencję, organizację, produkt, usługę, przedsięwzięcie, imprezę oraz każdy inny rodzaj aktywności gospodarczej lub społecznej. Podstawowym zadaniem logotypu jest odróżnienie usług i produktów danego podmiotu od konkurencji. Logotyp może składać się z: samego symbolu graficznego (godła), symbolu i nazwy lub samej nazwy (ponadto może zawierać inne elementy, dla przykładu slogan); wówczas jako skrótu często używa się pojęcia logo bądź wyłącznie samej nazwy i być tym samym literniczą częścią znaku firmowego/towarowego. Wyraz logotyp stanowi zbitek słów - logo i typ, co w kontekście do marki należy zdefiniować jako rodzaj grafiki wykorzystany do tekstowego przedstawienia samego obrazu. Logotyp jest częścią komunikacji wizualnej, jednak nie zawsze musi być częścią samego logo. W skład logo wchodzi znak graficzny - sygnet oraz przekaz tekstowy - logotyp. W parze sygnet i logotyp składają się na komunikację wizualną marki, chociaż każdy z nich z osobna pełni inne funkcje. Logotyp jest tekstową formą wizualną. Logo może składać się z samego sygnetu lub logotypu - przekazu tekstowego. Logotyp stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, a zatem jest przedmiotem praw autorskich.

Urząd zauważył, że uprawniony nie kwestionował, aby przeciwstawione przez wnoszącego sprzeciw rozwiązanie w postaci grafiki jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wątpliwości uprawnionego budziła umowa z [...] listopada 2013 r., zawarta przez Zamawiającego z K. T., jej autentyczność i wiarygodność. Zdaniem skarżącego brakuje bowiem jakichkolwiek dowodów jej wykonania, np. wykonania przelewu wynagrodzenia, graficzne przedstawienie znaku, wystawionego rachunku i dowodu jego rozliczenia.

Urząd jednakże zauważył, że wnoszący sprzeciw wraz z umową o dzieło z [...] listopada 2013 r. przedłożył podpisany przez Wykonawcę (twórcę logotypu ) – K. T. protokół przekazania i przyjęcia logotypu. Ponadto graficzne przedstawienie znaku zostało umieszczone w ww. protokole z [...] listopada 2013 r. Dlatego UP nie podzielił zarzutu zgłaszającego o braku wiarygodności wspomnianej wyżej umowy. Urząd podkreślił że sam uprawniony podniósł, że Zamawiający świadczył pracę na jego rzecz, a zawarty stosunek pracy uległ rozwiązaniu [...] października 2017r. wskutek naruszenia przez ww. pracownika obowiązków pracowniczych (bezprawnej ingerencji w proces produkcji opakowań, folderów i produktów reklamowych oferowanych przez uprawnionego poprzez umieszczenie na nich słowno - graficznego znaku o treści "[...]"). Działanie to miało miejsce przed [...] października 2017 r., kiedy to uprawniony wypowiedział M. C. umowę. Natomiast zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło [...] października 2017 r. Uprawniony podkreślił w odpowiedzi na sprzeciw, że nie udzielał Zamawiającemu zgody na wykorzystanie własnych produktów dla promowania cudzej marki. Zatem miał świadomość, że oznaczenie [...], umieszczone na jego produktach stanowi "[...]".

Ponadto, zgodnie z umową z [...] listopada 2013 r. K. T. upoważnił również Zamawiającego do rozporządzania prawami do dzieła oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie dzieła. Zawarto w niej także zapis, zgodnie z którym wskazane w niej prawa majątkowe oraz upoważnienie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody. Na tej podstawie Zamawiający na podstawie Umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych z [...] października 2017 r. przeniósł przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do utworu w postaci logotypu [...] na uczestnika.

Wobec powyższych ustaleń Urząd stwierdził, że sporny znak towarowy narusza prawa autorskie wnoszącego sprzeciw i zachodzą przesłanki uzasadniające uznanie sprzeciwu z powodu naruszenia art. 1321 ust. 1 pkt. 1 p.w.p. Rejestracja spornego znaku bowiem naruszyłaby autorskie prawo majątkowe wnoszącego sprzeciw do utworu, stanowiącego przeciwstawioną grafikę.

Zgłaszający, zakwestionował w całości powyższą decyzję UP i wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zarzucił temu rozstrzygnięciu naruszenie:

1. art. 7, art. 77 § 1 i § 2 k p a., polegające na niewłaściwym rozpatrzeniu materiału dowodowego oraz dokonaniu na jego podstawie błędnych ustaleń faktycznych, skutkujące przyjęciem za wiarygodną umowę o dzieło zawartą pomiędzy M. C. a K. T., pomimo tego, że w aktach sprawy brak jakichkolwiek dowodów na okoliczność tego, że do zawarcia umowy faktycznie doszło w dacie w niej wskazanej oraz ustaleniu, iż jedynie z samego faktu wypowiedzenia umowy o pracę złożonego M. C. wynika już, że zgłaszający w dacie tej miał świadomość, iż oznaczenie [...], umieszczone na jego produktach, w istocie stanowi źródło praw autorskich służących M. C., czemu w istocie zaprzecza pismo Zgłaszającego z [...].10.2017 r.;

2. art. 7b k p a. polegające na braku współdziałania organów administracji publicznej w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, poprzez zaniechanie zwrócenia się do właściwych organu podatkowego z żądaniem potwierdzenia, czy umowa z [...] listopada 2013 r., załączona do sprzeciwu z [...]kwietnia 2018 r., faktycznie funkcjonowała w obrocie prawnym czy wynikające z niej wynagrodzenie zgłoszone zostało do opodatkowania, które to dopiero ustalenia pozwoliłyby, stwierdzić iż umowa zawarta pomiędzy K. T. a M. C. sporządzona została w dacie w niej ujawnionej, a nie jedynie na potrzeby niniejszego postępowania,

3. art. 75 § 1 k.p.a. polegające na pochopnym oparciu zaskarżonej decyzji, jedynie na załączonej do akt sprawy umowy zawartej pomiędzy K. T. a M. C.,

4. art. 12 § 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, polegające na nieuwzględnieniu faktu, że ze względu na stosunek pracy łączący M. C. ze zgłaszającym, sporny znak towarowy stanowił co najwyżej utwór pracowniczy, co skutkuje tym, iż M. C. nie był uprawniony do swobodnego nim rozporządzania.

W oparciu o powyższe zarzuty wnosił o uchylenie lub zmianę w całości zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o oddalenie skargi, podtrzymując dotychczasową argumentację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga Zgłaszającego nie zasługuje na uwzględnienie.

Kwestionowana decyzja została wydana w postępowaniu wszczętym wskutek sprzeciwu uczestnika postępowania wobec zgłoszenia słowno –graficznego znaku towarowego [...] pod nr [...]przez uprawnionego.

Podstawę procesową wspomnianego postępowania stanowił art. 15217 p.w.p., według którego w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 1321 ust. 1-3 p.w.p.

Wnoszący sprzeciw wypełnił powyższe wymogi. Ogłoszenie o zgłoszeniu spornego znaku towarowego ukazało się w Biuletynie Urzędu Patentowego z dnia [...] lutego 2018 r. Nr [...]. Natomiast sprzeciw został wniesiony [...] kwietnia 2018 r. Sprzeciw wniosła spółka [...] Sp. z o.o., która podnosiła, że sporny znak w całości inkorporuje należący do niej utwór w postaci logo przedstawiający słowo [...] wykonane oryginalną czcionką o indywidualnym charakterze jak też narusza prawo do firmy. Oparła sprzeciw na podstawie z art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p., mówiącego że po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 1526a ust. 1 lub art. 15217 ust. 1, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Urząd Patentowy, na podstawi art. 15220 p.w.p. rozpatrywał sprzeciw w jego granicach i był związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw.

Co do zarzutu sprzeciwu – naruszenia przez zgłoszony znak prawa do firmy wnoszącego sprzeciw, UP nie podzielił stanowiska uczestnika i uznał, że nie zachodziła kolizja pomiędzy firmą i spornym znakiem towarowym, a w konsekwencji nie było naruszenia wcześniejszego prawa do firmy przez późniejszy znak.

Organ obszernie, wyczerpująco i logicznie, w oparciu o zebrany materiał dowodowy, z odniesieniem do obowiązujących przepisów, przedstawił swoje stanowisko w tym zakresie. Uzyskało ono aprobatę składu orzekającego. Poza tym żadna ze stron nie kwestionowała argumentów Urzędu uzasadniających brak naruszenia firmy przez zgłoszony znak.

Przechodząc do oceny stanowiska Urzędu, wykazującego zasadność drugiego z zarzutów sprzeciwu, że zgłoszenie spornego znaku towarowego naruszyło autorskie prawa majątkowe uczestnika do utworu w postaci logotypu [...], należało uznać je za prawidłowe.

Przede wszystkim wymaga podkreślenia, że uprawniony nie podważał ani w postępowaniu przed UP, ani w skardze, że sporne oznaczenie jest utworem według ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.; dalej: pr.aut.). W skardze wręcz odwołał się do art. 12 ust. 1 ww. aktu (Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron), sugerując, że sporny znak towarowy jako logotyp był utworem pracowniczym.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 2 pr.aut. przedmiotem prawa autorskiego jest utwór rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, którymi są m.in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) – pkt 1; plastyczne (pkt 2). Na mocy

art. 17 pr.aut. jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Z mocy art. 41 ust. 1 pr.aut. jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy (pkt 1); nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej

(pkt 2). Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (art. 41 ust. 2 pr.aut.). Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z mocy art. 53 pr.aut.

Organ zasadnie przyjął, że logotyp [...] stanowił utwór w rozumieniu art. 1 pkt 1 pr.aut. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w [...] z [...] marca 2018 r., sygn. akt [...], opubl. Lex nr [...], według którego: utworem" jest takie niematerialne dobro prawne, które stanowi rezultat "twórczej", a więc oryginalnej i kreatywnej działalności intelektualnej człowieka (twórcy utworu) lub zespołu ludzi (współtwórców utworu) oraz posiada równocześnie znamię indywidualności, a więc charakteryzuje się takimi cechami, które pozwalają je odróżnić od innych, wcześniej powstałych tego typu dóbr niematerialnych).

Następnie autorskie prawa majątkowe do spornego oznaczenia zostały przeniesione, najpierw przez twórcę- K. T. na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy z [...] listopada 2013 r. i protokołu zdawczo-odbiorczego z [....] listopada 2013 r., a następnie na podstawie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych z [...] października 2017 r. zawartej między Zamawiającym a [...]Sp. z o.o. (w organizacji), wspomniane dokumenty w aktach adm.

Należy zauważyć, że w świetle art. 53 pr.aut. wspomniane umowy zostały zawarte w prawidłowej formie, tj. w formie pisemnej.

Zatem uprawnionym w dacie zgłoszenia spornego znaku, jak i wniesienia sprzeciwu był uczestnik postępowania.

Zgłaszający nie przedstawił dowodów, aby sporny znak towarowy stanowił utwór pracowniczy. Sam zresztą przyznał w odpowiedzi na sprzeciw, że z M. C. [...] października 2017 r. rozwiązał umowę o pracę w trybie natychmiastowym na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. za naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (m.in. za bezprawne i świadomie umieszczenie własnego oznaczenia [...] na opakowaniach, folderach i innych materiałach reklamowych zgłaszającego), por. odpowiedź na sprzeciw z [...] października 2018 r. i dołączona doń kopia świadectwa pracy M. C., jak i pisma pełnomocnika skarżącego do M. C. z [...] października 2017 r., żądającego zajęcia stanowiska czy M. C. posiada prawa autorskie do oznaczenia [...]. Zatem na tamtym etapie postępowania zgłaszający nie miał wątpliwości, że nie przysługują mu prawa do spornego oznaczenia jako utworu jako takiego, czy na mocy art. 12 ust. 1 pr.aut., a M. C., będąc zatrudniony u uprawnionego, posługiwał się cudzą/własną marką. Dokumenty przedłożone przez wnoszącego sprzeciw (kopie opisanych wyżej umów) i nie podważone skutecznie przez skarżącego wykazały, że M. C. był uprawniony do oznaczenia [...] jako utworu i swoje uprawnienie przeniósł na uczestnika. Znalazło to odzwierciedlenie w firmie wnoszącego sprzeciw ([...] Sp. z o.o.), która [...] października 2017 r. (w dacie zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych) była na etapie organizowania się (odpis KRS w aktach adm.). Nadmienić należy, że M. C. został wspólnikiem u Wnoszącego sprzeciw, jak i członkiem zarządu (por. KRS, w aktach adm. i k-28 akt sądowych). Zatem racjonalne było podjęcie przez M. C. działań, aby zalegalizować oznaczenie [...] w nowym podmiocie (wnoszący sprzeciw), w którego organizowaniu brał udział, skoro posługiwanie się tym logotypem było przyczyną zwolnienia ww. przez zgłaszającego w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

W ocenie sądu przedstawione dowody wraz z oświadczeniami stron były wystarczające do poczynienia ustaleń, których organ prawidłowo dokonał i to w oparciu o cały materiał dowodowy, oceniając materiały we wzajemnym powiązaniu.

Sąd nie dopatrzył się naruszenia przez UP przepisów postępowania, szczególnie podnoszonych przez skarżącego: art. 7, art. 75, art. 77 § 1i § 2 k.p.a.

Wymaga wyjaśnienia, że w art. 15219 i art. 15220 p.w.p. zostały zakreślone reguły działania Urzędu przy rozpatrywaniu sprzeciwu. Należy też zauważyć, że wspomniane przepisy wymagają aktywności od stron postępowania, wiążąc z tym skutki procesowe. Jak już podnoszono, zgodnie z art. 15220 p.w.p. Urząd rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw. Z kolei według art. 15219 ust. 3 p.w.p. po upływie terminu na ugodowe załatwienie sprawy UP wzywa zgłaszającego do udzielenia w wyznaczonym terminie odpowiedzi na sprzeciw, w której zgłaszający przedstawia zarzuty oraz przytacza wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie. Na podstawie art. 15219 ust. 5 zd. pierwsze p.w.p. Urząd przekazuje wnoszącemu sprzeciw odpowiedź na sprzeciw oraz wyznacza mu termin na zajęcie stanowiska i uzupełnienie dowodów, a zgłaszający może odnieść się do dowodów i twierdzeń przedstawionych na podstawie ust. 5 przez wnoszącego sprzeciw w terminie wyznaczonym przez Urząd (ust. 6). Na podstawie art. 15219 ust. 7 p.w.p Urząd może wezwać stronę postępowania do przedstawienia, w wyznaczonym terminie, stanowiska dotyczącego materiałów przedstawionych przez drugą stronę lub ten organ. Na mocy ust. 8 tego samego art. Urząd pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w wyznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później. Dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powołuje się w terminie miesiąca od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Jednocześnie na mocy art. 15223 p.w.p do postępowania w sprawie sprzeciwu przepisy art. 242 ust. 1 i 2, art. 251, art. 252, art. 253 ust. 1 oraz art. 256 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Spośród wymienionych istotne znaczenie w niniejszej sprawie mają art. 252 i art. 253 ust. 1 p.w.p. Przepis art. 252 p.w.p stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania przed Urzędem stosuje się, z zastrzeżeniem art. 253, odpowiednio przepisy k.p.a. Z kolei art. 253 ust. 1 p.w.p. mówi, że przepisów k.p.a. o terminach załatwiania sprawy nie stosuje się do rozpatrywania zgłoszeń dokonanych w celu uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Co do obowiązków procesowych organu, przepisy k.p.a. stosuje się w postępowaniu przed UP w sprawach nieuregulowanych w p.w.p. (art. 252 p.w.p.) i do tego odpowiednio (art. 15223 p.w.p).

Z powołanych przepisów p.w.p., jak i z art. 7 k.p.a. wynika obowiązek aktywności dowodowej strony.

Nie doszło także do naruszenia art. 7b k.p.a. (W toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy), skoro nie było w niniejszej sprawie potrzeby podjęcia czynności w trybie w tym przepisie określonym, zwłaszcza że okoliczności mające być w tym trybie wyjaśnione, zostały wykazane.

Skoro nie doszło do naruszenia podnoszonych przez Skarżącego przepisów, a sąd nie dopatrzył się naruszenia innych unormowań, na mocy art. 151 p.p.s.a. skargę jako nieuzasadnioną należało oddalić.