Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1683/17
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2018-02-20 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 246 ust. 1 i ust. 2
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski Sędziowie Asesor WSA Joanna Kruszewska-Grońska (spr.) Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2018 r. sprawy ze skargi A. z siedzibą w L., Holandia na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "UP RP", "organ"), po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] września 2016 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak towarowy "PANZOL" o numerze [...] (dalej: "sporny znak"), udzielonego na rzecz A. B.V. z siedzibą w Holandii (dalej: "skarżący"), wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, wniesionego przez T. GmbH z siedzibą w Niemczech (poprzednio: N. GmbH z siedzibą w Niemczech; dalej "uczestnik postępowania"), decyzją z [...] września 2016 r., na podstawie art. 246 i art. 247 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm., dalej: "p.w.p.") oraz art. 98 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p., unieważnił prawo ochronne na sporny znak oraz przyznał uczestnikowi postępowania od skarżącego kwotę 2.600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Do wydania niniejszej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Decyzją z [...] kwietnia 2010 r. UP RP udzielił na rzecz skarżącego prawo ochronne na sporny znak zgłoszony [...] marca 2009 r. za numerem [...] i przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 5 według klasyfikacji nicejskiej – produktów farmaceutycznych. Od ww. decyzji uczestnik postępowania wniósł sprzeciw, wskazując, że jest uprawniony do wspólnotowego słownego znaku towarowego "PANTOZOL" o numerze [...] (dalej: "znak przeciwstawiony"), przeznaczonego do sygnowania towarów w klasie 5 według klasyfikacji nicejskiej, tj. środki lecznicze dla ludzi – preparaty żołądkowo-jelitowe. Uczestnik postępowania zwrócił uwagę na podobieństwo oraz identyczność towarów, a także podobieństwo oznaczeń, co skutkuje niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd określonym w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zdaniem uczestnika postępowania, odbiorcy natrafiając na rynku na towary oznaczone spornym znakiem będą przekonani, że towary te pochodzą z jego firmy lub między firmami istnieją powiązania organizacyjne.

W odpowiedzi skarżący uznał sprzeciw za bezzasadny, podnosząc, że uczestnik postępowania nie używa w obrocie znaku przeciwstawionego, co jest kluczowe dla sprawy, ponieważ dopiero używanie zarejestrowanego znaku towarowego daje podstawę do żądania unieważnienia prawa ochronnego na ten znak. Zaakcentował też, że występujący w obu znakach (tj. spornym i przeciwstawionym) element "PAN" ma charakter rodzajowy i wobec tego jest pozbawiony zdolności odróżniającej. W ocenie skarżącego, ostatni element porównywanych oznaczeń w postaci zbitki literowej "ZOL" nie ma znaczenia, gdyż jako ostatni człon jest z reguły pomijany przez odbiorców. Oba znaki różnią się wystarczająco z uwagi na obecność sylaby "TO" i nie są do siebie podobne w stopniu mogącym powodować konfuzję u odbiorców, bowiem odbiorcą obu znaków są osoby ordynujące produkty lecznicze oraz zaopatrujące pacjentów w produkty lecznicze, a więc profesjonaliści. Skarżący podkreślił również, iż znak sporny jest umieszczany na produktach leczniczych zawierających substancję czynną pantoprazolum.

Decyzją z [...] września 2012 r., wydaną na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 246 i art. 247 ust. 2 p.w.p. i art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p., organ oddalił sprzeciw. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia UP RP nie stwierdził podobieństwa w sferze wizualnej porównywanych znaków, wskazując na różnicę długości przeciwstawionych znaków. Podniósł również brak podobieństwa w płaszczyźnie fonetycznej, bowiem wymowa porównywanych znaków jest odmienna, słychać wyraźnie człon "TO", co wynika z tego, że jest to sylaba akcentowana. Ponadto wymowa słowa "PANTOZOL" jest dłuższa od wymowy słowa "PANZOL".

Odnosząc się z kolei do płaszczyzny znaczeniowej, organ podkreślił fantazyjny charakter oznaczenia spornego i znaku przeciwstawionego w kontekście rozpatrywanych towarów. W ocenie organu, jedynie część konsumentów, tj. lekarze i farmaceuci, będzie mogła rozumieć słowo "PANZOL" i "PANTOZOL" jako odniesienie do substancji czynnej o nazwie pantoprazolum. Nie było zatem podstaw do stwierdzenia podobieństwa także na tej płaszczyźnie. Organ uznał, iż element "ZOL" jest powszechnie używany jako sufiks w przypadku nazw leków - nie wpływa tym samym na zdolność odróżniającą porównywanych znaków. Kluczowe znaczenie mają elementy "PAN" i "PANTO". Zgodnie zaś z orzecznictwem sądów administracyjnych i poglądami doktryny, w znakach krótkich (do pięciu liter włącznie) wystarczy różnica jednej litery, by wyłączyć podobieństwo.

Organ podniósł następnie, że klienci, dokonując zakupu produktu farmaceutycznego, zachowują się szczególnie rozważnie i analizują znak je oznaczający w sposób dokładny. Nie ma w tym przypadku zastosowania zasada dotycząca niedoskonałej pamięci konsumentów, gdyż różnice między porównywanymi znakami są na tyle znaczące, iż do pomyłki nie dojdzie.

Uczestnik postępowania wniósł skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej też: "WSA w Warszawie"), w której wskazał, że według utrwalonej praktyki i orzecznictwa zarówno sądów krajowych, jak i sądów UE im bardziej zbliżone są towary i/lub usługi oznaczane porównywanymi znakami, tym większe powinny być różnice między znakami i tym ostrzejsze powinny być kryteria oceny stopnia podobieństwa znaków towarowych, który stwarza niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. W zakresie podobieństwa towarów uczestnik postępowania podniósł, że UP RP nie tylko nie przyjął zaostrzonych kryteriów analizy stopnia podobieństwa porównywanych znaków towarowych, ale dokonał analizy wybiórczo, pomijając oczywiste podobieństwo wynikające z faktu, że sporny znak składa się wyłącznie z członów "PAN" i "ZOL" (identycznych jak w znaku przeciwstawionym, z którego usunięto jedynie dwie środkowe litery "T" i "O"), a podkreślając tę mało istotną różnicę między znakami, wskazał, iż organ nie uwzględnił tego, jak małe są szanse, że różnica ta będzie dostrzeżona i co bardzo ważne, zapamiętana przez odbiorców w zwykłych warunkach obrotu handlowego.

Uczestnik postępowania podkreślił również, iż analiza stosunku liczby oznaczeń posiadających końcówkę "ZOL" do ogólnej liczby oznaczeń ważnych na terytorium Polski w klasie towarowej farmaceutyków dowodzi, że tylko 0,1% takich oznaczeń ma powyższą końcówkę. Tak więc jedna z najistotniejszych okoliczności, jaką jest jednoczesna identyczność trzyliterowego członu początkowego "PAN" i trzyliterowej końcówki "ZOL" została przez organ niezasadnie pominięta.

W ocenie uczestnika postępowania podobieństwo wizualne i fonetyczne obu oznaczeń jest bardzo duże. Stwierdzenie zaś podobieństwa stwarzającego możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd nawet w jednej płaszczyźnie postrzegania znaku jest wystarczające dla stwierdzenia naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

WSA w Warszawie, działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; obecnie Dz. U. z 2017, poz. 1369 ze zm.; dalej: "p.p.s.a."), wyrokiem z 28 października 2013 r., sygn. akt VISA/Wa 295/13 uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził od organu na rzecz skarżącej kwotę 1.600 zł tytułem zwrotów kosztów postępowania.

W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji podkreślił, że prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd istnieje, jeżeli mogliby oni uznać, iż dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa spornych znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy uwzględnieniu w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali.

W ocenie Sądu I instancji, nie można było zgodzić się ze stanowiskiem organu przedstawionym w zaskarżonej decyzji, ponieważ oparcie rozstrzygnięcia jedynie na różnicy w zakresie budowy znaków, sprowadzające się do liter "TO" jest uproszczeniem, a wnikliwa analiza oznaczeń powinna prowadzić do ustalenia, że oba znaki zbudowane są z identycznych początków w postaci liter "PAN", przy czym również końcówka obu znaków – "ZOL" - jest identyczna. Ponadto prawie wszystkie litery (oprócz liter "TO") użyte w znaku z wcześniejszym pierwszeństwem "PANTOZOL" występują również w znaku "PANZOL", zaś wszystkie litery, z wyjątkiem dwóch liter "TO", w znaku późniejszym są w tym samym położeniu co w znaku wcześniejszym. Ograniczając się do wskazania różnicy liter "TO", organ nie wyjaśnił, dlaczego różnica ta przeważa nad elementami świadczącymi o podobieństwie znaków.

Skarżący zaskarżył ww. wyrok WSA w Warszawie w całości skargą kasacyjną, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Zarzucił zaskarżonemu wyrokowi:

1. naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 ppkt c) p.p.s.a. polegające na błędnym stwierdzeniu, że decyzja UP RP z [...] września 2012 r. naruszała przepisy postępowania, a w szczególności, że wbrew art. 107 § 3 k.p.a. nie wskazywała przyczyn, dla których UP RP uznał, że elementy wspólne znaków towarowych "PANZOL" i "PANTOZOL" nie świadczą o ich podobieństwie;

2. naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 ppkt c) p.p.s.a. i art. 134 § 1 p.p.s.a. poprzez pominięcie elementów uzasadnienia decyzji istotnych dla oceny jej prawidłowości, dotyczących zwłaszcza wyłączenia możliwości wprowadzenia w błąd z uwagi na szczególne warunki obrotu towarami oznaczonymi spornymi znakami (leki na receptę), szczególną grupę odbiorców tych znaków oraz wysoki stopień ich świadomości oraz zorientowania;

3. naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 ppkt c) p.p.s.a. i art. 134 § 1 p.p.s.a. poprzez uznanie, że decyzja nie odpowiadała prawu, podczas gdy z uwagi na okoliczności wskazane powyżej istniały podstawy do uznania, że decyzja rozstrzygnęła sprawę prawidłowo, nawet jeżeli przyjąć że istniało podobieństwo pomiędzy znakami towarowymi "PANZOL" i "PANTOZOL";

4. błędną wykładnię art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. polegającą na przyjęciu, że do uznania, iż istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu tego przepisu wystarczające jest samo ustalenie podobieństwa pomiędzy znakami.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżący podkreślił, że decyzja zawiera obszerną argumentację dotyczącą elementów zbieżnych znaków "PANZOL" i "PANTOZOL". Tym samym nie zgodził się z ustaleniem Sądu I instancji, że UP RP oparł rozstrzygnięcie sprawy wyłącznie na analizie różnic pomiędzy znakami. Istotnie, to różnice zadecydowały finalnie o wykluczeniu podobieństwa obu tych znaków, ale jest to naturalne i logiczne, bowiem o braku podobieństw pomiędzy znakami towarowymi decydują właśnie różnice.

W ocenie skarżącego, Sąd I instancji całkowicie pominął kwestię specyfiki towarów oznaczanych spornymi znakami, warunków obrotu nimi, a także specyficznego charakteru ich odbiorców. Tymczasem okoliczności te mają zasadnicze znaczenie w sprawie, bowiem wywierają istotny wpływ na sposób, w jaki odbiorcy postrzegają sporne znaki, w konsekwencji na to, czy istnieje wśród nich ryzyko konfuzji czy nie. Podkreślił, że leki opatrzone znakiem "PANTOZOL" nie są w ogóle dostępne na rynku w Polsce, a leki opatrzone znakiem "PANZOL" podlegają obrotowi kontrolowanemu i są dostępne wyłącznie na receptę. Co więcej są to leki refundowane co pociąga za sobą wyższy stopień staranności przy ich ordynowaniu. Zdaniem skarżącego, w sprawach, w których sporne znaki towarowe służą do oznaczania leków na receptę, można wręcz przyjąć zasadę, że próg spowodowania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd jest szczególnie wysoki, bowiem przeciwko konfuzji przemawia nie tylko specyficzny charakter odbiorców, ale również specyficzny sposób dystrybucji towarów oznaczonych znakiem, w tym fakt, iż zakupu tych towarów nie można dokonać bez uprzedniej wizyty u lekarza i uzyskania recepty, przy czym to lekarz wskazuje lek, a więc dokonuje rozróżnienia pomiędzy znakami.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną uczestnik postępowania wniósł o jej oddalenie oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: "NSA") wyrokiem z 7 maja 2015 r., sygn. akt II GSK 696/14 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie oraz zasądził od uczestnika postepowania na rzecz skarżącego kwotę 950 zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Sąd kasacyjny wskazał, że uwzględnienie sprzeciwu w oparciu przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wymaga spełnienia trzech podstawowych przesłanek. Po pierwsze, znaki te muszą dotyczyć towarów identycznych lub podobnych. Musi też wystąpić identyczność lub podobieństwo znaków. Po trzecie, na podstawie tych dwóch przesłanek należy ocenić, czy zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Sąd I instancji, uchylając decyzję organu, skoncentrował się wyłącznie na drugiej z wymienionych przesłanek. Dokonał szczegółowej analizy podobieństwa znaków "PANZOL" i "PANTOZOL" i doszedł do przekonania, że przeciwstawione znaki są podobne. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku zabrakło jednak przede wszystkim odniesienia się do kwestii identyczności lub podobieństwa towarów oznaczonych spornymi znakami. W tym kontekście NSA podkreślił, iż w ogólnie przyjętej metodologii badania przeciwstawionych znaków dla ustalenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów przyjmuje się, że w pierwszej kolejności bada się podobieństwo towarów, a po potwierdzeniu tego podobieństwa należy ustalić jego stopień. Następnie badaniu podlega podobieństwo znaków, obejmujące również ustalenie stopnia tego podobieństwa. Podobieństwo towarów jest bowiem niezbędną przesłanką powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Podkreśla się przy tym, że sama przynależność towarów do tej samej klasy towarowej klasyfikacji nicejskiej nie może być przesądzająca, ponieważ nie służy tym celom, ma bowiem charakter administracyjny. W ramach badania podobieństwa towarów należy zatem przede wszystkim uwzględniać okoliczności dotyczące samych towarów (ich charakter i przeznaczenie) oraz okoliczności rynkowe, czyli warunki w jakich te towary funkcjonują w obrocie towarowym. Sąd I instancji w ogóle nie zajął się tymi kwestiami. Nie uwzględnił podnoszonych w sprawie warunków dostępności tych produktów w aptekach, nie wyjaśnił w szczególności, czy są to produkty dostępne wyłącznie na receptę oraz czy są one refundowane, czy badane znaki towarowe dotyczą produktów, które mogą być stosowane zamiennie, a także czy sposób ich stosowania i leczone schorzenia są różne.

Zdaniem NSA, nabywca produktów farmaceutycznych dokonuje ich zakupu z większą ostrożnością niż np. artykułów spożywczych. Dysponuje ponadto możliwością zasięgnięcia porady farmaceuty. Dodatkowo w przypadku leków dostępnych na receptę odbiorcą tego rodzaju produktów są w istocie nie pacjenci, lecz przepisujący je lekarze, od których można oczekiwać działania ze szczególną starannością. O ile oczywiście nie można wykluczyć, że również w przypadku produktów farmaceutycznych podobieństwo znaków towarowych może powodować wprowadzenie odbiorców w błąd, to występowanie tego rodzaju ryzyka powinno zostać dostatecznie uprawdopodobnione przez Sąd I instancji, w sytuacji gdy uchyla on decyzję odmawiającą unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, wydaną na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Tymczasem tego rodzaju analizy zabrakło w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku i z tej przyczyny NSA uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, tut. Sąd wyrokiem z 17 września 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 17986/15, uchylił decyzję organu z [...] września 2012 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że organ słusznie podniósł, iż przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., na który powołał się skarżący, ma zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy kumulatywnie spełnione zostały trzy następujące przesłanki: po pierwsze, podobieństwa lub identyczności oznaczeń, po drugie podobieństwa lub identyczności towarów lub usług, do oznaczania, których przeznaczone są znaki towarowe oraz po trzecie istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Prawidłowo również organ powołał się na stanowisko doktryny i orzecznictwa, że badanie podobieństwa oznaczeń winno być poprzedzone badaniem podobieństwa towarów. Używanie bowiem identycznych oznaczeń dla towarów niepodobnych nie wywołuje ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Badając podobieństwo towarów należy uwzględnić różnorakie kryteria, takie jak przeznaczenie towarów, zasadę działania, krąg odbiorców, do których są skierowane towary, sposób działania, sprzedaży (dystrybucji) towarów, czas użytkowania, pomocniczo wygląd towarów. Jednakże mimo wskazania, że porównując towary należy uwzględniać różnorakie czynniki organ nie zastosował tego słusznego poglądu w praktyce. Ograniczył się do stwierdzenia, iż oba znaki służą do oznaczania towarów w klasie 5, znak z wcześniejszym pierwszeństwem – środków leczniczych dla ludzi, mianowicie preparatów żołądkowo-jelitowych, zaś znak późniejszy – produktów farmaceutycznych a zatem w badanym przypadku należało uznać identyczność towarów. W ocenie Sadu, takie stanowisko organu nie spełnia wymogów przewidzianych w art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. UP RP nie zbadał bowiem przede wszystkim kwestii związanych z warunkami, w jakich towary funkcjonują na rynku, tj. nie wyjaśnił dostępności tych produktów w aptekach, nie wyjaśnił czy są to produkty dostępne wyłącznie na receptę oraz czy są one refundowane; czy badane znaki towarowe dotyczą produktów, które mogą być stosowane zamiennie, a także tego, czy sposób ich stosowania i leczone schorzenia są różne. Wszystkie te okoliczności powinny być uwzględnione przez organ przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Pozwoli to organowi na pełną ocenę stopnia podobieństwa towarów, do oznaczania których służą oba znaki towarowe.

Powyższe orzeczenie Sądu z 17 września 2015 r. uprawomocniło się.

W uzasadnieniu powołanej na wstępie zaskarżonej w niniejszej sprawie decyzji z [...] września 2016 r. UP RP stwierdził, że porównywane znaki przeznaczone są do oznaczania towarów identycznych. Sporny znak jest przeznaczony do oznaczania "produktów farmaceutycznych", przy czym z wykazu towarów tego znaku nie wynika, aby były one dostępne tylko na receptę bądź refundowane. Produkty farmaceutyczne to pojęcie bardzo szerokie, w ramach którego mieści się każdy lek, czyli substancja lub połączenie substancji do leczenia chorób u ludzi i zwierząt, bądź zapobiegania takim chorobom. Dlatego organ uznał, iż środki lecznicze dla ludzi takie jak preparaty żołądkowo-jelitowe, do oznaczania których przeznaczony jest znak przeciwstawiony, należą do szerszej kategorii produktów farmaceutycznych, do sygnowania których jest przeznaczony znak sporny. W takiej zaś sytuacji, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, towary te należało uznać za identyczne. Organ podkreślił, że towary opatrywane badanymi oznaczeniami mają identyczny charakter - są to leki (czyli substancje lub połączenie substancji do leczenia chorób u ludzi i zwierząt, bądź zapobiegania takim chorobom) oraz identyczne przeznaczenie - służą do leczenia lub zapobiegania chorobom. Ponadto produkty te zawierają identyczną substancję czynną - pantoprazolum, a tym samym należało uznać, iż służą do leczenia identycznych schorzeń (żołądkowo-jelitowych), a co się z tym wiąże mogą być teoretycznie stosowane zamiennie. Produkty te mają identyczne kanały dystrybucji - apteki oraz taki sam krąg odbiorców, do którego zaliczają się specjaliści - lekarze i farmaceuci, jak również osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy - pacjenci. Taki sam jest również zwyczajowy sposób stosowania tych towarów - zwykle są to tabletki lub zawiesiny do zażywania doustnego, maści aplikowane zewnętrznie lub preparaty płynne do iniekcji. Identyczne jest także zwyczajowe pochodzenie porównywanych towarów - produkują je przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Na odmienną ocenę organu, co do identyczności towarów wskazanych w wykazach porównywanych znaków, nie mogły wpłynąć twierdzenia skarżącego, że leki opatrzone znakiem "PANTOZOL" nie są w ogóle dostępne na polskim rynku, a leki oznaczone znakiem "PANZOL" podlegają obrotowi kontrolowanemu i są dostępne wyłącznie na receptę. Okoliczności rynkowe, takie jak dostępność danych towarów na rynku, jak również to, czy dany towar - lek jest wydawany na receptę lub refundowany, czy nie, nie ma wpływu na ocenę podobieństwa towarów wskazanych w wykazach poszczególnych znaków towarowych - oceny tej dokonuje się bowiem w oparciu o cechy samych towarów objętych zakresem ochrony. Jednocześnie UP RP zaznaczył, iż zarówno preparaty farmaceutyczne, jak i środki lecznicze dla ludzi, mianowicie preparaty żołądkowo- jelitowe, co do zasady mogą być refundowane, a obrót nimi może być kontrolowany poprzez wymóg wystawiania recepty, jednakże możliwość refundacji i obostrzenia dotyczące obrotu regulują odrębne przepisy.

Wobec stwierdzenia identyczności towarów z klasy 5, oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi, organ dokonał analizy porównawczej samych oznaczeń, celem ustalenia, czy w rozpatrywanej sprawie zachodzi kolejna przesłanka wskazana w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., tj. identyczność lub podobieństwo samych znaków. Zatem UP RP porównał badane znaki w trzech różnych płaszczyznach postrzegania - wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, mając na uwadze, iż decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy. W wyniku tej oceny organ doszedł, do przekonania, że porównywane znaki są podobne, a podobieństwo to przejawia się przede wszystkim w warstwie wizualnej i fonetycznej ze względu na występowanie w obydwu znakach identycznych początków "PAN" oraz końcówek "ZOL". Prawie wszystkie litery (oprócz liter "TO") ujęte w znaku przeciwstawionym "PANTOZOL" występują również w znaku spornym, przy czym ich uszeregowanie jest identyczne. Zdaniem organu, różnica dotycząca dwóch liter "TO" nie przeważa nad elementami świadczącymi o podobieństwie porównywanych znaków, zwłaszcza, że mamy do czynienia z identycznością pierwszych i końcowych części oznaczeń. UP RP powołał się w tym zakresie na decyzje OHIM z [...] czerwca 2010 r. nr [...] , OPTURA/OPTICURA oraz z [...] kwietnia 2010 r. nr [...] dot. znaków PROVIACT/PROACT.

Jednocześnie organ wskazał, że nie może być mowy o podobieństwie pomiędzy porównywanymi znakami w warstwie znaczeniowej, ponieważ oba te znaki, mimo że nawiązują do nazwy substancji czynnej - pantoprazolum, to jako całość są oznaczeniami fantazyjnymi.

W kontekście ostatniej przesłanki, o której stanowi art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. tj. ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów, organ podniósł, iż właściwy krąg odbiorców towarów, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki składa się zarazem ze specjalistów z dziedziny medycyny (lekarzy, farmaceutów pielęgniarek), jak i z przeciętnych konsumentów, czyli pacjentów i osób się nimi zajmujących. Przeciętni konsumenci, zdaniem organu, także należą do kręgu docelowych odbiorców, ponieważ specyfikacja towarów, do oznaczania których są przeznaczone porównywane znaki nie była ograniczona do leków dostępnych na receptę i w związku z tym nie można było wykluczyć, że towary te będą mogły być dostępne również w wolnej sprzedaży. Jako punkt odniesienia UP RP przyjął zwykłe okoliczności sprzedaży towarów oznaczonych porównywanymi znakami, czyli takie okoliczności, których można się zwykle spodziewać dla danej kategorii towarów - leków. Szczególne okoliczności, w których towary oznaczone znakami są faktycznie oferowane, takie jak wskazane powyżej - tj. dostępność na rynku, refundacja, czy wydawanie na receptę nie mają, co do zasady, wpływu na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ mogą być one różne w różnym czasie w zależności od życzeń właścicieli znaków towarowych lub wynikać z odrębnych przepisów. Reasumując organ stwierdził, że niezależnie od tego czy dany lek dostępny jest na receptę czy też nie, stopień uwagi jego nabywców, tj. zarówno profesjonalistów, jak i zwykłych konsumentów, jest wyższy niż przeciętny. Zatem z uwagi na podobieństwo pomiędzy porównywanymi oznaczeniami, nawet uważni odbiorcy, a zwłaszcza zwykli konsumenci, mogą być wprowadzeni w błąd co do źródła komercyjnego pochodzenia identycznych towarów, oznaczanych porównywanymi znakami.

Powyższą decyzję organu skarżący zaskarżył skargą do tut. Sądu, wnosząc o jej uchylenie w całości i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Zaskarżonej decyzji zarzucił:

1. naruszenie art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 107 § 3 k.p.a. poprzez błędne ustalenie, że towary objęte rejestracją znaku spornego są identyczne z towarami objętymi rejestracją znaku przeciwstawionego, podczas gdy okoliczności sprawy nie dawały podstawy do takiego ustalenia;

2. naruszenie art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 107 § 3 k.p.a. poprzez błędne ustalenie, że sporny znak jest podobny do znaku przeciwstawionego, podczas gdy okoliczności sprawy nie dawały podstawy do takiego ustalenia;

3. naruszenie art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 107 § 3 k.p.a. poprzez błędne ustalenie, że sporny znak stwarza ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., podczas gdy okoliczności sprawy nie dawały podstawy do takiego ustalenia;

4. naruszenie art. 107 § 3 k.p.a. poprzez niewyjaśnienie powodów, dla których UP RP przyjął podobieństwo fonetyczne pomiędzy porównywanymi znakami, jak również dla których uznał, że w sprawie istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., pomimo wysokiego stopnia uwagi odbiorców spornych znaków (lekarze, farmaceuci, pacjenci);

5. błędne zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. polegające na unieważnieniu prawa ochronnego na sporny znak, a będące konsekwencją uchybień wskazanych w pkt 1-4 powyżej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należało oddalić, gdyż zaskarżona decyzja nie narusza prawa. W sprawie zostały wyjaśnione wszystkie istotne dla podjętego rozstrzygnięcia elementy stanu faktycznego; nie budzi też zastrzeżeń Sądu subsumcja tego stanu przez organ pod zastosowane w decyzji, przepisy prawa i interpretacja tych przepisów na użytek poczynionych w sprawie ustaleń.

Stosownie do treści art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa. W myśl art. 246 ust. 2 p.w.p. podstawę sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji.

Uczestnik postępowania wnosząc sprzeciw od decyzji udzielającej skarżącemu prawo ochronne na sporny znak, powołał się na przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., w myśl którego nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Niedopuszczalne jest więc udzielenie stosownego prawa ochronnego, gdyby w jego wyniku powstało prawo wyłączne, którego zakres pokrywałby się z zakresem prawa z rejestracji (prawa ochronnego) z wcześniejszym pierwszeństwem. Na tle tego przepisu nie ulega wątpliwości, że o tym, czy w konkretnym przypadku mogłoby dojść do kolizji praw z rejestracji, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów/usług, do oznaczania których przeznaczony został sporny znak towarowy.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów/usług jest centralnym pojęciem prawa znaków towarowych. Najogólniej rzecz ujmując, polega ono na możliwości błędnego, nieodpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez odbiorcę pochodzenia danego towaru, ze względu na oznaczający go znak towarowy, przedsiębiorcy uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego (por. R. Skubisz [w:] System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, pod red. prof. R. Skubisza, Wydawnictwo C.H. Beck/Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, Nb. 44, a także powołane tam orzecznictwo oraz literatura).

Ocena powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd ze względu na kolizję znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem z zarejestrowanym znakiem towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem, wymaga ustalenia przede wszystkim identyczności lub podobieństwa towarów/usług objętych przeciwstawionymi znakami, a następnie ustalenia identyczności lub podobieństwa samych przeciwstawionych znaków. Następnie, mając na względzie rezultat powyższych ustaleń, należy przeprowadzić całościową ocenę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd zakłada przede wszystkim jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został wcześniejszy znak towarowy oraz identyczność lub podobieństwo pomiędzy znakiem zgłaszanym, a znakiem wcześniejszym. Przesłanki te powinny być spełnione kumulatywnie (tak m.in. [w:] wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P, Vedial vs. OHIM, Rec.s. I-9573, pkt 51). Tak więc, w przypadku braku jednej z przesłanek niezbędnych do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., nie może występować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Innymi słowy, we wszystkich sprawach, w których powstaje problem podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, jest on wypadkową dwóch - ściśle ze sobą powiązanych - elementów, tj.: po pierwsze podobieństwa (jednorodzajowości) towarów/usług, dla których znaki są zgłaszane, zarejestrowane lub używane, a po drugie - podobieństwa oznaczeń. Oba te czynniki wyznaczają zakres ochrony znaku towarowego (tak m.in. M. Kępiński [w:] Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PWOWI, zeszyt nr 28 z 1982 r., s. 10).

Zdaniem Sądu, zarzuty skarżącego są nieuzasadnione, ponieważ zaskarżona decyzja zawiera pełną analizę przedłożonych materiałów dowodowych oraz dokładną analizę podobieństwa znaków, zarówno pod kątem ich elementów wspólnych, jak i odmiennych. Rozpoznając sprawę organ wziął pod uwagę różne kryteria oceny, mianowicie przeznaczenie towarów, zasadę działania, krąg odbiorców, do których towary są skierowane, sposób działania, a także sposób dystrybucji tych towarów. Na podstawie tej szczegółowej analizy UP RP zasadnie uznał, iż porównywane znaki są podobne w takim stopniu, że zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Na wstępie Sąd w składzie tu orzekającym w pełni popiera pogląd wyrażony przez tut. Sąd w wyroku z 27 września 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 2375/16, zgodnie z którym o podobieństwie towarów decyduje posiadanie przez nie podobnych cech oraz zaspokajanie podobnych potrzeb z punktu widzenia konsumenta. Kryterium przeznaczenia towarów/usług odnoszące się do celu, dla którego zostały wykonane, do ich zamierzonego zastosowania, funkcji, którą mają spełniać jest elementem wyjściowym do oceny towarów w ww. zakresie. Stwierdzenie podobieństwa lub braku podobieństwa jest wyłącznie wynikiem analizy dokonanej w oparciu o treść wykazu towarów porównywanych znaków towarowych. Zawsze przy tym brane jest pod uwagę tylko dosłowne (literalne) znaczenie opisu towarów/usług wskazanych w wykazie. W żadnym przypadku uniwersalne wnioski o podobieństwie określonych towarów - formułowane a priori - nie mogą zastąpić takiej analizy.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że oba przeciwstawione znaki towarowe przeznaczone zostały do oznaczania towarów z klasy 5, przy czym zakres towarów w przypadku znaku przeciwstawionego, tj. "środki lecznicze dla ludzi, a mianowicie preparaty żołądkowo-jelitowe" mieści się w ramach takiej kategorii towarów jak "produkty farmaceutyczne", do oznaczania których służył sporny znak. Preparaty żołądkowo-jelitowe stosowane u ludzi stanowią pewien rodzaj produktów farmaceutycznych. Sąd podziela stanowisko organu, że oceny podobieństwa towarów dokonuje w oparciu o cechy samych towarów objętych zakresem ochrony. Tymczasem w przypadku spornego znaku zakres towarów objętych ochroną został sformułowany niezwykle szeroko – wszak pojęcie "produkt farmaceutyczny" oznacza każdą substancję (lub mieszaninę substancji) służącą do zapobiegania bądź leczenia dolegliwości/chorób występujących u ludzi lub zwierząt. Desygnatami tego pojęcia będą zatem zarówno produkty lecznicze refundowane, jak i nierefundowane; dostępne na receptę, jak i te dostępne bez recepty. Znak przeciwstawiony obejmuje ochroną preparaty żołądkowo-jelitowe przeznaczone do stosowania u ludzi – mogą to być tabletki lub zawiesiny do zażywania doustnego bądź maści aplikowane zewnętrznie lub preparaty w płynie do iniekcji. Dlatego nie ma istotnego znaczenia kwestia aktualnej dostępności danych towarów na rynku, a także okoliczność, czy dany preparat jest wydawany na receptę lub refundowany czy też nie. W konsekwencji nie jest skuteczny zarzut skarżącego, że obecnie preparaty żołądkowo-jelitowe sygnowane przeciwstawionym znakiem nie są dostępne w Polsce, a sporny znak jest używany dla leku Panzol, który ma działanie rozkurczowe, jest refundowany i dostępny na receptę. Okoliczności te są zmienne; różnie mogą je kształtować producenci leków oraz organy dopuszczające leki do obrotu. Ocenie w ramach art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. podlegają towary, do których zgodnie ze zgłoszeniem i decyzją znak jest przeznaczony, a nie sposób korzystania z prawa ochronnego, ten bowiem może ulegać zmianie. W takiej sytuacji stanowisko organu odnośnie identyczności towarów sygnowanych porównywanymi znakami jest prawidłowe.

Zasadnie organ też wskazał, iż kanały dystrybucji towarów – leków sygnowanych porównywanymi znakami są takie same (apteki). Również pokrywa się krąg odbiorców tych towarów – są nimi specjaliści (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki) oraz osoby bez wiedzy specjalistycznej – pacjenci, przy czym ci ostatni są odbiorcami końcowymi.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż organ dostosował się wytycznych zawartych w prawomocnym orzeczeniu tut. Sądu z 17 września 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 1786/15. Przeanalizował bowiem warunki, w jakich towary sygnowane przeciwstawionymi znakami funkcjonują na rynku; poczynił ustalenia w kwestii podobieństwa tych towarów oraz oznaczeń.

Sąd akceptuje również ocenę organu co konfuzyjnego podobieństwa porównywanych znaków towarowych. W świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przedmiotem oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń jest określony znak, jako integralna całość, co jest uzasadnione percepcją przeciętnego konsumenta, który zwykle postrzega znak towarowy, jako całość i nie bada jego różnych elementów. Przy czym, zastrzec trzeba wyraźnie, że powyższe założenie w żadnym wypadku nie oznacza zakazu dokonywania oceny poszczególnych elementów tego znaku.

W orzecznictwie wspólnotowym podkreśla się, że w toku oceny podobieństwa oznaczeń szczególne znaczenie mają te ich elementy, które są jednocześnie odróżniające i dominujące. Zakodowany w pamięci przeciętnego konsumenta całościowy obraz znaku jest bowiem niedoskonały i stanowi odbicie tych elementów znaku, które zostały przez niego zapamiętane. Łatwiej zapamiętywane przez konsumentów - często nieświadomie - są właśnie elementy dominujące i odróżniające znaku (tak również: J. Dudzik, M. Mazurek [w:] Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2008, s. 538 i cyt. tam wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 marca 2005 r., w sprawie T-185/03 Fusco vs. Urząd w Alicante, Zb. Orz. 2005, s. II-715, pkt 46).

Podobieństwo znaków ocenia się - co do zasady - według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic, albowiem różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne, gdy różnice są dominujące, a zatem podobieństwo, w rozumieniu ustawy, nie zachodzi. Natomiast, gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, konsument może być wprowadzony w błąd.

Nie ulega wątpliwości, iż oceny podobieństwa porównywanych oznaczeń dokonuje się przy uwzględnieniu ogólnego wrażenia, jakie wywierają one na odbiorcy. Konfrontowane znaki porównuje się przy tym w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, biorąc pod uwagę siłę ich oddziaływania.

Przyjmuje się, że do potwierdzenia kolizji znaków towarowych może wystarczać ich podobieństwo tylko w jednej z trzech wspomnianym wyżej płaszczyzn. Z drugiej strony, różnica pomiędzy znakami w jednej płaszczyźnie może zneutralizować podobieństwo występujące na innych płaszczyznach i w konsekwencji doprowadzić do wyłączenia całościowego podobieństwa oznaczeń. W szczególności, przyjmuje się, że różnice znaczeniowe (koncepcyjne) pomiędzy dwoma znakami mogą neutralizować podobieństwo wizualne i fonetyczne.

Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że ocena podobieństwa oznaczeń przeprowadzona we wskazanych trzech płaszczyznach powinna być całościowa (całościowe wrażenie wywierane przez obydwa oznaczenia), co zakłada konieczność uwzględnienia wszystkich składników porównywanych oznaczeń (por. R. Skubisz [w:] System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, pod red. prof. R. Skubisza, Wydawnictwo C.H. Beck/Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, Nb. 68, a także powołane tam orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 12 czerwca 2007 r., C-344/05 P, OHIM vs. Shaker).

W wyniku analizy w ww. zakresie UP RP prawidłowo uznał, że elementami dominującymi, a zarazem identycznymi w porównywanych słownych znakach są początek "PAN" i końcówka "ZOL". Różnica w postaci środkowej sylaby "TO" występującej w znaku przeciwstawionym nie znosi podobieństwa obu znaków w płaszczyźnie wizualnej oraz fonetycznej. Sąd akceptuje pogląd organu, iż w przypadku jednej, środkowej i dwuliterowej sylaby ("TO") oznaczenia "PANZOL" i "PANTOZOL" można łatwo pomylić.

Nadto nie sposób nie zgodzić się z organem, iż w płaszczyźnie znaczeniowej porównywane oznaczenia mają charakter fantazyjny, nawet jeśli nawiązują do pantoprazolum, tj. organicznego związku chemicznego zmniejszającego wydzielanie jonów wodorowych do światła żołądka; stosowanego głównie w terapii choroby wrzodowej i choroby refluksowej.

Zdaniem Sądu, dokonana przez organ ocena we wszystkich trzech płaszczyznach porównywanych znaków wskazuje na takie ich podobieństwo, które uzasadnia przyjęcie stanowiska, iż istnieje ryzyko konfuzji i możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Organ prawidłowo też ocenił krąg potencjalnych odbiorców. Wypada w tym miejscu podkreślić, że przy porównywaniu znaków towarowych należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane znaki wywierają na odbiorcy, dla którego decydujące znaczenie mają elementy dominujące występujące w porównywanych znakach i jeżeli elementem dominującym, jak w niniejszej sprawie są ich cechy wspólne, to podobieństwo stwarza ryzyko konfuzji w znaczeniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Mając na uwadze powyższe, Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia zarzutów skargi i dlatego na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.