Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2224/17
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2018-08-02 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 255 ust. 4, art. 132 ust. 1 pkt 2, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 164, art. 160, art. 256 ust. 1
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 7, art. 77 par. 1, art. 80, art. 107 par. 3
journal: Dz.U. 2017 poz 1257
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
journal: Dz.U.UE.L 2009 nr 78 poz 1 art. 52 ust. 1 lit. b
law: Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG).
journal: Dz.U.UE.L 2008 nr 299 poz 25
law: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw  członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Asesor WSA Joanna Kruszewska - Grońska Protokolant st. sekr. sąd. Jarosław Kielczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca 2018 r. sprawy ze skargi P. P. C. S.A. z siedzibą w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz P. P. C. S.A. z siedzibą w C. kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

P. S.A. z siedzibą w C. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z [...] października 2016 r. nr [...], który oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy RENOLAK nr [...] udzielonego na rzecz P. N. (dalej: "uczestnik 1") oraz T. Z. (dalej: "uczestnik 2") oraz przyznał solidarnie uczestnikom 1 i 2 od P. S. A. z siedzibą w C. kwotę 840 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił wskazany w decyzji art. 132 ust. 1 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 1410 ze zm.) – dalej jako "pwp" oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 ustawy pwp. Przy czym podstawa prawna decyzji z [...] października 2016r. została sprostowana postanowieniem Urzędu Patentowego z [...] października 2017r. w ten sposób, że "art. 132 ust. 2 pkt 1" został zastąpiony art.131 ust. 2 pkt 1".

Podstawę faktyczną rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia:

W dniu [...] lipca 2015r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek P. S.A. z siedzibą w C. (dalej jako "skarżący", "wnioskodawca") o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy RENOLAK o nr [...], udzielonego na rzecz uczestnika 1 oraz uczestnika 2.

Wnioskodawca jako podstawę prawną swojego żądania wskazał art. 132 ust. 1 pkt 2 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 ze zm.) stwierdzając, że znak sporny nie spełniał ustawowych przestanek uzasadniających udzielenie prawa ochronnego ze względu na kolizję ze znakiem powszechnie znanym oraz został zgłoszony w złej wierze.

W uzasadnieniu zarzutu naruszenia art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp wnioskodawca podniósł, że wraz z podmiotami należącymi do byłego zjednoczenia P. jest uprawniony do powszechnie znanego znaku towarowego RENOLAK. Wskazał, że jest kontynuatorem przedsiębiorstwa państwowego C., powstałego w wyniku nacjonalizacji przemysłu w 1945r. i będącego częścią Z.. Przechodząc różne koleje losu W. była jedną z tzw. Wielkich Organizacji Gospodarczych, monopolistycznych struktur koncernowych wprowadzonych w ramach polityki gospodarczej rządu w latach 70- tych. Począwszy od lat 90- tych wnioskodawca przechodził różnego rodzaju przekształcenia własnościowe, po czym dokonano zamiany formy wnioskodawcy na P. SA. Wnioskodawca wskazał, że produkuje szeroki asortyment farb i lakierów, w tym lakiery renowacyjne do samochodów. Podniósł, że od lat 70- tych na rynek byty wprowadzane przez P. emalie nazywane "[...]" oraz "[...] (dla samochodu marki [...]), które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców, mających wówczas niewielki wybór asortymentu. Wnioskodawca wskazywał, że oprócz niego, znaku towarowego RENOLAK używały inne podmioty wywodzące się z grupy P.. Na podstawie porozumienia w ramach zjednoczenia P., W. w 1974r. zgłosił do Urzędu Patentowego słowny znak towarowy AUTORENOLAK, zarejestrowany pod nr [...]. Kolejne podmioty wywodzące się z W. zgłosiły słowne znaki towarowe: KOLOR-RENOLAK [...] i RENOLAK-KOLOR [...], do oznaczania produktów z kategorii farby i lakiery. Wnioskodawca także zgłosił do Urzędu Patentowego w 1986r. znak AUTORENOLAK o nr [...], który nie został jednak zarejestrowany w wyniku zmian polityki gospodarczej i rezygnacji z dotychczasowej polityki rejestrowania znaków towarowych. Lakiery renowacyjne w późniejszym okresie produkowane były przez inne przedsiębiorstwa P., m.in. R. zgłosiła słowny znak towarowy RENOLAK S, zarejestrowany pod nr [...], a jej następcy prawni wprowadzali kolejne produkty pod oznaczeniem RENOLAK, takie jak RENOLAK extra i robią to do dzisiaj. Wnioskodawca twierdził, że tymczasem kontynuował produkcję lakierów renowacyjnych pod oznaczeniem AutoRenolak- F. W latach 2000-2006 wnioskodawca, ówcześnie należący do grupy kapitałowej S., wprowadził produkty w kategorii lakierów i emalii renowacyjnych pod oznaczeniem SIGMARenolak oraz w 2004r. SIGMARenolak A. Podnosił, że w praktyce odbiorcy towarów posługiwali się zamiennie znakiem RENOLAK oraz oznaczeniem AUTORENOLAK, ponieważ pomijali opisowy przedrostek AUTO-, który wydaje się zbędny w wypowiedzi dotyczącej lakierowania samochodów. Zdaniem wnioskodawcy, w rezultacie wieloletniego używania przez spółki z grupy P. znaku towarowego RENOLAK w różnych postaciach i formach znak ten stał się powszechnie znany wśród docelowego kręgu odbiorców. Powołując się na raport dotyczący rozpoznawalności oznaczenia RENOLAK, przeprowadzony przez Instytut Badania Opinii Publicznej [...] w 2006r. stwierdził, że znak RENOLAK jako oznaczenie farb i lakierów cieszy się rozpoznawalnością na poziomie 57 % wśród relewantnych odbiorców, którymi są osoby działające w sektorze farb i emalii, tj. pracownicy warsztatów lakierniczych, blacharskich, warsztatów samochodowych oraz sklepów, hurtowni lakierów i farb, dystrybutorów. Ponadto, jak wskazał znak towarowy RENOLAK kojarzony jest wyłącznie z wnioskodawcą i podmiotami z dawnej grupy P., w tym 62% badanych wskazuje wyłącznie na wnioskodawcę.

Podnosił fakt, że znak nie jest w najmniejszym stopniu kojarzony z uprawnionymi, a wśród osób, które znają markę RENOLAK, aż 61 % zadeklarowało, że zna ją dłużej niż 10 lat. Wysoka rozpoznawalność jest wynikiem intensywnego nieprzerwanego używania oznaczenia od lat 70- tych na terytorium całej Polski. Znak RENOLAK był nadzwyczaj intensywnie używany, a jego rozpoznawalność utrzymuje się na wysokim poziomie. Zdaniem wnioskodawcy, przedłożone przez niego dowody jednoznacznie wskazują na powszechną znajomość znaku RENOLAK, a co za tym idzie na to, że to wnioskodawcy oraz innym podmiotom z grupy P. przysługuje prawo wyłączne do znaku RENOLAK. Wskazując na identyczność oznaczeń RENOLAK / RENOLAK i niemal identyczność towarów do oznaczania których są przeznaczone porównywane znaki zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców.

W uzasadnieniu zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp tj. zgłoszenia znaku w złej wierze wnioskodawca wskazał na zgłoszenie znaku spornego w dniu [...] października 2006r., gdy uprawnieni nie prowadzili i nadal nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania farb i lakierów. Nie rozpoczęli rzeczywistego używania znaku towarowego, a towary oznaczane tym znakiem nie zostały wprowadzone na rynek przez uprawnionych. Podnosił, że działalność uprawnionych skupia się na sprzedaży, a nie produkcji lakierów. Co więcej, zdaniem wnioskodawcy, uprawnieni nigdy nie mieli zamiaru rozpocząć rzeczywistego używania znaku towarowego RENOLAK, a ich działalność nigdy nie miała wykraczać poza sprzedaż wyrobów wyprodukowanych przez wnioskodawcę i osoby trzecie.

Wnioskodawca wskazał, że używał w obrocie oznaczeń SigmaRenolak, Auto Renolak-F i SigmaRenolak-A, a zatem używał znaku RENOLAK w połączeniu z elementami opisowymi, nie mającymi wpływu na zdolność odróżniającą znaku RENOLAK. Element "auto" jest opisowy, słowo "sigma" pochodzi od nazwy ówczesnego jedynego wspólnika wnioskodawcy S. BV. Element RENOLAK jest w znakach wizualnie oddzielony i to on ma charakter odróżniający i dominujący. Zgłoszenie znaku spornego spełnia wszystkie przesłanki zgłoszenia w złej wierze, ponieważ uprawnieni powinni byli wiedzieć, że oznaczenie RENOLAK jest intensywnie używane od lat 70-tych przez wnioskodawcę i inne podmioty należące do zjednoczenia P., skoro zajmowali się sprzedażą towarów produkowanych przez podmioty wywodzące się ze zjednoczenia P.. Zgłoszenie znaku miało na celu wyrządzenie uszczerbku w majątku oraz utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty wywodzące się ze zjednoczenia P., w tym wnioskodawcę poprzez blokowanie mu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przy pomocy znaku RENOLAK, zakazania wnioskodawcy jego używania. Uprawnieni chcieli uzyskać korzyści ekonomiczne od wnioskodawcy, do którego skierowali roszczenia odszkodowawcze, podczas gdy sami nie rozpoczęli używania znaku. Zgłoszenie znaku spornego miało więc posłużyć uprawnionym do pasożytniczego wykorzystania sukcesu gospodarczego wnioskodawcy.

Wnioskodawca uzasadniając swój interes prawny w sprawie wskazał, że wynika on z przepisów o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (art. 20 i 22 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1 i art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej), której na przeszkodzie stoi sporny znak. Ponadto uprawnieni wezwali wnioskodawcę [...] czerwca 2014r. do zaprzestania naruszeń spornego znaku oraz zapłaty kwoty 10 mln złotych, a następnie [...] lutego 2015r. wnieśli przeciwko wnioskodawcy pozew o nakazanie zaniechania używania spornego znaku i zapłatę 6,4 mln zł. Z tych powodów, jego interes prawny w niniejszej sprawie ma charakter bezpośredni, konkretny, aktualny i realny, ponieważ to wnioskodawca cieszy się prawem do powszechnie znanego znaku RENOLAK, które jest wcześniejsze niż prawo ochronne na sporny znak i identyczne jak znak sporny, zarejestrowany dla tych samych towarów.

W odpowiedzi na wniosek uprawnieni wnieśli o jego oddalenie. Zaprzeczyli kolizji znaku spornego ze znakiem powszechnie znanym oraz zgłoszenia go w złej wierze. Ich zdaniem, nie zachodzi podobieństwo pomiędzy zarejestrowanym przez uprawnionych znakiem towarowym "RENOLAK", a znakami, które wnioskodawca określa mianem powszechnie znanych. Zarzucili, że wnioskodawca przeciwstawia spornemu znakowi całą grupę oznaczeń, które różnią się między sobą nie tylko w warstwie słownej - "AUTORENOLAK", "KOLOR-RENOLAK", "SIGMARENOLAK", lecz również w zakresie podmiotów, którym przysługują, np. A. B.V. czy N. Spółka z o.o. Wnioskodawca pomieszał uprawnione podmioty, okresy czasowe używania znaków, rodzaje oznaczeń (zarejestrowane, niezarejestrowane, te którym odmówiono rejestracji itp.) Kwestionowali, by oznaczenie AUTORELNOLAK i RENOLAK były używane przez potencjalnych nabywców zamiennie, co uzasadniałoby porównanie samych znaków RENOLAK i RENOLAK. Wnioskodawca nie wykazał, by faktycznie wśród potencjalnych odbiorców nastąpiło utożsamienie oznaczeń "AUTORENOLAK" i "RENOLAK". Zdaniem uprawnionych znak towarowy RENOLAK nie jest identyczny, a nawet podobny do wskazanych przez wnioskodawcę oznaczeń tj. AUTORENOLAK, KOLOR- RENOLAK czy SIGMARenolak, przy czym to wyrażenia AUTO-, KOLOR- czy SIGMA- stanowią elementy dominujące.

Uprawnieni zakwestionowali powszechną znajomość znaku RENOLAK, zakwestionowali by załączone do wniosku badanie przeprowadzone przez firmę M. potwierdzało tę okoliczność. Jedynie ułamkowi z grupy 57% respondentów {specjalistów od lakierów i lakiernictwa) oznaczenie Renolak jest znane jako znak towarowy, tzn. jedynie niewielki ułamek respondentów kojarzy oznaczenie Renolak z konkretnym produktem, wyróżniającym się spośród innych produktów tego typu. Wyklucza to możliwość wykazania, że znak "RENOLAK" byt powszechnie znany w rozumieniu przepisów pwp przed datą [...] października 2006 roku, ponieważ źle dobrano grupę respondentów - zawężono ją do specjalistów z zakresu farb i lakiernictwa, czym zafałszowano wynik znajomości znaku wśród grupy potencjalnych nabywców w rozumieniu przepisów PWP. Poza tym, nie zbadano rozpoznawalności znaku towarowego "RENOLAK" (łączenia oznaczenia z określonym towarem w sposób właściwy dla znaków towarowych, a zatem przez wskazywanie pochodzenia handlowego towaru i tym samym odróżnienia towarów pod znakiem od innych towarów) a jedynie kojarzenie słowa "renolak". Co więcej, podnosili, że badanie przeprowadzono niema! 9 lat po dacie, która stanowi punkt odniesienia dla określenia znajomości znaku RENOLAK. Ponadto, wnioskodawca powołał się na znaki, które nie są już używane od kilkudziesięciu lat, przytoczył jedynie przykłady używania oznaczeń, podobnych do znaku RENOLAK, w latach 70-tych, 8O-tych czy 90-tych XX. Uprawnieni wskazali, że wnioskodawca w latach 90-tych XX w. posługiwał się bezprawnie oznaczeniem "AUTORENOLAK F", bowiem wyłączne prawo ochronne na ten znak przysługiwało A. B.V.

Przyznali, że wnioskodawca w latach 2002-2006 posługiwał się oznaczeniem "SigmaRenolak", pomimo że Urząd Patentowy odmówił mu rejestracji tego znaku. Natomiast jedynymi znakami towarowymi zawierającymi słowo "renolak", na które aktualnie przysługują prawa ochronne są: "AUTORENOLAK" (należące do A. B.V.) oraz "RENOLAK" (należące do uprawnionych). Prawa ochronne na pozostałe wymieniane przez wnioskodawcę znaki wygasły, lub nigdy nie zostały przyznane, a wnioskodawca nigdy nie byt uprawniony z tytułu praw z rejestracji znaków "AUTORENOLAK", "SIGMA RENOLAK" oraz "RENOLAK" oraz nie wykazał by był następcą prawnym P. oraz by przysługiwały mu jakiekolwiek prawa do oznaczeń stosowanych przez podmioty ze zjednoczenia P., co powoduje po jego stronie brak interesu prawnego.

Za bezpodstawny uznali zarzut złej wiary, skoro poza nimi nikt inny nie posługiwał się w obrocie gospodarczym oznaczeniem RENOLAK. W szczególności oznaczeniem takim nie posługiwał się żaden z podmiotów należących do zjednoczenia P.. Przyznali, że w latach poprzedzających bezpośrednio zgłoszenie znaku RENOLAK w obrocie gospodarczym występowały towary oznaczane wyłącznie znakami "NOBIRENOLAK", "AUTORENOLAK" oraz "SIGMARENOLAK", ale ich zdaniem wszystkie te znaki różnią się bardzo istotnie od znaku RENOLAK. Znak "NOBIRENOLAK" był używany przez podmiot, który jest konkurentem wnioskodawcy. Jedynie znaki "AUTORENOLAK" oraz "SIGMARENOLAK" były używane przez wnioskodawcę, choć odbywało się to bez jakichkolwiek formalnych uprawnień.

Zdaniem uprawnionych, gołosłowne jest twierdzenie wnioskodawcy, by zgłoszenie znaku RENOLAK przez uprawnionych miało na celu utrudnienie działalności gospodarczej przez podmioty wywodzące się ze zjednoczenia P.. Znak RENOLAK nie był przez nikogo używany, a funkcjonujące w obrocie oznaczenia zawierające słowo "renolak" bardzo istotnie odróżniały się od znaku zgłoszonego przez uprawnionych. Wnioskodawca złożył swój wniosek o rejestrację znaku "RENOLAK P" niemal dwa miesiące po zgłoszeniu przez uprawnionych, a towary nim oznaczone wprowadził na rynek dopiero w roku 2007. Pomimo przyznania uprawnionym praw do znaku RENOLAK i jednoczesnego odmówienia takich praw wnioskodawcy. Uprawnieni wskazali, że od wielu lat prowadzili działalność gospodarczą w różnych branżach. W roku 2006 postanowili zmienić profil swej działalności na produkcję farb. W tym celu założyli i zarejestrowali w ewidencji działalności gospodarczej spółkę cywilną pod firmą "R." s.c. z siedzibą w miejscowości R., dysponując do tego odpowiednią infrastrukturą. Następnie, w styczniu 2007 roku przeprowadzili próby z gotowymi wyrobami, oznaczanymi znakiem RENOLAK. Z rozpoczęciem produkcji towarów oznaczanych znakiem RENOLAK uprawnieni postanowili poczekać do czasu uzyskania formalnego ostatecznego rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego w przedmiocie udzielenia im prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy. Po jego uzyskaniu uprawnieni w pierwszej kolejności wystąpili o zaprzestanie naruszania tego znaku przez wnioskodawcę, czemu służyły negocjacje ugodowe z wnioskodawcą, a wobec ich fiaska – złożyli przeciwko niemu pozew. Zdaniem uprawnionych, działanie w złej wierze należy przypisać wnioskodawcy, który w latach 2002-2006 posługiwał się oznaczeniem "AUTORENOLAK F" pomimo, że wyłączne prawo ochronne na ten znak przysługiwało A. B.V., w latach 2002-2006 posługiwał się oznaczeniem "SigmaRenolak", pomimo że Urząd Patentowy odmówił mu rejestracji tego znaku, od roku 2007 do chwili obecnej także posługuje się oznaczeniem "RENOLAK P", pomimo odmowy rejestracji tego znaku i wiedzy, że prawo ochronne do niemal identycznego znaku RENOLAK przysługuje uprawnionym.

W piśmie z [...] grudnia 2015r. wnioskodawca wskazał, że wyłącznie podmioty wywodzące się z przedsiębiorstw należących do zjednoczenia Polifarb korzystają z prawa wyłącznego do używania znaku RENOLAK, a uprawnieni to prawo sobie uzurpowali, gdyż do tej grupy nie należeli. Fakt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego C. w spółkę P. S.A. został wykazany między innymi za pomocą dowodu stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku, z którego wynika, że przekształcenie dokonało się w dniu [...] sierpnia 1990 r. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51 poz. 298), spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa. Znak RENOLAK był używany od lat 70- tych w różnych formach przez wnioskodawcę i jego poprzedników prawnych, przy czym wnioskodawca nie używał znaku RENOLAK w postaci samodzielnej, ale wspólnie z innymi opisowymi oznaczeniami jako SigmaRenolak, AutoRenolak- F i SigmaRenolak- A, nie mającymi wpływu na zdolność odróżniającą znaku towarowego RENOLAK. Według wnioskodawcy znak towarowy może być używany w różnych formach i konfiguracjach, w połączeniu z innym znakiem, a także z dodatkowym elementem nieodróżniającym co nie eliminuje możliwości uznania takiego używania za używanie rzeczywiste.

Podnosił, że znak RENOLAK od kilkudziesięciu lat był używany wyłącznie przez podmioty należące do byłego zjednoczenia P., co oznacza zgodnie z raportem M., że 52% respondentów kojarzy słowo "renolak", jako markę służącą do oznaczania lakierów pochodzących od podmiotów wyłącznie z grupy P., skoro nikt inny tego znaku nie używał.

Upatrując w zakwestionowanej poprzez art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p, rejestracji drugie źródło interesu prawnego, wnioskodawca zarzucił jej dokonanie z naruszeniem praw jego i poprzedników prawnych do wcześniejszego prawa ochronnego do znaku towarowego RENOLAK - przysługującego wnioskodawcy nie ze względu na rejestrację znaku, a ze względu na wieloletnie używanie znaku, prowadzące do uznania znaku RENOLAK za powszechnie znany. Podkreślił, że wyznacznikiem tego jest znajomość znaku towarowego relewantnym odbiorcom, a nie konkretny producent, ponieważ. znak RENOLAK nieprzerwanie od lat 70 - tych jest znakiem towarowym używanym dla emalii, farb i lakierów. W obrocie profesjonalnym towary oznaczone znakiem RENOLAK były sprzedawane fabrykom samochodów: F. {F.) produkującej [...] oraz F. (F.}, produkującej [...]. Dostawy towarów pod oznaczeniem "Autorenolak" dla F. były realizowane przez wnioskodawcę, a dla F. przez P.. Nawet zakładając, że dany znak kierowany był do kilku grup docelowych, to za znak powszechnie znany uważa się znak, który jest znany przynajmniej jednej z tych grup. Podnosił, że oznaczenie RENOLAK, jako element dominujący, jest stosowane w postali wspólnej dla rodziny znaków w połaczeniu z elementami dodatkowymi występującymi na początku znaku: "AUTO", "SIGMA","NOBI" lub na końcu, z pojedynczymi literami: "F", "A", "S".

Podnosił zjawisko rodzin znaków towarowych używanych przez różne podmioty przy uwzględnieniu historii gospodarczej Polski, kiedy w latach 70-tych tzw. zjednoczenia przedsiębiorstw państwowych używały tych samych znaków towarowych, ponieważ zakres działalności poszczególnych podmiotów wchodzących w ich skład był centralnie planowany i nie opierał się na wzajemnym konkurowaniu. W latach 90-tych po zmianie ustroju gospodarczego, komercjalizacji, a następnie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ich następcy prawni zaczęli ze sobą konkurować, a oznaczenia, w przeszłości identyfikujące zrzeszone w zjednoczeniach podmioty, pozostały objęte ich prawami.

W konsekwencji, obecnie na rynku funkcjonują rodziny znaków, np. POLIFARB, HERBAPOL i POLLENA, które nie są używane w obrocie samodzielnie, lecz wyłącznie z elementami dodatkowymi np. z nazwami miast (C., D., L., W.) czy fantazyjnymi (E., A., U.). Znak RENOLAK, do którego prawa przysługują podmiotom wywodzącym się ze zjednoczenia P., jest używany z dodatkowymi elementami fantazyjnymi: AUTO, NOBI, SIGMA itd.

Wnioskodawca podniósł, że znak RENOLAK oraz oznaczenia pochodne tworzą rodzinę znaku RENOLAK i są używane przez wnioskodawcę i inne podmioty wywodzące się ze zrzeszenia P. w formach, które należą do jednej rodziny. Intensywne używanie znaku RENOLAK w oznaczeniach, dla których było ono rdzeniem dystynktywnym, spowodowało powstanie znaku powszechnie znanego dla towarów "lakiery, farby, emalie", którego ochrona nie wymaga rejestracji przez Urząd Patentowy RP.

Tymczasem sporny znak został zarejestrowany dla takich towarów jak: "jednokomponentowe emalie do wymalowań przemysłowych na bazie żywic akrylowych termoplastycznych". Oznacza to, że oba znaki obejmują towary identyczne, tj. emalie i zachodzi kolizja podwójnej identyczności, która nie była analizowana przez Urząd Patentowy RP.

Odnosząc się do zarzutu uprawnionego, że prawo ochronne na znak towarowy AUTORENOLAK ([...]) przysługuje następcy prawnemu P., a pozostałe oznaczenia należące do rodziny znaku RENOLAK nie zostały zarejestrowane lub prawa ochronne na nie wygasły w dniu złożenia niniejszego wniosku wskazał, że wszystkie oznaczenia należące do rodziny znaku RENOLAK były używane lub były zarejestrowane w dniu zgłoszenia spornego znaku. Powinny zatem zostać wzięte pod uwagę przez Urząd Patentowy RP jako formy korzystania ze znaku powszechnie znanego RENOLAK. Twierdzenie uprawnionych jakoby znaki należące do rodziny znaku RENOLAK nie były używane od lat 90 - tych jest bezpodstawne, gdyż pomija niekwestionowany przez uprawnionych fakt używania przez poprzedników prawnych wnioskodawcy oznaczeń należących do rodziny RENOLAK nieprzerwanie od lat 70- tych, w tym oznaczeń "AutoRenolak F", "SigmaRenolak", "SigmaRenolak A" w latach 2000-2006. Brak sporów o znak RENOLAK między podmiotami wywodzącymi się ze zjednoczenia P. potwierdza, że prawo do znaku mają na równi wszystkie podmioty wywodzące się ze zjednoczenia P., zaś a contrario, prawami do znaku RENOLAK nie powinni dysponować uprawnieni, którzy nie są następcami tych podmiotów. Brak dokonania przez Urząd Patentowy RP rejestracji poszczególnych form, w jakich był używany znak powszechnie znany RENOLAK nie ma wpływu na prawo przysługujące wnioskodawcy do znaku powszechnie znanego RENOLAK i możliwość używania tego znaku w takich formach w obrocie.

W piśmie z [...] stycznia 2016r. uprawnieni poddali ponownej analizie przedłożony przez wnioskodawcę raport M., wskazując, że przyjęta przez jego twórców metodologia nie nadaje się do badania kwestii rozpoznawalności znaku towarowego w rozumieniu przepisów pwp i nawet pomimo zastosowania błędnej metodologii (faworyzującej nieprawdziwe twierdzenia wnioskodawcy) wynik i tak okazał się niekorzystny dla wnioskodawcy. Grupę respondentów dobrano w sposób całkowicie arbitralny - zawężono ją do specjalistów z zakresu farb i lakiernictwa, podczas gdy potencjalnymi nabywcami towarów w rozumieniu przepisów pwp są dopiero ich klienci, czyli w zdecydowanej większości konsumenci.

Nie zbadano rozpoznawalności znaku towarowego RENOLAK (łączenia oznaczenia z określonym towarem w sposób właściwy dla znaków towarowych, a zatem przez wskazywanie pochodzenia handlowego towaru i tym samym odróżnienia towarów pod znakiem od innych towarów), a jedynie kojarzenie słowa "renolak". Badanie skojarzenia słowa "renolak" z określonymi towarami przeprowadzono przy pomocy pytania zamkniętego, które wprost wskazuje wyłącznie

trzy możliwe odpowiedzi: farby, lakiery i emalie. Badanie przeprowadzono niemal 9 lat po dacie, która stanowi punkt odniesienia dla określenia znajomości znaku RENOLAK. Wynik badania zaprzecza jakoby oznaczenie RENOLAK było powszechnie znane, gdyż ledwie 21% respondentów (specjalistów, podmiotów na co dzień mających do czynienia z farbami i lakierami) wskazało "spontanicznie" na farby i lakiery jako produkty kojarzone ze słowem "renolak". Zaledwie 11% ogółu respondentów (profesjonalistów z dziedziny farb i lakierów} kojarzy słowo "renolak" z wnioskodawcą. Jedynie 1/3 profesjonalnych respondentów (specjalistów od lakierów i lakiernictwa) deklaruje, że w 2006 roku kojarzyła słowo "renolak". Ponadto uprawnieni przeczyli istnieniu "rodziny znaków RENOLAK" wskazując, że w przypadku oznaczeń wskazywanych przez wnioskodawcę funkcję dystynktywną pełnią człony "Sigma", "Nobi", "Auto" - inne niż "RENOLAK". W rodzinie znaków, uprawnionym do znaków tworzących rodzinę musi być jeden podmiot, a w przypadku znaków zawierających słowo "renolak" mamy całą grupę kilkunastu odrębnych podmiotów, wzajemnie ze sobą konkurujących, które w różnych okresach czasu posługiwały się takimi oznaczeniami.

Na rozprawie w dniu [...] lutego 2016r. strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Wnioskodawca twierdził m.in., że to znak towarowy RENOLAK jest głównym elementem dystynktywnym, a zatem konstytuującym rodzinę znaków RENOLAK. Jego zdaniem, uprawnieni wiedzieli o znaku RENOLAK używanym od lat 70 - tych przez wnioskodawcę i inne podmioty zrzeszenia P., w tym o wcześniejszym znaku RENOLAK S, zarejestrowanym na rzecz jednego z podmiotów wywodzących się ze zrzeszenia P.. Uprawnieni nie używali znaku RENOLAK przed datą zgłoszenia w 2007 r., w okresie rejestracji między 2007 - 2013 ani do dnia [...] lipca 2015 r., nie czynili żadnych istotnych przygotowań do jego używania w ramach swojej działalności gospodarczej, dla oznaczenia towarów, dla których znak został zarejestrowany. Następnie wystąpili z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko wnioskodawcy.

Na rozprawie [...] września 2016r. Kolegium Orzekające przeprowadziło dowód z przesłuchania świadków: J. K., A. J., S. H. i W. G..

Według wnioskodawcy, zeznania świadków potwierdzają fakt, że znak RENOLAK z różnymi dodatkami był intensywnie używany przez przedsiębiorstwa zrzeszone w zjednoczeniu P. oraz ich następców prawnych na całym terytorium państwa. Sami uprawnieni przyznali w odpowiedzi na wniosek, znak RENOLAK ma dużą siłę odróżniającą. Z uwagi na historyczny kształt używania, notoryjność związana z produktem, tj. emalie do wymalowań renowacyjnych, stworzona została na użytek nie jednego, ale dwóch podmiotów, co jest uwarunkowane okresem kiedy znak został stworzony. Pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami używającymi znaku z elementem RENOLAK nigdy nie było sporów. Powszechną znajomość znaku potwierdza badanie przeprowadzone przez firmę M., Podniósł, że istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd ze względu na podobieństwo samych oznaczeń, jak również towarów, dla których znaki były odpowiednio używane i zarejestrowane. Zła wiara uprawnionego w zgłoszeniu spornego znaku do rejestracji wyraża się tym, że było ono blokujące, miało uniemożliwić dalsze używanie znaku przez podmiot, który legalnie oznaczał nim produkowane przez siebie towary od kilkudziesięciu lat. Tymczasem uprawnieni mimo długiego okresu czasu, jaki upłynął od daty rejestracji, nie używali i nadal nie używają spornego znaku do oznaczania własnych towarów. Jedynym działaniem, które podjęli po uzyskaniu ochrony było wystąpienie o wysokie odszkodowanie za korzystanie ze znaku przez wnioskodawcę, co jest dobitnym potwierdzeniem działania w złej wierze. Podnosił, że uprawnieni prowadzili działalność gospodarczą związaną z handlem farbami od lat 90- tych, a według świadków, praktycznie nie jest możliwe, żeby w tamtych czasach ktokolwiek, kto parał się taką działalnością nie znał produktu oznaczanego elementem RENOLAK.

Uprawnieni natomiast podnieśli, że przed zgłoszeniem do ochrony spornego znaku towarowego na rynku nigdy nie funkcjonował produkt o nazwie RENOLAK, stąd nie można mówić o blokującym charakterze zgłoszenia.

Podnieśli, że zarówno badania przedłożone do akt sprawy, jak i zeznania świadków nie potwierdzają powszechnej znajomości znaku RENOLAK. Badanie wskazuje, że znak był rozpoznawany przez zdecydowaną mniejszość potencjalnych odbiorców towarów. Zeznania świadków dotyczyły w całości towarów oznaczonych znakiem "AUTORENOLAK F", który to znak, jak zeznał jeden ze świadków przestał był używany na początku lat 90- tych. Po roku 1989 na rynku funkcjonowało wiele towarów oznaczanych znakami zawierającymi element RENOLAK i byty sprzedawane zarówno w sklepach specjalistycznych, jak i w sklepach ogólnobudowlanych wielkopowierzchniowych przeznaczonych głównie dla konsumentów korzystających z towarów na użytek własny.

Wnioskodawca podniósł, że przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego radomska fabryka będąca członkiem zjednoczenia w 1991 roku zgłosiła do ochrony znak "RENOLAK S", który był i jest używany do tej pory w obrocie gospodarczym. Wskazał, iż oznaczenie RENOLAK było używane w ten sposób, że było na samodzielnej pozycji odróżniającej, co potwierdzają zdjęcia zamieszczone we wniosku na stronie 5 i 6.

Uprawnieni podnieśli, iż brak sporów pomiędzy podmiotami z dawnego zjednoczenia, które posługiwały się znakiem "AUTORENOLAK" nie świadczy o posiadaniu przez nie praw do tego znaku. Tym bardziej, że podmioty te próbowały rejestrować znaki towarowe "AUTORENOLAK". Żaden z podmiotów posiadających prawa do znaku z elementem RENOLAK nie złożył sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Okoliczność, że znak towarowy "AUTORENOLAK" był umieszczany na puszkach w ten sposób, że człony "AUTO" i "RENOLAK" były oddzielone nie świadczy o używaniu samodzielnym znaku RENOLAK.

Kolegium Orzekające, oddalając wniosek, na wstępie przyznało wnioskodawcy interes prawny, zarówno z racji powołania się na przysługujące mu z wcześniejszym pierwszeństwem prawo do znaku powszechnie znanego RENOLAK, przeznaczonego do oznaczania identycznych towarów jak sporny znak towarowy, jaki i z racji powództwa uprawnionego o zaniechanie naruszenia prawa ochronnego do spornego znaku towarowego oraz o odszkodowanie z tego tytułu. Przesłanki te uzasadniają istnienie interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia spornego prawa, ponieważ decyzja podjęta w tej sprawie bezpośrednio, konkretnie i realnie wpływa na sytuację wnioskodawcy, gdy cudzy znak towarowy przeszkadza mu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Kolegium uznało, że interes prawny wnioskodawcy znajduje oparcie w art. 20 i 22 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dnia 12 lipca 2004r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej gwarantującym przedsiębiorcom swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i powołało się na ugruntowane w tej mierze orzecznictwo sądowe.

Kolegium ustaliło w uzasadnieniu, że wnioskodawca jako podstawę prawną swojego żądana wskazał art. 132 ust. 1 pkt 2 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp.

Nie zgodziło się z zarzutem udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp wskazując, że wnioskodawca nie wykazał by znak towarowy RENOLAK cieszył się powszechną znajomością na terytorium Polski w dacie zgłoszenia do ochrony tj. w dniu [...] października 2006r.

Niezdefiniowane w ustawie pojęcie powszechnej znajomości znaku towarowego charakteryzuje się funkcją odróżniającą (oznaczania pochodzenia), a nabycie ochrony nie zależy od rejestracji, ale wymaga powszechnej znajomości znaku uzyskanej w wyniku używania. Wskazał, że wymaga wykazania: czasu używania znaku (jako wyznacznika umożliwiającego zaistnienie znaku w świadomości kupujących), sytuacji towaru na rynku (ilości, dostępności, sposobu i zasięgu dystrybucji), kampanii reklamowych, czasu ich trwania i ekspansywności oraz siły odróżniającej znaku, znanego połowie potencjalnych nabywców, przypisanego do określonego podmiotu i rozpoznawanego przez odpowiedni krąg nabywców jako znak identyfikujący: nie tylko określony towar, ale również określonego przedsiębiorcę uprawnionego do tego znaku. Jeżeli taka znajomość nie zostanie wykazana, to bezprzedmiotowe jest badanie podobieństwa oznaczeń oraz towarów oznaczonych przeciwstawionym znakiem.

Kolegium oceniając dowody stwierdziło, że przedłożone przez wnioskodawcę: "Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego" z 1996r. (k. 276 i wstecz, t. I), "Z życia naszych zakładów przemysłowych" z 1995 r. (k. 253 i wstecz, 1.1), wydruk ze strony internetowej (k. 248, 246, 2441.1}, wyciągi z "Trybuny Robotniczej" z 1976r. oraz 1979r. (k.231- 232, 233- 241 t. 1), wyciąg z gazety "Głos Pomorza" z 1987( k. , t. I), fragmenty "Dziennika Popularnego" z 1977r. (k. 5- 7 ,t. I), "Renowacyjne malowanie samochodów" z 1977 r. (k, 224- 226,1.1), "Katalog wyroby lakierowe" z 1986, 1986, 1990r. (k. 222, 218, 217, t. I) kopia karty kolorów z lat 90 (k., t. 1) wydruk z "Trybuny Śląskiej " z 1992 r.(k. , t.l), wydruki ze stron internetowych (k. 211, t.l), materiały Młody Technik "Pora na malowanie" z 1995r.(k. 155- 159, t.l) atest higieniczny z 1995r. (k. 155, t. I), "Poradnik malarza i technologa" 1999r. (150- 153, t. i) wykaz produktów o nazwie Autorenolak z 2000r. (k. 153- 150, t. I) kopie Kart Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego z 2003 i 2006r. (k. 24- 136 , t.l), "Emalie ftalowe karbamidowe i ftalowe poliuretanowe renowacyjne do samochodów" (k. 77- 80, t. i) kopia katalogu wyrobów lakierowych Autorenolak F (k. 171, 172 t, I},) zasadniczo dotyczą historii przemysłu chemicznego lat 70- tych, 80- tych i 90- tych oraz zawierają jedynie informacje o obecnych w tamtym czasie na rynku produktach pod nazwą "Autorenolak" lub,, Autorenolak F".

Zdaniem organu, faktury dotyczące produktów SIGMARENOLAK oraz AUTORENOLAK F z 2006r. (k. 86- 112) potwierdzają jedynie, że wnioskodawca wprowadzał w 2006 r. do obrotu produkty oznaczone znaki towarowymi SIGMARENOLAK oraz AUTORENOLAK F.

Według organu, materiały w postaci wydruków, jak na kartach: 35, 37, 41, 84 138, 181, 179, 169, 167, 165, 164, 160-162, 148, 145, 143, 141, 140, 177, 176, 175, 172, 214 akt sprawy pozbawione są dat, a tym samym nie dotyczyły okoliczności jakie miały miejsce przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego, tj. [...] października 2006r.

Organ ocenił, że wydruki z forum dyskusyjnego pt. "Lakiernictwo" (k. 65-75} zawierają wypowiedzi internautów z późniejszego okresu niż data zgłoszenia do ochrony spornego znaku, tj. z lat 2008-2013, a w tych wypowiedziach ani słowo "renolak" ani słowo "autorenolak" nie było odnoszone do produktów pochodzących od jakiegoś określonego producenta.

Ocenił także zeznania świadków: J. K., A. J., S. H., S. G., którzy w latach 70- tych, 80 - tych będących pracownikami zakładów należących obecnie do wnioskodawcy dotyczą lakierów i emalii do malowania karoserii oraz powierzchni metalowych, produkowanych przez wnioskodawcę pod nazwą najpierw AUTORENOLAK, AUTORENOLAK F a potem SIGMARENOLAK w latach 70-tych, 80-tych i 90-tych (k.482- 489, t. I). Żadnemu ze świadków nie odmówił wiarygodności. Zacytował obszerne fragmenty ich zeznań.

Oceniając badanie rynku przeprowadzone przez agencję M. wykonane w 2015 r., a więc niemal 9 lat po dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego organ uznał, że zawężono w nim krąg ankietowanych do specjalistów z zakresu farb i lakiernictwa, czym jednocześnie zawężono krąg potencjalnych nabywców w rozumieniu przepisów pwp. Nawet gdyby przyjąć, że do uznania powszechnej znajomości znaku wystarczy wykazanie jej wśród jednej grupy zainteresowanych odbiorców, tj. specjalistów z zakresu farb i lakierów, to badanie nie wykazuje, by znak RENOLAK był znany ponad połowie tej grupy odbiorców. Z treści badania wynika, że w kategorii skojarzenia słowa "renolak", oznaczenie to w 58 % nie kojarzy się z żadnym producentem a słowo "renolak", w 64 % nie kojarzy się z żadnym produktem {wśród osób nieznających go wcześniej). Poza tym, nie zbadano rozpoznawalności znaku towarowego "RENOLAK" jako możliwości łączenia oznaczenia z określonym towarem w sposób właściwy dla znaków towarowych (jako odróżnienie towarów oznaczanych tym znakiem od innych towarów) a jedynie kojarzenie słowa "RENOLAK".

Kolegium Orzekające stwierdziło, że z całokształtu przedłożonego przez wnioskodawcę do akt sprawy materiału dowodowego nie wynika, aby przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku używał on oznaczenia RENOLAK w postaci samoistnej i niezależnej. Przeciwnie, używał on tego oznaczenia zawsze w połączeniu z innymi elementami, przy czym uznał, że z materiałów nie wynika, żeby oznaczenie to zarówno w postaci samoistnej, jak i wraz z dodatkami było łączone przez znaczną grupę zainteresowanych odbiorców, tj. ponad 50 % odbiorców z tej grupy z farbami, lakierami i emaliami jako towarami pochodzącymi z przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Tym samym uznał, że zarzut naruszenia art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp nie zasługuje na uwzględnienie.

Według Kolegium wnioskodawca nie wykazał także, aby drugi zarzut z art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp zasługiwał na uwzględnienie. Przepis wyłącza udzielenie praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony w złej wierze, ale nie została ona zdefiniowana na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej. Zła wiara w świetle art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. to nie tylko świadomość niezgodnego stanu rzeczy z rzeczywistym stanem prawnym, brak takiej świadomości, jako wynik niedbalstwa, ale również nieuczciwe zgłoszenie znaku towarowego. Zła wiara powinna znaleźć potwierdzenie w obiektywnych zdarzeniach i okolicznościach, zdarzeniach obiektywnie i jednoznacznie potwierdzających, że dokonanie zgłoszenia spornego znaku było nieuczciwe zwłaszcza w świetle interesów innych przedsiębiorców i dodatkowych okoliczności podlegających ocenie

Urzędu Patentowego w kontekście całokształtu ustalonego stanu faktycznego.

Obowiązek wykazania złej wiary ciąży na wnioskodawcy, a w przedmiotowej sprawie wnioskodawca nie wykazał, aby zgłoszenie do ochrony spornego znaku nastąpiło w warunkach złej wiary w momencie zgłoszenia do ochrony spornego znaku [...] października 2006r.

Co więcej, zdaniem Kolegium, wnioskodawca nie wykazał, aby w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego z jakiegokolwiek tytułu, czy to rejestracji czy powszechnej znajomości przysługiwało mu prawo do znaku towarowego RENOLAK zarówno w postaci samoistnej jak i z dodatkami. Oceniło wprawdzie, że z materiałów zgromadzonych w aktach sprawy wynika jedynie, że wnioskodawca i jego poprzednicy prawni przed datą zgłoszenia spornego znaku wprowadzali do obrotu towary oznaczane takimi znakami jak SIGMARENOLAK oraz AUTORENOLAK lub AUTORENOLAK F, ale na te oznaczenia nigdy, pomimo zgłoszenia, nie zostały udzielone prawa ochronne. Ich brak podobieństwa do znaku spornego uzasadnia brak jakichkolwiek roszczeń uprawnionych. Natomiast wnioskodawca zgłosił do ochrony [...] grudnia 2006r. znak towarowy RENOLAK P (Z- 319 15) i wprawdzie nie uzyskał ochrony, ale od 2007r. używa go w obrocie gospodarczym, stąd uprawnieni zażądali od niego odszkodowania z tytułu naruszenia prawa ochronnego do spornego znaku.

W ramach uzasadnienia braku podstaw do zarzutu złej wiary Kolegium wskazało, że od daty udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, tj. od [...] listopada 2012 r. nie upłynął jeszcze okres 5 lat w ciągu których uprawnieni mają obowiązek rozpoczęcia używania spornego znaku towarowego. Uznał także, że nie bez znaczenia jest wysoce kapitałochłonna działalność w przemyśle chemicznym, wymagająca jak również znacznych wysiłków organizacyjnych, intelektualnych w zakresie badań i rozwoju prowadzonych przez wysoce wykwalifikowany personel. Tymczasem wypromowanie znaku wymaga znacznych inwestycji w produkcję i przyznał rację argumentacji uprawnionych, że z eksploatacją spornego znaku postanowili poczekać do czasu zakończenia postępowań z wnioskodawcą,

W tych okolicznościach Kolegium uznało, że nie sposób uznać, by zgłoszenie znaku towarowego nastąpiło w innym celu niż jego używanie, a nie w celu uzyskania korzyści majątkowych wynikających ze spekulacji i roszczeń odszkodowawczych kierowanych wobec wnioskodawcy. Roszczenia odszkodowawcze skierowane przez uprawnionych wobec wnioskodawcy dotyczą używania przez wnioskodawcę znaku "RENOLAK P", co miało miejsce od 2007 roku, czyli parę miesięcy po zgłoszeniu spornego znaku.

Wnioskodawca natomiast dwa miesiące później złożył wniosek o zarejestrowanie znaku RENOLAK, który to wniosek ostatecznie został rozstrzygnięty negatywnie. Okoliczności te nie mogą zatem potwierdzać złej wiary uprawnionych, gdyż nastąpiły po dacie zgłoszenia spornego znaku. Dowodzą, że jako takie nie dowodzą, że uprawnieni zgłosili ten znak jedynie w celu uzyskania korzyści majątkowych od wnioskodawcy. Ponadto Kolegium Orzekające stwierdziło, iż sam fakt domagania się przez uprawnionego odszkodowania za naruszenie prawa ochronnego do spornego znaku poprzez rozpoczęcie przez wnioskodawcę używania po dacie zgłoszenia do ochrony znaku towarowego "RENOLAK P" (nawet jeżeli kwota odszkodowawcza jest pozornie niewspółmiernie wysoka) nie świadczy o złej wierze uprawnionego w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Sądu z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie T- 291 / 09, pkt 88.

Kwestię zwrotu kosztów Kolegium Orzekające rozstrzygnęło w oparciu o art. 256 ust. 2 p.w.p.. który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym.

W skardze na powyższą decyzję złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżąca zarzuciła:

I. Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1c ppsa), to jest:

1) art. 255 ust. 4 pwp - poprzez oparcie decyzji o przepis niebędący podstawą wniosku o unieważnienie spornego znaku, pomimo że art. 255 ust. 4 zakłada związanie Urzędu podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. W sentencji decyzji Urząd wskazał na art. 132 ust. 2 pkt 1 pwp regulujący kolizję z wcześniejszym identycznym znakiem zarejestrowanym, którego to naruszenia przepisu nigdy w toku postępowania wnioskodawca nie podnosił, pomijając art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp (zgłoszenie znaku w złej wierze), co miało wpływ na błędną rekonstrukcję treści przepisu art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp i w rezultacie oddalenie wniosku;

2) art. 107 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: "kpa") w zw. z art. 8 kpa i art. 255 ust. 4 pwp - poprzez brak powołania prawidłowej podstawy prawnej zaskarżonej Decyzji, tj. w sentencji Decyzji Urząd wskazał na art. 132 ust. 2 pkt 1 pwp (nie będący podstawą wniosku), a pominął powołanie art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp (będącego formalną podstawą wniosku), co w konsekwencji skutkowało błędnym uzasadnieniem Decyzji w zakresie rekonstrukcji treści przepisu art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp i w rezultacie oddaleniem wniosku;

3) art. 7, art. 77 § 1, art. 78 § 1 i art. 80 kpa w zw. z art. 256 ust, 1 pwp - poprzez brak zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego oraz przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów, w szczególności:

a) brak jakiejkolwiek oceny dowodów z zeznań świadków: S. G., S. H., A. J. oraz J. K., w szczególności brak wskazania przyczyn, z powodu których Urząd odmówił im wiarygodności i mocy dowodowej, tj. Urząd zacytował jedynie wybiórczo kilka fragmentów zeznań (s. 21-22 Decyzji), po czym zaniechał jakiejkolwiek ich analizy i oceny ich przydatności (mocy dowodowej) dla rozstrzygnięcia sprawy, podczas gdy zeznania te byty konkretne, spójne i świadczyły o: (I) długotrwałym i intensywnym używaniu oznaczeń, których głównym elementem był znak RENOLAK; (II) używaniu tych oznaczeń przez Skarżącego i jego poprzedników prawnych; (III) bardzo wysokiej znajomości ww. oznaczeń wśród odbiorców; (IV) fakcie skracania oznaczenia AutoRenolak przez pominięcie opisowego przedrostka "Auto-";

b) uznanie za nieistotne dla sprawy i w rezultacie brak przypisania mocy dowodowej dowodom określonym w uzasadnieniu Decyzji w akapicie rozpoczynającym się na s. 19 i kończącym na s. 20 poprzez stwierdzenie, że "zasadniczo dotyczą historii przemysłu chemicznego lat 70-tych, 80-tych i 90-tych oraz zawierający jedynie informacje o obecnych w tamtym czasie na rynku produktach pod nazwą "Autorenolak" lub "Autorenolak F" (s. 20 Decyzji), podczas gdy dowody te wskazują na istotne okoliczność dla sprawy, tj.: (i) pozwalają ustalić długotrwałe i intensywne używanie oznaczenia którego głównym elementem był znak RENOLAK już od lat 70 tych; (II) wykazują, że skarżący i jego poprzednicy prawni byli uprawnieni w ramach Zjednoczenia i po jego rozpadzie do używania oznaczenia RENOLAK m.in. w formie Autorenolak, AutoRenolak F, SigmaRenolak i SigmaRenolak A;

c) uznanie za nieistotne dla sprawy i w rezultacie negatywną ocenę mocy dowodowej fakturom sprzedaży produktów AutoRenolak F i SigmaRenolak przed datą zgłoszenia spornego znaku poprzez stwierdzenie, iż "potwierdzają jedynie, że wnioskodawca wprowadzał w 2006 r. do obrotu produkty oznaczone znakami towarowymi SIGMARENOLAK oraz AUTORENOLAK F, podczas gdy okoliczność wskazana przez Organ jest jedną z najbardziej doniosłych w sprawie, a faktury w połączeniu z całokształtem materiału dowodowego (w tym ze zdjęciami produktów) wykazują długotrwałe i intensywne używanie przez Skarżącego oznaczeń, których głównym elementem byt znak RENOLAK;

d) uznanie za nieistotne dla sprawy i w rezultacie negatywną ocenę mocy dowodowej wydrukom z forum dyskusyjnego pt. "[...]" (k. 65-75), mimo że dowód ten wskazywał na praktykę konsumentów skracania oznaczenia AutoRenolak przez pominięcie opisowego przedrostka "Auto-", co potwierdzili również świadkowie, a także wskazywał jednoznacznie na konkretne produkty;

e) błędną i fragmentaryczną ocenę raportu z badania rynku przeprowadzonego przez agencję M., poprzez ograniczenie analizy raportu do dwóch mało istotnych dla sprawy fragmentów raportu (slajdów) oraz ich dalszą błędną ocenę, oraz uznanie, iż raport rzekomo nie zbadał "rozpoznawalności znaku towarowego RENOLAK jako możliwości łączenia oznaczenia z określonym towarem w sposób właściwy dla znaków towarowych", podczas gdy istotne dla sprawy wyniki badania wskazywały na wysoką rozpoznawalności znaku RENOLAK w kontekście określonych towarów, a pytania do respondentów precyzyjnie odnosiły się do produktów, co wykazywało powszechną znajomość znaku RENOLAK wśród relewantnych odbiorców;

f) zaniechanie przez Urząd przeprowadzenia dowodu z wydruków na kartach 35, 37, 41, 84, 138, 181, 179, 169, 167, 165, 164, 160-162, 148, 145, 143, 141, 140, 177, 176, 175, 172, 214 z uwagi na rzekomy brak dat na dokumentach, pomimo że duża część tych dowodów zawierała daty, a co do części z dowodów daty możliwe były do ustalenia poprzez całościowe, a nie fragmentaryczne, analizowanie materiału dowodowego, co skutkowało błędnymi ustaleniami faktycznymi dotyczącymi okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy;

g) nieuzasadnione pominięcie przez Urząd dowodów w postaci wydruków ze stron internetowych i ulotek zawierających zdjęcia puszek produktów z oznaczeniem RENOLAK wprowadzanych do obrotu przez podmioty ze Zjednoczenia P., co skutkowało błędnym uznaniem, iż oznaczenia AutoRenolak i SigmaRenolak wprowadzane do obrotu przez Skarżącego, są niepodobne w warstwie odróżniającej do spornego znaku RENOLAK;

h) nieuzasadnione pominięcie przez Urząd dowodów w postaci potwierdzenia rejestracji znaku towarowego RENOLAK S (zgłoszonego w latach 90-tych przez podmiot należący do Zjednoczenia Polifarb) oraz wydruku ze strony internetowej potwierdzającego, że znak RENOLAK S jest aktualnie używany, co skutkowało błędnym uznaniem, iż uczestnicy (uprawnieni) są rzekomo pierwszymi podmiotami, którym przysługuje oznaczenie RENOLAK bez dodatków, i w konsekwencji błędnym uznaniem braku istnienia złej wiary po stronie uczestników;

i) dokonanie nieprawidłowych ustaleń co do stanu faktycznego sprawy tj.:

• nie ustalenie, mimo dowodów przedstawionych w postępowaniu, że używane przez skarżącą oznaczenia były powszechnie postrzegane przez uczestników obrotu jako RENOLAK (bez dodatków) oraz błędne ustalenie, że skarżący nie używał znaków Autorenolak, AutoRenolak F, SigmaRenolak A i SigmaRenolak w takiej formie i takiej skali, że można było przypisać oznaczeniu RENOLAK (bez dodatków) przymiot znaku powszechnie znanego od lat 70., pomimo przedstawionych w sprawie dowodów używania w postaci faktur, ulotek, artykułów prasowych, oraz dowodów potwierdzających rozpoznawalność znaku w postaci raportu z badania i zeznań świadków;

• błędne przyjęcie, że Skarżący nie używał intensywnie przed datą zgłoszenia spornego znaku oznaczenia SigmaRenolak A, jak również pominięcie, że używał oznaczeń Autorenolak, AutoRenolak F, SigmaRenolak długotrwale i intensywnie;

• błędne przyjęcie, że inne niż skarżący podmioty wywodzące się ze zrzeszenia Polifarb nie używały lub nie używają oznaczeń należących do serii oznaczeń RENOLAK [np. NOBIRENOLAK);

• pominięcie okoliczności faktycznej, że uczestnicy nie wywodzą się ze zrzeszenia P.;

• pominięcie okoliczności faktycznej, że uczestnicy współpracowali ze skarżącym poprzez dystrybucję wyrobów produkowanych przez skarżącą, w tym produktów oznaczonych znakiem z elementem RENOLAK;

• pominięcie okoliczności faktycznej, że uczestnicy nie prowadzą działalności w zakresie produkcji towarów, dla których sporny znak RENOLAK został zgłoszony i w konsekwencji wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne ustalenia faktyczne, co miało istotny wpływ na wynik postępowania, gdyż skutkowało uznaniem, że nie wykazano przestanek art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp i art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp, co w konsekwencji skutkowało oddaleniem wniosku o unieważnienie spornego znaku;

4) art. 107 § 3 w zw. z art. 8 kpa i art. 256 ust. 1 pwp - poprzez niewłaściwe uzasadnienie wydanej decyzji, tj. brak wyjaśnienia podstawy faktycznej i prawnej decyzji, w szczególności zaniechanie jakiejkolwiek analizy części istotnych dowodów oraz brak wyjaśnienia z jakich przyczyn jednym dowodom przyznał wiarygodność, a innym odmówił wiarygodności, w tym:

a) całkowity brak odniesienia się do zeznań świadków: S. G., S. H., A. J. oraz J. K. oraz brak wyjaśnienia, dlaczego Urząd ocenił, iż zeznania te nie mają mocy dowodowej zeznaniom świadków, pomimo że byty one spójne, wiarygodne i będące w zgodzie z zebranym materiałem dowodowym;

b) brak wyjaśnienia, dlaczego Urząd przyjął, że używanie znaku towarowego w postaciach różniących się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku, nie stanowi używania znaku powszechnie znanego;

c) brak wyjaśnienia, dlaczego analizując raport M. Urząd przyjął, że "kojarzenie słowa Renolak" (s. 22 Decyzji) z produktami jest niewystarczające do wykazania powszechnej znajomości tego oznaczenia, a zamiast tego istnieje potrzeba wykazania "łączenia oznaczenia z towarem w sposób właściwy dla znaków towarowych" (s. 22 Decyzji), podczas gdy semantycznie ww. frazy są tożsame, a raport ujawnił wysoki stopień rozpoznawalności oznaczenia RENOLAK właśnie w kontekście konkretnych towarów, czyli jako znaku towarowego;

d) brak przeprowadzenia analizy podobieństwa oznaczenia RENOLAK oraz używanych przez skarżącego w obrocie oznaczeń Autorenolak, AutoRenolak F, SigmaRenolak i SigmaRenolak A do spornego znaku oraz analizy podobieństwa (identyczności) towarów pod tymi oznaczeniami;

e) brak wyjaśnienia dlaczego Urząd uznał, że przesądzające dla ochrony przed zgłoszeniem w złej wierze jest to, czy oznaczenia, na które powołuje się skarżący, są zarejestrowane na jego rzecz jako znaki towarowe;

f) brak wyjaśnienia dlaczego Urząd przyjął, że na potrzeby badania złej wiary uczestnicy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji braku używania znaku w sytuacji, gdy nie minął okres 5-letni od rejestracji znaku;

g) brak odniesienia się do kwestii, że uczestnicy wiedzieli w dacie zgłoszenia spornego znaku, że skarżący używa oznaczenia RENOLAK oraz oznaczeń Autorenolak, AutoRenolak F, SigmaRenolak i SigmaRenolak A, pomimo ustalenia w stanie faktycznym, że prowadzili oni dystrybucję towarów produkowanych przez Skarżącego pod tym znakiem oraz że towary te były popularne na rynku od lat 70.;

h) brak odniesienia się do wniosków płynących z wyroku tut. Sądu z 27 kwietnia 2004 r., II SA 4044/03, zgodnie z którym podmioty wywodzące się ze zrzeszenia P. używają znaku P. jako części swojej firmy od lat 70., zatem zgłoszenie przez jeden z podmiotów należących do zrzeszenia znaku P. (wysoce podobnego do nazw spółek z uwagi na wspólny element P.) jest dokonane w złej wierze celem wywłaszczenia konkurentów, co skutkowało tym, że Urząd nie uwzględnił w niniejszej sprawie, że uczestnicy jako podmioty niewywodzące się ze zrzeszenia P. nie byli uprawnieni do zgłoszenia znaku identycznego do znaku powszechnie znanego RENOLAK i wysoce podobnego do oznaczeń serii RENOLAK używanych przez skarżącego i inne podmioty wywodzące się ze zrzeszenie P.;

i) brak wyjaśnienia dlaczego Urząd ustalił, że skarżącemu nie przysługuje ochrona prawna do używania znaku RENOLAK i oznaczeń Autorenolak, AutoRenolak F, SigmaRenolak i SigmaRenolak A, pomimo tego, że stwierdził, że skarżący używał oznaczenia Autorenolak, Autorenolak F, SigmaRenolak przed zgłoszeniem spornego znaku;

j) brak wyjaśnienia przez Urząd sprzecznych wewnętrznie twierdzeń na temat zamiaru używania spornego znaku, tj. stwierdził na s. 24 Decyzji, że "Wypromowanie znaku także wymaga znacznych inwestycji w produkcją. Tym samym nie sposób przyznać racji argumentacji uprawnionym, że z eksploatacją spornego znaku postanowili poczekać do czasu zakończenia postępowań z wnioskodawcą.", co potwierdza tezę o braku zamiaru używania spornego znaku przez uczestników (uprawnionych), po czym w następnym zdaniu urząd wywiódł, że "nie sposób uznać aby zgłoszenie znaku towarowego nastąpiło w innym celu niż jego używanie (.")" (s. 24 Decyzji), co z kolei przeczy powyższej tezie - w konsekwencji skarżący nie wie jakie motywy kierowały Urzędem w ustalaniu omawianej okoliczności faktycznej, która w rezultacie skutkowała nieuznaniem zgłoszenia spornego znaku jako zgłoszonego w złej wierze; skutkujące nie wyjaśnieniem rozumowania, którym kierował się Organ wydając Decyzję, a w konsekwencji, brakiem możliwości dokonania kontroli sądowoadministracyjnej zaskarżonej Decyzji zarówno w zakresie zastosowania przez Organ art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp i art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp.

II. Naruszenie prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt la ppsa), to jest:

1) art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp w zw. z art. 5 ust, 2 lit, d) dyrektywy 2015/2436/UE z dnia 16 grudnia 2015 r, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej: "dyrektywa 2015/2436") oraz art. 6 bis ust, 1 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej:

a) poprzez błędną wykładnię zawartej w tym przepisie przesłanki wcześniejszego używania, polegającą na nieuzasadnionym pominięciu przez Urząd, że używanie znaku towarowego w postaciach różniących się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku również jest używaniem znaku powszechnie znanego, oraz polegającą na błędnym pominięciu wpływu tego, że oznaczenie należy do serii (rodziny) znaków na ocenę, czy dany element oznaczenia używanego w obrocie może być uznany za niezależny znak towarowy;

b) poprzez błędną wykładnię zawartej w tym przepisie przesłanki powszechnej znajomości znaku, polegającą na przyjęciu, że przesłankę tę spełnia jedynie powszechna znajomość znaku w powiązaniu z konkretnym przedsiębiorcą, a w konsekwencji, na przyjęciu, że do wykazania powszechnej znajomości znaku towarowego należy przedstawić dowód na kojarzenie znaku z konkretnym producentem, podczas gdy wystarczające jest wykazanie rozpoznawalności oznaczenia jako znaku towarowego wskazując na abstrakcyjne źródło pochodzenia w kontekście danych towarów lub usług, oraz polegającą na nieuwzględnieniu zasady braku sztywnego progu procentowego powszechnej znajomości znaku;

a w konsekwencji, również do naruszenia przepisu art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp przez jego nieuzasadnione niezastosowanie, bowiem skutkiem ww. błędów w wykładni było nieprawidłowe przyjęcie, że używanie oznaczeń AutoRenolak, AutoRenolak F, SigmaRenotak i SigmaRenolak A, tworzących serię oznaczeń RENOLAK, nie stanowiło używania znaku towarowego RENOLAK, oraz równie błędne przyjęcie, że skarżącemu nie przysługują prawa do znaku powszechnie znanego RENOLAK, w rezultacie czego Urząd zaniechał także zbadania podobieństwa/identyczności spornego znaku i wcześniejszego znaku powszechnie znanego RENOLAK oraz identyczności towarów, dla których sporny znak jest zarejestrowany, a znak powszechnie znany RENOLAK chroniony, co w konsekwencji spowodowało oddalenie wniosku o unieważnienie spornego znaku;

2) art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp w zw. z art. 4 ust. 2 dyrektywy 2015/2436

a) poprzez błędną wykładnię zawartego w tym przepisie pojęcia "oznaczenia zgłoszonego w złej wierze" polegającą na przyjęciu, że dla stwierdzenia złej wiary w zgłoszeniu znaku towarowego konieczne jest, by na rzecz wnioskodawcy zarejestrowany był znak towarowy identyczny lub podobny ze zgłoszonym w złej wierze znakiem towarowym lub przysługiwało mu prawo do znaku powszechnie znanego, co skutkowało tym, że Urząd wbrew treści przepisu art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp wprowadził dodatkowe przesłanki jego zastosowania;

b) poprzez błędną wykładnię zawartego w tym przepisie pojęcia "oznaczenia zgłoszonego w złej wierze" polegającą na przyjęciu, że dla stwierdzenia złej wiary w zgłoszeniu znaku towarowego nie jest istotna okoliczność, że wnoszący o unieważnienie tego znaku używał w obrocie identycznych lub podobnych oznaczeń dla identycznych lub podobnych towarów co znak towarowy, o którego unieważnienie wniesiono, pomimo, że stoi to w sprzeczności z treścią przepisu ustaloną w orzecznictwie sądów administracyjnych i sądów unijnych;

c) poprzez błędną wykładnię zawartego w tym przepisie pojęcia "oznaczenia zgłoszonego w złej wierze" polegającą na przyjęciu, że znak zgłoszony w złej wierze musi być nieużywany, a uprawnieni do znaku nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji braku używania znaku w sytuacji, gdy nie minął okres 5-letni od rejestracji znaku, w rezultacie czego unieważnienie znaku z powodu złej wiary jest w okresie 5-letnim od rejestracji de facto niemożliwe, pomimo że powyższy przepis nie uzależnia swego zastosowania od uprzedniego upływu okresu 5 lat, którą Urząd przyjął w istocie dowolnie;

a w konsekwencji do naruszenia przepisu art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp także przez jego nieuzasadnione niezastosowanie i odmowę unieważnienia spornego znaku mimo wykazania w postępowaniu, że jego zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze.

B. W oparciu o powyższe skarżąca wniosła o:

a) uchylenie zaskarżonej Decyzji w całości i przekazanie sprawy Urzędowi Patentowemu RP do ponownego rozpoznania;

b) zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, na jej rzecz według norm przepisanych.

Powyższe zarzuty uzasadniła szczegółowo w obszernej skardze.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej oddalenie i podtrzymał swoje stanowisko.

Uczestnicy postępowania wnieśli o oddalenie skargi. Na rozprawie, na pytanie Sądu pełnomocnik uczestnika oświadczył, że uprawniony T. Z. w dacie rejestracji spornego znaku był sprzedawcą farb i lakierów, a uprawniony P. N. działał w innej branży. Po złożeniu wniosku o rejestrację założyli spółkę z zamiarem rozpoczęcia produkcji, które rozpoczęła się w 2017r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga ma uzasadnione podstawy.

1.

Sprawy o unieważnienie prawa ochronnego Urząd Patentowy rozpatruje w trybie postępowania spornego, przy czym, w myśl art. 255 ust. 4 p.w.p. rozstrzyga je w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentowany jest pogląd, który Sąd podziela też w niniejszej sprawie, że zasada działania UP RP z urzędu w postępowaniu spornym w kwestiach ustalania stanu faktycznego sprawy i jej wszechstronnego wyjaśnienia, zawarta w przepisach art. 7, art. 75, art. 77, art. 80, art. 107 § 3 k.p.a., podlega odpowiedniej modyfikacji, stosownie do istoty i specyfiki tego postępowania (por. wyrok NSA z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt II GSK 849/09, opubl. orzeczenia.nsa.gov.pl). W postępowaniu spornym UP nie może wyjść poza granice wniosku i wskazaną przez wnioskodawcę podstawę prawną, określającą na tym etapie sprawę administracyjną (teza wyroku NSA z dnia 18 kwietnia 2007 r., sygn. akt II GSK 350/06 (Lex nr 322819).

Sama natura postępowania spornego, w którym Urząd Patentowy RP rozstrzyga spór pomiędzy stronami o przeciwstawnych interesach, bliższa pod wieloma względami kontradyktoryjnemu postępowaniu cywilnemu niż administracyjnemu, co nakazuje daleko idącą ostrożność w przenoszeniu zasad określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego do regulowania przebiegu postępowania spornego.

Oznacza to, że normy postępowania spornego w tej sprawie wyznacza treść wniosku, zgłoszone przez wnioskodawcę zarzuty i wskazane podstawy prawne, a z uwagi na kontradyktoryjność tego postępowania, zasady te odnoszą się do obu stron postępowania administracyjnego: wnioskodawcy i uprawnionego, którego prawa zostały zakwestionowane. Na nich – w równym stopniu - spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności, z których każda ze stron wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca, jak prawidłowo ustaliło Kolegium Orzekające, w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, podał podstawę prawną wniosku o unieważnienie wskazując na art. 132 ust. 1 pkt 2 i art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2003.119.1117 j.t. ze zm.). Wniosek zawiera stany faktyczne obu podstaw, ich uzasadnienie i na ich potwierdzenie spełnienia szereg dowodów, objętych tomem I akt administracyjnych.

Urząd Patentowy prawidłowo zajął się na wstępie kwestią przyznania wnioskodawcy interesu prawnego wymaganego w świetle art. 164 p.w.p., którego odmawiał mu uprawniony do znaku.

Sąd podziela argumentację Kolegium Orzekającego, że dla uznania interesu prawnego do złożenia wniosku wystarczyło w szczególności wystąpienie przez uprawnionego przeciwko wnioskodawcy z powództwem do sądu powszechnego o zaniechanie naruszenia prawa ochronnego do spornego znaku towarowego oraz odszkodowanie z tego tytułu. Okoliczność ta bez żadnych wątpliwości wpływa aktualnie, bezpośrednio, konkretnie i realnie na sytuację wnioskodawcy, jego swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i oznaczania własnych produktów znakiem zawierającym oznaczenie RENOLAK, wobec używania przed sporną rejestracją znaków podobnych: AUTORENOLAK, AUTORENOLAK F i SIGMARENOLAK uzasadniające skierowanie wniosku przeciwko spornej rejestracji znaku towarowego słownego RENOLAK na rzecz uprawnionych (art. 20 i art. 22 Konstytucji i art. 6 ustawy z 12 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej).

2.

Kluczowym mankamentem zaskarżonej decyzji, w świetle zasady określonej w art. 255 ust. 4 pw. jest to, że w jej sentencji, jako podstawę orzekania w dniu 4 października 2016r., Kolegium wskazało na art. 132 ust. 1 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 1 pwp. O ile ten pierwszy przepis był faktycznie postawą wniosku, to oczywistym jest, że art. 132 ust. 2 pkt 1 pwp nigdy nie był wskazaną przez wnioskodawcę podstawą wniosku o unieważnienie.

Ma rację skarżący, że naruszenie art. 255 ust. 4 pwp poprzez oparcie decyzji o przepis niebędący podstawą wniosku o unieważnienie spornego znaku, pomimo związania organu podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę, ma istotny wpływ na wynik sprawy. Wskazany bowiem w sentencji art. 132 ust. 2 pkt 1 pwp reguluje kolizję z wcześniejszym identycznym znakiem zarejestrowanym, którego to naruszenia nigdy wnioskodawca nie podnosił. W istocie organ pominął zarzuty zgłoszenia znaku w złej wierze (art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp ), bowiem dokonał błędnej rekonstrukcji art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp oddalając wniosek.

Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego sprostowało wprawdzie z urzędu – postanowieniem z [...] października 2017r. - sporządzoną rok wcześniej sentencję zaskarżonej decyzji z [...] października 2016r.w ten sposób, że w jej podstawie prawnej zamiast "art. 132 ust. 2 pkt 1" wpisało "art. 131 ust. 2 pkt 1". W uzasadnieniu postanowienia Kolegium wskazywało na oczywisty błąd pisarski, "gdyż Urząd prawidłowo w uzasadnieniu swego stanowiska odniósł się do treści art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., który powinien być w decyzji wpisany".

Jednozdaniowa ocena Kolegium, zawarta w ostatnim zdaniu na stronie 23 uzasadnienia, że "wnioskodawca nie wykazał, aby zgłoszenie do ochrony spornego znaku nastąpiło w warunkach złej wiary" poparta lakoniczną argumentacją zawartą na stronie 24 uzasadnienia – w istocie odpowiada dyspozycji art. 132 ust. 2 pkt 1 pwp, służącemu ochronie znaku zarejestrowanego – czyli przepisu wpisanego "omyłkowo" w sentencję zaskarżonej decyzji. Art. 132 ust. 2 pkt 1 pwp stanowi bowiem o zakazie udzielania prawa ochronnego na znak towarowy identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów. Odpowiednio zatem do tej normy (nie będącej podstawą prawną wniosku), Kolegium wskazuje, że "wnioskodawca nie wykazał, aby w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego z jakiegokolwiek tytułu, czy to rejestracji czy powszechnej znajomości przysługiwało mu prawo do znaku towarowego RENOLAK zarówno w postaci samoistnej jak i z dodatkami." Tak ujęta ocena organu, jednoznacznie wskazuje na ocenę zarzutu z art. 132 ust. 2 pkt 1 pwp, czyli brak rejestracji jako przyczyna jego nieuwzględnienia), który w istocie podstawą prawną wniosku nie był.

W ocenie Sądu, stanowisko co do prawidłowego odniesienia się do art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., nie znajduje jednakże potwierdzenia w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Powołanie się na określoną podstawę prawną wymienioną w postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki, nie oznacza jeszcze, że dyspozycja prawa materialnego normą tą objęta znalazła prawidłowe zastosowanie. Taka sytuacja ma miejsce w objętej kontrolą legalności sprawie, bowiem odpowiadająca drugiemu z zarzutów wniosku norma art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp, nie zawiera w istocie subsumpcji stanu faktycznego sprawy na zastosowaną normę prawa materialnego, pozwalającej Sądowi na uznanie prawidłowego zastosowania tego przepisu.

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje pomimo wiedzy lub niewiedzy, będącej następstwem braku staranności, o istnieniu cudzego prawa lub interesu godnego ochrony, które mogą być przez to zagrożone i z zamiarem szkodzenia tym interesom. Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma właśnie zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli. Oznacza to, że działa w złej wierze ten, kto wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć o rzeczywistym używaniu znaku przez innego przedsiębiorcę z sukcesem i - uprzedzając jego wniosek o rejestrację znaku - sam dokonuje zgłoszenia tego znaku.

W literaturze podkreśla się, że o działaniu w złej wierze można mówić w przypadku nieuczciwych zachowań, których celem jest zawłaszczenie cudzych oznaczeń, zgłoszenie znaku towarowego w celu zablokowania konkurentowi uzyskania rejestracji (zob. E. E. Nowińska, M. J. du Vall. Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych, Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, s. 143 i n.)

W świetle zarzutów wniosku, brak jest analizy zgromadzonych dowodów pod kątem dyspozycji art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp, ustalenia stanu faktycznego, oceny dowodów i i logicznego wywodu, że w warunkach ustaleń faktycznych sporne zgłoszenie nie nastąpiło w warunkach złej wiary i nie zachodzi bezwzględna przeszkodą rejestracji znaku towarowego.

W dalszej części uzasadnienia Kolegium jednak ocenia, że z materiałów zgromadzonych w aktach sprawy wynika, że wnioskodawca i jego poprzednicy prawni przed datą zgłoszenia spornego znaku wprowadzali do obrotu towary oznaczane takimi znakami jak SIGMARENOLAK oraz AUTORENOLAK lub AUTORENOLAK F. Oznacza to, że ww. ustalenie, stanowiące o przyznaniu racji twierdzeniom skarżącej co do używania w obrocie gospodarczym znaków towarowych zawierających oznaczenie RENOLAK przez wnioskodawcę i jego poprzedników prawnych, były kluczowe dla oceny przesłanek objętych wnioskiem, w tym złej wiary zgłaszającego 20 października 2006r. sporny znak (art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp) dla towarów identycznych i to w sytuacji, gdyby faktycznie zostało ustalone, że przed rejestracją spornego znaku, uprawniony był sprzedawcą m.in. towarów skarżącego.

Ta okoliczność nie została przez organ ustalona i oceniona właśnie dlatego, że przesądzającym argumentem organu był zarzut braku wcześniejszej rejestracji znaku RENOLAK przez wnioskodawcę. Dlatego, zdaniem Sądu, skupienie argumentacji Kolegium na kwestii, że znak RENOLAK nigdy przez skarżącą nie został zarejestrowany, w istocie realizuje dyspozycję oceny przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 1 pwp, nie będącego podstawą prawną wniosku, co narusza art. 255 ust. 4 pwp w związku z art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem czyni iluzorycznym związanie organu podstawą prawną wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego.

Innymi słowy, skoro Kolegium ustala, że wnioskodawca i jego poprzednicy prawni przed datą zgłoszenia spornego znaku wprowadzali do obrotu towary oznaczane ww. znakami, zawierającymi w sobie nazwę RENOLAK, to ta okoliczność winna być oceniona w świetle podanej we wniosku podstawy prawnej podstawy prawnej z art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp, złożonych dowodów i okoliczności faktycznych wynikających z używania oznaczenia RENOLAK – począwszy od zbagatelizowanych argumentów historycznych, wskazywanego czasu używania oznaczenia do nakładania na towary produkowane przez skarżącą i jej poprzedników prawnych, na długo przed [...] października 2006r. rej - rejestracją sporną przez uprawnionych.

Należy podkreślić, że kwestia uzyskania ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym używanego w obrocie znaku towarowego jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem przedsiębiorcy. Wnioskodawca nie musiał powoływać się na naruszenie jego prawa do znaku zarejestrowanego, skoro posiadał ochronę z tytułu pierwszeństwa używania oznaczenia RENOLAK nakładanego na produkowane farby i lakiery przez niego, jego poprzedników prawnych czy przedsiębiorstwa powiązane z nim historycznie z tytułu art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp. Jednoznaczne stanowisko w tym przedmiocie zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z 27 października 2004 r. w sprawie II SA 4044/03 wskazując, że rejestracja znaku towarowego jest prawem przedsiębiorcy, nie zaś obowiązkiem, a niewystąpienie o zarejestrowanie używanego oznaczenia nie oznacza automatycznie utraty prawa do jego dalszego jego stosowania czy to w charakterze elementu firmy, czy też znaku towarowego (publ. CBOiS).

Co do zasady konflikt z konkurentem, który rejestruje znak już używany na rynku lub znak do niego podobny, do podobnych i identycznych towarów, których dotychczas nie produkował, zatem znaku jeszcze nie używa, ale powołując się na uzyskanie prawa z rejestracji znaku blokuje używającemu dotychczasową działalność - stwarza ryzyko wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie takiego prawa z rejestracji w oparciu o zarzut złej wiary.

Realna kolizja znaków towarowych, a na gruncie sprawy niniejszej oznaczenia niezarejestrowanego, ale funkcjonującego w obrocie w różnych odmianach, co dotychczas nie było sporne – ze znakiem zgłoszonym i zarejestrowanym dla tych samych towarów przez uprawnionego, bez podjęcia działalności przez długoletni okres – powinien być oceniony przez Kolegium Orzekające przy ponownym rozpatrzeniu sprawy w ramach zarzutu z art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp. Zwłaszcza wówczas, gdyby wnioskodawca przedstawił wiarygodne dowody wskazujące, że rzeczywistym celem takiej rejestracji jest wywłaszczenie go jako konkurenta z dotychczasowego używania oznaczenia.

Używanie na rynku znaku towarowego niezarejestrowanego dla produktów wprowadzanych do obrotu i identyfikujących wnioskodawcę i podmioty z nim powiązane, pochodzące historycznie z byłego branżowego zrzeszenia, nie oznacza, że wnioskodawca pozbawiony jest ochrony z art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp w sytuacji, gdy nowy konkurent dokonuje rejestracji znaku podobnego, którego zakres w warstwie odróżniającej posiada zbieżne cechy, pokrywa się częściowo z zakresem funkcjonującego w obrocie gospodarczym – dla tych samych towarów - intensywnie używanego oznaczenia. Taką argumentację i stosowne dowody, podlegające ocenie, złożył wnioskodawca powołując się na art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp, podnosząc bezwzględną przeszkodę rejestracji znaku towarowego jaką jest zła wiara zgłaszającego, który nie oznaczał spornym znakiem własnych towarów ani w dniu zgłoszenia [...] października 2006r. ani w dacie jego rejestracji [...] listopada 2012r., ani nawet w dacie wydania zaskarżonej decyzji [...] października 2016r., czyli 10 lat od zgłoszenia znaku.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ dokona ustaleń faktycznych i oceny zgromadzonego materiału dowodowego, czy na gruncie sprawy niniejszej sporna rejestracja nastąpiła w złej wierze, stanowiącej bezwzględną przeszkodę rejestracji na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp, czy ingeruje w swobodę dotychczas prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej. Kolegium Orzekające w części odnoszącej się do powszechnej znajomości spornego znaku wprawdzie stwierdziło, że z materiału dowodowego nie wynika, aby przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku skarżący używał oznaczenia RENOLAK w postaci samoistnej i niezależnej, a używał on tego oznaczenia zawsze w połączeniu z innymi elementami.

Niemniej jednak, organ nie wypowiedział się, w ramach zarzutu złej wiary, czy sporne prawo wykorzystuje w sposób blokujący dla skarżącego, tę część używanego w obrocie oznaczenia RENOLAK, która spełniała i spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą tego przedsiębiorcę, umożliwiającą jego jednoznaczną identyfikację i odróżnianie od innych podmiotów. Kolegium w swojej ocenie, opartej o zasadę wyrażoną w art. 80 kpa, uwzględni materiał dowodowy złożony przez wnioskodawcę na poparcie jego zarzutów, a w przypadku jego nie uwzględnienia wskaże dlaczego stwierdził jego niewiarygodność.

Organ ustali zakres prowadzonej działalności gospodarczej przez uprawnionego przed rejestracją spornego znaku, jego znajomość rynku na którym działał wnioskodawca i wypowie się, czy sporne prawo wykorzystuje w sposób blokujący dla skarżącego tę część używanego w obrocie oznaczenia, która spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą tego przedsiębiorcę, umożliwiającą jego jednoznaczną identyfikację i odróżnianie od innych podmiotów.

Tymczasem w uzasadnieniu, w ocenie złej wiary zarzutów, Kolegium w istocie wytyka skarżącemu (wnioskodawcy), "że nie wykazał, aby w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego z jakiegokolwiek tytułu, czy to rejestracji czy powszechnej znajomości przysługiwało mu prawo do znaku towarowego RENOLAK zarówno w postaci samoistnej jak i z dodatkami".

Z drugiej strony czyni ustalenia, że "wnioskodawca i jego poprzednicy prawni przed datą zgłoszenia spornego znaku wprowadzali do obrotu towary oznaczane takimi znakami jak SIGMARENOLAK oraz AUTORENOLAK lub AUTORENOLAK F", na które nigdy, pomimo zgłoszenia, nie zostały udzielone prawa ochronne.

Organ zbada i wypowie się, przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, czy sporny znak towarowy został zgłoszony w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku towarowego przez osobę dysponującą znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku. Ta kategoria zjawiskowych form zgłaszania znaków towarowych w złej wierze obejmuje zgłoszenie do Urzędu Patentowego znaku towarowego już używanego na terytorium danego kraju przez inne przedsiębiorstwo. Cechą charakterystyczną tej sytuacji jest zamiar zgłaszającego - poprzez rejestrację znaku towarowego - przejęcia pozycji danego znaku towarowego na rynku i zablokowanie używania znaku towarowego przez innego przedsiębiorcę. Chodzi o podmiot, który w ogóle nie zgłosił tego znaku towarowego do Urzędu Patentowego w celu rejestracji lub też dokonał później zgłoszenia. Zgłaszający taki znak towarowy kieruje się przede wszystkim intencją pozbawienia osoby już używającej danego znaku towarowego możliwości jego używania, ewentualnie włącznie z wykorzystaniem już pewnej renomy tego znaku.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że pod rządami ustawy z 1985 roku w przypadku kolizji znaku towarowego używanego i znaku towarowego zarejestrowanego doktryna przyznawała rejestracji znaczenie decydujące. Uprawiony z rejestracji mógł zatem wystąpić z żądaniem zaniechania używania zbieżnego znaku towarowego wobec osoby używającej znak towarowy, choćby rozpoczęła ona wcześniej używanie tego znaku towarowego. Przesłanka złej wiary rozumianej jako działanie w celu przejęcia pozycji rynkowej i zablokowania używania takiego znaku towarowego mogła istotnie złagodzić skutki spóźnienia w uzyskiwaniu rejestracji.

Tymczasem obowiązująca ustawa Prawo własności przemysłowej wprowadziła instytucję używacza uprzedniego w obszarze prawa znaków towarowych (art. 160 pwp). Ta instytucja łagodzi skutki spóźnienia zgłoszenia przez używającego, chociaż to złagodzenie jest jednak wyraźnie ograniczone z uwagi na niewielki zakres korzystania z prawa używacza uprzedniego pod względem terytorium i rozmiarów prowadzenia działalności.

Także sama wiedza osoby trzeciej o używaniu znaku nie jest wystarczającą podstawą do postawienia zarzutu zgłoszenia w celu blokowania używania lub rejestracji. Jak wyżej zaznaczono, zarzut złej wiary musi być poparty dodatkowymi okolicznościami. Jedną z takich okoliczności może być brak merytorycznych podstaw faktycznych do dokonania zgłoszenia znaku dla określonych towarów (np. nieprowadzenia działalności gospodarczej lub prowadzenia jej w zupełnie innej branży). Podobnie jak w warunkach sprawy niniejszej, takie zgłoszenie jest pozbawione uzasadnienia w świetle zasad konkurencji, ponieważ zgłoszony znak z założenia nie będzie mógł służyć uczciwym celom konkurencyjnym, lecz jedynie blokowaniu korzystania z niego przez inne przedsiębiorstwo. W tej sytuacji znak nie jest zgłaszany w celu odróżniania w obrocie zgłoszonych towarów od towarów tego samego rodzaju innych przedsiębiorców.

Ponadto zgłoszenie znaku towarowego może w celach spekulacyjnych. Ta kategoria zachowań zgłaszającego znak towarowy kwalifikowanych jako działanie w złej wierze obejmuje bardzo wiele zróżnicowanych sytuacji. W literaturze przedmiotu jako typowy przykład zgłoszenia znaku towarowego w celach spekulacyjnych wymienia się takie zgłoszenie, którego przedmiotem są znaki identyczne lub podobne do znaków wybieranych przez innych przedsiębiorców na danym rynku, w sytuacji, kiedy zgłoszenie dotyczy tych samych lub podobnych towarów, a zgłaszający nie prowadzi działalności na tym rynku lub w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej i nie pozostaje z nią nawet w pośrednim związku.

W takiej sytuacji zachodzi bowiem uzasadnione podejrzenie, że znak został zgłoszony nie po to, aby go używać, lecz po to, aby szantażować innych przedsiębiorców, zainteresowanych używaniem takich znaków, poprzez zgłaszanie roszczeń o zaniechanie lub odszkodowanie i zmuszanie przedsiębiorców w ten sposób do różnego rodzaju ustępstw albo do odkupienia znaku lub uzyskania licencji

Wskazana kategoria zgłoszenia znaku w złej wierze wykazuje wiele podobieństw ze zgłoszeniem znaku w celu blokowania używania lub rejestracji. Za podstawową różnicę między powyższymi instytucjami uważa się jednak to, że w przypadku zgłoszenia znaku w celach spekulacyjnych nie występuje wcześniej używanie znaku towarowego przez innego przedsiębiorcę. W odniesieniu do tego zgłoszenia chodzi o potencjalne zainteresowanie określonym znakiem.

Zgłoszenie znaku w celach spekulacyjnych objawia się poprzez inne okoliczności niż wykorzystywanie faktu uprzedniego używania. Punktem wyjścia jest oczywiście sama wiedza zgłaszającego o używaniu znaku przez inny podmiot. Domniemanie istnienia takiej wiedzy może wynikać z rozmaitych zdarzeń. Np. wiedzę o używaniu znaku przez przedsiębiorstwo należące do zrzeszenia (lub grupy) przedsiębiorstw uzasadnia przynależność do tego zrzeszenia (grupy) lub choćby fakt współpracy z tymi przedsiębiorstwami według zasad obowiązujących członków zrzeszenia (grupy). Różne przypadki takich sytuacji wymieniane są w orzecznictwie przy czym dodatkowymi okolicznościami, także do rozważenia przez organ w niniejszej sprawie może być brak własnego przedsiębiorstwa i brak poważnego zamiaru używania znaku.

Z powyższych względów przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ w ramach zbadania przesłanki złej wiary przy zgłoszeniu spornego znaku ponownie ustali stan faktyczny i oceni materiał dowodowy w zakresie rzeczywistego używania znaków towarowych przez wnioskodawcę, dokona analizy zeznań świadków i dowodów z dokumentów odnoszących się do czasookresu i skali działania wnioskodawcy w branży farb i lakierów, rzeczywistego używania na własnych towarach z klasy 2 znaków towarowych, z których każdy zawierał w sobie nazwę RENOLAK. Z drugiej strony, ustali i oceni zakres działalności uprawnionych przed sporną rejestracją i działania po niej poczynione. Gruntownie oceni materiał dowodowy mając na uwadze uwarunkowania historyczne przedsiębiorstwa skarżącej, dotychczas prowadzoną produkcję towarów w klasie 2 i wieloletnie rzeczywiste używanie w tej działalności niespornych znaków towarowych. Zarówno w czasie, o którym zeznają świadkowie i skali produkcji, o której świadek J. K. zeznał że RENOLAK jest mu znane jako "marka, "hitowy produkt", w nomenklaturze lakierniczej zwany emalią, używany przez profesjonalistów, który występował w latach 60- tych, 70- tych i później 80-tych , a także dzisiaj, o szerokim zastosowaniu, a w latach 60- tych, 70- tych i 80- tych była to nazwa AUTORENOLAK, używana dla produktu wysokiej jakości jak na tamte czasy. Natomiast świadek A. J. stwierdził, że od 1973r. do 1982r. AUTORENOLAK jako jedyny wyrób tego rodzaju, był "przebojem na rynku", aplikowanym wyłącznie natryskiem pneumatycznym o skali produkcji: na początku lat 70-tych 30-40 tysięcy litrów miesięcznie i do 70-90 tysięcy litrów miesięcznie w późniejszym okresie. Świadek S. H. z kolei zeznał o "masowym" wykorzystywaniu w Polsce produktu AUTORENOLAK o skali produkcji kilkadziesiąt tysięcy litrów miesięcznie, przeznaczonego w 99% do wymalowań samochodów osobowych, jak i innych pojazdów z karoserią z blachy stalowej. Przy czym znamienne jest, że dla świadka S. G. wprowadzona nazwa SIGMA oznaczała nadal RENOLAK (SIGMA).

Należy wskazać, że Kolegium Orzekające żadnemu z ww. ze świadków nie odmówiło wiarygodności, zacytowało wprawdzie obszerne fragmenty ich zeznań, nie czyniąc jednak na ich podstawie żadnych ustaleń faktycznych, ani nie dokonując oceny pod kątem subsumpcji wskazanych podstaw prawnych wniosku, co stanowi mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie art. 107 § 3 k.p.a. – w zakresie oceny zarzutów z obu podstaw prawnych wniosku.

Należy podnieść, że organ nie ocenił późniejszych (po 2000r.) dowodów używania znaków zawierających człon RENOLAK i korzystania z tej nazwy w rozumieniu potocznym dla farb i lakierów o czym świadczą niewątpliwie wydruki z forum dyskusyjnego pt. "Lakiernictwo". Nakładanie znaków na własne produkty z klasy 2 potwierdzają faktury na SIGMARENOLAK oraz AUTORENOLAK F (86- 112), sprzed zgłoszenia spornego znaku, czyli sprzed [...] października 2006r.

Podobnie wadliwie został oceniony dowód z Kart Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego z dat [...].05.2003 i [...].02.2006r. (k. 124- 136 , t.l), jako "zasadniczo dotyczący historii przemysłu chemicznego lat 70- tych, 80- tych i 90- tych". Tymczasem są potwierdzeniem prowadzonej produkcji produktu AUTORENOLAK F, wprowadzanego do obrotu w wymienionym na kartach okresie, sprzed rejestracji spornego znaku, co nie było kwestionowane przez organ.

Na gruncie niniejszej sprawy organ pominął milczeniem wypowiadanie się co do podobieństwa spornego znaku do znaków używanych dla tych samych towarów przez skarżącą, jej poprzedników prawnych i firmy powiązane historycznie. Nie sposób obejść milczeniem owego powiązania historycznego, które dawało skarżącej swobodę używania wymienionych oznaczeń na dużą skalę bez konfliktów. Dopiero sporna rejestracja znaku RENOLAK przez uprawnionych będących spoza branży producentów, doprowadziła do konfliktu i spraw przed sądem powszechnym.

Nadto, organ przypisując w tych realiach złą wiarę wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie w 2007r. używania oznaczenia RENOLAK i zarzucając mu brak rejestracji w istocie zastosował podstawę prawną zawartą pomyłkowo w sentencji decyzji, która nie była objęta wnioskiem o unieważnienie i odwrócił role procesowe.

Oceniając ponownie zasadność wniosku o unieważnienie na podstawie zarzutu złej wiary, organ dokona ponownej oceny działań uprawnionego. Uwzględni jego oświadczenie o profilu uprzednio prowadzonej działalności (przed wnioskiem o rejestrację znaku RENOLAK) dla towarów identycznych jak dotychczas, przez używanie przez kilkadziesiąt lat rzeczywiście funkcjonujących w używaniu znaków towarowe, z których każdy zawierał człon RENOLAK, a w konsekwencji znajomość rynku farb i lakierów w dacie rejestracji spornego znaku z tytułu prowadzonej sprzedaży. Na rozprawie przed Sądem 19 lipca 2018r. została bowiem potwierdzona okoliczność, że T. Z. w dacie rejestracji spornego znaku był sprzedawcą farb i lakierów, a uprawniony P. N. działał w innej branży.

Przedmiotem oceny organu winien być zakres działań gospodarczych związanych ze zgłoszeniem do rejestracji znaku RENOLAK w dniu [...] października 2006r. Uprawnieni wprawdzie twierdzili, że w roku 2006 postanowili zmienić profil swej działalności na produkcję farb i w tym celu założyli i zarejestrowali w ewidencji działalności gospodarczej spółkę cywilną pod firmą "R." s.c. z siedzibą w miejscowości R., dysponując do tego odpowiednią infrastrukturą. W styczniu 2007 roku przeprowadzili próby z gotowymi wyrobami, oznaczanymi znakiem RENOLAK, ale z rozpoczęciem produkcji towarów RENOLAK postanowili poczekać do czasu uzyskania formalnego ostatecznego rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego w przedmiocie udzielenia im prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy. Po jego uzyskaniu uprawnieni w pierwszej kolejności wystąpili o zaprzestanie naruszania tego znaku przez wnioskodawcę, czemu służyły negocjacje ugodowe z wnioskodawcą, a wobec ich fiaska – złożyli przeciwko niemu pozew.

Odnosząc się do tych twierdzeń należy podnieść, że organ nie ocenił, że wprawdzie sporną rejestrację faktycznie poprzedziło zawarcie [...] października 2006r. umowy spółki cywilnej, ale jej celem gospodarczym wynikającym z umowy nie była produkcja farb, a prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego artykułami przemysłowymi i chemicznymi oraz usługi marketingowo-akwizycyjno-managerskie (k.338 akt adm.). Z kolei zawarcie [...] października 2006r. umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 24m2 było umową z własna spółką R. sp. z o.o. Zlecili podjęcie w marcu 2007r. prób produkcyjnych emalii akrylowej innej firmie, zainicjowali zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko skarżącej, a następnie rozwiązali spółkę cywilną z dniem [...] kwietnia 2008r.

Jak wynika z oświadczenia złożonego na rozprawie 19 lipca 2018r, rzeczywiste używanie znaku zaczęli realizować 11 lat później - w 2017r., by dochować obowiązku - samodzielnie lub przez osobę trzecią - w okresie pięciu lat od rejestracji.

Jak wynika ze stanowiska doktryny, brak zamiaru używania znaku towarowego jest właściwie także przesłanką stwierdzenia zgłoszenia znaku w celu blokowania używania lub rejestracji. Dlatego dla rozróżnienia tego przypadku od zgłoszenia znaku w celach spekulacyjnych wskazuje się, że brak zamiaru używania dotyczący omawianego rodzaju zgłoszenia ma być rozumiany jako brak w ogóle jakiejkolwiek woli używania. Natomiast brak zamiaru używania w przypadku zgłoszenia w celu blokowania używania lub rejestracji jest rozumiany jako brak konkretnej woli używania, odnoszonej do określonego znaku. W konsekwencji, udowodnienie braku zamiaru używania znaku jest łatwiejsze w przypadku zarzutu zgłoszenia w celu blokowania używania lub rejestracji niż w przypadku zarzutu zgłoszenia w celach spekulacyjnych.

W niniejszym postępowaniu bezprzedmiotowe są twierdzenia uprawnionych o działaniu w złej wierze wnioskodawcy, który w latach 2002-2006 posługiwał się oznaczeniem "AUTORENOLAK F" pomimo, że wyłączne prawo ochronne na ten znak przysługiwało A. B.V., czy że w latach 2002-2006 posługiwał się oznaczeniem "SIGMARENOLAK", pomimo że Urząd Patentowy odmówił mu rejestracji tego znaku, a od roku 2007 do chwili obecnej także posługuje się oznaczeniem "RENOLAK P", pomimo odmowy rejestracji tego znaku i wiedzy, że prawo ochronne do niemal identycznego znaku RENOLAK przysługuje uprawnionym.

Nie jest bowiem rzeczą uprawnionych do spornego znaku zarzucanie skarżącemu używanie znaków, które zarejestrowane są na inne podmioty, bądź Urząd rejestracji odmówił. Uprawniony skorzystał z własnych uprawnień do roszczeń cywilnoprawnych. Odmowa rejestracji stanowi odmowę przyznania prawa na wyłączność, co nie oznacza, że skarżącą nie może używać znaku z innego tytułu celem nakładania go na swoje towary.

Tymczasem poza sporem pozostaje, że znak towarowy Renolak zgłoszony przez uprawnionych [...] października 2006r. nie był używany przez uprawnionych jeszcze [...] października 2016r., gdy Kolegium oddalało wniosek o jego unieważnienie. Tymczasem od 4 dekad używane były nierejestrowane znaki skarżącej, kolejno: AUTORENOLAK, AUTORENOLAK F i SIGMARENOLAK umieszczane na produktach klasy 2, na skalę masową, jak zeznał jeden ze świadków. Sam Urząd dokonując w zaskarżonej decyzji oceny w zakresie nieużywania znaku przez uprawnionych, czyli w dniu [...] października 2016r. wskazuje na to, że "od daty udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, tj. od dnia [...] listopada 2012r. nie upłynął jeszcze okres 5 lat w ciągu których uprawnieni mają obowiązek rozpoczęcia używania spornego znaku towarowego" (k. 24 uzasadnienia).

Organ – mimo wskazania dwóch podstaw prawnych unieważnienia spornej rejestracji, co istotne – wynikających z wieloletniego używania znaków zawierających oznaczenie RENOLAK dla produktów z klasy 2, w tym zarzutu złej wiary zgłaszającego - w istocie usprawiedliwia nieużywanie znaku RENOLAK przez uprawnionego tym, że "działalność w przemyśle chemicznym jest wysoce kapitałochłonna, jak również wymaga znacznych wysiłków organizacyjnych, intelektualnych w zakresie badań i rozwoju prowadzonych przez wysoce wykwalifikowany personel. Wypromowanie znaku także wymaga znacznych inwestycji w produkcję".

Taka argumentacja racjonalnie powinna być wykorzystana – a contrario – na rzecz skarżącej, która w ocenie Sądu skutecznie dowodzi, że przez blisko 40 lat ona, jej poprzednicy prawni i firmy powiązane historycznie wypracowały, dużymi nakładami renomę produktów z klasy 2 o wspólnym członie RENOLAK: AUTORENOLAK, czy AUTORENOLAK F, czy SIGMARENOLAK, gdzie warstwa wspólna tych oznaczeń, niewątpliwie posiadająca charakter abstrakcyjny i dystynktywny – bezkolizyjnie istnieje na rynku farb i lakierów, mimo uzyskania rejestracji przez inny podmiot.

Powyższa konkluzja jednoznacznie oznacza ustalenie przez Kolegium Orzekające, co wynika z kolejnego zdania, że na dzień wydania decyzji [...] października 2016r. z eksploatacją spornego znaku postanowili poczekać do czasu zakończenia postępowań z wnioskodawcą.

Z powyższą argumentacją – w świetle zarzutu złej wiary - nie sposób się zgodzić. Tym bardziej, że organ nie przeprowadził jakiekolwiek – dla potrzeb takiej konkluzji - analizy podobieństwa towarów i podobieństwa znaków.

Zaskarżona decyzja zawiera wiele sprzeczności i braków w ustaleniach faktycznych niezbędnych z punktu widzenia badania przesłanki złej wiary. Z jednej strony organ czyni ustalenia w zakresie faktycznego używania przez skarżącą znaków AUTORENOLAK, AUTORENOLAK F i SIGMARENOLAK przed sporną rejestracją, z drugiej strony, bez analizy podobieństwa przesądza o jego braku. Przy czym pomija odmienne wnioski wynikające z badania rynku co do znajomości produktów oznaczanych znakami posiadającymi wyraz RENOLAK.

Należy podnieść, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie p.w.p. ustawodawca odsyła w 256 ust. 1 p.w.p. do rygorów i zasad kodeksu postępowania administracyjnego. Naczelną zaś zasadą postępowania administracyjnego jest zasada prawdy obiektywnej, wyrażona w art. 7 k.p.a., z której wynika obowiązek organu administracji publicznej wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności dla prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, co jest niezbędnym elementem właściwego zastosowania norm prawa materialnego będących podstawą rozstrzygnięcia. Oznacza to, że organ administracji miał obowiązek dokonania wszechstronnej oceny okoliczności konkretnej sprawy na podstawie analizy całego materiału dowodowego i wyrażenia swojego stanowiska w uzasadnieniu podjętej decyzji. Realizację tej zasady zapewniają przede wszystkim przepisy regulujące postępowanie dowodowe, zmierzające na mocy art. 77 § 1 k.p.a. do wyczerpującego zebrania materiału dowodowego i następnie jego rozpatrzenia. Dokładne ustalenie stanu faktycznego możliwe jest tylko na podstawie wszystkich istotnych dowodów i poprzez wyjaśnienie wszystkich podniesionych w sprawie zarzutów i wątpliwości. Jak stanowi bowiem art. 80 k.p.a. organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Organ może odmówić wiary określonym dowodom, jednakże dopiero po ich rozpatrzeniu, wyjaśniając przyczyny takiej ich oceny, co winno mieć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji (art. 107 § 3 k.p.a.).

W sytuacji, gdy wyniki postępowania dowodowego zawierają sprzeczne ustalenia, organ ma obowiązek ustosunkowania się do tych sprzeczności przez wskazanie dowodów, które przyjął jako podstawę faktyczną rozstrzygnięcia i wyjaśnienie, którym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej i dlaczego. Uzasadnienie decyzji ma na celu wykazanie procesu myślowego, który doprowadził do ustalenia treści rozstrzygnięcia. Także spełnienie zasady określonej w art. 8 k.p.a. wymaga prowadzenia postępowania administracyjnego w taki sposób, aby w uzasadnieniu decyzji przekonać stronę, że jej stanowisko zostało poważnie wzięte pod uwagę, a jeżeli zapadło inne rozstrzygnięcie, to przyczyną tego są istotne powody.

Organ nie dokonał oceny obszernego materiału dowodowego na okoliczność twierdzeń wniosku w zakresie tej przesłanki. Uzasadnienie zawiera potężne cytaty stanowisk stron, wymienia złożone dowody, nie dokonując w istocie ich oceny, bądź dokonując wadliwie. Wszak strona dowodziła skutecznie wieloletnie bezkolizyjne, do czasu spornej rejestracji, używanie znaków towarowych dla własnych produktów z klasy 2. Z lakonicznego uzasadnienia na stronie 23 i 24 wynika, że organ nawet nie zdefiniował, ani nie dokonał wykładni wskazującej na czym polega zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze. W konsekwencji nie odniósł go do stanu faktycznego, który powinien ustalić na potrzeby zastosowania tej normy. Wywód organu sprowadzony został do zarzutu pod adresem wnioskodawcy, że nie posiada zarejestrowanych praw do znaku albo co do wygaszenia znaku Renolak (brak upływu okresu 5 lat od rejestracji).

W świetle uzasadnienia wynika, że Urząd Patentowy nie traktuje więc przesłanki rejestracji w złej wierze jako skutecznej i samoistnej podstawy unieważnienia znaku towarowego, wbrew wyraźnemu brzmieniu ustawy. Nie czyni ustaleń faktycznych ani nie dokonuje ich oceny pod kątem zebranego w sprawie materiału dowodowego, czym narusza w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy art. 7, 77 § 1, 80 oraz art. 107 § 3 kpa w zw. z art. 256 ust, 1 pwp - poprzez brak zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, brak prawidłowego ustalenia podstawy faktycznej i prawnej, przeprowadzenia oceny dowodów w całokształcie zebranego materiału dowodowego.

Organ, na gruncie przesłanki złej wiary pominął milczeniem wszelkie dowody z dokumentów, zeznań świadków, złożone przez skarżącą na okoliczność obecności na rynku jej znaków dla tożsamych towarów na długo przed sporną rejestracją. Lakoniczna bowiem ocena dowodów dotyczyła wyłącznie przesłanki powszechnej znajomości znaku towarowego. Niewątpliwie błędna rekonstrukcja art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp mogła wyniknąć z powołania w sentencji art..132 ust. 2 pkt 1 pwp nie stanowiącego podstawy wniosku o unieważnienie spornego znaku.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ dokona prawidłowej oceny przesłanki zawartej we wniosku opartym o art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp. W rozpoznawanej sprawie organ, mimo przedłożenia obszernego materiału dowodowego, nie dokonał jego oceny pod kątem wskazanej normy, co niewątpliwie może mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Niewątpliwie ocenę tę ułatwi wskazanie zawarte w tezie 3 wyroku z 8 maja 2014r. S(PI) -327/12 (Simca Europe Ltd v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM):

Oceny złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/09 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy dokonywać całościowo, uwzględniając wszelkie istotne czynniki danego przypadku, a w szczególności:

- okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;

- zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią;

- stopień ochrony, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

Ponadto zamiar uniemożliwienia sprzedaży danego towaru może w pewnych okolicznościach stanowić o złej wierze zgłaszającego. Jest tak zwłaszcza w przypadku, gdy okazuje się później, że zgłaszający zarejestrował oznaczenie jako znak towarowy bez zamiaru używania go, wyłącznie po to, by uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek.

W tym kontekście trzy czynniki wymienione powyżej stanowią wyłącznie przykłady elementów, które mogą być brane pod uwagę w celu orzeczenia w przedmiocie ewentualnego istnienia złej wiary zgłaszającego znak towarowy w momencie dokonywania zgłoszenia. W ramach bowiem całościowej analizy dokonywanej na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 można także wziąć pod uwagę pochodzenie wyrazu lub skrótu tworzącego kwestionowany znak towarowy oraz jego wcześniejsze używanie w obrocie handlowym w charakterze znaku towarowego, w szczególności przez konkurencyjne przedsiębiorstwa, a także strategię handlową, w którą wpisuje się dokonanie zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego tworzonego przez ów wyraz lub ów skrót.

3.

Przesłanka ta została prawidłowo oceania orzez organ. Art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp, obowiązujący w dacie zgłoszenia spornego znaku ([...] października 2006r.), co do zasady stanowi względną przeszkodę rejestracji znaku towarowego. Wskazuje bowiem, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do znaku, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby.

Skoro ani w ustawie - Prawo własności przemysłowej, ani w aktach prawa unijnego oraz międzynarodowego nie ma legalnej definicji znaku powszechnie znanego i zagadnienie to zostało wypracowane przez orzecznictwo i poglądy doktryny, to kwalifikują jako znak towarowy powszechnie znany takie oznaczenie, które:

1) łączone jest z określonym towarem przez potencjalnych nabywców;

2) znane jest na większości terytorium Polski bez względu na sposób, w jaki stał się znany (znajomość znaku może być wynikiem np. jedynie reklamy);

3) znane jest powszechnie wśród potencjalnych nabywców towarów oferowanych pod tym znakiem, co oznacza jego znajomość ponad połowie osób kwalifikowanych jako potencjalni nabywcy towarów pod tym znakiem;

4) nie musi wiązać się z wyobrażeniem o wysokiej jakości towarów oferowanych pod tym znakiem (zob. R. Skubisz, Prawo znaków..., s. 193; R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 737).

5) w odniesieniu do zasięgu terytorialnego znajomości znaku nie wystarczy notoryjność regionalna, gdyż niezbędne jest wykazanie powszechnej znajomości na całym obszarze Polski (U. Promińska, Ustawa o znakach..., s. 97). Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d Dyrektywy 2008/95/WE – odwołującej się do art. 6 A Konwencji Paryskiej - wcześniejszy znak towarowy musi być powszechnie znany na całym terytorium Państwa Członkowskiego rejestracji lub na jego znacznej części (wyrok ETS z 22 listopada 2007r. w sprawie C-328/06).

W literaturze wydawał się utrwalony pogląd, zgodnie z którym znak powszechnie znany to znak znany co najmniej połowie potencjalnych nabywców towarów (zob. U. Promińska, Znak powszechnie znany i jego ochrona (w:) Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997; R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego, s. 736 i n.). Bez znaczenia jest tu jakość towarów oznaczana znakiem czy też renoma znaku. Także, odnośnie zakresu podmiotowego znajomości znaku E. Wojcieszko-Głuszko w publikacji "Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym" (ZNUJ 1995, z. 65, s. 95) zajęła stanowisko, że "powszechną znajomość znaku wyraża bądź stopień jego procentowej znajomości w kręgach zainteresowanych nabywców oznakowanych towarów, dla których przeznaczony jest produkt opatrzony znakiem, ustalony w swej wartości nominalnej na około 50%, bądź też moc wyróżniająca znaku, której siła uzależnia proporcjonalnie stopień wymaganej znajomości znaku wśród tego samego kręgu podmiotów".

E. Wojcieszko-Głuszko, odnosząc się do problemów ze zdefiniowaniem pojęcia znaku powszechnie znanego, stwierdza, że o ile jeszcze w połowie poprzedniego stulecia twierdzono, że o notoryjności znaku towarowego można mówić, gdy dzięki jego długotrwałemu używaniu jego ekonomiczna użyteczność okazała się tak wielka, że klientela automatycznie utożsamiała znak z symbolem świetnej jakości sygnowanego nim towaru, o tyle obecnie długotrwałe używanie znaku i nakłady na jakość oznaczanych nim towarów są skutecznie zastępowane przez intensywną, wszechogarniającą reklamę prowadzoną przez mass media, dystrybucję międzynarodowych czasopism, nieograniczone podróże nabywców, wystawy oznaczonych towarów itp. (zob. E. Wojcieszko-Głuszko, Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZNUJ PWiOWI 1995, z. 65, s. 28). Autorka ta stwierdziła, że przesłankę notoryjności trzeba wiązać ze znajomością znaku w obrocie przez większość rzeczywistych i potencjalnych odbiorców, co w konsekwencji oznacza, iż znak ten powinien być znany więcej niż połowie osób z tej grupy (zob. E. Wojcieszko-Głuszko, Znaki towarowe a ostatnia nowelizacja ustawy - Prawo własności przemysłowej, Radca Prawny 2005, nr 2, s. 37).

Pogląd ten ewaluował w orzecznictwie, gdzie już na gruncie poprzedniej regulacji w tym przedmiocie - art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych – Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że uznanie znaku towarowego (usługowego) za powszechnie znany, a więc używany w obrocie gospodarczym w większym rozmiarze, nie musi oznaczać znajomości tego znaku przez co najmniej 50% populacji społeczeństwa; wystarczająca jest znajomość znaku przez odpowiednio znaczący krąg potencjalnych dystrybutorów towarów oznaczanych takim znakiem czy też ich odbiorców" (wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2003 r., II SA 309/02, ONSA 2004, nr 2, poz. 74).

W ślad za stanowiskiem ETS (obecnie TSUE) również w polskiej doktrynie przyjmuje się ostatnio, że kryterium uznania znaku za powszechnie znany nie może stanowić procentowo określona liczba odbiorców, choć znajomość wśród większej niż połowa odbiorców towarów przesądza o notoryjności znaku (tak R. Skubisz w cyt. Systemie...str. 737).

W literaturze ("Własność przemysłowa" E. Nowińska U.Promińska K. Szczepanowska- Kozłowska Wyd. I LexisNexis 2014r. ) zarysował się pogląd, że nabycie syndromu notoryjności nie powinno być mierzone wyłącznie procentowym wskaźnikiem znajomości znaku wśród odbiorców oznaczanych nim towarów, co nie oznacza lekceważenia tego kryterium. Potencjalna klientela to grupa kupujących, do której jest kierowana oferta oznakowanego towaru. O jej wyodrębnieniu powinny decydować rodzaj towaru i jego przeznaczenie. Nie jest obecnie uznawany za niezbędny symptom notoryjności automatyzm utożsamiania znaku z symbolem jakości sygnowanego nim towaru. Ocena notoryjności jest dokonywana z punktu widzenia innych kryteriów niż jakość towaru, które znak pokrywa, choć może być jednym z nich.

Wśród podstawowych kryteriów, według których ocenia się obiektywną możliwość upowszechnienia się znaku należy wymienić: czas używania znaku jako wykładnik możliwości zapadnięcia znaku w świadomość kupujących, sytuacje towaru na rynku (jego ilość, dostępność, sposób i zasięg dystrybucji), kampanię reklamową, zwłaszcza jej formy, czas trwania i ekspansywność oraz siłę odróżniająca znaku, która może uzasadniać wymaganie znajomości na niższym poziomie. (E.Wojcieszko-Głuszko, "Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle porównawczym, ZNUJ 1995, nr 65, s.95)

Żadna z wymienionych okoliczności nie ma znaczenia nadrzędnego, Każda odgrywa ważną rolę, ale nie wyłączną. Mogą współistnieć i wzajemnie się uzupełniać w czasie. Mają charakter faktyczny i mogą być dowodzone za pomocą wszystkich dopuszczalnych środków, zwłaszcza dokumentów handlowych (faktury, rachunki), sondaży, ekspertyz. Odwołanie do wskazanych okoliczności pozwala na przyjęcie obiektywnej możliwości nabycia przez znak cechy powszechnej znajomości.(U. Promińska, Znak powszechnie znany i jego ochrona. Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997, s.225).

Powszechna znajomość stanowi zatem przeszkodę w rejestracji znaku identycznego lub podobnego dla towarów identycznych lub podobnych (art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp), o ile znak ten jest znany w Polsce.

Orzecznictwo, idąc za literalnym brzmieniem art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p., przyznało szeroką ochronę znakowi powszechnie znanemu w sytuacji przeciwstawienia mu rejestracji późniejszego podobnego lub identycznego znaku dla podobnych lub identycznych towarów, także w sytuacji braku ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

W literaturze przedmiotu przedstawione jest jednolite stanowisko, że nawet, gdyby dokonać wykładni celowościowej mając na uwadze art. 6 bis Konwencji Paryskiej oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 lit. d dyrektywy 2008/95/WE, które wyraźnie uzależniają możliwość przeciwstawienia znaku powszechnie znanego rejestracji znaku późniejszego na rzecz osoby trzeciej od ryzyka konfuzji, to immanentną cechą znaku powszechnie znanego jest długotrwałość jego używania. Na te właśnie okoliczność, na gruncie niniejszej sprawy powoływała się skarżąca sięgając do używania oznaczeń zawierających znak RENOLAK dla tych samych towarów z klasy 2 przez siebie, swoich poprzedników prawnych i przedsiębiorstwa powiązane historycznie, wywodzące się ze Z. – przed laty zrzeszającego producentów farb i lakierów – w przedstawianej rzeczywistości historycznej i gospodarczej.

Nie na próżno skarżąca istotną część wniosku, a następnie zarzutów skargi, odnosiła do aspektu historycznego, z którego wynikało jej używanie we własnej działalności od lat 70-tych, przez lata 80-te, 90-te i po roku 2000 oznaczenia AUTORENOLAK, AUTORENOLAK F i SIGMARENOLAK, długotrwałości ich używania.

Jednakże aspekt historyczny przy ocenie znaku powszechnie znanego należy odnieść do długotrwałości używania, jako istotnej cechy znaku powszechnie znanego i mającej znaczenie

W ocenie Sądu, skarżąca w ramach zarzutu z 132 ust. 1 pkt 2 pwp nie musiała upatrywać powszechnej znajomości oznaczenia RENOLAK jako części stanowiącej trzon rodziny wymienionych znaków. Wszak takiej nazwy nie stosowała samodzielnie dla swoich produktów. Wystarczyło dowiedzenie długoletniego używania wymienionych znaków (AUTORENOLAK, AUTORENOLAK F i SIGMARENOLAK) w wąskim asortymencie towarów klasy 2, w istocie znanych w szczególności profesjonalistom, w aktach są faktury, zeznania świadków, świadectwa toksyczności, artykuły prasowe, forum lakierników, by skutecznie uniemożliwić rejestrację samego oznaczenia RENOLAK, jako podobnego do znaku powszechnie znanego np. AUTORENOLAK. Tym bardziej, że w tym samym asortymencie zgłoszenie nastąpiło przez przedsiębiorców, którzy przed rejestracją (uprawniony T. Z.) prowadzili sprzedaż farb i lakierów, czyli m.in. towarów skarżącej. Nietrudno zauważyć na gruncie niniejszej sprawy, że przedsiębiorstwa wywodzące się z byłego zjednoczenia, ich następcy prawni bez sporów kontynuują działalność w ramach podobnych oznaczeń dla tych samych towarów.

W istocie nie można odmówić racji skarżącej, że wszystkie używane przez nią oznaczenia zawierały powtarzającą się, znaną dla farb i emalii nazwę RENOLAK, jako istotną i dystynktywną część oznaczenia jej towarów, odróżniającą na rynku w tym segmencie produkowanego zakresu towarów. Fakt ten został przez organ zupełnie zignorowany mimo nawiązania do podobnej sprawy, zakończonej prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2004 r. sygn. II SA 4044/03 – dołączonym do wniosku.

U. Promińska zwraca uwagę na trudności interpretacyjne art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. wskazując, że przeszkodą w rejestracji powinna być nie notoryjność sama w sobie, lecz stopień podobieństwa między znakiem zgłoszonym do rejestracji a znakiem powszechnie znanym, który rodzi ryzyko pomyłki co do pochodzenia towarów (U. Promińska (w:) Prawo własności przemysłowej, s. 213-214).

Należy także zgodzić się z poglądem R. Skubisza, który w tej sytuacji opowiada się za bezpośrednim stosowaniem art. 4 ust. 1 lit. b w zw. z art. 4 ust. 2 lit. d dyrektywy 2008/95/WE w odniesieniu do wszystkich przypadków opisanych w art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp, z wyjątkiem podwójnej identyczności, gdyż w tym ostatnim przypadku przeszkoda rejestracji występuje niezależnie od tego, czy istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 742). Jak już wspomniano, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp przeszkodę rejestracji może stanowić znak towarowy, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby. Należy jednak zauważyć, że Dyrektywa 2008/95/WE nie wprowadza w art. 4 ust. 2 lit. d przesłanki używania znaku powszechnie znanego, co oznacza niezgodność art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp z art. 4 ust. 2 lit. d Dyrektywy 2008/95/WE. (Prawo własności przemysłowej Komentarz pod red.dr P. Kostańskiego C.H.Beck 2010 str. 707). Uwzględniając charakter ścisły Dyrektywy, wynikający z pkt 8 jej preambuły, w którym zwraca się m.in. uwagę na konieczność, aby warunki dla uzyskania znaku towarowego były zasadniczo jednakowe we wszystkich Państwach Członkowskich, to wykładnia pro wspólnotowa wyprzedza literalną wykładnię art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp i zgłaszający może powołać się bezpośrednio na Dyrektywę. Jak słusznie zauważa komentator, przepis należy inaczej interpretować w stosunku do stanów prawnych sprzed wejścia Polski do Unii Europejskiej, bowiem przesłanka używania znaku powszechnie znanego z art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp obowiązywała od wejścia w życie tej ustawy.

Na gruncie niniejszej sprawy oznacza to, że od 21 sierpnia 2001r. do 1 maja 2004r. pojęcie używania znaku towarowego należy odnieść do jego faktycznego stosowania przez przedsiębiorcę na towarach sygnowanych tym znakiem, pochodzącym z tego przedsiębiorstwa. Co do zasady bowiem, koniecznym dla uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy dla danego produktu jest jego wytwarzanie.

Po okresie 1 maja 2004r. prawidłowe ustalenia faktyczne w zakresie przeszkody rejestracji opartej na art. 132 ust. 1 pkt 2 pwp w zw. z art. 4 ust. 2 lit. d Dyrektywy 2008/95/WE nie powinny zmierzać do wykazania używania znaku towarowego powszechnie znanego na produkowanych towarach klasy 2. Dla przejścia na zasady Dyrektywy wystarczyło bowiem wykazanie powszechnej znajomości znaku istniejącego w obrocie i nakładanego na tożsame towary, do oznaczania których zgłoszony został sporny znak towarowy.

Ale na gruncie niniejszej sprawy to nie znak RENOLAK był nakładany na produkowane przez wnioskodawcę towary. W istocie była to część znaku AUTORENOLAK, AUTORENOLAK F i SIGMARENOLAK Urząd Patentowy RP prawidłowo przyjął w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że o powszechnej znajomości znaku towarowego należącego do określonego przedsiębiorstwa można mówić tylko wtedy, gdy dane oznaczenie jest kojarzone przez znaczną większość zainteresowanych odbiorców (więcej niż połowę tej grupy) na terenie Polski z określonymi towarami, jako pochodzącymi od określonego przedsiębiorcy.

W istocie, domagając się ochrony z tytułu używania znaku powszechnie znanego wnioskodawca powoływał się na własne prawo do znaki RENOLAK z tytułu długoletniego używania znaku i podniósł, że wraz z podmiotami należącymi do byłego zjednoczenia P. jest uprawniony do powszechnie znanego znaku towarowego RENOLAK. AUTORENOLAK, AUTORENOLAK F i SIGMARENOLAK

Tymczasem bezsporne jest, że używał znaki AUTORENOLAK, AUTORENOLAK F i SIGMARENOLAK, w których oznaczenie RENOLAK stanowi część każdego ze znaków. Dopiero od 2007r. używa samodzielnie znaku RENOLAK, co jest przedmiotem sporu przed sądem powszechnym.

Z niewadliwych ustaleń Kolegium Orzekającego (poczynionych w przedmiocie badania powszechnej znajomości oznaczenia RENOLAK) także wynika, że przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku wnioskodawca nie używał oznaczenia RENOLAK w postaci samoistnej i niezależnej. Sam także przyznał, że używał tego oznaczenia zawsze w połączeniu z innymi elementami.

Poza sporem było, co przyznał uprawniony, że w latach 90-tych XX w. wnioskodawca posługiwał się oznaczeniem "AUTORENOLAK F", gdy wyłączne prawo ochronne na ten znak przysługiwało A. B.V. Także niesporne było, że wnioskodawca w latach 2002-2006 posługiwał się oznaczeniem "SIGMARENOLAK" nie posiadając rejestracji tego znaku.

Jednocześnie wnioskodawca przyznał, że znaki "RENOLAK", na które aktualnie przysługują prawa ochronne to: "AUTORENOLAK" (należące do A. B.V.) oraz "RENOLAK" (należące do uprawnionych). Prawa ochronne na pozostałe wymieniane przez wnioskodawcę znaki wygasły, lub nigdy nie zostały przyznane. Także organ ustalił, że w latach poprzedzających bezpośrednio zgłoszenie znaku RENOLAK w obrocie gospodarczym występowały towary oznaczane wyłącznie znakami "NOBIRENOLAK", "AUTORENOLAK" oraz "SIGMARENOLAK".

Powyższe stanowi jednoznacznie, że skarżący mógłby domagać się uznania powszechnej znajomości znaku niezarejestrowanego, który nakładany byłby na towary w sposób długotrwały i uzyskał wysoką jego rozpoznawalność. Tymczasem, mimo zlecenia badania rynku dotyczącego powszechnej znajomości znaku RENOLAK, w dacie rejestracji spornego znaku nie funkcjonował on samodzielnie w obrocie i samodzielnie nie nabrał funkcji odróżniających znaku towarowego, a tym bardziej cech znaku powszechnie znanego. W ocenie Sądu, pośrednio potwierdza to badanie rynku, bo mimo, że sporządzone w 2015r. to wykazuje, że o ile słowo RENOLAK kojarzone jest przez wybranych do badania respondentów (fachowców, handlowców) z farbami i lakierami, to nie spełnia funkcji odróżniającej w obrocie dla towarów konkretnego producenta od towarów innego producenta. Kojarzy się respondentom z różnymi firmami i w różnym przedziale procentowym.

Z tych względów Sąd, wobec zasadności skargi w zakresie przesłanki złej wiary (pkt 2 uzasadnienia) Sąd orzekł po myśli art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. Zasądzając w pkt 2 od organu na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania w kwocie 2217 zł, Sąd orzekł na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2018.265 j.t.), które wynosi 1200 zł oraz 1000 zł wpisu sądowego, zgodnie z § 2 ust.3 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) i 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.