Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1705/05
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2006-03-02 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Bosakirska Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.) Asesor WSA Andrzej Kuna Protokolant Michał Syta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2006 r. sprawy ze skargi T. z siedzibą w [...], Leihtenstein na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...]w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowno przestrzenny [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz T. z siedzibą w [...], Leihtenstein kwotę 1615 (jeden tysiąc sześćset piętnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.


UZASADNIENIE

Dnia [...] lipca 2004 r. firma K. Sp. z o.o., W. wystąpiła do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-przestrzenny [...] nr R[...] udzielonego w dniu [...] stycznia 2003 r., z pierwszeństwem od dnia [...].07.1999 r., dla towarów w klasie 30 na rzecz T., [...], Lichtenstein.

Za podstawę swojego żądania wnioskodawca podał przepisy art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, także art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 pkt 1 tejże ustawy, mające zastosowanie w związku z przepisem art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, a także art. 6 bis Konwencji Paryskiej z dnia

20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej (D.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51 oraz załącznik do D. U. nr 9, poz. 51).

W uzasadnieniu wniosku, w pismach procesowych, i na rozprawie wnioskodawca stwierdził, że rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła

z naruszeniem przepisów art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, gdyż przedmiotowy znak towarowy jest tak podobny do należących do wnioskodawcy, zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem znaków towarowych R[...], R[...]oraz R[...], że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

W szczególności, zdaniem wnioskodawcy, o tożsamości towarów w niniejszej sprawie świadczy fakt, iż znak towarowy [...] nr R[...] został przeznaczony do oznaczania tych samych towarów tj. czekolady co ww. znaki towarowe wnioskodawcy.

Natomiast podobieństwo obu oznaczeń wynika z tego, że porównywane oznaczenia wywierają jednakowe ogólne wrażenie na przeciętnych odbiorcach.

Wszystkie wymienione rejestracje znaków towarowych na rzecz spółki K. stanowią wersje tego samego oznaczenia cechującego się jednolitymi elementami wspólnymi tj. oryginalnym przestrzennym kształtem z prostokątnym wcięciem, czerwono-kremową kolorystyką, umieszczeniem napisu w górnej części oznaczenia.

Zdaniem wnioskodawcy, przestrzenna postać znaku towarowego R[...] jest niemal identyczna jak kompozycje przestrzenne przedstawione

w przeciwstawionych znakach towarowych, o czym świadczy ten sam kształt opakowania, a także fakt wykorzystywania efektu "okienka" pozwalającego odbiorcy zobaczyć przez przeźroczystą folię kolor oraz fakturę czekolady. Identyczny – prostokątny – jest także kształt "okienka" i ponadto we wszystkich wskazanych znakach "okienko" zostało podobnie umiejscowione bliżej prawej ścianki opakowania. Kompozycja przestrzenna spornego znaku została przedstawiona w kolorystyce identycznej do porównywanych znaków, przy czym dominującym kolorem jest kolor czerwony, przy jednoczesnym wykorzystaniu analogicznych elementów graficznych.

Wnioskodawca stwierdził także, że z uwagi na szczególną charakterystykę oznaczenia wnioskodawcy, zarejestrowanie podobnego znaku towarowego na rzecz innego podmiotu gospodarczego narusza przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t., ustanawiający szczególną ochronę znaków powszechnie znanych. Ponadto, ochronę tej kategorii znaków przewidują także przepisy konwencji międzynarodowych, między innymi art. 6 bis konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, w której Państwa – Sygnatariusze mogą odmówić rejestracji znaku towarowego, jeżeli "istotna część znaku stanowi odtworzenie takiego znaku powszechnie znanego lub naśladownictwo mogące spowodować pomylenie z tym znakiem".

Zdaniem wnioskodawcy, fakt powszechnej znajomości przestrzenno-graficznego jego oznaczenia determinuje konieczność zaostrzenia kryteriów oceny niebezpieczeństwa konfuzji.

Ponadto wnioskodawca, dla poparcia obu powyższych argumentów, powołał się na prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2004 r. sygn. akt 6 II SA 1017/02, w sprawie o unieważnienie innego przestrzenno-graficznego znaku towarowego tj. nr R[...] należącego do uprawnionego ze spornego znaku.

Sąd zauważył w powyższym wyroku, że: "Podnieść należy, że znak towarowy [...] – na towarze, jakim jest czekolada – w dacie jego zgłoszenia w 1995 r. był już znakiem znanym na terytorium Polski. Nie można zlekceważyć zatem prawdopodobieństwa, że pierwsze pojawienie się na rynku przy przestrzennym, charakterystycznym kształcie mogło zdeterminować odbiór nabywcy. (...) Nie można także pominąć faktu, że przy dużej podaży tego samego rodzaju umieszczonych na półkach obok siebie i pochodzących od różnych producentów przeciętny odbiorca szukał będzie znajomego mu od lat produktu kierując się jego kolorystyką, formą graficzno-przestrzenną i obcojęzyczną nazwą jako cechami kompozycji umieszczonej na produkcie i przez niego wzrokowo zapamiętanych, odróżniających go od innych".

Z powyższego wnioskodawca wywiódł tezę o uznaniu przez Sąd faktu powszechnej znajomości przestrzenno-graficznego oznaczenia [...].

O ogromnej popularności tego oznaczenia świadczy również, zdaniem wnioskodawcy, wysokie miejsce, jakie czekolada w przedmiotowym opakowaniu zajęła w przeprowadzonym w 1993 roku przez Centrum Badań Rynku – Fundację "[...]" teście porównawczym czekolad. Przedmiotem tego badania było 30 czekolad polskich i zagranicznych i spośród tej grupy wybrano dziewięć, które oceniono bardzo dobrze lub dobrze. Wśród najlepszych znalazła się czekolada

w charakterystycznym kremowo czerwonym opakowaniu z oryginalnym "okienkiem", czyli czekolada o oznaczeniu [...].

Celem potwierdzenia powyższego, wnioskodawca przedłożył kopię artykułu z magazynu "[...]" nr [...], w którym przedstawiono wyniki w/w testu.

Wnioskodawca podniósł ponadto, że rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem przepisów art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, gdyż przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do rejestracji w celu wykorzystania renomy znaków wnioskodawcy.

Zdaniem wnioskodawcy wieloletnia obecność na rynku jego produktu

w charakterystycznym opisanym powyżej opakowaniu, dbałość o doskonałą jakość produktu, a także intensywna reklama, spowodowały, że zajął on wysokie miejsce wśród najpopularniejszych czekolad na polskim rynku i świadczą o tym, że na długo przed datą zgłoszenia spornego znaku (tj. [...] lipca 1999 r.) znak towarowy wnioskodawcy cieszył się renomą wśród odbiorców.

Art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, który stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku sprzecznego z prawem lub zasadami współżycia społecznego,

a zatem także takiego, który wykorzystuje renomę cudzego oznaczenia do wypromowania swoich towarów lub stanowi zagrożenie dla jego siły odróżniającej.

Swoistą argumentację w tym zakresie wnioskodawca poparł orzecznictwem

i literaturą.

Uczestnik postępowania w odpowiedzi na wniosek z [...]września 2004 r. i na rozprawie wniósł o oddalenie wniosku podnosząc, że wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego w żądaniu unieważnienia spornego prawa. Jednocześnie podkreślił, że przed Sądem Okręgowym w [...] toczy się 5-letni proces

z powództwa cywilnego w sprawie spornego prawa do znaku towarowego.

Zdaniem uprawnionego brak jest renomy znaku firmy K.

Uprawniony zakwestionował też podobieństwo spornych opakowań. Podniósł, iż podobna forma obu opakowań jest wymuszona kształtem przestrzennym tabliczki czekolady, a elementy graficzne w postaci orzechów laskowych wraz ze stosownym napisem informują nabywcę o charakterze towaru, przy czym pokazanie czekolady w tzw. "okienku" upewnia nabywcę, że informacja o gatunku kupowanej czekolady jest prawdziwa. Podkreślił też odmienność elementów słownych, "[...]" na opakowaniu spornym i "[...]" oraz "[...]" na opakowaniach wnioskodawcy.

Brak możliwości wprowadzenia w błąd nabywcy wynikał, zdaniem uprawnionego, ze sprzedaży czekolad stron na różnych "półkach cenowych",

z segregacji czekolad przy sprzedaży według firm oraz z renomy firmy T. jej znaku [...].

Pełnomocnik uprawnionego podkreślił też na rozprawie, że uprawniony często zmienia wizerunek swojego opakowania, a w szczególności, od dwóch lat nie produkuje i nie stosuje opakowania według spornego prawa ochronnego i w dniu [...].06.2005 r. wystąpił do Urzędu Patentowego o wykreślenie z rejestru znaku towarowego [...] stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, wniosek ten następnie cofnął.

Decyzją z dnia [...] czerwca 2005 r. Urząd Patentowy RP unieważnił prawo ochronne na znak towarowy słowno-przestrzenny [...] nr R[...].

W uzasadnieniu podał między innymi, że zgodnie z art. 164 ustawy prawo własności przemysłowej - prawo z rejestracji znaku może być unieważnione, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy sprawy o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego rozpatruje Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego. Natomiast art. 315 ust. 3 powołanej ustawy wskazuje, że ustawowe warunki wymagane do uzyskania rejestracji ocenia się wg przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku. Przedmiotowy znak towarowy [...] nr R[...] został zgłoszony do rejestracji w dniu [...] lipca 1999 r. tak więc ustawa o znakach towarowych będzie stanowić podstawę rozpoznania wniosku.

W świetle przedstawionych przez wnioskodawcę okoliczności należy uznać, iż posiada on interes prawny w domaganiu się unieważnienia przedmiotowego prawa ochronnego na znak towarowy słowno-przestrzenny [...] nr

R[...], z uwagi na fakt, iż rywalizuje on na rynku z uprawnionym w zakresie towarów w klasie 30 – czekolad, i z uwagi na jego obawy dotyczące tego, że przedmiotowy znak towarowy jest podobny do należących do wnioskodawcy, zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem znaków towarowych R[...], R-[...] oraz R[...] i może kojarzyć się u nabywców czekolad jako odmiana znaku wnioskodawcy, a także z uwagi na fakt, że przed Sądem Okręgowym

w [...] toczy się 5-letni proces z powództwa cywilnego w sprawie spornego prawa do znaku towarowego.

Rozpatrując zarzut z art. 9 ust. 1 pkt 1, który stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów - w odczuciu Kolegium Orzekającego wnioskodawca wykazał, że ogólne podobieństwo porównywanych oznaczeń, przeznaczonych bezspornie dla towaru tego samego rodzaju - czekolady z orzechami - powoduje niebezpieczeństwo konfuzji w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

Wszystkie wymienione rejestracje znaków towarowych na rzecz spółki K. stanowią wersje tego samego oznaczenia cechującego się jednolitymi elementami wspólnymi tj. przestrzennym kształtem stanowiącym prostopadłościan o niewielkiej wysokości z bocznymi ścianami w kształcie trapezu, który posiada prostokątne wycięcie w ścianie przedniej i charakteryzuje się czerwono-kremową kolorystyką oraz umieszczeniem napisu w górnej części oznaczenia.

Zdaniem Kolegium Orzekającego, przestrzenna postać znaku towarowego

R-[...] jest niemal identyczna jak kompozycje przestrzenne przedstawione

w przeciwstawionych znakach towarowych, o czym świadczy ten sam kształt opakowania, a także fakt wykorzystywania efektu "okienka" pozwalającego odbiorcy zobaczyć przez przeźroczystą folię kolor oraz fakturę czekolady. Identyczny - prostokątny - jest także kształt "okienka" i ponadto we wszystkich wskazanych znakach "okienko" zostało podobnie umiejscowione bliżej prawej ścianki opakowania. Przy takim stopniu upodobnienia formy trudno jest uznać argument uprawnionego, iż podobna forma obu opakowań jest wymuszona kształtem przestrzennym tabliczki czekolady.

Podobieństwo wizualne wynika także z faktu, że kompozycja przestrzenna spornego znaku została przedstawiona w kolorystyce identycznej do porównywanych znaków, przy czym dominującym kolorem jest kolor czerwony, przy jednoczesnym wykorzystaniu analogicznych elementów graficznych w postaci wizerunków brązowych orzechów laskowych ozdobionych zielonymi listkami. Elementy graficzne w postaci orzechów laskowych wraz ze stosownym napisem rzeczywiście informują nabywcę o charakterze towaru, ale te elementy graficzne nie mają charakteru ogólnoinformacyjnego i nie stanowią informacji o towarze (czekolada z orzechami), która wymaga stosowania takiej samej stylizacji tych elementów.

Zdaniem Kolegium Orzekającego, wobec podobieństwa ogólnego wrażenia wizualnego, ryzyka konfuzji nie przekreśla odmienność elementów słownych, "[...]" na opakowaniu spornym i "[...]" oraz "[...]" na opakowaniach wnioskodawcy, zwłaszcza, iż dla polskiego konsumenta elementy te mają charakter fantazyjny i nie kojarzą się znaczeniowo.

Zgodnie z literaturą przedmiotu "dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych oznaczeń", co jest usprawiedliwione

z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca zachowuje z reguły w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje.

Przy ocenie ryzyka konfuzji, zdaniem Kolegium Orzekającego, należy uwzględnić, że czekolada jest produktem spożywczym, stosunkowo tanim

i kupowanym często pod wpływem impulsu, zwłaszcza przez dzieci i młodzież, a w takich sytuacjach odbiorca kieruje się jedynie pewnymi, charakterystycznymi cechami danego oznaczenia bez przeprowadzania jego szczegółowej analizy.

Natomiast nie zasługują na uwzględnienie argumenty uprawnionego, iż brak możliwości wprowadzenia w błąd nabywcy wynikał, ze sprzedaży czekolad stron na różnych "półkach cenowych", z segregacji czekolad przy sprzedaży według firm oraz z renomy firmy T. i jej znaku [...], gdyż w wielu sklepach czekolady rozkładane są według gatunków, a dla niniejszego postępowania bezprzedmiotowa jest renoma firmy T i jej znaku [...] wobec ustalonego podobieństwa znaków i jednorodzajowości towarów.

Ponadto wobec podobieństwa znaków uprawnionego stanowiących przedmiot obu postępowań, wskazaniem jest też prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2004 r. sygn. akt 6 II SA 1017/02, w sprawie o unieważnienie innego przestrzenno-graficznego znaku towarowego tj. nr R[...] również należącego do uprawnionego ze spornego znaku, również przeznaczonego dla czekolady, podobnego do znaku spornego

i porównywanego z tymi samymi znakami towarowymi wnioskodawcy. Również zdaniem Kolegium Orzekającego, ocena dostatecznych znamion odróżniających musi być zawsze dokonywana przy uwzględnieniu towarów i usług, do których oznaczania przeznaczony jest dany znak, zaś charakterystycznymi elementami dla znaku [...] jest między innymi graficzno-przestrzenna forma przedstawiająca prostopadłościan o niewielkiej wysokości o bocznych ścianach

w kształcie trapezu, charakterystyczna kolorystyka czerwono-kremowa, jak również opakowanie z wycięciem w centralnej części o kształcie prostokątnym z elementem graficznym w postaci orzechów i kawałka czekolady. Przy dużej podaży produktów tego samego rodzaju, umieszczonych na półkach obok siebie i pochodzących od różnych producentów, przeciętny odbiorca będzie szukał produktu kierując się jego kolorystyką, formą graficzno-przestrzenną i obcojęzyczną nazwą jako cechami kompozycji umieszczonej na produkcie.

Zdaniem Kolegium Orzekającego, słuszny jest także zarzut, że rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem przepisów art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.

Art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.

Także w opinii Kolegium Orzekającego, "przy wykładni pojęcia "zasady współżycia społecznego" w art. 8 pkt 1 należy brać pod uwagę treść pojęcia "dobre obyczaje" występującego w art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji."

(R. Skubisz, tamże, s. 75).

Kolegium Orzekające uznało, iż sprzeczne z zasadami współżycia społecznego rozumianymi jako dobre obyczaje było świadome zgłoszenie spornego znaku do rejestracji przez uprawnionego przy tak wysokim świadomym upodobnieniu znaku [...] do znaków towarowych wnioskodawcy.

O świadomym upodobnianiu znaków towarowych uprawnionego do znaków towarowych wnioskodawcy świadczy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2004 r. sygn. akt 6 II SA 1017/02, w sprawie

o unieważnienie innego przestrzenno-graficznego znaku towarowego tj. nr R[...], również należącego do uprawnionego ze spornego znaku, również przeznaczonego dla czekolady, podobnego do znaku spornego i porównywanego z tymi samymi znakami towarowymi wnioskodawcy, a także inne opakowania czekolady [...] zamieszczone np. w aktach zgłoszeniowych znaku towarowego nr R[...].

Natomiast z uwagi na uznanie słuszności zarzutu z art. 9 ust.1 pkt 1 uzt, który stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów - w odczuciu Kolegium Orzekającego, zgodnie z ustalonym orzecznictwem, zbędne jest rozpatrywanie czy przedmiotowe prawo jednocześnie narusza przepis art. 9 ust 1 pkt 2 u.z.t., ustanawiający szczególną ochronę znaków powszechnie znanych. Przepis ten stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego powszechnie znanego w Polsce jako znaku dla towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Przepis ten zasadniczo służy ochronie znaków niezarejstrowanych, co wynika z przepisu art. 24 uzt. Mógłby mieć także zastosowanie do bardziej liberalnej oceny podobieństwa oznaczeń

i jednorodzajowości towarów przy oddaleniu zarzutu z art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt. Natomiast, zdaniem Kolegium Orzekającego, niewłaściwe jest jednoczesne unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy w oparciu o obie ww. podstawy prawne.

Wobec powyższego zbędne i sprzeczne z wymogiem ekonomiki postępowania było rozważanie materiału dowodowego na okoliczność powszechnej znajomości spornego znaku towarowego jak również przesłuchanie świadka M. K., pracownika firmy K. Sp. z o.o., [...], na okoliczność wykazania nakładów poniesionych na działalność promocyjną, reklamę oraz pozycji zajmowanej na rynku, przed zgłoszeniem do rejestracji spornego znaku towarowego.

Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyła T. z siedzibą w [...] Lichtenstein zwana dalej skarżącą.

Decyzji zarzuciła naruszenie:

- art. 164 prawa własności przemysłowej – poprzez przyjęcie, że K. Sp. z o.o. ma interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy [...] (R-[...]).

- art. 9 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych w zw. z art. 315 ust. 3 pwp – poprzez błędną interpretację i niewłaściwe zastosowanie

- art. 77 kpa i 107 § 3 kpa

Skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu podała między innymi, że: interesem prawnym – tak w rozumieniu art. 30 ust. 1 uzt, jak i

w rozumieniu art. 164 pwp – jest interes prawny, o którym mowa w art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1999 r.

w sprawie III RN 5/99, OSNP 2000/9/337). Interes prawny wyraża się w związku

o charakterze materialnoprawnym pomiędzy obowiązującą normą prawa materialnego, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegającym na tym, że akt stosowania normy (decyzja administracyjna) może mieć wpływ na sytuacje tego podmiotu w zakresie prawa materialnego. Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny, realny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniały zastosowanie normy prawa materialnego (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2003 r. II SA 81/02, niepubl. i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2003 r. II SA 1165/02, wokanda 2004/3/3).

Uczestnik postępowania nie wykazał interesu prawnego w postępowaniu

o unieważnienie znaku towarowego [...] (R-[...]). W szczególności, interesu prawnego uczestnika postępowania nie uzasadniają okoliczności wskazane w uzasadnieniu decyzji Urzędu Patentowego tj.: 1) fakt, że uczestnik postępowania rywalizuje na rynku ze skarżącą w zakresie towarów w klasie 30, 2) obawy uczestnika postępowania, dotyczące tego, że przedmiotowy znak towarowy jest podobny do należących do uczestnika postępowania zarejestrowanych

z wcześniejszym pierwszeństwem znaków R-[...], R[...], i R [...] i może się kojarzyć u nabywców czekolad jako odmiana znaku uczestnika postępowania oraz 3) fakt, że przed Sądem Okręgowym w [...] toczy się 5 letni proces

z powództwa cywilnego w sprawie spornego prawa do znaku towarowego (zaskarżana decyzja Urzędu Patentowego, s.7). Zdaniem skarżącej, okoliczności wskazane w decyzji Urzędu Patentowego uzasadniają jedynie interes faktyczny uczestnika postępowania w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego [...] (R-[...]); nie uzasadniają one jednak jego interesu prawnego.

Jeżeli chodzi o naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt skarżąca podniosła, że Urząd Patentowy całkowicie pominął – przy badaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia

w błąd między przeciwstawnymi oznaczeniami – znaczenie elementów słownych tych oznaczeń. Takie podejście jest niezgodne z metodyką badania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, przyjętą w orzecznictwie wspólnotowym, orzecznictwie polskim oraz innych krajów z bogatymi tradycjami w dziedzinie znaków towarowych.

Zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym, stwierdzenie niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd wymaga dokonania całościowej oceny podobieństwa przedmiotowych znaków na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej

i znaczeniowej. Ocena ta z kolei musi być oparta na całościowym oddziaływaniu tych znaków, przy uwzględnieniu, w szczególności, ich odróżniających

i dominujących elementów (zob. wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. w sprawie

C-251/95, SABEL przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport, Zb. Orz. Z 1997 r., s.

I-6191, pkt 23, tekst wyroku w języku polskim (przekład M. Mazurek) w: R. Skubisz (red.): Własność Przemysława. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, Zakamycze 2004.)

Analiza prezentacji graficznych przeciwstawionych oznaczeń, zdaniem skarżącego, prowadzi do wniosku, iż w przypadku znaków uczestnika postępowania ich najważniejszymi elementami są słowne elementy "[...]" oraz "[...]". W przypadku znaku towarowego skarżącej elementem słownym jest wyraz [...]. Nie ma podstaw do stwierdzenia, że występuje jakiekolwiek podobieństwo (wizualne, fonetyczne lub znaczeniowe) pomiędzy wskazanymi elementami słownymi znaków. Brak podobieństwa pomiędzy tymi elementami przekreśla ryzyko konfuzji pomiędzy znakami uczestnika postępowania a znakiem skarżącej. Jak przyznał sam Urząd Patentowy, elementy te mają charakter fantazyjny i nie kojarzą się znaczeniowo. Zdziwienie budzi więc wniosek Urzędu Patentowego, iż ryzyka konfuzji nie przekreśla odmienność tych elementów (zob. zaskarżana decyzja Urzędu Patentowego, s. 9). Wniosek ten jest tym bardziej zdumiewający, jeśli się zważy, że na polskim rynku występują czekolady kilkudziesięciu producentów (aby się o tym przekonać, wystarczy udać się do jakiegokolwiek dużego sklepu ze słodyczami). W tej sytuacji, tylko odróżniające elementy słowne na opakowaniach czekolad mogą stanowić podstawę identyfikacji pochodzenia handlowego tych czekolad.

Brak niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy znakami uczestnika postępowania a znakiem skarżącej jest tym bardziej oczywisty, gdy weźmie się pod uwagę inne elementy tych znaków nie mają zdolności odróżniającej. Dotyczy to :

1) kształtu opakowania

2) tzw. "okienka", jego kształtu i jego umiejscowienia

3) kremowo-czerwonej kolorystyki opakowania – z dominującym kolorem czerwonym

4) elementów graficznych na opakowaniu w postaci brązowych orzechów laskowych ozdobionych zielonymi listkami.

W przypadku wszystkich wskazanych elementów obowiązuje zasada swobody dostępu. Zgodnie z tą zasadą, pewne kategorie oznaczeń jak np. typowa

w danej branży forma, uwarunkowana kształtem towaru, elementy uwarunkowane względami funkcjonalnymi, kolorystyka opakowania uwarunkowana względami estetycznymi czy element opisowy względem oznaczanych towarów powinny pozostawać do dowolnego wykorzystania przez ogół zainteresowanych uczestników obrotu gospodarczego (zob. np. w odniesieniu do oznaczeń informacyjnych z art. 3 ust. 1 lit. (c) dyrektyw nr 89/104, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 4 maja 1999 r. w połączonych sprawach C-108/97 i C 109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) przeciwko Boots- und Segelzubehör Walter Huber i Franz Attenberger, Zb. Orz. z 1999 r., s. I-2779, pkt 25; tekst wyroku w języku polskim (przekład E. Całka) z komentarzem R. Skubisza, Rzecznik Patentowy 2002, nr 3; w orzecznictwie Sądu Najwyższego np. wyrok z dnia

4 grudnia 2002 r. w sprawie III RN 218/01, "100 PANORAMICZNYCH", OSNP 2004/2/23).

Również forma przestrzenna opakowania czekolady uczestnika postępowania i skarżącej jest wymuszona formą produktu i jest powszechnie używana.

Należycie poinformowany, należycie uważny i ostrożny przeciętny nabywca czekolady nie będzie postrzegał przedmiotowej formy opakowania czekolady jako elementu odróżniającego.

Elementem odróżniającym nie jest również w ocenie skarżącej kremowo-czerwona kompozycja kolorystyczna – z dominacją koloru czerwonego. Kolor bowiem nie jest co do zasady – elementem odróżniającym i tym samym charakterystycznym elementem oznaczeń. Kolor postrzegany jest jako kategoria dekoracyjna. Skarżąca podkreśliła również, że kolor kremowo-czerwony znalazł zastosowanie również na opakowaniach innych czekolad np. [...].

Także, według skarżącej, zdolności odróżniającej nie mają elementy graficzne oznaczeń uczestnika postępowania w postaci orzechów laskowych ozdobionych zielonymi listkami. Elementy te wskazują bowiem na jeden z podstawowych składników, z których składa się czekolada z orzechami – orzechy laskowe. Mają więc one charakter informacyjny.

Zdolności odróżniającej nie ma również "okienko" stanowiące element oznaczeń uczestnika postępowania. Zdaniem skarżącej pokazanie czekolady

w okienku upewnia nabywcę, że informacja o gatunku kupowanej czekolady jest prawdziwa.

Brak zdolności odróżniającej elementów oznaczeń uczestnika postępowania

i skarżącej, potwierdza brak niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd między tymi oznaczeniami. Dopuszczalne jest bowiem używanie znaków towarowych, których podobieństwo jest rezultatem użycia identycznych lub podobnych elementów, które takiej zdolności nie mają.

Skarżąca podnosi również naruszenie art. 8 ust. 1 uzt. Skarżąca nie upodobniła świadomie swojego znaku do znaków uczestnika postępowania. Nawet jednak gdyby tak było – z czym skarżąca kategorycznie się nie zgadza – to przepis art. 8 pkt 1 nie znajdowałby w niniejszej sprawie zastosowania. W postępowaniu rejestracyjnym przepis art. 8 pkt 1 uzt stanowi najczęściej podstawę ochrony renomowanych znaków towarowych lub podstawę ochrony przed zgłoszeniami znaków w złej wierze. Przepis ten nie dotyczy jednak sytuacji polegających per se na świadomym upodobnieniu zgłaszanego do rejestracji znaku do innego znaku (innych znaków) dla towarów tego samego rodzaju. Takich sytuacji dotyczy bowiem art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt.

Skarżąca nie rozumie, dlaczego Urząd Patentowy powołuje się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie

o unieważnienie innego znaku towarowego tj. znaku nr R-[...]. W tym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny – przekazując sprawę do ponownego rozpoznania do UP RP – stwierdził jedynie, iż "(...) Urząd Patentowy nie wyjaśnił istoty sporu: nie przeprowadzał bowiem żadnych badań ustalających, czy w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego kwestionowany znak towarowy może wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, czy cała kompozycja spornego znaku może sugerować pochodzenie z tego samego źródła. Badanie rynku byłoby niewątpliwie miarodajnym dowodem w zakresie ustalenia niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Dopiero wyjaśnienie tej kwestii pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że nie został naruszony art. 8 uzt. (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, s. 8). Sąd ten jednak nie stwierdził, że skarżąca świadomie upodabniała swoje znaki do znaków towarowych uczestnika postępowania. Skarżąca nie rozumie więc, dlaczego wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego miałby świadczyć o świadomym upodabnianiu znaków towarowych skarżącej do znaków towarowych uczestnika postępowania i dlaczego art. 8 ust. 1 uzt miałby zostać naruszony przez rejestrację znaku towarowego

R-[...]. Stanowisko Urzędu Patentowego stanowi ewidentną nadinterpretację powoływanego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W końcowej części skargi zostały omówione naruszenia przepisów kpa, których zdaniem skarżącej dopuścił się organ tj. art. 77 i 107 § 3 kpa.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP szczegółowo ustosunkował się do zarzutów skargi podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym

w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto, co wymaga pokreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

` Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarga zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania jest skarga T.

z Liechtenstein na decyzję Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu prawa

z rejestracji znaku towarowego [...] (R-[...]).

Zgodnie z art. 315 ust. 1 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej do praw m.in. w zakresie znaków towarowych, istniejących w dniu wejścia w życie ustawy (22.08.2001 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy ustawy – nie stanowią inaczej. W związku z tym ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia tego znaku do zarejestrowania. W przedmiotowej sprawie znak towarowy [...] (R-[...]) zgłoszony do rejestracji z datą [...].07.1999 r. tj.

w okresie obwiązywania ustawy o znakach towarowych. Ustawa ta będzie więc stanowić podstawę prawną oceny zdolności rejestrowej przedmiotowego znaku. Natomiast zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej unieważnienie prawa ochronnego albo prawa z rejestracji rozstrzyga się w trybie postępowania spornego (art. 255 ust. 1 pwp). Podstawą zaś, wniesienia wniosku

o unieważnienie, w myśl art. 164 pwp jest posiadanie interesu prawnego leżącego po stronie wnioskodawcy oraz wykazaniu, że nie zostały spełnione ustawowe warunki przy udzieleniu prawa wyłącznego.

Na wstępie należy podkreślić, że w ocenie Sądu, wnioskodawca – obecnie uczestnik postępowania miał uzasadniony interes prawny w dążeniu do unieważnienia prawa z rejestracji przedmiotowego znaku. Uczestnik – K. Sp. z o.o. posiada prawa wyłączne do znaków zarejestrowanych

z wcześniejszym pierwszeństwem R-[...], R-[...], R[...]. Znak, którego unieważnienia domaga się uczestnik, jest w jego ocenie tak podobny do znaków zarejestrowanych na rzecz uczestnika, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, zwłaszcza, że znak [...] nr R-[...] został przeznaczony do oznaczania tych samych towarów co znaki uczestnika tj. czekolad.

Sąd nie podzielił poglądu skarżącej, że uczestnik postępowania ma jedynie interes faktyczny w żądaniu unieważnienia znaku [...] nr R-[...], gdyż

w ocenie Sądu "ma interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa podmiot, którego prawa osobiste lub majątkowe są lub mogą być naruszone wykonywaniem prawa z rejestracji. Ogólnie rzecz ujmując, interes prawny ma ten, kto wywodzi go

z przyznanej mu przez obwiązujące przepisy kompetencji do żądania rejestracji lub używania znaku albo do pozbawienia istniejącego prawa z rejestracji ochrony ze względu na kolizję z własnym przyznanym mu w tym zakresie prawem" (Urszula Promińska Ustawa o znakach towarowych, Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze PWN, str. 109, Warszawa 1998 r.). Uzyskiwanie zaś praw wyłącznych przyznawanych z poszanowaniem zasady pierwszeństwa (dawny art. 11 uzt) rodzi uprawnienia do wyłącznego używania znaku towarowego w obrocie (dawny art. 13 uzt). Z tego też względu ustawodawca w art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt wyłączył możliwość rejestracji na rzecz określonego podmiotu znaku towarowego podobnego do znaku towarowego zarejestrowanego wcześniej na rzecz innego podmiotu dla towarów tego samego rodzaju. Biorąc powyższe pod rozwagę, jak już wyżej wskazano, wnioskodawca – obecnie uczestnik postępowania miał interes prawny w dążeniu do unieważnienia znaku towarowego skarżącego [...].

Rozpatrując wniosek uczestnika postępowania – K. Sp.

z o.o. Urząd Patentowy kierował się więc regułami zawartymi w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych – zwanej dalej uzt (Dz. U. Nr 5, poz. 17), który to artykuł stanowił podstawę rozstrzygnięcia. W myśl art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Tak więc, aby rejestracja znaku była niedopuszczalna muszą wystąpić następuję przesłanki:

1. rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju;

2. podobieństwo do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa;

3. podobieństwo znaków musi być kwalifikowane to znaczy takie, że może odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów.

Niedopuszczalna jest rejestracja znaków towarowych, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. Czy obydwa znaki towarowe są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

W doktrynie prawa definiuje się, że "... niebezpieczeństwo, wprowadzenia

w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów polega na możliwości błędnego nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony nań znak,

a ponadto, iż niebezpieczeństwo to jest wynikiem podobieństwa towarów

i podobieństwa oznaczeń." (R. Skubisz "Prawo Znaków Towarowych", Komentarz, wydawnictwo prawnicze Spółka z o.o. str. 83, Warszawa 1997).

Innymi słowy niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń. W przedmiotowej sprawie podobieństwo towarów sklasyfikowanych w klasie 30 nie przesądza o podobieństwie samych oznaczeń, stanowiąc jedynie jeden z elementów analizy i oceny podobieństwa.

Dokonując zatem oceny spornego znaku [...] (R-[...]) oraz przeciwstawionych mu znaków uczestnika R-[...], R-[...], R-[...], Urząd Patentowy winien dokonać ich oceny jako całości, a następnie uzasadnić zgodnie

z treścią art. 107 § 3 kpa, dlaczego uznał, że pewne elementy znaków – elementy słowne nie stanowią wystarczających znamion odróżniających znak R[...] i znaki przeciwstawione. Urząd Patentowy zdaniem Sądu oceny tej dokonał w sposób nieprawidłowy czym naruszył zarówno art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt jak z uwagi na niewystarczające uzasadnienie zaskarżonej decyzji również art. 107 § 3 kpa.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny praktyką i orzecznictwem znak towarowy należy oceniać jako integralną całość, nie można ocenić jednego elementu znaku np. grafiki, nie odnosząc się do elementów słownych znaku, lub odnosząc się w niewystarczający sposób, z czym mamy do czynienia w tej sprawie.

Wyrok SN z dnia 11 marca 1999 r. sygn. akt III RN 136/98 "Przedmiotem oceny prawnej dokonanej na podstawie art. 7 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) jest określony znak słowno-graficzny jako integralna całość, a nie wyłącznie jedno ze słów, które stanowi tylko jeden z jego elementów".

Zarówno znak [...] – R-[...] jak i przeciwstawione mu znaki należą do znaków towarowych słowno-graficznych. Można byłoby się pokusić nawet o sformułowanie, że mamy do czynienia ze znakami słowno-graficzno-przestrzennymi.

Urząd dokonując oceny powyższych znaków winien je ocenić jako całość. Natomiast, jeżeli Urząd dokonuje oceny poszczególnych elementów znaków towarowych, to następnie winien je zestawić w całość i wyciągnąć końcowe wnioski.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że przy ocenie znaku bierze się pod uwagę tylko te elementy, które mają znamiona – zdolność odróżniającą.

Dokonując oceny przestrzennej postaci znaku towarowego R-[...] Urząd Patentowy uznał, iż jest ona nieomal identyczna jak przestrzenne postacie przeciwstawionych znaków. Urząd przyjął między innymi, że zdolność odróżniającą ma w tym wypadku kolorystyka przeciwstawionych znaków. Zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie przyjmuje się, że "prosty kolor nie może być zarejestrowany jako znak, gdyż nie posiada on pierwotnej zdolności odróżniającej. Możliwe jest jednak uzyskanie przez prosty kolor wtórnej zdolności odróżniającej. Jednakże należy potwierdzić zdolność odróżniającą koloru tylko

w tych przypadkach, gdy jest on jednoznacznie łączony w obrocie z konkretnym towarem. Pierwotną zdolność odróżniającą ma najczęściej kompozycja kilku kolorów (kombinacja), bądź też kolor lub kilka kolorów mogących być elementami znaku. Zastrzeżenie koloru lub kombinacji istotnie podwyższa zdolność odróżniającą znaku, a nawet może prowadzić do jej powstania". (Ryszard Skubisz "Prawo znaków towarowych", Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997 str. 36). W tym miejscu należy jednak zauważyć, że ilość kolorów a także ich kompozycja jest ograniczona, a więc trudno wymagać aby każdy znak towarowy – pudełko na czekoladę miał inne zestawienie kolorów. W niniejszej sprawie zarówno w znaku skarżącej jak i uczestnika postępowania dominuje kolor czerwony i biały, jednakże w znakach uczestnika postępowania R-[...], R [...] występuje również wyraźny akcent koloru niebieskiego – duży prostokąt, który w ocenie Sądu powoduje, że kolorystyka tych znaków jest różna. Ponadto należy podkreślić, że znak przestrzenny należy oceniać jako całość.

Odnosząc się do orzechów laskowych ozdobionych zielonymi listkami wkomponowanych w grafikę porównywanych znaków należy stwierdzić, że Urząd Patentowy oceniając ich zdolność odróżniającą popadł w wewnętrzna sprzeczność tej oceny. Z jednej strony w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji na stronie 8 Urząd pisze, że "Element graficzny w postaci orzechów laskowych wraz ze stosownym napisem rzeczywiście informuje nabywcę o charakterze towaru", a po przecinku "ale te elementy graficzne nie mają charakteru ogólno informacyjnego i nie stanowią informacji o towarze". Z powyższych wywodów w ocenie Sądu trudno wysuwać wniosek czy Urząd Patentowy RP przyjął, że element grafiki orzechy laskowe mają zdolność odróżniającą, czy też stanowią jedynie element informacyjny, który takiej zdolności nie posiada.

Tak więc, w ocenie Sądu, Urząd Patentowy RP w tym zakresie naruszył art. 107 § 3 kpa, gdyż nie uzasadnił w sposób należyty ani kwestii dotyczącej kompozycji kolorów, ani kwestii dotyczącej zdolności odróżniającej elementu grafiki – orzechów laskowych wraz z zielonym listkiem.

Ponadto należy zauważyć, że w uzasadnieniu na stronie 8 Urząd Patentowy RP poddał ocenie te elementy znaku, które nie zostały zarejestrowane przy znaku

R-[...] oceniając folię zabezpieczającą okienko. Podkreślenia wymaga, że Urząd Patentowy władny jest ocenić tylko te elementy znaku, które zostały zarejestrowane.

Urząd uznał, że o identyczności porównywanych znaków świadczy ten sam kształt opakowania, także efekt wykorzystania okienka. W ocenie Sądu ten sam pomysł na opakowanie nie może świadczyć jeszcze o identyczności znaków

w wypadku, gdy pozostałe elementy grafiki posiadają zdolność odróżniającą.

Urząd Patentowy, w ocenie Sądu, w ogóle nie uzasadnił (wbrew treści art. 107 § 3 kpa) dlaczego jego zdaniem elementy słowne grafiki porównywanych znaków nie mają zdolności odróżniającej. Urząd nie zbadał elementów słownych ani

w płaszczyźnie wizualnej, ani fonetycznej, ani znaczeniowej. W wyroku ETS z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL przeciwko Puma AG stwierdził, że "ocena musi być oparta na całościowym oddziaływaniu tych znaków, przy uwzględnieniu w szczególności ich odróżniających i dominujących elementów".

W ocenie Sądu w wypadku znaków słowno-graficznych konieczne jest rozważanie podobieństwa wszystkich elementów porównywanych oznaczeń, wydaje się jednak, że element słowny ma charakter decydujący, z uwagi na jego łatwość zapamiętywania i komunikowania.

Za taką tezą przemawia również orzecznictwo Sądów Unii Europejskiej. I tak w wyroku z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Philips-Van Heuzen Copr. v. OHIM (BASS) Sąd stwierdził, że "w przypadku kombinowanych znaków towarowych (znaków słowno-graficznych, słowno-przestrzennych i słowno-graficzno-przestrzennych) ich odróżniającymi dominującymi elementami są zazwyczaj elementy słowne. Tym samym przy ocenie kolizji pomiędzy takimi znakami towarowymi decydujące znaczenie odgrywa podobieństwo elementów słownych. Wyrok zamieszczony jest w Zb. Orz. z 2003 r. II-4335.

Urząd Patentowy porównując elementy słowne znaków uznał, że dla polskiego konsumenta elementy te mają charakter fantazyjny i nie kojarzą się znaczeniowo, a mimo to przyjął, że nie mają one zdolności odróżniającej.

W ocenie Sądu, jeżeli słowa mają charakter fantazyjny i nie kojarzą się znaczeniowo to są to znaki (elementy znaku) mocne, a więc Urząd powinien szczegółowo uzasadnić dlaczego odmówił tym elementom znaku zdolności odróżniającej.

Przechodząc do zarzutu naruszenia przez Urząd art. 8 pkt 1 uzt należy stwierdzić, iż w ocenie Sądu Urząd również nie uzasadnił dlaczego przyjął, iż sprzeczne z zasadami współżycia społecznego rozumianymi jako dobre obyczaje było świadome zgłoszenie spornego znaku do rejestracji przez skarżącego, przy tak wysokim świadomym upodobnieniu znaku [...] do znaków uczestnika – wnioskodawcy. Na poparcie tej tezy Urząd przytoczył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2004 r. sygn. akt 6 II SA 1017/02 w sprawie o unieważnienie znaku towarowego R-[...]. W ocenie Sądu wyrok ten nie potwierdza naruszenia przez zgłaszającego – skarżącego art. 8 pkt 1 uzt.

Oceniając zarzut z art. 8 pkt 1 uzt Urząd winien mieć na względzie, że

w dotychczasowym orzecznictwie jak i literaturze przedmiotu przyjmuje się, że nie chodzi tu wyłącznie o sprzeczność z zasadami współżycia społecznego samego znaku lecz także o sprzeczność z tymi zasadami określonych działań zgłaszającego

i ich zamierzonego skutku (zob. wyrok NSA z dnia 28.03.2002 r. II SA 2971/01;

R. Skubisz, "Prawo znaków towarowych", Komentarz, wyd. II, Warszawa 1997, s. 74). A więc określone naganne zachowania zgłaszającego mogą przesądzać

o zaistnieniu przesłanki z art. 8 pkt 1 uzt, tj. rejestracji znaku wbrew zasadom współżycia społecznego.

Istnieje domniemanie dobrej wiary, a złą wiarę należy udowodnić. Przyjmuje się, iż zła wiara zachodzi u tego, kto ma świadomość niezgodności danego stanu rzeczy z rzeczywistym stanem prawnym albo wskutek niedbalstwa nie zna rzeczywistego stanu prawnego.

Zatem wymaga tu rozważenia, czy w okolicznościach niniejszej sprawy można dopatrzyć się w zachowaniu uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak towarowy, iż miał świadomość zgłoszenia i ubiegania się o uzyskanie ochrony na znak stanowiący naśladownictwo cudzego znaku towarowego, co oczywiście należy wykazać.

Na zakończenie należy podnieść, że w ocenie Sądu dla uzasadnienia podobieństwa znaków nie wystarczy sama zbieżność idei będących źródłem porównywanych znaków towarowych.

W ostatnim akapicie należy nadmienić również, że w ocenie Sądu,

w uzasadnieniu Urzędu, nie zostało wykazane, że przeciętny konsument – osoba dobrze poinformowana, uważna i racjonalna – będzie pod wpływem impulsu nabywać towary oznaczone spornymi znakami. Obecna koncepcja przeciętnego konsumenta wyklucza w ocenie Sądu takie zachowanie.

Biorąc powyższe pod rozwagę na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit a i c p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji. O wstrzymaniu wykonania decyzji orzeczono w oparciu

o art. 152 p.p.s.a. a o kosztach w oparciu o art. 200 p.p.s.a.