Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1855/05
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2006-03-13 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6461 Wynalazki
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska – Przewłoka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Olga Żurawska – Matusiak Asesor WSA Agnieszka Łąpieś – Rosińska Protokolant Aleksandra Borowiec – Krawczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2006r. sprawy ze skargi W., C., USA na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt. "Sposób kontrolowanego uwalniania środków zwalczających drobnoustroje w gumie do żucia i guma wytworzona tym sposobem" 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] października 2004 r. nr [...] 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącego W., C., USA 1 615 (jeden tysiąc sześćset piętnaście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...].10.2004 r. nr [...] podjętą na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczości (tj. Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117)

w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) i art. 49 ust. 1 tej ustawy (zwanej dalej p.w.p.) Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia patentu na zgłoszony w dniu [...].12.1997 r. przez W., C., USA wynalazek pt.: "Sposób kontrolowanego uwalniania środków zwalczających drobnoustroje w gumie do żucia i guma wytworzona tym sposobem". Rozpatrując zgłoszenie w/w wynalazku Urząd Patentowy RP stwierdził w podjętym w trybie art. 49 ust. 2 p.w.p. zawiadomieniu z dnia [...].07.2003 r., że zebrane dowody i materiały dotyczące zgłoszenia mogą świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Zgłoszenie nie spełnia bowiem wymogów art. 10 i art. 26 ust. 1 powołanej ustawy o wynalazczości, a to z uwagi na to, że sposób wg projektu nie ma cech nieoczywistych w świetle stanu techniki. Z opisu projektu wynika, że wprowadzanie do gumy do żucia środków zwalczających drobnoustroje jest znane, nie jest natomiast znane ich kapsułkowanie w celu kontrolowanego uwalniania wprowadzonych środków. Urząd Patentowy RP zwrócił przy tym w w/w zawiadomieniu uwagę, że tego typu wprowadzanie różnych dodatkowych środków do receptury gumy do żucia jest przedmiotem różnych opracowań np. opisy patentowe [...]. Natomiast z opisu patentowego nr [...] znane jest kapsułkowanie środka stosowanego również w projekcie, którym jest hexylresourcinol.

Produkt gumy do żucia nie jest określany cechami technicznymi odpowiednimi dla tej kategorii rozwiązań.

W odpowiedzi na zawiadomienie zgłaszający w piśmie z dnia [...].11.2003 r. nie zgodził się ze stanowiskiem Urzędu Patentowego RP co do nieoczywistości zgłoszonego rozwiązania. Wraz z pismem złożył nową wersję zastrzeżeń patentowych i podniósł, że celem wynalazku było opracowanie takiej gumy do żucia, która zawiera środek zwalczający drobnoustroje o zmniejszonej szybkości uwalniania tego środka.

Zdaniem zgłaszającego sposób wg wynalazku polegający na zmieszaniu odpowiedniej ilości środka zwalczającego drobnoustroje ze środkiem modyfikującym i dodawanie odpowiedniej ilości tej mieszaniny do mieszanki gumy do żucia, takiej aby zawartość środka zwalczającego drobnoustroje w mieszance gumy do żucia wynosiła od około 0,01% do ok. 5,0 % nie wynika w sposób oczywisty z cytowanych przez Urząd Patentowy RP opisów patentowych. To, że znane są poszczególne etapy procesów wytwarzania gumy do żucia nie może, zdaniem zgłaszającego, stanowić przeszkody do udzielenia patentu na konkretny sposób nie ujawniony w żadnym z cytowanych przeciwstawień. Opisy patentowe [...] nie ujawniają ani też nie sugerują rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku, gdy sposób wg wynalazku nie dotyczy wprowadzania różnych dodatkowych środków do receptury gumy do żucia a ma konkretny cel – wprowadzenie środka zwalczającego drobnoustroje o spowolnionej szybkości uwalniania. Nadto zgłaszający podniósł, że w opisie patentowym [...] rozwiązuje się problem zwiększenia szybkości uwalniania środka, a w przedmiotowym wynalazku w nowej wersji zastrzeżeń problem zmniejszenia szybkości uwalniania.

W zawiadomieniu z dnia [...].12.2003 r. Urząd Patentowy RP podtrzymał swoje stanowisko przedstawione we wcześniejszym zawiadomieniu. Biorąc pod uwagę nową przedstawioną wersję zastrzeżeń patentowych Urząd Patentowy RP stwierdził, że przeciwstawione opisy patentowe dotyczyły, tak jak projekt objęty zgłoszeniem, wprowadzania czynnych substancji do gumy do żucia, przy czym te rozwiązania dotyczyły też kontrolowanego uwalniania składnika wprowadzanego. Sposób ten polegał na modyfikacji wprowadzanego środka przeważnie przez kapsułkowanie. Wymienione w opisie [...] sposoby fizycznej modyfikacji wprowadzanego środka są tożsame ze sposobami wg projektu. Urząd Patentowy RP wskazał dodatkowo opis patentowy polski nr [...] jako ilustrację jednego

z możliwych sposobów tej modyfikacji. Co do przeciwstawionego już opisu

[...] Urząd Patentowy RP zwrócił uwagę na to, że dotyczy on tak, jak zgłoszony projekt wprowadzania w ten sposób hexylresourcinolu, a więc środka zwalczającego drobnoustroje.

Nadto podniesiono, że przy znanej metodzie modyfikacji substancji wprowadzanej nie ma znaczenia dla uznania projektu za wynalazek, jaką konkretną substancję w ten sposób się wprowadza, chyba, że rozwiązanie wprowadza dodatkowy element mający znaczenie dla konkretnego efektu, ale rozwiązania wg projektu takiego elementu nie wprowadzają.

Odpowiadając pismem z dnia [...].04.2004 r. zgłaszający również nie zgodził się ze stanowiskiem Urzędu Patentowego RP przedstawionym w kolejnym zawiadomieniu.

W uzasadnieniu w/w decyzji z dnia [...].10.2004 r. Urząd Patentowy RP odwołał się do swych twierdzeń przedstawionych w zawiadomieniach podtrzymując stanowisko, iż przy znanej metodzie modyfikacji wprowadzanej substancji czynnej , pozwalającej na kontrolowanie szybkości jej uwalniania, nie ma znaczenia rodzaj wprowadzanej substancji. Zagadnienie dotyczy bowiem wyłącznie celowości jej wprowadzania, a nie sposobu jej kontrolowanego uwalniania, który jest znany jako taki. Zastosowanie znanego sposobu wprowadzania do gumy do żucia substancji czynnej o znanym działaniu nie ma cech wynalazku ponieważ jest w sposób oczywisty możliwe i nie daje efektów innych jak oczekiwane.

We wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy zgłaszający zarzucił, że Urząd Patentowy błędnie uznał, iż zastrzeżenia patentowe obecnego zgłoszenia patentowego dotyczą jak i przeciwstawiane opisy kontrolowanego uwalniania wprowadzanego składnika. Zastrzeżenia patentowe ze zgłoszenia dotyczą bowiem zmniejszania szybkości uwalniania środka antymikrobiologicznego. Zatem określenia te zawierają absolutnie różne treści i nie mogą być uznawane za jednoznaczne.

Decyzją z dnia [...].03.2005 r. Urząd Patentowy RP utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Natomiast decyzją z dnia [...].04.2005 r. Urząd Patentowy RP działając na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 i art. 158 kpa w zw. z art. 252 p.w.p. stwierdził z urzędu nieważność tej decyzji.

Po ponownym rozpoznaniu w/w wniosku zgłaszającego Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...].07.2005 r. nr [...] podjętą na podstawie

art. 10 ustawy o wynalazczości w zw. z art. 315 ust. 3 p.w.p., art. 245 ust. 1 p.w.p. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

W ponownie rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy, jak podniósł

w uzasadnieniu tej decyzji oceniał oczywistość rozwiązania. Należało zatem, zdaniem Urzędu, rozstrzygnąć czy zgłoszone rozwiązanie mogło być dokonane przez fachowca, posiadającego wiedzę z dziedziny, której dotyczy wynalazek bez wysiłku twórczego, przy wykorzystaniu jedynie w sposób standardowy posiadanych umiejętności oraz na podstawie informacji ujawnionych w stanie techniki, który został wskazany przez Urząd w postępowaniu pierwszoinstancyjnym.

Urząd nie podzielił stanowiska zgłaszającego, że opisy patentowe

[...] nie stanowią przeciwstawienia dla obecnego zgłoszenia, ponieważ dotyczą kontrolowanego uwalniania wprowadzanego składnika, podczas gdy zastrzeżenia patentowe (wersja z dnia [...].07.2003 r.) dotyczą zmniejszania szybkości uwalniania środka antymikrobiologicznego, a określenia te zawierają absolutnie różne treści. W ocenie Urzędu wszystkie przeciwstawione opisy dotyczą sposobów zmniejszania szybkości uwalniania składnika czynnego, a określenie kontrolowanie szybkości uwalniania jest szersze i obejmuje także zmniejszenie szybkości uwalniania. Zmniejszenie szybkości uwalniania jest tylko jednym ze sposobów kontrolowania szybkości uwalniania. Urząd nie zgodził się z twierdzeniem zgłaszającego, że polski opis patentowy nr [...] jest tożsamy z amerykańskim opisem patentowym [...]. Podtrzymał swoje stanowisko, że najbliższym stanem techniki dla rozwiązania według projektu jest opis patentowy [...], gdyż tak jak projekt dotyczy wprowadzania heksyloresorcinolu , a dwa pozostałe opisy zostały przytoczone w celu wskazania, że w stanie techniki znane są różne metody modyfikacji substancji czynnych stosowanych w gumie do żucia powodujące zmniejszenie szybkości ich uwalniania.

Odnosząc się do stanowiska zgłaszającego, że opis patentowy [...] nie ujawnia ani nawet nie sugeruje obniżenia szybkości uwalniania środka antymikrobiologicznego w gumie do żucia Urząd wskazał, że informacja

o możliwości uzyskania efektu przedłużonego uwalniania (zmniejszenie szybkości uwalniania) środka mikrobójczego (heksylorezorcinolu) znajduje się w kolumnie

2 wierz 67 – kol 3 w. 5. Efekt ten, tak jak w projekcie, można uzyskać przez kapsułkowanie lub osadzenie w mikroporowatym materiale, przy czym szczególnie korzystnym materiałem kapsułkującym, tak jak w projekcie, jest maltodekstryna (por. zastrzeżenie nr 4 w zgłoszeniu). W związku z tym bezzasadne jest, zdaniem Urzędu, stwierdzenie zgłaszającego, że "rozwiązanie opisu patentowego [...] jest różne od rozwiązania według projektu, ponieważ guma do żucia z tego opisu zawiera środek antymikrobiologiczny, który ma właściwości zwiększające szybkość uwalniania, a w projekcie zastosowano czynnik mikrobiologiczny powodujący obniżenie szybkości uwalniania". W obydwu rozwiązaniach (w projekcie

i [...]) użyto tego samego składnika czynnego, tj. heksylorezorcinolu modyfikowanego maltodekstryną, a zatem i uzyskany efekt musi być taki sam.

Wskazany przez zgłaszającego fragment opisu [...] (kol.2 w. 36-61) nie może też być uznany jako dowód na to, że opis ten dotyczy zwiększania szybkości uwalniania środka mikrobójczego tylko dlatego, iż opisuje zjawisko polegające na tym, że w przypadku dodania heksylorezorcinolu bezpośrednio do bazy gumy (elastomeru) byłby on na skutek zbyt silnego związania z bazą gumy "uwięziony"

w bazie i wykazywałby zbyt małą szybkość uwalniania się podczas żucia gumy.

W tej części opisu ujawniono także, że zjawisku temu można zapobiec, jeśli przed wprowadzeniem środka mikrobójczego, stopioną bazę gumy (elastomer) wypełni się środkiem słodzącym lub innym wypełniaczem tradycyjnie stosowanym w gumie do żucia. Rozwiązanie to, zdaniem Urzędu, zostało również wykorzystane w obecnym zgłoszeniu, co wynika jednoznacznie z redakcji zastrzeżeń. Modyfikowany w etapie a) środek mikrobójczy dodaje się w etapie b) do mieszanki gumy do żucia, a nie bezpośrednio do bazy. Zostało to także jednoznacznie potwierdzone w opisie projektu wynalazczego na str. 20, w drugim akapicie, opisującym sposób sporządzania gumy do żucia według wynalazku, a zwłaszcza w ostatnim zdaniu tego akapitu, w którym podano: "Powleczony środek zwalczający drobnoustroje według wynalazku korzystnie jest dodać po dodaniu ostatniej porcji środka pęczniejącego i środka aromatycznego".

Zdaniem Urzędu ujawnione w opisie [...] metody modyfikacji środka czynnego (alitamu a nie aspartamu jak twierdzi zgłaszający) prowadzące do zmniejszenia szybkości jego uwalniania, mogą być przez specjalistę posiadającego przeciętna wiedzę w zakresie wytwarzania gumy do żucia, bez nadmiernego wysiłku wykorzystane do modyfikowania dowolnego środka czynnego. Potwierdzenie powyższego można znaleźć w opisie obecnego projektu wynalazczego (np. na str. 7) gdzie podano, iż techniki modyfikacji są standardowymi technikami powlekania. Urząd patentowy RP zwrócił też uwagę na to, że w opisie projektu wynalazczego nie był podnoszony problem trudności napotkanych przy adaptacji tych technik do modyfikacji środka mikrobójczego, które to trudności sugerował zgłaszający we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wywodząc, że "sposób w jaki uwalnia się czynnik antymikrobiologiczny w opisie [...] jest kompletnie różny od sposobu w jaki uwalnia się aspartam z gumy do żucia według opisu [...] i niemożliwe jest wydedukowanie ani sugerowanie receptury gumy do żucia takiej jak wynika z zastrzeżeń". Argument ten jest zdaniem Urzędu nietrafny, ponieważ receptura gumy do żucia nie jest przedmiotem zastrzeżeń

w obecnym zgłoszeniu, a w/w opis dotyczy modyfikacji alitamu a nie aspartamu.

W tym stanie rzeczy Urząd Patentowy uznał, że zgłoszony projekt nie zawiera elementów nieoczywistych wymaganych od wynalazków zgodnie z art. 10 powołanej ustawy o wynalazczości z dnia 19.10.1972 r. i w związku z tym nie nadaje się do opatentowania.

W skardze na tę decyzję skarżący W. zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 10 ustawy o wynalazczości przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia i rażące naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy,

tj. art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 107 § 3 kpa poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy w toku postępowania patentowego.

Podnosząc powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2004 r. jako niezgodnych

z prawem i przekazanie sprawy Urzędowi Patentowemu RP celem wydania decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek stanowiący przedmiot zgłoszenia patentowego nr [...] oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zdaniem skarżącego decyzja Urzędu Patentowego jest niesłuszna

i krzywdząca, a także niedostatecznie uzasadniona z powodów podanych poniżej.

Wywodzenie oczywistości przedmiotowego wynalazku z dokumentów cytowanych przez Urząd jest, w ocenie skarżącego, nie do zaakceptowania, ponieważ wynika z błędnej interpretacji stanu techniki oraz błędnego odczytania istoty zgłoszonego rozwiązania. Według skarżącego, ani w zaskarżonej decyzji, ani we wcześniejszym postępowaniu, Urząd Patentowy oprócz sformułowania zarzutu nie przeprowadził dowodu na swój zarzut w oparciu o konkretnie cytowane publikacje, a zatem nie uzasadnił dlaczego specjalista z dziedziny znający wskazany stan techniki, przeciwstawiany przez Urząd, miałby możliwość bez dokonań twórczych w sposób rutynowy dojść do zastrzeganego rozwiązania. Skarżący odniósł się jednak do przeciwstawionych opisów patentowych uznając, iż nie mogą one stanowić dowodu na oczywistość rozwiązania.

Skarżący, co podniesiono w uzasadnieniu skargi, ubiega się bowiem o ochronę na sposoby wytwarzania gumy do żucia zawierającej środek zwalczający drobnoustroje, który jest fizycznie modyfikowany w celu zmniejszenia szybkości jego uwalniania.

Celem wynalazku było opracowanie sposobów wytwarzania takiej gumy do żucia, która zawiera środek zwalczający drobnoustroje o zmniejszonej szybkości uwalniania tego środka, co pozwala na uzyskanie nieoczekiwanych korzyści

w postaci, na przykład, zwiększenia skuteczności działania tego środka.

Wszystkie trzy publikacje cytowane przez Urząd Patentowy dotyczą gumy do żucia i sposobów jej wytwarzania.

Publikacja [...] ujawnia gumę do żucia, zwłaszcza dla palaczy, która zawiera nikotynę związaną z wymieniaczem kationowym. Wymieniacz kationowy musi zawierać grupę wymieniającą kationy z utworzeniem kompleksu nikotynowego wymieniacza jonowego. Celem wynalazku jest faktycznie zmniejszanie uwalniania składnika aktywnego, ale po pierwsze jest to całkowicie odmienny składnik aktywny, to jest nikotyna, a nie środek zwalczający drobnoustroje, a po drugie jego modyfikację prowadzi się zupełnie inną techniką, to jest poprzez formowanie kompleksu z wymieniaczem kationowym. Nikotynowy wymieniacz kationowy jest chemicznie i strukturalnie odmienny od fizycznie zmodyfikowanego środka zwalczającego drobnoustroje. Kompleks nikotynowy wymieniacza kationowego ujawniony w tej publikacji nie informuje ani nawet nie sugeruje fizycznie zmodyfikowanego środka zwalczającego drobnoustroje o zmniejszonej szybkości uwalniania jak zastrzeżono w przedmiotowym zgłoszeniu.

Publikacja [...] dotyczy gumy do żucia zawierającej między innymi jako istotny składnik czynny środek słodzący o dużej intensywności, alitam. Środek ten, odznaczający się nietrwałością zgodnie z tym wynalazkiem powleka się w celu zapewnienia jego trwałości. Wynalazek ten dotyczy zupełnie innego składnika aktywnego i chociaż sprowadza się do uzyskania opóźnionego uwalniania wprowadzanego składnika, to rozwiązuje zupełnie inny problem techniczny. Tak więc, zdaniem skarżącego ta publikacja nie sugeruje w żaden sposób zmniejszenia szybkości uwalniania środka zwalczającego drobnoustroje, tak jak to ma miejsce

w wynalazku. Skarżący zwrócił uwagę na to, iż Urząd sam przyznał w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że oba powyższe opisy zostały przytoczono tylko w celu wskazania, że w stanie techniki znane są różne metody modyfikacji substancji czynnych stosowanych w gumie do żucia powodujące zmniejszenie szybkości ich uwalniania.

W ocenie skarżącego Urząd Patentowy nie wywiódł oczywistości rozwiązania w oparciu o konkretnie cytowane publikacje. Charakteru takiego wywodu nie ma bowiem ogólne stwierdzenie, że "przy znanej metodzie modyfikacji wprowadzonej substancji czynnej pozwalającej na kontrolowanie szybkości jej uwalniania, nie ma znaczenia rodzaj wprowadzanej substancji. Zagadnienie dotyczy bowiem wyłącznie celowości jej wprowadzenia, a nie sposobu jej kontrolowanego uwalniania, który jako taki jest znany" i że "przy znanej metodzie modyfikacji substancji wprowadzanej nie ma znaczenia dla uznania projektu za wynalazek nieoczywisty jaką konkretnie substancję wprowadza się".

Zdaniem skarżącego nie jest trafne stanowisko Urzędu, "że dla uznania rozwiązania za wynalazek nie ma znaczenia dodawany do gumy do żucia składnik w kontekście szybkości uwalniania składnika. Takie twierdzenie błędnie ocenia specyfikę dziedziny wytwarzania gum do żucia. Taka ocena stanu techniki zakłada, że fachowiec w zakresie produkcji gum do żucia natychmiast uznałby, że wszystkie czynniki, takie jak rodzaj substancji dodawanej do gumy do żucia, miejsce gdzie substancję wprowadza się do gumy, czy stan fizyczny, w którym substancja jest wprowadzana, wpływają na szybkość uwalniania składnika dodawanego do gumy do żucia. Powszechnie wiadomo wśród znawców wyżej wymienionej tematyki, że różne składniki gumy do żucia wykazują różne szybkości uwalniania z gumy. Na przykład, środek smakowy dodany do podstawy gumy jest łatwo adsorbowany przez podstawę gumy i powoli uwalniany z gumy, podczas gdy środek słodzący i/lub środki wypełniające, dodawane do podstawy gumy nie są łatwo adsorbowane przez podstawę gumy i uwalniane stosunkowo szybko.

Na przykładowe poparcie, że wprowadzanie różnych składników daje różne skutki skarżący przytoczył fragment z trzeciej cytowanej przez Urząd publikacji

[...], w której ujawniono, że przedmieszka, złożona ze środka smakowego, zamiast środka słodzącego i środka znieczulającego, która była dodawana do gumy do żucia, nie dała zadawalających wyników (kolumna 2 wiersz 46-50 cytowanej publikacji).

Zdaniem skarżącego Urząd winien uwzględnić, że umieszczanie składnika albo w gumie do żucia, w podstawie, albo w powłoce gumy do żucia jak i stan fizyczny składnika gumy do żucia będzie miało wpływ na szybkość uwalniania składnika. Dodawanie składnika bezpośrednio do gumy do żucia, mieszanie go

z fizycznie zmodyfikowanym środkiem, jak również fizyczne właściwości składnika także wpływają na szybkość uwalniania składnika z gumy do żucia. W tym względzie istotne są informacje ujawnione w opisie niniejszego zgłoszenia odpowiednio na str. 3 wiersz 21, str. 4 wiersz 11, str. 5 wiersz 21, str. 6 wiersz 4, str. 6 wiersz 19, str. 7 wiersz 14; jak również w publikacji [...]. Z powyższego, zdaniem skarżącego wynika, że rodzaj składnika dodawanego do gumy do żucia wykazuje znamiona wynalazku i musi być brany pod uwagę przy interpretacji

i ocenie zastrzeżeń patentowych zastrzeganego rozwiązania.

Przedmiotem cytowanej przez Urząd trzeciej publikacji [...] jest guma do żucia zawierająca jako istotny czynnik aktywny środek przeciwbólowy, który jest silnie "uwięziony" w bolusie gumy do żucia. Skarżący zwrócił również uwagę na to, że w wynalazku z opisu patentowego [...] rozwiązano problem techniczny polegający na przechodzeniu w jak największym zakresie środka znieczulającego

z bolusa do jamy ustnej lub gardła w trakcie żucia. Osiągnięto to poprzez wytworzenie przedmieszki środka przeciwbólowego ze środkiem słodzącym,

a następnie wprowadzenie tej przedmieszki do bazy gumy (kolumna 2 wiersze

10-15). Dzięki temu środek przeciwbólowy nie tylko szybko i całkowicie przechodzi do jamy ustnej, ale również jednoczesne uwalnianie środka przeciwbólowego oraz środka słodzącego maskuje nieprzyjemny smak środka przeciwbólowego. Wynalazek odnosi się zatem do ilościowego uwalniania składnika aktywnego, a nie do szybkości jego uwalniania.

W uzasadnieniu skargi podkreślono przy tym, że zgodnie z aktualną ograniczoną wersją zastrzeżeń patentowych wynalazek dotyczy tylko sposobów,

w których stosuje się środki modyfikujące zmniejszające szybkość uwalniania

i zastrzeżenie 4 pozostawiono przez pomyłkę. W rzeczywistości maltodekstryna, jest środkiem zwiększającym szybkość uwalniania w przypadku heksylorezorcinolu. Dlatego też, fachowiec z dziedziny uznałby, że zakapsułkowanie środka znieczulającego w maltodekstrynie zwiększa szybkość uwalniania środka znieczulającego z gumy do żucia.

Publikacja [...] ujawniająca środek znieczulający zakapsułkowany maltodekstryną – a więc środkiem, który zwiększa szybkość uwalniania – nie naprowadza zatem, a nawet odwodzi fachowca z dziedziny od rozwiązania,

w którym zmniejsza się szybkość uwalniania, jak podano w przedmiotowych zastrzeżeniach.

Zdaniem skarżącego w takiej sytuacji należy przyjąć, że publikacja [...] chociaż jest najbliższym stanem techniki dla zastrzeganego rozwiązania, to jednak nie może ona stanowić podstawy do uznania oczywistości rozwiązania, gdy prawidłowo oceni się zawarte w niej informacje, co nie nastąpiło, a miało wpływ na wynik rozstrzygnięcia.

W ocenie skarżącego, na podstawie informacji faktycznie ujawnionych

w [...] fachowiec z dziedziny nie jest w stanie sam z siebie połączyć ich

z informacjami podanymi w [...]. Opis [...] ujawnia, że środki znieczulające zostają zamknięte w porcji gumy. Konsekwentnie, przedmiotem tego opisu jest zwiększenie szybkości uwalniania środka znieczulającego z gumy do żucia. Opis zgłoszenia [...] ujawnia, że alitam jest nietrwałym środkiem słodzącym o dużej intensywności, który jest łatwo uwalniany z gumy do żucia dając szybką intensywną słodkość, która szybko znika (str. 2 wiersze 5-21). Konsekwentnie, przedmiotem rozwiązania według [...] jest zmniejszenie szybkości uwalniania alitamu z gumy do żucia. Metoda zwiększania szybkości uwalniania zamkniętego środka słodzącego ujawniona w [...] stanowi wyraźny kontrast dla sposobu zmniejszania szybkości uwalniania szybko uwalniającego się środka słodzącego ujawnionego w [...]. Nie występuje zatem żadna motywacja do łączenia informacji podanych w publikacji [...] odnośnie zwiększania szybkości uwalniania środka znieczulającego z wiedzą dostarczoną przez rozwiązanie ujawnione w [...] dotyczące zmniejszenia szybkości uwalniania środka słodzącego o dużej intensywności.

Fachowiec z dziedziny nie jest w stanie zatem, w ocenie skarżącego, dojść do rozwiązania według projektu bez dodatkowej pracy twórczej. Skarżący zarzucił nadto, że Urząd Patentowy nie odniósł się do wszystkich przedmiotów zgłoszonego projektu, a mianowicie nie ustosunkował się do następujących zastrzeżeń niezależnych: 18, 24 i 25.

Brak odniesienia się Urzędu do wskazanych w nich rozwiązań według zgłoszonego projektu stanowi, zdaniem skarżącego o tym, że rozwiania te spełniają wymogi do uzyskania ochrony określone w art. 10 ustawy o wynalazczości

w szczególności wymóg nieoczywistości.

Pierwsza z cytowanych przez Urząd Patentowy publikacji uznana jako najbliższy stan techniki nie ujawnia bowiem żadnych informacji co do środka aglomerującego (zastrz. 18), walcowania związku (zastrz. 24) czy powlekania gumy do żucia środkiem zwalczającym drobnoustroje zawartym w powłoce (zastrz. 25).

Zatem wydanie zaskarżonej decyzji na całe rozwiązanie według zgłoszonego projektu bez odniesienia się do wskazanych zastrzeżeń stanowi, w ocenie skarżącego o rażącym naruszeniu prawa i nierozpatrzeniu całego materiału sprawy.

Skarżący podniósł nadto, że na zgłoszenie w dużej mierze korespondujące

z przedmiotowym zgłoszeniem skarżący uzyskał ochronę w USA chociaż publikacja druga i trzecia, na które powołuje się Urząd Patentowy RP były także cytowane przez Urząd w USA. Wynalazek został również zaakceptowany przez Urzędy Patentowe Kanady, Chin i Rosji.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie.

W obszernym uzasadnieniu odpowiedzi na skargę Urząd podtrzymał swoje stanowisko uznając zarzuty skargi za bezzasadne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25.07.2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej przy czym, stosownie do § 2 powołanego artykułu kontrola sprawowana jest pod względem zgodności z prawem.

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zw. dalej p.p.s.a.).

Badając skargę według powyższych kryteriów Sąd uznał, iż skarga zasługuje na uwzględnienie, bowiem zaskarżona decyzja, jak i decyzja ją poprzedzająca naruszają prawo w stopniu uzasadniającym ich uchylenie.

Ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę,

w myśl której zdolność patentową wynalazku zgłoszonego do ochrony przed wejściem w życie tej ustawy tj. przed 22.08.2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przedmiotowe zgłoszenie zostało dokonane w dniu 30.12.1997 r., a zatem pod rządami ustawy z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczości.

Art. 10 powołanej ustawy stanowiący podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowi, iż wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące nadawać się do stosowania.

W rozpoznawanej sprawie Urząd Patentowy RP odwołując się do powołanego przepisu uznał, że zgłoszone rozwiązania nie spełniają wymogu nieoczywistości. Niemniej jednak w doktrynie, orzecznictwie sądów i praktyce Urzędu Patentowego RP jednolicie przyjmuje się, że z nieoczywistością mamy do czynienia wtedy, gdy rozwiązanie nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki, przez który należy rozumieć wszystko, co zostało ujawnione przed datą wg której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu. W przypadku tego kryterium nieoczywistości chodzi zatem w istocie o poziom wynalazczy rozwiązania, któremu zarzut oczywistości postawiono. Jak wyżej wskazano brak nie tylko definicji legalnej pojęcia nieoczywistości ale też nie ma ustalonych obiektywnych kryteriów pozwalających na ustalenie, czy poziom wynalazku jest taki, że można przyjąć, że wynalazek nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki. W tej sytuacji czynione w tym zakresie ustalenia są dokonywane na podstawie kryteriów w znacznej mierze subiektywnych. Stąd też konieczność szczególnie wnikliwego rozpatrzenia materiału dowodowego i przedstawienia w uzasadnieniu decyzji w sposób szczegółowy wywodów i sposobu rozumowania prowadzącego Urząd Patentowy RP do wniosku, że wynalazek kryterium nieoczywistości nie spełnia. Powyższa konieczność wynika również z faktu, iż Urząd Patentowy rozpoznając podanie o udzielenie patentu na każdym etapie postępowania (w I instancji i odwoławczej) jest związany rygorami procedury administracyjnej określającej obowiązki organu w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania. W świetle ustanowionych przepisami kpa reguł procesowych organ winien przestrzegać zasady dochodzenia do prawdy materialnej

tj. podejmować wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i rozstrzygnięcia sprawy. Warunkiem prawidłowego wykonania powyższego obowiązku jest zebranie i rozpatrzenie w sposób wyczerpujący materiału dowodowego i jego wnikliwa ocena (art. 77 § 1 i art. 80 kpa), a następnie, co w sprawie wymaga podkreślenia uzasadnienie rozstrzygnięcia wg wymogu określonego w art. 107 § 3 kpa. Zaskarżona decyzja, jak i decyzja ją poprzedzająca tych wymogów nie spełniają.

Należy przy tym podnieść, iż w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że metodą zmierzającą do ustalenia, czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości jest ustalenie najbliższego stanu techniki jako jednej lub kilku publikacji, na tle których specjalista najłatwiej doszedłby do wynalazku. Następną czynnością jest sformułowanie problemu technicznego przez określenie cech zastrzeganego wynalazku, które nie występują w najbliższym stanie techniki. Wówczas jest możliwa ocena postępu technicznego wnoszonego przez wynalazek. Dopiero takie ustalenia pozwalają na stwierdzenie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki, przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego w wynalazku miałby możliwość bez dokonań twórczych w sposób zawodowo rutynowy dojść do zastrzeganego rozwiązania,

Uzasadnienie decyzji nie zawiera ustaleń, które w sposób przekonujący, wskazują na to, że specjalista znający najbliższy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego w przedmiotowym wynalazku miałby możliwość bez wkładu twórczego dojść do zastrzeganego rozwiązania. Urząd Patentowy RP, jak z uzasadnienia decyzji wynika, nie zastosował w pełni przyjętej

a wskazanej wyżej metody ustalenia, czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości, a jeżeli stanowisko Urzędu oparte zostało na tej metodzie, to

w uzasadnieniu decyzji nie dano temu stosownego wyrazu. W uzasadnieniu, na co trafnie zwraca uwagę skarżący, zawarto tylko w istocie końcowe twierdzenia Urzędu nie wykazując nieoczywistości w oparciu o wskazane przeciwstawione publikacje.

W uzasadnieniu brak jasnego i jednoznacznego wywodu co do tego dlaczego znawca dziedziny może połączyć informacje zawarte w tych publikacjach i na ich podstawie rozpatrując problem techniczny rozwiązany w wynalazku mógłby bez wkładu twórczego dojść do zastrzeganego rozwiązania. Skarżący zasadnie zarzuca, że Urząd ograniczył się bowiem do wskazania określonych wybranych cech rozwiązania znanych z przeciwstawionych publikacji bez całościowego rozpatrzenia problemu technicznego przedstawionego tak w przedmiotowym zgłoszeniu, jak

i w przeciwstawieniach. Brak jest w uzasadnieniu decyzji jasnego wywodu na okoliczność technicznego, merytorycznego powiązania informacji ujawnionych

w przeciwstawionych publikacjach. Cechą łączącą rozwiązania jest to, że dotyczą one gumy do żucia lub sposobu jej wytwarzania ale, jak podniósł skarżący, rozwiązują różne problemy techniczne i w każdej w przeciwstawionych publikacji cel osiągany tymi samymi środkami był inny.

Ta okoliczność nie może być traktowana wprost jako dowód na to, że specjalista bez wysiłku twórczego może łącząc w całość te informacje dojść do zastrzeganego rozwiązania. Należy przy tym mieć na uwadze, iż wynalazek będący kompilacją wielu środków winien być oceniany jako całość i zarzut nieoczywistości dotyczyć musi całości rozwiązania. Z uzasadnienia decyzji nie wynika jednak, by ta powszechnie przyjmowana zasada została przez Urząd Patentowy uwzględniona.

W sprawie należy mieć również na uwadze, iż chociaż w sprawach

o udzielenie patentu orzekają osoby o kierunkowym, niezbędnym w danej sprawie wykształceniu, to jednak Urząd Patentowy w takim postępowaniu podlega procedurze administracyjnej także iw tym zakresie, w jakim przepisy tej procedury przewidują możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego specjalisty

z danej dziedziny techniki.

Powstaje bowiem kwestia szczególnie istotna w przypadku wątpliwości co do poziomu wynalazczego w kontekście oczywistości rozwiązania, czy w sytuacji, gdy strona postępowania podważa ustalenia Urzędu Patentowego RP w tym zakresie Urząd Patentowy RP może poprzestać na własnym przekonaniu co do braku spełnienia kryterium wynalazczego. W przedstawionym wyżej stanie rzeczy nie można przesądzić o konieczności skorzystania w sprawie z instytucji biegłego. Niemniej jednak Sąd zwraca uwagę na powyższą procesową możliwość. Na to, że Urząd Patentowy RP zbyt ogólnikowo odniósł się do braku poziomu wynalazczego rozwiązania stawiając mu zarzut oczywistości i swego stanowiska w sposób odpowiadający wymogom art. 107 § 3 kpa nie uzasadnił wskazuje również treść odpowiedzi na skargę. Odpowiedź na skargę jest znacznie bardziej obszerna niż uzasadnienie decyzji i w tej odpowiedzi Urząd Patentowy uzasadniając swoje stanowisko podjął próbę uzupełnienia braków uzasadnienia ale takie działanie jest działaniem spóźnionym i nieskutecznym. Ocenie Sądu podlega bowiem zaskarżona decyzja (jak i decyzja ją poprzedzająca) wraz z uzasadnieniem, które jest jej integralną częścią.

W tym stanie rzeczy Sąd skargę uwzględnił orzekając jak w pkt 1 sentencji zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., w pkt 2 na podstawie art. 152 p.p.s.a. zaś

o kosztach orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a. i przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2.12.2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076 ze zm.).