Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1878/19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2020-01-15 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wegner Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.) Protokolant st. ref. Lili Zawadzka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi O. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2019 r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, działający w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2019 r. wniosku O. sp. z o. o. z siedzibą w N. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy SYLIMAROL o numerze [...] udzielonego na rzecz P.S.A. z siedzibą w P., na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 i art 129 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.), a także art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. orzekł o oddaleniu wniosku i kosztach postępowania.

Organ wyjaśnił, iż w dniu 6 listopada 2017 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek O. sp. z o. o. z siedzibą w D. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny SYLIMAROL o numerze [...]. udzielonego na rzecz P.S.A. z siedzibą w P., a sporny znak towarowy przeznaczony został do oznaczania następujących towarów zawartych w klasach: 5, 29, 30 i 31 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, żywość i substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych; oleje jadalne; przyprawy, napary inne niż do celów leczniczych, zioła konserwowane jako przyprawy; zioła ogrodowe świeże.

Wnioskodawca wskazał jako podstawę prawną wniosku art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 1 oraz art. 129 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Podniósł, że znak ten nie ma dostatecznych znamion odróżniających, gdyż jest oznaczeniem bezpośrednio nawiązującym do międzynarodowej nazwy rodzajowej substancji czynnej "Silymarin" (pol. Sylimaryna), która to substancja została zamieszczona na liście INN, prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Organizacja ta (jak wynika z Rezolucji WHO nr 49.19 z dnia 12 maja 1993 r.] zaleca, aby państwa członkowskie odmawiały rejestracji znakom towarowym wykazującym podobieństwo do nazw INN (międzynarodowych nazw niezastrzeżonych), mających na celu identyfikację substancji farmaceutycznych lub aktywnych składników farmaceutycznych. Zdaniem wnioskodawcy sporny znak towarowy jest podobny do takiej nazwy, gdyż nie posiada żadnego elementu dodatkowego zwiększającego zdolność odróżniającą. Tym samym element, z którego stworzony jest znak opisuje rodzaj, przeznaczenie oraz skład towaru, dla którego został zgłoszony. Zawarty w znaku wyraz "sylimar" pochodzi od wykorzystywanej w lecznictwie substancji czynnej sylimaryny, pozyskiwanej z łupin nasiennych ostropestu plamistego. Stosowanie jej służy ochronie wątroby przed czynnikami toksycznymi, a także związane jest ze wspomaganiem procesów regeneracji w uszkodzonym narządzie. Dodanie do wyrazu "sylimar-" końcówki "—ol" nie może być wystarczające dla stwierdzenia zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, pomimo, że wnioskodawca "zdaje sobie sprawę z faktu, że w przemyśle farmaceutycznym częstym zjawiskiem jest występowanie znaków towarowych tzw. sugerujących lub aluzyjnych, które wskazują pośrednio na przeznaczenie leków, do oznaczania których służą, bądź nawiązują do substancji czynnych zawartych w lekach" gdyż "(...) tego typu nazwy są stosunkowo łatwo zapamiętywane przez lekarzy lub farmaceutów, którzy w praktyce zawodowej posługują się nazwami substancji czynnej leku". Niemniej "wskazany znak kojarzy się wyłącznie ze słowem "sylimaryna", będącym odniesieniem do substancji czynnej zawartej w lekach bądź produktach spożywczych, w szczególności zdrowej żywności". Tym samym, w ocenie wnioskodawcy, sporny znak towarowy nie jest znakiem sugerującym ani aluzyjnym, lecz stanowi nazwę rodzajową oraz wskazuje na takie cechy jak: rodzaj, przeznaczenie oraz skład towarów nim oznaczanych.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. wnioskodawca podniósł, że znak nienadający się do odróżniania to taki, którego struktura rozpatrywana jako całość nie wykazuje zdolności dystynktywnych. Stwierdził, że "znakami takimi są przede wszystkim znaki, które stanowią "nazwę rodzajową" dla towaru jeśli ich obrazowego przedstawienia nie cechuje oryginalność". Podniósł, że sporny znak towarowy został zgłoszony jako znak słowny, a więc pozbawiony formy graficznej. Ponownie wskazał, że podstawą słowotwórczą spornego oznaczenia jest wyraz "sylimar-,, z dodanym formantem ,,-ol", przy czym samo dodanie wskazanej końcówki nie świadczy o istnieniu zdolności odróżniającej.

Uprawniony do prawa ochronnego wniósł o oddalenie wniosku. Podniósł, że rejestracja spornego znaku towarowego jest konsekwencją wcześniejszego używania i istnienia rodziny znaków SYLIMAROL, w tym znaków SYLIMAROL 70 o numerze [...] oraz SYLIMAROL 35 o numerze [...]. Oświadczył, że oznaczenia SYLIMAROL używa od 1975 r. Oznaczenie to nie jest opisowe. Wnioskodawca nie wykazał, aby faktycznie oznaczenie "Silymarin" było umieszczone na liście INN. Zarówno na liście z 2010 r. (dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego) jak i na aktualnej liście z 2017 r. nie ma oznaczenia "Silymarin" ani oznaczeń podobnych.

Uprawniony zakwestionował stanowisko, że samo nawiązanie do nazwy rodzajowej substancji czynnej, będącej składnikiem leku, jest wystarczające do uznania go za nazwę rodzajową. Podkreślił przy tym, że substancją czynną leku SYLIMAROL jest wyciąg suchy z łuski ostropestu plamistego. Zatem znak ten nie nawiązuje bezpośrednio do substancji czynnej zawartej w leku, ani nie informuje wprost o cechach i właściwościach towaru. Jest natomiast oznaczeniem o charakterze fantazyjnym i nie stanowi nazwy rodzajowej ani międzynarodowej nazwy rodzajowej substancji czynnej. Niezależnie od powyższego uprawniony powołał się na praktykę istniejącą w branży farmaceutycznej związaną z wykorzystywaniem oznaczeń sugerujących lub aluzyjnych. Podniósł, że uzyskana dla spornego znaku towarowego ochrona nie ogranicza praw innych podmiotów gospodarczych do wykorzystania w obrocie nazwy substancji czynnej "sylimaryna", o czym świadczą inne rejestracje znaków takich jak: SYLIMARYNA MEDICEO lub SYLIVERIN. Stwierdził, że znak sporny w sposób wystarczający różni się od nazwy substancji czynnej, a pośrednie skojarzenie z sylimaryną jest niewystarczające aby uznać, że znak jest opisowy i nie ma zdolności odróżniającej.

Uprawniony z ostrożności procesowej powołał się również na wtórną zdolność odróżniającą oraz wskazał na renomowany charakter znaku towarowego SYLIMAROL, potwierdzony przez Urząd Patentowy w innym postępowaniu o sygnaturze akt Sp. [...].

Wnioskodawca w piśmie z dnia 20 kwietnia 2018 r. stwierdził, że uprawniony nie wykazał wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, ani nie wykazał jego renomy. Podniósł, że sylimaryna stanowi główny składnik produktów oznaczanych spornym znakiem towarowym, co wynika m.in. z dowodów załączonych przez stronę przeciwną. Substancją czynną produktu uprawnionego jest bowiem wyciąg suchy z łuski ostropestu plamistego, zaś sylimaryna to zespół flawonolignanów pozyskiwanych z owoców tej rośliny. Przyznał, że lek oznaczany spornym znakiem towarowym zawiera także substancje pomocnicze, jednakże to sylimaryna stanowi jego główny składnik. Z uwagi na fakt, że sporny znak towarowy pokrywa się w 7 z 9 liter z nazwą głównego składnika, oznaczenie to zawiera bezpośrednią informację o składniku produktu, a tym samym uzyskało ochronę z naruszeniem art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Wnioskodawca wskazał, że sporny znak towarowy "nie posiada żadnego członu dodatkowego zwiększającego zdolność odróżniającą tego oznaczenia od substancji sylimaryny." Nie posiada żadnych cech szczególnych, które mogłyby go indywidualizować. Wnioskodawca wskazał na przykłady użycia (dla produktów leczniczych zawierających sylimarynę) innych nazw zawierających element "syli-". Stwierdził także, że uprawniony dąży do monopolizacji określenia "Sylimar-", o czym świadczy spór sądowy prowadzony między stronami, a dotyczący oznaczeń uprawnionego: SYLIMARON 100 oraz GOLD SYLIMARON 100. Zdaniem wnioskodawcy zbieżność powyższych oznaczeń stron zachodzi jedynie w zakresie członu "Sylimar-". Odnosząc się do wtórnej zdolności odróżniającej podniósł, że dowodami na okoliczność uzyskania tej zdolności przez sporny znak towarowy nie mogą być dowody dotyczące znaków SYLIMAROL 70 oraz SYLIMAROL 35. Wskazał na treść art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. oraz na kryteria oceny wtórnej zdolności odróżniającej wypracowane przez orzecznictwo i dokonał oceny załączonych dowodów w sprawie. Podniósł także, że wykazanie renomy znaku towarowego nie ma znaczenia dla przedmiotowej sprawy, w której znakowi zarzuca się brak zdolności odróżniającej. Niemniej, z ostrożności procesowej dokonał oceny dowodów złożonych na tę okoliczność.

Uprawniony w piśmie z dnia 6 listopada 2018 r. podtrzymał twierdzenie o istnieniu pierwotnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego. Ponownie podniósł, że na liście INN nie było i nadal nie ma nazwy "silymarin" ani nazwy podobnej. Stwierdził, że sylimaryna nie jest składnikiem czynnym leku, a wyłącznie jednym ze składników substancji czynnej. Wskazał, że wnioskodawca sam zgłosił do ochrony w roku 2005 znak towarowy SYLIMARON. Podniósł także, że sporny znak towarowy nie stanowi jakiejkolwiek bariery dla uczciwej konkurencji, bowiem nie monopolizuje jakiejkolwiek nazwy substancji czynnej. Potwierdzeniem tego są liczne przykłady równolegle funkcjonujących w uczciwym obrocie nazw produktów zawierających składniki takie jak: ostropest, sylimaryna, Silybi mariani. Uprawniony podtrzymał twierdzenie o istnieniu wtórnej zdolności odróżniającej. Stwierdził, że wykazanie tej zdolności jak i renomy spornego znaku towarowego może nastąpić poprzez przedłożenie dowodów dotyczących całej rodziny znaków SYLIMAROL.

W piśmie z dnia 10 grudnia 2018 r. wnioskodawca podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie. Wskazał, że sylimaryna nawiązuje do głównego składnika produktów oznaczanych znakiem towarowym SYLIMAROL, tj. sylimaryny, co powinno prowadzić do wniosku, że sporny znak towarowy wskazuje bezpośrednio na cechę towarów zawartych w klasach: 5, 29, 30 i 31 klasyfikacji nicejskiej. Podniósł, że w skład sylimaryny wchodzą różne związki z grupy flawonolignanów. W skład tego kompleksu wchodzą zaś m.in. flawonole (z końcówką ,,-ol") i fitosterole (również z końcówką ,,-ol"). Flawonole i fitosterole zawierają natomiast odpowiednio kampesterol, beta-sitosterol, lanosterol, stigmasterol, kemforol i kwercetynę. Stwierdził również, że końcówka ta jest niezwykle powszechna dla nazw leków i suplementów diety. Podniósł, że ostropest jest rośliną znaną od wieków, a sylimaryna została odkryta w roku 1968. Zdaniem wnioskodawcy, załączone do akt sprawy dowody potwierdzają, że sylimaryna była powszechnie znana na długo przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego do ochrony.

Na rozprawie w dniu 14 grudnia 2018 r. wnioskodawca podniósł, że materiały dowodowe dołączone do pisma z dnia 10 grudnia 2018 r. potwierdzają, że w dacie zgłoszenia sporny znak towarowy nie miał zdolności odróżniającej, a pozostawienie tej rejestracji w mocy umożliwi zawłaszczenie całości nazwy substancji czynnej. Podniósł, że przeciętnymi konsumentami towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym będą lekarze i farmaceuci, którzy doskonale znają substancje czynne i ich nazwy, i dla których nazwa "sylimarol" będzie wprost i bezpośrednio zrozumiała.

Uprawniony podniósł, że towary oznaczane spornym znakiem towarowym są przeznaczone dla przeciętnego odbiorcy. Ponownie stwierdził, że oznaczenie "sylimarol" nigdy nie występowało i nie występuje w słownikach i nie było używane przez podmioty trzecie, lecz wyłącznie przez uprawnionego przez ponad 40 lat. Wskazał, że nie jest nazwą substancji ani całe oznaczenie, ani jego fragment. Stwierdził, że oznaczenie to wskazywało przed zgłoszeniem źródło pochodzenia i przez lata, bez zakłóceń, pełniło faktyczną funkcję odróżniającą, co potwierdzają ilości sprzedanych produktów, nagrody, reklamy, opinie i artykuły. W piśmie z dnia 14 stycznia 2019 r. streścił swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Podkreślił, że wnioskodawca chce skorzystać z wypracowanej pozycji znaku towarowego SYLIMAROL, bowiem pierwotnie zarejestrował, a obecnie używa w obrocie oznaczenia SYLIMARON / GOLD SYLIMARON, przy czym przedmiotowy wniosek złożył celem przedłużenia postępowania przed Sądem Okręgowym w R. w sprawie dotyczącej roszczeń zakazowych podniesionych przez uprawnionego. Uprawniony dokonał oceny dowodów złożonych przez wnioskodawcę w piśmie z dnia 10 grudnia 2018 r. Podniósł także, że sporny znak towarowy posiada wtórną zdolność odróżniającą, a złożone do akt sprawy dowody wskazują na wysoką rozpoznawalność oznaczenia "sylimarol".

Wnioskodawca w piśmie z dnia 13 marca 2019 r. powtórzył dotychczasową argumentację. Podniósł, że fakt, że sylimaryna jest jednym ze składników leku Sylimarol ma wysoce istotne znaczenie dla sprawy. Brak substancji o nazwie sylimaryna (sylimarin) na liście INN WHO nie dyskwalifikuje oceny tej nazwy jako nazwy rodzajowej. Stwierdził, że przede wszystkim dowody z dokumentów, wymienione na s. 3 pisma wnioskodawcy z dnia 10 grudnia 2018 r. wykazują, że uprawniony stosował zamiennie nazwę swojego preparatu i sylimaryny, co przemawia za brakiem zdolności odróżniającej tego oznaczenia. Wnioskodawca ponownie zakwestionował wtórną zdolność odróżniającą oraz renomę spornego znaku towarowego.

Rozpoznając sprawę Kolegium Orzekające wskazało, że postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy SYLIMAROL o numerze [...] zainicjowane zostało wnioskiem z dnia 6 listopada 2017 r. skierowanym do Urzędu Patentowego RP przez O. sp. z o. o. z siedzibą w D. Zgodnie z art. 2 ust. 2 przepisów przejściowych i końcowych wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1615), w postępowaniach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych dotyczących znaków towarowych zgłoszonych na podstawie przepisów dotychczasowych, wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego. Natomiast zgodnie z art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.) ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dacie zgłoszenia znaku towarowego do ochrony. Mając na uwadze, że znak towarowy SYLIMAROL o numerze [...] został zgłoszony do ochrony w dniu 22 marca 2010 r., wnioskodawca wskazał, jako podstawę prawną swojego żądania, art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 1 i art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. określające warunki udzielenia prawa ochronnego obowiązujące w tej dacie. Przepis ten stał się podstawą merytorycznej oceny zasadności złożonego wniosku. Zgodnie bowiem z art. 255 ust. 4 p.w.p. Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Dokonanie oceny zasadności wniosku odbywa się na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawionego przez strony postępowania. Organ nie jest bowiem uprawniony do poszukiwania nowych dowodów mogących mieć wpływ na przedmiotowe rozstrzygnięcie w sprawie.

Kolegium Orzekające uznało stanowisko wnioskodawcy, który sformułował żądanie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy SYLIMAROL o numerze [...] w oparciu o przepisy art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 i art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. za niezasadne.

Wskazało, że art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., w redakcji obowiązującej w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, wyłącza możliwość udzielenia praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Są to oznaczenia, które oceniane w całości nie nadają się do odróżniania towarów (usług), dla których zostały przeznaczone, gdyż ich treść (struktura) znaku nie wykazuje wobec nich znamion odróżniających. Potwierdzeniem powyższego rozumienia zdolności odróżniającej znaku towarowego jest art. 129 ust. 2 p.w.p. wskazujący trzy grupy znaków, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających (pkt 1); składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności (pkt 2); weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (pkt 3).

Zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Jak wynika zatem z treści przywołanych przepisów tylko oznaczenie, które posiada dostateczne znamiona odróżniające może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy. Konieczność posiadania przez oznaczenie dostatecznych znamion odróżniających wynika z faktu, że znak towarowy musi nadawać się do identyfikowania towaru objętego ochroną jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa. Aby oznaczenie mogło realizować tę funkcję w sposób prawidłowy, musi posiadać cechy umożliwiające odróżnienie danego rodzaju towaru od towaru tego samego rodzaju pochodzącego od innego podmiotu. Cechy te muszą zapewnić kupującemu możliwość dokonania wyboru towaru, bez konieczności ustalania jego pochodzenia w inny sposób (np. w oparciu o inne towarzyszące oznaczenia, nazwę producenta etc.). Oceniając czy dane oznaczenie posiada zdolność odróżniającą, należy wziąć pod uwagę jego samoistne cechy, w tym okoliczność, czy posiada ono elementy opisujące towary, dla których zostało zgłoszone. Zatem charakter odróżniający oznaczenia należy analizować w odniesieniu do towarów, dla których jest ono przeznaczone, mając na uwadze sposób postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców.

Organ wyjaśnił, że sporny znak towarowy przeznaczony został do oznaczania następujących towarów zawartych w klasach: 5, 29, 30 i 31 klasyfikacji nicejskiej: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, żywość i substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych; oleje jadalne; przyprawy, napary inne niż do celów leczniczych, zioła konserwowane jako przyprawy; zioła ogrodowe świeże. Są to towary skierowane do relatywnie szerokiej grupy konsumentów. Ich odbiorcą będzie zasadniczo odbiorca powszechny, samodzielnie dbający o stan swojego zdrowia lub wykorzystujący powyższe produkty w celu przygotowania posiłków lub w celu utrzymania określonej diety. Dlatego też nabywcami tego typu towarów mogą być osoby stanowiące potencjalnie ogół społeczeństwa niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu społecznego i majątkowego. W przypadku zaś produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych oraz produktów o przeznaczeniu leczniczym odbiorcą tych towarów będzie także osoba profesjonalna (np., lekarz, weterynarz lub farmaceuta), na której ciąży obowiązek znajomości przepisywanych, zalecanych lub prawidłowo dystrybuowanych produktów. Niemniej wszyscy wyżej wymienieni odbiorcy będą odbiorcami właściwe poinformowanymi i uważnymi, z tym że osoby profesjonalne należy traktować jako osoby szczególnie uważne i ostrożne.

Wnioskodawcą, żądającym unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy SYLIMAROL z powodu braku zdolności odróżniającej, jest podmiot posługujący się oznaczeniem SYLIMARON, które to oznaczenie zarejestrowane zostało jako znak towarowy pod numerem [...], a następnie prawo ochronne na ten znak towarowy zostało unieważnione decyzją Urzędu Patentowego z dnia [...] kwietnia 2012 r. (sygn. akt Sp. [...]) na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. z uwagi na kolizję tego oznaczenia ze znakami wcześniejszymi P. S.A. (SYLIMAROL 35 o numerze [...] oraz SYLIMAROL 70 o numerze [...]). Jednakże sam fakt posługiwania się oznaczeniem SYLIMARON przy jednoczesnym odmawianiu zdolności odróżniającej znakowi towarowemu SYLIMAROL z uwagi na to, że znak ten "bezpośrednio nawiązuje" do nazwy substancji czynnej "silymarin" (pol. sylimaryna) nie miał znaczenia dla rozstrzygnięcia i nie zwalniał Kolegium Orzekającego od dokonania niezbędnych ustaleń dotyczących podniesionych zarzutów.

Analizując zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego SYLIMAROL Kolegium na wstępie stwierdziło, że wnioskodawca nie wykazał (pomimo zawartych w wniosku twierdzeń), że termin "silymarin" oznacza nazwę substancji czynnej zamieszczonej na liście INN. Zgodziło się jednak, że okoliczność ta nie dowodzi jeszcze, że sporny znak towarowy posiada zdolność odróżniającą, jak wynika natomiast z akt sprawy składnikiem produktu oznaczanego spornym znakiem towarowym jest sylimaryna. Uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy załączył do akt ulotkę, zgodnie z którą SYLIMAROL to lek pochodzenia roślinnego, gdzie w rubryce "skład" wpisano "drażetka zawiera 35 mg sylimaryny". W kontekście powyższego bez znaczenia pozostaje to, czy sylimaryna (jak twierdzi wnioskodawca) jest substancją czynną produktu uprawnionego, czy też (jak twierdzi uprawniony) jest jednym ze składników substancji czynnej. Obydwa twierdzenia odnoszą się bowiem do "sylimaryny" jako nazwy rodzajowej. Pomimo powyższego, sporny znak towarowy nie jest tożsamy z powyższą nazwą, ani nie zawiera takiego elementu, przy czym powyższa uwaga odnosi się również do terminu "silymarin". Brak jest również dowodów by wyraz "sylimarol" był synonimem wyrazu "sylimaryna" ("silymarin"). Gdyby sporny znak towarowy stanowił nazwę rodzajową (tudzież zawierał bezpośrednią informację o składzie lub przeznaczeniu), to nazwa SYLIMAROL występowałaby jako synonim sylimaryny w publikacjach, a sam termin zdefiniowany byłby we właściwych słownikach. Wprawdzie wnioskodawca podnosił, że brak takowych publikacji nie przesądza jeszcze o gołosłowności twierdzeń o rodzajowym charakterze powyższej nazwy, to jednak w takiej sytuacji niezbędne byłoby wykazanie, że nazwą taką, jako synonimem sylimaryny, posługiwały się inne podmioty w obrocie do opisywania swoich produktów. W powyższym zakresie nie przedstawiono żadnych dowodów co prowadzi do uznania, że jest to oznaczenie fantazyjne, stworzone na użytek oznaczania towarów w charakterze znaku towarowego przez określony podmiot i nie znajduje się ani w zasobach języka polskiego ani innego języka obcego jako określenie rodzajowe. W załączonych do akt sprawy dowodach tj. załącznikach do pism wnioskodawcy z dnia 16 maja 2018 r. występuje jedynie nazwa "sylimaryna", natomiast termin "Sylimarol" występuje wyłącznie w kontekście leku uprawnionego do prawa ochronnego jako jego nazwa handlowa pisana wielką literą. Powyższe oddaje fragment artykułu zamieszczonego na portalu farmaceutyczno medycznym poświęconego ostropestowi plamistemu. W kolejnych dowodach zaprezentowane zostały produkty poszczególnych firm, w tym preparat Sylimarol uprawnionego. Także dowody załączone do pisma z dnia 10 grudnia 2018 r. wyjaśniają jedynie czym jest ostropest plamisty oraz sylimaryna, a także wskazują na skład preparatu Sylimarol oraz prezentują rozmaite leki. Nawet w artykule internetowym którego tytuł: "Sylimaryna, sylimarol i ostropest" zawiera powyższe nazwy, autor w pierwszych zdaniach nie pozostawia wątpliwości czym jest sylimaryna, a czym Sylimarol. Stwierdza bowiem w nim: "Wszyscy znamy Sylimarol. Jest to preparat dający główne dochody firmie Herbapol P. Zawiera sylimarynę, czyli kompleks flawonoliganów zawarty w ostropeście plamistym." Wnioskodawca dopiero w piśmie z dnia 13 marca 2019 r., wskazując na dowody wniesione przez stronę przeciwną, podniósł, że uprawniony stosował zamiennie nazwę swojego preparatu i sylimaryny. Twierdzenie takie złożone zostało już po upływie terminu wyznaczonego na podstawie art. 2553 ust. 5 p.w.p. na rozprawie w dniu 14 grudnia 2018 r. w którym zobowiązało strony do przedłożenia do akt sprawy w terminie 1 miesiąca wszystkich twierdzeń, argumentów i dowodów na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania. Niemniej nawet te dowody nie uzasadniają twierdzeń wnioskodawcy. Ulotka z 1985 r. wyraźnie prezentuje nazwę preparatu - SYLIMAROL, a sylimaryna znajduje się w części poświęconej składowi tego preparatu. Również fragment publikacji: "Leki roślinne w profilaktyce i terapii" oraz artykuł w magazynie "Czasopismo aptekarskie" odróżniają powyższe nazwy i nie stosują ich zamiennie. Z kolei w załączonym wydruku Gazety W. z 2006 r. jedynie sylimaryna wymieniona jest w artykule w kontekście działań ochronnych na komórki wątroby. Syliamrol występuje zaś w sąsiadującej obok artykułu reklamie produktu uprawnionego jako nazwa preparatu tego podmiotu. Natomiast pismo z dnia 22 kwietnia 1975 r. pochodzi od Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w P. i skierowane zostało do uprawnionego w związku z badaniami klinicznymi sylimaryny. Jest to zatem dokument nieskierowany do potencjalnych odbiorców, stanowi korespondencję pochodzącą z okresu powstawania preparatu zawierającego sylimarynę i nie pochodzi od uprawnionego. W dokumencie tym nie posłużono się nazwą Sylimarol. Zatem sporny znak towarowy nie jest tożsamy z nazwą rodzajową, a terminy te nie są używane zamiennie. Sam wnioskodawca posługuje się w swych pismach procesowych określeniami wskazującymi, że sporny znak towarowy "bezpośrednio nawiązuje", "jest podobny" lub też "kojarzy się z" nazwą sylimaryna.

Tak więc wnioskodawca sam dostrzega istniejące między znakiem towarowym SYLIMAROL a nazwą sylimaryna różnice zaznaczając jednak, że różnice te są de facto nieistotne. Z powyższym wnioskiem trudno jednak się zgodzić. Art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie obejmuje oznaczeń, które mają charakter aluzyjny lub sugerujący, a więc nie są oznaczeniami składającymi się wyłącznie z rodzaju towaru lub innej cechy opisującej towar. Wnioskodawca sam oświadczył, że "zdaje sobie sprawę z faktu, że w przemyśle farmaceutycznym częstym zjawiskiem jest występowanie znaków towarowych tzw. sugerujących lub aluzyjnych, które wskazują pośrednio na przeznaczenie leków, do oznaczania których służą, bądź nawiązują do substancji czynnych zawartych w lekach" gdyż "(...) tego typu nazwy są stosunkowo łatwo zapamiętywane przez lekarzy lub farmaceutów, którzy w praktyce zawodowej posługują się nazwami substancji czynnej leku".

W ocenie Kolegium Orzekającego, twierdzenie wnioskodawcy o opisowym (a nie sugerującym) charakterze spornego znaku towarowego jest bezzasadne mając na uwadze charakter fantazyjnego słowa SYLIMAROL. Przyjmując, że sylimaryna jest nazwą rodzajową Kolegium zauważyło, że znak towarowy SYLIMAROL różni się w sposób nie budzący wątpliwości od przywołanej nazwy substancji z uwagi na zastosowane litery tworzące ten wyraz. Oznaczenie to, być może przywołujące na myśl sylimarynę, stworzone zostało jednak jedynie z części tej nazwy w połączeniu z fantazyjnym zakończeniem: literami -ol. Nie można zatem zgodzić się z twierdzeniem, że skoro "sporny znak towarowy pokrywa się w 7 z 9 liter z nazwą głównego składnika, oznaczenie to zawiera bezpośrednią informację o składniku produktu, a tym samym uzyskało ochronę z naruszeniem art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p". Sam fakt popularności końcówki "-ol" dla handlowych oznaczeń leków również nie zmienia tego, że uprawniony stworzył nowy, fantazyjny wyraz, odmienny od nazwy substancji. Uprawniony zasadnie podnosił, że ustalenie charakteru odróżniającego danego znaku towarowego nie zależy od stwierdzenia określonego poziomu kreatywności lub wyobraźni językowej czy artystycznej ze strony właściciela znaku. Wystarczy, by znak towarowy umożliwiał właściwemu kręgowi odbiorców określenie pochodzenia towarów lub usług oznaczonych tym znakiem i odróżnienie ich od towarów mających pochodzenie odmienne. Innymi słowy, chronione oznaczenie nie musi być szczególnie nietypowe i oryginalne. Wystarczy, że spełnia minimalne kryteria zdolności odróżniającej, a więc pozwala odróżnić źródło pochodzenia towarów. Zatem samo podniesione podobieństwo znaku towarowego do nazwy rodzajowej nie może wywołać wrażenia, że odbiorca ma do czynienia z taką nazwą. Fundamentalną i niekwestionowaną przez orzecznictwo zasadą oceny zdolności odróżniającej jest zasada oceniania znaku towarowego jako całości.

W ocenie Kolegium Orzekającego unieważnienie prawa ochronnego na podstawie jedynie podobieństwa do nazwy rodzajowej (gdzie dodatkowo brak identyczności wyrazów "sylimarol" i "sylimaryna" można stwierdzić w sposób natychmiastowy) byłoby wynikiem dokonania wykładni contra legem przepisów stanowiących podstawę prawną żądania wnioskodawcy. Przyjęcie nowej, odmiennej praktyki oceny znaków towarowych o strukturze analogicznej do spornego znaku towarowego prowadziłoby do zakwestionowania ogromnej ilości chronionych i wykorzystywanych w tym sektorze znaków towarowych oraz wprowadziłoby stan niepewności co do losów skutecznie udzielonej ochrony. Brak jest jednak jakichkolwiek merytorycznych podstaw by kwestionować zdolność odróżniającą znaków towarowych takich jak SYLIMAROL. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające oddaliło wniosek sformułowany w oparciu o art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Przywołana przez wnioskodawcę druga podstawa prawna, a mianowicie art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., również bazuje na tej samej argumentacji odwołującej się do przekonania wnioskodawcy, że Sylimarol to nazwa rodzajowa lub też że oznaczenie to niczym się nie wyróżnia zestawiając ten wyraz z wyrazem "sylimaryna". Zakwestionowanie prawdziwości takiego stanowiska przy ocenie zarzutu sformułowanego na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. pozostaje aktualne na gruncie drugiej podstawy prawnej. Sporny znak towarowy zarejestrowany został jako znak słowny, zatem jego "struktura" może być rozpatrywana jedynie przez pryzmat wykorzystanego wyrazu oraz jego ewentualnego znaczenia. Innymi słowy, skoro sporny znak towarowy jest znakiem słownym to strukturę tego znaku można rozpatrywać wyłącznie poprzez treść znaku, którą jest wyraz SYLIMAROL. Jak wynika z poczynionych ustaleń sporny znak towarowy jest oznaczeniem fantazyjnym i różnym od wyrazu "sylimaryna" co oznacza, że w świetle wskazanych podstaw i w oparciu o przedstawione dowody sporny znak towarowy posiada konkretną zdolność odróżniającą dla towarów wyznaczających zakres jego ochrony. Uprawniony zasadnie w toku postępowania wskazywał, że o braku zdolności odróżniającej można mówić tylko wtedy, gdy konsument nie zauważa różnicy pomiędzy opisywanym przedmiotem (towarem) lub jego postacią, a znakiem towarowym. W niniejszej sprawie nie występuje taki przypadek. Tym samym zarzut sformułowany w oparciu o art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. również należało oddalić. Mając zaś na uwadze, że sporny znak towarowy posiada pierwotną zdolność odróżniającą Kolegium Orzekające wyjaśniło, że nie badało dowodów na okoliczność istnienia wtórnej zdolności odróżniającej.

Na poparcie swojej argumentacji organ powołał się na konkretnie wskazane orzeczenia.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie O. sp z o.o. wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i zasądzenie kosztów postępowania.

Skarżąca podniosła zarzut naruszenia przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

a) art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a. poprzez nienależyte wyjaśnienie stanu faktycznego niniejszej sprawy oraz nierozpatrzenie całości materiału dowodowego w zakresie ustalenia, czy znak towarowy słowny "SYLIMAROL" nadaje się do odróżniania towarów, co doprowadziło w konsekwencji do błędnego uznania, że posiada on konkretną zdolność odróżniającą w odniesieniu do towarów, dla jakich został zarejestrowany do ochrony, podczas gdy w dacie jego zgłoszenia nie posiadał on dostatecznej zdolności odróżniającej oraz nie spełniał bezwzględnych przesłanek rejestracji w stosunku do sygnowanych towarów,

b) art. 107 § 1 i § 3 w zw. z art. 8 § 2 w zw. z art. 11 k.p.a. poprzez brak dostatecznego uzasadnienia prawnego zaskarżonej decyzji skutkującego naruszeniem kodeksowej zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa oraz zasady wyjaśniania zasadności decyzji, w skutek braku odniesienia się w treści uzasadnienia zaskarżonej decyzji w sposób kompleksowy do jednej z podstaw prawnych wniosku o unieważnienie oznaczenia "SYLIMAROL", tj. art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.,

oraz przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 1 i 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez nieprawidłowe uznanie, że nie zachodzą przesłanki wskazane w tych przepisach, które uzasadniałyby unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak towarowy "SYLIMAROL" [...] w sytuacji, gdy przedmiotowy znak towarowy nie posiada dostatecznych znamion odróżniających i nie nadaje się do oznaczania w obrocie towarów, dla których został zarejestrowany.

W uzasadnieniu skargi skarżąca rozwinęła i szczegółowo uzasadniła wskazane zarzuty.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie argumentując jak dotychczas.

Uczestnik postępowania wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Rozstrzygnięcie dokonane przez Urząd Patentowy jest prawidłowe i nie narusza obowiązującego w tym zakresie prawa, a argumenty zawarte w skardze zasadności tego rozstrzygnięcia nie podważają.

Należy przypomnieć podstawową funkcję znaku towarowego, która wynika już z samej jego definicji. Stosownie do art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 117 ze zm.), znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Zdolność do odróżniania przejawia się w tym, że znak towarowy nie może wprowadzać uczestników obrotu w błąd, co do pochodzenia towarów. Znakiem towarowym może być zatem wyłącznie oznaczenie, do używania którego można przyznać prawo wyłącznie jednemu podmiotowi, gwarantując jednocześnie prawo do swobodnego dostępu pozostałym uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczeń ogólnoinformacyjnych. W tym znaczeniu znak towarowy pozwala odbiorcy rozpoznać towary objęte prawem wyłącznym jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, a tym samym umożliwia odróżnianie tych towarów, od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (analogicznie do wyroku ETS-u z 7 października 2004 r., C-136/02, sprawa Mag Insrtument vs. OHIM, pkt 29).

Posiadanie przez znak towarowy dostatecznych znamion odróżniających jest zatem podstawową przesłanką ocenną zarówno udzielenia ochrony na konkretne oznaczenie, jak również przy próbie wzruszenia takiego prawa. Dostateczne znamiona odróżniające umożliwiają postrzeganie przez właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów towarów /lubi usług nim oznaczanych, że dany towar/usługa, wśród towarów/usług tego samego rodzaju, pochodzi od konkretnego podmiotu (por. wyrok ETS-u z 22 czerwca 2006 r., C-24/05, sprawa August Storck KG vs. OHIM, pkt 23.

Obowiązujący w dacie zgłoszenia spornego znaku do ochrony art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. wyłączał możliwość udzielenia praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. zaś - z zastrzeżeniem art. 130, wskazywał grupę znaków, które nie odpowiadają temu przymiotowi. Zgodnie z nim dostatecznych znamion odróżniających nie mają oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Należy pokreślić, że użycie słowa: "wyłącznie" sprawia, że w przypadku oceny konkretnego oznaczenia nie może być żadnych wątpliwości w tym przedmiocie. Natomiast art. 130 p.w.p. stanowi, że przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu. Przepis art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p ma na celu wyeliminowanie z ochrony tych oznaczeń, które ze względu na swój charakter, uważane są za niezdolne do pełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, czyli zagwarantowania konsumentowi lub końcowemu odbiorcy określenia pochodzenia towaru nim oznaczonego. Zgodnie z tą normą za niezdolne do pełnienia ww. funkcji, z wyjątkiem wypadku uzyskania dostatecznych znamion odróżniających w następstwie używania, należy uznać znaki, które pozbawione są dostatecznych znamion odróżniających w odniesieniu do towarów, dla których wnosi się o rejestrację. Dostatecznych znamion odróżniających nie posiadają takie oznaczenia, które nie pozwalają zindywidualizować towaru, jako pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy. W tej grupie oznaczeń znajdują się oznaczenia opisowe.

Ustawowa przesłanka niedopuszczalności udzielenia prawa ochronnego z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., jaką jest rodzaj towaru, jego funkcja, skład czy przeznaczenie musi wynikać wprost z samego znaku i nie może być budowana poprzez wykorzystanie poszczególnych jego elementów, uzupełnianie tych elementów dla uzyskania pełnego wyrazu określonej już treści czy to obcojęzycznej czy polskiej, łączenie tych treści i w efekcie "dorabianie" znaczenia całego znaku. W przepisie art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest mowa o elementach znaku towarowego, z których każdy ma mieć jednoznacznie znaczenie informacyjne, zatem pośredni, możliwy przekaz informacyjny nie może uzasadniać twierdzenia o braku zdolności odróżniającej znaku towarowego, bowiem brak ten istnieje tylko wówczas, gdy przekaz stanowi wprost o oznaczonym towarze i nie trzeba się go doszukiwać.

Odróżniający charakter znaku towarowego oznacza, że znak towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego wniesiono o rejestrację, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. wyroki ETS: z 29.4.2004 r., sprawy połączone C 473/01 P i C 474/01 P, Procter & Gamble v. OHIM, Zb.Orz. 2004, s. I–5173; z 21.10.2004 r., C 64/02 P, OHIM v. Erpo Möbelwerk, Zb.Orz. 2004, s. I–10031, pkt 42; wyr. WSA z 14.11.2006 r., VI SA/Wa 1705/06, Legalis).

Zakaz rejestracji znaków opisowych opiera się na założeniu, że pewne znaki muszą pozostać wolne dla innych przedsiębiorców (Freihaltebedürfnis) w imię ochrony interesu publicznego (zob. J.C. Nave, Markenrecht in der Unternehmenspraxis, s. 52; S.M. Maniatis, Trade marks in Europe, s. 178; A. Michalak, Interes publiczny, s. 129 i n.), ma zatem na celu ochronę innych uczestników rynku oraz zapobieganie zubożeniu domeny publicznej (J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy, s. 169–170).

Za opisowe uznać należy takie oznaczenia, które zbudowane zostały wyłącznie z elementów opisowych. Ocenę opisowego charakteru oznaczenia przeprowadza się poprzez odniesienie, po pierwsze, do sposobu jego odbioru przez dany krąg odbiorców, a po drugie, do danych towarów lub usług. Aby oznaczenie zostało objęte zakazem przewidzianym przez ten przepis, musi mieć wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z rozważanymi produktami lub usługami, który pozwala danemu kręgowi odbiorców na natychmiastowe postrzeganie go, bez głębszego zastanowienia, jako opisu kategorii tych towarów lub usług lub jednej z ich cech (zob. wyr. SPI z 27.2.2000 r., T 106/00, Streamserve v. OHIM, "STREAMSERVE", Zb.Orz. 2000, s. II–723, pkt 40, utrzymany w mocy post. ETS z 5.2.2004 r., C 150/02 P, Streamserve v. OHIM, Zb.Orz. 2004, s. I–1461 oraz wyr. SPI z 20.3.2002 r., T 356/00, Daimler Chrysler v. OHIM, "CARCARD", Zb.Orz. 2002, s. II–1963, pkt 28; wyr. SPI z 14.6.2007 r., T-207/06, Europig SA v. OHIM, "EUROPIG", Zb.Orz. 2007, s. II–1961; wyr. WSA w Warszawie z 19.4.2010 r., VI SA/WA 109/10, Legalis; zob. również E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, 2003, s. 190).

W wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia [...] grudnia 2008 r., sygn. akt [...], stwierdzono, że "1. Nie mają charakteru odróżniającego znaki opisowe, które przekazują informację o towarze, jego cechach, a nie jego pochodzeniu od oznaczonego przedsiębiorcy. Elementy opisowe mogą stanowić jeden ze składników znaku, np. szczególna oprawa słowa lub symbolu wskazującego na pewną cechę towaru. Wówczas znak ocenia się jako całość, a więc nie tylko przez pryzmat jednego elementu - słowa opisowego, ale i pozostałych towarzyszących mu elementów. Wszystkie symbole (znaki) używane w obrocie jako opisowe, aby nabrać mocy odróżniającej muszą mieć ponadto taki wyraz, aby w świadomości zbiorowej odbiorców produktu wykształciło się jednoznaczne skojarzenie między danym oznaczeniem a towarem, wyróżniające go jako pochodzący od danego przedsiębiorcy."( LEX nr 519268). Podobnie w wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 września 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1144/08, (LEX nr 513878) uznano, że "Opisowy charakter znaku wyraża się tym, że jedyną i bezpośrednio przekazywaną informacją jest ta, która wskazuje na cechę towaru. Nie mają natomiast opisowego charakteru te znaki, które dopiero drogą pośredniego wnioskowania mogą stanowić oznaczanie takich cech". W konsekwencji w wyroku WSA w Warszawie z dnia 14 listopada 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1705/06, LEX nr 299601, uznano, nawiązując wprost do sformułowań ustawowych, że: "3. Wyłączenie od rejestracji znaków kwalifikowanych jako opisowe nie oznacza pozbawienia zdolności rejestracyjnej każdego znaku, który zawiera elementy opisujące towar, jego cechy lub właściwości. Za znaki opisowe w rozumieniu ustawy o znakach towarowych należy uznać takie znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń mogących służyć w obrocie do przekazywania informacji o cechach towarów".

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych, uznaje się w szczególności, że znakiem opisowym jest znak, który ma cechy aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości.

Aktualność oznaczeń podlega ocenie obiektywnej i sprowadza się do ustalenia, czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno być dostępne dla wszystkich jego uczestników.

Reguła konkretnej opisowości wskazuje, że wyłączony z rejestracji jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony.

Bezpośredniość opisu ma miejsce wtedy, gdy znak opisowy przekazuje informację o cechach konkretnego towaru wprost, wyraźnie i jednoznacznie, tak że może być ona również do odczytania wprost, a nie drogą skojarzeń.

Wbrew stanowisku skarżącej, w ocenie Sądu Urząd Patentowy RP prawidłowo ustalił, że sporny znak nie składa się z takich elementów, jak wskazane w art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 1 i 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. a tym samym posiada on dostateczne znamiona odróżniające.

Trafnie organ, oceniając sporny znak towarowy w aspekcie jego charakteru odróżniającego i dokonując tej oceny w oparciu o sposób postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców ustalił, że nie stanowi on informacji w odniesieniu do zakresu ochrony spornego znaku towarowego, wskazującej czy to na rodzaj towarów nim sygnowanych, czy to na ich pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcję lub przydatność. Sporny znak nie sugeruje cech towarów, do oznaczania których został przeznaczony a sporne oznaczenie, jako aluzyjne, fantazyjne ma dostateczną zdolność odróżniającą,

Podkreślenia wymaga, że - jak wynika z orzecznictwa zarówno sądów europejskich i polskich sądów administracyjnych - pomiędzy oznaczeniem, a towarami, czy usługami musi wystąpić związek o charakterze bezpośrednim i rzeczywistym, a nie aluzyjnym. Oznaczenia sugestywne to takie, które przywodzą na myśl cechy oznaczanych nimi towarów/usług, jednakże następuje to dopiero w wyniku głębszego procesu myślowego. Na potwierdzenie powyższego warto odwołać się do decyzji Wydziału Odwoławczego UHRW, wydanej w sprawie [...] (decyzja z [...] września 1998 r., Nr Odw. [...]), w której stwierdzono, że przedsiębiorcy mają "uzasadniony interes w używaniu takich oznaczeń, zwanych aluzyjnymi lub sugerującymi w tym sensie, że zawierają odniesienie do działalności, towarów lub usług danego przedsiębiorcy" i dlatego też nie można odmówić im ochrony. Również Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 18 stycznia 2017 r. (II GSK 3335/15) stwierdził, że "pośredni, możliwy przekaz informacyjny nie może uzasadniać twierdzenia o braku zdolności odróżniającej znaku towarowego, bowiem brak ten istnieje tylko wówczas, gdy przekaz stanowi wprost o oznaczonym towarze i nie trzeba się go doszukiwać".

Sąd podziela argumentację organu, że sporne oznaczenie nie jest tożsame z nazwą rodzajową, nie jest bowiem nazwą substancji, jest oznaczeniem fantazyjnym, neologizmem stworzonym na użytek oznaczania towarów przez określony podmiot i z tym podmiotem kojarzony, nie znajduje się ani w zasobach języka polskiego ani innego języka obcego jako określenie rodzajowe. Przyjmując, że sylimaryna jest nazwą rodzajową zasadnie organ stwierdził, że znak towarowy SYLIMAROL różni się w sposób nie budzący wątpliwości od nazwy substancji z uwagi na zastosowane litery tworzące ten wyraz. Znak Sylimarol nie jest tożsamy z nazwą sylimaryna, jak też silymarin. Fakt, że jednym ze składników produktu o nazwie Sylimarol jest sylimaryna,nie powoduje, że znak jest opisowy. Poza sporem winno pozostać, że Sylimarol jest kojarzony z uczestnikiem postępowania a termin Sylimarol występuje w kontekście leku uprawionego do prawa ochronnego. Oznaczenie to, być może przywołujące na myśl sylimarynę, stworzone zostało jednak jedynie z części tej nazwy w połączeniu z fantazyjnym zakończeniem: literami -ol. Skoro zatem sporny znak towarowy jest oznaczeniem fantazyjnym i różnym od wyrazu "sylimaryna" to oznacza, że w świetle wskazanych podstaw i w oparciu o przedstawione dowody sporny znak towarowy posiada konkretną zdolność odróżniającą dla towarów wyznaczających zakres jego ochrony. Nawiązywanie przez znak towarowy do nazwy rodzajowej substancji czynnej, będącej składnikiem leku nie jest wystarczające do uznania go za nazwę rodzajową produktu farmaceutycznego bądź oznaczenia informującego jedynie wprost o cechach tego produktu. W przemyśle farmaceutycznym jak i kosmetycznym ogólnie przyjęte jest obieranie dla środków leczniczych czy też kosmetycznych, jako znaków - nazw fantazyjnych utworzonych ze źródłosłowów, zaczerpniętych m.in. z nazw podstawowych składników chemicznych danego środka lub nazwy choroby, do której usunięcia dany środek jest przeznaczony, w połączeniu z pewnymi przedrostkami lub pewną stereotypową końcówką (-ol, -al, -on, -an, -yu, -in, -ix, itp.) (vide: m.in. W. Włodarczyk /w:/ Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2001, s. 78-81 i powołana tam decyzja Wydziału Odwoławczego Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 1933 r., nr Odw. [...], WUP 12/1933, poz. 90). Zatem powszechne jest występowanie znaków towarowych tzw. sugerujących lub aluzyjnych, które wskazują pośrednio na przeznaczenie leków do oznaczania których służą bądź nawiązują do substancji czynnych zawartych w lekach. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że są to oznaczenia fantazyjne posiadające dostateczne znamiona odróżniające, aby pełnić funkcje znaku towarowego (patrz wyrok WSA z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 1780/06 dotyczy znaku towarowego słownego ASPARGIN). Spowodowane jest to tym, że tego typu nazwy są stosunkowo łatwo zapamiętywane przez lekarzy lub farmaceutów, którzy w praktyce zawodowej posługują się nazwami substancji czynnej leku.

W konsekwencji należy przyjąć, że wyraz Sylimarol, stanowiący sporne oznaczenie nie ma charakteru ściśle ogólnoinformacyjnego jak również nie jest oznaczeniem stricte opisowym. W wyniku twórczej modyfikacji powstało nowe oznaczenie pozwalające zidentyfikować towar na rynku. Założenie, że oznaczenie to może być mylone z nazwą rodzajową substancji jest błędne z tego względu, że w przypadku nazw rodzajowych substancji czynnych wykorzystywanych do produkcji farmaceutyków układ liter - ich zestawienie i kolejność ma zasadnicze znaczenie i nie może umknąć uwadze odbiorców. Znak towarowy jest stworzoną przez uprawnionego nazwą, odróżniającą się od nazwy substancji czynnej będącej głównym składnikiem leku, a w toku postępowania administracyjnego podlegającego kontroli sądowej nie wykazano, że jest on postrzegany przez odbiorców wyłącznie jako nazwa substancji używanej do produkcji preparatu. Posiada znamiona, które pozwalają zindywidualizować dany towar na rynku wśród towarów tego samego rodzaju, ale pochodzących z różnych przedsiębiorstw a tym samym może spełniać prawidłowo funkcję odróżniającą, pozwalającą zindywidualizować towar jako pochodzący od konkretnego producenta. Sąd w składzie orzekającym przychyla się do prezentowanego w doktrynie poglądu, iż oznaczenie nie może być uznane za niedystynktywne tylko dlatego, że sugeruje określone cechy zgłoszonych towarów czy usług (znaki towarowe sugerujące) lub stanowi aluzję do tych cech (znaki towarowe aluzyjne).

Zdaniem Sądu, zarzuty naruszenia wskazanych w skardze przepisów postępowania, również są nietrafne. Zaskarżona decyzja nie narusza unormowań Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w szczególności art. 7, art. 77, art. 80 i art. 107 kpa w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Organ dokonał oceny charakteru przedmiotowego oznaczenia (w aspekcie ww. przepisów), zgodnie z zasadami wypracowanymi w doktrynie i orzecznictwie, nie naruszając przy tym reguł postępowania zawartych w przepisach procesowych. Należy zauważyć, że z uwagi na kontradyktoryjny charakter postępowania spornego, w pierwszej kolejności to nie do Urzędu Patentowego RP należy wykazywanie dowodami zaistnienia okoliczności wskazujących na przyznanie określonego prawa o charakterze wyłącznym z naruszeniem obowiązujących przepisów. To jest obowiązek strony postępowania, a w szczególności wnioskującego o unieważnienie takiego prawa. Urząd Patentowy RP ma zaś obowiązek te dowody rozpatrzyć i należycie to przedstawić w uzasadnieniu decyzji, co w niniejszej sprawie uczynił.

Reasumując Sąd uznał, że Urząd Patentowy RP w sposób prawidłowy dokonał oceny materiału dowodowego przedłożonego przez skarżącą dochodząc do trafnej konkluzji zawartej w zaskarżonej decyzji. Nie doszło przy tym do naruszenia procedury administracyjnej, ani przepisów p.w.p. w rozumieniu art. 145 § 1 p.p.s.a. Uwzględniając powyższe, rację miał organ uznając, że nie ma podstaw do unieważnienia spornego znaku na podstawie p.w.p. art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 1 i 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd z urzędu tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, które sąd ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.