Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 538/19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2019-08-22 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 315 ust. 3
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a i c, art. 200, art. 205 par. 1 i 2, art. 209
journal: Dz.U. 2018 poz 1302
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Dziedzic - Chojnacka Sędziowie Sędzia WSA Tomasz Sałek Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi [...] z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej [...] z siedzibą w S. kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r. Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z wniosku L. S.A. z siedzibą w S. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "ACTICET" o numerze [...] udzielonego na rzecz A. sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w K., na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 315 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) orzekł o oddaleniu wniosku.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, że w dniu 8 listopada 2017 r. wpłynął wniosek L. S.A. z siedzibą w S. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "ACTICET" o numerze [...] udzielonego na rzecz spółki A. sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w K.

Jako podstawę prawną żądania wnioskodawca wskazał art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p. podnosząc, że sporny znak towarowy jest podobny do należących do niego serii znaków towarowych zawierających wspólny element słowny "ALTACET", tj. słownego znaku towarowego "ALTACET" o numerze [...], słownego znaku towarowego "ALTACET ICE" o numerze [...], słownego znaku towarowego "Altacet Ice. 1 szybciej wracasz do gry" o numerze [...] oraz słownego znaku towarowego "ALTACET ORTHO" o numerze [...] przeznaczonych do oznaczania identycznych oraz podobnych towarów w klasie 5. W sprawie zachodzi również podobieństwo oznaczeń tworzących porównywane znaki i ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Niezależnie, używanie oznaczenia podobnego do renomowanych znaków towarowych "ALTACET" może przynieść uprawnionemu nienależną korzyść oraz być szkodliwe dla wcześniejszych znaków wnioskodawcy.

Wnioskodawca stwierdził, że renoma znaków "ALTACET" budowana jest od lat m.in. dzięki wysokim nakładom na reklamę. W latach 2013 i 2014, 1/7 wszystkich wydatków reklamowych związanych z produktami z kategorii, do której należą towary oznaczane znakami "ALTACET", była dysponowana na promocję znaków "ALTACET". Badanie świadomości marki wykazało rozpoznawalność w drugim kwartale 2015 r. na poziomie 84 %. Poprzez wieloletnią sprzedaż, dbałość o jakość sygnowanych znakami "ALTACET" produktów wypracowana została renoma znaków "ALTACET" które to stały się wysoce rozpoznawalne oraz uzyskały wysoce odróżniający charakter o znaczącej sile przyciągania.

W ocenie wnioskodawcy używanie przez uprawnionego oznaczenia powodującego skojarzenia z jego renomowanymi znakami może przynieść uprawnionemu nienależną korzyść, bowiem podobieństwo pomiędzy porównywanymi znakami przyciągnie uwagę odbiorców oraz spowoduje transfer korzystnych skojarzeń z marką "ALTACET" na towary uprawnionego, na które w przeciwnym razie odbiorcy ci nie zwróciliby uwagi. Tym samym, uprawniony będzie korzystał z wysokiej renomy oraz wysokiej zdolności odróżniającej wcześniejszych znaków bez konieczności ponoszenia kosztów na budowę renomy własnych znaków towarowych. Nadto używanie spornego oznaczenia przez uprawnionego może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaków wcześniejszych, bowiem konsumenci zaczną przyzwyczajać się do tego, że znaki o identycznym początku i identycznym zakończeniu służą oznaczaniu towarów konkurentów. Wysoce odróżniające znaki wcześniejsze na skutek skojarzenia ze znakiem podobnym utracą zdolność do jednoznacznego i szybkiego identyfikowania towarów.

Uprawniony nie zajął stanowiska w sprawie.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 6 kwietnia 2018 r. wnioskodawca podtrzymał wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "ACTICET" o numerze [...] oraz wszystkie argumenty i twierdzenia w nim zawarte.

Kolegium Orzekające wyjaśniło, że zgodnie z art. 2 ust. 2 przepisów przejściowych i końcowych wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. poz. 1615) w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętej po dniu 14 kwietnia 2016 r. wnioskodawca nie musi legitymować się istnieniem interesu prawnego. Zaś zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu 28 sierpnia 2014 r., a więc przed dokonaniem ww. nowelizacji ustawy.

Organ przytoczył treść art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i stwierdził, że sporny znak towarowy "ACTICET" o numerze [...] jest znakiem słownym i został przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 3, tj. kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry oraz w klasie 5, tj. preparaty chemiczne do celów medycznych, chemiczno-farmaceutyczne preparaty octanu glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.

Przeciwstawione znaki towarowe to:

1. słowny znak towarowy "ALTACET" o numerze [...], przeznaczony do oznaczania preparatów farmaceutycznych do użytku zewnętrznego ujętych w klasie 5;

2. słowny znak towarowy "ALTACET ICE" o numerze [...] , przeznaczony do oznaczania preparatów farmaceutycznych ujętych w klasie 5 oraz aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne; urządzenia medyczne; urządzenia przystosowane do zastosowań medycznych w klasie 10;

3. słowny znak towarowy "Altacet Ice. 1 szybciej wracasz do gry" o numerze [...] przeznaczony do oznaczania preparatów farmaceutycznych ujętych w klasie 5;

4. słowny znak towarowy "ALTACET ORTHO" o numerze [...] przeznaczony do oznaczania preparatów farmaceutycznych do stosowania u ludzi, mianowicie pasy ściągające ujętych w klasie 5 oraz urządzenia medyczne do stabilizacji kończyn po urazach ujęte w klasie 10.

Według Kolegium preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy są identyczne z: preparatami farmaceutycznymi do użytku zewnętrznego do oznaczania których przeznaczony jest wcześniejszy znak towarowy "ALTACET" o numerze [...], preparatami farmaceutycznymi do oznaczania których przeznaczone są wcześniejsze znaki towarowe "ALTACET ICE" o numerze [...] i "Altacet Ice. I szybciej wracasz do gry" o numerze [...] oraz preparatami farmaceutycznymi do stosowania u ludzi, mianowicie pasy ściągające do oznaczenia których przeznaczony jest wcześniejszy znak towarowy "ALTACET ORTHO" o numerze [...] .

Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zawierają się bowiem w szerszym określeniu preparatów farmaceutycznych, które występują we wszystkich wcześniejszych znakach towarowych.

Pozostałe towary z klasy 5, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak są podobne do preparatów farmaceutycznych do oznaczania których przeznaczone są wcześniejsze znaki bowiem preparaty chemiczne do celów medycznych, chemiczno-farmaceutyczne preparaty octanu glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak, mają ten sam cel i przeznaczenie co preparaty farmaceutyczne, do oznaczania których przeznaczone są wcześniejsze znaki którym jest poprawa zdrowia i utrzymanie dobrego stanu organizmu ludzkiego. Ponadto towary te są rozprowadzane tymi samymi kanałami dystrybucji i przeznaczone dla tego samego kręgu odbiorców.

Natomiast ujęte w klasie 3: kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy, nie są podobne do preparatów farmaceutycznych ujętych w klasie 5 wcześniejszych znaków towarowych. Kolegium wyjaśniło, że zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych "produkt kosmetyczny" to każda substancja lub mieszanina przeznaczona do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, której wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 650 ze zm.) produktem farmaceutycznym (leczniczym) jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiająca się jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub podawana w celu postawienia diagnozy lub celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Z powyższego wynika, że kosmetyki i produkty farmaceutyczne mają inne przeznaczenie kosmetyki przeznaczone są bowiem m.in. do utrzymania ciała człowieka w czystości i dobrej kondycji, zaś produkty farmaceutyczne przeznaczone są do zapobiegania lub leczenia chorób. Nadto produkty te różnią się również kanałami dystrybucji, bowiem kosmetyki można nabyć w drogeriach oraz wyspecjalizowanych działach sklepów wielkopowierzchniowych, zaś produkty farmaceutyczne w aptekach lub punktach aptecznych.

Sporny znak towarowy "ACTICET" o numerze [...]jest znakiem słowno-graficznym składającym się z napisu "ACTICET" w kolorze czerwonym na tle stylizowanych bąbelków powietrza w kolorze fioletowym oraz kilku półkoli nałożonych na siebie w kolorach: ciemnofioletowym, jasnofioletowym, białym oraz czerwonym.

Przeciwstawione znaki towarowe "ALTACET" o numerze [...], "ALTACET ICE" o numerze [...], "Altacet Ice. 1 szybciej wracasz do gry" o numerze [...] oraz "ALTACET ORTHO" o numerze [...] są znakami słownymi.

W ocenie Kolegium elementem dominującym we wszystkich przeciwstawionych oznaczeniach jest słowo "ALTACET". Pozostałe zaś elementy występujące ww. znakach przeciwstawionych są elementami ogólnoinformacyjnymi wskazującymi na dodatkowe właściwości produktu. W związku z tym, że szata graficzna spornego znaku jest uboga - ogranicza się jedynie do zapisu elementu słownego za pomocą fantazyjnej czcionki oraz motywu graficznego znajdującego się na początku (fioletowe bąbelki powietrza) oraz na końcu (kilka nałożonych na siebie półkoli) spornego oznaczenia - Kolegium Orzekające stwierdziło, że dominującymi elementami przeciwstawionych znaków są słowa "ACTICET" w znaku spornym oraz "ALTACET" we wcześniejszych znakach.

Oba porównywane elementy słowne rozpoczynają się tą samą literą "A" oraz kończą się tymi samymi trzema literami "CET". Różnice w zakresie liter odpowiednio "L" i "A" w znaku spornym oraz "C" i "I" w znakach wcześniejszych wpływają na odbiór znaków i powodują, że oznaczenia te porównywane jako całość wywołują odmienne ogólne wrażenie.

W warstwie fonetycznej porównywane znaki towarowe składają z pojedynczych, krótkich słów ACTICET oraz ALTACET, które są dobrze słyszalne. Słowo "ALTACET" we wcześniejszych znakach będzie odczytywane zgodnie z jego zapisem. Natomiast w znaku spornym jedyny element słowny "ACTICET" może być odczytywany zgodnie z zapisem, tj. "acticet". Jednak zdaniem Kolegium Orzekającego będzie on przez większość polskich odbiorców odczytywany jako "akticet", polscy odbiorcy mają bowiem tendencję do odczytywania głoski "c" w obcobrzmiących wyrazach w charakterze głoski "k". Znak sporny składa się z siedmiu liter, w tym z trzech samogłosek i czterech spółgłosek - A-C-T-I-C-E-T lub A-K-T-l-C-E-T. Również przeciwstawione oznaczenie składa się z siedmiu liter, w tym z trzech samogłosek i czterech spółgłosek - A-L-T-A-C-E-T. Sporne oznaczenie jak i wcześniejsze znaki składają się z trzech sylab: A-KTI-CET lub A-CTI-CET oraz AL-TA-CET, przy czym dwie pierwsze sylaby są różne. W związku z powyższym organ uznał, że porównywane znaki nie są podobne w warstwie fonetycznej.

Analizując warstwę znaczeniową Kolegium uznało, że użyte słowa w znakach ACTICET i ALTACET nie posiadają w języku polskim konkretnego znaczenia wobec towarów, do których oznaczania służą a tym samym płaszczyzna znaczeniowa nie ma istotnego znaczenia przy ocenie porównawczej. Zatem analiza w warstwie znaczeniowej nie ma wpływu na końcową ocenę porównywanych znaków wobec braku podobieństwa stwierdzonego w warstwie wizualnej oraz fonetycznej.

W konsekwencji Kolegium stwierdziło, że nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje ryzyko skojarzenia spornego znaku towarowego ze znakami przeciwstawionymi, tym bardziej, że w rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z dobrze poinformowanymi i uważnymi odbiorcami.

Co prawda towary ujęte w klasie 5 oznaczone porównywanymi znakami można nabyć w tych samych punktach sprzedaży, tj. w aptekach, gdzie sprzedawane są produkty farmaceutyczne lub mogą być podawane pacjentom w szpitalach oraz używane w trakcie hospitalizacji, jednakże, zdaniem Kolegium, okoliczność ta nie wpływa na istnienie ryzyka wprowadzenia potencjalnego odbiorcy w błąd, co do pochodzenia tych towarów. Konsument nabywający towary ujęte w klasie 5, wiedząc o ich wpływie na zdrowie i o niebezpieczeństwach płynących z ewentualnej pomyłki, będzie szczególnie uważny i ostrożny. Tacy zaś są odbiorcy towarów do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki, są to lekarze, farmaceuci, pielęgniarki oraz pacjenci a także przeciętni konsumenci.

Urząd Patentowy wyjaśnił, że nawet zwykły ostateczny odbiorca, a więc nie tylko profesjonalista, podczas zakupu produktów farmaceutycznych oraz szeroko rozumianych artykułów medycznych jest wyjątkowo uważny w wyborze właściwego produktu, ponieważ kupowany produkt nie jest towarem zwykłym lecz takim, który będzie miał wpływ na jego zdrowie. Odbiorca taki będzie także skłonny do szukania i wzięcia pod uwagę porady specjalisty. Rozsądny konsument farmaceutyków przy ich zakupie zwróci więc szczególną uwagę na nazwę, a także na znak towarowy.

W zakresie towarów w klasie 3 Kolegium uznało, że nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w związku z brakiem podobieństwa tych towarów do towarów z klasy 5 wcześniejszych znaków towarowych.

Na poparcie swojego stanowiska organ powołał się na stanowisko doktryny oraz orzecznictwa.

Następnie organ przytoczył treść art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i wyjaśnił, że na okoliczność renomowanego charakteru wcześniejszych znaków towarowych z elementem słownym "ALTACET", wnioskodawca przedłożył jako załącznik do pisma z dnia 6 listopada 2017 r. m.in.:

1. "ALTACET Brand Strenght Data" wraz z tłumaczeniem przysięgłym;

2. "Monthly media report 2013-2014" (miesięczny raport medialny 2013-2104) wraz z tłumaczeniem przysięgłym;

3. Pisemne oświadczenie członka zarządu I. D. złożone w imieniu spółki L. S.A. dotyczące wielkości i wartości sprzedaży produktów ALTACET;

4. Płyta z nagraniami reklam z serwisu youtube.com;

5. Reklama ALTACET ICE - hydrożelowy plaster chłodzący z dnia 25 sierpnia 2010 r.;

6. Artykuł sponsorowany "Altacet sposób na siniaki i stłuczenia" z dnia 24 lutego 2007 r.;

7. Artykuł "Dobre porady z ALTACETEM" z dnia 12 czerwca 2014 r.;

8. "Lek Polska reklamuje Altacet Ice i planuje dalsze działania tej marki" z dnia 24 stycznia 2005 r.;

9. "Nowy wizerunek Altacet Ice" z dnia 3 lutego 2005 r.;

10. "Novartis przejmuje Hexal, strategia marketingowa w Polsce może być zmieniona" z dnia 10 czerwca 2005 r.;

11. "Slogany jako znaki towarowe w przemyśle farmaceutycznym" Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2011;

12. Raport KRRiT "Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowych";

13. Artykuł "Uciążliwi krwiopijcy" z dnia 2011 r.;

14. Artykuł "Kotki, klapki, kleszczołapki" z dnia 29 czerwca 2011 r.;

15. Artykuł "Apteki pod specjalnym nadzorem" z dnia 31 lipca 2011 r.

Organ zwrócił uwagę, iż w obowiązującym ustawodawstwie brak jest definicji renomowanego znaku towarowego, dlatego też w tym aspekcie należy odwołać się do stanowiska doktryny oraz orzecznictwa.

Kolegium dodało, że oceniając czy znak towarowy, na który powołał się wnioskodawca, jest renomowany korzystało z ustalonych przez orzecznictwo europejskie wskaźników oceny znaku renomowanego (wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie El Corte Ingles, T-8/03 i z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie SPA Finders, T-67/04 i decyzję OHIM z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr 780256 w sprawie Tosca). W orzeczeniach tych przyjęto, że testem na renomę znaku towarowego, poza znaczącą znajomością znaku jest udział znaku towarowego w rynku, intensywność oraz geograficzny zasięg używania, intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem oraz wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku.

Kolegium, zauważyło, że z przedłożonych przez wnioskodawcę materiałów, a w szczególności badań, wynika, że na rynku środków farmaceutycznych na urazy istniało i istnieje stosunkowo wiele produktów pochodzących od różnych przedsiębiorców. Przedłożone przez wnioskodawcę materiały pochodzą sprzed daty zgłoszenia spornego znaku (data zgłoszenia spornego znaku towarowego to 28 sierpnia 2014 r.) lub też daty późniejszej, niemniej w ocenie Kolegium materiały późniejsze przedstawiają ciągłość wcześniejszych działań i zdarzeń. Wszystkie dowody pochodzą z terytorium Polski, wyznaczając w ten sposób zasięg używania znaku dla którego żąda ochrony wnioskodawca w niniejszym postępowaniu.

Z badania pt.: "ALTACET Brand Strenght Data" przeprowadzonego w latach 2015-2016 wynika, że świadomość natychmiastowa marki ALTACET wynosi 40 % w roku 2015 i 45 % w roku 2016, zaś świadomość spontaniczna marki ALTACET wynosi ponad 80 % w roku 2015 i ponad 90% w roku 2016. Z powyższego badania wynika, zdaniem Kolegium, że znak ALTACET uzyskał znaczącą znajomość wśród odbiorców produktów farmaceutycznych. Uzyskaną pozycję na rynku potwierdzają wielostronicowe zestawienia dokumentujące wydatki wnioskodawcy związane z reklamą produktów oznaczonych marką ALTACET. Z przygotowanego na zlecenie wnioskodawcy zestawienia wynika, że w latach 2013-2014 przeznaczył on na reklamy telewizyjne, radiowe oraz prasowe produktów oznaczonych znakiem IBUM kwotę ok. 9 milionów złotych rocznie. Również tabele dotyczące wielkości sprzedaży produktów oznaczonych znakiem ALTACET w latach 2009-2016 przedstawiają dane wskazujące sprzedaż na poziomie ok. trzech milionów sztuk rocznie.

W związku z powyższym, Kolegium uznało, że wnioskodawca udowodnił tezę o renomowanym charakterze znaku towarowych oznaczonych elementem słownym "ALTACET". Ustalenia w zakresie przyznania renomy znaku, na który powołał się wnioskodawca warunkują ocenę podobieństwa spornego znaku towarowego "ACTICET" wobec znaków ALTACET, ponieważ w sytuacji oceny podobieństwa spornego znaku towarowego do znaku renomowanego wystarczające jest wykazanie w świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., że rejestracja spornego znaku towarowego "ACTICET" przynosi uprawnionemu nienależną korzyść lub szkodzi odróżniającemu charakterowi lub renomie znaków ALTACET, na które powołał się wnioskodawca. W ocenie Kolegium powołane przez wnioskodawcę okoliczności nie zostały potwierdzone np. poprzez wykazanie nienależnej korzyści jaką zyskał uprawniony lub też wykazanie tendencji spadkowej sprzedaży towarów wnioskodawcy wskutek istnienia na rynku towarów opatrywanych spornym znakiem towarowym.

Wnioskodawca przedstawił swoje obawy, a nie okoliczności faktyczne związane z pozycją towarów na rynku pochodzących od wnioskodawcy. Ponadto, w ocenie Kolegium, wnioskodawca w przedmiotowym postępowaniu chroni znaki towarowe i co zostało wykazane, na skutek podjętych przez niego działań stały się one renomowane. Ochrona renomowanych znaków towarowych nie jest nielimitowana, a wyznacza ją co najmniej podobieństwo do znaku renomowanego wynikające z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., powołanego w sprawie. Wnioskodawca zażądał ochrony znaków ALTACET i stwierdził, że ochronie tej zagraża istniejące podobieństwo spornego znaku towarowego "ACTICET", który, jego zdaniem, jest łudząco podobny do znaków wcześniejszych. Jednocześnie podniósł, także, iż w istocie wnioskodawcy chodzi o ochronę znaku ALTACET, który stworzył i dla którego uzyskał pozycję rynkową. W tej sytuacji istotą sporu jest zarzucane podobieństwo znaku "ACTICET" do znaków wnioskodawcy ALTACET, i co zostało wykazane, między tymi znakami towarowymi nie istnieje podobieństwo zagrażające renomowanemu oznaczeniu wnioskodawcy.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie L.SA wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Podniósł zarzut istotnego naruszenia przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, w szczególności:

1.1. art. 7, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. poprzez brak wszechstronnego i wyczerpującego rozpoznania sprawy, dokonanie przez UPRP ustaleń faktycznych sprzecznych z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz nieuwzględniających okoliczności istotnych dla zastosowania przepisów prawa materialnego, pominięcie dowodów zgłoszonych przez Skarżącego, dowolną ocenę dowodów wziętych pod uwagę, a w szczególności:

(i) sprzeczne z faktami powszechnie znanymi przyjęcie, że przeznaczenie oraz kanały dystrybucji dla towarów z klasy 3 spornego znaku tj. kosmetyków, kosmetyków upiększających, preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry są inne niż przeznaczenie oraz kanały dystrybucji dla preparatów farmaceutycznych do użytku zewnętrznego z klasy 5 znaku [...] oraz preparatów farmaceutycznych z klasy 5 pozostałych znaków wcześniejszych Skarżącego, co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego w postaci uznania braku podobieństwa tych towarów;

(ii) zaniechanie wyczerpującego zbadania dowodów i twierdzeń Skarżącego dotyczących podobieństwa przeciwstawionych znaków, w tym m.in. dowodu w postaci wyników wyszukiwania dla znaku "ACTICET" pochodzących z wyszukiwarki Google, które wyraźnie wskazywały, że po wpisaniu do przeglądarki zapytania zawierającego słowo "ACTICET" wyszukiwarka wyświetlała rezultaty odnoszące się do frazy "ALTACET, co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego w postaci braku podobieństwa oznaczeń, podczas gdy uwzględnienie przedstawionych przez Skarżącego twierdzeń i dowodów doprowadziłoby do uznania porównywanych znaków za podobne;

(iii) niespójne ustalenia dotyczące podziału porównywanych znaków na sylaby w wyniku podziału znaku spornego i znaku wcześniejszego według dwóch różnych metod, co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego w postaci braku podobieństwa oznaczeń ze względu na występowanie istotnych różnic w poszczególnych sylabach, oraz zaniechanie wyjaśnienia tego pominięcia w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, podczas gdy prawidłowy podział przeprowadzony przy pomocy jednej metody pozwoliłby na dostrzeżenie podobieństw pomiędzy znakami;

(iv) sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego przyjęcie, że konsumenci będą dokonywali drobiazgowej analizy przeciwstawionych oznaczeń i zwrócą uwagę na środkowe części oznaczeń a nie na ich początki i zakończenia, co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego polegającego na przyjęciu braku podobieństwa

oznaczeń, a w konsekwencji błędnego przyjęcia braku ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd;

(v) wybiórcze uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia, zaniechanie wyjaśnienia, dlaczego zaoferowanym przez Skarżącego dowodom dotyczącym podobieństwa oznaczeń tj. dowodu w postaci wyników wyszukiwania dla znaku "ACTICET" pochodzących z wyszukiwarki Google organ nie dał wiary, co uniemożliwia realizację zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa oraz uniemożliwia dokonanie kontroli zaskarżonej decyzji;

(vi) zaniechanie dokonania analizy prawdopodobieństwa uzyskania przez Uczestnika nienależnej korzyści lub wyrządzenia szkody renomie lub odróżniającemu charakterowi wcześniejszych znaków Skarżącego, wskutek używania spornego znaku, pominięcie twierdzeń i dowodów przedstawionych przez Skarżącego, które umożliwiały przeprowadzenie takiej analizy, co doprowadziło do nieprawidłowej konstatacji, że Skarżący nie wykazał ryzyka uzyskania przez Uczestnika nienależnej korzyści, lub wyrządzenia szkody renomie lub odróżniającemu charakterowi wcześniejszych znaków Skarżącego, wskutek używania przez Uczestnika spornego znaku;

Na podstawie art 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a w szczególności:

2.1. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (w brzmieniu obowiązującym na dzień zgłoszenia znaku [...]) przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegającą na:

(i) wyłożeniu przepisu z pominięciem utrwalonego orzecznictwa uznającego towary takie jak kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry za podobne do preparatów farmaceutycznych, w tym preparatów farmaceutycznych do użytku zewnętrznego, co miało wpływ na wynik sprawy, albowiem doprowadziło do niezasadnej odmowy zastosowania tego przepisu z uwagi na niespełnienie przesłanki podobieństwa towarów, podczas gdy właściwa wykładnia doprowadziłaby do uznania rzeczonej przesłanki za spełnioną i tym samym wydania w sprawie decyzji odmiennej tj. unieważniającej sporny znak;

(ii) sprzecznym ze wskazówkami płynącymi z doktryny i orzecznictwa oraz niezgodnym z zasadami logicznego rozumowania przyjęciu, że znak siedmiol¡terowy i trzysylabowy jest znakiem krótkim oraz przyjęciu odgórnego założenia, że dwie odmienne litery (w środku) w siedmioliterowych oznaczeniach są wystarczające, aby wykluczyć podobieństwo w rozumieniu tego przepisu, podczas gdy podobnie zbudowane znaki (tj. zawierające podobną proporcję między elementami identycznymi/podobnymi oraz elementami odmiennymi) są uznawane w orzecznictwie za podobne;

(iii) wyłożeniu przepisu z pominięciem utrwalonego orzecznictwa uznającego, że na ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd ma wpływ siła oddziaływania wcześniejszego znaku, stopień jego rozpoznawalności, co miało wpływ na wynik sprawy, albowiem doprowadziło do niezasadnej odmowy zastosowania tego przepisu z uwagi na niespełnienie przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd, podczas gdy właściwa wykładnia doprowadziłaby do uznania rzeczonej przesłanki za spełnioną i tym samym wydania w sprawie decyzji odmiennej tj. unieważniającej sporny znak;

(iv) przyjęciu przy wykładaniu przepisu, że pojęcie ryzyka wprowadzenia w błąd, o którym mowa we wzmiankowanym uregulowaniu polega na ryzyku pomylenia znaków w chwili zakupu, podczas gdy przeciwko takiemu zawężeniu wyraźnie sprzeciwia się

orzecznictwo sądów krajowych i unijnych oraz doktryna, w tym źródła powoływane przez Skarżącego we wniosku o unieważnienie, co miało wpływ na wynik sprawy albowiem doprowadziło do niezasadnej odmowy zastosowania tego przepisu z uwagi na niespełnienie przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd, podczas gdy właściwa wykładnia doprowadziłaby do uznania rzeczonej przesłanki za spełnioną i tym samym wydania w sprawie decyzji odmiennej tj. unieważniającej sporny znak;

(v) pominięciu zasady współzależności przy wykładaniu pojęcia ryzyka wprowadzenia w błąd, o którym mowa we wzmiankowanym przepisie, gdy tymczasem z orzecznictwa unijnego i krajowego wynika wyraźnie, że niższy stopień podobieństwa oznaczeń może zostać skompensowany wyższym stopniem podobieństwa towarów, co miało wpływ na wynik sprawy, albowiem doprowadziło do niezasadnej odmowy zastosowania tego przepisu z uwagi na niespełnienie przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd, podczas gdy właściwa wykładnia doprowadziłaby do uznania rzeczonej przesłanki za spełnioną i tym samym wydania w sprawie decyzji odmiennej tj. unieważniającej sporny znak;

2.2. art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (w brzmieniu obowiązującym na dzień zgłoszenia znaku [...]) przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegającą na:

(i) przyjęciu, że podobieństwo oznaczeń, o jakim mowa w tym przepisie odpowiada pojęciu podobieństwa, o jakim mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p,, podczas gdy do stwierdzenia podobieństwa na gruncie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wystarczy niższy stopień podobieństwa, skutkujący niebezpieczeństwem, że inny znak może być z wcześniejszym znakiem skojarzony (łączony); naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy albowiem doprowadziło do niezasadnej odmowy zastosowania tego przepisu z uwagi na niespełnienie przesłanki podobieństwa oznaczeń, podczas gdy właściwa wykładnia doprowadziłaby do uznania rzeczonej przesłanki za spełnioną i tym samym wydania w sprawie decyzji odmiennej tj., unieważniającej sporny znak;

(ii) przyjęciu, że hipoteza wzmiankowanego przepisu obejmuje skutek w postaci konkretnej nienależnej korzyści uzyskanej w wyniku używania znaku podobnego do znaku renomowanego lub zaistniałej już szkody w renomie lub odróżniającym charakterze znaku renomowanego, podczas gdy z przepisu wynika, że wystarczające jest samo prawdopodobieństwo, że taki skutek zaistnieje w przyszłości, co zostało również potwierdzone utrwalonym orzecznictwem; naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy albowiem doprowadziło do niezasadnej odmowy zastosowania tego przepisu z uwagi na niespełnienie przesłanki ryzyka nienależnej korzyści lub szkody dla renomy lub charakteru odróżniającego znaków renomowanych, podczas gdy właściwa wykładnia doprowadziłaby do uznania rzeczonej przesłanki za spełnioną i tym samym wydania w sprawie decyzji odmiennej tj., unieważniającej sporny znak;

W obszernym uzasadnieniu skargi skarżący rozwinął i szczegółowo uzasadnił podniesione zarzuty.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie oraz podtrzymał dotychczasową argumentację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna albowiem zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa procesowego w stopniu mogącym mieć wpływ na rozstrzygnięcie.

Na wstępie wyjaśnienia wymaga, że UP prawidłowo wskazał, że w związku z treścią art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej wnioskodawca wnosząc o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy nie musiał legitymować się istnieniem interesu prawnego. Organ prawidłowo też wyjaśnił, że zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w UP, co oznacza, że wnioskodawca prawidłowo wskazał podstawy prawne swojego żądania.

W rozpoznawanej sprawie, po ustaleniu podobieństwa towarów Urząd Patentowy RP przystąpił do badania podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń i zgodnie z obowiązującymi zasadami zbadał je na trzech polach: wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym uznając brak konfuzyjnego podobieństwa znaku spornego Acticet i znaków przeciwstawionych Altacet. Badanie to zostało przeprowadzone w zakresie, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Jednakże w dalszej części rozważań, organ, dokonując oceny przedłożonego przez wnioskującego materiału dowodowego uznał, że przeciwstawione znaki towarowe oznaczone elementem słownym ALTACET są znakami renomowanymi.

Z przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wynikają następujące przesłanki ochrony renomowanego znaku towarowego

1) znak wcześniejszy jest znakiem zarejestrowanym w UP lub w OHIM;

2) znak wcześniejszy jest znakiem renomowanym;

3) znak późniejszy jest znakiem identycznym lub podobnym do renomowanego znaku towarowego;

4) znak późniejszy został zgłoszony dla jakichkolwiek towarów (identycznych, podobnych lub niepodobnych) do towarów objętych rejestracją renomowanego znaku towarowego;

5) udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego (R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14 B. Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 716).

Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wymaga, w zakresie badania identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, już na wstępie ustalenia, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, gdyż w przypadku stwierdzenia takiej okoliczności, ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, względniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Okoliczność taka stanowi zatem przesłankę zastosowania szerszej ochrony, właściwej dla znaków o ustalonej renomie. W przypadku znaku renomowanego chodzi bowiem o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a nie tylko do podobnych czy identycznych (tak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt V CSK 109/08 LEX nr 479328). Podobnie, Sąd Najwyższy w innym wyroku z dnia 4 marca 2009 r. (sygn. akt IV CSK 335/2008 OSNC 2009, Nr 3, poz. 85) wskazał, że: "w odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony)". Zdaniem SN: "w orzecznictwie wspólnotowym i krajowym stopień podobieństwa znaków, jako przesłanka naruszenia znaku renomowanego, jest sytuowany na niskim poziomie, wyznaczanym przez takie określenia jak łączenie, kojarzenie, przywodzenie na myśl. Tak subtelne kryteria prawdopodobieństwa mają zastosowanie tylko do znaków renomowanych." Na temat istoty podobieństwa znaku renomowanego wypowiedział się ETS w wyroku z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 (Adidas-Salomon), stwierdzając, że chociaż podobieństwo znaczeń jest przesłanką zastosowania tego przepisu, to wystarczający jest taki stopień podobieństwa, który prowadzi do łączenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców. W uzasadnieniu wskazanego wyroku nawiązując do swego wcześniejszego wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97(Chevy) Trybunał wskazał, że naruszenia znaku renomowanego są konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między tym znakiem a spornym oznaczeniem, z powodu którego odbiorcy wiążą oznaczenie ze znakiem (łączą ze sobą oba oznaczenia, nawet jeśli ich nie mylą).

W wyroku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 (Intel) ETS stwierdził, że okoliczność, iż późniejszy znak towarowy przywodzi konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą związku w rozumieniu przyjętym w wyroku w sprawie Adidas-Salomon. Istnienie związku uzależnione jest od kręgu odbiorców towarów. Może się, zatem zdarzyć, że "krąg odbiorców właściwy jednemu z tych dwóch znaków nigdy nie zostanie skonfrontowany z tym drugim znakiem towarowym, a zatem nie dostrzeże związku między tymi znakami". Może zdarzyć się również taka sytuacja, gdy znak towarowy charakteryzuje się tak dużą renomą, iż przekracza ona krąg właściwych odbiorców, do których kierowane są towary z renomowanym znakiem towarowym. Dlatego odbiorcy towarów ze znakiem towarowym z późniejszym pierwszeństwem, pomimo iż nie są dla nich adresowane towary z wcześniejszym renomowanym znakiem, mogą skojarzyć obydwa znaki. Im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy tym bardziej prawdopodobne, że odbiorcom znaku późniejszego może nasunąć się na myśl wcześniejszy znak renomowany. Ze stopniem odróżnialności wiąże się niepowtarzalność (jednorazowość) znaku towarowego rozumiana, jako sytuacja, w której dane słowo nie było przez nikogo używane w odniesieniu do innego towaru ( usługi).

Zgodnie ze stanowiskiem ETS w każdym przypadku ustalenie takiego związku musi być wynikiem całościowej oceny, a jego badanie nie ogranicza się wyłącznie do badania podobieństwa, ale wymaga uwzględnienia innych kryteriów, takich jak np.: stopień znajomości znaku renomowanego, charakter towarów lub usług oraz ewentualna niepowtarzalność znaku wcześniejszego. Ochrona renomowanych znaków towarowych na gruncie tej regulacji odnosi się do jakichkolwiek towarów - podobnych i niepodobnych, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek rozszerzonej ochrony, tj. uzyskania nienależnej korzyści z używania znaku renomowanego lub wyrządzenia szkody odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku (por. wyrok ETS z 9 stycznia 2003 r., w sprawie C-292/00, Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA przeciwko Gofkid Ltd, Zb. Orz. 2003, s. I-389; por. też A. Tischner: (w:) Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Red. P. Kostański Warszawa 2010, s. 1205 i nast. oraz wskazane tam orzecznictwo; Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami. red. R. Skubisz. Warszawa 2008, s. 600 i nast.; por. wyroki NSA: z 24 września 2014 r., sygn. akt: II GSK 1195/ 13 oraz z 16 października 2012 r., sygn. akt: II GSK 1379/11 CBOSA).

Jak stanowi art.132 ust. 2 pkt 3, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.

Znak renomowany jest oznaczeniem, które w odróżnieniu od znaków zwykłych pełniących tylko funkcje wskazywania pochodzenia towaru realizuje funkcję przyciągania konsumentów towarów oznaczanych takim znakiem. Atrakcyjność takiego znaku towarowego wiąże się z ustaloną wśród odbiorców bardzo dobrą opinią o cechach towaru opatrzonego tym znakiem. Renoma jest, więc utrwalonym w świadomości konsumentów wyobrażeniem o wyjątkowych walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych pożądane cechach (Por. U. Promińska: "Prawo do znaku towarowego a wolność konkurencji", Państwo i Prawo Nr 2 z 1998 r., str. 46). Znak renomowany jest, zatem gwarantem wysokiej, jakości i prestiżu towarów nim sygnowanych, posiadając jednocześnie sam w sobie konkretną wartość.

Z treści zacytowanego wyżej przepisu wynika, że sfera praw wyłącznych uprawnionego do renomowanego znaku towarowego wykracza poza granice specjalizacji, to znaczy, że dla ochrony praw podmiotowych wynikających z rejestracji znaku towarowego uznanego za renomowany nie jest konieczne dodatkowe wykazanie podobieństwa towarów, jak ma to miejsce w przypadku znaków zwykłych, lecz wystarczy podobieństwo oznaczeń (znaku zgłoszonego i znaku renomowanego).

Jednocześnie należy przypomnieć, iż w świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przeszkodą uzasadniającą odmowę udzielenia prawa wyłącznego na oznaczenie identyczne lub podobne do wcześniejszego znaku renomowanego jest prawdopodobieństwo uzyskania nienależnej korzyści ze znaku towarowego cieszącego się renomą. W literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym ukształtowały się zasadniczo dwa podejścia do tego niewątpliwie trudnego problemu wykazania prawdopodobieństwa uzyskania nienależnej korzyści ze znaku towarowego cieszącego się renomą. Według jednego podejścia, które zostało zaprezentowane przede wszystkim w tezie 2 (zd. 2) wyroku NSA z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II GSK 359/07 (LEX nr 447851): "Wystarczy, zatem przypuszczenie, że zgłaszający mógłby wykorzystać nakłady i wysiłki finansowe, które zostały wcześniej poczynione przez uprawniony podmiot na zbudowanie atrakcyjnego wizerunku znaku towarowego i przyciągnięcie klienteli." Bardziej zachowawczy jest pogląd prezentowany w częściowo krytycznej glosie R. Skubisza, który odnosząc się do tej tezy glosowanego wyroku NSA i powołując się na stanowisko zawarte przez ETS w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r. w spr. C-252/07 Intel Corporation (publ. www.curia.europa.eu) stwierdził, że "Uprawniony z rejestracji renomowanego (rozpoznawalnego lub znanego) znaku towarowego powinien przeprowadzić dowód, że używanie znaku późniejszego zachwieje pozycją rynkową jego znaku lub też spowoduje wzrost znaczenia rynkowego znaku późniejszego." Jednocześnie tenże autor przyznaje, że: "Uprawniony z rejestracji renomowanego znaku towarowego w toku postępowania o unieważnienie prawa ochronnego może mieć obiektywnie uzasadnione trudności w wykazaniu rzeczywistego istnienia tych okoliczności." Dlatego Trybunał dopuszcza przeprowadzenie dowodu na wykazanie prawdopodobieństwa powstania szkody (przez osłabienie stopnia zdolności odróżniającej znaku towarowego lub jego renomy) lub uzyskania nienależnych korzyści (przez wykorzystanie charakteru odróżniającego lub renomy znaku) w przyszłości (R. Skubisz: Glosa do wyroku NSA z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II GSK 359/07 - Przegląd Sądowy 2009, kwiecień, s.138-150).

W ocenie składu orzekającego "wykazanie prawdopodobieństwa" to, znane procedurze administracyjnej "uprawdopodobnienie", które jest czymś mniej niż udowodnienie, określa się go, jako "surogat dowodu", a w doktrynie np. w odniesieniu do postępowania cywilnego podkreśla się, że uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu w znaczeniu ścisłym, nie dającym pewności, lecz tylko wiarygodność (prawdopodobieństwo) twierdzenia o jakimś fakcie (por. J. Borkowski (w]: B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 1996, s. 151 i cytowane tam pozycje). W orzeczeniu ETS z dnia 10 lutego 2009 r., C-487/07 L'oreal SA i in. przeciwko Bellure NV i In. (http://eur-lex.europa.eu), Trybunał wskazał, jakie okoliczności powinny być brane pod uwagę przy ocenie czy występuje ryzyko czerpania nienależnych korzyści z cudzej renomy, stwierdzając, że: "W celu ustalenia, czy używane oznaczenia powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny, która będzie uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić między innymi intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz charakter danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewności. W odniesieniu do intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego znaku towarowego Trybunał orzekał już w przeszłości, że im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia. Z orzecznictwa wynika również, że im szybciej i silniej oznaczenie przywołuje na myśl znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne i przyszłe używanie oznaczenia będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę." Dalej Trybunał podkreślił, że: "W tym względzie należy sprecyzować, że kiedy osoba trzecia próbuje, poprzez używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzyści z takiego używania winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku."

W wyroku L'Oreal ETS wskazał, że korzyść czerpana przez osobę trzecią z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego może okazać się nienależna również wtedy, gdy używanie identycznego lub podobnego oznaczenia nie działa na szkodę charakteru odróżniającego ani renomy znaku towarowego tudzież ogólnie, właściciela tego znaku. Trybunał wskazał też kryteria oceny, jakie należy przyjąć przy ocenie czy dane używanie powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku, i tak są nimi: a) intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku, b) stopień podobieństwa między znakami oraz c) charakter danych towarów i istniejący między nimi stopień pokrewności.

OHIM w orzeczeniu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie "CHIVAS", R - 165/2002 -1, aprobowanym również przez doktrynę, dokonując wykładni art. 8 ust. 5 Rozporządzenia nr 40/94 podkreślił, że "szkoda" w rozumieniu tego przepisu "może być tylko potencjalna, a dowód potrzebny do jej wykazania może być dowodem logicznym i dedukcyjnym". Ponadto Izba Odwoławcza posługując się interpretacją językową w ramach wykładni art. 8 ust. 5 Rozporządzenia nr 40/94, stwierdziła, iż do wykazania szkody, na jaką narażony jest wizerunek, nie jest konieczne rzeczywiste wystąpienie szkody. Wystarczy, jeśli niebezpieczeństwo jej wyrządzenia potencjalnie występuje.

Dla stwierdzenia, że używanie spornego znaku towarowego może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku lub dla renomy znaku wystarczy dokonanie prostej, logicznej analizy okoliczności stanu faktycznego, metodą dedukcji opartej na regule prawdopodobieństwa.

W rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy pominął okoliczność renomy znaków przeciwstawionych przyjmując, iż przy badaniu przesłanek unieważnienia prawa ochronnego z rejestracji spornego znaku towarowego, wystarczy odwołać się do oceny podobieństwa dokonanej na podstawie art.132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., abstrahując przy tej ocenie od statusu znaku wcześniejszego, jako znaku renomowanego.

W konsekwencji Sąd w składzie orzekającym uznał, że organ uchybił przepisom art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. albowiem nie rozpoznał sprawy w sposób prawidłowy w zakresie oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, w wyniku naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ uwzględni powyższe uwagi i rozważy, czy niezależnie od art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., istnieją w tej sprawie podstawy do unieważnienia spornego znaku z uwzględnieniem przesłanek ochrony znaków renomowanych, wynikających z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Organ dokona zatem oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków z uwzględnieniem renomy mając przy tym na uwadze, że znakami krótkimi są znaki do pięciu liter, natomiast znaki do ośmiu liter są znakami średnimi (w niniejszej sprawie przeciwstawione znaki są znakami siedmioliterowymi) a przy ocenie przeciwstawionych znaków na płaszczyźnie fonetycznej zastosuje taki sam sposób dzielenia spółgłosek w spornych oznaczeniach na sylaby

Mając wszystkie powyższe względy na uwadze Sąd na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji orzeczenia.

Rozstrzygnięcie o zwrocie kosztów postępowania w oparciu o art. 200 i w zw. z art. 205 § 1 i 2 i art. 209 tej ustawy.