Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1453/18
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2018-12-06 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 129(1)  pkt 3, 4 i 6, art. 153
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art. 151
journal: Dz.U. 2018 poz 1302
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Protokolant ref. staż. Lili Zawadzka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi T. Sp. z o.o z siedzibą w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej "UP") z dnia [...]sierpnia 2017 r. nr [...], którą po rozpoznaniu wniosku T. sp. z o.o. z siedzibą w C. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "N. twórz kształtuj rozrywaj rozbijaj odbijaj rozciągaj magiczna plastelina nietoksyczna 3+" o nr [...], udzielonego na rzecz N. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Z. G., na podstawie art. 164 w związku z art. 1291 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 6 ustawy dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 776] oraz art. 98 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej - orzeczono o oddaleniu wniosku oraz przyznano N. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Z. G. od T. sp. z o.o. z siedzibą w C. kwotę w wysokości 1680 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Do wydania ww. decyzji doszło w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

W dniu 20 marca 2017 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek T. sp. z o.o. z siedzibą w C. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "N. twórz kształtuj rozrywaj rozbijaj odbijaj rozciągaj magiczna plastelina nietoksyczna 3+" o nr [...], udzielonego na rzecz N. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Z. G..

Powyższy znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu [...] maja 2016 r. i przeznaczony do sygnowania następujących towarów: plastelina, modelina, materiały i masy plastyczne służące do zabawy i/lub tworzenia ozdób oraz zabawek - z kl. 16 oraz zabawki, gry, zestawy zabawkowe zawierające materiały i masy plastyczne - z kl. 28.

Jako podstawę swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 164 w związku z art. 129¹ ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Wnioskodawca podniósł, iż sporny znak towarowy nie posiada zdolności odróżniającej, ponieważ stanowi powszechnie stosowaną, przed datą jego zgłoszenia do ochrony, formę opakowania plasteliny. Tymczasem znaki towarowe, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (znaki wolne ) nie posiadają zdolności odróżniającej. Podkreślono, że inni uczestnicy rynku używają znaków identycznych lub podobnych do znaku spornego do sygnowania towarów identycznych lub podobnych.

Zdaniem wnioskodawcy przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego tysiące firm produkcyjnych i sprzedawców posługiwało się oznaczeniem o identycznej grafice dla sygnowania produktu o nazwie "N.". Tym samym oznaczenie to było świetnie znane i kojarzone z konkretnym produktem, a nie dostawcą. Wnioskodawca powołał się na dane dotyczące wyświetleń rosyjskiego filmu reklamowego ww. plasteliny "N." na portalu YouTube.com, z których wynika, iż ok. 2 milionów osób w samej Rosji zapoznało się z ww. oznaczeniem. Wnioskodawca stwierdził, że także na terenie Państwa Środka (tzn. Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Chińskiej oraz specjalnych stref, takich jak Hongkong) wielu producentów zabawek posługuje się oznaczeniami o podobnej aranżacji słowno-graficznej. Według wnioskodawcy celem uprawnionego, który zgłosił do ochrony wyłącznie na swoją rzecz znak towarowy o koncepcji, kolorystyce i grafice bardzo zbliżonej, o ile nie identycznej, względem oznaczeń stosowanych wcześniej powszechnie zarówno na rynkach światowych (w szczególności na terenie byłego ZSRR), jak i na rynku polskim było uniemożliwienie innym podmiotom posługiwania się ww. oznaczeniami wykorzystywanymi wcześniej w uczciwych praktykach handlowych przez niezliczoną ilość firm na świecie.

Wnioskodawca przywołał wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r., C-320/12, w którym Trybunał stwierdził, iż "za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli (...) znak towarowy może być pomylony ze znakiem używanym za granicą w dniu złożenia wniosku i jest tam nadal używany, pod warunkiem, że w dniu złożenia wniosku składający wniosek działał w złej wierze.

Wnioskodawca podniósł także, iż uprawniony rozesłał do różnych firm w Polsce pisma przestrzegające je przed współpracą z wnioskodawcą jako podmiotem naruszającym cudze prawa własności przemysłowej. Powyższe skutkowało, m.in. zerwaniem współpracy jednej z liczących się na rynku spółek z wnioskodawcą.

Wnioskodawca stwierdził, iż uprawniony, w odpowiedzi na zarzut o bezprawnym zgłoszeniu do ochrony spornego znaku towarowego, przedstawił mu oświadczenie nieznanej chińskiej firmy z dnia 12 maja 2016 r. o udzieleniu uprawnionemu zgody na posługiwanie się spornym znakiem towarowym w okresie od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia 15 sierpnia 2017 r.

Wnioskodawca dołączył do akt przedmiotowej sprawy, m.in.:

1. kopię pisma K. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "H." K. K. z dnia 20 lutego 2017 r. skierowane do T. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w C.,

2. kopię przedsądowego wezwania do zaprzestania naruszeń prawa z rejestracji znaku towarowego z dnia 18 stycznia 2017 r.,

3. czarno-biały wydruk oznaczenia zawierający obraz ludzika identycznego jak na znaku spornym wraz z napisem "N. P.",

4. kopię oświadczenia producenta z Chin (C.) z dnia 12 maja 2016 r. o wyrażeniu zgody na zgłoszenie przez uprawnionego spornego znaku towarowego do ochrony.

W odpowiedzi z dnia 6 czerwca 2017 r. uprawniony uznał wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy za bezpodstawny. Podniósł, iż w ramach współpracy handlowej nabywa od producenta - C. Co. Ltd z siedzibą w Y., Chiny, m.in. produkt w postaci plasteliny o nazwie "N.". C.. Ltd oświadczyła, iż posiada wyłączne prawo do używaniu znaku towarowego (który został przedstawiony w przesłanym wnioskodawcy oświadczeniu z dnia 12 maja 2016 r.) i wyraziła zgodę na zgłoszenie ww. znaku towarowego przez uprawnionego na swoją rzecz do ochrony w Polsce. W związku z powyższym, w ocenie uprawnionego, zarzut dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze jest nieuzasadniony. Uprawniony zaprzeczył twierdzeniom wnioskodawcy dotyczącym niewiadomego pochodzenia oświadczenia chińskiego producenta z dnia 12 maja 2016 r. Stwierdził, iż C. T. Co. Ltd jest podmiotem legalnie działającym na terenie Chin, o czym świadczą informacje zawarte na stronie internetowej ww. firmy, jak również na stronie zrzeszającej producentów z terytorium Chin.

Uprawniony przedłożył do akt przedmiotowej sprawy, m.in.:

1. kopię oświadczenia z dnia 12 maja 2016 r. wraz z tłumaczeniem,

2. wydruki ze strony internetowej www.cheerfulltoys.com oraz globalsources.com zawierające dane firmy C. T. Co. Ltd z siedzibą w Y., Chiny.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 3 sierpnia 2017 r. wnioskodawca podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Podniósł, iż przed zgłoszeniem do ochrony spornego znaku towarowego przez uprawnionego dystrybuował w Polsce produkty sprowadzane z Chin i sygnowane znakiem towarowym identycznym jak znak sporny. Podkreślił, iż na chińskim oraz innych rynkach jest wielu dostawców, którzy oznaczają swoje towary znakiem identycznym względem znaku spornego.

Wnioskodawca podniósł, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy także na podstawie art. 129¹ ust. 1 pkt 3, ponieważ, zdaniem wnioskodawcy, sporny znak towarowy składa się wyłącznie z elementów służących w obrocie do wykazania rodzaju towaru, przeznaczenia, funkcji i przydatności. Oznaczenie to bowiem przedstawia elastyczny element wykonany z plasteliny i informuje, iż opakowanie zawiera wielokolorowe elementy z plasteliny. 0 tym, jak bardzo popularne jest to oznaczenie świadczy, w jego ocenie, liczba odsłon rosyjskiej strony internetowej (portal YouTube.com), którą w dniu 18 iistopada 2015 r. (tj. przed datą zgłoszenia spornego znaku do ochrony) odwiedziło ponad 7 min osób.

Uprawniony, pomimo powiadomienia o terminie nie brał udziału w rozprawie.

W dniu [...] sierpnia 2017 r Urząd Patentowy wydał decyzję, którą oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że: art. 164 ustawy prawo własności przemysłowej stanowi, iż prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub w części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa, o których mowa, m.in. w art. 129¹.

Kolegium Orzekające podkreśliło, iż brak ustawowych warunków do uzyskania ochrony na dany znak towarowy trzeba wykazać na dzień zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony - w niniejszej sprawie na dzień 23 maja 2016 r.

Ponadto sporny znak towarowy został zarejestrowany w trybie krajowym, a zgodnie z art. 153 p.w.p., przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe oznacza, iż brak spełnienia ustawowych przesłanek do rejestracji spornego znaku towarowego należało wykazać w odniesieniu do terytorium Polski, gdyż prawo ochronne na znak towarowy rozciąga się wyłącznie na tym terenie.

Organ podkreślił, że w rozpatrywanej sprawie wnioskodawca podniósł, iż prawo ochronne na sporny znak towarowy "N. twórz kształtuj rozrywaj rozbijaj odbijaj rozciągaj magiczna plastelina nietoksyczna 3+" o nr [...] zostało udzielone z naruszeniem art. 129¹ ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 6 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Organ podał, że w przepisie tym chodzi o wyłączenie spod ochrony oznaczeń opisowych, które mogą być używane w obrocie do przekazania określonej informacji o cechach znajdującego się w wykazie towaru, przy czym informacja wskazująca na określoną cechę jest jedyną, jaka jest przekazywana przez to oznaczenie. Zatem rejestracji nie podlegają te oznaczenia, które stanowią opis choćby jednej z właściwości towarów objętych zakresem ochrony. Ponadto opisowość wykluczająca rejestrację musi cechować się aktualnością, konkretnością i bezpośredniością, co oznacza, m.in., że pomiędzy oznaczeniem a sygnowanymi nim towarami musi wystąpić związek o charakterze bezpośrednim i rzeczywistym. Związek taki będzie istniał wtedy, gdy właściwy krąg odbiorców natychmiast i bez namysłu rozpozna w badanym oznaczeniu opis towarów lub ich cech, tzn. opisowość takiego oznaczenia musi być oczywista i niewątpliwa z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy towarów. Należy także podkreślić, iż zgodnie z literalnym brzmieniem ww. przepisu nie podlegają rejestracji oznaczenia, które składają się wyłącznie z oznaczeń informacyjnych. Oznaczenia takie mogą być jednak elementem zawartym w złożonym znaku towarowym, jednakże znak towarowy, w którym jeden lub kilka elementów ma charakter opisowy, nie będzie automatycznie wyłączony od rejestracji, lecz jego zdolność odróżniająca będzie badana na zasadach ogólnych, które nakazują oceniać znak towarowy jako całość. Ocena charakteru odróżniającego takiego oznaczenia nie może ograniczać się do oddzielnej analizy poszczególnych elementów, ale musi opierać się na całościowym sposobie postrzegania takiego znaku przez właściwy krąg odbiorców (patrz: "System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej" pod redakcja Ryszarda Skubisza, C.H. Beck Warszawa 2017 r.).

Kolegium Orzekające nie podzieliło stanowiska wnioskodawcy, iż sporny znak towarowy posiada względem sygnowanych towarów charakter opisowy, ponieważ przedstawia elastyczny element wykonany z plasteliny i informuje, iż opakowanie zawiera wielokolorowe elementy z plasteliny. Zdaniem Kolegium Orzekającego kompozycja słowno-graficzna tworząca sporny znak posiada zdolność odróżniającą względem sygnowanych nim towarów, tj. plastelina, modelina, materiały i masy plastyczne służące do zabawy i/lub tworzenia ozdób oraz zabawek - z ki. 16 oraz zabawki, gry, zestawy zabawkowe zawierające materiały i masy plastyczne - z kl. 28. Sporny znak towarowy jest znakiem towarowym słowno-graficznym, przy czym użyta w nim grafika jest wielobarwna i rozbudowana - przedstawia fantazyjnego ludzika w kolorze czerwonym i trzy odbijające się kulki w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym, usytuowane na żółto-pomarańczowym tle. W górnym prawym rogu widnieje składający się z kolorowych, przedstawionych pogrubioną czcionką liter, napis "N.", Pod ludzikiem umieszczono fioletowo-czerwony napis "Magiczna plastelina", zaś z lewej jego strony, na kolorowych tlach napisy "Twórz", "Kształtuj", "Rozrywaj", "Rozbijaj", "Odbijaj", "Rozciągaj", a także "Nietoksyczna 3+". Trudno jest zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż dominujący w znaku spornym (największy, umieszczony prawie centralnie, w intensywnym kolorze czerwonym) fantazyjny ludzik posiadający oczy, nos, uśmiechniętą buzię, wzniesione brwi, dłoń z palcami, otoczony kolorowymi kuleczkami itd. stanowi jedynie typowy, elastyczny element wykonany z plasteliny, który wskazuje na jakiekolwiek cechy towarów występujących w wykazie. Podobnie słowo "N.", zbudowane z wielobarwnych liter i umieszczone w górnym, prawym rogu spornego znaku ma charakter fantazyjny względem oznaczanych nim towarów i nie wskazuje na jakąkolwiek ich właściwość. Kolegium Orzekające uznało również, iż wnioskodawca nie wykazał, aby słowo "magiczna" opisywało konkretne cechy plasteliny, modeliny, materiałów i mas plastycznych, zabawek, gier, i zestawów zabawkowych.

Wprawdzie sporny znak towarowy zawiera również wyrazy, takie jak: nietoksyczna, plastelina, twórz, kształtuj, rozrywaj, rozbijaj, odbijaj, rozciągaj, czy element "3+", które wskazują na rodzaj oznaczanego towaru, jego właściwości oraz przeznaczenie, jednakże, w ocenie Kolegium Orzekającego, nie mają one charakteru dominującego w spornym znaku, w związku z czym nie będą determinować jego postrzegania w całości jako wskazującego wyłącznie na cechy towarów z wykazu. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało, iż sporny znak towarowy, postrzegany przez przeciętnych odbiorców jako całość, w odniesieniu do towarów objętych zakresem ochrony, nie ma charakteru opisowego, a tym samym posiada zdolność odróżniającą.

Kolejnym zarzutem wnioskodawcy było naruszenie przy udzielaniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p. Zgodnie z ww. przepisem nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego, lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Zdaniem Kolegium Orzekającego wnioskodawca nie wykazał, że w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy na podstawie ww. przepisu.

Organ stwierdził, iż wnioskodawca nie wykazał, że docelowi odbiorcy plasteliny i itp. mas plastycznych oraz zabawek będą postrzegać znak sporny jako składający się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Brak jest bowiem podstaw, aby uznać, iż, np. występujące w znaku spornym słowo "N." przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, tj. przed dniem 23 maja 2016 r., weszło do języka potocznego, lub było zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych w Polsce. Żaden z przedłożonych do akt przedmiotowej sprawy dowodów nie wskazuje na okoliczność, iż ww. słowem "N." odbiorcy posługują się w języku "mówionym", w życiu codziennym, w swobodnej rozmowie, czy, że jest ono stosowane powszechnie przez wielu przedsiębiorców w obrocie pełniąc samodzielną funkcję znaczeniową, tzn. pozwala skrótowo wyrazić określoną treść. "Przez utrwalone praktyki handlowe należy bowiem rozumieć dające się zaobserwować w obrocie, powtarzalne zachowania, polegające na posługiwaniu się pewnym oznaczeniem w związku z dokonywanymi czynnościami handlowymi, których celem jest sprzedaż towarów bądź usług... wyłączeniem .... są zatem objęte powszechnie używane oznaczenia..." ("System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej" pod redakcją Ryszarda Skubisza Wydawnictwo C.H. Bek Warszawa 2017 r.).

Zdaniem Kolegium Orzekającego materiały dowodowe przedstawione przez wnioskodawcę nie świadczą również o tym, aby słowo "magiczna" funkcjonowało na polskim rynku, przed datą zgłoszenia spornego znaku, jako określenie potoczne lub zwyczajowo używane w odniesieniu do towarów ujętych w jego wykazie. W rozpatrywanej sprawie brak jest także podstaw do uznania, iż grafika spornego znaku przedstawiająca fantazyjnego, plastelinowego ludka była zwyczajowo używana przed datą zgłoszenia spornego znaku w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca stwierdził, iż od lat jest wprowadzona pewna forma sprzedaży plasteliny i produktów plastelino-podobnych, polegająca na umieszczaniu ww. towarów w małych pojemniczkach wewnątrz kartonowego pudełka ozdobionego kolorowymi malunkami atrakcyjnymi dla dzieci. Jednocześnie zaprezentował przykładowe opakowania plasteliny (k. 27-26, k. 24-23 oraz k. 21-20 akt), twierdząc, iż koncepcja, kolorystyka, a także postać plastelinowego ludzika zawarta w znaku spornym są bardzo zbliżone lub identyczne z oznaczeniami stosowanym dla plasteliny, znanymi wcześniej.

Należy podkreślić, iż przedmiotem analizy w rozpatrywanej sprawie nie jest kształt kartonowego pudełka i umieszczonych w nim małych pojemniczków zawierających towar, a jedynie grafika w postaci plastelinowego ludzika usytuowanego na kolorowym tle i napisy.

W ocenie Kolegium Orzekającego zaprezentowane przez wnioskodawcę na k. 27 i 26 akt sprawy grafiki umieszczone na opakowaniach plasteliny są całkowicie odmienne od spornego znaku towarowego. Mają odmienne elementy słowne ("galaxy smile", "new bouncing putty", "turd man", "smile putty"], elementy graficzne (postać naukowca w kitlu, ufo, chłopiec i zwierzątka wykonane z plasteliny, twarze ludzików bez zęba itp.] oraz odmienną kolorystykę (przewaga barwy niebieskiej). Natomiast grafika opakowań wskazanych na k. 24-23 i 21-20 jest faktycznie bardzo zbliżona do grafiki znaku spornego, jednakże, jak stwierdził sam wnioskodawca, powyższe ilustracje, które są łatwo dostępne w Internecie pochodzą z krajów, takich jak: Chińska Republika Ludowa, Rosja, Ukraina, Mołdawia i Kazachstan.

Wnioskodawca powołał się również na okoliczność, iż opakowanie towaru o nazwie "n.", o identycznej względem znaku spornego grafice, było uwidocznione od dnia 18 listopada 2015 r. w rosyjskim filmie reklamowym, umieszczonym na stronie internetowej youtube.com, co umożliwiło, w ocenie wnioskodawcy, zapoznanie się z ww. znakiem towarowym do dnia zgłoszenia spornego znaku do ochrony ok. 2 milionom osób tylko w Rosji.

Kolegium Orzekające stwierdziło, że "o używaniu znaku na terytorium Polski nie przesądza sama "dostępność" tego znaku za pośrednictwem urządzeń elektronicznych. Na gruncie odmiennego poglądu, każdy znak towarowy, użyty przykładowo w domenie internetowej lub na stronie internetowej, mógłby być kwalifikowany jako używany w Polsce (z uwagi na charakter Internetu jako "przestrzeni bez granic"). Dlatego używaniem znaku na terytorium Polski jest tylko takie użycie znaku w Internecie, które wywołuje lub może wywołać skutek gospodarczy w Polsce" (patrz: "System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej" pod redakcją R. Skubisza, C.H. Beck Warszawa 2017 r.). Tymczasem ze zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego nie wynika, aby ww. podmioty używające znaku w środowisku cyfrowym (w handlu elektronicznym) podjęły lub miały wyraźny zamiar podjęcia działalności handlowej w Polsce w zakresie towarów pokrywających się z zakresem ochrony znaku spornego, lub aby istniał jakikolwiek związek oferty ich towarów prezentowanych w Internecie z polskim terytorium, w szczególności, że oferta ta jest skierowana do polskich konsumentów. Skoro zatem wnioskodawca nie przedłożył do akt sprawy dowodów potwierdzających, iż przedstawione na powyższych ilustracjach znaki towarowe były w ogóle używane przed datą zgłoszenia spornego znaku do ochrony w Polsce, to nie można stwierdzić, że ich graficzne elementy (które zawiera znak sporny) są używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych na terytorium RP, na dodatek na tyle intensywnie, iż można określić to używanie mianem "zwyczajowego". Powyższe stanowisko zdaniem Kolegium jest zasadne, m.in. w świetle wyroku z dnia 20 lutego 2003 r., sygn. akt II SA 4032/01, w którym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż "znak O. trudno byłoby uznać za nie mający dostatecznych znamion odróżniających tylko z tego powodu, że w momencie zgłoszenia znaku do rejestracji działały cztery podmioty gospodarcze o identycznym zakresie działalności posługujące się oznaczeniem "O.",

W ocenie Kolegium Orzekającego wnioskodawca nie udowodnił także, że w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 6 p.w.p.

Zgodnie z ww. przepisem nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze.

W świetle art. 7 kc, jeżeli ustawa uzależnia powstanie skutków prawnych od dobrej lub złej wiary należy domniemywać istnienie dobrej wiary. Oznacza to, że obowiązek wykazania złej wiary ciąży na wnioskodawcy, który na tej podstawie żąda unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Pojęcie złej wiary nie było zdefiniowane w przepisach ustawy o znakach towarowych i nie zostało też "dookreśione" w regulacji prawa własności przemysłowej. W piśmiennictwie przyjmuje się, iż pojęcie złej wiary w odniesieniu do zgłoszenia znaku towarowego obejmuje wszelkie przypadki nieuczciwego zgłaszania znaków towarowych, zaś zła wiara nie jest kwestią samego subiektywnego stanu osoby działającej, lecz także kwestią obiektywnych zdarzeń (vide: Ryszard Skubisz "Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana Zakamycze 2005).

Zgodnie z dotychczasowym piśmiennictwem przyjmuje się, że "w złej wierze jest ten, kto powołując się na określone prawo lub stosunek prawny wie, że prawo to (stosunek prawny) nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy w tym przedmiocie nie może uznać w okolicznościach konkretnego przypadku, za usprawiedliwiony" (E. Nowińska, M. du Vail, Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych, Księga Pamiątkowa z Okazji 85-lecia Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce). Okoliczności te, w tym naganność postępowania uprawnionego, organ powinien ocenić w kontekście całokształtu ustalonego stanu faktycznego.

W świetle powyższego o złej lub dobrej wierze uprawnionego decydować będzie ocena całokształtu okoliczności w dacie zgłoszenia spornego znaku do ochrony w Urzędzie Patentowym, to jest w dniu 23 maja 2016 r.

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca upatrywał złej wiary po stronie uprawnionego przede wszystkim w tym, że uprawniony wiedział lub powinien był wiedzieć, iż inni uczestnicy rynku używają znaków identycznych lub podobnych do znaku spornego do sygnowania towarów identycznych lub podobnych, a mimo to zgłosił go do ochrony na swoją rzecz, przy czym znak ten był świetnie znany i kojarzony z konkretnym produktem, a nie dostawcą. Zdaniem wnioskodawcy celem uprawnionego, który zgłosił do ochrony wyłącznie na swoją rzecz znak towarowy o koncepcji, kolorystyce i grafice bardzo zbliżonej, o ile nie identycznej, względem oznaczeń stosowanych wcześniej powszechnie zarówno na rynkach światowych (w szczególności na terenie byłego ZSRR), jak i na rynku polskim było uniemożliwienie innym podmiotom posługiwania się oznaczeniami wykorzystywanymi wcześniej w uczciwych praktykach handlowych przez niezliczoną ilość firm na świecie.

Kolegium Orzekające nie podzieliło stanowiska wnioskodawcy o zgłoszeniu spornego znaku towarowego do ochrony w złej wierze. W wyroku z dnia 1 czerwca 2009 r., sygn. akt C-529/07, Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że "sama okoliczność, iż zgłaszający wiedział łub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używa od dawna w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, nie wystarczy, by stwierdzić istnienie złej wiary zgłaszającego. Z tego względu, aby dokonać oceny istnienia złej wiary, należy wziąć pod uwagę również zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego. Należy w tym względzie zauważyć, że zamiar zgłaszającego w odnośnej chwili jest elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy. Tak więc zamiar uniemożliwienia osobie trzeciej wprowadzania do obrotu towaru może w pewnych okolicznościach stanowić o złej wierze zgłaszającego. Tak jest zwłaszcza w przypadku, gdy okazuje się później, że zgłaszający zarejestrował jako znak towarowy oznaczenie bez zamiaru używania go wyłącznie po to, by uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek."

Tymczasem wnioskodawca nie wykazał, iż zgłoszenie znaku spornego miało charakter blokujący, ani też, że uprawniony zawłaszczył oznaczenie o ugruntowanej na polskim rynku pozycji, które było kojarzone przez konsumentów jako pochodzące od innego podmiotu. Uprawniony, jako pierwszy, zgłosił do ochrony sporny znak towarowy w Polsce. Pismo stanowiące przedsądowe wezwanie do zaprzestania naruszeń prawa z rejestracji znaku towarowego uprawniony skierował zarówno do wnioskodawcy, jak i do pani K. K. prowadzącej działalność gospodarczą H. w R. w dniu [...] stycznia 2017 r., a więc po dacie uzyskania prawa ochronnego do spornego znaku towarowego, która miała miejsce w dniu 27 grudnia 2016 r. W świetle przedłożonego do akt sprawy materiału dowodowego, w ocenie Kolegium Orzekającego, brak jest podstaw, aby uznać ww. działanie uprawnionego jako przejaw złej wiary, nie zaś jako dbałość o przysługujące mu prawo wyłączne.

W tym stanie rzeczy, zdaniem organu nie można było uznać, aby sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w złej wierze, tj. bez zamiaru jego używania, po to tylko, aby uniemożliwić wnioskodawcy i innym podmiotom wprowadzanie do obrotu towarów sygnowanych oznaczeniem identycznym lub bardzo zbliżonym.

W tych okolicznościach Urząd Patentowy orzekł o oddaleniu wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy.

W skardze do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie T. Sp. z o.o., z siedzibą w C. zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] sierpnia 2017 r. zarzuciła naruszenie:

1/ art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 78 k.p.a. art. 80, art. 81 oraz art. 107 § 3 k.p.a. poprzez nieuwzględnienie całości materiału dowodowego i niejasne omówienie w uzasadnieniu wydanej decyzji istotnych dla prawidłowego jej rozstrzygnięcia okoliczności,

2/ art. 129¹ ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 315 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2015 poz. 1615) - z uwagi na nieuwzględnienie okoliczności, że grafika spornego znaku była przed datą zgłoszenia stosowana w uczciwych praktykach kupieckich na świecie (ponad 7 min osób odwiedziło stronę internetową z produktem oznaczanym tą grafiką).

W związku z powyższym, ponieważ wskazane naruszenia prawa miały istotny wpływ na wynik sprawy skarżąca wniosła o:

- uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP,

- zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Skarżąca podkreśliła, że organ dokonał nieprawidłowej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz, że nieprawidłowo zastosował przepisy prawa materialnego.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1066 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej "p.p.s.a.").

Oceniając zaskarżoną decyzję pod kątem jej zgodności z prawem Sąd nie stwierdził naruszenia prawa materialnego ani procesowego, które mogłoby skutkować uwzględnieniem skargi. Skarga podlega zatem oddaleniu.

Sąd stwierdza, że oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "N. twórz kształtuj rozrywaj rozbijaj odbijaj rozciągaj magiczna plastelina nietoksyczna 3+" o nr [...], było zasadne.

Podkreślić należy, że jako podstawę swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 164 w związku z art. 129¹ ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Wnioskodawca podniósł, iż sporny znak towarowy nie posiada zdolności odróżniającej, ponieważ stanowi powszechnie stosowaną, przed datą jego zgłoszenia do ochrony, formę opakowania plasteliny. Tymczasem znaki towarowe, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (znaki wolne ) nie posiadają zdolności odróżniającej. Podkreślono, że inni uczestnicy rynku używają znaków identycznych lub podobnych do znaku spornego do sygnowania towarów identycznych lub podobnych.

Przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego wiele firm produkcyjnych i sprzedawców posługiwało się oznaczeniem o identycznej grafice dla sygnowania produktu o nazwie "N.". Tym samym oznaczenie to było świetnie znane i kojarzone z konkretnym produktem, a nie dostawcą. Wnioskodawca powołał się na dane dotyczące wyświetleń rosyjskiego filmu reklamowego ww. plasteliny "N." na portalu YouTube.com, z których wynika, iż ok. 2 milionów osób w samej Rosji zapoznało się z ww. oznaczeniem. Wnioskodawca stwierdził, że także na terenie Państwa Środka (tzn. Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Chińskiej oraz specjalnych stref, takich jak Hongkong) wielu producentów zabawek posługuje się oznaczeniami o podobnej aranżacji słowno-graficznej.

Zdaniem wnioskodawcy celem uprawnionego, który zgłosił do ochrony wyłącznie na swoją rzecz znak towarowy o koncepcji, kolorystyce i grafice bardzo zbliżonej, o ile nie identycznej, względem oznaczeń stosowanych wcześniej powszechnie zarówno na rynkach światowych (w szczególności na terenie byłego ZSRR), jak i na rynku polskim było uniemożliwienie innym podmiotom posługiwania się ww. oznaczeniami wykorzystywanymi wcześniej w uczciwych praktykach handlowych przez ogromną ilość firm na świecie.

Wnioskodawca podniósł, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy także na podstawie art. 129¹ ust. 1 pkt 3, ponieważ, zdaniem wnioskodawcy, sporny znak towarowy składa się wyłącznie z elementów służących w obrocie do wykazania rodzaju towaru, przeznaczenia, funkcji i przydatności. Oznaczenie to bowiem przedstawia elastyczny element wykonany z plasteliny i informuje, iż opakowanie zawiera wielokolorowe elementy z plasteliny. O tym, jak bardzo popularne jest to oznaczenie świadczy, w jego ocenie, liczba odsłon rosyjskiej strony internetowej (portal YouTube.com), którą w dniu 18 iistopada 2015 r. (tj. przed datą zgłoszenia spornego znaku do ochrony) odwiedziło ponad 7 min osób.

Odnosząc się do stanowiska wnioskodawcy i postawionych w skardze zarzutów w pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że art. 164 ustawy prawo własności przemysłowej stanowi, iż prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub w części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa, o których mowa, m.in. w art. 129¹.

Sąd zauważa, że brak ustawowych warunków do uzyskania ochrony na znak towarowy trzeba wykazać na dzień zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony. W niniejszej sprawie na dzień 23 maja 2016 r.

Trzeba także podkreślić, że sporny znak towarowy został zarejestrowany w trybie krajowym, a zgodnie z art. 153 p.w.p., przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jak słusznie zauważył Urząd Patentowy powyższe oznacza, iż brak spełnienia ustawowych przesłanek do rejestracji spornego znaku towarowego należało wykazać w odniesieniu do terytorium Polski, gdyż prawo ochronne na znak towarowy rozciąga się wyłącznie na obszarze Polski.

W rozpatrywanej sprawie strona wnioskując podniosła, że prawo ochronne na sporny znak towarowy "N. twórz kształtuj rozrywaj rozbijaj odbijaj rozciągaj magiczna plastelina nietoksyczna 3+" o nr [...] zostało udzielone z naruszeniem art. 129¹ ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 6 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Sąd stwierdza, że w przepisie tym chodzi o wyłączenie spod ochrony oznaczeń opisowych, które mogą być używane w obrocie do przekazania określonej informacji o cechach znajdującego się w wykazie towaru, przy czym informacja wskazująca na określoną cechę jest jedyną, jaka jest przekazywana przez to oznaczenie. Zatem rejestracji nie podlegają te oznaczenia, które stanowią opis właściwości towarów objętych zakresem ochrony. Ponadto opisowość wykluczająca rejestrację musi cechować się aktualnością, konkretnością i bezpośredniością, co oznacza, m.in., że pomiędzy oznaczeniem a sygnowanymi nim towarami musi wystąpić związek o charakterze bezpośrednim i rzeczywistym. Słusznie zauważył organ patentowy, że związek taki będzie istniał wtedy, gdy właściwy krąg odbiorców natychmiast i bez namysłu rozpozna w badanym oznaczeniu opis towarów lub ich cech, tzn. opisowość takiego oznaczenia musi być oczywista i niewątpliwa z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy towarów. Sąd stwierdza, że zgodnie z literalnym brzmieniem ww. przepisu nie podlegają rejestracji oznaczenia, które składają się wyłącznie z oznaczeń informacyjnych. Oznaczenia takie mogą być jednak elementem zawartym w złożonym znaku towarowym, jednakże znak towarowy, w którym jeden lub kilka elementów ma charakter opisowy, nie będzie automatycznie wyłączony od rejestracji, lecz jego zdolność odróżniająca jest badana na zasadach ogólnych, które nakazują oceniać znak towarowy jako całość.

Badając zgromadzony materiał dowodowy Sąd nie stwierdził, iż sporny znak towarowy posiada względem sygnowanych towarów charakter opisowy, ponieważ przedstawia elastyczny element wykonany z plasteliny i informuje, iż opakowanie zawiera wielokolorowe elementy z plasteliny. Na tę okoliczność zwrócił także uwagę Urząd Patentowy.

Słusznie wskazał organ, że kompozycja słowno-graficzna tworząca sporny znak posiada zdolność odróżniającą względem sygnowanych nim towarów, tj. plastelina, modelina, materiały i masy plastyczne służące do zabawy i/lub tworzenia ozdób oraz zabawek - z klasy 16 oraz zabawki, gry, zestawy zabawkowe zawierające materiały i masy plastyczne - z klasy 28.

Sporny znak towarowy jest znakiem towarowym słowno-graficznym, przy czym użyta w nim grafika jest wielobarwna i rozbudowana - przedstawia fantazyjnego ludzika w kolorze czerwonym i trzy odbijające się kulki w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym, usytuowane na żółto-pomarańczowym tle. W górnym prawym rogu widnieje składający się z kolorowych, przedstawionych pogrubioną czcionką liter, napis "N.", Pod ludzikiem umieszczono fioletowo-czerwony napis "Magiczna plastelina", zaś z lewej jego strony, na kolorowych tlach napisy "Twórz", "Kształtuj", "Rozrywaj", "Rozbijaj", "Odbijaj", "Rozciągaj", a także "Nietoksyczna 3+". Trudno zgodzić się ze stanowiskiem strony skarżącej, iż dominujący w znaku spornym (największy, umieszczony prawie centralnie, w intensywnym kolorze czerwonym) fantazyjny ludzik posiadający oczy, nos, uśmiechniętą buzię, wzniesione brwi, dłoń z palcami, otoczony kolorowymi kuleczkami itd. stanowi jedynie typowy, elastyczny element wykonany z plasteliny, który wskazuje na jakiekolwiek cechy towarów występujących w wykazie. Podobnie słowo "N.", zbudowane z wielobarwnych liter i umieszczone w górnym, prawym rogu spornego znaku ma charakter fantazyjny względem oznaczanych nim towarów i nie wskazuje na jakąkolwiek ich właściwość. Stwierdzić również nalży, iż wnioskodawca nie wykazał, aby słowo "magiczna" opisywało konkretne cechy plasteliny, modeliny, materiałów i mas plastycznych, zabawek, gier, i zestawów zabawkowych. Wprawdzie sporny znak towarowy zawiera również wyrazy, takie jak: nietoksyczna, plastelina, twórz, kształtuj, rozrywaj, rozbijaj, odbijaj, rozciągaj, czy element "3+", które wskazują na rodzaj oznaczanego towaru, jego właściwości oraz przeznaczenie, jednakże, nie mają one charakteru dominującego w spornym znaku, w związku z czym nie będą determinować jego postrzegania w całości jako wskazującego wyłącznie na określone cechy towarów. W okolicznościach niniejszej sprawy, Sąd zgadza się ze stanowiskiem Kolegium Orzekające, iż sporny znak towarowy, postrzegany przez przeciętnych odbiorców jako całość, w odniesieniu do towarów objętych zakresem ochrony, nie ma charakteru opisowego, a tym samym posiada zdolność odróżniającą.

Zarzutem stawianym przez wnioskodawcę było naruszenie przy udzielaniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego, lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Zdaniem Sądu wnioskodawca nie wykazał, że w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy na podstawie ww. przepisu.

Słusznie zdaniem Sądu organ stwierdził, iż wnioskodawca nie wykazał, że docelowi odbiorcy plasteliny, mas plastycznych oraz zabawek będą postrzegać znak sporny jako składający się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Zdaniem Sądu nie ma podstaw, aby uznać, iż, np. występujące w znaku spornym słowo "N." przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, tj. przed dniem 23 maja 2016 r., weszło do języka potocznego, lub było zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych w Polsce. Żaden z przedłożonych przez stronę dowodów nie wskazuje na okoliczność, iż ww. słowem "N." odbiorcy posługują się w języku "mówionym", w życiu codziennym, w swobodnej rozmowie, czy, że jest ono stosowane powszechnie przez wielu przedsiębiorców w obrocie pełniąc samodzielną funkcję znaczeniową, tzn. pozwala skrótowo wyrazić określoną treść. "Przez utrwalone praktyki handlowe" należy bowiem rozumieć dające się zaobserwować w obrocie, powtarzalne zachowania, polegające na posługiwaniu się pewnym oznaczeniem w związku z dokonywanymi czynnościami handlowymi, których celem jest sprzedaż towarów bądź usług... wyłączeniem .... są zatem objęte powszechnie używane oznaczenia..." ("System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej" pod redakcją Ryszarda Skubisza Wydawnictwo C.H. Bek Warszawa 2017 r.).

Zdaniem Sądu materiały dowodowe przedstawione przez wnioskodawcę nie świadczą również o tym, aby słowo "magiczna" funkcjonowało na polskim rynku, przed datą zgłoszenia spornego znaku, jako określenie potoczne lub zwyczajowo używane w odniesieniu do plasteliny czy modeliny. W rozpatrywanej sprawie brak jest także podstaw do uznania, iż grafika spornego znaku przedstawiająca fantazyjnego, plastelinowego ludka była zwyczajowo używana przed datą zgłoszenia spornego znaku w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca stwierdził, iż od lat jest wprowadzona pewna forma sprzedaży plasteliny i produktów plastelino-podobnych, polegająca na umieszczaniu ww. towarów w małych pojemniczkach wewnątrz kartonowego pudełka ozdobionego kolorowymi malunkami atrakcyjnymi dla dzieci. Należy podkreślić, na co wskazał Urząd Patentowy, iż przedmiotem analizy w rozpatrywanej sprawie nie był kształt kartonowego pudełka i umieszczonych w nim małych pojemniczków zawierających towar, a jedynie grafika w postaci plastelinowego ludzika usytuowanego na kolorowym tle i napisy.

W ocenie Sądu zaprezentowane przez skarżącego na (k. 27 i 26 akt adm. Sprawy) grafiki umieszczone na opakowaniach plasteliny są różne od spornego znaku towarowego. Mają odmienne elementy słowne ("galaxy smile", "new bouncing putty", "turd man", "smile putty"], elementy graficzne (postać naukowca w kitlu, ufo, chłopiec i zwierzątka wykonane z plasteliny, twarze ludzików bez zęba itp.] oraz odmienną kolorystykę (przewaga barwy niebieskiej). Natomiast grafika opakowań wskazanych na kartach 21-20 i 24-23 jest faktycznie bardzo zbliżona do grafiki znaku spornego, jednakże, jak stwierdził sam wnioskodawca, powyższe ilustracje, które są łatwo dostępne w Internecie pochodzą z krajów, takich jak: Chińska Republika Ludowa, Rosja, Ukraina, Mołdawia i Kazachstan.

Wnioskodawca (obecnie skarżący) powołał się również na okoliczność, iż opakowanie towaru o nazwie "n.", o identycznej względem znaku spornego grafice, było uwidocznione od dnia 18 listopada 2015 r. w rosyjskim filmie reklamowym, umieszczonym na stronie internetowej youtube.com, co umożliwiło, w ocenie wnioskodawcy, zapoznanie się z ww. znakiem towarowym do dnia zgłoszenia spornego znaku do ochrony ok. 2 milionom osób tylko w Rosji. Odnośnie tej kwestii Sąd całkowicie podziela stanowisko Urzędu Patentowego, przedstawione w uzasadnieniu decyzji gdzie stwierdzono, że "o używaniu znaku na terytorium Polski nie przesądza sama "dostępność" tego znaku za pośrednictwem urządzeń elektronicznych. Na gruncie odmiennego poglądu, każdy znak towarowy, użyty przykładowo w domenie internetowej lub na stronie internetowej, mógłby być kwalifikowany jako używany w Polsce (z uwagi na charakter Internetu jako "przestrzeni bez granic"). Dlatego używaniem znaku na terytorium Polski jest tylko takie użycie znaku w Internecie, które wywołuje lub może wywołać skutek gospodarczy w Polsce" (patrz: "System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej" pod redakcją R. Skubisza, C.H. Beck Warszawa 2017 r.).

W tym miejscu Sąd zauważa, że ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby ww. podmioty używające znaku w środowisku cyfrowym (w handlu elektronicznym) podjęły lub miały wyraźny zamiar podjęcia działalności handlowej w Polsce w zakresie towarów pokrywających się z zakresem ochrony znaku spornego, lub aby istniał jakikolwiek związek oferty ich towarów prezentowanych w Internecie z polskim terytorium, w szczególności, że oferta ta jest skierowana do polskich konsumentów. Ponieważ skarżący nie przedłożył w toku postępowania administracyjnego dowodów potwierdzających, iż przedstawione na powyższych ilustracjach znaki towarowe były w ogóle używane przed datą zgłoszenia spornego znaku do ochrony w Polsce, to nie można było stwierdzić, że ich graficzne elementy (które zawiera znak sporny) są używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych na terytorium RP, w dodatku na tyle intensywnie, iż można określić to używanie mianem "zwyczajowego".

W ocenie Sądu wnioskodawca (obecnie skarżący) nie wykazał także, że w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy na podstawie art. 129¹ ust. 1 pkt 6 p.w.p.

Zgodnie z powyższym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze.

W świetle art. 7 kc, jeżeli ustawa uzależnia powstanie skutków prawnych od dobrej lub złej wiary należy domniemywać istnienie dobrej wiary. Oznacza to, że obowiązek wykazania złej wiary ciąży na wnioskodawcy, który na tej podstawie żąda unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. W piśmiennictwie przyjmuje się, iż pojęcie złej wiary w odniesieniu do zgłoszenia znaku towarowego obejmuje wszelkie przypadki nieuczciwego zgłaszania znaków towarowych, zaś zła wiara nie jest kwestią samego subiektywnego stanu osoby działającej, lecz także kwestią obiektywnych zdarzeń (vide: Ryszard Skubisz "Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana Zakamycze 2005).

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca upatrywał złej wiary po stronie uprawnionego przede wszystkim w tym, że uprawniony wiedział lub powinien był wiedzieć, iż inni uczestnicy rynku używają znaków identycznych lub podobnych do znaku spornego do sygnowania towarów identycznych lub podobnych, a mimo to zgłosił go do ochrony na swoją rzecz, przy czym znak ten był świetnie znany i kojarzony z konkretnym produktem, a nie dostawcą. Zdaniem skarżącego celem uprawnionego, który zgłosił do ochrony wyłącznie na swoją rzecz znak towarowy o koncepcji, kolorystyce i grafice bardzo zbliżonej, o ile nie identycznej, względem oznaczeń stosowanych wcześniej powszechnie zarówno na rynkach światowych (w szczególności na terenie byłego ZSRR), jak i na rynku polskim było uniemożliwienie innym podmiotom posługiwania się oznaczeniami wykorzystywanymi wcześniej w uczciwych praktykach handlowych przez niezliczoną ilość firm na świecie.

Zdaniem Sądu nie można podzielić stanowiska skarżącego o zgłoszeniu spornego znaku towarowego do ochrony w złej wierze.

W wyroku z dnia 1 czerwca 2009 r., sygn. akt C-529/07, Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że "sama okoliczność, iż zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używa od dawna w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, nie wystarczy, by stwierdzić istnienie złej wiary zgłaszającego. Z tego względu, aby dokonać oceny istnienia złej wiary, należy wziąć pod uwagę również zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego. Należy w tym względzie zauważyć, że zamiar zgłaszającego w odnośnej chwili jest elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy. Tak więc zamiar uniemożliwienia osobie trzeciej wprowadzania do obrotu towaru może w pewnych okolicznościach stanowić o złej wierze zgłaszającego. Tak jest zwłaszcza w przypadku, gdy okazuje się później, że zgłaszający zarejestrował jako znak towarowy oznaczenie bez zamiaru używania go wyłącznie po to, by uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek."

Zgadzając się w pełni z ww. stanowiskiem TSUE, Sąd stwierdza, że wnioskodawca nie wykazał, iż zgłoszenie znaku spornego miało charakter blokujący, ani też, że uprawniony zawłaszczył oznaczenie o ugruntowanej na polskim rynku pozycji, które było kojarzone przez konsumentów jako pochodzące od innego podmiotu. Uprawniony, jako pierwszy, zgłosił do ochrony sporny znak towarowy w Polsce. Pismo stanowiące przedsądowe wezwanie do zaprzestania naruszeń prawa z rejestracji znaku towarowego uprawniony skierował zarówno do wnioskodawcy, jak i do osoby prowadzącej działalność gospodarczą H." w R. w dniu 18 stycznia 2017 r., a więc po dacie uzyskania prawa ochronnego do spornego znaku towarowego, która miała miejsce w dniu 27 grudnia 2016 r. W świetle przedłożonego do akt sprawy materiału dowodowego, w ocenie Sądu, brak było podstaw, aby uznać ww. działanie uprawnionego jako przejaw złej wiary, nie zaś jako korzystanie z przysługującego mu prawa.

W tych okolicznościach nie można uznać, aby sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w złej wierze, tj. bez zamiaru jego używania, po to tylko, aby uniemożliwić wnioskodawcy i innym podmiotom wprowadzanie do obrotu towarów sygnowanych oznaczeniem identycznym lub bardzo zbliżonym.

Zdaniem Sądu, zaskarżona decyzja jest prawidłowa. Nie narusza przepisów postępowania oraz przepisów prawa materialnego. W toku postępowania administracyjnego Urząd Patentowy przeanalizował cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Urząd Patentowy wypełnił obowiązki wynikające z art. 7, 77 k.p.a. gromadząc w aktach administracyjnych dowody, które były konieczne do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.

Zaskarżona decyzja zawiera również niezbędne elementy określone w art. 107 k.p.a. zaś jej uzasadnienie wyjaśnia podjęte rozstrzygnięcie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.