Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1242/11
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2011-08-24 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 7, art. 8, art. 75 par. 1, art. 80, art. 107 par. 3
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: art. 145 par. 1 pkt 1 lit. c)
journal: Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wilk Sędziowie Sędzia WSA Waldemar Śledzik Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Paulina Paczkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w B. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej P. S.A. z siedzibą w B. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo "P." S.A. z siedzibą w B. (dalej zwane też skarżącą, wnioskodawcą) złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] września 2010 r. [...], który oddalił jej sprzeciw wobec udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzno-przestrzenny znak towarowy o numerze [...], udzielony na rzecz F. S.A. z siedzibą w Ł. (dalej zwanej też uprawnioną, uczestnikiem postępowania) zasądzając na rzecz uprawnionego koszty postępowania. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 246 i 247 ust. 2 w związku z art. 131 ust. 2 pkt 1 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm), dalej jako p.w.p.

Podstawę faktyczną stanowiły następujące ustalenia:

W dniu [...] grudnia 2008 r. wnioskodawca wniósł sprzeciw wobec udzielenia w dniu [...] sierpnia 2006 roku prawa ochronnego na przestrzenny znak towarowy pod numerem [...] przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 33 tj. wódek na rzecz F. S.A. z siedzibą w Ł.

Jako podstawę prawną sprzeciwu wnioskodawca wskazał art. 255 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 131 ust. 2 pkt 1 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. Podniósł, że na jego rzecz zarejestrowane zostały znaki towarowe o numerach [...] do sygnowania wódek (klasa 33) i [...] do sygnowania wyrobów alkoholowych (klasa 33). Odnośnie zarzutu z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. podnosił renomę obu znaków.

Powołując art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wskazał na identyczność towarów, widoczne podobieństwo wizualne i koncepcyjne porównywanych znaków towarowych. Stanowią je butelki o charakterystycznym kształcie z umieszczonym w środku źdźbłem trawy. Podnosił, że źdźbło trawy jest charakterystyczną cechą wizerunku produktu, a długotrwała obecność na rynku przeciwstawionych oznaczeń spowodowała u odbiorców powstanie przekonania, że produkt alkoholowy wykorzystujący motyw źdźbła trawy pochodzi od wnoszącego sprzeciw. Na powyższe okoliczności wnioskodawca złożył liczne materiały, między innymi zdjęcia butelek sygnowanych znakiem towarowym "Żubrówka", fragment książki J. Cieślaka "Od abbocado do żubrówki. Wszystko o napojach", a także fragment przewodnika "Wallpaper City Guide Warsaw". Przywołał także decyzję Urzędu Patentowego RP z [...] lutego 1993 r. w sprawie unieważnienia prawa do znaku o numerze [...] przedstawiającego butelkę z trawką, gdzie podstawę stanowiła jego kolizja z prawem do znaku towarowego o numerze [...]. Dla potwierdzenia renomy oznaczeń wnioskodawca przedstawił m.in. dyplomy nadane przez krajowe i międzynarodowe organizacje, w szczególności dyplomy za jakość oraz pozycję rynkową wódki sprzedawanej w butelkach ze źdźbłem trawy, wyniki badań rynkowych potwierdzające wysoką pozycję przeciwstawionych znaków towarowych, a także artykuły z czasopism specjalistycznych. Podkreślił wpływ powszechnej znajomości swoich znaków towarowych na szeroki zakres ich ochrony.

Odnośnie naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. uznał, że strategia uprawnionego dokonywania zgłoszeń do spornego znaku towarowego świadczy o jego złej wierze, wynikając "z góry powziętego zamiaru upodobnienia swojego produktu do marki »Żubrówka« poprzez nadanie mu pełnego zestawu chronionych cech" i dotyczy okresu sprzed daty zgłoszenia spornego znaku towarowego.

W odpowiedzi uprawniony do spornego prawa uznał sprzeciw za bezzasadny i wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. stwierdził, iż sporny znak stanowi "kompilację będących przedmiotami chronionych (...) i nieatakowanych przez osoby trzecie, samoistnych praw ochronnych" o numerach [...] oraz [...]. Jego zdaniem, o dystynktywnym charakterze spornego znaku decydują charakterystyczna butelka i naniesione na nią logo. Podnosił, iż w obrocie występują coraz częściej wódki z "usytuowanymi w butelkach elementami wskazującymi na charakterystyczny dla danego trunku sposób jego wytworzenia, związane z konkretnymi własnościami organoleptycznymi wyrobu". Przedstawił zdjęcia butelek wódek z tego rodzaju elementami umieszczonymi w środku. Wskazał też, że w stosunku do stanowiącego własność wnioskodawcy prawa ochronnego [...] wszczęte zostało z wniosku B. postępowanie o jego unieważnienie (sprawa [...]), a wydana w tej sprawie decyzja UPRP nie jest jeszcze decyzją prawomocną. Odnośnie zarzutu z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. uprawniony zakwestionował renomę znaku o numerze [...], ale przyznał tę cechę oznaczeniu o numerze [...] z powodu występującego na butelce elementu słownego "Żubrówka", przy czym nie można stwierdzić podobieństwa porównywanych oznaczeń. Nie zgodził się z zarzutem naruszenia normy z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. wskazując, że udzielenie prawa ochronnego na sporny znak nastąpiło po wnikliwym zbadaniu podobieństwa spornego oznaczenia ze znakami zgłoszonymi lub chronionymi z wcześniejszym pierwszeństwem.

Na rozprawie uprawniony podniósł, że wnoszący sprzeciw w niniejszej sprawie złożył także wnioski o unieważnienie praw ochronnych o numerach [...] i [...] chronionych na jego rzecz (odpowiednio sprawy o sygn. [...] i [...]), przy czym Urząd Patentowy RP oddalił wnioski, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na skutek złożonych skarg, wyrokami z 16 grudnia 2009 r. utrzymał w mocy decyzje organu. Wskazywał, że stan faktyczny w niniejszej sprawie jest analogiczny do cytowanych spraw. Podkreślił, iż z orzeczeń sądowych wynika, że znak uprawnionego o numerze [...] nie jest znakiem renomowanym. Całościowa ocena znaków nie prowadzi do stwierdzenia podobieństwa między nimi.

Wnioskodawca powołał się dodatkowo na przysługujące mu prawo ochronne do znaku towarowego [...] przeznaczonego do sygnowania napojów alkoholowych. Podkreślił, że dla odbiorcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy znaków. Głównym elementem identyfikacji wódki "Żubrówka" zawsze pozostawało - oprócz etykiety z nazwą - źdźbło trawy umieszczone w każdej butelce produktu. Wizualne podobieństwo znaków przeciwstawionych i znaku spornego polega na występowaniu w butelce zielonego źdźbła trawy, zatem porównywane znaki zawierają identyczne elementy dominujące.

W piśmie z [...] sierpnia 2010 r. uprawniony podniósł, że w obrocie występuje wiele zarejestrowanych znaków towarowych (etykiety) do sygnowania napojów alkoholowych, które jednoznacznie kojarzą się z gatunkiem lub smakiem. Wobec tego wolność używania określonych oznaczeń winna dotyczyć także wódki na trawie żubrowej, a zwłaszcza źdźbło trawy umieszczone w butelce nie powinno stanowić przedmiotu wyłączności. Odnosząc się do przedstawionego przez stronę przeciwną dokumentu "Badanie opinii konsumentów na temat butelki Żubrówki" z lutego 2008 r. podkreślił, że znajomość dotyczy gatunku wódki, a nie konkretnej marki. Jest wynikiem wieloletniej działalności przedsiębiorstw państwowych działających pod nazwą P. Sposób wytwarzania wódki typu żubrówka nie jest chroniony na podstawie praw wyłącznych, a zatem wszyscy producenci napojów alkoholowych mogą taką wódkę wytwarzać, niezbędne jest umożliwienie tym producentom swobodnego dostępu do tych elementów, które wskazują na rodzaj wytwarzanej wódki (trawka).

W piśmie z [...] sierpnia 2010 r. wnoszący sprzeciw m.in. podniósł dodatkowo kwestię formalną, iż w odpowiedzi na sprzeciw uprawniony złożył jedynie niepodpisane pismo i dopiero na rozprawie w dniu [...] kwietnia 2010 r. formalnie wyraził bezskuteczność sprzeciwu. Za unieważnieniem spornego prawa przemawia też, że do znaku o numerze [...] został w całości "inkorporowany motyw »butelki z trawką« stanowiący znak [...]". Umieszczenie w butelce jakiegoś przedmiotu jest nietypowe i "często może prowadzić do posiadania przez taką kombinację zdolności odróżniającej". Ponadto możliwość odwoływania się do trawy żubrowej jako elementu wpływającego na smak wódki regulują odrębne przepisy (m.in. § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Tym samym uprawniony nie musi w celu wskazania na gatunek wódki korzystać z oznaczenia myląco podobnego do należącego do wnoszącego sprzeciw znaku towarowego o numerze [...]. Wnoszący sprzeciw podnosił, że renoma chronionych na jego rzecz znaków towarowych o numerach [...],[...],[...],[...] i [...] została potwierdzona przez Urząd Patentowy w sprawach o sygn. [...] i [...]). Uprawniony do spornego prawa permanentnie dokonywał zgłoszeń znaków towarowych coraz bardziej podobnych do oznaczeń zarejestrowanych na rzecz wnoszącego sprzeciw, np. znaki towarowe zarejestrowane pod numerami [...],[...],[...],[...] oraz [...].

Kolegium Orzekające oddaliło sprzeciw. Ustaliło, że sporny znak towarowy został zgłoszony w dniu [...] sierpnia 2006 r., czyli zastosowanie w sprawie mają przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej, w brzmieniu ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z 2003 r. (Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

Odnosząc się na wstępie do zarzutu dokonania zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze organ wskazał, że stan faktyczny sprawy nie pozwala na zastosowanie przepisu art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. i w katalogu przykładów prezentowanych w orzecznictwie lub doktrynie nie pojawia się taki przypadek złej wiary gdzie działania uprawnionego do spornego prawa miałyby na celu upodobnienie jego znaków towarowych do znaków towarowych wnoszącego sprzeciw. Taka możliwość istniałaby, jeśliby uznać podobieństwo znaku towarowego spornego i oznaczeń przeciwstawionych, ale organ stwierdził, że taki przypadek nie ma miejsca. Jego zdaniem, wnoszący sprzeciw nie udowodnił, że w dacie zgłoszenia przedmiotowego oznaczenia uprawniony działał w złej wierze.

Odnosząc się do zarzutu z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. organ wskazał, że przepis ma zastosowanie wówczas, gdy łącznie spełnione zostały trzy przesłanki: podobieństwo lub identyczność oznaczeń, podobieństwo lub identyczność towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, oraz istnienie możliwości spowodowania wśród odbiorców błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu między znakami.

Ustalił, że znaki towarowe wnoszącego sprzeciw o numerach [...],[...] i [...] są przeznaczone do sygnowania odpowiednio wódek, wyrobów alkoholowych i napojów alkoholowych (klasa 33). Z kolei wykaz towarów i usług znaku spornego o numerze [...] jest przeznaczony do sygnowania towarów w klasie 33, tj. wódek. Oznacza to, że między porównywanymi towarami zachodzi stosunek identyczności.

Ustalił, że towary, w odniesieniu do których wystąpiono o rejestrację, stanowią towary powszechnego użytku przeznaczone dla ogółu konsumentów. W związku z tym za właściwy krąg odbiorców przyjął przeciętnych konsumentów, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (wyrok Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 22 czerwca 1999 r., sygn. akt C-342/97).

Stwierdził, że poddał ocenie podobieństwo obu znaków towarowych w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, a z pominięciem drobnych lub nieistotnych różnic między nimi, poprzez ocenę ogólnego wrażenia wywieranego przez znaki towarowe postrzeganego jako całość.

Odnośnie do płaszczyzny wizualnej zaznaczył, iż porównywane znaki towarowe mają charakter przestrzenny, a dodatkowo w oznaczeniach przeciwstawionych zarejestrowanych pod numerami [...] i [...], także w znaku spornym o numerze [...] występują elementy słowno-graficzne (zakwalifikował je jako znaki słowno-graficzno-przestrzenne). Przedstawił graficzny obraz porównywanych oznaczeń [...],[...],[...] i ustalił, że znaki towarowe o numerach [...] oraz [...] zawierają w swojej strukturze napis "POLMOS ŻUBROWKA BISON BRAND VODKA" oraz wyobrażenie żubra. Z kolei znak sporny składa się z napisu "PŁ 1764" oraz stylizowanego herbu. Ocenił, że porównywane oznaczenia posiadają zupełnie inną treść. Odnośnie warstwy wizualnej: kształtu opakowań i ich zawartości stwierdził, że kształt butelek jest inny: znaki [...] i [...] stanowią przykład butelek używanych powszechnie do sprzedaży wódki w latach 80- i 90-tych ubiegłego wieku. Takie butelki występują także obecnie w znacznej liczbie na rynku. Tym samym oznaczenia te oceniane per se nie posiadają zdolności odróżniającej. Znak wnoszącego sprzeciw o numerze [...] przedstawia butelkę o elementach dystynktywnych, na które składają się brak gładkiej powierzchni (np. zdobienie w postaci napisu) oraz tulejkowata szyjka. Podobnie oznaczenie sporne nie stanowi przykładu butelki użytej w znakach o numerach [...] i [...]. Znak o numerze [...] posiada zdobienie jedynie w postaci pogrubienia szkła w dolnej części butelki. Organ wskazał, że we wszystkich porównywanych znakach występuje element wspólny, który stanowi źdźbło trawy występujące we wnętrzu butelek. Ocenił, że porównywane znaki nie są do siebie podobne w warstwie wizualnej z uwagi na występujące różnice, które przeważają nad jednym elementem identycznym (tj. źdźbło trawy).

Odnosząc się do płaszczyzny znaczeniowej, Kolegium Orzekające oceniło, że treść porównywanych znaków, tj. odpowiednio "POLMOS ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA" oraz "PŁ 1764" powoduje, że nie ma podstaw do stwierdzenia podobieństwa. Element w postaci źdźbła trawy może nasuwać potencjalnym konsumentom pewne skojarzenia, że chodzi o wódkę na bazie trawy żubrowej. Powołał się na § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskie, które określa wymagania dla napoju spirytusowego "Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej". Na tej podstawie organ przyjął, że podmioty produkujące taką wódkę będą posługiwały się w obrocie znakami zawierającymi element w postaci źdźbła trawy dla wskazania na rodzaj wódki.

Zdaniem Kolegium Orzekającego, także w sferze fonetycznej nie występuje podobieństwo z uwagi na odmienną, przedstawioną powyżej, treść porównywanych znaków towarowych. Za adekwatny do niniejszej sprawy uznało wywód zaprezentowany w wyroku z 22 października 2008 r., gdzie WSA w Warszawie oceniał ewentualne, zbieżne elementy znaków, np. fonetyczny dotyczący trzech początkowych liter jako zneutralizowany i zdominowany przez całościowe wrażenie jakie wywierają porównywane oznaczenia.

Oceniając ostatnią badaną przesłankę z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. - możliwość, wskutek używania znaku towarowego, spowodowania wśród odbiorców błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu między znakami przeciwstawionymi a znakiem spornym, Urząd Patentowy RP stwierdził, że miał na uwadze przede wszystkim warunki obrotu dotyczące przedmiotowych towarów. Uwzględnił, wskazany na wstępie, model przeciętnego odbiorcy, ukształtowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości WE dla celów całościowej oceny niebezpieczeństwa konfuzji, jako osoby dobrze poinformowanej, należycie uważnej i ostrożnej. Równocześnie zwrócił uwagę, że ETS podkreślił, iż poziom spostrzegawczości przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów lub usług. Przedmiotem oceny są znaki słowno-graficzno-przestrzenne, które składają się z butelek i występujących na nich i w środku zdobień. Przyjął, że odnośnie napojów alkoholowych, dla którego to towaru znaki są przeznaczone, przeciętni odbiorcy będą zwracali znaczącą uwagę na znak towarowy widniejący na opakowaniu lub na samo opakowanie. W literaturze podkreśla się, że opakowanie funkcjonuje obecnie jako "niemy sprzedawca", a jego wygląd wpływa na decyzje konsumenckie odbiorców. A zatem wyróżniające się i atrakcyjne wizualnie opakowanie może spowodować, że klient wybierze właśnie dany produkt (K. Jasińska, Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej, Warszawa 2010).

Te rozważania Kolegium Orzekające uznało za adekwatne do opakowania stworzonego przez uprawnionego do spornego prawa które, jego zdaniem, różni się od pozostałych opakowań występujących na rynku. W konsekwencji, wobec stwierdzenia braku podobieństwa porównywanych znaków uznało, że i trzecia z przesłanek art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie została spełniona.

Dodatkowo, Kolegium Orzekające uznało, że znak o numerze [...] posiada małą zdolność odróżniającą i nie jest oznaczeniem renomowanym powołując się na decyzję z [...] lipca 2008 r., sygn. akt [...], a także wyrok WSA w Warszawie z 10 maja 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 2038/09. Tego rodzaju oznaczenia są kwalifikowane jako słabe znaki towarowe, a doktryna i orzecznictwo przyznają im ograniczoną ochronę prawną. Powołało się na praktykę Urzędu Patentowego RP, gdzie na znaki towarowe w postaci butelek bez dodatkowych zdobień nie są udzielane prawa wyłączne (zob. zgłoszenia znaków towarowych o numerach [...] i [...]). Zaznaczył, że w przypadku opakowań o ich zdolności odróżniającej decyduje przede wszystkim ornamentacja (zob. K. Jasińska, Naśladownictwo...).

Uznało, że skarżący jako podmiot uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znaki towarowe, korzystając z przysługujących mu uprawnień nie może dążyć do zawłaszczenia ogółu skojarzeń odnoszących się do rodzaju danego towaru - w tym przypadku źdźbła trawy żubrowej.

Odnosząc się do naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. organ wskazał, że przepis ma zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy kumulatywnie spełnione zostały trzy przesłanki: zachodzi renoma znaku wcześniejszego, podobieństwo lub identyczność oznaczeń oraz uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub wywarcie szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Punkt wyjścia stanowi stwierdzenie renomy przeciwstawionych znaków towarowych. Powołał się na poglądy ukształtowane w tym zakresie przez orzecznictwo w zakresie metody oceny renomy: bezwzględnej i względnej. Pierwsza z nich uwzględnia znajomość znaku towarowego, biorąc pod uwagę przede wszystkim procentowo określony stopień jego znajomości na rynku (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 757/07). Metoda względna kładzie nacisk inne kryteria, w tym stopień znajomości znaku, udział w rynku pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów, zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem, terytorialny i czasowy zasięg używania znaku, licencje udzielone na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów, wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych, rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku, a także relację cenową do towarów substytucyjnych. Organ powołał się na wyrok ETS z dnia 14 września 1999 r., sygn. akt C-375/97, decyzja OHIM z dnia 25 kwietnia 2001 r., sygn. akt R 283/1999-3, a także wyrok NSA z dnia 21 listopada 2006 r. sygn. akt II GSK 181/06. Środkami dowodowymi mogą być: badania opinii publicznej, nagrody i wyróżnienia, publikacje prasowe, rankingi, raporty, faktury i inne dokumenty handlowe, a także różnorakie materiały reklamowe.

Na tej podstawie organ ocenił, ze wnoszący sprzeciw przedłożył liczne materiały dowodowe, ale świadczą one o wysokiej pozycji rynkowej "Żubrówki", w szczególności w sektorze wódek kolorowych. Z przedłożonych przez stronę badań rynkowych, przeprowadzanych w latach 1997-2000, wynika, że w okresie tym, wódka "Żubrówka" zajmowała pierwsze miejsce w rankingu marek wódek kolorowych kupowanych przez klientów. Wnoszący sprzeciw przedstawił materiały w postaci artykułów (np. karta 83 akt sprawy, tom I), kopie zezwoleń na oznaczanie wyrobu "Żubrówka" znakiem jakości "1" (karty 59-62 akt sprawy, tom I), kopie dyplomów i nagród przyznawanych temu produktowi w latach 1962-2000 (karty 39-58 akt sprawy, tom I), a także kopie publikacji prasowych zawierających wyniki badań opinii publicznej z lat 1997-2003 (karty 25-38 akt sprawy, tom I). Dodatkowo w aktach sprawy znajdują się badanie marketingowe dotyczące rynku wódek w Polsce (karty 1-18 akt sprawy, tom I) oraz "Badanie opinii konsumentów na temat butelki Żubrówki. Raport z badania" (karty 143 i nast. akt sprawy, tom I).

Ocenił, że w zdecydowanej większości materiałów przedmiotem informacji jest znak towarowy słowny "Żubrówka", względnie butelka oznaczona etykietą ze słowem "Żubrówka". Jedynie analiza "Badanie opinii konsumentów na temat butelki Żubrówki. Raport z badania" przygotowana przez TNS OBOP dotyczy butelki z włożonym doń źdźbłem trawy, ale pochodzi z lutego 2008 r. i nie może w związku z tym zostać wzięte pod uwagę (zgłoszenie spornego znaku nastąpiło w dniu [...] sierpnia 2006 r.).

Organ ocenił, że przedstawione materiały świadczą o renomie znaków o numerach [...] i [...], natomiast nie potwierdzają renomy znaku towarowego o numerze [...]. Powołał się na ocenę dokonaną w decyzji z [...] lipca 2008 r., sygn. akt [...], a także w wyroku WSA w Warszawie z 10 maja 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 2038/09. W powołanej decyzji organ stwierdził, że materiał "zgromadzony w przedmiotowej sprawie pozwala na ustalenie istnienia renomy tych znaków towarowych, należących do wnioskodawcy, w których w warstwie słownej występuje element słowny »Żubrówka«, pod warunkiem że ma on istotne znaczenie dla całościowego odbioru tych znaków przez konsumenta". Odniosło się wyłącznie do znaku zarejestrowanego pod numerem [...], a za renomowany został uznany bezpośrednio jedynie słowny znak "Żubrówka". Urząd Patentowy zaznaczył wówczas, że znak towarowy o numerze R-85811 w takiej postaci butelki bez etykiety, nie jest używany w obrocie gospodarczym przez wnoszącego sprzeciw i tym samym nie można stwierdzić jego renomy.

Druga z przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dotyczy podobieństwa lub identyczności znaków renomowanych, czyli oznaczeń zarejestrowanych pod numerami [...] oraz [...], i znaku spornego. W tym przypadku odniósł się do wyżej powołanej analizy porównawczej, według której nie ma podstaw do stwierdzenia podobieństwa, a tym bardziej identyczności.

Organ stwierdził, że podstawową kwestią jest istnienie pewnego stopnia podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a spornym oznaczeniem, z powodu którego dany krąg odbiorców kojarzy je ze sobą. Stwierdzenie, że występuje między nimi związek niekoniecznie oznacza jednak możliwość pomyłki. Wystarczy, by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a innym oznaczeniem skutkował wywołaniem u danego kręgu odbiorców przekonania, że między oznaczeniem a znakiem występuje pewien związek (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 10 kwietnia 2008 r., sygn. akt C-102/07).

Na tej podstawie Kolegium Orzekające uznało, że renomowane znaki przeciwstawione oraz znak sporny posiadają liczne, charakterystyczne dla siebie cechy przesądzające o braku podobieństwa pomiędzy nimi. Wskazało na zasadniczo odmienny i indywidualny charakter zarówno spornego znaku towarowego jak i grupy wcześniejszych, renomowanych znaków towarowych wnoszącego sprzeciw, dominujące i wyraźne różnice pomiędzy nimi. Te okoliczności oznaczają brak istnienia pomiędzy tymi znakami więzi, ocenianej z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, mogącej prowadzić do naruszenia renomy znaków wnioskodawcy. Brak spełnienia drugiej przesłanki uniemożliwia zdaniem Kolegium Orzekające zastosowanie cytowanego przepisu.

Kolegium Orzekające nie uwzględniło przywołanej przez wnoszącego sprzeciw decyzji z [...] lutego 1993 r. wskazując, że rozstrzygnięcie to dotyczyło zupełnie innego staniu faktycznego, a znak towarowy o numerze [...] przedstawia butelkę ze źdźbłem trawy bez żadnych dodatkowych elementów zdobniczych.

Oceniło, że uprawniony w przewidzianym terminie uznał sprzeciw za bezzasadny i nie było podstaw do umorzenia postępowania. Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnęło w oparciu o art. 256 ust. 2 p.w.p.

W bardzo obszernej skardze skierowanej na powyższą decyzję do tut. Sądu skarżąca domagała się jej uchylenia i zasądzenia kosztów postępowania.

Zarzuciła:

1. na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. - naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

1.1. naruszenie art. 247 ust. 2 p.w.p oraz art. 63 § 2 i 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p poprzez uznanie, że uprawniony we właściwym terminie uznał sprzeciw za bezzasadny;

1.2. naruszenie art. 7, 8, 11, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p poprzez niedokonanie przez UPRP własnych ustaleń faktycznych na okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy:

a) niedokonanie własnych ustaleń odnośnie renomy znaków skarżącego [...],[...] oraz [...] przeciwstawianych znakowi [...], elementów dominujących przedmiotowych znaków oraz poziomu ich zdolności odróżniającej uzyskanej w wyniku używania;

b) zastąpienie własnej analizy stanu faktycznego niniejszej sprawy i zebranego materiału dowodowego, w tym w szczególności w zakresie analizy zdolności odróżniającej znaku [...] oraz renomy znaków [...],[...] i [...], ustaleniami UP poczynionymi w innych sprawach, wydanych w oparciu o inny stan faktyczny oraz materiał dowodowy, w szczególności pozbawionych analizy istotnego dowodu w postaci badania opinii publicznej przeprowadzonego przez TNS OBOP (strona 13 oraz 15 uzasadnienia zaskarżonej decyzji);

1.3. naruszenie art. 7, 8, 11, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p poprzez dokonanie zupełnie dowolnych i nie znajdujących poparcia w materiale dowodowym ustaleń faktycznych, w szczególności że:

a) znak o numerze [...] posiada niską zdolność odróżniającą i nie jest oznaczeniem renomowanym (strona 13 uzasadnienia decyzji);

b) przeciętni odbiorcy napojów alkoholowych "będą zwracali znaczącą uwagę na znak towarowy widniejący na opakowaniu lub na samo opakowanie", co zmniejsza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, podczas gdy w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że spostrzegawczość konsumentów jest co do zasady przeciętna, zaś w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z towarami konsumpcyjnymi, powszechnego użytku, co też organ zauważył (strona 12 uzasadnienia decyzji), wobec których poziom spostrzegawczości przeciętnego konsumenta jest dużo niższy, przez co odbiorca może być łatwiej wprowadzony w błąd;

c) celem korzystania przez skarżącego z przysługujących mu praw ochronnych na znaki towarowe jest dążenie do zawłaszczenia ogółu skojarzeń odnoszących się do rodzaju danego towaru (strona 13 uzasadnienia decyzji),

d) "można zatem założyć, że podmioty produkujące taką wódkę będą posługiwały się w obrocie znakami zawierającymi element w postaci źdźbła trawy dla wskazania na rodzaj wódki" (strona 11 uzasadnienia decyzji);

1.4. naruszenie art. 7, 8, 75 § 1, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p poprzez pominięcie dowodów zgłoszonych przez Skarżącego na okoliczność faktyczną istotną dla zastosowania przepisów prawa materialnego w postaci ustalenia elementu dominującego porównywanych znaków i zakresu renomy, w szczególności badania TINS OBOP, zeznań świadka Ireneusza Kaczora, decyzji UPRP z dnia 26 lutego 1993 r. (sygn. akt Sp. 188/92), fragmentu przewodnika "Wallpaper City Guide Warsa w" oraz artykułu z lutego 1999 r. "Preferencje klientów - alkohole wysokoprocentowe";

1.5. naruszenie art. 7, 8, 75 § 1, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p poprzez pominięcie dowodów zgłoszonych przez skarżącego na okoliczności faktyczne istotne dla zastosowania przepisów prawa materialnego, w tym nierozważenie i pominięcie:

a) dowodów na posiadanie renomy przez znaki towarowe skarżącego;

b) dowodów na posiadanie przez znaki skarżącego wtórnej zdolności odróżniającej i istnienie zwiększonego ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd;

c) dowodu z innych postaci znaku, używanych przez firmę P. (załącznik nr 4 do sprzeciwu) oraz zeznań świadka I. K. oraz przekształceń postaci znaku firmy P. (analiza w piśmie z [...] sierpnia 2010 r.), na istnienie ryzyka skojarzenia znaku późniejszego ze znakami wcześniejszymi, polegającego na uznaniu, że stanowi on pochodną ww. znaków i jest używany przez przedsiębiorstwo skarżącego lub przedsiębiorstwo powiązane ze Skarżącym prawnie lub organizacyjnie, w szczególności w sytuacji wysokiego podobieństwa pomiędzy firmami obu podmiotów;

d) wyżej wymienionych dowodów oraz dowodu z dokumentu "Porozumienia przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego grupy Polmos w sprawie ogólnopolmosowskich znaków towarowych", na istnienia po stronie uprawnionego złej wiary w rozumieniu art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p, podczas gdy z przedstawionych dowodów wyraźnie wynika intencja uprawnionego do coraz większego upodabniania swoich znaków do znaków towarowych skarżącego, pomimo zawarcia stosownego porozumienia, a tym samym faktycznego ograniczania możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez skarżącego pod tym oznaczeniem, podczas gdy istnienie złej wiary należy oceniać z uwzględnieniem okoliczności objętych chronologią zdarzeń zaistniałych zarówno przed jak i po dacie rejestracji danego znaku towarowego;

1.6. naruszenie art. 7, 8, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. poprzez dowolną, oderwaną od zasad ocenę materiału dowodowego, nie uwzględniającą okoliczności istotnych dla zastosowania przepisów prawa materialnego:

a) niedokonanie oceny podobieństwa znaku towarowego [...] oddzielnie w odniesieniu do każdego ze znaków skarżącego: [...],[...] oraz [...], lecz łącznej oceny podobieństwa wszystkich znaków,;

b) błędne ustalenie, że znak [...] nie jest podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2) p.w.p do przeciwstawianych mu znaków Skarżącego [...],[...] oraz [...];

c) nieuzasadnione koncentrowanie się w ocenie podobieństwa znaków towarowych na elementach znaku późniejszego, które nie posiadają zdolności odróżniającej lub charakteryzują się niską zdolnością odróżniającą (przetłoczenia szkła, etc.) oraz pominięcie wyraźnie widocznego elementu w postaci źdźbła trawy, a jednocześnie są mało widoczne dla konsumentów przy ogólnym porównaniu tych oznaczeń przestrzennych, pomimo zakwestionowania tej okoliczności przez Skarżącego;

d) pominięcie potrzeby ustalenia elementów dominujących znaku spornego i przeciwstawionych znaków towarowych, pomimo, że konsument skupia swoją uwagę głównie na tych elementach;

e) niedokonanie odrębnej oceny podobieństwa znaków towarowych w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3) p.w.p oraz mechaniczne przeniesienie oceny podobieństwa znaków, dokonanej w oparciu o art. 132 ust. 2 pkt 2) p.w.p (strona 15 uzasadnienia decyzji), pomimo że rozumienie podobieństwa ujętego w ww. przepisach jest odmienne, co też organ zauważył;

f) błędne ustalenie, że znak [...] nie jest podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3) p.w.p do przeciwstawianych mu znaków skarżącego [...],[...] oraz [...] (strona 15 uzasadnienia decyzji);

g) niedokonanie oceny wpływu renomy elementu słownego "Żubrówka", pomimo uznania tej renomy (strona 15 uzasadnienia decyzji), na renomę elementu w postaci "źdźbła trawy" zawartego w znakach towarowych [...] i [...], pomimo zgłoszenia szeregu dowodów (w postaci m.in. badania TNS OBOP, przewodnika "Wallpaper City Guide Warsaw", artykułu "Preferencje klientów -alkohole wysokoprocentowe") na okoliczność, że zdecydowana większość konsumentów jednoznacznie kojarzy ze sobą te elementy.

h) dokonanie ustaleń co do rzekomego braku złej wiary Uprawnionego w rozumieniu art. 131 ust. 2 pkt 1) p.w.p w oderwaniu od szeregu okoliczności faktycznych zgłoszonych przez skarżącego na okoliczność rzeczywistych zamiarów towarzyszących uprawnionemu przy zgłaszaniu kolejnych znaków;

2. na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. - naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

2.1. naruszenie art. 120 ust. 1 i 2, art. 121, art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 153 ust. 1 p.w.p oraz art. 2 i art. 5 ust. 1-3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Wersja skodyfikowana; Dziennik Urzędowy L 299, 08/11/2008 P. 0025 - 0033, dalej jako "Dyrektywa") - poprzez ich błędną wykładnię - skutkującą przyjęciem (strona 13 uzasadnienia decyzji), że uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znaki towarowe nie może dążyć do zawłaszczenia ogółu skojarzeń odnoszących się do rodzaju danego towaru, czemu na przeszkodzie stoją konstytucyjne reguły swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, podczas gdy w przedmiotowej sprawie chodzi nie o "zawłaszczenie ogółu skojarzeń" ale o przejęcie konkretnego wyraźnego symbolu graficznego chronionego jako dominujący element zarejestrowanych znaków towarowych skarżącego

2.2. naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2) i 3) p.w.p oraz art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 4 ust. 4 lit. a) Dyrektywy - poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie - wskutek pominięcia w analizie podobieństwa przedmiotowych znaków towarowych ustalenia i porównania ich elementów dominujących;

2.3 naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2) i 3) p.w.p oraz art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 4 ust. 4 lit. a) Dyrektywy - poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie - a mianowicie uznanie, że mimo posiadania przez kolizyjne znaki identycznego elementu w postaci źdźbła trawy, znaki nie są podobne w rozumieniu wymienionych przepisów, bo różnice przeważają nad jednym elementem identycznym

2.4. naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2) p.w.p w związku z art. 130 p.w.p oraz art. 4 ust. 1 lit b; Dyrektywy - poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie:

a) skutkujące uznaniem, że w przypadku znaków o niskiej zdolności odróżniającej per se nie występuje prawdopodobieństwo powstania wśród części odbiorców błędu polegającego na skojarzeniu między badanymi znakami towarowymi (strona 13 uzasadnienia decyzji);

b) poprzez pominięcie w ocenie ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd przesłanki prawdopodobieństwa skojarzenia znaku późniejszego z wcześniejszym znakiem towarowym;

2.5. naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2) i pkt 3) w zw. z art. 130 p.w.p oraz art. 4 ust. 1 lit. b) Dyrektywy - poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie - poprzez:

a) oparcie się przy analizie porównawczej znaków towarowych oraz analizie ryzyka wprowadzenia w błąd, wyłącznie na ich zdolności odróżniającej per se (strona 11 uzasadnienia decyzji), z pominięciem okoliczności, że znaki te posiadają podwyższoną zdolność odróżniającą, uzyskaną w wyniku używania; [a w konsekwencji dowodów na te okoliczność]

b) nieuwzględnienie w ocenie naruszenia praw do znaków towarowych Skarżącego, przeciwstawionych znakowi towarowemu [...], że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, niezależnie od innych czynników, jest tym większe, im większa jest rozpoznawalność znaków skarżącego;

2.6. naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 ) i 3) p.w.p oraz art. 120 ust. 1 i 2 p.w.p oraz art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 4 ust. 4 lit. a) Dyrektywy - poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie poprzez nieuzasadnione przyjęcie do oceny podobieństwa przedmiotowych znaków zbyt rygorystycznych kryteriów modelu przeciętnego konsumenta, podczas gdy przeciętny konsument winien być "dostatecznie dobrze poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny", który z reguły nie ogląda znaku późniejszego i wcześniejszego jednocześnie, a zapoznając siei ze znakiem późniejszym ma w pamięci jedynie ogólny obraz znaku wcześniejszego i który z tego powodu nie będzie szczegółowo analizował ani kształtu butelki, ani jej elementów zdobniczych;

7. naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 3) p.w.p oraz art. 4 ust. 4 lit. a) Dyrektywy - poprzez ich niewłaściwe zastosowanie w zakresie kryteriów ochrony znaków renomowanych - wskutek:

a) odniesienia się (s 15. uzasadnienia decyzji) do porównania przedmiotowych znaków towarowych dokonanego na potrzeby art. 132 ust. 2 pkt 2) p.w.p pomimo, że podobieństwo w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3) p.w.p ocenia się według innych kryteriów;

b) nieuwzględnienia w ocenie naruszenia praw do renomowanych znaków towarowych skarżącego, przeciwstawionych znakowi towarowemu [...], że powstanie związku myślowego pomiędzy tym znakiem i znakami skarżącego jest konsekwencją wysokiej rozpoznawalności znaków skarżącego, właściwej dla znaków towarowych renomowanych;

2.8 naruszenie § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 9 lutego 2007 r.) w związku z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz art. 15 i pkt 15 załącznika nr III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, poprzez uznanie, że w świetle tego przepisu elementem informującym o rodzaju wódki jest trawka w butelce, gdy tymczasem z przepisu wynika, że elementem informującym jest nazwą geograficzna: "Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej";

2.9 naruszenie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię, a w konsekwencji niezastosowanie.

Urząd Patentowy w odpowiedzi na skargę wnosił o jej oddalenie, powołując się na dotychczasowe argumenty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz. U. nr 153 z 2002r. poz.1269 ze zm./ sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z art.134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153 z 2002r. poz.1270 ze zm.), dalej zwanej p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy i nie jest związany zarzutami skargi ani jej wnioskami. Sądy administracyjne sprawują więc kontrolę aktów i czynności z zakresu administracji publicznej pod względem ich zgodności z obowiązującym w dacie ich wydania prawem materialnym i przepisami procesowymi.

Skarga zasługuje na uwzględnienie, chociaż nie wszystkie podniesione w niej zarzuty są zasadne.

Przechodząc do oceny zarzutów skargi w pierwszej kolejności rozważenia wymagały zarzuty natury procesowej, ponieważ dopiero po stwierdzeniu ich braku, tj. w prawidłowo ustalonym stanie faktycznym sprawy można podnosić naruszenie prawa materialnego. Ponadto, dla oceny zasadności zarzutów naruszenia prawa materialnego istotne znaczenie mają prawidłowe ustalenia faktyczne stanowiące podstawę zaskarżonego orzeczenia, zaś w rozpoznawanej sprawie te ustalenia skarżący zakwestionował poprzez postawienie zarzutów naruszenia przepisów postępowania (art. 7, 8, 75 § 1, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p).

Na wstępie, nie można podzielić poglądu skarżącego, co do skutków braku podpisu w odpowiedzi na sprzeciw, gdy uprawniony złożył jedynie niepodpisane pismo, a dopiero na rozprawie w dniu [...] kwietnia 2010 r. składając podpis, formalnie wyraził bezskuteczność sprzeciwu już po upływie terminu.

Stwierdzić bowiem należy, ze brak podpisu na piśmie złożonym przez stronę pociągał za sobą obowiązek organu do wezwania strony do uzupełnienia braków w 7 dniowym terminie. Zgodnie bowiem z art. 64 § 2 k.p.a., jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Wobec tego, że Urząd Patentowy po raz pierwszy zwrócił się do pełnomocnika uprawnionego o podpisanie odpowiedzi na sprzeciw dopiero na rozprawie, należało uznać, że podpisał ją w terminie i skutecznie dla wywołania skutków prawnych tej czynności.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia objętą sprzeciwem stanowiły trzy normy: art. 131 ust. 2 pkt 1oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony.

W myśl art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy

2) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym;

3) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.

Należy wskazać, że na gruncie Ustawy Prawo własności przemysłowej także aktualny jest pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarty w wyroku z dnia 5 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II GSK 16/06), gdzie stwierdził, że: "Każda z sytuacji określonych w następujących po sobie jednostkach redakcyjnych komentowanych przepisów stanowi wystarczającą, samodzielną i wewnętrznie spójną podstawę do unieważnienia prawa z rejestracji. Jeśli zatem zostaną wyczerpane przesłanki niedopuszczalności rejestracji określone w którymkolwiek z punktów art. 8 czy 9 ustawy o znakach towarowych, to zbędnym jest ustalanie czy w sprawie występują także inne podstawy do unieważnienia prawa z rejestracji wymienione w tych przepisach, nawet wówczas gdyby takie podstawy istniały".

Oznacza to, że badanie podstaw materialnych powinno rozpocząć się od najdalej idącego zarzutu, określonego w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Wnoszący sprzeciw podnosił bowiem renomę wszystkich przeciwstawionych znaków towarowych z rodziny "żubrówki", wskazując na występujący we wszystkich tych znakach dominujący, charakterystyczny element przestrzenny w postaci trawy (słomki) umieszczonej w butelce, oznaczający dla konsumenta oryginalny towar pochodzący od P. Natomiast badanie przesłanek naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. możliwe było wówczas, gdyby zostało uznane podobieństwo znaku towarowego spornego i oznaczeń przeciwstawionych.

Poza sporem pozostają ustalenia Kolegium Orzekającego UP, że znaki towarowe wnoszącego sprzeciw o numerach [...],[...] i [...] i znak sporny o numerze [...] są przeznaczone do sygnowania towarów w klasie 33, tj. wódek. Oznacza to, że między porównywanymi towarami zachodzi stosunek identyczności. Są to towary powszechnego użytku przeznaczone dla ogółu konsumentów, a właściwym kręgiem odbiorców są przeciętni konsumenci.

Stwierdzenie jednorodzajowości towarów uzasadniało rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń w oparciu o art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p.

Należy wskazać, że z akt zgłoszeniowych i opisu znaku wynika, że sporne oznaczenie uczestnika postępowania o numerze R-205770 jest znakiem towarowym przestrzennym "butelka z herbem, trawką", który w badaniu wizualnym z uwagi na stwierdzone elementy słowno-graficzne został zakwalifikowany przez organ jako słowno-graficzno-przestrzenny.

Przeciwko jego ochronie podniesione do kolizji są znaki skarżącego z "rodziny żubrówka": przestrzenny znak [...] (butelka z trawką), któremu organ odmówił przymiotu oznaczenia renomowanego oraz znaki słowno-graficzno-przestrzenne o nr [...] i [...], którym przyznał renomę (str. 15 decyzji).

Należy zwrócić uwagę, że dokonana analiza podobieństwa znaku spornego i znaków przeciwstawionych, w tym renomowanych nie jest wyczerpująca. Nie została dokonana całościowo, bowiem pominęła elementy dominujące, zwracające uwagę nabywcy. Organ wprawdzie zaznaczył, iż porównywane znaki towarowe mają charakter przestrzenny, ale badanie tego elementu ograniczył do analizowania samego opakowania, czyli butelki. Wprawdzie stwierdził co do zasady, że warstwa wizualna znaków przestrzennych to kształt opakowań i ich zawartość, ale w dokonanej analizie te dwie kwestie (kształt i zawartość opakowania) zostały rozdzielone. W konsekwencji tego rozdzielenia poddał odrębnej analizie kształt butelek, które w znakach [...] i [...] ocenił per se jako nie posiadające zdolności odróżniającej. Innymi słowy, odnosząc się do płaszczyzny wizualnej, organ zignorował de facto całościową ocenę elementów przestrzennych znaków w sytuacji, gdy znak sporny o numerze [...] i znak skarżącego o numerze [...] są zgłoszone jako znaki przestrzenne, koncepcja zagospodarowania tej przestrzeni jest tożsama, wobec umieszczenia w przestrzeni przezroczystej butelki, na jej niemal całej wysokości źdźbła trawy (słomki).

Organ wprawdzie wskazał, że we wszystkich porównywanych znakach występuje ten wspólny element, ale według niego nie stanowi on ani o podobieństwie w warstwie wizualnej, ani nie wywołuje skojarzenia mogącego wprowadzić w błąd odbiorcę, ponieważ źdźbło trawy jest jedynym elementem identycznym porównywanych znaków.

Jednakże organ nie odniósł się zupełnie do odmiennej oceny tego elementu przestrzennego, wspólnego dla wszystkich chronionych z wcześniejszym pierwszeństwem znaków i do podnoszonej w dowodach skarżącej jego siły odróżniającej. Brak ten dotyczy w szczególności dwóch znaków renomowanych, których znajomość i siła odróżniająca - z racji przyznanej renomy - co do zasady jest większa i w konsekwencji bardziej uprawdopodabnia możliwość skojarzenia znaku spornego ze znakiem renomowanym.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że wbrew ocenie organu, obecne od wielu lat na rynku charakterystyczny element przestrzenny trzech znaków skarżącej - przeznaczonych dla opatrywania wódek, wyrobów i napojów alkoholowych - źdźbło trawy umieszczone w prostej, przezroczystej butelce, jako całość może łatwiej zapadać w świadomość odbiorcy i budować siłę odróżniającą tego opakowania.

Wbrew opinii Kolegium Orzekającego, ocena w tym zakresie dokonana została przez Urząd Patentowy z naruszeniem art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. Bowiem na potwierdzenie znajomości tego elementu w znakach skarżącej przedłożone zostały dowody "Badanie opinii konsumentów na temat butelki Żubrówki. Raport z badania" przygotowane przez TNS OBOP, a dotyczące butelki z włożonym doń źdźbłem trawy pochodzące z lutego 2008 r., publikacja Jana Cieślaka z 1978 r. "Od abboccato do żubrówki" (załącznik nr 5) oraz w szczególności fragment przewodnika po Warszawie dla cudzoziemców "Wallpaper City Guide Warsaw" (załącznik nr 6), z tłumaczenia którego wynikają wprost wskazówki, że oryginalną żubrówkę poznać można po źdźble trawy w butelce. Oznaczałoby to, że dla konsumentów, wbrew ocenie organu element przestrzenny znaku stanowi jego dominującą część, siłę odróżniającą i także może mieć wpływ postrzeganie jego renomy i potrzebę ochrony przed rozwodnieniem.

W świetle powyższego, zasadnicze wątpliwości budzi także trafność oceny porównania w zakresie podobieństwa znaku spornego o numerze [...] i znaku skarżącego o numerze [...]. Temu ostatniemu organ odmówił przymiotu renomy tylko z tego względu, że znak w takiej postaci (butelka bez etykiety) nie funkcjonuje w obrocie. Niemniej jednak dokonana ocena podobieństwa – tylko poprzez porównanie graficznych postaci znaków przedstawionych na stronie 10 zaskarżonej decyzji, nie pozostawia wątpliwości co do widocznego umieszczenia i wyeksponowania w obu znakach - źdźbła trawy – identycznie położonego. Oznacza to możliwość skojarzenia znaku spornego z wcześniejszym znakiem skarżącej, z uwagi na to, że poziom spostrzegawczości przeciętnego konsumenta jest dużo niższy jeśli chodzi o towary konsumpcyjne. Dodatkowe elementy znaku spornego w postaci wytłoczonego herbu i napisu na butelce wymagają dużej spostrzegawczości, by je zobaczyć.

Innymi słowy, dokonanej ocenie porównawczej warstwy wizualnej znaków należy zarzucić dowolność i nie odniesienie się do złożonych dowodów przedstawiających wysoką i utrwaloną w świadomości odbiorców pozycję rynkową przeciwstawionych znaków skarżącej. W szczególności tych dowodów, którym Sąd odmówił wiarygodności. Dowody na tę okoliczność zostały złożone przez sprzeciwiającego się spornej rejestracji i w tym zakresie nie zostały ocenione. Są to "Badanie opinii konsumentów na temat butelki Żubrówki. Raport z badania" przygotowana przez TNS OBOP dotyczy butelki z włożonym doń źdźbłem trawy, ale pochodzi z lutego 2008 r.

W pozostałym zakresie, ocena fonetyczna i znaczeniowa znaków nie budzi zastrzeżeń, jednakże dla uwzględnienia zarzutów skargi wystarczające jest stwierdzenie podobieństwa na jednej płaszczyźnie.

Należy zauważyć, że wprawdzie organ wskazał, że dokonał oceny złożonych przez skarżącego dowodów podnosząc, że "przedstawione materiały świadczą o renomie znaków o numerach [...] i [...], natomiast nie potwierdzają renomy znaku towarowego o numerze [...]", to należy podnieść, że nie dokonał własnej oceny, a powołał w tym zakresie ocenę dokonaną w innej decyzji z [...] lipca 2008 r., sygn. akt [...], a także w wyroku WSA w Warszawie z 10 maja 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 2038/09. Wskazał mianowicie jako przesądzające, że w powołanej decyzji organ stwierdził, że materiał "zgromadzony w przedmiotowej sprawie pozwala na ustalenie istnienia renomy tych znaków towarowych, należących do wnioskodawcy, w których w warstwie słownej występuje element słowny »Żubrówka«, pod warunkiem że ma on istotne znaczenie dla całościowego odbioru tych znaków przez konsumenta". Kolegium w tamtej sprawie odniosło się wyłącznie do znaku zarejestrowanego pod numerem [...], a za renomowany został uznany bezpośrednio jedynie słowny znak "Żubrówka". Ocenił też, że nie można stwierdzić renomy znaku towarowego przestrzennego o numerze [...], bowiem w postaci butelki bez etykiety nie jest używany w obrocie gospodarczym.

Powyższa ocena, oznacza, że zasadny jest zarzut skarżącej co do naruszenia art. 7, 8, 75 § 1, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p w sposób mogący mieć wpływ na wynik sprawy.

Po pierwsze, organ posłużył się oceną dokonaną na podstawie innej sprawy, która nie ma charakteru wiążącego w sprawie niniejszej w zakresie porównywania znaków. WSA w Warszawie w wyroku z 10 maja 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 2038/09 zajmował się badaniem legalności decyzji Urzędu Patentowego , w której przedmiotem porównywania organu był sporny znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny VODKA Herbe de Pologne nr [...] i przeciwstawione mu znaki skarżącej o numerach [...] i [...]. Urząd Patentowy tak, jak w sprawie niniejszej, był co do zasady związany art. 255 ust.4 p.w.p., czyli działał w granicach wniosku i związania podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Zgodnie z art. 252 p.w.p. w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania przed Urzędem Patentowym stosuje się, z zastrzeżeniem art. 253, odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie (art. 1 pkt 1 k.p.a.) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

Oznacza to, że rozpatrzenie przez organ sprzeciwu od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego jest sprawą indywidualną w rozumieniu cyt. wyżej art. 1 pkt 1 k.p.a i podstawą jego rozpoznania nie mogą być ustalenia faktyczne dokonane w innej sprawie, skoro we właściwej sprawie strona zgłasza dowody na poparcie argumentów sprzeciwu.

W zakresie badania przesłanki z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p, dotyczącej porównywania podobieństwa znaku uprawnionego i znaków renomowanych, czyli oznaczeń o nr [...] oraz [...] i znaku spornego, także i w tym przypadku organ odniósł się do analizy porównawczej z powołanej wyżej innej sprawy, według której nie ma podstaw do stwierdzenia podobieństwa.

Czyli de facto nie dokonał analizy podobieństwa w całokształcie ich zarejestrowanej postali (uwidocznionej graficznie w zaskarżonej decyzji) z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, a z pominięciem drobnych lub nieistotnych różnic między nimi. W szczególności poprzez ocenę ogólnego wrażenia wywieranego przez znaki towarowe postrzegane jako całość i z uwzględnieniem dowodów przedstawionych w niniejszej sprawie.

Mający zastosowanie w niniejszej sprawie art. 75 § 1 k.p.a. stanowi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Natomiast ocena winna mieć na względzie całokształt materiału dowodowego przemawiający za przyjęciem, bądź nie, czy dana okoliczność została udowodniona.

Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie z naruszeniem art. 80 k.p.a. zabrakło całościowej, swobodnej oceny złożonych dowodów w ich całokształcie.

Takim dowodem, stanowiącym o postrzeganiu przez odbiorców zasadniczego elementu sporu, jakim jest źdźbło trawy w butelce, jest "Badanie opinii konsumentów na temat butelki Żubrówki. Raport z badania" (karty 143 i nast. akt sprawy). Organ pominął ten dowód wyłącznie dlatego, że badanie przeprowadzono w lutym 2008 r., a zgłoszenie spornego znaku nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2006 r. i w ocenie Sądu, niesłusznie. Twierdzenie bowiem, że opinia konsumentów w zakresie znajomości butelki "żubrówki" w 2006 r. byłaby inna niż w 2008 r. nie znajduje uzasadnienia w świetle całokształtu dowodów przedstawionych przez skarżącą. Potwierdzają one bardzo wysoką pozycję rynkową jej produktu opatrywanego od wielu lat tym samym przestrzennym, charakterystycznym elementem trawy w butelce.

Nie można pominąć, że i na mocy art. 153 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłączne używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tego względu nie można zignorować badania, które de facto jest konsekwencją pozycji rynkowej przeciwstawionych znaków, w której dwa z nich uznane są za renomowane i również charakteryzują się tożsamym elementem przestrzennym. Organ odrywa ten dowód, od innych, pośrednio potwierdzających go dowodów wcześniejszych przedłożonych przez stronę badań rynkowych z lat 1997-2000, z których wynika, że w okresie tym, wódka "Żubrówka" zajmowała pierwsze miejsce w rankingu marek wódek kolorowych kupowanych przez klientów. Ponadto, te korzystne wyniki badań z 2008 r. potwierdzają także materiały w postaci artykułów (np. Preferencje klientów-alkohole wysokoprocentowe), kopie zezwoleń na oznaczanie wyrobu "Żubrówka" znakiem jakości "1" , kopie dyplomów i nagród przyznawanych temu produktowi 40-50 lat temu - w latach 1962-2000, a także kopie publikacji prasowych zawierających wyniki badań opinii publicznej z lat 1997-2003. Dodatkowo pośrednimi dowodami są także w aktach sprawy: badanie marketingowe dotyczące rynku wódek w Polsce.

Tym samym wykazywana na podstawie powyższych dowodów pozycja rynkowa produktów opatrzonych przeciwstawionymi znakami "Badanie opinii konsumentów na temat butelki Żubrówki. Raport z badania" przygotowane przez TNS OBOP dotyczy butelki z włożonym doń źdźbłem trawy i nie może być zignorowane tylko dlatego że sporządzono go w lutym 2008 r.

Należy podnieść, że organ z naruszeniem art. 107 § 3 k.p.a. nie dokonał oceny, dlaczego nie wziął pod uwagę pozostałych dowodów, w szczególności: publikacji mgr inż. Jana Cieślaka z 1978 r. "Od abboccato do żubrówki" (załącznik nr 5) oraz w szczególności fragmentu przewodnika po Warszawie dla cudzoziemców "Wallpaper City Guide Warsaw" (załącznik nr 6), z tłumaczenia którego wynikają wprost wskazówki, że oryginalną żubrówkę poznać można po źdźble trawy w butelce. Nie dokonał jakiejkolwiek oceny dowodu w postaci "porozumienia przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego grupy P. w sprawie podziału ogólnopolmosowskich znaków towarowych" z 2 lipca 1999 r.

Organ nie może pominąć tych dowodów w świetle stanowiska uprawnionego do spornego znaku, który odnosząc się do przedstawionego przez skarżącą dokumentu "Badanie opinii konsumentów na temat butelki Żubrówki" z lutego 2008 r. twierdził, że znajomość dotyczy gatunku wódki, a nie konkretnej marki i jest wynikiem wieloletniej działalności przedsiębiorstw państwowych działających pod nazwą P. Wskazał, że wszyscy producenci napojów alkoholowych mogą taką wódkę wytwarzać i niezbędne jest umożliwienie tym producentom swobodnego dostępu do tych elementów, które wskazują na rodzaj wytwarzanej wódki (trawka).

Powyższe okoliczności przemawiają za poglądem, iż poziom spostrzegawczości przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów lub usług. Odnośnie napoju alkoholowego, dla którego to towaru znaki przeciwstawione są przeznaczone, przeciętni odbiorcy będą zwracali znaczącą uwagę na samo opakowanie, szukając trawy w butelce żubrówki. Znajduje to potwierdzenie w literaturze, gdzie podkreśla się, że opakowanie funkcjonuje obecnie jako "niemy sprzedawca", a jego wygląd wpływa na decyzje konsumenckie odbiorców. A zatem wyróżniające się i atrakcyjne wizualnie opakowanie może spowodować, że klient wybierze właśnie dany produkt (K. Jasińska, Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej, Warszawa 2010).

Uwzględniając powyższe wskazania organ dokona ponownej oceny materiału dowodowego, mając na uwadze, że model przeciętnego odbiorcy uwzględnia również zasadę, iż w przypadku towarów powszechnego użytku, jakimi są w szczególności produkty konsumpcyjne (m.in. wódka), stopień spostrzegawczości przeciętnego odbiorcy jest dużo niższy, poprzez co odbiorca może być łatwiej wprowadzony w błąd. Ponadto w rozpatrywanym przypadku krąg odbiorców jest praktycznie nieograniczony. Dla tego modelu odbiorcy ewentualne różnice między porównywanymi znakami są jeszcze mniej widoczne, a kieruje się on przy zakupie towaru wyłącznie ogólnym obrazem znaku, głównie jego charakterystycznymi elementami.

Należy także podnieść, że organ de facto potwierdził w zaskarżonej decyzji istnienie pewnego stopnia podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a spornym oznaczeniem, z powodu którego dany krąg odbiorców kojarzy je ze sobą. W takim kontekście dalszy wywód, że stwierdzenie występowania między nimi związku "niekoniecznie" oznacza możliwość pomyłki nie zostało ostatecznie wyjaśnione z naruszeniem art. 7, 8 i 77 § 1 k.p.a.

Zgodnie z przyjętymi regułami organ dokona ponownego porównania znaków w płaszczyznie wizualnej, a do przyjęcia podobieństwa wystarczy zasadniczo zbieżność w jednej z nich: znaczeniowej i fonetycznej: Największe znaczenie ma ogólne wrażenie przeciętnego konsumenta, który zwraca uwagę na elementy dominujące, którym w przypadku tego rodzaju towaru jest opakowanie.

Ocena znaków w ramach przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 3 i pkt 2 p.w.p. rozpatrzy całościowo, weźmie pod uwagę rozmaite okoliczności, w tym siłę odróżniającą znaku wcześniejszego, jego renomę oraz warunki zbytu.

W ocenie Sądu, ten charakterystyczny element, w sytuacji, gdy w grupie przeciwstawionych znaków skarżącej są uznane przez organ jako renomowane znaki [...],[...] a nadto skarżąca posiada indywidualnie chroniony znak przestrzenny [...], to w kontekście przedstawionych dowodów obecności i znajomości produktu opatrzonego tymi znakami na rynku polskim i zagranicznym - nie można zgodzić się z oceną, że słowo "żubrówka" nie kojarzy się jednoznacznie z wódką z charakterystycznym w niej długim źdźbłem trawy (słomką).

Organ rozważy, czy w okolicznościach niniejszej sprawy nawet duża liczba odmiennych szczegółów, przy zachowaniu identyczności lub podobieństwa elementu odróżniającego, jakim jest źdźbło trawy, nie uzasadnia uznania braku podobieństwa i nie wyłącza ryzyka pomyłki.

Ustali, czy i który z elementów porównywanych znaków ma charakter dominujący i znaczenie istotnie odróżniające. Znak zawierający element istotnie odróżniający, nawet przy podobieństwie innych szczegółów, nie będzie znakiem podobnym. Dopiero w sytuacji, gdy żaden element znaku towarowego nie może być uznany za charakterystyczny, wówczas należy brać pod uwagę formę prezentacji jako całość.

Sąd podziela pogląd skarżącego o potrzebie porównania znaków odrębnie dla każdego ze znaków przeciwstawionych. Nie jest wprawdzie wykluczone zbiorcze wykazanie renomy rodziny znaków, a dla niniejszej sprawy taki sposób badania podobieństwa jest o tyle korzystny, że uwypukla dominujący ich element, zapadający w pamięć konsumenta i wbrew ocenie Urzędu Patentowego, charakterystyczny dla oznaczenia towaru i zawarty w każdym z przeciwstawionych trzech znaków skarżącej, broniąc go niejako przed naśladownictwem.

Inną sprawą jest oczywiście wynik tej oceny dokonany przez organ w zasadniczej płaszczyźnie: wizualnej, z którym w kontekście przedstawionych dowodów, zgodzić się nie można. Jest to kwestia istotna, ponieważ do przyjęcia podobieństwa oznaczeń wystarcza w zasadzie ich zbieżność na jednej z porównywanych płaszczyzn. Nie ulega wątpliwości, że zbieżność taka może być na innych płaszczyznach bądź utwierdzona, bądź zneutralizowana i zatarta.

Urząd Patentowy, dla wzmocnienia swojej argumentacji powołał się na wyrok tutejszego Sądu z dnia 22 października 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa1313/08, ale czynione w nim rozważania dotyczyły innego stanu faktycznego.

Na gruncie niniejszej sprawy, znak przestrzenny butelki ze źdźbłem trawy (żubrowej) kojarzy się konsumentom z produktem skarżącej, towarem renomowanym, jakim jest żubrówka. Nie ulega wątpliwości, że znak towarowy w postaci jak w znaku przestrzennym R-85811 nie funkcjonuje samodzielnie w obrocie. Jest to oczywiste, ponieważ skarżący nie wprowadza do obrotu pustych butelek ze źdźbłem trawy. Wprowadzając do obrotu napój alkoholowy obowiązany jest do odpowiedniego oznaczenia nazwy produktu, czy producenta, a te informacje zawarte są na etykiecie. Etykieta jednakże nie obejmuje całej przestrzeni opakowania jakim jest butelka, a zaledwie jego część, umożliwiając tym samym wgląd w jej przestrzeń.

Urząd Patentowy pominął zatem w swojej ocenie płaszczyzny wizualnej i koncepcyjnej porównywanych znaków, że pozostawiona poza etykietą przestrzeń jest przezroczysta i widać przez nią na całej długości opakowania, czyli aż do szyjki butelki charakterystyczną, długą trawę. I o ile oglądając samą butelkę jako przestrzenną część znaku, jej drobne zdobienia, bądź ich brak - nie muszą stanowić elementu odróżniającego - o tyle zajęcie tej przestrzeni źdźbłem trawy stanowi oryginalny i charakterystyczny element odróżniający. Niewątpliwie, gdyby produkt skarżącej w butelce z trawką wprowadzany był do obrotu jako jeszcze nikomu nieznany, mogłaby być uzasadniona konstatacja organu co do "pewnego skojarzenia, że chodzi o wódkę na bazie trawy żubrowej", a dominujące ogólne całościowe wrażenie: kolorowa etykieta i oznaczenie słowne neutralizują i zacierają ten element przestrzenny. W niniejszej sprawie mamy jednak do czynienia z ponad 20-letnią obecnością na rynku butelki z trawką, jako charakterystyczną dla produktów skarżącej, którym – przy badaniu łącznym znaków - nie odmówiono renomy, a na gruncie niniejszej sprawy są to znaki [...] i [...].

W ocenie Sądu dowód ten także powinien być oceniony w całokształcie materiału dowodowego, a w szczególności z ocena dowodów wyżej wskazanych.

O ile można zgodzić się z poglądem Urzędu Patentowego, że w przypadku opakowań o ich zdolności odróżniającej decyduje przede wszystkim ornamentacja, to podnieść należy, że z charakteru opakowania jako takiego wynika, że ornamentacja jest zwykle elementem odróżniającym. W sytuacji jednak, gdy opakowanie jest przezroczyste, to umieszczenie w jego przestrzeni charakterystycznego elementu determinuje zdolność odróżniającą np. dwóch podobnych butelek.

Nieuprawnione jest stwierdzenie organu, że podmioty produkujące taką wódkę będą posługiwały się w obrocie znakami zawierającymi element w postaci źdźbła trawy dla wskazania na rodzaj wódki. O ile na ten pomysł wpadłby inny twórca, mógłby wykorzystać kępkę trawy, czy pociętą trawę, czy nawet kilka ździebeł. Ten motyw – jednego długiego źdźbła trawy wprowadziła skarżąca i posiada nań ochronę w postaci podstawowego znaku przestrzennego [...], zastosowanego do opakowania towaru, który wprowadza do obrotu z etykietą i nazwą produktu. Zaprezentowanie takiego pomysłu dla odróżnienia swojego produktu nie oznacza "zawłaszczenia ogółu skojarzeń odnoszących się do rodzaju danego towaru (w tym przypadku źdźbło trawy żubrowej".

Nie można czynić zarzutu skarżącej, że nie wprowadza do obrotu samego opakowania objętego ochroną [...], ponieważ opakowanie (butelka) nie jest towarem, a jej charakterystyczny wygląd – poprzez umieszczenie trawy - służyć ma zdolności odróżniającej towaru wprowadzanego do obrotu i rozpoznawalności na rynku.

W ocenie Sądu taką funkcję w sposób doskonały pełni to opakowanie, objęty ochroną znak towarowo-przestrzenny [...] i co potwierdzają złożone dowody na okoliczność, że wódka żubrówka - poprzez zawarte w butelce źdźbło trawy - kojarzona jest jako ten oryginalny produkt pochodzący od firmy skarżącej.

Znak przestrzenny skarżącej, butelka z zatopioną trawą, choć zarejestrowany samodzielnie, później niż najstarszy i macierzysty znak słowno-graficzny zawierający obok nazwy także wizerunek żubra – od ponad 20 lat jest używany z znakami słownymi i słowno-graficznymi: "Żubrówka", Żubrówka Bison Brand Vodka, Żubrówka Bison Vodka, Żubrówka Brand Vodka, Żubrówka Bison Brand Vodka, z których każdy wskazuje na pochodzenie towaru od uprawnionego i korzysta z niezależnej ochrony. Ale to charakterystyczna forma przestrzenna – trawka w butelce wzmaga ten przekaz, nadaje każdemu chronionemu prawem z rejestracji oryginalności od ponad 20 lat. Nie budzi wątpliwości, że zatopiona w butelce trawa jest oryginalnym przekazem wyróżniającym towary skarżącej i tak oznakowanej towarowi przypisuje się pochodzenie od P.. ie można bowiem pominąć faktu, ze konsumenci widząc butelkę z charakterystyczną trawką nie tylko kojarzą go właśnie z Żubrówką, ale mają gwarancję, że jest to ten oryginalny produkt o którego renomie stanowią złożone dowody. Oznacza to, że odbiorcy wybierają produkt, kierując się także atrakcyjnością formy, ponieważ "widzą" w niej znak towarowy produktu pochodzącego od skarżącego, którego jakość jest im znana.

Innymi słowy, przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, należałoby dokonać ponownej oceny, czy to tylko nazwa "żubrówka" jest oznaczeniem renomowanym budującym siłę odróżniającą tego znaku, skoro dla konsumenta ważna jest w opakowaniu (butelce) zawartość źdźbła trawy jako istotnego elementu stanowiącego o oryginalności tego produktu, a przy okazji odróżniającego od innych kolorowych wódek.

Oznacza to, że organ weźmie pod uwagę powołane wyżej dowody i okolicznościach niniejszej, indywidualnej sprawy, długoletniej obecności na rynku butelki z trawką jako elementu odróżniającego produkty skarżącej od towarów innych producentów, odpowie na pytanie, czy ten znak przestrzenny ten buduje, czy wzmacnia silę odróżniającą - w kontekście podnoszonego naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dokona oceny renomy znaku przestrzennego R – 85811. Nie można bowiem zapominać, że wypowiedzi orzecznictwa dotyczące braku renomy w.w. znaku przestrzennego wynikały z oceny materiału dowodowego zgromadzonego w innych konkretnych sprawach. Wszak z turystycznej publikacji książkowej jednoznacznie wynika jednoznaczna rada, by "żubrówkę" kupować jedynie ze słomką. Oznacza to, że dla potencjalnego nabywcy tylko taki produkt – z taką siła odróżniającą daje gwarancję nabycia oryginalnego towaru tego producenta. Przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dotyczy podobieństwa lub identyczności znaków renomowanych, czyli oznaczeń zarejestrowanych pod numerami [...] oraz [...], i znaku spornego.

Nie można przejść obojętnie nad faktem, że wszystkie przeciwstawione znaki posiadają charakterystyczny element, do którego Urząd Patentowy błędnie nie przywiązał żadnej wagi, mimo tego, że to skarżąca pierwsza wprowadziła na rynek produkt z tak charakterystycznym elementem: długiego źdźbła trawy żubrowej. Przykładowo w wyroku z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie znaków towarowych należących do TDK Corp. (sygn. T-477/04) Sąd Pierwszej Instancji potwierdził poprawność uznania przez Izbę Odwoławczą przy Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego renomy trzydziestu sześciu znaków towarowych TDK, w sytuacji przedstawienia zbiorczych dowodów na renomę tych oznaczeń (ust. 56-59 uzasadnienia wyroku). Powyższe ustalenia zostały zaaprobowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (wyrok ETS z 12 grudnia 2008 r. w sprawie C-197/07 P).

Może być tak, że jeden składnik znaku kombinowanego jest w stanie samoistnie zdominować wyobrażenie o danym znaku, jakie właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, w ten sposób, iż inne składniki tego znaku zostają pominięte w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera (por. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 maja 2005r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM, zamieszczony na stronie internetowej curia.eu.int.). W ocenie Sądu, istnienie nawet dużej liczby odmiennych szczegółów, przy zachowaniu identyczności lub podobieństwa elementu odróżniającego nie uzasadnia uznania braku podobieństwa. Innymi słowy, należy ustalić, który z elementów ma znaczenie istotnie odróżniające. Nawet duża liczba odmiennych szczegółów nie wyłącza ryzyka pomyłki. Natomiast odmienność tego elementu, który pełni funkcję istotnie odróżniającą pozwoli przyjąć, że nastąpiła zmiana formy prezentacji znaku. W konsekwencji znak zawierający zmieniony element istotnie odróżniający, nawet przy podobieństwie innych szczegółów, nie będzie znakiem podobnym. W przypadku, gdy żaden element znaku nie może być uznany za charakterystyczny, należy brać pod uwagę formę prezentacji jako całość. Podobieństwo będzie więc wynikiem przeważającej sumy elementów podobnych. Co prawda nie można wykluczyć przypadków zdominowania przez znak słowny pozostałych elementów składających się na całość obrazu znaku kombinowanego. Jednakże w przypadku omawianych znaków uproszczenia w zakresie oceny podobieństwa, takie jak postawiona przez skarżącego teza, iż to słowa w tych znakach mają charakter decydujący, uznać należy za zdecydowanie nieuprawnione. Przeczą temu stanowisku zasady formułowane w tym zakresie w literaturze przedmiotu, które nakazują każdy przypadek analizy podobieństwa znaków kombinowanych traktować niezależnie i rozpatrywać indywidualnie (por. np. Urszula Promińska /w:/ Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego, Polska Izba Rzeczników Patentowych 2001). Pogląd zaprezentowany przez skarżącego, jest co do zasady przyjmowany przy ocenie znaków słowno-graficznych.

Podobny pogląd zajął OHIM, gdzie uznał sprzeciw skarżącego uznając, że sam wizerunek żubra oraz źdźbło trawy w butelce są kojarzone przez właściwych konsumentów z marka "żubrówka" i że powyższe elementy uzyskały wysoce odróżniający charakter (sprzeciw nr B1 485 947).

Z tych wszystkich względów Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji wyroku.

Jednocześnie rozstrzygając o wstrzymaniu wykonania decyzji organów obu instancji do czasu uprawomocnienia się wyroku, Sąd oparł się na dyspozycji przepisu art. 152 p.p.s.a. , o kosztach orzekając z mocy art. 200 p.p.s.a.