Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 319/16
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2016-07-27 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 246 ust. 1 i 2; art. 164; art. 247 ust. 2; art. 255 ust. 1 pkt 9 i ust. 4; art. 132 ust. 2 pkt 1 i 2
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 8; art. 7; art. 77 par 1; art. 80; art. 107 par 3;
journal: Dz.U. 2013 poz 267
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędzia WSA Danuta Szydłowska Protokolant ref. staż. Julia Murawska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2016 r. sprawy ze skargi [...] z siedzibą w D. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę w całości


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z [...] września 2015 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Urząd Patentowy RP) oddalił sprzeciw w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "SUDOMAX" (R. [...]), przyznając P. Z. od F. Limited z siedzibą w D. (I.) kwotę 1.600 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Jako postawę prawną zaskarżonej decyzji wskazano art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz.U. z 2003 r., nr 119 poz. 1117 ze zm.), dalej p.w.p. w zw. z art. 246 i art. 247 ust. 2 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym

i prawnym.

W dniu [...] lipca 2012 r. Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz P. Z. (dalej uprawniony) prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny "SUDOMAX" (R. [...]), dla oznaczania nim towarów lub usług z klas 03 oraz 05 (dalej sporny znak). Sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony dnia 6 kwietnia 2011 r. dla klasy 3 - kosmetyki i klasy 5 - preparaty farmaceutyczne.

W dniu [...] listopada 2012 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw wniesiony przez F. Limited z siedzibą w D., I. (dalej wnoszący sprzeciw) Jako podstawę prawną wskazano art. 246 w zw. z art. 131 ust. 2 pkt 1 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Wnoszący sprzeciw oświadczył, że jest uprawniony do trzech znaków towarowych chronionych w systemie unijnym, tj.:

1. "SUDOCREM" (CTM [...]) - klasa 3: "nielecznicze preparaty do skóry, niemedyczne preparaty toaletowe, z wyjątkiem preparatów antyperspiracyjnych" oraz klasa 5: "preparaty i środki farmaceutyczne i weterynaryjne, leczniczy krem dla ludzi i zwierząt, lecznicze środki ochronne do skóry";

2. "SUDOCREM" (CTM [...]) - klasa 3: "nielecznicze preparaty do skóry, niemedyczne preparaty toaletowe, z wyjątkiem preparatów antyperspiracyjnych" oraz klasa 5: "preparaty i środki farmaceutyczne i weterynaryjne, leczniczy krem dla ludzi i zwierząt, lecznicze środki ochronne do skóry";

3. "SUDOCREM" (CTM [...]) - klasa 3: "nielecznicze preparaty do skóry, niemedyczne preparaty toaletowe, z wyjątkiem preparatów antyperspiracyjnych" oraz klasa 5: "preparaty i środki farmaceutyczne i weterynaryjne, leczniczy krem dla ludzi i zwierząt, lecznicze środki ochronne do skóry".

W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono, że towary ujęte w wykazach towarów i usług ww. przeciwstawionych znaków są identyczne, podobieństwo występuje na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej porównywanych znaków towarowych, a tym samym zachodzi ryzyko określone w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Co do naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. zaznaczono, że strona była obecna na polskim rynku "na długo zanim został zgłoszony sporny znak towarowy SUDOMAX", a "wykorzystywanie podobnych opakowań do przestrzenno-graficznych znaków towarowych (...) świadczy o świadomej chęci zbliżenia się do znanych produktów SUDOCREM".

Wnoszący sprzeciw poinformował, że wystąpił do sądu powszechnego przeciwko uprawnionemu z pozwem o naruszenie przysługujących mu praw wyłącznych do przeciwstawionych wspólnotowych znaków.

W piśmie z 22 kwietnia 2013 r. uprawniony uznał sprzeciw za bezzasadny, wobec czego sprawa, zgodnie z art. 247 ust. 2 p.w.p., została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

W toku postępowania spornego uprawniony wyjaśnił, że słowo "sudo" oznacza w języku łacińskim "pot, pocić się". Wskazał, że na rynku występują kremy, których nazwy zawierają element "sudo".

Ponadto do akt sprawy został złożony wyrok Sądu Apelacyjnego w [...] z [...] października 2013 r. sygn. akt [...] dotyczący ochrony praw z rejestracji znaków wspólnotowych zawierających w treści nazwę SUDOCREM.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy RP po przytoczeniu treści przepisów, na których oparto sprzeciw stwierdził, że:

1. w wykazie towarów i usług spornego znaku towarowego występują towary z klasy 3: "kosmetyki" oraz z klasy 5: "preparaty farmaceutyczne";

2. w wykazach towarów i usług trzech przeciwstawionych znaków "SUDOCREM" występują towary z klasy 3: "nielecznicze preparaty do skóry, niemedyczne preparaty toaletowe, z wyjątkiem preparatów antyperspiracyjnych" oraz z klasy 5: "preparaty i środki farmaceutyczne i weterynaryjne, leczniczy krem dla ludzi i zwierząt, lecznicze środki ochronne do skóry".

Zdaniem organu ww. klasy 3 i 5 porównywane towary są identyczne, tj. odpowiednio w kl. 3 "kosmetyki" - sporny znak oraz "nielecznicze preparaty do skóry, niemedyczne preparaty toaletowe, z wyjątkiem preparatów antyperspiracyjnych" - znaki przeciwstawione; w kl. 5 "preparaty farmaceutyczne" - sporny znak oraz "preparaty i środki farmaceutyczne, leczniczy krem dla ludzi, lecznicze środki ochronne do skóry" – znaki przeciwstawione. Dodatkowo organ wskazał, że sam uprawniony nie kwestionował identyczności przedmiotowych towarów.

Wobec stwierdzenia identyczności towarów, do oznaczania których przeznaczone zostały wszystkie cztery znaki badane w tej sprawie, organ przeszedł do analizy podobieństwa samych oznaczeń - znaków towarowych. Wyjaśnił, że ocena podobieństwa oznaczeń prowadzona jest w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, pomijając drobne lub nieistotne różnice między nimi.

W zakresie płaszczyzny wizualnej – przedstawiwszy wszystkie badane znaki w czarnobiałej tabeli, organ stwierdził, że znak sporny oraz znaki; CTM [...], CTM [...] mają charakter słowno-graficzny, zaś znak CTM [...] jest znakiem słownym.

Organ wskazał, że sporny znak towarowy słowno-graficzny składa się z jednego słowa "SUDOMAX" napisanego zwykłą czcionką za wyjątkiem litery "x", która została przedstawiona w szczególny sposób (końcówki w kształcie strzałek). W warstwie słownej element "max" został wyrażony pogrubioną czcionką. Dodatkowo w warstwie graficznej spornego znaku występuje postać raczkującego dziecka, a jego wizerunek jest na tyle duży, że nie umknie uwadze odbiorcy.

Z kolei przeciwstawione znaki towarowe przedstawiają opakowanie w kolorze szarym z naniesioną etykietą zawierającą w treści słowo "SUDOCREM". Etykieta jest w kolorze białym i zajmuje znaczną część opakowania, a na nią jest nałożony napis "SUDOCREM" w kolorze białym na czerwonym tle, które stanowi pasek w kształcie prostokąta o zaokrąglonych kątach.

Natomiast oznaczenie słowne, które zostało przeciwstawione w niniejszej sprawie, stanowi jedno słowo - "SUDOCREM".

Reasumując tę część analizy Urząd Patentowy RP uznał, że sposób przedstawienia przeciwstawionych znaków słowno-graficznych oraz spornego powoduje, że nie ma między nimi podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej. Za kluczowe w tym przypadku przyjął występowanie w spornym znaku postaci raczkującego dziecka. Organ zwrócił też uwagę na odmienną kolorystykę oznaczeń oraz sposób zapisania elementów słownych.

Brak podobieństwa stwierdził także w przypadku przeciwstawionego oznaczenia słownego, tj. słowa "SUDOCREM" i spornego znaku. W oznaczeniu spornym występuje bowiem wizerunek dziecka, a ponadto samo słowo "SUDOMAX" zostało zapisane w odmienny sposób. Organ wskazał, że dokonując tej oceny miał na względzie to, że oba oznaczenia zaczynają się od przedrostka "sudo", jednak znaki są na tyle krótkie, że istnieje możliwość ich rozróżnienia z uwagi na odmienne końcówki "crem" i "max". Sporny znak składa się z 7 liter (w tym 3 samogłosek) i 2 sylab. Z kolei oznaczenia przeciwstawione stanowi 8 liter (w tym 4 samogłoski) i 2 sylaby. Ogólna ich ocena powoduje, że nie są one podobne na płaszczyźnie wizualnej. Dodatkowo organ wyjaśnił, że człon "sudo" jest stosunkowo słaby, gdyż posiada określone znaczenie i jest stosowany przez innych przedsiębiorców w tej samej branży. Ma on charakter aluzyjny, gdyż odnosi się do potu/pocenia się.

W płaszczyźnie fonetycznej organ wskazał, że wymowa porównywanych znaków różni się tym, iż w znakach przeciwstawionych jako ostatni element wypowiadana jest końcówka "crem", a w znaku spornym "max". Co prawda identyczny jest przedrostek w obu wypadkach, jednak z uwagi na to, że są to znaki krótkie, jednowyrazowe to brak jest między nimi podobieństwa bowiem w badanym przypadku porównywane znaki składają się odpowiednio z 7 i 8 liter i różnią się 3 literami. Zatem wypowiedzenie przeciwstawionych znaków towarowych trwa przez to nieco dłużej niż wypowiedzenie znaku spornego. Na dowód, że w orzecznictwie i doktrynie występuje pogląd, zgodnie z którym w znakach krótkich (do pięciu liter włącznie) wystarczy różnica jednej litery, by wyłączyć podobieństwo, a w znakach długich są to przynajmniej dwie litery (wyrok WSA w Warszawie z 11 grudnia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1601/08, zob. także M.. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ 28/1982 r.).

Odnośnie płaszczyzny znaczeniowej organ stwierdził, że z uwagi na użycie w badanych znakach elementów opisowych, takich jak "sudo", "cream" czy "max" i aluzyjny charakter porównywanych oznaczeń stanowiących całość, nie ma podstaw do stwierdzenia ich podobieństwa w tej płaszczyźnie. Zauważył, że odbiorcy będą mogli kojarzyć słowo "sudo" z potem lub poceniem się, a elementy "max" oraz "cream" będą kojarzone ze słowami "maksymalny" oraz "krem".

W ocenie organu elementami dominującymi w spornym znaku jest wizerunek raczkującego dziecka, a także sposób zapisania słowa "SUDOMAX". Wskazał, że w sytuacji, gdy zarówno początki, jak i końcówki znaków nie są mocne, to tym elementom należy przyznać takie samo znaczenie. W tej sytuacji porównywane znaki wywołują odmienne ogólne wrażenie i nie ma podstaw do stwierdzenia ich podobieństwa.

W kwestii zapadłego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie naruszenia znaków wspólnotowych, zawierających w treści nazwę SUDOCREM, Urząd Patentowy RP podniósł, że stanowisko wyrażone w tym orzeczeniu jest zbieżne z jego wnioskami przedstawionymi w decyzji. Sąd Apelacyjny uznał, że przedrostek " »sudo«, stanowi element opisowy, który jest stosowany także w przypadku innych jeszcze produktów o podobnych właściwościach, związanych z potem i wilgotnością ciała". W opinii tego Sądu nietrafnie w pozwie oceniono także przedrostek "sudo" jako fantazyjny, gdyż "niska znajomość określonego języka, z którego dane słowo, czy też człon słowa może pochodzić, nie oznacza jeszcze, że słowo to albo jego człon nie może mieć znaczenia opisowego". Ponadto w wyroku tym podkreślone zostało znaczenie elementu graficznego w postaci dziecka w spornym znaku, a "znak pozwanego ma charakter słowno-graficzny, przez co wzmocnieniu ulegają te elementy, które odróżniają go od słownego znaku powoda".

W kwestii ostatniej przesłanki z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. - ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd Urząd Patentowy stwierdził, że "sudo", "max" i "crem" są elementami słabymi i pośrednio, w aluzyjny sposób, wskazują na przeznaczenie produktów. O ile słowa "max" i "crem" występują powszechnie, o tyle człon "sudo" jest rzadziej stosowany. Wynika to z tego, że ma on konkretne znaczenie, które dla lekarzy i farmaceutów będzie zrozumiałe. Na tą okoliczność przywołał fakt zarejestrowania w systemie krajowym w Polsce na rzecz innych podmiotów znaków towarowych z członem "sudo", np. "SUDOREX" "SUDOPANTEN" "SUDOLAN", "SUDOROGINUM" dla oznaczania towarów w podobnym zakresie rzeczowym (wykaz owych towarów jest na stronie 10 i 11 decyzji).

W konsekwencji, organ stwierdził, że wobec ustalenia identyczności towarów, dla oznaczania których przeznaczone są badane znaki oraz równocześnie braku podobieństwa między tymi znakami, nie znalazł podstaw do stwierdzenia możliwości wystąpienia ryzyka, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Dokonując takiej oceny organ miał na uwadze warunki obrotu dotyczące przedmiotowych towarów i usług, jaki i brak renomowanego charakteru znaków. I tak; odbiorcami analizowanych usług oraz towarów będą zarówno przeciętni klienci, jak też specjaliści, w szczególności lekarze i farmaceuci, którzy zachowują się szczególnie rozważnie i analizują znak w sposób dokładny. Ich uwaga konsumencka będzie podwyższona. Odnośnie renomy przeciwstawionych oznaczeń organ podkreślił, że znaki te nie zajmują na rynku szczególnej pozycji, zaś wnoszący sprzeciw nie przedstawił dowodów na okoliczność renomy.

Mając powyższe na uwadze Urząd Patentowy RP uznał, że w sprawie nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Nie znalazł tym samym podstaw do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i unieważnienia spornego prawa. Zdaniem organu unieważnienie spornego prawa mogłoby skutkować uznaniem, że wnoszący sprzeciw uzyskał monopol na element "sudo".

Natomiast analizując kwestę złej wiary pod kątem art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. organ zwrócił uwagę, że niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z opakowaniami (znakami przestrzennymi), lecz oznaczeniami słowno - graficznymi o określonej treści. Ponadto z uwagi na brak podobieństwa porównywanych znaków towarowych nie ma podstaw do istnienia stwierdzenia złej wiary u uprawnionego w akcie dokonania zgłoszenia spornego znaku do ochrony. Wnoszący sprzeciw podnosił zaś jako element złej wiary właśnie okoliczność podobieństwa spornego i przeciwstawionych znaków w ramach zarzutu z art. 132 ust. pkt 2 p.w.p. Na potwierdzenie organ przywołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 marca 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 2481/13 uznając, że identyczna sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. W tej sytuacji organ nie znalazł także możliwości zastosowania w tej sprawie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

F. Limited z siedzibą w D. (I.) (dalej skarżąca) niezgadzając się z decyzją Urzędu Patentowego RP zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając naruszenie przepisów:

1. postępowania, a mianowicie przepisów art. 77 § 1 i § 4, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a., które miało wpływ na wynik sprawy;

2. prawa materialnego poprzez nieprawidłowe zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 131 ust 2 pkt 1 p.w.p, które miało wpływ na wynik sprawy.

Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

W uzasadnieniu skargi podniosła, że organ wprawdzie poddał ocenie podobieństwo przeciwstawionych znaków towarowych do znaku spornego w trzech płaszczyznach, jednakże uczynił to bez należytej staranności i w oderwaniu od oczywistych uwarunkowań językowych, rynkowych i społecznych.

Po pierwsze, zdaniem strony organ porównując znaki w płaszczyźnie wizualnej przedstawił je wszystkie jako czarno-białe, gdy tym czasem tylko jej słowny znak "SUDOCREM" stanowi zapis słowa czarną czcionką na białym tle, natomiast pozostałe znaki zarejestrowane zostały z zastrzeżeniem kolorów. Wymieniając kolory występujące w poszczególnych znakach organ uczynił to bardzo pobieżnie, bez odniesienia się do argumentacji przedstawionej w toku postępowania.

Zdaniem skarżącej dobór kolorów w znaku spornym świadczy o zamiarze jego upodobnienia do znaków wcześniejszych i chęci przyciągnięcia uwagi odbiorców poprzez znaną już i zapamiętaną kolorystykę.

Odnośnie postaci raczkującego dziecka, w skardze zauważono, że postać ta jest w takim samym rozmiarze co rozmiar czcionki użytej do zapisu słowa. Poza tym jego kolorystyka jest taka sama - czerwono-biała, a to powoduje, że z całą pewnością nie ma charakteru dominującego w znaku jako całości.

Wbrew twierdzeniu organu sposób zapisu słów SUDOCREM i SUDOMAX jest taki sam. Obydwa zostały zapisane wielkimi literami, prostą czcionką, są podobnej długości - różnica jednej litery w wyrazach 7, czy 8 literowych nie stanowi wizualnie zauważalnej różnicy, zwłaszcza przy identycznym początku słów SUDO i dodatkowo występującej w drugiej części obydwu słów identycznej literze M.

Zdaniem skarżącej uzasadnienie decyzji powinno zawierać wyjaśnienia wprost odnoszące się do stanu faktycznego sprawy, a nie wskazanie numerów kart akt sprawy. Brakuje też w nim wskazania, w jakim języku człon "SUDO" ma wymienione znaczenie. Jeżeli w języku łacińskim, na który powoływał się uprawniony, to jest to język martwy. Ponadto zakup produktów sygnowanych SUDOCREM i SUDOMAX nie wymaga ani wyjątkowego wykształcenia, ani wyjątkowych kwalifikacji. Znaki te będą więc oceniane przez odbiorców jako takie, nawet bez prób zrozumienia przypisywanego im sztucznie znaczenia.

Skarżąca podkreśliła, że cel rozstrzygnięcia zawartego w przedłożonym do akt sprawy wyroku Sądu Apelacyjnego nie był tożsamy z celem, który ma miejsce w przedmiotowej sprawie, a mianowicie wyrok ów nie zapadł w oparciu o przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej i nie rozstrzygał, czy przy udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak SUDOMAX, w dacie jego zgłoszenia, tj. 6 kwietnia 2011, doszło do naruszenia przepisów tej ustawy. W uzasadnieniu tego wyroku znalazło się odniesienie jedynie do porównania podobieństwa spornego znaku towarowego słowno-graficznego SUDOMAX do wspólnotowego znaku towarowego słownego SUDOCREM. Podstawę sprzeciwu stanowiły natomiast jeszcze dwa inne znaki skarżącej.

Zdaniem skarżącej wbrew przekonaniu Urzędu Patentowego RP przeciętny odbiorca w zetknięciu ze znakiem towarowym, często przy bardzo krótkim z nim kontakcie, nie dokonuje błyskotliwej analizy lingwistycznej, czy logicznej postrzeganego oznaczenia. Podważyła zatem ustalenia, że przeciętny odbiorca nabywając preparat nieleczniczy lub leczniczy do zastosowania na skórę będzie się kierował przy jego wyborze końcówką "MAX" czy "CREM", wyróżniających go oznaczeń.

Skarżąca stwierdziła, że wobec nieprawidłowo przeprowadzonej analizy porównawczej badanych znaków organ błędnie uznał, że w tej sprawie nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Odnośnie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. skarżąca podtrzymała zarzut, że kwestia podobieństwa spornego znaku do jej wcześniejszych znaków została rozpoznana z naruszeniem prawa, a zgłoszenie spornego znaku dokonane było w złej wierze, co w części w jej ocenie potwierdzone zostało wyrokiem Sądu Okręgowego w [...] - Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Wydział [...] z [...] stycznia 2013 r., sygn. akt [...].

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wnosząc o oddalenie skargi podtrzymał stanowisko wyrażone w uzasadnieniu skarżonej decyzji. W kwestii przedstawienia badanych znaków w czarno-białej postaci podał, że miało to charakter poglądowy, zaś w dalszej części uzasadnienia decyzji wskazał właściwą kolorystykę każdego z nich.

Uprawniony – P. Z., na rozprawie przed Sądem wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Zgodnie z art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa.

Stosownie do art. 246 ust. 2 w/w ustawy podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa ochronnego, zaś zgodnie z art. 164 p.w.p. okolicznościami tymi jest niespełnienie ustawowych przesłanek wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Natomiast w świetle art. 247 ust. 2 p.w.p., w sytuacji w której uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. W myśl bowiem art. 255 ust. 1 pkt. 9 p.w.p., sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny, rozpatruje się w trybie postępowania spornego.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wskazanym w sprzeciwie jako jego pierwsza podstawa prawna, a którą to podstawą prawną, zgodnie z art. 255 ust. 4 p.w.p. organ był w postępowaniu spornym związany, badanie podobieństwa znaków towarowych rozpoczyna się od oceny, czy towary/usługi do oznaczania których przeznaczone zostały porównywane znaki towarowe są identyczne lub podobne. Wykluczenie zbieżności na tym odcinku badania podobieństwa znaków prowadzić musi do wykluczenia skojarzenia znaków, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (por. wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2014 r. wydany w sprawie sygn. akt II GSK 1686/12, teza pierwsza). Zasadnie więc Urząd Patentowy przyjął taką kolejność badania znaków. Przy ocenie podobieństwa towarów i usług, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów i usług. Czynniki te obejmują między innymi charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób użytkowania, jak również to czy konkurują ze sobą, czy też wzajemnie się uzupełniają (tak m.in. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T- 388/00 Institut für Lernsysteme v. OHIM, Rec. Str. II 4301, pkt 51).

Zdaniem Sądu, organ prawidłowo ustalił, że znaki sporny i przeciwstawione przeznaczone są do oznaczania towarów identycznych. Nie była to z resztą okoliczność kwestionowana w toku postępowania. Wszystkie towary należą do grupy kosmetyków lub preparatów farmaceutycznych.

Powyższa okoliczność wymusza na Urzędzie Patentowym stosowanie ostrzejszych kryteriów oceny podobieństwa tych oznaczeń jako, że im większy stopień podobieństwa towarów, tym wystarczy mniejszy stopień podobieństwa znaków, aby przyjąć istnienie niebezpieczeństwa konfuzyjnego wprowadzenia w błąd.

Zdaniem Sądu, organ dokonując oceny konfuzyjnego podobieństwa oznaczeń zastosował się do powyższej reguły.

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że całościowo ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów dominujących i odróżniających (v. wyrok ETS w sprawie Bass T-292/01 i wskazane tam orzecznictwo).

W orzecznictwie wypracowano szereg kryteriów oceny podobieństwa znaków towarów. Podkreśla się w nim konieczność dokonywania syntetycznej i całościowej oceny podobieństwa. Ocena ta, dokonywana na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej oraz konceptualnej (znaczeniowej), winna opierać się na całościowym wrażeniu wywoływanym przez porównywane znaki, z uwzględnieniem w szczególności ich elementów o dystynktywnym i dominującym charakterze (por. wyrok Sądu Pierwszej Instancji WE z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie Inter-Ikea Systems BV przeciwko OHIM, sygn. akt T-I 12/06, dalej Idea/Ikea, par. 39 i cytowane tam orzecznictwo). Ponadto, w orzecznictwie wspólnotowym podkreśla się, iż całościowa ocena podobieństwa znaków, dokonywana na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej oraz konceptualnej, winna uwzględniać ogół czynników istotnych w danej sprawie, w tym w szczególności stopień uwagi przeciętnego konsumenta, który winien być postrzegany jako osoba należycie poinformowana, uważna i rozsądna. Całościowa ocena podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi winna uwzględniać istnienie podobnych i dystynktywnych elementów spornych oznaczeń oraz to, w jakim stopniu elementy te przykuwają uwagę przeciętnego odbiorcy (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH i Klijsen Handel BV, sygn. C-342/97, dalej Lloyd, par. 25-27).

W orzecznictwie organów wspólnotowych co do zasady przyjmuje się, że przy dokonywaniu oceny dominującego charakteru jednego lub kilku składników złożonego znaku towarowego, należy w szczególności wziąć pod uwagę istotne cechy każdego ze składników znaku w porównaniu z istotnymi cechami innych składników. Ponadto pomocniczo można również uwzględnić wzajemną pozycję różnych elementów składowych znaku w całościowym układzie znaku złożonego (por. wyrok Sądu Pierwszej Instancji WE z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie Saint-Gobain Pam SA przeciwko OHIM, sygn. akt T-364/05, par. 97 i cytowane tam orzecznictwo).

Przekładając powyższe reguły na grunt rozpoznawanej sprawy nie można podzielić sugestii skarżącej jakoby Urząd Patentowy dokonał oceny innego znaku niż znak zarejestrowany. Podnoszona była okoliczność, że porównywane znaki zostały przedstawione przez organ w decyzji w postaci tabeli jako znaki czarno-białe, a zatem pozbawione elementów kolorystycznych, zaś kolory zostały opisane w decyzji pobieżnie.

Odpowiadając na ten zarzut Sąd zauważa, że w zaskarżonej decyzji oraz w aktach sprawy znajduje się opis kolorystyki porównywanych znaków wystarczający do ich właściwej identyfikacji. W tej sytuacji nie powstał stan niepewności co do zakresu badań znaku dokonanej przez organ (por. wyrok NSA sygn. akt II GSK 903/09)

Zdaniem Sądu Urząd Patentowy przeprowadził również prawidłową analizę znaków na wszystkich wymaganych płaszczyznach – wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

Jako trafną należy uznać ocenę Urzędu Patentowego, że w porównywanych znakach występuje wspólny element "sudo", który jednak sam w sobie nie jest na tyle wyróżniający aby mógł uzasadniać przyznanie monopolu jednemu podmiotowi. Poza tym ma on charakter opisowy ( "sudo" z łaciny oznacza; "pot, pocić się"), zaś w znaku spornym element ten spada na dalszy plan bowiem - jak słusznie przyjął Urząd Patentowy - większa uwaga odbiorcy będzie skierowana na inny element graficzny, a mianowicie postać raczkującego dziecka. Jeśli dodamy do tego różnice w ilości liter (sporny znak składa się z 7 liter, w tym 3 samogłosek i 2 sylab, zaś oznaczenia przeciwstawione mają 8 liter -w tym 4 samogłoski - i 2 sylaby oraz zupełnie inne końcówki wyrazów czyli "crem" i "max" powodujące zauważaną różnicę w wymowie, to dojdziemy do przekonania, że brak jest uzasadnionych podstaw do przyjęcia niebezpieczeństwa konfuzji w obrocie.

Ustosunkowując się do zarzutu skargi dotyczącego podobieństwa kolorystyki to, wbrew twierdzeniom skarżącej, kolorystyka spornego znaku nie jest czerwono-biała lecz różowa i biała, co wynika także z decyzji o rejestracji znaku spornego.

Jednocześnie należy podkreślić, że Urząd Patentowy odwołując się do wydanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyroku wyciągnął prawidłowe wnioski co do dokonanej przez ten Sąd oceny podobieństwa spornych oznaczeń. W uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego zostało wskazane, że fraza "sudo" nie stanowi elementu odróżniającego bowiem rolę taka pełni dalszy człon znaku czyli "Max" i "Crem".

Ponadto Sąd zauważa, że wzajemne relacje pomiędzy ustawą p.w.p. i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na podstawie której orzekał sąd powszechny mogą być różne w zależności od statusu oznaczeń kolizyjnych.( por. Kępiński Marian

artykuł RPEiS.1994.2.1 Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Teza 5 i 8). Niewątpliwie jednak z wyroku Sądu Apelacyjnego wynika, że używanie przez uprawnionego nazwy "sudomax" nie zostało zakwestionowane, zakazano jedynie używania opakowań o wyglądzie opisanym w punkcie 2 wyroku sądu I instancji.

Wobec powyższego Sąd doszedł do przekonania, że nie jest zasadny stawiany zarzut, aby Urząd Patentowy naruszył prawo materialne tj. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zdaniem Sądu, Urząd Patentowy zasadnie wyprowadził wniosek o braku kolizyjnego podobieństwa znaku spornego do znaków przeciwstawionych przez skarżącą.

Odnosząc się do zarzutu na ruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. to w myśl tego przepisu nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które zostały zgłoszone w złej wierze. Z akt sprawy nie wynika, by skarżąca przedstawiła dowody, które by świadczyły o istnieniu złej wiary w zgłoszeniu spornego znaku. W doktrynie i judykaturze wskazuje się różne formy zjawiskowe zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Przede wszystkim wskazuje się na zgłoszenie cudzego znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez podmiot dysponujący znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku (por. wyrok NSA z 24 maja 2007 r. II GSK 377/06). Po drugie, jako przypadek zgłoszenia znaku towarowego kwalifikuje się zgłoszenie danego znaku w celach spekulacyjnych, charakteryzujące się przede wszystkim brakiem zamiaru używania danego znaku przez podmiot go zgłaszający przy jednoczesnym zamiarze uzyskania korzyści od przedsiębiorców zainteresowanych używaniem danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Po trzecie, należy uznać za zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze takie działanie osoby, która dokonując zgłoszenia ma świadomość, lub z zachowaniem należytej staranności może się dowiedzieć, że narusza w ten sposób cudze prawo - zarówno prawo podmiotowe o charakterze bezwzględnym, jak i wynikające z konkretnego stosunku prawnego zaistniałego pomiędzy zgłaszającym a daną osobą trzecią (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 428/06). Takie sytuacje w rozpoznawanej sprawie nie miały miejsca. Natomiast z akt sprawy wynika, że uprawniony intensywnie używał znaku, o czym świadczy powoływany wyrok Sądu Apelacyjnego.

Dlatego też Sąd podzielił stanowisko Urzędu Patentowego co do braku wykazania przez stronę skarżącą tak rozumianego istnienia złej wiary uprawnionego także z uwagi na brak konfuzyjnego podobieństwa samych znaków nakładanych na towary.

Idąc tym tokiem rozumowania Sąd uznał, że dokonana przez organ analiza podobieństwa towarów oraz znaków, a także złej wiary została dokonana wszechstronnie i prawidłowo bez naruszenia przepisów procesowych. Urząd Patentowy RP co do zasady uwzględnił wszelkie rygory procedury administracyjnej, określające jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy. Związanie rygorami procedury administracyjnej oznacza, że Urząd Patentowy RP jest obowiązany m.in. do przestrzegania zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa (art. 8 k.p.a.). Zdaniem Sądu, organ w sposób wyczerpujący zebrał i ocenił w tym postępowaniu cały materiał dowodowy (art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.), a w szczególności uzasadnił wyczerpująco swoje rozstrzygnięcie według wymagań przewidzianych w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.

Z tych przyczyn, Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.