Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1938/09
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2009-12-29 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Protokolant Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej D. Sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] lipca 2009 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] lipca 2009 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak towarowy DAKAR nr R[...], udzielonego na rzecz "D." spółka z o.o. z siedzibą w K. (skarżący), na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, wniesionego przez P. z siedzibą w I. (F.), na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 oraz art. 255 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedno Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn.zm., dalej p.w.p.) unieważnił prawo ochronne na znak towarowy DAKAR.

Do powyższego rozstrzygnięcia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym;

W dniu [...] maja 2007 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw wniesiony przez P. z siedzibą w I. w F. (dalej spółka f.) wobec udzielenia w dniu 6 czerwca 2006 r. prawa ochronnego na słowny znak towarowy DAKAR nr R[...] na rzecz D. Sp. z o.o. z siedzibą w K. Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do ochrony 7 listopada 2002 r. i jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 3, tj. preparatów do mycia i konserwacji karoserii oraz tapicerki, kosmetyków samochodowych, klasie 27, tj. dywaników samochodowych, a także usług w klasie 37, tj. obsługi, naprawy, przeglądów i tuningu oraz mycia samochodów. Natomiast znak DAKAR nr IR[...] zarejestrowany z pierwszeństwem od 7 września 1993 r., przeznaczony jest do sygnowania towarów w klasach 4, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34 i 41. W klasie 12 ujęte zostały pojazdy oraz urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie.

Jako podstawę prawną wnioskodawca wskazał art. 246 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 2, art. 132 ust. 2 pkt 3 oraz art. 131 ust.1 pkt 1 p.w.p., a także art. 6bis i art. 8 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 r. (Konwencja paryska) oraz art. 16 ust. 3 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z 1995 r. (TRIPS).

W sprzeciwie podniesiono powszechną znajomość i renomę przeciwstawionych znaków towarowych PARIS-DAKAR oraz DAKAR na świecie, w tym w Polsce przejawiającą się w tym, że znaki te są używane dla oznaczania corocznych rajdów terenowych odbywających się na trasie z F., a ostatnio także z H. i P., do S. Popularność rajdu wynika z jego charakteru - wysokiego stopnia trudności i warunków, w których się odbywa. Ranga imprezy powoduje, że towarzyszy mu olbrzymie zainteresowanie mediów. Zawody rozgrywane są od końca lat 70 ubiegłego stulecia, a od 2000 r. biorą w nim regularnie udział Polacy. Zdaniem f. spółki towary i usługi ujęte w wykazie spornego znaku towarowego są ściśle powiązane z branżą, w której działa i jest znany. Stąd użycie przez uprawnionego słowa DAKAR nie było przypadkowe i powoduje "ryzyko skojarzenia między znakami oraz pasożytniczego wykorzystania renomy" oznaczeń PARIS-DAKAR i DAKAR. Jako drugi element sprzeciwu wskazano na kwestię ochrony firmy przedsiębiorstwa P., którą gwarantuje art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w związku z art. 8 Konwencji paryskiej. Podkreślono, iż firma była obecna na rynku polskim jeszcze przed datą zgłoszenia znaku spornego.

W odpowiedzi na sprzeciw (pismo z [...] grudnia 2007 r.) uprawniony uznał przedmiotowy sprzeciw za bezzasadny, wskazując na art. 315 ust. 3 p.w.p. i konieczność zastosowania tekstu ustawy w brzmieniu z dnia dokonania zgłoszenia, tj. 7 listopada 2002 r. Zauważył, iż z art.120 ust 3 pkt 3 p.w.p. wynika, że znaki powszechnie znane są znakami, które nie są zarejestrowane. Wskazał ponadto, że oznaczenie PARIS-DAKAR, oraz oznaczenie DAKAR, zarejestrowane na rzecz uprawnionego nie są ani identyczne, ani podobne. Odrzucił argument powszechnej znajomości znaku towarowego w Polsce wskazując na popularność rajdu Paryż - Dakar jako takiego i brak powiązania oznaczenia z określonymi towarami lub usługami innymi niż rajdy samochodowe. Podniósł, iż nie są mu znane towary z branży samochodowej pochodzące od przeciwnika. Stwierdził, iż znaki PARIS-DAKAR oraz DAKAR były zarejestrowane na rzecz spółki f. w chwili dokonania zgłoszenia znaku DAKAR nr R[...]. Z tego względu, w świetle art. 120 ust. 3 pkt 3 p.w.p., nie przysługuje im ochrona obejmująca znaki powszechnie znane. Uprawniony podniósł, iż do listopada 2006 r., f. spółka korzystała z nazwy firmy S. S.A.

Materiał dowodowy mający potwierdzać renomę stanowią między innymi: oświadczenie pod przysięgą złożone przez P. C., lista znaków towarowych chronionych w poszczególnych państwach, historia rajdu, biuletyny prasowe rajdu z lat 2003 - 2004, wykaz audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych imprezie w okresie 1979 - 2006, a także zdjęcia i artykuły opublikowane w polskich mediach, głównie elektronicznych (część materiałów, w tym historia rajdu oraz biuletyny prasowe rajdu nie zostały w całości przetłumaczone na język polski). Ponadto powołano się na decyzję Komisji Odwoławczej UP RP z dnia [...] lutego 1999 r. w sprawie M. ([...]), gdzie Komisja stwierdziła powszechną znajomość firmy M. w Polsce oraz uznała, że tym samym zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze oraz przy naruszeniu dobrych obyczajów handlowych.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny przez uprawnionego ze spornego znaku sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

Na rozprawach przed Urzędem Patentowym i w pismach strony rozwinęły swoje argumenty. Spółka f. przedstawiła dodatkowe dowody, m.in. badanie opinii publicznej na znajomość oznaczenia PARIS-DAKAR, tabele emisji programów telewizyjnych i radiowych dotyczących rajdu DAKAR w Polsce, a także katalog produktów z logo DAKAR z 2002 r. Strona przytoczyła ponadto tezy z orzecznictwa, zgodnie z którymi materiał dowodowy dotyczący renomy i pochodzący z okresu po dokonaniu zgłoszenia może być, z uwagi na okoliczności konkretnej sprawy, brany pod uwagę (m.in. wyrok WSA z dnia 14 grudnia 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1576/04). Strona podkreśliła także znaczenie rejestracji międzynarodowej znaku towarowego DAKAR o numerze IR[...] z datą pierwszeństwa wcześniejszą od daty pierwszeństwa spornego znaku. Zdaniem strony, ochrona przedmiotowego oznaczenia obejmuje terytorium Polski. Strona przytoczyła zasadę inkorporacji wyrażoną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 7 lipca 2005 r. (sygn. akt C-353/03), a także wyrok tegoż Trybunału z 27 listopada 2008 r. dotyczący związku skojarzeń między znakiem zgłoszonym a znakiem renomowanym (sygn. akt C-252/07). Strona podkreśliła, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki naruszenia renomy w formie pasożytnictwa.

Uprawniony podnosił zaś, iż znak PARIS-DAKAR nie jest podobny do oznaczenia DAKAR o numerze R[...], transmisje sportowe nie stanowią używania znaku towarowego, a ponadto nie są mu znane towary lub usługi związane z motoryzacją i pochodzące od wnoszącego sprzeciw, które byłyby dostępne w Polsce. Powtórzył nadto, że strona przeciwna zmieniła nazwę firmy z S. S.A. na P. dopiero w 2006 r. Podtrzymując wniosek o oddalenie sprzeciwu wnosił o odrzucenie jako dowodów oświadczenia złożonego przez P. C. z uwagi na brak upoważnienia, oraz katalogu produktów sygnowanego oznaczeniem DAKAR z 2002 r. z powodu braku tłumaczenia na język polski. Zdaniem uprawnionego dowody dotyczące renomy pochodzą z okresu po dokonaniu zgłoszenia spornego znaku. Strona zakwestionowała ponadto podobieństwo znaków DAKAR i PARIS-DAKAR na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

W tych warunkach Urząd Patentowy rozważając powyższe argumenty podjął decyzję o unieważnieniu spornego znaku DAKAR nr R[...].

W obszernym uzasadnieniu swego stanowiska organ, przytaczając przepisy art. 246 ust. 1 p.w.p. , art. 247 ust. 2 p.w.p. i art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p. stwierdził, że sporny znak towarowy został zgłoszony w dniu 7 listopada 2002 r., zatem zastosowanie w niniejszej sprawie będą miały przepisy ustawy p.w.p. w brzmieniu ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z 2004 r. (Nr 49, poz. 508). Natomiast, mimo dokonania zgłoszenia w dacie przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, wykładnia przepisów winna być dokonywana z uwzględnieniem przepisów Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej dyrektywa 89/104) oraz orzecznictwa organów Wspólnot Europejskich, a w szczególności Trybunału Sprawiedliwości WE. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 r., sygn. akt III RN 239/01.)

Analizując okoliczności sprawy z punktu widzenia art. 132 ust. 1 pkt 3 p.w.p. oraz art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Urząd Patentowy doszedł do wniosku, iż sporny znak DAKAR o nr IR [...] jest znakiem renomowanym. Powołując się na orzecznictwo i doktrynę organ wskazał na istniejące metody oceny renomy - bezwzględną i względną. Pierwsza z nich bierze pod uwagę przede wszystkim procentowo określony stopień znajomości znaku na rynku (wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 757/07). Z kolei metoda względna, oprócz znajomości znaku, kładzie nacisk inne kryteria, w tym udział w rynku pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów, zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem, terytorialny i czasowy zasięg używania znaku, licencje udzielone na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów, wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych, rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku, a także relację cenową do towarów substytucyjnych (zob. wyrok ETS z 14 września 1999 r., sygn. akt C 375/97, decyzja OHIM z 25 kwietnia 2001 r., sygn. akt R 283/1999-3, wyrok NSA z 21 listopada 2006 r. sygn. akt). Środkami dowodowymi mogą być: badania opinii publicznej, nagrody i wyróżnienia, publikacje prasowe, rankingi, raporty, faktury i inne dokumenty handlowe, a także różnorakie materiały reklamowe.

Ustalając stan faktyczny w oparciu o zgromadzone dowody Urząd Patentowy stwierdził, że znak towarowy DAKAR nr R[...] jest używany do oznaczania dorocznego rajdu terenowego organizowanego pod nazwą PARYŻ-DAKAR od 1978 r., a od 2003 r. pod nazwą DAKAR. Rajd ten opisywany jest jako "najsłynniejszy rajd na świecie" (m.in. artykuł "Rajd Paryż-Dakar 2001" karta 72, tom I, artykuł Paryż-Dakar 2002 - karta 78, tom I) oraz "najbardziej znany i spektakularny rajd świata" ("O. podsumowuje Dakar 2005" - karta 56, tom I). Rajd stanowi "oprócz niewątpliwie atrakcyjnej części sportowej, poważne przedsięwzięcie medialne i marketingowe" (artykuł "Poważne zabawy w piaskownicy" - karta 83, tom I). Od początku dekady w imprezie udział biorą Polacy, Telewizja [...] w Polsce relacjonuje w styczniu każdego roku wydarzenia z rajdu - stałym punktem programu jest kronika rajdu (w 2001 średnia oglądalność wyniosła 10% , co daje około 550 tysięcy widzów - w kolejnych latach dane te nieznacznie wzrosły, zestawienie "Rajd Paryż-Dakar na antenie T." - karty od 88 do 90, tom I).

Jako dowód przedstawiona została analiza oglądalności rajdu DAKAR w Polsce dotycząca okresu od 2003 do 2008 r.. Według niej "pomiędzy 2003 r. a 2006 r. T. zaoferowała 14 -19 programów poświęconych rajdowi DAKAR (...). Długość każdego programu wynosiła około 6-9 minut i uzyskała średnią oglądalność wynoszącą od 700 000 do 1 200 000 widzów za każdym razem" (tłumaczenie analizy - karta 75, tom III, "Badanie oglądalności rajdu DAKAR od 2003 do 2008" karta 73, tom III).

W okresie od 1997 r. do 2000 r. relacje z rajdu prezentowane były także przez telewizję E., a także w 2000 roku przez T. ("Kopia przedstawiająca emisje radiowo-telewizyjne rajdu Dakar Rany od 1997 od 2007 roku" - karty od 91 do 146). O rajdzie informowały ponadto czasopisma zajmujące się motoryzacją (np. A. - karta 84, tom I, oraz O. - karta 67, tom I), a także dzienniki (m.in. G. - karta 70, tom I). Zdaniem Urzędu Patentowego przedstawione biuletyny prasowe rajdu z lat 2003, 2004 i 2007 r. dowodzą olbrzymiej skali przedsięwzięcia pod względem kosztów, logistyki, liczby uczestników oraz stopnia trudności. W aktach sprawy znajduje się także tłumaczenie opracowania "D. [...]", w którym znalazły się wypowiedzi uczestników świadczące o wyjątkowym charakterze imprezy (karty od 154 do161, tom II). Historia i opis rajdu są dostępne także w internecie na polskich stronach encyklopedii W. (karty od 137 do 142, tom II). Z materiałów dotyczących znajomości imprez sportowych w państwach Europy Zachodniej, między innymi w F., H., W. i N. wynika, że wśród najbardziej znanych 10 wydarzeń sportowych respondenci wymienili rajd DAKAR (tłumaczenie ankiety - karta 153, tom II). Przedmiotowe oznaczenie jest chronione na mocy praw wyłącznych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej (karty od 176 do 185, tom, II). Strona przedstawiła poziom znajomości oznaczenia PARYŻ-DAKAR w państwach europejskich, m.in. B. i H., który w roku 2001 wyniósł odpowiednio 96% i 88 % C (Badanie międzynarodowe dla ogółu społeczeństwa" - karta 71, tom III). Natomiast folder zawierający ofertę towarów opatrzonych znakiem DAKAR o nr IR[...], który nie został przetłumaczone na język polski z 2002 r., zawiera zasadniczo zdjęcia odzieży, obuwia, nakryć głowy, zegarków i kaset video z ich ceną (L. - karty od 6 do 36, tom lII).

Urząd Patentowy zauważył, iż w wskazanych powyżej dokumentach nazwa DAKAR została użyta w formie znaku towarowego bądź jako nazwa rajdu samochodowego. Zdaniem Urzędu Patentowego RP należało w niniejszej sprawie przyjąć metodologię mieszaną uwzględniającą elementy metody bezwzględnej i względnej oceny renomy znaku towarowego DAKAR. W wystarczającym stopniu udowodnione zostały stopień znajomości znaku, zasięg i długotrwałość reklamy danego oznaczenia, a także terytorialny oraz czasowy zasięg używania znaku i wobec tego przedmiotowemu oznaczeniu przyznana została cecha znaku renomowanego, mimo, iż część materiałów dowodowych pochodzi z okresu po dokonaniu zgłoszenia spornego znaku towarowego. Nastąpiło to wskutek uwzględnienia przez organ orzecznictwa Sądu Pierwszej Instancji i Trybunał Sprawiedliwości WE i orzecznictwa polskich sądów administracyjnych. Dane tego rodzaju (późniejsze niż zgłoszenie) mogą zostać wykorzystane w przypadku, gdy pozwalają na "wyciągnięcie wniosków odnośnie do sytuacji, jaka istniała w dacie zgłoszenia" ( wyrok SPI z 15 grudnia 2005 r., sygn. akt T -262/04 oraz postanowienie ETS z dnia 5 października 2004 r., sygn. akt C-192/03P, postanowienie ETS z dnia 27 stycznia 2004 roku o sygn. akt w sprawie C-259/02, wyrok WSA w Warszawie z 23 października 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 784/08).

Ponieważ po dokonaniu zgłoszenia w 1993 r. rozpoczęto jego promocję znaku, która realizowana była poprzez użycie tradycyjnych środków reklamowych, tj. foldery, ale też w ramach public re/ations, m.in. transmisje telewizyjne, zatem w ocenie organu także dowody pochodzące z późniejszego okresu nawiązujące do historii rajdu umacniają renomowany charakter znaku DAKAR o numerze IR[...].

Nawiązując do transgranicznego charakteru renomy przyjętego w orzecznictwie (wyrok WSA w Warszawie z 8 listopada 2005 r. o sygn. akt 845/05, wyrok WSA z dnia 13 marca 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa - znaki towarowe VALENTINO i LEXUS) organ stwierdza, że taka sytuacja ma miejsce w przypadku rajdu PARYŻ-DAKAR oraz DAKAR, który mimo, iż odbywa się poza granicami Polski, ma wielu kibiców, o czym świadczą dane dotyczące oglądalności programów telewizyjnych na temat rajdu - od 550 000 do ponad 1200 000 osób, co z kolei dowodzi dużej popularności.

Ponadto organ uznał szczególny charakter znaku towarowego DAKAR o numerze IR[...], który oprócz swojej tradycyjnej funkcji oznaczania pochodzenia towarów pozostaje równocześnie nazwą rajdu samochodowego. Wyjaśniając swoje stanowisko organ powołał się na nowy sposobu kreacji znaku towarowego oraz jego funkcji określanej mianem "merchandising function"(zob. D. Keeling, Intellectual Property Rights in EU Law: Free movement and competition law, Oxford 2003, str. 151). Z poglądów tych wynika, że obecnie w znaku towarowym wykorzystuje się nazwiska celebrytów, nazwy własne, a także nazwy imprez sportowych lub kulturalnych. Przedmiotem ochrony pozostaje szeroki zakres towarów i usług, które często w żaden sposób nie są związane z działalnością tych osób, charakterem miejsc lub zakresem wydarzenia. W przypadku udzielenia prawa wyłącznego oznaczenia takie mogą nawet nie być używane w rzeczywisty sposób, jednak wszelkie przypadki naruszenia spotkają się zazwyczaj ze stosowną akcją uprawnionego. Przedstawiciele doktryny anglosaskiej argumentują, że "znak towarowy nie jest wykorzystywany już jedynie do oznaczania towarów, ale jako taki stanowi towar podlegający zbyciu, przykładowo w drodze umowy licencyjnej. Klient nabywa kurtkę sygnowaną godłem znanego uniwersytetu, ponieważ chce się z nim identyfikować. Konsument nabywa liczne towary o różnorodnym charakterze, wszystkie sygnowane konkretnym symbolem, gdyż jest z nimi związany status przynależności do grupy" (J. Neil, D. Burkitt, Trade Mark Licensing, Andover 2005, str. 39-40). Dla konsumentów tego rodzaju towarów stosunkowo nieistotna pozostaje ich jakość lub źródło pochodzenia, bowiem najważniejsze jest ich emocjonalne nastawienie do symboli wykorzystanych w znaku towarowym. Prawo wyłączne staje się w tym przypadku narzędziem do eksploatacji zyskownych rynków wtórnych. Zdaniem Urzędu z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, gdzie organizator rajdu samochodowego o nazwie PARYŻ - DAKAR, a następnie DAKAR, który odniósł sukces i stał się popularny na całym świecie, postanowił go skomercjalizować za pomocą znaku towarowego zawierającego w swej treści przedmiotowe nazwy.

Zdaniem Urzędu, wśród potencjalnych odbiorców towarów i usług oferowanych przez uprawnionego ze spornego znaku towarowego, czyli preparatów do mycia i konserwacji karoserii oraz tapicerki, kosmetyków samochodowych i dywaników samochodowych, a także obsługi, naprawy, przeglądów i tuningu oraz mycia samochodów, znajdą się właściciele pojazdów mechanicznych, głównie samochodów i motocykli. W analizowanym przypadku konsument będzie identyfikował towary i usługi oferowane mu przez uprawnionego ze spornego znaku z rajdem samochodowym PARYŻ-DAKAR lub DAKAR.

Dokonując oceny podobieństwa przeciwstawianych znaków w sprawie w trzech płaszczyznach, mianowicie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w orzecznictwie, organ doszedł do wniosku, że identyczność znaku występuje w warstwie fonetycznej. Natomiast w przypadku płaszczyzny wizualnej w obu przypadkach występuje wspólny element słowny DAKAR. W strukturze znaku towarowego stanowiącego przeciwstawienie dla oznaczenia spornego należy dodatkowo wyróżnić warstwę graficzną. Składają się na nią popiersie osoby ludzkiej z zawiniętą wokół głowy i ramion chustą imitując postać beduina oraz zapisane za pomocą fantazyjnej czcionki słowo DAKAR. W płaszczyźnie wizualnej organ stwierdził, że porównywane znaki, oceniane w całości, z uwagi na identyczność członu DAKAR, są do siebie podobne. Znakowi towarowemu o numerze IR[...] charakteru dystynktywnego nadaje element słowny, a wyobrażenie postaci ludzkiej stanowi jedynie uzupełnienie. Wynika to ze znaczenia wyrazu DAKAR, który jest przede wszystkim kojarzony z rajdem samochodowym o tej samej nazwie. Wśród wykształconych odbiorców, a także kibiców sportów motoryzacyjnych, przedmiotowe słowo zostanie odebrane jako nazwa miasta - stolica S. Organ uznał, że wykorzystane w oznaczeniach słowo będzie zrozumiałe dla wskazanej powyżej grupy odbiorców i w konsekwencji przyjął identyczność porównywanych znaków w płaszczyźnie znaczeniowej. Przy ocenie podobieństwa organ brał pod uwagę postulaty doktryny, według których istnienie dominujących cechy wspólnych stanowi podstawę stwierdzenia podobieństwa lub identyczności, przy czym winno to nastąpić z uwzględnieniem obiektywnego bilansu podobieństw i różnic, a także przeciętnej uwagi rozsądnego kupującego (U. Promińska, Naruszenia praw w dobrach niematerialnych, Warszawa 2001, s. 95).

Zdaniem Urzędu Patentowego w analizowanym przypadku wyraz DAKAR należy uznać za element dominujący porównywanych znaków towarowych. Urząd Patentowy RP miał też na uwadze wskazówkę z wyroku ETS z dnia 27 listopada 2008 (sygn. akt C-252/07) dotyczącą renomy znaku towarowego INTEL.

W kwestii nienależnych korzyści Urząd Patentowy stwierdził, że w rozpoznawanym przypadku uprawniony bez dokonywania nakładów na promocje będzie mógł liczyć na pozytywną reakcję klientów, którzy będą chętniej nabywali towary uprawnionego kojarząc je ze znakiem spółki f. i w konsekwencji z organizowanym przez te spółkę rajdem samochodowym. Dlatego też organ wyraził pogląd, że uprawniony nieprzypadkowo wybrał do oznaczania swoich towarów nazwę słynnego rajdu samochodowego.

Przyjmując za wyrokiem NSA z dnia 5 kwietnia 2006 roku o sygn. akt II GSK 16/06, że zastosowanie jednej podstawy prawnej wskazanej w konkretnym przepisie z katalogu przesłanek bezwzględnych jest "samodzielną normą prawną (...) wystarczającą(...) do unieważnienia prawa". i (...) "Zbędnym jest ustalenie czy w sprawie występują także inne podstawy do unieważnienia prawa wymienione w tych przepisach, nawet wówczas gdyby takie podstawy istniały" organ pominął przy rozpatrywaniu niniejszej sprawy przesłanki zawarte w sprzeciwie z dnia [...] maja 2007 r., w tym art. 132 ust. 1 pkt 2, a także art. 131 ust.1 pkt 1 p.w.p., art. 6bis i art. 8 Konwencji paryskiej oraz art. 16 ust. 3 TRIPS.

Ustosunkowując się do zarzutów uprawnionego dotyczącego kwestii nazwy handlowej i prawa do firmy Urząd Patentowy uznał, iż zarzut pojawienia się informacji o rajdzie w Polsce w latach 2004-2005 jest nieprawdziwy, gdyż zebrany materiał dowodowy pochodzi także z okresu przed dokonaniem zgłoszenia. Odnośnie poruszonej przez uprawnionego ze spornego prawa kwestii rejestracji znaków towarowych na rzecz innych podmiotów i zawierających w swej treści słowo DAKAR lub DACAR organ uznał, iż nie stanowią one przedmiotu niniejszego postępowania.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie D. sp. z o.o. zarzuciła rażące naruszenie przepisów postępowania, a w szczególności:

- art. 132 ust.2 pkt 3 p.w.p. poprzez błędną ocenę renomy znaku w rejestracji międzynarodowej DAKAR nr IR[...],

- art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. polegające na nieuwzględnieniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, wskazanego przez skarżącego i mającego istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy oraz błędnym i całkowicie dowolnym rozpatrzeniu materiału dowodowego, dotyczącego renomy znaku towarowego.

Wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia strona skarżąca podniosła, iż sporny znak DAKAR nr R[...] został zgłoszony w dniu 7 listopada 2002 r., a nazwa rajdu DAKAR pojawiła w 2003 r. zatem używanie nazwy DAKAR do oznaczania rajdu nie może stanowić podstawy do uznania znaku towarowego DAKAR nr IR[...] za renomowany na dzień zgłoszenia. Zdaniem skarżącej nazwa rajdu "DAKAR" pojawiła się w Polsce zasadniczo dopiero w latach 2004-2005, o czym świadczą bezpośrednio dokumenty przedstawione przez samego sprzeciwiającego. Wymieniając dowody zgłoszone przez stronę przeciwną skarżąca zauważa, że dopiero od roku 2005 przedmiotowy rajd był relacjonowany pod nazwą "DAKAR" Natomiast Urząd Patentowy RP pominął dowody, wskazujące na datę pojawienia się nazwy rajdu "DAKAR", oraz nie wskazał, które to dowody świadczą o rzekomym wcześniejszym używaniu nazwy "DAKAR" jako samodzielnej nazwy rajdu. Zdaniem skarżącego, z przedstawionych przez sprzeciwiającego dokumentów wynika jedynie, że samodzielna nazwa "DAKAR", używana była wcześniej jedynie w zestawieniu "PARYŻ-DAKAR" oraz w zestawieniach z innymi nazwami i miastami, wskazujących na różne trasy rajdu w różnych okresach. Nazwa "DAKAR" pojawia się też jako samodzielna nazwa rajdu, ale tylko w dokumentach powstałych po 2003 r.

Według opinii skarżącej w Polsce nie są znane towary lub usługi pochodzące od f. spółki, ani nawet pochodzące od niego żadne inne towary lub usługi, w szczególności związane z branżą samochodową. Nie przedstawiono także żadnych dowodów, świadczących o jakiejkolwiek sprzedaży towarów i usług na terytorium Polski, ograniczając się jedynie do faktu transmisji sportowych rajdu samochodowego w telewizji, które transmisje sportowe nie mogą być nawet utożsamiane z reklamą znaku towarowego jako takiego lub określonych towarów nim oznaczanych. W odniesieniu do terytorium Polski trudno więc mówić o znaku DAKAR IR [...] jako znaku powszechnie znanym lub renomowanym przed datą zgłoszenia spornego znaku DAKAR nr R[...]. Ponadto Urząd Patentowy RP błędnie przyjął za udowodnione, że zarejestrowanie spornego znaku DAKAR nr R[...] na rzecz skarżącej mogło mu przynieść nienależną korzyść lub było szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku nr IR[...]. Argumenty w tym zakresie w istocie opierają się na mylnym założeniu, że znak nr IR[...] jest renomowany, a z samej definicji znaku renomowanego i teoretycznych rozważań na temat siły oddziaływania znaku renomowanego wynika, że zarejestrowanie znaku podobnego może przynieść innej osobie nienależną korzyść lub było szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku. W rzeczywistości nie wykazano stopnia zagrożenia lub realnego prawdopodobieństwa wystąpienia wspomnianych ustawowych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego. Nie uwzględniono też faktu, że nazwa Dakar, znana od dawna jako nazwa egzotycznego miasta nie powinna być przypisana na wyłączność jednemu podmiotowi.

Strona skarżąca podkreśla też, iż zgodnie z przepisem art. 4 ust. 4 pkt a) dyrektywy 89/1 04/EWG odmowa lub unieważnienie rejestracji może nastąpić, jeżeli wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w danym Państwie Członkowskim. Na te okoliczność strona powołuje się na uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2008 r. (sygn. akt II GSK 506/07), zgodnie z którym: "Znak renomowany to znak posiadający reputację i obok jego znajomości musi się wyróżniać dodatkowymi cechami, jak: udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów), zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem, terytorialny i czasowy zasięg używania, licencje udzielane na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów, wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych, rozmiar nadkładów poniesionych w związku z promocją znaku, relacja cenowa do towarów substytucyjnych, czy (i ewentualnie w jakim zakresie) znak ten jest używany przez osoby trzecie." Zdaniem strony skarżącej w toku postępowania nie przeprowadzono pełnej analizy i nie wskazano jednoznacznie, czy i który z dowodów zawartych w aktach sprawy pozwala na przyjęcie, że przeciwstawiony znak towarowy IR[...] spełnia w/w poszczególne kryteria znaku renomowanego. Całe uzasadnienie Urzędu Patentowego wskazuje co najwyżej na stopień znajomości przeciwstawionego znaku, a nie na jego dobrą reputację lub renomę. Nie wykazano stopnia znajomości znaku IR[...] w okresie przed zgłoszeniem spornego znaku DAKAR nr R[...] na terytorium Polski, nie wskazano też żadnych materiałów dowodzących zasięgu i długotrwałości reklamy towarów lub usług sygnowanych znakiem IR[...] na tym terytorium we wspomnianym okresie, ani materiałów dowodzących zasięgu czasowego używania znaku na terytorium Polski, sięgającego okresu przed zgłoszeniem spornego znaku DAKAR nr R[...].

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy podtrzymał swoje stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej.

Uczestniczka postępowania spółka f. P. z siedzibą w I. wniosła o oddalenie skargi i poparła stanowisko Urzędu Patentowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W ocenie Sądu analizowana pod tym kątem skarga zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lipca 2009 r., narusza prawo.

Zdaniem Sądu unieważniając prawo ochronnego na znak towarowy DAKAR o numerze R[...] , Urząd Patentowy RP dopuścił się naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności art. 8 k.p.a. oraz w konsekwencji art. 7 k.p.a. i art. 77 § 1 k.p.a. – poprzez błędną ocenę renomy na terytorium Polski przeciwstawionych znaków towarowych spółki francuskiej.

Naruszenie wspomnianych przepisów procedury administracyjnej mogło mieć – w ocenie Sądu - istotny wpływ na ostateczny wynik sprawy, a więc stanowi dostateczną podstawę prawną do uchylenia przez sąd administracyjny zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP.

Przede wszystkim za przedwczesne należy uznać ustalenie dokonane przez Urząd Patentowy co do istnienia renomy przeciwstawionych znaków towarowych PARIS-DAKAR oraz DAKAR na terytorium Polski w dacie zgłoszenia spornego znaku DAKAR nr R[...] czyli w dniu 7 listopada 2002 r.

W szczególności, w ocenie Sądu, z uzasadniania Urzędu Patentowego wynika, iż organ ten dokonał utożsamienia renomy znaku towarowego z renomą imprezy sportowej - rajdu samochodowego rozgrywanego pod nazwą PARIS - DAKAR, zaś od 2003 r. pod nazwą DAKAR. Urząd Patentowy zauważył bowiem, iż w przedłożonych dokumentach nazwa DAKAR została użyta w formie znaku towarowego bądź jako nazwa rajdu samochodowego.

W orzecznictwie istnieje już ugruntowane stanowisko co do tego, iż znajomość znaku stanowi tylko jedną z okoliczności, jakie należy brać pod uwagę, wykazując jego renomę. Ponadto należy brać pod uwagę takie czynniki, jak:

- udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów), zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem,

- terytorialny i czasowy zasięg używania znaku,

- licencje udzielone na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów,

- wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych,

- rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku,

- relacja cenowa do towarów substytucyjnych, czy (i ewentualnie, w jakim zakresie) znak ten używany jest przez osoby trzecie (vide wyrok NSA z dnia 21 listopada 2006 r. sygn. akt II GSK 181/06).

Słuszne są zatem zarzuty skargi polegające na nieuwzględnieniu oceny materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy z punktu widzenia każdego ze wskazanych wyżej kryteriów.

Dokonując analizy renomy przeciwstawionych znaków towarowych Urząd Patentowy uwzględnił jedynie niektóre z powyższych kryteriów. Zdaniem organu w wystarczającym stopniu udowodnione zostały stopień znajomości znaku, zasięg i długotrwałość reklamy danego oznaczenia, a także terytorialny oraz czasowy zasięg używania znaku. Wobec tego przedmiotowemu oznaczeniu przyznana została cecha znaku renomowanego, i to pomimo tego, iż część materiałów dowodowych pochodzi z okresu po dokonaniu zgłoszenia spornego znaku towarowego.

Jednocześnie, zdaniem Sądu, Urząd Patentowy wystarczająco nie wyjaśnił powodów, dla których pozostałe ww. kryteria uznał za nieistotne dla ustalenia faktu renomy oznaczeń PARIS-DAKAR i DAKAR.

Zastrzeżenia Sądu budzi też kwestia zrównania znajomości znaku towarowego jako takiego z popularnością imprezy sportowej, jaką niewątpliwie cieszył się rajd samochodowy odbywający się początkowo pod nazwą Paris-Dakar, a następnie od 2003 r. pod nazwą DAKAR, tożsamą z nazwą zarejstrowanego znaku towarowego słowno-graficznego nr IR [...] z pierwszeństwem od 7 września 1993 r. Uzasadniając swoje stanowisko w tej kwestii Urząd Patentowy posłużył funkcjonującym w literaturze nowym sposobem kreacji znaku towarowego oraz jego funkcji określanej mianem "merchandising function". Zdaniem Urzędu z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, gdzie organizator rajdu samochodowego o nazwie PARYŻ - DAKAR, a następnie DAKAR, który odniósł sukces i stał się popularny na całym świecie, postanowił go skomercjalizować za pomocą znaku towarowego zawierającego w swej treści przedmiotowe nazwy.

Oczywiste jest, iż stosownie do przepisu art. 80 k.p.a. organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego czy dana okoliczność została udowodniona, lecz ocena ta nie może być dowolna, zwłaszcza gdy chodzi o kwestie mające istotne znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia. Organ ma prawo do dokonywania własnych ustaleń, ale te ustalenia muszą być poczynione w oparciu o wszechstronną analizę wszystkich dowodów złożonych w sprawie. Tymczasem w omawianej wyżej kwestii komercjalizacji znaków przeciwstawionych organ nie poczynił jakichkolwiek ustaleń faktycznych i nie sprecyzował na podstawie jakich dowodów przyjął, że proces komercjalizacji f. znaku" DAKAR " został zakończony w dacie zgłoszenia znaku spornego DAKAR nr R [...] oraz czy proces ten w równym stopniu obejmuje swym zasięgiem także terytorium Polski. Ponadto organ nie wskazał jaką formę przybrała rzekoma komercjalizacja znaku DAKAR o nr IR [...] oraz jaki wpływ miał wspomniany wyżej proces komercjalizacji znaku na renomę znaku.

W rozpoznawanej sprawie niesłusznie na marginesie rozważań Urzędu Patentowego pozostała też kwestia funkcji znaku towarowego jako takiego. Istotą znaku towarowego jest odróżnienie produktów jednego przedsiębiorcy od produktów innego podmiotu. Uprawniony, w wyniku udzielenia prawa z rejestracji znaku towarowego uzyskuje wyłączne prawo do posługiwania się tym znakiem w obrocie gospodarczym w odniesieniu do towarów objętych tym prawem. Nieprzekonujące jest w tym kontekście wyłaniające się z analizy uzasadnienia decyzji stanowisko Urzędu Patentowego o dominacji " merchandising function" badanego f. znaku DAKAR, jaką miał on uzyskać w wyniku transmisji telewizyjnych z rajdu samochodowego tudzież innych publikacji prasowych i wydawnictw specjalistycznych. Trafnie przy tym skarżąca zarzuca, że oprócz samego rajdu żadne inne towary bądź usługi o nazwie DAKAR nie były znane na terytorium Polski przez datą zgłoszenia - 7 listopada 2002 r. Należy zaznaczyć, iż z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że relacje z rajdu PARIS-DAKAR były nadawane przez T. dopiero począwszy od 2000 r. zatem na niespełna 2 lata przed datą zgłoszenia, wcześniej relacje te były obecne jedynie na antenie E.

Odnosząc się do przyjętej przez Urząd Patentowy koncepcji automatycznie przyjmowanej transgraniczności renomy trzeba zauważyć, iż koncepcja nie spotkała się z krytyką w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 8 lipca 2009 r. stwierdził, że renoma znaku towarowego musi być zbadana i ustalona w kraju, w którym wystąpiono o jego ochronę. Ponadto renoma jest rozumiana jako pewien zespół wiedzy i wyobrażeń o znaku i towarach nim opatrywanych, tak jak każda inna wiedza i informacja, nie zna obecnie granic politycznych i państwowych. Nie można jednak wyłącznie na podstawie istniejących możliwości przepływu i dostępu do tej wiedzy wnioskować o jej zasięgu. Nie można wyłącznie na podstawie dostępu do wiedzy przesądzać o jej stanie wśród takiego czy innego kręgu obywateli. Znajomość i związana z tym renoma znaku towarowego jest kwestią faktów, a nie czystych spekulacji myślowych. W tych warunkach o renomie znaku towarowego nie może świadczyć, a wręcz może jej szkodzić znacząca nawet znajomość samego oznaczenia ( sygn. akt II GSK1111/08).

Przy analizie całokształtu okoliczności faktycznych i materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie uszło uwadze Urzędu Patentowego, iż słowo Dakar oznacza też stolicę państwa S. w Afryce, a zatem jest nazwą miasta. W tym aspekcie spełnia także rolę polityczną i gospodarczą. Dlatego też argumenty skargi sprowadzające się do zarzutu, iż nazwa Dakar, znana od dawna jako nazwa egzotycznego miasta nie powinna być przypisana na wyłączność jednemu podmiotowi zasługują na aprobatę.

W ocenie Sądu wskazane wyżej powody i całkowite pominięcie istotnych dla skarżącej elementów związanych z renomą nie pozwala na pełne skontrolowanie legalności zaskarżonej decyzji. Z tej przyczyny należy uznać, iż uchybienia formalne poczynione w toku postępowania przez organ, uniemożliwiły Sądowi prawidłowe ustosunkowania się do wszystkich zarzutów skargi i wypowiedzenia się co do zasadności podjętego rozstrzygnięcia pod względem materialnoprawnym. Nieprawidłowości te mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albowiem w przypadku przyjęcia zasadności tezy strony skarżącej dotyczącej braku renomy znaków spółki f. na terytorium Polski w dacie zgłoszenia, Urząd Patentowy RP zobowiązany byłby uwzględnić tę okoliczność w pierwszej kolejności bowiem ma ona wpływ na zakres ochrony znaków towarowych. Aby rozstrzygnięcie organu ocenić w sposób prawidłowy, Sąd musi dysponować stanowiskiem organu zawierającym pełne odniesienie do wszystkich wątpliwości zgłaszanych przez skarżącą. Sąd administracyjny nie czyni bowiem własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Taka kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ administracyjny rozstrzygający sprawę.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż w toku ponownego postępowania organ winien – w ocenie Sądu – uwzględniając powyższe zastrzeżenia - szczegółowo ustosunkować do wszystkich bez wyjątku kryteriów oceny renomy znaku. Należy pamiętać, że o ile zwykłe znaki towarowe chronione są wyłącznie w sytuacji, gdy występuje ryzyko wywołania bezpośredniego lub pośredniego wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru, o tyle ochrona oznaczeń renomowanych obejmuje także sytuacje, w których możliwe jest samo skojarzenie między konfrontowanymi oznaczeniami (Piotrowska J., St.Prawn. 1999/4/5/ - t.1 Ochrona renomowanych znaków towarowych w systemie prawnym Unii Europejskiej.).

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jednocześnie Sąd – działając w oparciu o przepis art. 152 cyt. ustawy – stwierdził, że uchylona decyzja Urzędu Patentowego RP nie podlega wykonaniu.