Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1270/17
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2017-12-05 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 134 par. 1, art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a i c, art. 200, art. 205 par. 2
journal: Dz.U. 2017 poz 1369
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
article: art. 120 ust. 1, art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 130
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 20, art. 22
journal: Dz.U. 1997 nr 78 poz 483
law: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie  Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu  25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
article: art. 7, art. 77, art. 80, art. 11, art. 107 par. 3
journal: Dz.U. 2016 poz 23
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: par. 14 ust. 1 pkt 1 lit b
journal: Dz.U. 2015 poz 1800
law: Rozporządzenie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz P. S.A. z siedzibą w W. kwotę 2217 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy RP, decyzją nr. [...] z dnia [...] czerwca 2016 r., wydaną w trybie postępowania spornego, na podstawie na podstawie art. 164 w zw. z art. 129 ust 1 pkt 2 oraz w zw. z art. 129 ust 2 pkt 1, art. 129 ust.2 pkt 2 i art. 129 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm., dalej "p.w.p.") oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p., oddalił wniosek P. S.A z siedzibą w W. (dalej "wnioskodawca", "skarżąca") o unieważnienie wspólnego prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy PACZKOMAT o numerze [...] udzielonego na rzecz E. sp. z o.o. z siedzibą w K., V. sp. z o.o. z siedzibą w K. oraz I. S.A. z siedzibą w K. (dalej "uprawniony"), jak również orzekł o kosztach postępowania.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu [...] lutego 2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek P. S.A. z siedzibą w W. o unieważnienie wspólnego prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy PACZKOMAT o nr [...] na rzecz E. sp. z o. o. z siedzibą w K., V. sp. z o. o. z siedzibą w K. oraz I. S.A. z siedzibą w K. Jako podstawę prawną wniosku wskazano art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczenia towarów zawartych w klasie 6, takich jak: "metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące od sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek", towarów w klasie 9, takich jak: "urządzenia automatyczne i ich części służące do sortowania i wydawania paczek i przesyłek, elektroniczne systemy powiadamiania" oraz usług zawartych w klasie 39, takich jak: "usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych".

W uzasadnieniu złożonego wniosku wnioskodawca wskazał, że jest największym krajowym operatorem pocztowym w kraju, powierzono mu wykonywanie zadań operatora wyznaczonego, a także stale poszerza rodzaj oraz zakres świadczonych usług i jest bezpośrednim konkurentem uprawnionego. Ponadto podjął czynności przygotowawcze mające na celu uruchomienie i wprowadzenie do obrotu własnych paczkomatów. Zwrócił też uwagę, że w niniejszej sprawie swoboda prowadzenia przez niego działalności gospodarczej doznaje istotnych ograniczeń bowiem z racji istnienia prawa ochronnego do spornego znaku towarowego nie może on posługiwać się swobodnie nazwą rodzajową, opisową w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług i wprowadzanych na rynek towarów. W jego ocenie, ma on własny, aktualny i konkretny interes prawny w realizacji własnego prawa, prawa ochronnego na znak towarowy, z którego korzystanie zagrożone jest istnieniem wadliwie udzielonego na rzecz uprawnionego prawa ochronnego na sporny znak towarowy. podniósł

Wnioskodawca wskazał, iż nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających, a w szczególności na takie, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Oznaczenie rodzajowe nie jest w stanie pełnić prawidłowo funkcji znaku towarowego w obrocie, gdyż przekazuje informacje o towarze, a nie jego pochodzeniu komercyjnym. Dlatego też oznaczenie PACZKOMAT należy uznać za wyłącznie opisowe, wskazujące na system automatycznych skrytek pocztowych służących do nadawania i odbierania przesyłek. Pozbawione jest ono, w ocenie P. pierwotnej zdolności odróżniającej,

a nadto składa się z elementów opisowych, tworząc neologizm, który przekazuje informacje, bowiem jego części składowe mają powszechne i utarte znaczenie.

W ocenie wnioskodawcy, uprawniony jest świadomy, że oznaczenie "PACZKOMAT" jest oznaczeniem opisowym i nie pełni prawidłowo funkcji znaku towarowego, a świadczy o tym chociażby fakt dokonania przez uprawnionego szeregu zgłoszeń przedmiotów praw własności przemysłowej w celu uzyskania praw wyłącznych.

Uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy w odpowiedzi na wniosek z dnia [...] kwietnia 2015 r. wniósł o oddalenie wniosku, wskazując, że sporny znak nie narusza przepisów p.w.p. odsyła on bowiem do towarów i usług objętych ochroną jedynie drogą pośrednią i sugestywną, przy czym, za nieobjęte zakazem rejestracji znaków towarowych opisowych uważać należy oznaczenia aluzyjne lub sugerujące. Ponadto w dniu zgłoszenia tj. [...] stycznia 2009 r., oznaczenie "PACZKOMAT" chronione na rzecz uprawnionego, było i jest obecnie, jedynie znakiem sugerującym.

Uprawniony podniósł również, że odniesienie owej końcówki "-mat" do słowa AUTOMAT nie posiada uzasadnienia, gdyż z łatwością można wymienić szereg innych elementów słownych posiadających tę końcówkę. Dlatego też zestawienie elementów słownych jest zestawieniem nieoczywistym. Przeciętny odbiorca widząc takie oznaczenie nie jest w stanie w sposób bezpośredni i bez zastanowienia odnieść go do usług związanych z dostarczeniem i przesyłaniem paczek jak również do towarów w postaci metalowych skrzynek czy pojemników na korespondencję oraz urządzeń automatycznych i ich części służących do sortowania i wydawania korespondencji i przesyłek czy elektronicznych systemów powiadamiania.

W ocenie uprawnionego dopiero drogą pośredniego rozumowania krąg odbiorców zostaje naprowadzony na oferowane pod znakiem towary i usługi, zatem tego typu neologizm nie jest wyrazem, który bezpośrednio opisuje bądź oznacza cechy towarów/ usług, dla których znak został zarejestrowany. Wskazał też, że opisowość znaku, powinna być oceniania biorąc pod uwagę z jednej strony towary i usługi, dla których został on zarejestrowany, a z drugiej percepcję docelowego kręgu odbiorców. Podkreślił, że oznaczenie PACZKOMAT ma charakter mocno fantazyjny, a w najgorszym razie aluzyjny, czy sugerujący, co nie wyłącza jego ochrony jako znaku towarowego.

Uprawniony wyjaśnił też, że częstą sytuacją jest, gdy towar cieszący się sukcesem, który nie posiadał wcześniej odpowiednika w danych sektorze rynku, ze względu właśnie na jego chwytliwość, innowacyjność i brak odpowiednika, zostaje przez klientów bądź konkurencję nazywany "znakiem towarowym" używanym dla innowacyjnego towaru. Dlatego też, oznaczenie PACZKOMAT dla urządzeń i systemów kurierskich nie jest konsekwencją i dowodem opisowości, lecz konsekwencją indywidualności i innowacyjności towarów i usług jakie znak ten oznacza. Ponadto praktyką powszechnie znaną w obrocie gospodarczym jest stosowanie obok siebie dwóch chronionych znaków towarowych. Oznaczenie [...] jest znakiem towarowym oraz nazwą handlową spółki, która pierwotnie wprowadziła do obrotu urządzenia do nadania i odbierania przesyłek i paczek oraz system umożliwiający świadczenie usług kurierskich i oznaczyła je znakiem towarowym "PACZKOMAT" i ze względu, między innymi, na renomę przedmiotowej spółki, jednoczesne umieszczenie znaku towarowego "PACZKOMAT" i INPOST było i jest wynikiem decyzji marketingowej, a nie oznaką jakiejkolwiek świadomości opisowości oznaczenia "PACZKOMAT".

Wnioskodawca w pismach z dnia [...] grudnia 2015 r., [...] marca 2016 r., a także [...] maja 2016 r. ponownie uzasadnił swoje stanowisko w sprawie, wskazując m.in., że "PACZKOMAT" w żaden sposób nie odbiega od typowego, prawidłowego i stosowanego w języku polskim tworzenia określeń dotyczących urządzeń automatycznych. Dla potwierdzenia okoliczności postrzegania przez właściwy krąg odbiorców określenia "PACZKOMAT" jako określenia o charakterze rodzajowym, wnioskodawca załączył opinię prof. dr hab. A. F. dotyczącą "postrzegania nazwy PACZKOMAT przez konsumentów. Elementy rodzajowe i markowe na rynku wybranych usług". Podkreślił też, że oznaczenie to może być uznane za niedystynktywne w rozumieniu w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Zwrócił tez uwagę, że jego interes prawny wyraża się w gwarantowanym art. 20 i art. 22 Konstytucji RP oraz art. 6 u.s.d.g. prawie swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej przy nieskrępowanym wykorzystaniu rodzajowej nazwy oferowanych usług.

Z kolei uprawniony w odpowiedzi, w pismach z dnia [...] stycznia 2016 r., z dnia [...] kwietnia 2016 r. oraz z dnia [...] maja 2016 r. podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie, wskazał dodatkowo m.in., że wnioskodawca nie ma interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia spornego prawa ochronnego, powołał się on bowiem jedynie na plany uruchomienia i wprowadzenia w przyszłości do obrotu własnych urządzeń do automatycznego wydawania paczek. Nawet gdyby takie działa podjął, to nie oznacza to, że miałby automatycznie interes prawny. Ponadto wskazał, iż wnioskodawca na potwierdzenie swojego stanowiska jakoby prowadził już działalność w zakresie "samoobsługowego nadawania i odbierania przesyłek za pomocą specjalnie zaprojektowanych do tego celu automatów", przedstawił materiały prasowe na temat jedynie jednej placówki eksperymentalnej z 2013 r., a ponadto nie przedstawił żadnego dowodu na okoliczność otwarcia kolejnych placówek, ani nawet, że ta jedna eksperymentalna placówka pocztowa nadal działa.

W ocenie uprawnionego, wnioskodawca nie wykazał, że istnieją wyjątkowe względy powodujące, iż skutkiem rejestracji spornego znaku towarowego swoboda gospodarcza wnioskodawcy doznaje ograniczenia większego niż to, które wynika w przewidzianej prawem konieczności respektowania cudzego prawa wyłącznego. Odwołując się do przedstawionej ekspertyzy, podkreślił, że badania zostały przeprowadzone na bardzo małej grupie konsumentów, co może uzasadniać wątpliwości, co do trafności wywodzonych z nich wniosków, a ponadto w toku badań nazwa "PACZKOMAT" została zestawiona ze słowami "bankomat" i "biletomat", co sugerowało badanym, aby w drodze analogii potraktowali "paczkomat" tak samo jak te dwie nazwy, tj. jako nazwę rodzajową, a nie nazwę własną. Ponadto jak wynika z przedłożonej ekspertyzy dr K. S. większość konsumentów dobrze identyfikuje "PACZKOMAT" i wie jak funkcjonują opatrzone tym znakiem urządzenia, a ponadto z badań tych wynika, iż konsumenci jednoznacznie kojarzą "PACZKOMAT" z urządzeniem stosowanym przez grupę I., tj. uprawnionym, a nie z dowolnym urządzeniem automatyzującym proces wydawania przesyłek.

Sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego RP w postępowaniu spornym. Na rozprawie, w dniu [...] czerwca 2016 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe twierdzenia i argumenty.

W tych okolicznościach została wydana wymieniona na wstępie decyzja. Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego RP przytoczyło na wstępie treść art. 164 p.w.p. w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia wniosku, a następnie poczyniło obszerny wywód na temat ustalenia strony postępowania i interesu prawnego w postępowaniu spornym. Kolegium wyjaśniło, że w dotychczasowym orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet najbardziej ogólne normy prawa kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. art. 20 i art. 22 Konstytucji RP. Zatem naruszenie prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej może być źródłem interesu prawnego do wszczęcia postępowania przed Urzędem Patentowym. Wobec czego uznano, że wnioskodawca posiada interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Kolegium Orzekające zauważyło również, że na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej dla oceny zgodności udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy z przepisami prawa miarodajny jest dzień zgłoszenia znaku towarowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Następnie przywołał treść art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p, art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wskazując, że wymienione w ww. przepisach przesłanki należy oceniać oddzielnie, niemniej pomiędzy hipotezami nor w nich wyrażonych nie zachodzi stosunek wykluczenia, co oznacza, że w stosunku do jednego oznaczenia możliwa będzie więcej niż jedna kwalifikacja jako oznaczenia pozbawionego znamion odróżniających.

Następnie wyjaśniono, że prawo ochronne może być udzielone tylko na oznaczenie, które posiada dostateczne znamiona odróżniające, co wynika z faktu, że znak towarowy musi nadawać się do identyfikowania towaru, do oznaczania, którego jest przeznaczony, jako pochodzącego z określonego źródła. Organ powołał się przy tym na poglądy doktryny w zakresie oceny zdolności odróżniającej i wskazał, że konieczna jest ocena znaku towarowego z punktu widzenia towarów/usług i warunków obrotu. Dostateczne znamiona odróżniające tkwiące w formie przedstawieniowej znaku (w jego formie i treści), a więc także w wyrazie (w przypadku znaku spornego) należy odnieść do towaru/usługi, dla których znak jest przeznaczony. Organ potwierdził przynależność znaku do klasy 6 i 39, a następnie wywiódł, że potencjalnymi odbiorcami towarów i usług nim oznaczonych są z jednej strony podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doręczania przesyłek, a z drugiej strony zwykli polscy konsumenci.

Oceniając charakter znaku, Urząd Patentowy RP wyjaśnił, że znak towarowy ma charakter opisowy, jeżeli odpowiada trzem regułom: aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości, po czym opisał każdą z tych reguł. Oceniając sporny znak, wskazał, że składa się ono z dwóch członów "PACZKO" oraz "MAT", z czego pierwszy nawiązuje do słowa "paczka", który zgodnie z definicją słownikową ma różne określenia (np. "plik", "stos", "kilka takich samych przedmiotów ułożonych razem", "grupa zaprzyjaźnionych ze sobą osób", natomiast drugi ma również określone znaczenie w języku polskim tj. "marynarz", "pozycja w szachach", "brak połysku". Wobec powyższego Kolegium uznało, że oba ww. słowa nie odnoszą się do urządzeń automatycznych i jako takie nie opisują wprost cech ww. towarów i usług do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy. W ocenie organu zestawienie to tworzy neologizm, który nie opisuje wprost właściwości towarów i usług do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy.

Zdaniem Kolegium, nawet przyjmując założenie, że drugi człon spornego znaku towarowego - MAT jest powszechnie używany do oznaczania wszelkiego rodzaju automatów i kojarzony właśnie w taki sposób, co nie zostało wykazane przez wnioskodawcę, nie pozwala na przyjęcie, że sporny znak towarowy PACZKOMAT oceniany jako całość jest oznaczeniem wyłącznie opisowym, które będzie rozumiane przez odbiorców wprost i bezpośrednio bez przeprowadzania żadnych operacji myślowych jako odnoszące się do systemu automatycznych skrytek służących do nadawania i odbierania przesyłek. Dlatego też, nie sposób uznać, aby odbiorcy identyfikowali natychmiast i bez namysłu oznaczenie PACZKOMAT jako opisujące cechy towarów i usług do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy, a w szczególności ich przeznaczenie, funkcję czy też rodzaj. Potwierdzają to również przykłady urządzeń takich jak np. bankomat czy alkomat, które w przeciwieństwie do słowa paczkomat zostały zdefiniowane i znajdują się w słowniku języka polskiego. Tak więc znaczenie tych słów jest zupełnie odmienne, pomimo utworzenia ich według tej samej konstrukcji.

Organ odniósł się następnie do przedłożonych do akt sprawy artykułów, wskazując, że jeden z nich nie odnosi się do słowa paczkomat, a drugi nie może świadczyć o rodzajowości tej nazwy. Co więcej, w ocenie Kolegium z części z przedstawionych artykułów wynika, że słowo "paczkomat" występuje w korelacji z uprawnionym, i używane jest nie jako nazwa rodzajowa, ale jako oznaczenie identyfikujące towaru i usługi uprawnionego.. Z kolei, co do przedłożonej opinii, wskazano, że dotyczy ona okresu długo (sześć lat) po zgłoszeniu spornego znaku towarowego do ochrony, a nadto badanie ją poprzedzające zostało przeprowadzonej na zbyt małej grupie osób by można było na jego podstawie mówić o powszechnym odbiorze słowa paczkomat. Zarzut ten organ powtórzył również w stosunku do innych przedłożonych przez wnioskodawcę materiałów.

Wobec powyższego Kolegium uznało, że wnioskodawca nie wykazał, że słowo PACZKOMAT w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego miało określone znaczenie, tj. system automatycznych skrytek do nadawania paczek i tak też było rozumiane przez odbiorców. Dlatego też za niezasadny uznano zarzut, iż sporny znak towarowy jest opisowy w odniesieniu do towarów i usług do oznaczania których jest przeznaczony. Ustalenie, że sporny znak towarowy nie stanowi nazwy rodzajowej któregokolwiek z towarów jak również nie wskazuje wprost bezpośrednio na jakiekolwiek cechy tych towarów determinuje w niniejszej sprawie rozstrzygnięcie w zakresie zarzutu naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

W ocenie Kolegium Orzekającego za niezasadny należy także uznać zarzut naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p., bowiem wnioskodawca nie udowodnił, że oznaczenie PACZKOMAT weszło do języka potocznego lub jest zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Wnioskodawca nie wykazał, że oznaczenie PACZKOMAT w dacie zgłoszenia go do ochrony było powszechnie używane przez wiele niepowiązwiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych, w odniesieniu do towarów i usług do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towary. Nie przedstawił też materiałów, z których wynikałoby, że przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony inny podmiot gospodarczy używał oznaczenia PACZKOMAT w odniesieniu do towarów lub usług objętych przedmiotowym wnioskiem.

Powyższa decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej stała się przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której P. S.A. wniosła o uchylenie tej decyzji, a także o zasądzenie kosztów. Wydanej decyzji skarżąca zarzuciła:

I. Naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, a to art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. poprzez naruszenie zasady praworządności i zaniechanie podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stariu faktycznego oraz zaniechanie obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całokształtu przedłożonego przez Skarżącą materiału dowodowego polegające na:

a) nieuzasadnionym pominięciu przy ocenie materiału dowodowego treści decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z dnia 1 października 2015 r. stanowiącej załącznik do pisma Skarżącej z [...] marca 2016 r., w której zostały zawarte ustalenia ww. Urzędu nt. zdolności odróżniającej oznaczenia słownego PACZKOMAT, podczas gdy uwzględnienie przez Urząd Patentowy RP ustaleń poczynionych w tej decyzji pozwoliłyby na prawidłową ocenę charakteru odróżniającego znaku słownego PACZKOMAT;

b) nieuzasadnionym pominięciu przy ocenie materiału dowodowego faktów i dowodów na to, że Uprawnieni zgłosili do Urzędu Patentowego RP: (1) wzór użytkowy pt. "paczkomat"; (2) wzór przemysłowy pt. "paczkomat" oraz (3) wynalazki: "paczkomat modułowy" oraz "automatyczny skaner formularzy w paczkomatach", podczas gdy analiza przez Urząd Patentowy tych dokumentów pozwala na stwierdzenie, że oznaczenie paczkomat ma charakter rodzajowy i, że sami Uprawnieni używali oznaczenia paczkomat w charakterze rodzajowym;

II. Naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, a to art 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. poprzez naruszenie zasady praworządności i zaniechania podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego polegające na:

1) nieuzasadnionym przyjęciu, że istnieje różnica w charakterze odróżniającym między oznaczeniami takimi jak WPŁATOMAT lub BANKOMAT a oznaczeniem PACZKOMAT, podczas gdy prawidłowa analiza doprowadziłaby do wniosku, że ww. oznaczenia są zbudowane w ten sam sposób i wszystkie są pozbawione charakteru odróżniającego;

2) nieuzasadnionym przyjęciu, że Skarżąca przypisuje brak charakteru odróżniającego oznaczeniu PACZKOMAT wyłącznie z powodu konstrukcji tego oznaczenia, podczas gdy w ocenie Skarżącej (co było podnoszone w toku postępowania przed Organem) decydujące znaczenie ma sposób postrzegania oznaczenia PACZKOMAT przez przeciętnych konsumentów;

3) nieuzasadnionym przyjęciu, że oznaczenie PACZKOMAT ma charakter aluzyjny, a nie wprost opisowy, podczas gdy prawidłowa analiza oznaczenia PACZKOMAT pozwala na przyjęcie, że oznaczenie PACZKOMAT jest oznaczeniem opisowym;

4) nieuzasadnionym pominięciu przy ocenie stanu faktycznego, że człon -MAT jest powszechnie stosowany do oznaczania wszelkiego rodzaju automatów oraz nieuzasadnionym uwzględnieniu wyłącznie jego słownikowego znaczenia jako oddzielnego słowa, podczas gdy prawidłowa analiza charakteru końcówki -MAT pozwala na przyjęcie, że jest ona powszechnie używana w odniesieniu do słów odnoszących się do różnego rodzaju automatów lub maszyn;

5) nieuzasadnionym przyjęciu, że skoro element słowny PACZKA oraz MAT ma parę możliwych znaczeń słownikowych, to ta okoliczność eliminuje możliwość uznania połączenia tych elementów za oznaczenie opisowe;

6) nieuzasadnionym przyjęciu, że dla uznania charakteru opisowego danego oznaczenia konieczne jest umieszczenie tego oznaczenia w słowniku języka polskiego, podczas gdy ani przepisy prawa ani orzecznictwo nie formułują takiego wymogu;

III. Naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, a to art. 107 § 3, art. 11 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. polegające na ich niewłaściwym zastosowaniu poprzez:

a) brak wyjaśnienia w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przyczyn, dla których Urząd Patentowy RP nie uwzględnił części przedstawionego przez Skarżącą materiału dowodowego, w szczególności decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz dokumentów zgłoszeniowych Uczestników dot. wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego oraz wynalazków pt. "paczkomat";

b) braku wyjaśnienia w zaskarżonej decyzji przyczyn, dla których Urząd Patentowy uznał, że istnieje różnica w odniesieniu do charakteru odróżniającego między oznaczeniami bankomat lub wpłatomat a oznaczeniem paczkomat, przejawiająca się tym, że w ocenie Urzędu Patentowego RP oznaczenia bankomat lub wpłatomat są pozbawione charakteru odróżniającego, a oznaczenie paczkomat posiada charakter odróżniający;

co doprowadziło do tego, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji jest wybiórcze, skrótowe, nieprzekonywujące i nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 107 § 3 k.p.a.;

IV. Naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na:

a) nieuzasadnionym przyjęciu, że w sytuacji istnienia monopolu rynkowego skutkującego używaniem oznaczenia wyłącznie przez jednego przedsiębiorcę na danym rynku, niemożliwe jest uznanie oznaczenia za pozbawione znamion odróżniających, podczas gdy z brzmienia ww. przepisów wynika generalny zakaz rejestrowania oznaczeń wskazujących na rodzaj towaru, jako niezdolnych do pełnienia funkcji znaku towarowego, również w sytuacji gdy na skutek monopolu rynkowego nie zachodzi de facto brak możliwości rozróżnienia towarów pochodzących od różnych producentów;

b) nieuzasadnionym przyjęciu, że dla uznania oznaczenia za pozbawione znamion odróżniających wymagane jest przekazywanie przez oznaczenie wyczerpujących informacji o cechach i funkcjach danego towaru, podczas gdy z brzmienia ww. przepisów wynika jednoznacznie, że dla ich zastosowania wystarczające jest przekazywanie przez oznaczenie generalnej informacji o rodzaju danego towaru, bez uszczegółowienia konkretnych cech i funkcji;

c) niezgodnym z jednolitą linią orzeczniczą przyjęciem, że jeśli dane oznaczenie ma więcej niż jedno możliwe słownikowe znaczenie, to ta okoliczność wyklucza dane oznaczenie z kręgu oznaczeń opisowych, podczas gdy, wystarczy, aby przynajmniej jedno ze znaczeń danego oznaczenia miało charakter opisowy, aby zakwalifikować to oznaczenie do kręgu oznaczeń opisowych, a w konsekwencji odmówić oznaczeniu charakteru odróżniającego w świetle art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.;

a w konsekwencji błędne niezastosowanie ww. przepisów w niniejszej sprawie.

V. Naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. polegające na niezastosowaniu w sprawie ww. przepisów, podczas gdy prawidłowe przeprowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy RP oraz prawidłowa wykładnia ww. przepisów doprowadziłaby do zastosowania względem znaku PACZKOMAT [...] ww. przepisów i wydanie decyzji o unieważnieniu prawa ochronnego na ww. znak.

W uzasadnieniu skarżąca rozwinęła szczegółowo poszczególne zarzuty, omawiając poglądy doktryny i orzecznictwa m.in. w zakresie zasady prawdy obiektywnej, wskazując, że ocena materiału dowodowego dokonana została przez Urząd w sposób nieprawidłowy, co wynikało z odejścia od podstawowych zasad przeprowadzania postępowania dowodowego, skutkujące dokonaniem przez Urząd dowolnej, a nie swobodnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego. Polegało to na pominięciu przy ocenie stanu faktycznego części przedstawionego przez Skarżącą materiału dowodowego tj. w szczególności: (1) decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej jako: "EUIPO") z dnia 1 października 2015 r. w sprawie oznaczenia DEPOZYTOMAT (załącznik nr 5 do pisma z [...] marca 2016 r.); (2) opisu zgłoszeniowego wzoru użytkowego pt. "paczkomat"; (3) opisu wzoru przemysłowego pt. "paczkomat"; (4) opisów zgłoszeniowych wynalazków pt. "paczkomat modułowy" oraz "automatyczny skaner formularzy w paczkomatach" (stanowiących załączniki do wniosku o unieważnienie z [...] lutego 2015 r.). W ocenie Skarżącej, wyżej wymienione dokumenty wykazały, że oznaczenie PACZKOMAT pozbawione jest zdolności odróżniającej i pełni funkcję czysto opisową.

Skarżąca zwróciła uwagę, że organ w sposób nieuzasadniony przyjął, że:

1) istnieje różnica w charakterze odróżniającym miedzy oznaczeniami takimi jak WPŁATOMAT lub BANKOMAT a oznaczeniem PACZKOMAT;

2) dla uznania charakteru opisowego danego oznaczenia konieczne jest umieszczenie tego oznaczenia w słowniku języka polskiego;

3) skarżąca przypisuje brak charakteru odróżniającego oznaczeniu PACZKOMAT wyłącznie z powodu konstrukcji tego oznaczenia;

4) oznaczenie PACZKOMAT ma charakter aluzyjny, a nie wprost opisowy;

5) człon MAT jest powszechnie stosowany do oznaczania wszelkiego rodzaju automatów;

6) skoro człony PACZKA oraz MAT mają parę możliwych znaczeń słownikowych, to ta okoliczność eliminuje możliwość uznania połączenia tych elementów za oznaczenie opisowe.

Skarżąca zarzuciła organowi, że ten oznaczeniom typu bankomat, alkomat lub, wpłatomat odmówił zdolności odróżniającej, jednocześnie stwierdzając, że oznaczenie paczkomat zdolność odróżniającą posiada oraz bliżej nie uzasadnił z jakich przyczyn rozróżnił te dwie grupy oznaczeń. Wskazała, że zarówno oznaczenie bankomat, wpłatomat lub paczkomat, pomijając ich ewentualne słownikowe znaczenie, oznaczają automatyczne maszyny (urządzenia) o konkretnej funkcji np. wydawania określonych rzeczy (np. pieniędzy, paczek). W identyczny sposób, co stanowi fakt powszechnie znany, powstają kolejne oznaczenia np. mlekomat, listomat, depozytomat, wideomat, gotówkomat, cashomat, quizomat, parkomat, tempomat. Uzasadniony zatem jest wniosek, że polscy konsumenci widząc takie oznaczenie są przyzwyczajeni już do tego, że odnosi się ono wprost i bezpośrednio do odpowiedniej automatycznej maszyny o konkretnym przeznaczeniu. W przypadku paczkomatu będzie to maszyna dystrybuująca/wydająca paczki.

Skarżąca, zwróciła uwagę, że podkreślała w całym toku postępowania, iż oznaczenie PACZKOMAT nie jest pozbawione zdolności odróżniającej wyłącznie z tego względu, że jego konstrukcja pozwala na przypisanie określonego znaczenia, ale również dlatego, że przeciętny odbiorca postrzega oznaczenie PACZKOMAT jako oznaczenie opisowe, a nie jako wyróżnik towarów lub usług określonego przedsiębiorcy. Zarzuciła ponadto organowi, że ten w sposób błędny uznał, że oznaczenie PACZKOMAT ma charakter aluzyjny, a nie wprost opisowy, ponieważ "sugeruje jedynie nazwę jakiegoś urządzenia, które może mieć związek z paczkami lub paczkowaniem, lecz nie określa czynności wykonywanych przez to urządzenie". Podniosła, że organ w ogóle nie zanalizował znaczenia członu MAT. Co prawda w zaskarżonej decyzji organ odwołuje się do słownikowego znaczenia końcówki MAT, ale zupełnie ignoruje fakt, że końcówka MAT nie powinna być oceniania jako oddzielne słowo.

Skarżąca podniosła także, że Urząd Patentowy RP nie uzasadnił zaskarżonej w sposób wymagany przez art. 107 § 3 k.p.a. albowiem całkowicie zaniechał wyjaśnienia w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przyczyn, dla których nie uwzględnił części przedstawionego przez Skarżącą materiału dowodowego, jak również nie wyjaśnił jakie okoliczności stanowiły podstawę uznania istnienia różnicy w charakterze odróżniającym między oznaczeniami takimi jak bankomat lub wpłatomat, a oznaczeniem paczkomat. Skarżąca rozwinęła też argumentację w zakresie naruszenia przepisów prawa materialnego.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o oddalenie skargi w całości.

Również uczestnicy, tj. V. Sp z o.o. oraz E. Sp. z o.o., złożyli odpowiedź na skargę wnosząc o jej oddalenie. W uzasadnieniu zakwestionowano istnienie interesu prawnego po stronie skarżącej, a także wskazano, że "Paczkomat" jest znakiem aluzyjnym, wywołującym pewne skojarzenia z automatyzacją procesów związanych z przesyłkami, jednak z całą pewnością nie stanowi przykładu oznaczenia opisowego, w tym w szczególności oznaczenia rodzajowego, bezpośrednio rozstrzygającego o przynależności do towarów lub usług określonego gatunku.

W piśmie z dnia [...] listopada 2017 r. na zarzuty skarżącej odpowiedziała spółka I. S.A. wnosząc o oddalenie skargi. Podniesiono także brak interesu prawnego skarżącej do złożenia wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2188) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Ponadto stosownie do art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), dalej "p.p.s.a.", Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi.

Skarga analizowana pod tym kątem zasługuje na uwzględnienie. Sąd podzielił bowiem wątpliwości i zastrzeżenia podnoszone w stosunku do zaskarżonej decyzji przez pełnomocnika skarżącej.

Zdaniem Sądu bezsporne jest, że w dacie wniesienia wniosku o unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego "Paczkomat", zarejestrowanego z pierwszeństwem od dnia [...] stycznia 2009 r., wnioskująca posiadała interes prawny w żądaniu unieważnienia. W orzecznictwie oraz doktrynie przyjmuje się, że źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet najbardziej ogólne normy prawa kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym art. 20 i art. 22 Konstytucji RP (zob. m.in. wyroki: Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 , sygn. akt III RN 218/2001 OSNP 2004/2 poz. 23; wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., II SA 81/2002, nie publ.). Czyni się jednak zastrzeżenie, że wspomniane normy prawne, gwarantujące swobodne prowadzenie działalności gospodarczej mogą być źródłem interesu prawnego, tylko wtedy, gdy cudzy znak towarowy przeszkadza wnioskodawcy w prowadzeniu działalności gospodarczej (zob. m.in. wyrok NSA z dnia 25 października 2006 r., II GSK 163/06).

Z taką zaś sytuacją mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie.

Wnioskodawca wskazał, że sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczenia towarów zawartych w klasie 6, takich jak: "metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące od sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek", towarów w klasie 9, takich jak: "urządzenia automatyczne i ich części służące do sortowania i wydawania paczek i przesyłek, elektroniczne systemy powiadamiania" oraz usług zawartych w klasie 39, takich jak: "usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych".

Wnioskodawca podniósł, iż jest największym krajowym operatorem pocztowym, działającym na rynku usług pocztowych i kurierskich od ponad 450 lat. Ponadto wskazał, iż P. jest operatorem pocztowym, któremu powierzono wykonywanie zadań operatora wyznaczonego, a jej działalność obejmuje ponad 7500 placówek, filii i agencji pocztowych świadczących usługi klientom indywidualnym i biznesowym. Dodał także, iż stale poszerza rodzaj oraz zakres świadczonych przez siebie usług. W ocenie wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż jest bezpośrednim konkurentem uprawnionego, a usługi oferowane przez wnioskodawcę oraz uprawnionego częściowo się pokrywają.

Wnioskodawca wskazał także, że podjął czynności przygotowawcze mające na celu uruchomienie i wprowadzenie do obrotu własnych paczkomatów, a plany te oraz strategia dotycząca rozpoczęcia dystrybucji przesyłek za pomocą paczkomatów zostały w 2014 r. ujawnione do wiadomości publicznej oraz były szeroko komentowane w prasie i innych mediach.

Wnioskodawca podniósł przy tym, iż w niniejszej sprawie swoboda prowadzenia przez niego działalności gospodarczej doznaje istotnych ograniczeń ze względu na wcześniejsze prawo ochronne do znaku towarowego słownego PACZKOMAT, bowiem z racji istnienia prawa ochronnego do spornego znaku towarowego nie może on posługiwać się swobodnie nazwą rodzajową, opisową w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług i wprowadzanych na rynek towarów, tj. paczkomatów.

Uwzględniając powyższe przedstawione okoliczności - w ocenie Sądu skarżąca spółka dostatecznie wykazała i uzasadniła istnienie interesu prawnego w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Przechodząc zaś do meritum sprawy na wstępie przywołać należy przepis art. 120 ust. 1 p.w.p., który stanowi, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Z kolei zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających, a zgodnie z ust. 2 pkt 2 tego artykułu, z zastrzeżeniem art. 130, nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Z przywołanych przepisów wynika więc, że dostatecznych znamion odróżniających pozbawione są oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania - w szczególności - rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Oznaczenia takie określane są mianem opisowych i nie mogą być chronione w charakterze znaku towarowego. W przypadku znaków składających się wyłącznie z elementów opisowych ich bezpośrednią i jedyną funkcją jest przekazywanie informacji o towarze, a nie o jego pochodzeniu z określonego przedsiębiorstwa.

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych uznaje się, że znakiem opisowym jest znak, który realizuje zasadę aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości.

Aktualność oznaczenia podlega ocenie obiektywnej i sprowadza się do ustalenia, czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie jest ono przydatne do opisu towaru i jako takie powinno być dostępne dla wszystkich jego uczestników. Reguła konkretnej opisowości wskazuje, że wyłączony z rejestracji jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony. Bezpośredniość opisu ma zaś miejsce wtedy, gdy znak opisowy przekazuje informację o cechach konkretnego towaru wprost, wyraźnie i jednoznacznie, tak że może być ona również do odczytania wprost, a nie drogą skojarzeń (wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2011 r., II GSK 1346/10).

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny: "opisowy charakter znaku zachodzi wtedy, gdy opisowość ma charakter konkretny i bezpośredni" (wyrok NSA z dnia 14 lipca 2010 r., II GSK 703/09, LEX nr 706001).

Przeszkoda rejestracji znaku wynikająca z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. badana jest w odniesieniu do konkretnych towarów, dla jakich znak został zgłoszony do ochrony (zob. R. Skubisz, Skubisz, Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, [w:] Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Zeszyt 29; K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 576; wyrok NSA z dnia 9 września 2008 r., II GSK 334/08).

Przyjmuje się, że dostateczne znamiona odróżniające oznaczenia rozumiane w sensie konkretnym pozwalają na to, by właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów towarów (usług) oznaczonych danym znakiem, postrzegał wskazany towar jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa (zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie August Storck KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), C-24/05, EU:C:2006:421, pkt 23).

Tym samym charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać, biorąc pod uwagę konkretne towary lub usługi, dla których oznaczania znak został zgłoszony, oraz sposób postrzegania go przez istotny z tego punktu widzenia krąg odbiorców (wyrok ETS z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie Procter & Gamble Company przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), C-473/01 P i C-474/01 P, EU:C:2004:260, pkt 32 i 33, oraz wyrok ETS z dnia 7 października 2004 r. w sprawie Mag Instrument Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), C-136/02, EU:C:2004:592, pkt 19, a także powołane tam orzecznictwo). Pogląd ten potwierdza również orzecznictwo sądów krajowych (zob. wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2001 r., II SA 3446/01, ONSA 2003, nr 1, poz. 27, M. Praw. 2002, nr 3, s. 99, z aprobującą glosą M. Kępińskiego, OSP 2004, z. 1, poz. 11).

O sposobie pojmowania opisowości znaku w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości przekonać się zaś można np. na podstawie wyroku z dnia 15 stycznia 2013 r., w sprawie T-625/11 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Niemcy), w której chodziło o słowny znak towarowy ecoDoor, zgłoszony dla następujących towarów:

- klasa 7: "elektryczne maszyny i urządzenia gospodarstwa domowego oraz kuchenne (ujęte w klasie 7), maszyny i urządzenia do przygotowania napojów i/lub potraw, pompy do nalewania schłodzonych napojów używane w połączeniu z urządzeniami do chłodzenia napojów; zmywarki; elektryczne maszyny i urządzenia do pielęgnacji bielizny i ubrań (ujęte w klasie 7), w tym pralki, suszarki wirówkowe";

- klasa 9: "automaty z napojami i żywnością, automaty na monety";

- klasa 11: "urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, w szczególności kuchenki, urządzenia do gotowania, pieczenia, tostowania, rozmrażania i podgrzewania, czajniki, urządzenia do chłodzenia, w szczególności lodówki, zamrażarki, lady chłodnicze, urządzenia do schładzania napojów, urządzenia do zamrażania, urządzenia do sporządzania sorbetów i urządzenia do sporządzania lodów; urządzenia do suszenia, między innymi suszarki, suszarki do bielizny".

W ww. wyroku wskazano, że wobec tego, że element "eco" będzie postrzegany jako oznaczający "ekologiczny", a element "door", będzie interpretowany jako odniesienie do "drzwi", nie można nie zgodzić się, że oznaczenie "ecodoor" będzie natychmiast rozumiane przez właściwy krąg odbiorców jako oznaczające "ekologiczne drzwi" lub "drzwi, których budowa i sposób funkcjonowania są ekologiczne". Oznaczenie zaś, które stanowi opis właściwości części wbudowanej w dany towar, może być opisowe także dla samego tego towaru. Jest tak wówczas, gdy w odczuciu właściwego kręgu odbiorców cecha danej części opisywana przez oznaczenie może mieć istotny wpływ na podstawowe właściwości samego towaru. W takim bowiem wypadku właściwy krąg odbiorców będzie natychmiast i bez głębszego zastanowienia kojarzył cechę części opisywaną przez oznaczenie z podstawowymi właściwościami danego towaru. Jednocześnie, w przypadku towarów wymienionych powyżej ekologiczne właściwości drzwi są istotne dla ekologicznego charakteru towaru, w który są one wbudowane.

Organ powinien był zatem w powyższym kontekście rozważyć, czy w dacie zgłoszenia sporny znak towarowy miał charakter opisowy w ww. rozumieniu, tj. czy określał rodzaj towaru, jego pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcję lub przydatność. Co istotne, ochronę znaku towarowego należy wyłączyć również wówczas, gdy z perspektywy daty zgłoszenia można zasadnie przewidywać, iż w przyszłości znak będzie wykorzystywany w celach informacyjnych (zob. wyrok Trybunału z 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV, pkt 54, 55 i 94; tekst wyroku w j. polskim w: R. Skubisz, Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2015, poz. 24).

Ustalenie, że tak jest, zobowiązywało organ do unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na taki znak towarowy.

Puntem wyjścia do przeprowadzenia analizy znaku towarowego pod kątem opisowości jest prawidłowe odczytanie (ustalenie) jego znaczenia.

W ww. zakresie Kolegium Orzekające wyraziło stanowisko, że zarówno człony słowne PACZKO- oraz -MAT, jak i powstałe w taki sposób słowo PACZKOMAT, nie opisują wprost (bezpośrednio) właściwości towarów i usług, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy, a zatem znak ten nie jest opisowy w stosunku do określonych towarów i usług.

Co więcej, zdaniem Kolegium Orzekającego, nawet przyjmując założenie, że drugi człon spornego znaku towarowego -MAT jest powszechnie używany do oznaczania wszelkiego rodzaju automatów i kojarzony właśnie w taki sposób, co - w ocenie Kolegium - nie zostało wykazane przez wnioskodawcę, nie pozwala na przyjęcie, że sporny znak towarowy PACZKOMAT oceniany jako całość jest oznaczeniem wyłącznie opisowym, które będzie rozumiane przez odbiorców wprost i bezpośrednio bez przeprowadzania żadnych operacji myślowych jako odnoszące się do systemu automatycznych skrytek służących do nadawania i odbierania przesyłek. W ocenie Kolegium Orzekającego taka konstrukcja spornego znaku towarowego sugeruje jedynie nazwę jakiegoś urządzenia, które może mieć związek z paczkami lub paczkowaniem, lecz nie określa bliżej czynności wykonywanych przez to urządzenie. Dopiero w drodze pośredniego wnioskowania i poznawszy kontekst, w jakim ta nazwa jest używana, odbiorca jest w stanie określić co nazwa ta konkretnie oznacza.

Oceniając powyższe wskazać należy, że w niniejszej sprawie analizie podlegał neologizm (PACZKOMAT), czyli nowy wyraz utworzony w danym języku, aby nazwać nieznany wcześniej przedmiot czy sytuację.

Z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości wynika, jak traktować takie określenie. I tak, co do zasady, znak składający się z połączenia słów, które mają charakter opisowy względem oznaczanych towarów (usług) ma także charakter opisowy względem tych towarów. Odmienna kwalifikacja takiego znaku musi nastąpić wówczas, gdy kombinacja elementów (słów) stanowi coś więcej niż prostą sumę elementów składowych (por. wyroki z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-33/99, Koninklijke KPN Nederland NV, teza 3, oraz w sprawie C-265/00, Campina Melkunie, pkt 39-41, wyrok z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03, P BiolD przeciwko OHIM, pkt 29). Dla zilustrowania ww. ogólnej tezy dla przykładu można przytoczyć okoliczności wynikające np. wyrok SPJ z dnia 8 września 2005 r., T-178/03 oraz T-179/03 w sprawie znaków "DigiFilm" oraz "DigiFilm Haker" zgłoszonych dla towarów i usług związanych z fotografią cyfrową.

W orzeczeniach tych Sąd stanął na stanowisku, że "przez zastosowanie dużych pierwszych liter każdej z części składowych, kombinacja może zostać łatwo "odszyfrowana", zatem połączenie ich w jedno wyrażenie jest sztucznym zabiegiem. W konsekwencji, zgłoszone kombinacje nie stanowią fantazyjnego neologizmu, a jedynie sumę ich części składowych, które, nadmiernie sugerując przeznaczenie wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług, nie mogą służyć jako ich znaki towarowe".

W orzeczeniach tych wskazano też, że opis znaku nie musi nawet bezpośrednio odnosić się do wskazanych towarów czy usług.

Podobnie rygorystyczne stanowisko zaprezentował SPJ w wyroku z 22 maja 2008 r., T 254/06, dotyczącym znaku "RadioCom" zgłoszonego dla usług związanych z nadawaniem audycji radiowych przez Internet. W ślad za wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2012 r., VI Sa/Wa 1806/11, wskazać należy, że w ww. orzeczeniu z dnia 22 maja 2008 r. zaprezentowano pogląd, iż wieloznaczność jednego z członków oznaczenia (w tym przypadku "com") również nie dodaje znakowi znamion odróżniających. Bez względu bowiem na to, że może być inaczej interpretowany, to jednym ze znaczeń jest wskazywanie na powiązanie z siecią Internet.

Innym przykładem orzecznictwa tej linii jest wyrok SPJ z 19 stycznia 2005 r., T 387/03 w sprawie znaku "Bioknowledge", w którym Sąd odrzucił argumenty, że sporne wyrażenie jest neologizmem, który nie ma żadnego ustalonego w języku angielskim znaczenia. Wskazał, że argument taki nie może być trafny, o ile połączenie wyrazów polega na ich zwykłym zespoleniu w jeden wyraz, bez nadania im jakiejkolwiek niezwykłej formy graficznej lub semantycznej, tak, aby mogły przez to uzyskać zdolność odróżniającą względem towarów, na jakich oznaczanie mają służyć. Sąd przypomniał również, iż nie ma znaczenia brak zgłoszonego wyrazu w słownikach, nie jest to bowiem kryterium oceny zdolności odróżniającej znaków.

Sąd orzekający w pełni podziela ww. kierunek interpretacji przepisów mających zastosowanie w kontrolowanej sprawie.

Przedłożony przez wnioskodawcę dowód w postaci artykuł dr M. M. z dnia [...] czerwca 2006 r. (k. 295 - k. 297 akt postępowania) dotyczący takich wyrazów jak wpłatomat, urzędomat, kawomat i innych, które zostały utworzone w podobny sposób, organ ocenił jako bez znaczenia dla sprawy, jako że po pierwsze nie odnosi się on do słowa "Paczkomat", a ponadto nie wynika z niego jakoby były to nazwy powszechnie używane czy też rodzajowe oraz odnoszące się wprost konkretnie do towaru/usługi. Jak wskazał organ - dotyczy on raczej słowotwórstwa tych oznaczeń, czy źródła ich pochodzenia.

Sąd takiej ocenie ww. dowodu się sprzeciwia. Podkreślić należy, że dowód ten podlegał ocenie nie jednostkowo, ale w ramach całościowej oceny wszystkich dowodów z akt sprawy. W związku z powyższym dowód ten, aby mieć znaczenie w sprawie, nie musi odnosić się wprost do słowa "Paczkomat", przedstawiono go bowiem na okoliczność przybliżenia zasad tworzenia (powstawania) takich słów, jak kawomat, urzędomat, wpłatomat itp. oraz, że słowo "Paczkomat" zostało utworzone w taki sam sposób.

W artykule wskazuje się - na co powołała się w swojej argumentacji także skarżąca spółka - że słowo "Paczkomat" zostało utworzone według tego samego wzorca, według którego powstały i na dobre funkcjonują nazwy wielu innych urządzeń automatycznych (np. bankomat, parkomat). Wskazano, że do członu różnicującego urzęd-, wpłat-, kaw- doszła cząstka -mat wywodząca się ze skróconego rzeczownika automat, a wszystko jeszcze połączone zostało spójką o.

Z artykułu wynika, że językoznawcy spoglądają na takie słowa łaskawym okiem, mówią, że formy te nie zakłócają komunikacji między ludźmi, a przy tym zwięźle i ekonomicznie nazywają jakieś urządzenie i że pod względem słowotwórczym nie można im nic zarzucić. Poza tym, zdaniem Sądu z wypowiedzi autora wynika, że tworzenie ww. nazw jest naturalne (intuicyjne). Przytoczono bowiem przykład urządzenia służącego do przyjmowania dokumentów i wydawania potwierdzenia, które wymyśliła, zbudowała i opatentowała firma N., ale jego nazwę - urzędomat - wymyślili ponoć sami pracownicy fiskusa.

O tym, że ww. tendencja słowotwórcza utrzymuje się zaświadcza zaś wydruk publikacji z dnia 11 marca 2013 r. ze strony www.nowewyrazy.uw.edu.pl (k. 288 - k. 289 akt postępowania).

Powyższe ma znaczenie w sprawie zważywszy na argumentację organu zawartą w zaskarżonej decyzji, a przedstawioną w zakresie językowego znaczenia słowa "Paczkomat", z której to argumentacji wynika, że organ nie odnotował pewnego trendu w językoznawstwie polegającego na uproszczeniach językowych, a stanowiącego odpowiedź na postępującą automatyzację życia związaną z rozwojem technologicznym.

W takim stanie rzeczy należało zastanowić się, czy oceniane oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno pozostać dostępne dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

Organ w ww. zakresie stwierdził m.in., że wnioskodawca nie przedstawił takich materiałów, z których wynikałoby, że przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, tj. przed [...] stycznia 2009 r., lub też w dacie zgłoszenia, jakikolwiek inny podmiot gospodarczy, poza uprawnionym, używał oznaczenia PACZKOMAT w odniesieniu do towarów lub usług objętych przedmiotowym wnioskiem. Podniesiono także, że wnioskodawca nie wykazał, że słowo PACZKOMAT w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego miało określone znaczenie, tj. system automatycznych skrytek do nadawania paczek i tak też natychmiast i bez namysłu było rozumiane przez odbiorców.

Tymczasem z materiału dowodowego wynika, że słowo "Paczkomat" - w odniesieniu do automatów do wydawania paczek - używane było jeszcze przed rejestracją spornego znaku, o czym przekonuje artykuł z Gazety Wyborczej z dnia 8 grudnia 2008 r. Fakt, że artykuł ten dotyczył działalności uczestnika oraz, że w związku z tym, słowo "Paczkomat" może kojarzyć się z działalnością tego przedsiębiorcy - na gruncie art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. - nie ma znaczenia.

Wnikliwszej analizy organu wymagał także dowód w postaci prezentacji Pana M. S. z dnia [...] maja 2007 r. Zdaniem organu żadne z zamieszczonych w prezentacji zdjęć urządzeń nie zostało opatrzone oznaczeniem "Paczkomat", lecz siemens dhl packstation, bądź samo packstation, natomiast użycie przez autora w tytule prezentacji nazwy "Paczkomat" nie potwierdza tej okoliczności.

Sąd zaś wskazuje, że w prezentacji tej wprost użyto określenia "Paczkomat" dla określenia urządzenia do automatycznego nadawania i odbierania paczek i usługi z tym związanej. Co więcej, w ww. prezentacji nie chodziło o urządzenia uczestnika - spółki I. S.A.

W tym miejscu wskazać należy, że o ile organ w zaskarżonej decyzji prawidłowo przytoczył przepisy prawa oraz wskazał istotę oznaczeń opisowych, jako ogólnoinformacyjnych, o tyle nie dokonał wykładni przepisu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. przed dokonaniem subsumpcji ustalonego stanu faktycznego pod normę prawną wynikającą z tych przepisów. Organ przede wszystkim nie wyjaśnił użytych w ww. przepisie pojęć, takich jak rodzaj towaru, jego pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, funkcja lub przydatność, a także nie wskazał jaki rodzaj (zakres) informacji powinien być przekazywany poprzez znak towarowy, aby można było mówić o jego opisowości dla konkretnej grupy odbiorców towarów/usług znakiem tych opatrywanych. Innymi słowy organ nie wyjaśnił, jakiego rodzaju okoliczności podlegają ustaleniu w tym zakresie.

Wychwycił to także pełnomocnik skarżącej, który w pkt 4.13 skargi wskazał, że UP RP uznał, że w ww. zakresie wymagane jest wyczerpujące i precyzyjne informowanie przez dane oznaczenie o konkretnych cechach i funkcjach danego towaru. Wskazuje na to stwierdzenie przez Urząd, że "konstrukcja spornego znaku sugeruje jedynie nazwę jakiegoś urządzenia, które może mieć związek z paczkami lub paczkowaniem, lecz nie określa bliżej czynności wykonywanych przez to urządzenie" (s. 24 uzasadnienia). Tym samym organ w swej ocenie zdolności odróżniającej znaku spornego oparł się na przyjęciu, że nazwa PACZKOMAT nie wskazuje jakie konkretne czynności dokonywane są (lub mogą być) przez paczkomaty - tj. automaty do paczek.

Skarżąca uznając zaś spełnienie tej przesłanki w sprawie powołała się na fakt zgłoszenia przez spółkę I. w 2014 r. do Urzędu Patentowego RP: (1) wzoru użytkowego pt. "paczkomat"; (2) wzoru przemysłowego pt. "paczkomat" oraz (3) wynalazków: "paczkomat modułowy" oraz "automatyczny skaner formularzy w paczkomatach".

Jak podniosła skarżąca, w publikacji pt. Poradnik Wynalazcy, pod red. A. Pyrży, Warszawa 2009, wskazano, że niedopuszczalny jest tytuł zawierający w swej treści "nazwy fantazyjne, handlowe lub nazwy własne". Skoro zatem uczestnicy (lub podmioty z nimi powiązane) posłużyli się taką nazwą dla zgłaszanych przez siebie przedmiotów własności przemysłowej, a Urząd Patentowy RP nie zgłaszał żadnych uwag odnośnie do tytułu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, to należy stwierdzić, że słowo PACZKOMAT określa przedmiot wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w sposób jednoznaczny i odnosi się bezpośrednio do funkcji technicznej pełnionej przez dany przedmiot własności przemysłowej. W przekonaniu skarżącej, fakt, że to sami uczestnicy wybrali taką nazwę dla szeregu przedmiotów własności przemysłowej świadczy o tym, że traktują oni oznaczenie paczkomat jako oznaczenie opisowe, a nie jako nazwę handlową.

Organ do tego dowodu skarżącej i do jej argumentacji z tym związanej w zaskarżonej decyzji w ogóle się nie odniósł.

Tymczasem, z treści art. 129 ust 2 pkt 2 p.w.p wynika, że dla jego zastosowania wystarczające jest wskazywanie przez znak towarowy m. in na rodzaj towaru. Okoliczności dotyczące np. jego przeznaczenia lub funkcjonalności na gruncie tej przesłanki z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. są bez znaczenia. Ww. przepis wyraźnie bowiem rozdziela kwestię rodzaju towaru od przeznaczenia, funkcji i przydatności itd.

Ustalając zatem opisowość znaku należy określone okoliczności odnosić do poszczególnych przesłanek z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Organ w kontekście powyższego uznawał za istotne różne okoliczności, jak to czy w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony takie określenie było powszechnie stosowane przez rożne podmioty skoro, podobne urządzenia zostały wprowadzone na rynek, bądź planowano ich wprowadzenie na długo po tym jak uprawniony zgłosił sporny znak towarowy do ochrony (str. 27 zaskarżonej decyzji); czy słowo PACZKOMAT w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego miało określone znaczenie, tj. system automatycznych skrytek do nadawania paczek i tak też natychmiast i bez namysłu było rozumiane przez odbiorców (str. 27 zaskarżonej decyzji); czy oznaczenie PACZKOMAT w dacie zgłoszenia go do ochrony było powszechnie używane przez wiele niepowiązwiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych, w odniesieniu do towarów i usług do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy (str. 28 zaskarżonej decyzji); czy przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony lub też w dacie zgłoszenia, jakikolwiek inny podmiot gospodarczy, poza uprawnionym, używał oznaczenia PACZKOMAT w odniesieniu do towarów lub usług objętych przedmiotowym wnioskiem (str. 29 zaskarżonej decyzji); oraz czy oznaczenie PACZKOMAT w dacie zgłoszenia spornego znaku było powszechnie używane w języku polskim lub utrwalonych praktykach handlowych w odniesieniu do towarów i usług do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy (str. 30 zaskarżonej decyzji).

Uwzględniając powyższe zdaniem Sądu w tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie ponownego postępowania przez organ, który musi dokonać wykładni przepisu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. i wyjaśnić co rozumie przez pojęcie rodzaj towaru, przeznaczenie, funkcję i przydatności, o których mowa w art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., tj. wskazać, jaki zakres informacji o towarze musi zawierać znak aby z tego powodu uznać go za opisowy. Stosując zaś przepis art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. organ zobowiązany będzie potraktować określone tam przesłanki opisowości jako odrębne, a następnie pod tym kątem poddać analizie sporne oznaczenie ponownie oceniając - we wzajemnej łączności - dowody zgłoszone przez skarżącą na poparcie jej stanowiska w sprawie. O ile organ podtrzyma swoje dotychczasowe stanowisko w ponowienie wydanej decyzji zobowiązany będzie do wyjaśnienia takiej oceny w kontekście powyższych uwag Sądu i argumentacji skarżącej.

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. uznając, że w sprawie doszło do naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. oraz do naruszenia obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i oceny zgromadzonego materiału dowodowego, tj. art. 7, art. 77, art. 80, a także naruszenie art. 11 i 107 § 3 k.p.a., stosowanych w sprawie odpowiednio na podstawie art. 256 ust. 1 p.w.p., tj. z uwzględnieniem istoty i specyfiki postępowania przed Urzędem Patentowym RP. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 200 i 205 § 2 p.p.s.a w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm.).