Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1548/07
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2008-02-27 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 151
journal: Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
article: art. 7, art. 77, art. 80, art. 107
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Bosakirska Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Protokolant Monika Staniszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2008 r. sprawy ze skargi K. B.V. L., Holandia na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uznania prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany w trybie Porozumienia Madryckiego oddala skargę


UZASADNIENIE

VI SA/Wa 1548/07

UZASDANIENIE

Decyzją z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] lutego 2007 r. odmawiającą uznania prawa ochronnego na znak towarowy EXTASE zarejestrowany w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji na rzecz K. B.V. L., Holandia (dalej "skarżący"), wyznaczony na Polskę dnia 6 czerwca 1997 r., dla towarów w klasie 03.

Powyższa decyzja Urzędu Patentowego RP zapadła w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i wywody prawne:

Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] odmówił uznania prawa ochronnego na znak towarowy EXTASE, zarejestrowany pod nr 571077 dla wszystkich towarów. Swoje rozstrzygnięcie w sprawie oparł na art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zmianami) – cytowana dalej jako: "ustawa o znakach towarowych". Organ uznał, że znak towarowy słowny EXTASE jest znakiem podobnym do znaku słownego EXTASE EXOTIC NATURE, zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem pod nr 671573 w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków na rzecz M. GmbH & Co. KG z siedzibą w Niemczech. Uznanie ochrony w Polsce znaku EXTASE wprowadziłoby realne niebezpieczeństwo powstania pomyłek, co do pochodzenia towarów, wobec istnienia na rynku znaku EXTASE EXOTIC NATURE, do którego uprawnionym jest M. GmbH & Co. KG.

Organ wskazał, że znak słowny EXTASE EXOTIC NATURE przeznaczony jest do oznaczania w klasie 03 artykułów perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów i mydła. Natomiast znak towarowy słowny EXTASE jest przeznaczony do oznaczania towarów także w klasie 03, a mianowicie: mydła, również w proszku, kremy i proszki do golenia, woda kolońska, woda zapachowa, produkty perfumeryjne, olejki perfumowane, brylantyna, płyny i pomady do użytku kosmetycznego, woda kolońska do włosów, szampony w postaci proszku, kremy toaletowe, pudry perfumowane, puder ryżowy, środki do czyszczenia zębów, środki do czyszczenia zębów w proszku, wody do ust, kosmetyki.

Zestawienie przedstawionych wykazów towarów obu znaków prowadzi do wniosku, zdaniem Urzędu, że obejmują one towary tego samego rodzaju, to jest mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, środki do pielęgnacji włosów i środki do czyszczenia zębów. Różnica w ujęciu wykazów towarów dotyczy jedynie szczegółowości ich określenia. Nie wpływa to jednak na fakt, iż zawierają się w tych samych grupach rodzajowych. W ocenie organu, w zwykłych warunków obrotu gospodarczego, będą to towary oferowane tej samej kategorii odbiorców i nabywane w tych samych warunkach sprzedaży. Wobec powyższego zasadnym jest uznanie, że zarówno znak wcześniejszy EXTASE EXOTIC NATURE jak i znak EXTASE przeznaczone są do oznaczania tego samego rodzaju towarów.

Odnosząc się do podobieństwa oznaczeń organ stwierdził, że podobieństwo obu oznaczeń wynika z zastosowania w oznaczeniu elementu słownego EXTASE. Stanowi on pierwszy człon oznaczenia EXTASE EXOTIC NATURE. Element EXTASE, umieszczony na pierwszym miejscu w znaku kolizyjnym, stanowi przewodni element oznaczenia, bowiem elementy EXOTIC NATURE ze względu na swoją wartość znaczeniową mają charakter informacyjny i stanowią element, zwłaszcza określenie "NATURE", oznaczenia wielu znaków dla tego rodzaju towarów. Mimo, iż w warstwie fonetycznej, a także wizualnej elementy te, w zależności od formy przedstawienia ich zapisu mogą rzutować na charakter wyróżniający całego oznaczenia, istotne znaczenie ma pierwszy, jednakowy, wspólny element "EXTASE" obu znaków.

Ponadto organ analizując stopień podobieństwa obu znaków, mający istotne znaczenie dla oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorcy, co do pochodzenia towarów, wziął także pod uwagę, że znak słowny EXTAZA, zarejestrowany pod nr R-57075 w Polsce na rzecz – K. B.V, przeznaczony dla tego samego rodzaju towarów i współistniejący na rynku ze znakiem kolizyjnym EXTASE EXOTIC NATURE. Organ uznał, że przeciętny nabywca kremu, będzie kojarzył ze sobą przedmiotowe dwa znaki, ze względu na identyczny element EXTASE, który jest wizualnie i fonetycznie bardziej obcy językowi polskiemu niż oznaczenia EXTAZA. W ocenie organu, ta zbieżność elementów obu oznaczeń będzie wydawała się nieprzypadkową dla przeciętnego klienta i będzie sugerowała, iż towary te pochodzą od tego samego producenta, bądź może stwarzać wrażenie, iż istnieją związki łączące uprawnionego z rejestracji kolizyjnej ze zgłaszającym - co może wywołać niebezpieczeństwo powstania pomyłek w szerokim rozumieniu.

We wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy skarżący zarzucił decyzji organu pierwszej instancji naruszenie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych oraz art. 7, art. 77 § 1 i 103 § 3 kpa, wniósł o jej uchylenie i wydanie decyzji o uznaniu w Polsce ochrony dla międzynarodowej rejestracji znaku towarowego EXTASE. Skarżący wskazał, że organ pominął szereg argumentów istotnych dla sprawy, w szczególności, organ nie wziął pod uwagę skutków prawnych, jakie wynikają z okoliczności, iż skarżący jest uprawnionym z tytułu zarejestrowanego z pierwszeństwem znaku towarowego EXTAZA nr R-57075 przeznaczonego do oznaczania tych samych towarów. Ponieważ oznaczenie to jest identyczne co znak będący przedmiotem niniejszego postępowania, organ na mocy art. 6 ust 2 i 3 ustawy o znakach towarowych powinien uznać ochronę w Polsce dla znaku towarowego EXTASE nr IR-571077.

Po ponownym rozpoznania sprawy, Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] lutego 2007 r. Organ odnosząc się do argumentów zawartych we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy wskazał, że po znaku EXTAZA zostało udzielone prawo ochronne na znak EXTASE EXOTIC NATURE. Znak EXTAZA może istnieć bezkolizyjnie ze znakiem EXTASE EXOTIC NATURE, natomiast znak EXTASE jest bardzo zbliżony do znaku EXTASE EXOTIC NATURE i może sugerować, że znak EXTASE pochodzi od tego samego uprawnionego, co EXTASE EXOTIC NATURE i jest odmianą tego oznaczenia.

W ocenie organu, znak EXTASE jest przez przeciętnego nabywcę kojarzony ze znakiem EXTASE EXOTIC NATURE ze względu na identyczny człon EXTASE. Oba znaki przeznaczone są do oznaczania tego samego rodzaju towarów, co może skutkować sytuacją, w której nabywca zostanie wprowadzony w błąd, co do źródła pochodzenia towarów. Natomiast znak EXTAZA należący do skarżącego jest bliższy językowi polskiemu, gdyż fonetycznie brzmi jak polskie słowo "ekstaza", EXTASE jest zaś słowem zaczerpniętym z języka obcego, dlatego też znak EXTASE będzie raczej kojarzone ze znakiem EXTASE EXOTIC NATURE, którego pierwszy człon jest identyczny jak przedmiotowa rejestracja, niż ze znakiem EXTAZA. Dlatego przy istnieniu tak znacznego podobieństwa oznaczeń oraz jednorodzajowości towarów, w ocenie organu, znaki funkcjonując na tym samym rynku nie mogłyby prawidłowo spełniać swej podstawowej funkcji, jaką jest oznaczenie pochodzenia.

Na powyższą decyzję skarżący złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której wniósł o jej uchylenie. Decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lipca 2007 r. zarzucił naruszenie:

1) art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, w związku z art. 315 ust. 3 Prawa własności przemysłowej, poprzez przyjęcie, że znak towarowy EXTASE nr IR-571077 jest podobny do znaku towarowego EXTASE EXOTIC NATURE nr IR-671573 w stopniu mogącym wywołać niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, co do pochodzenia towarów;

2) przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 7, 77 § 1 i art. 80 kpa w związku z art. 76 § 1 kpa oraz art. 107 § 3 kpa poprzez brak wyczerpującego przeanalizowania stanu sprawy oraz niewłaściwe uzasadnienie decyzji.

Skarżący, podobnie jak we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, wskazał, że istotne znaczenie dla stanu prawnego i rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy ma fakt, że jest on uprawnionym z tytułu rejestracji znaku towarowego EXTAZA nr R-57075. Dlatego też organ na podstawie art. 6 ust 2 i 3 ustawy o znakach towarowych powinien uznać ochronę w Polsce dla znaku towarowego EXTASE nr IR-571077.

Zdaniem skarżącego, organ dokonując oceny podobieństwa porównywanych znaków oraz rozstrzygnięcie w tym zakresie zostały dokonane z naruszeniem art. 76 § 1 kpa, ponieważ stoją w sprzeczności z prawomocnymi ustaleniami dokonanymi w analogicznych sprawach przez Naczelny Sąd Administracyjny i Urząd Patentowy RP. Powyższe narusza również art. 170 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami). W ocenie skarżącego, organ powołując się na prawomocny wyrok NSA z dnia 26 września 2006 r., sygn. akt II GSK 105/06, ograniczył się tylko do wskazania, że zarejestrowany z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz skarżącego znak towarowy EXTAZA nr R-57075 może istnieć bezkolizyjnie ze znakiem EXTASE EXOTIC NATURE. Tymczasem organ przy ocenie i rozstrzyganiu przedmiotowej sprawy winien wziąć pod uwagę wszystkie ustalenia dokonane przez w/w sąd. Wynika z nich między innymi, że znaki towarowe EXTAZA i EXTASE EXOTIC NATURE mogą współwystępować w obrocie handlowym, jednakże nie z powodu rzekomej odmienności członów EXTAZA i EXTASE, którą akcentuje organ w skarżonej decyzji, lecz z powodu występowania w znaku EXTASE EXOTIC NATURE dwóch dodatkowych elementów słownych. NSA stwierdził również, że oba znaki winny być oceniane w całości, jak również potwierdził podobieństwo członów EXTAZA i EXTASE, wyrażając pogląd, że mamy w tym przypadku do czynienia z podobieństwem znaczeniowym obu słów. Wobec powyższego, utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji w kontekście odmiennych ustaleń dokonanych przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz ten organ, stałoby w sprzeczności z art. 16 § 1 kpa.

Skarżący powołując się na treść wyroku NSA w sprawie o sygn. akt II GSK 105/06, podniósł, że pomiędzy znakami EXTASE oraz EXTASE EXOTIC NATURE nie zachodzi podobieństwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. Jego znaniem, ocena znaków towarowych winna dotyczyć całości oznaczeń, a nie jedynie selektywnie wybranych elementów. W konsekwencji, ocenę podobieństwa znaków należy przeprowadzić w całości, odnośnie wszystkich elementów składających się na ich kompozycje, ponieważ w takiej kompleksowej formie występują one w obrocie i są postrzegane przez konsumentów. Natomiast organ porównując obydwa znaki skoncentrował się jedynie na pierwszym ich członie EXTASE, zaś w zupełności pominął znaczenie i charakter członów EXOTIC NATURE. Wobec powyższego, w ocenie skarżącego nie można zgodzić się ze stanowiskiem organu wyrażonym w skarżonej decyzji, iż przedmiotowy znak EXTASE będzie przez przeciętnego nabywcę kojarzony ze znakiem EXTASE EXOTIC NATURE ze względu na identyczny człon EXTASE. Na powyższą okoliczność zwrócił również uwagę NSA w przywołanym wyroku, gdzie stwierdzono, że podobieństwo jednego członu nie może bowiem przesądzać o niebezpieczeństwie konfuzji pomiędzy znakami, jeżeli pozostałe użyte wyrazy nadają znakowi wystarczającą zdolność odróżniającą w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

Na poparcie swojego stanowiska w tej sprawie, skarżący załączył również "list zgody" nowego uprawnionego (M. GmbH & Co. KG) do znaku EXTASE EXOTIC NATURE. Wynikać ma z niego, że oba znaki mogą bezkolizyjnie funkcjonować na polskim rynku, a znak EXTASE nr IR-571077 nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla jego wcześniejszych praw. Zatem nie może mieć w sprawie zastosowania art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, bowiem prawo ochronne na znak towarowy ma charakter zakazowy, co oznacza, że dochodzenie naruszenia prawa ochronnego zależy wyłącznie od uprawnionego z wcześniejszej rejestracji i następuje na jego wniosek. W ocenie skarżącego, organ powinien wziąć tę zgodę pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu ochrony dla znaku towarowego i postępować analogicznie do przepisów art. 132 ust. 1 pkt 3 i art. 133 Prawa własności przemysłowej. Oznacza to, że organ powinien uznać, że zgoda od jego właściciela wcześniejszego znaku towarowego przesądza o dopuszczalności udzielenia ochrony dla późniejszego znaku.

W ocenie skarżącego, istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest również fakt wykreślenia przez ustawodawcę przepisu art. 162 ust 2 Prawa własności przemysłowej i wprowadzenia tzw. cesji wolnej, która pozostawia przedsiębiorcom decyzję, co do nabywania znaków towarowych nawet w sytuacji, gdy na rzecz cesjodawcy pozostają zarejestrowane znaki podobne dla podobnych towarów. Tym samym, to od woli obu podmiotów będących stronami umowy cesji zależy, jakie znaki zostaną przeniesione na rzecz nowego właściciela. Nie są zatem wykluczone sytuacje, w których na rzecz dwóch różnych podmiotów zarejestrowane będą znaki identyczne dla identycznych towarów, przy czym sytuacje te są dozwolone w myśl obowiązujących przepisów Prawa własności przemysłowej. A zatem, skoro ustawodawca dopuścił możliwość koegzystencji znaków nawet identycznych zarejestrowanych na rzecz różnych podmiotów uzależniając to od woli uprawnionego, uzasadniona jest teza, że zgoda uprawnionego do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem jest wystarczająca dla uznania, że nie dojdzie do naruszenia jego praw.

W ocenie skarżącego, w ostatnich latach Urząd Patentowy RP podejmował decyzje, w których odnosił się do "listu zgody" i jego znaczenia dla rejestracji znaków towarowych. Również Pierwsza Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. Nr 89/104/EWG o harmonizacji przepisów prawa Państw Członkowskich w zakresie znaków towarowych w art. 4 ust. 5 wskazuje, że Państwa Członkowskie mogą zezwolić, aby znak towarowy nie został w odpowiednich okolicznościach objęty odmową rejestracji lub unieważniony, jeżeli uprawniony z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego wyrazi zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego. Wobec powyższego, Urząd Patentowy RP powinien wziąć również w tej sprawie pod uwagę ten przepis i zastosować go w niniejszej sprawie.

W odpowiedzi na skargę, organ podtrzymał swoje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji i wniósł o jej oddalenie. Organ stwierdził, że podjęta decyzja została wydana z poszanowaniem przepisów prawa materialnego i postępowania administracyjnego.

Ponadto organ wskazał, że przy analizie ryzyka kontuzji oznaczeń powinno się brać pod uwagę zbieżne, dominujące i odróżniające elementy. Na poparcie tego stanowiska organ wskazał na pogląd w tej sprawie doktryny.

Organ przywołał również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2006 r. sygn. akt. II GSK 105/06, z którego wynika, że nieznane było składowi orzekającemu stanowisko organu wyrażone w decyzji z dnia [...] października 2003 roku w kwestii tożsamości oznaczeń EXTAZA i EXTASE. Zdaniem organu, stwierdzenie "element EXOTIC NATURE" nadaje oznaczeniu jako całości wystarczające cechy odróżniające w stosunku do wcześniejszego znaku EXTAZA" nie stanowi, iż element ten posiada dominujący charakter w znaku, że to on jest jego esencją. Oznacza on "egzotyczną naturę", "egzotyczny charakter" jakiegoś towaru. Dlatego analogia między analizowanym orzeczeń a przedmiotową sprawą aczkolwiek istnieje to subtelne różnice występujące w znakach mają kolosalne znaczenie dla rozpatrywania ryzyka konfuzji oznaczeń.

Organ odniósł się również do załączonego do skargi "listu zgody". W ocenie organu, dokument ten nie może wpłynąć na ocenę podjętej decyzji. Zwrócił uwagę, że organ nie został poinformowany przez skarżącego o negocjacjach ani o możliwości uzyskania takiego dokumentu. Ponadto dokumenty tego typu nie obligują organu do uznania prawa ochronnego, gdyż obowiązujące przepisy nie stanowią o wpływie listów zgody na podejmowane ostateczne decyzje zgłoszonego znaku w przypadku jego kolizji z wcześniejszym prawem chronionym. Co prawda art. 4 ust. 5 przywołanej przez skarżącego Pierwszej Dyrektywy Wspólnot Europejskich nr 890/104/EWG stanowi, iż Państwa Członkowskie mogą zezwolić, aby znak towarowy nie został w konkretnych okolicznościach objęty odmową rejestracji lub unieważniony, jeśli uprawniony z wcześniejszego znaku towarowego wyrazi zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego, jednakże każde z Państw Członkowskich samo decyduje o takiej możliwości na podstawie okoliczności, jakie istnieją w każdej konkretnej sprawie.

Zdaniem organu, istotne dla ustalenia znaczenia "listu zgody" w sprawie niniejszej jest również fakt, że firma M. Gmbh & Co. Kg jest uprawnionym z jeszcze jednej rejestracji międzynarodowej, której skutki zostały uznane na terytorium Polski. Jest to znak o numerze międzynarodowej rejestracji IR 763544 EXTASE PURE PASSION. Następny w kolejności oczekuje na rozpatrzenie znak IR 278352 EXTASE należący do tego samego podmiotu. Nie jest zadaniem organu analizować pobudki, jakimi kierował się właściciel znaku EXTASE EXOTIC NATURE udzielając listu zgody na rejestrację znaku EXTASE na rzecz skarżącego. Uznanie w takich okoliczności sprawy listu zgody, doprowadziłoby do w ocenie organu, do zaprzeczenia sensu istnienia systemu badawczego znaków towarowych w Polsce. Innymi słowy uznanie listu zgody doprowadziłoby w przyszłości do koegzystencji znaków EXTASE na rzecz różnych podmiotów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Oceniając zaskarżoną decyzję w świetle wskazanych wyżej kryteriów Sąd stwierdził, iż skarga K. B.V. L., Holandia nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego z dnia [...] lipca 2007 r. nie narusza prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na prawidłowość dokonanego rozstrzygnięcia.

W ocenie Sądu, zaskarżona decyzja została wydana w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. W decyzji organ wskazał podstawę prawną rozstrzygnięcia. Zawiera ona również, wbrew twierdzeniom skarżącego, uzasadnienie sporządzone zgodnie z regułami zawartymi w art. 107 § 3 kpa, a zebrany materiał dowodowy nie został oceniony w sposób dowolny, z naruszeniem norm art. 7, 77, § 1, 80 w związku z art. 76 § 1 kpa. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, w sposób niebudzący wątpliwości, jakimi przesłankami kierował się organ odmawiając uznania prawa ochronnego na znak towarowy EXTASE, zarejestrowany pod nr 571077 w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków na rzecz K. B.V. L., Holandia. Zdaniem Sądu, organ prawidłowo ocenił zaistniały w sprawie stan faktyczny w świetle obowiązujących przepisów prawa. Rozważał także tezy wyroku NSA z dnia 26 września 2006 roku wydanego w sprawie II GSK 105/06 dotyczące stwierdzenia braku mylącego podobieństwa między oznaczeniami EXTASE ECXOTIK NATURE i EXTASA, ich znaczenie dla sprawy niniejszej. Zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego nie nosi cech dowolności. Nie znajdują także uzasadnienia zarzuty skargi o naruszeniu art. 9 ust. 1 i art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych.

Nie budzi wątpliwości, że porównanie towarów obu znaków prowadzi do wniosku, że zarówno znak wcześniejszy EXTASE EXOTIC NATURE jak i znak przedmiotowy EXTASE przeznaczone są do oznaczenia tego samego rodzaju towarów. Towary zawierają się bowiem w tych samych grupach rodzajowych, a różnica w ujęciu wykazu towarów dotyczy jedynie szczegółowości ich określenia. Zgodzić się należy z Urzędem, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego towary te będą oferowane będą dla tej samej kategorii odbiorców i nabywane w tych samych warunkach sprzedaży.

W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania i rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny, NSA stwierdził, że element EXOTIC NATURE nadał oznaczeniu jako całości EXTASE EXOTIC NATURE wystarczające cechy odróżniające w stosunku do wcześniejszego znaku EXTAZA.

Istnieją jednak różnice między przedmiotową sprawą, a ustaleniami płynącymi z wyroku NSA z dnia 26 września 2006 roku. Różnice są wprawdzie niewielkie, ale decydujące dla rozpatrywania ryzyka konfuzji oznaczeń.

W sprawie niniejszej porównywane są znaki EXTASE EXOTIC NATURE i EXTASE. W sprawie będącej przedmiotem oceny przez NSA porównywane były znaki EXTASE EXOTIC NATURE i EXTAZA.

Porównywane znaki EXTASE EXOTIC NATURE i EXTASE nie mają elementów graficznych. Oba zapisywane są dużymi, drukowanymi literami. Oba znaki mają wspólny element – słowo EXTASE, przy czym w przedmiotowym znaku jest to jedyny element - wyraz, a w znaku kolizyjnym EXTASE EXOTIC NATURE przewodni element oznaczenia. W sytuacji, gdy słowo EXTASE stanowi wspólny element, odmiennego charakteru nabierają dalsze słowa, a mianowicie EXOTIC NATURE. Nie stanowią już o wystarczającej zdolności odróżniającej w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Słowa te pełnią rolę drugoplanową. Są dopełnieniem, opisem charakteryzującym właściwości towaru nim oznaczonego, towaru przecież tego samego rodzaju. Współistnienie obu znaków może sugerować, iż znak EXTASE pochodzi od tego samego uprawnionego co EXTASE EXOTIC NATURE i jest odmianą tego oznaczenia, zwłaszcza, iż słowa EXOTIC NATURE należy rozumieć jako "egzotyczna natura", "egzotyczny charakter".

Zgodzić się należy z Urzędem, że o ile więc znak EXTASA może funkcjonować ze znakiem EXTASE EXOTIC NATURE, co potwierdził NSA w wyroku z dnia 26 września 2006 roku, o tyle znak EXTASE jest bardzo zbliżony do znaku EXTASE EXOTIC NATURE i może sugerować, że znak EXTASE pochodzi od tego samego uprawnionego, co EXTASE EXOTIC NATURE.

Mając powyższe rozważania na uwadze, zdaniem Sądu, Urząd Patentowy nie naruszył art. 76 § 1 kpa, albowiem przedmiotowa decyzja nie pozostaje w sprzeczności z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok NSA dotyczył odmiennego stanu faktycznego, innej sprawy, nie mógł być więc wiążący tak dla organu jak i Sądu.

Zdaniem Sądu Urząd Patentowy nie naruszył także art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o znakach towarowych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy:

2. rejestracja znaku towarowego dla określonych towarów nie wyłącza rejestracji innych znaków towarowych na rzecz tego samego przedsiębiorstwa dla towarów tego samego lub innego rodzaju, będących przedmiotem jego działalności.

3. rejestracja znaku towarowego dla określonych towarów nie wyłącza rejestracji tego samego znaku na rzecz tego samego przedsiębiorstwa dla innych towarów będących przedmiotem jego działalności.

Regulacja powyższa przewiduje możliwość rejestrowania przez jedno i to samo przedsiębiorstwo wielu znaków towarowych. Powstałe z takiej rejestracji prawa mogą się częściowo pokrywać i nie będą odróżniać od siebie towarów pochodzących z tego samego przedsiębiorstwa. Muszą jednak odróżniać te towary od produktów pochodzących z innego źródła.

W przedmiotowej sprawie nie jest możliwe zarejestrowanie znaku EXTASE dla takich samych towarów co EXTASA z uwagi na brak zdolności odróżniającej znaku EXTASE w stosunku do znaku EXTASE EXOTIC NATURE zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem dla takich samych towarów. Znak EXTASE nie odróżniałby towarów pochodzących przecież z innego źródła.

W skardze skarżący podniósł, iż jego stanowisko o braku konfuzyjnego podobieństwa omawianych znaków podziela także nowy uprawniony do znaku EXTASE EXOTIC NATURE. Podmiot ten uznając, że oba znaki mogą bezkolizyjnie funkcjonować na polskim rynku, a znak EXTASE nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla jego wcześniejszych praw, udzielił skarżącemu Listu Zgody, którego kopię skarżący dołączył do skargi. List Zgody nie był znany Urzędowi Patentowemu wydającemu zaskarżone decyzję. Nie były mu znane także negocjacje stron o możliwości uzyskania takiego dokumentu.

Zdaniem Sądu nie może on mieć wpływu na ocenę decyzji w przedmiotowej sprawie

Zgodnie z art. 4 ust. 5 Pierwszej Dyrektywy Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 roku nr 890/104/EWG, Państwa członkowskie mogą zezwolić, aby znak towarowy nie został w konkretnych okolicznościach objęty odmową rejestracji lub unieważniony, jeśli uprawniony z wcześniejszego znaku towarowego wyrazi zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego, jednakże każde z Państw Członkowskich samo decyduje o takiej możliwości na podstawie okoliczności, jakie istnieją w każdej konkretnej sprawie. tak więc Listy zgody nie obligują Urzędu do uznania prawa ochronnego, albowiem obowiązujące przepisy nie stanowią o wpływie listów zgody na podejmowane ostateczne decyzje zgłoszonego znaku w przypadku jego kolizji z wcześniejszym prawem chronionym.

Mając powyższe na uwadze i na zasadzie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd orzekł jak w wyroku.