Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 731/17
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2017-12-13 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Protokolant Referent Łukasz Kawalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2017 r. sprawy ze skargi S. S. i A. L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego w części na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

S. S. i A. L. (dalej też jako "Skarżący", "Zgłaszający", "Strona") wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z [...] stycznia 2017 r., nr [...]. Zaskarżoną decyzją, po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Urząd Patentowy utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] o odmowie udzielenia prawa ochronnego w części usług z kl.35: usługi pośrednictwa handlowego, w tym także za pośrednictwem internetu w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej z kompleksową ofertą umożliwiającą nabywcom rozeznanie i zakup towarów takich jak: napojów alkoholowych na znak towarowy słowno-graficzny [...] zgłoszony za numerem [...] przez S. S. i A. L.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił art. 245 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2013 r., poz.1410) – dalej zwana "p.w.p." oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2015.1615) w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Podstawę faktyczną stanowiły następujące ustalenia faktyczne:

S. S. i A. L. prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w dniu 6 października 2011r. pod numerem [...] zgłosili w celu uzyskania prawa ochronnego znak towarowy słowno- graficzny [...] przeznaczony do oznaczania następujących usług:

Klasa 35:

usługi pośrednictwa handlowego, w tym także za pośrednictwem internetu w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej z kompleksową ofertą umożliwiającą nabywcom rozeznanie i zakup towarów takich jak: owoców i warzyw, gazet i wyrobów piśmiennych, wyrobów farmaceutycznych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyrobów chemicznych i tytoniowych, artykułów gospodarstwa domowego, sporządzanie deklaracji podatkowych wszelkiego rodzaju;

Klasa 36:

usługi doradcze w zarządzaniu działalnością finansową takie jak doradztwo finansowe w zakresie strategii działania, inwestowania środków, w zakresie finansowania rozwoju firmy, inwestowania działalności bieżącej; weryfikacja bilansów, ustalanie podatków, analizy ekonomiczne i finansowe, badania i analizy finansowe oraz wycena działalności gospodarczej, w tym określenie wartości składników jak i wartości całości przedsiębiorstwa przy pomocy różnych metod: księgowych, statystycznych, giełdowych, oszacowanie wartości dla celów fiskalnych, pośrednictwo, finansowe, ubezpieczeniowe, w sprawach majątku nieruchomego, usługi powiernicze, pożyczki finansowe, operacje i transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, ściąganie należności, pożyczki pod zastaw, operacje rozrachunkowe: wynajmowanie i dzierżawa nieruchomości: wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych; doradztwo w sprawach ubezpieczeń;

Klasa 43:

usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, karczmach, restauracjach, stołówkach, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostarczanie - katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich, polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje

- według wersji wykazu usług ustalonej 21.11.2012r.

W trakcie badania Urząd Patentowy RP stwierdził, że zgłoszony znak towarowy jest podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy do następujących przeciwstawionych znaków::

znaku towarowego słownego [...], na który udzielono prawa ochronnego pod numerem [...] na rzecz P. Spółka Akcyjna, S., Polska pierwszeństwem od dnia 25.01.1994r. przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 33 takich jak: napoje alkoholowe, w zakresie usług z klasy 35 znaku zgłoszonego i towarów z klasy 33 znaku wcześniejszego;

znaku towarowego słownego [...], na który udzielono prawa ochronnego pod numerem [...]na rzecz "H." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Z., Polska pierwszeństwem od dnia 29.07.2002r. przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 03 takich jak: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów i towarów z klasy 25 takich jak: ubrania, buty i nakrycia głowy w zakresie usług z klasy 35 znaku zgłoszonego i towarów z klasy 03 znaku wcześniejszego;

znaku towarowego słowno-graficznego [...], na który udzielono prawa ochronnego pod numerem [...] na rzecz "H." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Z., Polska z pierwszeństwem od 29.07.2002r. przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 03 takich jak: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów oraz towarów z klasy 25 takich jak: ubrania, buty i nakrycia głowy w zakresie usług z klasy 35 znaku zgłoszonego i towarów z klasy 03 znaku wcześniejszego;

4. słownego znaku towarowego [...] zarejestrowanego w trybie Protokołu do Porozumienia Madryckiego o Międzynarodowej Rejestracji Znaków Towarowych z pierwszeństwem od 14.03.2005r. pod numerem [...] na rzecz [...] Inc. Klosters, Szwajcaria przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 32 takich jak: Beer, ale and porter i towarów z klasy 33 takich jak: sprit-baset beverages; wine-based drinks; wines, sparking wines, spirits, liqueurs – napoje spirytusower; napoje na bazie wina;wina musujące, wódki, likiery w zakresie usług z klasy 35 znaku zgłoszonego i towarów z klasy 32 i 33 znaku wcześniejszego;

5. słownego znaku towarowego [...] zarejestrowanego w trybie Protokołu do Porozumienia Madryckiego o Międzynarodowej Rejestracji Znaków Towarowych z pierwszeństwem od dnia 15.09.2005r. pod numerem [...] na rzecz [...] I., Szwajcaria przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 03 takich jak: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair lotions; dentifrices - mydła; perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki; płyny do pielęgnacji włosów; pasty do zębów, towarów z klasy 09 takich jak: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; electrotechnical and/or electronic apparatus, namely electric flat irons, electrically heated clothing, cigar lighters and cigarette lighters for automobiles, apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines and data processing equipment; fire extinguishers; eyeglasses, including sunglasses, parts thereof and other optical apparatus for protecting the eyes - urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (do nadzór), do ratowania życia, do celów dydaktycznych; elektrotechniczna i / lub elektroniczna aparatura, mianowicie elektryczne żelazka, odzież ogrzewana elektrycznie, zapalniczki samochodowe, urządzenia do nagrywania, przesyłania i odtwarzania dźwięku lub obrazu; nośniki magnetyczne, dyski z nagraniami; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujące, maszyny Uczące i urządzenia do przetwarzania danych; gaśnice; okulary, w tym okulary, ich części i inne urządzenia optyczne do ochrony oczu, towarów z klasy 18 takich jak: Leather and imitation leather; wallets, cases, trunks and suitcases, handbags and briefcases, umbrellas and parasols, whips, harness and saddlery - skóra i imitacje skóry; portfele, skrzynie, kufry, walizki, torebki i aktówki, parasolki i parasole, bicze i wyroby rymarskie i towarów z klasy 25 takich jak: Clothing, including boots, shoes and slippers; belts - odzież, w tym obuwie, buty i pantofle, paski w zakresie usług z klasy 35 znaku zgłoszonego i towarów z klasy 03 znaku wcześniejszego;

słownego znaku towarowego Unii Europejskiej (dawniej wspólnotowego znaku towarowego) [...], nr [...] (dawniej CTM) zgłoszonego z pierwszeństwem od dnia 17.12.2001r. na rzecz D., Szwajcaria przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 34 takich jak: Tobacco, raw or manufactured, cigars, cigarillos, cigarettes and cheroots, smoking, snuffing and chewing tobacco; smokers' articles, pipes, pipe cleaners, cigar cutters, cigar and cigarette lighters, cigar and cigarette cases and boxes, cigar and cigarette pouches, humidificators, humidors, cigar and cigarette holders, pipe stoppers, ashtrays; matches - tytoń, surowy i przetworzony, cygara, cygaretki, cygara z obciętymi końcami, tytoń do palenia, wąchania i żucia, artykuły dla palaczy, fajki, środki do czyszczenia fajek, pilarki do cygar, zapalniczki do cygar i papierosów, skrzynki i pudelka do cygar i papierosów, woreczki do papierosów i cygar, uchwyty do papierosów i cygar, fifki, popielniczki, zapałki w zakresie usług z klasy 35 znaku zgłoszonego i towarów z klasy 34 znaku wcześniejszego.

Pismem z 18 grudnia 2012r. Urząd poinformował Zgłaszającego o tym fakcie,

wyznaczając termin na wypowiedzenie się w sprawie. Zgłaszający w piśmie z 18 sierpnia 2014r. poinformował o wyeliminowaniu przeszkód w rejestracji zgłoszonego znaku towarowego:

Ograniczył wykaz towarów w następujący sposób, w klasie 35 usługi brzmią: usługi pośrednictwa handlowego, w tym także za pośrednictwem internetu w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej z kompleksową ofertą umożliwiającą nabywcom rozeznanie i zakup towarów takich jak: owoców i -warzyw, gazet i wyrobów piśmiennych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, artykułów gospodarstwa domowego. W pozostałych klasach usługi pozostają bez zmian.

Odnośnie znaku [...] wskazał, że UPRP [...].05.2014r. wydał decyzję w której stwierdził wygaśniecie tego prawa z dniem 3.02.2001r.

Odnośnie znaku [...]- wykreślił z wykazu kolizyjne towary: wyroby farmaceutyczne oraz wyroby chemiczne. Ponadto prawo wygasło 29.07.2012r.

Odnośnie znaku [...]- wykreślił z wykazu kolizyjne towary: wyroby farmaceutyczne oraz wyroby chemiczne. Ponadto prawo wygasło 29.07.2012r.

Odnośnie znaku [...]- doszedł do porozumienia między zgłaszającym a uprawnionym z rejestracji obejmującej Unię Europejską. Poinformował, że 6.11.2013r. dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nr [...], w którym została wpisana m.in. usługa: "sprzedaż napojów alkoholowych i piwa". Po publikacji ww. zgłoszenia otrzymał pismo od pełnomocnika firmy [...] I. o możliwym wniesieniu opozycji, chyba że z wykazu zostanie usunięta cała klasa 35. Po wymianie korespondencji Zgłaszający zaproponował drugiej stronie wykreślenie z wykazu towarów produktów tytoniowych pozostawiając napoje alkoholowe, ponieważ jego zdaniem podmiot ten nie używa tego oznaczenia dla alkoholi i innych napojów. Jednocześnie Zgłaszający zagroził wszczęciem postępowania w sprawie wygaśnięcia tego oznaczenia. W odpowiedzi druga strona zgodziła się na wskazaną propozycję i 11.04.2014r. Zgłaszający uzyskał rejestrację na znak nr [...].

Odnośnie znaku [...] - wykreślił z wykazu wyroby farmaceutyczne i wyroby chemiczne.

Odnośnie znaku [...] - wykreślił z wykazu zwrot wyrobów tytoniowych.

W piśmie z [...].08.2014r. Strona wskazała, że konflikt dotyczy oznaczeń, z których jedno zostało zgłoszone dla oznaczania towarów, a drugie do oznaczania usług sprzedaży. Jej zdaniem, wskazane towary i usługi nie są podobne w rozumieniu art. 132 ust.2 pkt 2 p.w.p i nie można mówić o ryzyku wprowadzenia odbiorców w błąd, na skutek specyfiki sprzedaży alkoholi i okoliczności temu towarzyszących: obostrzeń w promocji i reklamie wyrobów alkoholowych na podstawie art. 13' ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Strona wskazała, że art. 131 ust.3 zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego, a ust. 4 tego artykułu zabrania reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem. W związku z tym na rynku polskim nie występują przedsiębiorcy, którzy pod tym samym znakiem towarowym: wprowadzają na rynek produkty alkoholowe oraz oferują ich sprzedaż w tak nazwanych sklepach. Zatem nie jest możliwe, aby polski konsument, który jest wystarczająco uważnym i zorientowanym odbiorcą mógł pomyśleć, że istnieją jakieś powiązania organizacyjne pomiędzy właścicielem sklepu oraz producentem alkoholi. Ostateczny odbiorca nie spotkał się z taką sytuacją, wobec czego nie przyjdzie mu do głowy, aby łączyć oba znaki towarowe i szukać powiązań między używającymi ich podmiotami.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] kwietnia 2016 roku odmówił udzielenia prawa ochronnego w części usług z klasy 35: usługi pośrednictwa handlowego, w tym także za pośrednictwem internetu w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej z kompleksową ofertą umożliwiającą nabywcom rozeznanie i zakup towarów takich jak: napojów alkoholowych na znak towarowy słowno-graficzny [...]zgłoszony 6 października 2011r. za numerem [...] przez S. S. i A. S. Uwzględnił w rozstrzygnięciu ograniczony w piśmie z 18.08.2014r. wykaz usług przedmiotowego znaku towarowego w klasie 35, co wyeliminowało kolizję z następującymi znakami towarowymi przeciwstawionymi przez Urząd Patentowy: [...] [...], [...][...],[...] [...],[...], .

Urząd Patentowy uznał jednak, że kolizja, na mocy art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. zachodzi w dalszym ciągu odnośnie przeciwstawionego znaku towarowego słownego [...] zarejestrowanego pod numerem [...]. zachodzi zbieżność towarów i usług. Dotyczy to towarów zawartych w klasie 33 przeciwstawionego znaku towarowego nr [...] takich jak: spirit-based beverages; wine-based drinks; wines, sparkling wines, spirits, liqueurs - napoje spirytusowe; napoje na bazie wina; wina, wina musujące, wódki, likiery oraz usług znaku zgłoszonego zawartych w klasie 35 takich jak: usługi pośrednictwa handlowego, w tym także za pośrednictwem internetu w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej z kompleksową ofertą umożliwiającą nabywcom rozeznanie i zakup towarów takich jak: napoje alkoholowe.

Ocenił, że z ww. zestawienia wynika, że w zgłoszonym znaku towarowym występują usługi sprzedaży napojów alkoholowych, zaś w znaku wcześniejszym wskazane są napoje alkoholowe (,napoje spirytusowe; napoje na bazie wina; wina, wina musujące, wódki, likiery). Znak wcześniejszy [...] sygnuje towary, czyli usługi sprzedaży wskazane w klasie 35 znaku zgłoszonego są komplementarne w stosunku do towarów wymienionych w klasie 33 znaku wcześniejszego. Naturalną koleją rzeczy jest bowiem to. że producent określonych towarów bedzie je sprzedawać. Towary oznaczone określonym znakiem mogą być więc pod tym samym znakiem sprzedawane, co skutkuje możliwością błędu potencjalnych odbiorców, którzy mogą uznać, że towary i usługi pochodzą z jednego źródła, czyli zostały wyprodukowane lub są świadczone przez to samo przedsiębiorstwo.

Uznał, że zachodzi ich podobieństwo. Znak zgłoszony to określenie [...], a znak przeciwstawiony to [...]. Znak zgłoszony jest znakiem słowno - graficznym (składa się z koła, w środku którego znajduje się zapisany wielkimi literami napis [...]- gdzie środek litery o ma kształt butelki - a pod nim nieco mniejszą czcionką napis [...] oraz jasny kapelusz z czarną obwódką ułożony na napisie AL. C.), znak wcześniejszy to znak słowny.

Dokonując analizy podobieństwa znaków wskazał, że występuje w trzech płaszczyznach, w których porównuje się znaki towarowe tj. płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej poddając je szczegółowej analizie. Uznał, że decydujące znaczenie ma jednak ogólne wrażenie, jakie przeciwstawione znaki wywołują na odbiorcy dlatego, też podobieństwo w jednej nawet płaszczyźnie może przesądzać o podobieństwie znaków. Uznał, że podobieństwo znaków w bardzo wysokim stopniu we wszystkich płaszczyznach determinuje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmujące, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego [...] ze znakiem zarejestrowanym [...]. Niebezpieczeństwo występuje ze względu na komplementarność towarów i usług, które sygnowane będą bardzo podobnymi oznaczeniami.

Odnosząc się do zarzutu braku możliwości wprowadzenia w błąd wskazał, że w Polsce nie istnieją sklepy monopolowe, nocne z alkoholem, których nazwa pokrywałaby się ze znakami towarowymi producentów alkoholi oraz, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uniemożliwia zaistnienie takiej sytuacji, gdyż zawiera obostrzenia w promocji i reklamie wyrobów alkoholowych – wskazał, że w postępowaniu zgłoszeniowym Urząd Patentowy ocenia podobieństwo znaków, jak i towarów i usług w sposób abstrakcyjny, w oderwaniu od ich obecności na rynku. Nie bada zatem sytuacji rynkowej znaków. Zadaniem Urzędu jest niedopuszczenie do rejestracji znaków myląco podobnych, przeznaczonych do oznaczania podobnych towarów i usług.

Ocenił nadto, że uzyskanie przez Stronę rejestracji na znak towarowy [...]pod numerem [...] (dawniej CTM) i fakt, że firma [...] I. nie sprzeciwiła się tej rejestracji w zakresie usług sprzedaży napojów alkoholowych i piwa oznacza, że postępowanie przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dawniej: Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, OHIM) jest odrębnym postępowaniem od toczącego się przed Urzędem Patentowym RP. Ponadto, w Polsce i przed EUIPO oparte jest na odmiennych zasadach i zarejestrowanie znaku w [...] nie może automatycznie przekładać się na obowiązek rejestracji znaku w Polsce.

Strona złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniósła o uchylenie decyzji odmawiającej udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy "[...] i o rozstrzygnięcie co do istoty sprawy, zgodnie z wnioskiem o udzielenie prawa ochronnego z dnia zgłoszenia ze zmianami dokonanymi w toku postępowania. Zgłaszający m.in.: nie zgadzał się z przeszkodami rejestracji opartymi o z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., wskazywał na specyfikę okoliczności związanych z produkcją i sprzedażą alkoholu oraz wykorzystywaniem znaków towarowych. Powoływał sie na zawarte porozumienie co do znaku [...], zarejestrowanego w trybie protokołu do porozumienia madryckiego o Międzynarodowej Rejestracji Znaków Towarowych, pod numerem [...] na rzecz [...] I., Szwajcaria - między zgłaszającym a uprawnionym z międzynarodowej rejestracji obejmującej Unię Europejską. Pozostawił przede wszystkim napoje alkoholowe podnosząc, że [...] I., nie używa tego oznaczenia dla alkoholi i innych napojów. W sytuacji zagrożenia wszczęciem postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia tego oznaczenia, [...] I. zgodził się na przedstawioną propozycję i po wykreśleniu zwrotu "tabacco products", nie sprzeciwiał się dalszej rejestracji. dlatego i OHIM w dniu 11 kwietnia 2014 r. udzielił prawa z rejestracji na rzecz Strony.

Zgłaszający podtrzymał stanowisko, że nie można mówić o ryzyku wprowadzenia w błąd ze względu na specyfikę sprzedaży alkoholi i okoliczności temu towarzyszących. Powtórzył w tym zakresie arumentację, że wskazał, że nie istnieją sklepy, które noszą nazwy identyczne do nazw piwa, wina czy mocnych alkoholi. Producenci tych napojów nie prowadzą pod tymi markami sprzedaży detalicznej alkoholu. Podobnie uprawnieni do znaków towarowych obejmujących usługi związane z prowadzeniem sklepów nie sprzedają pod tymi samymi markami napojów alkoholowych. Jedną z tego przyczyn są zakazy dot. promocji i reklamy, a Urząd Patentowy nie przytoczył żadnych przypadków, z którymi dobrze zorientowany oraz uważny konsument mógłby się zetknąć. Pominął okoliczność, że we wskazanych orzeczeniach zbadano, czy w praktyce zdarza się, że wskazane konkretne towary i usługi sprzedaży tych towarów świadczone są pod tym samym znakiem towarowym.

Zdaniem Zgłaszającego całościowa ocena podobieństwa znaków oraz towarów i usług, a w szczególności wzajemnych relacji tych ostatnich, nie może prowadzić do wniosku o zaistnieniu ryzyka konfuzji. Po pierwsze znaki nie są identyczne. Znak zgłaszającego zawiera dodatkowe elementy, które wyróżniają go na tle warstwy słownej znaku wcześniejszego. Po drugie - na terenie Polski nie istnieją sklepy monopolowe/nocne/z alkoholem, których nazwy pokrywałaby się ze znakami towarowymi producentów alkoholi. Obostrzenia w promocji i reklamie wyrobów alkoholowych i piwa powodują, że na polskim rynku nie występują przedsiębiorcy, którzy pod tym samym znakiem towarowym: wprowadzają na rynek produkty alkoholowe oraz oferują ich sprzedaż w sklepach. Nie jest możliwe, aby polski konsument, wystarczająco uważny i zorientowany odbiorca, mógł pomyśleć, że istnieją jakieś powiązania organizacyjne pomiędzy właścicielem sklepu oraz producentem alkoholi. Skoro nigdy nie miał okazji dokonywać zakupów w sklepie o nazwie Żywiec, Lech, Wyborowa czy Carlo Rossi, to nie sposób uznać, że idąc do sklepu o nazwie [...] będzie szukał powiązań przy założeniu, że zna napój alkoholowy o nazwie [...].

Zdaniem zgłaszającego, Urząd Patentowy powinien przy wydawaniu swojej decyzji uwzględnić zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej, jakie zaszły w trakcie trwania postępowania. Jakkolwiek znak został zgłoszony przed ostatnimi nowelizacjami, ale Urząd dostrzega inne zmiany, np. wskazując na zmianę nazwy OHIM na EUIPO. Wykładnia prawa powinna brać pod uwagę wprowadzone zmiany i uelastycznić ocenę. W dniu wydawania decyzji nie ma już możliwości z urzędu chronić interesu uprawnionego, a jest to jedyny powód wydania takiej decyzji, skoro właściciel przeciwstawionego znaku nie sprzeciwia się takiej rejestracji, nie tylko na terenie RP, ale również na terenie UE.

Obecnie (a przed nowelizacją regulacje oparte były na dyrektywach UE) zarówno ogólne zasady, jak i procedury uzyskiwania ochrony są niemal identyczne. Co więcej, w grudniu 2015 r. została wprowadzona możliwość przedstawienia przed Urzędem Patentowym tzw. listów zgody, zatem ustawodawca uznał, że nie jest zadaniem Urzędu Patentowego chronienie interesów podmiotów trzecich wbrew ich woli. Obecnie obowiązujący system sprzeciwowy nie dopuszcza możliwości odmowy udzielenia prawa ochronnego, jeżeli właściciel wcześniejszych praw sam się o to nie zwróci. W niniejszej sprawie, przeciwstawiony znak nie jest używany, a właściciel tego znaku nie sprzeciwiał się zgłoszeniu spornego znaku oraz zgłoszeniu tożsamego wspólnotowego znaku.

Zarzucił Urzędowi, że doprowadza do absurdalnej sytuacji, w której powołując się na interes publiczny, który nie jest zagrożony, skoro przeciwstawiony znak w ogóle nie jest używany i chroniąc interesy właściciela wcześniejszego znaku (wbrew jego woli), naraża go na wygaszenie jego znaku, mimo że porozumiał się on z Wnioskodawcą. Robi to w sytuacji, gdy polski ustawodawca zupełnie zmienił przepisy w tym zakresie.

Rozpoznając ponownie wniosek Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Analizując ponownie sprawę na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., przy ocenie podobieństwa towarów wziął pod uwagę w szczególności ich naturę, właściwości, krąg odbiorców, dla których zostały przeznaczone oraz warunki w jakich są oferowane nabywcom oraz to, czy konkurują ze sobą lub są względem siebie komplementarne.

Uznał ponownie, że zgłoszone oznaczenie słowno-graficzne [...]o numerze[...], a także zarejestrowany znak przeciwstawiony [...] o numerze [...] są w stosunku do siebie bardzo podobne.

Ponownie przedstawił towary, dla oznaczania których przeznaczone zostały oba znaki.

Zgłoszony znak towarowy [...] został przeznaczony do oznaczenia m.in. usług takich jak: usługi pośrednictwa handlowego, w tym także za pośrednictwem internetu w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej z kompleksową ofertą umożliwiającą nabywcom rozeznanie i zakup towarów takich jak: napojów alkoholowych (klasa 35).

Zarejestrowany znak [...] znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem został przeznaczony do oznaczania towarów takich jak: klasy 33: Spirit-based beverages; wine-based drinks; wines, sparkling wines, spirits, liqueurs - napoje spirytusowe; napoje na bazie wina; wina, wina musujące, wódki, likiery.

Powyższy zakres towarów i usług oznacza komplementarność w/w części usług z klasy 35 znaku zgłoszonego, do porównywanych w/w towarów z klasy 33 znaku zarejestrowanego.

Uznał, że uprawniony z rejestracji znaku towarowego [...], będzie po wyprodukowaniu tychże towarów z klasy 33-ciej chciał je sprzedać, promować i reklamować, co w konsekwencji prowadzi do odmowy zgłoszonego znaku [...] [...] częściowo w klasie usługowej 35-tej (w w/w części usług).

Ocenił, że zestawione towary z klasy 33-ciej do oznaczania których przeznaczony jest zarejestrowany znak [...] , adresowane są do tych samych nabywców, sprzedawane są w tych samych miejscach i zaspokajają te same potrzeby potencjalnych konsumentów/beneficjentów, co usługi wymienione w klasie 35-tej znaku zgłoszonego [...]. Produkowane i sprzedawane są też w przedsiębiorstwach/sklepach działających w tych samych branżach to znaczy w branży oferujących produkty alkoholowe.

Odnosząc się do kwestii ustalenia relatywnego kręgu odbiorców, Urząd Patentowy RP stwierdził, że jest nim przeciętny odbiorca, tzn. w miarę dobrze poinformowany oraz w miarę uważny i rozważny, który przy nabywaniu wskazanych towarów nie będzie wykazywał podwyższonego stopnia uwagi, gdyż w przedmiotowym zgłoszeniu zostały zawarte, ogólnie ujmujqc, usługi sprzedaży napojów alkoholowych, a w znaku przeciwstawionym: ogólnie ujmując, produkty taki alkohol zawierające - w obydwu przypadkach więc występują napoje alkoholowe. Wydatkom na zakup tych towarów (także sklepom prowadzącym usługi sprzedaży takich napojów alkoholowych) nie poświęca się tyle skrupulatności, co nabywaniu towarów wysokowartościowych.

Zdaniem organu, sygnowane towary i usługi przez znak zgłoszony i zarejestrowany znak przeciwstawiony są kierowane do przeciętnego odbiorcy, którym będzie zarówno osoba dobrze wykształcona, jak i osoba o wykształceniu podstawowym, osoba młoda oraz emeryt, będzie to więc modelowy, przeciętny nabywca, tak jak wspomniano powyżej w miarę dobrze poinformowany, oraz w miarę uważny i rozważny. Wydatkom na zakup tych towarów (także sklepom prowadzącym usługi sprzedaży takich napojów alkoholowych) nie poświęca się tyle skrupulatności, co nabywaniu towarów wysokowartościowych.

Urząd Patentowy przedstawił znak wcześniejszy [...], który jest znakiem słownym i składa się ze słów [...] oraz postać słowno-graficzną znaku zgłoszonego [...]. Jego grafika składa się z otwartego koła, którego górną część stanowi nieregularny łuk, a dolna jest wycinkiem koła z szarym wypełnieniem, w którym znajduje się zwrot [...] (pisany charakterystyczną czcionką), w środkowo- górnej części koła znajduje się biały kapelusz z czarnym paskiem, pod którym umiejscowione jest słowne wyrażenie [...] (pisane stylizowaną czcionką), na żółto czarnym pasku z charakterystycznymi wąsami po bokach, w literę O wyrażenia [...] wpisany jest kształt butelki.

Analizując podobieństwo oznaczeń wskazał, że znak zarejestrowany składa się z dwóch słów: [...], identycznych co w znaku zgłoszonym i są to jedyne występujące w nim słowa.

W znaku zgłoszonym słowa [...] znajdują się na pierwszym miejscu, powyżej oznaczenia [...]. Słowa [...] są odczytywane i zauważane przez przeciętnego odbiorcę jako pierwsze i są niemal trzy razy większe od oznaczenia [...].

Oba oznaczenia w zakresie słów zbieżnych [...] wyraźnie mają te słowa oddzielone od siebie, w jednym przypadku przez tzw. spację (znak zarejestrowany), w drugim przypadku przez znak interpunkcyjny w postaci tzw. kropki (znak zgłoszony), co fonetycznie ma bardzo duże znaczenie, gdyż będą te oznaczenia słowne [...] wymawiane identycznie, z niewielką pauzą.

Za element dominujący w obu w/w znakach uznał określenie [...]. Zbieżność tych elementów słownych w obu znakach wpływa na wszystkie płaszczyzny ich porównania.

Ocenił, że w warstwie znaczeniowej w obu znakach występują identyczne znaczeniowo elementy: [...] - niewątpliwie kojarzone z postacią znanego amerykańskiego gangstera pochodzenia włoskiego [...] ([...]). Słowo [...], jest słowem obcojęzycznym.

Przy czym znak wcześniejszy utworzony jest wyłącznie z jednego oznaczenia - [...], zaś w znaku zgłoszonym oznaczenie [...], jako dominujący element znaku zgłoszonego, występuje obok dodatkowych elementów słownych tj. [...], które mają drugorzędne znaczenie. Ocenił, że odbiorca może uznać zatem znak zgłoszony za odmianę znaku już chronionego, bowiem podobieństwo znaczeniowe nie ulega wątpliwości.

Organ stwierdził podobieństwo oznaczeń w płaszczyźnie fonetycznej. Uznał, że znaki będą wymawiane zgodnie z ich zapisem przez polskiego odbiorcę. Oba znaki zawierają identyczne fonetycznie elementy [...]. Powołał sie na analizę podobieństwa fonetycznego między znakiem jednowyrazowym i wielowyrazowym przez Sąd UE w wyroku z dn. 20 stycznia 2010r. w sprawie T- 460/07, który uznał, że między znakiem jednowyrazowym i dwuwyrazowym (wielowyrazowym) istnieje pewne podobieństwo, gdy występuje w nich identyczny element słowny. W tej sprawie Urząd Patentowy RP stwierdził podobnie występowanie identycznego fonetycznie elementu [...].

Przeprowadzając analizę podobieństwa znaków w warstwie wizualnej stwierdził, że miał na uwadze wszystkie elementy, które widzimy w znaku: użycie w znakach tych samych lub podobnych słów, sylab, tych samych lub podobnych elementów graficznych. Oba zawierają identyczny element słowny [...]. W znaku zarejestrowanym słownym jest to jedyny element, a w znaku zgłoszonym element ten został uzupełniony dodatkowymi elementami słownymi: [...]. Ocenił, że są one "na pierwszy rzut oka" mniej zauważalne dla przeciętnego odbiorcy, niż dominujący element słowny [...], który został zamieszczony w centralnym miejscu znaku i wykonany większą czcionką niż pozostałe elementy słowne czyli [...].

Podniósł, że elementy dominujące [...] jako obcojęzyczne, nie są elementami opisowymi, czy jedynie informacyjnymi w stosunku do towarów i usług sygnowanych tymi oznaczeniami. Nadają się one do identyfikacji na rynku napojów alkoholowych.

Analizując warstwę wizualną, graficzną uznał, że zastosowana w znaku zgłoszonym grafika, nie pozwoli w warunkach zwykłego obrotu, na odróżnienie towarów i usług oferowanych przez przeciwstawione oznaczenia.

Organ uznał, że cechy elementów dominujących [...], ich prezentacja 1) sposób umiejscowienia na głównym miejscu elementu [...] w układzie zgłoszonym i 2) jego powiększenia w stosunku do innych elementów w tym układzie zgłoszonym, takich jak [...], a także 3) zastosowanie tego samego elementu [...] w obydwu rozpatrywanych znakach, wzmacnia, determinuje tzw. zarys obydwu znaków znajdujący się w pamięci konsumenta - jako zbieżny i nakładający się na siebie, a także determinuje pewien stan postrzegania porównywanych znaków, także świadomości ich powiązań, konotacji w momencie określonego wyboru produktu (napojów alkoholowych).

Organ ocenił, że w analizowanym przypadku ryzyko konfuzji wśród konsumentów jest znaczne, albowiem zbieżne elementy w obu znakach (tj. elementy słowne [...], zamieszczone w analizowanych znakach) są identyczne. "Im bardziej podobne są towary (jeżeli wcześniej stwierdzono ich podobieństwo), tym większa możliwość uznania znaków za podobne do siebie". (R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, Warszawa 1997 r., s. 97). Tak więc, w przedmiotowej sprawie pewne różnice pomiędzy oznaczeniami są zrekompensowane przez komplementarność w zakresie towarów i usług.

Zdaniem Urzędu, konsumenci mając styczność z porównywanymi oznaczeniami mogą uznać, że każde z nich jest rozwinięciem lub inną wersją wcześniejszego. Dla kupującego decydujące znaczenie mają zbieżne elementy znaków, a w przedmiotowej sprawie będzie to oznaczenie [...], które dla odbiorcy będzie "marką" oznaczającą towary i usługi pochodzące od konkretnego podmiotu.

Urząd Patentowy RP ponownie rozpatrując sprawę uznał, że zachodzi niebezpieczeństwo uznania znaku zgłoszonego za odmianę znaku już zarejestrowanego i tym samym może wskazywać na istnienie związków organizacyjno - prawno - finansowych między przedsiębiorstwami używającymi te znaki.

Ocenił, że ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd jest tym większe im bardziej podobne są towary (usługi) lub usługi, dla których przeznaczone są znaki i im bardziej podobne do siebie są oznaczenia i należy je oceniać globalnie z uwzględnieniem wielu czynników, w okolicznościach danej sprawy.

Zdaniem Urzędu, w przedmiotowej sprawie, gdzie porównywane oznaczenia charakteryzują się wysokim stopniem podobieństwa, w szczególności dla konsumentów nie wyróżniających się szczególnie wysokim stopniem wiedzy (nie specjalista, nie profesjonalista), poszukujących towarów stosunkowo tanich (artykułów alkoholowych), zgłoszone oznaczenie może wprowadzać w błąd co do pochodzenia oznaczanych nim usług. Oba rozpatrywane oznaczenia składają się z m.in. analogicznych głównych elementów [...].

Odnosząc się ponownie do zarzutu, że pod numerem [...] (dawniej CTM) Skarżący uzyskał rejestrację na znak towarowy [...], a firma [...] I. nie sprzeciwiła się tej rejestracji w zakresie usług sprzedaży napojów alkoholowych i piwa, Urząd Patentowy odwołał się do odrębności postępowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dawniej: Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, OHIM) i przed Urzędem Patentowym RP, opartym na odmiennych zasadach i nie skutkuje automatycznym obowiązkiem rejestracji znaku w Polsce.

Odnosząc się do zarzutu, że w Polsce nie istnieją sklepy monopolowe, nocne, z alkoholem, których nazwa pokrywałaby się ze znakami towarowymi producentów alkoholi oraz że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uniemożliwia zaistnienie takiej sytuacji poprzez obostrzenia w promocji i reklamie wyrobów alkoholowych wskazał, że w postępowaniu zgłoszeniowym Urząd Patentowy ocenia podobieństwo znaków, jak i towarów i usług w sposób abstrakcyjny. Oznacza to oderwanie znaków od ich obecności na rynku, w jaki sposób są używane na rynku.

Zadaniem Urzędu jest niedopuszczenie do rejestracji znaków myląco podobnych, przeznaczonych do oznaczania podobnych towarów i usług. Podmiot, który uzyskał ochronę na określony znak towarowy może ten znak używać i umieszczać go na określonych towarach objętych ochroną, a także oznaczać usługi wskazane w zakresie ochrony. Tak też uprawniony do znaku przeciwstawionego może ten znak używać i wprowadzać swoje towary do obrotu.

Zgłaszający mógłby oferować lub świadczyć usługi pod swoim znakiem, jednakże, jeżeli znak ten jest zbieżny ze znakiem wcześniejszym i zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest możliwa jego rejestracja. W przeciwnym wypadku, odbiorcy mogliby zostać wprowadzeni w błąd z uwagi na chroniony już wcześniej podobny znak towarowy. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zabraniają podmiotom używania posiadanych znaków towarowych, a odnoszą się do szczególnych warunków promocji i reklamy wyrobów alkoholowych.

Organ uznał tym samym, że dla zgłoszonych częściowo w klasie 35-tej usług tj.: usługi pośrednictwa handlowego, w tym także za pośrednictwem internetu w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej z kompleksową ofertą umożliwiającą nabywcom rozeznanie i zakup towarów takich jak: napojów alkoholowych; zachodzi wysokie ryzyko uznania znaku zgłoszonego za odmianę znaku już wcześniej zarejestrowanego i tym samym niebezpieczeństwo sytuacji, z której wyniknie duża wątpliwość co do identyfikacji właściwego komercyjnego źródła pochodzenia towarów/usług sygnowanych porównywanymi znakami, co nasuwa także domniemanie, skojarzenie, że porównywane znaki informują o istnieniu związków organizacyjno - prawno - finansowych między przedsiębiorstwami używającymi te znaki na tym samym rynku towarów.

W skardze złożonej do tut. Sądu skarżący zarzucają:

naruszenie przepisów postępowania tj. art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i art. 80 kpa polegające na braku wyczerpującego zbadania sprawy oraz pominięciu istotnych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, które świadczą o braku ryzyka wprowadzenia w błąd.

naruszenie przepisów postępowania tj. art. 107 § 3 kpa polegające na braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji, w zakresie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w oparciu o art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, poprzez niewłaściwe zastosowanie, a to z uwagi, że z okoliczności sprawy nie wynika możliwość wprowadzenia w błąd z przeciwstawionym znakiem unijnym.

Skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu Skarżący zarzucił, że Urząd Patentowy nie wziął po uwagę wszystkich przytoczonych argumentów skarżącego, a przynajmniej nie wskazał w swoim uzasadnieniu dlaczego są one błędne. Jego zdaniem, zaskarżona decyzja, jest w zasadzie powtórzeniem pierwotnej decyzji i nie zawiera merytorycznego odniesienia się do zarzutów. Napoje alkoholowe nie są sprzedawane w sklepach oznaczanych znakami towarowymi producentów takich towarów. Zarzucił, że Urząd Patentowy nie tylko nie wykazał, że Skarżący są w błędzie np. poprzez pokazanie przykładów, że istnieją sklepy monopolowe oznaczane znakami producentów alkoholi, ale dodatkowo na 9 stronie swojego uzasadnienia wskazał, że naturalną koleją rzeczy jest to, że producent określonych towarów będzie je sprzedawać.

Urząd Patentowy nie odnosi do faktu, że produkcja, jak i obrót tego rodzaju towarami podlega daleko idącymi ograniczeniom, a jedynie wskazuje (s. 16 uzasadnienia), że w postępowaniu zgłoszeniowym ocenia podobieństwo znaków, jak i towarów i usług w sposób abstrakcyjny, to znaczy w oderwaniu od ich obecności na rynku.

Jednakże na każdymi etapie postępowania Skarżący podkreślali, że nie oczekiwali badania w jaki sposób używane są konkretne, sporne znaki oczekując rozpatrzenia wskazanych okoliczności towarzyszących sprzedaży (usługa) alkoholu (towar) - w szczególności: wszystkich pozostałych czynników istotnych w okolicznościach danej sprawy. Skarżący zauważyli, że tymi pozostałymi czynnikami istotnymi w okolicznościach danej sprawy, wedle judykatury są również okoliczności związane ze sprzedażą towarów, które są objęte zgłoszeniem.

W konsekwencji zarzucił, że organ nie dokonał prawidłowej analizy ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru/usługi, co sam przyznaje, stwierdzając, że miałoby to w jego ocenie prowadzić do badania, w jaki sposób znaki używane są na rynku oraz badania sytuacji rynkowej znaków.

Zdaniem skarżących, obowiązkiem organu jest zbadanie obiektywnych warunków, w jakich znaki towarowe mogą występować na rynku. Bez tego bowiem nie da się ustalić czy istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd.

Analiza obiektywnych warunków, w jakich znaki towarowe mogą występować na rynku musi być poprzedzona zbadaniem w jakich warunkach sprzedawane są towary, a napoje alkoholowe Urząd Patentowy potraktował jak każdy inny towar codziennego użytku. Zupełnie zignorował w uzasadnieniu specyficzne warunki sprzedaży, że zarówno produkcja jak i swobodny obrót tego rodzaju towarami podlega daleko idącym ograniczeniom.

Skarżący uważają, że jest to istotna okoliczność, poarta wskazywanym aktem prawnym, w którym takie ograniczenia przewidziano.

Zdaniem skarżącego, z okoliczności sprawy nie wynika, aby polski konsument, który jest przecież wystarczająco uważnym i zorientowanym odbiorcą mógł pomyśleć, że istnieją jakieś powiązania organizacyjne pomiędzy właścicielem sklepu oraz producentem alkoholi. Ostateczny odbiorca nie spotkał się z taką sytuacją wobec czego nie przyjdzie mu do głowy aby łączyć oba znaki towarowe i szukać powiązań między używającymi ich podmiotami. Inaczej mówiąc, skoro nigdy nie miał okazji dokonywać zakupów w sklepie oznaczonym znakiem towarowym producentów alkoholi, jak np. Żywiec, Lech, Wyborowa czy Carlo Rossi, to nie sposób uznać, że idąc do sklepu o nazwie [...]będzie szukał powiązań z jakimkolwiek alkoholem o nazwie [...], przy założeniu, że go zna.

Urząd Patentowy nie uwzględnił również treści powołanych przez siebie wyroków, z których w sposób oczywisty wynika, że powyższa okoliczność może być istotna dla określenia czy w ogóle wystąpi ryzyko wprowadzenia w błąd. Tymczasem w okolicznościach tej sprawy nie ma wystarczających zależności pomiędzy towarami a usługami. Nie można automatycznie i zupełnie bezrefleksyjnie uznać, że w każdym przypadku krzyżowania się towarów i usług sprzedaży tych towarów dojdzie do ryzyka wprowadzenia w błąd.

Według Skarżących, przyjęcie powyższego poglądu prowadziłoby do powstania możliwości zablokowania rejestracji innych podobnych znaków dla jakichkolwiek towarów rejestrując znak w klasie 35 dla usług sprzedaży wszystkich możliwych towarów. Zdaniem Skarżących, istnieją takie kategorie towarów, których oferowanie nie może być lub w normalnych warunkach obrotu nie jest świadczone pod tym samym znakiem towarowym i z taką właśnie sytuacją mamy w tej sprawie.

Po drugie, zdaniem Skarżących, Urząd Patentowy powinien, przy wydawaniu swojej decyzji, wziąć pod uwagę zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej, jakie zaszły w trakcie trwania postępowania. Wykładnia prawa stosowana przez Urząd powinna brać pod uwagę wprowadzone zmiany i uelastycznić jego ocenę. Urząd Patentowy nie powinien tylko i wyłącznie z tego powodu, że znak został zgłoszony przed nowelizacją, powoływać się na ochronę interesów konsumentów, zupełnie pomijając, że w dniu wydawania decyzji - nie ma już możliwości z urzędu chronić tego interesu. Urząd bowiem wie, że właściciel przeciwstawionego znaku nie sprzeciwia się takiej rejestracji, nie tylko na terenie RP, ale również na terenie UE.

Skoro decyzja została wydana [...] stycznia 2016 r. - nie jest do końca prawdą, że prawo znaków towarowych w UE i Polsce oparte jest na innych zasadach. Obecnie jak i przed nowelizacją, kiedy regulacje oparte były na dyrektywach UE, zarówno ogólne zasady jak i same procedury uzyskiwania ochrony są niemal identyczne. W grudniu 2015 r. została wprowadzona możliwość przedstawienia przed Urzędem Patentowym tzw. listów zgody – co oznacza, że nie jest zadaniem Urzędu Patentowego chronienie interesów podmiotów trzecich wbrew ich woli.

Zgłaszający powołał się na doktrynę i orzecznictwo.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie. Podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w uzasadnieniu decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1066), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Istotnym jest, że ocena dokonywana jest przez sąd administracyjny według stanu faktycznego i prawnego na dzień wydania decyzji, na podstawie materiału dowodowego zebranego w toku postępowania administracyjnego. Wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jednolity Dz. U z 2017 roku, poz. 1369, z późn. zm.; zwaną dalej "p.p.s.a.").

Skarga analizowana stosownie do wymienionych założeń kontroli sądowej decyzji administracyjnych podlega oddaleniu, gdyż zaskarżona decyzja nie narusza prawa.

W niniejszej sprawie przedmiotem kontroli Sądu jest zaskarżona decyzja z dnia [...] stycznia 2017 roku nr [...] utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję tego organu z [...] kwietnia 2016r. odmawiającą w części udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny [...] zgłoszony 6 października 2011r. za numerem [...] w zakresie dotyczącym usług pośrednictwa handlowego, w tym także za pośrednictwem internetu w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej z kompleksową ofertą umożliwiającą nabywcom rozeznanie i zakup towarów takich jak: napojów alkoholowych (klasa 35 klasyfikacji nicejskiej).

Ostatecznie bowiem został Zgłaszającym przeciwstawiony - po ograniczeniu wykazu usług dla znaku towarowego w klasie 35 i wyeliminowaniu kolizji ze znakami towarowymi: [...] [...], [...][...], [...], [...],[...]- znak towarowy słowny [...] zarejestrowany pod numerem [...].

Na przeszkodzie zgłoszeniu Skarżących z [...] października 2011r. stanął zatem słowny znak towarowy [...], zarejestrowany w trybie Protokołu do Porozumienia Madryckiego o Międzynarodowej Rejestracji Znaków Towarowych, z pierwszeństwem od 14.03.2005r. pod numerem [...] na rzecz [...] I., Szwajcaria przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 32 takich jak: Beer, ale and porter i towarów z klasy 33 takich jak: Sprit-baset beverages; wine-based drinks; wines, sparking wines, spirits, liqueurs – napoje spirytusower; napoje na bazie wina; wina musujące, wódki, likiery w zakresie usług z klasy 35 znaku zgłoszonego i towarów z klasy 32 i 33 znaku wcześniejszego.

W tym zakresie została zatem stwierdzona kolizja uniemożliwiająca ochronę zgłoszonego znaku towarowego i Sąd nie dopatrzył się nieprawidłowości w działaniu organu, tak gdy idzie o ustalenie stanu faktycznego sprawy, jak i prawną jego ocenę w świetle mających zastosowanie przepisów.

Istota sporu, co wynika z argumentów skargi, została po pierwsze: ograniczona do twierdzenia o braku trzeciej przesłanki niezbędnej do stwierdzenia kolizji z mocy art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., a mianowicie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd i po drugie: do zarzutu nie zastosowania do niniejszego zgłoszenia przepisów, które weszły w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. Niemniej jednak skargą objęto całość rozstrzygnięcia w części zgłoszenia z 6 października 2011r.

Wobec postawienia w skardze zarzutu naruszenia prawa materialnego oraz przepisów postępowania, jako pierwszy należało poddać ocenie zarzut naruszenia przepisów postępowania pod kątem prawidłowości dokonanych ustaleń faktycznych, które wyznaczają przepisy prawa materialnego mające w sprawie zastosowanie.

Podstawą odmowy był art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., który stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. określa tzw. względną przeszkodę udzielenia prawa ochronnego i, jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, jest to klasyczna przeszkoda w udzieleniu praw wyłącznych. Ma zastosowanie wówczas, gdy kumulatywnie spełnione zostaną trzy następujące przesłanki: po pierwsze podobieństwa lub identyczności towarów, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, po drugie podobieństwa lub identyczności oznaczeń oraz po trzecie – istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczonych danymi znakami towarów.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów oznaczanych tymi znakami jest konsekwencją zaistniałego podobieństwa znaków i towarów. Oznacza to, że niedopuszczalna jest rejestracja znaków towarowych, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. Odpowiedź na pytanie, czy obydwa znaki towarowe są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Przy czym dla odbiorców priorytetowe znaczenie mają zbieżne cechy oznaczeń, a nie występujące pomiędzy nimi różnice.

Wobec zarzutu skargi, dla porządku należy wskazać, że art. 132 p.w.p. został uchylony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U.2015.1615) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2016 r.

Jednakże, wbrew zarzutom skarżącego okoliczność ta nie ma wpływu na podstawę prawną rozstrzygnięcia, bowiem zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 315 ust. 3 zd. 1 p.w.p., ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego. W niniejszej sprawie jest to 6 października 2011r. i ewentualne uzyskanie ochrony ta data stanowiłaby datę pierwszeństwa. W konsekwencji organ nie miał podstaw prawnych do badania kolizyjności zgłoszenia na podstawie norm z innej daty.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 lipca 2017r. w sprawie sygn. II GSK 3087/15, "art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie ma charakteru uznaniowego, a wręcz można powiedzieć, że bliżej jest mu do typu rozstrzygania na zasadzie tzw. związania administracji. Jak bowiem stanowi, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielona ochrona) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. organ musi odmówić udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeśli zebrane w sprawie dowody potwierdzą spełnienie określonych tym przepisem przesłanek stwarzających ryzyko konfuzji." (LEX nr 2336435).

Powyższe, jednoznaczne stanowisko, odpowiada wprost na zarzuty podnoszone w niniejszej sprawie - co do braku "elastycznego" zastosowania wykładni art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., uwzględniającej zarówno zmianę ustawy p.w.p. oraz zgodę uprawnionego na rejestrację wspólnotową wobec zapowiedzi wystąpienia z wnioskiem o wygaszenie jego znaku wskutek nieużywania. Należy podkreślić, że obowiązujacy w dacie zgłoszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jasno określa, jakie przesłanki powinny być brane pod uwagę przez organ administracji przy porównywaniu znaków, czyli podobieństwo towarów, podobieństwo oznaczeń oraz ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Żadnych innych okoliczności Urząd nie miał obowiązku badać, bo byłoby to sprzeczne z zasadą legalizmu, okresloną w art. 6 k.p.a. jego zadaniem jest bowiem niedopuszczenie do rejestracji znaków myląco podobnych, przeznaczonych do oznaczania podobnych towarów i usług.

Wbrew zarzutom skargi Urząd Patentowy zajął stanowisko w zakresie informacji o rejestracji znaku dla alkoholi i innych napojów przez OHIM w dniu 11 kwietnia 2014r. nr [...], uzyskanej w wyniku negocjacji z uprawnionym. Wyjaśnił, zachowując wymogi art. 107 § 3 k.p.a., dlaczego okoliczność ta go nie wiąże.

Co więcej, na ten dzień (6 października 2011r.) nie obowiązywały w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej tzw. listy zgody.

List zgody został wprowadzony tzw. "nowelizacją grudniową" p.w.p., która weszła w zycie 4 lata później i obowiązuje od 1 grudnia 2015 roku [Ustawa o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych ustaw z dnia 24 lipca 2015r., ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP dnia 31 sierpnia 2015r., zaczęła obowiązywać 3 miesiące od daty ogłoszenia czyli 1 grudnia 2015 roku, pkt. 30).

132 ust.2 pkt.2 Uprawniony z rejestracji otrzymuje gwarancję, że Urząd Patentowy nie udzieli ochrony nie tylko na zgłoszony przez kogoś innego znak identyczny, ale również na znak podobny w takim stopniu do znaku zarejestrowanego, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów i/lub usług.

Tymczasem badanie kolizyjności w dacie zgłoszenia znaku 6 października 2011r. - czyli domniemanego jego pierwszeństwa, nakładało na Urząd Patentowy obowiązki wynikające z art. 132 ust.2 pkt.2 p.w.p. w zw. z art. 153 p.w.p. Uprawniony z rejestracji otrzymuje na ich podstawie gwarancję, że Urząd Patentowy nie udzieli ochrony nie tylko na zgłoszony przez kogoś innego znak identyczny, ale również na znak podobny w takim stopniu do znaku zarejestrowanego, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów i/lub usług.

Natomiast odnoszac się do kwestii uzyskanej rejestracji wspólnotowej od której uprawniony nie wniósł sprzeciwu, to można przytoczyć wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 12 grudnia 2013r. w sprawie Rivella International AG w którym wskazuje m.in., że "pojęcie używania wspólnotowego znaku towarowego na terytorium Unii zostało wyczerpująco uregulowane w samym prawie Unii. W istocie wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, złożonym ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszelkich systemów krajowych. (w sprawie C-445/12 P LEX nr 1396667, www.eur-lex.europa.eu).

Wie o tym doskonale Skarżacy, bowiem – mimo powoływania się na okoliczność, że w negocjacjach z uprawnionym podnosił kwestie nieużywania znaku, to tymczasem, co jak wynika z treści jego wniosku o zawieszenie postępowania z 23 marca 2013r. – zapowiedział wystąpienie o wygaśnięcie tylko w przypadku trzech pierwszych znaków towarowych, początkowo przeciwstawionych jego zgłoszeniu, które nie były używane na terytorium Polski w rozumieniu art. 169 ust.1 pkt 1 p.w.p. Skuteczność tych działań potwierdza np. znajdujaca się w aktach administracyjnych (nienumerowanych) decyzja UP z [...] maja 2014r. o wygaszeniu prawa ochronnego na znak towarowy [...]o nr [...] z dniem 1 lutego 2001r.

Jednakże kwestia używania czy nie używania znaku towarowego słownego [...][...]. zarejestrowanego z pierwszeństwem od 15 marca 2005r.

nie została objęta wnioskiem o wygaśnięcie, a stanowiła przedmiot negocjacji z uprawnionym. Okoliczność ta stanowiła element stanu faktycznego zaskarżonej decyzji i Urząd Patentowy nie kwestionował porozumienia między Zgłaszającym, a uprawnionym do międzynarodowej rejestracji obejmującej Unię Europejską [...], Szwajcaria, na podstawie którego Skarżący wykreślił ze swojego wykazu produkty tytoniowe, uzyskujac zapewnienie braku sprzeciwu tego uprawnionego do rejestracji znaku dla alkoholi i innych napojów przez OHIM w dniu 11 kwietnia 2014r.

Zdaniem Sądu, odmienna ocena tej okoliczności, niż dokonana przez Urząd Patentowy na gruncie obowiązujacego prawa w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji, nie czyni skutecznym zarzutu naruszenia tego prawa w sposób mający wpływ na wynik tej sprawy. Ratio legis normy obowiązującej w dacie zgłoszenia znaku, art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. określone zostało także w wyroku z 14 marca 2017r., w którym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że "celem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest zapewnienie ochrony zarejestrowanych znaków towarowych przez uniemożliwienie rejestracji oznaczeń stanowiących ich imitację, które może prowadzić do pomylenia ze sobą towarów lub usług pochodzących od różnych przedsiębiorców. Do błędu takiego może dojść, gdy zmodyfikowana postać znaku oryginalnego będzie służyła oznaczaniu towarów bądź usług identycznych lub podobnych". (II GSK 2785/15, LEX nr 2269834).

Zasada ta wynika z podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest odróżnianie i zapewnianie konsumentowi dostatecznego stopnia pewności, że oznaczany tym znakiem towar/usługa pochodzą od jednego, konkretnego producenta.

Ryzyko wprowadzenia w błąd nie może być oceniane w oderwaniu od tej podstawowej funkcji. To wskazywanie i gwarantowanie pochodzenia towaru, prowadzące do wytworzenia u odbiorców przekonania, że towar lub usługa pozostają cały czas pod kontrolą uprawnionego podmiotu. Znak towarowy ma umożliwić potencjalnemu odbiorcy, odróżnienie jego towaru lub usługi od towarów pochodzących z innego źródła.

Innymi słowy, aby znak towarowy mógł realizować swoją funkcję odróżniania w systemie niezakłóconej konkurencji. Musi stanowić gwarancję dla konsumenta, że jednemu przedsiębiorstwu można przypisać odpowiedzialność za jakość towarów lub usług.

Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Skarżącego, że "Urząd Patentowy- nie powinien tylko i wyłącznie z tego powodu, że znak został zgłoszony przed nowelizacją, powoływać się na ochronę interesów konsumentów - zupełnie pomijając, że w dniu wydawania decyzji - nie ma już możliwości z urzędu chronić tego interesu."

Tak postawiony zarzut nie podlega obronie, bowiem sugeruje, że stosowanie prawa w niniejszej sprawie powinno pomijać interes uprawnionego, skoro w istocie nie sprzeciwił się rejestracji przez OHIM zgłoszonego znaku.

Tymczasem, to nie uprawnionemu grozi pomylenie ze sobą towarów lub usług, ale odbiorcom, jego konsumentom (alkoholu), którzy zostali szczegółowo ustaleni przez organ, jako "w miarę" uważni. Co istotne, do stwierdzenia podobieństwa towarów/usług nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie oznaczeń przez odbiorców, a wystarczy prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji.

Należy podkreślić, że obowiązujący w dacie zgłoszenia znaku art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. daje gwarancję konsumentowi, jako odbiorcy towaru/usług, co do niepomylenia towarów/usług pochodzacych od róznych przedsiębiorców, a z drugiej strony daje gwarancję uprawnionemu do wyłącznego używania swojego prawa, wynikajacego z pierwszeństwa do tego znaku i zapewnienia ustawowych przywilejów określonych w art. 153 ust. 1 p.w.p.. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Druga kwestia podnoszona w skardze, a dotycząca zarzutu braku uwzględnienia szczególnych okoliczności niniejszej sprawy, a mianowicie zbadania, w jakich warunkach sprzedawane są towary, dla których wnioskowano o prawo ochronne. Skarżący nie zgodził się, by Urząd Patentowy traktował napoje alkoholowe jak każdy inny towar codziennego użytku, z tego względu, że zarówno produkcja jak i swobodny obrót alkoholem podlega daleko idącym ograniczeniom. Stąd zarzuca nie uwzględnienie w uzasadnieniu decyzji "specyficznych" warunków sprzedaży tych towarów, które wyłaczają ryzyko wprowadzenia w błąd, na skutek specyfiki sprzedaży alkoholi i okoliczności temu towarzyszących.

Po pierwsze: na wstępie Sąd nie podziela stanowiska Skarżacego, co do przyjętej na użytek skargi kwalifikacji "przeciętnego odbiorcy" jako "wystarczająco uważnego i zorientowanego" odbiorcy, oraz oceny, że taki odbiorca nie zauważy powiązań organizacyjnych pomiędzy właścicielem sklepu oraz producentem alkoholi.

Jak prawidłowo ocenił organ, w relatywnym kręgu odbiorców nie jest, jak twierdzi Skarżacy, "wystarczająco uważny i zorientowany odbiorca", ale odbiorca "w miarę dobrze poinformowany oraz w miarę uważny i rozważny". Tak określony przeciętny odbiorca, którego szerokie spektrum środowiskowe co do wykształcenia, jego braku, wieku itp. - zostało szczegółowo określone przez organ w zaskarżonej decyzji i nie ma potrzeby go powtarzać - oznacza, że nie jest to odbiorca "wystarczająco uważny", jak chciałby skarżący.

Kwestia powszechności dostępu i popytu na nabywanie artykułów alkoholowych przez nabywcę "w miarę" poinformowanego, ich reklamy, obostrzeń prowadzenia usług sprzedaży jest kwestią ogólnie wiadomą - obostrzenia ustawowe maja na celu ochronę obywateli przed skutkami uzależnienia od tego artykułu. Obostrzenia te (np. koncesje dla wytwórców i sprzedawców) nie zmieniaja faktu, że alkohole są sprzedawane, co jest powszechnie wiadome, podobnie jak inne podstawowe artykuły spożywcze: w sklepach wielkopowierzchniowych, dyskontach, stacjach benzynowych, czy małych sklepach spożywczych, a także wyspecjalizowanych sklepach zwanych monopolowymi. Kwestie umów jakie producenci alkoholu mogą zawierać i zawierają przy posiadaniu własnych punktów sprzedaży, czy umów dystrybucji z dostawcami usług handlu alkoholem wykraczaja poza obowiązki procesowe organu czynione z urzędu.

Niemniej jednak, wbrew twierdzeniu Skarżących logiczna i przekonywująca jest ocena organu, że uprawniony z rejestacji do znaku towarowego [...] nr [...] nakłada go na wyprodukowane towary (napoje spirytusowe; napoje na bazie wina; wina, wina musujące, wódki, likiery (z klasy 33) i jest oczywiste, że jest zainteresowany ich sprzedażą.

Sprzedaż takich usług jak: pośrednictwa handlowego, w tym także za pośrednictwem Internetu w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej napojów alkoholowych, z kompleksową ofertą umożliwiającą nabywcom rozeznanie i zakup (usługi w klasie 35) – oferują Skarżący pod podobnym znakiem [...].

Ustalona zatem prawidłowo przez Urząd Patentowy komplementarność towarów i usług, świadcząca o podobieństwie towarów nie budzi żadnych wątpliwości Sądu. Trudno byłoby uznać, by brak szerokich rozważań w tym przedmiocie miałby istotny wpływ na wynik sprawy w sytuacji wiadomej z urzędu, szerokiej dostępności podaży alkoholu i możliwości jego zakupu poprzez rózne formy dystrybucji. Truizmem byłoby dowodzenie, czy powołana przez skarżącego, jako ograniczajaca możliwość reklamy i prezentacji obu znaków, ustawa o wychowaniu w trzeźwości, utrudniająca m.in. jego reklamę, spowodowała spadek nabycia alkoholu przez społeczeństwo (produkcji i usług sprzedaży) czy jego wzrost, bowiem liczby te nie mają wpływu na ryzyko wprowadzenia w błąd nabywcy.

Pomijając bowiem ustawowy pułap wiekowy konsumenta alkoholu i konsumenta usług jego nabycia w sprzedaży detalicznej i hurtowej, jest to artykuł powszechnie dostępny w różnych formach sprzedaży. Ograniczenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie wpływają na popyt i dużą dostępmość tego produktu dla przeciętnego konsumenta, który jest tylko "w miarę dobrze poinformowany" i tylko "w miarę uważny i rozważny".

Urząd Patentowy dostatecznie wyjaśnił na czym polega tak ujęty poziom uważności: przeciętny odbiorca, tzn. w miarę dobrze poinformowany oraz w miarę uważny i rozważny, przy nabywaniu wskazanych towarów nie będzie wykazywał podwyższonego stopnia uwagi, gdyż w przedmiotowym zgłoszeniu zostały zawarte ogólnie ujmujqc usługi sprzedaży napojów alkoholowych, a w znaku przeciwstawionym: ogólnie ujmując produkty taki alkohol zawierające - w obydwu przypadkach więc występują napoje alkoholowe.

Oznacza to, że łatwiej niż odbiorca innego towaru, przeciętny nabywca może uznać, że to uprawniony - dotychczasowy producent, także pośredniczy, sprzedaje hurtowo i detalicznie napoje alkoholowe i że oba znaki należą do tzw. "rodziny znaków" uprawnionego.

Tym sposobem istnieje potencjalna możliwość skojarzenia znaków, prowadząca do ryzyka pomyłki i wprowadzenia w błąd odbiorcy. Analiza podobieństwa towarów poprzez ich komplementarność nie budzi zatem zastrzeżeń Sądu. Za towary i/lub usługi identyczne należy uznać te terminy, w których szersze definicje znaczeniowo obejmują terminy węższe. Chodzi o to, że przy rozdrobnieniu rynku i występującej na nim konkurencji, poszukujący tego typu lub podobnych towarów bazuje raczej na niewyraźnym obrazie znaków towarowych w pamięci. Rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania podobnych oznaczeń, co wzmacnia ryzyko konfuzji przedsiębiorstw w obrocie.

Nie budzi także zastrzeżeń przeprowadzona analiza podobieństwa porównywanych znaków. W niniejszej sprawie bowiem, upraszczając, mamy wcześniejszy znak słowny [...] nakładany na towar producenta alkoholu z klasy 33 i zgłoszony znak słowno-graficzny [...] dla usług pośrednika sprzedaży hurtowej i detalicznej alkoholu w klasie 35 - także za pośrednictwem Internetu. Nie ulega żadnej watpliwosci trafność obeny grafiki zgłoszonego znaku, co do tego, że składa się z otwartego koła, którego górną część stanowi nieregularny łuk, a dolna jest wycinkiem koła z szarym wypełnieniem, w którym znajduje się zwrot [...] (pisany charakterystyczną czcionką), w środkowo- górnej części koła znajduje się biały kapelusz z czarnym paskiem, pod którym umiejscowione jest słowne wyrażenie [...] (pisane stylizowaną czcionką), na żółto czarnym pasku z charakterystycznymi wąsami po bokach, w literę O wyrażenia [...] wpisany jest kształt butelki.

Bezsporne jest, że warstwa słowna obu znaków znaczeniowo dotyczy i nawiązuje do potocznej nazwy znanego z filmów dokumentalnych i fabularnych, słynnego amerykańskiego ganstera z czasów prohibicji, którego zwano [...] ([...]).

Zwrot [...], jest w Polsce obcojęzyczny, a w znaku towarowym jest oznaczeniem fantazyjnym, które odbiorca łatwo zapamiętuje.

W obu znakach występują zatem identyczne znaczeniowo, fonetycznie i wizualnie elementy. Zdaniem Sadu, już pierwszy "rzut oka" pozwala to zauważyć pełną inkorporację znaku chronionego - słownego [...] do znaku słowno-graficznego Skarżących [...]. Już tylko z tego względu, aprobata rejestracji w segmencie zastrzeżonym przez wcześnijsze prawo oznaczałoby w istocie zawłaszczenie w całości znaku chronionego słownego [...], wobec wkomponowania go do nowo zgłoszonego przez Skarżących znaku słowno-graficznego [...], w którym to słowo [...] jest dominującym elementem. Zbieżność w obu znakach – w istocie fantazyjnych - elementów słownych, wpływa na wszystkie płaszczyzny ich postrzegania.

W znaku uprawnionego [...] jest elementem jedynym, w w znaku Skarżących dominującym, poprzez niemal trzykrotne powiększenie czcionki użytej w centralnym, widocznym i skupiającym uwagę odbiorcy miejscu postaci graficznej znaku, a co więcej przez powtórzenie w formie [...]. Niewątpliwie wzmacnia to podobieństwo znaków w warstwie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. Dodatkowy element słowny [...], ma drugorzędne znaczenie, ale nawiązując do osoby [...] nie zwiększa poziomu odróżniania.

Tożsame zatem brzmienie obu znaków oznacza podobieństwo w płaszczyźnie fonetycznej. Znaki będą wymawiane zgodnie z ich zapisem przez polskiego odbiorcę, a oba zawierają tożsamo brzmiące fonetycznie elementy [...].

Warstwa wizualna sugeruje także związki między towarami/ usługami poprzez użycie w znakach tych samych lub podobnych słów, sylab, tych samych lub podobnych – wyeksponowanych elementów graficznych. Uzycie w szczególności identycznego elementu słownego [...] – dominującego w znaku graficznym wobec zamieszczenia w centralnym miejscu znaku i powiększoną czcionką w porównaniu z pozostałymi elementami słownymi, co więcej zamiast "AL." użyto ALEJA ale pozostało nadal to samo słowo [...].

Z kolei pewne różnice pomiędzy oznaczeniami są zrekompensowane przez komplementarność w zakresie towarów i usług.

Powyższe oznacza, że Sąd podziela ocenę organu, że odbiorca może uznać zgłoszony znak za odmianę znaku już chronionego, bowiem podobieństwo znaczeniowe nie ulega wątpliwości. Trafny jest pogląd, że opisani wyżej konsumenci, mając styczność z porównywanymi oznaczeniami mogą uznać, że każde z nich jest rozwinięciem lub inną wersją wcześniejszego, sugerując sie skojarzeniem zbieżnych elementów dominujących obu znaków - oznaczeniem [...]. Nazwa, będąca nazwiskiem gangstera, nawiasem mówiąc, aluzyjnie nawiązuje do towarów i usług, która dla odbiorcy będzie "marką" oznaczającą towary i usługi pochodzące od konkretnego podmiotu.

W ocenie Sadu, Urząd Patentowy RP prawidłowo uznał, że zachodzi niebezpieczeństwo uznania znaku zgłoszonego za odmianę znaku już zarejestrowanego i tym samym może wskazywać na istnienie związków organizacyjno - prawno - finansowych między przedsiębiorstwami używającymi te znaki. Wysoki stopień podobieństwa towarów/usług i samych znaków, w szczególności dla konsumentów nie wyróżniających się szczególnie wysokim stopniem wiedzy (nie specjalista, nie profesjonalista), poszukujących towarów stosunkowo tanich (artykułów alkoholowych), może stosunkowo łatwo wprowadzać w błąd co do pochodzenia oznaczanych nim usług.

Z tych względów, za nieuzasadniony należy uznać zarzut naruszenia art.7 k.p.a. Organ wypełnił, zgodnie z subsumpcją podstawy prawnej rozstrzygnięcia, obowiązek załatwienia sprawy, uwzględniając słuszny interes obywateli, podjął też wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, przy uwzględnieniu interesu społecznego i słusznego interesu strony.

W ocenie Sądu, w sposób prawidłowy i nie budzący wątpliwości organ dokonał ustaleń faktycznych pozwalających na prawidłową subsumpcję art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i nie naruszył przy tym, mającego istotny wpływ na wynik sprawy, przepisów postępowania art. 77 § 1 k.p.a. czy art. 80 k.p.a. - w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Także wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd z urzędu tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, a które Sąd ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.