Wyrok NSA, sygn. akt II SA 88/02
NSA w Warszawie (przed reformą)
Data orzeczenia: 2003-10-27 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 646  Prawo własności przemysłowej
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Powołane przepisy: article: art. 8 pkt 1
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz. 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
Teza: Uzasadnia zarzut rejestracji znaku towarowego w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, a więc z naruszeniem art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./, rejestracja dokonana na rzecz członka zarządu przedsiębiorcy, gdy jednocześnie znak towarowy jest w wysokim stopniu podobny do oznaczenia stosowanego dotychczas przez przedsiębiorcę, w którym zgłaszający znak towarowy do rejestracji na swoją rzecz pełni funkcję członka zarządu.

TEZY

Uzasadnia zarzut rejestracji znaku towarowego w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, a więc z naruszeniem art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./, rejestracja dokonana na rzecz członka zarządu przedsiębiorcy, gdy jednocześnie znak towarowy jest w wysokim stopniu podobny do oznaczenia stosowanego dotychczas przez przedsiębiorcę, w którym zgłaszający znak towarowy do rejestracji na swoją rzecz pełni funkcję członka zarządu.


SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 października 2003 r. sprawy ze skargi "B.-G. L." Sp. z o.o. w L. Koło L. na decyzję Urzędu Patentowego z dnia 17 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego - uchyla zaskarżoną decyzję; (...).


UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 1996 r. Józef R. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "B." w O., zwany dalej "uczestnikiem postępowania", zgłosił Urzędowi Patentowemu do zarejestrowania znak towarowy słowno-graficzny "BUMET". W świetle opisu tego znaku miał on postać "słowa BUMET w kolorze czarnym z trójkątnym czerwonym daszkiem u góry i zarysem okna z lewej strony znaku w kolorze niebieskim". Znak jest przeznaczony do oznaczania drzwi i ościeżnic aluminiowych oraz okien aluminiowych w klasie 6. Decyzją Urzędu Patentowego z dnia 27 stycznia 1999 r. nr PP-ZR 109265 dokonano na rzecz uczestnika postępowania rejestracji tego znaku.

Powyższa rejestracja została zakwestionowana przez "B.-G. L." Sp. z o.o. w L. koło L., zwaną dalej "skarżącą", która w dniu 8 października 1999 r. złożyła do Urzędu Patentowego wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku słowno-graficznego "BUMET". Jako podstawę prawną unieważnienia znaku wskazała przepis art. 29 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./, zwanej ustawą o znakach towarowych Stosownie do tego przepisu prawo z rejestracji znaku towarowego może być unieważnione w całości lub w części, jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji, określone w przepisach art. 4, art. 6-9 i art. 32. W rejestracji powyższego znaku na rzecz uczestnika postępowania skarżąca upatrywała naruszenie jej praw osobistych oraz zasad współżycia społecznego. Zdaniem skarżącej zarejestrowany znak towarowy zawiera słowo "BUMET", identyczne z pierwszym słowem firmy skarżącej, która od 5 października 1993 r. brzmi "B.-G. L.", a ponadto grafika znaku towarowego jest podobna do znaku, jakiego używa skarżąca. Znak został zgłoszony do rejestracji przez uczestnika postępowania w czasie, gdy pełnił on funkcję prezesa zarządu skarżącej spółki. Ponadto projekt zarejestrowanego znaku towarowego został opracowany na zlecenie skarżącej przez Przedsiębiorstwo "Impuls" w Poznaniu. Od 1 września 1997 r. uczestnik postępowania zbył udziały w spółce, wszczynając przeciwko skarżącej postępowanie cywilne, domagając się wykreślenia z jej firmy słowa "BUMET" oraz zapłaty odszkodowania z tytułu bezprawnego korzystania przez skarżącą ze spornego znaku towarowego.

Uczestnik postępowania wniósł o oddalenie wniosku skarżącej o unieważnienie omawianego znaku towarowego. Jak podkreśla jest autorem i pomysłodawcą oznaczenia "BUMET", gdyż w dniu 23 kwietnia 1983 r. zgłosił w Urzędzie Miasta i Gminy w O. rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUMET" s.c. W dniu 5 października 1993 r. zawiązał wraz z innymi wspólnikami skarżącą spółkę. Ponadto podjął działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "BUMET", którego jest jedynym właścicielem.

Urząd Patentowy, działający w trybie postępowania spornego, decyzją z dnia 17 lutego 2000 r. (...) oddalił wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "BUMET", uznając iż wniosek skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie w świetle art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych. Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Stosownie zaś do art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Urząd Patentowy nie dopatrzył się w zachowaniu uczestnika postępowania złej wiary w zarejestrowaniu spornego znaku towarowego, skoro pierwszy używał on znaku "BUMET", bo już od 1983 r.

Od powyższej decyzji skarżąca wniosła odwołanie do byłej Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym. Odwołanie to, jako skarga, zostało przekazane przez Urząd Patentowy do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, stosownie do art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej /Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 ze zm./, zwanej dalej Prawem własności przemysłowej Urząd Patentowy, jak zarzuca skarżąca, skupił się na fakcie użycia w spornym znaku słowa "BUMET", które wcześniej służyło do oznaczania przedsiębiorstwa uczestnika postępowania, i na tej podstawie nie dopatrzył się naruszenia prawa w rejestracji tego znaku. Natomiast sporny znak, czego nie wzięto pod uwagę, jest znakiem słowno-graficznym, o bogatej szacie graficznej, gdzie wyraz "BUMET" jest jednym z elementów tego znaku. Sporny znak towarowy, jak podkreśla skarżąca, jest bardzo podobny do znaku wypromowanego przez skarżącą i przed rejestracją służył jako jej logo. Zarejestrowanie w takiej postaci znaku towarowego na rzecz uczestnika postępowania, będącego członkiem zarządu skarżącej, stanowiło przejaw zawłaszczenia tego znaku. Tym samym rejestracja tego znaku została dokonana w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ Sąd sprawuje w zakresie swej właściwości kontrolę pod względem zgodności z prawem, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Analizując pod tym kątem skargę zasługuje ona na uwzględnienie.

Każdy przedsiębiorca ma niewątpliwie prawo chronić używane przez niego oznaczenia swego przedsiębiorstwa oraz znaki towarowe, którym oznacza towary i usługi świadczone przez jego przedsiębiorstwo. Niemniej, podejmowane w tym kierunku działania, a w szczególności ukierunkowane na rejestrację znaku towarowego, nie mogą naruszać obowiązującego prawa, a w szczególności art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, zakazującego rejestrację znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Tych wymogów nie spełnia rejestracja spornego znaku towarowego.

Okoliczności sprawy uzasadniają zarzut skarżącej rejestracji spornego znaku towarowego z naruszeniem art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, zaś odmienne w tej mierze stanowisko zaskarżonej decyzji nie znajduje uzasadnia w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego. W szczególności, uznając legalność zachowania uczestnika postępowania w zakresie rejestracji na jego rzecz znaku towarowego "BUMET", Urząd Patentowy, na co trafnie wskazano w skardze, ograniczył swe rozważania do kwestii ochrony firmy uczestnika postępowania, a więc oznaczenia "BUMET", które znacznie wcześniej używał na oznaczenie swego przedsiębiorstwa. Innymi słowy, Urząd Patentowy traktował sporny znak tak jakby to był znak słowny ograniczony do słowa "BUMET". Gdyby taka sytuacja rzeczywiście miałaby miejsce wówczas istotne byłoby, który z przedsiębiorców wcześniej używał danego oznaczenia jako swojej firmy. Można dodać, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego /por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1988 r., II CR 367/87 - OSP 1990 z. 9 poz. 328 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r., III CZP 109/94 - OSNC 1995 nr 1 poz. 18/, a także w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego /por. wyrok z dnia 10 stycznia 2002 r., II SA 3390/01/ dominuje pogląd, w świetle którego, jeżeli występuje kolizja miedzy prawem wynikającym z uzyskanej rejestracji znaku towarowego, a prawem do ochrony nazwy przedsiębiorstwa, wpisanej do odpowiedniego rejestru, i działającego na rynku przed uzyskaniem przez drugi podmiot rejestracji znaku towarowego o identycznym brzmieniu z nazwa przedsiębiorstwa, priorytet należy przyznać ochronie prawa podmiotowego do nazwy przedsiębiorstwa istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego. Jednakże sporny znak towarowy nie jest znakiem słownym. Znak "BUMET" jest bowiem znakiem słowno-graficznym, o rozbudowanej grafice, przy czym, co ma istotne znaczenie w niniejszej sprawie, stanowi on niemal dokładną kopię oznaczenia skarżącej /jej logo/, używanego przez nią przed dniem złożenia przez uczestnika wniosku o zarejestrowanie spornego znaku towarowego.

Zgłaszając do rejestracji na swoją rzecz znak "BUMET" w postaci dotychczas używanej przez skarżącą na oznaczenie jej przedsiębiorstwa uczestnik postępowania, jako członek zarządu skarżącej, miał niewątpliwie pełną świadomość naruszenia tym sposobem praw skarżącej w zakresie ochrony jej nazwy. Szata graficzna tego znaku jest bardzo podobna do oznaczenia stosowanego przez skarżącą, czego zresztą uczestnik postępowania nie zakwestionował. Oznaczenie to zostało opracowane dla skarżącej spółki na jej zlecenie przez firmę "I." w P. w miesiącu grudniu 1993 r., a więc w okresie, gdy uczestnik postępowania był członkiem zarządu skarżącej. Funkcję tę uczestnik postępowania pełnił zresztą jeszcze w dniu 21 sierpnia 1996 r., kiedy to na swoją rzecz dokonał zgłoszenia omawianego znaku towarowego.

Wszystko to świadczy o złej wierze uczestnika postępowania w zgłoszeniu do rejestracji znaku towarowego "BUMET". Przesądza to o rejestracji spornego znaku z naruszeniem zasad współżycia społecznego. Reasumując, uzasadnia zarzut rejestracji znaku towarowego w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, a więc z naruszeniem art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, rejestracja dokonana na rzecz członka zarządu przedsiębiorcy, gdy jednocześnie znak towarowy jest w wysokim stopniu podobny do oznaczenia stosowanego dotychczas przez przedsiębiorcę, w którym zgłaszający znak towarowy do rejestracji na swoją rzecz pełni funkcję członka zarządu.

Wykracza natomiast poza zakres niniejszego postępowania rozważanie spornej między stronami kwestii, czy skarżąca legalnie używa w nazwie swej firmy wyrazu "BUMET". Rozstrzygnięcie tego zagadnienia należy bowiem do kompetencji sądu cywilnego.

Uwzględniając skargę Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję /art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym/.

O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.