Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 711/10
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2010-06-21 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 151
journal: Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
article: art. 138
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 1, art. 143, art. 144, art. 145 ust. 2, art. 245 ust. 1
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Protokolant Monika Piotrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi wniesionej do tutejszego Sądu przez spółkę D. jest decyzja Urzędu Patentowego RP o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...] zgłoszony przez skarżącą dnia [...] lipca 2005 r.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Dnia [...] lipca 2005r. został zgłoszony do zarejestrowania przez D. Sp. z o.o., W., pod numerem [...] znak towarowy słowno-graficzny [...] przeznaczony do oznaczania towarów w klasie:

33: napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa, aperitify, miody pitne, wino, likiery, koktajle, gniszecznik, jabłecznik, kirsz, alkohole destylowane, wyroby spirytusowe, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, owoce z alkoholem, nalewki, alkohole i likiery wspomagające trawienie;

W związku z dokonanym zgłoszeniem Urząd Patentowy w piśmie z dnia [...] października 2007 r. poinformował Zgłaszającego, iż na przedmiotowe oznaczenie, jako na znak, który ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do pochodzenia towarów, a pośrednio i co do właściwości towarów dla których zostało zgłoszone, nie może zostać udzielone prawo ochronne.

Nadto w piśmie z dnia [...] października 2007 r. organ poinformował zgłaszającego, że zgłoszone oznaczenie jest podobne w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do zarejestrowanych na rzecz B. S.A. znaków: [...] i [...] przeznaczonych do oznaczania m.in. napojów alkoholowych.

W pismach z dnia [...] listopada 2007 r. zgłaszający nie podzielił stanowiska Urzędu Patentowego, co do zarzutów zawartych w ww. pismach z dnia [...] i [...] października 2007 r. Ponadto zgłaszający wyraził gotowość wprowadzenia stosownego ograniczenia w wykazie towarów wskazującego na pochodzenie wyrobów z Włoch (v. pisma zgłaszającego z [...] listopada 2007 r. w odpowiedzi na pisma z [...] i [...] października 2007 r.). Przy piśmie z [...] stycznia 2008 r. skarżąca przedstawiła projekt listu zgody a następnie list zgody z [...] grudnia 2007 r. (v. pismo strony z [...] lutego 2008 r. z załącznikiem).

Decyzją z dnia [...] lipca 2009r. Nr [...] Urząd Patentowy działając na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 3 oraz art. 131 ust. 3 w związku z art. 145 ust. 1 ustawy dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119 poz. 1117, z późn. zm.) (zwanej dalej p.w.p.) odmówił udzielenia prawa ochronnego na sporny znak.

W uzasadnieniu w/w decyzji organ stwierdził, że art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które ze swej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub, z uwzględnieniem ust.3, pochodzenia geograficznego towaru. Zgodnie z postanowieniem ust.3 w odniesieniu do wyrobów alkoholowych każdy znak towarowy zawierający elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający nabywców w błąd. Znaczenie tego postanowienia wyraża się przede wszystkim w tym, że ustanawia domniemanie mylącego charakteru znaku przeznaczonego do oznaczania wyrobów alkoholowych, jeżeli zawiera elementy geograficzne niezgodne z ich pochodzeniem.

Nie może być więc żadnych wątpliwości, iż ustawodawca w sposób jasny i nie budzący wątpliwości zabronił organowi rejestrowemu udzielania ochrony ("nie udziela się praw ochronnych") na oznaczenia, które ze swej istoty mogą wprowadzić w błąd odbiorcę. Do stwierdzenia tej przeszkody rejestracyjnej wystarczy stwierdzenie samego tylko ryzyka wprowadzenia w błąd, rozumianego jako potencjalność zaistnienia konfuzji, a nie całkowitej pewności jej powstania. Wyliczenie okoliczności, z uwagi na które wyłączenie nastąpiło, jest jedynie przykładowe ("w szczególności"), przy czym wystarczy, iż ryzyko konfuzji powstanie co do którejkolwiek, dowolnej przesłanki, a nawet dotyczyć może okoliczności spoza katalogu wymienionego expresiss verbis w jego treści (tak trafnie U. Promińska, Kilka uwag o znaku mylącym, " Rzecznik Patentowy" z 2000r., nr 2).

Organ podkreślił, że słusznie podnosi się w literaturze przedmiotu, iż "dla oceny mylącej natury znaku istotna jest nie tylko obiektywnie stwierdzana niezgodność danych zawartych w znaku z rzeczywistością, ale także subiektywne przekonanie kupującego o istnieniu lub braku sugerowanych przez znak cech towaru. Trzeba zbadać, czy znak - choćby zawierał prawdziwe dane - może skłonić kupującego do błędu w wyborze towaru. Wystarczy prawdopodobieństwo wystąpienia w świadomości konsumenta błędnego mniemania o towarze, dla którego znak jest przeznaczony /.../. Organ rejestrujący bada znak w takiej postaci, w jakiej został on zgłoszony. Ocenia jego strukturę i treść z punktu widzenia towarów lub usług, dla których ma być zastrzeżony /.../; na ocenę nie może wpływać nic poza relacją znak - towar i wyobrażeniem rozsądnego kupującego o niej." (tak trafnie U. Promińska (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, wyd. II, LexisNexis, Warszawa 2005r., s. 203). Znak będzie więc wprowadzał w błąd przede wszystkim wtedy, kiedy będzie sugerował charakterystykę towaru niezgodnie z rzeczywistością, choć nie tylko. Dlatego trzeba badać, czy może on wywołać przeświadczenie nabywcy o takich własnościach, których towary nim oznaczane nie mają, a więc ryzyko to jest z założenia hipotetyczne i badane w odniesieniu do abstrakcyjnego odbiorcy danych towarów. Relewantnym kręgiem nabywców zgłoszonych towarów są natomiast nie tylko profesjonaliści, ale również konsumenci, bowiem wyroby alkoholowe są kierowane przede wszystkim do obrotu powszechnego, a nie jedynie wyspecjalizowanych odbiorców. Konsument dokonujący wyboru towarów zachowuje przeciętny, a nawet niski poziom uwagi, z pewnością nieporównywalny z analogicznym poziomem wykazywanym przez przedsiębiorcę (tak trafnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyrokach z dnia 9 kwietnia 2003, sygn. T - 224/01, Durferrit, Rec. S. II- 1589; z dnia 30 czerwca 2004, sygn. T - 317/01, M+M, niepubl.; z dnia 11 stycznia 2005, sygn. T - 211/03, Faber Chamicą Srl; z dnia 22 czerwca 1999, sygn. C - 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. S. I - 3819; oraz z dnia 22 czerwca 2004, sygn. T - 185/03, Enzo Cusco).

Odnosząc powyższe rozważania teoretyczne do stanu prawnego niniejszej sprawy organ stwierdził, że zgłoszony do ochrony znak towarowy jest etykietą nakładaną na towar do oznaczania którego został przeznaczony. Powinien zatem zawierać treści zgodne z zawartością opakowania, a więc z towarem wymienionym w wykazie. Przedmiotowe oznaczenie zawiera napis [...]. Podstawą odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w szczególności co do pochodzenia towaru. Istotą błędu o którym stanowi art.131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest możliwość wytworzenia przez znak u odbiorców mylnego przekonania o pochodzeniu towaru, na którym znak ten jest umieszczony. Znakiem mogącym wprowadzać w błąd jest taki znak towarowy, kiedy - po pierwsze: niesie pewne niezgodne z prawdą informacje na temat pochodzenia oznaczanego towaru. Po drugie zaś, gdy w odbiorze konsumenta te informacje mogą wywołać mylne wyobrażenie o określonych właściwościach lub pochodzeniu tego towaru. Dla odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art.131 ust. 1 pkt 3 p.w.p., wystarcza wykazanie, iż znak może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. Wystarczające jest zatem prawdopodobieństwo wystąpienia w świadomości konsumenta błędnego mniemania o towarze, dla oznaczenia którego znak jest przeznaczony.

Oznaczenie [...] sugeruje, że produkt (napoje alkoholowe, aperitify, likiery, koktajle itp.) jest włoskiego pochodzenia lub jest wytworzony wg "formuły włoskiej". Znaczenie słów nie budzi wątpliwości, nawet dla osoby nie znającej włoskiego, słowa takie jak "[...]" (produkt włoski), "[...]" (wino o mocy 12-20%, otrzymywane z win gronowych z dodatkiem ekstraktu z piołunu).

Włoskie wina znane są na całym świecie. Dlatego zamieszczanie określenia: [...] na produkcie wytwarzanym przez firmę polską może u odbiorcy wywołać mylące przeświadczenie, że nabywa towar pochodzący z Włoch z tego obszaru lub wytwarzany według jakiejś charakterystycznej dla tego regionu lub miasta receptury, tymczasem będą to produkty pochodzenia polskiego.

Organ ponadto wskazał, że mylący charakter znaku jest "wadą" znaku. Urząd Patentowy bada znak w takiej postaci, w jakiej został on zgłoszony do rejestracji. Ocenia jego treść i strukturę z punktu widzenia towarów lub usług, dla których ma być przeznaczony, a nie z punktu widzenia skutków jego używania. Ocena mylącego charakteru znaku jest dokonywana z punktu widzenia kupującego, zatem na ocenę nie może wpływać nic poza relacją znak - towar i wyobrażeniem rozsądnego kupującego o tej relacji. Używanie znaku może bowiem łączyć się z używaniem dodatków, objaśnień lub informacji, które w konkretnym przypadku mogą osłabić ryzyko wprowadzenia w błąd. Z tego względu prawdopodobieństwo jego wystąpienia musi być oceniane w oderwaniu od używania. Jest dokonywane po to, aby nie dopuścić do używania znaku, który ze względu na swoją strukturę może stworzyć ryzyko co do mylnego wyobrażenia o towarze, dla którego oznaczania jest przeznaczony.

W wyniku badania Urząd Patentowy stwierdził, że zgłoszony znak wprowadza w błąd potencjalnych nabywców co do oferowanych przez Zgłaszającego towarów. Podniesiony zarzut wprowadzania w błąd oparty na art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. oraz art. 131 ust. 3 p.w.p. dotyczy istoty samego znaku. Art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie zawiera zamkniętego katalogu przypadków wprowadzania w błąd, a podaje jedynie te, które są najczęściej spotykane. Nie znaczy to, że przypadki opisane w przepisie zamykają możliwość zastosowania tego przepisu w stosunku do innych okoliczności. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Błąd występuje w samej istocie znaku. Zgodnie z art. 120 p.w.p., który formułuje definicję znaku "znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeśli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa". Z definicji tej wynika silny (fundamentalny) związek pomiędzy przedsiębiorcą a zgłaszanym znakiem towarowym. Odnosząc się do naruszenia art. 131 ust. 3 p.w.p. należy wyjaśnić, że zarzucany błąd występuje nie w relacji znak – towar, lecz w relacji podmiot zgłaszający – towar. D. Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce nie może produkować wyrobów alkoholowych z Włoch o jakie się ubiega.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i udzielnie prawa ochronnego skarżąca spółka zażądała przeprowadzenia rozprawy, celem umożliwienia spółce D. złożenia dodatkowych wyjaśnień i materiałów, jakie mogą okazać się niezbędne, a także ewentualnie wprowadzenia dalszych dopuszczalnych zmian w dokumentacji zgłoszenia, w tym ewentualnego dalszego ograniczenia listy towarów lub usunięcia elementów opisowych z obecnego znaku.

Ostatecznie pismem z [...] stycznia 2009r. poinformowała organ, że ograniczyła wykaz towarów w odniesieniu do klasy 33 objętych zgłoszeniową wersją wykazu towarów.

Wskazała, że obecnie wykaz towarów, dla których przeznaczony jest znak przyjmuje postać: klasa 33: wina musujące pochodzenia włoskiego". Jednocześnie wniosła o udzielenie prawa ochronnego dla towarów objętych wykazem ograniczonym jak wyżej.

Podkreśliła także, że Zgłaszający już wcześniej deklarował wolę ograniczenia pierwotnego wykazu towarów, dla których przeznaczony jest znak objęty obecnym zgłoszeniem nr [...].

Obecnie, natomiast Zgłaszający potwierdza tę gotowość i ogranicza wykaz towarów przez uzupełnienie wykazu dopiskiem: "- pochodzenia włoskiego".

Alternatywnie, zgodnie z art. 140 ust. 1 pwp, wprowadzonym ustawą z dnia 29. 06. 2007 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, Zgłaszający wnosi o wyeliminowanie ze znaku towarowego oznaczeń, o których mowa w art. 129, wskazujących na włoskie pochodzenie oraz rodzaj produktu, a mianowicie napisów "[...]", wskazując jednocześnie na potrzebę rozstrzygnięcia celowości eliminacji tych napisów i/lub ograniczenia listy towarów w trakcie rozprawy, o której przeprowadzenie wniesiono. Strona podniosła, że z uwagi na możliwość wyeliminowania ze znaku elementów uznanych zaskarżoną decyzją za mylące, decyzja z dnia [...] lipca 2008 r. jest przedwczesna i jako taka zasługuje na uchylenie. Usunięcie w/w elementów opisowych znaku "[...]" - sprawia, że zarzuty oparte zarówno na przepisie art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. jak i art. 131 ust. 3 p.w.p. nie mają podstaw.

Ponadto spółka wskazała, że Zgłaszający ma prawo obrotu produktami alkoholowymi, właściwymi dla różnych regionów świata pod własnymi oznaczeniami zarówno słownymi, jak i słowno-graficznymi, gwarantowane konstytucyjną zasadą wolności gospodarczej.

Jest powszechną praktyką gospodarczą, iż firmy organizujące obrót towarami konsumpcyjnymi oferują wszystkie towary pod markami własnymi nie będąc ich producentami o czym dowodnie świadczą zasoby rejestru znaków towarowych.

Praktyka ta jest zgodna z zasadami międzynarodowej wymiany towarowej i utrwalonym obyczajem kupieckim, zatem zarzut mylącego charakteru znaku -prawidłowo informującego o pochodzeniu towaru, oparty na niezgodności wynikającej ze zlokalizowania siedziby strony w Polsce oraz włoskiego pochodzenia towaru - nie może być uznany za słuszny.

Zgłaszający uzyskał od firmy B. SA - Uprawnionej z praw ochronnych nr [...] oraz [...] zgodę na uzyskanie prawa ochronnego na obecny znak "[...]", będący oryginalną kreacją Zgłaszającego – w odniesieniu do win i innych produktów z klasy 33 objętych zgłoszeniem nr [...].

W ocenie Zgłaszającego fakt udzielenia ww. praw ochronnych na włosko-brzmiący znak [...] na rzecz francuskiej firmy B. SA, nie da pogodzić się z obecną odmową udzielenia prawa ochronnego na znak "[...]" na rzecz Zgłaszającego pod zarzutem mylącego charakteru tego znaku, mimo zgody firmy B. SA na udzielenie na rzecz spółki D. prawa ochronnego na ten znak - wynikającej z przynależności spółki Zgłaszającego i firmy B. SA do tej samej Grupy B. i prawidłowo udokumentowanych związków między obu podmiotami, tym bardziej, że zgodnie z wiedzą Zgłaszającego żaden podobny znak nie jest stosowany przez innych uczestników obrotu.

Na skutek zadeklarowanego ograniczenia wykazu towarów lub usunięcia elementów opisowych o charakterze geograficznym można wyeliminować wszelkie ryzyko, o jakim mowa zarówno w ust. 1 pkt 3, jaki i w ust. 3 artykułu 131 pwp, związane z obecnością elementu "[...]", "[...]" w znaku towarowym objętym obecnym zgłoszeniem.

Istota obecnego znaku towarowego obejmuje elementy słowne "[...]", w określonej formie graficznej, kolorystyce i układzie. Elementy słowne "[...]", "[...]", "[...]" oraz "[...] - rozpatrywane w oderwaniu od kontekstu, w jakim występują w obecnym znaku, mają charakter opisowy, a zatem jako takie nie należą do istoty znaku i nie mogą przesądzać o mylącej naturze znaku, uzasadniającej odmowę udzielenia prawa ochronnego na ten znak na podstawie wskazanego przepisu art. 131 ust. 1 pkt 3 pwp. Mogą też być usunięte ze znaku zgodnie z art. 140 ust. 1 pwp, nie zmienia to bowiem istoty znaku.

Oznaczenie według zgłoszenia nr [...] nie wprowadza odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów przez sam fakt zgłoszenia go do ochrony przez spółkę - z siedzibą w Polsce - o profilu czysto handlowym, nie będącą producentem towaru, a jedynie importerem i dystrybutorem towaru, dla którego znak jest przeznaczony. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy na rzecz firmy o takim profilu działania jest dopuszczalne i nie narażające na zarzut mylącego charakteru znaku towarowego, o ile tylko wywoływane przez znak skojarzenie dotyczące geograficznego pochodzenia towaru (a nie dystrybutora) jest prawidłowe.

Import wina do Polski przez Zgłaszającego odbywa się w ramach ustalonego porządku prawnego, z jego pełnym poszanowaniem. Dla każdej partii towaru wprowadzanego na rynek polski Zgłaszający ma obowiązek przedstawiania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów. Zgłaszający nie prowadzi importu wina luzem do Polski. Nie prowadzi również rozlewu wina w Polsce. Nie ma zatem fizycznych, ani technicznych możliwości nakładania znaku "[...]" na towar niewiadomego pochodzenia. Jednocześnie jako importer, ma prawo importować do Polski towary pochodzące z różnych regionów świata pod własnymi markami, a także posługiwać się tymi znakami w reklamie.

O pochodzeniu towarów nie świadczy pochodzenie podmiotu wprowadzającego towary do obrotu w Polsce i/lub ubiegającego się o udzielenie prawa ochronnego na oznaczenia przeznaczone dla tych importowanych towarów.

Rejestr znaków towarowych UP RP jest pełen znaków towarowych przeznaczonych dla kawy, o której powszechnie wiadomo, że nie jest produkowana w Europie, zarejestrowanych na rzecz firm krajowych, jak przykładowo: [...], [...], [...], [...], [...] i wiele innych, z których każdy zawiera element słowny [...] wskazujący na inny region świata niż rejon, z którego pochodzi podmiot ubiegający się o ochronę danego znaku w Polsce.

Podobna sytuacja dotyczy ryżu, który również nie jest uprawiany w Polsce, a znaki przeznaczone dla ryżu, jak przykładowo [...] lub [...], są chronione na rzecz firm polskich.

Znak towarowy winien umożliwiać odróżnienie towarów jednego uczestnika obrotu od towarów tego samego rodzaju wprowadzanych do obrotu przez innego uczestnika. W wyniku uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy Uprawniony nie nabywa prawa oznaczania swojego towaru chronionym znakiem, lecz prawo zakazania innym posługiwania się tym oznaczeniem w obrocie. Swoje prawo wyłączne realizuje Uprawniony zwalczając przypadki bezprawnego posłużenia się znakiem identycznym lub podobnym w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych. Powyższy mechanizm sprawia, że odbiorcy znaku mają pewność, że towary oznaczone danym znakiem towarowym mają zawsze identyczne źródło. Chodzi tu jednak o źródło komercyjne, które – w przypadku swobody importu towarów – nie musi być powiązane z geograficznym pochodzeniem towaru. Przywołane jako podstawa przedmiotowej decyzji przepisy art. 131 ust. 1 pkt 3 oraz art. 131 ust. 3 pwp dotyczą w przypadku obecnego znaku właśnie geograficznego pochodzenia towaru.

Zgłaszający ma również prawo przekazać nabywcom informację o przeznaczeniu i pochodzeniu wskazanych w obecnym zgłoszeniu poprzez oznaczanie ich znakiem "[...]", gdyż znaki towarowe są środkiem komunikacji między dostawcą a nabywcą. Nabywcy byliby wprowadzani w błąd co do pochodzenia, jeśli np. wino włoskie zostałoby oznaczone znakiem o bardziej polskim wydźwięku. Prawidłową informację o pochodzeniu towaru zapewnia tak dobrane oznaczenie, aby nabywca nie miał wątpliwości skąd pochodzi i czemu ma służyć, napój po który sięga w sklepie.

Znając zasady funkcjonowania rynku, działając w ramach Grupy B., Zgłaszający zdecydował się na wybór obecnego znaku "[...]" i własnym wysiłkiem buduje rynek na tak oznaczone napoje alkoholowe.

Wydanie decyzji o odmowie udzielenia ochrony na znak "[...]" nastąpiło wbrew praktyce UP RP zilustrowanej wyżej przykładami znaków towarowych dla kawy lub ryżu oraz wbrew intencjom Ustawodawcy wskazującego w przepisach ustawy pwp przywołanych w decyzji z dnia [...]. 07. 2008r. na potrzebę zgodności oznaczenia z pochodzeniem towarów, z uwagi na spełnienie warunku tej zgodności w sprawie rozstrzygniętej w/w decyzją.

Po rozpatrzeniu powyższego wniosku Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] stycznia 2010r. NR [...] na podstawie art. 245 ust.1 i 248 p.w.p. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ wskazał, że działając jako organ pierwszej instancji Urząd Patentowy uznał, że przedmiotowy znak może wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru towaru i jego pochodzenia, opierając decyzję o przepis art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. oraz art. 131 ust. 3 p.w.p.

Tymczasem Zgłaszający we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ograniczył zakres postulowanej ochrony do win pochodzenia włoskiego, co należało wziąć pod uwagę.

Urząd Patentowy RP podkreślił również, że ponownie rozpatrując sprawę poinformował zgłaszającego (pismo z dnia [...] września 2009 r.) o istnieniu przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W ocenie organu znak zgłoszony jest podobny do zarejestrowanych na rzecz B. S.A. znaków towarowych [...] pod numerem [...] z pierwszeństwem od dnia [...] maja 1994 r. i [...] pod numerem [...] z pierwszeństwem od dnia [...] maja 1999 r.. Zdaniem Urzędu nadesłany dnia [...] marca 2008 r. list zgody podpisany przez osobę reprezentującą B. S.A. nie jest wystarczający do stwierdzenia braku przeszkód do uzyskania prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy.

Organ stwierdził, że zgodnie z przepisem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest możliwe udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Niedopuszczalne jest zatem udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, jeśli skutkiem tego powstałoby prawo, którego zakres pokrywałby się choćby w części z zakresem prawa z pierwszeństwem.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd, które jest podstawową przesłanką odmowy udzielenia prawa ochronnego ze względu na wcześniejszą rejestrację, polega na możliwości wywołania u odbiorcy błędnego przekonania, że dany towar pochodzi od uprawnionego do wcześniejszego znaku. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest więc wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń.

Przy ocenie podobieństwa towarów należy wziąć pod uwagę stopień podobieństwa oznaczeń i odwrotnie. Zgodnie z utrwalonym w doktrynie poglądem im bardziej podobne oznaczenia, tym bardziej rygorystycznie należy oceniać podobieństwo towarów, a im bardziej podobne towary tym bardziej rygorystycznie należy oceniać same znaki. W przedmiotowej sprawie podobieństwo towarów nie budzi wątpliwości. Wszystkie znaki zarejestrowane są bowiem dla napojów alkoholowych.

Zdaniem Urzędu bezsporna w niniejszej sprawie jest również kwestia podobieństwa samych oznaczeń. Najbardziej odróżniającym elementem wszystkich przeciwstawionych znaków jest wyraz "[...]". Pełnomocnik uprawnionego nie kwestionuje zresztą podobieństwa znaków w niniejszej sprawie. Stoi on jednak na stanowisku, że w związku z powiązaniami pomiędzy B. S.A. i D. Sp. z o.o. nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorów w błąd co do pochodzenia towarów. Zgłaszający załącza list zgody, w którym B. S.A. wyraża zgodę na udzielenie prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy.

Zdaniem Urzędu argumenty przedstawione przez pełnomocnika nie zasługują na uwzględnienie. D. Sp. z o.o. jest odrębnym podmiotem prawa niż uprawniona do wcześniejszych znaków. Wszelkie powiązania pomiędzy firmami, które czyniłyby zasadnym korzystanie przez D. Sp. z o.o. ze znaku "[...]", mogą być jedynie podstawą do udzielenia licencji na używanie znaków wcześniejszego uprawnionego, ustanowienia wspólnego prawa ochronnego lub jeśli jest to wolą stron, zbycia tychże oznaczeń na rzecz jednego podmiotu. Powiązania nie mogą być natomiast podstawą do rejestracji bardzo podobnych oznaczeń na rzecz różnych przedsiębiorców. Instytucja listów zgody w stosunku do znaków pozostających w mocy nie została przez ustawodawcę przewidziana w prawie polskim. Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/EWG w art. 4. ust 5 pozostawia krajom członkowskim swobodę w zakresie wprowadzenia do krajowych porządków prawnych tej instytucji i do określenia okoliczności uzasadniających zastosowanie listów zgody. Nasz ustawodawca z takiej możliwości skorzystał tylko w ograniczonym zakresie. W ustawie prawo własności przemysłowej listy zgody przewidziane są w przepisie art. 133. Zgodnie z tym przepisem zgoda uprawnionego do znaku wcześniejszego może wyeliminować przeszkodę rejestracyjną z art. 132 u.p.w.p. jedynie w zakresie kolizji ze znakiem już wygasłym. Ustawodawca nie przewidział podobnej instytucji odnoszącej się do znaków pozostających w mocy. Zdaniem organu nie jest to luka prawna. Norma zakazu jest bowiem jasna i nie pozostawiająca wątpliwości (art. 132 ust. 1 i ust. 2), a wyjątek od tej normy przewidziany w art. 133 p.w.p. ma bardzo ograniczony zakres i nie należy interpretować go rozszerzająco. Jest to klasyczny przykład regulacji pozytywno - negatywnej stosowanej w legislacji. Zgodnie z regułą wnioskowania a contrario przepis art. 133 ustanawia dwie normy: pozytywną - dopuszczającą rejestrację znaku po uzyskaniu zgody od uprawionego do wcześniejszego, wygasłego znaku i negatywną - nie dopuszczają listów zgody w przypadku pozostałych kolizji (tj. ze zwykłymi znakami pozostającymi w mocy, znakami renomowanymi itd.). Organ podkreślił, że za taką interpretacją opowiedział się również Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 20.12.2007 r. II GSK 279/07. "Przepis ten nie został implementowany do polskiego prawa, dlatego bezskuteczne jest powoływanie się na jego naruszenie ... zgoda taka nie ma ... skuteczności prawnej w prawie polskim". Zdaniem Urzędu Patentowego RP nie wydaje się to pomyłką ustawodawcy, a jego przemyślaną decyzją. W Polsce w zakresie rejestracji znaków towarowych obowiązuje bowiem system badawczy. Listy zgody nie eliminują ryzyka wprowadzenia odbiorów w błąd, co do pochodzenia towarów. Okoliczność ta musi być więc brana pod uwagę w trakcie badania oznaczeń. Znak ma bowiem odróżniać jednego przedsiębiorcę od drugiego - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 3 p.w.p. Grupa kapitałowa to natomiast zrzeszenie wielu przedsiębiorców w różny sposób ze sobą powiązanych. Jeżeli faktycznie towary wprowadzane na rynek przez taką grupę są tożsame i nie wywołują u odbiorców błędu, to w przepisie art. 122 p.w.p. przewidziana jest dla takich sytuacji instytucja wspólnego prawa ochronnego. Wspólne prawo ochronne dzięki obligatoryjnemu regulaminowi gwarantuje, że znaki nie tylko w chwili dokonywania zgłoszenia nie będą wprowadzać w błąd, ale także w trakcie ich funkcjonowania na rynku. Nie można natomiast z góry przyjąć, że oznaczenia pochodzące z firm powiązanych organizacyjnie i finansowo nie wprowadzają w błąd odbiorców. Wprowadzenie w błąd w takiej sytuacji będzie bowiem występowało zawsze. Co prawda, jeżeli towary dystrybuowane przez spółkę matkę i córkę są tożsame, to będzie to obojętne z punktu widzenia odbiorcy. Samego wprowadzenia w błąd to jednak nie eliminuje. Jeżeli bowiem do tej pory znaki rejestrowane były na rzecz spółki dominującej i nagle pojawią się na rynku znaki podobne zarejestrowane na rzecz spółki zależnej, to z pewnością odbiorca przypisze je spółce pierwotnie uprawnionej. Choć w takiej sytuacji ani interesy przedsiębiorców, ani odbiorców nie są naruszone - to jednak samo wprowadzenie w błąd, co do pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorcy będzie miało miejsce. W trakcie postępowania zgłoszeniowego nie jest możliwe, aby Urząd badał politykę wielkich koncernów pod kątem ustalania tożsamości oferowanych przez poszczególne spółki towarów. Dlatego też, jeżeli kilka podmiotów odrębnych prawnie chce używać podobnego znaku muszą one, zgodnie z naszą ustawą, skorzystać z instytucji wspólnego prawa ochronnego lub licencji.

Traktowanie pochodzenia znaków od przedsiębiorstw powiązanych organizacyjnie i finansowo jako gwarancji braku wprowadzania odbiorców w błąd, co do źródła pochodzenia towarów, nie jest uzasadnione prawnie. Skoro ustawa prawo własności przemysłowej nie przewiduje stosownej definicji omawianych "powiązań", pozostawienie tej kwestii arbitralnemu uznaniu urzędników byłoby niewłaściwe. W związku z powyższym należy posiłkować się terminologią z kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 4 § 5 ksh spółka powiązana to np. spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio lub pośrednio 20% udziałów w innej spółce kapitałowej. Zgodnie z art. 4 § 4 ksh status spółki dominującej miałaby np. spółka, która jest uprawniona do powoływania i odwoływania bezpośrednio lub pośrednio większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami. Niezależnie zresztą od trudności w ustalaniu powiązań, jeszcze większe trudności byłyby z ustaleniem, czy produkty wytwarzane przez spółkę córkę faktycznie są tożsame, lub przynajmniej oparte sana tej samej recepturze, co towary oferowane przez spółkę matkę. Jest to wręcz niemożliwe do ustalenia. Należy natomiast pamiętać, iż Urząd Patentowy dba nie tylko o nienaruszanie przez nowe znaki praw innych przedsiębiorców, ale również jest zobligowany do troski o to, aby odbiorca nie czuł się wprowadzony w błąd.

Urząd uznał więc, że na podstawie obowiązującej obecnie ustawy prawo własności przemysłowej nie ma podstaw prawnych, aby uznać skuteczność listu zgody, natomiast przy uwzględnieniu identyczności większości towarów i dużego podobieństwa samych oznaczeń, istnienie tak podobnych znaków na rynku może wprowadzać odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów od konkretnego przedsiębiorstwa.

Zgodnie natomiast z art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub, z uwzględnieniem ust. 3, pochodzenia geograficznego towaru. Ponieważ zgłaszający ograniczył postulowany zakres ochrony do win musujących pochodzenia włoskiego Urząd Patentowy nie podtrzymał tej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji spółka M. zarzuciła zaskarżonej decyzji:

a) błędne ustalenie stanu faktycznego w zakresie:

• istnienia zależności oraz powiązań organizacyjnych, kapitałowych i prawnych pomiędzy Skarżącą i Uprawnionym z przeciwstawionych praw ochronnych nr [...] i [...], a w konsekwencji także w zakresie

• kwestii ryzyka błędu odbiorców znaku [...] w świetle wcześniejszych znaków [...] według [...] i [...] w toku badania czy znak spełnia ustawowe warunki uzyskania ochrony, to jest naruszenie przepisów proceduralnych, a mianowicie art. 7, 8 i 77 kpa z dnia 14. 06. 1960 r. (z późniejszymi zmianami), w związku z art. 252 pwp;

b) naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 145 ust. 2 pwp wobec podniesienia zarzutów opartych na przepisie art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp w związku z istnieniem wcześniejszych słownych znaków towarowych [...] objętych prawami ochronnymi nr [...] i [...] udzielonymi na rzecz B. SA - po wydaniu decyzji z dnia [...]. 07. 2008 r., to jest poprzez podniesienie nowych zarzutów w zakresie braku ustawowych warunków wymaganych do udzielenia prawa ochronnego dopiero w toku rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;

c) naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp poprzez jego zastosowanie do błędnie ustalonego stanu faktycznego i błędną wykładnię;

d) naruszenie prawa materialnego, a mianowicie zasady wolności gospodarczej gwarantowanej w art. 20 Konstytucji RP oraz zasady swobody umów gwarantowanej przepisem art. 353 k.c, w brzmieniu: "Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego", poprzez arbitralne rozstrzyganie, jak Skarżąca i Uprawniony z praw ochronnych na w/w wcześniejsze znaki towarowe [...] objęte prawami ochronnymi nr [...] i [...] winni ukształtować swoje stosunki w zakresie dostępu Skarżącej - jako Zgłaszającego w sprawie zgłoszenia nr [...], do ochrony prawnej znaku towarowego;

a skutkiem tego wydanie błędnej i krzywdzącej decyzji z dnia [...] stycznia 2010 r. utrzymującej w mocy wcześniejszą decyzję z dnia [...]. 07. 2008 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak [...], mimo uchylenia zarzutów opartych na przepisach art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. oraz art. 131 ust. 3 pwp, stanowiących podstawę prawną wskazanej decyzji z [...] lipca 2008 r.

Strona podkreśliła, że Urząd Patentowy RP – Departament Badań Znaków Towarowych, wydał zaskarżoną decyzją mimo wycofania zarzutów opartych na przepisach art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. oraz art. 131 ust. 3 p.w.p., opartą na nowej podstawie prawnej,- tj. na przepisie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w związku z istnieniem wcześniejszych znaków towarowych [...] objętych prawami ochronnymi nr [...] i [...].

Skarżąca wskazuje, że wobec podniesienia zarzutu podobieństwa w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp do wcześniejszych znaków towarowych [...] objętych prawami ochronnymi nr [...]i [...] po wydaniu decyzji z dnia [...] lipca 2008 r. - Skarżąca nie mogła skorzystać z ustawowo określonego toku instancji i poddać weryfikacji stanowiska UP RP w trybie przewidzianym w art. 244 pwp, tj. przez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Skarżąca akceptuje zaskarżoną decyzję w tej części, w której Urząd Patentowy RP stwierdza, iż - wobec ograniczenia zakresu postulowanej ochrony do win pochodzenia włoskiego, nie podtrzymuje zarzutów opartych o art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. oraz art. 131 ust. 3 p.w.p. Skarżąca jest zdania, że w takiej sytuacji - zgodnie z art. 138 § 2 kpa w związku z art. 252 p.w.p, decyzja z dnia [...] lipca 2008 r. powinna być uchylona, a sprawa powinna być skierowana do dalszego badania, w toku którego mogłyby być dopiero podniesione zarzuty oparte na przepisie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp.

Zarzut naruszenia przepisów proceduralnych, a mianowicie art. 7 kpa w związku z art. 252 pwp, polega na niedostatecznym wyjaśnieniu stanu faktycznego i załatwieniu sprawy bez uwzględnienia słusznego interesu Skarżącej. Natomiast zarzut naruszenia przepisów proceduralnych określonych w art. 77 kpa w związku z art. 252 pwp, sprowadza się w szczególności do zarzutu uchybienia obowiązkowi zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego, a w szczególności do zarzutu zaniechania wyjaśnienia relacji B. SA i Skarżącą – D. Sp. z o.o., a w miejsce tego oparcie decyzji na arbitralnym uznaniu obu spółek za spółki powiązane wyłącznie kapitałowo i to w stopniu nikłym (na poziomie minimum 20 % udziałów jednej spółki w drugiej).

Skarżąca podkreśliła, że w piśmie z dnia [...] grudnia 2009 r. wskazała na więzi łączące Skarżącą z Uprawnionym z obu wcześniejszych znaków towarowych [...].

Urząd Patentowy RP nie zbadał jaki jest charakter tych więzi we własnym zakresie, ani nie wezwał Skarżącej do uzupełnienia złożonych wyjaśnień, uchybiając tym samym przepisom art. 7 i 77 kpa w związku z art. 252 pwp.

W tym zakresie skarżąca wyjaśnia, że spółka D. Sp. z o.o. pierwotnie stanowiła stuprocentową własność spółki S. Sp. z o.o. stanowiącą z kolei własność B. SA - Uprawnionego z przeciwstawionych wcześniejszych praw ochronnych nr [...] i [...] Następnie, udziały w spółce D. Sp. z o.o. zostały przeniesione na bułgarską spółkę C., z siedzibą w S., Bułgaria, która także stanowi własność B. SA.

Wskazać nadto należy, że B. SA i D. Sp. z o.o. nie działają niezależnie, lecz w pełnej harmonii i zgodzie prowadzą obrót tymi samymi produktami oznaczanymi znakami w/w słownymi [...] firmy B. SA i jednocześnie opatrywanymi etykietami zgodnymi z obecnym znakiem słowno-graficznym [...] według zgłoszenia nr [...], co oznaczaj, że na rynku nie ma dwóch różnych produktów podobnie oznaczonych, lecz są produkty oznaczane znakami obu ww. zainteresowanych i wzajemnie powiązanych firm. Nabywcy stykają się z importowanym produktem oznaczonym znakiem według [...], mają jednocześnie przed sobą produkt firmy B. SA oznaczony jej słownymi znakami [...] według [...] i [...]. Nie mogą zatem ulegać jakiemukolwiek błędowi.

Jak Skarżąca wykazywała w piśmie z dnia [...] grudnia 2009 r., przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp wymaga jednoczesnego spełnienia trzech przesłanek niedopuszczalności udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy podobny do znaku wcześniejszego i przeznaczony dla podobnych towarów.

Tymczasem, w sytuacji obecnego znaku - przy podobieństwie towarów i wspólnym elemencie słownym [...] w porównywanych znakach, nie jest spełniona trzecia przesłanka - nie występuje ryzyko błędu nabywców, głównie z tego powodu, że B. SA nigdy wcześniej nie wprowadzała towarów oznaczonych znakiem [...] w wersji słownej ani słowno-graficznej, żadnym innym kanałem dystrybucyjnym niż poprzez swoją spółkę zależną D. Sp. z o.o., a zatem w świadomości nabywców nie istnieją żadne wcześniejsze doświadczenia dotyczące znaku [...] i firmy B. SA.

Odnosząc się do argumentów organu, spółka stwierdziła, że powołanie LISTU ZGODY w art. 133 pwp i niepowołanie takiego instrumentu prawnego w art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp nie stanowi żadnej wskazówki interpretacyjnej, choćby z tego względu, że w sytuacji regulowanej przepisem art. 133 pwp ubiegający się o ochronę znaku późniejszego nie ma żadnego innego środka prawnego dla uchylenia zarzutu podobieństwa do znaku wcześniejszego, którego ochrona już wygasła, podczas gdy znak wcześniejszy pozostający w mocy - a będący przeszkodą do udzielenia prawa ochronnego na znak późniejszy, może być w sytuacji konfliktowej uznany za wygasły w razie jego niestosowania w obrocie przez okres dłuższy niż 5 lat i w takim przypadku nie ma potrzeby zabiegania o zgodę Uprawnionego z prawa wyłącznego na ów znak wcześniejszy.

Jak wspomniano wyżej, interes odbiorców znaków i nabywców towarów oznaczanych jednocześnie słownymi, wcześniejszymi znakami towarowymi i obecnym znakiem późniejszym nie jest zagrożony, gdyż wszystkie te znaki są nakładane na jeden i ten sam produkt.

W świetle powyższego, w ocenie Skarżącej, Urząd Patentowy RP mechanicznie i arbitralnie, bez należytego uzasadnienia, zastosował w zaskarżonej decyzji zarówno przepis art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp, jak i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. akt II GSK 279/07, z naruszeniem słusznego interesu skarżącej.

Nadto, Urząd Patentowy RP niesłusznie odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...] wskazując, iż dla grupy kapitałowej dostępne są inne formy ochrony znaków towarowych, określone w art. 122 pwp oraz że istnieje również możliwość zbycia znaków wcześniejszych lub znaku późniejszego na jedną z przedmiotowych spółek i udzielenia licencji drugiej z nich na prawa będące przedmiotem tak ukształtowanego obrotu. Tymczasem, fakt istnienia alternatywnych form ochrony znaków towarowych lub dróg zapewnienia zainteresowanym doszło do ochrony znaków towarowych - określonych w przepisach nie mających charakteru norm bezwzględnie obowiązujących, nie nakłada na zainteresowanych obowiązku korzystania z tych form ochrony lub dróg postępowania. Z przepisów przywołanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Skarżąca nie ma obowiązku korzystać, jeśli widzi rozwiązania bardziej dla siebie przyjazne, szybsze, prostsze i/lub tańsze, a dozwolone i przyjęte w obrocie powszechnym, tak unijnym, jak i światowym i dotychczas nie kwestionowane w praktyce Urzędu Patentowego RP.

Niezależnie od istotnego dla prawidłowego rozstrzygnięcia niniejszej skargi faktu istnienia ścisłych więzów prawnych i kapitałowych pomiędzy Skarżącą i Uprawnionym z wcześniejszych praw ochronnych nr [...] i [...], Skarżąca nie podziela stanowiska Urzędu Patentowego RP, że to na Urzędzie Patentowym RP spoczywa ustawowy obowiązek gwarantowania Uprawnionemu z prawa wyłącznego na znak wcześniejszy, iż nie zostanie zarejestrowany na rzecz innych podmiotów gospodarczych nie tylko taki sam znak towarowy, ale i żaden znak podobny – według arbitralnie przyjętych kryteriów podobieństwa, do znaku wcześniej zarejestrowanego.

Skarżąca nie uważa również, że wykonując wskazany obowiązek Urząd Patentowy RP zobowiązany jest odmówić udzielenia prawa ochronnego na obecny znak towarowy [...]. Kwestia podobieństwa znaków jest sprawą wybitnie subiektywną, zaś w każdym przypadku Uprawniony z prawa wyłącznego na znak wcześniejszy ma ustawowo przewidziane środki prawne do wyeliminowania konfliktu interesów, jaki mógłby ewentualnie wystąpić w obrocie gospodarczym na tle podobieństwa znaku późniejszego do znaku wcześniejszego - na gruncie prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej oraz prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ze środków tych może skorzystać w każdym czasie, pod warunkiem jednakże czynnego korzystania ze znaku wcześniejszego w obrocie gospodarczym.

Dla nabywców najistotniejsze jest, aby włoskie wina wyróżniane w obrocie obecnym znakiem towarowym [...] było zawsze tej samej jakości i z tego samego źródła. Takie elementarne bezpieczeństwo nabywcom zapewni przyznanie Skarżącej prawa ochronnego na znak [...] na podstawie obecnego zgłoszenia nr [...].

Nadmiernie rygorystyczne i nieuzasadnione stanowisko Urzędu Patentowego RP w kwestii rzekomego, niedozwolonego podobieństwa obecnego znaku [...] do znaków [...] według [...] i [...], ogranicza swobodę gospodarczą Skarżącej – poprzez dyskryminację Skarżącej – jako Zgłaszającego w sprawie zgłoszenia nr [...], w dostępie do ochrony prawnej znaku towarowego, mimo zgody wyrażonej przez uprawnionego z praw ochronnych na znaki wcześniejsze – będącego równocześnie właścicielem pośrednim udziałów w spółce Skarżącej, jak również poprzez utrudnianie obrotu jej towarami oznaczanymi [...], polegające na pozbawianiu tych towarów należnej im ochrony prawnej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjne w Warszawie zważył co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że skarżąca aż do czasu wydania decyzji ostatecznej w zgłoszeniu z dnia [...] lipca 2005r. mogła ograniczyć wykaz towarów, dla których znak ten został zgłoszony. Wynika to a contrario z przepisu art. 140 ust 1 p.w.p., który stanowi, że do czasu wydania decyzji zgłaszający nie może rozszerzać przedmiotowego wykazu.

W ocenie Sądu wskazany art. 140 ust. 1 p.w.p. termin " do czasu wydania decyzji" oznacza, że chodzi o wydanie decyzji ostatecznej o jakiej mowa w art. 245 ust.1 p.w.p. Należy bowiem przy interpretacji tego przepisu uwzględnić, iż możliwość dokonywania poprawek, uzupełnień w zgłoszeniu dotyczy cech nieistotnych znaku a także okoliczność, iż nie można rozszerzać wykazu towarów dla których znak zgłoszono pozwala na respektowanie praw osób trzecich wynikających z art. 143 p.w.p., choć co należy podkreślić nie biorą one udziału w postępowaniu zgłoszeniowym, ale mogą ewentualnie złożyć wniosek o unieważnienie udzielonego prawa ochronnego.

Jeżeli osoby trzecie po zapoznaniu się z ogłoszeniem o zgłoszeniu znaku towarowego w pełnej wersji tj. przed dokonaniem przez Zgłaszającego dozwolonej przepisem art. 140 ust. 1 pwp modyfikacji zgłoszenia, nie wniosą uwag co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego trudno przyjąć, że dopuszczalna modyfikacja zgłoszonego oznaczenia (nie dotycząca przecież cech istotnych) a takie ograniczenie uprzedniego wykazu towarów spowoduje, że takie uwagi się pojawią.

Ze względu na to, że wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy następuje po sprawdzeniu czy istnieją względne i bezwzględne przeszkody do udzielenia tego prawa, a więc ma charakter jedynie formalny (art.144 pwp) świadczy o tym, że możliwość dokonania w zgłoszeniu dozwolonych uzupełnień lub poprawek leży w interesie Zgłaszającego który będąc zawiadomiony przez organ, stosownie do treści art. 145 ust. 2 p.w.p. o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego, drogą wyeliminowania ze zgłoszenia pewnych jego mankamentów może w efekcie uzyskać prawo z rejestracji zgłoszonego oznaczenia.

W niniejszej sprawie, co jest bezsporne w świetle materiału dowodowego znajdującego się w aktach administracyjnych, skarżąca ograniczyła wykaz towarów dopiero na etapie postępowania odwoławczego (we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Przy czym podkreślenia również wymaga, że nie ma oparcia w aktach niniejszej sprawy twierdzenie zawarte w skardze, iż organ podniósł nowe zarzuty zawarte w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. dopiero w toku rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w czym skarżąca upatruje naruszenie art. 145 ust. 2 p.w.p. Jak wynika bowiem z akt administracyjnych Urząd Patentowy jeszcze przed wydaniem decyzji I instancji pismem z dnia [...] października 2007 (K.3) wyznaczył stronie w trybie art. 145 ust. 2 p.w.p. miesięczny termin do zajęcia stanowiska wobec istnienia przeszkody z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (a więc poinformował, że zgłoszone oznaczenie jest podobne do wcześniejszego znaku [...] zarejestrowanego na rzecz B. S.A.).

Skarżąca, pismem z dnia [...] listopada 2007r. (K.4 akt administracyjnych) udzieliła odpowiedzi na to wezwanie nie zgadzając się ze stanowiskiem organu. Pismem z dnia [...] września 2009r. (K.18) organ odwoławczy po raz drugi, po ograniczeniu wykazu towarów, co nastąpiło już po wydaniu decyzji pierwszej instancji z dnia [...] lipca 2008 r. wezwał stronę na podstawie art. 145 ust. 2 p.w.p. wskazując na przeszkodę z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Strona udzieliła odpowiedź na to wezwanie pismem z [...] grudnia 2009r. (K.20). Zatem zarzut naruszenia przepisu art. 145 ust. 2 p.w.p. nie jest uzasadniony.

Odnosząc się do pozostałych zarzutów skargi stwierdzić trzeba, że również nie zasługują na uwzględnienie. Przedmiotem niniejszej sprawy jest kwestia udzielenia albo odmowy udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy. Przepis art. 245 ust.1 p.w.p. jest przepisem lex specialis do art. 138 k.p.a., a więc Urząd Patentowy działając jako organ odwoławczy jest związany tym uregulowaniem co oznacza, że w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy na podstawie art. 245 ust. 1 p.w.p Urząd Patentowy może utrzymać decyzję w całości albo uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub części, ale przy tym zobligowany jest rozstrzygnąć sprawę, co do istoty w zakresie uchylenia.

W niniejszej sprawie skorzystał z pierwszej możliwości tj. utrzymał zaskarżoną decyzję z dnia [...] lipca 2008r. w mocy.

Zdaniem Sądu zaskarżone rozstrzygnięcie jest zgodne z prawem. W ocenie Sądu, decyzja z dnia [...] lipca 2008 r. jest prawidłowa z powodów w niej wskazanych, co uniemożliwiało wydanie przez Urząd Patentowy działający jako organ odwoławczy decyzji merytoryczno – reformatoryjnej.

Decyzję można uznać za nieprawidłową, gdy postępowanie wyjaśniające lub tylko sama ocena zaskarżonej decyzji wykazały, że narusza ona przepisy prawa materialnego albo jest niezasadna. Z taką sytuacją nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Przeciwnie, w tej sprawie należy wskazać, że na dzień wydania decyzji I instancji istniała przeszkoda do udzielenia prawa ochronnego na zgłoszone oznaczenie mająca oparcie w przepisie art. 131 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 131 ust. 3 p.w.p. Na tej podstawie organ odmówił skarżącej udzielenia prawa ochronnego. Sąd podziela stanowisko organu zawarte w decyzji z [...] lipca 2008 r., gdyż zgłoszony do ochrony znak towarowy jest etykietą nakładaną na towar do oznaczania którego został przeznaczony, powinien zatem zawierać treści zgodne z zawartością opakowania, a więc towarem wymienionym w wykazie. Tymczasem zamieszczony napis w języku włoskim, nawet dla osób nie znających tego języka sugerował, że produkt (napoje alkoholowe, aperitify, likiery, koktajle itp.) jest włoskiego pochodzenia lub jest wytworzony wg formuły własnej.

Jak już podniesiono przepis art. 140 ust. 1 p.w.p umożliwił stronie ograniczenie wykazu towarów na etapie postępowania odwoławczego.

W tym stanie rzeczy Urząd Patentowy działając jako organ II instancji miał obowiązek orzekać w sprawie na podstawie całości zebranego materiału dowodowego.

W tej sprawie, co już podkreślono, jeszcze w toku postępowania przed wydaniem decyzji z dnia [...] lipca 2008r. wskazywana była przez organ przeszkoda rejestracji wynikająca z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. a nadto organ podniósł, że załączony do akt "list zgody" nie eliminuje zaistniałej kolizji z wcześniejszymi prawami.

Utrzymując w mocy decyzję z dnia [...] lipca 2008r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego Urząd Patentowy oparł swoje rozstrzygnięcie na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W ocenie Sądu decyzja z [...] stycznia 2010 r. jest zgodna z prawem.

Ustawa prawo własności przemysłowej zalicza do względnych przeszkód w udzieleniu praw ochronnych do znaku towarowego, a zatem takich które mogą być podstawą odmowy udzielenia praw wyłącznych, przypadki kolizji późniejszego znaku ze znakami, co do których istnieją prawa wcześniejsze, tzw. znaki wcześniejsze.

Urząd Patentowy RP zobowiązany jest do uwzględnienia powołanych w art. 132 ust. 2 p.w.p. względnych przeszkód udzielania praw ochronnych z urzędu, niezależnie od stanowiska uprawnionego ze znaku wcześniejszego.

W ustawie Prawo własności przemysłowej brak jest przepisu dotyczącego wpływu zgody uprawnionego z wcześniejszego prawa na rejestrację znaku zgłoszonego później.

Oznacza to tym samym, że w prawie polskim udzielenie zgody przez uprawnionego ze znaku wcześniejszego na rejestrację późniejszego znaku towarowego jest pozbawione skuteczności prawnej w tym sensie, że nie wiąże Urzędu Patentowego RP. Tego rodzaju zgoda nie obliguje bowiem Urzędu Patentowego RP do przyznania prawa ochronnego na znak późniejszy. Urząd Patentowy RP samodzielnie i we własnym zakresie podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy późniejszy, kierując się w analizowanym zakresie regulacjami przepisu art. 132 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Oznacza to również, iż pomimo wyrażenia zgody przez uprawnionego ze znaku wcześniejszego na rejestrację znaku późniejszego, Urząd Patentowy RP może odmówić tej rejestracji.

W tym sensie na gruncie obowiązującego prawa polskiego listy zgody, których przedmiotem jest wyrażenie zgody przez właściciela znaku wcześniejszego na rejestrację znaku późniejszego, nie mają wpływu na wynik postępowania przed Urzędem Patentowym RP o udzielenie prawa ochronnego do znaku późniejszego. Przyznanie im mocy wiążącej wymagałoby zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej.

Jednocześnie nie można zignorować, że na uwzględnienie wniosku o zarejestrowanie znaku późniejszego mogą mieć wpływ również takie czynniki jak np. powiązania przedsiębiorstw będących stronami listu zgody. W szczególności gdy są to przedsiębiorstwa prawnie, organizacyjnie czy też finansowo powiązane wówczas istnienie listu zgody powinno mieć zasadniczy wpływ na decyzję Urzędu.

W tej sprawie skarżąca podnosiła, że jedynym udziałowcem spółki D. jest bułgarska firma C., której właścicielem jest uprawniona z przeciwstawionych znaków B. SA.

Ponadto wskazała, że firmy te wchodzą w skład Grupy kapitałowej B., nie konkurują ze sobą, nie mają sprzecznych interesów.

W ocenie strony przynależność do tej samej grupy kapitałowej obu zainteresowanych firm sprawa zdaniem strony skarżącej, że nie są spełnione przesłanki celowościowe leżące u podstaw regulacji zawartej w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W związku z tym istnienie więzów kapitałowych, prawnych i gospodarczych pomiędzy członkami ww. grupy b. uzasadniało przyznanie prawa z rejestracji spornego znaku.

W przedmiotowej sprawie podobieństwo towarów nie budzi wątpliwości, bezsporna jest również kwestia podobieństwa oznaczeń. Najbardziej odróżniającym elementem wszystkich przeciwstawianych znaków jest wyraz "[...]". Słowo [...] w spornym oznaczeniu słowno-graficznym zajmuje centralne miejsce, jest napisane dużą czcionką. Natomiast przeciwstawione oznaczenia [...] są znakami słownymi.

Skarżąca nie kwestionuje zresztą podobieństwa przeciwstawionych znaków.

W ocenie Sądu prawidłowe jest stanowisko organu, iż listy zgody na gruncie p.w.p. nie zostały przewidziane przez ustawodawcę w stosunku do znaków pozostających w mocy. Wypowiadał się już w tej mierze Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku w sprawie II GSK 279/07. Należy również podzielić pogląd organu, że listy zgody nie eliminują ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów. W tym zakresie argumentacja Urzędu nie nasuwa zastrzeżeń. Ocena relacji między skarżącą a spółką B. S.A. dokonana przez organ w zaskarżonej decyzji nie nosi znamion oceny dowolnej. Zdaniem Sądu organ prawidłowo również ocenił wpływ listu zgody. Nie mógł ujść i nie uszedł uwadze organu fakt, że obydwa podmioty (strony listu zgody) są w grupie kapitałowej a to na gruncie niniejszej sprawy ma znaczenie przesądzające. Nie występowała bowiem jedynie relacja B. S.A – D. ale dodatkowo: B. S.A. a Grupa Kapitałowa a także D. a Grupa Kapitałowa.

Grupa Kapitałowa w sensie prawnym jest formą integracji kapitałowej i pozakapitałowej samodzielnych przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa cywilnego i handlowego, która obejmuje przedsiębiorcę dominującego, sprawującego kontrolę nad innymi uczestnikami tej wielopodmiotowej organizacji a także podmioty zależne i stowarzyszone.

W tym stanie rzeczy w ocenie Sądu powiązania kapitałowe, organizacyjne oraz osobowe między D. a B. S.A. nie mogą być jedynym argumentem za udzieleniem prawa ochronnego na kolizyjny znak towarowy.

Istnienie tych powiązań w dniu zgłoszenia znaku nie daje bowiem gwarancji, że przez cały okres udzielenia prawa ochronnego będą te powiązania istniały. Są to dwa odrębne podmioty, samodzielne przedsiębiorstwa, które należą do Grupy Kapitałowej B. Udziały w spółkach kapitałowych są zbywalne, co może zmienić stosunki własnościowe, a w konsekwencji zaburzyć harmonijne na dzień zgłoszenia znaku relacje pomiędzy tymi podmiotami.

Stanowisko organu w tym zakresie wzmacnia przedłożona w toku postępowania administracyjnego dokumentacja. Jak wynika bowiem z przedstawionej przez skarżącą kopii wypisu z rejestru sądowego dla C. z dnia [...] sierpnia 2007 r. (wraz z tłumaczeniem) wspólnikami C. Sp. z o.o. z siedzibą w S. jest: B. S.A. oraz E. z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Tak więc ocena relacji pomiędzy podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej nie może pomijać także tej okoliczności, że uprawniona do znaków przeciwstawionych nie jest jedynym udziałowcem bułgarskiej firmy C.

Zdaniem Sądu prawidłowy jest wniosek organu, że w okolicznościach niniejszej sprawy należy uwzględnić również ochronę nabywców (odbiorców) towarów przed wprowadzeniem w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia ze znakiem wcześniejszym (art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Znak towarowy zapewnia nabywcę co do określonych cech danego produktu, chroni go przed błędem co do tych cech. W rozpatrywanej sprawie nie przedstawiono organowi żadnych dowodów na to, że jest gwarantowana jakość produktu oznaczonego spornym znakiem.

Sam fakt istnienia omawianych powiązań (relacji) pomiędzy podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w żadnym razie nie może być uznany za gwarancję jakości produktu oznaczonego spornym znakiem.

Należy podkreślić, że grupy kapitałowe są specyficzną formą działalności gospodarczej, gdzie nadzór korporacyjny jest sprawowany na kilku poziomach – zarówno całej grupy, jak i poszczególnych spółek. Oznacza to, że z samej przynależności do grupy kapitałowej nie można wyprowadzić wniosku, że oznaczenia pochodzące z firm powiązanych nie wprowadzają w błąd odbiorców. W niniejszej sprawie skarżąca nie przedstawiła organowi żadnego dowodu na to, iż jakość produktu oznaczanego spornym znakiem nie ulegnie zmianie.

Argument strony, że spółka B. nie wprowadza na rynek towarów oznaczonych spornym znakiem nie może prowadzić do uwzględnienia skargi, gdyż prawa z przeciwstawionych znaków towarowych nie wygasły, natomiast Urząd Patentowy w toku niniejszej sprawy nie miał obowiązku badać czy B. S.A. używa przeciwstawione znaki. Urząd był związany rejestrem, a tam przedmiotowe znaki figurowały jako istniejące (nie zostały wygaszone ani unieważnione).

Mając na uwadze powyższe, skargę należało na podstawie art. 151 p.p.s.a. oddalić jako, że nie miała usprawiedliwionych podstaw.