Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1278/21
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-10-07 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 października 2021 r. sprawy ze skargi F. GmbH z siedzibą w [...] (Niemcy) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej F. GmbH z siedzibą w [...] (Niemcy) kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Decyzją z [...] marca 2021 r., znak: [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urząd, UP), na podstawie art. 245 ust. 1 w zw. z art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz.1410 oraz z 2015 r. poz. 1266; dalej: p.w.p.), po rozpoznaniu wniosku [...], M., Niemcy (dalej: Zgłaszająca, Spółka, Skarżąca, Strona) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tego samego organu z [...] czerwca 2020 r. odmawiającą udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny: "poIskibus.com", nr [...] utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Do wydania powyższej decyzji doszło w oparciu o następujące ustalenia:

Słowny znak towarowy: "poIskibus.com", pod nr [...], został zgłoszony do Urzędu w celu uzyskania ochrony w dniu [...] października 2013 r. Obejmował wykaz towarów/usług, doprecyzowany wskutek postanowienia UP z [...] lutego 2017r.:

- klasa 35: doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi kupna i sprzedaży pojazdów, doradztwo w zakresie kupna pojazdów, reklama i promocja, wynajmowanie powierzchni reklamowej, informacja o usługach doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługach doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, usługach kupna i sprzedaży pojazdów, usługach doradztwa w zakresie kupna pojazdów, reklamie i promocji, usługach wynajmu powierzchni reklamowej;

- klasa 36: usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń, informacja o usługach ubezpieczeniowych, ubezpieczeniach podróżnych, ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, usługach pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń;

- klasa 37: usługi stacji naprawy pojazdów, usługi naprawy pojazdów mechanicznych, naprawa i instalacja urządzeń samochodowych, usługi instalacyjne części zamiennych w pojazdach, naprawy pojazdów, informacja o naprawach, usługach instalacyjnych, naprawach pojazdów;

- klasa 39: transport, transport pasażerski, usługi transportowe autobusowe, usługi kierowców, wynajmowanie miejsc parkingowych, organizowanie wycieczek, wypożyczanie pojazdów, rezerwacja transportu, informacja o transporcie, rezerwacja miejsc na podróż, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności przewozowej, informacja o transporcie pasażerskim, usługach transportowych autobusowych, usługach kierowców, usługach wynajmu miejsc parkingowych, usługach organizowania wycieczek, usługach wypożyczania pojazdów, usługach rezerwacji transportu, usługach rezerwacji miejsc na podróż, usługach doradztwa w zakresie prowadzenia działalności przewozowej.

Urząd Patentowy decyzją z [...] czerwca 2020 r., w oparciu o art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm) odmówił udzielenia prawa ochronnego na wspomniane oznaczenie słowne "polskibus.com". Stwierdził, że nie posiada ono dostatecznych znamion odróżniających, uznał je za niedystynktywne w rozumieniu art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Urząd uznał także przedmiotowe oznaczenie za niezdolne do odróżniania w obrocie usług w całym zakresie zgłoszenia (art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.), a ponadto za informacyjne w stosunku do usług, dla których zostało zgłoszone (art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.).

Co do kwestii nabycia przez zgłoszony znak wtórnej zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 130 p.w.p. UP uznał, że przedstawione w sprawie materiały dowodowe nie potwierdzają, aby w dacie zgłoszenia oznaczenie słowne "polskibus.com" było identyfikowane jako znak towarowy, a oznaczane nim usługi były wiązane z konkretnym podmiotem gospodarczym. Urząd zaznaczył ponadto, że zasadniczą przeszkodą w ustaleniu, czy zgłoszony znak nabył wtórną zdolność odróżniającą jest fakt, że nadesłane w sprawie materiały dowodowe pochodzą od podmiotu, który wskutek umowy przeniesienia prawa z [...] grudnia 2017 r. stał się nowym uprawnionym do tego zgłoszenia. Spółka nie wykazała asocjacji między znakiem i oznaczanymi usługami jako pochodzącymi od niej, albowiem w momencie daty zgłoszenia, Strona nie miała żadnej styczności ze znakiem, a zatem nie mogła wypracować sobie takiej asocjacji.

Po rozpatrzeniu wniosku Spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy, w tym dowodów w nim zawartych, przeanalizowaniu całego materiału znajdującego się w aktach sprawy, rozważeniu argumentów Strony, UP dopatrzył się spełnienia wszystkich przesłanek, objętych art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., jak i stwierdził również, że Zgłaszająca nie wykazała nabycia przez zgłoszony znak wtórnej zdolności odróżniającej. Nie zostało bowiem wykazane, aby omawiany znak nabrał w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu i w dacie jego zgłoszenia był identyfikowany z konkretnym podmiotem gospodarczym, właściwie identyfikując gospodarcze pochodzenie oznaczanych usług.

Przytaczając treść art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., art. 129 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 p.w.p. UP zauważył, że podstawową przesłanką do udzielania prawa ochronnego na znak towarowy jest posiadanie przez zgłoszone oznaczenie dostatecznych znamion odróżniających. Jest to ogół cech pozwalających zindywidualizować dany towar lub usługę na rynku, wśród towarów lub usług tego samego rodzaju pochodzących od innych podmiotów gospodarczych. Ta właściwość jest warunkiem spełnienia przez znak towarowy funkcji oznaczenia pochodzenia. Wyróżniający charakter znaku towarowego polega więc na tym, że musi mieć cechy, które mogą utkwić w świadomości przeciętnego odbiorcy, jako wskazanie, że towary lub usługi oznaczane w ten sposób pochodzą od konkretnego przedsiębiorstwa. Znak nie może składać się z elementów ściśle opisowych.

Przy ustalaniu zdolności odróżniającej oznaczenia, konieczna jest ocena znaku z punktu widzenia towaru lub usługi i warunków obrotu. Należy wziąć pod uwagę rodzaj oznaczenia, ogólne wrażenie, które dane oznaczenie wywołuje w ramach całości znaku towarowego, naturę zgłoszonych towarów lub usług, warunki ich dystrybucji i sprzedaży, stopień uwagi ich potencjalnych nabywców, a także skutki, jakie wynikać będą z udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy składający się z danego oznaczenia informacyjnego. Należy też uwzględnić interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Interes ten nakazuje wyłączenie od rejestracji oznaczeń opisowych, informacyjnych, gdyż prowadziłaby do monopolizacji używania tych oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców.

Zdaniem UP ocena zdolności odróżniającej jest więc wypadkową dwóch elementów. Z jednej strony forma przedstawieniowa znaku musi być "sama w sobie" na tyle charakterystyczna, aby mogła identyfikować towar (usługę). Z drugiej strony musi zapewniać kupującemu możliwość dokonania wyboru według niej, bez konieczności ustalania pochodzenia towaru lub usługi drogą okrężną (np. przez szukanie na towarze nazwy producenta).

Odwołując się do orzecznictwa, Urząd wyjaśnił, że wyróżniający charakter znaku polega na wyposażeniu znaku w takie cechy, które w świadomości uczestników obrotu gospodarczego w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, że towar w ten sposób oznaczony pochodzi od określonego, tego samego przedsiębiorstwa. Przedmiotem oceny jest zawsze oznaczenie jako całość. Oceny dostatecznych znamion odróżniających dokonuje się zawsze przy uwzględnieniu towarów i usług, do oznaczania których przeznaczone jest dane oznaczenie i z pozycji przeciętnego, należycie poinformowanego, dobrze zorientowanego i rozsądnego konsumenta, czy znak mógłby stanowić dostateczną podstawę dla zidentyfikowania towarów i usług, jako pochodzących od jednego, stałego i zawsze od tego samego producenta.

W niniejszej sprawie do relewantnego kręgu odbiorców usług oznaczonych znakiem objętym zgłoszeniem UP zaliczył ogół społeczeństwa. Uznał, że krąg odbiorców jest praktycznie nieograniczony czynnikami obiektywnymi, jak wiek, czy wykształcenie. Do kręgu odbiorców usług objętych zgłoszeniem, potraktowanych jako usługi reklamowe, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ubezpieczeniowe i finansowe, usługi transportowe i w zakresie naprawy pojazdów Urząd zaliczył zarówno odbiorców profesjonalnych, jak i zwykłych konsumentów nie należących do grona profesjonalistów. Przyjął, że usługi objęte zgłoszeniem nie mają wyjątkowego czy ściśle specjalistycznego charakteru, a poziom uwagi obu grup odbiorców uznał jako przeciętny, czyli, że odbiorcą usług wymienionych w zgłoszeniu jest przeciętny polskojęzyczny konsument, który jest osobą w miarę uważną i rozważną i w miarę dobrze poinformowaną.

Co do kwestii postrzegania przez odbiorców ww. oznaczenia za istotne uznał, że jest to znak słowny.

Analizując oznaczenie "polskibus.com" wskazał, że znak ten składa się z prostego połączenia dwóch słów mających określone znaczenie w języku polskim. Stanowi połączenie przymiotnika "polski" z rzeczownikiem "bus". Pierwszy człon wyrażenia - przymiotnik "polski" definiowany jest jako dotyczący Polski lub Polaków, pochodzący z Polski. Natomiast drugi człon - rzeczownik "bus" stanowi potoczną nazwę słowa "autobus", definiowanego jako duży pojazd przeznaczony do przewożenia kilkudziesięciu osób, służący do komunikacji miejskiej lub międzymiastowej. Trzeci element oznaczenia skrót "com" wskazuje na domenę internetową najwyższego poziomu przypisaną do wykorzystywania jej w celach biznesowych i komercyjnych.

Zdaniem UP budowa gramatyczna analizowanego oznaczenia, mimo łącznego zapisu użytych w nim słów, wyraża określony przekaz znaczeniowy, który ma charakter informacyjny. Zrozumienie frazy "polskibus.com" nie wymaga od przeciętnego użytkownika obrotu przeprowadzania żadnego głębszego procesu myślowego, gdyż stanowi zestawienie słów powszechnie zrozumiałych. Dlatego oznaczenie "polskibus.com" wyraża prosty przekaz, który odnosi się do pojazdu autobusowego pochodzącego z Polski czyli o polskim autobusie, stanowiąc informację, która określa rodzaj pojazdu (bus), jego przynależność geograficzną (polski) oraz odniesienie do domeny najwyższego poziomu "com", w całości wskazując na adres internetowy. Zauważył, że podaną interpretację oznaczenia zdawała się potwierdzać Spółka, przy czym ocenę dystynktywności tego oznaczenia względem usług objętych zgłoszeniem przez przeciętnego konsumenta wiązała z myślowym przyporządkowaniem frazy "polskibus.com" z jej aktywnością gospodarczą - na rynku jest obecna od [...] lutego 2011 r.

Jednak w ocenie organu argument ten odnosił się do nabycia przez znak charakteru odróżniającego w wyniku jego używania czyli nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Natomiast ocena pierwotnej zdolności odróżniającej oznaczenia wymaga, aby znak "sam w sobie", czyli samoistnie i w oderwaniu od okoliczności związanych z jego stosowaniem w obrocie, mógł stanowić oznaczenie zdolne do identyfikowania pochodzenia oznaczanych towarów lub usług.

Dlatego co do pierwotnej (samoistnej) zdolności odróżniającej "polskibus.com", według UP oznaczenie to oceniane przez pryzmat usług, dla których zostało zgłoszone, wykazuje charakter ogólnoinformacyjny. Nie dopatrzył się Urząd fantazyjnego charakteru tego oznaczenia. Uznał, że wyrażenie to w sposób bezpośredni wskazuje na usługi dotyczące przewozu polskimi autobusami. Podkreślił, że zakres przedmiotowy zgłoszonych usług jest szeroki i odnosi się do kilku sfer działalności gospodarczej: pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, reklama, ubezpieczenia, transport czy naprawa pojazdów, i równocześnie na tyle ogólny i otwarty, że cechy i charakter tych usług w sposób swobodny umożliwiają przypisanie im związku z wartością semantyczną znaku, która wprost odnosi się do przewozu-transportu polskimi autobusami.

W odniesieniu do usług z klasy 35, jak: doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, informacja o usługach doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługach doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, usługach kupna i sprzedaży pojazdów, usługach doradztwa w zakresie kupna pojazdów, reklamie i promocji, usługach wynajmu powierzchni reklamowej, oraz reklama i promocja, wynajmowanie powierzchni reklamowej UP stwierdził, że usługi te mogą być realizowane w związku z polskimi busami. Oznaczenie to, we wskazanym zakresie, może dotyczyć usług w zakresie doradztwa w zakresie prowadzenia i organizowania działalności gospodarczej, których przedmiotem mogą być pojazdy autobusowe z Polski. Podobnie usługi w zakresie informacji o tych usługach mogą być świadczone w związku z polskimi autobusami. Analogicznie usługi w zakresie reklamy i promocji mogą dotyczyć polskich autobusów.

Z kolei co do usług z klasy 35, jak: usługi kupna i sprzedaży pojazdów, doradztwo w zakresie kupna pojazdów, uznał, że mogą być realizowane w związku z polskimi busami. Oznaczenie to jasno wskazuje na przedmiot tych usług, gdyż odnosi się do pojazdów, a zatem wskazuje wprost na usługi kupna-sprzedaży polskich busów czy doradztwa w tym zakresie, co oznacza, że oznaczenie to wywołuje bezpośredni związek z charakterem tych usług.

Co do usług zgłoszonych w klasie 36: usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń, informacja o usługach ubezpieczeniowych, ubezpieczeniach podróżnych, ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, usługach pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń, UP także uznał, że ww. oznaczenie wskazuje, iż zakres przedmiotowy tych usług może odnosić się do polskich busów. Wskazane usługi są bowiem świadczone również w związku z ubezpieczeniem pojazdów i podróżnych.

Z kolei w odniesieniu do wszystkich usług zgłoszonych w klasie 37, a także wszystkich usług zgłoszonych w klasie 39, zdaniem UP oznaczenie wprost odnosi się do przedmiotu tych usług.

Urząd wyjaśnił, że ocena opisowości oznaczenia odbywa się na trzech płaszczyznach: aktualności, konkretności i bezpośredniości. Aktualność sprowadza się do ustalenia, czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno być dostępne dla wszystkich jego uczestników. Zdaniem UP wyrażenie "polskibus.com", rozpatrywane w funkcji znaku towarowego, jest obiektywnie przydatne do opisu wymienionych powyżej usług, może zostać użyte do przekazania odbiorcom informacji o ich cechach i tym samym powinno pozostać dostępne dla wszystkich uczestników obrotu, choćby po to, aby mogło być wykorzystywane jako element większej całości przedstawieniowej danego oznaczenia, zawierającego także jakąś bardziej wyróżniającą część.

Reguła konkretnej opisowości rozumiana, że wyłączony z rejestracji jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony, ma także zastosowanie do ocenianego oznaczenia, które wskazuje na właściwości objętych nim usług. Z kolei bezpośredniość pojmowana, że znak opisowy przekazuje informację o cechach konkretnego towaru wprost, wyraźnie i jednoznacznie, a nie drogą skojarzeń, również odnosi się do ww. oznaczenia. Percepcja przedmiotowego oznaczenia wprost, wyraźnie i jednoznacznie, w sposób niewymagający złożonej dedukcji prowadzi przeciętnego odbiorcę do powzięcia informacji o cechach wskazanych powyżej usług, nie zaś do skojarzenia oznaczenia z konkretnym przedsiębiorcą.

Organ nie zgodził się ze Stroną, że ww. oznaczenie, chociaż wprost odnosi się do autobusu pochodzącego z Polski, to jednak co do usług objętych zgłoszeniem, będzie odbierane w oderwaniu od jego zasadniczego znaczenia i może wywoływać wśród odbiorców wiele skojarzeń, bliżej nie określonych.

Urząd zaś przyjął, że świadczenie i oferowanie wszystkich usług objętych zgłoszeniem, odbywać się będzie pod zgłoszonym znakiem czyli pod nazwą, która ma określone i jednoznaczne znaczenie i będzie ukierunkowywać odczucia odbiorców w tym samym kierunku, co znaczenie tej nazwy. Dlatego oznaczenie wykazuje charakter dalece informacyjny w odniesieniu do usług objętych zgłoszeniem punktu z widzenia przeciętnego odbiorcy i w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. nie nadaje się do ich odróżniania w obrocie, i składa się wyłącznie z elementów służących w obrocie do wskazania przedmiotu usług nim oznaczanych. Wystarczy przy tym, że oznaczenie takie będzie stanowić opis nawet jednej właściwości towarów, dla których oznaczania ma być przeznaczone.

Zdaniem Urzędu omawiane oznaczenie w kontekście usług objętych zgłoszeniem rodzi bezpośrednie skojarzenia z właściwością tychże usług, która jest związana z polskimi autobusami (polskimi busami, busami z Polski). Wszystkie usługi szczegółowo wymienione w wykazie, funkcjonując w obrocie pod znakiem "polskibus.com" będą wiązane z przekazem znaczeniowym znaku wywoływanym przez znaczenie użytych w nim słów, które wskazuje wprost na polskiego busa. Oznacza to, że usługi oznaczane zgłoszonym znakiem będą wprost odnoszone do warstwy znaczeniowej słów "polskibus.com" zwłaszcza, że usługi te są oferowane pod tym znakiem, nie zaś w oderwaniu od niego.

Zatem oznaczenie to z uwagi na jedynie słowny charakter, UP uznał za niedystynktywne w rozumieniu art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

Według Urzędu bez znaczenia dla zdolności odróżniającej analizowanego oznaczenia pozostawał łączny zapis słów użytych w znaku. Oznaczenie to bowiem nie tworzy neologizmu o fantazyjnym charakterze; zawarte w nim słowa mają określone znaczenie informacyjne.

Urząd zanegował też, jakoby siła odróżniająca ww. oznaczenia miała tkwić w jego formie przedstawieniowej, albowiem jest to znak słowny, w którym trudno doszukiwać się szczególnej formy zapisu. Zestawienie użytych w nim słów nie tworzy sztucznego pod względem językowym połączenia powszechnych słów, gdyż jest to poprawnie gramatyczny zwrot, nie wykazujący cech fantazyjnego neologizmu językowego. Sam fakt zapisu tych słów w postaci neologizmu językowego nie skutkuje utworzeniem oznaczenia fantazyjnego, gdyż wywierane przezeń całościowe wrażenie w dalszym ciągu umożliwia odczytanie jego znaczenia dokładnie w taki sam sposób niż gdyby zapisać je oddzielnie.

W ocenie Urzędu zgłoszony znak słowny nie posiada żadnego czynnika abstrakcyjnego, który byłby w stanie przyciągnąć uwagę odbiorców jako wskazówka pochodzenia usług objętych zgłoszeniem. Przeciętny odbiorca nie będzie w stanie powiązać tak skonstruowanego oznaczenia z jakimkolwiek podmiotem na rynku i określić pochodzenia gospodarczego oznaczanych nim usług.

Zatem omawiane oznaczenie, jako znak słowny, nie posiada samoistnej zdolności odróżniającej, ponieważ nie umożliwia nabywcy skojarzenia usług z konkretnym podmiotem, nie daje możliwości odróżnienia usług Spółki, od usług tego samego rodzaju pochodzących od innych podmiotów gospodarczych. Oznaczenie to dla wszystkich usług objętych zgłoszeniem pozostaje informacyjne, albowiem rodzaj i charakter usług pozwala na przypisanie im informacji o usługach przewozu polskimi autobusami. Konsument widząc samoistne oznaczenie słowne "polskibus.com" nie powiąże ich z konkretnym przedsiębiorcą, a jedynie odczyta informację, iż usługi te odnoszą się bądź są związane z pochodzeniem autobusów z Polski, co czyni ten znak pozbawiony zdolności odróżniającej. Przeciętny odbiorca, przez pryzmat zgłoszonych usług przeprowadzi proces myślowy, nie wymagający większego zaangażowania umysłowego i natychmiast skojarzy przedmiotowe oznaczenie z rodzajem, funkcją i przeznaczeniem oznaczonych nim usług. Organ nie zgodził się ze Stroną, że oznaczenie to posiada dostateczny stopień fantazyjności. Jego zdaniem wykazuje na tyle bezpośredni związek z usługami, dla których zostało przeznaczone, że dojście do takich wniosków nie wymaga od przeciętnego odbiorcy nadmiernego zaangażowania myślowego czy wnikliwej dedukcji, gdyż z oznaczenia "polskibus.com" bezpośrednio da się odczytać związek oferowanych usług ze znaczeniem tego oznaczenia bez powiązania ich z konkretnym przedsiębiorcą.

Dlatego UP przyjął, że omawiane oznaczenie nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej. W oznaczeniu tym brakuje jakiegokolwiek wskazania na gospodarcze pochodzenie usług. W warstwie przedstawieniowej tak skonstruowanego oznaczenia nie występują żadne fantazyjne elementy, które w sposób niebudzący wątpliwości pozwoliłyby odbiorcom na świadome i nieobarczone błędem powiązanie usług ze Zgłaszającym, jako podmiotem je oferującym. Jako całość przedmiotowe oznaczenie nie zawiera w sobie żadnej informacji, która zmuszałaby odbiorców do nawet minimalnego wysiłku umysłowego zmierzającego do odtworzenia znaczenia tego wyrażenia. Daje się ono odczytać natychmiast. Zapisanie przedmiotowego oznaczenia w postaci połączenia dwóch wyrazów w jeden tj., utworzenie neologizmu, czyli słowa nie występującego w całości np. w słowniku, również nie nadaje całemu oznaczeniu zdolności odróżniającej. W tym wypadku dany neologizm językowy ma charakter opisowy w stosunku do usług objętych zgłoszeniem.

Urząd przypomniał, że w celu dokonania oceny, czy dany znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego, należy wziąć pod uwagę wywierane przezeń całościowe wrażenie. Nie stoi to jednak na przeszkodzie dokonaniu na wstępie sukcesywnej analizy poszczególnych elementów użytych w celu przedstawienia tego znaku towarowego, co Urząd uczynił. Doprowadziło to UP do wniosku, że postać ww. oznaczenia nie jest wystarczająco charakterystyczna, aby zapewnić nabywcy trafność wyboru ze względu na pochodzenie usług. Wobec powyższego zgłoszone oznaczenie nawet bez uwzględnienia kwestii opisowości nie pozwala na odróżnianie w obrocie usług objętych zgłoszeniem. Stąd potencjalni odbiorcy bez trudu odczytają znak jako "polskibus.com", czyli jako polski autobus lub autobus z Polski, gdyż wymowa i znaczenie znaku niezależnie od pisowni łącznej lub rozdzielnej są tożsame.

Wobec powyższego UP podtrzymał zaskarżoną decyzję, gdyż zgłoszone oznaczenie, jako znak słowny, nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej, co realizuje przesłanki art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p.

Co do wtórnej zdolności odróżniającej, którą, zdaniem Spółki, omawiany znak słowny miał nabyć wskutek długotrwałego używania, w rozumieniu art. 130 p.w.p. w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., Urząd nie podzielił argumentacji Strony, mimo dołączenia do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dodatkowych dowodów.

Urząd podkreślił, że wtórna zdolność odróżniająca to sytuacja, kiedy oznaczenie, które początkowo nie posiadało cech znaku towarowego w następstwie intensywnego używania i dużej popularności zaczyna konsumentom kojarzyć się z określonym przedsiębiorcą. Wtórna zdolność odróżniająca może być nabyta jedynie w przypadku oznaczeń, które pozbawione są konkretnej zdolności odróżniającej, a nie abstrakcyjnej zdolności odróżniającej, co dotyczy analizowanego oznaczenia. Przy tym oznaczenie przed datą zgłoszenia znaku towarowego musi uzyskać charakter odróżniający w następstwie jego używania, co w niniejszej sprawie nakazywało ustalenie, czy omawiane oznaczenie nabyło zdolność odróżniającą przed [...] października 2013 r., co wynika z art. 130 p.w.p.

Wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej wymaga też, aby towar oznaczony znakiem towarowym został wprowadzony na rynek i był dostępny dla konsumentów. Używanie skutkować ma tym, że odbiorcy towarów zaczną postrzegać dane oznaczenie jako identyfikujące pochodzenie towarów z konkretnego źródła, a nie oznaczenie niedystynktywne. Jeżeli zatem zgłaszający wykaże, że nastąpiła zmiana w odbiorze oznaczenia przez relewantnych odbiorców przed datą zgłoszenia znaku towarowego, to przepis art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 p.w.p., ustanawiający bezwzględną przeszkodę rejestracji, nie będzie miał zastosowania.

Wtórna zdolność odróżniająca jest okolicznością faktyczną, która powinna być wykazana przez zgłaszającego i podlega ocenie na podstawie dowodów, przy czym ciężar dowodu co do jej nabycia spoczywa na zgłaszającym dane oznaczenie.

Urząd powołując się na orzecznictwo, podał że dla oceny wykształcenia wtórnej zdolności odróżniającej w wyniku używania oznaczenia niezbędne jest wykazanie, że kojarzone jest ono przez odbiorców tylko i wyłącznie z towarami pochodzącymi od konkretnego przedsiębiorcy, który tego oznaczenia używa na rynku. Do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego prowadzi jedynie długotrwałe używanie w obrocie oznaczenia w funkcji znaku towarowego w taki sposób, by odbiorcy (konsumenci) identyfikowali tak oznaczone towary lub usługi jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa.

Przy ocenie, czy dany znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą poprzez używanie, należy wziąć pod uwagę w szczególności: udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku towarowego, wysokość nakładów przedsiębiorstwa związanych z jego promocją, udział rynkowy lub proporcję zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, jak również opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych zrzeszeń zawodowych. Takie okoliczności faktyczne, jak: długotrwałość używania znaku przed zgłoszeniem do rejestracji, duża intensywność reklamy towarów opatrzonych znakiem potwierdzona wydatkami w kolejnych latach, wielka ilość towarów opatrzonych znakiem wprowadzonych do obrotu, powszechny sposób dystrybucji - są okolicznościami, z których można wyprowadzić wniosek o powstaniu wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, które pierwotnie nie mogłoby uzyskać ochrony jako znak towarowy. Jeżeli na podstawie powyższych czynników, właściwy organ ustali, że dana grupa osób lub przynajmniej znaczna jej część, identyfikuje towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa ze względu na znak towarowy, musi on stwierdzić, że oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniająca.

Analiza materiału dowodowego przedstawionego przed wydaniem wcześniejszej decyzji nie potwierdziła nabycia przez zgłoszony znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej. Strona nie przedstawiła żadnego bezpośredniego dowodu rozpoznawalności znaku "polskibus.com" wśród relewantnego kręgu odbiorców, przy czym arkusz zawierający badanie opinii konsumenckiej z lat 2016-2017, na którym wskazano nazwy "polskibus.com" oraz "polskiBus.com" nie potwierdzały, jakiego znaku dotyczyło to badanie. Brakowało również materiałów dowodowych potwierdzających udział w rynku; nie spełniały tej wymogu przedstawione artykuły prasowe. Zabrakło też dowodów wskazujących na intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość używania znaku, kwoty zainwestowania przez przedsiębiorstwo w promocję znaku, oraz danych wskazujących na odsetek osób danej kategorii, które ze względu na znak identyfikują usługi jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa.

Z przedłożonego w sprawie materiału dowodowego wynikało, że zawarte w nich informacje nie dotyczą danych, istotnych z punktu widzenia oceny dowodów na wtórną zdolność odróżniającą oznaczenia. Spółka nie dostarczyła również żadnych oświadczeń stosownych izb handlowych i przemysłowych bądź innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych. Odnośnie dowodu wskazującego na brak wcześniejszego używania w obrocie frazy "polskibus.com", tj. przed datą wejścia na polski rynek przewoźnika P.(przed [...] lutego 2011 r.), UP zgodził się, że fraza "polskibus.com", w takiej konfiguracji, nie była wcześniej używana w Internecie. Ale z faktu, że określony podmiot jako pierwszy na rynku użył takiej frazy nie można wyciągnąć wniosku, że fraza ta nabrała zdolności odróżniającej jako znak towarowy. Niemniej okoliczność ta w pewnym stopniu wywiera wpływ na powstanie więzi między oznaczeniem a usługą, jako pochodzącej od konkretnego przedsiębiorcy ale tylko wtedy gdy żaden inny uczestnik obrotu nie opatrywał swoich towarów takim samym oznaczeniem w okresie przed zgłoszeniem oznaczenia do rejestracji. Jest to okoliczność, która otwiera możliwość wykazania nabycia przez znak asocjacji z konkretnym przedsiębiorcą. Niemniej okoliczność ta nie była decydująca o nabyciu przez znak wtórnej zdolności odróżniającej.

Gdyby bowiem oznaczenie to, przed datą jego zgłoszenia do ochrony było równolegle używane w charakterze opisowym przez innych przedsiębiorców, wówczas nie mogłoby nabrać wtórnej zdolności odróżniającej.

Mimo uzupełnienia materiału dowodowego przez Spółkę (o wydruki prasowe, wydruki opinii użytkowników z ogólnodostępnych serwisów internetowych, oraz zrzuty ekranu z filmów promocyjnych dostępnych na serwisie Youtube, ze wskazaniem daty publikacji oraz ilości odsłon), UP stanął na stanowisku, że materiał ten nadal był niewystarczający do wykazania nabycia przez znak zdolności odróżniającej. Ponadto, na materiałach widoczne jest co do zasady oznaczenie ukazujące znak w pewnej szacie graficznej. Dlatego dowody te nie pozwalają ustalić, że znaczna część odbiorców identyfikuje usługi oznaczone znakiem "polskibus.com" w wersji słownej, jako pochodzące z konkretnego komercyjnego źródła - od Spółki. Ponadto z dołączonych dowodów wynikało jednoznacznie, że oznaczenie "polskibus.com" pojawiało się w reklamie w wersji słowno-graficznej w latach 2011, 2012 i 2013. Od 2018 r. nie było już w obrocie autobusów z nazwą "polskibus.com", gdyż zastąpiono je autobusami "F.", a nazwa: "polskibus.com" nie była już w obrocie. Co do danych, które dotyczą okresu sprzed daty zgłoszenia ww. oznaczenia, a także danych ze stycznia 2014 r., które według UP odnosiły się też do okresu sprzed daty zgłoszenia, organ przyjął, że dotyczą innego podmiotu, tj. pierwotnego zgłaszającego ([...]), co oznacza, że Spółka nie może powoływać się na nie w aspekcie wykazania nabycia przez znak zdolności odróżniającej na skutek używania, gdyż podmiot ten nie używał tego znaku.

Ponadto wpisy dotyczące opinii użytkowników nie potwierdzały, której kategorii znaku dotyczyły. Pasażerowie przejazdów realizowanych autokarami "[...]" mieli bowiem do czynienia z wersją słowno-graficzną znaku i trudno jest ustalić, że wpisy te potwierdzają znajomość słownego oznaczenia "polskibus.com". Odnośnie wypowiedzi właściciela P. S., że w dacie zgłoszenia przedmiotowego oznaczenia fraza "polskibus.com" była używana na autokarach dalekobieżnych jako element słowno-graficznego znaku P.., a od początku działalności firmy do końca 2013 r. przewieziono 5 milionów pasażerów, nie oznacza mimo to, że taka liczba konsumentów identyfikowała słowne oznaczenie "polskibus.com", jako znak towarowy.

Organ, po analizie całokształtu materiału dowodowego, nie stwierdził, aby w dacie zgłoszenia przedmiotowego oznaczenia ([...] października 2013 r.), wytworzyła się w odczuciu odbiorców asocjacja tego oznaczenia z konkretnym podmiotem gospodarczym, a jeżeli już to nie ze Spółką. Nie można bowiem mówić o wytworzeniu się więzi oznaczenia "polskibus.com" z obecnym Zgłaszającym (Spółką) w dacie zgłoszenia tego oznaczenia, albowiem zaczął on mieć kontakt ze znakiem po długim okresie od daty zgłoszenia, co potwierdza chociażby zmiana podmiotowa w zakresie uprawnionego do przedmiotowego oznaczenia, która nastąpiła [...] grudnia 2017 r. Natomiast ocena wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia jest wynikiem rzeczywistego i konsekwentnego używania przez określonego przedsiębiorcę danego oznaczenia, w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów bądź usług. Używanie zaś oznaczenia ma umożliwiać utrwalenie więzi pomiędzy nim a towarem. Oznaczenie, nabywa zdolność odróżniającą, gdy jest w stanie identyfikować towar jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy. Dopiero w roku 2016 P. nawiązał współpracę z niemieckim przewoźnikiem F., i od tego czasu w ramach siatki połączeń F. były sprzedawane bilety na zagraniczne trasy P., natomiast P. sprzedawał bilety na połączenia F. skomunikowane z przesiadką w B., m.in. do Z., A. i B.. Ponadto, co bardzo istotne, połączenia F. w Polsce, które są obsługiwane przez [...] (pierwotny zgłaszający), realizowane są za pomocą autokarów, które dawniej jeździły w barwach P.. Dnia [...] grudnia 2017 podano do wiadomości publicznej o przejęciu siatki połączeń P.przez niemieckiego przewoźnika F.. Natomiast w 2018 r. nastąpił proces rebrandingu, w ramach którego przemalowano czerwone autokary w zielono-pomarańczowe barwy F., zmieniono system wyszukiwania połączeń i sprzedaży biletów, integrując go ze stroną internetową F..

Z powyższego wynika zatem, że oznaczenie "polskibus.com" na 2,5 roku przed datą zgłoszenia tj. od lutego 2011 roku było używane przez firmę [...] Spółka z o.o., nie zaś przez Stronę.

Organ też zaznaczył, że przedłożony w sprawie materiał dowodowy, również nie dowodził, aby omawiane oznaczenie w dacie jego zgłoszenia było identyfikowane w obrocie z konkretnym podmiotem, którym wówczas była firma [...] z o.o. Owszem, dowody odwołujące się do okresu sprzed daty zgłoszenia wskazują na używanie oznaczenia "polskibus.com" przez ostatnio wymienioną firmę, co z oczywistych względów uniemożliwia ich powiązanie z podmiotem (Spółką), który dopiero 4 lata po dacie zgłoszenia tego oznaczenia nabył do niego prawo. Podkreślił UP, że w tym wypadku podmiot ten nie jest w żadnym razie następcą prawnym pierwotnego uprawnionego lecz pod względem organizacyjnym i prawnym stanowi całkowicie odrębny byt prawny. Nie ma zatem mowy o kontynuacji podmiotowej. Podmiot ten nie może zatem skutecznie wywodzić nabycia przez ten znak wtórnej zdolności odróżniającej, albowiem w dacie jego zgłoszenia nie miał do czynienia ze znakiem, a zatem nie może się powoływać na dowody, które wskazują na używanie tego oznaczenia przez odrębny pod względem prawnym podmiot gospodarczy, którym wówczas była wymieniona już spółka.

W ocenie Urzędu takie stanowisko uzasadnia również treść art. 130 p.w.p., który odwołuje się do nabycia przez oznaczenie charakteru odróżniającego w następstwie jego używania w przeciętnych warunkach obrotu, ale przed datą zgłoszenia. Skoro chodzi o używanie oznaczenia w obrocie przed datą zgłoszenia, to należy odnieść rezultaty tego używania do spersonalizowanego podmiotu, który w tym momencie nie jest już uprawnionym do tego oznaczenia, albowiem zbył to prawo na rzecz innego, pod względem organizacyjnym i prawnym podmiotu gospodarczego. Nie ma zatem możliwości, aby prawnie odrębny podmiot mógł powoływać się na asocjację, jaka mogła ewentualnie nastąpić w dacie zgłoszenia między podmiotem, który wówczas używał ten znak, a podmiotem, który nabył prawo do tego oznaczenia w drodze umowy przeniesienia prawa. Dla stwierdzenia nabycia wtórnej zdolności odróżniającej konieczne jest istnienie jednoznacznego związku między danym znakiem a oznaczonym przedsiębiorcą. Z treści art. 130 p.w.p., który zawiera pewien wyjątek od zastosowania art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., przy wykazaniu wtórnej zdolności odróżniającej obowiązuje zasada konkretnego podmiotowego odniesienia. Wtórna zdolność odróżniająca ze swej istoty ma konkretne podmiotowe odniesienie i tylko dla podmiotu, którego konkretnie dotyczy, rodzi skutek określony w art. 130 zd. 2 p.w.p. Urząd podkreślił, że wtórna zdolność odróżniająca oznaczenia uzasadnia udzielenie zgłaszającemu prawa ochronnego na znak towarowy w postaci takiego oznaczenia wyłącznie wtedy, gdy uznanie tego oznaczenia za oznaczenie tożsamości zgłoszonych towarów lub usług nastąpiło na jego właśnie rzecz. Wtórna zdolność odróżniająca ze swej istoty ma więc konkretne podmiotowe odniesienie, i tylko dla towarów lub usług, których konkretnie dotyczy rodzi skutek określony w art. 130 zd. 2 pwp.

Organ podniósł, że załączone do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dowody, pochodziły z okresu po dacie zgłoszenia, a więc również z tego względu nie można ich uznać za miarodajne dla ustalenia nabycia przez przedmiotowe oznaczenie zdolności odróżniającej w dacie jego zgłoszenia.

Odnosząc się natomiast do dowodów, które dotyczą lub odnoszą się do okresu sprzed daty zgłoszenia znaku do ochrony, również okazały się być niewystarczające dla wykazania nabycia przez zgłoszony znak wtórnej zdolności odróżniającej. Materiał ten bowiem nie spełnia kryterium podmiotowego odniesienia albowiem wskazuje na związek oznaczenia z pierwotnym uprawnionym nie zaś z obecnym zgłaszającym. Ponadto z materiałów wynika, że owe odniesienie koncentruje się wyłącznie na wybranym zakresie usług, które dotyczą usług w zakresie transportu pasażerskiego na liniach dalekobieżnych. W świetle przedstawionych dowodów należy zatem stwierdzić, że Spółka podjęła próbę wykazania nabycia przez zgłoszony znak zdolności odróżniającej w sposób wtórny, jedynie w odniesieniu do części usług objętych zgłoszeniem, co równocześnie wyraźnie ogranicza możliwość zastosowania w niniejszej sprawie wyjątku określonego w art. 130 p.w.p.

Wtórna zdolność odróżniająca ma konkretne przedmiotowe odniesienie i dotyczy tylko tych towarów lub usług, dla których wykazano, że dany znak ma konkretne podmiotowe odniesienie. Ideą wtórnej zdolności odróżniającej jest wytworzenie się najpóźniej w dacie zgłoszenia znaku, do ochrony asocjacji między znakiem a towarami lub usługami i podmiotem wprowadzającym je na rynek. W przedmiotowej sprawie w dacie zgłoszenia znaku tym podmiotem był [...] z o.o. Dlatego też podmiot, który już po dacie zgłoszenia znaku (w tym wypadku aż 4 lata po tej dacie) wskazuje na nabycie przez ten znak wtórnej zdolności odróżniającej, nie mając do czynienia z tym oznaczeniem przed datą jego zgłoszenia, nie jest zdolny wykazać, że wytworzyła się asocjacja między nim a znakiem i oznaczanymi przezeń usługami. Zdaniem Urzędu nie można oczekiwać, że podmiot, który przed datą zgłoszenia znaku nie miał styczności z tym oznaczeniem wykaże, że czynił działania na poczet wypracowania związku (asocjacji) między znakiem, a handlowym pochodzeniem usług. Taki związek mógł wypracować jedynie podmiot, który odpowiednio intensywnie i wystarczająco długo jeszcze przed datą zgłoszenia czynił działania zmierzające do postrzegania oznaczenia jako znaku towarowego, który identyfikuje pochodzenie oznaczanych usług z konkretnym podmiotem gospodarczym.

W opinii UP w nadesłanych materiałach zabrakło bezpośredniego dowodu rozpoznawalności słownego znaku wśród relewantnego kręgu odbiorców, tj. np. w postaci badania opinii publicznej, jakichkolwiek danych porównawczych, które pozwoliłyby ustalić, jaki jest udział w rynku usług świadczonych pod tym oznaczeniem i jaki procent osób identyfikuje te usługi jako pochodzące od konkretnego przedsiębiorcy – Strony. Brak jest też danych porównawczych, ilu odbiorców korzystało w poszczególnych latach z usług tego przewoźnika, jaka była intensywność reklamowania tych usług, czy też poziom sprzedaży biletów na przewóz osób, albo naprawie pojazdów (nadesłano jedynie arkusz badania konsumenckiego za lata 2016-2017, czyli pod dacie zgłoszenia). Nie wskazano też, jakie konkretnie usługi są oferowane przez Spółkę pod oznaczeniem "polskibus.com", ani nie przedstawiono dowodów handlowych np. faktur, czy też innych potwierdzeń sprzedaży składowych transportu, np. umów, faktur z zakładem naprawczym pojazdów, które wskazywałaby na fakt łączenia usług świadczonych pod oznaczeniem "polskibus.com" ze Stroną.

Urząd w pełni podziela zatem wcześniejsze stanowisko, że przedstawione dowody, włączając w to dowody przedstawione na etapie odwoławczym, nie wskazują, że pomiędzy znakiem towarowym "polskibus.com", a Spółką wytworzyła się relacja, która dla przeciętnego odbiorcy usług objętych zgłoszeniem, sklasyfikowanych w klasach 35, 36, 37 i 39, przestaje być anonimowa. W istocie zatem to nie Spółka lecz firma [...] Sp. z o.o. z W. mogła ewentualnie wypracować taką spersonalizowaną asocjację z oznaczeniem "polskibus.com", jednak i w tym wypadku dowody tego nie potwierdzają. Cociaż znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, może być przedmiotem używania jako część zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z takim znakiem, to wciąż do celów rejestracji tego znaku jako odrębnego znaku towarowego zgłaszający powinien przedstawić dowód, że sam ten znak, z pominięciem wszelkich innych znaków towarowych, które również mogą być obecne, wskazuje, iż dane towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa.

Organ zgodził się, że przedsiębiorcą, który może starać się wykazać długotrwałe używanie w obrocie oznaczenia w funkcji znaku towarowego w taki sposób, by odbiorcy (konsumenci) identyfikowali tak oznaczone towary lub usługi jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa jest, co do zasady podmiot, który posługiwał się tym oznaczeniem w obrocie przed datą zgłoszenia. Wyjątek stanowić może wykazanie następstwa prawnego między obecnym a pierwotnym uprawnionym, czego nie dopatrzył się UP w okoliczności przedmiotowej sprawy, albowiem Spółka nabyła prawo do zgłoszenia na podstawie umowy przeniesienia prawa do znaku towarowego, jako osoba prawna stanowiąca odrębny byt prawny.

Zagadnienie wtórnej zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 130 p.w.p. jest immanentnie związane z wykazaniem używania oznaczenia w sposób rzeczywisty, konsekwentny i długotrwały w zwykłych warunkach obrotu w charakterze znaku towarowego. Zgłaszający jest więc zobowiązany do przedstawienia dowodów, że znak zaczął identyfikować dany produkt jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa czyli od niego. Urząd stwierdził, że Zgłaszająca tej okoliczności nie wykazała, szczególnie mając na uwadze datę [...] października 2013r.

Urząd w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, nie stwierdził, że odbiorca identyfikuje pochodzenie danych usług w znaczeniu konkretnym, łącząc przedmiotowe oznaczenie "polskibus.com" z konkretnym przedsiębiorcą, tj. Spółką, co równocześnie wyklucza uznanie, że oznaczenie w dacie jego zgłoszenia nabyło wtórną zdolność odróżniającą. Strona nie wykazała, że nastąpiła zmiana w odbiorze oznaczenia przez relewantnych odbiorców przed datą zgłoszenia znaku towarowego, co oznacza, że w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., ustanawiające bezwzględne przeszkody rejestracji.

Ze stanowiskiem Urzędu nie zgodziła się Spółka i wystąpiła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zarzuciła w skardze:

I. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust 2 pkt 1 i 2, art. 130 p.w.p., które miało istotny wpływ na wynik sprawy, poprzez błędną ocenę przesłanek ustawowych w kwestii ustalenia nabycia przez przedmiotowe oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, oraz ocenę pierwotnej zdolności odróżniającej;

II. Naruszenie norm prawa procesowego - przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tj. art. 7 k.p.a. poprzez brak podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wyjaśnienia stanu rzeczy, niedostateczne wyjaśnienie okoliczności sprawy, art 77 § 1 k.p.a. poprzez brak wyczerpującego zebrania oraz rozpatrzenie całego materiału dowodowego, brak odniesienia się do wszystkich zarzutów zgłoszonych przez stronę skarżącą oraz art. 80 k.p.a. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, przyjęcie dowolnej oceny dowodów w wyniku braku rozpatrzenia całego materiału dowodowego.

W oparciu o powyższe zarzuty wnosiła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Urząd Patentowy w odpowiedzi na skargę wnosił o oddalenie skargi, podtrzymując argumentację przedstawioną w kwestionowanej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na wstępie należy wyjaśnić, że sprawa została rozpoznana w trybie uproszczonym na mocy art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), gdyż z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w tym trybie wystąpił organ w odpowiedzi na skargę, a skarżąca za pośrednictwem pełnomocnika, po otrzymaniu odpisu odpowiedzi na skargę, w terminie 14 dni nie zażądała przeprowadzenia rozprawy.

Przechodząc do rozpoznania skargi, zdaniem Sądu zasługuje ona na uwzględnienie, choć nie wszystkie zarzuty okazały się uzasadnione.

Dla przypomnienia wskazać należy, że w niniejszej sprawie organ - na podstawie art. 245 ust. 1 p.w.p. - odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "polskibus.com", uznając, że nie posiada dostatecznych znamion odróżniających (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.), jako że jest niezdolne do odróżniania w obrocie usług w całym zakresie zgłoszenia (art. 129 ust.2 pkt 1 p.w.p.) oraz ma charakter informacyjny w stosunku do usług, dla których został zgłoszony (art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Urząd stwierdził również, że zgłoszone oznaczenie nie nabyło także wtórnej zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 130 p.w.p., a tym samym nie było podstaw do udzielenia prawa ochronnego w oparciu o ostatnio wspomnianą przesłankę.

Stanowisko UP w całości zakwestionowała Spółka.

Przechodząc do podstawy materialnoprawnej decyzji Urzędu, należy mieć na uwadze art. 315 ust. 3 p.w.p., który stanowi, że "ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym", co oznacza, że w niniejszej sprawie zastosowanie miały przepisy p.w.p. w brzmieniu obowiązującym w dacie zgłoszenia znaku towarowego czyli [...] października 2013 r. Według obowiązującego w dacie [...] października 2013 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) art. 129 ust. 1 p.w.p nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które: nie mogą być znakiem towarowym (pkt 1); nie mają dostatecznych znamion odróżniających (pkt 2). W myśl ust. 2 art. 129 p.w.p. w ówczesnym brzmieniu, z zastrzeżeniem art. 130, nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które: nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone (pkt 1); składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności (pkt 2); weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (pkt 3). Z kolei art. 130 p.w.p. stanowił: "Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu", czyli nabył tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Ponadto na mocy art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p. znaki towarowe oznaczają również znaki usługowe.

Powołane rozwiązania są konsekwencją definicji znaku towarowego, którym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1 p.w.p.), która też określa podstawową funkcję znaku, co słusznie zauważył Urząd.

Oznaczenie takie musi mieć dostateczny charakter odróżniający, jak stanowi art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., co należy rozumieć jako minimalny, czy niski poziom zdolności odróżniającej (por. J. Sitko w: T. Demendecki i in., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, LEX 2015, komentarz do art. 129 p.w.p.).

Co do opisowego charakteru znaku towarowego w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., powszechnie przyjmuje się, że znak towarowy ma taki charakter, jeżeli odpowiada regułom tzw. aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości.

Aktualność jest równoznaczna z ustaleniem, że z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno pozostać dostępne dla wszystkich jego uczestników.

Reguła konkretnej opisowości wskazuje z kolei, że wyłączony od rejestracji jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony.

Znak towarowy wykazuje zaś cechę bezpośredniości opisu wówczas, gdy informacja o cechach konkretnego towaru jest przekazywana wyraźnie i jednoznacznie, a więc możliwa do odczytania wprost, a nie drogą skojarzeń, ponadto znak towarowy należy oceniać w całości.

Oznacza to, że oznaczenia nie mogą być uznane za niedystynktywne tylko dlatego, że sugerują określone cechy zgłoszonych towarów lub usług (znaki towarowe sugerujące) lub stanowią aluzję do tych cech (znaki aluzyjne) (por. W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2001, s. 81). Również na gruncie unormowań prawa europejskiego podkreśla się, że pomiędzy oznaczeniami a towarami musi wystąpić związek o charakterze bezpośrednim i rzeczywistym. Taki związek będzie istniał wtedy, jeżeli właściwy krąg odbiorców natychmiast i bez namysłu rozpoznaje w takim oznaczeniu opis towarów lub ich cech. Tym samym opisowość takiego oznaczenia musi być oczywista i niewątpliwa z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy danych towarów (por. K. Szczepanowska-Kozłowska /w:/ System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, pod red. prof. R. Skubisza, Wydawnictwo C.H. Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, s. 584-585, a także powołane tam orzecznictwo oraz literatura). W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się również, iż informacja o cechach towaru musi mieć charakter bezpośredni, co wyłącza opisowość tych oznaczeń, które są zdolne taką informację przekazać, ale w drodze pośredniego wnioskowania (tak: m.in. wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2009 r., sygn. akt II GSK 214/09, niepublik). Tak więc, oznaczeniami opisowymi są tylko takie oznaczenia, w przypadku których wskazane powyżej skojarzenie z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy występuje bez głębszej refleksji (por. R. Skubisz, Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, /w:/ Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, zeszyt 29).

Ponadto, jak wynika z orzecznictwa TSUE, w przypadku dokonania zgłoszenia znaku towarowego dla różnych towarów lub usług badanie podstaw odmowy rejestracji, wymienionych w art. 3 dyrektywy nr 89/104 o znakach towarowych, musi dotyczyć każdego z towarów lub każdej z usług, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego. Wynika z tego, że właściwy organ, odmawiając rejestracji znaku towarowego zobowiązany jest do podania w swej decyzji wniosków, do jakich doszedł w odniesieniu do każdego z towarów lub każdej z usług objętych zgłoszeniem, niezależnie od tego, w jaki sposób zgłoszenie to zostało sformułowane i że decyzja właściwego organu o odmowie rejestracji znaku towarowego co do zasady musi być uzasadniona w odniesieniu do każdego z tych towarów i każdej z usług (por. wyroki TSUE: z 15 lutego 2007 r., C-239/05 w sprawie BVBA Management, Training en Consultancy przeciwko Benelux-Merkenbureau,ECR 2007/2/I-1455; z 12 lutego 2004 r., C-393/99, ECR 2004/2/I-1619).

W niniejszej sprawie przedmiotem zgłoszenia było słowne oznaczenie "polskibus.com". Fraza ta została prawidłowo oceniona przez UP jako budząca bezpośrednie skojarzenia z polskim busem, bez względu na element "com", który wskazuje na domenę internetową najwyższego poziomu przypisaną do wykorzystywania jej w celach biznesowych i komercyjnych. Proste połączenie dwóch słów, mających określone znaczenie w języku polskim, powszechnie zrozumiałych, mimo łącznego ich zapisu wraz z elementem "com" wyraża prosty przekaz, że chodzi o pojazd autobusowy pochodzący z Polski (polski autobus) i poprzez odniesienie do domeny internetowej, w całości wskazuje na adres internetowy. Sąd zgadza się z UP, że omawiane oznaczenie powoduje bezpośrednie skojarzenia konsumenta z usługami związanymi z polskimi busami.

Jednakże, jak zauważył słusznie Urząd, przeszkoda rejestracji znaku towarowego określona w art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. powinna być rozpatrywana w odniesieniu do towarów, dla jakich znak został zgłoszony do ochrony i tylko w odniesieniu to tych towarów/usług. Dlatego, badając, czy oznaczenie nadaje się do odróżniania towarów, dla których zostało zgłoszone, należy rozpatrywać relację zachodzącą pomiędzy znakiem a towarem lub usługą sygnowanymi danym znakiem. Ponadto, zdolność odróżniająca znaku powinna być ponadto badana z perspektywy postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców, składający się z konsumentów danych towarów lub usług należycie, dobrze poinformowanych, należycie uważnych i przezornych (por. J. Sitko, tamże; M. du Vall, E. Nowińska, U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, LexisNexis 2011, rozdział 6.2.2.).

Z kolei ocena kręgu odbiorców dokonywana jest abstrakcyjnie, w odniesieniu do wskazanych w podaniu towarów i usług, nie zaś do faktycznej działalności Zgłaszającej.

Należy przypomnieć, że zgłoszone oznaczenie obejmowało usługi z klasy 35, 36, 37, 39. W odniesieniu do zgłoszonych usług, Urząd przyjął, że ich relewantnymi odbiorcami będzie ogół społeczeństwa; odbiorcą tych usług będzie przeciętny polski konsument.

Gdy chodzi o klasę 35 Klasyfikacji Nicejskiej obejmuje ona: reklamę, zarządzanie w działalności gospodarczej; administrowanie działalności gospodarczej; prace biurowe. Obejmuje ta klasa głównie usługi świadczone przez osoby lub instytucje, których celem jest przede wszystkim: pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych, jak również usługi świadczone przez podmioty zajmujące się reklamą, które przede wszystkim odpowiadają za komunikację ze społeczeństwem, za zapowiedzi lub ogłoszenia za pośrednictwem wszelkich środków przekazu odnośnie wszystkich rodzajów towarów i usług.

Z kolei klasa 36 ww. Klasyfikacji obejmuje: ubezpieczenia; działalność finansową; bankowość; usługi związane z majątkiem nieruchomym. Klasa ta obejmuje głównie usługi świadczone w sprawach finansowych i monetarnych oraz usługi dotyczące wszystkich rodzajów umów ubezpieczeniowych.

Natomiast klasa 37 obejmuje: m.in. naprawy, usługi instalacyjne. Klasa ta obejmuje głównie usługi świadczone przez wykonawców lub podwykonawców w czasie konstrukcji i budowy stacjonarnych budynków, jak również usługi świadczone przez osoby lub instytucje zajmujące się restauracją różnych obiektów do ich pierwotnego stanu lub ich konserwacją bez zmiany cech fizycznych lub chemicznych tych obiektów. Nie obejmuje zaś w szczególności usług polegających na przechowywaniu towarów takich jak odzież lub pojazdy (klasa 39).

Klasa 39 ww. Klasyfikacji obejmuje: transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży. Klasa ta obejmuje głównie usługi związane z transportem ludzi, zwierząt lub towarów z miejsca na miejsce (koleją, drogą, wodą, powietrzem lub rurociągiem) oraz niezbędne usługi ściśle związane z danym transportem, jak również usługi związane z gromadzeniem towarów w magazynach lub innych budynkach w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą. Natomiast nie obejmuje w szczególności: usług związanych z reklamą przedsiębiorstw transportowych, jak np. dystrybucji prospektów lub reklamy radiowej (klasa 35), usług związanych z emisją czeków podróżnych lub akredytyw przez biura pośrednictwa lub agencje turystyczne (klasa 36), usług związanych z ubezpieczeniem (handlowym, od ognia lub na życie)w czasie transportu ludzi lub towarów (klasa 36), usług związanych z konserwacją i naprawami pojazdów lub naprawami innych obiektów związanych z transportem ludzi lub towarów (klasa 37).

Urząd ustalając krąg odbiorców usług objętych zgłoszonym znakiem, bez głębszej analizy określił krąg odbiorców usług, w szczególności nie uwzględnił specyfiki usług z klasy 35, które wydaje się, że nie są skierowane do przeciętnego konsumenta. Ponadto bez głębszej analizy, w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych usług z tej klasy przyjął, że są powiązane z treścią zgłoszonego znaku czyli odnoszą się do działalności gospodarczej związanej z polskimi autobusami, choć tylko część z nich dotyczy kupna-sprzedaży pojazdów.

Decyzja, mimo obszerności uzasadnienia, nie jest wyczerpująca, co w istotnym stopniu naruszyło art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. Organ nie podjął wszystkich niezbędnych czynności do wyjaśnienia sprawy, a zebranego materiału nie ocenił wyczerpująco.

Organ w odniesieniu do objętych zgłoszonym znakiem usług, przyjął także, że oznaczenie to umożliwia w bezpośredni i konkretny sposób powiązać jego znaczenie z rodzajem i charakterem usług, do których się odnosi czyli wystąpiła przesłanka z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Według Sądu stanowisko UP jest prawidłowe, za wyjątkiem usług z klasy 35, co do których Urząd przedstawił błędną ocenę w tym zakresie.

Urząd przedwcześnie przyjął, że wobec wszystkich usług objętych tą klasą zgłoszenie ma charakter informacyjny z uwagi na charakter tych usług. Zdaniem organu usługi oznaczone zgłoszonym znakiem będą wprost odnoszone do warstwy znaczeniowej słów, z których zbudowano oznaczenie. Oprócz usług związanych z kupnem i sprzedażą pojazdów, co do pozostałych, w oparciu o wyjaśnienia UP, nie można dopatrzyć się, dlaczego miały rodzić bezpośrednie skojarzenia ze zgłoszonym oznaczeniem (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 listopada 2005 r., sygn. akt T-135/04, pkt 78, w którym co do usług "doradztwa z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, badanie i analiza rynku, zaliczane do klasy 35, nie dopatrzył się związku z między znaczeniem oznaczenia "bus" a opisywanymi usługami. Sąd nie znalazł podstaw, aby kwestionować przedstawione przez TSUE stanowisko).

Co do kręgu odbiorców usług z pozostałych klas objętych spornym znakiem i ich możliwości bezproblemowego odtworzenia znaczenia zgłoszonego wyrażenia oraz bezpośredniego związku z usługami, dla których zostało przeznaczone, Sąd podzielił argumentację Urzędu (por. w sprawie [...] o rejestrację oznaczenia graficznego "S." Izba Odwoławcza uznała, że brak było jakichkolwiek elementów, poza wyłącznie promocyjną treścią, które sprawiłyby, że odbiorcy mogliby postrzegać zgłoszony znak w zakresie usług przewozu i sprzedaży pojazdów jako wskazówkę pochodzenia handlowego tak oznaczonych towarów i usług, za K. Wróblewski, Odmowa rejestracji unijnego znaku towarowego w świetle decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich – przegląd orzecznictwa, Glosa, 2020 z. 4, s. 106-124).

Organ też prawidłowo przyjął, że nie spowodował uzyskania przez zgłoszony znak zdolności odróżniającej w odniesieniu do usług z klasy: 36, 37, 39 fakt połączenia w jedno słowo słów "polski, bus" i elementu "com", mających charakter czysto opisowy dla objętych zgłoszeniem usług w ww. klasach. Słowa te nadal zachowały charakter wyłącznie opisowy, nie powstał żaden neologizm o charakterze fantazyjnym (por. J. Sitko, tamże, teza 17, 18).

Skarżąca, podniosła także zarzut błędnego ustalenia przez Urząd braku nabycia przez zgłoszony znak wtórnej zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 130 p.w.p. Przepis ten stanowi, że nie można odmówić rejestracji znaku towarowego, jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Oznaczenie nabywa wtórną zdolność odróżniającą, gdy w przeciętnych warunkach obrotu, wskutek używania, w odbiorze przeciętnego konsumenta, przestaje być odbierane jako informacja o rodzaju lub cechach towaru lub usługi, gdyż odczytywane jest jako oznaczenie wskazujące na pochodzenie towaru (usługi) z danego przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów (usług), dla jakich dany znak ma być chroniony, w konsekwencji czego pozwala na odróżnienie towarów pochodzących z danego przedsiębiorstwa od tych pochodzących z innych przedsiębiorstw (por. J. Sitko, tamże , komentarz do art. 130 p.w.p.; H. Fedorowicz w: M. Kondrat (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz., WKP 2021, komentarz do art. 130 p.w.p.). Podkreślić należy, że dla uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej oznakowany towar musi być wprowadzony na rynek i dostępny dla kupujących, czyli musi nastąpić tzw. rzeczywiste używanie znaku. Ma wtórna zdolność odróżniająca charakter następczy, ponieważ zdolność rejestracyjna oznaczenia w ogóle by nie powstała, gdyby nie fakt jego używania w obrocie skutkujący jego asocjacją z konkretnym przedsiębiorcą. Przy tym wtórną zdolność odróżniającą mogą uzyskać jedynie oznaczenia, o których mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., czyli oznaczenia początkowo pozbawione konkretnej zdolności odróżniającej.

Oznacza to, że wtórna zdolność odróżniająca jest faktem podlegającym ocenie na podstawie dowodów. Ciężar wykazania faktu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej spoczywa na zgłaszającym, zgodnie z zasadą wynikającą z art. 252 p.w.p. w zw. z art. 7 k.p.a. (chodzi tutaj o rozkład ciężaru dowodu), który musi przedstawić dowody na jej nabycie. Oceny tej należy dokonywać z dużą ostrożnością, gdyż chodzi o wyjątek od zasady wyrażonej w art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności, w jakich znak ten był używany w obrocie, przy założeniu, że żadna z okoliczności nie ma znaczenia decydującego. Do takich okoliczności zalicza się czas używania znaku, jego udział w rynku, sposób i intensywność jego używania oraz przy uwzględnieniu wszystkich danych wskazujących, że określona grupa odbiorców przypisze określonemu przedsiębiorcy towar oznaczony tym znakiem. Konieczna jest ocena, czy oznaczenie używane było w charakterze znaku towarowego, a więc w taki sposób, który umożliwia w oczach przeciętnego odbiorcy towarów odróżnienie danego towaru od towarów innych przedsiębiorców.

Co do momentu, w którym oznaczenie powinno nabyć wtórną zdolność odróżniającą, Sąd podziela opinię UP, że wtórna zdolność odróżniająca jest jedną z okoliczności, którą należy brać pod uwagę, badając przesłanki rejestracji danego oznaczenia czyli wtórną zdolność odróżniającą należy wykazać w odniesieniu do okresu czasu poprzedzającego datę rejestracji znaku w UP (por. U. Promińska, tamże; J. Sitko, tamże, teza 8; H. Fedorowicz, tamże; M. Ziółkowska, Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, PPH z 2016 r. z. 6, s. 30-34). Chociaż znak towarowy, o którego rejestrację się wnosi, może być przedmiotem używania jako część zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z takim znakiem, to do celów rejestracji tego znaku jako odrębnego znaku towarowego zgłaszający musi przedstawić dowód, że sam ten znak, z pominięciem wszelkich innych znaków towarowych, które również mogą być obecne, wskazuje, iż dane towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa (por. wyrok TSUE w sprawie Nestlé o sygn. C-353/03, pkt 30, opubl. curia.europa.eu; a także w kontekście rozporządzenia nr 40/94, którego art. 7 ust. 3 odpowiada co do istoty art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95, wyrok TSUE w sprawie Colloseum Holding o sygn. C-12/12, pkt 27)

Odnosząc powyższe do zgłoszonego oznaczenia, należy wyjaśnić, że ustalenia faktyczne co do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej zgłoszonego oznaczenia, powinny obejmować okres najpóźniej do dnia [...] października 2013 r., co prawidłowo zauważył organ. Dlatego Strona przede wszystkim powinna była przedstawić dowody pochodzące sprzed daty zgłoszenia znaku towarowego, tj. [..] października 2013 r. Natomiast dowody pochodzące z okresu późniejszego miały znaczenie o tyle, o ile pozwaliły udowodnić, że znak miał wtórną zdolność na dzień zgłoszenia.

Ponadto, skoro dla uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej musi wystąpić rzeczywiste używanie oznaczenia i to najpóźniej w chwili zgłoszenia znaku, to podstawą dalszych rozważań organu mogły być wyłącznie usługi w zakresie transportu pasażerskiego na liniach dalekobieżnych (część usług objętych klasą 39), jako że w odniesieniu do nich Strona przedstawiła materiały dowodowe, że były realizowane w dacie zgłoszenia. Spółka nie dołączyła dowodów, które miałyby wskazywać, że omawianego oznaczenia używała w odniesieniu do pozostałych usług objętych zgłoszeniem. Dlatego organ prawidłowo zawężył zakres usług, które rozważał przy nabyciu przez wspomniany znak wtórnej zdolności odróżniającej.

Fakt, że zgłoszone oznaczenie nie było wcześniej używane w obrocie, w tym i przez innych przedsiębiorców, nie jest wystarczające do uznania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej.

Organ dokonał ceny wszechstronnej przedłożonych przez Spółkę materiałów, także tych dołączonych do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Sama liczba sprzedanych biletów i w konsekwencji liczba przewiezionych pasażerów nie były równoznaczne z rozpoznawalnością znaku jako indywidualizującego konkretnego przedsiębiorcę, zwłaszcza że jak sama Skarżąca podaje, za pomocą platformy internetowej sprzedawała także bilety na połączenia innych przewoźników (por. wydruk z Wikipedii). Z dołączonych materiałów wynika też, że w omawianym okresie podlegał bardzo dużemu rozwojowi segment transportu autobusowego. Dlatego opisowe oznaczenie wskazujące, że transport odbywa się polskimi (auto)busami nie prowadziło do skojarzenia, że usługi te pochodzą od jednego przedsiębiorcy, tutaj: [...] (marka handlowa: P.). Spółka nie przedstawiła dowodów, że zgłoszone oznaczenie właściwi odbiorcy jednoznacznie wiązali z ww. przedsiębiorcą. W tym zakresie nie przedstawiła ani wyników badania opinii publicznej na temat rozpoznawalności wspomnianego oznaczenia wśród odbiorców, ani danych dotyczących nakładów na reklamę obejmujących okres przed zgłoszeniem znaku. Dowody dotyczące działalności przedsiębiorstwa w okresie po wystąpieniu przezeń o udzielenia prawa ochronnego nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, zwłaszcza że odnoszą się do okresu znacznie oddalonego od badanego, bo generalnie lat 2015 i późniejszych.

Kolejną istotną kwestią przy badaniu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej jest, czy znak zaczął identyfikować dany produkt jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i odróżnia tym samym ten towar/usługę od towarów/usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (por. cytowany przez strony wyrok ETS wyroku z 4 maja 1999 r., w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97, Windsurfing Chiemsee).

Jak już wyjaśniono, oznaczenie nie było kojarzone wyłącznie z wcześniejszym przewoźnikiem, który nabył prawa do omawianego zgłoszenia na mocy umowy zawartej [...] grudnia 2017 r. Natomiast Zgłaszająca przedstawiała dokumenty, że miała powstać w 2013 r. (wydruk z Wikipedii), choć z niemieckiego rejestru handlowego wynika 2012 r. Jednak nie było kwestionowane, że współpraca Skarżącej z P.została nawiązana w 2016 r., a w 2017 r. została przejęta siatka połączeń, jak i zgłoszone oznaczenie. Dlatego tym bardziej nie może być dowodów, aby używanie zgłoszonego znaku na dzień zgłoszenia mogło doprowadzić do asocjacji jego ze Zgłaszającą.

Wobec powyższego w odniesieniu do braku wtórnej zdolności odróżniającej zgłoszonego oznaczenia, Sąd zaakceptował stanowisko organu.

W ramach ponownego rozpoznawania sprawy Urząd przeprowadzi analizę spornego oznaczenia, w szczególności w zakresie posiadania przez nie konkretnej zdolności odróżniającej i spełniania przez nie reguł aktualności, konkretności i bezpośredniości, w szczególności w odniesieniu do usług z klasy 35, a poczynione w tym zakresie ustalenia znajdą wyraz w uzasadnieniu decyzji. Czynności podejmowane w sprawie zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem stanowiska Sądu zajętego przy wyjaśnianiu stwierdzonych uchybień.

Wobec powyższego Sąd uchylił zaskarżoną decyzję na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 200 i 205 § 2 p.p.s.a w zw. z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1431).