Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt II SA 2481/03
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2004-09-09 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sędziowie : Sędzia WSA Protokolant: po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2004 r. sprawy ze skargi H. Spółki z o.o. z/s w L. na z dnia [...] maja 2003 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia znaku towarowego nr [...] oddala skargę


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] maja 2003r. unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego HORTINO nr [...].

W uzasadnieniu podano, że X. S.A. wnioskiem z dnia [...] lipca 2001r. wystąpiła o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego HORTINO nr [...], zarejestrowanego w dniu [...] czerwca 2001 r. na rzecz H. Sp. z o.o. z siedzibą w L., a przeznaczonego do oznaczania towarów i usług w kl.: 5, 29, 30, 31, 32, 39, 42 tj.: dietetyczna żywność dla celów leczniczych, mleko w proszku dla dzieci; buliony, chrupki owocowe, flaki, galaretki jadalne, jogurty, kapusta kwaszona, kefir, koncentraty pomidorowe, konfitury, konserwy mięsne i rybne, konserwy z warzywami, korniszony, napoje mleczne, produkty mleczne, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce smażone, pikle, przeciery pomidorowe, pulpa owocowa, rosoły, rośliny strączkowe konserwowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sosy mięsne, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, zupy; ciastka, kanapki, kukurydza prażona, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, majonez, pasztet mięsny, pasztety, pierożki, ravioli, płatki owsiane i zbożowe suszone, sosy pomidorowe, przyprawy, słodycze, spaghetti, wyroby cukiernicze; dynie, groch świeży, grzyby świeże, jagody, krzewy, kukurydza, kwiaty naturalne, produkty rolnicze, ogórki, orzechy, sałata, świeże owoce i jarzyny, warzywa świeże; aperitify bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, nektary owocowe, piwo, soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, wody mineralne; dystrybucja towarów, pakowanie produktów, usługi transportowe i magazynowanie; usługi gastronomiczne, usługi rolnicze, doradztwo rolnicze, wypożyczanie sprzętu rolniczego.

Jako podstawę prawną żądania wnioskodawca wskazał art. 29 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 i art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych.

We wniosku wskazano, iż X. jest największym w Polsce producentem soków, mrożonek owocowych i warzywnych, produkowanych i wprowadzanych do obrotu w charakterystycznych opakowaniach w postaci foliowych torebek oznaczanych słownym znakiem towarowym "Hortex" oraz graficznym znakiem towarowym w postaci stylizowanej śnieżynki.

Jest również uprawniony z rejestracji kilku znaków towarowych: słowno-graficznego znaku towarowego HORTEX nr [...], składającego się napisu "Hortex" oraz stylizowanej śnieżynki, korzystający z ochrony od [...] sierpnia 1996r. dla towarów w klasach 5, 29, 30, 31, 32, 39, 42, a także:

– słownego znaku towarowego HORTEX nr [...] dla towarów w klasach: 29, 30, 32, 35, 39, 42;

– graficznego znaku towarowego w postaci stylizowanej śnieżynki w kolorze białym na tle czarnego kwadratu ze ściętymi rogami ([...]) dla towarów

w klasach: 29,30, 31,32,35,37,39 i 42;

– graficznego znaku towarowego w postaci stylizowanej śnieżynki w kolorze czarnym ([...]) dla towarów w klasach: 29, 30, 32 i 39;

– graficznego znaku towarowego w postaci stylizowanej śnieżynki w kolorze czarnym ([...]) dla towarów w klasach: 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39 i 42; słowno

– graficznego znaku towarowego z elementem słownym HORTEX, poprzedzonego stylizowaną śnieżynką, obramowanego obwódką w kształcie wydłużonego prostokąta z zaokrąglonymi bokami ([...]) dla towarów w klasach: 5,29, 30, 31, 32, 39 i 42;

– słowno - graficznego znaku towarowego HORTEX z rysunkiem owocu

– ([...]) dla towarów w klasach: 29, 30, 31, 33.

Wszystkie wymienione wyżej znaki towarowe zostały zarejestrowane dla oznaczania świeżych owoców i warzyw, mrożonek owocowych i warzywnych, przetworów owocowych i warzywnych, a niektóre z nich ponadto dla oznaczania owoców kandyzowanych, soków, ciastek, ciasteczek, mrożonych przetworów mącznych, warzyw solonych i kiszonek.

Wnioskodawca wskazał, iż H. Sp. z o.o. jest producentem mrożonek owocowych i warzywnych.

W dniu [...] maja 2000 r. H. nabyło od wnioskodawcy część majątku znajdującego się w [...] i okolicach, zobowiązując się w umowie sprzedaży do nieużywania nazwy "Hortex". Strony postanowiły także, że umowa sprzedaży nie obejmuje m.in.: nazwy przedsiębiorstwa, praw do znaków towarowych oraz innych form własności intelektualnej.

W dniu [...] lipca 2000r. H. dokonało zgłoszenia słowno-graficznego znaku towarowego HORTINO, który został zarejestrowany decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2001r. za nr [...] m.in. dla oznaczania: mrożonych owoców, owoców smażonych, owoców konserwowanych, konserw z warzywami, sałatek owocowych, sałatek warzywnych, warzyw gotowanych, warzyw suszonych, warzyw konserwowanych, ciastek, dyni, grochu świeżego, grzybów świeżych, jagód, kukurydzy, ogórków, orzechów, sałaty, świeżych owoców, świeżych warzyw, soków owocowych, soków warzywnych, syropów do napojów.

Zdaniem wnioskodawcy rejestracja znaku towarowego HORTINO jest sprzeczna z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, gdyż w przedmiotowej sprawie zachodzi kolizja znaku towarowego HORTINO ze znakiem HORTEX, bowiem znak towarowy HORTINO jest podobny do wszystkich wymienionych powyżej znaków towarowych, a w szczególności do trzech z nich, tj.: słownego HORTEX nr [...], słowno-graficznego HORTEX nr [...] oraz słowno – graficznego HORTEX nr [...] w taki sposób, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego może wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Na rzecz tego poglądu wnioskodawca przytacza następujące argumenty:

Znak towarowy HORTINO został zarejestrowany dla oznaczania podobnych, a nawet identycznych towarów, co znaki towarowe HORTEX. Dodatkowo okoliczność, iż towary dla których oznaczenia zostały zarejestrowane znaki towarowe HORTINO oraz HORTEX należą do kategorii towarów tanich, zwiększa możliwość wprowadzania w błąd potencjalnych klientów.

Zdaniem wnioskodawcy, znaki są podobne w dwóch płaszczyznach: wizualnej i fonetycznej. Biorąc pod uwagę płaszczyznę fonetyczną wnioskodawca stwierdza, iż cztery pierwsze litery obu znaków towarowych "hort" są identyczne.

Porównując znaki w płaszczyźnie wizualnej wnioskodawca podkreślił, iż przy znakach kombinowanych decydujące znaczenie przy porównywaniu przedmiotowych znaków mają elementy słowne oraz ogólne wrażenie, jakie wywołuje cała kompozycja u przeciętnego odbiorcy.

Istotne jest, iż znaki towarowe X. są bardzo znanymi, renomowanymi znakami towarowymi, a ich siła odróżniająca jest bardzo duża. Z tego względu ich znajomość wśród klienteli i pozycja na rynku są bardzo wysokie, a więc większe jest ryzyko pomyłki produktów oznaczonych tymi znakami wśród odbiorców.

Wnioskodawca podniósł, iż zgłoszenie znaku towarowego HORTINO jest działaniem w złej wierze i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W dacie zgłoszenia wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w dużym rozmiarze i używał wcześniej podobnego do zgłoszonego przez uczestnika znaku towarowego. Uczestnik był świadomy znaczenia znaku towarowego HORTEX. Wnioskodawca i uczestnik postępowania zawarli bowiem [...] maja 2000 r. umowę sprzedaży części majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa wnioskodawcy. W § 6 umowy strony postanowiły, że umowa sprzedaży nie obejmuje nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy, logo firmy, praw do znaków towarowych, receptur know-how oraz żadnych innych form własności intelektualnej, oraz że pozwany nie będzie używał nazwy "Hortex".

Wnioskodawca podniósł również, iż rejestracja znaku towarowego HORTINO jest sprzeczna z art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Znak towarowy HORTINO narusza bowiem prawo do firmy wnioskodawcy. Podstawowym elementem firmy wnioskodawcy - spółki X. S.A., która powstała w 1997 r. jest wyraz "[...] ". Nazwy tej używali także poprzednicy prawni X. m. in. Z. Sp. z o.o. Wyraz "[...] " funkcjonował jako nazwa przedsiębiorstwa już w latach 50-tych. Używanie tego znaku, zdaniem wnioskodawcy, może spowodować możliwość wprowadzania w błąd przeciętnego odbiorcy, co do tożsamości przedsiębiorstwa lub co do związków łączących je z tym przedsiębiorstwem.

Nawiązując do umowy sprzedaży z [...] maja 2000 roku wnioskodawca wywodzi, że zastrzeżenie o nieużywaniu przez nabywcę znaku towarowego HORTEX obejmowało również zakaz używania podobnych znaków towarowych do znaku HORTEX. Wnioskodawca świadomie dążył do tego, by nabywca nie posługiwał się oznaczeniem (oznaczeniami), które mogłoby narazić go na utratę klienteli na rzecz uczestnika (nabywcy) z powodu zbieżności nazwy obu przedsiębiorstw. Wobec powyższego zgłoszenie spornego znaku narusza także wskazaną umowę z uwagi na art. 65 i art. 471 k.c., czyli prawa majątkowe wnioskodawcy wynikające z tej umowy.

Uczestnik postępowania wnosił o oddalenie w całości wniosku oraz zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestnika kosztów postępowania i zastępstwa prawnego. W przekonaniu uczestnika bezpodstawne jest twierdzenie wnioskodawcy, że rejestracja przez Urząd Patentowy RP znaku towarowego HORTINO nastąpiła z naruszeniem powołanych we wniosku przepisów, gdyż podane we wniosku zarzuty są nietrafne.

Dokonując oceny podobieństwa zarejestrowanych pod nr [...],[...] i [...] znaków towarowych wnioskodawcy z zarejestrowanym pod nr [...] słowno - graficznym znakiem towarowym uczestnika, jak również podobieństwa dodatkowych wyróżników tych oznaczeń w postaci sześcioramiennej śnieżynki oraz śnieżynki trójramiennej, uczestnik stwierdza, iż znaki te różnią się zasadniczo od siebie zarówno pod względem graficznym, fonetycznym, jak i znaczeniowym, ze szczególnym zróżnicowaniem ich stylistyki i kolorystyki.

Podkreśla, że jedynym wspólnym elementem występującym w obu znakach towarowych jest ich przedrostek "hort". Jednakże element ten nie może stanowić podstawy do twierdzenia o niebezpieczeństwie konfuzji w obrocie dla przeciętnego nabywcy produktów, natomiast pozostałe elementy znaku jako jego całość mają inny charakter i dlatego wyłączają niebezpieczeństwo konfuzji.

Uczestnik uważa, że zarzut zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze, w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 8 pkt 1 u.z.t.) jest całkowicie bezzasadny.

Wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, w dacie zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego HORTINO na rynku funkcjonowało nie tylko konkurencyjne przedsiębiorstwo X., lecz wiele innych przedsiębiorstw używających znaki firmowe i towarowe z przedrostkiem HORT dla analogicznych towarów jak towary wnioskodawcy i uczestnika. Zatem występując z żądaniem unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego można mówić o nadużywaniu przez wnioskodawcę jego prawa podmiotowego płynącego z rejestracji znaków HORTEX.

Ustosunkowując się do kolejnego zarzutu wnioskodawcy, że firma H. nabywając od wnioskodawcy w drodze umowy kupna - sprzedaży część majątku znajdującego się w [...] i okolicach zobowiązała się do nieużywania nazwy HORTEX stwierdza, że uczestnik wywiązał się całkowicie z tego zobowiązania, gdyż w nazwie swej firmy używa zupełnie odmiennego oznaczenia słowno-graficznego HORTINO w porównaniu do oznaczenia HORTEX. Dodaje, iż niezasadne jest stanowisko wnioskodawcy, że rejestracja znaku towarowego HORTINO nastąpiła wbrew art. 8 pkt 2 u.z.t., bowiem narusza prawo do firmy wnioskodawcy. W przekonaniu uczestnika jest to daleko idący zarzut, nie znajdujący potwierdzenia w załączonym materiale dowodowym, gdyż, jego zdaniem, rejestracja znaku towarowego HORTINO nie narusza w żadnym przypadku praw majątkowych wnioskodawcy. Poza tym, występując o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 8 pkt 2 u.z.t., wnioskodawca winien uprzednio uzyskać prawomocny wyrok sądowy stwierdzający naruszenie jego dóbr osobistych lub majątkowych.

Uczestnik uznał, iż brzmienie firm X. i H. różnią się zasadniczo od siebie i nie są jednobrzmiące, co wyklucza możliwość jakichkolwiek pomyłek i nieporozumień, zaś cała nazwa firmy uczestnika o brzmieniu "H. Sp. z o.o. różni się od bardzo krótkiej firmy wnioskodawcy – X. S.A., a poza tym siedziby obu tych firm znajdują się w różnych odległych od siebie miejscowościach.

Uczestnik podniósł również, że sprawa dotycząca ustalenia podobieństwa pomiędzy znakami HORTEX i HORTINO była rozpatrywana na wniosek firmy X. przed Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym w [...], które to sądy nie podzieliły stanowiska X. i w obu instancjach jego wniosek został oddalony.

Urząd Patentowy na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego przyjął, iż oznaczenie HORTEX poprzez intensywne używanie w obrocie funkcjonuje w świadomości nabywców od bardzo wielu lat i jako znak towarowy firmy. Z tych też względów znak HORTEX jest tzw. znakiem mocnym. W dotychczasowym orzecznictwie jak i w literaturze przedmiotu a także orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ugruntowane jest stanowisko, iż im bardziej znany jest znak, tym niebezpieczeństwo mylenia znaków jest większe, gdyż pamięć odbiorców kieruje się szczególnie łatwo właśnie ku znakom dobrze znanym na rynku.

Po drugie obie firmy są konkurencyjne, ich zakresy działania pokrywają się, a jednorodzajowe towary, do oznaczania których przeznaczone zostały porównywane znaki towarowe są tzw. towarami masowymi, codziennego użytku, powszechnie nabywanymi i tanimi. Sprzedawane są w tych samych warunkach, a więc ryzyko pomyłek w tej sytuacji jest duże.

Wychodząc z tych przesłanek organ stwierdził, że porównywane znaki towarowe HORTINO i HORTEX (a zwłaszcza dotyczy to znaku HORTEX zarejestrowanego za nr [...]) są podobne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.

Same oznaczenia wykazują podobieństwo, o jakim mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., jeżeli zważy się, co nie jest kwestionowane ani w orzecznictwie ani w doktrynie, że przeciętny odbiorca towarów (zwłaszcza tzw. masowych spożywczych) nie analizuje dokładnie poszczególnych elementów znaku, lecz odbiera znak na podstawie ogólnego wrażenia, w którym decydujące znaczenie mają główne i zbieżne elementy porównywanych oznaczeń i z reguły odbiorca mniejszą uwagę zwraca na końcowe fragmenty słowa. Ponadto według powszechnie przyjętej i ustalonej reguły podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych a nie według występujących w nich różnic, przy czym podobieństwo winno istnieć w stopniu dostatecznym.

Wobec tego w porównywanych znakach towarowych przeciętny odbiorca w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego zwróci uwagę na identyczną pierwszą część znaków HORT i nie będzie szczegółowo analizował całego znaku, a więc i elementów graficznych w postaci stylizowanej "śnieżki" i jej szczegółów, a nawet jeśli dostrzeże różniące się elementy, to nie będzie w stanie odróżnić tych znaków.

Nieco inne brzmienie znaków HORTEX i HORTINO, odmienne ich końcówki a także zmiany w elemencie graficznym "śnieżynki" w znaku HORTINO nie doprowadziły zdaniem organu do dostatecznego zróżnicowania znaków, przy uwzględnieniu wskazanej na wstępie długotrwałej obecności na rynku mocnego znaku HORTEX. Nabywcy towarów mogą więc sądzić, że towary są wytwarzane przez to samo przedsiębiorstwo.

Urząd Patentowy uznał za zasadny zarzut zgłoszenia spornego znaku w złej wierze z naruszeniem zasad współżycia społecznego, o których mowa art. 8 pkt 1 u.z.t.

Oba przedsiębiorstwa są konkurentami, (przy czym przedsiębiorstwo będące wnioskodawcą wcześniej zaistniało na rynku) i dodatkowo łączył je stosunek umowny. Chodzi tu o umowę zawartą w dniu [...] maja 2000 r., dotyczącą sprzedaży części majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa X. bez nazwy, logo tej firmy i praw do znaku HORTEX oraz dot. zaprzestania używania nazwy HORTEX.

Zdaniem organu pozwala to na przyjęcie, że uprawniony był świadom, iż jako konkurent wnioskodawcy, zgłasza do ochrony znak podobny do oznaczenia HORTEX funkcjonującego od dawna jako znak towarowy i nazwa przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Za zasadny uznano zarzut rejestracji spornego znaku wbrew art. 8 pkt 2 u.z.t., tj. z naruszeniem prawa do firmy wnioskodawcy.

Ugruntowane jest stanowisko, iż ochrona prawa do nazwy przedsiębiorstwa wcześniej zaistniałego na rynku ma priorytet przed ochroną wynikającą z rejestracji znaku towarowego.

Poza sporem jest, że służące wnioskodawcy prawo do firmy, w której element wyróżniający stanowi wyraz "[...]" istniało przed zgłoszeniem do ochrony spornego znaku towarowego HORTINO.

Oznaczenie HORTEX funkcjonowało w przeciągu bardzo długiego okresu czasu, której to okoliczności także nie można pominąć ustalając kolizję między znakiem a firmą. Naruszenie nazwy osoby prawnej jako dobra osobistego następuje, gdy używanie nie tylko pełnej nazwy, ale jej części przez inny podmiot w charakterze znaku towarowego prowadzi do niebezpieczeństwa konfuzji w obrocie, tj. wprowadza odbiorców w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw i znaków.

W ocenie UP rejestracja spornego znaku towarowego HORTINO, w którym dominującym elementem jest wyraz "Hortino", przy wykazanym już podobieństwie do oznaczenia HORTEX stanowi naruszenie używanej przez wnioskodawcę nazwy firmy.

W skardze na powyższą decyzję spółka "H." domagała się uchylenia w całości decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] maja 2003 unieważniającej prawo z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego Hortino nr [...] i zasądzenia na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zarzuciła organowi naruszenie prawa materialnego poprzez jego błędną interpretację, tj. art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych w związku z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, w szczególności art. 7, 77 § 1 i 3, 80, 84 § 1 i 107 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego.

W uzasadnieniu podniesiono, że stwierdzenie, przez UP, że rejestracja znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 1. ustawy o znakach towarowych, narusza też art. 7, 77 § 1, 80 i 84 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Postępowanie przed Urzędem Patentowym jest postępowaniem spornym. Wnoszący wniosek o unieważnienie winien zatem udowodnić wszelkie okoliczności faktyczne, na podstawie których wywodzi skutki prawne. Wnioskodawca nie przestawił jednak żadnego dowodu, iż używanie znaku towarowego HORTINO wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Brak dowodu na okoliczność, iż używanie oznaczenia HORTINO wprowadziłoby przeciętnego odbiorcę w błąd co do pochodzenia towarów nie zostało w niniejszym sporze udowodnione. Przyjęcie zatem przez Urząd Patentowy ryzyka takiej konfuzji narusza art. 7, 77 § 1 i 84 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego

Nie do przyjęcia jest pogląd, że Urząd Patentowy stwierdzając, że "nieco inne brzmienie znaków HORTEX i HORTINO, odmienne ich końcówki, a także zmiany w elemencie graficznym "śnieżynki" w znaku HORTINO nie doprowadziły tu do dostatecznego zróżnicowania znaków, przy uwzględnieniu wskazanej na wstępie długotrwałej obecności na rynku mocnego znaku HORTEX. Urząd Patentowy nie wskazał w oparciu o jakie okoliczności faktyczne przyjął, iż nabywcy mogą sądzić, że towary są wytwarzane przez to samo przedsiębiorstwo. Zdaniem skarżącego, unieważniając prawo z rejestracji ze względu na istnienie tzw. względnej przeszkody rejestracyjnej w postaci istnienia pomiędzy oznaczeniami takiego podobieństwa, które może wprowadzić w błąd, nie można pominąć kwestii, iż dany znak jest odróżniany w obrocie. Na tę okoliczność Urząd Patentowy winien był przeprowadzić stosowne postępowanie dowodowe, tak aby wyjaśnić wszelkie okoliczności faktyczne w niniejszej sprawie. Z przebiegu postępowania nie wynika jednak, by okoliczność, czy dane oznaczenie jest odróżniane w obrocie, była w ogóle badana. Zdaniem skarżącego, tak jak w przypadku unieważnienia z powodu braku zdolności odróżniającej, nie można przed rozstrzygnięciem pominąć kwestii ewentualnego wcześniejszego nabycia przez dane oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej (tak NSA II SA 34446/01), tak również w postępowaniu o unieważnienie konieczne jest ustalenie, czy dane oznaczenie jest w obrocie odróżniane.

Za niezasadne należy uznać stwierdzenie Urzędu Patentowego, że rejestracja znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem art. 8 pkt 1. ustawy o znakach towarowych co narusza art. 7, 77 § 1, 80 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z uzasadnienia decyzji wynika, iż na podstawie świadomości konkurencyjności pomiędzy podmiotami oraz zgłoszenia oznaczenia podobnego przyjęto istnienie złej wiary. Zła wiara została zatem po stronie wnoszącego skargę przyjęta jako domniemanie, na podstawie faktu istnienia świadomości konkurencyjności pomiędzy podmiotami oraz zgłoszenia oznaczenia podobnego.

Również za niezasadne należy uznać stwierdzenie, że rejestracja znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem art. 8 pkt 2. ustawy o znakach towarowych co narusza art. 7, 77 § 1 i art. 80 Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz z naruszeniem art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych w związku z art.5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wnoszący o unieważnienie znaku HORTINO wskazywał, że rejestracja znaku towarowego HORTINO narusza prawo do firmy, gdyż używanie znaku HORTINO może spowodować możliwość wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy co do tożsamości przedsiębiorstwa. Wnioskodawca nie wskazał jednakże stosownej normy prawnej pozwalającej określić zakres przysługującego mu prawa podmiotowego, w zakres którego wkraczałby uprawniony z rejestracji HORTINO, używając tego oznaczenia. W dalszych pismach procesowych (z dnia [...] kwietnia 2003) wskazał jako podstawę przysługującego mu prawa podmiotowego art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W uzasadnieniu skarżonej decyzji Urząd Patentowy nie wskazał normy prawnej, będącej podstawą prawa osobistego lub majątkowego wnioskodawcy, które narusza rejestracja znaku towarowego HORTINO, co uzasadnia postawienie zarzutu, iż decyzja została wydana z naruszeniem art. 107 § 3 kodeksu postępowania cywilnego.

Skarżący podniósł również, że organ w zaskarżonej decyzji nie wskazuje w ogóle dowodów, na których oparł się wydając zaskarżoną decyzję, czy też którym dowodom takiej wiary nie dał. Zdaniem strony, prawdopodobnie sytuacja ta jest konsekwencją faktu, że w niniejszej sprawie w ogóle nie było prowadzone postępowanie dowodowe, na co wskazano w niniejszej skardze. Te braki formalne decyzji są niezwykle istotne, gdyż powodują one, iż decyzja ta nie może zostać poddana kontroli instancyjnej w zakresie jej legalności.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie, a odnosząc się do podnoszonych przez skarżącego zarzutów naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. wyjaśnił, że możliwość wprowadzenia w błąd, o jakim mowa w tym przepisie, należy rozumieć jako istnienie ryzyka pomyłki, a więc jest to stan potencjalny i do stwierdzenia podobieństwa znaków nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorcę. Z tych też względów nie przeprowadza się postępowania dowodowego na okoliczność zaistnienia takich pomyłek w obrocie.

Ustosunkowując się do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. organ podniósł, iż przyjmując istnienie złej wiary w uzyskaniu ochrony na sporny znak oparł się na okolicznościach niekwestionowanych przez strony, a mianowicie nabyciu tuż przed zgłoszeniem części majątku wnioskodawcy umową z dnia [...] maja 2000r. Zgłaszając sporny znak do ochrony skarżący świadomie chciał wykorzystać potencjał i możliwości nabytego majątku.

Zdaniem organu, brak wskazania w zaskarżonej decyzji konkretnej normy prawnej stanowiącej podstawę ochrony firmy przedsiębiorstwa nie może przesądzać o naruszeniu przepisu art. 8 pkt 2 u.z.t.

Za niezasadny uznano również zarzut rażącego naruszenia przepisów proceduralnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedmiotowej sprawie znak towarowy HORTINO został zgłoszony do rejestracji w dniu [...] lipca 2000r., a decyzję o jego rejestracji Urząd Patentowy wydał w dniu [...] czerwca 2001r.

Ustawa – Prawo własności przemysłowej w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed 22 sierpnia 2001r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów, a więc w niniejszej sprawie zdolność rejestracyjną przedmiotowego znaku należy ocenić według przepisów ustawy z 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych.

Zaskarżoną decyzją Urząd Patentowy unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego HORTINO przyznanego decyzją z dnia [...] czerwca 2001r. Wniosek o unieważnienie wpłynął do UP już [...] lipca 2001r.. Ten krótki okres czasu między przyznaniem prawa a żądaniem jego unieważnienia skarżąca podniosła jako zarzut w skardze.

Zdaniem Sądu, nie można uznać za zasadny zarzut, iż w tych samych okolicznościach UP wydał decyzję o przyznaniu prawa, a następnie w krótkim okresie czasu, w tym samych okolicznościach sprawy wydał decyzję unieważniającą przyznane prawo.

Istotą bowiem postępowania o unieważnienie prawa z rejestracji jest weryfikacja decyzji przyznającej prawo.

Postępowanie – a przede wszystkim przepisy procesowe – uniemożliwiały, w dacie obowiązywania ustawy o znakach towarowych podmiotowi, który zgłaszał sprzeciw w postępowaniu zgłoszeniowym, odwołanie się do organu II instancji – Komisji Odwoławczej.

Dlatego też, nie godząc się z decyzją UP o przyznaniu prawa z rejestracji do znaku Hortino spółce z L., pozostało wnioskodawcy żądanie unieważnienia prawa z rejestracji, które mógł wszcząć dopiero od momentu, kiedy decyzja o rejestracji stała się ostateczna.

Urząd Patentowy, unieważniając prawo z rejestracji, jako podstawę materialnoprawną swojej decyzji wskazał art. 8 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.

W myśl art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest on podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Możliwość wprowadzenia w błąd należy rozumieć jako istnienie ryzyka pomyłki, a nie zaistnienie pomyłki.

Poza sporem w niniejszej sprawie jest, iż oba znaki służą do oznaczania towarów jednorodnych, nabywanych masowo, tanich.

W orzecznictwie Komisji Odwoławczej utrwalił się pogląd (patrz decyzja Komisji Odwoławczej z dnia [...] kwietnia 1996 [...]), że podobieństwo pomiędzy znakami towarowymi przeznaczonymi do oznaczania tego samego rodzaju towarów powszechnego użytku powinno być oceniane według zaostrzonych kryteriów.

Powszechnie przyjęta i ustalona reguła stanowi, że podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Istnienie różnic nie wyklucza podobieństwa. Sprawdzenie podobieństwa powinno więc prowadzić do obiektywnego bilansu podobieństwa i różnic, a to wszystko należy jeszcze odnieść do przeciętnej uwagi rozsądnego nabywcy, średnio rozważnego. Organ oceniający podobieństwo znaku wg w/w kryterium nie może pominąć faktu, iż znak Hortex należy do znaków mocnych (silnych). Dla stwierdzenia podobieństwa do znaku mocnego wystarczy podobieństwo choćby jednego elementu. Organ, w ocenie Sądu, prawidłowo ocenił i uzasadnił naruszenie przy rejestracji art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Należy w tym miejscu podnieść , że znak Hortex używany jest w obiegu od bardzo wielu lat nie tylko jako znak towarowy, a również jako znak firmowy. Dla przeciętnego nabywcy towarów o charakterze masowym decydujące znaczenie mają zbieżne elementu obu oznaczeń. W elemencie słownym będącym w obu znakach dominujących występuje HORT. Dodatkowym elementem występującym w obu znakach jest śnieżynka.

Przeciętny konsument z reguły postrzega znak jako całość, nie zwracając uwagi na szczegóły, które je różnią. Należy uwzględnić, że przeciętny nabywca rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania różnych znaków, a zdany jest na pewny obraz, który pozostał mu w pamięci. Niekwestionowane przez skarżącą jest, iż znak Hortex jest znakiem mocnym, a więc o podwyższonej sile odróżniającej. Poza sporem jest również, iż oba oznaczenia znaku przeznaczone są do oznaczania tych towarów. W tym stanie rzeczy, zdaniem Sądu, organ prawidłowo ocenił i uzasadnił naruszenie art. 9 ust. 1 pkt 1 przy rejestracji przedmiotowego znaku.

Zgłoszeniu znaku towarowego winna towarzyszyć wola wykonywania prawa przedmiotowego, o jaki się starała strona – zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. w celu odróżnienia własnych towarów czy usług od konkurencyjnych, a więc zgłoszenie winno być w dobrej wierze. W tej sytuacji koniecznym staje się wskazanie złej wiary zgłaszającego jako samodzielnej przyczyny niedopuszczalności rejestracji.

W ocenie organu postępowanie w złej wierze po stronie zgłaszającego przejawiało się w tym, iż miał świadomość, że spółka X. jest firmą konkurencyjną istniejącą na rynku od wielu lat. W umowie zbycia przedsiębiorstwa zawartej [...] maja 2000r. wyraźnie podniesiono, iż nabywający nie nabył praw do nazwy przedsiębiorstwa, logo firmy, znaków towarowych, wszelkich form zwłaszcza intelektualnych oraz nie będzie używał nazwy [...].

Zarzut naruszenia art. 8.1 u.z.t. tj. zasad współżycia społecznego lub prawa wiąże się z treścią znaku, ale przyjmuje się również, iż odnieść można te przesłanki do postępowania zgłaszającej.

W ocenie Sądu nie można zarzucić organowi, iż bezpodstawnie przyjął, że takie działanie zgłaszającego naruszyło w całym kontekście sytuacji zasady współżycia społecznego, tym bardziej jeżeli się uwzględni, iż kupując zakład, zgłaszający przejmował także załogę, a dotychczasowych klientów X. poinformował o nabyciu zakładu i rozpoczęciu działalności gospodarczej od dnia [...] czerwca jako H. w L., wykorzystując potencjał i właściwości nabytego majątku od X. Jak wynika z porównania daty umowy o nabyciu przedsiębiorstwa, tj. [...] maja 2002r., i rozesłanej oferty (następnego dnia), a także okoliczności, że spółka występuje pod firmą H. i zgłasza znak słowno graficzny Hortino do rejestracji w tym samym czasie, to trudno uznać za zasadny zarzut skarżącego, iż jego postępowanie nie naruszało zasad uczciwości kupieckiej i nie było obliczone na wykorzystywanie renomy znaku Hortex.

W tej sytuacji trudno odmówić racji wnioskodawcy prezentowanej w całym postępowaniu, że o naruszeniu zasad współżycia świadczy to, że natychmiast po nabyciu przedsiębiorstwa zgłaszający zaczął używać w nazwie firmy "[...]" oraz zgłosił przedmiotowy znak do rejestracji, a także posługiwał się tą firmą w ofercie składanej dotychczasowym klientom X., co wywołało u wnioskodawcy przekonanie, że zamiar takiego postępowania był ukrywany przez uprawionego do dnia zawarcia umowy o zakupie przedsiębiorstwa. Łączna ocena tych okoliczności trafnie doprowadziła organ do wniosku, iż działanie uprawnionego było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Podnieść należy, że przepis art. 8 pkt 1 u.z.t. przewiduje, iż niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zarówno doktryna prawa, jak i orzecznictwo zgodnie wskazują, iż sprzeczność rejestracji znaku towarowego z zasadami współżycia społecznego nie polega jedynie na sprzeczności elementów treściowych znaku zgłoszonego do rejestracji, lecz również należy brać pod uwagę cele (intencje) jakimi kierował się podmiot dokonujący zgłoszenia.

W okolicznościach niniejszej sprawy decyzję organu o unieważnieniu praw z rejestracji przedmiotowego znaku w oparciu o art. 8 pkt 1 u.z.t. należy uznać za prawidłową.

Zaskarżona decyzja nie może być uchylona, pomimo, że skarżący trafnie podnosi, iż podstawą unieważnienia znaku nie mogło być naruszenie dóbr osobistych, skoro już w toku postępowania o unieważnienie prawa toczyło się podstępowanie o naruszenie dóbr osobistych z powództwa wnioskodawcy przed sądem powszechnym, do kognicji którego należało orzekanie w tym zakresie. W tej sytuacji Urząd Patentowy nie był uprawniony do analizowania w zakresie naruszenia art. 8.2 u.z.t. tj. naruszenia prawa osobistego.

Reasumując powyższe, wobec zaistnienia dwóch przesłanek wykazanych w art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. uzasadniających unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego skarga podlegała oddaleniu. Z tych też względów Sąd na podstawie art. 151 u.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.