Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 237/08
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2008-07-24 00:00:00+02:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 4, art 6, art. 7, art. 8 pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 11, art. 14, art. 29, art. 32
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
article: art. 315 ust. 3,
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 145 par. 1 pkt 1 lit. c, art. 151
journal: Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędziowie Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak (spr.) Sędzia WSA Ewa Marcinkowska Protokolant Marcin Just po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2008 r. sprawy ze skargi T. z siedzibą w H., USA na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy TIFFANY oddala skargę


UZASADNIENIE

W dniu [...] marca 2004 r. T. and C. z siedzibą w N., USA (dalej jako: uczestnik) złożył do Urzędu Patentowego RP wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy TIFFANY [...], udzielonego na rzecz T. & B. z siedzibą w H., USA (dalej jako:skarżący) z pierwszeństwem od dnia [...] lipca 1995 r. W uzasadnieniu uczestnik podał, że zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą wysokiej jakości luksusowych towarów konsumpcyjnych, dostarczaniem związanych z nimi usług oraz projektowaniem, produkcją i sprzedażą luksusowych upominków. W ocenie uczestnika towary przezeń produkowane lub sprzedawane są synonimem luksusu, zaś jego firma często opisywana jest na łamach prasy, a także wymieniana w literaturze [...]. Uczestnik podał dane, dotyczące swego przedsiębiorstwa, z których wynika, że powstało ono w [...] r. Jego zdaniem oferowane przezeń towary, oznaczane znakiem towarowym TIFFANY, znane są na całym świecie. Do oznaczania produkowanych lub sprzedawanych wyrobów używa się znaków TIFFANY, TIFFANY & CO. lub T & Co. Uczestnik podał też, że niekiedy wyroby zamawiane u innych producentów i sprzedawane przez jego firmę oznaczone są napisem "[...]". Uczestnik załączył też oświadczenie prezesa T. & C. M. K. i wskazał jakiego rodzaju wyroby są przez niego oferowane. Należą do nich wyroby jubilerskie wytwarzane z kamieni i metali szlachetnych, zegary i zegarki, przedmioty dekoracyjne, sztućce, zastawa stołowa, wazy, serwisy do kawy i herbaty, tace, puchary, materiały piśmienne i przybory biurkowe, luksusowe produkty osobiste bądź do użytku domowego, galanteria osobista, akcesoria barowe, artykuły ze skóry, akcesoria sportowe, porcelana i kryształy.

Uczestnik powołał się również na powszechną znajomość i renomę używanego przez niego – jak wskazał – od ponad stu lat znaku towarowego TIFFANY, który w jego ocenie należy do znaków powszechnie znanych lub wręcz sławnych. Międzynarodowe salony sprzedaży detalicznej T. & C. znajdują się w USA, a także w Europie m.in. w L., Z., M., F., M. i F.. Markowe produkty uczestnika sprzedawane są także za pośrednictwem renomowanych domów handlowych i luksusowych hoteli. Uczestnik podał, że w przewodnikach po N. firmowy sklep "T. & C." jest polecany jako miejsce, które należy odwiedzić. W Polsce natomiast znak TIFFANY jest znany także ze względu na reklamy i publikacje w sprzedawanych w Polsce czasopismach zagranicznych, takich np. jak "[...]", zaś w codziennych gazetach można spotkać odwoływanie się do "stylu Tiffany'ego", co dowodzi wysokiego stopnia znajomości tego znaku w Polsce.

Zdaniem uczestnika rejestracja znaku TIFFANY na rzecz skarżącego jest sprzeczna z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, ze zm., dalej jako u.z.t.), który wyłącza od rejestracji znaki sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. W ocenie uczestnika znak TIFFANY został zgłoszony przez skarżącego w okolicznościach wskazujących na jego złą wiarę zgłaszającego w postaci zamiaru wykorzystania renomy tego znaku. Na tę okoliczność wskazuje – według uczestnika – nie tylko samo oznaczenie TIFFANY przyjęte przez skarżącego, ale również zgłoszony przez niego znak towarowy TIFFANY & BROADWAY, [...], jeszcze silniej kojarzyć się ma z miastem, z którym kojarzone jest przedsiębiorstwo skarżącego. Uczestnik powołał się też na wyrok Sądu Okręgowego w T. z dnia [...] sierpnia 2001 r. w sprawie [...], potwierdzający jego zdaniem, że znak towarowy TIFFANY jest znakiem sławnym, o dużej użyteczności ekonomicznej.

Według uczestnika używanie znaku towarowego TIFFANY dla butów jest działaniem pasożytniczym, wykorzystującym renomę cudzego znaku i przynoszącym skarżącemu nieuprawnioną korzyść. Funkcjonowanie na rynku znaku towarowego TIFFANY, lecz przeznaczonego dla innych towarów i zarejestrowanego na nieuprawniony podmiot, prowadzi - w ocenie uczestnika - do osłabienia zdolności odróżniającej tego oznaczenia /"rozwodnienie" znaku/. Przyjęcie takiego samego znaku dla odróżnienia towarów innego przedsiębiorstwa prowadzi do perturbacji na rynku, ponieważ załamuje się dotychczasowe ugruntowane skojarzenie w świadomości klientów. Znak traci swoją niepowtarzalność, a jego zdolność odróżnienia wyraźnie spada. W tym względzie uczestnik wskazał na poglądy doktryny i na orzeczenie SN (z 3 lipca 1929 r., OSN 1929, p. 222) oraz na decyzje Komisji Odwoławczej UP w sprawach m.in.: znaku McLaren ([...]), znaku BMW w odniesieniu do wyrobów tytoniowych (Rzeczpospolita z [...] sierpnia1999 r.), znaku 5-10-15 (Rzeczpospolita z [...] stycznia 1999 r.); znaku SOWIETSKOJE IGRISTOJE ([...]).

Niedopuszczalność rejestracji znaku TIFFANY według uczestnika potwierdza treść art. 16 ust. 3 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej TRIPS (Dz.U. załącznik do nr 32 z 1996 r., poz. 143), który rozszerza ochronę znaków powszechnie znanych poza granice podobieństwa towarów.

Do wniosku dołączone zostały dowody, na które uczestnik powoływał się w jego treści.

W odpowiedzi na powyższy wniosek uprawniony z rejestracji znaku towarowego (skarżący) wniósł o oddalenie przedmiotowego wniosku i zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu skarżący podniósł, że uczestnik nie przedstawił dowodów na okoliczność gdzie firma T. & C. prowadzi produkcję, ani też gdzie prowadzi projektowanie i jakie prowadzi usługi i czy w ogóle produkuje luksusowe upominki. Tym samym skarżący przyjął, że firma uczestnika nie jest obecna na rynku towarów i usług w Polsce, bowiem nie prowadzi sprzedaży. W ocenie skarżącego na okoliczność, że w Polsce istnieje sklep T. & C., uczestnik nie przedstawił żadnych dowodów. Skarżącemu zaś wiadomo, że uczestnik nie prowadzi na terenie Polski w ogóle działalności gospodarczej.

Zdaniem skarżącego znaki TIFFANY, TIFFANY & Co. lub T & Co i wyroby oznaczone napisem "[...]" nie występują na rynku polskim, a we wniosku, ani w załącznikach do niego nie ma żadnych materiałów dowodowych na tę okoliczność, przy czym dotyczy to wszelkich towarów z klasy 25.

Odnośnie oświadczenia M. K. skarżący podał, że nie przytacza się tam wprost dowodów na to, że znak TIFFANY w powiązaniu z firmą uczestnika jest znany na terenie Polski, zaś przywoływane w tym oświadczeniu dowody są o tyle zasadne, o ile dotyczą działalności uczestnika na terenie Stanów Zjednoczonych, a nie na terenie Polski.

Powoływanie się na fakt, iż [...] salon T. & C.. włączony jest do trasy turystycznej jako jedna z atrakcji turystycznych w N. nie świadczy w ocenie skarżącego o powszechnej znajomości tego miejsca w Polsce, tym bardziej, że informacje na jego temat można znaleźć w przewodnikach dostępnych w S. oraz w Stanach Zjednoczonych, a nie w Polsce. Jak podał skarżący, chcąc znaleźć sklep T. & C. turyści byliby zmuszeni do celowych poszukiwań miejsca, gdzie sklep ten się znajduje. Inaczej jest zdaniem skarżącego w przypadku sławnych znaków takich jak Coca-cola, Pepsi, Kodak gdzie nie trzeba poszukiwać tych produktów, ponieważ są one dostępne wszędzie: w rejonach handlowych, na lotniskach, w reklamach radia i telewizji, natomiast w celu zdobycia informacji na temat T. & C. turyści musieliby czynić wysiłki, aby je odszukać, przecząc prawdopodobieństwu istnienia popularności czy sławy.

Skarżący wskazał, że rejestracja znaku towarowego za granicą nie ma wpływu na uzyskanie rejestracji w Polsce ([...] z dnia [...] października 1992 r., [...], poz. [...]), zatem bezzasadne jest w jego ocenie powoływanie się przez uczestnika na rejestracje znaków Tiffany i Tiffany & Co w Stanach Zjednoczonych. Jak wiadomo skarżącemu, firma o nazwie T. & C., N. będąca filią T. & C. z N. M. nie zdołała też uzyskać rejestracji swojego znaku we Francji, chociaż firma macierzysta prowadziła sklep w Paryżu już w [...] r.

Następnie skarżący podał, że produkowane przez uczestnika towary nie obejmują obuwia ani butów i nie są nawet podobne do tych towarów, do których jest przeznaczony znak towarowy TIFFANY wg prawa ochronnego nr [...].

Skarżący podniósł też, że firma uczestnika nie jest identyfikowana z żadnym powszechnie dostępnym towarem i nie posiada charakterystycznego wyrobu. Skarżący podkreślił, że zgodnie z orzecznictwem i literaturą przedmiotu uznanie znaku za powszechnie znany należy kojarzyć z określonym wyrobem co w naszym przypadku powinno odnosić się przykładowo do butów. Na terenie Polski firma T. & C.. nie kojarzy się w ocenie skarżącego z butami, tak jak powszechnie znany: B. czy S., wobec tego używanie znaku towarowego TIFFANY przez T. & B. do oznaczania swojego towaru – butów, nie powoduje według skarżącego mylnego przekonania odbiorców, że towar (buty) nim oznaczony pochodzi z firmy T. & C. z N..

Zdaniem skarżącego wskazane przez uczestnika publikacje podają, że znak TIFFANY kojarzony jest z biżuterią. Według skarżącego wymienienie znaku w pracach poświęconych problematyce ochrony znaków sławnych i powszechnie znanych nie stanowi o tym, czy znak jest powszechnie znany, bowiem przytaczana przez uczestnika publikacja ([...]) dotyczy zarejestrowanych znaków towarowych. Z kolei według skarżącego przytoczona przez uczestnika publikacja [...] wskazuje, że marka TIFFANY, a nie znak towarowy, wymieniona jest na 73 pozycji i w opisie określana jest jako firma jubilerska. Twierdzenie uczestnika, że książka [...] rozsławił znak Tiffany, to według skarżącego tak jakby twierdzić, że BMW stało się sławną marką ponieważ J. B. prowadził samochód tej marki w filmach l. F.. Podobnie to, że produkty uczestnika są reklamowane w czasopismach linii lotniczych oraz w przewodnikach dostępnych w Stanach Zjednoczonych nie może być w ocenie skarżącego dowodem na powszechność i znajomość znaku, tym bardziej na terenie Polski. Czasopisma wymienione we wniosku takie jak "[...]", "[...]", "[...]" nie są publikowane w języku polskim, więc zdaniem skarżącego nie można więc mówić o powszechności dostępu do informacji. Podobnie, wedle skarżącego, podane przez uczestnika publikacje "[...]" i "[...]" nie wskazują, aby opisane tam lampy były wyrobem firmy uczestnika.

Skarżący wskazał również na szereg znaków towarowych, zawierających słowo TIFFANY, zarejestrowanych przez inne firmy, nie związane z uczestnikiem.

Odnośnie zarzutu sprzeczności rejestracji znaku towarowego TIFFANY z treścią art. 8 pkt 1 u.z.t., nie jest również w ocenie skarżącego zasadnym argument uczestnika, iż przez użycie nazwy ([...]) zgłoszony przez skarżącego znak towarowy jeszcze silniej kojarzyć się ma z miastem z którym kojarzone jest przedsiębiorstwo uczestnika, [...].

Skarżący nie zgodził się ze stanowiskiem, że słowny znak TIFFANY firmy skarżącego jest znakiem powszechnie znanym i że zgłoszenie przez skarżącego znaku TIFFANY wskazuje na złą wiarę skarżącego i zamiar wykorzystania znaku firmy T. & C.. Skarżący podniósł, że zgłoszenie znaku TIFFANY przez firmę skarżącego jest związane z wieloletnim okresem używania go przez tę firmę do oznaczania towarów, których jest producentem, zwłaszcza butów klasy 25, znak ten jest również umieszczony na ich opakowaniu. Skarżący wskazał, że oznaczenia towaru (buty) wprowadzone były do obrotu i od wielu lat rozprowadzane na terenie Polski przez firmę Handlową P., co obecnie jest kontynuowane przez firmę T. & B. Polska Sp. z o.o., na dowód czego skarżący przedstawił potwierdzenie firmy P. sprzedaży butów.

Ponadto, skarżący podał, że TIFFANY jest bardzo popularnym imieniem kobiecym w USA oraz że słowo TIFFANY jako rzeczownik oznacza rodzaj muślinu gazowego, a znany jest również krój pisma drukarskiego TIFFANY MEDIUM.

W odniesieniu to twierdzenia skarżącego, że rejestracja znaku TIFFANY na jego rzecz zmierzała do wykorzystania renomy cudzego znaku towarowego, bądź stanowi zagrożenie tej renomy, wedle skarżącego jak dotąd nie przedstawiono na tę okoliczność żadnych dowodów.

W pismach składanych w toku postępowania przed organem strony podtrzymywały swoje stanowiska w sprawie, rozszerzając swoją argumentację w zależności od twierdzeń strony przeciwnej. Do pism dołączane były też dowody na poparcie tez zaprezentowanych w tych pismach. W toku postępowania spornego przesłuchano również zawnioskowanych świadków.

Decyzją z dnia [...] marca 2007 r. Urząd Patentowy, działając na podstawie art. 8 pkt 1 u.z.t. w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, ze zm.; dalej jako: P.w.p.), unieważnił prawo ochronne na znak towarowy TIFFANY [...], przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 25, tj. obuwia.

Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie organ przywołał materiały dowodowe, przedłożone przez uczestnika, jak również skarżącego. Wskazał, że w jego ocenie uczestnik posiada interes prawny – w rozumieniu art. 164 P.w.p. – w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy TIFFANY, skoro powołuje się na przysługujące mu prawo do nazwy handlowej T. & C. oraz prawo do powszechnie znanego i renomowanego znaku towarowego TIFFANY, domagając się ochrony przed nieuczciwymi działaniami, polegającymi na pasożytniczym wykorzystaniu renomy jaką cieszy się jego znak towarowy. Powołując się na treść art. 315 ust. 3 P.w.p. organ wskazał, że jego zdaniem, spośród przedstawionych przez uczestnika zarzutów, zasadnym jest jedynie zarzut udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy z naruszeniem art. 8 pkt.1 u.z.t.

Odwołując się do poglądów doktryny oraz orzecznictwa, również wspólnotowego, dotyczącego sposobu rozumienia klauzuli zasad współżycia społecznego na gruncie rejestracji znaków towarowych, jak również pojęcia renomy i znaku renomowanego, organ podał, że według niego znak towarowy TIFFANY cieszy się międzynarodową renomą, w tym także w Polsce w odniesieniu do biżuterii. Renoma ta jest w ocenie organu rezultatem wysokich cech jakościowych i walorów estetycznych towarów sygnowanych tym znakiem, ponad stuletniego okresu używania tego znaku w skali światowej oraz reklamy i promocji tego znaku także w skali światowej. Znak jest obecny na całym świecie, jest reklamowany i promowany w skali światowej. Organ przedstawił dokładne dane, dotyczące wydatków na reklamę, jakie poniósł uczestnik oraz podał, że według niego międzynarodowa renoma znaku TIFFANY znajduje potwierdzenie w artykułach prasowych, magazynach i czasopismach całego świata, w orzeczeniach sądów i urzędów patentowych na całym świecie, a także w publikacjach, poświęconych ochronie znaków sławnych i powszechnie znanych.

Zdaniem organu, z materiału dowodowego wynika, że wyroby sygnowane znakiem TIFFANY są obecne na polskim rynku oraz że sam znak i jego wizerunek był znany na polskim rynku wśród ludzi zamożnych jako potencjalnych odbiorców przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku, pomimo, że uczestnik nie prowadził sprzedaży bezpośrednio na terenie Polski. Organ wskazał, że znajduje to potwierdzenie w oświadczeniach i zeznaniach świadków (J. K. i M. B.), z których wynika, że produkty sygnowane znakiem TIFFANY od wielu lat są kupowane przez Polaków, zaś M. P. zeznała, że wyroby od T. pojawiały się w Polsce po wojnie na wystawach i w prasie. Organ uznał, że do obecności i znajomości wśród potencjalnych polskich odbiorców towarów sygnowanych znakiem uczestnika przyczyniła się m.in. międzynarodowa sieć sprzedaży, publikacje w prasie oraz książka [...].

W ocenie organu zgłoszenie przez skarżącego do ochrony identycznego jak renomowany znak TIFFANY, znaku przeznaczonego do oznaczania obuwia jest nieuczciwe, stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, o których mowa w art. 8 pkt 1 u.z.t., pozwala skarżącemu na poczynienie oszczędności na reklamie i promocji poprzez wykorzystanie do promowania własnych towarów siły atrakcyjności znaku uczestnika. Organ przyjął również, że znak towarowy TIFFANY rozpoznawany jest głównie przez luksusową biżuterię i inne towary najwyższej jakości, zatem próba przeniesienia oznaczenia na inne co do jakości produkty naraża go na degradację, gdyż bez wątpienia wpłynie na postrzeganie znaku TIFFANY wśród potencjalnych odbiorców, niszcząc dobrą opinię o jakości produktów sygnowanych tym znakiem.

Odnosząc się do przywołanych we wniosku o unieważnienie spornego prawa innych podstaw prawnych, organ uznał, że nie można uznać, aby prawo ochronne udzielone zostało z naruszeniem art. 8 pkt 2 u.z.t. i art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t. oraz art. 6 bis i art. 8 Konwencji paryskiej. Organ przyjął, że przepis art. 8 Konwencji paryskiej musi być interpretowany w związku z art. 2 Konwencji paryskiej, który nakazuje przyznanie państwom - członkom Konwencji takich samych praw w dziedzinie własności przemysłowej, jakie przyznaje swoim obywatelom i osobom prawnym. Dlatego też, w ocenie organu, przy zachowaniu postanowień zawartych w art. 8 Konwencji paryskiej, w Polsce ochroną objęte są te nazwy przedsiębiorstw zagranicznych, które były obecne na polskim rynku. Organ powołał się w tym względzie na wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 31/06.

Zdaniem organu uczestnik nie wykazał, aby jego firma była obecna na terytorium Polski przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego i aby zakres prowadzonej przez niego działalności pokrywał się z zakresem ochrony spornego znaku towarowego, brak więc było podstaw – wedle organu – do stwierdzenia kolizji tych dwóch praw na terytorium Polski i w konsekwencji naruszenia prawa uczestnika do nazwy przedsiębiorstwa.

Odnośnie zarzutu uczestnika co do naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t. i art. 6 bis Konwencji paryskiej organ podał, że uczestnik nie wykazał, aby przed datą zgłoszenia znaku do ochrony i z tytułu powszechnej znajomości znaku przysługiwało mu na terytorium Polski prawo do znaku, który byłby przeznaczony do oznaczania takich samych lub podobnych towarów jak sporny znak. Zdaniem organu zakres przedmiotowy, w jakim znak towarowy podlega ochronie, jest ograniczony do towarów, w odniesieniu do których znak ten jest znany, zaś znak uczestnika – jak według organu wynika z dowodów – jest znany głównie w odniesieniu do biżuterii.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie T. & B. z siedzibą w H., USA wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, zarzucając naruszenie: - art. 7 kpa przez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy i przyjęcie ustaleń nieznajdujących potwierdzenia w materiale dowodowym; - art. 77 § 1 kpa z powodu nie wyczerpującego zebrania materiału dowodowego; - art. 11 i art. 107 § 3 kpa z powodu nieprzedstawienia szerzej faktów, które w pełni zostały udowodnione i niewskazanie wprost dowodów, na których została oparta zaskarżona decyzja; - art. 8 pkt 1 u.z.t. przez błędną interpretację normy prawnej, opartą na ustaleniach nieznajdujących poparcia w materiale dowodowym sprawy; - art. 14 ust. 1 i 2 u.z.t. wobec błędnego zaniechania, a faktycznie zaprzeczenia związku jaki zachodzi między stanem faktycznym w postępowaniu w sprawie a normą prawną, że ochrona znaku towarowego nie wyłącza możliwości rejestracji podobnego znaku towarowego, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwę i skoro nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców do pochodzenia towarów.

W uzasadnieniu skargi skarżący podał, że w decyzji wymienione zostały zeznania świadków, stanowiące wedle organu dowód, że znak TIFFANY jest sławnym znakiem, ale nastąpiło to w ocenie skarżącego bez bliższego uzasadnienia. Skarżący uznał też, że organ nie podał, które przedstawione przez uczestnika materiały zostały uznane za dowody w sprawie spornego znaku towarowego TIFFANY, a które nie zostały uznane, bowiem nie wymieniono ich przykładowo w uzasadnieniu decyzji. Zdaniem skarżącego nie został wypełniony zakres przedmiotowy art. 315 ust. 3 P.w.p. w zw. z art. 8 pkt 1 u.z.t., gdyż organ przedstawił jedynie przesłanki, bez podania dowodów materialnych na niedopuszczalność rejestracji znaku na rzecz skarżącego.

Skarżący zarzucił, że organ, mówiąc o "okolicznościach rozpatrywanej sprawy", nie określił o jakie okoliczności chodzi: czy dotyczące postępowania w sprawie o uzyskanie prawa ochronnego z rejestracji, czy też o postępowanie sporne.

Skarżący powołał się również na decyzję Komisji Odwoławczej przy UP z dnia [...] sierpnia 2001 r. (sygn. [...]), w której dokonano ustalenia, że znak towarowy TIFFANY firmy T. & C. z N. nie mógł być uznany za powszechnie znany, która to decyzja nie została wymieniona w decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie, chociaż została ona oddzielnie dołączona przez skarżącego w formie odpisu publikacji z N. nr [...]. Według skarżącego organ nie ustosunkował się też do fragmentu publikacji Elżbiety Wojcieszko-Głuszko pt. "Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawno-porównawczym", która ukazała się w Zeszycie Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 65, Kraków 1995 r., ani też nie odniósł się do złożonego przez skarżącego wydruku z bazy R., w którym spośród kilkudziesięciu zarejestrowanych znaków TIFFANY tylko dwa należą do uczestnika. W ocenie skarżącego w sprawie tego materiału dowodowego organ nie podał, dlaczego uznał za sławny i renomowany tenże znak towarowy, skoro jest on zarejestrowany na rzecz różnych firm.

Zdaniem skarżącego, ustalony przez organ stan faktyczny nie przekłada się na powoływane sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, bowiem sprzedaż przez skarżącego butów miała miejsce przez pięć lat przed rejestracją znaku. Te okoliczności świadczą, że skutkiem sprzedaży butów było zgłoszenie nr [...], które w okresie sprzedaży butów nie było kwestionowane i nie kolidowało, ani nie wykorzystywało uprawnień firmy uczestnika. Sprzedaż ta nie była kwestionowana przez osoby obecne na rynku w Polsce, zatem według skarżącego należałoby rozważyć, że jego znak towarowy w momencie zgłoszenia w 1995 r. miał wtórną zdolność rejestrową i nie naruszał praw wyłącznych osób trzecich, bo z żadnej strony nie było sprzeciwu co do sprzedaży butów z oznaczeniami TIFFANY na terenie Polski.

Powołany przez organ wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 stycznia 2005 r. (sygn. akt VI SA/Wa 997/04) nie przekłada się – w ocenie skarżącego – na stan faktyczny niniejszej sprawy. Skarżący postawił też – w świetle fragmentu publikacji R. Skubisza "Prawo znaków towarowych" Komentarz, wyd. II Warszawa 1997 r., str. 141, ostatnie zdanie uwag 5 – pytanie: jakie prawo przysługuje dla znaku renomowanego skoro znak taki nie jest zarejestrowany a towary do oznaczenia tego znaku nie są obecne w obrocie gospodarczym na terenie Polski. Odnosząc się do zagadnienia renomy skarżący podał, że organ powołał się ogólnie na literaturę przedmiotu, ale bliżej nie podał, czy podane publikacje potraktował jako dowód. Zdaniem skarżącego u.z.t. i P.w.p. ochronę przyznają wyłącznie znakom renomowanym, które są zarejestrowane i także na nie jest nałożony obowiązek używania. Natomiast, wedle skarżącego ochrona niezarejestrowanym znakom towarowym powszechnie znanym jest przyznawana w zakresie specjalizacji i ten powód skarżący upatruje jako podstawę powołania się przez organ na art. 8 pkt 1 u.z.t., gdyż organ nie podał z jaką normą prawną jest sprzeczna rejestracja znaku towarowego TIFFANY.

W ocenie skarżącego zeznania świadków nie świadczą, że znak towarowy TIFFANY firmy z N. można uznać za sławny czy renomowany, bo nie została ustalona jego znajomość w stosunku do społeczeństwa jako ogółu, a ponadto nie przedstawiono dowodów - faktur VAT o sprzedaży towarów firmy uczestnika.

Skarżący zgodził się ze stanowiskiem organu odnośnie braku naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t. i art. 6 bis Konwencji paryskiej, lecz zanegował interes prawny uczestnika.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i odnosząc się do zarzutów naruszenia przepisów postępowania podał, że w zaskarżonej decyzji brak jest istotnych uchybień formalnych mających wpływ na ostateczny wynik sprawy. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ w swojej ocenie wskazał okoliczności uzasadniające renomę znaku towarowego TIFFANY firmy uczestnika, a znajdujący się w aktach sprawy materiał dowodowy był zupełny i wystarczający do dokonania takiego ustalenia. Organ zauważył, że skarżąca nie kwestionuje ustaleń UP, stanowiących podstawę twierdzenia o renomie ww. znaku. Zdaniem organu fakt, że w innych krajach, w tym także w Polsce zarejestrowane są znaki towarowe z elementem słownym Tiffany na rzecz różnych podmiotów w żadnym razie nie może uzasadniać twierdzenia o braku renomy znaku towarowego TIFFANY firmy uczestnika w sytuacji, gdy firma ta udowodniła renomę swojego znaku towarowego.

Odnośnie zarzutów naruszenia prawa materialnego, organ wskazał, iż są one chybione, gdyż sytuacje objęte hipotezą art. 14 ust. 1 i 2 u.z.t. pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na zastosowanie art. 8 pkt 1 u.z.t. na podstawie którego UP unieważnił sporne prawo. Dodatkowo organ zauważył, iż art. 14 ust. 1 i 2 u.z.t. nie ma zastosowania w postępowaniu spornym, a jedynie w postępowaniu zgłoszeniowym.

Organ podał, że prawidłowo zinterpretował treść przepisu art. 8 pkt 1 u.z.t., a także właściwie zastosował ten przepis w określonym, ustalonym stanie faktycznym tej sprawy, powołując się na utrwaloną praktykę orzeczniczą na gruncie art. 8 pkt 1 u.z.t. (m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 stycznia 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 997/04). Ponadto, w ocenie organu dla stwierdzenia, że zgłoszenie do ochrony znaku towarowego miało na celu uzyskanie nienależnych korzyści lub jest szkodliwe dla renomy cudzego znaku nie jest konieczne przedstawienie dowodów zaistnienia faktycznego uzyskania nienależnych korzyści lub szkodliwości dla renomy cudzego znaku towarowego, lecz wystarczy wykazanie, że istnieje taka możliwość, co wedle organu miało miejsce w tej sprawie. Wskazane zaś przez skarżącego okoliczności, takie jak: zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego dopiero po pięciu latach bezkolizyjnej sprzedaży rynkowej obuwia, a także brak jakichkolwiek kontaktów handlowych z firmą uczestnika nie mogły zdaniem organu wpłynąć na odmienną ocenę materiału dowodowego.

W pozostałym zakresie organ podtrzymał argumentację, przedstawioną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

W piśmie procesowym z dnia [...] maja 2008 r. skarżący wskazał, że organ nie ustosunkował się do podniesionych w skardze zarzutów i uznał, że podstawą prawną wydanej decyzji była jedynie pozaprawna klauzula generalna tzw. zasad współżycia społecznego. Skarżący szeroko przedstawił poglądy doktryny oraz powołał orzecznictwo, wyjaśniając rozumienie i stosowanie tejże klauzuli. W jego ocenie brak jest przepisu prawa pozytywnego, uzasadniającego unieważnienie prawa na sporny znak towarowy, zaś orzekanie przy zastosowaniu zasad współżycia społecznego – nie będących według skarżącego regułami prawnymi, ale regułami postępowania ludzkiego – powinno mieć miejsce tylko w połączeniu z powołaniem się na szczególny przepis prawa stanowionego.

Uczestnik w odpowiedzi na skargę wniósł o odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ewentualnie o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej. W uzasadnieniu podał, sformułowany przez skarżącego zarzut błędnej wykładni art. 8 ust. 1 u.z.t. w oparciu o błędne ustalenia faktyczne stoi w sprzeczności z wypracowanym orzecznictwem SN i NSA w zakresie interpretacji i definicji form naruszenia prawa. Co do zarzutu naruszenia art. 14 ust. 1 i 2 u.z.t. uczestnik wskazał, że przepis ten nie znajduje zastosowania w stanie faktycznym i prawnym niniejszej sprawy. Odnośnie zarzutów naruszenia prawa procesowego poprzez niepodanie przez organ wprost, które materiały uznano za udowodnione, a które nie zostały uwzględnione, uczestnik podniósł, że zgodnie z ideą postępowania dowodowego to nie materiały mają być uznane za udowodnione, lecz to one mają udowadniać występowanie określonego stanu faktycznego, pozwalającego na zastosowanie normy prawnej. W ocenie uczestnika organ prawidłowo uznał, że całokształt materiału dowodowego udowadnia tezę o międzynarodowej renomie znaku TIFFANY i pozwala na zastosowanie art. 8 ust. 1 u.z.t.

Według uczestnika ocena naruszenia ww. przepisu jest oceną prawną, a nie empiryczną, a więc składa się na nią analiza przesłanek niedopuszczalności rejestracji z uwagi na naruszenie prawa bądź zasad współżycia społecznego, a nie ocena konkretnych przypadków naruszeń.

Uczestnik nie zgodził się też z poglądem skarżącego, że o nabyciu wtórnej zdolności rejestrowej oznaczenia Tiffany mogłyby świadczyć dowody sprzedaży obuwia oznaczanego znakiem TIFFANY. W ocenie uczestnika nie jest również prawdziwe twierdzenie skarżącego, iż zgłoszenie [...] nie było kwestionowane, skoro w 1997 r. uczestnik wystąpił do UP ze sprzeciwem wobec rejestracji znaku w Polsce.

Zdaniem uczestnika wykazał on, że należący do niego znak towarowy TIFFANY jest znakiem sławnym, unikalnym, oryginalnym i elitarnym, a transgraniczność renomy tego znaku towarowego wywiera skutki na terytorium Polski. Jak podał uczestnik, dla uznania renomy oznaczenia nie jest warunkiem koniecznym jego obecność na rynku, na którym tę renomę posiada. Nie są zatem, według uczestnika, wymagane faktury sprzedaży towarów, ale wystarczy całokształt wykazanych przez niego okoliczności, potwierdzających ponad stuletnie używanie znaku na świecie.

Uczestnik uznał, iż art. 8 ust. 1 u.z.t. pozwala dochodzić ochrony w przypadkach, gdy rejestracja cudzego renomowanego znaku narusza zasady współżycia społecznego, przy czym przy ocenie tego naruszenia należy brać pod uwagę zarówno elementy przedmiotowe (inkorporowanie w spornym znaku renomowanego oznaczenia TIFFANY), jak i podmiotowe (aspekt złej wiary skarżącego przy dokonywaniu zgłoszenia).

Co do poruszonej przez skarżącego kwestii braku interesu prawnego po stronie uczestnika, potwierdził on legitymowanie się interesem prawnym w domaganiu się unieważnienia spornego znaku. Renoma znaku towarowego i przedsiębiorstwa przynależy jego właścicielowi, stąd – w ocenie uczestnika – interes prawny wynika z zasad wyrażonych w art.21 i 64 Konstytucji oraz w art. 44 kc, w świetle których każdy ma prawo do własności i innych praw majątkowych, w tym także praw do znaku towarowego.

W piśmie procesowym z dnia [...] lipca 2008 r. skarżący podtrzymał wszystkie swoje dotychczasowe wnioski i zarzuty, akcentując, że w sprawie nie została dowiedziona jakakolwiek sława, renoma czy społeczna znajomość przedmiotowego znaku. W jego ocenie działania uczestnika są elementem akcji zmierzającej do opanowania rynku polskiego w przyszłości, stąd dążność do nieuczciwego wyeliminowania konkurentów, którzy wypracowali obecność na rynku niszowym, przez spokojne, uczciwe i faktyczne działanie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Dokonując oceny zasadności wniesionej przez T. & B., z siedzibą w H., USA skargi od decyzji Urzędu Patentowego, Sąd doszedł do przekonania, że skarga ta nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z przepisem art. 164 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.

W przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej, podobnie jak wcześniej w ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, nie ma określonej definicji interesu prawnego. Interes ten definiowany jest w doktrynie oraz orzecznictwie w nawiązaniu do pojęcia strony w postępowaniu administracyjnym (art. 28 k.p.a.). Zgodnie zaś z treścią art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 lutego 2007 r. II GSK 252/06 wskazał, że wykładni pojęcia interesu prawnego przy ustalaniu jego istnienia w konkretnej sprawie należy dokonywać w oparciu nie tylko o konkretny przepis prawa materialnego jako określoną jednostkę redakcyjną zamieszczoną w określonym akcie normatywnym dotyczącym określonej gałęzi prawa, lecz także o szereg przepisów zawartych zarówno w jednym określonym akcie normatywnym, jak i innych aktach normatywnych powiązanych ze sobą systemowo ze względu zarówno na wspólne zasady o charakterze ustrojowym, jak i na regulowanie pokrewnych czy powiązanych ze sobą rodzajów stosunków społecznych i gospodarczych. W sprawach zaś z zakresu prawa własności przemysłowej dotyczących znaków towarowych normę prawną dla ustalenia istnienia interesu prawnego należy wyprowadzać z prawnomaterialnej regulacji problematyki znaków towarowych, z uwzględnieniem roli, jaką prawa ochronne na znaki towarowe spełniają dla funkcjonowania rynku, tj. ich funkcji w obrocie, która polega w szczególności na odróżnieniu towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz z uwzględnieniem celu ustanowienia ochrony, którym jest nabycie prawa wyłącznego używania znaku towarowego.

W świetle powyższych rozważań organ, w ocenie Sądu, prawidłowo przyjął, że firma T. and C. ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy TIFFANY [...] skoro powołuje się na przysługujące jej prawo do renomowanego znaku towarowego TIFFANY. Na podkreślenie w tym miejscu zasługuje, że Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP w orzeczeniu z dnia [...] lutego 1999 r. / [...]/ uznała, że nieprowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie pozbawia zainteresowanego podmiotu interesu prawnego w kwestionowaniu rejestracji znaku, który na jego rzecz nie jest w Polsce zarejestrowany.

Z uwagi na to, że sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu [...] lipca 1995 r., na podstawie art. 315 ust. 3 p.w.p. w sprawie tej, do oceny zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

Wniosek o unieważnienie prawa ochronnego oparty został na zarzucie naruszenia art. 8 pkt 1, art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t., a także art. 6 bis i art. 8 Konwencji Paryskiej.

Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] marca 2007 r. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy TIFFANY w oparciu o art. 8 pkt 1 u.z.t. w zw. art. 315 ust. 3 p.w.p. uznając, iż zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego, który jest tożsamy z renomowanym znakiem TIFFANY, jest nieuczciwe i stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z art. 8 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, natomiast według art. 29 u.z.t. prawo z rejestracji znaku towarowego może być unieważnione w całości lub w części, jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji, określone w przepisach art. 4, 6-9 i 32.

Analiza art. 8 pkt 1 u.z.t. prowadzi do wniosku, że nie jest on normą, która wprost zabraniałaby rejestrowania w Polsce renomowanych znaków zagranicznych na rzecz podmiotów nieuprawnionych. Wskazane w tym przepisie zasady współżycia społecznego są obiektywnym miernikiem oceny i zostały odniesione do samego znaku towarowego, a nie do zachowania podmiotu zgłaszającego ten znak do zarejestrowania. Niemniej jednak w orzecznictwie sądowym i w doktrynie przyjęto, że przy badaniu naruszenia zasad współżycia społecznego należy brać również pod uwagę elementy podmiotowe. A więc nie tylko znak, ale i określone, naganne zachowania mogą przesądzać o zaistnieniu przesłanki z art. 8 pkt 1 u.z.t. (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, Komentarz, Warszawa 1997; J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001; wyrok NSA z dnia 17 lipca 2003 r. sygn. akt II SA 1165/02).

Jako przykład praktycznego zastosowania powyższej zasady w literaturze przedmiotu przywołuje się rozstrzygnięcie w tzw. sprawie " T." (decyzja z dnia [...] lutego 1994 r., [...]; decyzja z dnia [...] września 1994 r., [...]), w którym zwrócono uwagę, że nie powinno ulegać wątpliwości, iż co do samej zasady przedmiotem przepisu art. 8 pkt 1 u.z.t. jest w pierwszej kolejności sam znak, który narusza określone wartości wymienione w tym przepisie. Jednakże brak byłoby uzasadnienia, aby w ogóle spod hipotezy tego przepisu wyłączyć elementy odnoszące się do uprawnionego ze znaku towarowego i sposobu w jaki wszedł on w posiadanie tego znaku. Niejednokrotnie bowiem sam znak i całokształt zachowania podmiotu uprawnionego z tego znaku są ze sobą ściśle związane np. w kwestii naruszenia zasad współżycia społecznego, czy niezgodności określonych zachowań z prawdą, w wyniku których następuje uzyskanie praw ze znaku towarowego. Byłoby zatem ze szkodą dla prawidłowego stosowania przepisów ustawy o znakach towarowych, aby elementy podmiotowe związane z podmiotem uprawnionym ze znaku towarowego miałyby nie mieć jakiegokolwiek znaczenia w sytuacji oparcia wniosku o unieważnienie znaku towarowego na art. 8 pkt 1 u.z.t.

Renoma znaku towarowego oznacza jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową, ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych nim wyrobach (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, Warszawa 1997). Jest to kryterium odwołujące się raczej do szczególnej " jakości" znaku, niż ilości rozpoznających go osób. Renoma nie jest bowiem prostą konsekwencją rozpowszechnienia znaku. Jest raczej wynikiem utrwalonego w świadomości kupujących wyobrażenia o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnionych cechach.

Renomowany znak towarowy to oznaczenie, które :

- jest rozpoznawane przez potencjalnych odbiorców i służy w ich przekonaniu do oznaczania towarów pochodzących z tego samego, konkretnie lub abstrakcyjnie określonego źródła;

- wywołuje pozytywne skojarzenia wśród potencjalnych klientów, zachęcając ich do nabywania oznaczonych nim towarów /posiada siłę atrakcyjną/.

Przy ustalaniu renomy właściwy krąg odbiorców określany jest przez towary i usługi wprowadzane na rynek pod wcześniejszym znakiem. Mogą to być zatem szerokie kręgi odbiorców lub odbiorcy wyspecjalizowani. W przypadku tzw. znaków snobistycznych towary nimi oznaczone są przedmiotem zainteresowania bogatych użytkowników. Znaki te promowane są w myśl zasady "wyjątkowo drogie dla nielicznych". (por. J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001 r.).

Renomowany znak towarowy musi być zatem znany istotnej części właściwych, czyli relewantnych, odbiorców do których jest adresowany, co oznacza, że grupy tych odbiorców w zależności od rodzaju towarów do oznaczenia których służy znak, będą różne.

Analizując pojęcie renomy znaku towarowego wskazać należy, że renoma znaku nie jest zależna od przebiegu granic poszczególnych państw czy regionów (vide: wyrok WSA z dnia 8 listopada 2005 r. , sygn. akt VI SA/Wa 845/05).

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że w świetle art. 8 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja, która zmierza do pasożytniczego wykorzystania renomy cudzych oznaczeń (przez przenoszenie pozytywnych skojarzeń oraz wykorzystanie efektu kontrastu). Celem jaki przyświeca naruszycielowi jest zminimalizowanie kosztów i wysiłków organizacyjnych przez wykorzystanie do promowania własnych produktów siły atrakcyjnej ucieleśnionej w cudzym oznaczeniu. Działanie takie może polegać na przenoszeniu pozytywnych wyobrażeń wiązanych ze znakiem na towary nie pochodzące od uprawnionego, bądź na wykorzystaniu efektu kontrastu, przez zwracanie uwagi klienta na własny towar, wyróżnieniu go na tle anonimowej oferty produktów substytucyjnych. Kolejną przeszkodą w rejestracji jest możliwość rozwodnienia renomy cudzych znaków towarowych (przez zatarcie ich indywidualności lub deprecjację renomy, jaką się cieszy). W przypadku tej przeszkody nieistotne są korzyści jakie czerpie naruszyciel, lecz uszczerbek jaki ponosi podmiot uprawniony. Używanie danego oznaczenia w odniesieniu do towarów innego rodzaju niż produkowane przez uprawnionego doprowadzić może bowiem do utraty indywidualności, polegającej na zdolności wywoływania automatycznych skojarzeń z towarami oryginalnie oznaczonymi. Deprecjacja renomy ma natomiast miejsce wówczas, gdy dane oznaczenie używane jest w sposób ośmieszający. Rejestracja oznaczenia jest niedopuszczalna także wówczas, kiedy zmierza do wymuszenia następstw finansowych lub utrudnia dostęp do rynku (tzw. piractwo w dziedzinie znaków towarowych). Odnosząc się do tej przeszkody w rejestracji podkreśla się, że istnieją takie znaki, że renoma jaka się z nimi wiąże, nie jest zależna od przebiegu granic poszczególnych państw. Piractwo przejawia się rejestracją zagranicznych znaków towarowych o ustalonej renomie w czasie, gdy dane podmioty nie są zainteresowane ekspansją na dany rynek krajowy, czyli nie mają możliwości uzyskania i utrzymania tam rejestracji swoich oznaczeń. Rejestracji tych dokonuje się w celu uniemożliwienia korzystania z renomy oznaczenia, wyłudzenia opłat licencyjnych bądź osiągnięcia innych korzyści ekonomicznych.

Co istotne, ochrona przed rejestracją renomowanych znaków towarowych istnieje poza granicami podobieństwa towarów. W tym wypadku następuje zerwanie z zasadą specjalizacji, która jest charakterystyczna dla znaków notoryjnych (vide:. orzeczenie KO z dnia [...] grudnia 1996 r., [...] dot. rejestracji znaku towarowego " Perun"). Dla jej udzielenia nie jest wymagane, aby renomowany znak towarowy był zarejestrowany w Polsce na rzecz uprawnionego podmiotu (vide: orzeczenie KO z dnia [...] grudnia 1995 r., [...]), a nawet aby był on w Polsce rzeczywiście używany.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd uznał, że Urząd Patentowy prawidłowo ustalił zakres ochrony przysługujący znakowi renomowanemu TIFFANY i w konsekwencji przyjął, że do rejestracji na rzecz skarżącego znaku towarowego TIFFANY doszło z naruszeniem art. 8 pkt 1 u.z.t.

Urząd Patentowy wykazał, że znak towarowy TIFFANY uczestnika cieszy się międzynarodową renomą, w odniesieniu do biżuterii. Renoma ta jest rezultatem wysokich cech jakościowych i walorów estetycznych towarów sygnowanych tym znakiem, ponad stuletniego okresu używania tego znaku w skali światowej oraz reklamy i promocji tego znaku także w skali światowej. Z uwagi na transgraniczny charakter renomy, niezależny od przebiegu granic poszczególnych państw, Urząd Patentowy nie musiał wykazywać renomy znaku TIFFANY odrębnie dla terytorium Polski. Firma T. and C. nie musiała zaś wykazywać faktu prowadzenia reklamy i promocji towarów oznaczanych tym znakiem odrębnie dla terytorium Polski. Wykazanie renomy międzynarodowej znaku obejmuje bowiem także terytorium Polski. Urząd Patentowy nie musiał też badać znajomości znaku TIFFANY wśród szerokich kręgów społeczeństwa polskiego. Znak renomowany nie musi być bowiem znany szerokim kręgom społeczeństwa. Istotna jest jego znajomość wśród właściwych, relewantnych odbiorców, do których jest adresowany. Towary oznaczane znakiem TIFFANY adresowane są do wąskiej grupy bardzo zamożnych odbiorców wśród których znak ten jest znany, mimo, że towary oznaczane tym znakiem nie są obecne w bezpośredniej sprzedaży w Polsce, a firma T. and C. nie prowadzi w Polsce działalności gospodarczej. Grupa relewantnych odbiorców w Polsce ma możliwość nabywania towarów oznaczonych znakiem TIFFANY poprzez sieć sklepów znajdujących się w wielu krajach na całym świecie, a także w ramach wtórnego obrotu na terytorium naszego kraju. Nie ma też znaczenia okoliczność, że znak TIFFANY nie jest wykorzystywany przez firmę T. and C. do oznaczania obuwia, gdyż ochrona przed rejestracją znaków renomowanych, jak wskazano już wcześniej, istnieje poza granicami specjalizacji.

W ocenie Sądu, z uwagi na międzynarodową renomę znaku TIFFANY, zgłoszenie przez skarżącego do ochrony znaku towarowego TIFFANY przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 25 (butów) jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdyż stwarza niebezpieczeństwo kojarzenia towarów oznaczanych tym znakiem z renomowanym znakiem TIFFANY, a przez to niebezpieczeństwo osłabienia renomy znaku TIFFANY oraz nieuprawnione wykorzystywanie renomy tego znaku do promocji towarów skarżącego.

Dla negatywnej oceny działań skarżącego nie bez znaczenia jest okoliczność, że jest on spółką amerykańską, zarejestrowaną w USA, a więc nie może powoływać się na brak znajomości, mającej ponad stuletnią tradycję, amerykańskiej firmy T. and C. oraz jej znaku TIFFANY. Ponadto z przedstawionych w postępowaniu spornym materiałów wynika, że w Stanach Zjednoczonych toczyły się postępowania sprzeciwowe inicjowane przez firmę T. and C. w związku z podejmowanymi przez skarżącego próbami uzyskania rejestracji znaków zawierających oznaczenie TIFFANY. Skarżący mimo to zgłosił do ochrony znak towarowy TIFFANY w Polsce.

W ocenie Sądu działań skarżącego nie można uznać za przypadkowe. Wskazują one na chęć wykorzystania renomy znaku TIFFANY dla promocji jego towarów w celu przeniesienia na nie pozytywnych skojarzeń związanych z tym znakiem, a także wyróżnienia butów oferowanych przez firmę T. & B. spośród szerokiej gamy butów oferowanych na rynku przez inne firmy. Z uwagi zaś na to, że buty oznaczane spornym znakiem są towarami tanimi, masowymi stwarza to zagrożenie rozwodnienia renomy znaku TIFFANY, utraty jego atrakcyjności. Prawdopodobieństwo, że znak TIFFANY zacznie być kojarzony z towarami masowymi, nie najwyższej jakości, może działać zniechęcająco na dotychczasowych nabywców towarów ekskluzywnych oznaczanych tym znakiem. Mogą oni też uznać, że towary oznaczane tym znakiem utraciły swoje dotychczasowe właściwości.

Naganność postępowania skarżącego, w kontekście powyższych rozważań, uzasadnia więc stwierdzenie, że rejestracja spornego znaku narusza zasady współżycia społecznego. Należy w tym miejscu podkreślić, że naruszenia zasad współżycia społecznego nie trzeba udowadniać w oparciu o konkretne dowody, lecz chodzi o ocenę całego kontekstu sytuacji, z uwzględnieniem celu zgłoszenia i rejestracji znaku, które wskazują na naganność postępowania zgłaszającego (uprawnionego z rejestracji).

Skarga w niniejszej sprawie koncentruje się w dużej mierze na zarzutach popełnienia przez organ w toku postępowania szeregu naruszeń procedury administracyjnej, jednakże skarżący nie wykazał związku tych uchybień z rozstrzygnięciem wydanym w sprawie, a tylko takie uchybienia skutkują uchyleniem zaskarżonej decyzji.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd uwzględniając skargę na decyzję, uchyla decyzję w całości lub części, jeżeli stwierdzi inne naruszenie przepisów postępowania, jeśli mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Zatem warunkiem uwzględnienia skargi z tego powodu przez sąd jest ustalenie, że gdyby nie było stwierdzonego w postępowaniu sądowym naruszenia przepisów postępowania, to rozstrzygniecie sprawy najprawdopodobniej byłoby inne.

W ocenie Sądu naruszenie przepisów postępowania do jakiego doszło w postępowaniu przed Urzędem Patentowym nie miało wpływu na prawidłowość rozstrzygnięcia wydanego w sprawie, a zatem nie uzasadniało uchylenia zaskarżonej decyzji.

W toku postępowania spornego przed Urzędem Patentowym został zgromadzony bardzo obszerny materiał dowodowy (uwzględnione zostały wszystkie wnioski dowodowe stron). Urząd Patentowy oceniając ten materiał dowodowy wykazał zaś w oparciu o jakie ustalenia uznał, że znak wnioskodawcy jest znakiem renomowanym. W uzasadnieniu decyzji, wbrew zarzutom skargi, przywołane zostały konkretne fakty i dowody na potwierdzenie międzynarodowej renomy znaku TIFFANY. To, że Urząd Patentowy nie odniósł się w decyzji szczegółowo do wszystkich dowodów przedstawionych przez strony w toku postępowania oraz prezentowanych przez nie poglądów doktryny nie uzasadnia wniosku, że ustalenia organu są błędne. Ustalenia poczynione przez organ znajdują bowiem w oparcie w zgromadzonym materiale dowodowym. Dowody przedstawione przez stronę skarżącą nie podważają natomiast tych ustaleń organu.

Okoliczność, że firma T. & B., jest zarejestrowana pod tą nazwą w USA, jak również okoliczność, że jest obecna na polskim rynku od 1990 r. są niesporne w sprawie, nie mają jednak znaczenia dla oceny międzynarodowej renomy znaku TIFFANY uczestnika postępowania. Na podkreślenie natomiast zasługuje, że firma T. & B., prowadząc działalność gospodarczą z wykorzystaniem oznaczenia TIFFANY, w tym także ponosząc nakłady na reklamę swoich produktów oznaczanych znakiem TIFFANY, cały czas czerpie, w sposób nieuprawniony, z renomy znaku firmy T. and C..

Nie podważa też ustaleń organu odnośnie renomy znaku TIFFANY podnoszona przez skarżącego okoliczność, że znak ten jest zarejestrowany w szeregu krajach na rzecz różnych firm. Z materiałów dowodowych przedstawionych w postępowaniu spornym wynika bowiem, że firma T. and C. nie godzi się na te rejestracje i podejmuje zdecydowane działania w celu ochrony renomy swojego znaku, w tym między innymi na drodze sądowej. Pasożytnicze działania innych firm, nie aprobowane przez uczestnika, nie mogą więc mieć wpływu na utratę renomy znaku TIFFANY skoro firma T. and C. nie pozostaje bierna wobec tych nieuczciwych prób wykorzystywania jej znaku.

Przywołany w decyzji Urzędu Patentowego wyrok NSA z dnia 28 marca 2002 r. II SA 2971/01, dla poparcia zasadności ustaleń organu, wydany został wprawdzie w innym stanie faktycznym, jednak postawione w nim tezy dotyczące art. 8 pkt 1 u.z.t. są na tyle ogólne, że powołanie się na nie w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie można uznać za błędne.

Należy w tym miejscu podkreślić, że postępowanie sporne o unieważnienie prawa ochronnego jest postępowaniem odrębnym od postępowania rejestracyjnego o udzielenie prawa ochronnego. Urząd Patentowy wydaje rozstrzygniecie w postępowaniu spornym w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w tym postępowaniu. W postępowaniu spornym Urząd Patentowy bada, czy spełnione zostały ustawowe warunki wymagane do rejestracji, określone w przepisach art. 4, 6-9 i 32 u.z.t., a w związku z tym art. 14 u.z.t. nie może mieć zastosowania w tym postępowaniu. Niezależnie od tego Sąd chce jednak zaznaczyć, że decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia [...] sierpnia 2001 r. ( [...]), na którą powołuje się skarżący, wydana została w postępowaniu rejestracyjnym w oparciu o art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t. Ustalenia i poglądy Komisji Odwoławczej wyrażone w tej decyzji nie dotyczyły renomy znaku TIFFANY, lecz jego powszechnej znajomości.

Dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie ma też znaczenia toczące się postępowanie o unieważnienie prawa z rejestracji międzynarodowej [...] znaku towarowego Tiffany & Co, gdyż sprawa ta nie dotyczy znaku będącego przedmiotem niniejszego postępowania, a ponadto zakres badania organu w tym postępowaniu był zupełnie inny. Na marginesie należy podkreślić, że wbrew twierdzeniom skargi, NSA oddalając skargę kasacyjną wyrokiem z dnia 28 lipca 2004 r., w sprawie sygn. akt GSK 639/04 nie podzielił poglądów wyrażonych przez WSA w Warszawie w wyroku z dnia 19 lutego 2004 r. sygn. akt II SA 1160/02 odnośnie wykładni art. 8 pkt 1 w zw. z art. 11 u.z.t.

Reasumując, w ocenie Sądu, poczynione przez organ ustalenia wynikają z zebranego w sprawie materiału dowodowego, zaś dokonana ocena tego materiału dowodowego, w kontekście zastosowanego przepisu art. 8 pkt 1 u.z.t., nie budzi zastrzeżeń.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie przepisu art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji wyroku.