Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1885/09
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2010-01-26 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 164, art. 315 ust. 3.
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 8 pkt. 1, art. 31.
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.) Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2010 r. sprawy ze skargi T. z siedzibą w H., na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy TIFFANY & BROADWAY Inc. 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz T. z siedzibą w H., kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

W dniu [...] marca 2004 r. firma T. z siedzibą w N. złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy TIFFANY & BROADWAY Inc. nr [...], udzielonego z pierwszeństwem od dnia [...] lipca 1995 r. na rzecz T. z siedzibą w H. dla towarów objętych klasą 25 tj. obuwia.

Według wnioskodawcy prawo ochronne na sporny znak towarowy zostało udzielone z naruszeniem art. 8 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 1985 r. o znakach towarowych. W ocenie wnioskującej firmy używany przez nią znak towarowy TIFFANY służy do oznaczania towarów luksusowych takich jak: biżuteria, kamienie szlachetne, srebra i innych towarów bardzo wysokiej jakości. Znak TIFFANY jest oznaczeniem renomowanym, powszechnie znanym w Polsce i na świecie. Używanie tego znaku przez T. dla towarów takich obuwie jest działaniem pasożytniczym wykorzystującym renomę cudzego znaku i przynoszącym nienależną korzyść finansową uprawnionemu z rejestracji krajowej. Tym samym prowadzi to do osłabienia zdolności odróżniającej znaku towarowego TIFFANY. Wnioskodawca przedstawił szereg dowodów mających na celu potwierdzenie renomy znaku TIFFANY. Podniósł również, że znak towarowy TIFFANY stanowi nazwę handlową przedsiębiorstwa T. i podlega ochronie na podstawie art. 8 Konwencji paryskiej. W odpowiedzi na wniosek podmiot uprawniony z rejestracji krajowej wniósł o jego oddalenie, gdyż, jego zdaniem, wnioskodawca nie prowadzi na terenie Polski sprzedaży towarów oraz innej działalności gospodarczej.

Decyzją z dnia [...] marca 2007 r. Urząd Patentowy, na podstawie art. 8 pkt 1 u.z.t. w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, ze zm.; - dalej jako p.w.p.), unieważnił prawo ochronne na znak towarowy TIFFANY & BROADWAY Inc. [...], przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 25, tj. obuwia.

Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie organ przywołał materiały dowodowe, przedłożone przez uczestnika oraz skarżącego. Zdaniem organu wnioskodawca posiada interes prawny – w rozumieniu art. 164 p.w.p. – w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Powołując się na treść art. 315 ust. 3 p.w.p. organ wskazał, że jego zdaniem zasadnym jest jedynie zarzut udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy z naruszeniem art. 8 pkt 1 u.z.t., zgodnie z którym nie można przyznać ochrony na znak towarowy sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Organ na podstawie orzecznictwa sądownictwa administracyjnego uznał, że ochrona wynikająca z tego przepisu odnosi się do wszystkich renomowanych znaków towarowych choćby nie były one zarejestrowane i nie jest ograniczona zasadą specjalizacji. W ocenie Urzędu znak TIFFANY cieszy się renomą międzynarodową i powszechną znajomością w Polsce i na świecie w odniesieniu do biżuterii. Podkreślił, że firma wnioskodawcy posiada stuletnią tradycję w tej branży. Renoma znaku TIFFANY jest rezultatem cech jakościowych i estetycznych biżuterii opatrzonej tym znakiem. Na podstawie materiału dowodowego organ stwierdził, że znak ten był znany w Polsce od czasów powojennych, gdzie produkty wnioskodawcy pojawiały się na wystawach i na zdjęciach w prasie krajowej i w innych dostępnych magazynach. W tej sytuacji używanie renomowanego znaku TIFFANY & Broadway dla oznaczenia taniego i niskiej jakości obuwia osłabia jego prestiż i rangę wśród zainteresowanych i zamożnych klientów będących nabywcami towarów oznaczonych tym znakiem.

Odnosząc się do przywołanych we wniosku o unieważnienie spornego prawa innych podstaw prawnych, organ uznał, że nie można uznać, aby prawo ochronne udzielone zostało z naruszeniem art. 8 pkt 2 u.z.t. i art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t. oraz art. 6 bis i art. 8 Konwencji paryskiej. Organ przyjął, że przepis art. 8 Konwencji paryskiej musi być interpretowany w związku z art. 2 Konwencji paryskiej, który nakazuje przyznanie państwom - członkom Konwencji takich samych praw w dziedzinie własności przemysłowej, jakie przyznaje swoim obywatelom i osobom prawnym. Dlatego też, w ocenie organu, przy zachowaniu postanowień zawartych w art. 8 Konwencji paryskiej, w Polsce ochroną objęte są te nazwy przedsiębiorstw zagranicznych, które były obecne na polskim rynku. Organ powołał się w tym względzie na wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 31/06.

Zdaniem organu uczestnik nie wykazał, aby jego firma była obecna na terytorium Polski przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego i aby zakres prowadzonej przez niego działalności pokrywał się z zakresem ochrony spornego znaku towarowego, brak więc było podstaw – wedle organu – do stwierdzenia kolizji tych dwóch praw na terytorium Polski i w konsekwencji naruszenia prawa uczestnika do nazwy przedsiębiorstwa.

Odnośnie zarzutu uczestnika co do naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t. i art. 6 bis Konwencji paryskiej organ podał, że uczestnik nie wykazał, aby przed datą zgłoszenia znaku do ochrony i z tytułu powszechnej znajomości znaku przysługiwało mu na terytorium Polski prawo do znaku, który byłby przeznaczony do oznaczania takich samych lub podobnych towarów jak sporny znak. Zdaniem organu zakres przedmiotowy, w jakim znak towarowy podlega ochronie, jest ograniczony do towarów, w odniesieniu do których znak ten jest znany, zaś znak uczestnika – jak według organu wynika z dowodów – jest znany głównie w odniesieniu do biżuterii.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie T. z siedzibą w H., zwany dalej skarżącym, wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, zarzucając naruszenie:

- art. 7 k.p.a. przez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy i przyjęcie ustaleń nie znajdujących potwierdzenia w materiale dowodowym;

- art. 77 § 1 k.p.a. z powodu niewyczerpującego zebrania materiału dowodowego;

- art. 11 i art. 107 § 3 kpa z powodu nieprzedstawienia szerzej faktów, które w pełni zostały udowodnione i niewskazanie wprost dowodów, na których została oparta zaskarżona decyzja;

- art. 8 pkt 1 u.z.t. przez błędną interpretację normy prawnej, opartą na ustaleniach nieznajdujących poparcia w materiale dowodowym sprawy;

- art. 14 ust. 1 i 2 u.z.t. wobec błędnego zaniechania, a faktycznie zaprzeczenia związku jaki zachodzi między stanem faktycznym w postępowaniu w sprawie, a normą prawną, że ochrona znaku towarowego nie wyłącza możliwości rejestracji podobnego znaku towarowego, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwę i skoro nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców do pochodzenia towarów.

W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że w decyzji wymienione zostały zeznania świadków, stanowiące wedle organu dowód, że znak TIFFANY jest sławnym znakiem, ale nastąpiło to w ocenie skarżącego bez bliższego uzasadnienia. Skarżący uznał też, że organ nie podał, które przedstawione przez uczestnika materiały zostały uznane za dowody w sprawie spornego znaku towarowego, a które nie, bowiem nie wymieniono ich przykładowo w uzasadnieniu decyzji. Zdaniem skarżącego nie został wypełniony zakres przedmiotowy art. 315 ust. 3 p.w.p. w zw. z art. 8 pkt 1 u.z.t., gdyż organ przedstawił jedynie przesłanki, bez podania dowodów materialnych na niedopuszczalność rejestracji znaku na rzecz skarżącego.

Skarżący zarzucił też, że organ, mówiąc o "okolicznościach rozpatrywanej sprawy", nie określił o jakie okoliczności chodzi: czy dotyczące postępowania w sprawie o uzyskanie prawa ochronnego z rejestracji, czy też o postępowanie sporne.

Skarżący powołał się również na decyzję Komisji Odwoławczej przy UP z dnia 11 sierpnia 2001 r. (sygn. Odw. 1280/99), w której dokonano ustalenia, że znak towarowy TIFFANY firmy T. z N. nie mógł być uznany za powszechnie znany, która to decyzja nie została wymieniona w decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie, chociaż została ona oddzielnie dołączona przez skarżącego w formie odpisu publikacji z [...] nr [...]. Według skarżącego organ nie ustosunkował się też do fragmentu publikacji E. W. pt. "Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawno-porównawczym", która ukazała się w Zeszycie Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 65, Kraków 1995 r., ani też nie odniósł się do złożonego przez skarżącego wydruku z bazy [...], w którym spośród kilkudziesięciu zarejestrowanych znaków TIFFANY tylko dwa należą do uczestnika. W ocenie skarżącego w sprawie tego materiału dowodowego organ nie podał, dlaczego uznał za sławny i renomowany tenże znak towarowy, skoro jest on zarejestrowany na rzecz różnych firm.

Zdaniem skarżącego, ustalony przez organ stan faktyczny nie przekłada się na powoływane sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, bowiem sprzedaż przez niego butów miała miejsce przez pięć lat przed rejestracją znaku. Te okoliczności świadczą, że skutkiem sprzedaży butów było zgłoszenie nr [...], które w okresie sprzedaży butów nie było kwestionowane i nie kolidowało, ani nie wykorzystywało uprawnień firmy uczestnika. Sprzedaż ta nie była kwestionowana przez osoby obecne na rynku w Polsce, zatem według skarżącego należałoby rozważyć, że jego znak towarowy w momencie zgłoszenia w 1995 r. miał wtórną zdolność rejestrową i nie naruszał praw wyłącznych osób trzecich, bo z żadnej strony nie było sprzeciwu co do sprzedaży butów z oznaczeniami T. na terenie Polski.

Powołany przez organ wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 stycznia 2005 r. (sygn. akt VI SA/Wa 997/04) nie przekłada się natomiast – w ocenie skarżącego – na stan faktyczny niniejszej sprawy. Skarżący postawił też – w świetle fragmentu publikacji R. Skubisza "Prawo znaków towarowych" Komentarz, wyd. II Warszawa 1997 r., str. 141, ostatnie zdanie uwag 5 – pytanie: jakie prawo przysługuje dla znaku renomowanego skoro znak taki nie jest zarejestrowany a towary do oznaczenia tego znaku nie są obecne w obrocie gospodarczym na terenie Polski. Odnosząc się do zagadnienia renomy podał, że organ powołał się ogólnie na literaturę przedmiotu, ale bliżej nie podał, czy podane publikacje potraktował jako dowód. Zdaniem skarżącego u.z.t. i p.w.p. ochronę przyznają wyłącznie znakom renomowanym, które są zarejestrowane i także na nie jest nałożony obowiązek używania. Natomiast ochrona niezarejestrowanym znakom towarowym powszechnie znanym jest przyznawana w zakresie specjalizacji i ten powód skarżący upatruje jako podstawę powołania się przez organ na art. 8 pkt 1 u.z.t., gdyż organ nie podał z jaką normą prawną jest sprzeczna rejestracja znaku towarowego TIFFANY & BROADWAY Inc.

W ocenie skarżącego zeznania świadków nie świadczą, że znak towarowy TIFFANY firmy z N. można uznać za sławny czy renomowany, bo nie została ustalona jego znajomość w stosunku do społeczeństwa jako ogółu, a ponadto nie przedstawiono dowodów - faktur VAT o sprzedaży towarów firmy uczestnika. Ponadto skarżący zakwestionował interes prawny wnioskodawcy.

Skarżący zgodził się natomiast ze stanowiskiem organu odnośnie braku naruszenia art. 8 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t. oraz art. 6 bis i art. 8 Konwencji paryskiej.

Urząd Patentowy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Odnosząc się do zarzutów naruszenia przepisów postępowania podał, że w zaskarżonej decyzji brak jest istotnych uchybień formalnych mających wpływ na ostateczny wynik sprawy. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazane zostały okoliczności uzasadniające renomę znaku towarowego TIFFANY firmy uczestnika, a znajdujący się w aktach sprawy materiał dowodowy był zupełny i wystarczający do dokonania takiego ustalenia. Organ zauważył, że skarżąca nie kwestionuje ustaleń UP, stanowiących podstawę twierdzenia o renomie ww. znaku. Zdaniem organu fakt, że w innych krajach, w tym także w Polsce zarejestrowane są znaki towarowe z elementem słownym Tiffany na rzecz różnych podmiotów w żadnym razie nie może uzasadniać twierdzenia o braku renomy znaku towarowego TIFFANY firmy uczestnika w sytuacji, gdy firma ta udowodniła renomę swojego znaku towarowego.

Odnośnie zarzutów naruszenia prawa materialnego, organ wskazał, iż są one chybione, gdyż sytuacje objęte hipotezą art. 14 ust. 1 i 2 u.z.t. pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na zastosowanie art. 8 pkt 1 u.z.t. na podstawie którego UP unieważnił sporne prawo. Dodatkowo organ zauważył, iż art. 14 ust. 1 i 2 u.z.t. nie ma zastosowania w postępowaniu spornym, a jedynie w postępowaniu zgłoszeniowym.

Organ stwierdził, że prawidłowo zinterpretował i zastosował art. 8 pkt 1 u.z.t., w określonym, ustalonym stanie faktycznym tej sprawy, powołując się na utrwaloną praktykę orzeczniczą na gruncie tego przepisu (m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 stycznia 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 997/04). Ponadto, w ocenie organu dla stwierdzenia, że zgłoszenie do ochrony znaku towarowego miało na celu uzyskanie nienależnych korzyści lub jest szkodliwe dla renomy cudzego znaku nie jest konieczne przedstawienie dowodów zaistnienia faktycznego uzyskania nienależnych korzyści lub szkodliwości dla renomy cudzego znaku towarowego, lecz wystarczy wykazanie, że istnieje taka możliwość, co wedle organu miało miejsce w tej sprawie. Wskazane zaś przez skarżącego okoliczności, takie jak: zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego dopiero po pięciu latach bezkolizyjnej sprzedaży rynkowej obuwia, a także brak jakichkolwiek kontaktów handlowych z firmą uczestnika nie mogły wpłynąć na odmienną ocenę materiału dowodowego.

W pozostałym zakresie organ podtrzymał argumentację, przedstawioną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

W piśmie procesowym z dnia [...] maja 2008 r. skarżący, ustosunkowując się do odpowiedzi na skargę wskazał, że organ nie odniósł się do podniesionych w skardze zarzutów i uznał, że podstawą prawną wydanej decyzji była jedynie pozaprawna klauzula generalna tzw. zasad współżycia społecznego. Skarżący szeroko przedstawił poglądy doktryny oraz powołał orzecznictwo, wyjaśniając rozumienie i stosowanie tejże klauzuli. W jego ocenie brak jest przepisu prawa pozytywnego, uzasadniającego unieważnienie prawa na sporny znak towarowy, zaś orzekanie przy zastosowaniu zasad współżycia społecznego – nie będących według skarżącego regułami prawnymi, ale regułami postępowania ludzkiego – powinno mieć miejsce tylko w połączeniu z powołaniem się na szczególny przepis prawa stanowionego.

Uczestnik w odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ewentualnie o oddalenie w całości jako bezzasadnej. W uzasadnieniu podał, że sformułowany przez skarżącego zarzut błędnej wykładni art. 8 ust. 1 u.z.t. w oparciu o błędne ustalenia faktyczne stoi w sprzeczności z wypracowanym orzecznictwem SN i NSA w zakresie interpretacji i definicji form naruszenia prawa. Co do zarzutu naruszenia art. 14 ust. 1 i 2 u.z.t. wskazał, że przepis ten nie znajduje zastosowania w stanie faktycznym i prawnym niniejszej sprawy. Odnośnie zarzutów naruszenia prawa procesowego poprzez niepodanie przez organ wprost, które materiały uznano za udowodnione, a które nie zostały uwzględnione, uczestnik podniósł, że zgodnie z ideą postępowania dowodowego to nie materiały mają być uznane za udowodnione, lecz to one mają udowadniać występowanie określonego stanu faktycznego, pozwalającego na zastosowanie normy prawnej. W ocenie uczestnika organ prawidłowo uznał, że całokształt materiału dowodowego udowadnia tezę o międzynarodowej renomie znaku TIFFANY i pozwala na zastosowanie art. 8 ust. 1 u.z.t. Ocena naruszenia ww. przepisu jest oceną prawną, a nie empiryczną, a więc składa się na nią analiza przesłanek niedopuszczalności rejestracji z uwagi na naruszenie prawa bądź zasad współżycia społecznego, a nie ocena konkretnych przypadków naruszeń.

Uczestnik nie zgodził się też z poglądem skarżącego, że o nabyciu wtórnej zdolności rejestrowej oznaczenia T. mogłyby świadczyć dowody sprzedaży obuwia oznaczanego tym znakiem. W ocenie uczestnika nie jest również prawdziwe twierdzenie skarżącego, iż zgłoszenie [...] nie było kwestionowane, skoro w 1997 r. uczestnik wystąpił do UP ze sprzeciwem wobec rejestracji znaku w Polsce.

Zdaniem uczestnika wykazał on, że należący do niego znak towarowy TIFFANY jest znakiem sławnym, unikalnym, oryginalnym i elitarnym, a transgraniczność jego renomy wywiera skutki na terytorium Polski. Jak podał uczestnik, dla uznania renomy oznaczenia nie jest warunkiem koniecznym jego obecność na rynku, na którym tę renomę posiada. Nie są zatem wymagane faktury sprzedaży towarów, ale wystarczy całokształt wykazanych przez niego okoliczności, potwierdzających ponad stuletnie używanie znaku na świecie.

Uczestnik uznał, iż art. 8 ust. 1 u.z.t. pozwala dochodzić ochrony w przypadkach, gdy rejestracja cudzego renomowanego znaku narusza zasady współżycia społecznego, przy czym przy ocenie tego naruszenia należy brać pod uwagę zarówno elementy przedmiotowe (inkorporowanie w spornym znaku renomowanego oznaczenia TIFFANY), jak i podmiotowe (aspekt złej wiary skarżącego przy dokonywaniu zgłoszenia).

Co do poruszonej przez skarżącego kwestii braku interesu prawnego po stronie uczestnika, potwierdził on legitymowanie się interesem prawnym w domaganiu się unieważnienia spornego znaku. Renoma znaku towarowego i przedsiębiorstwa przynależy jego właścicielowi, stąd – w ocenie uczestnika – interes prawny wynika z zasad wyrażonych w art.21 i 64 Konstytucji oraz w art. 44 k.c., w świetle których każdy ma prawo do własności i innych praw majątkowych, w tym także praw do znaku towarowego.

W piśmie procesowym z dnia [...] lipca 2008 r. skarżący podtrzymał wszystkie swoje dotychczasowe wnioski i zarzuty, akcentując, że w sprawie nie została dowiedziona jakakolwiek sława, renoma, czy społeczna znajomość przedmiotowego znaku. W jego ocenie działania uczestnika są elementem akcji zmierzającej do opanowania rynku polskiego w przyszłości, stąd dążność do nieuczciwego wyeliminowania konkurentów, którzy wypracowali obecność na rynku niszowym, przez spokojne, uczciwe i faktyczne działanie.

Wyrokiem z dnia 24 lipca 2008 roku sygn. akt VI SA/Wa 238/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę T. z siedzibą w H., , uznając, że organ prawidłowo unieważnił znak towarowy TIFFANY & Broadway [...] na podstawie art. 8 pkt 1 u.z.t. Przepis ten stanowi bowiem przeszkodę dla rejestracji znaków zmierzających do pasożytniczego wykorzystania renomy cudzych oznaczeń. Powołując się pogląd przyjęty w doktrynie i w orzecznictwie Sąd podkreślił, że przy badaniu naruszenia zasad współżycia społecznego należy brać pod uwagę elementy podmiotowe czyli nie tylko samo oznaczenie ale i określone naganne zachowania, które mogłyby przesądzać o istnieniu przesłanki z art. 8 pkt 1 u.z.t. Sąd zaznaczył, że z uwagi na transgraniczny charakter renomy znaku TIFFANY, Urząd Patentowy RP nie musiał wykazywać renomy znaku na terytorium Polski. Wykazanie renomy międzynarodowej znaku obejmuje z reguły także obszar Polski. Zdaniem Sądu organ nie miał również obowiązku badać znajomości znaku w społeczeństwie polskim. Wystarczy bowiem znajomość znaku w wśród niewielkiej liczby konsumentów. Biżuteria sygnowana znakiem TIFFANY jest przeznaczona do wąskiej grupy odbiorców, gdyż jest towarem luksusowym. Znak ten jest znany w Polsce pomimo, że firma T. nie prowadzi w tym kraju działalności gospodarczej. Grupa odbiorców towarów z logo TIFFANY ma możliwość nabywania tych produktów przez sieci sklepów znajdujące się w innych krajach. Z tych względów Sąd I instancji uznał, że zgłoszenie przez spółkę T. do ochrony spornego znaku dla towarów w klasie 25 - obuwia było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdyż powodowało niebezpieczeństwo osłabienia renomy tego znaku. Zważywszy na okoliczność, że buty oznaczone spornym znakiem są towarami tanimi i łatwo dostępnymi, istnieje ryzyko rozwodnienia renomy znaku TIFFANY i utraty jego atrakcyjności wśród klienteli ekskluzywnych towarów opatrzonych tym znakiem.

W wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej od powyższego wyroku przez T. z siedzibą w H. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia [...] lipca 2009 r. w sprawie II GSK 1110/08 uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził m.in., iż Wojewódzki Sąd Administracyjny prawidłowo uznał istnienie interesu prawnego firmy T. w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego. Powodem uwzględnienia skargi kasacyjnej było nie wyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych, dotyczących renomy spornego znaku towarowego TIFFANY i w rezultacie bezpodstawne przyjęcie, że ten znak jest znakiem renomowanym. NSA nie zgodził się z tezą, że renoma znaku towarowego oznaczająca jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową, ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych nim wyrobach, ma charakter trans graniczny. Wskazał, iż renoma znaku towarowego musi być zbadana i ustalona w kraju, w którym wystąpiono o jego ochronę. NSA zarzucił także, iż Urząd Patentowy nie badał, który z dowodów powołanych przez wnioskującego na uzasadnienie renomy jego znaku TIFFANY świadczy o międzynarodowej renomie tego znaku, obejmującej również Polskę, istniejącej w Polsce przed zgłoszeniem spornego znaku do ochrony. Zakwestionował dokonaną ocenę, iż fakt posiadania renomy przez znak TIFFANY w Polsce można uznać za udowodniony na podstawie jego renomy międzynarodowej, (renomy określonej terminem, który nie wskazuje dokładnie na jej zasięg terytorialny). Podniósł, iż przy ocenie renomy znaku należy uwzględnić fakt nieprowadzenia w Polsce przez firmę T. działalności gospodarczej z wykorzystaniem znaku. Ponadto, przy ocenie renomy znaku w Polsce należy uwzględnić okoliczności, że taki sam znak towarowy jest zarejestrowany i używany przez wiele podmiotów gospodarczych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce.

Naczelny Sąd Administracyjny podważył również ustalenie, że zgłoszenie spornego znaku towarowego na rzecz firmy T. było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, ze względu na działanie wnioskodawcy w złej wierze.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest uzasadniona i prowadzi do uchylenia zaskarżonej decyzji albowiem przy jej wydaniu doszło do naruszenia prawa procesowego w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy.

Wskazać należy, iż stosownie do treści art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Zgodnie z przepisem art. 164 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.

W przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej, podobnie jak wcześniej w ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, nie ma określonej definicji interesu prawnego.

W orzecznictwie sądowym i piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się na ogół zgodnie, że stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia prawdopodobnego związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegającego na tym, że akt stosowania tej normy (np. decyzja administracyjna) może mieć wpływ na sytuację materialnoprawną tego podmiotu. Ten związek uzasadnia domaganie się przez zainteresowanego m. in. przeprowadzenia kontroli określonego aktu lub czynności przez organ administracyjny (sąd administracyjny) mającej na celu zapewnienie ochrony jego praw i obowiązków przed naruszeniami dokonanymi tym aktem i doprowadzenie aktu do stanu zgodnego z prawem.

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny we wskazanym wyżej wyroku, interes prawny wywodzi się z prawa materialnego. Istnienie interesu prawnego w konkretnej sprawie jest jednakże zarówno kwestią prawa, jak i faktów. Stąd na jego uzasadnienie należałoby przywołać odpowiednie przepisy (przepis) prawa materialnego, a także konkretne okoliczności faktyczne, do których ten przepis się odnosi.

Potwierdzeniem istnienia interesu prawnego jest istnienie odpowiedniej normy materialnoprawnej. Przepis art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych stanowi, że zagraniczne osoby fizyczne i prawne korzystają z uprawnień wynikających z przepisów ustawy na podstawie umów międzynarodowych obowiązujących Polskę lub na zasadzie wzajemności. Takim aktem prawa międzynarodowego jest Konwencja paryska z dnia 20 marca 1883 r. Według art. 2 Konwencji osobom fizycznym i prawnym któregokolwiek Państwa będącego członkiem Związku będą przysługiwały we wszystkich innych Państwach będących członkami Związku - w sprawach ochrony własności przemysłowej - korzyści, jakie odnośne ustawy zapewniają obecnie lub zapewnią w przyszłości osobom fizycznym i prawnym z tych Państw, nie naruszając praw specjalnie przewidzianych w niniejszej Konwencji. Zgodnie z tym będą one miały tę samą ochronę oraz te same środki prawne przeciw wszelkiemu naruszeniu ich praw, z zastrzeżeniem dopełnienia warunków i formalności wymaganych od osób fizycznych i prawnych danego Państwa.

Należy powtórzyć za NSA, iż na podstawie ww. przepisów, firma T. niewątpliwie mogła domagać się wszczęcia postępowania zmierzającego do zbadania, czy jej prawo do znaku TIFFANY nie zostało naruszone decyzją o udzieleniu w Polsce ochrony na znak towarowy TIFFANY, na rzecz innej firmy. Fakt nieprowadzenia w Polsce żadnej działalności gospodarczej miałby znaczenie w kwestii oceny co do istnienia interesu prawnego inicjatora postępowania, tylko wtedy, gdyby znak TIFFANY i produkty uczestnika z tym znakiem były w Polsce całkowicie nieznane i w ogóle nie docierałyby do Polski, np. choćby drogą zakupów klientów polskich, czynionych za granicą. Tylko wtedy można by bowiem przyjąć, że udzielenie w Polsce prawa ochronnego na sporny znak towarowy TIFFANY nie miało żadnego wpływu na sferę praw firmy uczestnika związanych z jej znakiem TIFFANY.

Z uwagi na to, że sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu 18 lipca 1995 r., na podstawie art. 315 ust. 3 p.w.p. w sprawie tej, do oceny zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] marca 2007 r. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy TIFFANY w oparciu o art. 8 pkt 1 u.z.t. w zw. art. 315 ust. 3 p.w.p. uznając, iż zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego, który jest tożsamy z renomowanym znakiem TIFFANY, jest nieuczciwe i stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Art. 8 pkt 1 u.z.t. stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, natomiast według art. 29 u.z.t. prawo z rejestracji znaku towarowego może być unieważnione w całości lub w części, jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji, określone w przepisach art. 4, 6-9 i 32.

W orzecznictwie sądowym i w doktrynie przyjęto, że przy badaniu naruszenia zasad współżycia społecznego należy brać również pod uwagę elementy podmiotowe. A więc nie tylko znak, ale i określone, naganne zachowania mogą przesądzać o zaistnieniu przesłanki z art. 8 pkt 1 u.z.t. Podstawą unieważnienia mogą być, zatem nie tylko cechy samego znaku towarowego, ale także naganne zachowania zgłaszającego. Za prawidłowością takiej interpretacji art. 8 pkt 1 powyższej ustawy przemawia również treść art. 31 tej ustawy wprost przewidywał możliwość unieważnienia prawa z rejestracji uzyskanego w wyniku działania w złej wierze.

Na podstawie tego przepisu, niezarejestrowane, renomowane znaki towarowe podlegają ochronie, co nie jest sprzeczne z przepisami Pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104 z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. U. UE z 1989, Nr L 40).

Oczywistym jest, że unieważnienie prawa ochronnego może nastąpić gdy poczynione - na podstawie dowodów przedstawionych przez wnioskodawcę postępowania - ustalenia faktycznoprawne nie budzą wątpliwości.

W przedmiotowej sprawie nie wyjaśniono wszystkich okoliczności faktycznych, dotyczących renomy spornego znaku towarowego TIFFANY i w rezultacie bezpodstawnie przyjęto, że ten znak jest znakiem renomowanym.

Urząd Patentowy uznał, iż z uwagi na transgraniczny charakter renomy, niezależny od przebiegu granic poszczególnych państw, wnioskodawca nie musiał wykazywać renomy znaku TIFFANY odrębnie dla terytorium Polski.

Nie można zgodzić się z powyższą tezą. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, powołując się na orzecznictwo wspólnotowe, za podstawową przesłankę uznania znaku towarowego za renomowany traktuje się znajomość znaku przez znaczącą część klientów (tak wyrok ETS z dnia 14 września 1999 r. w sprawie General Motors, C - 375/97, wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie El Corte Ingles, T - 8/03 i z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie SPA Finders, T - 67/04, decyzja OHIM z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr 780 256 w sprawie Tosca). W związku z tym, w tych orzeczeniach przyjmuje się, że testem na renomę znaku towarowego, poza znaczącą znajomością znaku jest: udział znaku towarowego w rynku, intensywność oraz geograficzny zasięg używania, intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem, wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku.

Zatem renoma znaku towarowego musi być zbadana i ustalona w kraju, w którym wystąpiono o jego ochronę. Nie można twierdzić, iż o renomie w Polsce świadczy międzynarodowa renoma. Fakt posiadania renomy w Polsce musi być udowodniony. Nie można wyłącznie na podstawie dostępu do wiedzy i informacji o znaku i towarach nim opatrywanych wnioskować o zasięgu renomy. W rozpoznawanej sprawie Urząd Patentowy RP, dowodząc renomy znaku uczestnika w Polsce, nie określił i nie scharakteryzował potencjalnych polskich klientów produktów jubilerskich ze znakiem TIFFANY, nazwanych przez organ wąską grupą ludzi zamożnych. Nie rozważał kwestii dotyczących wyobrażeń tych ludzi na przełomie lat 80 -tych i 90 -tych na temat prestiżu i ekskluzywności. Nie brał pod uwagę ich niewątpliwie bardzo różnej proweniencji społecznej i kulturalnej i nie stwierdził, że akurat ci ludzie należą np. do kręgu czytelników książki T. Capota "Śniadanie u Tiffany- ego" lub chodzą do kina lub teatru na filmy i spektakle według tej powieści i czy w związku z tym miarą życiowego sukcesu i prestiżu mogła być dla nich biżuteria ze znakiem TIFFANY, a nie sama ilość noszonej biżuterii.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny przy ocenie renomy znaku należy również uwzględnić fakt nieprowadzenia w Polsce przez uczestnika, będącego wnioskodawcą postępowania działalności gospodarczej z wykorzystaniem znaku. Nie ulega wątpliwości, że nieobecność firmy na rynku polskim, chociaż nie jest decydująca, to jednak jest istotna dla renomy jej znaku w Polsce. Wpływa bowiem znacząco na zasięg znajomości produktów ze znakiem TIFFANY. Jak zaznaczył NSA, produkty te trafiają do Polski niejako przypadkowo, poza obiegiem handlowym, kontrolowanym przez producenta i przez to nie są w Polsce dostatecznie reklamowane. Ponadto, przy ocenie renomy znaku w Polsce należy uwzględnić okoliczności, że taki sam znak towarowy jest zarejestrowany i używany przez wiele podmiotów gospodarczych zarówno w S., jak i w Polsce. Słowo Tiffany występuje w nazwach barów i restauracji, hoteli i zakładów fryzjerskich, a także sklepów z odzieżą i bielizną. Jest też w Polsce dość znane od dziesiątków lat, ze względu na popularne wyroby ze szkła (witraże i lampy witrażowe) w charakterystycznym stylu, określanym jako tiffany ([...]).

Naczelny Sąd Administracyjny podważył również ustalenie, że zgłoszenie spornego znaku towarowego na rzecz firmy T. było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, ze względu na działanie wnioskodawcy w złej wierze. Stwierdził, iż nie można mówić o naruszeniu lub wykorzystaniu renomy cudzego znaku towarowego, jeżeli sama renoma budzi istotne wątpliwości. Nie można uznawać, że każde zgłoszenie do ochrony znaku towarowego identycznego z renomowanym znakiem towarowym może być kwestionowane jako zgłoszenie w złej wierze. Zakładając nawet, że znak TIFFANY firmy T. rzeczywiście cieszy się w Polsce renomą, należałoby zbadać i ustalić, jaki konkretnie wpływ na osłabienie renomy znaku TIFFANY mogłaby mieć rejestracja spornego znaku na rzecz T. Zauważył, że przy ocenie intencji i celów działania zgłaszającego należy uwzględnić okoliczność, iż wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w Polsce od 1990 r. z wykorzystaniem tego znaku i dopiero po około pięciu latach od podjęcia działalności zgłosił znak do zarejestrowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny powtarza za Naczelnym Sądem Administracyjnym, że art. 8 pkt 1 u.z.t. wprawdzie pozwala na udzielenie na jego podstawie ochrony niezarejestrowanym w Polsce, renomowanym znakom towarowym niemniej taka ochrona przez to, że dotyczy znaków niezarejestrowanych, ma charakter szczególny i stanowi wyjątek od zasady chronienia praw własności przemysłowej przez rejestrację. To zaś wymaga zachowania dużej staranności, aby bez należytego uzasadnienia nie deprecjonować znaczenia rejestracji znaku towarowego, nie sprowadzać jej do zabiegu czysto formalnego, nieposiadającego większej wagi. Nie kwestionować więc istoty działania Urzędu Patentowego.

Reasumując powyższe Sąd stanął na stanowisku, iż zaskarżone orzeczenie zostało wydane z naruszeniem prawa procesowego i jako wadliwe winno być wyeliminowane z obrotu prawnego.

Rozpoznając ponownie sprawę organ zastosuje się do przedstawionych powyżej rozważań.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 145 § 1 pkt 1 c) p.p.s.a. orzekł jak w wyroku.

O wykonalności uchylonych decyzji Sąd orzekł na podstawie art. 152 p.p.s.a.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 p.p.s.a.