Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 915/12
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2012-11-27 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. art. 164, 315 ust. 3
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. art. 8 pkt 1 i 2, 9 ust. 1 pkt 1 i 3
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wilk Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędzia WSA Andrzej Wieczorek (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2012 r. sprawy ze skargi R. GmbH z siedzibą w H., Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz R. GmbH z siedzibą w H., Niemcy kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej ( zwany dalej Organem) decyzją z dnia [...] października 2011 r. nr [...] działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm. – zwanej dalej u.z.t.) w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – zwanej dalej p.w.p.), oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy BOSS o numerze [...].

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Dnia [...] września 2004 r. do Organu wpłynął wniosek H. z siedzibą w M., Niemcy (zwany dalej wnioskodawca lub uczestnik) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BOSS o numerze [...]., udzielonego na rzecz firmy R. z siedzibą w H., Niemcy (dalej uprawniony lub skarżąca spółka). Znak został przeznaczony do oznaczania towarów w klasach 14 i 34: przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów; tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy, zapałki.

Wykazując swój interes prawny wnioskodawca wskazał, że jest uprawniony z rejestracji czterech znaków towarowych: BOSS nr [...], HUGO BOSS nr [...], BOSS HUGO BOSS nr [...] oraz BOSS HUGO BOSS nr [...]. Znak towarowy BOSS [...] przeznaczony jest do oznaczania m.in. towarów w klasie 14 tj.: artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych, znak towarowy HUGO BOSS [...] przeznaczony jest do oznaczania m.in. towarów w klasach 14 i 34; artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych, zapalniczki, znak towarowy BOSS HUGO BOSS [...] przeznaczony jest do oznaczania m.in. towarów w klasach 14 i 34; wyroby z metali szlachetnych i ich stopów takie jak popielniczki, etui na cygara i papierosy oraz zapalniczki, zaś znak towarowy BOSS HUGO BOSS [...] przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasach 14 i 34 jak m.in.: metale szlachetne i ich stopy oraz wyroby z tych materiałów lub nimi pokryte nie ujęte w innych klasach oraz zapalniczki.

Decyzją z dnia [...] października 2007 r. Urząd Patentowy unieważnił prawo ochronne na znak towarowy BOSS [...] w części dotyczącej towarów w klasie 14 - przyborów dla palaczy, w pozostałej zaś części wniosek oddalił.

Na powyższą decyzję H.. z siedzibą w M., Niemcy wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 23 października 2008 r. (sygn. akt VI SA/Wa 784/08) uchylił zaskarżoną decyzję w części oddalającej wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BOSS o numerze [...]. Sąd uznał, że stanowisko organu o braku podobieństwa w zakresie towarów sklasyfikowanych w klasie 34 jest przedwczesne i nie odnosi się do wszystkich okoliczności faktycznych sprawy. Sąd stwierdził także, że również ocena podobieństwa samych oznaczeń nie została dokonana w pełnym zakresie. W ocenie Sądu organ nie dokonał analizy funkcjonowania znaków w warunkach określonego rynku oraz jego odniesienia do przeciętnego odbiorcy, co jest istotne w warunkach niniejszej sprawy z uwagi na rodzinę znaków, wykorzystujących w różnej konfiguracji te same elementy. Sąd zakwestionował dokonaną przez Urząd wykładnię art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. wskazując, że Urząd Patentowy nie ustalił, kiedy wnioskodawca zaprzestał używania znaków dla określonych towarów. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. Sąd wskazał, że organ pominął fakty znane mu z urzędu, a dotyczące renomy przeciwstawionych znaków towarowych. Sąd nie podzielił natomiast zarzutów skargi dotyczących nieuznania przez Urząd naruszenia prawa skarżącego do firmy (art. 8 pkt 2 u.z.t.) Sąd stwierdził, że organ rozpoznając ponownie sprawę winien jeszcze raz dokonać oceny podobieństwa znaku spornego i znaków przeciwstawionych oraz ustalić kiedy doszło do zaprzestania używania znaków towarowych skarżącego w odniesieniu do określonych towarów. Zobowiązał także Urząd do przeanalizowania poszczególnych dowodów, zgłoszonych w celu wykazania renomy znaków towarowych skarżącego oraz poddania ich ocenie, mając na względzie, że dowody mogą się wzajemnie uzupełniać, co oznacza, że ich ocena powinna być dokonywana również łącznie.

Wskutek uchylenia przez Sąd decyzji Urzędu z dnia [...] października 2007 r. w części oddalającej wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BOSS o numerze [...], sprawa ta w powyższym zakresie stała się przedmiotem ponownego rozpoznania przez Urząd.

Uprawniony w piśmie z dnia [...] kwietnia 2009 r. podtrzymał dotychczasowe stanowisko. Podniósł, że wnioskodawca będąc firmą odzieżową i konfekcyjną nie wskazał wyrobów tytoniowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w rejestrze handlowym. Jedynie w ramach gadżetów reklamowych wnioskodawca w 2003 r. wprowadził do sklepów 60 sztuk zapalniczek oznaczonych znakiem BOSS. Podniósł, że wnioskodawca nic udowodnił renomy przeciwstawionych znaków towarowych. W ocenie uprawnionego renoma ta nie mogła powstać w szczególności z uwagi na niskie obroty, istnienie w roku 1998 zaledwie jednego sklepu w Polsce oraz brak, do dnia zgłoszenia spornego znaku towarowego, wydatków na reklamę. Uprawniony zakwestionował również twierdzenie o aterytorialnym charakterze renomy znaków towarowych. Podniósł, że Urząd w uchylonej decyzji prawidłowo ocenił brak podobieństwa znaków towarowych oraz brak jednorodzajowości towarów, do oznaczania których znaki te są przeznaczone. Uprawniony ponownie wskazał na eksploatację wyrazu BOSS jako elementu wielu znaków towarowych.

Wnioskodawca w piśmie z dnia [...] maja 2009 r. ponownie dokonał analizy podobieństwa towarów podnosząc, że zapalniczki są towarami komplementarnymi w odniesieniu do tytoniu, wyrobów tytoniowych i papierosów. Stwierdził, że zapalniczki zawierają się w pojęciu przyborów dla palaczy i stanowią z zapałkami dobra substytucyjne. Dokonał analizy podobieństwa samych znaków towarowych oraz przywołał wypracowane zasady dokonywania tej oceny. W ocenie wnioskodawcy w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego znaki towarowe BOSS, HUGO BOSS oraz BOSS HUGO BOSS cieszyły się powszechnym uznaniem zarówno na rynkach światowych jak i w Polsce. Na okoliczność renomy znaków przedłożył do akt materiał dowodowy w postaci wykazu znaków krajowych i międzynarodowych zagłoszonych do rejestracji na jego rzecz oraz artykuły prasowe.

Uprawniony w piśmie z dnia [...] października 2009 r. również dokonał analizy podobieństwa towarów oraz podobieństwa znaków towarowych. Po raz kolejny dokonał analizy materiału dowodowego przedstawionego przez stronę przeciwną i ponownie zakwestionował renomę znaków przeciwstawionych. Podniósł również, że rejestracja znaków na które powołuje się strona przeciwna nastąpiła z naruszeniem art. 6 ust. 1 u.z.t.

Wnioskodawca w piśmie z dnia [...] stycznia 2010 r. odnosząc się do ww. pisma uprawnionego podniósł, że ocena podobieństwa towarów musi odnosić się do towarów, które zostały objęte rejestracją znaków, a nie wyłącznie towarów oferowanych przez strony w obrocie handlowym. Podniósł, że również ocena podobieństwa znaków towarowych nie może dotyczyć faktycznych form ich użycia w obrocie. Stwierdził, że częstotliwość występowania w obrocie słowa BOSS powinna być wykazana w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego. Niezależnie od powyższego, zdaniem wnioskodawcy, fakt używania w obrocie słowa BOSS nie oznacza, że element ten nie może przesądzić o podobieństwie znaków w niniejszej sprawie. Wnioskodawca uzupełnił materiał dowodowy na okoliczność renomy swoich znaków towarowych oraz dokonał jego oceny. Przedłożył do akt wydruki reklam i artykułów prasowych oraz oświadczenie wnioskodawcy z dnia [...] grudnia 2009 r. dotyczące zakresu używania przeciwstawionych znaków towarowych przez osoby trzecie.

Uprawniony w piśmie z dnia [...] kwietnia 2010 r. zarzucił, że wnioskodawca pomija wyroki wydane w sprawach, które toczą się między tymi samymi stronami i wydanymi na podstawie tych samych materiałów. Odnosząc się do oceny podobieństwa znaków towarowych oraz samych towarów podkreślił konieczność uwzględnienia zwykłych warunków obrotu gospodarczego. Podtrzymał stanowisko o braku podobieństwa porównywanych znaków towarowych. Uprawniony ponownie zakwestionował renomę znaków przeciwstawionych i dokonał oceny dowodów złożonych przez wnioskodawcę na tę okoliczność.

Na rozprawie w dniu [...] października 2010 r. pełnomocnik wnioskodawcy wyjaśnił, że wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BOSS został złożony w imieniu zarówno H. jaki i H. z siedzibą w M. H. nie cofnął wniosku, zatem postępowanie powinno toczyć się łącznie jako prowadzone z wniosku dwóch podmiotów. Wyjaśnił, że sprawa nie została wyjaśniona w sądzie pod względem formalnym. Podniósł, że H. z siedzibą w M. wystąpił z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Wnioskiem H. z siedzibą w M. było pismo zatytułowane jako wniosek o podjęcie postępowania (akta sprawy [...], tom I, k. 25).

Uprawniony sprzeciwił się twierdzeniu, że został złożony odrębny wniosek przez H.z siedzibą w M. Podniósł, że gdy nie ma następstwa prawnego sprawy są umarzane. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie.

Wnioskodawca wskazał, że podstawy prawne wniosku zostały sformułowane w piśmie z dnia [...] maja 2007 r.

Wnioskodawca w piśmie z dnia [...] listopada 2010 r. podniósł, że w świetle zasady praworządności oraz zasady zaufania do organów Państwa nie jest możliwe uznanie, że H. z siedzibą w M. nie ma statusu strony, skoro z udziałem tej spółki wydano decyzję z dnia [...] października 2007 r. Ponadto skarga tej spółki została rozpoznana przez WSA wyrokiem z dnia 23 października 2008 r. (sygn. akt VI SA/Wa 784/08).

Urząd Patentowy postanowieniem z dnia [...] listopada 2010 r. wyłączył z akt sprawy oznaczonej sygnaturą [...] sprawę z wniosku P. z siedzibą w M., Niemcy przeciwko R. z siedzibą w H., Niemcy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BOSS o numerze [...] do odrębnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia. Sprawie nadano numer [...].

Uprawniony w piśmie z dnia [...] grudnia 2010 r. podniósł, że papierosy [...] produkowane są w Polsce od roku 2005. W ocenie uprawnionego pięcioletnia obecność papierosów [...] na polskim rynku jest wystarczająca, aby oznaczenie to nabyło ochronę oraz dostateczne znamiona odróżniające i aby tak oznaczone papierosy były kojarzone przez odbiorców z firmą R. Uprawniony oraz jej siostrzana firma T. (obie należące obecnie do G.) mają około 100 znaków BOSS zgłoszonych i zarejestrowanych w Europie oraz na całym świecie.

Podczas rozprawy w dniu [...] października 2011 r. wnioskodawca podniósł, że jego interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy wynika z faktu posiadania wcześniejszych praw z rejestracji znaków towarowych z elementem słownym BOSS oraz występowania tego elementu w jego firmie.

Pełnomocnik uprawnionego podniósł, że wnioskodawca nie może przywłaszczyć sobie słowa BOSS oraz uznał za bezpodstawne powoływanie się na wyniki badań opinii publicznej zawarte w artykule "Wizerunek polskiego biznesmena", gdyż nieznane są parametry przeprowadzonego tam badania.

W uzasadnieniu powołanej na wstępie decyzji Urząd Patentowy RP unieważniając prawo ochronne na znak towarowy BOSS wskazał, że w jego ocenie wnioskodawca legitymuje się interesem prawnym w domaganiu się unieważnienia rzeczonego prawa ochronnego, bowiem powołuje się on na przysługujące mu z wcześniejszym pierwszeństwem prawa z rejestracji czterech znaków towarowych zawierających słowo BOSS, a także na prawo do swojej firmy, które to prawa w jego ocenie zostały naruszone poprzez rejestrację spornego znaku. Organ podał, że sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu [...] maja 1999 roku, tj. w okresie obowiązywania ustawy o znakach towarowych. Ustawa ta stanowi tym samym podstawę prawną oceny zdolności rejestrowej przedmiotowego znaku.

Urząd Patentowy RP uznał, że towary ujęte w klasie 14 porównywanych znaków są bardzo podobne. Objęte ochroną spornego znaku przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów (klasa 14) mieszczą się w bardzo szerokim pojęciu "artykułów wytworzonych z metali szlachetnych lub nimi platerowanych oraz stopów metali szlachetnych", do sygnowania których przeznaczone są towary wnioskodawcy. Ta ostatnia grupa towarów obejmuje wszelkie wyroby z metali szlachetnych oraz produkty pokrywane takimi metalami. Organ podkreślił, iż wszystkie towary wytwarzane z metali szlachetnych klasyfikowane są wyłącznie w klasie 14, wobec czego obejmuje ona również przybory dla palaczy. Konkretne rodzaje takich przyborów wskazane są w wykazie znaku BOSS HUGO BOSS [...], a mianowicie są to popielniczki oraz etui na cygara i papierosy. W ocenie organu również towary z klasy 34 znaku spornego: tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy i zapałki są podobne bądź komplementarne w stosunku do zapalniczek objętych ochroną znaków [...]. Pomiędzy wskazanymi towarami występuję związek polegający na tym, że jeden towar jest konieczny lub istotny do użycia drugiego. Wobec stwierdzenia podobieństwa towarów organ przeprowadził analizę porównawczą znaków towarowych, mając na uwadze, że ocena taka powinna być dokonana na różnych płaszczyznach postrzegania tzn. wizualnej, fonetycznej, znaczeniowej. Organ uwzględnił również, iż decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie dane znaki wywierają na przeciętnym odbiorcy. Oceniając podobieństwo znaków należy mieć również na uwadze proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów, a także stopień ich oryginalności, miejsce w znaku i kontekst w jakim poszczególne elementy zostały użyte. Organ stwierdził, iż sporny sporny znak towarowy BOSS o numerze [...] przeznaczony został do oznaczania tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów, przyborów dla palaczy oraz zapałek. Natomiast przeciwstawione przez wnioskodawcę znaki towarowe HUGO BOSS o numerze [...], BOSS HUGO BOSS o numerze [...] oraz BOSS HUGO BOSS o numerze [...] przeznaczone zostały w klasie 34 klasyfikacji nicejskiej do oznaczania zapalniczek.

W wiążącym organ wyroku Sąd stwierdził: "Przybory dla palaczy to cała grupa towarów, do której należą towary wskazane w liście towarów, nie będące tytoniem i

zapałkami".

W ocenie organu towary objęte zakresem ochrony znaków przeciwstawionych są towarami tego samego rodzaju co towary objęte zakresem ochrony znaku spornego. Ze względu na wyróżniający charakter słowa BOSS w analizowanych oznaczeniach, organ stwierdził, że znak sporny jest również podobny do słownego znaku BOSS [...]. W znaku tym zostało bowiem wykorzystane w całości wcześniejsze oznaczenie, które poza wskazanym słowem nie posiada jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych. Organ stwierdził, iż przeciwstawione znaki towarowe BOSS INTERNATIONAL, BOSS oraz BOSS HUGO BOSS o numerach [...] wykazują bardzo duże podobieństwo pod względem wizualnym w zakresie elementów dominujących i wyróżniających. Organ wykluczył istnienie podobieństwa w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 pomiędzy znakiem spornym i znakiem HUGO BOSS, bowiem obydwa elementy słowne mają równorzędne znaczenie, co eliminuje możliwość ich pomylenia przez odbiorców. Organ stwierdził, iż wobec dominującego charakteru słowa BOSS oznaczenia są podobne pod względem fonetycznym. Znaki towarowe BOSS INTERNATIONAL, BOSS, oraz BOSS HUGO BOSS zawierają to samo słowo, które jest wymieniane na początku. Zdaniem Urzędu Patentowego znak sporny jest w bardzo wysokim stopniu podobny do przeciwstawionego mu znaku. Zawiera on identyczny element słowny, który ma charakter dominujący i wyróżniający. W przypadku istnienia znaku towarowego zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem pojawienie się na rynku podobnego oznaczenia zawierającego identyczne elementy słowne może spowodować, że pomimo różnej szaty graficznej odbiorcy stwierdzą, iż oznaczenie to jest zmodyfikowaną wersją znaków wcześniejszych i pochodzi z jednej grupy znaków tego samego przedsiębiorcy. Podobieństwa wizualnego pomiędzy znakami nie eliminują pozostałe elementy spornego znaku. Mają one drugoplanowe znaczenie w stosunku do wyróżniającego się pod względem wizualnym słowa BOSS. Organ wskazał, że przeciętny odbiorca patrząc na produkt opatrzony spornym znakiem skupi się przede wszystkim na wskazanym elemencie słownym i z nim będzie identyfikował dany towar. W ocenie organu istnieje znaczne niebezpieczeństwo, że przeciętny konsument (osoba właściwie poinformowana, wystarczająco uważna i ostrożna) może pomylić przedmiotowe znaki towarowe. Towary, które zostały uznane za podobne, są artykułami, przy zakupie których nabywcy nie kierują się zazwyczaj szczególną uwaga i ostrożnością. Zdaniem organu podobieństwo pomiędzy przeciwstawionymi znakami jest tak znaczące, że charakter tych towarów nie eliminuje ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców. Decyduje o tym występowanie w porównywanych znakach tych samych słów, które mają pierwszoplanowe znaczenie w stosunku do pozostałych elementów graficznych. Podobieństwo pomiędzy przeciwstawionymi znakami jest tak znaczne, że odbiorcy mogą je pomyłkowo kojarzyć. Występowanie w porównywanych znakach identycznego słowa BOSS przesądza o istnieniu ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców i wyklucza możliwość udzielenia prawa ochronnego na sporne oznaczenie. Urząd Patentowy wskazał, iż unieważnienie prawa ochronnego na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. powoduje, że bez znaczenia pozostaje zasadność pozostałych zarzutów sformułowanych przez wnioskodawcę na podstawie art. 8 pkt 1, art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t.

Od powyższej decyzji skarżąca spółka w terminie złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę wnosząc o uchylenie decyzji w całości, zasądzenie od Urzędu Patentowego zwrotu kosztów postępowania wg. norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zaskarżonej decyzji zarzucono rażące naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 7, art. 8, art. 32 Konstytucji RP (ze względu na dwa różne stanowiska dotyczące podobieństwa znaków w sprawie [...] oraz [...]), art. 77, art. 80, art. 107 k.p.a. poprzez nieprzeanalizowanie materiałów dowodowych złożonych przez skarżącą oraz niewyjaśnienie stanu faktycznego sprawy co miało istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

- niedokonanie całościowej oceny podobieństwa znaków towarowych:

• poprzez nie uwzględnienie m. in. faktu używania tych samych i podobnych znaków przez inne firmy do oznaczenia nazwy firm oraz różnych towarów i usług,

• poprzez pominięcie przy ocenie podobieństwa znaków w trzech płaszczyznach – wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej,

• wskutek nie dokonania faktycznego bilansu cech wspólnych oraz różnic, które determinują ryzyko pomyłki,

- niedokonanie całościowej oceny podobieństwa znaków w klasie 34 objętych ochroną porównywalnych znaków towarowych poprzez nieudokumentowane przyjęcie, iż są to towary podobne,

- niedokonanie właściwej oceny podobieństwa towarów objętych ochroną porównywalnych znaków towarowych, poprzez nieudokumentowane przyjęcie, że towary wymienione w klasie 14: "przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów", w znaku skarżącego są tożsame z towarami w klasie 14: "artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych, biżuteria, zegary i zegarki" w znakach uczestnika,

- niedokonanie oceny podobieństwa towarów objętych ochroną porównywanych znaków towarowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., wskutek pominięcia zwykłych warunków obrotu towarowego i oceny możliwości wprowadzenia w błąd odbiorców, a zwłaszcza w klasie 34 dla zapalniczek uczestnika sprzedawanych w cenie 750 zł za sztukę tylko w firmowych salonach HUGO BOSS,

- nieustalenie kręgu odbiorców towarów klasy 14 i 34 objętych ochroną znaków BOSS nr [...], HUGO BOSS nr [...], BOSS HUGO BOSS nr [...] oraz nr [...], tj. oceny czy towary te kierowane są do tych samych odbiorców,

- niedokonanie właściwej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, w zwykłych (istniejących) warunkach obrotu gospodarczego.

Zaskarżonej decyzji zarzucono także naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie i błędną wykładnię art. 9 ust 1 pkt 1 u.z.t. – przyjęcie, że porównywane znaki towarowe są podobne w rozumieniu tego przepisu.

W uzasadnieniu skargi wskazano, iż skarżąca jest producentem papierosów i innych wyrobów tytoniowych, wchodzi w skład koncernu I., będącego pod względem wielkości pierwszym albo drugim producentem papierosów na świcie. Uczestnik postępowania jest jedną z odzieżowych i konfekcyjnych niemieckich firm, w rejestrze handlowym prowadzonej działalności nie ma wyrobów tytoniowych i praktycznie nimi się nie zajmuje. Firma w sygnowanych sklepach prowadzi sprzedaż gadżetów reklamowych oznaczonych znakiem towarowym HUGO BOSS, które zamawia u producenta. W 2003 r. firma sprowadziła z Chin do swoich sklepów 60 sztuk zapalniczek oznaczonych znakiem BOSS, które sprzedaje w cenie 760 zł/szt. W ocenie skarżącego zapalniczki te nie zostały prawdopodobnie sprzedane. Skarżąca spółka podniosła, iż w pismach składanych do Urzędu Patentowego podnosiła, że znak towarowy BOSS nawiązuje do znanego i powszechnie używanego również w Polsce angielskiego słowa boss, oznaczającego szefa. Spółka wskazała, że w Urzędzie Patentowym zgłoszonych jest ok. 88 znaków BOSS oraz w Biurze [...] około 111 znaków ze słowem BOSS, w samym województwie [...] istnieją 24 firmy, które mają w swojej nazwie słowo BOSS. Skarżąca wskazała, iż nie można zawłaszczyć sobie słowa BOSS – gdyż jest to działanie w złej wierze blokujące dostęp do rynku innym firmom, które produkują papierosy oraz inne towary z klasy 14 i 34. Zdaniem skarżącej Urząd Patentowy ograniczył się jedynie do porównania słowa BOSS w znaku skarżącej BOSS INTERNATIONAL do słowa BOSS występującego w znakach uczestnika HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS, w płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej pomijając dodatkowe element w znaku skarżącego oraz słowo HUGO w znakach uczestnika, nie analizując kolorów, grafiki oraz tego, że znak skarżącej jest etykietą, która nakłada się na papierosy. Skarżąca wskazała, iż na podobieństwo wizualne znaków duży wpływ ma grafika bądź jej brak, kolorystyka znaku, dodatkowe słowa, odnośnie płaszczyzny fonetycznej BOSS brzmi inaczej niż np. HUGO BOSS oraz BOSS HUGO BOSS. Uprawniony podkreślił, iż diametralnie odmienne stanowisko prezentuje Urząd Patentowy w przypadku podobnego znaku skarżącego nr [...] BOSS LIGHT w decyzji z dnia [...] listopada 2010r., którą to decyzję załączono do skargi. Skarżąca spółka wskazała, iż urząd powołał tę samą podstawę prawną – art. 9 ust 1 pkt 1 u.z.t., te same prawa wcześniejsze (znaki oraz firmę) i poczynił przeciwstawne ustalenia faktyczne, dotyczące podobieństwa porównywanych znaków niż w decyzji w sprawie [...]. Nieuzasadniona zmienność poglądów organu stanowi naruszenie art. 8 k.p.a. oraz art. 32 Konstytucji RP. W ocenie skarżącej bezpodstawnie organ uznał za dominujący element słowo BOSS a pominął dodatkowe słowo HUGO występujące w znakach uczestnika. Teza, że w znakach kombinowanych słowa zawsze mają charakter decydujący, skarżący uznał za nieusprawiedliwione. Grafika znaku nie jest wyłącznie dodatkiem bez znaczenia w znaku słowno-graficznym, dlatego znak mieszany należy oceniać w całości, a nie wyłącznie przez jeden z jego elementów, którym jest słowo, gdyż o podobieństwie znaków decydują ustalenia faktyczne. W ocenie skarżącej, w przypadku nałożenia znaku skarżącego na papierosy, na których oprócz w/w znaku znajduje się dodatkowo charakterystyczne logo producenta oraz znaki wodne – wyklucza ryzyko pomyłki ze znakami uczestnika. Zapaliczki występujące w znakach uczestnika nr [...] HUGO BOSS oraz [...] oraz [...] BOSS HUGO BOSS nie są podobne do papierosów i wyrobów tytoniowych występujących w znaku skarżącego. Do produkcji zapalniczek używa się innych materiałów, technologii niż do produkcji papierosów. Skarżąca spółka nie jest producentem zapalniczek, producenci zapałek nie produkują zapalniczek. Hipotetycznie można założyć, że zapalniczki i zapałki służą m. in. do zapalania papierosów, ale nie oznacza to, że są do nich podobne. Uczestnik nie ma w wykazie działalności produkcji towarów z klasy 14 i 34, wobec czego rejestracja znaków towarowych w tych klasach i wprowadzenie na rynek małych partii towarów jest działaniem w złej wierze, gdyż blokuje dostęp do rynku papierosów BOSS, co narusza art. 3 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. Towary "przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów" wymienione w klasie 14 znaku BOSS nie są tożsame z towarami wymienionymi w klasie 14 w znakach uczestnika (artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych; biżuteria; zegary i zegarki) w stopniu zagrażającym wprowadzeniem odbiorcy w błąd co do pochodzenia towaru. Porównywane znaki przeznaczone są do oznaczania innego rodzaju towarów przeznaczonych dla innych klientów. W przypadku skarżącej jako firmy produkującej papierosy – przybory dla palaczy w klasie 14 odnoszą się konkretnie do profilu jego działalności. Natomiast firma uczestnika produkuje głównie odzież i nie ma w wykazie przeciwstawionych znaków przyborów dla palaczy z klasy 14, ma natomiast artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych; biżuterię; zegary i zegarki. Występowanie towarów w ramach jednej klasy nie przesądza o ich podobieństwie, z racji szerokiego zakresu tej klasy Klasyfikacji Nicejskiej ( w wykazie szczegółowym wymieniono 176 towarów). Skarżąca zaznaczyła, że Urząd Patentowy powołuje się na znak BOSS HUGO BOSS, nr [...] jako dowód, iż pozostałe znaki uczestnika mają w klasie 14 przybory dla palaczy, natomiast znak BOSS HUGO BOSS nr [...] został wygaszony na "popielniczki, etui na cygara i cygaretki", z powodu nieużywania w dniu [...] listopada 2004 r., czyli ponad 3 lata później niż data zgłoszenia spornego znaku. Skarżąca wskazała, że Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji nie analizuje pojęcia "przybory dla palaczy" w klasie 14 w znaku BOSS INTERNATIONAL i utożsamia je z artykułami wytworzonymi z metali szlachetnych występującymi w klasie 14 w znakach BOSS HUGO BOSS uczestnika. Urząd pomija fakt, że uczestnik nigdy nie używał znaku [...] na towary w klasie 14 dot. artykułów dla palaczy, który jako jedyny z przeciwstawionych znaków ma wymienione przybory dla palaczy w klasie 14. Skarżąca stwierdziła, iż organ nie określił precyzyjnie właściwego kręgu odbiorców, w stosunku do którego należy dokonać oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Papierosy oznaczone spornym znakiem były sprzedawane w kioskach "Ruchu", sklepach tytoniowych i marketach, natomiast artykuły uczestnika są sprzedawane tylko w jego sklepach firmowych, jedynym artykułem w klasie towarowej 34 są zapalniczki BOSS. Skarżąca wskazała, iż organ nie uwzględnił okoliczności, że grupa docelowa, do której kierowane są towary z klas 14 i 34 w znakach uczestnika, to wąska grupa klientów, którzy kupując zapalniczkę w cenie 750 zł za sztukę lub zegarek muszą udać się do firmowego salonu HUGO BOSS. Natomiast papierosy i artykuły dla palaczy z klas 14 i 34 występujące w znakach skarżącego kierowane są do przeciętnego odbiorcy, kupującego np. papierosy w cenie ok. 9 zł w kioskach "Ruch-u", supermarketach, na dworcach, w barach. Wobec powyższego nie ma możliwości pomylenia papierosów skarżącej z zapalniczkami uczestnika. W ocenie skarżącej Urząd Patentowy nie dokonał pogłębionej analizy znaków na okoliczność możliwości ryzyka wprowadzania w błąd odbiorców w zwykłych istniejących warunkach obrotu towarowego, przyjął natomiast hipotetyczne warunki sprzedaży dla uzasadnienia swojej decyzji. Analiza podobieństwa spornych znaków została przeprowadzona w oderwaniu od warunków obrotu towarami oznaczonymi tymi znakami. Nie każde podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, albowiem znaki muszą być podobne w takim stopniu, który mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów (wyrok sygn. akt. VI SA/Wa 718/07). Skarżąca wskazała, iż pobieżne potraktowanie kwestii warunków obrotu stanowi istotny błąd (wyrok ETS C-342/97, wyrok ETS C-425).

Urząd Patentowy RP w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

Podczas rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie strony podtrzymały stanowiska.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. 2012 r. poz. 270.; zwaną dalej p.p.s.a.).

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie analizowana skarga zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP narusza przepisy prawa.

Przedmiotem rozpoznania przez Sąd była skarga na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2011 r. nr [...] o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy BOSS o numerze [...], udzielonego na rzecz skarżącego.

Zgodnie z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Przepis ten wyraża więc zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed dniem 22 sierpnia 2001 r. (data wejścia w życie p.w.p.) ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. W związku z tym organ zasadnie przyjął, iż przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności rejestracyjnej znaku towarowego BOSS INTERNATIONAL [...], będącego przedmiotem niniejszego postępowania, są przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, skoro zgłoszenie spornego znaku nastąpiło w dniu [...] czerwca 2001 r. Z kolei postępowanie w sprawie o unieważnienie znaku towarowego jako wszczęte w czasie obowiązywania ustawy Prawo własności przemysłowej, toczy się na podstawie tych przepisów.

Jeśli chodzi o kwestię interesu prawnego, należy zauważyć, iż w myśl art. 164 p.w.p., prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.

W ocenie Sądu, organ zasadnie przyjął w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że w niniejszej sprawie po stronie wnioskodawcy występuje interes prawny, o którym mowa w art. 164 p.w.p., bowiem uczestnik domagając się unieważnienia prawa ochronnego powołał się na przysługujące mu z wcześniejszym pierwszeństwem prawa z rejestracji czterech znaków towarowych zawierających słowo BOSS, a także na prawo do firmy H..

W rozpoznawanej sprawie Urząd Patentowy RP związany był podstawą prawną zawartą we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak tj. art. 9 ust 1 pkt 3, 9 ust 1 pkt 1, 8 pkt 1, 8 pkt 2 u.z.t.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli znak jest podobny, w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. W świetle omawianego przepisu niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. To czy znaki towarowe są podobne, a w konsekwencji czy mogłoby dojść do kolizji praw z rejestracji, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Podobieństwo znaków towarowych ocenia się na podstawie podobieństwa towarów, dla których znaki są zgłaszane, zarejestrowane lub używane oraz podobieństwa oznaczeń. Przeszkodą uniemożliwiającą rejestrację znaku towarowego jest więc jednorodzajowość towarów oznaczonych znakiem zgłoszonym do rejestracji i znakiem przeciwstawionym. Problem jednorodzajowości (podobieństwa) towarów stanowi kwestię wstępną, rozstrzyganą przed badaniem podobieństwa oznaczeń. Dla zastosowania przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. konieczne jest kumulatywne spełnienie następujących przesłanek: podobieństwo towarów i usług objętych prawem ochronnym na każdy ze wskazanych znaków, podobieństwo spornego oznaczenia do wcześniejszego znaku wnioskodawcy oraz istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów oznaczanych tymi znakami.

Urząd Patentowy RP zobowiązany był w rozpatrywanej sprawie rozważyć problem podobieństwa towarów, ocenić kwestię podobieństwa oznaczeń, jak również zbadać czy nie występują inne okoliczności wpływające na zmniejszenie lub zwiększenie ryzyka konfuzji.

Sporny znak został zastrzeżony dla towarów w klasie 14 przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów oraz w klasie 34 tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy.

Przeciwstawione znaki wnioskodawcy uzyskały ochronę w kasie 14 na metale szlachetne i ich stopy oraz wyroby z tych materiałów lub nimi pokryte nie ujęte w innych klasach, artykuły jubilerskie, biżuterię, wyroby zegarmistrzowskie, nadto znak BOSS HUGO BOSS [...] również popielniczki, etui na cygara i na papierosy. Znaki towarowe BOSS, HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS posiadają rejestrację na zapalniczki, objęte klasą 34.

Oceniając istnienie przesłanki jednorodzajowości towarów organ nie powinien, jak to uczynił w niniejszej sprawie, ograniczać się wyłącznie do porównania występowania towarów w danych klasach, powinien uwzględnić rodzaj towarów, ich przeznaczenie oraz warunki zbytu. Urząd Patentowy RP nie określił, czy jego zdaniem, towary, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe, adresowane są do tych samych nabywców i zaspokajają te same potrzeby potencjalnych konsumentów, czy są to towary szybko zbywalne, gdzie są nabywane (w sprzedaży samoobsługowej, salonach firmowych), czy charakteryzują się wysoką jakością i ekskluzywnym charakterem, wysoką ceną. W ocenie Sądu, uwzględnienie powyższych kryteriów było konieczne, bowiem skarżący podnosił, iż zapalniczki uczestnika sprzedawane są w salonach firmowych w cenie 760 zł za sztukę, jak również wskazał, iż towary występujące w znakach skarżącego kierowane są do przeciętnego odbiorcy w cenie ok. 9 zł oraz nie odniósł się do profilu działalności skarżącego oraz uczestnika.

Zdaniem Sądu ograniczenie się przez organ do stwierdzenia, iż przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów mieszczą się w bardzo szerokim pojęciu artykułów wytworzonych z metali szlachetnych lub nimi platerowanych oraz stopów metali szlachetnych jest niewystarczająca dla stwierdzenia podobieństwa porównywanych znaków. Bowiem w klasyfikacji nicejskiej w klasie 14 występują także figurki z metali szlachetnych, kapelusze z metali szlachetnych, nici z metali szlachetnych, obuwie z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych. Stanowisko urzędu nie zostało niczym poparte, Urząd Patentowy RP nie odniósł się także do wskazanego przez skarżącego wygaszenia na popielniczki, etui na cygara i cygaretki znaku BOSS HUGO BOSS nr [...]. Nadto organ nie wykonał zalecenia WSA zawartego w wyroku z dnia 3 marca 2009r. sygn. akt VI SA/Wa 2117/08 wydanego w niniejszej sprawie i nie wyjaśnił co rozumie pod pojęciem przybory dla palaczy. W wyżej wymienionym wyroku Sąd wskazał, iż obowiązkiem organu było wskazanie, które z towarów z klas, zakwalifikował jako przybory dla palaczy i dlaczego.

Sporny znak BOSS jest znakiem słownym, przeciwstawione znaki:

- BOSS HUGO BOSS nr [...] oraz BOSS HUGO BOSS [...] są znakami słowno-graficznymi,

- natomiast znaki towarowe BOSS nr [...] oraz HUGO BOSS nr [...] są znakami słownymi.

Znaki towarowe porównuje się całościowo, tzn. biorąc pod uwagę wszystkie tworzące je elementy łączne. W znaku towarowym słownym jest to określone słowo lub słowa, a w znaku słowo-graficznym wszystkie tworzące ten znak elementy, a więc słowo, grafika, kolor, wzajemna kompozycja tych elementów. Należy uznać za wadliwe badanie podobieństwa znaków według jedynie pewnych elementów oznaczenia, choćby w ocenie organu administracji był to element najbardziej charakterystyczny, bez wcześniejszej analizy całego znaku ( vide: wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie sygn. akt II GSK 391/11, wyrok WSA w sprawie sygn. akt II SA/Wa 1615/02, wyrok w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 1191/12).

Badając podobieństwo znaków w warstwie wizualnej Urząd Patentowy RP uznał, iż sporny znak jest w znacznym stopniu podobny do słowno-graficznych znaków BOSS HUGO BOSS o numerach [...] oraz [...], co wynika z użycia identycznego słowa BOSS, które zostało zapisane takimi samymi literami, przy użyciu identycznej czcionki. Zdaniem organu słowo BOSS ma charakter dominujący pod względem wizualnym. Organ nie dokonał analizy porównania słów HUGO BOSS zapisanych mniejszą czcionką, co w ocenie Sądu jest konieczne, mimo uznania przez organ dominującego charakteru słowa BOSS, jak również organ nie odniósł się do koloru czcionki słów w spornym znaku oraz porównywanych znakach. Wskazanie przez organ, argumenty mają drugoplanowe znaczenie w stosunku do wyróżniającego się pod względem wizualnym słowa BOSS. Organ, podane wyżej elementy określił, jako mające drugoplanowe znaczenie, nie odnosząc się do grafiki przeciwstawionych znaków słowno-graficznych.

Organ nie dokonał całościowego porównania znaków towarowych, nie wziął pod uwagę wszystkich elementów, łącznie tworzących znak towarowy. Nadto wymaga podkreślenia stanowisko przedstawione przez NSA w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 r. sygn. akt II GSK 303/11, w którym wskazano, iż z tego, że oznaczenie składa się jednocześnie z elementów graficznych i słownych, nie wynika automatycznie, że element słowny winien być zawsze uważany za dominujący. Element graficzny, zdaniem NSA, może zajmować równorzędne miejsce z elementem słownym. Nadto NSA podkreślił, iż nie można bez dostatecznego wykazania przyczyn "marginalizować płaszczyznę" graficzną znaku przy dokonywaniu oceny porównawczej znaku słownego ze znakiem słowno-graficznym.

W przypadku porównania pod względem wizualnym spornego znaku oraz słownych znaków towarowych BOSS i HUGO BOSS, organ stwierdził podobieństwo spornego znaku do znaku BOSS [...]. Urząd Patentowy RP wskazał, iż w spornym znaku zostało wykorzystane w całości oznaczenie BOSS, które poza wskazanym słowem nie posiada jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych. Organ wykluczyło istnienie podobieństwa pomiędzy znakiem spornym i znakiem HUGO BOSS, gdyż elementy słowne w znaku HUGO BOSS, zdaniem organu, mają równorzędne znaczenie, co eliminuje możliwość ich pomylenia przez odbiorców. Jak wyżej zostało wspomniane, znaki towarowe porównuje się całościowo, tzn. biorąc pod uwagę wszystkie tworzące je elementy łączne. Organ porównując sporny znak ze znakiem towarowym BOSS i HUGO BOSS ograniczył, się jedynie do występującego słowa BOSS, nie dokonał porównania płaszczyzny graficznej znaku, automatycznie przyjął element słowny za dominujący.

Omawiając znaki w płaszczyźnie fonetycznej Urząd Patentowy RP stwierdził, iż oznaczenia są podobne, mając na uwadze wnioski o dominującym charakterze słowa BOSS w czterech z pięciu analizowanych znakach. Organ wskazał, iż znaki towarowe, BOSS oraz BOSS HUGO BOSS zawierają to samo słowo wymawiane na początku, nadto w znakach BOSS HUGO BOSS element ten wymawiany jest dwukrotnie. To, iż wyżej wskazane znaki zawierają słowo BOSS jest bezsporne, jednak porównanie znaków w płaszczyźnie fonetycznej nie polega wyłącznie na wskazaniu, iż znaki towarowe zawierają to samo słowo, wymawiane na początku, bowiem sporny znak to BOSS a porównywane z nim znaki towarowe wnioskodawcy to BOSS HUGO BOSS, BOSS oraz HUGO BOSS. Organ powołał się na wyrok NSA z dnia 17 października 2006r. sygn. akt II GSK 172/06, zgodnie z którym podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. W uzasadnieniu tego wyroku wskazano także, iż sprawdzenie podobieństwa powinno prowadzić do obiektywnego bilansu podobieństw i różnic, a ich sumę należy odnieść do przeciętnej uwagi rozsądnego kupującego. W ocenie Sądu, organ skupił się wyłącznie na wspólnym słowie BOSS, nie dokonując analizy występowania różnic, jak również ich znaczenia. Wskazanie podobieństwa i różnic pozwoliłoby na prawidłową, całościową ocenę podobieństwa znaków w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., prowadzącą do prawidłowego ustalenia, czy może dojść do pomyłki, co do pochodzenia towarów (por. wyrok NSA sygn. akt II GSK 374/11).

Nadto stwierdzenie organu, iż "w przypadku istnienia znaku towarowego zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem, pojawienie się na rynku podobnego oznaczenia zawierającego identyczne elementy słowne, może spowodować, że pomimo różnej szaty graficznej odbiorcy stwierdzą, iż oznaczenie jest zmodyfikowaną wersją znaków wcześniejszych i pochodzi z jednej grupy znaków tego samego przedsiębiorcy", nie zostało poparte przez organ analizą szaty graficznej znaków towarowych.

Organ nie powinien ograniczać się do uwzględnienia wyłącznie jednego ze składników znaku złożonego i w ten sposób porównywać z innymi znakami. Organ jest zobowiązany dokonywać porównana poprzez badanie znaku jako całości. Ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od dominującego składnika, gdy wcześniej dokonano całościowego porównania znaków i stwierdzono, iż pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia.

W ocenie Sądu, identyczność w spornym znaku towarowym i w znakach wnioskodawcy elementu słownego BOSS nie przesądzają o podobieństwie porównywanych znaków towarowych, w sytuacji gdy nie dokonano obiektywnego bilansu podobieństw i różnic.

Nadto należy wskazać, iż organ nie dokonał analizy podobieństwa znaków na płaszczyźnie znaczeniowej, nie wskazał, czy występowanie identycznego słowa BOSS w znaku skarżącego oraz uczestnika pełni taką sama rolę, nadto organ nie odniósł się w żaden sposób do faktu, iż słowa HUGO BOSS stanowią fragment nazwy wnioskodawcy.

Ocena podobieństwa znaków dokonana przez Urząd Patentowy RP była skrótowa oraz pobieżna, wobec czego nie jest możliwe ustalenie niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, organ powinien dokonać analizy porównawczej przeciwstawionych znaków w oparciu o wszystkie elementy znaku towarowego, oferowane towary, ceny, miejsca zbytu, klientów.

Wobec powyższego Sąd stwierdził naruszenie przepisów postępowania tzn. art. 7 , art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W tych warunkach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) i art. 152 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku, postanawiając o kosztach postępowania w oparciu o art. 200 p.p.s.a. i art. 205 § 2, § 3, i § 4 p.p.s.a. w zw. z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych ( Dz. U. 2003 r. Nr 212, poz. 2076 ze zm).