Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2168/20
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-02-24 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 7 ust. 2; art. 4 ust. 1;
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
article: art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2; art. 130;
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 7; art. 77 par 1; art. 80; art. 107 par 3
journal: Dz.U. 2020 poz 256
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędziowie Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.) Sędzia WSA Jakub Linkowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 2021 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy RP (dalej "Organ"), zaskarżoną decyzją utrzymał w mocy swoje rozstrzygnięcie z dnia [...] listopada 2016 r., którym odmówił udzielenia [...] sp. z o.o. z siedzibą w C. (dalej "Skarżąca") prawa ochronnego na znak towarowy słowny "[...]" zgłoszony w dniu [...] stycznia 2012 r. pod numerem [...].

Jako podstawę prawną skarżonej decyzji wskazano art. 245 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 oraz Dz.U. z 2015 r., poz.1266), dalej "p.w.p.".

W styczniu 2012 r. Skarżąca wniosła do Organu o udzielenie na jej rzecz prawa ochronnego na znak towarowy słowny "[...]", przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 16 – "krzyżówki, czasopisma szaradziarskie i krzyżówkowe" (dalej "Znak").

Organ, przeprowadziwszy wstępne badanie, zawiadomił Skarżącą o przeszkodzie w udzieleniu na jej rzecz prawa ochronnego na Znak, wskazując na brak zdolności odróżniającej Znaku (art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. według stanu z Dz.U. 2003 r., nr 119, poz. 1117)).

Skarżąca w odpowiedzi nadesłała materiały, z których - jej zdaniem, wynika, że Znak posiada zdolność odróżniającą, jeśli nie pierwotną, to nabytą, a to wskutek intensywnego używania oznaczenia "500 panoramicznych" w obrocie, tj. od 1997 r. Na tą okoliczność przywołała art. 169 ust. 5 pkt. 1 w zw. z art. 154 p.w.p., które określają w jaki sposób należy interpretować pojęcie "używania znaku towarowego w obrocie" - używaniem znaku jest również używanie znaku różniącego się od znaku w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru.

Według Skarżącej używaniem znaku w obrocie jest zatem również używanie znaku z mniej lub bardziej rozbudowanymi elementami graficznymi, czy też np. z dodatkowymi elementami graficznymi, czy też słownymi. Na potwierdzenie odwołała się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej "TSUE") z 27 października 2012 r. w sprawie P. (C-553/11), w którym TSUE stwierdził, że "właściciel zarejestrowanego znaku towarowego mógł do celów wykazania używania w rozumieniu art. 10 ust. 2 lit. A dyrektywy 89/104 powołać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem, że różnice miedzy tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku i to niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy". Nadto przywołała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej "WSA") z 28 grudnia 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1927/12, w którym WSA podzielił stanowisko, że znak "100" jest używany w obrocie zgodnie z powołanymi wyżej zasadami, również jako część znaku "[...]".

Mając na uwadze powyższe Skarżąca podniosła, że w przypadku znaków towarowych słownych, nigdy nie można mówić o używaniu tych znaków w swej "czystej postaci", gdyż oznaczenie naniesione na produkt, zawsze przybiera jakąś - choćby minimalną, formę graficzną. Przyjmuje się przy tym, że może to być forma dowolna. Podała, że zgłoszony Znak słowny "[...]" używa nieprzerwanie, przyjmując dla niego taką samą postać graficzną.

Zatem dopóki elementy słowne znaku słownego pozostają czytelne w formie, w jakiej jest on w rzeczywistości używany, należy przyjąć, że używanie znaku ma miejsce. W jej ocenie nadesłane dowody - zestawienia okładek z widocznym oznaczeniem "[...]", wskazują jednoznacznie, że elementy słowne "[...]" pozostają czytelne.

Organ, odmawiając Skarżącej udzielenia wnioskowanego prawa, na wstępie swojej decyzji wyjaśnił czym jest i dla jakich celów udzielane jest wyłączne prawo ochronne na znak towarowy, przywołując przy tym art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 p.w.p. (Dz.U. 2013 r., poz. 1410). Nadto podał, że przedmiotem oceny jest zawsze oznaczenie jako całość w zgłoszonej formie.

Organ stwierdził, że Znak nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu przywołanych norm, a to z uwagi na swój opisowy charakter. W całości składa się bowiem z elementów niewyróżniających - słów powszechnie używanych, tworzących razem związek frazeologiczny, mogący jedynie służyć w obrocie gospodarczym do wskazania rodzaju, właściwości i przeznaczenia towarów, do oznaczania których został przeznaczony, przez co nie pozwala on zidentyfikować towaru, jako pochodzącego z określonego źródła - od Skarżącej. Wyjaśnił przy tym, że dla stwierdzenia, czy znak posiada dostateczne znamiona odróżniające, konieczne jest dokonanie oceny, czy dla przeciętnego, należycie poinformowanego, dobrze zorientowanego i rozsądnego konsumenta, mógłby on stanowić dostateczną podstawę dla zidentyfikowania towarów/usług nim oznaczonych, jako pochodzących od jednego, stałego i zawsze tego samego producenta. Organ przyjął, że przeciętny odbiorca towarów sygnowanych Znakiem to przeciętny mieszkaniec naszego kraju, znający ojczysty język, wszak badany Znak przeznaczony jest do oznaczania towarów ogólnie dostępnych i powszechnie kupowanych. Dodatkowo Organ wskazał, że w przypadku takich towarów - powszechnego użytku, przeznaczonych dla szerokiego kręgu odbiorców, przy badaniu zdolności odróżniającej, stosuje się surowsze kryteria oceny.

Zdaniem Organu liczba "500", przez przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego, będzie postrzegana - natychmiast i bez głębszego zastanowienia, jako opis jednej z cech towarów objętych zgłoszeniem. Liczba ta odnosi się bowiem do określonej ilości i będzie postrzegana jako informacja o cechach towaru, w szczególności o liczbie umieszczonych w danym wydawnictwie szarad, krzyżówek itp., przez co może być brana pod uwagę przez odbiorcę przy podejmowaniu decyzji o zakupie. To, że liczba "500" występuje w Znaku, jako element całości, nie oznacza, że nie wskazuje ona na ilość elementów strukturalnych w niej zawartych tj. krzyżówek, szarad, itp., gdyż odbiorcy będą interpretować jej znaczenie w związku z daną publikacją. Na potwierdzenie takiego postrzegania liczby Organ przywołał stanowisko TSUE wyrażone w wyroku z 10 marca 2011 r., w sprawie C-51/10P oraz stanowiska WSA zajęte w wyroku z 18 kwietnia 2013 r., w sprawie VI SA/Wa 2282/12 (sprawa "1000") oraz w wyroku z 16 czerwca 2010 r. w sprawie VI SA/Wa 498/10, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej "NSA") wyrażone w wyroku z 24 lipca 2013 r. w sprawie II GSK 38/12 (sprawa "300").

Odnośnie drugiego elementu strukturalnego Znaku tj. słowa "[...]", Organ przyznał, że ma ono charakter wieloznaczny, jednakże cecha ta nie może potwierdzać braku jego opisowego charakteru w odniesieniu do towarów, jakimi są krzyżówki, czasopisma szaradziarskie i krzyżówkowe. Wieloznaczność danego słowa nie neutralizuje z automatu jego opisowego charakteru. Przywołując etymologię słowa panorama/panoramiczny ("szeroki, rozległy, wywołujący wrażenie panoramy, obszernie przedstawiający jakieś zagadnienie") Organ stwierdził, że w przypadku krzyżówki przymiotnik "[...]" informuje np. o jej rodzaju. Krzyżówka panoramiczna jest to bowiem "odmiana krzyżówki, w której definicje haseł umieszczone są na obrzeżach i w polach martwych diagramu, natomiast pozycję i kierunek wpisywania wskazują strzałki". Takie krzyżówki zamieszczane są w wielu wydawnictwach prasowych i cieszą się wielką popularnością. To w ocenie Organu dowodzi, że termin "[...]", w odniesieniu do wydawnictw szaradziarskich, jest stosowany, używany w języku potocznym i jest zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy jako opisowy.

Organ wskazał, że aby móc udzielić prawo ochronne na oznaczenie, które zawiera słowa posiadające charakter opisowy, musi być ono przedstawione jako posiadające cechy odróżniające np. bogatą grafikę, czy nazwę przedsiębiorcy. Badany Znak nie ma zaś ani cech mówiących o pochodzeniu produktów od Skarżącej, ani cech odróżniających sam produkt na rynku od innych, podobnych produktów. Znak ten nie będzie zatem w wymagany sposób indywidualizował oznaczanych nim towarów, a przez to nie będzie realizował podstawowej funkcji znaków towarowych, jaką jest zdolność odróżniania towarów i usług w zależności od ich pochodzenia. W kwestii postrzegania zdolności odróżniającej pierwotnej przywołano wyroki: WSA z 11 maja 2010 r. w sprawie VI SA/Wa 369/10 oraz z 16 lutego 2010 r. w sprawie VI SA/Wa 1862/09, a także NSA z 25 maja 2011 r. w sprawie II GSK 615/10.

Organ nie podzielił także stanowiska Skarżącej, jakoby Znak nabył wtórną zdolność odróżniającą (art. 130 p.w.p.), a to wynikiem rzeczywistego i konsekwentnego używania go na rynku do oznaczania produktów skarżącej. Znak, dla nabyci wtórnej zdolności odróżniającej, musi jednoznacznie kojarzyć się z danym przedsiębiorcą, czego w przedmiotowej sprawie nie wykazano. Organ ustalił, że zarówno przed zgłoszeniem, jak i później, w obrocie wydawniczym obecne były liczne tytuły, w których używano ww. elementów, tj. "500" i "panoramicznych", razem ze słowem "krzyżówki" lub bez tego słowa. Z uwagi na ową wielość podmiotów używających ww. określeń w branży szaradziarskiej Znak nie mógł nabyć wtórnej zdolności odróżniającej.

Powyższą kwestię - wtórną zdolność odróżniającą, Organ zbadał także z uwzględnieniem używania przez Skarżącą znaku słowno-graficznego "500 panoramicznych" [...]. Podał, że istotnie istnieje możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej poprzez używanie danego oznaczenia, jako części zarejestrowanego już znaku złożonego, jednakże jest to możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w następstwie używania takiego oznaczenia - części znaku, o którego rejestrację wniesiono, zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznaje towary nim oznaczone, jako pochodzące od określonego przedsiębiorcy. Konieczne jest zatem wykazanie, że w przypadku odrębnego używania danego elementu zarejestrowanego już znaku, właściwy krąg odbiorców postrzega go za identyfikujący towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, przez co odróżnia towary nim oznaczone od towarów innych przedsiębiorców. Dla wykazania charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania, nie jest zatem wystarczające udokumentowanie używania danego oznaczenia, jako elementu złożonego posiadanego już znaku towarowego (por. wyrok NSA z 24 lipca 2013 r, II GSK 38/12), ale wykazanie, że odbiorcy oznaczone tym elementem towary będą identyfikować z konkretnym podmiotem – przedsiębiorcą (wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 4 maja 1999 r., w sprawach połączonych C-10897 i C-10997, W. i z 22 czerwca 2006 r., w sprawie C-25/05 P, A. AG v. O.).

Zdaniem Organu Skarżąca powyższej zależności nie wykazała. Jedyne co dowiedziono to używanie zgłoszonego oznaczenia w obrocie. W sprawie nie ma więc podstaw by oznaczeniu słownemu "500 panoramicznych" przypisać długotrwałe używanie na rynku w oderwanemu od innych elementów znaku słowno-graficznego "500 panoramicznych" [...]. Zdaniem organu żadne z przedstawionych przez Skarżącą dowodów nie potwierdzają, jakoby odbiorcy, na podstawie oznaczenia "500 panoramicznych", identyfikowali towar jako pochodzący od Skarżącej. Wskazał, że wszystkie strony tytułowe towarów skarżącej, prócz ww. oznaczenia, posiadają także charakterystyczną grafikę. Uznał więc, że towary skarżącej będą postrzegane nie tyle za pomocą słownego oznaczenia "500 panoramicznych", które zajmuje zaledwie 1/4 powierzchni strony tytułowej, ale głównie dzięki charakterystycznej warstwie graficznej i bogatej kolorystyce. Z przedłożonych raportów nie wynika, jaki odsetek konsumentów rozpoznaje ww. oznaczenie za znak towarowy używany wyłącznie przez Skarżącą. Także na podstawie wydatków na reklamę nie można ustalić, ani jak często, ani w jakiej formie, pojawiała się reklama serii wydawniczej "500 panoramicznych". Brak jest szczegółowych danych, które uzasadniałyby wniosek, że owa reklama była na tyle intensywna, by uznać, że oznaczenie "500 panoramicznych" nabrało charakteru odróżniającego. Nie mogą one stanowić dowodu na używanie Znaku w postaci, w jakiej został zgłoszony, tj. w oderwaniu od jego słowno-graficznej postaci [...].

Organ wskazał, że udzielenie prawa ochronnego na znak nie może prowadzić do monopolizacji oznaczenia, które służy do przekazywania informacji o cechach towaru, czy usługi, które sygnuje. Udzielenie prawa ochronnego na takie oznaczenie ograniczałoby nadmiernie swobodę działania innych uczestników obrotu gospodarczego i uniemożliwiałoby im normalne funkcjonowanie na rynku. Zamykałoby konkurentom możliwość informowania klientów o cechach towaru, monopolizując używanie takiego oznaczenia na rzecz jednego przedsiębiorcy.

Skarżąca, z zachowaniem trybu i terminu, wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzucając naruszenie zarówno przepisów procesowych, jak i materialnych.

W uzasadnieniu skarżonej decyzji Organ, podtrzymując swoje stanowisko wyrażone w sprawie, dodatkowo podniósł, że w przypadku użytej w Znaku liczby "500" należy zauważyć, że zasadnicze znaczenie ma ustalenie nie tyle czy owa liczba (cyfra), jako taka, może pełnić funkcje Znaku, ale czy Znak zawierający ją, jako jedne z członów, posiada dostateczne znamiona odróżniające, mając na uwadze przy tym badaniu rynek szaradziarski. Organ powtórzył, że liczba ta dla przeciętnego konsumenta będzie miała znaczenie opisujące cech towaru, bowiem odniesiona zostanie do określonej ilości i będzie postrzegana, jako informacja o cechach towaru określonego przez drugi człon Znaku, czyli "panoramiczne", a tym samym może być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Organ podniósł, że istnienie opisowego związku pomiędzy zgłoszonym Znakiem, a towarami objętymi zgłoszeniem, dodatkowo wzmacnia fakt, że w przypadku publikacji i wydawnictw, liczby umieszczane są na kartach tytułowych czasopism w celu opisania tej właśnie cechy. Zatem w badanym przypadku liczba "500" odnosi się do ilości towarów, wskazanych rodzajowo, przez drugi człon Znaku "panoramiczne" i będzie natychmiast - bez głębszego zastanowienia, postrzegana przez przeciętnego konsumenta, jako opis cech towaru oznaczonego Znakiem, a nie jako wskazanie jego pochodzenia. Nabywca nie kupi tego rodzaju publikacji innym celu, niż wyłącznie w tym, by rozwiązywać rożnego rodzaju zadania i krzyżówki. Stąd oznaczenie czasopisma szaradziarskiego liczbą "500" niesie dla kupującego jedyny czytelny przekaz o ilości zadań. Odnośnie zdolności rejestracyjnej liczb Organ przywołał wyroki: ETS z 19 listopada 2009 r. w spawach T- 298/06, T-64/07, T-200/07, T-202/07, T-425/07 i T-426/07.

Podobnie jak powyżej, także w kwestii drugiego elementu Znaku tj. słowa "panoramiczne", Organ podtrzymał swoje stanowisko, tj., że wieloznaczność tego określenia nie może świadczyć o braku jego opisowego charakteru w odniesieniu do towarów, jakimi są krzyżówki, czasopisma szaradziarskie i krzyżówkowe.

Odnosząc się do zawartego we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stanowiska Skarżącej, że oznaczenie "500 panoramicznych" jest już zarejestrowanym tytułem prasowym wskazał, że fakt ten nie jest wystarczającą przesłanką do uzyskania prawa ochronnego na znak, a nadto rejestracja znaku, jako tytułu prasowego, nie skutkuje automatyczną jego rejestracją jako znaku towarowego. Oznaczeniom zarejestrowanym uprzednio jako tytuły prasowe stawia się bowiem takie same wymogi, jak innym oznaczeniom - znakom. Dane orzeczenie, będące tytułem prasowym, by mogło prawidłowo pełnić funkcję znaku towarowego, musi spełniać podstawowe kryteria stawiane wszystkim oznaczeniom, będącym znakami towarowymi, czyli być na tyle fantazyjne, by utrwalić w pamięci konsumenta więź łączącą sygnowany nim towar z jego producentem. Na potwierdzenie przywołał orzeczenia Sądu Najwyższego (dalej "SN") z 1 grudnia 1997r. w sprawie II CKN 443/97 oraz z 15 grudnia 2010 r. w sprawie III KK 250/10, w których wyraźnie wskazano, że "Instytucja rejestracji nie chroni skutecznie i w pełnym zakresie nazwy tytułu prasowego. Wynikające stąd uprawnienia mają charakter formalny, o ich istnieniu decyduje nie stosunek prawny, lecz wyłącznie fakt dokonania rejestracji, stanowiący podstawę i przyczynę przyznania konkretnemu podmiotowi sfery możliwości określonego postępowania. (...) Sam fakt rejestracji nie rozstrzyga zatem o braku kolizji z innymi prawami podmiotowymi osób trzecich, a co za tym idzie - nie przesądza zgodności z prawem określonego zachowania".

Reasumując Organ przyznał, że tytuł prasowy, w przeciwieństwie do znaku towarowego, nie musi posiadać dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu ustawy Prawa własności przemysłowej, lecz jedynie różnić się od tytułów prasowych istniejących już na rynku wydawniczym. Jednakże, jeśli tytuł prasowy ma pełnić rolę znaku towarowego, to uzyskanie prawa ochronnego na takie oznaczenie, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki rejestracyjne wskazane w ustawie. Dlatego sam fakt rejestracji nazwy, jako tytułu prasowego, nie będzie przesądzał o automatycznej rejestracji go jako znaku towarowego.

Organ podtrzymał zdanie, że powyższa analiza dowodzi, że zgłoszone oznaczenie "500 panoramicznych" nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej.

Odnośnie wtórnej zdolności odróżniającej Znaku Organ podał, że jej nabycie jest możliwe, ale - zgodnie z art. 130 p.w.p., przy ocenie tej kwestii także należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Nabycie wtórej zdolności jest wynikiem rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę danego oznaczenia, w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów. Używanie oznaczenia ma umożliwiać utrwalenie więzi pomiędzy przedsiębiorcą, a towarem. Zatem oznaczenie nabywa zdolność odróżniającą, gdy jest w stanie identyfikować towar, jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy. Możliwe jest przyznanie prawa ochronnego na znak, jeżeli w wyniku używania znaku w obrocie, połączonego z intensywną reklamą, znak ten stanie się w opinii właściwych kręgów odbiorców wskazówką co do pochodzenia towarów/usług od określonego przedsiębiorcy. Zgodnie z doktryną, oznaczenie nabywa wtórną zdolność odróżniającą wówczas, gdy znak pozbawiony pierwotnie takiej zdolności stał się - w wyniku jego używania w obrocie, nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru. Zatem samo wykazanie wielokrotnego używania określonego znaku bez jednoczesnego wykazania, że konsumenci wiążą go z konkretnym przedsiębiorcą, nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróżniania.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiwszy enumeratywnie dowody złożone przez Skarżącą Organ stwierdził, że na ich podstawie nie można wywieść, że w dacie zgłoszenia odbiorcy - konsumenci badane oznaczenie jednoznacznie kojarzyli z towarami sygnowanymi przez Skarżącą. W przedmiotowej sprawie, zarówno przed zgłoszeniem Znaku, jak i później, w obrocie - czyli na rynku wydawniczym, obecne były liczne tytuły, w których użyto oba ww. elementy Znaku, tj. "500" i "panoramicznych", razem ze słowem "krzyżówki" lub bez tego słowa. Organ stwierdził, że z akt nie wynika, jakoby właściwy krąg odbiorców postrzegał badany Znak za identyfikujący oznaczony nim towar, jako pochodzący od Skarżącej, zwłaszcza jeśli zważyć, że badane oznaczenie słowne jest opisowe - wskazuje na ilość i rodzaj krzyżówek i bezspornie było używane również przez innych przedsiębiorców na rynku tych samych towarów. W orzecznictwie dość powszechnie podzielane jest stanowisko, że znak nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniania, jeżeli nie jest identyfikowany jedynie z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa, a taka identyfikacja nie jest z reguły możliwa, jeżeli znak używany jest także przez innych producentów. Samo wieloletnie używanie znaku nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróżniania.

Konkludując Organ stwierdził, że materiały zgromadzone w aktach sprawy nie dają podstaw do uznania, jakoby przedmiotowe oznaczenie "500 panoramicznych" posiadało pierwotną zdolność odróżniającą, jak również aby - w dacie zgłoszenia, nabrało wtórej zdolności w skutek jego używania, tj. aby konsumenci identyfikowali oznaczone nim towary ze Skarżącą.

W złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skardze Skarżąca zarzuciła naruszenie zarówno przepisów postępowania, jak i prawa materialnego, które mogło mieć/miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. polegającego na niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy, brak wszechstronnego, dokładnego, kompletnego oraz rzetelnego rozpatrzenia zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów, jak też wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędnie poczynione ustalenia faktyczne, poprzez:

dowolne, nieznajdujące oparcia w stanie faktycznym sprawy, jak też w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym uznanie, że:

znak towarowy słowny "500 Panoramicznych" nie posiada ani pierwotnej, ani też nie nabył wtórnej zdolności odróżniającej;

poza Skarżącą w dacie zgłoszenia Znaku na rynku wydawniczym obecne były liczne tytuły, w których użyto elementy "500" i "panoramicznych", razem ze słowem "krzyżówki" lub bez tego słowa;

w dacie zgłoszenia Znak nie nabył wtórnej zdolności; odróżniającej i w konsekwencji nieuwzględnienie dowodu w postaci raportu z "Badania znajomości wydawcy krzyżówek 100 Panoramicznych, 200 Panoramicznych, 300 ... itd." przeprowadzonego w grudniu 2016 r., a w konsekwencji błędne przyjęcie, że Znak nie nabył wtórnej zdolności odróżniającej;

dokonanie wadliwych ustaleń faktycznych i uznanie, wbrew zebranemu w sprawie materiałowi dowodowemu, że Znak nie był używany w funkcji znaku towarowego;

dowolne, sprzeczne ze zgromadzonym w materiale dowodowym sprawy ustalenie, że w aktach brak jest dowodów świadczących o nabyciu przez Znak wtórnej zdolności odróżniającej, podczas gdy zgromadzone materiały dowodowe poświadczają fakt nabycia charakteru odróżniającego tego Znaku;

błędne, jak też niezgodne z zasadami doświadczenia życiowego ustalenie, że wieloletnie używanie Znaku, będącego jednocześnie tytułem prasowym, łącznie ze znakiem słowno-graficznym "500 Panoramicznych", dominująca pozycja na rynku tego tytułu prasowego, wysokie nakłady na reklamę, nie doprowadziło do nabycia przez Znak zdolności odróżniającej;

błędne ustalenia co do stanu faktycznego w zakresie charakteru odróżniającego Znaku, poprzez brak dokonania oceny wartości poszczególnych dowodów zgromadzonych w sprawie;

wadliwe sporządzenie uzasadnienia wydanej decyzji poprzez:

brak odniesienia się do całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego, jak też brak precyzyjnego, kompleksowego wyjaśnienia powodów braku uznania spełnienia przesłanek nabycia przez Znak wtórnej zdolności odróżniającej, pomimo argumentów i dowodów przedstawionych w toku postępowania;

brak wyjaśnienia przyczyn uznania za miarodajne cytowanych orzeczeń sądowych w zakresie oceny wtórnej zdolności odróżniającej, podczas gdy orzeczenia te nie znajdują zastosowania do niniejszej sprawy;

art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust.2 pkt 2 p.w.p. poprzez:

błędne zastosowanie, a w konsekwencji uznanie, że Znak stanowi opis cech odnoszących się do towarów (czasopisma krzyżówkowe, szaradziarskie);

błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że przepis ten obejmuje okoliczności wskazane w art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p., a w konsekwencji uznanie, że na rynku prasowym istnieje praktyka wydawania publikacji takich jak krzyżówki, czy szarady w formie zbiorowej;

art. 130 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię i zastosowanie, a to poprzez przyjęcie błędnej metodyki oceny wtórnej zdolności odróżniającej Znaku, a w konsekwencji przyjęcie, że Znak nie nabył wtórnej zdolności odróżniającej, podczas gdy prawidłowa ocena normatywna prowadzi do wniosku przeciwnego.

W oparciu o tak postawione zarzuty Skarżąca wniosła o wniosła o uchylenie obu decyzji Organu.

Organ wniósł o oddalenie skargi jako niezasadnej, podtrzymując stanowisko wyrażone w uzasadnieniu skarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Przedmiotem kontroli Sądu jest odmowa udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy "500 Panoramicznych", której podstawą było ustalenie przez Organ - wbrew stanowisku Skarżącej, że zgłoszone przez nią oznaczenie nie posiada pierwotnej ani nie nabyło wtórnej zdolności odróżniającej.

I tak, problem braku pierwotnej zdolności odróżniającej słownego znaku towarowego "500 panoramicznych" nie powinna już budzić wątpliwości.

Przekonująco tę kwestię wyłożył np. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 grudnia 2002 r., sygn. akt III RN 218/01, w odniesieniu do słownego znaku towarowego "100 panoramicznych", na gruncie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) odpowiadającemu art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 (zakazujących rejestrowania znaków składających się z oznaczeń opisowych).

W ocenie Sądu Najwyższego znak "100 PANORAMICZNYCH" nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 tej ustawy. (...) Użycie słowa "panoramiczne" dla oznaczania towarów w postaci czasopism zawierających krzyżówki panoramiczne, wywołuje u przeciętnego odbiorcy tego rodzaju towarów - nie tylko hobbysty, ale ogólnie osoby zainteresowanej rozwiązywaniem krzyżówek - jednoznaczne skojarzenia z rodzajem krzyżówek, a zatem przeciętny odbiorca identyfikuje to oznaczenie nie z określonym przedsiębiorcą (przedsiębiorstwem jako źródłem pochodzenia towaru), lecz z tym, że czasopismo w ten sposób oznaczone poświęcone jest problematyce krzyżówek panoramicznych. (...) Należało zatem przyjąć, że powyższe oznaczenie nie ma charakteru znaku towarowego, ponieważ nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej jako oznaczenie wyłącznie opisowe - informujące o zawartości towaru /rodzaju i ilości opublikowanych w czasopiśmie krzyżówek (...).

Sąd orzekający tę ocenę prawną natury spornego znaku w pełni podziela. Uznaje, że w niniejszej sprawie nie można pominąć poglądów kształtujących się w judykaturze w odniesieniu do analogicznych - jak w niniejszej sprawie - elementów stanu faktycznego. Powyższe zaś pozwala stwierdzić, że informacyjny charakter spornego znaku wyraża się tym, że nałożony na pismo szaradziarskie będzie kojarzony z zawartością tego pisma np. z liczbą/rodzajem zamieszczonych tam zadań.

Wobec zatem oczywistej niezasadności zarzutów skargi odnoszących się do pierwotnej zdolności odróżniającej Znaku, za zasadniczą kwestię sporną w sprawie należy uznać prawidłowość wykładni art. 130 p.w.p. oraz dokonanej przez Organ oceny używania Znaku w kontekście nabycia przezeń wtórnej zdolności odróżniającej w świetle zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego.

Wbrew bowiem stanowisku Skarżącej, Organ powołując się na ww. wyrok Sądu Najwyższego (zdaniem Sądu orzekającego - bardzo trafnie) nie przyjął, że przedmiotowe oznaczenie nie może nabrać wtórnej zdolności odróżniającej z powodu przesłanek z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W tym zakresie rzeczą Sądu jest ocena, czy Organ zasadnie przyjął, że przedłożone przez Skarżącą dowody, mające dowieść nabycie przez zgłoszone oznaczenie słowne wtórnej zdolności odróżniającej, w rozumieniu art. 130 p.w.p., potwierdzały/nie potwierdzały tego nabycia w dacie zgłoszenia Znaku do ochrony - a w konsekwencji, czy Organ prawidłowo uznał, że istniała wskazana w decyzji przeszkoda do udzielenia prawa ochronnego na Znak - brak powiązania przez konsumentów rynku czasopism szaradziarskich i krzyżówkowych zgłoszonego oznaczenia, jako pochodzącego od Skarżącej.

Rozpatrując zarzuty skargi pod tym kątem, Sąd w całości podzielił stanowisko Organu, że Skarżąca nie wykazała nabycia przez badane oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej.

W ocenie Sądu przeprowadzona przez Organ analiza dowodów złożonych przez Skarżącą w toku postępowania administracyjnego była prawidłowa. W szczególności Organ, wbrew zarzutom skargi, odniósł się do wszystkich dowodów. Metodyka badania dowodów przez Organ była logiczna i spójna, bowiem w pierwszej kolejności wymienił i opisał on wszystkie dowody, a następnie dokonał ich oceny, wyjaśniając powody, dla których poszczególne dowody nie potwierdzają nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez zgłoszony Znak.

Zdaniem Sądy przekonujące jest twierdzenie Organu, że dowody te nie wystarczyły do jednoznacznego stwierdzenia, że Znak rzeczywiście utrwalił się w świadomości odbiorców, w taki sposób, że oznaczone nim towary (krzyżówki, czasopisma szaradziarskie i krzyżówkowe) kojarzone były jako pochodzące od Skarżącej.

Słusznie Organ uznał, że nie było podstaw, aby badanemu oznaczeniu jednoznacznie przypisać długotrwałe używanie na rynku w oderwaniu od innych elementów należącego do Skarżącej znaku słowno-graficznego "500 panoramicznych", odpowiadającego etykiecie tj. karcie tytułowej używanej na wydawanych przez Skarżącą czasopismach. W tym zakresie Sąd podzielił stanowisko Organu, że kompozycja okładki czasopisma - strony tytułowej, obejmuje nie tylko związek słów "500" i "panoramicznych", ale także - w przeważającej mierze, grafikę, która oprócz tytułu czasopisma posiada, występującą na każdej okładce głową modelki. Wizerunek kobiety istotnie jest "górujący" na okładce tytułowej, jest elementem szczególnie wyeksponowanym i tym samym przykuwającym uwagę przeciętnego odbiorcy. Same zaś oznaczenia w postaci cyfr: 500 itd. występują wraz ze słowem "panoramiczne".

Sąd podzielił stanowisko Organu, że opisana wyżej charakterystyczna kompozycja graficzna okładek czasopism skarżącej nie pozwala na uwzględnienie stanowiska, że zgłoszone oznaczenie jest jednoznacznie kojarzone, jako pochodzące od niej.

Wbrew zarzutom skargi Organ nie pominął dowodu w postaci raportu z badania przeprowadzonego w grudniu 2016 r., lecz uznał (odmiennie od Skarżącej), że badanie to nie potwierdza jej stanowiska, bowiem materiały dotyczące okresu po dacie zgłoszenia mogą stanowić dowody w sprawie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, o ile nabycie to można stwierdzić już w dacie zgłoszenia. Dlatego, w niniejszej sprawie Organ prawidłowo nie uwzględnił dokumentów opisujących używanie Znaku w latach późniejszych. Nadto wskazał, że "polski ustawodawca nie skorzystał z odstępstwa, przewidzianego dla państw członkowskich Unii Europejskiej w art. 3 ust. 3 zdanie 2 I Dyrektywy Rady o rozciągnięciu miarodajnej daty uzyskania wtórnej zdolności na okres już po dacie złożenia wniosku o rejestrację." Tym samym zasadnie przyjął, że argumentacja Skarżącej wskazująca, jakoby zbagatelizował przedstawione przez nią w toku postępowania materiały dowodowe, była nieuzasadniona, bowiem wszelkie zebrane materiały zostały poddane wszechstronnej i całościowej analizie, której wyniki nie pozwoliły dojść do wniosków jakich oczekiwała Skarżąca ( vide strona 20 uzasadnienia skarżonej decyzji).

Idąc tym tokiem rozumowania Organ słusznie zakwestionował materiały dotyczące badań. Po przeanalizowaniu tabel i wykresów opracowanych na podstawie przeprowadzonych ankiet, zasadnie zwrócił uwagę, że żaden z wyników nie mówi o tym, jaki odsetek konsumentów rozpoznaje badane oznaczenie słowne "500 panoramicznych" za znak towarowy używany wyłącznie przez Skarżącą.

Niewątpliwie czasopismo Skarżącej przez lata uzyskało znaczącą pozycję na rynku wydawnictw szaradziarskich, na co wskazują złożone dowody, w tym także materiały świadczące o prowadzonej reklamie. Jednakże dowody te są niewystarczające dla uznania wtórnej zdolności odróżniającej badanego oznaczenia słownego, jako że nie potwierdzają że oznaczenie to przez konsumenta postrzegane jest jako pochodzące od Skarżącej. Nadto Organ dodatkowo wyjaśnił, że powyższe nie stanowi żadnego dowodu na to, że Znak wskazuje na źródło pochodzenia towaru nim opatrzonego, wszak podczas badań stosowano techniki ułatwiające respondentom udzielanie odpowiedzi. Ankietowanym prezentowano, w celu uniknięcia pomyłek, karty z pismami krzyżówkowymi. Wynik, będący odpowiedzią na pytanie, któremu towarzyszy okazanie okładki czasopisma, Organ właściwie przyjął, jako nie mogący stanowić dowodu na wtórną zdolność odróżniającą oznaczenia, ponieważ respondentom prezentowano całą kartę tytułową czasopisma, a nie tylko jej warstwę słowną. W przedmiotowym badaniu nie wskazano również dokładnie, jakich pozostałych pism krzyżówkowych ono dotyczyło. Nie jest też wiadome, czy badanie na temat znajomości pism krzyżówkowych w ogóle uwzględniało inne pisma krzyżówkowe, czy tylko w jego skład wchodziły czasopisma skarżącej.

W kontekście dokonanej analizy zebranych materiałów dowodowych, Sąd podzielił stanowisko Organu, że w sprawie nie wykazano by oznaczenie "500 panoramicznych" było kojarzone jako pochodzące od Skarżącej. Sam fakt znajomości czasopism skarżącej, bez wykazania, że konsument postrzega je jako pochodzące od Skarżącej, dowodzi prawidłowości stanowiska Organu. Należy zatem powtórzyć za Organem, że żadne z przedstawionych badań opinii publicznej nie upoważnia do wniosku, że pomimo znajomości tytułu prasowego "500 panoramicznych", kupujący mają świadomość, kto jest jego wydawcą.

Nie ma racji Skarżąca, że zaskarżona decyzja posiada braki uniemożliwiające zrozumienie powodów, dla których odmówiono udzielenia wnioskowanego prawa.

Rację ma także Organ, że udzielenie prawa na Znak o charakterze informującym, opisowym, spowodowałby, że inni producenci pozbawieni zostaliby możliwości rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania o swoim towarze. Uzyskanie prawa ochronnego na takie oznaczenie, jak zawnioskowała Skarżąca, doprowadziło by do monopolizacji związku frazeologicznego, które - na rynku czasopism szaradziarskich i krzyżówkowych, ze swej istoty, jest opisowy, a nie fantazyjny. Prawo takie, prawo wyłączne, uniemożliwiłoby stosowanie tego typu określeń przez innych uczestników obrotu gospodarczego, prowadzących podobną działalność gospodarczą.

Z tej przyczyny – żądania przez Skarżąca uprzywilejowania, polegającego na zastrzeżeniu na jej rzecz badanego Znaku, po jej stronie leży obowiązek wykazania, ponad wszelką wątpliwość, że Znak nabył wtórną zdolność odróżniającą, poprzez przedstawienie niezbitych dowodów, potwierdzających, że oznaczenie słowne traktowane jest przez właściwy krąg odbiorców za pochodzące od niej. Takie dowody nie zostały przedstawione przez Skarżącą. Zasadny jest zatem wniosek Organu, że materiał zgromadzony w sprawie nie przekonuje, że przeciętny nabywca czasopism szaradziarskich, już tylko na podstawie samego oznaczenia "500 panoramicznych", bez okazania mu całej strony tytułowej czasopisma, kiedykolwiek rozpoznał czasopisma szaradziarskie, jako pochodzące od Skarżącej.

W uzupełnieniu powyższych wywodów należy dodatkowo przywołać wyrok NSA z 7 lutego 2018 r. w sprawie II GSK 1790/15, dotyczący oznaczenia słownego "100", gdzie postawiono tezę, że "Równoczesne używanie spornego oznaczenia przez wiele różnych podmiotów w zasadzie uniemożliwia nabycie wtórnej zdolności odróżniającej. Bowiem więź między oznaczeniem a towarami pochodzącymi od konkretnego przedsiębiorcy powstaje w szczególności wtedy, kiedy zostaje ustalone, że żaden inny uczestnik obrotu nie opatrywał swoich towarów takim samym oznaczeniem w okresie przed zgłoszeniem spornego oznaczenia do ochrony. Znak nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, jeżeli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z konkretnego przedsiębiorstwa, zaś taka identyfikacja nie jest z reguły możliwa, jeżeli ten znak jest używany przez wielu innych przedsiębiorców".

Reasumując, zarzuty naruszenia wskazanych w skardze przepisów postępowania i prawa materialnego są nietrafne. Zaskarżona decyzja nie narusza art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Organ dokonał oceny charakteru przedmiotowego oznaczenia zgodnie z zasadami wypracowanymi w doktrynie i orzecznictwie, w tym także w orzecznictwie unijnym, nie naruszając przy tym reguł postępowania zawartych w przepisach prawa materialnego, w tym art. 130 p.w.p. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że warunkiem uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie, nawet stanowiące część innego, używanego i zarejestrowanego już znaku towarowego, jest rozpoznawanie tego oznaczenia, jako samodzielnego znaku towarowego, identyfikującego towary, jako pochodzące z określonego źródła, od konkretnego przedsiębiorcy. Dopiero spełnienie tego wymagania prowadzi do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia nieużywanego w obrocie, jako samodzielne oznaczenie. Dla przypisania wtórnej zdolności odróżniającej oznaczeniu nie jest bowiem wystarczające samo wykazanie, że było ono używane, nawet jako element innego, złożonego znaku towarowego.

Z tych względów Sąd uznał, że zarzuty skargi nie znajdują oparcia w przepisach prawa, a biorąc dodatkowo pod uwagę, że nie dostrzegł takich naruszeń przepisów prawa procesowego lub materialnego, które mogłoby mieć wpływ na wynik sprawy - skargę należało oddalić.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) orzekł, jak w sentencji.