Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 3769/14
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2015-05-13 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6461 Wynalazki
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 24, art. 25 ust. 1-3, art. 233[1], art. 244 ust. 11, art. 245 ust. 1, art. 252
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędziowie Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska (spr.) Sędzia WSA Dariusz Zalewski Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi K. z siedzibą w E., Holandia na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej K. z siedzibą w E., Holandia kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] września 2014r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urząd Patentowy lub organ) działając na podstawie art. 49 ust.1 , art. 24 i 25 oraz na podstawie 245 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 - dalej p.w.p.), po ponownym rozpatrzeniu sprawy zgłoszenia wynalazku pod pierwotnym tytułem "Nośnik zapisu i urządzenie do skanowania nośnika zapisu" oznaczonego numerem P.386696 zgłoszonego do ochrony w dniu [...] września 2002r. K. N.V. – E., Holandia (dalej też: skarżąca), na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionego na decyzję z dnia [...] lutego 2013r. o odmowie udzielenia patentu na rozwiązanie pt. "Urządzenie do skanowania nośnika zapisu", postanowił utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.

Decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Decyzją z dnia [...] lutego 2013r. Urząd Patentowy na podstawie art. 24 oraz art. 49 ust.1 p.w.p. po rozpatrzenia zgłoszenia patentowego, oznaczonego nr P.386696 wydzielonego ze zgłoszenia macierzystego nr P.367880, dokonanego w dniu 24 września 2002r. przez K. N.V. – E., Holandia, odmówił udzielenia patentu na rozwiązanie pod pierwotnym tytułem: "Nośnik zapisu i urządzenie do skanowania nośnika zapisu". Organ uznał, że przedmiot zgłoszenia nie stanowi wynalazku ze względu na brak charakteru technicznego, gdyż nie wnosi ono niczego nowego do stanu techniki.

Niezgadzając się z w/w orzeczeniem wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wniosła K. N.V. wnosząc o uchylenie przedmiotowej decyzji w całości i udzielenie patentu na zgłoszony wynalazek. We wniosku zarzucono, iż organ: przeprowadził badanie wynalazku w sposób sprzeczny z linią orzeczniczą sądów administracyjnych przytaczając w tym zakresie stosowne orzeczenia oraz dokonał wadliwej interpretacji wymogu technicznego charakteru wynalazku i postąpił w sposób sprzeczny z art. 6 k.p.a.

Organ po ponownym rozpatrzeniu sprawy, decyzją z dnia [...] września 2014r. znak: [...] utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] lutego 2013r. W uzasadnieniu organ wskazał, że pismem z dnia [...] października 2013r. poinformował zgłaszającego, że w zgłoszeniu P. 386696 w przykładzie realizacji wynalazku ujawniono techniczne cechy urządzenia do zapisu/odczytu, określone w zastrzeżeniu niezależnym jako "środki do zapisywania i/lub odczytywania bloków informacyjnych" przykładowo w tym zakresie wskazując, iż na str. 15, wiersz 5-20 opisu podano, że urządzenie posiada m. in. głowicę czytającą zawierająca elementy optyczne, oraz źródło promieniowania, np. diodę laserowa. Tym samym organ uznał przedmiot zgłoszenia P.386696 za wynalazek.

Organ wskazał również, że dla ustalenia stanu techniki przeprowadził badanie uzupełniające i stwierdził, że najbardziej zbliżone rozwiązanie zostało ujawnione w zgłoszeniu patentowym P.362887, które zostało opublikowane w dniu 26 września 2002r. pod numerem WO02/75736, tj. po dacie pierwszeństwa przedmiotowego zgłoszenia P.386696. Zgodnie natomiast z art. 25 ust.3 p.w.p. za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie. Zgłoszenie P.362887 spełnia zatem wymogi wskazanego przepisu, gdyż korzysta z pierwszeństwa z dnia [...] marca 2001r., natomiast przedmiotowe zgłoszenie korzysta z pierwszeństwa z dnia [...] października 2001r. Tym samym zgłoszenie P.362887 korzysta z wcześniejszego pierwszeństwa. Organ nadmienił również, że zgłoszenie P.362887 zostało również ogłoszone w sposób określony w ustawie p.w.p. za numerem WO02/75736 w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 22/2004 z dnia [...] listopada 2004r.

Organ podkreślił, że urządzenie zapisujące i/albo odtwarzające znane z opisu zgłoszenia patentowego P.362887 umożliwia odczyt ścieżki serwo posiadającej wahania położenia promieniowego (str. 7 opisu, wiersz 11-19) a wszystkie elementy techniczne urządzenia zapisującego i/albo odtwarzającego znanego z opisu P.362887, przedstawione na fig.5 i 6 służące do tego celu są zbieżne z elementami technicznymi rozwiązania według zgłoszenia P.386696. Wskazał również, iż rozwiązanie według zgłoszenia P.386696 określone zastrzeżeniem patentowym nr 1, różni się od rozwiązania znanego z opisu P.362887 tym, że dla zapisu i/lub odczytu danych stałych zastosowano bezpośrednio modulacje cyfrową.

Organ podkreślił przy tym, że aby rozwiązanie mogło być uznane za nowe powinno posiadać co najmniej jeden nowy element techniczny. Natomiast rozwiązanie według zgłoszenia P.386696 nie charakteryzuje się żadnym nowym elementem technicznym, co stwierdza sam zgłaszający na str. 4 opisu (wiersz 23-26). Przedmiot zgłoszenia wyróżnia się jedynie algorytmem, umożliwiającym zapis i/lub odczyt danych przy użyciu bezpośredniej modulacji cyfrowej. Wskazał przy tym w uzasadnieniu, że nie może zgodzić się ze stwierdzeniem zgłaszającego, że to iż wynalazek powoduje dalszy efekt techniczny automatycznie powoduje, że urządzenie, które realizuje ten wynalazek jest nowe. Istotą bowiem przedmiotowego zgłoszenia jest inne oprogramowanie znanego urządzenia do skanowania nośników zapisu, a nie nowe urządzenie do skanowania nośników zapisu, co zostało zdaniem organu, wyraźnie wskazane w opisie wynalazku na str. 4 (wiersz 23-26) o czym urząd informował zgłaszającego pismem z dnia [...] października 2013r.

Odnosząc się do zarzutów podniesionych we wniosku oraz w pismach składanych w trakcie postępowania organ wskazał, że zdaniem organu brak jest podstaw by nie twierdzić, iż aby rozwiązanie mogło być uznane za nowe powinno posiadać co najmniej jeden nowy element techniczny, gdyż na analizie elementów technicznych polega porównywanie zgłoszonych wynalazków z rozwiązaniami znanymi ze stanu techniki. Organ zgodził się przy tym ze stanowiskiem zgłaszającego, że rozwiązanie łączące elementy znane jest nowe jeśli połączenie tych elementów nie stanowi części stanu techniki. Tymczasem urządzenie będące przedmiotem zgłoszenia P.386696, zdaniem organu jest w całości znane z opisu zgłoszenia patentowego P.362887, a nie stanowi połączenia znanych elementów.

Organ wyjaśnił również, iż negatywna ocena zdolności patentowej przedmiotu zgłoszenia nie wynika z innej metodyki badania czy różnic interpretacyjnych przepisów, a jedynie z faktu, że w trakcie badania uzupełniającego przeprowadzonego w trakcie rozpoznawania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Urząd Patentowy znalazł w stanie techniki rozwiązanie, które zostało ujawnione w zgłoszeniu patentowym P.362887, a które nie było brane pod uwagę przez Europejski Urząd Patentowy (dalej: EPO) przy ocenie zdolności patentowej przedmiotowego zgłoszenia, gdyż nie znalazło się w sprawozdaniu o stanie techniki wykonanym przez EPO dla zgłoszonego urządzenia.

Z powyższych względów organ stwierdził, że przedmiot zgłoszenia patentowego P.386696 określony zastrzeżeniem patentowym nr 1 z dnia [...] października 2012r. nie jest nowy, a zatem nie spełnia wymogów art. 24 i 25 p.w.p. i nie może być opatentowany, co oznacza, że brak jest podstaw do uchylenia decyzji o odmowie udzielenia patentu.

Niezgadzając się z decyzją K. N.V. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając:

1/ naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy tj."

a) art. 77 § 1 k.p.a. przez jego nieprawidłowe zastosowanie polegające na wyłączeniu określonych cech rozwiązania z oceny nowości, a w konsekwencji nierozpatrzenie materiału dowodowego w sposób wyczerpujący.

b) art. 107 k.p.a. w zw. z art. 245 p.w.p. z powodu sprzeczności rozstrzygnięcia zaskarżonej decyzji z ustaleniami faktycznymi i prawnymi zawartymi w jej uzasadnieniu i nieprawidłowe zastosowanie art. 245 p.w.p.,

c) art. 107 § 1 k.p.a. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie polegające na niepełnym określeniu w treści decyzji podstawy prawnej rozstrzygnięcia,

d) art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 7 i 77 § 1 k.p.a. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie polegające na:

• nieprzedstawieniu w uzasadnieniu decyzji sposobu badania zgłoszonego do opatentowania wynalazku mającego na celu ocenę przesłanki "nowości rozwiązania" oraz niewyjaśnienie podstawy prawnej z przytoczeniem wszystkich relewantnych przepisów prawa,

• dokonaniu podziału cech na elementy techniczne oraz nietechniczne rozwiązania, przy zastosowaniu arbitralnej i nieprawidłowej definicji technik, w celu dokonania oceny spełnienia przesłanek zdolności patentowej pomimo, że rozwiązanie powinno zostać przeanalizowane przez organ w całości a nie przy podziale tego rozwiązania na poszczególne cechy,

e) art. 8 k.p.a. poprzez wprowadzenie zgłaszającego w błąd odnośnie braku związku decyzji z odmienną praktyką oceny zgłoszeń patentowych stosowaną przez UPRP niż stosowana przez Europejski Urząd Patentowy,

2) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy tj. :

a) art. 24 p.w.p. poprzez wadliwe zastosowanie,

b) art. 25 p.w.p. poprzez błędną wykładnię wskazanego w tym przepisie pojęcia nowości rozwiązania polegającą na przyjęciu, że:

• aby rozwiązanie mogło być uznane za nowe powinno posiadać co najmniej jeden nowy element techniczny

• pomimo uznania dalszego efektu technicznego można zaniedbać cechę wynalazku, która może dotyczyć implementacji programowej

i w konsekwencji błędne przyjęcie, że rozwiązanie według zgłoszenia P.386696 nie jest nowe.

Podnosząc wskazane wyżej zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do Urzędu Patentowego, celem ponownego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi skarżący obszernie uzasadnił zarzuty w szczególności podkreślając, że:

- Urząd Patentowy badając przedmiot zgłoszenia nie wziął pod uwagę cechy określonej w zastrzeżeniu nr 1 odróżniającej wynalazek od stanu techniki, w którym wskazano: "(...) urządzenie to (wg. Wynalazku) zawiera kolejne środki do demodulacji (67) odmiennego typu do demodulowania sygnału generowanego przez dodatkowe wahania pozycji promieniowej ścieżki serwo, modulowane w bezpośredniej modulacji cyfrowej, w której wartości logiczne bitów są reprezentowane przez przemieszczanie ścieżki serwo w kierunku poprzecznym(...)".

- brak jest podstaw by techniki informatyczne wykluczyć z pojęcia techniki. Urząd Patentowy czyniąc to w niniejszej sprawie naruszył art. 24 p.w.p., którego pozytywna dyspozycja nakazuje udzielać patentów bez dyskryminacji żadnej z dziedzin techniki. Zdaniem skarżącej, nie można bez naruszenia art. 24 wydzielić cech dotyczących oprogramowania z całości urządzeniu według wynalazku i postawić zarzutu braku nowości okaleczonemu w ten sposób urządzeniu według wynalazku.

- wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Zgłoszone przez skarżącą do opatentowania rozwiązanie (zgłoszenie P.386696) dotyczy odczytu i zapisu nośnika, który nie był znany w dacie pierwszeństwa. Urządzenia ze stanu techniki w tym urządzenie według przeciwstawionego przez Urząd Patentowy zgłoszenia P.362887 nie są przystosowane do odczytu i zapisu takiego nośnika. Nie są zdolne do wykonywania takiej funkcji w związku z faktem, iż nie są wyposażone w środki do odczytu bezpośredniej modulacji cyfrowej. Tym samym rozwiązanie według wynalazku nie stanowi części stanu techniki. Skarżący wskazał również w tym zakresie, że twierdzenie organu zawarte w skarżonej decyzji, że aby rozwiązanie mogło być uznane za nowe, powinno posiadać co najmniej jeden nowy element techniczny – nie wynika z brzmienia przepisu art. 25 p.w.p. a także z § 31 pkt 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 z późn. zm.).

- metodyka, którą zastosował Urząd Patentowy odbiega od metodyki i praktyki EPO a argumentacja, że wzięto pod uwagę inny stan techniki niż w postępowaniu przez EPO jest nie do przyjęcia, bowiem przeciwstawione przez Urząd Patentowy zgłoszenie P.362887 ma swój odpowiednik przed EPO: EP1101223 a publikacja tego zgłoszenia była już dostępna w chwili gdy EPO przeprowadzał badanie w stanie techniki. Skarżący wyjaśnił również w tym zakresie, że zgodnie z praktyką EPO przed udzieleniem patentu stan techniki jest dodatkowo badany pod kątem zgłoszeń mogących stanowić przeciwstawienie dla nowości, co wynika z instrukcji dla badających, część C, rozdział IV, punkt 7.1). Zdaniem skarżącego EPO odnalazł zatem zgłoszenie, które miał we własnej bazie i którego dokonał ten sam zgłaszający i które zostało zaklasyfikowane w tej samej klasie G11B20EPO. Jednak postępując w myśl instrukcji zawartych w decyzjach T 0208/84, T1173/97, G3/08 nie odrzucił cech znamiennych przedmiotowego zgłoszenia i w konsekwencji nie uznał odpowiednika zgłoszenia P.362887 za na tyle relewantny dla oceny zdolności patentowej by go analizować szczegółowo. Tym samym zdaniem skarżącej nie można zgodzić się z poglądem Urzędu Patentowego, że negatywna decyzja tego organu nie wynika z odmiennej niż przed EPO metodyki badania. Nadto organ rozpoznając sprawę nie wziął pod uwagę, szczególnie przy rozpoznawaniu zdolności patentowej, że na przedmiotowe rozwiązanie został udzielony patent europejski nr EP1440440B1.

Podsumowując skarżący wskazał, że zastosowanie dodatkowych środków do demodulowania sygnału generowanego przez dodatkowe wahania pozycji promieniowej ścieżki serwo, nie tylko bezspornie wyróżnia wynalazek ze stanu techniki w dacie zgłoszenia ale również zapewnia mu tzw. poziom wynalazczy. Zastosowanie tych środków służy bowiem rozwiązaniu odczytu i zapisu nośnika takiego, typu jaki nie istniał przed datą zgłoszenia. W konsekwencji urządzenie według wynalazku służy rozwiązaniu problemu jaki nie istniał przed datą zgłoszenia, a zatem nie może być oczywiste bowiem dla znawcy nie może być oczywiste rozwiązanie problemu, o którym nie wie. Wobec czego, rozwiązanie jest nie tylko nowe, ale również ma poziom wynalazczy. Fakt, że w niektórych wypadkach środki do demodulowania można zapewnić programując głowice w inny sposób, a w innych potrzeba dodatkowego detektora nie ma wpływu na zdolność patentową wynalazku.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał stanowisko zaprezentowane w skarżonym orzeczeniu i wniósł o oddalenie skargi. Nadto w odpowiedzi organ odniósł się do stawianych w skardze zarzutów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym ta kontrola stosownie do § 2 powołanego artykułu sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Sąd w ramach swojej właściwości dokonuje zatem kontroli aktów z zakresu administracji publicznej z punktu widzenia ich zgodności z prawem materialnymi jak i prawem procesowym. Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zw. dalej p.p.s.a. - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Podkreślenia wymaga również, iż stosownie do powołanych wyżej przepisów Sąd nie bada zaskarżonej decyzji pod względem jej celowości czy słuszności.

Badając skargę wg powyższych kryteriów Sąd uznał, że zasługuje ona na uwzględnienie. Zaskarżona decyzja narusza bowiem przepisy prawa procesowego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, co w świetle art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. skutkuje jej uchyleniem.

Na wstępie Sąd wskazuje, że Urząd Patentowy skarżoną decyzją z dnia [...] września 2014r. utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] lutego 2013r. Przy czym, co wymaga zaznaczenia, wskazana wyżej decyzja z dnia [...] lutego 2013r. odmawiała udzielenia patentu na rozwiązanie pod pierwotnym tytułem: "Nośnik zapisu i urządzenie do skanowania nośnika zapisu"- przy czym z zastrzeżeń patentowych nr 1-6 z dnia [...] października 2012r. a także zawiadomienia z dnia [...] października 2012r. wynika, że tytuł ten uległ zmianie na "Urządzenie zapisujące i/albo odtwarzające". Tymczasem w skarżonej do Sądu decyzji Urząd Patentowy wskazał, że decyzją z dnia [...] lutego 2013r. odmówił udzielenia patentu na rozwiązanie pt. "Urządzenie do skanowania nośnika zapisu" – przy czym rozbieżność w nazewnictwie rozwiązania, które było przedmiotem rozpoznania przez organ nie została w żaden sposób wyjaśniona, co może budzić pewne wątpliwości, co do tożsamości przedmiotu rozpoznawanego przez organ, nawet jeśli we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odwołujący się posługuje się nazwą "Urządzenie do skanowania nośnika zapisu".

Przystępując do merytorycznego rozpoznania sprawy należy wskazać, że zgodnie z brzmieniem art. 24 p.w.p. patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki.

Z powyższego wynika, że dane rozwiązanie o charakterze technicznym aby mogło zostać opatentowane, musi spełnić trzy kryteria tzw. zdolności patentowej:

1) nowości,

2) poziomu wynalazczego,

3) praktycznej stosowalności (rozwiązanie nadaje się do wykorzystania przemysłowego).

Powodem odmowy udzielenia patentu na zgłoszone przez skarżącą rozwiązanie był brak nowości.

W myśl art. 25 ust. 1 p.w.p. wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Dodać w tym miejscu należy, że w orzecznictwie utrwalony został pogląd, zgodnie z którym organ stosujący prawo może stwierdzić, że zgłoszone rozwiązanie posiada poziom wynalazczy czy jest stosowalne, dopiero po przeprowadzeniu badania, czy to rozwiązanie jest nowe (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2012 r. sygn. akt II GSK 1140/11). Nowość wynalazku jest więc podstawowym warunkiem udzielenia ochrony patentowej

Zgodnie z art. 25 ust. 2 p.w.p., przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, poprzez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Stosownie do brzmienia art. 25 ust. 3 p.w.p., za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje, zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie. W myśl art. 2331 p.w.p. o dokonanym zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego ogłasza się w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.

Należy zatem w tym miejscu podkreślić, że Urząd Patentowy ma obowiązek "badania" nowości, a nie jej "zbadania", tzn. uznaje wynalazek za nienowy, jeżeli może zgłaszającemu wskazać dokument lub inny dowód braku nowości (por. E. Traple, Pojęcie wynalazku, s. 51–52). Innymi słowy, istnieje domniemanie nowości, które Urząd Patentowy musi obalić. A zatem żeby udowodnić brak nowości rozwiązania, musi zostać wykazane łączne spełnienie trzech następujących przesłanek: udostępnienie rozwiązania technicznego do wiadomości powszechnej, udostępnienie musi nastąpić w takim zakresie, aby dla znawcy danej dziedziny ujawnione zostały dostateczne dane do stosowania wynalazku, i udostępnienie to musi nastąpić przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu .

Dla wykazania braku nowości należy zatem przeciwstawić zakwestionowanemu rozwiązaniu konkretne rozwiązanie o identycznych cechach (v. wyrok NSA z 28.2.2007 r., II GSK 272/06, CBOSA) . Przy porównaniu bierze się pod uwagę istotę techniczną rozwiązania zgłoszonego do ochrony i znanego ze stanu techniki. Brak nowości występuje m.in. wtedy, gdy do znanego rozwiązania o charakterze technicznym wprowadza się zmiany niemające znaczenia dla jego istoty. Jest bowiem oczywiste, że w znanej metodzie postępowania, w przypadku przystosowania jej do nowych wyrobów należy zawsze dokonywać określonych zmian i jeśli zmiany te nie dotyczą istoty postępowania, nie stanowią nowego rozwiązania .

Jeżeli zatem dwa rozwiązania, z których jedno jest objęte spornym patentem, a drugie zostało mu przeciwstawione, pełnią tę samą funkcję, jednak istotnie różnią się od siebie układem i elementami, to nie można postawić zarzutu braku nowości. Kryterium braku nowości wymaga bowiem, aby przeciwstawione rozwiązanie było tożsame pod względem budowy i elementów przeciwstawnych (zob. H. Żakowska-Henzler [w:] System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14a, Warszawa 2012).

A zatem ogólnie rzecz biorąc, kryterium nowości jest spełnione, jeżeli występuje różnica pomiędzy wynalazkiem a znanym stanem techniki. Przy czym podkreślić wypada, że sąd w niniejszym składzie w pełni podziela pogląd zaprezentowany w wyroku NSA z dnia 19 kwietnia 2012r. sygn. II GSK 1140/11 (CBOSA), że rozwiązanie uważa się za nowe, jeżeli różni się chociażby nawet w nieistotny sposób od znanych dotychczas rozwiązań składających się na tzw. stan techniki. Przy czym dodać wypada, że ocena nowości wynalazku nie może ograniczać się do oceny nowości poszczególnych cech technicznych wynalazku, ale musi uwzględniać ich zastosowanie.

W rozpatrywanej sprawie, jak wynika z akt sprawy i co potwierdza również w uzasadnieniu skarżonej decyzji organ a co nie jest negowane przez skarżącą, w dniu [...] września 2002r. do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek skarżącej o udzielenie patentu na wynalazek pt. "Nośnik zapisu i urządzenie do skanowania nośnika zapisu", przy czym ze zgłoszenia macierzystego o nr P.367880 zostało wydzielone zgłoszenie oznaczone nr P.386696, będące przedmiotem niniejszej sprawy. Z uzasadnienia skarżonej decyzji jak również pisma z dnia [...] października 2013r. wynika również, że zbliżonym do zgłoszonego rozwiązaniem jest rozwiązanie ujawnione w zgłoszeniu patentowym P.362887, które zostało opublikowane w dniu 26 września 2002r. pod nr WO02/75736, tj. po dacie pierwszeństwa przedmiotowego zgłoszenia P.386696. Organ zauważył również, że wskazane zgłoszenie WO02/75736 spełnia wymogi art. 25 ust.3 p.w.p. , gdyż korzysta z pierwszeństwa z dnia [...] marca 2001r., gdy tymczasem przedmiotowe zgłoszenie korzysta z pierwszeństwa z dnia [...] października 2001r. co oznacza, że zgłoszenie WO02/75736 korzysta z wcześniejszego pierwszeństwa. Wskazane zgłoszenie zostało również ogłoszone w sposób określony w p.w.p. za nr P.362887 w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 22/2004 z dnia [...] listopada 2004r. Z tego też względu zdaniem organu przedmiot zgłoszenia patentowego P.386696, określony zastrzeżeniem patentowym niezależnym nr 1 z dnia [...] października 2012r. nie jest nowy.

Sąd zauważa w tym miejscu, iż jeżeli tak faktycznie przedstawia się sytuacja to nie spełniona byłaby przesłanka nowości i zaistniałaby negatywna przesłanka z art. 25 ust.3 p.w.p.. Jednakże wskazane wyżej okoliczności w żaden sposób nie zostały przez organ wykazane, bowiem w aktach sprawy brak jest jakichkolwiek dokumentów, które potwierdziłyby, iż faktycznie mamy do czynienia ze zgłoszeniem wcześniejszym, tj. iż zgłoszenie WO02/75736 korzysta z wcześniejszego pierwszeństwa od dnia [...] marca 2001r., zostało ogłoszone w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 22/1004 a w szczególności, że zgłoszone pod tym numerem rozwiązanie jest tożsame z rozwiązaniem zgłoszonym przez skarżącą.

Sąd w tym miejscu pragnie podkreślić, iż Urząd Patentowy RP wydając zaskarżoną decyzję administracyjną związany był również rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy (vide: art. 244 ust. 11 oraz art. 252 p.w.p.).

Związanie rygorami procedury administracyjnej oznacza, że Urząd Patentowy jest obowiązany m.in. do przestrzegania zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa (art. 8 k.p.a.). Z zasady wyrażonej w art. 8 k.p.a. wynika przede wszystkim wymóg praworządnego i sprawiedliwego prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej, co jest zasadniczą treścią zasady praworządności. Tylko postępowanie odpowiadające takim wymogom i decyzje wydane w wyniku postępowania tak ukształtowanego mogą wzbudzać zaufanie obywateli do organów administracji publicznej, nawet wtedy, gdy decyzje administracyjne nie uwzględniają ich żądań. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 grudnia 1984 r., sygn. akt III SA 729/84, ONSA 1984, nr 2, poz. 117, podkreślił, że w celu realizacji tej zasady konieczne jest przede wszystkim ścisłe przestrzeganie prawa, zwłaszcza w zakresie dokładnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, konkretnego ustosunkowania się do żądań i twierdzeń stron oraz uwzględnienia w decyzji zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu obywateli, przy założeniu, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Organ administracji jest ponadto obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i ocenić cały materiał dowodowy (art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż Urząd Patentowy wydając zaskarżoną decyzję nie sprostał wskazanym wyżej wymogom. Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie organ dopuścił się naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności art. 7, 8, 77 § 1, 80 k.p.a., a tym samym również art. 107 § 3 k.p.a. - poprzez niezebranie pełnego materiału dowodowego i niewyjaśnianie wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy. Pamiętać przy tym należy, iż w kompetencjach Sądu administracyjnego nie leży czynienie jakichkolwiek ustaleń, czy też uzupełnianie uzasadnienia zaskarżonej decyzji własną oceną przedmiotu sprawy.

Urząd Patentowy odmawiając udzielenia patentu zgłoszonemu rozwiązaniu przeciwstawił je urządzeniu zapisującemu i/lub odtwarzającemu znanemu z opisu patentowego P.362887, które jak twierdzi organ w uzasadnieniu skarżonej decyzji, umożliwia odczyt ścieżki serwo posiadającej wahania położenia promieniowego przy czym wszystkie elementy techniczne urządzenia zapisującego i/albo odtwarzającego znanego z opisu P.362887 są zbieżne, zdaniem organu, z elementami technicznymi rozwiązania według zgłoszenia skarżącej nr P.386996 a jedyna różnica sprowadza się do tego, że dla zapisu i/lub odczytu danych stałych zastosowano bezpośrednio modulacje cyfrową.

Twierdzenia organu w tym zakresie nie zostały jednak poparte, żadnymi dokumentami, na co sąd wskazywał już wyżej, które umożliwiłyby ich weryfikacje w szczególności brak wskazywanego przez organ w uzasadnieniu opisu zgłoszenia patentowego P.362887, który stanowił materiał porównawczy i w oparciu o który organ doszedł do przekonania, iż ma do czynienia z tożsamym urządzeniem (w aktach znajduje się jedynie Karta badania zgłoszenia wynalazku P.386696 oraz zgłoszenie wynalazku dokonane przez skarżącą wraz z zastrzeżeniami patentowymi). Brak wskazanych materiałów uniemożliwia sądowi stwierdzenie zasadności wydanego orzeczenia, co ma kluczowe znaczenie bowiem organ przyjął, że przedstawiony przez skarżącą do opatentowania wynalazek nie ma elementu nowości. Nadto racje ma skarżąca wskazując, że organ w skarżonym orzeczeniu nie przedstawił sposobu badania zgłoszonego do opatentowania wynalazku mającego na celu ocenę przesłanki "nowości rozwiązania", co uniemożliwia sprawdzenie prawidłowości toku rozumowania organu przy badaniu tej przesłanki, nie dając jednocześnie możliwości zarówno stronie jak i sądowi zapoznania się i prześledzenia tego toku, co ma szczególne znaczenie, gdyż jak wynika z odpowiedzi na skargę (str. 3 pkt 4) "sposób badania nowości w przedmiotowej sprawie wynika z praktyki Urzędu". Dodać również wypada, że brak wskazania sposobu prowadzonego badania uniemożliwia również stwierdzenie czy faktycznie, jak twierdzi skarżąca, organ przeprowadził ocenę nowości ograniczając się do poszczególnych cech technicznych wynalazku bez uwzględnienia ich zastosowania.

Sąd zauważa również, że zarówno w decyzji jak i w odpowiedzi na skargę organ podkreśla, że negatywna ocena zdolności patentowej przedmiotu zgłoszenia P.386696 nie wynika z innej metodyki badania przez Urząd Patentowy i EPO, czy różnic interpretacyjnych przepisów, a jedynie z odmiennego stanu techniki ustalonego w toku badania tj. uwzględnienie analogu zgłoszenia P.362887 przez Urząd Patentowy, czego nie uwzględnił EPO w prowadzonym postępowaniu przy ocenie zdolności patentowej przedmiotowego zgłoszenia. Urząd Patentowy powołał się przy tym na sprawozdanie o stanie techniki wykonane przez EPO dla przedmiotowego zgłoszenia. Jednak materiał dowodowy sprawy przekazany do Sądu nie zawiera takiego sprawozdania lub jego kopii, co uniemożliwia Sądowi zbadanie czy faktycznie EPO prowadząc badanie nie wziął pod uwagę zgłoszenia P.362887, czy też może jak podnosi skarżąca decyzja jest wynikiem metodyki i praktyki, która odbiega od metodyki i praktyki stosowanej przez EPO, który nie odrzucił cech znamionowych przedmiotowego zgłoszenia i w konsekwencji nie uznał odpowiednika zgłoszenia P.362887 za na tyle relewantny dla oceny zdolności patentowej by go analizować szczegółowo.

Wyjaśnienie tej kwestii ma istotne znaczenie w sprawie bowiem, zgodnie z ugruntowanym już w tym zakresie poglądem doktryny i orzecznictwa, który to pogląd sąd w niniejszym składzie w całości podziela, Urząd Patentowy miał obowiązek wszechstronnej analizy źródła podstawy prawnej decyzji stosowania prawa, przy uwzględnieniu okoliczności braku normatywnego zróżnicowania przepisów określających przesłanki zdolności patentowej w ustawie prawo własności przemysłowej, jak i Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Ma to istotne znaczenie, gdyż normatywna tożsamość cech konstytutywnych wynalazku (przesłanek zdolności patentowej) we wskazanych wyżej przepisach, nakłada na organ stosujący prawo obowiązek ich interpretowania w sposób jednolity, celem uniknięcia rozbieżności w stosowaniu prawa w identycznym bądź bardzo podobnym stanie faktycznym.

Podkreślić przy tym wypada, że skoro krajowe przepisy kształtujące przesłanki zdolności patentowej odpowiadają przesłankom określonym w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, to należy je interpretować w taki sam sposób, zaś ustalając dyrektywy interpretacyjne niezbędne jest uwzględnienie miejsca, jakie zajmuje Konwencja w krajowym porządku prawnym (jako umowa międzynarodowa, ratyfikowana na podstawie zgody wyrażonej w ustawie; Dz. U. z 2003, nr 193, poz. 1885). Postulat zgodności interpretacyjnej ma istotne znaczenie w wymiarze ponadkrajowym (obszarze stosowania Konwencji), przy czym nie można pominąć poglądu, że w państwach związanych Konwencją, nie tylko należy dostosowywać prawa do postanowień Konwencji, ale należy również w maksymalny sposób brać pod uwagę praktykę EPO i w zasadzie się do niej dostosować (zob. M. du Vall [w:] System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14a, s. 245, Warszawa 2012, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 19 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 85/11 i 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt II GSK 864/11, CBOSA –www.orzeczenia.nsa.gov.pl. ).

Dodać również należy, że potrzeba jednolitości interpretacyjnej w analogicznych przypadkach była także kilkakrotnie wyrażana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, który począwszy od orzeczenia w sprawie Poseidon Chartering BV (C-3/04, pkt 16) jednolicie przyjmuje, że kiedy przepisy prawa krajowego dotyczące sytuacji o charakterze wyłącznie wewnętrznym są tożsame z przepisami prawa wspólnotowego, dla w szczególności uniknięcia dyskryminacji lub ewentualnego zakłócenia konkurencji niewątpliwie w interesie Wspólnoty jest, by w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych mogących powstać w przyszłości przepisy lub pojęcia przejęte z prawa wspólnotowego były interpretowane w sposób jednolity, niezależnie od warunków, w jakich mają zostać zastosowane (zob. także: wyrok w sprawie C 28/95 Leur Bloem, pkt 32; wyrok w sprawie C-217/05 Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, pkt 20).

W tej sytuacji, jeżeli Urząd Patentowy i EPO oceniają ten sam wynalazek, na tle takiego samego stanu techniki, w oparciu o prawie tak samo zdefiniowane przesłanki zdolności patentowej doszły do odmiennych wniosków, to Urząd Patentowy powinien był odnieść się szczegółowo do tej kwestii i przedstawić wyczerpującą argumentację przemawiającą za jego stanowiskiem oraz odrzuceniem stanowiska EPO. Natomiast z treści zaskarżonej decyzji nie wynika by organ głębiej przeanalizował fakt udzielenia przez EPO patentu na ten sam wynalazek, który zdaniem Urzędu Patentowego nie posiada cechy nowości.

Sąd wskazuje również, iż racje ma skarżący podnosząc, że w podstawie prawnej organ nie wskazał jednostki redakcyjnej przepisów, które stanowiły podstawę wydania decyzji negatywnej (tj. art. 24 i 25 p.w.p.). Stanowi to uchybienie, bowiem organ winien precyzyjnie wskazywać podstawę prawną wydanego rozstrzygnięcia, szczególnie gdy jest ono niekorzystne dla strony. Nadto racje ma również skarżący podnosząc, że ani przepis art. 24 ani przepis art. 25 p.w.p. nie wskazują, iż wymóg nowości jest spełniony wówczas gdy rozwiązanie ma przynajmniej jeden nowy element techniczny. Podnieść jednak w tym miejscu wypada, iż w/w stwierdzenie organu– jest powieleniem słusznego stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zawartego w wyroku z dnia 30 marca 2009r. sygn. VI SA/Wa 1837/08 (CBOSA), gdzie sąd stwierdził, że "rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem, o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy i nieoczywisty element", co jest zrozumiałe gdy się weźmie pod uwagę, że wynalazek ma być nowy a zatem musi mieć przynajmniej jeden element odróżniający (inny) by można było uznać, iż jest on odmienny od znanych w stanie techniki. Sąd w tym miejscu wskazuje również, że zarzut w tym zakresie jest cokolwiek niezrozumiały, bowiem skarżąca spółka sama posługuje się tym argumentem odwołując się (str. 3 wers 5 pisma z dnia [...] października 2012r.) do publikacji zawartej w Kwartalniku Urzędu Patentowego RP nr 4/2011 i przeprowadzając w tym kierunku analizę spełnienia przesłanek patentowalności zgłoszonego urządzenia. Powyższe wskazuje, zdaniem sądu, że podniesiony w tym zakresie zarzut dot. naruszenia przepisu art. 25 p.w.p. przez błędna wykładnię, nie jest uzasadniony.

Odnosząc się natomiast do pozostałych zarzutów podniesionych w skardze Sąd uznał, je za niezasadne, aczkolwiek zgodzić się należy ze skarżącą spółką, że zgodnie z dyspozycją art. 245 ust.1 p.w.p. w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy może wydać decyzję, w której utrzyma w mocy zaskarżoną decyzję, albo uchyli ją w całości lub w części i rozstrzygnie co do istoty sprawy. Są to zatem enumeratywnie wymienione rozstrzygnięcia, które może wydać Urząd Patentowy ponownie rozpoznając sprawę na skutek złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie. Nie można jednak zgodzić się ze skarżącą, że w każdym wypadku, gdy ponownie rozpoznając sprawę ustalenia organu zmierzają do odmiennych ustaleń faktycznych i w konsekwencji zastosowania innej podstawy prawnej, to powinien on uchylić skarżone orzeczenie i orzec merytorycznie. Zdaniem Sądu taki sposób rozstrzygnięcia będzie prawidłowy, gdy odmienna ocena będzie prowadzić do odmiennego rozstrzygnięcia niż to które zostało wydane np. gdy organ pierwotnie odmówi udzielenia patentu a w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy dojdzie do przekonania, iż spełnione są wszystkie przesłanki by udzielić patentu. Nie jest jednak taka ocena prawidłowa gdy weźmie się pod uwagę sytuacje, jak w przedmiotowej sprawie, gdy organ pierwotnie odmówił udzielenia patentu uznając, iż nie ma np. do czynienia z wynalazkiem lub nie spełniona jest przesłanka nowości a następnie w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zmieni stanowisko w tym zakresie uwzględniając stanowisko skarżącego. Uwzględnienie tego stanowiska spowoduje zatem konieczność przeanalizowania pozostałych przesłanek a jeżeli którakolwiek z nich nie zostanie spełniona to w istocie nie dojdzie do zmiany stanowiska organu w zakresie udzielenia ochrony (udzielenia patentu). W takim wypadku brak jest podstaw do uchylania orzeczenia pierwszoinstancyjnego i orzekania ponownie o odmowie udzielenia patentu. Zasadnym jest zatem, gdy nie dochodzi do zmiany rozstrzygnięcia utrzymanie skarżonego orzeczenia w mocy, bowiem de facto organ podtrzymuje swe negatywne rozstrzygniecie choć nieco z innych przyczyn niż początkowo.

Niezasadny jest również zarzut naruszenia art. 24 p.w.p., gdyż z akt sprawy nie wynika by Urząd Patentowy wykluczył techniki informatyczne z pojęcia techniki, co wynika już choćby tylko z informacji zawartej w uzasadnieniu skarżonej decyzji (w tym zakresie brak jakichkolwiek dokumentów), że prowadził badanie celem ustalenia stanu techniki. A skoro prowadził taką analizę, to a priori nie dokonał wykluczenia ze stanu techniki technik informatycznych.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej okoliczności, Sąd uznał, że organ nie wyjaśnił sprawy w sposób wymagany przez art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a., naruszając tym samym również przepis art. 8 k.p.a., które to naruszenie przepisów postępowania mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Dlatego też Sąd na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku. Rozstrzygnięcie w kwestii wykonalności zostało wydane na podstawie art. 152 p.p.s.a.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 200 p.p.s.a.