Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1609/14
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2014-11-26 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Inne
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono decyzję I i II instancji
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 1 par. 1
journal: Dz.U. 2002 nr 153 poz 1269
law: Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
article: art. 134 par. 1
journal: Dz.U. 2012 poz 270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki (spr.) Sędzia WSA Danuta Szydłowska Protokolant ref. staż. Anna Owczarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2014 r. sprawy ze skargi [...] Sp. j. z siedzibą w T. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję z dnia [...] listopada 2011 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz [...] Sp. j. z siedzibą w T. kwotę 1617 (tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania


UZASADNIENIE

Decyzją Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2014 r., wydaną na podstawie art. 245 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.jedn. Dz. U. 2013r. poz. 1410 - dalej p.w.p.), Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu wniosku z dnia [...] lutego 2012 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia [...] listopada 2011 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy "pasta & basta", zgłoszony dnia [...] marca 2010 r. pod nr Z-[...] przez R. Spółka Jawna, T., Polska, utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy

Podstawą wydania decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny pasta & basta o nr Z-[...], zgłoszonego w dniu [...] marca 2010 r. i przeznaczonego do oznaczania towarów i usług w klasach: 16: ulotki reklamowe, katalogi branżowe, foldery, broszury, cenniki, afisze; 30: pierogi, placki, łazanki, kluski, soki, napoje, ciasta, desery, esencje art. żywnościowych, kawa, napoje na bazie kawy, herbata, ciasta, wyroby cukiernicze, sałatki, kanapki, mięso w cieście, naleśniki, pasztety, paszteciki, sosy przyprawowe, tarty z mięsem, tarty z owocami, tarty z nadzieniem różnym, pizze, potrawy i wypieki na bazie mąki, potrawy i wypieki na bazie ziemniaków, gofry, czekolada - przetwory, puddingi, słodycze, makarony, ravioli, ciasta przekładane mięsem (lasagne); 43: restauracje, bary, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje na zamówienie z ich dostawą, catering, snack-bary, restauracje samoobsługowe, był art.132 ust.2 pkt 2 p.w.p

Urząd Patentowy RP zakwestionował omawiany znak, gdyż uznał, że jest on podobny do znaku towarowego PASTA I BASTA 100 SPOSOBÓW NA MAKARON CAFE o numerze R-[...], należącego do P. Sp. z o.o., W., Polska, z pierwszeństwem od dnia [...] lipca 2007 r., przeznaczonego do oznaczania towarów i usług: 30: makarony, makarony nitki, makarony rurki, makaron paski, makarony spożywcze; 35: reklama, rozpowszechnianie materiałów (ulotki, prospekty, druki, próbki), reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, uaktualnianie materiału reklamowego, reklamy telewizyjne, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, wypożyczanie materiału reklamowego, reklamy, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe; 43: bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje, restauracje (posiłki), restauracje samoobsługowe, barowe usługi, stołówki;

W dniu [...] lutego 2012 r. zgłaszający złożył wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją z dnia [...] listopada 2011 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "pasta & basta", w którym przedstawił swoje stanowisko.

Wskazuje, że bezpośrednia kolizja mogłaby dotyczyć klas 30 i 43, a całkowicie nietrafny jest zarzut podobieństwa do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem do oznaczania towarów w klasie 16.

Podnosi, że analiza towarów ujętych w klasie 30 nie pozwala stwierdzić identyczności lub podobieństwa towarów. W znaku zarejestrowanym w tej klasie występują wyłącznie określone rodzaje makaronu, natomiast w znaku zgłoszonym są takie towary jak między innymi wyroby garmażeryjne (pierogi, placki, kluski, naleśniki, pasztety sałatki itp.) oraz napoje, wyroby cukiernicze, słodycze. Brak jest podstaw do uznania tych towarów jako podobnych do określonego rodzaju makaronów.

W dalszej części zaznacza, że klasa 43 służy do oznaczania usług gastronomicznych, w szczególności restauracji. O skorzystaniu z takiej usługi decyduje nie tylko lokalizacja ale także oferta jaką przedstawia dany punkt. Zatem o możliwości wprowadzenia odbiorcy w błąd trudno jest mówić w sytuacji, gdy odbiorca jest świadomy a jego wybór przemyślany i zaplanowany. W Polsce nie ma zwyczaju powszechnego, codziennego spędzania czasu i korzystania z usług restauracji, ponieważ korzysta się z nich od czasu do czasu. Uwzględniając powyższe poza sporem jest więc, że uwaga i wybory potencjalnych konsumentów są przemyślane, bardziej świadome, poprzedzone często analizą wskazanych wyżej parametrów, przeciwnie niż potencjalnego klienta artykułów powszechnego użytku. Do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców niezbędne jest dokonanie analizy takich czynników, jak stopień podobieństwa towarów i usług oznaczonych spornymi znakami, docelowy krąg odbiorców towarów i usług oznaczonych znakiem wcześniejszym, oraz stopień podobieństwa oznaczeń. Dokonaną w decyzji ocenę można w tym kontekście uznać za powierzchowną a tym samym dalece niewystarczającą i nietrafną.

Porównując oznaczenia zgłaszający wskazuje, że znak R-[...] ma prostą grafikę, bardzo typową dla wielu znaków towarowych, składającą się z wyrażenia "pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe" napisanego w dwóch wierszach, wyrazistej kolorystyce czerwono-czarnej z niewielkim dodatkiem koloru białego. Natomiast znak zgłoszony Z-[...] jest przedstawiony w postaci grafiki w kolorze czarnym, symbolizującej łyżkę i widelec, wyrażenia "pasta & basta", a całość umieszczona jest na tle kwadratu w kolorze pomarańczowym. Nie ma zatem wątpliwości, że na płaszczyźnie wizualnej przeciwstawione znaki różnią się zasadniczo.

Z uwagi na zawarte w znaku R-[...] wyrażenie "pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe", oznaczenie ma zasadniczo charakter informacyjny, natomiast w znaku zgłoszonym zastosowany rysunek symbolizujący łyżkę i widelec przedstawia w sposób niezwykle sugestywny spotykającą się parę, a tym samym znak przedstawia miejsce spotkań. W związku z tym nie sposób pominąć różnic na płaszczyźnie znaczeniowej.

Z uwagi na różnice elementów słownych w porównywanych oznaczeniach, na płaszczyźnie fonetycznej oznaczenia również są różne.

Zgłaszający nie zgadza się ze stanowiskiem Urzędu, że element "pasta i basta" jest głównym elementem znaków, ponieważ są to wyrazy pospolite, używane powszechnie w Europie i coraz częściej w Polsce do oznaczania barów, restauracji i innych punktów żywnościowych, ponieważ spełniają wyłącznie funkcję informacyjną.

Nie zgadza się również, że znaki są podobne na płaszczyźnie wizualnej i znaczeniowej, ale zgadza się, że istnieje pewne podobieństwo znaczeniowe, które wynika z charakteru informacyjnego wyrażenia "pasta i basta".

Ponadto wskazuje, że oznaczenie "pasta i basta" nie posiada właściwości dystynktywnych, ponieważ są zarejestrowane różne znaki towarowe (słowny "PASTA E BASTA", nr IR-[...], z pierwszeństwem od [...].04.1995 r.; słowny "pasta e basta" nr CTM [...], z pierwszeństwem od [...].08.1996 r., słowno-graficzny "pasta e basta" nr CTM [...]), które nie stanowiły przeszkody w udzieleniu prawa ochronnego na sporne oznaczenie zarejestrowane pod nr R-[...].

Podnosi, że Urząd Patentowy rejestrował znaki towarowe w analogicznych sytuacjach, dla rożnych podmiotów, np. znak MERKURY nr R-[...] z pierwszeństwem od 1993 roku dla właściciela hotelu w P. i znak towarowy MERCURE nr R-[...] z pierwszeństwem od 1993 r. dla właściciela hotelu w W. Po 7 latach walki o znaki towarowe Urząd uznał argumenty terytorialne i udzielił ochrony dla obu znaków towarowych.

W przypadku znaku zgłoszonego występuje analogiczna sytuacja: właściciel znaku zarejestrowanego R-[...] posiada jedną placówkę gastronomiczną w W., natomiast właściciel znaku zgłoszonego Z-[...] prowadzi swoją działalność w T.

Urząd Patentowy RP po zapoznaniu się z argumentami zgłaszającego podniesionymi we wniosku z dnia [...] lutego 2012 r., o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2011 r., stwierdził co następuje:

Urząd Patentowy RP przy wydawaniu decyzji z dnia [...] listopada 2011r. starał się jak najdokładniej przedstawić wszystkie argumenty świadczące za odmową udzielenia ochrony na zgłoszony znak towarowy. Zgłaszający był należycie poinformowany o istniejącej przeszkodzie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "pasta & basta" w postaci wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego "pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe" R-[...] na rzecz PASTA I BASTA Sp. z o.o. z pierwszeństwem od dnia [...] lipca 2007r, czyli sprzed daty zgłoszenia spornego znaku towarowego.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 nie jest możliwe udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe, których używanie mogłoby wprowadzać potencjalnych odbiorców w błąd, polegający w szczególności na skojarzeniu ze znakiem chronionym. Niedopuszczalne jest zatem udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, jeśli skutkiem tego powstałoby prawo, którego zakres pokrywałby się choćby w części z zakresem prawa z wcześniejszym pierwszeństwem. O tym, czy w konkretnym przypadku mogłoby dojść do kolizji praw ochronnych, a zatem czy przeciwstawione znaki są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów i usług. Niebezpieczeństwo to polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisaniu danego towaru i usługi uprawnionemu z prawa ochronnego. Podobieństwo znaków, w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 powołanej wyżej ustawy powinno być rozpatrywane jednocześnie w dwóch aspektach: w aspekcie podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie podobieństwa towarów i/lub usług, do oznaczenia których znak został przeznaczony.

Przy ocenie podobieństwa towarów/usług należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują relacje pomiędzy tymi towarami a, w tym takie jak ich rodzaj, przeznaczenie, sposób użytkowania, oraz to czy konkurują ze sobą lub są względem siebie komplementarne (wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon). O jednorodzajowości towarów i usług decyduje również to, czy odbiorcy mogą sądzić, że towary są wytwarzane a usługi świadczone przez to samo przedsiębiorstwo. Jednym z istotnych kryteriów określania przynależności towarów i usług do jednego rodzaju są również warunki ich zbytu lub świadczenia.

Towary z klasy 16 znaku zgłoszonego, czyli ulotki reklamowe, katalogi branżowe, foldery, broszury, cenniki, afisze są niczym innym jak materiałami reklamowymi, przeznaczonymi do promocji i reklamy usług restauracyjnych zgłaszającego. W znaku zarejestrowanym usługi takie są zamieszczone w klasie 35 - reklama, rozpowszechnianie materiałów (ulotki, prospekty, druki, próbki) (...). Jak z powyższego widać towary z klasy 16 są w tym przypadku komplementarne z usługami z klasy 35.

Towary w klasie 30 znaku zgłoszonego: pierogi, placki, łazanki, kluski, soki, napoje, ciasta, desery, esencje art. żywnościowych, kawa, napoje na bazie kawy, herbata, ciasta, wyroby cukiernicze, sałatki, kanapki, mięso w cieście, naleśniki, pasztety, paszteciki, sosy przyprawowe, tarty z mięsem, tarty z owocami, tarty z nadzieniem różnym, pizze, potrawy i wypieki na bazie mąki, potrawy i wypieki na bazie ziemniaków, gofry, czekolada - przetwory, puddingi, słodycze, makarony, ravioli, ciasta przekładane mięsem (lasagne); nie pokrywają się w całości z towarami z klasy 30 znaku zarejestrowanego (makarony, makarony nitki, makarony rurki, makaron paski, makarony spożywcze) jednak należy wziąć pod uwagę, że są to towary spożywcze, powszechnego użytku. Ponadto, z racji na miejsce zbytu oferowanych towarów (restauracje, punkty gastronomiczne) można stwierdzić, że towary te są na pewno tego samego rodzaju. Bezsporny jest zatem fakt, że towary i usługi dla których przeznaczone są porównywane oznaczenia są takie same lub są co najmniej tego samego rodzaju.

Odnosząc się do oceny podobieństwa oznaczeń, prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, na podstawie postrzegania przedmiotowych towarów, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności danego przypadku. Ocena całościowa prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd musi w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń, opierać się na wywołanym przez nie ogólnym wrażeniu, z uwzględnieniem w szczególności ich znamion odróżniających i dominujących (wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/11). Ogólnie to właśnie elementy dominujące i odróżniające danego oznaczenia są łatwiejsze do zapamiętania (zob. wyrok SPI z dn. 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01). O ile przeciętny konsument normalnie postrzega znak towarowy jako całość i nie oddaje się badaniu jego różnych detali, to co do zasady najłatwiej zapamiętywane są dominujące i odróżniające go cechy (wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie 251/95). Dlatego przy dokonywaniu oceny podobieństwa oznaczeń konieczne jest uwzględnienie wrażenia, jakie porównywane znaki wywierają na przeciętnego odbiorcę. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla konsumenta podstawowe znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń, co jest usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca z reguły zapamiętuję jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje.

Nie ulega wątpliwości, że znak, na który udzielono prawo ochronne oraz zgłoszony znak są oznaczeniami podobnymi i mogą wprowadzić w błąd potencjalnych odbiorców co do ich pochodzenia od tego samego zgłaszającego. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców, wystarczy bowiem, że taka możliwość istnieje. Urząd stoi na stanowisku, że oznaczenie "pasta & basta" zgłoszone za numerem Z-[...] jest podobne do znaku towarowego słowno-graficznego "pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe" R-[...], w takim stopniu, że jego używanie może spowodować wśród odbiorców błąd w szczególności na skojarzeniu między znakami. Znaki te są podobne na dwóch płaszczyznach, zarówno pod względem fonetycznym (w odniesieniu do wspólnych elementów oznaczeń, czyli "pasta i basta"), a co za tym idzie, także na płaszczyźnie znaczeniowej.

Branża usług restauracyjnych w Polsce jest bardzo rozwinięta, coraz więcej osób korzysta z takich usług, zarówno w W., jak i T. Zatem określając krąg odbiorców można stwierdzić, że są to tacy sami konsumenci, świadomi i dobrze poinformowani. Nie można z góry założyć, że uprawniony do znaku "pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe" działa tylko i wyłącznie w W., a jego klienci to tylko i wyłącznie mieszkańcy W., i żaden z nich nigdy nie będzie w T. gdzie mógłby spotkać oznaczenie zgłoszone, czyli "pasta & basta". Mógłby wtedy uznać, że to jest filia, oddział lub przedsiębiorstwo powiązane kapitałowo z usługodawcą, którego spotykał w W. Ustawodawca nie mówi o konieczności pomyłki, ale o ryzyku jakie może powstać. Zarejestrowany znak towarowy w trybie krajowym, zakresem ochrony obejmuje całe terytorium Polski, zatem także T. Ryzyko pomyłki zatem istnieje.

Zgłaszający podniósł, że Urząd Patentowy RP udzielał praw ochronnych na podobne oznaczenia, będące analogicznymi określeniami co znak zgłoszony, oraz przywoływał analogiczne sytuacje znaków towarowych, na które Urząd udzielił prawo ochronne (MERKURY nr R-[...], MERCURE nr R-[...]). W tym miejscu Urząd zauważa także, że każde zgłoszenie znaku towarowego ocenia się indywidualnie odnosząc się do konkretnych warunków sprawy i zebranego materiału dowodowego. Stanowisko to znajduje również odzwierciedlenie w doktrynie. W wyroku z dnia [...].12.2006 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1783/06) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, stwierdził "/.../ kwestię podobieństwa znaków towarowych ocenia się indywidualnie, uwzględniając każdy przypadek oddzielnie, a nie w oparciu o analogię /.../" Dlatego też argument ten nie może być decydujący dla rozstrzygnięcia zapadłego w przedmiotowej sprawie.

Ponadto, Urząd Patentowy RP informował zgłaszającego o Uwagach wskazujących okoliczności uniemożliwiające udzielenia prawa ochronnego jakie wpłynęły do akt przedmiotowej sprawy w pismach z dnia [...] lutego 2012 r., oraz [...] listopada 2012 r. Zgłaszający nie przedstawił swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W tych okolicznościach Urząd przyjął, że zachodzi przewaga podobieństw nad różnicami. Podobieństwo znaków towarowych ocenia się według wspólnych cech, a nie według występujących w nich różnic, bowiem istnienie różnic nie wyklucza istnienia podobieństwa, a o podobieństwie znaków towarowych decydują podobieństwa pomiędzy nimi, nie zaś różnice.

Mając powyższe na uwadze, oraz fakt, że oceny podobieństwa znaków towarowych dokonuje się z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, jak również, że do stwierdzenia podobieństwa znaków towarowych nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków, lecz wystarczy tylko, że istnieje taka możliwość, Urząd stwierdził, że równoległe istnienie na rynku porównywanych znaków towarowych mogłoby budzić niepotrzebne wątpliwości wśród potencjalnych odbiorców oraz skutkować konfliktem interesu obydwu firm.

Skargę na powyższą decyzję Urzędu Patentowego RP wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosła strona żądając

uchylenia zaskarżonej decyzji UP RP z dnia [...].03.2014 w sprawie dotyczącej odmowy udzielenia ochrony dla znaku towarowego słowno-graficznego PASTA&BASTA, nr zgł. Z. [...];

Zaskarżonej decyzji zarzucono:

1. naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie mające wpływ na treść zaskarżonej decyzji, a mianowicie art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., poprzez bezpodstawne uznanie, że zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców:

- na podstawie podobieństwa wybranego elementu znaku stanowiącego jeden z wielu składników znaku towarowego zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem; na podstawie podobieństwa wybranego elementu znaku będącego jego niedystynktywną częścią;

- dla towarów z klasy 16, pomimo, iż zarejestrowany znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem nie jest przeznaczony do oznaczania towarów w tej klasie towarowej;

2. Naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na treść decyzji, a mianowicie art. 7 i 77 § 1 oraz 107 § 1 k.p.a. poprzez nie rozważenie całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz brak uzasadnienia w sposób poprawny zaskarżonej decyzji, w ocenie skarżącego w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, a w szczególności:

- nieuwzględnienia całości materiału dowodowego, w szczególności dotychczasowej praktyki UP RP w analogicznych sprawach;

- bezpodstawne przyjęcie, iż elementem dominującym w porównywanych znakach jest wyrażenie PASTA & BASTA;

- nieuwzględnienia praktyki orzeczniczej zarówno Urzędu Patentowego RP jak też Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) przez co naruszony został również art. 32 Konstytucji RP.

UP RP w zaskarżonej decyzji uznał arbitralnie, że towary wymienione w klasie 16 mają w treści usługi restauracyjne, co zdaniem urzędu wskazuje na kolizję w stosunku do usług wymienionych w klasie 35. Zdaniem skarżącej, takie działanie Urzędu wykracza poza zakres badania i porównywania towarów/usług, bowiem zarówno zgłaszający, jak i urząd, nie może w toku postępowania zmieniać treści podania o udzielenie prawa ochronnego.

Z uzasadnienia decyzji nie wynika jasno stanowisko Urzędu w odniesieniu do porównywanych znaków towarowych. Z treści uzasadnienia można wnioskować, że Urząd uznał wyrażenie PASTA & BASTA za dominujące w porównywanych znakach towarowych (str. 7 uzasadnienia), podkreślając przy tym, iż podobieństwo występuje na płaszczyźnie fonetycznej jak i znaczeniowej. Nie sposób nie zauważyć, że poza płaszczyzną fonetyczną występuję znaczące różnice w bogatej płaszczyźnie graficznej, w tym kolorystycznej, a przecież to właśnie Urząd na stronie 6 uzasadnienia podkreśla, iż znaki należy porównywać całościowo.

Również uwzględniając część słowną porównywanych znaków: zgłoszonego, pasta&basta (pisownia łączna, zmieniona przez Urząd w decyzji w celu uzasadnienia postawionej przez Urząd tezy o wysokim podobieństwie porównywanych oznaczeń) oraz treść znaku zarejestrowanego: pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe, (w znaku zarejestrowanym występuje spójnik "i", a nie znak graficzny "&" jak w znaku zgłoszonym), nie sposób uznać podobieństwa tych oznaczeń na płaszczyźnie fotycznej. Znak zgłoszony składa się praktycznie z jednego wyrazu, pięciu sylab, natomiast znak zarejestrowany z 8 wyrazów i 14 sylab. W żadnym przypadku nie występuje tu podobieństwo fonetyczne.

Znamienny jest tu wniosek Urzędu, iż występuje podobieństwo znaczeniowe. Można zatem przypuszczać, że Urząd podzielił pogląd zgłaszającego, iż porównywane znaki w warstwie słownej mają charakter wyłącznie informacyjny. Tym samym błędny jest wniosek Urzędu o podobieństwie oznaczeń, bowiem o tym decydują elementy dystynktywne w znaku, a nie elementy o charakterze informacyjnym.

Zupełnie przy tym niezrozumiała jest teza o przewadze podobieństw znaków w stosunku do różnic, nie tylko dlatego, iż nie znajduje ta teza oparcia w przepisach prawa i praktyce Urzędu przy badaniu znaków towarowych na okoliczność podobieństwa, lecz również dlatego, iż Urząd w decyzji całkowicie pominął analizę pozostałej części znaku, stąd brak jest jasnych przesłanek, skąd wniosek o przewadze jednych cech nad drugimi. Wydaje się, że taki wniosek, abstrahując w tym miejscu od tego, czy zgodny byłby z metodyką badania, mógłby zostać wyartykułowany dopiero po analizie elementów różniących przeciwstawne znaki towarowe. Takiej analizy w decyzji brak.

Tym samym decyzja zawiera szereg sprzecznych komunikatów, z których nie można wywnioskować, w oparciu o jakie kryteria Urząd dokonał oceny podobieństwa oznaczeń.

Ponadto skarżący podkreślił, iż wcześniejsze zarejestrowane chronione na terenie Polski znaki towarowe zawierające wyrażenie PASTA i BASTA nie tylko nie stanowiły przeszkody do udzielenia ochrony dla znaku zarejestrowanego pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe:

- dla kawiarni i restauracji zarejestrowany z wcześniejszym pierwszeństwem od dnia [...].04.1995 znak towarowy słowny "PASTA E BASTA", nr rej. IR-[...] na rzecz spółki z H. Ochrona tego znaku od dnia [...].11.1997 dotyczy również terytorium Polski. Ochrona znaku w Polsce (i w innych krajach) jest ważna do 2015 r. Wobec tego faktu Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego na znak towarowy R-[...] zgłoszony w dniu [...].07.2007. Jest zatem oczywistym, że skoro istniała ważna ochrona dla znaku słownego "PASTA E BASTA", a następnie został zarejestrowany znak słowno-graficzny: "pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe" to UP RP uznał, że słowa "pasta i basta" nie mają charakteru odróżniającego i dodatkowe określenie "100 sposobów na makaron cafe" oraz kolorystyka znaku czerwono-czarna skutkowały uznaniem tego znaku za znak inny, w dostateczny sposób odróżniający się od znaku wcześniejszego IR-[...];

- dla produktów mącznych, w szczególności makaronów i dla usług gastronomicznych zarejestrowany jest również wspólnotowy słowny znak towarowy CTM[...] "pasta e basta", zgłoszony [...].08.1996. Również i w tym przypadku UP RP uznał, że ten znak nie stoi na przeszkodzie udzieleniu ochrony dla znaku R-[...] zgłoszonego w dniu [...].07.2011;

- dla restauracji zarejestrowany jest na rzecz spółki niemieckiej znak wspólnotowy znak słowno - graficzny "pasta e basta" pod numerem CTM[...]. Zarówno OAMI jak i UP RP uznał, że zarówno znaki z wcześniejszym pierwszeństwem IR-[...] i CTM[...] nie stoją na przeszkodzie udzieleniu ochrony dla tego znaku oraz dla znaku zgłoszonego z późniejszym pierwszeństwem, R-[...] zgłoszonego w dniu [...].07.2011.

Wobec zarejestrowanych znaków zawierających określenie "pasta i basta" zarówno przed datą zgłoszenia znaku R-[...], jak i po tej dacie na rzecz różnych przedsiębiorstw, to należy wnioskować, że UP RP uznało wyrażenie "pasta i basta" za niedystynktywne. Brak jest więc podstaw, aby w niniejszym postępowaniu uznać znak R-[...] jako przeszkodę do udzielenia ochrony dla znaku zgłoszonego. Odmienne stanowisko w sposób bezpośredni naruszałoby zasadę równości wyrażona w art. 32 Konstytucji RP.

W tym postępowaniu warto również przytoczyć stanowisko sądów administracyjnych w tym zakresie, jak chociażby w sprawie unieważnienia znaku słownego GOPLANA MICHAŁKI, nr rejestru R-[...] na podstawie zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem znaku "michałki", R-[...] (znak wprawdzie słowno-graficzny, lecz grafikę stanowi popularny, powszechnie używany krój pisma) oraz zarejestrowany z późniejszym pierwszeństwem znak słowny "michałki", n rej. R-[...] (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.02.2011, sygn. akt II GSK 312/10).

NSA uzasadniając wyrok, stwierdził m.in. : "(...) Jeżeli zatem założyć, iż oba znaki byłyby znakami tylko słownymi, to nawet przy wystąpieniu takiego samego wyrażenia w obu znakach, nie można by automatycznie z tego faktu wyprowadzić stwierdzenia o ich kolizyjności. Jak wyraził bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 września 2006 r. wydanym w sprawie II GSK 105/06 "Przy kolizji dwóch zarejestrowanych znaków towarowych słownych, z których jeden jest znakiem jednowyrazowym, a drugi znakiem wielowyrazowym, nie może być podstawą żądania stwierdzenia nieważności prawa ochronnego z rejestracji znaku z gorszym pierwszeństwem wyłącznie podobieństwo znaczeniowe jednego słowa składającego się na znak wielowyrazowy, jeżeli pozostałe wyrazy użyte w tym znaku nadają mu wystarczającą zdolność odróżniającą w zwykłych warunkach obrotu handlowego (art. 164 w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, Dz. U Nr 5, poz. 17 ze zm.)". Mając zatem na uwadze fakt, że znak skarżącej jest znakiem słowno-graficznym, a znak uprawnionej zawiera dodatkowe wyrażenie "[...]", w ocenie Sądu w składzie orzekającym, Urząd Patentowy zasadnie wywiódł brak naruszenia rejestracją znaku "[...]" art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. (...)"

Zatem sam fakt wystąpienia elementu słownego w znaku zarejestrowanym z wcześniejszym pierwszeństwem nie może przesądzić o dominującym charakterze tego słowa.

Znamienna jest przy tym okoliczność, że przepis art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp odwołuje się do możliwości wprowadzenia w błąd odbiorców, a zatem koniecznym jest przeprowadzenie w tym zakresie nawet uproszczonego wywodu symulującego taką sytuację, w tym również należałoby zdefiniować potencjalnego odbiorcę, aby móc się do takiej sytuacji odnieść. Urząd takiej analizy nie dokonał.

Warto również zauważyć, iż sądy powszechne podzieliły stanowisko zgłaszającego w zakresie braku kolizji pomiędzy oznaczeniami, a tym samym teoretyczny zapis art. 132 pwp zyskał rzeczywisty wymiar i ten powinien zostać przez Urząd uwzględniony.

O toczącym się sporze Urząd był poinformowany przez uprawnionego, stąd oczywiste jest oczekiwanie, iż treść wyroku w tej sprawie powinna mieć wpływ na treść decyzji UP RP.

Pomimo, że Urząd bardzo dokładnie przytoczył argumenty zgłaszającego zawarte w szczególności we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, to w ogóle nie odniósł się do tych argumentów, przedstawiając jakąkolwiek polemikę ze stanowiskiem zgłaszającego. A przecież taka sytuacja niewątpliwie narusza ogólne reguły postępowania administracyjnego.

Wskazując na powyższe uchybienia jest oczywistym, że skoro stanowisko Urzędu nie zostało poparte jednoznacznym uzasadnieniem, nie został uwzględniony materiał przedłożony przez zgłaszającego, a materiał kolizyjny złożony przez uprawnionego został jedynie zasygnalizowany, iż znajduje się w aktach bez jakiegokolwiek odniesienia się do niego w decyzji, należy uznać, że naruszone zostały zasady art. 77 k.p.a., a tym samym uzasadnienie nie zostało sporządzone zgodnie z treścią art. 107 k.p.a.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o oddalenie jej jako bezzasadnej

Urząd Patentowy podtrzymał swoje argumenty zawarte w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] listopada 2011 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy oraz zawarte w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] marca 2014 r. utrzymującej w mocy decyzję odmowną.

Z treści uzasadnienia można wnioskować, że Urząd uznał wyrażenie PASTA & BASTA za dominujące w porównywanych znakach towarowych, podkreślając przy tym, iż podobieństwo występuje na płaszczyźnie fonetycznej jak i znaczeniowej. Nie sposób nie zauważyć, że poza płaszczyzną fonetyczną występuję znaczące różnice w bogatej płaszczyźnie graficznej, w tym kolorystycznej, a przecież to właśnie Urząd w uzasadnieniu decyzji podkreśla, iż znaki należy porównywać całościowo.

Urząd Patentowy po szczegółowym przeanalizowaniu wszystkich argumentów zgłaszającego stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt. 2 w/w p.w.p. " Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym". Podobieństwo znaków, w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt. 2 powołanej wyżej ustawy winno być rozpatrywane jednocześnie w dwóch aspektach: w aspekcie podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie podobieństwa towarów, do oznaczenia których znak został przeznaczony.

Znak towarowy ma pełnić rolę odróżniającą w taki sposób, aby nie wprowadzał w błąd uczestników obrotu gospodarczego, co do źródła pochodzenia towarów/usług.

O niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd, a więc o istnieniu ryzyka konfuzji można mówić wtedy, gdy podobieństwo znaków i towarów sprzyja mylnemu wyobrażeniu odbiorców o pochodzeniu towarów/usług.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów/usług jest wypadkową podobieństwa towarów/usług i podobieństwa oznaczeń.

Przeszkoda w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. występuje wtedy, gdy oprócz podobieństwa oznaczeń, występuje podobieństwo towarów/usług, do oznaczania których przeznaczone są znaki towarowe. W przedmiotowej sprawie kwestią bezsporną jest stwierdzenie, iż znak pasta&basta w wystarczającym stopniu jest podobny do znaku pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe oraz może wprowadzić odbiorcę w błąd co do źródła pochodzenia usług opatrywanych tym znakiem.

Nie ulega wątpliwości, że znak, na który udzielono prawo ochronne oraz zgłoszony znak są oznaczeniami podobnymi i mogą wprowadzić w błąd potencjalnych odbiorców co do ich pochodzenia od tego samego zgłaszającego. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców, wystarczy bowiem, że taka możliwość istnieje. Urząd stoi na stanowisku, że oznaczenie "pasta & basta" zgłoszone za numerem Z-[...] jest podobne do znaku towarowego słowno-graficznego "pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe" R-[...] , w takim stopniu, że jego używanie może spowodować wśród odbiorców błąd w szczególności na skojarzeniu między znakami. Znaki te są podobne na dwóch płaszczyznach, zarówno pod względem fonetycznym (w odniesieniu do wspólnych elementów oznaczeń, czyli "pasta i basta"), a co za tym idzie, także na płaszczyźnie znaczeniowej. Jak powszechnie wiadomo, angielski znaczek & oznacza w języku polskim "i" i dla przeciętnego odbiorcy jest to oczywiste. Pisownia oznaczenia "pasta&basta" zapisana jednym ciągiem jako połączenie wszystkich wyrazów nie wpływa na ogólny odbiór znaczeniowy słów zawartych w tym zestawieniu. Dodatkowe elementy słowne w znaku zarejestrowanym "100 sposobów na makaron cafe" są elementami informacyjnymi i opisowymi. Użyte w znaku zgłoszonym elementy graficzne w postaci fantazyjnej łyżki i widelca stworzone jedną ciągłą linią, wskazują na profil działalności a mianowicie "usługi gastronomiczne". W połączeniu z elementem słownym "pasta" co w gastronomii jednoznacznie kojarzy się z makaronem (tł. z języka włoskiego), oznaczenie graficzne będzie odbierane jakoby zostało utworzone z jednej nitki makaronu spaghetti. W znaku zarejestrowanym słowa "pasta i basta" są zapisane rozłącznie, natomiast literka "i" ma kształt makaronu Fusilli, czyli świderki. Napis "100 sposobów na makaron cafe" jest zapisany mniejszymi literami i umieszczony pod napisem "pasta i basta" w związku z czym nie stanowi warstwy odróżniającej oznaczenia. W związku z powyższym Urząd Patentowy dokonując analizy porównawczej skupił się na elementach dominujących oznaczeń, czyli elementach słownych "pasta&basta" oraz "pasta i basta", i uznał je za podobne w takim stopniu, że mogą wprowadzić potencjalnych klientów w błąd co do pochodzenia towarów i usług.

Odnosząc się do wskazanych przez skarżącego innych znaków towarowych zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem, zawierających elementy słowne "PASTA" oraz "BASTA", Urząd Patentowy ponownie wskazuje, że każde zgłoszenie znaku towarowego ocenia się indywidualnie odnosząc się do konkretnych warunków sprawy i zebranego materiału dowodowego. Stanowisko to znajduje również odzwierciedlenie w doktrynie. W wyroku z dnia 07.12.2006 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1783/06) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, stwierdził "/.../ kwestię podobieństwa znaków towarowych ocenia się indywidualnie, uwzględniając każdy przypadek oddzielnie, a nie w oparciu o analogię /.../". Dlatego też argument ten nie może być decydujący dla rozstrzygnięcia zapadłego w przedmiotowej sprawie. Konstytucyjna zasada równości wobec prawa wyrażona w art. 32 Konstytucji RP, nie została naruszona, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu biorą udział inne podmioty i inne znaki towarowe niż te, które zostały wskazane przez skarżącego, na które udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem i nie stanowiły, zdaniem Urzędu, przeszkody do udzielenia ochrony na znak towarowy "pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe" pod nr R[...]. Należy zauważyć także, że wymienione przez skarżącego oznaczenia, nie zostały przedstawione jako kolizyjne także w niniejszym postępowaniu.

Odnosząc się do wskazanego przez skarżącego wyroku sądu NSA z dnia 24 lutego 2011 r., sygn. akt II GSK 312/10, należy zauważyć, że sprawa dotyczyła unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "Goplana michałki" R-[...] na wniosek uprawnionego do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem "michałki" R-[...]. Sąd uznał, że w przypadku oznaczenia "Goplana michałki" zdolności odróżniającej należy się dopatrywać w słowie "Goplana", ponieważ słowo "michałki" jest wykorzystywane w wielu znakach towarowych na rzecz różnych podmiotów. W przypadku oznaczenia "pasta&basta" oraz "pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe" to zgłaszający wykorzystał część znaku już zarejestrowanego delikatnie go zmieniając, oraz dodał element graficzny sugerujący rodzaj prowadzonej działalności oraz rodzaj oferowanych towarów i usług. Zatem przytoczone orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie może stanowić podstawy rozstrzygnięcia postępowania w niniejszej sprawie, ponieważ dotyczy innej sytuacji.

Zgłaszający w swej skardze zarzuca również naruszenie przepisu art. 7, 77 i 107 K.p.a., poprzez niepełne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz niewłaściwą ocenę zebranego materiału dowodowego, a także nienależyte uzasadnienie decyzji. Urząd w obu swych decyzjach w pełni wyjaśnił stan faktyczny sprawy, poprzez wnikliwą analizę omawianych znaków i ich przeznaczenia. Porównał wszystkie analizowane usługi, wskazując w jaki sposób, zdaniem Urzędu, charakteryzują się podobieństwem czy komplementarnością. W uzasadnieniu decyzji z dnia [...] marca 2014 r. odniósł się do wszelkich zarzutów zgłaszającego, a pozostałe kwestie zostały przedstawione w uzasadnieniu decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego z dnia [...] listopada 2011 r.

Podobieństwo oznaczeń oraz interpretacje prawną szczegółowo omówił w obu swych decyzjach. Materiał dowodowy zebrany był z należyta dokładnością. W swych decyzjach oparł się na danych z bazy Urzędu Patentowego dotyczących znaków towarowych (wcześniejszych), które to (informacje) przekazał zgłaszającemu, jako załączniki do pisma z dnia [...] kwietnia 2011 r. o ewentualnej przeszkodzie w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Następnie, po przeanalizowaniu materiału nadesłanego przez zgłaszającego i ponownym przeanalizowaniu sprawy wydał zaskarżaną decyzję.

Po kolejnej korespondencji oraz ponownym przeanalizowaniu argumentów nadesłanych przez zgłaszającego, w oparciu o poprzednie materiały ponownie wydał decyzję utrzymującą poprzednią.

Dlatego też, zdaniem Urzędu, nie może być tu mowy o niewłaściwej ocenie materiału dowodowego, z uwagi na fakt, iż organ opierał się przede wszystkim na przepisach obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej oraz danych z bazy znaków towarowych. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz przedstawione w nim argumenty zostały przeanalizowane i ocenione z należytą uwagą i wnikliwością.

Należy zauważyć, że zgłaszający w swych pismach nie odniósł się do Uwag wskazujących okoliczności uniemożliwiające udzielenia prawa ochronnego jakie wpłynęły do akt przedmiotowej sprawy w pismach z dnia [...] lutego 2012 r., oraz [...] listopada 2012 r.

Toczące się postępowanie przed sądami powszechnymi nie wstrzymało postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "pasta&basta". Zgłaszający nie zwrócił się do Urzędu Patentowego z wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia spraw spornych przez Sąd Apelacyjny. Nadesłane przez skarżącego wyroki, Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2014 r., wskazują, iż postępowanie jeszcze się nie zakończyło.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U z 2012 r., poz. 270, z późn. zm..; zwaną dalej p.p.s.a.).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że zasługuje ona na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania przez Sąd była skarga na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2014 r., którą po ponownym rozpatrzeniu sprawy zakończonej decyzją tegoż organu z dnia [...] listopada 2011 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy "pasta & basta", zgłoszony dnia [...] marca 2010 r. pod nr Z-[...] przez R. Spółka Jawna, T., Polska, utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy.

Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a także bezpodstawne uznanie, że zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców. Nadto zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na treść decyzji, tj. art. 7 i 77 § 1 oraz 107 § 1 k.p.a.

Jako podstawę prawną zaskarżonej decyzji powołano art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W myśl tego przepisu nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

W literaturze przedmiotu (red. U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, wyd. II, Difin, Warszawa 2005, str. 223) stwierdza się, że zakaz udzielania prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych dotyczy m.in.( art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.) znaków wskazujących "identyczność lub podobieństwo do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego (o ile zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby, zgłoszonego dla towarów takich samych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd , które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym (art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Zakaz udzielania prawa ochronnego ma na celu wyłączenie ryzyka pomyłki, które może powstać w trzech sytuacjach. Po pierwsze, gdy znaki (zgłoszony i znak będący już przedmiotem prawa ochronnego albo zgłoszony do rejestracji wcześniejszej przez inny podmiot) są identyczne, ale do oznaczania towarów jedynie podobnych. Po drugie, gdy ww. znaki są podobne, ale służą do oznaczania towarów jedynie podobnych. Po trzecie, gdy znaki są podobne i służą do oznaczania podobnych towarów."

Podobne stanowisko zajął A. Kisielewicz (Prawo własności przemysłowej w zarysie, wyd. III, Przemyśl 2008, str. 51 i n.) stwierdzając, że według art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

1) identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osob dla identycznych towarów;

2) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym;

3) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.

W pierwszym przypadku identyczność znaków (wcześniejszego i późniejszego) i identyczność towarów stanowi wystarczający powód odmowy rejestracji znaku późniejszego. Natomiast w razie identyczności lub podobieństwa jednego z tych elementów (znaków lub towarów), konieczne jest zbadanie, czy to podobieństwo nie grozi wprowadzeniem w błąd co do pochodzenia towarów. Samo więc ustalenie identyczności lub podobieństwa pomiędzy znakami, wywołującego ryzyko skojarzenia znaków, nie jest wystarczające dla przyjęcia, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów.

W orzecznictwie ETS podkreśla się, że istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów powinno być oceniane całościowo, z uwzględnieniem wszystkich) istotnych czynników występujących w danym przypadku. Taka całościowa ocena w zakresie wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych winna być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, przyj szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących (wyrok ETS z 23 marca 2006 r., C - 206/04). Przeciętny nabywca towaru postrzega bowiem znak towarowy jako całość, nie zwracając raczej uwagi na jego szczegóły. Rzadko też ma możliwość bezpośredniego porównania różnych znaków.

Przedstawione poglądy piśmiennictwa potwierdza również orzecznictwo sądów administracyjnych. I tak, w wyroku WSA w Warszawie z dnia 17 marca 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 2533/13, LEX nr 1468347, stwierdzono, że:

"1. Rejestracja znaku jest niedopuszczalna gdy wystąpią następujące przesłanki: rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju; podobieństwo do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa; podobieństwo znaków musi być kwalifikowane to znaczy takie, że może odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towaróww szczególności poprzez ryzyko skojarzenia miedzy znakami.

2. Niedopuszczalna jest rejestracja znaków towarowych, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. Czy obydwa znaki towarowe są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów."

Podobnie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 stycznia 2014, sygn. akt II GSK 1687/12, LEX nr 1452721, uznano, że:

"1. Ryzyko wprowadzenia w błąd, co do pochodzenia towarów i usług stanowi wypadkową identyczności (podobieństwa) znaków oraz identyczności (podobieństwa) towarów i usług, dla których są one zastrzeżone. Zatem, dla oceny ryzyka konfuzji, w przypadku stwierdzenia identyczności (podobieństwa) znaków, należy ocenić identyczność (podobieństwo) towarów i usług. Ocena ta powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem charakteru towarów, ich przeznaczenia, kręgu odbiorców i warunków zbytu.

2. Znak towarowy zgłoszony z późniejszym pierwszeństwem nie może "wchodzić w przestrzeń już zajętą" przez znak wcześniejszy. Ustanowienie względnych przeszkód udzielania praw ochronnych ma za zadanie ochronę wypełniania funkcji odróżniających przez znaki towarowe już objęte ochroną, nie zaś tych, które jeszcze ochrony nie mają. Zakres tej ochrony nie może być osłabiony lub niweczony przez działania faktyczne zgłaszającego znak późniejszy. Zatem sposób używania oznaczenia zgłoszonego do ochrony z późniejszym pierwszeństwem nie może wpływać na ocenę, czy ochrona może być udzielona."

Powołany wyżej wyrok NSA zawiera też pewne wskazówki co do oceny podobieństwa znaków. Szerzej ta kwestia została podjęta w wyroku NSA z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt II GSK 1686/12, LEX nr 1452720, w którym odnosząc się do oceny podobieństwa znaków towarowych stwierdzono, co następuje:

"1. Badanie podobieństwa znaków towarowych rozpoczyna się od oceny, czy towary do oznaczania których przeznaczone zostały porównywane znaki towarowe są identyczne lub podobne. Wykluczenie zbieżności na tym odcinku badania podobieństwa znaków prowadzić musi do wykluczenia skojarzenia znaków, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

2. Identyczność towarów skutkować musi ostrzejszymi kryteriami analizy podobieństwa samych oznaczeń.

3. Znak towarowy jako jedna integralna całość musi być badany w ten sam sposób, a nie poprzez tworzące go pojedyncze elementy.

4. Podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, uwzględniając ich elementy dominujące i wyróżniające. Podobieństwo znaków bada się w trzech płaszczyznach - wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, biorąc pod uwagę silę ich oddziaływania."

Z kolei odnosząc się do ryzyka konfuzji NSA w wyroku z 22 stycznia 2014 r., sygn. akt II GSK 1600/12, LEX nr 1452701, stwierdził, że:

"1. Wystarczający jest taki stopień podobieństwa pomiędzy znakiem towarowym a oznaczeniem, aby z jego powodu dany krąg odbiorców kojarzył oznaczenie ze znakiem. Owo kojarzenie sprowadza się do przyjęcia związku między tymi oznaczeniami. Wystarczy bowiem, iż stopień podobieństwa skutkuje wywołaniem u danego kręgu odbiorców przekonania, że między oznaczeniem a znakiem występuje pewien związek. Wymagane jest więc podobieństwo obydwu znaków, które skutkuje łączeniem oznaczenia ze znakiem wcześniejszym przez właściwych odbiorców i dochodzi do powstania w świadomości odbiorców towarów związku myślowego pomiędzy obydwoma znakami towarowymi. Odbiorcy wcale nie muszą mylić tych znaków.

2. Nie jest wymagane, aby stopień podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem używanym przez osobę trzecią był na tyle duży, by wywoływać prawdopodobieństwo wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd.

3. Dla ustalenia zaistnienia przesłanki nienależnej korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego wystarczające jest przeprowadzenie dowodu na wykazanie prawdopodobieństwa powstania szkody (przez osłabienie stopnia zdolności odróżniającej znaku towarowego lub jego renomy) lub uzyskania nienależnych korzyści (przez wykorzystanie charakteru odróżniającego lub renomy znaku) w przyszłości. Uprawniony z rejestracji renomowanego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazania zaistnienia stanu faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku towarowego."

Odnosząc powyższe ustalenia ogólne do rozpatrywanej sprawy, a w pierwszej kolejności – zgodnie z tymi wskazaniami – odnosząc się do kwestii podobieństwa towarów należy zgodzić się ze zgłaszającym, że bezpośrednia kolizja mogłaby dotyczyć klas 30 i 43, nietrafny zaś jest zarzut podobieństwa do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem do oznaczania towarów w klasie 16.

Sąd użył za zgłaszającym trybu warunkowego (mogłaby dotyczyć) gdyż uważa, że porównanie towarów zarejestrowanych na rzecz obu podmiotów zostało przeprowadzone w sposób uproszczony, mający prowadzić do założonej konkluzji. Urząd stwierdził co prawda, że towary zgłaszającego nie pokrywają się w całości z towarami z klasy 30 znaku zarejestrowanego (makarony, makarony nitki, makarony rurki, makaron paski, makarony spożywcze) jednak należy wziąć pod uwagę, że są to towary spożywcze, powszechnego użytku. Ponadto, z racji na miejsce zbytu oferowanych towarów (restauracje, punkty gastronomiczne) można stwierdzić, że towary te są na pewno tego samego rodzaju. Bezsporny jest zatem fakt, że towary i usługi dla których przeznaczone są porównywane oznaczenia są takie same lub są co najmniej tego samego rodzaju.

Tymczasem restauracja, która sprzedaje produkty z klasy 30 znaku zarejestrowanego (makarony, makarony nitki, makarony rurki, makaron paski, makarony spożywcze) to po prostu lokal szczególnego rodzaju – spagheteria, specjalizująca się w podawaniu makaronów. Natomiast lokal, o którego znak towarowy ubiega się zgłaszający, obejmujący w klasie 30 pierogi, placki, łazanki, kluski, soki, napoje, ciasta, desery, esencje art. żywnościowych, kawa, napoje na bazie kawy, herbata, ciasta, wyroby cukiernicze, sałatki, kanapki, mięso w cieście, naleśniki, pasztety, paszteciki, sosy przyprawowe, tarty z mięsem, tarty z owocami, tarty z nadzieniem różnym, pizze, potrawy i wypieki na bazie mąki, potrawy i wypieki na bazie ziemniaków, gofry, czekolada - przetwory, puddingi, słodycze, makarony, ravioli, ciasta przekładane mięsem (lasagne), to po prostu restauracja lub bar przekąskowy.

Mówienie w tej sytuacji, że towary z klasy 30, o które ubiega się zgłaszający i towary z tej samej klasy, dla których prawo zostało zarejestrowane "...są takie same lub są co najmniej tego samego rodzaju" jest co najmniej eufemizmem. Rzeczywiście towary spożywcze powszechnego użytku, w formie przetworzona żywności, najczęściej jako gotowe dania na zamówienie, są oferowane z zasady w restauracjach lub punktach gastronomicznych. Dla rozpatrywanej sprawy nic jednak z tej konstatacji nie wynika, a wręcz przeciwnie – może to uzasadniać twierdzenie o co najmniej jednorodzajowości lub wręcz ich tożsamości. Sąd nie podziela powyższej oceny Urzędu Patentowego i uważa, że jeżeli mamy mówić o cechach towarów podawanych w restauracjach (w formie gotowych dań), to powinniśmy je odnosić do rodzaju tych restauracji.

Natomiast odnosząc się do podobieństwa towarów z klasy 43 nie sposób nie zauważyć, że zgłaszający umieścił w tej grupie catering, który sam w sobie może stanowić odrębny rodzaj działalności. Takiej działalności nie przewidziano dla zarejestrowanego znaku towarowego PASTA I BASTA 100 SPOSOBÓW NA MAKARON CAFE o numerze R-[...], któremu nadano w ten sposób wymiar ściśle lokalny, związany z istniejącą restauracją.

Przechodząc do porównania znaków związanych z wymienionymi wyżej towarami należy objąć tym porównaniem– w ocenie Sądu – podobieństwo tych znaków w samej warstwie znaczeniowej, zawartej w części słownej, od podobieństwa całych znaków, a więc w ich formie słowno- graficznej. Oba znaki mają bowiem charakter kombinowany (słowno-graficzny). Dla uznania, że znak towarowy dostatecznie się odróżnia od firmy innego przedsiębiorcy, konieczne jest aby różnica między nimi była łatwo zauważalna dla przeciętnego klienta, bez potrzeby przeprowadzania dokładnych porównań.

Pewne podobieństwo - jedyny wspólny element dotyczy, w ocenie Sądu, sfery słownej obu znaków: pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe" oraz pasta&basta" Połączenie słów "pasta" i "basta" nie weszło jednak do języka potocznego. Brak też podstaw doznania, że zwrot "pasta i basta ma ogólnoinformacyjny charakter, a także, że brak mu charakteru dystynktywnego, odróżniającego. O dystynktywnym charakterze nie decyduje bowiem każde ze słów z osobna, lecz ich zbitka słowna (kontaminacja), łatwo przyswajalna i wpadająca w ucho. Nie przeczy temu również, w ocenie Sądu, fakt podobieństwa tych oznaczeń na płaszczyźnie fotycznej.

Według strony skarżącej, w obrocie, na rynku w Polsce, funkcjonują następujące oznaczenia:

- dla kawiarni i restauracji zarejestrowany z wcześniejszym pierwszeństwem od dnia [...] kwietnia 1995 znak towarowy słowny "PASTA E BASTA", nr rej. IR-[...] na rzecz spółki z H. Ochrona tego znaku od dnia [...] listopada 1997 r. dotyczy również terytorium Polski i jest ważna do 2015 r.;

- dla produktów mącznych, w szczególności makaronów i dla usług gastronomicznych zarejestrowany jest również wspólnotowy słowny znak towarowy CTM[...] "pasta e basta", zgłoszony [...] sierpnia 1996 r., - dla restauracji zarejestrowany jest na rzecz spółki niemieckiej wspólnotowy znak słowno - graficzny "pasta e basta" pod numerem CTM[...];

- przeciwstawiony znakowi spornemu znak towarowy PASTA I BASTA 100 SPOSOBÓW NA MAKARON CAFE o numerze R-[...], zgłoszony w dniu [...] lipca 2007 r. na rzecz P. Sp. z o.o., W., Polska, z pierwszeństwem od dnia [...] lipca 2007 r., przeznaczonego do oznaczania towarów i usług z klasy 30, 35 i 43.

Zgłoszenie spornego znaku towarowego na słowno-graficzny znak towarowy "pasta & basta" miało miejsce dnia [...] marca 2010 r. pod nr Z-[...] przez R. Spółka Jawna, T., Polska,

W ocenie strony skarżącej, przedstawione wcześniejsze rejestracje świadczą o tym, że Urząd Patentowy uznał wyrażenie "pasta i basta" za niedystynktywne. Dodatkowo skarżący stwierdził, że skoro istniała ważna ochrona a znaku słownego "PASTA E BASTA", a następnie został zarejestrowany znak słowno-graficzny: "pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe", to UP RP uznał, że słowa "pasta i basta" nie mają charakteru odróżniającego i dodatkowe określenie "100 sposobów na makaron cafe" oraz kolorystyka znaku czerwono-czarna skutkowały uznaniem tego znaku za znak inny, w dostateczny sposób odróżniający się od znaku wcześniejszego IR-[...].

Odpowiadając na rozpatrywany tutaj zarzut skarżącego i odnosząc się do powołanych przez skarżącego innych znaków towarowych zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem, zawierających elementy słowne "PASTA" oraz "BASTA", Urząd Patentowy przede wszystkim podkreślił, że każde zgłoszenie znaku towarowego ocenia się indywidualnie odnosząc się do konkretnych warunków sprawy i zebranego materiału dowodowego. Dlatego też argument ten nie może być decydujący dla rozstrzygnięcia zapadłego w przedmiotowej sprawie. Według Urzędu, konstytucyjna zasada równości wobec prawa wyrażona w art. 32 Konstytucji RP, nie została naruszona, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu biorą udział inne podmioty i inne znaki towarowe niż te, które zostały wskazane przez skarżącego, na które udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem i nie stanowiły, zdaniem Urzędu, przeszkody do udzielenia ochrony na znak towarowy "pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe" pod nr R[...].Urząd podniósł przy tym, że wymienione przez skarżącego oznaczenia, nie zostały przedstawione jako kolizyjne także w niniejszym postępowaniu.

Nie ma natomiast podobieństwa w sferze graficznej i stosowanej kolorystyki znaków, a więc na pozostałych płaszczyznach koniecznej oceny. Zarówno bowiem grafika, jak i stosowana kolorystyka obu znaków są zupełnie odmienne, różne wręcz co do samej koncepcji. Znak zgłaszającego (skarżącego) jest wyrazisty, a przez swoją całkowicie różną od przyjętej w znaku zarejestrowanym konstrukcję graficzną, nawiązującą do oferowanych usług (nitka makaronu układająca się we wzór łyżki i widelca), przy czym całość umieszczona jest na tle kwadratu w kolorze pomarańczowym, odróżnia się od znaku zarejestrowanego (R-[...]), który ma bardzo prostą grafikę, typową dla wielu znaków towarowych, składającą się z wyrażenia "pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe" napisanego w dwóch wierszach, wyrazistej kolorystyce czerwono czarnej z niewielkim dodatkiem koloru białego; cały znak mieści się w zasadzie w ramach prostokąta, nawiązując w ten sposób do typowego szyldu.

W warstwie wizualnej, silnie stymulowanej przez charakter użytego oryginalnego wzoru graficznego i wyrazistą kolorystykę, zgłoszony znak (pod nr Z-[...]) przez R. Spółka Jawna, T., nie może być zatem mylony ze znakiem zarejestrowanym.

Należy przy tym podkreślić, że co prawda uprawniony i zgłaszający działają w tych samych branżach, ale restauracje uprawnionego (w T.) i zgłaszającego (w warszawie) znajdują się w różnych miastach i różna jest ich klientela. W przeważającej części są to stali, lokalni klienci, dla których kwestia pomyłki jest abstrakcyjna. Wobec powyższego w warunkach sprawy nie ma podstaw do przyjęcia, że klienci zostaną wprowadzeni w błąd. Nie zachodzi również wykorzystywanie renomy przez zainteresowane podmioty.

Reasumując, w ocenie Sądu, po porównaniu obu spornych znaków na wszystkich koniecznych płaszczyznach, a także przy uwzględnieniu lokalnego charakteru opatrzonych tymi znakami restauracji należy stwierdzić, że zgłoszony przez R. Spółka Jawna, T., znak (pod nr Z-[...]) "pasta&basta"nie będzie stwarzał ryzyka konfuzji z chronionym znakiem "pasta i basta 100 sposobów na makaron cafe"

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.

Na podstawie art. 152 powołanej ustawy orzeczono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.