Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 371/08
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2008-05-09 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 246, art. 247 ust. 2, art. 132 ust. 2 pkt 2
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.) Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant Marcin Just po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2008 r. sprawy ze skargi I.K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2007 r. nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy V. I. K. nr [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej I. K. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] maja 2005 r. Urząd Patentowy udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowno – graficzny "VANILA FASHION [...]" o numerze R-164202. Uprawnioną do prawa ochronnego na znak towarowy była I. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "VANILIA" I. K. z siedzibą w W., a znak przeznaczony był do oznaczania następujących towarów w klasie 25: odzież, buty, nakrycia głowy. W dniu [...] lipca 2006 r., tj. w ustawowym terminie, do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw spółki V. z siedzibą w N., N. wobec prawomocnej ww. decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "VANILA FASHION [...]".

Zdaniem sprzeciwiającego, prawo ochronne na kwestionowany znak towarowy zostało udzielone z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), gdyż sporny znak towarowy był podobny w takim stopniu do zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego słowno-graficznego "Vanilia" o numerze R-149905, zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonego do oznaczania odzieży, obuwia i nakryć głowy w klasie 25, iż mógł wprowadzić odbiorców w błąd, poprzez ryzyko skojarzenia między znakami. W sprzeciwie podniesiono, że znak towarowy "VANILA FASHION [...]" R-164202 został zgłoszony i zarejestrowany w odniesieniu do odzieży, butów i nakryć głowy, w klasie 25 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług. Według sprzeciwiającego są to bez wątpienia towary tożsame z towarami objętymi wcześniejszą rejestracją znaku towarowego "VANILIA" R-149905 przedsiębiorstwa V. Podkreślono, iż biorąc pod uwagę nieobeznanie przeciętnych odbiorców znaku z jego pisownią będzie on kojarzył się im ze słowem "wanilia", a kojarząc oba przeciwstawiane znaki towarowe mogą dojść do przekonania, iż przedsiębiorstwa ich używające są ze sobą prawnie powiązane. Zdaniem wnoszącego sprzeciw, pozostałe elementy słowne spornego znaku tj. wyraz FASHION oraz [...] pozbawione są zdolności odróżniającej. Podniesiono również okoliczność, iż oznaczenie VANILIA jest używane przez I. K. w nazwie firmy, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą.

W odpowiedzi na sprzeciw uprawniona do spornego znaku towarowego, w piśmie z dnia [...] listopada 2006 r., nie zgodziła się z zarzutami zawartymi w sprzeciwie, uznając go za bezzasadny. W odniesieniu do poniesionych w sprzeciwie zarzutów, uprawniona wskazała na brak podobieństwa oznaczeń z uwagi na istniejące różnice dotyczące płaszczyzny znaczeniowej, fonetycznej i wizualnej. Zwróciła uwagę, iż analiza porównawcza całości przeciwstawianych oznaczeń, wskazała iż przeważają elementy odróżniające przeciwstawianych znaków, takie jak elementy słowne "FASHION" i "[...]", odmienny układ graficzny oraz istniejące różnice w zakresie użytej czcionki i kroju liter. Ponadto podkreśliła, iż użyty w spornym znaku wyraz VANILA pozbawiony jest jakiegokolwiek znaczenia, w odróżnieniu do użytego w przeciwstawianym znaku słowa wanilia, który ma określone znaczenie i kojarzy się odbiorcom z rośliną o pięknym i oryginalnym zapachu. Podniosła również, iż sporne oznaczenia powinny być oceniane jako całość, a nie poprzez pryzmat jednego z elementów znaku wskazując, iż wyraz vanila jest oznaczeniem fantazyjnym, a pełny znak towarowy to "VANILA FASHION [...]". W odpowiedzi na sprzeciw, I. K. powołała się również na szereg orzeczeń Urzędu Patentowego, dotyczących zagadnienia podobieństwa i braku podobieństwa znaków towarowych.

Decyzją z dnia [...] listopada 2007 r., na podstawie art. 246 i 247 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, Urząd Patentowy orzekł o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy "VANILA FASHION [...]" o numerze R-164202. W uzasadnieniu decyzji organ podkreślił, iż godnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, nie udziela się prawa ochronnego na znak identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Urząd Patentowy podkreślił, iż przeciwstawiane znaki towarowe przeznaczone były do oznaczania identycznych towarów w klasie 25, a więc odzieży, butów oraz nakryć głowy, natomiast znak sprzeciwiającego służył do oznaczania odzieży, obuwia i nakryć głowy ujętych w tej samej klasie towarowej.

Jednocześnie Urząd Patentowy podzielił pogląd wnoszącego sprzeciw, że przeciwstawiane w niniejszej sprawie oznaczenia, były do siebie podobne, w stopniu mogącym wprowadzać w błąd potencjalnych odbiorców.

Według organu w przedmiotowej sprawie sporny słowno-graficzny znak towarowy stanowił zapis czterech słów przedstawionych na białym tle w dwóch poziomach: w części górnej umieszczone zostały obok siebie czarne napisy "VANILA" oraz "FASHION" sporządzone przy użyciu stylizowanej, oryginalnej czcionki, zaś w dolnej części oznaczenia, pod nimi znajdował się czarny napis "[...]". Natomiast przeciwstawiany znak towarowy składał się z napisu "VANILIA" sporządzonego lekko stylizowanymi drukowanymi literami. Urząd Patentowy podkreślił, iż podobieństwo wizualne znaku towarowego VANILA FASHION [...] jako całości do znaku vanilia było konsekwencją bardzo dużego stopnia podobieństwa wyróżniającego elementu słownego VANILA spornego znaku do znaku VANILIA o numerze R-149905, gdyż pozostałe elementy słowne występujące w spornym znaku tj. wyraz FASHION oraz [...] jak również nieznaczne różnice w użytej czcionce i grafice nie wyłączały ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmowało w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Zdaniem Urzędu Patentowego, w spornym znaku dominującym i wyróżniającym elementem było oryginalne, fantazyjne słowo "VANILA", które może kojarzyć się przeciętnemu odbiorcy, nabywającemu towary z branży odzieżowej oznaczone tym znakiem, z rośliną o nazwie "wanilia". Ponadto element ten, zapisany przy użyciu stylizowanej, oryginalnej czcionki został umiejscowiony w widocznym i łatwo zauważalnym dla przeciętnego odbiorcy miejscu znaku. Porównywane elementy zbudowane były zasadniczo z tych samych liter zaś różnica między nimi sprowadza się do litery "i" występującej w środkowej sylabie elementu słownego spornego znaku, czyli w części na którą konsumenci zwracają mniejszą uwagę, a ponadto która mogła zostać niezauważona przez przeciętnego konsumenta bez dokładniejszej analizy chociażby z uwagi na fakt, iż oba elementy mogą kojarzyć się przeciętnemu odbiorcy z rośliną o nazwie "wanilia".

Zdaniem organu, występujący w spornym znaku, obok wyrazu VANILIA, pierwszoplanowy, element słowny FASHION ma bowiem w tym przypadku charakter jedynie opisowy, ogólnoinformacyjny wskazujący, iż wyrób jest modny, stylowy i w konsekwencji nie posiada dostatecznej zdolności odróżniającej aby wyłączyć podobieństwo oznaczeń, gdyż ma zdecydowanie słabszą moc oddziaływania na odbiorców niż słowo VANILIA, które nie kojarzy się nabywcom z odzieżą. Przeciwstawiane znaki towarowe są bowiem przeznaczone do oznaczania identycznych towarów w branży odzieżowej, która nierozerwalnie jest związana z modą, a zarazem człon ten jest używany w obrocie gospodarczym przez różnych przedsiębiorców działających w tej branży. Również umieszczone na drugim planie, [...] odwołujące się do nazwy przedsiębiorstwa uprawnionej ("Vanilia [...]") nie wyłączało w ocenie Urzędu możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd.

Oceniając warstwę fonetyczną porównywanych znaków Urząd Patentowy stwierdził, iż sposób wymawiania słowa "VANILIA", będącego jedynym elementem znaku sprzeciwiającego jest zrozumiały i prosty, a samo słowo jest słyszalne w sposób wyraźny i jednoznaczny. Porównywane elementy zawierają tą samą liczbę sylab, zbudowane są zasadniczo z tych samych liter zaś różnica między nimi sprowadza się do litery "i" występującej w spornym znaku, która może zostać niezauważona przez przeciętnego konsumenta.

Urząd Patentowy dokonując oceny podobieństwa przeciwstawianych oznaczeń na płaszczyźnie znaczeniowej uznał, iż zarówno fantazyjne słowo vanilia, będące jedynym elementem znaku sprzeciwiającego, jak również dominujący i pierwszoplanowy element spornego znaku tj. oryginalne i fantazyjne słowo "VANILA" nie mają w sobie żadnego nośnika informacyjnego, ponieważ są pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Podobnie, w ocenie Urzędu, zawarte w spornym znaku [...], stanowiące jednocześnie element nazwy firmy pod którą prowadzi on działalność gospodarczą pozbawione są szerszego znaczenia, w przeciwieństwie do elementu słownego FASHION pochodzącego z języka obcego, który należy do słów zrozumiałych i prawidłowo odczytywanych pod względem ich znaczenia przez przeciętnego odbiorcę.

Według Urzędu Patentowego należy rozstrzygać na korzyść uprawnionego do znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem, albowiem przedsiębiorca, który dla towarów tego samego rodzaju wybiera znak towarowy podobny do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem działa na własne ryzyko i wątpliwości powinny być rozstrzygane na jego niekorzyść.

Od niniejszej decyzji I. K., złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wnosząc o jej uchylenie oraz zasądzenie kosztów postępowania. Decyzji zarzuciła naruszenie prawa materialnego, a mianowicie, art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p., oraz naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 6, 7, 8, 77, 80 i 107 k.p.a., które miało istotny wpływ na wynik sprawy. W uzasadnieniu skargi podniosła, iż Urząd Patentowy unieważniając prawo ochronne na znak towarowy "VANILA FASHION [...]" R-164202, naruszył art. 132 ust. 2 pkt 2 p. w. p., poprzez błędne przyjęcie, iż między ww. znakiem a znakiem "vanilia" R-149905, istnieje kwalifikowane podobieństwo, którego konsekwencją było ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, poprzez skojarzenie znaku ze znakiem wcześniejszym. Według skarżącej Urząd Patentowy w sposób dowolny ograniczył się do porównania warstwy fonetycznej i znaczeniowej jednego z elementów słownych obu znaków i na podstawie tak dowolnie przeprowadzonej oceny podobieństwa znaków "VANILA FASHION [...]" oraz "vanilia" bezpodstawnie uznał te znaki za podobne. Urząd Patentowy bezpodstawnie zmarginalizował znaczenie pozostałych elementów słownych znaku towarowego R-164202 (wyrazów: "FASHION", "[...]" "[...]") oraz ich przedstawienia graficznego, całkowicie różnego od grafiki znaku R-149905, nieuzasadnione również było według skarżącej umniejszenie przez Urząd Patentowy wartości odróżniającej członu "[...[". Człon "[...]", będący istotnym elementem firmy skarżącej, pozwalał bowiem na łatwe odróżnienie przedmiotowego znaku od innych, obecnych na rynku znaków towarowych przeznaczonych do oznaczania dla podobnych towarów, wskazując na pochodzenie towarów nim oznaczonych z jednego, konkretnie i imiennie wskazanego źródła. Jako potwierdzenie swej argumentacji skarżąca przywołała inne rozpatrywane sprawy przez Urząd Patentowy, potwierdzające iż używanie elementów stanowiących lub nawiązujących do nazw przypraw w znakach towarowych przeznaczonych do oznaczania towarów w klasie 25 (odzież, obuwie, okrycie) nie jest, wbrew stanowiska Urzędu Patentowego, zjawiskiem wyjątkowym. Potwierdza to dobitnie praktyka OHIM, który zarejestrował w klasie 25 wiele znaków towarowych zawierających w warstwie słownej nazwy przypraw. Jako przykład może służyć wyraz "pepper" użyty w wielu słownych znakach towarowych zarejestrowanych przez OHIM w klasie 25 na rzecz różnych podmiotów. Z tego też względu, według skarżącej brak było podstaw do uznania, iż nazwy przypraw lub wyrazy do tych nazw nawiązujące, same z siebie, mają jakaś szczególną moc wyróżniającą dla oznaczania towarów w klasie 25, przewyższającą znacznie zdolność odróżniającą pozostałych elementów słownych i graficznych używanych w takich znakach, a w konsekwencji brak podstaw do ograniczenia, jak to uczynił Urząd Patentowy, analizy podobieństwa znaków do porównania jednego tylko z elementów spornych znaków, i to w jedynie w aspekcie warstwy fonetycznej i znaczeniowej. W obszernym uzasadnieniu skargi strona skarżąca poddała szczegółowej analizie warstwę słowną, fonetyczną, znaczeniową i graficzną znaku, co według niej stanowi dowód na brak podobieństwa spornych znaków w ich całokształcie, a w efekcie na brak ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców. Na potwierdzenie swej argumentacji skarżąca przywołała orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2006 r., w którym podzielił pogląd, jaki przedstawiła skarżąca, że dwa pozostałe słowa znaku, nadają spornemu znakowi jako całości wystarczające cechy odróżniające w stosunku do znaku wcześniej rejestrowanego (II GSK 105/2006). Według skarżącej, Urząd Patentowy dopuścił się naruszenia przepisów postępowania poprzez brak rzetelnej oceny stanu faktycznego i prawnego w niniejszej sprawie, gdyż w sposób powierzchowny i tendencyjny dokonał analizy materiałów zgromadzonych w sprawie.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko, zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, zaś odnosząc się do cytowanego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał, iż nie ma ono zastosowania w przedmiotowej sprawie, z uwagi na odrębny stan faktyczny i prawny sprawy. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę organ podkreślił, iż w jego ocenie podniesiony przez skarżącą zarzut, dowolności analizy podobieństwa spornych znaków był niezasadny, gdyż w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ przedstawił swoje stanowisko w zakresie stopnia podobieństwa towarów do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe i po przeprowadzeniu postulowanej przez skarżącego analizy podobieństwa przeciwstawianych oznaczeń w warstwie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej doszedł do wniosku, iż w rozpatrywanej sprawie zostały spełnione łącznie przesłanki o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej uzasadniające wydanie zaskarżonej decyzji. Zdaniem Urzędu dominującym i wyróżniającym się elementem czterowyrazowego spornego znaku towarowego, który najłatwiej zapada w pamięć przeciętnego odbiorcy było oryginalne, fantazyjne słowo "VANILA". Występujący w spornym znaku, obok wyrazu VANILIA, pierwszoplanowy, sporządzony przy użyciu stylizowanej, oryginalnej czcionki, element słowny FASHION, według organu miał bowiem w tym przypadku charakter opisowy, ogólnoinformacyjny wskazujący na wyrób modny i w konsekwencji nie posiada dostatecznej zdolności odróżniającej aby wyłączyć podobieństwo oznaczeń, gdyż miał zdecydowanie słabszą moc oddziaływania na odbiorców niż słowo VANILIA, które nie kojarzy się nabywcom z odzieżą. Również umieszczone na drugim planie, zapisane [...] odwołujące się do nazwy przedsiębiorstwa uprawnionego ("Vanilia [...]") nie wyłącza w ocenie Urzędu Patentowego możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd. Powyższy element spornego znaku został bowiem usytuowany pod zwracającymi na siebie uwagę, zapisanymi oryginalną czcionką i usytuowanymi na pierwszoplanowym - górnym miejscu w znaku, wyrazami VANILA FASHION. Urząd Patentowy RP odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisów postępowania, w szczególności art. 7, 8, 77 § 1, 80 i art. 107 § 1 i 3 k.p.a. wyjaśnił, iż w przedmiotowej sprawie została przeprowadzona szczegółowa analiza i ocena podobieństwa przeciwstawianych sobie znaków towarowych zarówno w warstwie wizualnej, fonetycznej jak i znaczeniowej, uwzględniająca elementy tej analizy, co znalazło odzwierciedlenie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Stanowisko w sprawie zajął również uczestnik postępowania – V., poprzez złożenie odpowiedzi na skargę, w której wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę, spółka podkreśliła, iż podtrzymuje stanowisko prezentowane w dotychczasowym postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Uważa, iż zaskarżona decyzja została wydana zgodnie z obowiązującym prawem oraz obecną linią orzeczniczą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarga zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania jest skarga I. K. na decyzję Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "VANILA FASHION [...]" nr R-164202.

Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy VANILA FASHION [...] o numerze R-164202 zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak towarowy za bezzasadny. Zgodnie z art. 246 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. W świetle wyżej cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania. Natomiast zgodnie z art. 246 ust. 2 powyższej ustawy podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa ochronnego.

Rozpatrując niniejszą sprawę, rozpoczętą sprzeciwem wniesionym przez V. siedzibą w N. N., który to sprzeciw został uznany za bezzasadny, Urząd Patentowy kierował się więc regułami zawartymi w art.132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który to artykuł stanowił podstawę rozstrzygnięcia. W myśl art. art.132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Tak więc, aby rejestracja znaku była niedopuszczalna muszą wystąpić następujące przesłanki:

rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju;

podobieństwo do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa;

podobieństwo znaków musi być kwalifikowane to znaczy takie, że może odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia między znakami.

Niedopuszczalna jest rejestracja znaków towarowych, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. Czy obydwa znaki towarowe są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

W doktrynie prawa definiuje się, że "niebezpieczeństwo, wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów polega na możliwości błędnego nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony nań znak, a ponadto iż niebezpieczeństwo to jest wynikiem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń." (R. Skubisz "Prawo Znaków Towarowych" komentarz Wydawnictwo prawnicze Spółka z o.o. str. 83 Warszawa 1997).

Innymi słowy niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń. W przedmiotowej sprawie podobieństwo towarów sklasyfikowanych w klasie 25 nie przesądza o podobieństwie samych oznaczeń, stanowiąc jedynie jeden z elementów analizy i oceny podobieństwa.

Dokonując zatem oceny oznaczeń znaku towarowego słowno-graficznego "VANILA FASHION [...]" nr R-164202 oraz znaku "VANILIA" nr R-149905 znaki te należy, w ocenie Sądu, porównać w warstwie fonetycznej, warstwie znaczeniowej oraz w warstwie wizualnej także porównać ich grafikę. Podkreślenia wymaga, w ocenie Sądu, w tym miejscu fakt, że zgodnie z ugruntowaną praktyką porównanie i ocena dotyczy całego znaku będącego przedmiotem ochrony. Oba znaki to znaki słowno- graficzne.

Znak "VANILA FASHION [...]" nr R-164202 jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 25, a mianowicie odzieży ,butów, nakryć głowy.

Znak "VANILIA" nr R-149905 jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 25 jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 25, a mianowicie odzieży, butów, nakryć głowy. Z powyższego wynika, iż towary te są identyczne.

Skoro powyżej ustalono identyczność towarów to należy przejść do oceny podobieństwa kwestionowanego znaku "VANILA FASHION [...]" oraz przeciwstawnego mu znaku "VANILIA".

W przypadku znaków słownych podobieństwo należy oceniać na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Dla oceny podobieństwa fonetycznego ma znaczenie liczba sylab, ich brzmienie oraz akcent. Podobieństwo wizualne ocenia się z punktu widzenia liczby słów bądź liter w ogóle, liczby słów bądź liter takich samych, ich kształtu, układu jak i koloru. Znaki graficzne oceniane są przede wszystkim na płaszczyźnie wizualnej. Znak taki wypełnia funkcję odróżniającą przez określony układ wiele elementów. Dlatego należy ustalić, który z elementów ma znaczenie istotnie odróżniające. W konsekwencji znak zawierający zmieniony element istotnie odróżniający, nawet przy podobieństwie innych szczegółów nie będzie znakiem podobnym. W przypadku, gdy żaden element nie może być uznany za charakterystyczny, należy brać pod uwagę formę prezentacji jako całość. Ewentualne podobieństwo dwóch porównywanych znaków będzie wówczas wynikiem przeważającej sumy elementów podobnych (Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Szymanka. Naruszenia praw na dobrach niematerialnych. Polska Izba Rzeczników Patentowych 2001, str. 96-97).

Szczególną formę wśród znaków towarowych posiada znak słowno-graficzny. Ocena podobieństwa takiego znaku jest trudna i tutaj musi być właśnie dokonany rzetelny bilans podobieństwa i różnic. Znak słowo-graficzny z reguły łączy w sobie poprzez szczególne powiązanie znak słowny z graficznym. Zatem takie oznaczenie, którym jest przedmiotowy znak VANILA FASHION [...] i znak "VANILIA" powinno być oceniane zarówno na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej jak i znaczeniowej. Należy podkreślić, iż wyżej przedstawione reguły dla znaków słownych i graficznych mają odpowiednie zastosowanie przy badaniu podobieństwa znaku słowno-graficznego (Patrz: Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Szymanka, Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, Polska Izba Rzeczników Patentowych 2001, str. 97).

Pełnomocnik uczestnika postępowania w piśmie z dnia [...] kwietnia 2008 r. (odpowiedź na skargę) wywodzi, iż z uwagi na stosunkowo ubogą szatę graficzną porównywanych znaków towarowych (brak jakichkolwiek dodatkowych elementów graficznych, czcionka niewiele odbiegająca od zwyczajnej) podstawowe znaczenie z punktu widzenia zdolności odróżniającej tych oznaczeń mają właśnie ich elementy słowne, a dystynktywnym - dominującym elementem w znaku skarżącej "VANILA FASHION [...]" jest słowo "VANILA" łudząco podobne do znaku towarowego uczestnika "VANILIA". Uczestnik podkreślił, że na ocenę podobieństwa oznaczeń rzutuje ogólne wrażenie jakie znaki wywierają na odbiorcy. Wskazał, że z reguły odbiorcy nie mają możliwości bezpośredniego zestawienia ze sobą porównywanych znaków, a więc odbiorca musi polegać jedynie na zachowanym w pamięci niedoskonałym wrażeniu. W takich przypadkach decydujące znaczenie ma zbieżny element oznaczenia, w więc słowo "VANILA" i "VANILIA".

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił tego poglądu ani poglądu wyrażonego w decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] listopada 2007 r., z którego wynika, że w spornym znaku R-164202 dominującym i wyróżniającym elementem było oryginalne słowo "VANILA", które może przeciętnemu odbiorcy kojarzyć się ze słowem "VANILIA" stanowiącym znak uczestnika postępowania.

W ocenie składu orzekającego, jak już wyżej podkreślono znak ocenia się jako całość a więc ocenie podlega cały znak "VANILA FASHION [...]".

Sporny znak składa się z 4 wyrazów co w sposób oczywisty odróżnia go od znaku uczestnika, który jest jedno wyrazowy "VANILIA".

W ocenie Sądu trzy pozostałe człony znaku "VANILA FASHION [...]" są wystarczająco znaczące, aby nadać przedmiotowemu znakowi jako całości cechy odróżniające w stosunku do przeciwstawnego znaku.

Można zgodzić się z Urzędem, że wyraz "FASHION" ma charakter ogólnoinformacyjny jednak w zestawieniu z pozostałymi wyrazami przedmiotowego znaku powoduje jego oryginalny charakter.

Porównując oba, omawiane powyżej znaki słowne w warstwie fonetycznej, Sąd doszedł do wniosku, że znaki te mają zupełnie inną fonetykę, chociażby przez fakt, że sporny znak VANILA FASHION [...] składa się jeszcze ze słów fashion i [...], powodujących że brzmienie tego znaku jest zdecydowanie odmienne od znaku "VANILIA".

Przechodząc do warstwy znaczeniowej znaku należy zauważyć, że oba znaki pochodzą z języka obcego, jednak słowa użyte w tych znakach należą do słów zrozumiałych prawidłowo odczytywanych pod względem ich znaczenia przez przeciętnego odbiorcę. Słowo "VANILA" jest słowem fantazyjnym, któremu nie można przypisać określonego znaczenia. Słowo "FASHION" pochodzi z języka angielskiego i oznacza modę, natomiast [...] (w ocenie skarżącego element dominujący i dystynktywny) wskazuje na producenta. Pełne zestawienie znaku "VANILA FASHION [...]" ma w ocenie Sądu odmienne znaczenie niż znak "VANILIA".

Jeżeli chodzi o warstwę wizualną znaku to należy zauważyć, że znak uczestnika jest znakiem jednoelementowym, natomiast znak sporny składa się z czterech słów VANILA FASHION [...], co powoduje wizualną różnicę w budowie, tych znaków. Również grafika obu znaków w ocenie Sądu jest odmienna. Znak sporny został sporządzony – dwa pierwsze wyrazy – stylizowaną oryginalną czcionką na czarnym tle pod spodem znajduje się napis [...], sporządzony zwykłą czarną czcionką. Znak przeciwstawny jest sporządzony zwykłą czarną czcionką pisaną małymi literami na czarnym tle.

Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że przy przyjętym obecnie przez orzecznictwo krajowe i europejskie (ETS) modelu przeciętnego odbiorcy – konsumenta określonego rodzaju dóbr należy go postrzegać jako osobę należycie – dobrze poinformowaną, rozważną i racjonalną, również wyrazy "VANILA" i "VANILIA" uznane przez Urząd i uczestnika nie są podobne, gdyż różnią się w płaszczyźnie fonetycznej i znaczeniowej.

Porównując oba wyraz jako znaki towarowe w płaszczyźnie wizualnej należy uznać je za podobne. Według utrwalonych poglądów doktryny "w znakach krótkich (do 5 liter włącznie) wystarczy różnica jednej litery by wyłączyć podobieństwo. W znakach słownych średniej długości (do 8 liter włącznie) różne powinny być co najmniej dwie litery (M. Kępiński, ZNUJ 28/1982 str. 17-18).

Wyrazy "VANILA" i "VANILIA" należą do znaków średniej długości i różnią się jedną literą a więc w płaszczyźnie wizualnej są podobne.

Podobieństwo to nie zachodzi jednak w płaszczyźnie fonetycznej i znaczeniowej. Znaki VANILA i VANILIA w/g tego należą do znaków średniej długości, gdyż zawierają 6 liter, z czego dwie litery są różne, co w zupełności wystarcza do uznania braku podobieństwa w płaszczyźnie wizualnej.

Znak towarowy VANILA różni się od przeciwstawionego znaku VANILIA w płaszczyźnie fonetycznej. Co prawda obydwa znaki mają taką samą liczbę sylab i takie same nagłosy - tj. rozpoczynają się od tych samych głosek, jednakże zasadniczo różnią się w wygłosie. W obydwu znakach w wygłosie występują różne samogłoski w spornym znaku "a", a w znaku przeciwstawionym "i" "ia". Różne też są spółgłoski "l" i brak spółgłoski w znaku VANILA. Spółgłoska "l" występująca w znaku VANILA to głoska zębowa ustna i zwarta. Ujmując rzecz prościej dźwięki powstające w czasie wymawiania tych głosek są istotnie różne, a różnica ta jest dostrzegalna "la" "ia" i oczywista dla każdego. Jeden wygłos jest dźwięczny "IA". Również w warstwie znaczeniowej występuje istotna różnica. Wyraz "VANILA" jest wyrazem fantazyjnym natomiast "VANILIA" kojarzy się jednoznacznie z przyprawą.

Elementy te, w ocenie Sądu, uznać należy za wyróżniające - nadają one zgłoszonemu znakowi odrębność fonetyczną, wizualną i znaczeniową.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że Urząd błędnie ocenił, że przedmiotowy znak jest podobny do znaku uczestnika dlatego też na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji, o wykonalności orzeczono zgodnie z art. 152 p.p.s.a. a o kosztach w oparciu o art. 200 p.p.s.a.

Uczestnik postępowania wraz ze sprzeciwem przedłożył wydruki komputerowe wskazujące na to, że skarżąca używa tylko części znaku a mianowicie "VANILA". Tego typu zarzuty nie mają w ocenie Sądu jednak wpływu na badanie podobieństwa znaku. Tego typu zarzuty, w ocenie Sądu, mogą stanowić podstawę dochodzenia roszczeń np. w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503).