Wyrok NSA, sygn. akt II SA 3390/01
NSA w Warszawie (przed reformą)
Data orzeczenia: 2002-01-10 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 645  Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Powołane przepisy: article: art. 8 pkt 2
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz. 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
article: art. 315 ust. 3
journal: Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
Teza: 1. Zgodnie z ogólnymi regułami oceny podobieństwa oznaczeń odróżniających należy brać pod uwagę ogólne wrażenie wywoływane przez oznaczenie z uwzględnieniem elementu w nim dominującego.

2. Art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./ zawiera pewien skrót myślowy i przepis ten należy interpretować jako wyłączający z rejestracji te znaki, których używanie stanowiłoby akt naruszenia prawa osobistego lub majątkowego osoby trzeciej. Znaki towarowe są bowiem zgłaszane i rejestrowane w celu zabezpieczenia wyłączności ich używania w obrocie.

TEZY

1. Zgodnie z ogólnymi regułami oceny podobieństwa oznaczeń odróżniających należy brać pod uwagę ogólne wrażenie wywoływane przez oznaczenie z uwzględnieniem elementu w nim dominującego.

2. Art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./ zawiera pewien skrót myślowy i przepis ten należy interpretować jako wyłączający z rejestracji te znaki, których używanie stanowiłoby akt naruszenia prawa osobistego lub majątkowego osoby trzeciej. Znaki towarowe są bowiem zgłaszane i rejestrowane w celu zabezpieczenia wyłączności ich używania w obrocie.


SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi P.B.E. i P. "P." SA z siedzibą w Ł. na decyzję Urzędu Patentowego z dnia 19 kwietnia 2001 r. (...) w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego słownego "Pebex" - oddala skargę.


UZASADNIENIE

Decyzją z 19 kwietnia 2001 r. (...), po rozpoznaniu na rozprawie 19 kwietnia 2001 r. wniosku P.B. "P." Spółka z o.o. z siedzibą w J.-G. /spółka wnioskująca/ o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego "Pebex." (...) udzielonego na rzecz P.B.E. i P. "P." SA z siedzibą w Ł. /spółka skarżąca/. Urząd Patentowy na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych unieważnił to prawo.

Z akt sprawy wynika, że P.B.E. i P. "P." SA z siedzibą w Ł. uzyskało 26 lipca 1999 r. rejestrację znaku towarowego słownego "Pebex" (...) przeznaczonego do oznaczania m.in. usług w zakresie budownictwa ogólnego, mieszkalnego, usług montażowych, wykończeniowych, usług instalacyjnych w zakresie budownictwa, wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą.

Pismem z 22 maja 2000 r. skarżąca spółka, uprawniona z rejestracji znaku "P.", zażądała od wnioskującej spółki "niezwłocznego zaniechania używania zastrzeżonej nazwy "Pebex".

Spółka wnioskująca wystąpiła 30 października 2000 r. z wnioskiem o ustalenie, że między nazwą "P." a znakiem towarowym "Pebex" (...) zarejestrowanym na rzecz spółki skarżącej nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z rejestracji tego znaku. Wnioskująca spółka podkreśliła, że istnieje od 1991 r. Powstała w wyniku likwidacji przedsiębiorstwa państwowego P.B.K. w J.-G. Jej udziałowcami są przede wszystkim byli pracownicy zlikwidowanego przedsiębiorstwa P.B.K.; spółka wzięła w dzierżawę majątek likwidowanego przedsiębiorstwa. Spółka w swej nazwie ma skrót "P.", którego używa od 10 lat. Spółka działa w zasadzie tylko na terenie powiatu jak i miasta J.-G., świadcząc usługi dla stałych odbiorców, którym od lat znana jest pod nazwą "P.". Dlatego też, jej zdaniem, nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia świadczonych przez nią usług. Skarżąca spółka jest spółką akcyjną, która prowadzi duże przedsiębiorstwo świadczące w centralnej części kraju usługi przy budowach elektrowni.

W odpowiedzi na wniosek skarżąca spółka /uprawniona z rejestracji/ w piśmie z 18 grudnia 2000 r. stwierdziła, że zarówno ona, jak i wnioskująca spółka, są spółkami prawa handlowego, prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług budowlanych. Skarżąca spółka, zajmując się budownictwem elektrowni, działa nie tylko w centralnej części kraju. Świadczy również usługi budowlane na rzecz innych podmiotów, takich jak spółdzielnie mieszkaniowe, organy administracji państwowej, banki. Zakres tych usług jest zróżnicowany, nie zawsze jest to udział w inwestycjach. Usługi wykonywane są także poza centralnymi regionami kraju, np. w Elektrowni T. Z załączonej umowy wnioskującej spółki nie wynika, aby jej działalność była ograniczona terytorialnie. Nie można wykluczyć możliwości, iż będzie ona wykonywała usługi również poza terenem miasta i powiatu j. Dlatego też nie można jednoznacznie stwierdzić, iż podobieństwo pomiędzy prawnie chronionym znakiem towarowym a firmą wnioskującej spółki nie wprowadzi w błąd odbiorców i nie grozi naruszeniem prawa z rejestracji.

W uzupełnieniu wniosku /pismo z 6 kwietnia 2001 r./ wnioskująca spółka rozszerzyła swój wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku "Pebex" na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy o znakach towarowych, podnosząc, że na rynku jej firma istniała przed rejestracją znaku "Pebex" i podkreślając jednocześnie, że "nastąpiło (...) naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 i art. 24 w związku z art. 43 kodeksu cywilnego". Wnioskująca spółka powołała się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1988 r. II CR 367/87 /OSP 1990 z. 9 poz. 328/, w którym podkreślono, że w sytuacji gdy występuje kolizja między prawem wynikającym z uzyskanej rejestracji znaku towarowego a prawem do ochrony nazwy przedsiębiorstwa, wpisanego do rejestru działalności gospodarczej i działającego na rynku przed uzyskaniem przez drugi podmiot rejestracji słownego znaku towarowego o identycznym brzmieniu z nazwą przedsiębiorstwa, priorytet należy przyznać ochronie prawa podmiotowego do nazwy przedsiębiorstwa istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego.

Urząd Patentowy uwzględnił ten wniosek i unieważnił prawo z rejestracji znaku "Pebex". W uzasadnieniu decyzji Urząd Patentowy podkreślił, że elementem firmy wnioskującej spółki jest słowo "P.". Spółka została wpisana do rejestru handlowego 10 maja 1991 r. Do zakresu działania spółki należy m.in. prowadzenie robót budowlano-montażowych, wykonywanie usług budowlanych, techniczno-organizacyjnych, transportowych, sprzętowych oraz remontowych. Z porównania wynika, że usługi świadczone przez skarżącą spółkę /uprawnioną z rejestracji/ i wnioskującą spółkę są prawie identyczne, a oznaczenie "Pebex" było używane przez wnioskującą spółkę już prawie cztery lata przed zgłoszeniem znaku towarowego "Pebex" do rejestracji w Urzędzie Patentowym.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżąca spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu podniosła, że Urząd Patentowy nie wyjaśnił, na czym miałoby polegać naruszenie praw wnioskującej spółki. Zdaniem skarżącej spółki stosownie do art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych podstawą unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego musi być ustalenie konkretnego faktu naruszenia dóbr osobistych, a nie jedynie potencjalna możliwość tego naruszenie. Tymczasem w tym przypadku nie wystąpiła żadna okoliczność wskazująca na fakt konkretnego naruszenia praw osobistych lub majątkowych w rezultacie rejestracji znaku towarowego "Pebex". Znak ten nie jest identyczny z firmą spółki; spółki handlowe obowiązane są do używania w firmie określeń: spółka z o.o. i spółka akcyjna.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie, podnosząc przede wszystkim, że firma wnioskującej spółki /P.B. "P." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ została wpisana do rejestru handlowego 10 maja 1991 r., natomiast firma spółki skarżącej /P.B.E. i P. "P." Spółka Akcyjna/ została wpisana do rejestru handlowego 20 stycznia 1995 r. w wyniku przekształcenia sp. z o.o. w spółkę akcyjną, przy czym z akt nie wynika kiedy poprzedniczka spółki akcyjnej została wpisana do rejestru handlowego. Między spółkami nie toczy się spór przed sądem o ustalenie prawa do używania odróżniającego słowo "Pebex" stosowanego w firmach powódki i pozwanej. W przypadku kolizji typu firma - firma sądy przyznają ochronę temu podmiotowi, którego firma wcześniej zaistniała na rynku. Urząd powołał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1998 r. II CKN 25/98 /OSNCP 1999 z. 4 poz. 80/, w którym podkreślono, że "naruszenie nazwy osoby prawnej jako dobra osobistego może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli część ta spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie od innych podmiotów, dlatego, że tworzące część nazwy oznaczenie ma samo w sobie dostateczną moc dystynktywną".

Urząd Patentowy podniósł dalej, że ze względu na częściową zbieżność funkcji nazwy przedsiębiorstwa /firmy/ i znaku towarowego może dojść do kolizji między firmą i znakiem. Można wyróżnić - na podstawie kryterium pierwszeństwa - dwie grupy przypadków takiej kolizji:

a/ firma z wcześniejszym pierwszeństwem i znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem,

b/ znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem i firma z późniejszym pierwszeństwem.

Pierwszy przypadek /występujący w rozpatrywanej sprawie/ jest uregulowany w art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Z tego przepisu wynika, że prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, w tym niewątpliwie prawa do oznaczeń wyróżniających przedsiębiorstwo z wcześniejszym pierwszeństwem, wyłączają z rejestracji zgłoszony znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem. Wyłączenie następuje w zakresie, w jakim rejestracja i używanie kolizyjnego znaku towarowego naruszyłoby prawa do firmy. Urząd powołał przy tym decyzję Komisji Odwoławczej z 24 kwietnia 1996 r. (...), w której podkreślono, że "jeżeli u podstaw żądania unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 8 pkt 2 ustawa o znakach towarowych nie leży spór co do kwestii, której ze stron przysługuje prawo do określonego oznaczenia jako przedmiotu nazwy/firmy i/lub znaku towarowego /należący do rozstrzygnięcia w trybie postępowania sądowego/, to do rozstrzygnięcia słuszności tego żądania w myśl art. 26 ustawa o znakach towarowych organem właściwym jest Urząd Patentowy działający w trybie spornym". Wobec tego, że między spółkami nie toczy się spór sądowy o prawo używania słowa "Pebex" Urząd Patentowy jest właściwy do rozstrzygnięcia kolizji znak towarowy - firma.

Urząd Patentowy wyjaśnił ponadto, że pierwszy wniosek dotyczył ustalenia przez Urząd, że używana przez wnioskującą spółkę firma z wcześniejszym pierwszeństwem nie narusza prawa z rejestracji znaku towarowego "Pebex" z późniejszym pierwszeństwem, natomiast drugi wniosek dotyczył unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego "Pebex". "Oba wnioski są wzajemnie sprzeczne, ponieważ jeśli zdaniem wnioskującej spółki używana przez nią firma nie narusza prawa z rejestracji znaku towarowego "Pebex", to żądanie unieważnienia znaku stoi z tą tezą w sprzeczności. Urząd rozpatrzył wniosek dalej idący, tj. o unieważnienie prawa z rejestracji znaku "Pebex".

Skarżąca spółka w rezultacie rejestracji znaku "Pebex" przeznaczonego do oznaczania usług budowlanych, uzyskała wyłączność do używania słowa "Pebex" na terytorium Polski. Jeśli prawo z rejestracji tego znaku zostałoby utrzymane, skarżąca spółka, uprawniona z rejestracji, mogłaby skutecznie domagać się zaprzestania przez spółkę wnioskującą używania jej firmy ze słowem "Pebex"; obie strony sporu zajmują się usługami budowlanymi. Jednak firma wnioskującej spółki zaistniała przed /1991 r./ zgłoszeniem do rejestracji znaku towarowego /1994 r./. Tak więc między znakiem i firmą istnieje kolizja stanowiąca przyczynę sporu, o czym świadczy wezwanie wnioskującej spółki przez spółkę skarżącą do zmiany firmy przez usunięcie słowa "Pebex".

Twierdzenie skarżącej spółki /uprawnionej z rejestracji znaku "Pebex"/, że między jej znakiem a firmą spółki wnioskującej nie ma kolizji nie zasługuje na uwzględnienie także w świetle wcześniejszej korespondencji między spółkami, która poprzedziła wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ Sąd ten jest powołany do badania legalności zaskarżonych decyzji, to jest ich zgodności z przepisami postępowania administracyjnego oraz przepisami prawa materialnego. Badając zaskarżoną decyzję Sąd nie stwierdził naruszenia prawa.

Przedmiotem rozpoznania jest odwołanie od decyzji Urzędu Patentowego w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego wniesione 25 października 2001 r. bezpośrednio do NSA. Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej /Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508/ odwołania w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji znaków towarowych rozpatrywane były w Komisji Odwoławczej /art. 50 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych - Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./.

Zgodnie z art. 318 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie 22 sierpnia 2001 r., sprawy rozpatrywane według dotychczasowych przepisów w Komisji Odwoławczej przekazuje się do NSA. Z przepisu tego wynika, że odwołania od decyzji Urzędu podjętych w trybie spornym przed wejściem w życie Prawa własności przemysłowej wniesione do Komisji Odwoławczej w terminie przewidzianym w przepisach obowiązujących w dacie wydania decyzji dla wniesienia odwołania, tj. w terminie dwóch miesięcy, podlegają przekazaniu do rozpatrzenia przez NSA. Przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez NSA ma m.in. ten skutek, że zgodnie z przepisami określającymi właściwość NSA oraz stosownie do art. 317 ustawy Prawo własności przemysłowej odwołanie traktowane jest jako skarga. W tej sytuacji, zdaniem Sądu, wniesienie - z zachowaniem terminu dwóch miesięcy - skargi bezpośrednio do Sądu zamiast odwołania do Komisji Odwoławczej nie może powodować niedopuszczalności skargi i prowadzić do jej odrzucenia. W rozpatrywanej sprawie termin ten został zachowany.

Ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej znaku towarowego "Pebex", zarejestrowanego 26 lipca 1999 r., są zatem przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./.

Zaskarżoną decyzją Urząd Patentowy unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego "Pebex" na podstawie art. 8 pkt 2 ustawa o znakach towarowych. Przepis ten za niedopuszczalną uznaje rejestrację takiego znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

W ocenie Sądu decyzja Urzędu jest prawidłowa.

Przede wszystkim trafnie i zgodnie z wnioskiem strony Urząd Patentowy za podstawę unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego przyjął art. 8 pkt 2 ustawa o znakach towarowych. Wnioskująca spółka, żądając unieważnienia prawa z rejestracji znaku "Pebex" ze względu na jej wcześniejsze prawo do firmy, a więc na podstawie tego właśnie przepisu, błędnie wskazała na art. 8 pkt 3 ustawa o znakach towarowych.

Trafnie też Urząd uznał, że między firmą i znakiem może dojść do kolizji. Wymaga podkreślenia, że ze względu na trudności w rozgraniczeniu używania oznaczenia jako znaku od używania go jako oznaczenia przedsiębiorstwa /za używanie znaku art. 13 ustawa o znakach towarowych uznaje także umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, a więc posługiwanie się nim w listach handlowych, fakturach, cennikach, katalogach itp./, umieszczenie cudzego znaku w oznaczeniu przedsiębiorstwa z reguły stanowi naruszenie prawa z rejestracji znaku. Szczególnie trudno wykluczyć kolizję, gdy w grę wchodzi - jak w tej sprawie - znak usługowy, który z natury rzeczy używany jest najczęściej w sposób właściwy do używania oznaczenia przedsiębiorstwa.

Rację ma także Urząd, twierdząc, że zgodnie z ogólnymi regułami w przypadku kolizji między firmą /nazwą/ przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z "gorszym pierwszeństwem" znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej. W rozpatrywanej sprawie poza sporem jest to, że służące wnioskującej spółce prawo do firmy, w której element wyróżniający stanowi wyraz "Pebex", istniało już w 1991 r., podczas gdy znak "Pebex" został zgłoszony do rejestracji przez spółkę skarżącą w 1994 r.

W ocenie Sądu nieuzasadniony jest zarzut skarżącej, że między firmą skarżącej spółki i znakiem "Pebex" nie ma kolizji, ponieważ "znak ten nie jest identyczny z firmą spółki; spółki handlowe obowiązane są do używania w firmie określeń: spółka z o.o. i spółka akcyjna". Zgodnie z ogólnymi regułami oceny podobieństwa oznaczeń odróżniających należy przecież brać pod uwagę ogólne wrażenie wywoływane przez oznaczenie z uwzględnieniem elementu w nim dominującego. Niewątpliwie w firmie skarżącej spółki takim dominującym elementem jest wyraz "Pebex". To on przyciąga uwagę i on też ma moc dystynktywną. W odpowiedzi na skargę niewątpliwie trafnie przy tym przytoczony został wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1998 r. II CKN 25/98 /OSNCP 1999 nr 4 poz. 80/, w którym podkreślono, że "naruszenie nazwy osoby prawnej jako dobra osobistego może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli część ta spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie od innych podmiotów, dlatego, że tworzące część nazwy oznaczenie ma samo w sobie dostateczną moc dystynktywną". Wymaga też podkreślenia, iż na kolizję między znakiem "Pebex" a firmą wnioskującej spółki zwróciła uwagę zresztą sama skarżąca spółka w piśmie z 18 grudnia 2000 r.

Sąd nie podziela stanowiska skarżącej spółki, że w rozpatrywanej sprawie nie ma zastosowania art. 8 pkt 2 ustawa o znakach towarowych, ponieważ nie został ustalony "konkretny fakt naruszenia dóbr osobistych". Nie może przecież ulegać wątpliwości, że rejestracja znaku towarowego "Pebex", zapewniająca skarżącej spółce wyłączność używania zarejestrowanego znaku, uniemożliwia lub utrudnia wnioskującej spółce korzystanie z firmy, której elementem wyróżniającym jest ten znak, a zatem narusza uzasadniony interes wnioskującej spółki. Wymaga też zwrócenia uwagi, że w piśmiennictwie słusznie podkreśla się, iż art. 8 pkt 2 ustawa o znakach towarowych, zawierający skrót myślowy, należy interpretować jako wyłączający z rejestracji te znaki, "których używanie stanowiłoby akt naruszenia prawa osobistego lub majątkowego osoby trzeciej. Znaki towarowe bowiem są zgłaszane i rejestrowane w celu zabezpieczenia wyłączności ich używania w obrocie" /zob. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz., Warszawa 1997 r., str. 75-76/. Należy wreszcie podkreślić, że w tej sprawie skarżąca spółka podjęła już wobec wnioskującej spółki próbę wyegzekwowania wyłączności wynikającej z prawa z rejestracji znaku "Pebex", żądając zaprzestania używania tego znaku w firmie wnioskującej spółki.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 27 ust. 1 powołanej ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, orzekł jak w sentencji.