Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2263/17
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2018-03-28 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 255-8 ust. 1 pkt 8, art. 256
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art. 7,art. 8, art. 77 par. 1, art. 107 par. 1 i par. 3
journal: Dz.U. 2017 poz 1257
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: art. 151
journal: Dz.U. 2017 poz 1369
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aneta Lemiesz Sędziowie Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2018 r. sprawy ze skargi S. AD z siedzibą w S., Bułgaria na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2017 r. nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia uznania ochrony międzynarodowego znaku towarowego oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2017 r. Urząd Patentowy oddalił wniosek "S." z siedzibą w [...], Bułgaria (dalej skarżący, "S.", wnioskodawca) o unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego "TAMMEX" o numerze [...], udzielonego na rzecz W., a.s. z siedzibą w [...], Czechy, na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 15213 i art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Jak wynika z akt sprawy. wnioskodawca podnosił podobieństwo spornego znaku z należącymi do niego słowo-graficznymi międzynarodowymi znakami:

- Tabex o nr [...], chronionym na terytorium RP z pierwszeństwem od 5 grudnia 2001 r., przeznaczonym do oznaczania produktów farmaceutycznych ujętych w klasie 5

- Tabex o nr [...], chronionym na terytorium RP z pierwszeństwem od 1 maja 2001 r., przeznaczonym do oznaczania preparatów farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów medycznych, ujętych w klasie 5.

Zdaniem wnioskodawcy, porównywane oznaczenia są przeznaczone do oznaczenia towarów identycznych oraz podobnych w klasie 5. Mają one bowiem, w jego ocenie, to samo źródło komercyjnego pochodzenia, te same kanały dystrybucji, są skierowane do tych samych odbiorców są względem siebie komplementarne, mają także to samo przeznaczenie.

Przechodząc do oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń wnioskodawca podniósł, że są one podobne pod względami wizualnym, fonetycznym oraz znaczeniowym. Jego zdaniem, podobieństwo pomiędzy porównywanymi oznaczeniami wynika z tych samych elementów słownych "TA" (TABEX/TAMMEX) oraz "EX" (TABEX/TAMEX), przy czym element "TA" jest elementem początkowym zaś element "EX" końcowym obu znaków. Wskazał on, iż różnice zachodzące pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi, wynikające z odmiennych środkowych liter "B" i "M" analizowanych oznaczeń oraz elementów graficznych obecnych we wcześniejszych znakach towarowych są niewystarczające do ich swobodnego odróżnienia przez odbiorców w zwykłych warunkach obrotu ww. towarów. Zdaniem wnioskodawcy, sporny znak towarowy będzie w sposób oczywisty budził bezpośrednie skojarzenia z wcześniejszymi znakami towarowymi należącymi do wnioskodawcy i przez to będzie wskazywał na komercyjne pochodzenie towarów nim oznaczanych. Powyższe okoliczności w jego ocenie sprawiają, że przeciętny odbiorca towarów oferowanych pod porównywanymi znakami towarowymi, nawet uważny i należycie poinformowany, może mieć poważne problemy z właściwym rozpoznaniem oznaczeń, a także z identyfikacją rzeczywistego komercyjnego pochodzenia towarów nimi oznaczonych.

W odpowiedzi złożonej w dniu 1 lutego 2017 r. uprawniony wniósł o oddalenie wniosku w całości oraz zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uprawnionego zwrotu kosztów postępowania, w tym zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uprawniony podniósł, iż nie podziela stanowiska zaprezentowanego przez wnioskodawcę i, w jego ocenie, sporny znak towarowy posiada zdolność odróżniającą dla wszystkich towarów z klasy 5. Zdaniem uprawnionego, towary dla których oznaczenia przeznaczone są wcześniejsze znaki oraz sporny znak towarowy mogą być uznane za podobne do siebie, niemniej w stosunku do niektórych z nich podobieństwo to jest dosyć odległe. Wynika to z faktu, iż mają one odmienne kanały dystrybucji i inny charakter, co ma miejsce w przypadku wyciągów lub syropów ziołowych, czy samych ziół leczniczych. Odnosząc się zaś do podobieństwa samych przeciwstawionych znaków uprawniony stwierdził, że porównywane jako całość wywierają na odbiorcach odmienne wrażenie i nie wykazują podobieństwa. Uprawniony wskazał również, iż nie występuje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców towarów oznaczanych tymi znakami ze względu na wysoki poziom uwagi jaki zachowują odbiorcy tych towarów oraz ww. brak podobieństwa oznaczeń.

Na rozprawie przed U.P. przeprowadzonej w dniu [...] maja 2017 r. strony podtrzymały swoje stanowiska. Uprawniony dodał, iż języku polskim istnieje zasada, że dwie spółgłoski obok siebie są zawsze wyraźnie odczytywane.

Organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazał, iż postępowanie w rozpoznawanej sprawie zostało wszczęte w dniu 23 sierpnia 2016 r., a więc po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p.), co nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2016 r.

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 164 p.w.p., w sprawie wniosków o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, który stosujemy zgodnie z dyspozycją art. 15213 p.w.p w niniejszej sprawie, wnioskodawca nie musi legitymować się istnieniem interesu prawnego.

Organ przypomniał, iż wnioskodawca podniósł zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. zgodnie, z którym to przepisem nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielone zostało prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Organ wskazał, że dla wypełnienia dyspozycji ww. przepisu konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek: a) identyczności lub podobieństwa towarów do oznaczania, których znaki te są przeznaczone i b) identyczności lub podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych. Podobieństwo towarów i znaków może prowadzić do ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług oznaczonych tymi znakami. A zatem z powyższego przepisu wynika, że nie każde podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, lecz tylko podobieństwo w takim stopniu, które mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd.

Dokonując oceny podobieństwa na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p. w pierwszej kolejności poddawane jest ocenie podobieństwo samych towarów (m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 października 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 533/06). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieństwa towarów i usług należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów i usług. Czynniki te obejmują między innymi charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób użytkowania, jak również to czy konkurują ze sobą, czy też wzajemnie się uzupełniają (m.in. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut fur Lernsysteme v. OHIM, Ree. Str. 114301, pkt 51).

Przeciwstawiona międzynarodowa rejestracja słowno-graficznego znaku towarowego Tabex o numerze [...] została przeznaczona do oznaczania produktów farmaceutycznych ujętych w klasie 5. Druga z przeciwstawionych rejestracji tj.: słowno-graficzny znak towarowy Tabex o numerze [...] została przeznaczona do oznaczania towarów w klasie 5 tj. produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych do celów medycznych oraz substancji dietetycznych do celów leczniczych.

Sporna międzynarodowa rejestracja znaku towarowego TAMMEX o numerze [...] została przeznaczona do oznaczania następujących towarów w klasie 5: produkty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy i minerały oraz pierwiastki śladowe, odżywcze i dietetyczne preparaty i lekarstwa, syropy lecznicze, ekstrakt ziół leczniczych i łączone preparaty witamin, minerałów, pierwiastków śladowych i wyciągów ziołowych, suplementy żywnościowe z dodatkiem witamin lub minerałów lub pierwiastków śladowych, preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, lecznicze herbaty ziołowe, zioła lecznicze, słodycze lub pastylki lub tabletki lub żelatynowe kapsułki lub kapsułki lub gumy do żucia zawierające składniki lecznicze, produkty dietetyczne dostosowane do użytku leczniczego, dietetyczne wody mineralne i napoje dostosowane do celów medycznych, dietetyczne artykuły żywnościowe dostosowane do użytku leczniczego, dodatki odżywcze do użytku leczniczego, białkowe preparaty lub artykuły żywnościowe do użytku leczniczego, balsamy i kremy i maści do użytku leczniczego, produkty chemiczne do użytku leczniczego, oleje lecznicze, oleje do użytku leczniczego, smarowidła do celów leczniczych, sole lecznicze, nalewki do celów medycznych, wyciągi lub syropy ziołowe, lecznicze suplementy żywnościowe, suplementy żywnościowe do użytku niemedycznego, zawierające substancje zwierzęce, suplementy żywnościowe do użytku niemedycznego, zawierające substancje roślinne.

Organ podzielił stanowisko wnioskodawcy w zakresie porównania towarów, uznając, że sporny znak towarowy oraz przeciwstawione mu znaki towarowe zostały przeznaczone do oznaczania identycznych oraz podobnych towarów w klasie 5. Produkty farmaceutyczne, do oznaczania, których przeznaczone jest sporne oznaczenie, są identyczne z produktami farmaceutycznymi do oznaczania, których przeznaczone są oba wcześniejsze znaki. Syropy lecznicze, balsamy i kremy oraz maści do użytku leczniczego, produkty chemiczne do użytku leczniczego, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak, są identyczne z produktami farmaceutycznymi do oznaczania których przeznaczone są obie wcześniejsze rejestracje. Identyczność ta wynika z faktu, że ww. towary spornego znaku zawierają się w całości w kategorii produktów farmaceutycznych do których oznaczania przeznaczone są wcześniejsze prawa. W tym aspekcie Kolegium podziela wspólnotowe stanowisko orzecznicze, iż "jeżeli wykaz towarów lub usług dla wcześniejszego prawa zawiera określenia ogólne lub szeroką kategorię, które w całości obejmuje towary lub usługi zakwestionowanego znaku, towary i usługi uznaje się za identyczne" (wyrok Sądu (Druga Izba) z 17 stycznia 2012 r. w sprawie T-522/10 "Hell", pkt 36). Pozostałe towary, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak, są podobne do produktów farmaceutycznych do oznaczania których przeznaczone są wcześniejsze znaki. Nie ulega bowiem wątpliwości, że produkty parafarmaceutyczne, witaminy i minerały oraz pierwiastki śladowe, odżywcze i dietetyczne preparaty i lekarstwa, ekstrakt ziół leczniczych i łączone preparaty witamin, minerałów, pierwiastków śladowych i wyciągów ziołowych, suplementy żywnościowe z dodatkiem witamin lub minerałów lub pierwiastków śladowych, preparaty wzbogacana witaminami, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, lecznicze herbaty ziołowe, zioła lecznicze, słodycze lub pastylki lub tabletki lub żelatynowe kapsułki lub kapsułki lub gumy do żucia zawierające składniki lecznicze, produkty dietetyczne dostosowane do użytku leczniczego, dietetyczne wody mineralne i napoje dostosowane do celów medycznych, dietetyczne artykuły żywnościowe dostosowane do użytku leczniczego, dodatki odżywcze do użytku leczniczego, białkowe preparaty lub artykuły żywnościowe do użytku leczniczego, oleje lecznicze, oleje do użytku leczniczego, smarowidła do celów leczniczych, sole lecznicze, nalewki do celów medycznych, wyciągi lub syropy ziołowe, lecznicze suplementy żywnościowe, suplementy żywnościowe do użytku niemedycznego, zawierające substancje zwierzęce, suplementy żywnościowe do użytku niemedycznego, zawierające substancje roślinne do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak mają ten sam cel i przeznaczenie co produkty farmaceutyczne do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawione znaki. Cel ten to poprawa zdrowia i utrzymanie dobrego stanu organizmu ludzkiego. Ponadto są one rozprowadzane tymi samymi kanałami dystrybucji i przeznaczone dla tego samego kręgu odbiorców.

Organ przywołał doktrynę prawa oraz orzecznictwo, zgodnie z którymi oznaczenia powinny być oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd (np. wyrok SN z 11.03.1999 r. III RN 136/98, wyrok NSA z 12.05.2003 r. sygn. akt. II SA 1486/02). Dlatego też, mając na uwadze, całościową ocenę znaku towarowego należy zwrócić uwagę na proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów, a także ich oryginalność i sposób postrzegania, miejsce w znaku i kontekst w jakim poszczególne elementy zostały użyte. Dokonanie oceny porównawczej powinno się odbywać na różnych płaszczyznach postrzegania, biorąc pod uwagę jednocześnie ogólne wrażenie jakie znaki wywierają na odbiorcy. Należy podkreślić, że ocena podobieństwa oznaczeń dokonywana jest w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, pomijając drobne lub nieistotne różnice między nimi (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2008 r" sygn. akt VI SA/Wa 1791/07). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 października 2008 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1313/08) wskazał, iż "w toku takiej oceny oznaczeń bierze się pod uwagę m. in. liczbę sylab i liter oraz ich rozłożenie w sylabach, a także następstwo samogłosek". Według doktryny "pominięcie kompleksowego badania podobieństwa znaków choćby na jednej z płaszczyzn, prowadzi do niepełnej oceny podobieństwa znaków. Jest to istotna kwestia, gdyż takie znaki towarowe należy porównywać na trzech ww. płaszczyznach, a ponadto należy wskazać, iż nie ma tutaj żadnego wyłączenia się tych sfer oddziaływania, przeciwnie każda z nich łączy się z drugą. Do przyjęcia podobieństwa dwóch oznaczeń wystarcza w zasadzie ich zbieżność na jednej z powyższych płaszczyzn. Jednakże zbieżność taka może być na innych płaszczyznach utwierdzona albo przeciwnie neutralizowana" (zob. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, str. 91).

Organ podkreślił, że sporna rejestracja międzynarodowa znaku towarowego TAMMEX o numerze [...] jest znakiem słownym składającym z jednego elementu słownego "Tammex", natomiast przeciwstawiona rejestracja międzynarodowa znaku towarowego TABEX o numerze [...] chroniona jest w postaci, znaku słowno-graficznego, którego dominujący element stanowi słowo "Tabex" zapisane z dużej litery, pogrubioną czcionką w kolorze czarnym, zaś przeciwstawiona rejestracja międzynarodowa TABEX o numerze [...] chroniona jest jako znak słowno-graficzny, którego dominującym elementem jest słowo "Tabex" zapisane przy pomocy cyrylicy oraz alfabetu łacińskiego, pogrubioną, czarną czcionką w kolorze czarnym.

Organ przywołał poglądy judykatury na potwierdzenie prezentowanej tezy o zasadniczym dla oceny podobieństwa znaków oznaczenia elementów słownych. Wskazał, iż np. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 lutego 2001 r., sygn. akt I CKN 1128/98). Także w wyroku z dnia 14 października 2003r., w sprawie o sygn. T-292/01 Philips- Van Heuzen Corp. vs OHIM (BASS), Sąd stwierdził, że w przypadku kombinowanych znaków towarowych (znaków słowno-graficznych) ich odróżniającymi, dominującymi elementami są zazwyczaj elementy słowne. Tym samym przy ocenie kolizji pomiędzy takimi znakami towarowymi decydujące znaczenie odgrywa podobieństwo elementów słownych (jak w ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2009r., sygn. akt VI SA/Wa 334/09).

Organ stwierdził, że szata graficzna wcześniejszych znaków towarowych jest uboga – ogranicza się jedynie do zapisu elementu słownego za pomocą pogrubionej czcionki w kolorze czarnym. W związku z powyższym przyjął, że dominującymi elementami przeciwstawionych znaków są pojedyncze słowa – "Tammex" oraz "Tabex". Oba porównywane elementy słowne mają wspólne dwie pierwsze litery "TA" oraz ostatnie litery litery "EX". Konstatacja ta nie jest jednak wystarczająca, aby uznać podobieństwo przeciwstawionych oznaczeń w warstwie wizualnej. Jak bowiem wskazuje się w orzecznictwie oznaczenia powinny być oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd (wyrok SN z dnia 11 marca 1999 r. III RN 136/98, wyrok NSA z 12 maja 2003 r. sygn. akt. II SA 1486/02). Oba znaki towarowe są oznaczeniami krótkimi. W przypadku takich znaków nawet różnice w zakresie jednej czy dwóch liter mogą być wystarczające do ich rozróżnienia. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie, bowiem różnice w zakresie liter odpowiednio "MM" w znaku spornym oraz "B" w znakach wcześniejszych wpływają na odbiór znaków i powodują, że oznaczenia te porównywane jako całość wywołują odmienne ogólne wrażenie. W warstwie fonetycznej porównywane znaki towarowe składają się z pojedynczych, krótkich słów, które odczytywane są odpowiednio: tammex – w znaku spornym oraz tabex – we wcześniejszym znaku. Oceniając warstwę fonetyczną w znakach TAMMEX oraz TABEX, należy stwierdzić, że użyte w nich słowa są dobrze słyszalne. Znak sporny składa się z sześciu liter, w tym z trzech samogłosek i trzech spółgłosek – T-A-M-M-E-X, natomiast przeciwstawione oznaczenie składa się z pięciu liter, w tym z dwóch samogłosek i trzech spółgłosek – T-A-B-E-X. Bezsporny w niniejszej sprawie jest fakt, że porównywane oznaczenia mają identyczne pierwsze dwie głoski oraz dwie ostatnie głoski odpowiednio: "TA" oraz "EX". Jednakże to całkowicie różne środkowe dwie głoski "MM" w znaku spornym oraz głoska "B" w znaku wcześniejszym powodują, że porównywane znaki nie są podobne w warstwie fonetycznej. Tożsamy sposób analizy podobieństwa został zaprezentowany w wyroku z dnia 22 października 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1313/08, w którym WSA w Warszawie zauważył, że ewentualne zbieżne elementy znaków, np. fonetyczny dotyczący trzech początkowych liter jest zneutralizowany i zdominowany przez całościowe wrażenie jakie wywierają porównywane oznaczenia. Innymi słowy występowanie w obu oznaczeniach zbieżnych liter nie może przesądzać o ich podobieństwie, a oba znaki należy oceniać całościowo. Ewentualne zbieżności pomiędzy znakami w ich poszczególnych elementach (płaszczyznach) są zneutralizowane i zatarte przez dominujące ogólne całościowe wrażenie obu znaków towarowych.

Analizując warstwę znaczeniową ocenianych znaków organ uznał, że użyte słowa w znakach TAMMEX i TABEX nie posiadają w języku znaczenia wobec towarów do których oznaczania służą. W związku z powyższym przyjął, że płaszczyzna znaczeniowa nie ma istotnego znaczenia przy ocenie porównawczej. W wyroku z dnia 20 marca 2014 r. (sygn. akt II GSK 2005/12) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że "trafnie, jako nieistotna została wyłączona z rozważań płaszczyzna znaczeniowa, gdyż oba znaki są wyłącznie fantazyjne i nie mają określonego znaczenia". W świetle powyższego uznać należy, że analiza w warstwie znaczeniowej nie ma wpływu na końcową ocenę porównywanych znaków wobec braku podobieństwa stwierdzonego w warstwie wizualnej oraz fonetycznej.

W związku z tym, że porównywane znaki towarowe nie są do siebie podobne, organ stwierdził, że nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje ryzyko skojarzenia spornego znaku towarowego ze znakiem przeciwstawionym, tym bardziej, że w rozpatrywanej sprawie występują dobrze poinformowanymi i uważni odbiorcy. Co prawda towary oznaczone porównywanymi znakami można nabyć w tych samych punktach sprzedaży, tj. w aptekach, sklepach, gdzie sprzedawane są leki oraz wszelkiego rodzaju suplementy diety lub mogą być podawane pacjentom w szpitalach, lecz, w ocenie organu, okoliczność ta nie wpływa na istnienie ryzyka wprowadzenia potencjalnego odbiorcy w błąd co do pochodzenia tych towarów. Urząd Patentowy zauważył, że model przeciętnego odbiorcy ukształtowany w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dla celów całościowej oceny niebezpieczeństwa konfuzji, stanowi osoba należycie dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna (zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. o sygn. akt C-342/97, wyrok ETS z dnia 16 lipca 1998 r. o sygn. akt C-210/96 oraz wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r. o sygn. akt C-218/01). Równocześnie ETS podkreślił, iż poziom spostrzegawczości przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów lub usług. Zasadne jest stanowisko, że konsument nabywający farmaceutyki oraz suplementy diety, wiedząc o ich wpływie na zdrowie i o niebezpieczeństwach płynących z ewentualnej pomyłki, będzie szczególnie uważny i ostrożny. Takimi cechami legitymują się odbiorcy towarów do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki. Są to bowiem lekarze, farmaceuci, pielęgniarki oraz pacjenci a także przeciętni konsumenci. Urząd Patentowy RP, zgodnie ze stanowiskiem doktryny, miał na uwadze, że nawet zwykły ostateczny odbiorca, a więc nie tylko profesjonalista, podczas zakupu produktów farmaceutycznych oraz suplementów diety jest wyjątkowo uważny w wyborze właściwego produktu, ponieważ kupowany produkt nie jest towarem zwykłym lecz takim, który będzie miał wpływ na życie lub zdrowie. Nabywca taki będzie także skłonny do szukania i wzięcia pod uwagę porady specjalisty. Rozsądny konsument farmaceutyków, przy ich zakupie, zwróci więc szczególną uwagę na nazwę, a także na znak towarowy (zob. B. Depo, Praktyka Urzędu..., s. 33-34). Analogiczne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie VI SA/Wa 1524/08. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 czerwca 2014 r. (sygn akt. II GSK 604/13) stwierdził, że odbiorców towarów wpływających na zdrowie człowieka takich jak farmaceutyki należy postrzegać jako rozsądnych, należycie poinformowanych, zaś wyroku z dnia 31 marca 2015r. (sygn. akt II GSK 114/14) NSA wskazał, że w przypadku towarów z rynku farmaceutycznego mamy do czynienia z odbiorcą o podwyższonym poziomie uwagi.

W świetle powyższego Urząd Patentowy stwierdził brak podstaw do unieważnienia rejestracji międzynarodowej znaku towarowego TAMMEX o numerze [...] w oparciu o wniosek o unieważnienie.

Wnioskodawca wniósł od powyższej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zaskarżonej decyzji zarzucił:

1) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 8 i 107 § 1 i 3 k.p.a., w zw. z art. 2558 ust. 1 pkt 8 i 256 p.w.p, poprzez, niewłaściwe uzasadnienie decyzji, mianowicie niewyjaśnienie czy Urząd Patentowy przeanalizował sprawę również pod kątem występowania pośredniego ryzyka konfuzji, w sytuacji gdy jest to uzasadnione identycznością oraz podobieństwem towarów objętych porównywanymi znakami towarowym, faktem, że oznaczenia tworzące porównywane znaki towarowe łączy ten sam początkowy element "TA"i końcowy "EX", a także tym, że oceny niebezpieczeństwa powstania pomyłek co do komercyjnego źródła pochodzenia towarów należy dokonywać także pod kątem pośredniego ryzyka konfuzji, obejmującego pomyłkę co do związków łączących uprawnionych z porównywanych znaków towarowych, są to informacje kluczowe dla zrozumienia motywów jakimi kierował się organ wydając zaskarżoną decyzję, oraz, że organ zobowiązany jest do wyczerpującego wyjaśniania okoliczności stanowiących podstawę rozstrzygnięcia sprawy;

2) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, 8, 77 § 1 i 107 § 1 i 3 k.p.a., w zw. z art. 2558 ust. 1 pkt 8 i 256 p.w.p., poprzez, niepodjęcie wszystkich czynności niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, nie rozpatrzenie w sposób wyczerpujący materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym pominięcie mających istotne znaczenie dla sprawy faktów i argumentów strony, mianowicie nierozpatrzenie sprawy pod kątem występowania pośredniego ryzyka konfuzji, o którym mowa w art. 132 ust 2 pkt 2 przed 15.04.2016 r., co skutkowało uznaniem, że sporny znak towarowy TAMMEX nie jest podobny do wcześniejszych znaków towarowych skarżącego TABEX w stopniu, który może wprowadzać odbiorców w błąd, co przełożyło się na oddalenie wniosku o unieważnienie, w sytuacji gdy jest to uzasadnione identycznością oraz podobieństwem towarów objętych porównywanymi znakami towarowymi, faktem, że oznaczenia tworzące porównywane znaki towarowe łączy ten sam początkowy element "TA" i końcowy "EX", a także tym, że oceny niebezpieczeństwo powstania pomyłek co do komercyjnego źródła pochodzenia towarów należy dokonywać także pod kątem pośredniego ryzyka konfuzji, obejmującego pomyłkę co do związków łączących uprawnionych z porównywanych znaków towarowych, a gdyby organ rozpatrzył tę okoliczność doszedłby do wniosku w niniejszej sprawie występuje na najmniej pośrednie ryzyko konfuzji, co przełożyłoby się w uwzględnienie wniosku o unieważnienie,

3) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 8 i 107 § 1 i 3 k.p.a., w zw. z art. 2558 ust. 1 pkt 8 i 256 p.w..p, poprzez, niewłaściwe uzasadnienie decyzji, mianowicie niewyjaśnienie jaka jest pozycja członów "TA" i "EX" w znakach TABEX i TAMMEX, a także dlaczego nie jest ona silniejsza od członów "B" i "MM", w sytuacji gdy oceny podobieństwa znaków należy dokonywać oceniać mając na uwadze siłę oddziaływania na odbiorców przez poszczególne elementy oznaczeń tworzących znaki towarowe, a także na ich oryginalność i sposób postrzegania, miejsce w znaku i kontekst w jakim poszczególne elementy zostały użyte, są to informacje kluczowe dla zrozumienia motywów jakimi kierował się organ wydając zaskarżoną decyzję, oraz, że organ zobowiązany jest do wyczerpującego wyjaśniania okoliczności stanowiących podstawę rozstrzygnięcia sprawy,

4) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, 8, 77 § 1, 80 i 107 § 1 i 3 k.p.a., w zw. z art. 2558 ust. 1 pkt 8 i 256 p.w.p., poprzez błędne przyjęcie, że okoliczność, iż omawiane znaki towarowe mają wspólny początkowy element "TA" i końcowy "EX" nie stanowi okoliczności na rzecz podobieństwa porównywanych znaków towarowych, co skutkowało oddaleniem wniosku o unieważnienie, w sytuacji gdy jest to okoliczność stanowiąca o podobieństwie porównywanych znaków towarowych, co wynika z tego, że większa część omawianych oznaczeń - wizualnie i fonetycznie – jest identyczna, a oceny ich oceny podobieństwa należy dokonywać według cech wspólnych, a nie wyłącznie według występujących różnic, a w konsekwencji, że wniosek o unieważnienie należało uwzględnić,

5) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, 8, 77 § 1 i 107 § 1 i 3 k.p.a., w zw. z art. 2558 ust. 1 pkt 8 i 256 p.w.p., poprzez nie podjęcie wszystkich czynności niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, nie rozpatrzenie w sposób wyczerpujący materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym pominięcie mających istotne znaczenie dla sprawy faktów, mianowicie nierozpatrzenie jaka jest pozycja członów "TA" i "EX" w znakach TABEX i TAMMEX, a także dlaczego nie jest ona silniejsza od członów "B" i "MM" co skutkowało uznaniem, że sporny znak towarowy TAMMEX nie jest podobny do wcześniejszych znaków towarowych skarżącego TABEX w stopniu, który może wprowadzać odbiorców w błąd, co przełożyło się na oddalenie wniosku unieważnienie, w sytuacji gdy oceny podobieństwa znaków należy dokonywać mając na uwadze siłę oddziaływania na odbiorców przez poszczególne elementy oznaczeń tworzących znaki towarowe, a także na ich oryginalność i sposób postrzegania, miejsce w znaku i kontekst w jakim poszczególne elementy zostały użyte, a gdyby organ rozpatrzył te okoliczności doszedłby do wniosku, że pozycja członów "B" i "MM" w znakach TABEX i TAMMEX nie jest silniejsza niż członów "TA" i "EX", co przełożyłoby się w uwzględnienie wniosku o unieważnienie,

6) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, 8, 77 § 1, 80 i 107 § 1 i 3 k.p.a., w zw. z art. 2558 ust. 1 pkt 8 i 256 p.w.p., poprzez błędne przyjęcie, że okoliczność, iż omawiane znaki towarowe są oznaczeniami fantazyjnymi stanowi okoliczności na rzecz braku podobieństwa znaków towarowych, co skutkowało oddaleniem wniosku o unieważnienie, w sytuacji gdy brak określonego znaczenia nie stanowi okoliczności, która może odróżniać omawiane znaki towarowe, zwłaszcza gdy te posiadają ten sam element początkowy "TA" i końcowy "EX", a także, że w przypadku kolizji dwóch znaków towarowych wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na rzecz uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego, oraz, że o podobieństwie znaków towarowych decydują elementy wspólne, a w konsekwencji, że wniosek o unieważnienie należało uwzględnić,

7) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, 8, 77 § 1 i 107 § 1 i 3 k.p.a., w zw. z art. 2558 ust. 1 pkt 8 i 256 p.w.p., poprzez niepodjęcie wszystkich czynności niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, nie rozpatrzenie w sposób wyczerpujący materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym pominięcie mających istotne znaczenie dla sprawy faktów i dowodów, mianowicie nierozpatrzenie stopnia zdolności odróżniającej wcześniejszych znaków towarowych TABEX jako elementu występowania ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co skutkowało uznaniem, że w niniejszej sprawie nie występuje ryzyko konfuzji, co przełożyło się na oddalenie wniosku unieważnienie, w sytuacji, gdy oceny możliwości występowania wprowadzenia odbiorców w błąd należy dokonywać mając na uwadze stopień zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego, a gdyby organ rozpatrzył te okoliczności doszedłby do wniosku, że w niniejszej sprawie występuje omawiane ryzyko, co przełożyłoby się w uwzględnienie wniosku o unieważnienie,

8) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 132 ust 2 pkt 2 p.w.p. przed 15.04.2016 r., poprzez jego niezastosowanie, co przejawiło się błędnym przyjęciem, że podobieństwo znaków towarowych TABEX i TAMMEX oraz podobieństwo towarów nimi oznaczonych, nie jest tego rodzaju, że mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd, w rozumieniu przywołanego przepisu, co skutkowało oddaleniem wniosku o unieważnienie w sytuacji gdy podobieństwo to jest tego rodzaju, że może wprowadzać odbiorców w błąd, a w konsekwencji, że wniosek o unieważnienie należało uwzględnić,

Na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 a i c p.p.s.a skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji jako niezgodnej z prawem i przekazanie sprawy Urzędowi Patentowemu do ponownego rozpoznania oraz o zarządzenie zwrotu kosztów postępowania.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zawarte w decyzji. Uczestnik postępowania (uprawniony) w piśmie z dnia 22 marca 2018 r. również wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Dokonując kontroli zaskarżonej decyzji pod względem jej zgodności z prawem w świetle art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1066) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, dalej "p.p.s.a.") stwierdzić należy, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarżący kwestionuje stanowisko wyrażone przez Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji z dnia [...] maja 2017 r., który oddalił wniosek o unieważnienie uznania ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znaku Tammex w oparciu o znaki słowno-graficzne międzynarodowe nr [...] oraz nr [...] (znaki Tabex). Sformułowane przez skarżącego tezy nie pozwalają jednak na stwierdzenie, że organ administracji dopuścił się przy wydaniu decyzji naruszenia przepisów postępowania lub przepisów prawa materialnego.

Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie ww. znaku uznając, że zostały spełnione przesłanki unieważnienia wynikające z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - prawo własności przemysłowej (dalej: "p.w.p.").

W uzasadnieniu swojej decyzji, UP rozważył w sposób szczegółowy cały stan faktyczny oraz twierdzenia przedstawione zarówno przez uczestnika, jak i skarżącego, a swoją decyzję podjął nie przekraczając zasady swobodnej oceny dowodów.

W ocenie Sądu - wbrew twierdzeniom skarżącego - Urząd Patentowy rozpatrzył materiał dowodowy w sposób wyczerpujący, w odpowiedni sposób uzasadniając motywy, którymi kierował się przy wydawaniu decyzji.

Z drugiej strony, skarżący nie zdołał wykazać, aby dokonana przez Urząd wykładnia przepisów prawa materialnego była niepoprawna. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że organ administracji zastosował wykładnię przepisów zgodnie z wytycznymi sformułowanymi w orzecznictwie oraz doktrynie i uczynił to w sposób adekwatny do ustalonego stanu faktycznego.

W odniesieniu do zarzutu naruszenia przepisów postępowania – art. 8 i 107 § 1 i 3 k.p.a. w zw. z art. 2558 ust. 1 pkt 8 i 256 p.w.p. poprzez niewłaściwe uzasadnienie decyzji i niewyjaśnienie, czy Urząd Patentowy przeanalizował sprawę pod kątem ewentualnego występowania pośredniego ryzyka konfuzji, należy stwierdzić, iż Urząd wskazaną kwestię rozstrzygnął wskazując, iż ryzyko takie w rozpatrywanej sprawie nie zachodzi. W tej mierze Urząd przyjął, że po pierwsze – ryzyko (jakiekolwiek), dotyczące wprowadzenia odbiorców w błąd nie występuje z uwagi na podwyższony charakter uwagi odbiorców towarów farmaceutycznych, które opatrywane są porównywanymi znakami (vide str. 10/11 decyzji), po drugie – jak można wnioskować z treści uzasadnienia - brak ryzyka był zniwelowany stwierdzonym w innym miejscu przez Urząd (str. 9/10, 1 akapit) brakiem podobieństwa porównywanych znaków.

Skoro zatem organ należycie przeanalizował kwestię możliwości wystąpienia ryzyka wprowadzenia przeciętnych odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów w ten sposób oznaczonych, dochodząc do zasadnego wniosku o jego braku, to należy uznać, że dotyczy to wszelkich możliwych form zjawiskowych tego ryzyka, z ryzykiem pośrednim włącznie.

Ocena powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, ze względu na kolizję znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem z zarejestrowanym znakiem towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem, wymaga bowiem wstępnego ustalenia identyczności lub podobieństwa towarów/usług objętych przeciwstawionymi znakami, a następnie ustalenia identyczności lub podobieństwa samych przeciwstawionych znaków.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd zakłada przede wszystkim jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został wcześniejszy znak towarowy oraz identyczność lub podobieństwo pomiędzy znakiem zgłaszanym, a znakiem wcześniejszym. Przesłanki te powinny być spełnione kumulatywnie (tak m.in. (w:) wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P, Vedial vs. OHIM, Rec.s. I-9573, pkt 51).

A contrario, w braku jednej z przesłanek niezbędnych do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., nie może występować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Tak więc - w sprawach, w których powstaje problematyka podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych - należy przyjąć, że jest ono wypadkową dwóch - ściśle ze sobą powiązanych - elementów: po pierwsze podobieństwa (jednorodzajowości) towarów/usług, dla których znaki są zgłaszane, zarejestrowane lub używane, a po drugie - podobieństwa oznaczeń. Oba te czynniki wyznaczają zakres ochrony znaku towarowego {tak m.in. M. Kępiński (w:) Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PWOWI, zeszyt nr 28 z 1982 r., s. 10).

Jak wskazuje się w doktrynie, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów jest centralnym pojęciem prawa znaków towarowych (tak M. Mazurek, R. Skubisz [w:] R.Skubisz (red.) Prawo własności przemysłowej. System prawa prywatnego tom 14b, Warszawa 2017). Kontrowersji nie budzi także podział na ryzyko konfuzji bezpośredniej i pośredniej. Poprzez pośrednie ryzyko wprowadzenia w błąd należy rozumieć sytuację, w której odbiorca w zwykłych warunkach obrotu wprawdzie odróżnia obydwa znaki towarowe (znak osoby uprawnionej i znak osoby trzeciej), lecz błędnie przyjmuje, ze względu na całokształt okoliczności – w szczególności ze względu na stopień zbieżności pomiędzy przeciwstawionymi znakami – że towar osoby trzeciej również pochodzi z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej z rejestracji znaku towarowego (ibidem). Zgodnie ponadto ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości, pośrednie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd obejmuje pomyłki co do związków gospodarczych łączących przedsiębiorstwo osoby trzeciej i uprawnionego (zob. Wyr. TSWE z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95, SABEL v. Puma AG Rudolf Dassler Sport, ECLI:EU:C:1997:528, pkt 16-18, wyr. z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., ECLI:EU:C:1998:442, pkt 29).

Judykatura wskazuje, że ryzyko konfuzji powinno być oceniane globalnie z uwzględnieniem postrzegania oznaczeń przez relewantnych odbiorców danych towarów lub usług, uwzględniając wszystkie istotne czynniki w konkretnych okolicznościach sprawy, w szczególności współzależność pomiędzy podobieństwem znaków a podobieństwem towarów lub usług (zob. wyr. TSWE z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV., ECLI:EU:C:1999:323, pkt 18 i 19; wyr. Sądu (czwarta izba) z dnia 9 lipca 2003 r., sygn. T-162/01, Laboratorios RTB S.L. przeciwko Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, ECLI:EU:T:2003:199, pkt 31,33). Globalna ocena oznaczeń pociąga za sobą pewną współzależność między czynnikami branymi pod uwagę z uwzględnieniem podobieństwa między znakami towarowymi i między towarami lub usługami. Odpowiednio, mniejszy stopień podobieństwa między towarami lub usługami może zostać zrównoważony większym stopniem podobieństwa między znakami i odwrotnie (wyr. TSWE z dnia 13 września 2007 r., sygn.. C-234/06, Il Ponte Finanziaria SpA przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2007:514, pkt 48). Zatem wobec podobieństwa pomiędzy towarami lub usługami, a przy braku podobieństwa pomiędzy oznaczeniami (bądź odwrotnie), nie będzie możliwe wprowadzenie w błąd w ogólności. Wobec takiego wniosku brak jest potrzeby osobnego badania pośredniego ryzyka konfuzji, ponieważ wyczerpuje się one w stwierdzeniu braku możliwości wprowadzenia w błąd w ogólności (zob. decyzja OHIM z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. R 27/2012-1, Madaus GmbH przeciwko Indena S.p.A). W praktyce orzeczniczej pojęcie ryzyka wprowadzenia w błąd traktowane jest w sposób całościowy, a zatem jego ocena zawiera zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie ryzyko (tak m.in. wyr. TSWE z dnia 8 maja 2014 r., sygn.. C-591/12 P. Bimbo SA przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2014:305, pkt 19-20 i przytoczone tam orzecznictwo).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Urząd, stwierdzając brak występowania ryzyka konfuzji, nie był zobligowany do osobnego badania jego formy pośredniej.

Podobnie należy rozumieć tę kwestię na gruncie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U.UE L z dnia 8 listopada 2008 r.; dalej jako: Dyrektywa). Zgodnie z motywem 11, szczególnym warunkiem ochrony powinno być prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powodować skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem oraz między określonymi towarami lub usługami. Do tego rozumienia istotny ryzyka konfuzji odwołuje się również polska judykatura (zob. wyr. NSA z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II GSK 1788/11, LEX nr 1282387).

Istotne znaczenie dla sprawy faktów, mianowicie nierozpatrzenie jaka jest pozycja członów TA i EX w znakach Tabex i Tammex, a także dlaczego nie jest ona silniejsza od członów B i MM.

Zdaniem Sądu, w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ zawarł analizę zarówno aspektu postrzegania wizualnego, jak i fonetycznego przeciwstawianych znaków. U.P. wskazał, że sama tożsamość początkowego i końcowe członu obu znaków nie musi świadczyć o ich podobieństwie. Powołał się na utrwaloną zasadę, zgodnie z którą oznaczenia powinny być oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd (wyr. SN z dnia 11 marca 199 r" sygn. III RN 136/98, wyr. NSA z dnia 12 maja 2003 r., sygn. II SA 1486/02).

Urząd podkreślił zasadnie, że w przypadku krótkich oznaczeń, takie jak Tabex i Tammex, nawet różnica w zakresie jednej czy dwóch liter mogą być wystarczające do ich rozróżnienia. Trudno odmówić słuszności temu stanowisku UPRP, ponieważ jest ono wyrazem utrwalonej w orzecznictwie zasadzie (zob. m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011 r., sygn. VI SA/Wa 1936/10, wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 maja 2014 r., sygn. VI SA/Wa 2795/13, wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 16 stycznia 2008 r., sygn. akt: T- 112/06, Inter-lkea Systems BV v. OHIM, pkt 54, wyr. NSA z 11 grudnia 2012 r., op.cit.).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem badanie podobieństwa znaków towarowych rozpoczyna ocena, czy towary, do oznaczania których przeznacza się porównywane znaki, są identyczne lub podobne (por. wyr. NSA z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. Il GSK 1686/12; wyr. WSA w Warszawie z dnia 25 października 2006 r., sygn. VI SA/Wa 533/06; wyr. WSA w Warszawie z dnia 8 marca 2017 r., sygn. VI SA/Wa 1625/16). Drugi etap analizy obejmuje porównanie znaków na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej (zob. wyr. NSA z 12 września 2017 r., sygn. II GSK 3762/15).

W oparciu o wskazane reguły, UP przeprowadził pełną i prawidłową ocenę podobieństwa znaków w warstwie fonetycznej i wizualnej (o powodach pominięcia oceny w aspekcie znaczeniowym mowa poniżej), a w rezultacie uznał, że przeciwstawione znaki są różne, pomimo występowania wspólnych członów TA i EX. Urząd rozważył pozycję wszystkich członów znaków Tabex i Tammex uznając, w ramach swobodnej oceny dowodów, że przeważające znaczenie dla oceny podobieństwa mają elementy MM i B. Różnica w tym zakresie została oceniona jako ta, która determinowała odmienność wskazanych oznaczeń. Żadna z relewantnych dla oceny okoliczności nie została w trakcie oceny pominięta. Urząd ocenił wszystkie istotne dla sprawy płaszczyzny, nie pomijając żadnej okoliczności relewantnej dla niniejszej sprawy. Wywód zawarty w uzasadnieniu Decyzji jest kompletny, logiczny i wyczerpujący. Przeprowadzona ocena była zgodna z zasadami ustalonymi w orzecznictwie oraz mieściła się w regułach swobodnej oceny dowodów. W pierwszej kolejności ocenione zostało podobieństwo towarów, następnie podobieństwo znaków w warstwie znaczeniowej i fonetycznej, relewantny odbiorca, a w rezultacie tych dwóch składowych przystąpiono do oceny występowania ryzyka konfuzji. Wobec powyższego nie można przyznać racji skarżącemu jakoby U.P. w sposób błędny dokonał oceny podobieństwa Tammex oraz Tabex. Przeprowadzona ocena w ocenie Sądu regułom ustalonym na tle zasady swobodnej oceny dowodów.

Niezasadne jest twierdzenie skarżącego, jakoby Urząd pominął ocenę elementów TA i EX. W treści decyzji jest bowiem analiza tych członów (s. 8 i 9). Urząd rozpatrzył pozycję członów TA i EX, jednakże uznał, że to elementy B i MM mają charakter na tyle różnicujący, że. Kolejny zarzut skarżącego dotyczy naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 8 i 107 § 1 i 3 kpa w zw. z art. 2558 ust. 1 pkt 8 i 256 pwp, poprzez niewłaściwe uzasadnienie, niewyjaśnienie jaka jest pozycja członów TA i EX w znakach Tammex i Tabex, a także dlaczego nie jest ona silniejsza od członów B i MM.

Zdaniem Sądu, stosowna analiza powyższej kwestii znalazła się w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Zgodnie z jej treścią: Oba porównywane elementy słowne mają wspólne dwie pierwsze litery "TA" oraz ostatnie litery "EX". Konstatacja ta nie jest jednak wystarczająca, aby uznać podobieństwo przeciwstawionych oznaczeń w warstwie wizualnej (str. 8 decyzji oraz dalej na stronie 9 decyzji). U.P. odniósł się także do utrwalonych w orzecznictwie zasad oceny podobieństwa znaków oraz szczegółowo omówił motywy swojego rozstrzygnięcia. Analiza została wyjaśniona na każdym etapie testowania podobieństwa (wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej), a całość wywodu została sformułowana w sposób spójny, wyczerpujący i zrozumiały.

Urząd w sposób jasny i logiczny wskazał motywy swojej decyzji, w szczególności wyjaśnił, dlaczego uznał, że to człony B i MM są istotne w kontekście oceny obu oznaczeń, (str. 9 decyzji). Wskazanie, że te człony są relewantne dla oceny podobieństwa znaków skutkuje wpływem tych elementów na ocenę członów TA i EX, ponieważ to różnica w zakresie MM i B jest istotna w kontekście oceny podobieństwa obu oznaczeń. Urząd słusznie zauważył (s. 8 decyzji), że porównywane znaki są znakami krótkimi, zatem niewielkie różnice miedzy nimi mogą powodować brak podobieństwa. UP wskazał, że człony TA i EX znajdują się na początku i końcu znaków Tabex i Tammex oraz, że są ze sobą zbieżne, jednakże zbieżność ta nie przesądza o podobieństwie znaków, co zostało przez Urząd dalej rozwinięte. Wywody organu w powyższym zakresie nie budzą zastrzeżeń Sądu i są zbieżne z wypracowanym orzecznictwem sądów administracyjnych. Różnica w wymowie analizowanych oznaczeń, determinowana różnicą w zakresie głosek B i MM jest na tyle znacząca, że wymaga zupełnie innej wymowy, a tym samym również inaczej jest słyszalna.

Ponadto różnica w zakresie członów B i MM sprawia, że wizualnie oba oznaczenia są zupełnie różne. Podwójna litera M warunkuje zupełnie inne wrażenie, niż pojedyncza litera B. To samo dotyczy pisowni obu oznaczeń - nie jest możliwym pomyłka w pisowni pomiędzy literami B oraz MM ze względu na ich zupełnie różną konstrukcję.

Za słusznością stanowiska UP przemawia orzecznictwo, zarówno krajowe, jak i unijne. Polska judykatura przyjmuje, że dla stwierdzenia braku podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi, w znakach słownych krótkich (do 5 liter włącznie) wystarczająca co do zasady jest różnica w zakresie jednej litery, natomiast przy znakach o średniej długości - do 8 liter włącznie - różne winny być co najmniej dwie litery (vide - wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2012 r. sygn. akt: II GSK 1788/11).

Skarżący podniósł także zarzut naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 7, 8, 77 § 1, 80 i 107 § 1 kpa w zw. z art. 2558 ust. 1 pkt 8 i 256 p.w.p., poprzez błędne przyjęcie, że okoliczność, ze omawiane znaki mają wspólny początkowy człon TA i końcowy EX nie stanowi okoliczności na rzecz podobieństwa porównywanych znaków towarowych, oraz poprzez niepodjęcie wszystkich czynności niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego, nierozpatrzenie w sposób wyczerpujący materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym pominięcie mających podobieństwo pomiędzy oznaczeniami winno być wykluczone. Urząd działał w tym zakresie w ramach przyznanej mu swobody oceny, a swoje stanowisko uzasadnił w należyty sposób.

Skarżący zarzucił także, że Urząd pominął zasadę oceny znaków towarowych, zgodnie z którą ocena podobieństwa powinna uwzględniać całościowe oddziaływanie znaków na przeciętnego konsumenta. Należy wskazać, że zarzut ten także jest bezzasadny. W uzasadnieniu Decyzją Urząd wskazuje na powyższą zasadę już na samym wstępie analizy w tym zakresie (s. 6 Decyzji).

Urząd nie stwierdził, aby zbieżne człony stanowiły okoliczność świadczącą o podobieństwie obu znaków, wskazując, że w przypadku krótkich oznaczeń elementy różniące się mogą świadczyć o braku podobieństwa, co jednakże nie oznacza, ze elementy TA i EX zostały przez niego zupełnie pominięte. Dopiero w rezultacie przeprowadzenia pełnej oceny Tabex i Tammex UPRP doszedł do wniosku o braku ich podobieństwa i oddalił wniosek skarżącego.

Takie stanowisko w ocenie Sądu zasługuje również na aprobatę w świetle utrwalonego orzecznictwa. Zarzut stawiany w powyższym przedmiocie również nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarżący podniósł również zarzut naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 7, 8, 77 § 1, 80 i 107 § 1 i 3 kpa w zw. z art. 2558 ust. 1 pkt 8 i 256 pwp, poprzez błędne przyjęcie, że okoliczność, że omawiane znaki towarowe są oznaczeniami fantazyjnymi stanowi okoliczność na rzecz braku podobieństwa znaków towarowych.

Zdaniem Sądu, powyższy zarzut jako pozbawiony podstaw należy także uznać za bezzasadny.

Urząd w zaskarżonej decyzji wskazał, że użyte słowa w znakach TAMMEX i TABEX nie posiadają w języku znaczenia wobec towarów do których oznaczania służą. W związku z powyższym należy uznać, że płaszczyzna znaczeniowa nie ma istotnego znaczenia przy ocenie porównawczej. Urząd oparł swoje stanowisko na utrwalonej w orzecznictwie zasadzie, zgodnie z którą warstwa znaczeniowa, jako irrelewantna dla oceny podobieństwa znaków towarowych, winna być wyłączona wobec fantazyjności testowanych oznaczeń (zob. wyr. NSA z dnia 20 marca 2014 r., sygn. II GSK 2005/12).

Należy zaznaczyć, iż Urząd w decyzji nie wskazywał, że za okolicznością braku podobieństwa pomiędzy Tabex a Tammex przemawia ich fantazyjny charakter. Jednakże w sposób zasadny przyjął, że ze względu na ich fantazyjność, bezzasadnym było przeprowadzanie oceny w warstwie znaczeniowej.

Okoliczność powyższa była więc przez organ przywołana wyłącznie w kontekście uzasadnienia odstąpienia od badania warstwy znaczeniowej oznaczeń. Takie stanowisko organu należy uznać za zasadne.

Skarżący w kolejnym zarzucie stwierdził, że w postępowaniu przed U.P. doszło do naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 7, 8, 77 § 1 i 107 § 1 i 3 k.p.a. w zw. z art. 2558 ust. 1 pkt 8 i 256 p.w.p., poprzez niepodjęcie wszystkich czynności niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, nierozpoznanie w sposób wyczerpujący zgromadzonego materiału dowodowego mianowicie nierozpoznanie stopnia zdolności odróżniającej wcześniejszych znaków towarowych Tabex jako elementu występowania ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zdolność odróżniająca Tabex nie była kwestionowana ani przez Uczestnika, ani przez U.P. Zarówno Tabex, jak i Tammex są znakami fantazyjnymi, odznaczającymi się wystarczającą pierwotną zdolnością odróżniającą.

Jak zostało powołane powyżej, stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku ma istotne znaczenie dla oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Analiza tego aspektu byłaby szczególnie relewantna w sytuacji, gdyby U.P. uznał, że występuje podobieństwo obu znaków towarowych. Wówczas ocena zdolności odróżniającej wcześniejszego oznaczenia stanowiłaby uzupełnienie kompleksowej oceny istnienia ryzyka konfuzji. Wobec wykazania przez Urząd, że Tammex i Tabex nie są podobne, badanie stopnia zdolności odróżniającej wcześniejszych znaków Tabex należy uznać za okoliczność irrelewantną dla wydanego rozstrzygnięcia (zob. wyr. WSA w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 r., sygn.. VI SA/Wa 754/17; wyr. Sądu z dnia 8 października 2014 r., sygn.. T-342/12, Max Fuchs przeciwko OHIM, ECLI:EU:T:2014:858, pkt 33-37 i powołane tam orzecznictwo).

Zarzut powyższy nie zasługuje zatem na uwzględnienie.

Skarżący zarzucał nadto naruszenie prawa materialnego, tj. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przed dniem 15 kwietnia 2016 r., poprzez jego niezastosowanie.

Urząd w odpowiedzi na decyzję wskazał, że stawiany zarzut jest niezrozumiały, ponieważ na podstawie ww. przepisu oddalił wniosek skarżącego, zatem w oczywisty sposób przepis ten zastosował.

Stanowisko U.P. zasługuje na aprobatę. Wbrew twierdzeniom skargi, w ocenie Sądu Urząd Patentowy prawidłowo zastosował ww. normę materialnoprawną. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, przystępując do porównania znaków towarowych, trzeba najpierw ocenić podobieństwo lub identyczność towarów lub usług, do oznaczania których one służą. Przesądzenie o jednorodzajowości towarów lub usług implikuje konieczność dokonania porównania oznaczeń (tak. m.in. wyr. WSA w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 r" sygn. VI SA/Wa 754/17, Lex nr 2440739; wyr. Sądu z dnia 23 października 2002 r" sygn. T-388/00, Institut fur Lernsysteme przeciwko OHIM, ECLI:EU:T:2002:260, pkt 51). Następnym krokiem jest porównanie oznaczeń. Jest ono dokonywane w trzech płaszczyznach - fonetycznej, wizualnej oraz koncepcyjnej (znaczeniowej). Uważa się, że podobieństwo w jednej płaszczyźnie może być wystarczające dla uznania przeciwstawionych znaków za podobne. Należy przy tym uwzględniać ogólne wrażenie, jakie wywierają porównywane oznaczenia na odbiorcach usług (towarów). Dla oceny podobieństwa fonetycznego ma znaczenie liczba sylab, ich brzmienie oraz akcent. Podobieństwo wizualne ocenia się z punktu widzenia liczby słów bądź liter w ogóle, liczby słów bądź liter takich samych, ich kroju, układu i koloru. Istotne jest ustalenie, który z tych elementów ma znaczenie istotnie odróżniające. W konsekwencji, znak zawierający element istotnie odróżniający, nawet przy podobieństwie innych szczegółów nie będzie znakiem podobnym. W sytuacji, gdy żaden z elementów nie może być uznany za charakterystyczny, należy brać pod uwagę formę prezentacji jako całość. Ewentualne podobieństwo dwóch przeciwstawianych znaków będzie wówczas wynikiem przeważającej sumy elementów (wyr. NSA z dnia 11 grudnia 2012 r., op.cit).

Dopiero wobec stwierdzenia podobieństwa towarów lub usług oraz podobieństwa oznaczeń można przystąpić do oceny występowania ryzyka wprowadzenia w błąd.

W ocenie Sądu, analiza Urzędu była przeprowadzona w zgodzie z wyżej wymienionymi wytycznymi. Skarżący nie uzasadnił głębiej swojego zarzutu, nie przedstawiając też żadnych twierdzeń, podważającymi skutecznie zasadność rozumowania organu w powyższym przedmiocie. Wobec powyższego, stawiany zarzut uznać należało za bezpodstawny.

Reasumując, Sąd doszedł do przekonania, iż organ nie dopuścił się wskazywanych w skardze uchybień. Nie stwierdził też, aby występowały inne wady rozstrzygnięcia, które winien dostrzec, działając z urzędu.

Z powyższych względów, na podstawie art. 151 p.p.s.a. Sąd skargę oddalił.