Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1929/19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2020-02-13 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 1321 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15222 oraz art. 245 ust. 1 pkt 1
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Protokolant st. ref. Renata Lewandowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi Z. Sp. j. z siedzibą w P. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Z. Sp. j. z siedzibą w P. kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.


UZASADNIENIE

Z. Spółka Jawna z siedzibą w P. (dalej jako: "Skarżący", "Zgłaszający", "Strona") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2019 r. w sprawie o sygnaturze [...] o utrzymaniu w mocy decyzji tego organu z [...] grudnia 2018 r. uznającej za zasadny sprzeciw złożony przez V. Kft. z siedzibą w D., Węgry wobec zgłoszenia znaku towarowego "Daisy" [...].

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił art. 1321 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15222 oraz art. 245 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776) – dalej zwana "p.w.p."

Podstawę faktyczną stanowiły następujące ustalenia faktyczne:

W dniu 1 października 2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynęło zgłoszenie znaku towarowego DAISY ([...]), wniesione przez Z. Spółka jawna z siedzibą w P. przeznaczonego do oznaczania następujących towarów zawartych w klasie 16 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (zwanej dalej klasyfikacją nicejską): serwetki jednorazowe; serwetki stołowe papierowe; bibuły; papier serwetkowy; jednorazowe produkty papierowe; torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych; papier; papier do pakowania prezentów; ozdoby papierowe na przyjęcia; artykuły papiernicze na przyjęcia; kartki z życzeniami; zaproszenia; teczki - artykuły papiernicze; koperty; biurowe artykuły papiernicze.

W dniu 4 kwietnia 2017 r. sprzeciw wobec zgłoszenia ww. oznaczenia złożył V. Kft. z siedzibą w D., Węgry (dalej zwany "Wnoszącym sprzeciw", "Uczestnikiem postępowania"), który wskazując jako podstawę prawną sprzeciwu, art. 1321 ust 1 pkt 3 p.w.p. podniósł w uzasadnieniu uprawnienie z tytułu chronionego z wcześniejszym pierwszeństwem znaku towarowego DAISY zarejestrowanego pod numerem [...], przeznaczonego m.in. do oznaczania następujących towarów zawartych w klasie 16 klasyfikacji nicejskiej: papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; druki; materiały introligatorskie; materiały fotograficzne; materiały biurowe; kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; matryce do druku ręcznego. W ocenie wnoszącego sprzeciw przywołany znak towarowy stanowi podstawę dla odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak zgłoszony w oparciu o wskazaną podstawę prawną, jest bowiem podobny do znaku przeciwstawionego w sposób mogący powodować niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. Wnoszący sprzeciw dokonał analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych. Stwierdził, że znaki te zostały przeznaczone do oznaczania towarów identycznych, ponieważ ogólnie określone towary objęte zakresem ochrony znaku wcześniejszego obejmują wszystkie towary wskazane dla znaku zgłoszonego. Dokonując oceny samych znaków towarowych podniósł, że znaki te są podobne na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej, a dla osób znających znaczenie wyrazu "daisy" także podobne pod względem konceptualnym. Dominującym elementem tych oznaczeń jest element słowny, a elementy graficzne nie posiadają na tyle istotnej zdolności odróżniającej by były zapamiętane przez konsumentów w pierwszej kolejności. Identyczność towarów oraz wysokie podobieństwo samych oznaczeń prowadzi do ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Ponadto towary wskazane dla tych znaków towarowych są kierowane do ogółu odbiorców, a ich wybór nie będzie wymagał wysokiego poziomu uwagi.

Z ustaleń Urzędu Patentowego wynika, że Zgłaszający w piśmie z 28 czerwca 2018 r. wniósł o oddalenie sprzeciwu w całości, wskazując na to, że porównywane znaki towarowe w ogólnej ocenie nie są podobne i nie powodują ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Dokonał analizy podobieństwa oznaczeń i stwierdził, że podobieństwo na jednej z płaszczyzn nie decyduje o tym, że oznaczenia są do siebie rzeczywiście podobne, ponieważ różnią się koncepcją, pomysłem, sposobem ujęcia danego określenia w szatę graficzną, której nie można bagatelizować. Nie istnieje także ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, gdyż znaki te nie są podobne. Co więcej, z ustaleń Urzędu wynika, że Zgłaszający podniósł, że należące do niego oznaczenie DAISY było używane wcześniej niż data zgłoszenia znaku przeciwstawionego, co oznacza, że to znak Wnoszącego sprzeciw narusza wcześniejsze prawa osobiste i majątkowe Zgłaszającego.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2018 r. Urząd Patentowy uznał sprzeciw za zasadny w całości. W swym uzasadnieniu organ wskazał i obszernie wyjaśnił zasadność zastosowania art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Dokonał analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych w warstwie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej uwzględniając ocenę całościową oraz wskazując na elementy dominujące tych oznaczeń, poprzedzając ją ustaleniem identyczności towarów, dla których porównywane znaki towarowe zostały przeznaczone. Powyższe ustalenia oraz zdefiniowany, przeciętny krąg odbiorców były podstawą do uznania ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd i uznania zasadności sprzeciwu opartego na przywołanej podstawie prawnej.

Zgłaszający złożył wniosek o: ponowne rozpatrzenie sprawy i oddalenie sprzeciwu, a nadto o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie o unieważnienie znaku towarowego Unii Europejskiej DAISY o numerze [...]. Podniósł, że zaskarżona decyzja z [...] grudnia 2018 r. nie odpowiada w pełni stanowi fatycznemu i prawnemu. Nie są wystarczające ustalenia Urzędu Patentowego w zakresie oceny towarów, które wymienił enumeratywnie dla znaku przeciwstawionego, które są całkowicie niepodobne do towarów wskazanych dla znaku zgłoszonego. Zarzut dotyczył towarów takich, jak: "serwetki jednorazowe", "serwetki stołowe papierowe", "bibuły" oraz wskazanych dla znaku przeciwstawionego towarów takich jak: "papier, tektura i wyroby z tych materiałów". Przeciętny konsument nie wiąże producentów serwetek, ręczników kuchennych czy papieru toaletowego z wytwórcami papieru, towary te nie są wyrobami zamiennymi ani komplementarnymi, a przeciętny odbiorca nabywa je w innych sklepach lub różnych działach sklepowych.

Odnosząc się do właściwego kręgu odbiorców Zgłaszający stwierdził, że odbiorca posiada pewną wiedzę na temat rynku produktów, zwraca uwagę na podstawowe aspekty oznaczenia i nie jest lekkomyślny. Odbiorcy nieprofesjonalni są także uważni i zwracają uwagę w aspekcie nabywanych towarów. Porównywane towary nie są identyczne, są przeznaczone do innych grup konsumentów, a odmienność pomiędzy rynkiem właściwym dla papieru i tektury, a rynkiem papierów higienicznych potwierdza załączona decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] grudnia 2002 r. nr [...].

Oznaczenia nie są w rzeczywistości podobne w stopniu, który mógłby powodować ryzyko pomyłek, nie można ich uznać za pochodzące z tego samego źródła, czy stanowiące rodzinę oznaczeń. Znaki różnią się w warstwie znaczeniowej, gdyż elementy graficzne znaku zgłoszonego pozwalają rozumieć wyraz "daisy" jako stokrotka. Tymczasem wyraz ten znajduje także zastosowanie jako imię żeńskie i do tego znaczenia, zdaniem zgłaszającego, odwołuje się znak przeciwstawiony, skoro inne znaki wnoszącego sprzeciw także zawierają imiona. W konsekwencji, w ocenie Zgłaszającego, porównywane znaki towarowe nie wykazują żadnych podobieństw na płaszczyźnie wizualnej i semantycznej. W piśmie z 4 czerwca 2019 r. ponowił wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

Wnoszący sprzeciw w piśmie z 25 kwietnia 2019 r. wniósł o oddalenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji z uwagi na to, że Urząd Patentowy dokonał prawidłowej analizy porównawczej towarów, prawidłowo zdefiniował właściwy krąg odbiorców, przeanalizował podobieństwo porównywanych oznaczeń w warstwach: wizualnej, fonetycznej, jak i znaczeniowej, a także trafnie ocenił ryzyko wprowadzenia odbiorców błąd. W piśmie z 2 lipca 2019 r. wniósł o oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania.

Kolegium Orzekające, ponownie rozpatrując sprawę stwierdziło, że wniosek nie jest zasadny i utrzymało w mocy decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] grudnia 2018 r. na podstawie art. art. 245 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Wskazało na art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 501 ze zm.) i stwierdziło, że do postępowań o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzędu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Zgodnie z art. 15222 ust. 1 p.w.p., w redakcji obowiązującej w dacie złożenia przedmiotowego wniosku, od decyzji Urzędu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu stronom służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygany przez kolegia orzekające do spraw spornych.

Kolegium Orzekające nie podzieliło zarzutów Zgłaszającego i zakwestionowania zasadności uznania sprzeciwu na podstawie art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Wskazało zaistnienie przesłanek do nie udzielenia Zgłaszającemu prawa ochronnego na znak towarowy DAISY o numerze [...], z uwagi na to, że jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielone zostało prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz Wnoszącego Sprzeciw dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Wskazało, że ocena podobieństwa towarów obejmuje towary zawarte w wykazach towarów porównywanych znaków towarowych. Bez znaczenia dla niniejszej sprawy pozostaje zatem to, które towary z wymienionych w wykazach są faktycznie wprowadzane do obrotu przez strony postępowania i czy, w związku z tym, strony są realnymi konkurentami na rynku. W warunkach niniejszej sprawy, jeśli zakresem ochrony porównywanych znaków towarowych objęte zostały określone towary, to zdefiniowanie ich charakteru, przeznaczenia czy też warunków sprzedaży musi odnosić się do typowych cech tych towarów poprzez zwyczajowo przyjęte ich przeznaczenie i formy zbytu, nie zaś do towarów konkretnego przedsiębiorcy.

Kolegium Orzekające ustaliło, że z treści wykazu towarów znaku zgłoszonego za numerem [...] wynika, że znak ten przeznaczony został do oznaczania następujących towarów: zawartych w klasie 16 klasyfikacji nicejskiej: serwetki jednorazowe; serwetki stołowe papierowe; bibuły; papier serwetkowy; jednorazowe produkty papierowe; torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych; papier; papier do pakowania prezentów; ozdoby papierowe na przyjęcia; artykuły papiernicze na przyjęcia; kartki z życzeniami; zaproszenia; teczki - artykuły papiernicze; koperty; biurowe artykuły papiernicze.

Natomiast przeciwstawiony znak towarowy o numerze [...] przeznaczony został m.in. do oznaczania następujących towarów zawartych w klasie 16 klasyfikacji nicejskiej: papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach.

Uznał zatem, że z analiza przedstawionych wykazów wskazuje na ten sam towar w postaci papieru. W pozostałym zakresie, także towary wskazane dla znaku zgłoszonego zawierają się w szeroko ujętych towarach znaku przeciwstawionego, co przesądza o ich identyczności. Wykaz towarów dla zgłoszonego znaku towarowego zawiera bowiem (oprócz papieru) wyłącznie towary stanowiące uszczegółowienie wymienionych dla znaku chronionego z wcześniejszym pierwszeństwem towarów w postaci papieru, wyrobów z papieru oraz wyrobów z tektury.

Ocenił, że szereg towarów wskazanych dla znaku zgłoszonego zawiera dodatkowe doprecyzowanie jako tych, które są "z papieru", "papiernicze" lub "papierowe". Stąd będą identyczne z wyrobami z papieru lub wyrobami z tektury następujące towary: serwetki stołowe papierowe, jednorazowe produkty papierowe; torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ozdoby papierowe na przyjęcia; artykuły papiernicze na przyjęcia, teczki - artykuły papiernicze, biurowe artykuły papiernicze. Identyczne z wyrobami z papieru będą także te towary, które wprawdzie nie zawierają powyższego dookreślenia, lecz z uwagi na charakter klasy 16 lub samą definicję danego towaru pozwalają na jednoznaczne ich zdefiniowanie jako wyrób papierowy. Będą to serwetki jednorazowe; bibuły, kartki z życzeniami, zaproszenia oraz koperty.

Urząd za bez znaczenia uznał akcentowany we wniosku brak identyczności między tymi towarami a papierem jako takim. Uznał, że wystarczające jest, że produkty te są identyczne z wyrobami z papieru wskazanymi w wykazie znaku przeciwstawionego. Bez znaczenia są odmienności istniejące między rynkiem właściwym dla papieru i tektury, a rynkiem papierowych wyrobów higienicznych, co potwierdza przywołana decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] grudnia 2002 r. nr [...].

Za identyczne z papierem uznał wskazane dla znaku zgłoszonego, jego podkategorie: papier serwetkowy oraz papier do pakowania prezentów. Uznanie tych towarów za "wyroby" powoduje, że są one identyczne z wyrobami z papieru. W konsekwencji ocenił, że przywołana część wykazu towarów dla znaku przeciwstawionego zawiera terminy ogólne, a tak zdefiniowane, stanowią wspólną kategorię szeregu towarów szczegółowo wymienionych dla zgłoszonego znaku towarowego.

Po stwierdzeniu identyczności towarów dokonał kolejnych ustaleń dotyczących samych postaci porównywanych znaków towarowych, odwołał się do poglądów orzecznictwa.

Przywołał zgłoszone postacie graficzne znaku towarowego DAISY o numerze [...] oraz zarejestrowaną postać znaku przeciwstawionego DAISY o numerze [...]. Uznał, że ich elementem dominującym jest identyczny element słowny DAISY, umieszczony w centralnym miejscu oznaczeń, a słowny i jednocześnie fantazyjny charakter powoduje, że silniej (niż pozostałe elementy) oddziałuje na percepcję odbiorcy stając się elementem przewodnim zapamiętywanym przez klienta. Ocenił, że grafika sprowadza się do zastosowania odpowiedniej czcionki oraz nieregularnego tła. W znaku zgłoszonym zamiast kropki na literą "i" występuje stylizowany kwiat, a poniżej tła umieszczona została pozioma łukowa linia o zmniejszającej się grubości. Elementy te służą jedynie wyeksponowaniu lub podkreśleniu warstwy słownej poprzez przedstawienie jej na odpowiednim, nieregularnym tle. Dlatego elementy te mają charakter drugorzędny z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, który zazwyczaj zapamiętuje jedynie istotną warstwę znaku. Stylizowany kwiat, mając na uwadze jego miejsce oraz zastosowane proporcje w znaku zgłoszonym, pełni jedynie rolę estetycznego zdobnika. Urząd ocenił, że porównywane znaki towarowe są identyczne na płaszczyźnie wizualnej co najmniej w stopniu średnim. Obydwa oznaczenia wykorzystują motywy roślinne. W znaku zgłoszonym jest to stylizowany kwiat, a w znaku przeciwstawionym tło może przypominać dwa nakładające się na siebie stylizowane liście.

Na płaszczyźnie fonetycznej porównywane znaki towarowe uznał za identyczne i przyznał to zgłaszający w odpowiedzi na sprzeciw.

Znaki uznał za identyczne także na płaszczyźnie znaczeniowej. Przy identyczności elementów słownych trudno jest mówić o różnicach semantycznych. Niezrozumiałe jest przypisywanie przez zgłaszającego odmiennego znaczenia słowa "Daisy" użytego w znaku zgłoszonym od znaczenia tego samego wyrazu występującego w znaku wcześniejszym tym bardziej, że brak jest dowodów, by znak przeciwstawiony był rozumiany przez odbiorców wyłącznie jako imię żeńskie, a znak zgłoszony tłumaczony jako "stokrotka". Inne znaki wnoszącego sprzeciw nie mogą determinować takiej oceny zwłaszcza, że nie wykazano, by przeciętny polski odbiorca miał okazję zetknąć się z tymi oznaczeniami i wytworzyć przekonanie o istnieniu rodziny znaków. Uznał, że porównywane znaki towarowe są podobne do siebie w stopniu wysokim.

Zdaniem Kolegium Orzekającego istnieje niebezpieczeństwo, że przeciętni odbiorcy, którzy świadomie poszukują właściwego towaru i świadomie wybierają pomiędzy dostępnymi na rynku markami mogą pomylić przedmiotowe znaki towarowe. Towary nimi oznaczane są skierowanie do potencjalnie nieograniczonego kręgu osób, które - pomimo, że powinny być dostatecznie zorientowane - nie muszą wykazywać podwyższonych standardów uwagi przy podejmowaniu decyzji zakupowej. Cechy wspólne znaków, z uwzględnieniem całościowego ich postrzegania, kreują ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Porównywane znaki towarowe są bowiem przeznaczone do oznaczania towarów identycznych, a ich postać, mając na uwadze identyczny element dominujący oraz charakter pozostałych zastosowanych w tych znakach elementów opisanych powyżej, jest jednoznacznie podobna.

Kolegium Orzekające postanowieniem z [...] lipca 2019 r., na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., odmówiło zawieszenia postępowania z uwagi na zainicjowanie przed EUIPO postępowania o unieważnienie przeciwstawionego w sprawie niniejszej znaku towarowego w oparciu majątkowe prawa autorskie oraz prawa do "niezarejestrowanych znaków towarowych na terytoriach Polski i Słowacji". Oceniło, że rozstrzygnięcie postępowania o unieważnienie przeciwstawionego znaku towarowego DAISY o numerze [...] nie warunkowało załatwienia niniejszej sprawy w sposób, który wymagałby oczekiwania na to rozstrzygnięcie, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

Skarżąca zaskarżyła w całości do tutejszego Sądu decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lipca 2019 r. o utrzymaniu w mocy decyzji z [...] grudnia 2018 r. uznającej sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego "Daisy" [...] za zasadny, wnosząc o jej uchylenie w całości oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Zarzuciła:

1) naruszenie prawa procesowego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, w odniesieniu do następujących przepisów:

art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. - poprzez odmowę zawieszenia postępowania w sytuacji, gdy zawieszenie postępowania było obligatoryjne ze względu na fakt, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ;

naruszenie art. 8 k.p.a. - poprzez niezastosowanie zasady bezstronności i równego traktowania stron postępowania oraz odejście bez uzasadnionej przyczyny od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym; naruszenie wymogu praworządnego i sprawiedliwego prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej, co jest zasadniczą treścią zasady praworządności (art. 6 k.p.a.);

art. 7 k.p.a. - poprzez niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego;

art. 77 § 1 k.p.a. - poprzez niespełnienie obowiązku zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego oraz nieuwzględnienie faktów znanych organowi z urzędu;

art. 80 k.p.a. - poprzez niedokonanie oceny, czy dana okoliczność została udowodniona, w oparciu o całokształt materiału dowodowego;

art. 107 § 3 k.p.a. - poprzez nie zawarcie w uzasadnieniu faktycznym decyzji wskazania faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej; nie zawiera wyjaśnień wszystkich ważnych okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy wydawaniu decyzji w przedmiocie sprzeciwu;

2) naruszenie prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, w odniesieniu do przepisu art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. - poprzez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie.

Urząd Patentowy, w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Uczestnik postępowania wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U.2019.2167 ze zm.) kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów lub czynności wymienionych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.), dalej "p.p.s.a." sprawowana jest na zasadzie kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a–c p.p.s.a.), a także, gdy decyzja lub postanowienie organu dotknięte są wadą nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Analizując pod tym kątem skargę, Sąd uznał w niniejszej sprawie doszło do naruszenia prawa materialnego art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p., poprzez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, który to mankament ma wpływ na wynik sprawy w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) – dalej "p.p.s.a.".

Przedmiotem postępowania administracyjnego był zamiar wyeliminowania zgłoszenia znaku towarowego "Daisy" [...] udzielonego na rzecz Skarżącej, poprzez złożony na podstawie art. 1321 ust 1 pkt 3 p.w.p. sprzeciw Uczestnika postępowania, posiadającego uprawnienia z tytułu chronionego z wcześniejszym pierwszeństwem podobnego znaku towarowego DAISY nr [...], przeznaczonego do oznaczania identycznych towarów zawartych w klasie 16.

Rozstrzygnięcie w tego rodzaju sprawy spornej poprzedzone musi być ustaleniem prawidłowego zastosowania podstawy prawnej wniosku, wiążącej organ z mocy art. 15220 p.w.p., bowiem "Urząd Patentowy rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw".

Co do zasady, wskazana podstawa prawna - art. 1321 ust 1 pkt 3 p.w.p. stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielone zostało prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Jednakże zastosowanie tego przepisu prawa materialnego, a co za tym idzie badanie kwestii identyczności czy podobieństwa towarów, a także kwestii identyczności czy podobieństwa samych znaków w płaszczyznach postrzegania - nastąpiłoby co najmniej przedwcześnie, gdyby - co ma miejsce w sprawie niniejszej - z okoliczności stanu faktycznego nie wynikałby dalej idące skutki.

Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie jednoznacznie brak było jakichkolwiek podstaw do badania merytorycznego i w konsekwencji zastosowania art. 1321 ust 1 pkt 3 p.w.p., z uwagi na brak spełnienia warunków wymaganych przez art. 15219 ust. 4 p.w.p.

Podkreślić należy, że postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego uregulowane zostało w Rozdziale 42 ustawy Prawo własności przemysłowej. Uregulowana w tym rozdziale zmiana ustawy - Prawo własności przemysłowej weszła 14 października 2015r. jednorazowym aktem (Dz.U.2015.1615) i wprowadziła zasady postępowania w przypadku sprzeciwu złożonego wobec zgłoszenia znaku towarowego (ze zmianami, jakie weszły 16 marca 2019 r. do art. 15217 p.w.p. na podstawie Dz.U.2019.501 z dnia 2019.03.15).

Powyższe oznacza, że Rozdział 42 ustawy Prawo własności przemysłowej, a w nim m.in. wprowadzone regulacje art. 15217, art.15218 i art. 15219 w zw. art. 15220 p.w.p. miały w pełni zastosowanie do zgłoszenia znaku towarowego DAISY ([...]), wniesionego przez Skarżącą z [...] października 2016r. oraz rozpatrzenia sprzeciwu Uczestnika postępowania złożonego 4 kwietnia 2017 r. na podstawie prawnej art. 1321 ust 1 pkt 3 p.w.p. przeciwstawiającego zgłoszeniu chroniony z wcześniejszym pierwszeństwem znak towarowy DAISY nr [...], przeznaczony m.in. do oznaczania także towarów z klasy 16 klasyfikacji nicejskiej.

Dokonując sądowego badania legalności zaskarżonej decyzji, która utrzymała w mocy uznanie sprzeciwu za zasadny, należy skonfrontować dokonaną analizę stanu faktycznego niniejszej sprawy z obowiązującymi normami postępowania.

W dacie złożenia sprzeciwu art. 15217 ust. 1 p.w.p. stanowił, że "w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 1321 ust. 1-3. Termin ten nie podlega przywróceniu". Na marginesie można dodać, że zmiana tej normy od 16 marca 2019 r. rozszerzyła zakres sprzeciwu o przyczyny, "o których mowa w art. w art. 1291 ust. 4 lub art. 1321 ust. 1-3". Nie ma zatem wpływu na zakres złożonego sprzeciwu Art. 15217 w ust. 2-7 reguluje zasady postępowania, a mianowicie:

"2. Od sprzeciwu należy wnieść opłatę.

3. Sprzeciw zawiera oznaczenie stron, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszącego sprzeciw.

4. Sprzeciw oraz inne pisma wnosi się wraz z ich odpisami dla strony przeciwnej.

5. Materiały i dokumenty sporządzone w języku obcym wnosi się wraz z ich tłumaczeniami na język polski.

6. Urząd Patentowy, w drodze postanowienia, pozostawia bez rozpoznania sprzeciw, który:

1) został wniesiony po upływie terminu lub

2) nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony, lub

3) nie wskazuje wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 1321 ust. 1-3

- chyba, że braki te zostały uzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 1.

7. Jeżeli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wyznacza wnoszącemu sprzeciw termin do usunięcia braków pod rygorem umorzenia postępowania."

Art. 15218. 1. Stronami postępowania w sprawie sprzeciwu są zgłaszający i wnoszący sprzeciw.

2. Do rozpatrzenia sprzeciwu Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta."

Do tej chwili działania Urzędu Patentowego, skonfrontowane z aktami postępowania administracyjnego nie budzą zastrzeżeń. Zasadnicze uchybienia wynikają z konfrontacji akt z zasadami określonymi w art. 15219 p.w.p. "Art. 15219. 1. Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia zgłaszającego o wniesieniu sprzeciwu oraz informuje strony postępowania o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony do 6 miesięcy na zgodny wniosek stron.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczonym terminie. W odpowiedzi na sprzeciw zgłaszający przedstawia zarzuty oraz przytacza wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie.

4. W terminie, o którym mowa w ust. 3, zgłaszający może podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem, chyba że istnieją ważne powody tego nieużywania lub nie upłynął okres 5 lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku. W przypadku uznania zarzutu za zasadny, Urząd Patentowy oddala sprzeciw.

5. Urząd Patentowy przekazuje wnoszącemu sprzeciw odpowiedź na sprzeciw oraz wyznacza mu termin na zajęcie stanowiska i uzupełnienie dowodów. Przepis art. 169 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

6. Zgłaszający może odnieść się do dowodów i twierdzeń przedstawionych na podstawie ust. 5 przez wnoszącego sprzeciw w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy.

7. Urząd Patentowy może wezwać stronę postępowania do przedstawienia, w wyznaczonym terminie, stanowiska dotyczącego materiałów przedstawionych przez drugą stronę lub Urząd Patentowy.

8. Urząd Patentowy pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w wyznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później. Dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powołuje się w terminie miesiąca od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania."

Z akt postępowania k. 123 i 124 tomu II wynika, że zawiadomienie o sprzeciwie i udzieleniu terminu do ugodowego załatwienia sporu w terminie 2 miesięcy wysłano. e-mailem 23 maja 2017r. pełnomocnikowi Zgłaszającego A. C..

Z k.128 i 129 wynika wysłanie 7 listopada 2017r. do tego pełnomocnika drogą elektroniczną wezwania do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw w terminie 1 miesiąca oraz wskazania art. 15219 ust. 3 i 4 p.w.p. jako podstawy do złożenia w odpowiedzi na sprzeciw wszelkich zarzutów, okoliczności faktycznych i dowodów na ich poparcie, pod rygorem ich pominięcia.

Z k.131, 132 wynika, że pełnomocnik zgłaszającego 13 grudnia 2017r. drogą elektroniczną złożyła wniosek wskazujący na naruszenie procedury wynikającej z art. 15219 ust. 1 p.w.p. co do obowiązku Urzędu – w pierwszej kolejności - niezwłocznego zawiadomienia zgłaszającego o wniesieniu sprzeciwu oraz poinformowania strony postępowania o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji. Poinformowała, że ta procedura nie została wyczerpana, bowiem dotychczas nie otrzymała ww. zawiadomienia, ani dokumentacji sprzeciwowej, a o sprzeciwie dowiedziała się dopiero z wezwania z 7 listopada 2017r. Nie umożliwiono stronom ani ugodowego załatwienia sporu, ani prawa do ustosunkowania się do sprzeciwu. Zwróciła się z wnioskiem o przesłanie ww. dokumentacji u udzielenie jej terminu, o którym mowa w art. 15219 ust. 1 p.w.p.

Jak wynika z k. 135, 134 i 133 ww. akt adm., a w szczególności notatki służbowej Eksperta K. P., zawiadomienie z 23 maja 2017r. wraz z załączonym sprzeciwem nigdy nie zostało poprawnie dostarczone Zgłaszającemu z uwagi na problemy z prawidłowym działaniem systemu ePuap w okresie wysyłki. Uznano wysłanie ww. wezwania "za niebyłe".

Urząd ponowił wezwanie 22 stycznia 2018r., przesyłając ponownie informację zawartą w piśnie z 23 maja 2017r. (k.136), czyli poinformował o sprzeciwie, przesyłając go (k.137) udzielając 2 miesięcznego terminu na możliwość ugodowego załatwienia sporu i biegu terminów od doręczenia tego pisma (k 138, 139).

Jak wynika z k. 140 ww. akt adm., pismem z 18 maja 2018 r. Urząd Patentowy RP wezwał Zgłaszającego do złożenia odpowiedzi na sprzeciw w terminie 1 miesiąca wraz z przedstawieniem zarzutów oraz przytoczenie wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów na ich poparcie oraz wskazał art. 15219 ust. 3 i 4 p.w.p. jako podstawę prawną tego obowiązku.

Pismo Urzędu zostało doręczone Zgłaszającemu 28 maja 2018r.

W terminie, tj. 28 czerwca 2018r. wpłynęła odpowiedź na sprzeciw (k.150-149 i k.147-141). Zgłaszający na każdej drugiej stronie każdego z pism - w petitum, oprócz wniosku o oddalenie sprzeciwu (pkt 1) wniósł o przeprowadzenie dowodów przedstawionych w piśmie (pkt 2), a w pkt 3 podniósł zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego DAISY nr [...], w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego DAISY nr [...] dla towarów objętych sprzeciwem. W pkt 4 domagał się zasadzenia kosztów postepowania. W uzasadnieniu odpowiedzi na sprzeciw Zgłaszający wskazał, że wobec nieużywania oznaczenia DAISY nr [...] w obrocie gospodarczym nie ma ryzyka wprowadzenia w błąd, a co więcej wskazał, że działa na rynku od 1986r. i używa oznaczenia DAISY wcześniej niż Wnoszący sprzeciw, wskazując na dowody używania swojego znaku w 2011r., gdy powołane pierwszeństwo jest od 2014r.(k.143-142).

Wnoszący sprzeciw otrzymał 22 sierpnia 2018r. odpowiedź na sprzeciw, co wynika ze zwrotnego potwierdzenia i miał obowiązek – co wynika z art. 15219 ust. 5 p.w.p. zajęcia stanowiska - w udzielonym mu terminie 2 miesięcy, o czym został pouczony przez Urząd w piśmie z 16 sierpnia 2018r. (k.151).

Tymczasem, w ostatnim dniu udzielonego mu 2 miesięcznego terminu na zajęcie stanowiska, w piśmie złożonym osobiście 22 października 2018r. – Wnoszący sprzeciw wskazując, że gromadzi dowody używania znaku DAISY nr [...] - wniósł o przedłużenie mu terminu o kolejne 2 miesiące (k.155-151).

Jak wynika z k. 156, Urząd Patentowy pismem z 23 listopada 2018r. poinformował Wnoszącego sprzeciw, że nie ma możliwości przedłużenia mu terminu dla dokonania tej czynności i odwołał się do art. 15223 p.w.p., który stanowi, że do postępowania w sprawie sprzeciwu przepisy art. 242 ust. 1 i 2, art. 251, art. 252, art. 253 ust. 1 oraz art. 256 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Tymczasem do przedłużenia terminu stosuje się art. 242 ust.3 p.w.p., który nie ma zastosowania.

Powyższe oznacza, że w udzielonym Uczestnikowi postępowania terminie 2 miesięcy – nie zgromadził on i nie złożył dowodów używania swojego znaku DAISY nr [...], mimo zawartego w odpowiedzi na sprzeciw zarzutu jego nieużywania.

Tymczasem art. 15219 ust. 5 p.w.p. jednoznacznie stanowi, że "Urząd Patentowy przekazuje wnoszącemu sprzeciw odpowiedź na sprzeciw oraz wyznacza mu termin na zajęcie stanowiska i uzupełnienie dowodów. Przepis art. 169 ust. 6 stosuje się odpowiednio."

Odpowiednie stosowanie art. 169 ust. 6 p.w.p., który stanowi, że "W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego, obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego" – oznacza wprost obowiązek uprawnionego z tytułu prawa ochronnego do znaku DAISY nr [...] wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających jego nieużywanie.

Tymczasem, mimo oczywistego braku spełnienia tego obowiązku przez Wnoszącego sprzeciw, Urząd Patentowy pominął zarzut Zgłaszającego, ignorując go całkowicie, mimo przewidzianych w ustawie skutków braku odpowiedniego zastosowania art. 169 ust. 6 p.w.p.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że uprawniony do znaku wcześniejszego DAISY nr [...] nie wykonał obowiązku i nie wykazał ani używania znaku towarowego ani istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających jego nieużywanie, zatem Urząd Patentowy w sposób naruszający obowiązujące go normy prawa uznał sprzeciw za zasadny w całości, gdy nie było ku temu podstaw.

W takiej sytuacji, o której mowa w art. 15219 ust. 4 zdanie 1 p.w.p., kiedy w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zgłaszający skorzystał z uprawnienia i skutecznie podniósł zarzut "nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem, chyba że istnieją ważne powody tego nieużywania lub nie upłynął okres 5 lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku"- zastosowanie ma zdanie 2 tego przepisu: "w przypadku uznania zarzutu za zasadny, Urząd Patentowy oddala sprzeciw".

W ocenie Sądu, o ile Wnoszący sprzeciw nie wykazał używania znaku wcześniejszego, czyli nie złożył jakichkolwiek dowodów ani na jego używanie ani na usprawiedliwione nieużywanie, to zarzut Zgłaszającego powinien być uznany za zasadny a sprzeciw oddalony na podstawie art. 15219 ust. 4 zdanie 2 p.w.p.

W niniejszej sprawie Urząd pominął w rozstrzygnięciu podniesiony zarzut nieużywania znaku przeciwstawionego. Tymczasem nie mogło dojść do badania podobieństwa towarów i znaków, ryzyka w wprowadzenia w błąd odbiorców z prostej przyczyny: nie ma przeszkody w Zgłoszeniu, jeżeli znak mu przeciwstawiony nie jest używany przez uprawnionego.

Kwestia dowodowa w przypadku zarzutu nieużywania ma kluczowe znaczenie, co potwierdza cała sporna procedura określona w art. 15219 ust. 4-8 p.w.p. zmierzająca do ustalenia, czy znak przeciwstawiony rzeczywiście może być przeszkodą w rejestracji.

W niniejszej sprawie doszło zatem do wadliwego rozstrzygnięcia poprzez naruszenie prawa materialnego art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p., poprzez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, oraz niezastosowanie art. 15219 ust. 4 zdanie 1 p.w.p., który to mankament ma wpływ na wynik sprawy w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.w.p. Czyni to skargę za uzasadnioną, bowiem przeciw powinien być oddalony. Powyższa wykładnia prawa materialnego wiąże organ na mocy art. 153 p.p.s.a.

Zważywszy na naruszenie przez Urząd Patentowy przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, Sąd w pkt 1 sentencji orzekł po myśli art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a uchylając zaskarżoną decyzję,

Zasądzając w pkt 2 od organu na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania wysokości 2217 zł, na którą składa się wpis sądowy w wysokości 1000 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł oraz zwrot kosztów zastępstwa prawnego rzecznika patentowego w wysokości 1200 zł - Sąd orzekł na podstawie art. 200 i art. 205 § 2, § 3 i § 4 p.p.s.a. w zw. z § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2076 ze zm.).