Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 718/05
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2005-07-26 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Jagielska Sędziowie: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Asesor WSA Ewa Marcinkowska Protokolant Mariusz Mamczarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2005r. sprawy ze skargi "S." Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2004r. Nr [...] w przedmiocie unieważnienia w części prawa z rejestracji znaku towarowego oddala skargę


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] lipca 2002 r. o udzielił prawa ochronnego na znak towarowy graficzny [...] na rzecz firmy D.Sp. z o.o. z siedzibą w P. dla towarów w klasie 3, 5 (wg klasyfikacji nicejskiej).

Znak towarowy graficzny przedstawia popiersie damskie z prawego półprofilu, o twarzy skierowanej w kierunku przodu obrazu, oczach ze spuszczonymi powiekami i spokojnym wyrazie twarzy. Postać ubrana w żakiet z wzdłużnym wzorem. Włosy w postaci stylizowanych, falowo skręconych wstążek rozrzucone sa wokół głowy i opuszczają się na plecy i ramiona, a także z przodu postaci. Od dołu postać przesłonięta kilkoma równoległymi o równej szerokości pasami mającymi dwukrotne przegięcie. Wstążki symbolizujące włosy, dolne pasy, barwa ubrania oraz elementy twarzy są różnej, dowolnej barwy, kontrastującej z barwą tła i wzajemnie między sobą. Barwy w znaku graficznym nie zostały zastrzeżone, a złożona do rejestracji odbitka jest w kolorach czarno-białym.

W dniu [...] czerwca 2003 r. do Urzędu Patentowego wpłynął sprzeciw S. Sp. z o.o. z siedzibą w P. od powyższej decyzji udzielającej prawa ochronnego - w części - tj. dla towarów w klasie 3, tj. olejków kosmetycznych i aromatycznych, dezodorantów osobistych, perfum, wód kolońskich i toaletowych, zestawów kosmetycznych, lakierów do włosów, maseczek kosmetycznych, mleczka kosmetycznego, mydła toaletowego, przeciwpotowego, dezydorującego, do golenia, pomadek do ust, szamponów i past do zębów.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw prawo ochronne na sporny znak towarowy zostało udzielone z naruszeniem art. 8 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. Sporny znak towarowy jest podobny w stopniu stwarzającym niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów do zarejestrowanego na jego rzecz z wcześniejszym pierwszeństwem znaku towarowego słowno - graficznego "spray" [...].

Podobieństwo to wynika z faktu, że oba znaki przedstawiają stylizowany portret kobiety, której włosy przedstawiono symbolicznie w formie wstęg, jak również z faktu, że w praktyce uprawniony z prawa ochronnego na sporny znak towarowy stosuje identyczną kolorystykę jak wnoszący sprzeciw, tj. białą plamę twarzy na fioletowym lub niebieskim tle i wielobarwne wstęgi włosów. Przeciwstawione znaki przeznaczone są także do oznaczania tego samego rodzaju towarów z klasy 3, tj. olejków kosmetycznych i aromatycznych, dezodorantów osobistych, perfum, wód kolońskich i toaletowych, zestawów kosmetycznych, lakierów do włosów, maseczek kosmetycznych, mleczka kosmetycznego, mydła toaletowego, przeciwpotowego, dezydorującego, do golenia, pomadek do ust, szamponów i past do zębów. Podniósł także, że prawo ochronne na sporny znak towarowy zostało udzielone z naruszeniem przysługujących mu materialnych praw autorskich do znaku towarowego, które wraz ze znakiem nabył od firmy B. S.A.

Zarzucił, że uprawniony rozpoczynając produkcję artykułów kosmetycznych był z pewnością zorientowany do kogo znak należy, a oznaczając swoje wyroby znakiem podobnym korzystał z jego renomy.

D. Sp. z o.o. z siedzibą w P. wniosła o oddalenie sprzeciwu wskazując, że przeciwstawione znaki nie są do siebie podobne w stopniu stwarzającym niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, a tym samym decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy nie została wydana z naruszeniem art. 8 pkt 1 i 2 i art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.

Wobec nie uznania sprzeciwu przez uprawnionego z prawa ochronnego na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej ustawa p.w.p.) Urząd Patentowy przekazał sprawę do rozpatrzenia w trybie postępowania spornego.

Na rozprawie administracyjnej w dniu [...] listopada 2004 r. S. Sp. z o.o. popierała dotychczasowe zarzuty, podnosząc dodatkowo, że znak został zgłoszony w złej wierze. Złą wiarę po stronie uprawnionego wywodziła z faktu, iż przed datą rejestracji tego znaku obie firmy współpracowały ze sobą. Ponadto wnioskodawca powoływał się na renomę jaką, w jego ocenie cieszy się znak słowno - graficzny spray [...], wynikającą z około dziesięcioletniego okresu używania tego znaku w obrocie, jak również faktu, że produkowany przez niego lakier do włosów jest jednym z wyżej cenionych i popularnych lakierów z tzw. dolnej półki i jego sprzedaż oscyluje w milionach sztuk.

Uprawniona z prawa ochronnego D. Sp. z o.o. podtrzymała swój wniosek o oddalenie sprzeciwu podnosząc, że porównywane znaki są różne, występują m.in. w ubiorze, w oczach, w rozchyleniu ust, stylizowanej taśmie u dołu postaci w spornym znaku i części słownej spray w znaku firmy wnoszącej sprzeciw. Ponadto podniosła, że w wydrukach komputerowych znajduje się dziewięć stron znaków z wizerunkiem twarzy kobiety. Nie kwestionowała, że firmy pozostawały w kontaktach handlowych, jak również, że jego firma sprzedawała towary firmy P. (poprzednika prawnego wnoszącego sprzeciw).

Zakwestionowała podnoszony przez wnoszącego sprzeciw fakt, że postać graficzna znaku wnioskodawcy jest jego autorstwa.

Urząd Patentowy RP Kolegium Orzekające decyzją z dnia [...] listopada 2004r. Nr [...] oddalił wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego graficznego [...] na rzecz firmy D. Sp. z o.o. z siedzibą w P. - dla towarów w klasie 3 uznając, że w sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie prawa ochronnego.

Jako podstawę prawną wskazał art. 246, art. 247 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz.1117 ze zm.) oraz art. 8 pkt 1 i pkt 2 i art.9 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) w związku z art. 315 ust. 3 ustawy p.w.p.

Wskazał, że z przepisu z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o znakach towarowych wynika, że nie każde podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, lecz tylko podobieństwo w takim stopniu, które mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów jest wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń.

Co do podobieństwa towarów Urząd Patentowy przyznał, że przeciwstawione znaki przeznaczone są do oznaczania jednorodzajowych towarów w klasie 3. Nie podzielił natomiast poglądu o podobieństwie samych oznaczeń, które są na tyle zróżnicowane, iż nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

Porównując przeciwstawione znaki stwierdził, że jedyną cechą zbieżną przeciwstawionych znaków towarowych jest to, iż nawiązują one do postaci kobiety, która ma włosy przedstawione w formie falowanych wstążek, ale forma graficzna w jakiej przedstawiono tę postać kobiety jest całkowicie odmienna, ponieważ znak jest czarno –biały.

Sporny znak towarowy przedstawia stylizowaną postać kobiety z prawego profilu, której twarz skierowana jest do przodu. Wokół twarzy kobiety rozrzucone są włosy w postaci stylizowanych, falowo skręconych wstążek, które opadają aż do pasa. Kobieta ubrana jest w żakiet w paski o równiej szerokości biegnące pionowo. Od dołu postać kobiety przesłonięta jest kilkoma równoległymi, dwukrotnie przeciętnymi pasmami o równiej szerokości. Znak ten nie ma zastrzeżonych barw.

Znak towarowy wnoszącej sprzeciw przedstawia skierowaną do przodu stylizowaną twarz kobiety wokół której rozrzucone są włosy w postaci falowanych wstążek opadające do ramion. Poniżej umieszczony jest nieregularny prostokąt symbolizujący kołnierzyk. Znak ten stanowi barwną kompozycję w kolorach: fioletowy, różowy, biały, zielony, żółty i czarny. Ponadto w znaku tym umieszczone jest oznaczenie spray napisane fantazyjną czcionką.

W ocenie Urzędu Patentowego znaki te oceniane jako całość są na tyle zróżnicowane, że wywierają odmienne wrażenie na odbiorcach, a tym samym nie są podobne w takim stopniu, który prowadziłby do następstw określonych w art. 9 ust. 1 pkt.1 u.z.t.

Jako nieuzasadniony ocenił również zarzut, udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 8 pkt. 1 u.z.t., stanowiącego o niedopuszczalności rejestracji znaku, który jest sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Powołał się na pogląd orzecznictwa i piśmiennictwa zwracającego uwagę, że w normie tej nie chodzi tu wyłącznie o sprzeczność z zasadami współżycia społecznego samego znaku (jego treści, formy przedstawieniowej) lecz także o sprzeczność z tymi zasadami określonych działań zgłaszającego i ich zamierzonego skutku (zob. wyrok NSA z dnia 28.03.2002 r. II SA 2971/01; R. Skubisz, Prawo znaków towarowych . Komentarz, wyd. II, Warszawa 1997, s.74-75). Chodzi więc o określone naganne zachowanie zgłaszającego, które może przesądzać o zaistnieniu przesłanki z art. 8 pkt. 1 u.z.t., tj. rejestracji znaku towarowego wbrew zasadom współżycia społecznego.

Urząd Patentowy nie podzielił zarzutu, że uprawniony z prawa ochronnego upodobnił swój znak do znaku towarowego wnoszącego sprzeciw w celu nieuczciwego wykorzystania renomy tego znaku - co jest działaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego – z tego względu, że wnoszący sprzeciw nie udowodnił, by znak cieszył się renomą. W sytuacji, gdy w sprzeciwie nie wykazał on renomy swojego znaku, to za nieuzasadnione uznał przypisywanie nieuczciwego działania przy zgłoszeniu tego znaku - polegające na wykorzystaniu renomy znaku towarowego wnoszącego sprzeciw. Wskazał, że renoma wiąże się z ustaloną wśród zróżnicowanej klienteli opinią o cechach towarów. Jest m.in. rezultatem wysokiego poziomu cech jakościowych danego wyrobu, jego korzystnej oceny przez zróżnicowaną klientelę, a także reklamy w środkach masowego przekazu. Dlatego jako gołosłowne ocenił twierdzenia wnoszącego sprzeciw, że produkowane przez niego towary - lakiery do włosów - są jednymi z wyżej cenionych towarów z tzw. dolnej półki, sprzedawanymi w dużych ilościach ze względu na stosunkowo niską cenę. Nie miał podstaw do uznania, iż w dacie zgłoszenia spornego znaku do ochrony - znak towarowy należący do wnioskodawcy był w Polsce znakiem renomowanym.

Urząd Patentowy nie zgodził się także z zarzutem wnoszącego sprzeciw co do dokonania zgłoszenia spornego znaku w złej wierze wobec łączących ich - przed zgłoszeniem tego znaku - kontaktów handlowych. Wskazał na brak wykazania złej wiary w dacie zgłoszenia spornego znaku. Podnosił, że stwierdzenie złej wiary staje się możliwe wyłącznie na podstawie konkretnego stanu faktycznego, a bezsporne jest, że strony łączyły kontakty handlowe. W sytuacji gdy porównywane oznaczenia różnią się zasadniczo, to fakt, iż obie firmy łączyły kontakty handlowe, nie uzasadnia dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego w warunkach złej wiary.

Za nieuzasadniony uznał również zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy wbrew ustawowym warunkom określonym w artykule 8 pkt. 2 ustawy o znakach towarowych, w myśl którego niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Wnoszący sprzeciw twierdził, że jest uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "spray" [...], który wraz z majątkowymi prawami autorskimi nabył od firmy B. S.A., jednakże nie wykazał że przysługują mu takie prawa. Ponadto przepis art. 8 pkt. 2 ustawy o znakach towarowych nie znajduje zastosowania w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem, lecz w przypadku majątkowych lub osobistych praw osób trzecich, np. prawa do nazwy przedsiębiorstwa jak też osobistych lub majątkowych praw autorskich do znaku towarowego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego S. Sp. z o.o. z siedzibą w P. domagało się uchylenia zaskarżonej decyzji i unieważnienia prawa ochronnego. Nie wskazało konkretnych zarzutów naruszenia prawa w zaskarżonej decyzji, ograniczając się do odmiennej oceny naruszenia art. art. 8 pkt 1 i art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t. Nie powoływało się w skardze na renomę swojego znaku, także odstąpiło od zarzutu naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t.

Skarżący ponownie wskazywał, że jego znak towarowy graficzny zgłoszony do rejestracji [...] stycznia 1999r. ze stylizowanym wizerunkiem głowy kobiecej na kontrastowym tle z symbolicznym zarysem włosów w postaci wielokolorowych wstęg – używany jest głównie do oznaczania lakierów do włosów. Odbiorców tych lakierów - w tym uprawnionego ze znaku - skarżąca poinformowała na piśmie [...] maja 1999r. o zgłoszeniu znaku do rejestracji, a mimo to na rynku ukazały się lakiery produkowane przez firmę D. z etykietą podobną do znaku graficznego i w barwach zgłoszonych przez skarżącą. W tych warunkach zgłaszając swój znak do rejestracji zarzuciła uprawnionemu ze znaku naruszenie zasad współżycia społecznego art. 8 pkt.1 u.z.t.

Ponadto ponowiła zarzut naruszenia art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t. wskazując, że stylizowane portrety kobiety przedstawione w obu znakach stanowią jedynie tło dla najważniejszego elementu graficznego tych znaków: wstęg symbolizujących i eksponujących włosy, które występują w obu znakach. Podkreśliła marginesowy charakter wizerunku kobiecego w znakach poprzez graficzne przedstawienie ich przy pomocy kilku plam, która to kompozycja ma wyjaśniać symbolikę i eksponować włosy i ten element wpływa na całościowy odbiór znaku przez konsumentów. Rejestracja innych portretów kobiecych przez Urząd nie zawiera podobnej symboliki.

Zdaniem Skarżącego ochrona znaku [...] w barwach czarno-białych nie eliminuje podobieństwa znaków, ponieważ uprawniona ze znaku nie wykorzystuje go w formie chronionej prawem, lecz od początku - w kolorach łudząco podobnych do znaku skarżącej [...]. Także napis "lakier do włosów" wykonany jest identyczną czcionką.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie. Podtrzymał dotychczasową argumentację, iż uzyskanie przez skarżącego ochrony z wcześniejszym pierwszeństwem na znak towarowy słowno graficzny "spray" [...] przeznaczony do oznaczania towarów tego samego rodzaju – nie stanowiło przeszkody w rejestracji spornego znaku graficznego:

- porównywane oznaczenia sa zróżnicowane w takim stopniu, ze nie istnieje ryzyko pomyłki w rozumieniu art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t.;

- brak było podstaw do uznania nieuczciwego działania skarżącego – w warunkach art. 8 pkt 1 u.z.t., tj. sprzeczności z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Urząd ustosunkował się też do pozostałych zarzutów nie objętych skargą, których naruszenie zgłaszane było w sprzeciwie.

Zarzucił skardze brak określenia na czym polega naruszenie prawa w zaskarżonej decyzji, wskazując na prawidłową ocenę stopnia podobieństwa porównywanych znaków na różnice między nimi na tyle dominujące nad cechami wspólnymi, że stopień podobieństwa nie stwarza ryzyka pomyłki w obrocie. Element w postaci wstęg symbolizujący włosy jest jednym z elementów, w jego ocenie nie dominujących i nie przesadza o mylącym podobieństwie znaków, które należy oceniać w całości, co wielokrotnie podkreślał w swoich orzeczeniach Wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny.

Z kolei, gdy porównywane znaki w postaci w jakiej objęte sa ochroną różnią się zasadniczo, to fakt łączących kontaktów handlowych nie uzasadnia uznania zgłoszenia spornego znaku z naruszeniem zasad współżycia społecznego.

Podkreślił, że nie jest przedmiotem ochrony używane przez firmę D. oznaczenie w postaci kolorowej etykiety z napisem "[...]". Przedmiotem ochrony jest czarno-biały znak graficzny. Wskazał, że oznaczenie towaru w używanej postaci może w określonych sytuacjach naruszać zasady uczciwości kupieckiej, ale stanowi to odmienne zagadnienie odpowiedzialności na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podlegającej rozstrzyganiu przez właściwe sądy. Urząd Patentowy władny jest tylko do rozstrzygnięcia, czy znak towarowy w postaci w jakiej jest objęty ochroną spełniał ustawowe warunki wymagane do jej uzyskania w dacie zgłoszenia.

Uczestnik postępowania D. Sp. z o.o. z siedzibą w P. przed rozprawą złożyła pismo informujące o złożeniu do Urzędu Patentowego wniosku o wykreślenie z rejestru znaków towarowych spornego znaku graficznego [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

Analizując zaskarżoną decyzję z punktu widzenia powołanych wyżej kryteriów skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż w zaskarżonej decyzji nie można się dopatrzyć zarzutu naruszenia prawa.

Zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (p.w.p. - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz.1117) postępowanie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego toczy się w trybie postępowania spornego, może być wszczęte tylko na wniosek. Cechuje się zatem kontradyktoryjnością stron.

Z tych względów Urząd Patentowy orzekając w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego związany był granicami wniosku, czyli zakresem żądania wnioskodawcy (art. 61 kpa). Pogląd taki znajduje oparcie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęto m.in. w wyrokach: z dnia 14 grudnia 2001r., sygn. akt II SA 3446/01 i z dnia 20 marca 2003r. sygn. akt II SA 92/02 jak również w orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie m. in. w wyroku z dnia 4 marca 2004r., sygn. akt 6 II SA 2487/02.

W dacie wniesienia sprzeciwu – [...] czerwca 2003r. nie obowiązywał jeszcze przepis art. 255 ust. 4 ustawy - Prawo własności przemysłowej, w myśl którego Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Został wprowadzony w życie z dniem 17 marca 2004r. ustawą z dnia 23 stycznia 2004r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 33, poz. 286), zatem obowiązywał w dacie wydania zaskarżonej decyzji.

Z tego względu granice wniosku, w szczególności wskazana w nim podstawa prawna wyznaczyły zakres postępowania administracyjnego przed Urzędem Patentowym w sprawie o unieważnienie znaku towarowego.

Z kolei zakres skargi określił przedmiot kontroli rozstrzygnięcia w decyzji Urzędu Patentowego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, dokonywanej – jak wyżej wskazano - z punktu widzenia zgodności z prawem materialnym i przepisami prawa procesowego. Wymaga jednak podkreślenia, że Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną - zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Podnieść należy, że zarzuty skarżącego zostały ograniczone do naruszenia dwóch podstaw prawnych, w oparciu o które domaga się uchylenia zaskarżonej decyzji oddalającej jego wniosek o unieważnienie prawa spornego znaku, dowodząc - jak należy domniemywać z treści skargi – wadliwej interpretacji przepisów art. 9 ust. 1 pkt 1 i 8 pkt 1 u.z.t. - ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) mającej zastosowanie w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1117).

W myśl art. 315 ust. 3 ustawy p.w.p ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia tego znaku do ochrony. Znak towarowy graficzny [...] został zgłoszony do ochrony w dniu [...].03.1999 r., tj. pod rządami ustawy o znakach towarowych, a zatem przepisy tej ustawy stanowią podstawę oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania ochrony.

Przedmiot kontroli Sądu sprowadza się do oceny, czy oddalając wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego Urząd Patentowy naruszył te przepisy, czy też nie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Ma zatem rację Urząd Patentowy, że z powołanego przepisu wynika, że nie każde podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego lecz tylko podobieństwo w takim stopniu, które mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Pogląd, iż podobieństwo znaków i podobieństwo towarów czy usług, do oznaczania których znaki te są przeznaczone, nie oznacza jeszcze, że rejestracja znaku z późniejszym pierwszeństwem jest niedopuszczalna zawarty jest także w wyroku NSA w Warszawie z dnia 2002.05.29, sygn. II SA 3872/01 (M.Prawn. 2002/14/628).

Wbrew zarzutom zawartym w skardze co do kolorowej postaci etykiety jaką Spółka D. oznacza swoje lakiery do włosów i w związku z tym podnoszonego podobieństwa jej spornego znaku towarowego [...] do barwnego znaku słowno - graficznego "spray" [...] zarejestrowanego na rzecz skarżącej, to wskazać należy, iż przedmiotem porównywanych oznaczeń mogły być wyłącznie znaki towarowe w postaci objętej ochroną.

Z tego względu zarejestrowany na rzecz skarżącego znak towarowy słowno – graficzny "spray" [...] w zastrzeżonych kolorach : fioletowym, różowym, białym, żółtym, zielonym i czarnym mógł stanowić przedmiot porównania pod kątem naruszenia art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o znakach towarowych - wyłącznie z postacią objętego ochroną znaku graficznego czarno-białego [...]. Przyjmując objęte ochroną oznaczenie spornego znaku jako odmienne graficznie i zróżnicowane na tyle, że nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd – Urząd Patentowy dokonał prawidłowej oceny, że znak ten w postaci objętej ochroną spełniał ustawowe warunki wymagane do uzyskania rejestracji.

Sąd podzielił też pogląd, że podobieństwo jednego z elementów: stylizowanej postaci czy twarzy kobiety z charakterystycznymi włosami w formie falowanych wstążek - w kompozycji barwnego znaku słowno-graficznego "spray" z fantazyjną czcionką i w kompozycji czarno-białego znaku graficznego – znacznie różnicuje oba znaki. Nie przesądza także o podobieństwie, które w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mogłoby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Oceniając zatem całościowo niebezpieczeństwo pomyłek w odniesieniu do podobieństwa obu znaków w warstwie graficznej, Urząd Patentowy uwzględnił ogólne wrażenie, które te znaki wywołują, a w szczególności elementy odróżniające i dominujące. Niebezpieczeństwo pomyłek jest niebezpieczeństwem dla odbiorców, a to oznacza, że jego ocena w decydującej mierze zależy od tego, jak znaki oddziałują na przeciętnego konsumenta towarów danego rodzaju, jakimi są kosmetyki, m.in. lakiery do włosów. Nie ulega wątpliwości, że czym większe podobieństwo towarów czym większa siła odróżniająca wcześniejszego znaku, tym większe jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Skarżący nie wykazał jednak, że jego znak ma podwyższoną siłę odróżniającą, wskazującą, że towary dla których jest zarejestrowany, pochodzą z jego przedsiębiorstwa do odróżnienia jego towarów od towarów innego przedsiębiorstwa.

Należy uwzględnić, iż istotnym elementem obu znaków jest postać kobiety z włosami w formie wstążek i umieszczenie ich na opakowaniu lakieru do włosów stanowi o podobieństwie znaków. Kluczowe jednakże znaczenie w badaniu dopuszczalności rejestracji znaku mają ustalenia co do możliwości wprowadzenia w błąd. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony na niego znak. Niebezpieczeństwo to jest rezultatem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń. Przeciętny konsument z reguły postrzega znak jako pewną całość, nie zwracając uwagi na szczegóły, które je różnią. Uwzględnienia ponadto wymaga to, że uwaga przeciętnego konsumenta może być różna w zależności od rodzaju towarów. Pod uwagę należy brać przeciętnie poinformowanego, uważnego i rozsądnego konsumenta – nabywcy kosmetyków, który na półce np. z lakierami do włosów odróżni na opakowaniu kobiety z charakterystycznymi włosami w formie falowanych wstążek - w kompozycji barwnego znaku słowno-graficznego "spray" z fantazyjną czcionką od znaku od kompozycji opakowania czarno-białego znaku graficznego.

Podkreślić należy, że ocena taka dotyczy wyłącznie kompozycji etykiety czarno-białej - objętej ochroną, a nie jej barwnej postaci przedstawionej na opakowaniu lakieru do włosów jako przedmiotu obrotu.

Urząd Patentowy nie był władny dokonywać oceny co do podobieństwa postaci etykiety niechronionej znakiem towarowym, a używanej przez konkurenta, z jej postacią podlegającą ochronie prawnej, bowiem - jak słusznie wskazał - jest to zagadnienie podlegające ocenie sądu powszechnego.

Podkreślenia wymaga, że w przypadku gdy kolizja dotyczyłaby wcześniejszego zarejestrowanego znaku renomowanego, odmowa udzielenia ochrony musi nastąpić zawsze wtedy, gdy jej udzielenie mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub rozwadniać renomowany znak albo jego renomie szkodzić. Wprawdzie w sprzeciwie skarżący powoływał się na renomę swojego znaku, argumentu tego nie podnosił jednak w skardze. Zauważyć należy, że przed Urzędem Patentowym nie złożył żadnych dowodów na poparcie tezy, iż jego znak jest renomowany. Ubocznie zatem podnieść należy, że w prawie europejskim w badaniu niebezpieczeństwa pomyłek podstawową wagę przywiązuje się do wzajemnego związku uwzględnianych w badaniu elementów, a więc podobieństwa znaków, siły odróżniającej znaku zarejestrowanego i podobieństwa towarów oznaczanych obydwoma znakami. Na pierwszy plan wysuwa się przy tym podobieństwo między znakami i siła odróżniająca znaku zarejestrowanego, jako że wyrażenie "mający renomę" zakłada określony stopień znajomości znaku wśród istotnej części odbiorców, a w szczególności: udział w rynku, intensywność używania wcześniejszego znaku, zasięg terytorialny i czasowy używania znaku, koszty poniesione na reklamę i promocję wcześniejszego znaku. Renomowany znak towarowy w świetle orzecznictwa europejskiego to taki, który jest znany istotnej części właściwych (relewantnych) odbiorców.

W ocenie Sądu nie można zarzucić spornej rejestracji naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t., z którego wynika, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego i stanowi samodzielną normę prawa materialnego.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 stycznia 2005r. sygn. GSK 1051/04 "w świetle tego przepisu są dwie podstawy niedopuszczalności rejestracji określonego znaku towarowego - po pierwsze, zakaz sformułowany w określonej normie prawnej i po drugie zakaz wynikający z zasad współżycia społecznego. Wobec alternatywnej postaci tych podstaw wystarczy, że zachodzi jedna z nich, ażeby stwierdzić w konsekwencji niedopuszczalność rejestracji zakazanego znaku. Jeżeli podstawą zastosowania art.8 pkt.l u.z.t. będzie pierwsza z przesłanek wymienionych w tej normie prawnej to niedopuszczalność rejestracji znaku tkwić musi w samej jego treści /wyrazie, rysunku, ornamencie czy w innym elemencie wymienionym w art. 4 ust.2 ustawy o znakach towarowych/. Chodzi więc o odniesienie sformułowanej w części pierwszej przepisu przesłanki niedopuszczalności znaku do treści samego znaku towarowego, a nie do zachowań organu uprawnionego do jego rejestracji. Naruszenie zasady pierwszeństwa, zagwarantowanej art.11 ustawy o znakach towarowych, w postępowaniu rejestracyjnym nie stanowi przesłanki niedopuszczalności rejestracji znaku towarowego w oparciu o art. 8 pkt 1 tej ustawy". Wskazał przy tym, że pogląd przeciwny opiera się na błędnej wykładni art. 8 pkt. l ustawy o znakach towarowych, kwestionując tym samym łączne jego zastosowanie z art. 9 ust. l pkt. l ustawy o znakach towarowych.

Dodać należy, że Urząd Patentowy prawidłowo uznał brak wykazania przez skarżącego złej wiary i naruszenia zasad współżycia społecznego w dacie zgłoszenia spornego znaku. W sytuacji gdy porównywane oznaczenia różnią się zasadniczo, to bezsporny fakt, iż obie firmy łączyły kontakty handlowe, nie uzasadnia uznania dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego w warunkach złej wiary. Także użycie w znaku towarowym elementu nawiązującego do cudzego znaku dla towarów tego samego rodzaju nie jest samo w sobie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Literatura przedmiotu potwierdza pogląd, że termin "zasady współżycia społecznego" trzeba wykładać w sposób właściwy dla prawa znaków towarowych. Przyjąć należy, że chodzi tu o sprzeczność znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, która wymaga wykazania na czym polega. Przyjąć należy, że chodzi tu o ocenę z punktu widzenia tych zasad zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego, a zatem nie zgłoszonego oznaczenia jako takiego (wyrazu, rysunku, melodii itd.), ale o ocenę tego oznaczenia w związku ze zgłoszonymi produktami. Konsekwencją tego stanowiska jest, że na podstawie omawianego przepisu wykluczone jest wnioskowanie o niedopuszczalności rejestracji danego oznaczenia dla jakichkolwiek towarów". (vide: Włodarczyk W. glosa P, PiP 1999/8/107 - t.4 i 5)

W tym stanie rzeczy zaskarżona decyzja odpowiada prawu, skarga jako niezasadna podlega oddaleniu na podstawie art. 151 p.s.a.