Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 544/14
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2014-07-11 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2014 r. sprawy ze skargi L. Sp. z o.o. z siedzibą w J. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "TIANESAL" nr [...] oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. Nr [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) oddalił sprzeciw L. Sp. z o.o. z siedzibą w G. wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "TIANESAL" o numerze R-[...] na rzecz "A." Sp. z o.o. z siedzibą w P. uznając, że sporny znak nie jest podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm., dalej p.w.p.) do przeciwstawionego wcześniejszego znaku towarowego TENASIL nr R [...] zarejestrowanego na rzecz spółki wnoszącej sprzeciw.

Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r. UP RP udzielił prawo ochronne na znak towarowy słowny TIANESAL zgłoszony w dniu [...] listopada 2010 r. na rzecz B. Sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w W..

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono w WUP [...], co wynika z informacji na stronach internetowych Urzędu Patentowego RP.

Decyzją z dnia [...] września 2012 r. w związku z zawarciem umowy o przeniesienie praw do tego znaku, UP RP dokonał zmiany w rejestrze znaków dokonując wpisu na rzecz "A." sp. z o.o. z siedzibą w P..

Sporny znak w dacie zgłoszenia był przeznaczony do oznaczania następujących towarów z klasy 5: leki i produkty lecznicze, witaminy; preparaty witaminowe, antybiotyki, antyseptyki, środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, minerały do celów leczniczych; mineralne dodatki do żywności; wody mineralne do celów leczniczych; suplementy diety do celów leczniczych; preparaty wspomagające leczenie; dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych; żywność dietetyczna do celów leczniczych; preparaty ziołowe do celów leczniczych.

L. wniosło w dniu [...] października 2012 r. sprzeciw wobec ww. decyzji z dnia [...] stycznia 2012 r. wskazując, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na sporny znak towarowy, w odniesieniu do wszystkich towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej. W dniu dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego, istniały bowiem względne przeszkody rejestracyjne, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem.

Wnosząca sprzeciw spółka wskazała, że jest uprawniona z prawa ochronnego na znak towarowy słowny TENASIL (R – [...]) udzielonego przez Urząd Patentowy RP z pierwszeństwem od [...] czerwca 2001 r. dla następujących towarów:

- preparaty farmaceutyczne do leczenia grzybic w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej.

Według wnoszącej sprzeciw, w dniu zgłoszenia spornego znaku, zachodziło ryzyko wprowadzenia odbiorców błąd, będące skutkiem istnienia znacznego podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych oraz towarów, dla których zostały one zgłoszone.

Strona podniosła, że dokonując oceny podobieństwa towarów, dla których przeznaczone są znaki sporny i przeciwstawiony przyjąć należy, że są one częściowo identyczne i częściowo bardzo podobne. Preparaty farmaceutyczne do leczenia grzybic można ogólnie zakwalifikować do zawartych w wykazie towarów i usług uprawnionego produktów, a mianowicie: leków, produktów leczniczych, witamin, preparatów witaminowych, antybiotyków, antyseptyków, środków przeciwbólowych, pastylek i pigułek do celów farmaceutycznych, minerałów do celów leczniczych, mineralnych dodatków do żywności, wód mineralnych do celów leczniczych, suplementów diety do celów leczniczych, preparatów wspomagających leczenie, dietetycznych środków spożywczych do celów leczniczych, żywności dietetycznej do celów leczniczych czy preparatów ziołowych do celów leczniczych. O dużym podobieństwie decyduje zatem przede wszystkim to samo lecznicze przeznaczenie przeciwstawionych towarów.

Według strony, preparatem farmaceutycznym może być zarówno lek, ale również witamina, preparat witaminowy, antybiotyk, antyseptyk, środek przeciwbólowy, pastylka i pigułka do celów farmaceutycznych, minerał do celów leczniczych, mineralny dodatek do żywności, suplement diety do celów leczniczych, preparat wspomagający leczenie, dietetyczny środki spożywczy do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów leczniczych czy preparat ziołowe do celów leczniczych.

Wspólny charakter i przeznaczenie przeciwstawionych towarów determinuje również zbieżność takich czynników jak kanały dystrybucyjne (takie same lub podobne, w szczególności lokalizacja towarów w tych samych punktach sprzedaży), charakter relewantnych odbiorców, do których kierowane są przeciwstawione towary oraz typowe pochodzenie przedmiotowych towarów, czyli typ przedsiębiorstwa kontrolującego produkcję towarów, w szczególności miejsce produkcji i metoda ich wytwarzania.

Zdaniem wnoszącej sprzeciw witaminy, preparaty witaminowe, środki do leczenia oparzeń, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych są towarami, komplementarnymi względem produktów farmaceutycznych do leczenia grzybic. Okoliczność tą potwierdza choćby fakt, że niezwykle ważną rolę w leczeniu grzybicy odgrywa właściwa dieta. W leczeniu grzybicy stosuje się również uzupełniająco wodę zjonizowaną alkaliczną i kwasową. Wodę taką można stosować zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie w postaci kąpieli, okładów.

Reasumując wskazała, że porównywane towary jako ogólnie ujęte produkty medyczne, są artykułami przeznaczonymi dla tych samych odbiorców, są one dostępne w tych samych punktach sprzedaży, np. w aptekach, a także mogą być wytwarzane przez przedsiębiorców tego samego typu. Przeciwstawiane towary mają nadto to samo przeznaczenie i zaspokajają te same potrzeby, np. znajdując zastosowanie w lecznictwie ludzi i zwierząt.

W związku z powyższym w całym zakresie towarów w klasie 5 zachodzi identyczność i częściowe podobieństwo, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej.

Gdy chodzi o podobieństwo oznaczeń zdaniem strony ogólne wrażenie, jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy decyduje o ich podobieństwie, wywołującym ryzyko pomyłki co do pochodzenia towarów.

Strona zaakcentowała, że przedmiotem sporu w sprawie są znaki towarowe słowne.

Porównując znaki pod względem fonetycznym należy brać pod uwagę liczbę sylab i liter, brzmienie sylab, rozłożenie liter w sylabach, następstwo samogłosek i akcent, liczbę słów i liter użytych w ogólności oraz liczbę takich samych słów i liter.

Na znak towarowy uprawnionego, składa się słowo "TIANESAL", które zawiera 8 liter. Wcześniejszy znak towarowy stanowiący słowo, "TENASIL" składa się z 7 liter. Obydwa znaki składają się z 3 sylab, z których pierwsza w każdym znaku zaczyna się spółgłoską "T", druga spółgłoską "N", zaś trzecia spółgłoską "S". Oba słowa zaczynają się i kończą tą samą literą, odpowiednio "T" oraz "L".

Przeciwstawione znaki różnią się tym, że w znaku późniejszym występuje druga litera "A". Późniejszy znak towarowy inkorporuje zatem wszystkie litery wcześniejszego znaku, tyle tylko, że w innej konfiguracji. Wszystkie litery, które tworzą wcześniejszy znak towarowy, są więc zawarte w znaku towarowym uprawnionego. Jednakże sposób ich umiejscowienia, nie jest na tyle istotny, aby wyłączał ryzyko pomyłek, tym bardziej, że jak wskazano powyżej każda z sylab w obu znakach, zaczyna się od tej samej litery, będącej spółgłoską.

W związku z powyższym, struktura obu słów i ich sylab jest zasadniczo zbieżna, a różnice w umiejscowieniu samogłosek nie niwelują podobieństwa. Różnica taka (przy identycznym rdzeniu wyrazów) jest zbyt mała, by wyeliminować ryzyko pomylenia towarów na płaszczyźnie wizualnej oraz fonetycznej, nawet jeśli nabywcą tych towarów jest osoba odpowiednio uważna i dobrze poinformowana. Warto przy tym dodać, że według utrwalonych poglądów doktryny "w znakach krótkich (do 5 liter włącznie) wystarczy różnica jednej litery by wyłączyć podobieństwo. W znakach słownych średniej długości (do 8 liter włącznie) różne powinny być co najmniej dwie litery.

Reasumując, strona stwierdziła, że oba znaki mają wspólną strukturę, która determinuje podobny rytm i intonację i w konsekwencji, bardzo podobne brzmienie. Dlatego też, w ocenie strony przeciwstawione znaki wykazują duże podobieństwo w warstwie fonetycznej, bowiem w wymowie są na tyle podobne, że zachodzi ryzyko pomylenia przez przeciętnych odbiorców towarów nimi oznaczonych. Ogólne wrażenie, jakie oznaczenie uprawnionego wywiera na odbiorcy, nie różni się istotnie od wrażenia jakie wywołuje na nim wcześniejszy znak towarowy.

Nie jest natomiast możliwe znaczeniowe porównanie przeciwstawionych znaków w niniejszej sprawie, ponieważ znaki nie mają znaczenia w języku relewantnych odbiorców, to jest w języku polskim.

W kontekście całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, fakt, iż przeciętny konsument zachowuje w pamięci niedoskonały obraz znaku, determinuje szczególne znaczenie jego dominującego elementu. Przeciwstawione znaki towarowe, składają się odpowiednio z 7 i 8 liter, a więc są znakami średniej długości i różnią się wyłącznie jedną literą "A". Natomiast w świetle przedstawionych poglądów doktryny i orzecznictwa, aby wykluczyć podobieństwo znaków towarowych średniej długości, co najmniej dwie litery w tych znakach powinny się różnić.

Skarżąca akcentuje także, iż wcześniejszy znak towarowy, jest znakiem o silnej zdolności odróżniającej, a co za tym idzie korzysta z szerszego zakresu ochrony, niż znak o słabej zdolności odróżniającej. Znak towarowy skarżącej, ze względu na swoje cechy wewnętrzne, brak elementu opisowego, udział w runku oraz zakres czasowy używania posiada większą zdolność do identyfikowania towarów, dla których został zarejestrowany, jako pochodzących od przedsiębiorstwa skarżącego i odróżniania ich w ten sposób od towarów pochodzących od innych przedsiębiorstw. Orzecznictwo europejskie nakazuje uwzględniać tą okoliczność przy ocenie ryzyka konfuzji (zob. m. in. Wyrok Trybunału w sprawie Lloyd, wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r. w połączonych sprawach C-108/97 i C - 109/97). Warto przy tym dodać, że znak towarowy TENASIL, jest używany przez skarżącego przede wszystkim dla oznaczania preparatów przeciwgrzybicznych.

Dowód: wydruk z wyszukiwarki google po wywołaniu frazy "TENASIL", z linkami do poszczególnych stron.

Dowód: wydruki ze stron internetowych z produktem TENASIL.

W odpowiedzi na sprzeciw uprawniony wniósł o jego oddanie. Stwierdził, że porównywane znaki towarowe TIANESAL i TENASIL nie są do siebie myląco podobne, ze względu na różnice występujące między oznaczeniami oraz specjalistyczny charakter towarów, do oznaczania których są przeznaczone, wymuszający szczególną uwagę odbiorców. Zdaniem uprawnionego wnoszący sprzeciw nie dostrzega, iż przysługujące mu prawo obejmuje jedynie preparaty farmaceutyczne do leczenia grzybic, a więc precyzyjnie i szczegółowo określoną grupę produktów farmaceutycznych o jednoznacznym przeznaczeniu. Podkreślił również, iż pismem z dnia [...] marca 2013 r. ograniczył wykaz towarów chronionych spornym znakiem towarowym, gdyż nie zamierza go używać dla produktów leczniczych przeciwgrzybicznych. Uprawniony podniósł, iż zarówno w orzecznictwie europejskim jak i krajowym wyrażono pogląd, że samo lecznicze przeznaczenie nie jest wystarczające dla uznania za podobne leków o odmiennych wskazaniach terapeutycznych.

Zdaniem uprawnionego także oznaczenia TIANESAL oraz TENASIL nie są do siebie konfuzyjnie podobne. Różnią się bowiem ilością liter użytych do ich budowy, nie zawierają zestawienia takich samych liter, posiadają odmienne końcówki "-SAL" i "-SIL". Oznaczenia te nie posiadają żadnej takiej samej sylaby, przy czym pierwsza sylaba znaku przeciwstawionego jest krótsza, natomiast w znaku spornym litera "t" została zmiękczona samogłoską "i". Odmiennie rozkładają się akcenty w wyrazach stanowiących poszczególne znaki towarowe. Jedynym podobieństwem porównywanych znaków jest to, iż rozpoczynają się i kończą identycznymi literami "T" oraz "L". Zdaniem uprawnionego to nie fakt, iż w wyrazach występują identyczne litery, ale ich konfiguracja jest szczególnie istotna przy ocenie podobieństwa znaków, gdyż od niej zależy sposób postrzegania i wymawiania tych znaków, a w efekcie wrażenie jakie wywierają one na odbiorcach. Wyrazy TIANESAL i TENASIL stanowią nazwy fantazyjne, jednakże nawiązują do nazwy substancji czynnej, jaka została w nich wykorzystana tj. "tianeptyny" zawartej w lekach antydepresyjnych oraz "terbinafiny" stosowanej w kremach przeciwgrzybicznych. Wobec powyższego, zdaniem uprawnionego, w rozpatrywanej sprawie brak jest ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, zważywszy, iż towarami do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe są produkty farmaceutyczne, które co do zasady są nabywane ze zwiększoną uwagą niż np. produkty spożywcze. Ponadto przy nabywaniu produktów farmaceutycznych pośredniczy profesjonalista - farmaceuta, co również niweluje ryzyko konfuzji. Dodatkowo leki oznaczane znakiem spornym są wydawane i przyjmowane pod ścisłą kontrolą lekarza. Ponadto leki antydepresyjne zasadniczo występują w formie tabletek, podczas, gdy w przypadku leków antygrzybiczych powszechnie stosowaną formą jest maść. W niniejszej sprawie lek TENASIL występuje wyłącznie w formie kremu.

Wnoszący sprzeciw dodatkowo stwierdził, iż zbieżna jest konstrukcja wyrazów TIANESAL i TENASIL polegająca na identycznym umiejscowieniu w obydwu słowach spółgłosek, co wpływa na ich podobny rytm i intonację. W ocenie wnoszącego sprzeciw w obydwu wyrazach występuje bardzo podobny rdzeń - "nasil" oraz "nesal". Wnoszący sprzeciw stwierdził, iż oceny podobieństwa oznaczeń i towarów należy dokonywać z perspektywy odbiorców znaku wcześniejszego, zaś w niniejszej sprawie są to przeciętni konsumenci, należycie poinformowani, uważni i racjonalni, którzy samodzielnie nabywają lek TENASIL, gdyż jego zakup nie wymaga posiadania recepty. W przypadku leków dostępnych bez recepty nie zawsze można zakładać pomoc farmaceuty. Wnoszący sprzeciw podkreślił, iż ryzyko konfuzji może istnieć także wtedy, gdy odbiorca dostrzega różnice pomiędzy znakami, lecz ze względu na przeważające podobieństwa w dalszym ciągu wnioskuje o powiązaniu źródeł pochodzenia towarów. Wnoszący sprzeciw zakwestionował wywody uprawnionego o powiązaniu badanych znaków towarowych z nazwą zastosowanej w oznaczanych nimi farmaceutykach substancji czynnej. Stwierdził bowiem, że znaki te stanowią nazwy fantazyjne, zaś przeciętny odbiorca nie posiada wiedzy z zakresu chemii i farmacji. Podkreślił również, iż po ograniczeniu przez uprawnionego, wykaz towarów znaku spornego zawiera leki i produkty lecznicze z wyłączeniem preparatów do leczenia grzybicy. Ogólne sformułowanie zakresu ochrony wyklucza precyzyjne określenie wskazań terapeutycznych wskazanych w nim farmaceutyków, zatem cała polemika uprawnionego dotycząca braku podobieństwa leków o innym zastosowaniu terapeutycznym jest nietrafna. W szerokich pojęciach tj. "lek" czy "produkt leczniczy" mogą mieścić się przykładowo preparaty do leczenia łupieżu i chorób skóry, a więc preparaty o podobnym zastosowaniu co preparaty chronione wcześniejszym prawem ochronnym.

Strony załączyły do akt sprawy wydruki internetowe wskazujące m.in. na zakres zastosowania preparatów farmaceutycznych o nazwie TENASIL i TIANESAL (k. 87-80 akt).

Oddalając sprzeciw spółki H. Urząd Patentowy RP podzielił  stanowisko wnoszącego sprzeciw, iż znak towarowy TIANESAL oraz przeciwstawiony mu znak towarowy TENASIL zostały przeznaczone do oznaczania podobnych towarów z kl. 5. Znak TENASIL, przeciwstawiony znakowi spornemu, jest przeznaczony do oznaczania preparatów farmaceutycznych do leczenia grzybic, natomiast wykaz znaku spornego, w dacie zgłoszenia go do ochrony, obejmował leki i produkty lecznicze, witaminy, preparaty witaminowe, antybiotyki, antyseptyki, środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, żywność dietetyczną do celów leczniczych oraz preparaty ziołowe do celów leczniczych. Wprawdzie Urząd Patentowy RP, na wniosek uprawnionego, decyzją z dnia [.. ] marca 2013 r. ograniczył w/w wykaz towarów w taki sposób, iż obecnie obejmuje on leki i produkty lecznicze z wyłączeniem preparatów do leczenia grzybicy, jednakże okoliczność ta nie jest istotna dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy w zakresie podobieństwa porównywanych towarów, gdyż przesłanki unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się na dzień zgłoszenia spornego znaku do ochrony. Tymczasem z zestawienia wykazów znaku przeciwstawionego, jak też zgłoszonego wykazu znaku spornego wynika, że obydwa znaki są przeznaczone do oznaczania leków i różnego rodzaju produktów leczniczych, czyli towarów o takim samym charakterze (produkty farmaceutyczne) i leczniczym przeznaczeniu. Towary te zaspakajają te same potrzeby konsumentów (poprawiają stan zdrowia), są skierowane do tego samego grona odbiorców (specjalistów z sektora medycznego oraz pacjentów) i dostępne w tych samych punktach sprzedaży (np. aptekach).

W ocenie Kolegium Orzekającego, odmienne wskazania terapeutyczne porównywanych leków nie eliminują całkowicie ich podobieństwa, a jedynie mogą prowadzić do stwierdzenia jego niższego stopnia lub konkluzji o braku identyczności porównywanych towarów, a nie podobieństwa. Kolegium Orzekające uznało, iż w przypadku towarów wskazanych w zgłoszonym do ochrony wykazie znaku spornego obejmującym leki i produkty lecznicze, witaminy, preparaty witaminowe, antybiotyki, antyseptyki, środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, żywność dietetyczną do celów leczniczych oraz preparaty ziołowe do celów leczniczych niemożliwe jest precyzyjne określenie ich wskazań terapeutycznych. Ze względu na ogóle sformułowania zawarte w w/w wykazie należało przyjąć, iż zasadne jest twierdzenie wnoszącego sprzeciw, że w wykazie tym mieszczą się także produkty przeznaczone do leczenia łupieżu, czy innych chorób skóry, a więc produkty o podobnym zastosowaniu, co towary chronione znakiem wcześniejszym. W związku z powyższym Kolegium uznało, iż porównywane znaki towarowe są przeznaczone do oznaczania towarów podobnych.

Następnie wobec stwierdzenia podobieństwa towarów oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi organ przeprowadził analizę porównawczą samych oznaczeń, celem ustalenia, czy w rozpatrywanej sprawie zachodzi kolejna przesłanka wskazana w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Kolegium Orzekające dokonało analizy porównywanych znaków na trzech różnych płaszczyznach postrzegania - wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej – przy uwzględnieniu, że decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy.

Dokonując oceny podobieństwa znaków "TIANESAL" oraz "TENASIL" na płaszczyźnie konceptualnej (znaczeniowej), Kolegium Orzekające stwierdziło, iż znaki te mają charakter fantazyjny. Uprawniony podnosił, iż zarówno znak sporny jak i przeciwstawiony nawiązują do nazwy zawartej w oznaczanych nimi lekach substancji czynnej - odpowiednio tianeptyny oraz terbinafiny, jednakże, w ocenie Kolegium Orzekającego, okoliczność ta nie wpłynie na zmianę sposobu postrzegania w/w znaków (tj. jako fantazyjnych) przez konsumentów. Przeciętny odbiorca leków jakim jest pacjent nie posiada bowiem szczegółowej wiedzy z zakresu chemii i farmacji, dlatego nie będzie wiedział jaka substancja wchodzi w skład danego specyfiku i jak to przekłada się na jego nazwę. Natomiast przeciwnemu konsumentowi, który jest lekarzem lub farmaceutą oznaczenia TIANESAL, czy też TENASIL, jako że nie stanowią nazwy substancji czynnej użytej w leku, a jedynie nawiązują do niej, mogą co najwyżej sugerować skład farmaceutyku. Okoliczność powyższa zatem nie zmieni faktu, iż w/w konsumenci będą postrzegać badane znaki towarowe jako fantazyjne. W związku z powyższym, w ocenie Kolegium Orzekającego, brak jest podobieństwa porównywanych znaków towarowych w płaszczyźnie znaczeniowej.

Co do podobieństwa wizualnego oznaczeń organ wskazał, że znak sporny "TIANESAL" oraz "TENASIL" są to znaki słowne. Oznacza to, że wizualna ocena podobieństwa dotyczy samych wyrazów, które nie znajdują się we wzajemnym oddziaływaniu z elementami graficznymi. Znak sporny TIANESAL składa się z 8 liter, zaś znak przeciwstawiony TENASIL z 7 liter. Obydwa znaki rozpoczynają się i kończą takimi samymi literami "T" i "L", do ich budowy użyto takich samych liter, a także dzielą się na trzy sylaby - odpowiednio TIA-NE-SAL oraz TE-NA-SIL, przy czym pierwsze litery tych sylab są takie same.

Kolegium Orzekające nie podzieliło jednak stanowiska wnoszącego sprzeciw, że znaki te są do siebie łudząco podobne. W/w okoliczności, a zwłaszcza fakt wykorzystania w znaku spornym tych samych liter co w znaku przeciwstawionym nie może stanowić podstawy do uznania podobieństwa badanych oznaczeń, zwłaszcza, że litery te zostały zastosowane w odmiennej konfiguracji. Kolegium Orzekające stwierdziło również, iż żadna z trzech sylab porównywanych znaków towarowych nie jest taka sama. Wbrew twierdzeniu wnoszącego sprzeciw części wyrazów odpowiednio "nasil" i "nesal" nie stanowią ich rdzenia, gdyż jak podnosił sam wnoszący sprzeciw, badane oznaczenia mają charakter fantazyjny i trudno dopatrzyć się w nich elementów niosących określone znaczenie. Dodatkowo części te nie są do siebie, zdaniem Kolegium Orzekającego, bardzo podobne, z uwagi na użycie w nich odmiennych, dobrze słyszalnych samogłosek. Oprócz tego znak przeciwstawiony jest krótszy od znaku spornego, krótsza i twardo wymawiana jest także jego pierwsza sylaba "TE-". W znaku spornym zaś pierwsza sylaba jest wymawiana miękko, z uwagi na użycie w niej litery "I". Akcent w obydwu wyrazach pada także na odmienne samogłoski - "A" oraz "E".

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało, iż porównywane w rozpatrywanej sprawie oznaczenia, postrzegane jako całość, są odmienne od siebie także w warstwie wizualnej oraz fonetycznej, a różnice występujące w znakach TENASIL oraz TIANESAL zostaną łatwo dostrzeżone przez odbiorców. Tym samym porównywane oznaczenia sprawiają całkowicie odmienne wrażenie na przeciętnych odbiorcach.

W odniesieniu do przesłanki istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia oznaczanych towarów, organ stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie odbiorcami towarów, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki są zarówno fachowcy - lekarze oraz farmaceuci, jak i osoby bez pogłębionej wiedzy z zakresu farmacji - pacjenci. Zgodnie z orzecznictwem sądowym przyjmuje się również, iż przeciętny konsument to osoba należycie poinformowana, uważna i ostrożna. Kolegium Orzekające rozważało zatem zachowanie profesjonalistów jak też odbiorcy przeciętnego, który świadomie poszukuje właściwego towaru i w sposób przemyślany wybiera pomiędzy dostępnymi na rynku markami i uznało, że w niniejszej sprawie nie zachodzi ryzyko wystąpienia pomyłki wśród w/w odbiorców. Zdaniem Kolegium Orzekającego różnice występujące pomiędzy znakami TIANESAL oraz TENASIL są na tyle wyraźne, iż przeciętny konsument, nawet ten, który nie jest profesjonalistą, z łatwością je dostrzeże i nie pomyli w/w znaków towarowych, pomimo, iż są one przeznaczone do oznaczania towarów podobnych. Kolegium Orzekające stwierdziło, iż wbrew twierdzeniom wnoszącego sprzeciw, brak jest podstaw aby uznać, iż przeciętny konsument wprawdzie zauważy odmienność porównywanych znaków towarowych, lecz będzie zakładał, iż znak późniejszy jest odmianą znaku wcześniejszego, gdyż w znakach tych nie powtarza się żaden identyczny fragment.

Odnosząc się do argumentu, wnoszącego sprzeciw, iż znak TENASIL jest znakiem o silnej zdolności odróżniającej (ze względu na cechy wewnętrzne, brak elementu opisowego, udział w rynku oraz zakres czasowy używania), w związku z czym korzysta z szerszego zakresu ochrony niż znak o słabej zdolności odróżniającej, którą to okoliczność należy uwzględnić przy badaniu ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, Kolegium Orzekające stwierdziło, że wnoszący sprzeciw nie wykazał szczególnej siły swojego znaku. Załączone do akt sprawy wydruki internetowe (k. 15-13 akt) nie dotyczą ani znaku TIANESAL ani TENASIL, pozostałe (k. 12-6 i 87-81 akt) informują o składzie leku TENASIL oraz o tym, iż w 2012 r. dane dotyczące w/w leku można było znaleźć w Internecie oraz nabyć go w sieci za określoną sumę, nie odnoszą się zaś ani do udziału w rynku, ani nie odzwierciedlają zakresu czasowego używania znaku przeciwstawionego. Wnoszący sprzeciw nie wykazał również, że znak sporny jest znakiem słabym. Wnoszący sprzeciw podniósł także, iż badane w niniejszej sprawie znaki towarowe są do siebie podobne tak samo jak znaki CHOLESTIN i CHOLESTERIN, CEBION i ZALBION, EUCERIN i OCERIN oraz GLUMETSAN GLYMEXAN, których mylące podobieństwo potwierdziło orzecznictwo (vide: k. 90 akt). Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające stwierdziło, iż każda ze spraw dotycząca w/w znaków towarowych posiadała odmienny stan faktyczny, dlatego sam fakt uznania w/w znaków towarowych za podobne nie może przesądzać, iż znaki TIANESAL i TENASIL, porównywane w niniejszym postępowaniu, także są do siebie podobne w mylący sposób. Niezależnie od powyższego organ stwierdził, iż wskazane przez wnoszącego sprzeciw znaki towarowe, uznane w innych postępowaniach za łudząco podobne, posiadają identyczne fragmenty składające się z kilku uszeregowanych w ten sam sposób liter np. CHOLEST-, -BION czy -CERIN, a taka sytuacja w rozpatrywanej sprawie nie ma miejsca.

Reasumując: Kolegium Orzekające uznało, że przeciwstawione znaki oceniane jako całość są na tyle zróżnicowane, że wywierają całkowicie odmienne wrażenie na odbiorcach. Faktu tego nie zmienia okoliczność, iż znaki te zostały przeznaczone do oznaczania towarów podobnych co, zgodnie z orzecznictwem sądowym, skutkuje stosowaniem ostrzejszych kryteriów przy ocenie podobieństwa samych oznaczeń. Stwierdzony w rozpatrywanej sprawie brak podobieństwa znaków wyklucza możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców, pomimo podobieństwa towarów. Tym samym w/w znaki towarowe należy uznać za nie podobne w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Organ uzasadnił również wysokość kosztów postępowania należnych uprawnionemu od wnoszącego sprzeciw.

W skardze do Sądu na powyższą decyzję wniesionej przez L. ww. decyzji z dnia [...] lipca 2013 r. zarzucono:

1. Mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów postępowania, a mianowicie:

a) art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 kpa w zw. z art. 256 ust. 1 PrWłPrzem przez brak wszechstronnego, dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy na podstawie analizy całego materiału dowodowego i wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne ustalenia faktyczne, polegające na:

- przyjęciu, iż pomiędzy znakami towarowymi TIANESAL R. [...] i TENASIL R. [...] nie zachodzi podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej powodujące wystąpienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd wskazanego w art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem;

- pominięciu przy ocenie podobieństwa przedstawionych znaków towarowych zasady, iż znak towarowy jest postrzegany przez odbiorcę jako pewna całość, a nie w oderwaniu, jako poszczególne elementy;

- stwierdzeniu braku istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów, w sytuacji przyjęcia, iż przeciętnym odbiorcą towarów, dla których zgłoszono znaki TENASIL R. [...] i TIANESAL R. [...] są lekarze oraz farmaceuci, jak i osoby bez pogłębionej wiedzy z zakresu farmacji - pacjenci;

- pominięciu zasady wzajemnej zależności, zgodnie z którą istnieje współzależność między podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między znakami towarowymi TENASIL o nr R. [...] oraz TIANESAL o nr R. [...] może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między towarami;

- pominięciu przeprowadzenia analizy materiału dowodowego przedłożonego na okoliczność silnej zdolności odróżniającej znaku towarowego TENASIL o nr R. [...] oraz braku dokonania ustaleń odnośnie silnej zdolności odróżniającej znaku TENASIL o nr R. [...].

b) art. 107 § 3 kpa w zw. z art. 255(8) ust. 1 pkt 8 PrWłPrzem poprzez brak prawidłowego uzasadnienia faktycznego decyzji z uwagi na zawarcie w nim zbyt ogólnych stwierdzeń i nie wskazanie przyczyn, z powodu których organ odmówił wiarygodności i mocy dowodowej przedstawionym przez Skarżącego dowodom i twierdzeniom, w tym dotyczącym silnej zdolności odróżniającej znaku towarowego TENASIL o nr R. [...] oraz podobieństwa przeciwstawionych znaków, co uniemożliwia dokonanie kontroli zaskarżonej decyzji;

c) art. 8 kpa w zw. z art. 256 ust. 1 PrWłPrzem poprzez zaniedbanie w zakresie ścisłego przestrzegania prawem przewidzianej procedury w zakresie dokładnego wyjaśnienia sprawy, w tym brak precyzyjnego wskazania motywów przyjętego rozstrzygnięcia

skutkujące błędnym ustaleniem stanu faktycznego polegającym na przyjęciu, że znak towarowy TIANESAL o nr R. [...] nie jest podobny do znaku towarowego TENASIL o nr R. [...] w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem oraz, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu tego przepisu.

Wskazując na powyższe, wniesiono o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz zasądzenie od organu administracji na rzecz Skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi rozwinięto poszczególne zarzuty.

Skarżąca zaakcentowała m.in., że przeciwstawione znaki, co wskazywał Skarżący w toku postępowania różnią się jedynie tym, iż w znaku późniejszym występuje dodatkowa litera "A". Późniejszy znak inkorporuje zatem wszystkie litery wcześniejszego znaku, tyle tylko, że w innej konfiguracji. Sposób umiejscowienia liter nie jest w ocenie Skarżącego na tyle istotny, aby wyłączał ryzyko pomyłek tym bardziej, że każda z sylab zaczyna się od tej samej litery, będącej spółgłoską. Co prawda organ wskazał, iż fakt wykorzystania w znaku spornym tych samych liter co w znaku przeciwstawionym nie może stanowić podstawy do uznania podobieństwa badanych oznaczeń, jednakże w żaden sposób nie wyjaśnił na czym opiera swoje twierdzenia.

Nadto niezrozumiałe całkowicie dla Skarżącego są twierdzenia Urzędu, iż "niedopuszczalne jest bowiem wnioskowanie o podobieństwie znaków oparte wyłącznie na analitycznym zestawieniu poszczególnych liter, w oderwaniu od ogólnego kontekstu i brzmienia". Organ w żaden sposób nie wskazuje, czy powyższe stwierdzenie odnosi się do oceny podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej czy fonetycznej.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Organ wskazał, iż znak towarowy Skarżącego jest krótszy od znaku Uczestnika postępowania oraz krótsza i twardo wymawiana jest także jego pierwsza sylaba "TE-". W znaku spornym zaś pierwsza sylaba jest wymawiana miękko, z uwagi na użycie w niej litery "I". Akcent w obydwu wyrazach pada także na odmienne samogłoski - "A" oraz "E". Ponadto organ stwierdził także, iż żadna z trzech sylab porównywanych znaków towarowych nie jest taka sama. Biorąc pod uwagę przedstawione ustalenia Organu należy wskazać, iż organ zestawił porównywane znaki w sposób podkreślający różnice, a nie podobieństwa. Urząd całkowicie pominął fakt, iż akcent w obu znakach pada na drugą sylabę "NA" oraz "NE", czyli sylaby zaczynające się od tej samej spółgłoski.

W dalszej kolejności Skarżący podkreśla, iż oba znaki mają wspólną strukturę, która determinuje podobny rytm i intonację, a w konsekwencji bardzo podobne brzmienie. Te okoliczności również zostały przez Organ całkowicie pominięte.

Tak jak wskazano powyżej, późniejszy znak inkorporuje wszystkie litery wcześniejszego znaku, a przeciwstawione znaki różnią się tylko tym, iż w znaku późniejszym występuje druga litera "A". Wykazana różnica nie eliminuje możliwości pomyłki wśród odbiorców, gdyż jest ona trudna do wychwycenia zarówno pod względem fonetycznym jak i wizualnym. Struktura obu słów i ich sylab jest zasadniczo zbieżna, a różnice w umiejscowieniu samogłosek nie niwelują podobieństwa. Zasadniczo zbieżna jest "konstrukcja" obu wyrazów, która wynika z identycznego umiejscowienia w obu słowach tych samych spółgłosek. Słyszalny jest wyraźnie bardzo podobny rdzeń (odpowiednio "nasil" oraz "nesal"). W tym miejscu Skarżący wskazuje, że przedmiotowy rdzeń stanowi element oceny znaków na płaszczyźnie fonetycznej, a nie jak twierdzi Organ znaczeniowej. W związku z powyższym nie ulega wątpliwości, iż przeciętny konsument nie zwróci uwagi na drobne szczegóły, które różnią oba znaki.

Zwrócić należy uwagę, iż ocena podobieństwa fonetycznego obydwu znaków miała w niniejszej sprawie istotne znaczenie. Towary objęte wykazem obydwu znaków są bowiem najczęściej kupowane przy użyciu zapytań słownych. Farmaceuta telefonicznie zamawia leki z hartowni, również pacjent werbalnie jest informowany przez lekarza o nazwie leku jaki lekarz mu aplikuje, zaś farmaceuta często dopytuje pacjenta o nazwę leku jeżeli nie może odczytać z recepty. Pomimo, iż ocena podobieństwa na płaszczyźnie fonetycznej odgrywa w niniejszej sprawie ogromną rolę, to została przez Organ przeprowadzona w sposób niepełny i lakoniczny.

Ponadto skarżąca zarzuciła, że pomimo, że w niniejszej sprawie Urząd wskazał na wysokie podobieństwo pomiędzy towarami dla których zgłoszono znaki TENASIL o nr R. [...] i TIANESAL o nr [...], nie zastosował on wyżej wskazanej zasady by zrekompensować występujące w mniejszym stopniu podobieństwo pomiędzy znakami na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej.

Według strony, dalszym istotnym uchybieniem Urzędu Patentowego jest okoliczność, iż zaliczając do kręgu odbiorców towarów do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe, zarówno fachowców - lekarzy oraz farmaceutów, jak i osoby bez pogłębionej wiedzy z zakresu farmacji, czyli pacjentów przyjął, iż w niniejszej sprawie nie zachodzi ryzyko konfuzji.

Organ dokonując oceny wystąpienia ryzyka wprowadzenia w błąd przyjął, iż pacjent świadomie poszukuje właściwego towaru i w sposób przemyślany wybiera pomiędzy dostępnymi na rynku markami. Jednakże Urząd w swojej ocenie całkowicie pomija okoliczność, iż pacjenci to osoby chore, które z uwagi na ten fakt mają często zmniejszoną z tego powodu zdolność postrzegania. Zdaniem Skarżącego nie ma możliwości wykluczenia sytuacji, w których pacjenci będą mylić tak podobne oznaczenia i już po zakupie wyciągać z domowej apteczki niewłaściwy lek na ich schorzenie. Zatem, w efekcie zasadnie można przyjąć niższy stopień uwagi przeciętnego odbiorcy, który tym samym powoduje zwiększone ryzyko wprowadzenia w błąd.

Nadto Skarżący zarzuca Organowi, iż w sprzeciwie i późniejszych pismach podnosił okoliczność, że znak towarowy TENASIL cieszy się szczególną siłą odróżniającą na rynku, Organ zaś oceniając ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców zupełnie pominął ten fakt. Brak zbadania przez organ materiału dowodowego na okoliczność silnej zdolności odróżniającej znaku towarowego TENASIL doprowadziła do błędnych ustaleń faktycznych w przedmiocie oceny istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Urząd Patentowy w ogóle nie rozpatrzył i nie wziął pod uwagę materiału dowodowego, przedłożonego przez skarżącego na okoliczność siły odróżniającej znaku towarowego TENASIL (wydruki ze stron internetowych załączone do sprzeciwu oraz do pisma Skarżącego z dnia [...].07.2013 r.), a w konsekwencji w ogóle nie ustalił stanu faktycznego dotyczącego pozycji rynkowej znaku towarowego TENASIL.

Urząd Patentowy pominął dowody przedłożone przez Skarżącego z których wynika, że znak TENASIL jest obecny na polskim rynku, w Internecie, a tym samym, iż Skarżący czyni na jego reklamę znaczące nakłady finansowe oraz odnotowuje bardzo dużą sprzedaż leku oznaczanego znakiem towarowym TENASIL, zwłaszcza w Internecie.

W świetle powyższego, w ocenie Skarżącego nie powinno budzić wątpliwości, że znak TENASIL jest nieustannie i skutecznie promowany na rynku polskim (wydruki ze stron internetowych załączone do sprzeciwu oraz do pisma Skarżącego z dnia [...].07.2013 r.) oraz, że jest doskonale znany na rynku polskim zarówno lekarzom jak i pacjentom i utrzymuje na nim dominującą pozycję, a tym samym odznacza się silną zdolnością odróżniającą.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Zaakcentował, że w rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, że żadna z liter znaku "TIANESAL" i "TENASIL", za wyjątkiem pierwszej litery "T" nie została usytuowana w takim samym miejscu.

Urząd podkreślił, że szczegółowo przeanalizował podobieństwo porównywanych znaków zarówno w warstwie wizualnej jak i fonetycznej - str. 8-9 uzasadnienia, choć faktycznie badając warstwę fonetyczną nie wskazał, iż akcent w obu znakach pada na drugą sylabę, a jedynie określił, iż pada na odmienne samogłoski – "A" i "E". Należy jednak zauważyć, iż sam skarżący wskazuje, iż akcentowane sylaby są odmienne - "NA", "NE".

Skarżący nie precyzuje jaką wspólną strukturę, która determinuje podobny rytm i intonację posiadają znaki towarowe "TIANESAL" i "TENASIL", w związku z czym trudno jest ustosunkować się do jego zarzutu. Zdaniem Urzędu w/w znaki brzmią odmiennie, a stanowisko to zostało szczegółowo uzasadnione. Urząd w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji - str. 9 odniósł się również do twierdzeń skarżącego dotyczących występowania w porównywanych znakach rdzenia "nasil" i "nesal".

Urząd nie zgadza się także ze stwierdzeniem, iż oceniając ryzyko wystąpienia pomyłki wśród odbiorców jakimi są pacjenci pominął fakt, iż są to osoby chore, w związku z czym mają często zmniejszoną zdolność postrzegania i mogą mylić porównywane oznaczenia m.in. wyjmując leki z domowej apteczki. Należy podkreślić, iż w orzecznictwie przyjmuje się także, iż odbiorcy leków zachowują podwyższony stopień uwagi, gdyż świadomi są wpływu farmaceutyków na ich zdrowie. Tym samym, w ocenie Urzędu, twierdzenie, iż pacjent świadomie poszukuje właściwego towaru i w sposób przemyślany wybiera pomiędzy dostępnymi na rynku markami było wyważone i zgodne z obowiązującym orzecznictwem.

Za niezasadny uznał zarzut skarżącej, że organ nie uwzględnił materiałów dowodowych potwierdzających szczególną pozycję rynkową znaku "TENSIL", co doprowadziło do błędnej oceny istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Według organu, Urząd przeanalizował wszystkie załączone do akt sprawy materiały dowodowe, o czym świadczy str. 10 uzasadnienia zaskarżonej decyzji. Odnosząc się do argumentu skarżącego, iż znak "TENASIL" jest znakiem o silnej zdolności odróżniającej, w związku z czym korzysta z szerszego zakresu ochrony niż znak o słabej zdolności odróżniającej, Urząd stwierdził, że skarżący nie wykazał szczególnej siły swojego znaku, zaś przedłożone do akt sprawy wydruki internetowe (k. 15-13 akt) nie dotyczą ani znaku "TIANESAL", ani "TENASIL", natomiast pozostałe (k. 12-6 i 87-81 akt) informują o składzie leku "TENASIL" oraz o tym, iż w 2012 r. dane dotyczące w/w leku można było znaleźć w Internecie oraz nabyć go w sieci za określoną sumę i nie odnoszą się ani do udziału w rynku, ani nie odzwierciedlają zakresu czasowego używania znaku przeciwstawionego. Zdaniem Urzędu skarżący nie wykazał również, że znak sporny jest znakiem słabym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie jest uzasadniona, gdyż zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP nie narusza prawa.

Uwzględniając datę publikacji ogłoszenia o udzieleniu spornego prawa ochronnego TIANESAL w dniu [...] czerwca 2012r. (WUP [...]) oraz wniesienie sprzeciwu w dniu [...] października 2012r. należy uznać za prawidłowe stanowisko organu, że przedmiotowy sprzeciw został wniesiony w terminie, o którym mowa w art. 246 p.w.p. W konsekwencji Urząd Patentowy RP zasadnie uznał za prawnie obojętne legitymowanie się przez wnoszącego sprzeciw interesem prawnym do zainicjowania niniejszego postępowania administracyjnego.

Sprzeciw został wniesiony w oparciu o przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. zgodnie z którym nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Z uwagi na związanie organu podstawami prawnymi sprzeciwu Urząd Patentowy RP prawidłowo uczynił rozpatrując przedmiotowy sprzeciw wyłącznie w aspekcie wzmiankowanego przepisu.

Omawiany przepis ma zastosowanie wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: podobieństwo lub identyczność znaków towarowych, podobieństwo lub identyczność towarów, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki oraz istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia oznaczanych towarów.

W pierwszej kolejności badane jest podobieństwo towarów dla których zarejestrowano kolidujące oznaczenia.

W celu dokonania oceny podobieństwa towarów należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek, w którym mogą one pozostawać. Czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy te towary lub usługi konkurują ze sobą czy też się uzupełniają.

Ponadto należy wskazać, że znaki towarowe, które mają charakter szczególnie odróżniający - samoistny albo wynikający z tego, że są one powszechnie znane - korzystają z szerszej ochrony niż znaki towarowe mające charakter mniej odróżniający, a prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy.

W konsekwencji można odmówić rejestracji znaku towarowego, pomimo niskiego stopnia podobieństwa objętych nim towarów lub usług, ze względu na to, że wcześniejszy znak towarowy posiada charakter wysoce odróżniający.

Ponieważ przesłanki unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się, jak słusznie wskazuje organ, na dzień zgłoszenia spornego znaku do ochrony (w tej sprawie: [...] listopada 2010r.) nie ma znaczenia okoliczność, że uprawniony w toku niniejszego postępowania administracyjnego ograniczył wykaz towarów dla znaku TIANESAL.

Sporne oznaczenie w dacie zgłoszenia go do ochrony, w klasie 05 desygnowało towary takie, jak: leki i produkty lecznicze, witaminy, preparaty witaminowe, antybiotyki, antyseptyki, środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, żywność dietetyczną do celów leczniczych oraz preparaty ziołowe do celów leczniczych.

Z kolei znak przeciwstawiony (wcześniejszy) TENASIL został przeznaczony do oznaczania towarów ujętych w klasie 05 - preparaty farmaceutyczne do leczenia grzybic.

Urząd Patentowy RP oddalając sprzeciw spółki H. stwierdził, że porównywane znaki towarowe są przeznaczone do oznaczania towarów podobnych. Swoje stanowisko w powyższym zakresie uzasadnił w sposób odpowiadający wymogom art. 107 § 3 k.p.a. Nie jest ono kwestionowane w skardze. Zdaniem Sądu, wyprowadzone wnioski należy uznać za prawidłowe. Sąd nie podziela przy tym stanowiska uprawnionego prezentowanego w toku postępowania przed organem, że towary objęte wykazem znaku spornego nie są podobne to towarów, dla których chroniony jest znak wcześniejszy (v. pismo A. z dnia [...] kwietnia 2013r.). Należy zauważyć, że wnioski uprawnionego opierają się na niesłusznym założeniu, że skuteczne dla potrzeb niniejszego rozstrzygnięcia organu było dokonane w toku postępowania ograniczenie wykazu towarów dla spornego znaku.

Według Sądu, ocenę organu w zakresie podobieństwa towarów oznaczanych omawianymi znakami należy podzielić, gdyż towary jak leki i różnego rodzaju produkty lecznicze mają ten sam charakter (produkty farmaceutyczne), ten sam cel lub przeznaczenie (leczenie problemów zdrowotnych). Towary te zaspokajają te same potrzeby (służą poprawie stanu zdrowia) skierowane są do tych samych konsumentów (specjalistów z sektora medycznego i pacjentów) i korzystają z tych samych kanałów dystrybucji (na przykład apteki). Niewątpliwie celowość i przeznaczenie produktu terapeutycznego wyrażone są w jego wskazaniach terapeutycznych, co może mieć wpływ na ocenę stopnia podobieństwa towarów oznaczonych porównywanymi znakami (v. wyrok SPI w sprawie RESPICUR sygn. T- 256/04). Jednakże na gruncie niniejszej sprawy podkreślić trzeba, że w wykazie znaku spornego zawarto ogólne sformułowania uniemożliwiające precyzyjne określenie ich wskazań. Dlatego organ nie popełnił błędu uznając, że w wykazie tym mieszczą się także produkty przeznaczone do leczenia łupieżu, czynnych chorób skóry, a więc produkty o podobnym zastosowaniu, co towary chronione znakiem wcześniejszym.

Przechodząc do kontroli zaskarżonej decyzji w zakresie przeprowadzonej przez organ oceny podobieństwa samych oznaczeń należy stwierdzić, że organ prawidłowo uczynił przeprowadzając porównanie na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. W pierwszej kolejności przypomnienia wymaga, że porównywane znaki są znakami słownymi, zapisane są literami w zwykłej czcionce, bez jakiejkolwiek stylizacji (tj. bez elementów graficznych, kolorów, odmiennych liter lub cech pozwalających na ich rozróżnienie). Powyższe ma znaczenie dla oceny podobieństwa wizualnego oznaczeń, gdyż dotyczy ono samych wyrazów, które znajdują się bez oddziaływania elementów graficznych mogących mieć wpływ na postrzeganie danego znaku.

Urząd Patentowy uznał, że brak jest podobieństwa na płaszczyźnie znaczeniowej gdyż obydwa znaki są odbierane przez przeciętnego odbiorcę (do których zaliczył lekarzy, farmaceutów oraz pacjentów) jako fantazyjne. Z tym stwierdzeniem należy się zgodzić. Skoro przedmiotowe oznaczenia są pozbawione znaczenia nie jest możliwe żadne ich porównanie w warstwie znaczeniowej. Argumenty na poparcie stanowiska organ przedstawił w uzasadnieniu decyzji a spółka H. nie kwestionuje powyższego ustalenia w skardze. Także na etapie postępowania przed Urzędem Patentowym dokonując oceny podobieństwa oznaczeń skarżąca nie podnosiła żadnych argumentów w zakresie ich ewentualnego podobieństwa na płaszczyźnie konceptualnej oprócz gołosłownego stwierdzenia, że omawiane znaki są na tej płaszczyźnie podobne (v. sprzeciw a także pismo spółki H. z dnia [...] lipca 2013r.). Skarżąca koncentruje swą argumentację na porównaniu kolidujących oznaczeń pod względem wizualnym i fonetycznym. Na gruncie niniejszej sprawy organ uznał także brak podobieństwa omawianych znaków na tych płaszczyznach. Tę ocenę również należy podzielić. Przede wszystkim, co się tyczy podobieństwa wizualnego oznaczeń TIANESAL i TENASIL należy wskazać w ślad za organem, że fakt wykorzystania w znaku spornym tych samych liter, co w znaku przeciwstawionym nie oznacza automatycznie, że są to oznaczenia podobne. Kolidujące znaki wykazują bowiem różnice pod względem wizualnym wynikające z odmiennej konfiguracji tych samych liter. Z kolei wykazane przez organ różnice w brzmieniu (wymowie) tych znaków prowadzą do wniosku, że Urząd Patentowy nie popełnił błędu stwierdzając, że przedmiotowe oznaczenia są odmienne także w warstwie fonetycznej (v. wyrok SPI z dnia 15 grudnia 2010 r. T 331/09 w sprawie TOLPOSAN/TONOPAN pkt 43-56).

W ocenie Sądu, organ prawidłowo ustalił krąg przeciętnych odbiorców towarów opatrzonych spornymi oznaczeniami.

Skarżąca zarzuca, że cyt. istotnym uchybieniem Urzędu Patentowego jest okoliczność, iż zaliczając do kręgu odbiorców towarów do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe, zarówno fachowców - lekarzy oraz farmaceutów, jak i osoby bez pogłębionej wiedzy z zakresu farmacji, czyli pacjentów przyjął, iż w niniejszej sprawie nie zachodzi ryzyko konfuzji.

Organ dokonując oceny wystąpienia ryzyka wprowadzenia w błąd przyjął, iż pacjent świadomie poszukuje właściwego towaru i w sposób przemyślany wybiera pomiędzy dostępnymi na rynku markami. Jednakże Urząd w swojej ocenie całkowicie pomija okoliczność, iż pacjenci to osoby chore, które z uwagi na ten fakt mają często zmniejszoną z tego powodu zdolność postrzegania. Zdaniem Skarżącego nie ma możliwości wykluczenia sytuacji, w których pacjenci będą mylić tak podobne oznaczenia i już po zakupie wyciągać z domowej apteczki niewłaściwy lek na ich schorzenie. Zatem, w efekcie zasadnie można przyjąć niższy stopień uwagi przeciętnego odbiorcy, który tym samym powoduje zwiększone ryzyko wprowadzenia w błąd.

Odnosząc się do powyższej argumentacji należy stwierdzić, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Ponadto prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku. Z kolei całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług. W związku z tym niski stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. Całościowa ocena w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Na potrzeby całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów uważa się za właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że przeciętny konsument rzadko kiedy ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania między poszczególnymi znakami i w tym zakresie musi ufać ich niedoskonałemu obrazowi zachowanemu w pamięci. Należy również pamiętać, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może różnić się w zależności od kategorii danych towarów lub usług. Właściwy krąg odbiorców stanowią konsumenci zainteresowani spornymi towarami. Ponadto w wypadku, gdy właściwy krąg odbiorców składa się zarówno z przeciętnych konsumentów jak i fachowców, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać w odniesieniu do części odbiorców wykazujących niższy stopień uwagi, a mianowicie przeciętnych konsumentów, a nie fachowców (v. wyrok SPI z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie T-213/09 Yorma's pko OHIM).

Przenosząc powyższe uwagi natury ogólnej na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, że towary z klasy 5 są przeznaczone dla farmaceutów, lekarzy oraz konsumentów końcowych, czyli pacjentów. Przy czym konsumentów końcowych należy uznać za osoby dostatecznie poinformowane, uważne i rozsądne, których cechuje wysoki stopień uwagi, a dodatkowo niektórzy z nich przy dokonywaniu wyboru korzystają niejednokrotnie z pomocy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie organ prawidłowo ustalił krąg odbiorców wskazując, że zalicza się do nich zarówno wyspecjalizowany personel medyczny (lekarze i farmaceuci) jak i pacjentów Zasadnie też organ stwierdził, że poziom uwagi i ostrożności ww. specjalistów jest wyższy niż pacjentów. Stanowisko organu ma uzasadnienie zważywszy na merytoryczne przygotowanie lekarzy i farmaceutów, gdy chodzi o wiedzę z zakresu farmakologii i leczenia. Przy czym, co również należy zaakcentować, ze względu na to, że rozpatrywane towary nie są dobrami bieżącej konsumpcji, lecz produktami związanymi ze zdrowiem, konsumenci końcowi będą wykazywać podwyższony poziom uwagi.

Uwzględniając powyższe należy zgodzić się z organem, że występujące w sprawie znaki towarowe nie są podobne do siebie w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Sąd podziela stanowisko organu, że w świetle zgromadzonego materiału dowodowego brak jest podstaw do uznania, że znak TENASIL jest znakiem o silnej zdolności odróżniającej (ze względu na cechy wewnętrzne, brak elementu opisowego, udział w rynku oraz okres czasowy używania).

Wszelkie dowody przedłożone przez wnoszącego sprzeciw na poparcie powyższego stanowiska zostały przez organ ocenione w sposób prawidłowy, bez przekroczenia zasady swobodnej oceny dowodów.

W uzasadnieniu decyzji (str. 10) organ drobiazgowo wyjaśnił, dlaczego powyższe dowody nie zostały uznane za potwierdzające okoliczności wskazywane przez skarżącą.

Wbrew twierdzeniom zawartym w skardze (str. 11 skargi) Urząd Patentowy RP nie pominął żadnego z przedstawionych przez stronę skarżącą dowodów.

Samo funkcjonowanie przeciwstawionego znaku towarowego na rynku w obrocie i używanie przed zgłoszeniem znaku spornego bez wykazania innych elementów (wielkości udziału w rynku, intensywności, geograficznego zasięgu, wysokości nakładów poczynionych na promocję i reklamę oraz znajomości wśród odbiorców) znaku TENASIL nie dowodzi jeszcze, że w chwili zgłoszenia znaku spornego, znak przeciwstawiony tj. TENASIL był znakiem o silnej zdolności odróżniającej.

Mając na uwadze powyższe, skargę należało oddalić na podstawie art. 151 p.p.s.a.