Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 939/19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2019-10-03 00:00:00+02:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 6
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Sędziowie Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Protokolant spec. Iwona Sumikowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2019 r. sprawy ze skargi Z. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" oddala skargę


UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi S. sp. z o.o. w S. jest decyzja Urzędu Patentowego RP z [...] listopada 2017 r. sygn. akt [...] stwierdzająca wygaśnięcie z 8 maja 1998r. prawa ochronnego na znak towarowy "STARKA" o numerze [...].

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776) – zwanej dalej "p.w.p." oraz art. 98 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1822) zwanego dalej "k.p.c.", w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Podstawę faktyczną rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia:

Znak towarowy "STARKA" o numerze [...] (dalej też jako "sporny znak towarowy" zarejestrowano 30 grudnia 1998 r. jako przeznaczony do oznaczania wyrobów spirytusowych ujętych w klasie 33 na rzecz P. w W. zajmującego się m. in. produkcją wódek. Został on nabyty przez S. S. A. w S., która znajdując się od 2010 r. w stanie upadłości i po zaprzestaniu produkcji, została nabyta przez A. Sp. o. o. w G., a następnie ten ostatni podmiot zmienił nazwę na S. Sp. z o. o. podejmując w 2016 działania zmierzające do wznowienia produkcji alkoholi konsumpcyjnych.

Postępowanie sporne o wygaszenie powyższego znaku zostało zainicjowane wnioskiem z 15 lipca 2016 r. złożonym przez C. s. r. z siedzibą w P., Republika Czeska, na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 p. w. p. - z powodu nieużywania znaku w sposób rzeczywisty przez nieprzerwany okres pięciu lat od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Podnosił także, że w niniejszej sprawie nie występują także ważne powody nieużywania znaku. Wnioskodawca wskazał, że sporny znak "STARKA" ma charakter słowno-graficzny i posiada określoną szatę graficzną, wobec czego nie jest równoważny ze słownym oznaczeniem "STARKA". Zarzucił, że żaden z 63 załączników przedstawionych przez uprawnionego nie zawiera znaku spornego, a tym samym nie może stanowić dowodu na jego rzeczywiste używanie. Część materiałów dowodowych w ogóle nie dotyczy żadnych znaków towarowych. Wnioskodawca podkreślił, że sporny znak powinien być używany w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku w niniejszej sprawie, czyli od 15 lipca 2011 r. do 15 lipca 2016 r. Tymczasem uprawniony nie przedstawił dowodów z tego okresu, a te które przedłożył, nie dotyczą znaku spornego w postaci, w jakiej został zarejestrowany. Uznał m.in., że artykuł pt. "Starka" ze strony internetowej [...] (załącznik nr 2 do odpowiedzi na wniosek} informuje wprost, że produkty oznaczone spornym znakiem zniknęły całkowicie z rynku po 2010 roku. Zarzucił, że znaczna część dowodów [w tym faktur] pochodzi z okresu po dacie złożenia wniosku o wygaszenie. Wskazał, że rzeczywiste używanie znaku oznacza, że towar istnieje realnie na rynku i jest dostępny dla konsumenta. Samo wyprodukowanie towaru i pozostawienie go w magazynach firmy, czy też sama reklama towaru, który nie jest jeszcze dostępny na rynku, nie może być uznane za rzeczywiste używanie znaku.

Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku, powołując się na to, że "STARKA" to legendarna, najcenniejsza polska marka starzonych [leżakowanych] napojów spirytusowych, wytwarzanych w S. od 60 lat z destylatu żytniego, obejmująca produkty dojrzewające w dębowych beczkach przez okres co najmniej 10 lat. W 1999 roku S. S.A. z/s w S. nabyła w drodze przetargu dziewięć znaków towarowych serii "STARKA", w tym sporny znak. W maju 2010 roku decyzją Sądu ww. spółka została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej oraz zaprzestała wytwarzania i wprowadzania do obrotu napojów spirytusowych pod marką "STARKA". W 2012 roku spółkę tę nabyła A. sp. z o.o. z/s w G., która w listopadzie 2012 roku zmieniła nazwę na S. sp. z o.o. Podmiot ten podjął decyzję o wszczęciu czynności zmierzających do uruchomienia wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych "STARKA" i rozpoczął starania o przeprowadzenie szeregu obligatoryjnych kontroli i uzyskanie niezbędnych koncesji i wpisów do właściwych rejestrów, ponieważ działania te dotyczyły działalności regulowanej uruchamianej na nowo.

Podnosił fakt posługiwania się marką "Starka" w korespondencji, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Z jednej strony uprawniony podnosił używanie powyższego znaku na terenie Polski w sposób ciągły i rzeczywisty, o czym świadczy wyprodukowanie w 2016 r. 1500 butelek wódki "Starka", która w lipcu i sierpniu 2016 roku została sukcesywnie sprzedana, o czym świadczą załączone faktury VAT. Powoływał się na stałą sprzedaż trunków pod nazwą "Starka", mimo przejściowego zatrzymania produkcji, przechowywanie w magazynach ponad 280 tysięcy litrów surowej "Starki", leżakującej w ponad 1200 beczkach dębowych w podziemiach firmy, przygotowanej do produkcji napojów alkoholowych. Uprawniony wskazywał, że od listopada 2012 roku posiada w nazwie handlowej (firmie) oznaczenie "STARKA" i posługując się nazwą S. sp. z o.o. w dokumentach firmowych (pieczęcie i druki firmowe), korespondencji i publikacjach informacyjno-reklamowych w czasopismach i Internecie odnośnie napojów spirytusowych pod marką "Starka" - wypełniał przesłankę używania znaku STARKA w sposób rzeczywisty. W sklepie firmowym "STARKA" w S. w latach 2011-2012 oferowana i sprzedawana była STARKA 18-letnia, 10-letnia, 50-letnia i STARKA PIASTOWSKA , o czym świadczą faktury (k. 39-48).). W październiku 2016 roku do sklepów trafiła druga limitowana edycja Starki 18-letniej oraz Starka Banąuet 30-letnia w numerowanej serii 1600 butelek (k 52-62).

Z drugiej strony podnosił niejednoznaczny status podatkowy tonażu surowej "Starki" zajęcie znaku towarowego, upadłość poprzedniego uprawnionego do prawa ochronnego i wywołany tym zły stan parku maszynowego i powoływał się na okoliczności usprawiedliwiające brak używania spornego znaku w okresie od maja 2010 r. do lipca 2016 r. Przedłożył m.in. dwa postanowienia Sądu Rejonowego [...] w S.: z dnia [...] marca 2009 r. (sygn. akt [...]) i z dnia [...] maja 2010 r. [sygn. akt [...]) na okoliczność wykazania ważnych powodów nieużywania spornego znaku. Wskazał, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczył opodatkowania podatkiem akcyzowym napojów alkoholowych z wykorzystaniem alkoholu etylowego nabytego od syndyka, w tym całego polskiego zapasu "Starki" leżakującej w piwnicach. Podniósł, że do dnia 10 stycznia 2013 r. "Starka" była oferowana i sprzedawana w jego własnym sklepie zakładowym w S..

Podkreślił, że spornym znakiem sygnowany jest luksusowy produkt, którego okres produkcji trwa minimum 10 lat. Długość trwania tego okresu, który jest konieczny do przygotowania surowców, przekracza termin 5 lat określony w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Do wznowienia produkcji i rozlewu napojów spirytusowych konieczne było wszczęcie żmudnego, kilkuletniego procesu przygotowawczego, przeprowadzenie wymaganych kontroli oraz uzyskanie wszystkich pozwoleń, koncesji, wpisów do właściwych rejestrów. Przedłożył także kopie pięciu umów z okresu 2012-2015 zawartych przez uprawnionego z różnymi podmiotami na potwierdzenie prac przygotowawczych prowadzących do powrotu na rynek produktów sygnowanych spornym znakiem. Produkty te występują w sklepach stacjonarnych. Cena jednego kieliszka 50 ml "Starki" wyceniana jest między 250 a 1200 złotych, co potwierdza, że są to trunki dla koneserów i kolekcjonerów. Sprzedaż tych towarów nigdy nie sięgnie setek czy tysięcy sztuk.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, odwołując się do podstaw prawnych zastosowanej normy prawa materialnego organ uznał, że uprawniony nie wykazał faktu rzeczywistego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie Polski, ani bezpośrednio po jego zarejestrowaniu ani też w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego.

Kolegium Orzekające, po przeanalizowaniu materiałów dowodowych w postaci m.in.: faktur VAT, publikacji prasowych, wydruków ofert sklepów internetowych, dyplomów, kontrolek przekazanych wyrobów gotowych z rozlewni do magazynu, umów dotyczących świadczenia usług reklamowych i projektowych stwierdziło, że nie potwierdzają używania w badanym okresie spornego znaku towarowego "STARKA" o numerze [...] w Polsce w sposób rzeczywisty do oznaczania wyrobów spirytusowych ujętych w klasie 33.

Ustaliło, że [...] maja 1993 r. została wydana decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak "STARKA". Z tego względu Kolegium poddało badaniu dowody dotyczące okresu od 8 maja 1998 r., a nie wcześniejsze historyczne, przed udzieleniem spornego prawa. Ustaliło, że znaczna część materiałów dowodowych przedstawionych przez uprawnionego pochodzi z okresu po 15 lipca 2016 r., czyli po wniesieniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa. Oznacza to, że znaczna część tych materiałów i twierdzeń nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Z okresu po 15 lipca 2016 r. pochodzą dokumenty, w tym liczne faktury VAT, wydruki ze stron internetowych oraz artykuły prasowe, które nie mogą być w związku z tym brane pod uwagę przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy, oznaczone następującymi kartami akt sprawy: 26-46, 66-80, 84-85, 122-124, 199-201 tom I. Wbrew twierdzeniom uprawnionego powyższe dokumenty i zawarte w nich wydruki ze stron sklepów internetowych, które zawierały w swojej ofercie sprzedaż wódki sygnowanej znakami "Starka" nie mogą stanowić dowodów poświadczających używanie spornego znaku. Podobnie dowody, które powstały po dacie wszczęcia postępowania spornego, tj. po dniu 15 lipca 2016 r., [w tym przede wszystkim faktury VAT, tj. karty akt: 32-33, 35-42, 72-80,199-200 tom I, nie były brane pod uwagę przez Kolegium Orzekające.

Kolegium oceniło, że o rzeczywistym używaniu znaku towarowego świadczy wprowadzanie go do obrotu po dacie udzielenia prawa ochronnego, a przed datą wszczęcia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa na dany znak. Jednakże chodzi o używanie, które zmierza do utrwalenia danej marki na rynku oraz w świadomości konsumentów.

Dokonując oceny dowodów stwierdziło, że złożony materiał nie świadczy o rzeczywistym używaniu tego znaku. W realiach rynku wódek i wyrobów spirytusowych miało ono charakter sporadyczny i znikomy ilościowo w sytuacji, gdy taka sprzedaż ma charakter masowy i liczona jest przynajmniej w tysiącach produktów. Skoro z wykazu towarów nie wynika, aby znak ten służył do oznaczania produktów luksusowych, to Kolegium nie miało podstaw do stosowania odmiennych kryteriów, tym bardziej, że tak znikoma ilość sprzedaży także towarów niszowych nie świadczy o rzeczywistym i poważnym używaniu znaku.

Oceniło, że sam zamiar używania znaku oraz czynności przygotowawcze do realizacji tego zamiaru nie stanowią rzeczywistego używania znaku, gwarantowania tożsamości pochodzenia towarów lub usług, dla których został zarejestrowany.

Kolegium - odnosząc się do argumentów uprawnionego dotyczących ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie tego znaku w okresie od maja 2010 do lipca 2016 roku wyliczył powody z powodu: nabycia prawa do spornego znaku w 2012 roku, a następnie podejmowania czynności zmierzających do uruchomienia wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych "STARKA"; rozpoczęcia starania o przeprowadzenie obligatoryjnych kontroli i uzyskania niezbędnych koncesji i wpisów do właściwych rejestrów, ponieważ poprzedni właściciel spornego prawa tonażu surowej "Starki" leżakującej w ponad 1200 beczkach – uznało, że nie są to przyczyny istotne, w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Odwołało się do doktryny i orzecznictwa, które za ważne powody nieużywania znaku uznaje w pierwszym rzędzie takie, które nosiły cechy siły wyższej lub inne okoliczności zewnętrzne, a zarazem nadzwyczajne, które są niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia im. W drugiej kolejności, przyczyny natury faktycznej lub prawnej, "nieobciążające" uprawnionego, których nie można przypisać jego niedbałości lub niezaradności. Nie mogą mieć znamion winy, np. trudności surowcowe lub kredytowe, ale tylko o tyle, o ile były one podejmowane w sposób właściwy dla rozsądnego przedsiębiorcy.

Natomiast działania uprawnionego Kolegium oceniło za objęte pojęciem tzw. ryzyka przedsiębiorcy, których skutkiem jest nieużywanie znaku. usprawiedliwiających nieużywanie spornego znaku przeszkody dla podjęcia produkcji wódki "STARKA" polegające na braku jednoznacznego statusu podatkowego tonażu leżakującej "Starki", czy przyczyny ekonomiczne związane z ponownym wprowadzeniem na rynek wódki "Starka", czasochłonne starania o przeprowadzenie obligatoryjnych kontroli i uzyskanie niezbędnych koncesji i wpisów do właściwych rejestrów, a także zły stan maszyn zakupionych od syndyka opóźniający produkcję. Kolegium oceniło, że uprawniony zwlekając z rozpoczęciem używania spornego znaku nie działał w sposób właściwy dla tzw. "rozsądnego przedsiębiorcy".

W okolicznościach niniejszej sprawy wskazywana przeszkoda nie powstała, zdaniem organu, na skutek nadzwyczajnych okoliczności zewnętrznych, niezależnych od uprawnionego do znaku. Skoro, uprawniony nabył sporne prawo ochronne w 2012 roku, a wniosek o jego wygaszenie został złożony 15 lipca 2016 r., to w okresie tych czterech lat miał obiektywną możliwość rozpoczęcia produkcji towarów i wystarczająco długi okres czasu na podjęcie działań w tym zakresie. Wskazane okoliczności związane z koniecznością uzyskania odpowiednich koncesji i wpisów do rejestrów oraz przeprowadzenie kontroli, uznało za elementy związane z ryzykiem gospodarczym, które każdy przedsiębiorca powinien brać pod uwagę. Dlatego nie powstały na skutek nadzwyczajnych okoliczności zewnętrznych, niezależnych od uprawnionego do znaku. Okres pięciu lat z art. 169 ust. 1 pkt 1p.w.p., w czasie którego musi nastąpić używanie znaku towarowego, biegnie niezależnie od zmian podmiotowych po stronie uprawnionego do prawa ochronnego. Nabycie od poprzedniego właściciela prawa ochronnego na znak towarowy nie oznacza, że ww. termin zaczyna biec od nowa. Oceniło, że przedstawiona przez uprawnionego sprzedaż 39 butelek alkoholu o wartości 13975 złotych ma walor symboliczny w relacji do rozmiaru prowadzonego przedsiębiorstwa, podobnie jak nabycie usług reklamowych, marketingowych. Ich skala potwierdza, że nie doszło do rzeczywistego kontaktu konsumenta z produktem. Za nieistotne oceniono te materiały, które miały charakter li tylko wewnętrzny bądź opisowo-historyczny, jak dokumentacja magazynowa, zestawienia towarów czy publikacje prasowe. Z drugiej strony brak ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku stanowiło podstawę do wygaśnięcia przedmiotowego prawa z dniem 8 maja 1998 r. , czyli w dacie upływu pięcioletniego terminu określonego w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., - z powodu nieużywania znaku w sposób rzeczywisty w obrocie po dacie udzielenia prawa ochronnego.

Oceniło, że uprawniony nie przedstawił dowodów na wymagane przez art. 154 p. w. p. umieszczanie znaku na wprowadzanych towarach do obrotu lub na ich opakowaniach, nie oferował ani nie wprowadzał towarów ze znakiem "STARKA" do obrotu, nie importował ani nie eksportował ich, nie składował w celu oferowania bądź wprowadzania do obrotu, nie oferował ani nie świadczył usług pod tym znakiem, nie umieszczał znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług ani nie posługiwał się nim w celu reklamy.

Organ zauważył, że używanie znaku stanowi obowiązek uprawnionego, a skoro nie wykazano autentycznego kontaktu odbiorcy ze znakiem w akcie sprzedaży towaru, na przykład poprzez przedstawienie faktur sprzedaży, rachunków, zamówień, to o wypełnieniu tego obowiązku nie może być mowy. Podkreślono, że dowody te powinny dotyczyć faktów sprzed daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego i konkretnie znaku, którego spór dotyczy. Tymczasem uprawniony przedłożył pewne dowody sprzedaży, ale obejmujące okres po 18 lipca 2016 r. i na okoliczność sprzedaży produktów oznaczanych innymi znakami, choć niewątpliwie w pewnym zakresie podobnymi do spornego (np. znakami "STARKA", "STARKA PIASTOWSKA"). Ponadto organ ocenił, że przedstawiona przez uprawnionego sprzedaż 39 butelek alkoholu o wartości 13975 złotych ma walor symboliczny w relacji do rozmiaru prowadzonego przedsiębiorstwa, podobnie jak nabycie usług reklamowych, marketingowych na kwotę 1353 złotych i 6150 złotych, zwłaszcza że w wyniku zawarcia tych umów nie doszło do rzeczywistego kontaktu konsumenta z produktem. Za nieistotne oceniono te materiały, które miały charakter li tylko wewnętrzny bądź opisowo-historyczny, jak dokumentacja magazynowa, zestawienia towarów czy publikacje prasowe. Zdaniem organu, w sprawie nie zaistniały ważne powody usprawiedliwiające nieużywanie znaku w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p. w. p. Nie przemawiało za ich przyjęciem ani toczące się postępowanie z zakresu interpretacji przepisów prawa podatkowego ani też zajęcie znaku postawienie uprawnionego w stan upadłości czy zajęcie znaku. Nie uniemożliwiały one bowiem rzeczywistego korzystania.

W skardze na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucono naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, to jest art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 i art. 169 ust. 6 pkt 1 p. w. p. poprzez pomięcie części dowodów wskazanych przez skarżącego na okoliczność rzeczywistego używania znaku oraz ważnych powodów jego nieużywania, przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów prowadzące do uznania nie wykazania rzeczywistego używania znaku i ważnych powodów jego nieużywania.

Skarżący zarzucił także naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, to jest art. 169 ust. 1 pkt 1 i art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez przyjęcie, że spełnione są przesłanki tego przepisu, w szczególności że skarżący nie używał spornego znaku w sposób rzeczywisty w okresie pięciu lat po dniu wydania decyzji, podczas gdy w rzeczywistości Skarżący używał znaku w tym okresie, a także przez uznanie, że nie istniały ważne powody nieużywania znaku.

Skarżąca spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. Wskazała, że w sposób rzeczywisty korzystała ze znaku, o czym świadczą złożone faktury, a ponadto że sprzedaż obywała się do 10 stycznia 2013 r. także w firmowym sklepie detalicznym, w którym umieszczono reklamy skarżącego, a półka z produktami "STARKA" miała odrębną, wyeksponowaną gablotę. Dodała, że w latach 2012 – 2016 podjęła wysiłek przygotowań do wznowienia produkcji, co faktycznie nastąpiło.

W odpowiedzi na skargę wnosząc o jej oddalenie, organ zaprezentował stanowisko analogiczne jak w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega oddaleniu.

W ocenie Sądu, zaskarżona decyzja nie narusza prawa w stopniu uzasadniającym wyeliminowanie zaskarżonej decyzji z dnia [...] listopada 2017r. nr [...] z obrotu prawnego.

Skarżący nie podziela zasadności zarzutu mającego istotny wpływ na wynik sprawy naruszenia przepisów procesowych: art. 7, 75 § 1, 77 § 1, 80, 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 i 169 ust. 6 p.w.p., a które - zdaniem skarżącego - doprowadziło do naruszenia art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., co było przyczyną wadliwego rozstrzygnięcia.

Co do zasady zarzuty procesowe powinny być rozpoznane w pierwszej kolejności, jako że dopiero do prawidłowo poczynionych ustaleń faktycznych zastosowana być może norma prawa materialnego. Stan faktyczny musi jednak stanowić subsumpcję zastosowanej normy prawa materialnego.

Kluczowym jest, że podstawą materialnoprawną zaskarżonej decyzji jest art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 6 p.w.p. Art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Zgodnie z art. 169 ust. 2 p.w.p. w przypadkach, o których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy na wniosek każdej osoby wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy. Art. 169 ust. 6 p.w.p. wskazuje, że w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego, obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.

Stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadkach określonych w art. 169 rozstrzygane jest w trybie postępowania spornego (art. 255 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Oznacza to, w myśl art. 255 ust. 4, że Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę.

Z drugiej strony postępowanie dowodowe i jego ocenę determinuje cytowany wyżej art. 169 ust. 6 p.w.p., nakładający na uprawnionego z tytułu prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku. Z uwagi na podniesiony przez uprawnionego zarzut ważnych powodów nieużywania znaku, zakres ustaleń faktycznych wyznaczony był także przez normę wynikającą zi art. 170 ust. 1 p.w.p. Przewiduje ona, że Urząd Patentowy oddala, z zastrzeżeniem ust. 2, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w przypadku, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, jeżeli przed złożeniem tego wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku.

Wobec zarzutów proceduralnych, podkreślić także należy, że zgodnie z art. 256 ust. 1 p.w.p. stosowanie do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym przepisów k.p.a., następuje "odpowiednio", czyli w sprawach nieuregulowanych w ustawie. Powyższe zasady determinowały zatem postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym, nadając mu cechy postępowania kontradyktoryjnego, w którym organ administracji pełni rolę arbitra, ustalając stan faktyczny na podstawie normy prawa materialnego określonej we wniosku, a na podstawie dowodów złożonych przez uprawnionego do znaku. Nie gromadzi zatem dowodów z urzędu.

Oceniając zarzuty naruszenia norm procesowych, uwzględniając reguły rozłożonego przez ustawodawcę w art. 161 ust. 6 p.w.p. ciężaru dowodu, zdaniem Sądu, nie zostały w niniejszej sprawie naruszone art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 p.w.p.

W ocenie Sądu, Kolegium Orzekające dochowało w pełni zasad procesowych determinujących postępowanie sporne wyznaczone w sprawie niniejszej przez normy art. 169 ust. 1 pkt 1 i art. 170 ust. 1 p w.p.

Konstrukcja postępowania spornego w sprawie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy ogranicza – w stosunku do tradycyjnie pojmowanego, postępowania jurysdykcyjnego – zakres potencjalnie skutecznych przed sądem administracyjnym zarzutów naruszenia art. 7, art. 75 § 1 czy art. 77 § 1 k.p.a. Mogą być one ograniczone w zasadzie do problemu zasadności decyzji procesowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dowodowego oraz oceny dowodów.

Tymczasem w niniejszej sprawie nie można, w ocenie Sądu, przypisać Urzędowi Patentowemu żadnych uchybień procesowych w tym zakresie, a tym bardziej mających istotny wpływ na wynik sprawy..

Organ dopuścił wszystkie dowody zgłoszone przez strony i dokonał ich wnikliwej oceny, popartej analizą wynikających z nich dat, relacji gospodarczych, przekształceń podmiotowych i własnościowych, orzeczeń innych sądów i organów, a także innych istotnych w sprawie zdarzeń, czyli dokonał prawidłowej oceny dowodów i ich wszechstronnej analizy w jego całokształcie, co czyni nieuzasadnionymi zarzuty z art. 80 i 107 § 3 k.p.a.. Obszerna i przekonująca argumentacja została zamieszczona w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Wyjaśnia ona precyzyjnie przyczyny podjętego rozstrzygnięcia z powołaniem się na ustalone fakty i stosowane przepisy prawa materialnego. Nie jest trafny także zarzut naruszenia art. 77 § 4 k.p.a., skoro organ nie pominął dowodów należących do notorii powszechnej bądź urzędowej.

Urząd Patentowy prawidłowo ocenił, ze uprawniony nie wykazał faktu rzeczywistego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie Polski, ani bezpośrednio po jego zarejestrowaniu ([...] maja 1993 r. została wydana decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak "STARKA"), ani też w okresie pięciu lat przed złożeniem (w dniu 15 lipca 2016r.) wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego. Oznacza to, że złożone faktury VAT, publikacje prasowe, wydruki ofert sklepów internetowych, dyplomy, kontrolki przekazanych wyrobów gotowych z rozlewni do magazynu, umowy dotyczące świadczenia usług reklamowych i projektowych nie potwierdzają w badanym okresie używania spornego znaku towarowego "STARKA" o numerze [...] w Polsce w sposób rzeczywisty do oznaczania wyrobów spirytusowych z klasy 33. Prawidłowa jest ocena Kolegium, że kluczowa część materiałów dowodowych pochodzi z okresu po 15 lipca 2016 r., czyli po wniesieniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa.

Należy zwrócić uwagę, że wśród tych materiałów jest np. faktura VAT z 5 października 2016r na zakup Starki za 167 378, 40 zł i liczne faktury VAT na kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych – także z października 2016r. Jednakże dowody te nie stanowią o rzeczywistym używaniu, bowiem pochodzą po złożeniu wniosku o wygaśnięcie. Dlatego organ prawidłowo ocenił, że nie maja znaczenia dla poparcie argumentacji skarżącego. Podobnie z okresu po 15 lipca 2016 r. pochodzą inne dokumenty, w tym wydruki ze stron internetowych oraz artykuły prasowe.

Wartość dowodową w przedmiocie rzeczywistego używania znaku maja dowody powstałe po dacie udzielenia prawa ochronnego, ale przed datą złożenia wniosku o wygaśnięcie, dopóki uprawniony nie dowiedział się o nim. Tylko takie dowody mogły wykazać działania uprawnionego zmierzające do utrwalenia marki na rynku. Takimi działaniami nie jest przygotowywanie się do używania znaku, podejmowanie działań. . Procesy przygotowawcze co do zasady nie utrwalają marki. Są bowiem procesami zewnętrznymi. Klienci nie maja o nich pojęcia, nie są ich świadomi.

Dlatego rację ma organ wskazując, ze o rzeczywistym używaniu znaku towarowego świadczy wprowadzanie go do obrotu prowadzące do utrwalenia danej marki na rynku oraz w świadomości konsumentów. W istocie zatem, w badanym okresie czasu dowodem jest tylko 11 sprzedaży towarów w postaci wódki "STARKA" w łącznej ilości 39 butelek o pojemności 0,7 lub 0,75 litra o łącznej wartości w kwocie 13975 złotych.

Wbrew zarzutom skargi, ma rację organ, że tak niska wartość sprzedaży wódki "STARKA" nie świadczy o rzeczywistym używaniu tego znaku. Jest w istocie znikoma i sporadyczna, biorąc pod uwagę kryteria wskazane przez orzecznictwo: wielkość przedsiębiorstwa, charakter produktu, wielkość sprzedaży tych samych lub podobnych produktów pod innymi markami przez podmioty na danym rynku, jest znikoma i nie świadczy o rzeczywistym używaniu spornego znaku towarowego.

Tymczasem należy odnieść te wartości - w myśl utrwalonej praktyki - do realiów rynku wódek i wyrobów spirytusowych, gdzie sprzedaż ma charakter masowy i liczona jest w tysiącach produktów. Podnoszona kwestia, sygnowania spornym znakiem produktu luksusowego o 10 letnim okresie produkcji nie ma znaczenia, skoro z wykazu towarów nie wynika, aby znak ten służył do oznaczania produktów luksusowych,

Zdaniem Sądu, organ dokonał prawidłowej oceny 5 umów zawartych z różnymi podmiotami (karty 269-280, tom 11) na usługi marketingowe i załączone do nich dwie faktury, wystawione z tytułu ich realizacji. Dowody te jednak nie doprowadziły do wyprodukowania jakiegokolwiek towaru w postaci napoju alkoholowego. Umowy zawarte z podwykonawcami, którzy mieli świadczyć na rzecz uprawnionego określone usługi w zakresie reklamy marketingu, programowania strony internetowej www.starka.pl, przygotowania projektów etykiet butelek, jednakże ich zawarcie (w celach marketingowych i projektowych) nie stanowi rzeczywistego używania znaku "STARKA", a używaniu można by mówić dopiero w przypadku, gdyby wyroby spirytusowe, sygnowane tym znakiem, trafiły do produkcji pod ww. marką i stały się dostępne na rynku.

Podobnie prawidłowa jest ocena dwóch faktur wystawionych z tytułu wykonania usług na kwoty 1353,- i 6150 złotych. Ich symboliczna wartość, przy b. wysokich kosztach kampanii reklamowych nie obrazuje bowiem żadnych relacji czy nabycia przez odbiorców.

Prawidłowa jest ocena, że dowody w postaci artykułów prasowych i internetowych, odnoszące się do historii marki "STARKA" (karty 98-104,113-115,127-129, tom I) dotyczące historycznej popularności marki "STARKA" nie mogą świadczyć o rzeczywistym używaniu znaku "STARKA", ponieważ dotyczą faktów z odległej przeszłości.

Sąd podziela także ocenę pozostałych dowodów: dokumentu pt. "STARKA" (z karty 116-121, tom I), "Kontrolki przekazanych wyrobów gotowych z rozlewni do magazynu" (karty 84-86, 201-202, tom I), "Zestawienia towarów w stawkach" (karty 47-49, tom I akt sprawy) – jako dokumentację wewnętrzną uprawnionego, ale niezweryfikowaną przez żaden czynnik niezależny. Oznacza to brak potwierdzenia rzeczywistego używania znaku "STARKA" poprzez realny kontakt klientów z towarami. Wprawdzie z odręcznej adnotacji Dyrektora Naczelnego uprawnionego wynika, że ww dokumenty dotyczą ilości towarów, które miały być sprzedane w okresie dwóch lat (2011-2013), ale racje ma organ, że nie wiadomo, kto jest ich autorem i nie da się zweryfikować ich autentyczności.

Trafna jest ocena Kolegium, że same etykiety nie dowodzą rzeczywistej sprzedaży towarów ze znakiem, ani nie obrazują jej wymiarów , stąd także etykieta butelki alkoholu "STARKA" (karta 221, tom II akt sprawy) nie może stanowić dowodu potwierdzającego używanie tego znaku w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p

Sąd podziela także ocenę dyplomów i certyfikatów (karty 105-110, tom I): dyplomu uznania od Marszałka Województwa [...] z 2005 roku a także brązowego medalu od Instytutu [...] przyznany 30 października 2002 r. (karty 105-106, tom I) jako nie zawierających żadnych danych dotyczących skali sprzedaży produktów, a nawet nie stanowią potwierdzenia, że jakieś produkty trafiły na rynek.

Z kolei "[...]" (karty 107-108, tom I) stanowi anglojęzyczny dokument, który nie został przetłumaczony na język polski. Zdjęcia medali (karty 109-110, tom I) nie stanowią dowodów potwierdzających używanie spornego znaku, ponieważ nie wynika z nich w ogóle, za co zostały przyznane i jakich marek oraz produktów dotyczą.

Należy podkreślić, że skarżący przyznał sam, że jego dowody świadczą jedynie o podejmowanych przez niego przygotowaniach mających na celu rozpoczęcie produkcji napojów alkoholowych sygnowanych znakiem "STARKA" oraz działaniach promocyjnych z tym związanych. Tymczasem, podejmowanie przygotowań nie jest równoznaczne z używaniem znaku "STARKA" w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt. 1 p.w.p. Podobnie sam zamiar używania znaku oraz czynności przygotowawcze do realizacji tego zamiaru.

Zdaniem Sądu, prawidłowo zostały ocenione dowody stanowiące o nieużywaniu znaku "STARKA" takie jak: wydruk artykułu ze strony internetowej spirits.com.pl. Wskazano w nim, że trunki sygnowane m.in. znakiem towarowym "STARKA" całkowicie zniknęły z rynku po 2010 roku (karty 125-126, tom 1).

Co więcej, jak trafnie zauważył organ, sam uprawniony w piśmie z [...] listopada 2016 r. potwierdzał brak rzeczywistego używania spornego znaku, poprzez przyznanie, że "Starka jako produkt handlowy nie była rozlewana i wprowadzana przez uprawnionego oraz jego poprzednika jako producenta do obrotu od maja 2010 roku do lipca 2016 roku" (karta 133, tom I). Podobnie w artykule "[...]" opublikowanym 9 października 2012 r. na internetowym blogu [...] autor stwierdza, że P. już nie produkuje wódki STARKA (karta 59, tom 1). Także w wywiadzie opublikowanym w czasopiśmie "[...]" w sierpniu 2013 roku Dyrektor generalny tej spółki przyznał, że "jesteśmy na etapie przygotowania planów produkcyjnych Starki" (karta 88, tom 1).

Odnosząc się do argumentów uprawnionego dotyczących ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie tego znaku w okresie od maja 2010 do lipca 2016 roku z powodu: nabycia prawa do spornego znaku w 2012 roku, a następnie podejmowania czynności zmierzających do uruchomienia wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych "STARKA"; rozpoczęcia starania o przeprowadzenie obligatoryjnych kontroli i uzyskania niezbędnych koncesji i wpisów do właściwych rejestrów, ponieważ poprzedni właściciel spornego prawa S. S.A. postawiona w 2010 roku stan upadłości likwidacyjnej, zaprzestała wytwarzania i wprowadzania do obrotu napojów spirytusowych pod marką "STARKA"; powstania nieoczekiwanych przeszkód prawnych dla podjęcia produkcji i rozlewu "Starki", w postaci sądowego postępowania wyjaśniającego co do statusu podatkowego całego zakupionego tonażu surowej "Starki" leżakującej w ponad 1200 beczkach, należy przyznać rację organowi, że nie są to przyczyny istotne, w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Wskazane powody nie noszą cech siły wyższej lub innych okoliczności zewnętrznych, a zarazem nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia im. W drugiej kolejności, przyczyny natury faktycznej lub prawnej, "nieobciążające" uprawnionego, których nie można przypisać jego niedbałości lub niezaradności. Nie mogą mieć znamion winy, np. trudności surowcowe lub kredytowe, ale tylko o tyle, o ile były one podejmowane w sposób właściwy dla rozsądnego przedsiębiorcy.

Należało bowiem ocenić działania uprawnionego za objęte pojęciem tzw. ryzyka przedsiębiorcy, których skutkiem jest nieużywanie znaku. Uchylają zarzut niewykonywania obowiązku używania znaku towarowego, jeśli postępował on w sposób właściwy dla tzw. "rozsądnego przedsiębiorcy", a jego działaniu nie można przypisać winy. Okoliczności usprawiedliwiających nieużywanie znaku nie stanowią natomiast trudności handlowe, gospodarcze, wewnątrzorganizacyjne, czy zaniedbania w prowadzeniu działalności gospodarczej, niedopełnienie wymagań o charakterze podmiotowym, których skutkiem jest niemożność wytwarzania towarów lub świadczenia usług. Z tego powodu Kolegium Orzekające nie stwierdziło wykazania, by istniały ważne powody usprawiedliwiających nieużywanie spornego znaku "STARKA". Oceniło, że powoływane przez uprawnionego przeszkody są związane ze zwykłym ryzykiem gospodarczym, które dotyczy bieżącej działalności każdego przedsiębiorcy. Przeszkodą natury prawnej, uniemożliwiającą używanie znaku towarowego, może być zdarzenie zewnętrzne o charakterze siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, na przykład indywidualny akt administracyjny wprowadzający zakaz używania znaku. Trudności natury handlowej, rynkowej czy wewnątrzorganizacyjnej są natomiast obojętne z punktu widzenia ważnych powodów nieużywania znaku, ponieważ są związane ze zwykłym ryzykiem gospodarczym, które dotyczy bieżącej działalności każdego przedsiębiorcy.

Z tego powodu oceniło, że nie stanowią ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie spornego znaku przeszkody dla podjęcia produkcji wódki "STARKA" polegające na braku jednoznacznego statusu podatkowego tonażu leżakującej "Starki", czy przyczyny ekonomiczne związane z ponownym wprowadzeniem na rynek wódki "Starka", czasochłonne starania o przeprowadzenie obligatoryjnych kontroli i uzyskanie niezbędnych koncesji i wpisów do właściwych rejestrów, a także zły stan maszyn zakupionych od syndyka opóźniający produkcję. Kolegium oceniło, że uprawniony zwlekając z rozpoczęciem używania spornego znaku nie działał w sposób właściwy dla tzw. "rozsądnego przedsiębiorcy". Uprawniony powinien mieć świadomość, że udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się z obowiązkiem jego używania, w przeciwnym wypadku otwiera się możliwość dla innych podmiotów żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego.

Sąd zgadza się z oceną organu, że w okolicznościach niniejszej sprawy wskazywana przeszkoda nie powstała, zdaniem organu, na skutek nadzwyczajnych okoliczności zewnętrznych, niezależnych od uprawnionego do znaku. Skoro, uprawniony nabył sporne prawo ochronne w 2012 roku, a wniosek o jego wygaszenie został złożony 15 lipca 2016 r., to w okresie tych czterech lat miał obiektywną możliwość rozpoczęcia produkcji towarów i wystarczająco długi okres czasu na podjęcie działań w tym zakresie. Wskazane okoliczności związane z koniecznością uzyskania odpowiednich koncesji i wpisów do rejestrów oraz przeprowadzenie kontroli, uznało za elementy związane z ryzykiem gospodarczym, które każdy przedsiębiorca powinien brać pod uwagę. Dlatego nie powstały na skutek nadzwyczajnych okoliczności zewnętrznych, niezależnych od uprawnionego do znaku. Uznało, że okres pięciu lat z art. 169 ust. 1 pkt 1p.w.p., w czasie którego musi nastąpić używanie znaku towarowego, biegnie niezależnie od zmian podmiotowych po stronie uprawnionego do prawa ochronnego. Nabycie od poprzedniego właściciela prawa ochronnego na znak towarowy nie oznacza, że ww. termin zaczyna biec od nowa. Jednakże przedstawiona przez uprawnionego sprzedaż 39 butelek alkoholu o wartości 13975 złotych ma walor symboliczny w relacji do rozmiaru prowadzonego przedsiębiorstwa, podobnie jak nabycie usług reklamowych, marketingowych. Ich skala potwierdza, że nie doszło do rzeczywistego kontaktu konsumenta z produktem. Za nieistotne oceniono te materiały, które miały charakter li tylko wewnętrzny bądź opisowo-historyczny, jak dokumentacja magazynowa, zestawienia towarów czy publikacje prasowe. Z drugiej strony brak ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku stanowiło podstawę do wygaśnięcia przedmiotowego prawa z dniem 8 maja 1998 r. , czyli w dacie upływu pięcioletniego terminu określonego w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., - z powodu nieużywania znaku w sposób rzeczywisty w obrocie po dacie udzielenia prawa ochronnego.

Używanie znaku stanowi obowiązek uprawnionego, a skoro nie wykazano autentycznego kontaktu odbiorcy ze znakiem w akcie sprzedaży towaru, na przykład poprzez przedstawienie faktur sprzedaży, rachunków, zamówień, to o wypełnieniu tego obowiązku nie może być mowy.

Tymczasem uprawniony przedłożył pewne dowody sprzedaży, ale obejmujące okres wcześniejszy, po 18 lipca 2016 r. i na okoliczność sprzedaży produktów oznaczanych innymi znakami, choć niewątpliwie w pewnym zakresie podobnymi do spornego . On ocenił, że przedstawiona przez uprawnionego sprzedaż 39 butelek alkoholu o wartości 13975 złotych ma walor symboliczny w relacji do rozmiaru prowadzonego przedsiębiorstwa, podobnie jak nabycie usług reklamowych, marketingowych na kwotę 1353 złotych i 6150 złotych, zwłaszcza że w wyniku zawarcia tych umów nie doszło do rzeczywistego kontaktu konsumenta z produktem. Za nieistotne oceniono te materiały, które miały charakter i tylko wewnętrzny bądź opisowo-historyczny, jak dokumentacja magazynowa, zestawienia towarów czy publikacje prasowe. W sprawie nie zaistniały zatem ważne powody usprawiedliwiające nieużywanie znaku w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p. w. p. Nie przemawiało za ich przyjęciem ani toczące się postępowanie z zakresu interpretacji przepisów prawa podatkowego ani też zajęcie znaku postawienie uprawnionego w stan upadłości czy zajęcie znaku. Nie uniemożliwiały one bowiem rzeczywistego korzystania ze znaku.

W celu, w ocenie Sądu zaskarżona decyzja ani poprzedzające je postępowanie administracyjne nie są dotknięte wskazanymi w skardze, ani żadnymi innymi uchybieniami procesowymi. Nie naruszono także przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

Z tych wszystkich powodów Sąd, na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji wyroku.