Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1068/20
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2020-10-05 00:00:00+02:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Powołane przepisy: article: art. 145 § 1 lit. c, art. 200
journal: Dz.U. 2018 poz 1302
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
article: 14 ust. 1 pkt 1 lit. b
journal: Dz.U. 2018 poz 265
law: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
article: art. 164, art. 315 ust. 3, art. 255 ust. 1 pkt 1, art. 131 ust. 1 pkt 3, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 6, art. 129 ust. 2 pkt 1, art. 129 ust. 2 pkt 2, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 6, art. 120 ust. 1, art. 131 ust. 1 pkt 1
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art.77 § 1, art. 80, art. 107 § 3, art. 11, art. 8, art. 7 - art. 9, art. 81
journal: Dz.U. 2018 poz 2096
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jedn.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Aneta Lemiesz Sędzia WSA Danuta Szydłowska Protokolant spec. Iwona Sumikowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2020 r. sprawy ze skargi M. W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części oddalającej wniosek tj. z zakresie jej punktu 2; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz M. W. kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "UP RP" lub "organ") z [...] marca 2019 r.

Zaskarżoną decyzją UP RP, działając z wniosku M. W. ("skarżący" lub "wnioskodawca") o unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem [...] na rzecz T. AS z siedzibą w O., Norwegia ("uprawniony" lub "uczestnik"), na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 3, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 6, art. 129 ust 2 pkt 1 i 2, w związku z art 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm., dalej "Pwp") oraz art 98 k.p.c. w związku z art 256 ust. 2 Pwp:

1) unieważnił uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem [...] w zakresie następujących towarów ujętych w klasie 6: metale nieszlachetne i ich stopy; budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy dróg żelaznych; przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; rudy (kruszce); oraz wszystkich towarów ujętych w klasach 17 i 19;

2) w pozostałej części wniosek oddalił;

3) przyznał uprawionemu od wnioskodawcy kwotę w wysokości 1600 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Organ w uzasadnieniu skarżonej decyzji podniósł, że w dniu 22 czerwca 2017 r. do UP RP, działającego w trybie postępowania spornego, wpłynął wniosek skarżącego o unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem [...] na rzecz uprawnionego. Znak ten przeznaczony jest do oznaczania następujących towarów ujętych w klasach 6, 17 i 19: metale nieszlachetne i ich stopy; budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy dróg żelaznych; przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych; drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach; rudy (kruszce) [klasa 6]; kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji; materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne; rury elastyczne niemetalowe [klasa 17]; materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe [klasa 19].

Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 131 ust. 1 pkt 3, art. 131 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 164, art. 15213 oraz 315 ust. 3 Pwp. Wnioskodawca wskazał, że zawiesia kulowe według kształtu inkorporowanego przez sporny znak towarowy były od 1984 do 2004 roku objęte ochroną patentową na rzecz firmy D. GmbH & Co. KG z Niemiec. Przedmiotem tej ochrony patentowej było zawiesie kulowe o niemal identycznym kształcie jak w spornym znaku towarowym. Istotą rozwiązania objętego patentem była konstrukcja zawiesia służącego do podnoszenia elementów betonowych, która zapobiegała przemieszczaniu się główki, a w konsekwencji zmniejszała ryzyko zerwania się zawiesia. Tuż po wygaśnięciu patentu firmy D., tj. 2004 r., T. G. wystąpił o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w procedurze międzynarodowej. Zgłoszony do rejestracji znak przedstawiał zawiesie inkorporujące rozwiązanie, które było wcześniej przedmiotem ochrony patentowej. Znak ten został zarejestrowany w dniu 30 sierpnia 2005 r.

Wnioskodawca zarzucił, że sporny znak towarowy nie posiada zdolności odróżniającej. Przedmiotowy znak w warstwie graficznej jest bowiem dwuwymiarowym przedstawieniem trójwymiarowego kształtu zawiesia kulowego i dla oznaczania dokładnie takich towarów jest wykorzystywany przez uprawnionego. Znak ten nie posiada elementów słownych, co wprost wynika z treści wyciągu z bazy WIPO. W praktyce nałożenie przedmiotowego znaku na towar polega na wyprodukowaniu zawiesia według znaku. Nie można uznać, że znak jest niezależny od oznaczanego towaru, skoro towar jest swoim własnym instrumentem identyfikacyjnym. Konsekwencją powyższego jest wykorzystywanie przez uprawnionego znaku towarowego wyłącznie do oznaczania zawiesi kulowych, ponieważ znak ten ze swej istoty nie może być stosowany do sygnowania jakiegokolwiek innego towaru. W odniesieniu do form przestrzennych, które stanowią kształt samego towaru, przeciętny odbiorca nie jest przyzwyczajony do identyfikowania pochodzenia towaru na podstawie jego kształtu lub kształtu opakowania, jeżeli nie są na nim zamieszczone oznaczenia słowne lub graficzne. Analiza kształtu zawiesia będącego przedmiotem znaku towarowego w zestawieniu z innymi produktami tego typu dostępnymi na rynku prowadzi do wniosku, że sporny znak towarowy przedstawia normalny kształt zawiesia, dlatego przeciętny konsument będzie postrzegał ten znak nie jako będący sam w sobie wskazówką pochodzenia handlowego towaru, ale jako będący tylko zawiesiem kulowym. W niniejszej sprawie cechy kształtu nie są wystarczająco różne od cech innych podstawowych kształtów używanych dla tego typu produktów, a zatem kombinacja ta nie zostanie zapamiętana przez odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego, zwłaszcza że na rynku przed datą rejestracji występowały już zawiesia o niemal identycznym kształcie. Wnioskodawca stwierdził, że nie można również uznać, iż sporny znak towarowy nabył odróżniający charakter w wyniku używania. Obecność na rynku zawiesi według patentu firmy D. spowodowała, że ich kształt nabrał charakteru powszechnego, o czym świadczy szeroki asortyment tych towarów.

Wnioskodawca zarzucił, że sporny znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp. Istotne elementy spornego znaku towarowego są bowiem w całości zdeterminowane technicznym zastosowaniem oznaczanego towaru. Zawiesie kulowe, którego przedstawienie zostało zarejestrowane jako sporny znak towarowy, stanowi część systemu podnoszenia i montowania elementów betonowych. Zawiesie składa się z dwóch elementów - jarzma i obrotowej główki. W główce znajduje się otwór, który pozwala na umieszczenie w nim kotwy. Po przekręceniu główki następuje zablokowanie kotwy w zawiesiu. Cała konstrukcja zawiesia ma zapewnić przede wszystkim wygodne i bezpieczne podnoszenie betonowego ładunku.

Wnioskodawca zarzucił również, że sporny znak towarowy został zgłoszony w złej wierze. Skarżący wskazał, że znak ten ze swej istoty nie ma żadnej zdolności odróżniającej, dlatego już w chwili zgłoszenia nie mógł służyć do identyfikacji pochodzenia towaru. Ponadto jest to w całości rozwiązanie techniczne, na które składa się sposób wykonania zawiesi, materiał oraz kształt dwóch elementów składowych. Najważniejszą okolicznością przesądzającą o złej wierze uprawnionego jest jednak zgłoszenie znaku towarowego inkorporującego rozwiązanie, które weszło do stanu techniki i stało się powszechnie dostępne, niezwłocznie po wygaśnięciu patentu firmy D. w 2004 roku. Tym samym uprawniony podjął próbę przejęcia wyłącznej kontroli nad korzystaniem z zawiesia, wybierając formę ochrony, która nie jest dopuszczalna dla tego rodzaju rozwiązań. Wnioskodawca zarzucił, że celem rejestracji spornego oznaczenia było uzyskanie monopolu na rynku zawiesi i wyeliminowanie konkurencji, która mogłaby korzystać z dorobku stanu techniki.

Zdaniem wnioskodawcy sporny znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 3 Pwp. Znak ten przedstawia bowiem gotowy produkt, który jest powszechnie znany na rynku od ponad 20 lat. Przedmiotowy znak nie tylko wzbudza wyraźne oczekiwanie co do cech, charakteru i przeznaczenia oznaczanych towarów, ale wprost wskazuje na konkretny produkt służący do podnoszenia prefabrykowanych elementów betonowych. Widząc znak uprawnionego, odbiorca będzie przekonany, że jest nim oznaczone zawiesie kulowe.

Wnioskodawca stwierdził, że sporny znak może wprowadzać odbiorców w błąd w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 3 Pwp w stosunku do następujących towarów:

- w klasie 6 Klasyfikacji nicejskiej: metale nieszlachetne i ich stopy; budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy dróg żelaznych; przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych; wyroby ślusarskie; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; wyroby z metali nieszlachetnych nieujęte w innych klasach; rudy (kruszce);

- w klasie 17 Klasyfikacji nicejskiej: kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji; materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne; rury elastyczne niemetalowe;

- w klasie 19 Klasyfikacji nicejskiej: materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt; smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe.

Wnioskodawca wskazał, że poza tym zakresem pozostają jedynie ujęte w klasie 6 drobne wyroby żelazne i wyroby z metali nieszlachetnych nieujęte w innych klasach, w odniesieniu do których sporny znak nie ma zdolności odróżniającej, a ponadto przedstawia on kształt towaru, który jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego.

Wnioskodawca stwierdził, że jego stanowisko znajduje potwierdzenie w decyzji Federalnego Urzędu ds. Własności Intelektualnej, Patentów i Znaków Towarowych [[...]] z [...] marca 2009 r. wydanej w sprawie wniosku o uznanie ochrony spornego znaku towarowego na terytorium Federacji Rosyjskiej.

W odpowiedzi, w piśmie z 6 czerwca 2018 r., uprawniony wniósł o oddalenie wniosku oraz zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania. Uprawniony stwierdził, że kształt produkowanych przez niego zawiesi kulowych typu "[...]" został samodzielnie opracowany przez T. G., czyli prezesa zarządu uprawnionej firmy, który wymyślił i stworzył ich projekt oraz sporządził rysunki techniczne, a także zlecił wykonanie form odlewniczych dla główek - tym samym opracował technologię produkcji zawiesi tego typu. Dokumentacja techniczna zawiesi typu "[...]" została przygotowana przez E. K. na zlecenie T. G.. Uprawniony wskazał, że przedmiotem ochrony spornego znaku jest forma przestrzenna zawiesia służącego do dźwigania elementów prefabrykowanych, opatrzona oznaczeniem słownym "[...]", wybitym w sposób mechaniczny na jarzmie zawiesia. Uprawniony stwierdził, że wnioskodawca jest od wielu lat zatrudniony na stanowisku głównego technologa w firmie E. B., z którą uprawniony współpracował od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Przedmiotem współpracy była produkcja elementów metalowych, m.in. zawiesi "[...]", przez powyższą firmę na rzecz uprawnionego. W celu realizacji tej współpracy uprawniony przekazał E. B. całość materiałów niezbędnych do produkcji, w tym dokumentację techniczną i dwie formy do odlewu główek, zawierające oznaczenie symbolem "CG". T. G. wielokrotnie objaśniał E. B. mechanizm i technologię produkcji zawiesi typu [...]. W październiku 2007 roku uprawniony zakończył współpracę z E. B., odbierając dwie oryginalne formy odlewnicze główek do zawiesi kulowych, których właścicielem był uprawniony. Jednak E. B. pozostał w posiadaniu czterech form do produkcji zawiesi o kształcie tożsamym z zawiesiami uprawnionego, które zostały skopiowane. Później E. B. bez zgody uprawnionego produkował, a następnie sprzedawał przedmiotowe zawiesia, m.in. na rynku norweskim. Pismem z 24 kwietnia 2008 r. uprawniony wezwał E. B. do zaprzestania naruszania spornego prawa oraz zaprzestania popełniania na szkodę uprawnionego czynów nieuczciwej konkurencji. E. B. zaprzeczył, aby prowadził takie działania. Uprawniony wskazał, że w dniu 9 października 2013 r. złożył w Prokuraturze Okręgowej w O. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez E. B. m. in. na podstawie art. 305 w związku z art. 310 Pwp. Powyższe postępowanie zostało warunkowo umorzone przez sąd na podstawie art. 66 § 1 kodeksu karnego, przy czym ustalono, że sprawca, czyli E. B., dopuścił się czynu zabronionego wskazanego w art. 305 w związku z art. 310 Pwp. W związku z powyższym postępowaniem karnym E. B. złożył w dniu 25 kwietnia 2016 r. wniosek o unieważnienie spornego prawa ochronnego (sprawa o sygn. Akt [....]). Uprawniony podniósł również, że Sąd Okręgowy w L. i wyrokiem z [...] czerwca 2018 r. (sygn. akt [...]) oddalił w całości powództwo E. B. z powodu braku wykazania, że przysługują mu jakiekolwiek prawa do projektu zawiesia kulowego chronionego spornym znakiem. Wobec powyższego uprawniony stwierdził, że niniejszy wniosek skarżącego o unieważnienie spornego prawa jest elementem działań E. B. współpracującego z wnioskodawcą.

Uprawniony zarzucił, że argumentacja zawarta we wniosku o unieważnienie spornego prawa zawiera szereg błędów i jest niespójna, a nawet wewnętrznie sprzeczna. Uprawniony podniósł, że nieuzasadniony jest zarzut naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 Pwp. Kształt zawiesia kulowego przedstawionego na spornym znaku bowiem znacząco odbiega od kształtów zawiesi dostępnych na rynku. Sporny znak towarowy posiada zatem charakter odróżniający. Uprawniony podkreślił, że wnioskodawca błędnie twierdzi, iż znak ten nie posiada elementów słownych. Przedstawienie spornego znaku zawiera bowiem element słowny w postaci fantazyjnego oznaczenia "[...]". Już choćby z tego względu zarzuty o braku zdolności odróżniającej znaku są całkowicie chybione. Uprawniony wskazał, że sporny znak towarowy jest formą przestrzenną, która w zasadniczy sposób różni się od innych dostępnych na rynku zawiesi, w tym w szczególności od zawiesi [...]. Cechą odróżniającą sporny znak od pozostałych zawiesi kulowych dostępnych na rynku jest dodatkowo górna krawędź jarzma.

Uprawniony stwierdził, że kształt zawiesia przedstawionego w spornym znaku wykracza poza konieczną postać, jaką przybierają zawiesia służące do podnoszenia materiałów prefabrykowanych. Wbrew twierdzeniom wnioskodawcy nie jest on wyłącznie uwarunkowany naturą produktu. Uprawniony podkreślił, że o zdolności odróżniającej spornego znaku przesądza jednocześnie fantazyjny element słowny. Oznaczenie "[...]" jest umieszczone bezpośrednio pod górną, ściętą krawędzią jarzma. Uprawniony zaznaczył, że odbiorcami towarów sygnowanych spornym znakiem są wyłącznie profesjonaliści, t.j. osoby pracujące w branży budowlanej, w szczególności dystrybutorzy lub producenci prefabrykatów betonowych. Stwierdził, że grupa producentów zawiesi kulowych, dostępnych na polskim rynku, jest stosunkowo wąska. Podmiotom tym znane są rodzaje zawiesi, zastosowane w nich rozwiązania techniczne oraz ich funkcje. Zdaniem uprawnionego wnioskodawca błędnie przyjmuje, że odbiorcy posiadający taką wiedzę i rozeznanie na rynku nie są wstanie odróżnić poszczególnych towarów, identyfikując ich pochodzenie na podstawie kształtu. Uprawniony nie zgodził się z twierdzeniem wnioskodawcy, jakoby sporny znak towarowy przedstawiał "normalny i oczekiwany" kształt zawiesia. Dostępne na rynku zawiesia bowiem różnią się od siebie nie tylko formą, ale również są opatrzone odmiennymi oznaczeniami słownymi. Na dowód powyższego uprawniony przedstawił fotografie zawiesi kulowych pochodzących od różnych producentów. Uprawniony podkreślił, że obecność na rynku zawiesi firmy D. pozostaje bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Co więcej, zawiesia produkowane przez uprawnionego różnią się istotnie od zawiesi wytwarzanych przez ww. firmę, chociażby sposobem zaprojektowania górnej części jarzma.

Uprawniony stwierdził, że nieuzasadniony jest również zarzut naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp. Jego zdaniem niesłuszne jest twierdzenie wnioskodawcy, jakoby sporny znak posiadał formę, która jest uwarunkowana wyłącznie jego funkcją techniczną. Uprawniony stwierdził, że forma przestrzenna zawiesia stanowiąca sporny znak towarowy wykracza poza konieczną postać, jaką przybierać mają towary tożsamego rodzaju, t.j. zawiesia do podnoszenia materiałów prefabrykowanych. Forma przestrzenna towaru, która stanowi sporny znak towarowy, jest niepowtarzalna wśród innych tego typu towarów dostępnych na rynku. Wygląd i cechy charakterystyczne tego znaku nie są uwarunkowane wyłącznie naturą zawiesia, lecz są charakterystyczne dla towaru uprawnionego i wyróżniają go na rynku. Kształt zawiesia przedstawiony w spornym znaku ma charakter odróżniający i tym samym pełni podstawową funkcję znaku towarowego. A zatem forma przestrzenna towaru, która stanowi sporny znak, nie jest uwarunkowana naturą produktu.

Uprawniony stwierdził, że nieuzasadniony jest zarzut naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 Pwp. Uczestnik wskazał, że wbrew zarzutom wnioskodawcy sporny znak towarowy nie został zgłoszony w złej wierze, ponieważ T. G., poprzednik prawny uprawnionego, zgłosił ten znak w zamiarze jego używania zgodnie z podstawową funkcją znaku towarowego, t.j. funkcją oznaczania pochodzenia. Jak zostało wykazane w odpowiedzi na wniosek w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony spornego znaku (sygn. akt [...]) uprawniony używał tego znaku. Odnosząc się do zarzutu o inkorporowaniu przez sporny znak rozwiązania chronionego patentem firmy D. z Niemiec, uprawniony wskazał, że ta okoliczność pozostaje bez wpływu dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Po pierwsze, kształt zawiesi typu [...] został samodzielnie opracowany przez T. G., pełniącego funkcję prezesa zarządu uprawnionej firmy. Po drugie, zawiesie uprawnionego istotnie różni się budową od rozwiązania firmy D. jak bowiem wynika ze zdjęć załączonych przez wnioskodawcę do wniosku, kształt jarzma odbiega znacząco od kształtu jarzma zawiesia uprawnionego. W związku z powyższym nieuzasadniony jest zarzut, iż uprawniony inkorporował do spornego znaku rozwiązanie objęte wcześniej ochroną patentową. Uprawniony wskazał, że celem zgłoszenia spornego znaku było przede wszystkim zapobieżenie nieuczciwym działaniom E. B. Pierwsze sygnały wskazujące na zamiar wykorzystania przez E. B. projektów zawiesi autorstwa T. G. dotarły do uprawnionego na przełomie lat 2004 i 2005.

Uprawniony stwierdził, że nieuzasadniony jest również zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 3 Pwp. Jego zdaniem wnioskodawca błędnie stara się wykazać, że sporny znak ze swej istoty wprowadza w błąd odbiorców, w szczególności, co do ich charakteru, właściwości oraz pochodzenia towarów. Zgodnie z poglądami doktryny, dokonując oceny mylącego charakteru oznaczenia, należy bowiem brać pod uwagę samą formę przedstawieniową oznaczenia, nie zaś ewentualne konsekwencje jego stosowania w obrocie. Znak sporny nie przekazuje żadnych informacji, które mogą zostać odebrane jako nieprawdziwe, w szczególności co do pochodzenia towaru lub jego właściwości. Zarzut mylącego charakteru oznaczenia dotyczy wyłącznie oznaczeń zawierających w swej treści elementy informacyjne. Tymczasem w niniejszej sprawie występuje oznaczenie przestrzenne, które jest inkorporowane w spornym znaku.

Uprawniony podkreślił, że dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie ma znaczenia przywołana przez wnioskodawcę decyzja [...] w przedmiocie odmowy uznania ochrony spornego znaku w Rosji. Uczestnik wskazał, że UP RP nie jest związany tą decyzją, ani nie musi brać jej pod uwagę w ramach polskiej procedury rejestracji znaków towarowych.

UP RP postanowieniem z [...] lipca 2018 r. oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań T. G. w charakterze świadka na okoliczności wskazane w piśmie uprawnionego z 6 czerwca 2018 r.

Na rozprawie w dniu 26 września 2018 r. wnioskodawca wskazał jako wyłączną podstawę prawną wniosku art. 131 ust. 1 pkt 3, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 6 oraz art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 Pwp. Skarżący stwierdził, że spór między E. B. a uprawnionym nie ma znaczenia w niniejszej sprawie. Podkreślił, że sporne oznaczenie nie jest unikatowe. Wnioskodawca, uzasadniając zarzut złej wiary, wskazał, że sporny znak został zgłoszony w celu monopolizacji produktu na rynku. Skarżący stwierdził, że "określenie [...] jest praktycznie niezauważalne przez potencjalnego odbiorcę".

Uprawniony podniósł, że zdolność odróżniającą spornego oznaczenia determinuje jego kształt oraz fantazyjny napis [...], który jest bardzo dobrze widoczny. Zaznaczył, że patent firmy D. nie był pierwowzorem spornego oznaczenia. Żaden z rysunków zawartych w opisie patentowym, jak również żaden z przykładów realizacji rozwiązania objętego patentem nie ma wyglądu zbieżnego ze spornym oznaczeniem. Nie można twierdzić, że rozwiązanie objęte patentem jest w całości realizowane w spornym oznaczeniu, w sytuacji kiedy na rynku istnieje wiele zawiesi o różnych kształtach realizujących ten sam efekt techniczny. Uprawniony wskazał, że nieuzasadniony jest zarzut monopolizacji w sytuacji kiedy na rynku istnieje wiele zawiesi. Stwierdził, że sporny znak towarowy należy oceniać jako całość. W związku z tym umieszczenie na nim elementu słownego [...] również ma wpływ na ocenę zdolności odróżniającej.

Przy piśmie z 17 października 2018 r. wnioskodawca załączył materiały dowodowe, w tym m.in.: opinię dr hab. inż. W. B. o użytkowym charakterze jarzma uniwersalnego; rysunki techniczne sporządzone odręcznie i komputerowo w latach 1997-1998 i 2004, opisujące technologię wykonania zawiesia przedstawionego w spornym znaku towarowym; oraz dokumentację patentu uzyskanego przez D. GmbH & Co. KG na wynalazek pt. "[...]" nr [...], w tym opis i zastrzeżenia patentowe. Wnioskodawca przedłożył również ostateczną decyzję Federalnego Urzędu ds. Własności Intelektualnej, Patentów i Znaków Towarowych ([...]) z [...] grudnia 2009 r. w sprawie odmowy uznania rejestracji spornego znaku towarowego [...] na terenie Federacji Rosyjskiej. Skarżący stwierdził, że z załączonej opinii W. B. wynika, iż budowa zawiesia przedstawionego w spornym znaku jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, tj. jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub/i ekonomicznego, a ponadto nie jest oryginalna, odróżniająca się od innych podobnych produktów dostępnych na rynku produkowanych przez konkurencję. Z powyższej opinii wynika, że "kształt i konstrukcja jarzma jest powszechnie stosowana od ponad trzydziestu lat. W tym czasie powstało wiele sposobów wykonywania jarzma, jednak kształt i wygląd zewnętrzny zawsze jest ten sam". Wnioskodawca podkreślił, że wbrew twierdzeniom uprawnionego postępowanie karne w sprawie przeciwko E. B. o czyn zabroniony stypizowany w art. 305 w związku z art. 310 Pwp nie zostało umorzone, w szczególności nie została przesądzona w jakikolwiek sposób wina oraz sprawstwo E. B. w tej sprawie. Powyższa sprawa toczy się w dalszym ciągu w pierwszej instancji. Wnioskodawca zaznaczył, że E. B. jest konstruktorem spornego zawiesia kulowego, co wynika z dokumentacji technicznej oraz zeznań świadków biorących udział w procesie jego wytwarzania, w tym wnioskodawcy – M. W.. Wnioskodawca wskazał, że reprezentujący uprawnionego T. G. swego czasu zwrócił się do E. B. o zaprojektowanie technologii wytwarzania zawiesia według konstrukcji zgodnie z patentem firmy D. (którego ochrona wówczas już wygasła). E. B. zaprojektował powyższą konstrukcję, a następnie wytwarzał zaprojektowane w jego zakładzie zawiesie na rzecz podmiotów zlecających tego typu produkcję. T. G. zrobił zdjęcie produktu skonstruowanego i wytwarzanego w zakładzie E. B., a następnie – bez jego wiedzy i zgody - zgłosił to zdjęcie do rejestracji jako międzynarodowy znak towarowy.

W piśmie z 13 listopada 2018 r. uprawniony stwierdził, że sam tytuł opinii W. B. o użytkowym charakterze jarzma uniwersalnego wskazuje, że dotyczy ona "jarzma uniwersalnego", a nie konkretnie zawiesia kulowego "[...]", inkorporowanego w spornym znaku, co rodzi wątpliwości w zakresie wniosków w niej zawartych. Uprawniony podniósł, że przedstawione przez wnioskodawcę rysunki techniczne były prawdopodobnie wykorzystywane w procesie produkcji zawiesi kulowych "[...]". Nie są one natomiast dowodem na okoliczność zaprojektowania zawiesi przez E. B., którego nazwisko pojawia się jedynie w rubryce "zatwierdził" i "sprawdził", co wskazuje, że był on osobą nadzorującą produkcję zawiesi. Uprawniony wskazał, że postępowanie karne w sprawie o sygn. akt [...] przeciwko E. B. nie zostało umorzone i jest nadal w toku. Stwierdził, że wbrew twierdzeniom wnioskodawcy relacje uprawnionego z E. B. mają znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Wskazał, że zawiesie przedstawione w spornym znaku różni się istotnie budową od rozwiązania chronionego patentem firmy D.

Na rozprawie w dniu 6 marca 2019 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska w sprawie. Wnioskodawca wskazał, że materiał dowodowy w postaci rysunków technicznych załączonych przez niego do pisma z 17 października 2018 r. został powołany na okoliczność wykonania przedmiotowego zawiesia oraz jego technicznego charakteru. Uprawniony przedłożył dokument pt. "Analiza cech techniczno-funkcjonalnych i odróżniających zawiesia kulowego [...]" na okoliczność charakteru odróżniającego spornego oznaczenia. Uczestnik stwierdził, że z powyższej analizy wynika, iż kształt górnej krawędzi zawiesia nie jest powszechnie spotykany w produktach konkurencyjnych. Przewodniczący Kolegium Orzekającego poinformował strony, że do [...] maja 2006 r. zarejestrowany był słowny znak towarowy "[...]" o numerze [...], zgłoszony z pierwszeństwem od [...] maja 1996 r.

UP RP stwierdziło, że sporny znak towarowy o numerze [...] jest oznaczeniem słowno-przestrzennym chronionym w postaci przedstawiającej kształt metalowego zawiesia kulowego służącego do podnoszenia ciężkich elementów budowlanych. Zatem znak ten zawiera przestrzenne przedstawienie konkretnego towaru w postaci zawiesia kulowego. Ponadto w górnej części znaku, na jarzmie zawiesia, znajdują się elementy słowne "[...]" i "3-4". Elementami spornego znaku są zatem: kształt zawiesia kulowego oraz umieszczony na nim fantazyjny element słowny "[...]", a także oznaczenie numeryczne "3-4", umieszone pod wyrazem "[...]", wskazujące na kategorię nośności danego zawiesia kulowego.

Analizując przedmiotowy znak towarowy pod kątem zarzutu opartego na art. 131 ust. 1 pkt 3 Pwp, organ uznał, że zawiera on elementy, które mogłyby wywołać fałszywe wyobrażenie przeciętnego odbiorcy co do charakteru i przeznaczenia następujących towarów ujętych w klasach 6, 17 i 19: metale nieszlachetne i ich stopy; budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy dróg żelaznych; przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; rudy (kruszce) [klasa 6]; kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji; materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne; rury elastyczne niemetalowe [klasa 17]; materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe [klasa 19]. Należy bowiem podkreślić, że żaden z ww. towarów nie jest zawiesiem kulowym, przedstawionym w spornym znaku. Wobec powyższego organ stwierdził, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego znak ten w zakresie ww. produktów ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru produktów oraz ich przeznaczenia. Odbiorcy bowiem, widząc znak sporny np. na opakowaniu, mogą pomyśleć, że zawiera ono zawiesie kulowe przeznaczone do dźwigania elementów budowlanych. Wobec powyższego znak towarowy o numerze [...] może wprowadzać odbiorców w błąd w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 3 Pwp, ponieważ wskazuje wprost na konkretny produkt o konkretnym przeznaczeniu. Mając na uwadze powyższe, organ uznał, że udzielenie prawa ochronnego na sporny znak towarowy w zakresie ww. towarów ujętych w klasach 6, 17 i 19 nastąpiło w sprzeczności z dyspozycją art. 131 ust. 1 pkt 3 Pwp. Powyższy znak zawiera bowiem przestrzenne przedstawienie konkretnego towaru, które może mylnie sugerować odbiorcom, że oznaczony nim produkt stanowi metalowe zawiesie kulowe przeznaczone do podnoszenia materiałów budowlanych.

W ocenie UP RP należy natomiast wykluczyć możliwość, iż sporny znak może ze swej istoty wprowadzać odbiorców w błąd co do rodzaju bądź innych cech pozostałych towarów nim oznaczanych, t.j. ujętych w klasie 6 drobnych wyrobów żelaznych, wyrobów ślusarskich oraz wyrobów z metali nieszlachetnych nieujętych w innych klasach. Organ stwierdził, że powyższy znak towarowy nie zawiera żadnych elementów, które mogłyby wywołać fałszywe wyobrażenie odbiorców odnośnie przeznaczenia tych towarów, ponieważ znak ten zawiera element słowny "[...]" oraz przestrzenne przedstawienie konkretnego produktu w postaci metalowego zawiesia kulowego służącego do podnoszenia ciężkich elementów budowlanych. Organ, stwierdzając powyższe, miał na uwadze okoliczność, iż zawiesia kulowe wchodzą w zakres pojęciowy omawianych towarów ujętych w klasie 6, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy. Dlatego organ uznał, że zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 3 Pwp jest bezzasadny w stosunku do ujętych w klasie 6 drobnych wyrobów żelaznych, wyrobów ślusarskich oraz wyrobów z metali nieszlachetnych nie ujętych w innych klasach. W związku z tym w ocenie organu wniosek o unieważnienie ochrony znaku towarowego [...] w zakresie ww. towarów podlega oddaleniu.

Rozpatrując pozostałe zarzuty zawarte w przedmiotowym wniosku, organ poddał analizie sporny znak towarowy pod kątem towarów z klasy 6, co do których nie stwierdzono, że sporne oznaczenie ma mylący charakter.

Dokonując oceny spornego znaku towarowego o numerze [...] pod kątem posiadania przez niego dostatecznych znamion odróżniających organ miał na uwadze krąg odbiorców, do których skierowane są produkty oznaczane danym znakiem. W tym zakresie UP RP poddał analizie ujęte w klasie 6 spornego znaku drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie oraz wyroby z metali nieszlachetnych nieujęte w innych klasach. Należy zauważyć, że odbiorcami tego rodzaju towarów są zazwyczaj profesjonaliści, t.j. podmioty pracujące w branży budowlanej, świadczące usługi budowlane. Mogą to być również osoby kupujące materiały budowlane na własny użytek.

Analizując przedmiotowy znak towarowy pod kątem zarzutu opartego na art. 129 ust. 2 pkt 2 Pwp, organ uznał, że niewątpliwie elementem odróżniającym tego znaku jest fantazyjny wyraz "[...]". Należy również zauważyć, że sporny znak oprócz umieszczonego na zawiesiu kulowym elementu słownego "[...]" zawiera też oznaczenie numeryczne "3-4". Element ten ma jednak charakter opisowy, ponieważ oznacza kategorię nośności danego zawiesia, czyli wskazuje, ile ton ciężaru jest ono w stanie udźwignąć. Wobec powyższego, zdaniem organu, oznaczenie słowne "3-4" jako element opisowy danego znaku nie wpływa na jego zdolność odróżniającą.

Mając na uwadze powyższe, organ stwierdził, że zarzut udzielenia prawa ochronnego z naruszeniem art. 129 ust. 2 pkt 2 Pwp jest nieuzasadniony. Przesądza o tym w szczególności element słowny "[...]" znajdujący się na zawiesiu kulowym przedstawionym w danym znaku. Należy podkreślić, że w niniejszej sprawie nie zostało wykazane, że powyższe określenie ma charakter ogólnoinformacyjny i pozbawione jest znamion odróżniających. Zdaniem organu, wnioskodawca nie przedstawił żadnych dowodów w powyższym zakresie. UP RP uznał, że istotną okolicznością dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest to, że na rzecz zgłaszającego sporny znak towarowy [...], czyli T. G. zamieszkałego w O., Norwegia, był zarejestrowany, z pierwszeństwem od dnia [...] maja 1996 r., słowny znak towarowy "[...]" o numerze [...]. Powyższy znak przeznaczony był do oznaczania następujących towarów ujętych w klasach 6 i 19: metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy torów kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i tuby metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych nieujęte w innych klasach, rudy (kruszcze) [klasa 6]; materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne stosowane w budownictwie niemetalowe, asfalt, smoła i bitum, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe [klasa 19]. Należy podkreślić, że powyższe towary są identyczne w stosunku do towarów objętych ochroną spornego znaku [...]. Organ podkreślił, że znak towarowy "[...]" o numerze [...] w dacie zgłoszenia spornego znaku był skutecznie chroniony w Polsce. Znak "[...]" został bowiem zgłoszony z pierwszeństwem od [...] maja 1996 r,, a prawo ochronne wygasło w dniu [...] maja 2006 r. na skutek nieprzedłużenia ochrony znaku, a zatem znak [...] był objęty ochroną w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego [...], który został zarejestrowany z pierwszeństwem od [...] sierpnia 2005 r. Organ podkreślił, że prawo ochronne na znak towarowy słowny "[...]" [...] nigdy nie zostało unieważnione. W związku z powyższym należy przyjąć, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego [...] określenie słowne "[...]" było dystynktywne, o czym świadczy udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" [...] składający się wyłącznie z powyższego elementu słownego.

UP RP nie podzielił stanowiska wnioskodawcy, że element słowny "[...]" jest niewidoczny w spornym znaku towarowym. Zdaniem organu, znajdujący się w górnej części tego znaku element słowny "[...]", wbrew twierdzeniu wnioskodawcy, jest wyraźnie widoczny i z pewnością zostanie zauważony oraz odczytany przez odbiorców. Wobec tego powyższy element słowny powinien być analizowany zgodnie z zasadą całościowej oceny znaku towarowego, ponieważ nie można analizować znaku z pominięciem elementu, który jest na nim wyraźnie widoczny.

Mając na uwadze wszystkie wskazane powyżej okoliczności, organ uznał, że w niniejszej sprawie nie zostało wykazane, iż element słowny "[...]" miał charakter informacyjny lub opisowy w stosunku do analizowanych towarów w dacie pierwszeństwa spornego znaku. W świetle zgromadzonego materiału należało zatem uznać, że określenie to nie wskazuje żadnej cechy, właściwości ani przeznaczenia analizowanych towarów. Zatem w ocenie UP RP polscy odbiorcy towarów oznaczonych spornym znakiem towarowym z pewnością potraktują widoczny na tym znaku element słowny "[...]" jako oznaczenie fantazyjne.

W związku z powyższym organ uznał, że znak towarowy [...], rozpatrywany jako całość, posiada dostateczne znamiona odróżniające w stosunku do towarów, do oznaczania których jest przeznaczony. Znak ten zawiera bowiem oryginalny element słowny "[...]", który ma charakter fantazyjny w stosunku do ww. towarów. Tym samym nie można uznać spornego znaku towarowego za oznaczenie składające się wyłącznie z elementów opisowych, a co za tym idzie - pozbawione dostatecznych znamion odróżniających. Zarzut naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 2 Pwp jest zatem, zdaniem organu, nieuzasadniony.

Bezpodstawny, w ocenie organu, okazał się także zarzut naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 1 Pwp. Zdaniem UP RP przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, albowiem dotyczy on oznaczeń, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, do sygnowania których zostały zgłoszone. Są to takie oznaczenia, których struktura nie wykazuje jakichkolwiek cech charakterystycznych. Powyższy przepis odnosi się zatem do cech strukturalnych znaku i dotyczy oznaczeń, które stanowią np. nazwę rodzajową lub formę plastyczną będącą odwzorowaniem towarów, dla których te oznaczenia zostały zgłoszone.

W ocenie organu sporny znak towarowy [...] nie stanowi pozbawionego dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które spełnia kryteria wskazane w ww. przepisie. Znak ten zawiera bowiem fantazyjny element słowny "[...]", który nie stanowi nazwy rodzajowej towarów ani formy plastycznej stanowiącej odwzorowanie towarów, do sygnowania których sporny znak jest przeznaczony. Wobec powyższego organ uznał, że sporny znak towarowy posiada dostateczne znamiona odróżniające, które umożliwiają odróżnianie towarów uprawnionego od towarów tego samego rodzaju pochodzących z innych przedsiębiorstw z uwagi na posiadaną zdolność odróżniającą. Dlatego, zdaniem organu, sporny znak towarowy [...] rozpatrywany jako całość nie może być uznany za niedystynktywny w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 1 Pwp.

Odnosząc się zaś do zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp, organ podniósł, że ocena spornego znaku jest dokonywana z uwzględnieniem wszystkich jego elementów rozpatrywanych łącznie. Mając na uwadze powyższe, w ocenie organu należy stwierdzić, że sporny znak towarowy [...] nie stanowi formy ani innej właściwości towaru lub opakowania, uwarunkowanej wyłącznie jego naturą, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość oznaczanego towaru. Przedmiotowy znak został bowiem przeznaczony do oznaczania ujętych w klasie 6 drobnych wyrobów żelaznych, wyrobów ślusarskich oraz wyrobów z metali nieszlachetnych nie ujętych w innych klasach. Należy podkreślić, że oznaczenie słowne "[...]" nie stanowi formy ani innej właściwości żadnego spośród tych towarów. Oznaczenie "[...]" stanowi bowiem z punktu widzenia polskiego odbiorcy element zupełnie abstrakcyjny w stosunku do przedmiotowych towarów. Dlatego organ uznał zarzut udzielenia spornego prawa z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp za nieuzasadniony.

Odnosząc się z kolei do zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 Pwp, który stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na znaki towarowe, które zostały zgłoszone w złej wierze do UP RP w celu uzyskania ochrony, organ podkreślił znaczenie wynikającego z art. 7 k.c, domniemania dobrej wiary. Organ uznał, że wnioskodawca nie udowodnił zaistnienia okoliczności uzasadniających przyjęcie złej wiary po stronie zgłaszającego sporny znak. UP RP podkreślił, że bezpodstawny jest zarzut, jakoby T. G. zgłosił sporny znak bez zamiaru jego używania na rynku. O tym, że zgłoszeniu znaku towarzyszył zamiar jego używania świadczy powołane przez uprawnionego postępowanie w sprawie z wniosku E. B. o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony spornego znaku towarowego [...] (sygn, akt [...]). Powyższe postępowanie zostało zakończone decyzją UP RP z [...] czerwca 2018 r., w której stwierdzono, że sporny znak był używany w sposób rzeczywisty, w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 Pwp, do oznaczania zawiesi kulowych. Uprawniony za pośrednictwem działających za jego zgodą W. sp. z o.o. oraz I. W. używał znaku przez jego nakładanie na produkowane w Polsce towary oraz ich eksport do Norwegii.

Wobec powyższego organ skonkludował, że wnioskodawca nie wykazał, aby uprawniony zgłosił do ochrony sporny znak towarowy w innym celu niż jego używanie, tj. z zamiarem zablokowania możliwości używania znaku przez inne podmioty na rynku. W związku z tym zaś, że uprawniony w postępowaniu w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony spornego znaku udowodnił, że znak ten był używany w obrocie gospodarczym, należy uznać za nieuzasadniony zarzut o zgłoszeniu spornego znaku jedynie w celu blokującym używanie tego znaku przez inne podmioty, w tym wnioskodawcę.

Organ uwzględnił, że UP RP decyzją z [...] czerwca 2018 r. stwierdził wygaśnięcie ochrony spornego znaku towarowego [...] w zakresie części towarów ujętych w klasach 6, 17 i 19. Powyższa okoliczność nie czyni jednak bezprzedmiotowym postępowania w niniejszej sprawie, ponieważ jej przedmiotem jest wniosek o unieważnienie ochrony spornego znaku. Oznacza to, że niniejszy wniosek jest dalej idący (skutek ex tunc), ponieważ ochrona spornego znaku towarowego została ww. decyzją wygaszona z dniem 1 kwietnia 2012 r. (skutek ex nunc), a sporny znak został zarejestrowany z pierwszeństwem od 30 sierpnia 2005 r.

W niniejszej sprawie strony przedłożyły dwie następujące opinie eksperckie autorstwa rzecznika patentowego A. W. oraz dr hab. inż. W. B.. Organ jednak stwierdził, że powyższe dokumenty nie mogły wpłynąć na odmienne rozstrzygnięcie niniejszej sprawy, ponieważ dotyczą one kształtu zawiesia kulowego przedstawionego w spornym znaku. W niniejszej sprawie kluczowa jest z kolei okoliczność, iż sporny znak towarowy podlega analizie jako całość z uwzględnieniem wszystkich jego elementów składowych, w tym również słownego elementu "[...]", który jak ustalono w oparciu o zgromadzony materiał, z punktu widzenia polskich odbiorców ma charakter fantazyjny w stosunku do analizowanych towarów.

UP RP uznał, że dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie ma znaczenia powołana przez wnioskodawcę decyzja Federalnego Urzędu ds. Własności Intelektualnej, Patentów i Znaków Towarowych ([...]) z [...] grudnia 2009 r. w sprawie odmowy uznania rejestracji spornego znaku towarowego [...] na terenie Federacji Rosyjskiej. UP RP nie jest bowiem związany decyzją, która została wydana przez organ obcego państwa, na podstawie przepisów rosyjskiego prawa, podczas gdy w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy Pwp.

Kwestię zwrotu kosztów postępowania organ rozstrzygnął w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Pwp, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony. W rozpatrywanej sprawie o zwrot kosztów postępowania wystąpił wyłącznie uprawniony. W tej sytuacji organ uwzględnił wniosek uprawnionego o zwrot kosztów postępowania, mając na uwadze, że wnioskodawca nie wystąpił z wnioskiem w powyższym zakresie. Wobec powyższego UP RP uznał za zasadne przyznanie uprawnionemu kwoty 1600 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Kwota ta stanowi stawkę minimalną w sprawach o unieważnienie prawa ochronnego, określoną w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 881).

Decyzję UP RP z [...] marca 2019 r. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnioskodawca w części oddalającej wniosek o unieważnienie międzynarodowego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem [...] na rzecz uprawnionego. Skarżonej decyzji skarżący zarzucił:

a. naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp poprzez dokonanie jego błędnej wykładni,

b. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 80 w zw. 77 §1 k.p.a. poprzez dokonanie dowolnej i fragmentarycznej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego pozwalającego na dokonanie ustaleń w zakresie zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 Pwp i niewyjaśnienie sprzeczności pomiędzy tymi dowodami.

Wobec powyższych zarzutów skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w części oddalającej wniosek o unieważnienie przedmiotowego znaku towarowego i o zasądzenie kosztów postępowania administracyjnego, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przypisanych.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał wcześniej prezentowaną argumentację. Uczestnik wniósł także o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga okazała się zasadna.

Zgodnie z art. 164 Pwp prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub w części, jeżeli zostanie wykazane, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Natomiast w świetle przepisu art. 315 ust. 3 Pwp ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w UP RP.

Sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy rozpatrywana jest przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego (art. 255 ust. 1 pkt 1 Pwp).

Przypomnieć należy, iż wnioskodawca w toku postępowania przed UP RP zarzucił, że udzielenie prawa ochronnego na sporny znak towarowy o numerze [...] nastąpiło wbrew ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania ochrony określonym w art. 131 ust. 1 pkt 3, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 6 oraz art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 Pwp. Kwestionowana przez skarżącego w niniejszym postępowaniu przed WSA w Warszawie jest tylko ta część decyzji, mocą której oddalono wniosek o unieważnienie przedmiotowego znaku towarowego, czyli innymi słowy organ nie dostrzegł żadnej z podstaw unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

W związku z powyższym Sąd wskazuje, że za zasadny uznaje zarzut naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a., tj. wadliwego prowadzenia postępowania administracyjnego przez organ w kontekście ustalenia przesłanek z art. 131 ust. 2 pkt 1 i 6 Pwp w brzmieniu obowiązującym w dniu zgłoszenia przedmiotowego znaku towarowego w UP RP oraz wadliwego w tym zakresie uzasadnienia skarżonej decyzji.

Sąd podziela stanowisko, zgodnie z którym z art. 120 ust. 1 Pwp wynika, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić graficznie, które nadaje się do odróżnienia towarów/usług jednego przedsiębiorcy od towarów/usług innego przedsiębiorcy. W konsekwencji znakiem towarowym może być również kształt danego przedmiotu, jeżeli posiada elementy dystynktywne.

Podkreślenia jednak wymaga, że w art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp ustawodawca wskazał na pewne ograniczenia związane z rejestracją znaków towarowych. Nie udziela się bowiem prawa ochronnego z rejestracji na oznaczenia, które stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która:

- jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą,

- jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększenia znacznie wartości towaru.

Ocenie Sądu poddana została więc prawidłowość braku zastosowania przeszkody rejestracyjnej, tj. formy niezbędnej do uzyskania efektu technicznego w stosunku do przestrzennego znaku towarowego przedstawiającego zawiesie kulowe i oznaczonego napisami "[...]" i "3-4".

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie nieprawidłowo UP RP przyjął, że widoczny napis "[...]" znajdujący się na kształcie zawiesia kulowego powoduje automatycznie brak zastosowania normy wynikającej z art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp.

Jak wskazuje bowiem doktryna prawnicza: "Istotę powyższej przeszkody rejestracyjnej oddaje zasada, że nie powinno być udzielone prawo ochronne na znak towarowy tam gdzie uzasadniona jest ochrona patentowa lub ochrona wzoru użytkowego. Podkreślenia wymaga w tym miejscu fakt, że ochrona na znak towarowy przy uiszczaniu opłat w terminie może trwać bardzo długo, gdy tymczasem ochrona patentowa jest znacznie krótsza. Interes publiczny, a szczególnie swoboda konkurencji na rynku, wymaga aby określone rozwiązania techniczne, najczęściej uwarunkowane naturą lub przeznaczeniem towaru pozostawały poza monopolem nadanym przez znaki towarowe. W praktyce forma każdego zaprojektowanego towaru spełnia jakąś formę techniczną" (Lavina Brancus – Cieślak, "O przeszkodach funkcjonalnych w rejestracji trójwymiarowych znaków towarowych", "Przegląd Prawa Handlowego" lipiec 2004 r.).

Oceniając zatem zastosowaną przez organ przeszkodę rejestracyjną z art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp, należy mieć na uwadze, że nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które stanowi formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego. W związku z powyższym w ocenie składu orzekającego w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, jak rozumieć pojęcie "niezbędne".

Jak wskazano w wyżej przytoczonym artykule [...], można tu postawić następujące wykładnie:

1) Forma jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego, jeżeli na rynku brakuje alternatywnych form, rozwiązań mających za cel uzyskanie tego samego technicznego rezultatu – jest to interpretacja wąska,

2) Jeżeli analiza zgłoszonej formy dowodzi, że służy ona jedynie uzyskaniu efektu technicznego niezależnie od tego, czy ten sam rezultat może być (lub nawet jest) osiągnięty dzięki stosowaniu równoważnych form, to należy tę formę traktować jako niezbędną do uzyskania efektu technicznego i wyłączyć ją od rejestracji – interpretacja szeroka (tak wyrok TS UE z 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, ust. 79–80, 83).

Sąd orzekający w tej sprawie przychyla się do drugiej z zaprezentowanych wykładni, a zatem szerokiej. Oznacza to, że forma (kształt) może być uznana za niezbędną do uzyskania efektu technicznego, chociaż ten sam rezultat może być uzyskany przy użyciu innych form – kształtu. Za podobną interpretacją opowiedział się także WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku z 22 września 2016 r. sygn. VI SA/Wa 573/16. Tym samym argumenty zarówno w skarżonej decyzji, jak i w piśmie procesowym uczestnika postępowania z 24 września 2020 r., iż przedmiotowy znak nie inkorporuje rozwiązania wcześniej chronionego patentem na rzec firmy D. z uwagi na górną krawędź jarzma, która została "celowo ścięta, jest niesferyczna i tworzy z pałąkiem kąt prosty", nie mają znaczenia w sprawie zastosowania przesłanki z art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp. Uprawniony bowiem nie wykazał w żaden sposób, iż powyższa cecha dotycząca górnej krawędzi jarzma pełni funkcję nietechniczną (np. ozdobną).

W powyższym wyroku z 22 września 2016 r. tutejszy Sąd udzielił także odpowiedzi na pytanie, które również organ winien sobie zadać w niniejszej sprawie, a mianowicie, jak będzie przebiegać ocena w przypadku, gdy znak składa się nie tylko z formy koniecznej do uzyskania efektu technicznego, ale również z dodatkowych elementów. Sąd stanął na stanowisku, że decydujące przy ocenie będą elementy o podstawowym znaczeniu dla danego znaku. Powyższy pogląd tutejszy Sąd w całości akceptuje i przyjmuje za swój.

Należy podkreślić, iż podobny pogląd konsekwentnie prezentowany jest w orzecznictwie TS UE, które wprawdzie zostało wydane na podstawie innych przepisów (tj. unijnych, w szczególności Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1, dalej: "Rozporządzenie o unijnym znaku towarowym"), jak też dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej "dyrektywą w sprawie znaków towarowych")), jednak wobec podobieństwa rozwiązań prawnych w prawie unijnym i krajowym, w ocenie Sądu, orzeczenia TS UE mogą być przytaczane na potwierdzenie prawidłowości wykładni przepisów Pwp. Tak też zresztą uczynił np. NSA w wyroku 26 marca 2019 r. sygn. II GSK 230/17, w którym dla wykładni art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp również powołał się na wyrok TS UE z 14 września 2010 r. C – 48/09 L. J., dotyczącego wykładni art. 7 ust. 1 lit. e Rozporządzenia o unijnym znaku towarowym.

Sąd podnosi, iż art. 7 ust. 1 lit. e tego Rozporządzenia, zatytułowany "Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji", stanowi: "Nie są rejestrowane (...) oznaczenia, które składają się wyłącznie z: i) kształtu wynikającego z charakteru samych towarów; lub ii) kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego; lub iii) kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru (...)".

Wskazać też należy, iż art. 3 dyrektywy w sprawie znaków towarowych, zatytułowany "Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji", stanowi w ust. 1 lit. e):

"Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane: [...]

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

- kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;

- kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;

- kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru".

Są to zatem w zakresie będącym przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie normy prawne tożsama do tej wywodzonej z art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp.

Dlatego w tym kontekście warto powołać wyrok ETS z 18 czerwca 2002 r. P. v. R. C – 299/99, w którym Trybunał uznał, ze jeżeli więc zasadnicze właściwości funkcjonalne formy są uwarunkowane wyłącznie efektem technicznym, to takie oznaczenie wyłączone jest z rejestracji.

W sprawie kluczowe jest zatem wyodrębnienie elementów zasadniczych znaku oraz elementów drugorzędnych.

Jak bowiem wskazał TS UE w wyroku z 14 września 2010 r. C – 48/09 L. J. "obecność nawet kilku drugorzędnych elementów będących przejawem inwencji twórczej w oznaczeniu trójwymiarowym, w którym wszystkie zasadnicze elementy wynikają z rozwiązania technicznego, którego oznaczenie to stanowi wyraz, nie podważa stwierdzenia, że wspomniane oznaczenie jest tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego".

Powyższe oznacza, że organ winien najpierw wyodrębnić elementy znaku mające zasadnicze i drugorzędne znaczenie. Jak wskazał TSUE we wskazanym powyżej wyroku, sformułowanie "zasadnicze właściwości" musi być rozumiane jako odniesienie do najbardziej istotnych elementów oznaczenia. Nie chodzi tu o ustalenie charakteru odróżniającego oznaczenia, lecz wyłącznie skonkretyzowanie jego podstawowych właściwości. Należy przeanalizować kolejno różne elementy przedstawienia wykorzystane we wspomnianym znaku towarowym. Inaczej niż na etapie badania zdolności odróżniającej znaku, nie jest tu konieczne branie pod uwagę całościowego wrażenia, chyba że na przykład w przypadku prostego przedmiotu, wszystkie właściwości, które składają się na dany kształt, zostaną uznane za podstawowe.

Elementy znaku mające drugorzędne znaczenie (po ich wyodrębnieniu) mogą być następnie pominięte w ocenie zdolności znaku pod kątem przesłanek z art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp. Natomiast jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości oznaczenia mają charakter funkcjonalny, to znak taki nie posiada zdolności rejestracyjnej.

Dodać jeszcze należy, że z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (C-48/09 i C–299/99) wynika, że w przeciwieństwie do hipotezy art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. 1994) według której sposób postrzegania oznaczenia przez docelowy krąg odbiorców musi być brany pod uwagę obligatoryjnie, gdyż jest fundamentalny dla oceny, czy oznaczenie zgłoszone do rejestracji jako znak towarowy pozwala na odróżnienie danych towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, tego typu obowiązku nie można nałożyć w kontekście art. 7 ust. 1 lit. e), czyli wypadku zaistnienia przeszkody rejestracyjnej dotyczącej kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego.

W niniejszej sprawie Sąd stanął na stanowisku, że w wypadku, gdy zaistnieje przeszkoda rejestracyjna z art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp, którą powinien organ ustalić w przedmiotowym przypadku, nie jest konieczne badanie sposobu postrzegania danego oznaczenia przez docelowy krąg odbiorców, gdyż o niemożności rejestracji decyduje sama przesłanka – "kształt uwarunkowany efektem technicznym", a nie jego sposób postrzegania przez przeciętnego odbiorcę. Ocena zasadniczych właściwości oznaczenia nie jest bowiem badaniem zdolności odróżniającej, co oznacza, że badanie nie musi być dokonywane w sposób właściwy dla badania zdolności odróżniającej i odwołania się do sposobu postrzegania oznaczenia przez relewantny krąg odbiorców. Sposób postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta może co najwyżej stanowić element oceny, która będzie pomocna dla właściwego organu w ustaleniu zasadniczych właściwości tego oznaczenia.

Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie w pełni podziela powyższy pogląd. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, Sąd stwierdza, że UP RP nie dokonał prawidłowej analizy przedmiotowego znaku towarowego w kontekście treści art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp.

Podkreślić należy, że badanie zdolności odróżniającej danego oznaczenia stanowi punkt wyjścia w procesie ustalania zdolności odróżniającej danego znaku. Pogląd ten jest bowiem odzwierciedleniem podstawowej zasady leżącej u podstaw systemu ochrony znaków towarowych stanowiącej, że rejestrowane mogą być tylko te oznaczenia, które nadają się do odróżnienia w obrocie towarów jako pochodzących od różnych przedsiębiorców. W konsekwencji znakiem towarowym nie może być oznaczenie pozbawione zdolności rejestracyjnej.

Ustawodawca Unijny, jak i krajowy, kierując się ogólnym pojęciem interesu publicznego, wprowadził pewne ograniczenia rejestracyjne, co w konsekwencji powoduje, iż pomimo zdolności odróżniającej oznaczenie nie może być zarejestrowane jako znak towarowy (np. istotny w niniejszej sprawie art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp) – o czym była mowa powyżej.

W niniejszej sprawie, wbrew dyspozycji art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp, organ zaniechał ustaleń, które z cech znaku są właściwościami zasadniczymi, a które drugorzędnymi, przy czym przez zasadnicze właściwości należy rozumieć najbardziej istotne elementy oznaczenia. Organ podkreślił jedynie obecność napisu "[...]" w znaku, wykluczając tym samym zastosowanie normy z art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp, natomiast nie poddał analizie tego, czy napis ten jest jednym z najbardziej istotnych elementów oznaczenia. Organ stwierdził, że napis "[...]" jest widoczny. Czym innym jednak jest widoczność elementu znaku (tu: napisu), a czym innym ustalenie, że ten element stanowi zasadniczą właściwość znaku. Nie każdy widoczny element znaku jest bowiem jego zasadniczą częścią. Dla przykładu Sąd wskazuje, iż w sprawie L. J., TS UE wskazał, że "wszystkie elementy kształtu klocka [...], z wyjątkiem koloru, mają charakter funkcjonalny". Kolor zarejestrowanego znaku towarowego, tj, kształtu klocka [...], niewątpliwie był widocznym elementem oznaczenia, a mimo tego nie został uznany za jego właściwość zasadniczą i odwołanie L. A/S zostało oddalone.

Dodatkowo UP RP na s. 22 decyzji wprost stwierdza, że w tym zakresie ocena spornego znaku dokonywana jest z uwzględnieniem wszystkich jego elementów rozpatrywanych łącznie, czyli dokonuje takiej samej oceny, jak w przypadku badania zdolności odróżniającej, pomijając specyfikę zarzutu dotyczącego technicznego charakteru kształtu składającego się na oznaczenie. Jest to naruszenie art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a., które mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Organ zaniechał także stosownej analizy w tym zakresie w uzasadnieniu decyzji, co stanowi naruszenie art. 107 § 3 k.p.a. również mogące mieć wpływ na wynik sprawy. Gdyby bowiem organ określił właściwości zasadnicze znaku, mógłby w szczególności dojść do wniosku, że poszczególne elementy znaku, np. napis "[...]" (który według organu jest jedynym elementem odróżniającym w znaku) do nich nie należy, będąc właściwością drugorzędną, co wówczas obligowałoby go do zastosowania normy prawnej wynikającej z art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp. Sąd nie przesądza przy tym, że ów napis taką właściwość posiada, a wskazuje jedynie, że jest to naruszenie, które może mieć wpływ na wynik sprawy.

Następnie, po wyodrębnieniu cech zasadniczych, organ powinien dokonać ich oceny pod względem uwarunkowania ich kształtu wyłącznie efektem technicznym. Wskazać w tym miejscu należy za TS UE (wyrok TS UE z 14 września 2010 r. C – 48/09, L. J.), że kształt uwarunkowany wyłącznie efektem technicznym nie oznacza, iż dana forma przestrzenna nie ma innych właściwości, które nie są zasadnicze i nie spełniają funkcji technicznych. Istotne bowiem dla oceny jest to, czy zasadnicze właściwości danego kształtu spełniają funkcję techniczną. Organ również zaniechał wykonania powyższej analizy, co stanowi naruszenie 77 § 1, art. 80 k.p.a. i art. 107 § 3 k.p.a., które mogły mieć wpływ na wynik sprawy. Niewątpliwie napis "[...]" nie spełnia funkcji technicznej, niemniej jednak brak jest jakiejkolwiek analizy w skarżonej decyzji po stronie organu, czy napis ten jest cechą zasadniczą czy drugorzędną znaku i czy tym samym powinien być brany pod uwagę. Podkreślić przy tym należy, że w sytuacji, gdy dany kształt towaru zawiera niebagatelny element, który nie ma charakteru technicznego (element ozdobny, fantazyjny), a odgrywa on zasadniczą rolę w kształcie towaru, przesłanka z art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp nie ma zastosowania. Organ winien zatem ustosunkować się do wszystkich zasadniczych elementów znaku pod kątem posiadania przez nie funkcji technicznej.

Odnosząc się do twierdzeń podniesionych przez uczestnika, iż wyrok TS UE z 14 września 2010 r. C – 48/09, L. J. był krytycznie oceniany przez przedstawicieli doktryny prawniczej, wskazać należy, iż nie ma to wpływu na jego ważność czy istnienie. Tezy z wyroku L. J. zostały powtórzone w kolejnych orzeczeniach TS UE, m.in. w wyroku TS UE z 18 września 2014 r., C-205/13, H. GMBH & CO. KG v. S. A/S I INNI oraz w wyroku TS UE z 25 listopada 2014 r. C-30/15 P, S. GMBH & CO. KG v. URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ([...]). Sąd rozpoznający sprawę w niniejszym składzie podziela pogląd przedstawiony w wyroku TS UE z 14 września 2010 r. C – 48/09, L. J. oraz w pozostałych wyrokach TS UE. Odmienny pogląd niż zaprezentowany w tym wyroku mógłby skutkować m.in. tym, iż do każdego kształtu o charakterze czysto funkcjonalnym strona dodawałaby jeden lub więcej nieistotnych elementów fantazyjnych (np. rysunek czy napis) i mogłaby nadużywać swoich praw z rejestracji takiego "znaku", blokując zastosowanie rozwiązań w istocie technicznych. Taka praktyka mogłaby też prowadzić do niezgodnego z prawem przedłużania ważności patentów w przypadku rejestrowania jako znaków towarowych rozwiązań wcześniej chronionych patentem.

Podkreślenia wymaga również fakt, że oznaczenie stanowiące kształt uwarunkowany wyłącznie efektem technicznym może mieć też właściwości inne niż techniczne, ale pozostają one bez znaczenia dla oceny zdolności rejestrowej (por. wyrok NSA z 26 marca 2019 r. sygn. II GSK 230/17).

Zasadny także okazał się zarzut naruszenia przepisów postępowania w kontekście nieprawidłowych i wręcz nielogicznych ustaleń organu odnośnie przesłanki "złej wiary" z art. 131 ust. 2 pkt 1 Pwp.

Otóż w toku postępowania dowodowego UP RP ustalił m.in. następujące okoliczności:

a. znak towarowy zawiera "przestrzenne przedstawienie konkretnego towaru, które może mylnie sugerować odbiorcom, że oznaczony nim produkt stanowi metalowe zawiesie kulowe przeznaczone do podnoszenia materiałów budowlanych" (s. 15 uzasadnienia) oraz

b. oznaczenie słowne "[...]" było zarejestrowane dla towarów w klasach 6 i 19 jako słowny znak towarowy o numerze [...] z pierwszeństwem od [...] maja 1996 r., czyli w dacie zgłoszenia spornego znaku nazwa [...] była skutecznie chroniona (s. 19 uzasadnienia).

Sumując te ustalenia, należy wskazać, że według organu znak składa się z pozbawionego zdolności odróżniającej kształtu towaru - zawiesia kulowego – oraz fantazyjnej nazwy "[...]", która na moment składania wniosku o uznanie ochrony rejestracji międzynarodowej w Polsce była chroniona jako słowny znak towarowy.

UP RP nie dokonał jednak całościowej oceny materiału dowodowego i nie dostrzegł korelacji między tymi faktami, które uzasadniają zarzut, że znak towarowy mógł zostać zgłoszony w złej wierze.

Jak powszechnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, ocena zgłoszenia w złej wierze powinna być dokonywana przy uwzględnieniu celów i funkcji, jakim ma służyć prawo ochronne na znak towarowy. Jak wskazuje R. Skubisz, każde zgłoszenie oznaczenia do rejestracji, którego celem jest oddziaływanie na zachowanie się innego podmiotu na rynku, a uzyskane prawo miałoby stanowić instrument służący takiemu oddziaływaniu, należy uznać za zgłoszenie dokonane w złej wierze. Zachowanie takie jest bowiem sprzeczne z dobrymi obyczajami ("System Prawa Prywatnego", Tom 14B, red. R. Skubisz, 2017, wyd.2). Oczywistym jest, że rejestracja znaku i uzyskanie monopolu na posługiwanie się nim może wpływać na konkurentów, ale jest to dozwolone w zakresie, w jakim znak realizuje swoją funkcję odróżniającą. Podzielić natomiast należy pogląd skarżącego, że oddziaływanie na innych uczestników rynku, które wykracza poza ten cel, jest niedopuszczalne i może być uznane za złą wiarę.

TS UE, który zmierza w kierunku obiektywizacji pojęcia złej wiary, w wyroku z 11 czerwca 2009 r. C-529/07, C. & S. AK v. F. Gmbh, uznał, że sama wiedza o używaniu danego oznaczenia przez inny podmiot nie jest wystarczająca dla przypisania mu złej wiary i pogląd ten przyjęty jest przez polskie sądy administracyjne, także na gruncie interpretacji art. 131 ust. 1 pkt 1 Pwp. Konieczne jest odwołanie się do zamiaru zgłaszającego jako czynnika subiektywnego. Jednak zidentyfikowanie zamiaru zgłaszającego powinno być dokonane w odniesieniu do obiektywnych okoliczności danej sprawy. Okoliczności te powinny pozwolić ocenić, czy zgłoszenie to nie jest dokonywane jedynie w celu nieuczciwego konkurowania. Dopiero ocena z punktu widzenia skutków, jakie chce osiągnąć zgłaszający, dokonana w świetle obiektywnych okoliczności, pozwala na przypisanie złej wiary.

O ustaleniu istnienia złej wiary powinny decydować wszystkie okoliczności poszczególnej sprawy. Do takich okoliczności przykładowo zaliczono również pochodzenie zakwestionowanego oznaczenia i jego używanie, strategię handlową, w jaką wpisuje się zgłoszenie danego oznaczenia, samą chronologię wydarzeń, która doprowadziła do zgłoszenia spornego oznaczenia (wyroki Sądu I instancji z 14 lutego 2012 r., T-33/11, P. L.), czy też wolę wywołania co najmniej skojarzenia ze znakiem cieszącym się znacznym stopniem powszechnej znajomości.

Wyrok TS UE zapadły w sprawie C. & S. pozwala na postawienie tezy, że każde zgłoszenie dokonane w innym celu niż spełnianie przez znak towarowy podstawowej funkcji polegającej na zagwarantowaniu odbiorcy tożsamości pochodzenia tego samego towaru lub usługi, bez ryzyka wprowadzenia w błąd, będzie zgłoszeniem w złej wierze, np. uniemożliwienie osobie trzeciej wejścia na rynek, zgłoszenie oznaczenia, które z uwagi na swój charakter będzie ograniczało konkurencję w oferowaniu towarów określonego rodzaju.

Dodatkowo należy wskazać, że w doktrynie przyjmuje się za zasadny pogląd, że zgłoszenie oznaczenia, które nie ma zdolności ochronnej, może być dokonane w złej wierze, bowiem nie można wykluczyć, że takie zgłoszenie jest dokonywane w innym celu niż używanie danego oznaczenia, w szczególności w grę mogą wchodzić działania mające na celu niekorzystne oddziaływanie na konkurenta. Jeżeli zatem złej wiary dopatrujemy się w intencjach zgłaszającego, wyrażających się w chęci niekorzystnego oddziaływania na inny podmiot działający na rynku, to nie można również wykluczyć sytuacji, że takie zgłoszenie jest jednocześnie zgłoszeniem w złej wierze ("System Prawa Prywatnego", Tom 14B, red. R. Skubisz, 2017, wyd.2).

W tym kontekście podnieść należy, że na gruncie niniejszej sprawy uprawniony, dysponując prawem ochronnym do znaku słownego "[...]" w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego (zarejestrowanego później pod numerem [...]), m.in. dla produktów metalowych, naniósł to oznaczenie na zawiesie kulowe, a jego zdjęcie zgłosił do ochrony jako sporny znak. UP RP podzielił pogląd, że wartością odróżniającą oznaczenia w sporny znaku jest przede wszystkim sama nazwa "[...]", która jako niezależny słowny znak towarowy była już chroniona w relewantnym momencie m.in. dla takich produktów, jak zawiesia kulowe. O ile zatem uznać za jedyny element odróżniający w znaku napis "[...]" (a tak wydaje się twierdzić organ), to logiczną konkluzją w tym stanie faktycznym jest taka, że zgłaszanie spornego znaku nie było konieczne do uzyskania prawa do oznaczania przedmiotowych towarów nazwą "[...]", gdyż uprawniony w momencie zgłoszenia miał już taki monopol. UP RP nie pochylił się w skarżonej decyzji nad tą okolicznością i nie szukał odpowiedzi na pytanie, w jakim celu sporny znak został zgłoszony, skoro zamiarem uprawnionego nie było otrzymanie monopolu na realizację przez samą nazwę "[...]" funkcji odróżniającej.

Jednocześnie UP RP w uzasadnieniu skarżonej decyzji ogranicza się do analizy złej wiary z perspektywy naruszenia praw osób trzecich, ale pomija fakt, że ta kategoria nie składa się wyłącznie z sumy indywidualnych praw jednostek (prawo ochronne na znak towarowy, patent na wynalazek etc.), ale obejmuje również naruszenie zasad współżycia społecznego, które składają się na porządek prawny.

W odróżnieniu od przeszkód o charakterze względnym, motywem ustanowienia bezwzględnych przeszkód rejestracji nie jest bowiem ochrona interesów indywidualnych, które mogłyby zostać naruszone w wyniku rejestracji danego oznaczenia, ale interesu o charakterze ogólnym, wyrażającym się w dążeniu do rejestracji takich oznaczeń, które mogą w sposób należyty spełniać funkcję znaku towarowego, nie ograniczając nadmiernie swobody pozostałych podmiotów działających w obrocie. Rolą bezwzględnych przeszkód rejestracji jest zapewnienie należytej równowagi pomiędzy swobodą wyboru oznaczenia, które ma być zarejestrowane jako znak towarowy i spełniać właściwie swoje funkcje, a potrzebami dostępności danego oznaczenia dla innych podmiotów działających w obrocie.

Sąd pragnie dodatkowo zwrócić uwagę na wyrok TS UE z 18 września 2014 r., C-205/13, HA. GMBH & CO. KG v. S. A/S I INNI, w którym Trybunał podkreślił, że: "Bezpośrednim celem zakazu rejestrowania kształtów o charakterze czysto funkcjonalnym, przewidzianego w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy w sprawie znaków towarowych, lub kształtów zwiększających znacznie wartość towaru, w rozumieniu tiret trzeciego tego przepisu, jest uniknięcie tego, aby wyłączne i stałe prawo, które nadaje znak towarowy, mogło służyć przedłużaniu bez ograniczenia w czasie ważności innych praw, które prawodawca Unii chciał podporządkować terminom peremptoryjnym (zob. podobnie wyrok L. J. przeciwko O., [...], pkt 45)".

W wyroku tym TS UE podniósł, że: "co się tyczy art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy w sprawie znaków towarowych, Trybunał potwierdził, że sens przewidzianych w tym przepisie podstaw odmowy rejestracji zasadza się na unikaniu, by ochrona na podstawie prawa znaków towarowych prowadziła do przyznania ich właścicielom monopolu na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne właściwości towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych [wyrok P., [...], pkt 78; co się tyczy art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), przepisu, który jest co do istoty identyczny z art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie wspólnotowych znaków towarowych, wyrok L. J. przeciwko O., [...], [...], pkt 43]".

Innymi słowy, jak Sąd już wskazał wcześniej, taka praktyka mogłaby też prowadzić do niezgodnego z prawem "przedłużania ważności" patentów w przypadku rejestrowania jako znaków towarowych rozwiązań wcześniej chronionych patentem. Stosowanie takiej niedozwolonej praktyki omijania prawa w zakresie wydłużenia ochrony patentowej poprzez późniejsze ich rejestrowanie jako znaków towarowych (także z niewielkimi zmianami np. w postaci dodania do rozwiązań technicznych elementów ozdobnych lub nieistotnej modyfikacji w stosunku do patentu elementów technicznych niewpływającej na jakość rozwiązania technicznego) może być w ocenie Sądu uznane jako działanie w złej wierze. W takiej bowiem sytuacji motywacja zgłaszającego nie zasługuje na akceptację racjonalnego ustawodawcy i ochrona dla znaku nie powinna być udzielona.

Z wymienionych wyżej powodów zasadne zatem są podniesione w skardze zarzuty naruszenia przez organ przepisów postępowania, w tym przede wszystkim art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w stopniu istotnym mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.

W ocenie Sądu, zaskarżona decyzja narusza także przepis art. 107 § 3 k.p.a. w związku z określoną w art. 11 k.p.a. zasadą przekonywania oraz wynikającą z art. 8 k.p.a. zasadą zaufania do władzy publicznej. Prawidłowo sporządzone uzasadnienie powinno bowiem czynić zadość zasadzie przekonywania, która sprowadza się do wyjaśnienia adresatowi decyzji, że podjęte rozstrzygnięcie wynika z racjonalnych przesłanek i jest oparte o przepisy obowiązującego prawa, to znaczy, że w istniejącym stanie prawnym i faktycznym wydanie innej decyzji było niemożliwe. Uzasadnienie decyzji obok waloru informacyjnego powinno zawierać zatem elementy wyjaśniające i przekonujące. Ma umożliwić stronie zapoznanie się ze stanowiskiem organu oraz ewentualne odniesienie się do niego w ramach przysługujących jej środków zaskarżenia. Ma też istotne znaczenie z punktu widzenia kontroli sądowoadministracyjnej, bowiem prawidłowo sformułowane uzasadnienie umożliwia sądowi prześledzenie i skontrolowanie toku rozumowania organu administracji. Nie spełnia wskazanych wymogów uzasadnienie, w którym organ w ogóle nie czyni ustaleń, które elementy spornego znaku są zasadnicze, a które drugorzędne, mimo że jest to podstawą ustaleń dla zastosowania art. 131 ust. 2 pkt 6 Pwp. Ponadto Sąd podkreśla, że organ administracji, który niemalże w ogóle nie ustosunkowuje się (jak w niniejszej sprawie) do twierdzeń uważanych przez strony za istotne dla sposobu załatwienia sprawy (w kontekście przesłanek z art. 131 ust. 2 pkt 1 i 6 Pwp), uchybia obowiązkom wynikającym zasady zaufania do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.). Zaniechanie przez organy uzasadnienia swych decyzji w sposób przekonujący, a więc odnoszący się do wszystkich zarzutów, zgodny z zasadami wyrażonymi w art. 7-9 i art. 11 k.p.a. skutkuje wadliwością tych decyzji jako naruszających dyspozycję art. 77, art. 80, art. 81 i art. 107 § 3 k.p.a. (por. wyrok NSA z 11 lipca 2001 r., IV SA 703/99). Uzasadnienie decyzji z punktu widzenia zasady praworządności (art. 6 k.p.a.), ale i zasady pogłębiania zaufania (art. 8 k.p.a.) oraz zasady informowania (art. 9 k.p.a.), pełni natomiast bardzo istotną rolę, bowiem – w najprostszym ujęciu – tłumaczy stronie motywy rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w rozpoznawanej sprawie brak ustaleń koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy, a także pełnego odniesienia się przez organ do podnoszonych przez strony (a zwłaszcza skarżącego) twierdzeń stanowił naruszenie przywołanych wyżej przepisów prawa procesowego w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy, a to z kolei skutkować musiało uchyleniem zaskarżonej decyzji.

Podkreślić należy, że sąd administracyjny nie czyni własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt administracyjny pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Taka zaś kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ rozstrzygający sprawę. Wobec ww. naruszeń przepisów postępowania, dalej idąca wypowiedź Sądu jest niemożliwa.

Wnioskodawca w toku postępowania przed UP RP zarzucił, że udzielenie prawa ochronnego na sporny znak towarowy o numerze [...] nastąpiło wbrew ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania ochrony określonym w art. 131 ust. 1 pkt 3, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 6 oraz art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 Pwp. Sąd nie stwierdził naruszenia prawa – w zakresie zaskarżonej części decyzji – odnośnie pozostałych wyżej wymienionych podstaw unieważnienia znaku towarowego. Nie było to zresztą kwestionowane w skardze.

Rozpoznając sprawę ponownie, UP RP winien zastosować się do powyższych wskazań, zawartych w uzasadnieniu wyroku. Organ winien ponownie przeanalizować w kontekście rozstrzygnięcia własnego zawartego w zaskarżonym punkcie 2 decyzji prawidłowość zastosowania przesłanek z art. 131 ust. 2 pkt 1 i 6 Pwp. Swoje ustalenia UP RP winien opisać w uzasadnieniu decyzji, która musi spełniać wymagania z art. 107 § 3 k.p.a. w związku z określoną w art. 11 k.p.a. zasadą przekonywania oraz wynikającą z art. 8 k.p.a. zasadą zaufania do władzy publicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku, za podstawę przyjmując art. 145 § 1 pkt 1 lit. c P.p.s.a. Orzekając o kosztach, w oparciu o art. 200 p.p.s.a., Sąd wziął pod uwagę wysokość wpisu od skargi (1000 zł), opłaty od pełnomocnictwa (17 zł) oraz wysokość kosztów zastępstwa procesowego (1200 zł), które ustalił w oparciu o przepis § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 265).