Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2805/13
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2014-05-16 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 1 pkt 2, art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, art.
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 7, art. 77 par. 1, art. 107 par. 3
journal: Dz.U. 2013 poz 267
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka - Klimas Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Protokolant ref. staż. Agata Próchniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2014 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w M. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2013 r. nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz A. Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w M. kwotę 1617 (słownie: jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

A. Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna siedzibą w M. (dalej też jako "skarżący" lub "wnioskodawca") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...], którą organ oddalił wniosek skarżącej o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE o numerze [...] udzielonego na rzecz G. Sp. z o.o. z siedzibą w O. (dalej też jako "uczestnik" lub "uprawniony") oraz przyznał uczestnikowi od wnioskodawcy 840 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Jako podstawę prawną zaskarżonej decyzji wskazał art. 132 ust. 1 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) - dalej zwanej tez jako "p.w.p." oraz art. 98 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) - dalej jako "k.p.c." w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym:

W dniu [...] lipca 2012 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek skarżącego o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE o nr [...] udzielonego na rzecz G. Sp. z o.o.

Sporny znak, z pierwszeństwem od dnia [...] lutego 2008 r. przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasie 29, tj.: wyroby wędliniarskie: parówki, w tym smakowe z dodatkami warzywnymi, nabiałowymi i przyprawami smakowymi, kiełbaski, wędliny.

Wnioskodawca jako podstawę prawną swojego żądania wskazał przepisy art. 164 oraz art. 132 ust. 1 pkt 2, art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Uzasadniając interes prawny wnioskodawca powołał się na definicję prawa wyłącznego określoną w art. 153 ust. 1 p.w.p. podnosząc, że udzielone prawo ochronne na sporny znak towarowy na rzecz uprawnionego wchodzi w zakres przysługujących wnioskodawcy wcześniejszych praw wyłącznych do "szeregu znaków towarowych BERLINKI", w tym najstarszego 1) znaku słownego BERLINKI o nr [...], a także znaków 2) słowno - graficznego BERLINKI o nr [...], 3) słowno - graficznego BERLINKI o nr [...], 4) słowno - graficznego SĄ PARÓWKI I SĄ BERLINKI o nr [...], 5) słownego SĄ PARÓWKI I SĄ BERLINKI o nr [...], 6) słownego DUO - BERLINKI o nr [...], 7) słownego BERLINKI VIVA o nr [...]. Wnioskodawca zaznaczył, że wszystkie ww. znaki przeznaczone są do oznaczania towarów w klasie 29.

W uzasadnieniu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wnioskodawca powołał się na renomowany charakter znaków towarowych BERLINKI i przysługującą im z tego tytułu szczególną ochronę. Podniósł, że sporny znak towarowy jest podobny do wskazanych powyżej renomowanych "znaków towarowych BERLINKI" zarejestrowanych na rzecz wnioskodawcy, zaś ochrona spornego oznaczenia może przynieść uprawnionemu do prawa ochronnego na sporny znak towarowy nienależną korzyść oraz być szkodliwa dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaków towarowych wnioskodawcy. Według wnioskodawcy podobieństwo między znakami prowadzi do tego, że uprawniony do spornego znaku towarowego OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE może z łatwością czerpać korzyści z pozycji rynkowej znaków towarowych BERLINKI. Odbiorcy mogą bowiem chętniej wybierać oferowane przez niego towary, niż gdyby jego oznaczenie nie rodziło skojarzeń ze znakami towarowymi wnioskodawcy. Wnioskodawca zwrócił również uwagę, że obecność na polskim rynku spornego znaku towarowego może prowadzić do osłabienia zdolności odróżniającej i siły atrakcyjnej znaków towarowych BERLINKI. W zakresie naruszenia art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wnioskodawca stwierdził, że wykazana została powszechna znajomość znaku BERLINKI, stąd powinien być objęty ochroną, co w konsekwencji prowadzi do tego, że prawo do znaku towarowego OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE nie powinno być udzielone z uwagi na jego podobieństwo do powszechnie znanego znaku słownego BERLINKI. Zdaniem skarżącego, prawo ochronne na kwestionowany znak towarowy zostało również udzielone z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., gdyż sporny znak towarowy OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE jest podobny do zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem na jego rzecz znaków towarowych BERLINKI, przeznaczonych do oznaczania identycznych lub podobnych towarów, ponieważ zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia między znakami. Zdaniem skarżącego, element słowny GZELLA stanowi dominujący element nazwy firmy uprawnionego do prawa ochronnego na sporny znak towarowy, zaś elementy OSIE i GZELLA wraz z towarzyszącą im grafiką stanowią powtarzające się elementy szeregu znaków towarowych uprawnionego. Stąd też przyjął, że elementy OSIE i GZELLA nie pełnią funkcji odróżniającej, a są elementami występującymi wyłącznie w funkcji firmy uprawnionego. Skarżący zaznaczył, że jest uprawniony do wielu znaków, z elementem BERLINKI, który odznacza się wysoką odróżnialnością.

W związku z powyższym ocenił podobieństwo słowa BARLINKI oraz BERLINKI i stwierdził, że zamiana samogłoski E na A w słowie BERLINKI jest tak nieistotna, że niezauważalna dla przeciętnego odbiorcy. Nastąpiła więc inkorporacja elementu BERLINKI w spornym znaku towarowym. Wykazane podobieństwo towarów, kierowanych do tego samego kręgu odbiorców i dostępność w tych samych punktach sprzedaży, a także podobieństwo oznaczeń sprawiają, że odbiorcy mogą mieć wrażenie, że znaki BERLINKI oraz OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE należą do tego samego podmiotu lub przynajmniej podmiotów powiązanych. Wobec powyższego wniosek jest zasadny.

Z kolei uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy nie zgodził się z zarzutami wnioskodawcy i wniósł o oddalenie wniosku. Jego zdaniem przeciwstawione sobie znaki nie są podobne. Oceniając podobieństwo bez względu na rodzaj ocenianych znaków - słowny, słowno-graficzny, należy ocenić całościowe wrażenie wywierane przez każdy z tych znaków, a nie ich indywidualne elementy. Uczestnik podkreślił, że słowny znak BERLINKI jest jednoelementowy i składa się wyłącznie z liter, zaś znak sporny jest słowno-graficzny, w jego płaszczyźnie graficznej przedstawione są rysunki trzech drzew iglastych, słowo GZELLA poprzedzone słowem OSIE, obydwa zapisane białą czcionką na zielonym tle. Poniżej rysunku drzew umieszczono rysunek czerwonej wstęgi, na której znajduje się napis BARLINKI TUCHOLSKIE w kolorze białym, a słowa OSIE GZELLA są wizualnie wyeksponowane w znaku. Wskazane elementy oraz odmienny rodzaj znaków, zdaniem uprawnionego powodują, że znaki te nie są podobne. Także oceniając podobieństwo spornego znaku o nr [...] wobec znaku, na który powołał się wnioskodawca o nr [...], uprawniony podkreślił, że jest to znak słowno-graficzny. W płaszczyźnie graficznej stanowi on rysunek prostokąta w kolorze niebieskim, w centralnym jego miejscu znajduje się napis BERLINKI zapisany stylizowaną białą czcionką. Właśnie słowo BERLINKI, jak wskazuje uczestnik, przykuwa uwagę w znaku wcześniejszym, podczas gdy w znaku spornym dominujący jest rysunek drzew oraz słowo GZELLA. Podkreślił także wykorzystaną w ocenianych znakach odmienną kolorystykę. W związku z powyższym stwierdził, że ogólne wrażenie znaku spornego jest zdominowane przez jego warstwę graficzną, a znaku towarowego wnioskodawcy - przez jego warstwę słowną. W zakresie zarzucanego podobieństwa słów użytych w znakach BERLINKI / BARLINKI uprawniony podniósł, że oba słowa różnią się druga literą E / A, a ponadto w każdym z porównywanych znaków słowa te pełnią odmienną funkcję, w znaku wnioskodawcy jest dominujący, natomiast w spornym znaku towarowym umieszczone w trzeciej linii obok słowa TUCHOLSKIE i w tym połączeniu odnosi się do regionu z którego wywodzi się wyeksponowana na znaku towarowym marka GZELLA.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] oddalił wniosek skarżącej o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE o numerze [...] oraz przyznał uczestnikowi od skarżącego 840 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaznaczył, że wnioskodawca wskazał w swoim wniosku siedem znaków zawierających element BERLINKI, do których jego zdaniem jest podobny sporny znak towarowy. Ocenił, że jedynie znak słowny BERLINKI o nr. [...] oraz znak słowno - graficzny BERLINKI o nr [...] mogą stanowić przeciwstawienie dla spornego znaku towarowego o nr [...], ponieważ pozostałe prawa na wskazane przez wnioskodawcę znaki, udzielono z późniejszym pierwszeństwem, niż został zgłoszony znak sporny w dniu [...] lutego 2008 r.

W pierwszej kolejności organ uznał, że porównywane znaki towarowe przeznaczone są do oznaczania identycznych towarów w klasie 29 czyli wyrobów wędliniarskich, o tożsamym przeznaczeniu, używanych w podobnych okolicznościach, zaspakajających te same potrzeby i skierowanych do tego samego nieograniczonego kręgu odbiorców, a więc do ogółu konsumentów.

Dalej Urząd Patentowy RP zauważył, że dominującym i wyróżniającym elementem spornego słowno-graficznego znaku towarowego OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE o numerze [...] jest umiejscowiony w centralnym, widocznym i łatwo zauważalnym dla przeciętnego odbiorcy miejscu znaku, oryginalny i fantazyjny element słowny "GZELLA" zapisany dużymi drukowanymi literami przy użyciu stylizowanej, wyraźnej i pogrubionej białej czcionki. Wskazany powyżej element słowny spornego oznaczenia został również dodatkowo wyeksponowany poprzez graficzne zmodyfikowanie wielkości początkowej i końcowej litery "G" i "A" oraz zielone tło w kształcie prostokąta. Zdaniem organu, charakterystycznym i przyciągającym uwagę odbiorców elementem spornego  oznaczenia jest również umiejscowiony powyżej dominującego napisu "GZELLA", element graficzny w postaci wizerunku trzech nachodzących na siebie drzew iglastych w kolorach zielonym i czerwonym, obrysowanych owalną, cienką zieloną linią. Z kolei występujące w spornym znaku towarowym drugoplanowe elementy słowne "BARLINKI", "TUCHOLSKIE" i "OSIE" mają słabszą moc oddziaływania na przeciętnych odbiorców towarów opatrywanych spornym znakiem towarowym, niż usytuowany w centralnym, pierwszoplanowym, widocznym i łatwo zauważalnym miejscu oznaczenia, sporządzony przy użyciu wyraźnie większej stylizowanej czcionki, fantazyjny i oryginalny element "GZELLA". Organ zwrócił nadto uwagę na okoliczność, że element słowny "OSIE" został zapisany przy użyciu nieproporcjonalnie małej, w porównaniu do innych elementów znaku, czcionki a w konsekwencji może stanowić łatwy do przeoczenia i mało istotny dla konsumenta szczegół. W ocenie UP RP, występujący w spornym oznaczeniu element graficzny w postaci wstęgi z założonymi do wewnątrz końcami koloru brązowego z widocznymi przejaśnieniami trudno zakwalifikować jako element charakterystyczny, posiadający wyróżniającą formę i tym samym nadający całości znaku oryginalną postać.

Natomiast przeciwstawiony we wniosku słowny znak BERLINKI o nr [...] stanowi w płaszczyźnie graficznej zapis głosek użytych w słowie BERLINKI. Natomiast znak BERLINKI o nr [...] jest znakiem słowno-graficznym, w którym zastosowano elementy graficzne tj. stylizowany napis "BERLINKI" przy użyciu charakterystycznej, pogrubionej białej czcionki; oraz granatową wstęgę, na której umieszczono napis "BERLINKI", całość obwiedziono obwódką w kolorze złotym. W ocenie organu, wymienione wyżej graficzne elementy zastosowane w znaku o nr [...], mają znaczenie drugoplanowe i pełnią przede wszystkim funkcję dekoracyjną dla elementów słownych, w szczególności dominującego słowa "BERLINKI", a w konsekwencji rozpatrywane samodzielnie posiadają stosunkowo niewielką moc wyróżniającą.

Analizując z kolei warstwę znaczeniową słowa BARLINKI organ przyjął, że określenie to może informować o pochodzeniu kogoś lub czegoś z miasta Barlinek w powiecie [...], natomiast słowo BERLINKI także może oznaczać pochodzenie kogoś lub czegoś z miasta [...],[...]Niemiec.

Reasumując UP RP stwierdził, że na podstawie wyżej dokonanej analizy podobieństwa znaków spornego OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE o nr [...] oraz znaków towarowych BERLINKI o nr [...] i [...] wynika, że dominującym i jedynym elementem w znakach wcześniejszych jest słowo "BERLINKI", natomiast w spornym znaku dominuje słowo "GZELLA", zatem porównanie tych elementów dominujących nie może prowadzić do wniosku o istniejącym między nimi podobieństwie. W konsekwencji Urząd Patentowy RP uznał brak podobieństwa między porównywanymi znakami towarowymi, ocenianymi jako całość, bowiem ich odmienność jest konsekwencją występowania różnic cech pierwszoplanowych, dominujących i wyróżniających, a więc elementu słownego "GZELLA" występującego w spornym znaku towarowym i elementu słownego "BERLINKI" stanowiącego powtarzający się element przeciwstawianych znaków towarowych wnioskodawcy.

Również oceniając warstwę fonetyczną porównywanych znaków towarowych organ stanął na stanowisku, że sposób wymawiania wszystkich elementów słownych występujących w analizowanych oznaczeniach jest zrozumiały i prosty, zaś słowa są słyszalne w sposób wyraźny i jednoznaczny.

Ocenił, że samo zestawienie słów "BARLINKI" i "TUCHOLSKIE" może przy tym informować o geograficznym pochodzeniu - z miasta Barlinek i Tucholi, a w kontekście wszystkich elementów słownych spornego znaku towarowego "OSIE", "GZELLA", "BARLINKI" i "TUCHOLSKIE" sporny znak towarowy pozbawiony jest konkretnego, ściśle określonego znaczenia. Słowo BERLINKI w znakach przeciwstawionych nawiązuje w pewien sposób do kogoś lub czegoś pochodzącego z [...]. Wobec tego, jego zdaniem, nie można mówić o jakimkolwiek podobieństwie znaczeniowym porównywanych oznaczeń ujmowanymi jako całość.

Organ uznał zauważalny brak podobieństwa porównywanych znaków towarowych, ujmowanych jako całość w każdej z ocenianych płaszczyzn, co nie pozwala na przyjęcie istnienia realnego ryzyka pomylenia analizowanych oznaczeń w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

W konsekwencji Urząd Patentowy RP uznał, że brak podobieństwa pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi czyni bezcelowym zarówno dokonywanie dalszych ustaleń w zakresie istnienia renomy przeciwstawionych znaków towarowych wnioskodawcy w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego na terytorium RP, jak również badanie czy rejestracja spornego oznaczenia mogłaby przynieść uprawnionemu nienależną korzyść lub być szkodliwa dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaków towarowych wnioskodawcy. Zdaniem organu, dopiero stwierdzenie podobieństwa lub identyczności pomiędzy spornym znakiem towarowym, a przeciwstawionymi znakami towarowymi korzystającymi z wcześniejszego pierwszeństwa, stanowi jedną z przesłanek niezbędnych do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Niepodobne znaki nie mogą wywoływać skojarzeń u klienteli, zatem nie może być mowy o naśladownictwie i świadomym czerpaniu korzyści z cudzej renomy. Zatem brak podobieństwa między znakami czyni zbędnymi rozważania na temat wykorzystywania cudzej renomy, bowiem "warunkiem wstępnym" przyjęcia, że do wykorzystania renomy doszło, jest ustalenie podobieństwa między znakami, zaś warunkiem drugim jest ustalenie, że znak wnioskodawcy renomę posiada.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] skarżący zarzucił:

1. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy tj.:

a) naruszenie art. 7, art, 77 § 1 i art. 80 k.p.a. polegające na braku wyczerpującego zbadania sprawy, pominięciu szeregu istotnych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, braku przeprowadzenia analizy materiału dowodowego przedłożonego na okoliczność renomy znaków towarowych BERLINKI, braku dokonania ustaleń odnośnie wysokiej dystynktywności znaków BERLINKI, braku dokonania ustaleń w przedmiocie renomy znaków towarowych BERLINKI, wadliwym ustaleniu stanu faktycznego oraz braku prawidłowego zbadania podobieństwa znaków towarowych oraz ryzyka konfuzji w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., braku zbadania naruszenia renomy znaków towarowych BERLINKI w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. oraz braku zbadania podobieństwa znaków towarowych w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt. 3 p.w.p.;

b) naruszenie art. 107 § 3 k.p.a. polegające na braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji, w zakresie odmowy unieważnienia znaku towarowego OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE [...] w oparciu o art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 132 ust. 2 pkt. 3 p.w.p., co miało istotny wpływ na wynik sprawy,

2. naruszenie przepisów prawa materialnego tj.:

a) art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, mające wpływ na wynik sprawy;

b) art. 132 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, mające wpływ na wynik sprawy.

Podnosząc powyższe zarzuty wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W pierwszej kolejności skarżący podkreślił, że identyczność oraz bliskie podobieństwo towarów winna być podstawą do przeprowadzenia przez organ wnikliwej analizy ryzyka konfuzji przy jednoczesnym zaostrzeniu kryteriów jego zaistnienia. Urząd Patentowy pomimo uznania, że towary są identyczne złagodził kryteria oceny, powołując się na poziom świadomości klientów. Jego zdaniem, nawet okoliczność, że konsument jest traktowany jako dostatecznie uważny nie dyskredytuje faktu, że mamy do czynienia z artykułami spożywczymi, wobec których poziom uwagi nawet rozważnego konsumenta jest zmniejszony. Wyroby mięsne to towary spożywcze powszechnego użytku kupowane w sklepach wielkopowierzchniowych, zatem powyżej przywołane orzecznictwo i doktryna winna znaleźć zastosowanie do oceny uwagi przeciętnego konsumenta w stosunku do towarów będących przedmiotem niniejszego postępowania.

Skarżący nie zgodził się także z Urzędem Patentowym, że elementem dominującym oraz wyróżniającym w znaku OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE jest element GZELLA. Organ w swoich rozważaniach na temat podobieństwa znaków całkowicie pominął fakt, że element GZELLA stanowi oznaczenie firmy uprawnionego, zaś element OSIE wskazuje na miejscowość w której uprawniony ma siedzibę. Urząd Patentowy RP nie poczynił w tej materii żadnych ustaleń. Co więcej, w ogóle nie odniósł się do przedstawionej już we wniosku o unieważnienie wykładni, w myśl której niedozwolona jest inkorporacja cudzego znaku. Sam element słowny GZELLA stanowi oznaczenie firmy uprawnionego i jako taki nie może stanowić elementu wyróżniającego przedmiotowego znaku. Konsumenci będą odróżniać parówki oznaczane spornym znakiem poprzez element BARLINKI, bowiem element GZELLA jednoznacznie identyfikuje przedsiębiorcę i tak będzie postrzegany przez konsumenta. Elementem słownym zachowującym samodzielną pozycję jest element "BARLINKI", będący jednocześnie znakiem skarżącego z jedyną niezauważalną różnicą co do drugiej litery.

Skarżący zarzucił, że Urząd Patentowy RP w ogóle nie rozpatrzył i nie wziął pod uwagę materiału dowodowego, przedłożonego przez skarżącego na okoliczność renomy i siły odróżniającej znaków towarowych BERLINKI, a w konsekwencji w ogóle nie ustalił stanu faktycznego dotyczącego pozycji rynkowej znaków towarowych BERLINKI. Przywołane przez niego we wniosku okoliczności potwierdzają, że są to znaki renomowane i silnie odróżniające. Tymczasem, Urząd Patentowy RP, dokonując ustaleń stanu faktycznego pomimo zaoferowania dowodów na powyższe okoliczności, nie wziął ich w ogóle pod uwagę rozważając przesłanki rejestrowalności znaku OSIE GZELLA BERLINKI TUCHOLSKIE naruszając tym samym art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a. Naruszenie to miało przy tym istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem wadliwe ustalenie pozycji znaków towarowych BERLINKI doprowadziło do wadliwej oceny przesłanek ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców w przypadku porównywanych oznaczeń. Brak ustaleń w przedmiocie renomy/siły dystynktywnej znaków towarowych BERLINKI stanowi naruszenie art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., zgodnie z którym ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców może w szczególności polegać na skojarzeniu ze znakiem wcześniejszym oraz naruszenie art. 132 ust. 2 pkt. 3, zgodnie z którym nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych, określone przepisami m.in. art. 1 § 1 i § 2 ustawy z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) oraz art. 3 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.", sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem, tj. kontroli zgodności zaskarżonego aktu z przepisami postępowania administracyjnego, a także prawidłowości zastosowania i wykładni norm prawa materialnego.

Aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c p.p.s.a.). Zgodnie natomiast z postanowieniami art. 134 p.p.s.a. sąd dokonując oceny zaskarżonego aktu rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Mając powyższe kryteria na uwadze Sąd uznał, że skarga jest zasadna, albowiem zaskarżona decyzja narusza prawo w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Zaskarżoną decyzją Urząd Patentowy RP oddalił wniosek skarżącego wniesiony wobec decyzji z dnia [...] maja 2009 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE o nr [...] na rzecz G. Sp. z o.o. z siedzibą w O. z pierwszeństwem od [...] lutego 2008 r. - uznając brak podstaw do unieważnienia z przepisów powołanych w podstawie rozstrzygnięcia art. 132 ust. 1 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p.

Skarżąca spółka zakwestionowała rozstrzygnięcie Urzędu Patentowego RP w zakresie, w jakim nie znalazł on podstaw do unieważnienia spornego znaku towarowego z uwagi na przeszkody z art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p.

Zarzuty skarżącej sprowadzają się do wykazania, że organ dopuścił się naruszenia przepisów postępowania : art. 7, 77§ 1 i 80 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a., co w rezultacie skutkowało naruszeniem prawa materialnego tj. ww. art. 132 ust. 2 i 3 p.w.p.

Ustosunkowując się w pierwszej kolejności do zarzutów naruszenia przepisów postępowania, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdza, że zarzut naruszenia tych przepisów jest uzasadniony.

Należy zauważyć, że w skardze obejmującej zarzuty naruszenia przepisów postępowania, wskazano także, że decyzja UP RP naruszyła prawo materialne, tj. art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez ich błędną wykładnię. Tożsame zarzuty błędnej wykładni tychże przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej skarżący sformułował w ramach zarzutów obejmujących naruszenie prawa materialnego. Uzasadnia to łączne rozpoznanie tych zarzutów tym bardziej, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w orzecznictwie tego Sądu: "kwestia podobieństwa bądź niepodobieństwa znaków towarowych nie należy do sfery prawa materialnego, lecz przepisów o postępowaniu administracyjnym, gdyż dotyczy stanu faktycznego, a nie prawa", czego konsekwencją procesową jest to, że dopiero zakwestionowanie ustaleń faktycznych umożliwi zasadne postawienie zarzutu błędnej oceny podobieństwa znaków (wyroki NSA z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt II GSK 261/08; z 10 października 2012 r. sygn. akt II GSK 1379/11 opubl. http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Innymi słowy, kwestię podobieństwa oznaczeń należy oceniać w aspekcie stanu faktycznego sprawy, którego wadliwe ustalenie, a w konsekwencji i ocena, sprowadza się do naruszenia przepisów prawa procesowego.

Co także istotne w trybie postępowania spornego, zgodnie z art. 255 ust. 4 p.w.p., Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę (art. 164 oraz art. 132 ust. 1 pkt 2, art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.).

Ponadto, wydając decyzję w przedmiocie odmowy unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego Urząd Patentowy RP był związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy w art. 2551 - 2558 w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. Ustawodawca bowiem w sprawach nieuregulowanych w p.w.p. odsyła do rygorów procedury administracyjnej, a w niej naczelnej zasady postępowania administracyjnego - zasady prawdy obiektywnej, wyrażonej w art. 7 k.p.a. i wynikającego z niej obowiązku organu administracji publicznej do wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności dla prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, co jest niezbędnym elementem właściwego zastosowania norm prawa materialnego.

Z mocy art. 77 § 1 k.p.a. Urząd Patentowy miał obowiązek dokonania wszechstronnej oceny okoliczności konkretnej sprawy na podstawie analizy całego materiału dowodowego i wyrażenia swojego stanowiska w uzasadnieniu podjętej decyzji. Realizację tej zasady zapewniają przede wszystkim przepisy regulujące postępowanie dowodowe, zmierzające do wyczerpującego zebrania materiału dowodowego i następnie jego rozpatrzenia. Dokładne ustalenie stanu faktycznego możliwe jest tylko na podstawie wszystkich istotnych dowodów i poprzez wyjaśnienie wszystkich podniesionych w sprawie zarzutów i wątpliwości.

Jak stanowi bowiem art. 80 k.p.a. organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Organ może odmówić wiary określonym dowodom, jednakże dopiero po ich rozpatrzeniu, wyjaśniając przyczyny takiej ich oceny, co winno mieć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji (art. 107 § 3 k.p.a.). W sytuacji, gdy wyniki postępowania dowodowego zawierają sprzeczne ustalenia, organ ma obowiązek ustosunkowania się do tych sprzeczności przez wskazanie dowodów, które przyjął jako podstawę faktyczną rozstrzygnięcia i wyjaśnienie, którym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej i dlaczego. Uzasadnienie decyzji ma na celu wykazanie procesu myślowego, który doprowadził do ustalenia treści rozstrzygnięcia. Przy czym należy wskazać, że spełnienie zasady określonej w art. 8 k.p.a. wymaga, aby z uzasadnienia decyzji wynikało, że o ile stanowisko wnioskodawcy nie zostało uwzględnione, to w ramach podstaw prawnych żądania, zostało poważnie wzięte pod uwagę.

W ocenie Sądu, na gruncie niniejszej sprawy powyższe zasady procesowe nie zostały dochowane, a uchybienia organu w tym zakresie mogą mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Wskazać należy, że pozostają poza sporem ustalenia, że A. Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna siedzibą w M. jest uprawnionym z prawa ochronnego "szeregu znaków towarowych BERLINKI", w tym najstarszego 1) znaku słownego BERLINKI o nr [...], a także znaków 2) słowno - graficznego BERLINKI o nr [...], 3) słowno - graficznego BERLINKI o nr [...], 4) słowno - graficznego SĄ PARÓWKI I SĄ BERLINKI o nr [...], 5) słownego SĄ PARÓWKI I SĄ BERLINKI o nr [...], 6) słownego DUO - BERLINKI o nr [...], 7) słownego BERLINKI VIVA o nr [...].

Należy przyznać Urzędowi Patentowemu rację w zakresie oceny, że jedynie znak słowny BERLINKI o nr [...] oraz znak słowno - graficzny BERLINKI o nr [...] mogą stanowić przeciwstawienie dla spornego znaku słowno-graficznego OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE o nr [...] udzielonego na rzecz G. Sp. z o.o. z pierwszeństwem od dnia [...] lutego 2008 r. (a nie "w dniu [...] sierpnia" - jak w zaskarżonej decyzji na stronie 16, wiersz 8 od dołu). Nie jest bowiem kwestionowane, że prawa do pozostałych znaków skarżącego udzielono z późniejszym pierwszeństwem, niż został zgłoszony znak sporny.

Niemniej jednak wymienione znaki wnioskodawcy stanowią rodzinę znaków skarżącego, w której poza sporem pozostaje, że dominującym i jedynym w przeciwstawionych dwóch oznaczeniach: słownym nr [...] i słowno-graficznym nr [...], jest słowo "BERLINKI".

Z tego tytułu Kolegium Orzekające uznało, co wynika z uzasadnienia, posiadanie przez skarżącego bezpośredniego, konkretnego i realnego interesu prawnego do wystąpienia z żądaniem unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE o numerze [...], upatrując źródła tego interesu we wcześniejszych prawach ochronnych do znaków towarowych BERLINKI legitymujących na podstawie art. 153 p.w.p. do wyłącznego używania ww. znaku. Dla obligatoryjnej oceny przez UP istnienia interesu prawnego wnioskodawcy nie ma natomiast żadnego znaczenia, że kwestia ta nie była przedmiotem sporu pomiędzy stronami w toku postępowania.

Po pierwsze, za zasadny należy uznać zarzut skargi w zakresie nie wyjaśnienia przez Urząd Patentowy i nie dokonania ustaleń i oceny przedłożonych dowodów na okoliczność, czy w konsekwencji wieloletniego używania znaków BERLINKI w segmencie wyrobów wędliniarskich klasy 29, oznaczenie "BERLINKI" uzyskało renomę, a konsekwencji posiada z tego tytułu większą siłę odróżniającą stwarzającą ryzyko skojarzenia i pomylenia znaków.

I o ile należy zaakceptować dokonane ustalenia i ocenę organu, że porównywane znaki towarowe przeznaczone są do oznaczania identycznych towarów w klasie 29 czyli wyrobów wędliniarskich, o tożsamym przeznaczeniu, używanych w podobnych okolicznościach, zaspakajających te same potrzeby i skierowanych do tego samego nieograniczonego kręgu odbiorców (ogółu konsumentów), to organ patentowy ostatecznie zignorował, że ta okoliczność identyczności towarów, w szczególności przy uznaniu renomy znaku wcześniejszego, determinuje dalsze postępowanie.

W przypadku bowiem stwierdzenia jednorodzajowości towarów stosuje się surowe kryterium odnośnie zachowania dystansu pomiędzy poszczególnymi oznaczeniami. Powyższa teza została potwierdzona w orzecznictwie sądów europejskich (patrz przywołany przez stronę wyrok Sądu WE z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie T – 385/09). Należy także zauważyć, że Urząd Patentowy powołał zasady jakie obowiązują z mocy art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie dopuszczające do rejestracji znaku towarowego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Skoro o możliwości kolizji praw ochronnych: wcześniejszego i późniejszego – przy ustalonym identycznym segmencie towarów, ustalonej identycznej grupie odbiorców - decyduje kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, a w szczególności ryzyko skojarzenia znaku późniejszego ze znakiem wcześniejszym, to kwestią priorytetową jest podniesiona we wniosku okoliczność renomy znaku wcześniejszego. Ustalenie znajomość znaku na rynku ma bowiem istotne znaczenie przy analizie badania zarówno ich podobieństwa, jak i możliwości pomylenia.

Za prawidłowe należy uznać teoretyczne rozważania organu wskazujące, że niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu do prawa ochronnego na znak towarowy danego towaru lub usługi ze względu na nałożony na niego znak. Trafne jest powołanie utrwalonego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich poglądu, że ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd winno być oceniane całościowo, z uwzględnieniem wszystkich czynników istotnych w danej sprawie. Wśród tych czynników należy wymienić w szczególności: stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku na rynku, skojarzenia jakie mogą wystąpić pomiędzy tym znakiem a przeciwstawionym mu znakiem towarowym należącym do innego podmiotu, stopień podobieństwa zarówno pomiędzy samymi oznaczeniami jak również towarami do oznaczania których są przeznaczone (wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie SABEL BV i Puma AG, sygn. C-251/95).

Jednakże cytowane kryteria nie zostały przez organ w niniejszej sprawie zastosowane, mimo, że podnoszony we wniosku wysoki stopień rozpoznawalności na rynku (renoma) wcześniejszego znaku był konsekwentnie podnoszony, zarówno w podstawie prawnej jak i faktycznej. Okoliczności te zostały pominięte z naruszeniem art. 7, 77§ 1 i art. 107§ 3 k.p.a. w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Na zakończenie omawiania tej przesłanki należy powołać się na wyrok NSA z dnia 16 października 2012r. sygn. akt IIGSK 1379/11 (wydany na tle sporu pomiędzy znakami towarowymi "red dragon" a "red bull"i "red") wprost wskazujący, że "okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy ma status znaku renomowanego, ma istotne znaczenie dla zastosowania właściwych kryteriów oceny podobieństwa takiego znaku do oznaczenia późniejszego. Prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wymaga na wstępie ustalenia, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, a jeśli tak – ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, znacznie łagodniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W judykaturze podkreśla się, iż w przypadku znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a nie tylko do podobnych czy identycznych (tak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt V CSK 109/08, LEX nr 479328). Podobnie Sąd Najwyższy w innym wyroku z dnia 4 marca 2009 r. (sygn. akt IV CSK 335/2008, OSNC 2009, nr 3, poz. 85) wskazał, że: "w odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony)". Zdaniem SN: "w orzecznictwie wspólnotowym i krajowym stopień podobieństwa znaków, jako przesłanka naruszenia znaku renomowanego, jest sytuowany na niskim poziomie, wyznaczanym przez takie określenia jak łączenie, kojarzenie, przywodzenie na myśl. Tak subtelne kryteria prawdopodobieństwa mają zastosowanie tylko do znaków renomowanych." Na temat istoty podobieństwa znaku renomowanego wypowiedział się ETS w wyroku z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 (Adidas-Salomon), stwierdzając, że chociaż podobieństwo znaczeń jest przesłanką zastosowania tego przepisu, to wystarczający jest taki stopień podobieństwa, który prowadzi do łączenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców. W uzasadnieniu wskazanego wyroku ETS nawiązując do swego wcześniejszego wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 (Chevy) Trybunał ten wskazał, że naruszenia znaku renomowanego są konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między tym znakiem a spornym oznaczeniem, z powodu którego odbiorcy wiążą oznaczenie ze znakiem (łączą ze sobą oba oznaczenia, nawet jeśli ich nie mylą). W wyroku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 (Intel) ETS stwierdził, że okoliczność, iż późniejszy znak towarowy przywodzi konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą związku w rozumieniu przyjętym w wyroku w sprawie Adidas-Salomon. Zgodnie ze stanowiskiem ETS w każdym przypadku ustalenie takiego związku musi być wynikiem całościowej oceny, a jego badanie nie ogranicza się wyłącznie do badania podobieństwa, ale wymaga uwzględnienia innych kryteriów, takich jak np.: stopień znajomości znaku renomowanego, charakter towarów lub usług oraz ewentualna niepowtarzalność znaku wcześniejszego. Ochrona renomowanych znaków towarowych na gruncie tej regulacji odnosi się do jakichkolwiek towarów – podobnych i niepodobnych, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek rozszerzonej ochrony, tj. uzyskania nienależnej korzyści z używania znaku renomowanego lub wyrządzenia szkody odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku (por. wyrok ETS z 9 stycznia 2003 r., w sprawie C-292/00, Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA przeciwko Gofkid Ltd, Zb. Orz. 2003, s. I-389; por. też A. Tischner: [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Red. P. Kostański Warszawa 2010, s. 1205 i nast. oraz wskazane tam orzecznictwo; Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami. Red. R. Skubisz. Warszawa 2008, s. 600 i nast.)."

Drugim istotnym mankamentem zaskarżonej decyzji są ustalenia faktyczne i dokonana na ich podstawie ocena całościowa przeciwstawionego znaku spornego OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE i stwierdzenie, że dominującym i odróżniającym elementem znaku uprawnionego jest słowo GZELLA. Umiejscowione jest w centralnym, widocznym i łatwo zauważalnym dla przeciętnego odbiorcy miejscu znaku. Jednakże oryginalny i fantazyjny element słowny "GZELLA" stanowi – co niesporne – nazwę firmy. Urząd nie wziął zatem pod uwagę, że powyższy wyraz stanowi jednocześnie nazwę firmy uprawnionego z rejestracji - GZELLA sp. z o.o.,Nie może zatem odnieść pozytywnego skutku dla tej oceny okoliczność, że na poparcie twierdzenia o sile odróżniającej oznaczenia GZELLA powołane zostały inne znaki uprawnionego, gdzie również wykorzystany znaku został element GZELLA. Orzecznictwo europejskie, jak i orzecznictwo NSA jednoznacznie pozostaje w opozycji do możliwości uznania za element odróżniający znaku towarowego nazwy firmy. W wyroku z dnia 12 marca 2014 r. sygn. akt II GSK 2100/12 NSA stwierdził, że "w sytuacji gdy znak towarowy składa się z oznaczenia firmowego ("Clinique") oraz innego elementu słownego ("Happy"), to uznaje się ten drugi komponent za dominujący w znaku. Jest to spowodowane tym, że odbiorcy rozumieją ów komponent jako wskaźnik pochodzenia danych towarów lub usług." Naczelny Sąd Administracyjny w okolicznościach orzekanej sprawy stwierdził, że "konsument doskonale rozumienie, że słowo Clinique to oznaczenie producenta kosmetyków, a słowo Happy to nazwa jednej z wielu linii kosmetyków oferowanych przez skarżącą Spółkę Clinique. Nie ulega przy tym wątpliwości – na co już zwrócił uwagę Urząd Patentowy – iż słowo Clinique jest jedynie fragmentem nazwy strony skarżącej. W tej sytuacji fakt umieszczenia słowa "Clinique" w znakach skarżącej nie ma istotnego znaczenia i wbrew poglądowi Sądu I instancji nie wskazuje na funkcję pełnioną przez to słowo, ani też nie nadaje charakterystycznego brzmienia przeciwstawionym znakom".

Podobny pogląd zaprezentował Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygający wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. W wyroku z dnia 6 października 2005 r. wydanym w sprawie C-120/04 wskazał, że artykuł 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, str. 1, zwanej dalej dyrektywą) należy interpretować w ten sposób, że w przypadku identyczności towarów lub usług prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może występować w odczuciu odbiorców, jeżeli sporne oznaczenie składa się przynajmniej z zestawienia nazwy przedsiębiorstwa osoby trzeciej i zarejestrowanego znaku towarowego posiadającego zwykły charakter odróżniający, który mimo iż samodzielnie nie tworzy całościowego wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie, zachowuje w nim niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający. (ZOTSiSPI 2005/10A/I-08551, ECR 2005/10A/I-08551, 225757).

Dokonując analizy znaku słowno-graficznego OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE Urząd Patentowy wskazał, że dominującym i wyróżniającym elementem tego znaku towarowego jest umiejscowiony w centralnym, widocznym i łatwo zauważalnym dla przeciętnego odbiorcy miejscu znaku, oryginalny i fantazyjny element słowny "GZELLA". Urząd nie wziął jednak pod uwagę, że powyższy wyraz stanowi jednocześnie nazwę firmy uprawnionego z rejestracji – G. sp. z o.o.

Ponadto skarżący zarzuca, że powyższe oznaczenie zawiera element de facto inkorporowany "BARLINKI", który przy zmianie jednej litery "E" na "A", jest samodzielnym znakiem towarowym skarżącego. Urząd co prawda wskazał, że element "BERLINKI" ma charakter dystynktywny, jednak uznał go za słabszy niż dominujące słowo "GZELLA", które jest umiejscowione w centralnym, widocznym i łatwo zauważalnym dla przeciętnego odbiorcy miejscu, ma charakter oryginalny i fantazyjny, zapisany dużymi drukowanymi literami przy użyciu stylizowanej, wyraźnej i pogrubionej białej czcionki. Wskazany powyżej element słowny spornego oznaczenia został również dodatkowo wyeksponowany poprzez graficzne zmodyfikowanie wielkości początkowej i końcowej litery "G" i "A" oraz zielone tło w kształcie prostokąta.

Jednakże, w ocenie Sądu i co słusznie zauważył skarżący, element słowny "GZELLA" nie może decydować o zdolności odróżniającej znaku towarowego, ponieważ stanowi nazwę firmy uprawnionego. Także U. Promińska podkreśla, że: "Nie eliminuje go nawet (ryzyka wprowadzenia w błąd - dopisek własny) zamieszczenie na towarach dodatkowych wskazówek, np. firmy lub oznaczeń przedsiębiorstwa. Może to bowiem w odczuciu klienteli wskazywać jedynie na istnienie między przedsiębiorcami związków prawnych, gospodarczych lub organizacyjnych." Prawo własności przemysłowej, wydanie II uzupełnione i zaktualizowane z uwzględnieniem prawa europejskiego, pod red. Prof. Urszuli Promińskiej, Warszawa 2005, str. 268. (podkreśl, wł. AM).

Podobnie również J. Piotrowska, która podkreśla, że "ryzyko konfuzji nie ogranicza się do jej wąskiego rozumienia, ale ma miejsce także wówczas, gdy przeciętny odbiorca może przypuszczać, że przedsiębiorstwo używające znaku podobnego pozostaje z podmiotem uprawnionym z rejestracji w gospodarczych lub prawnych związkach organizacyjnych istotnych dla wytworzenia, oznaczenia i wprowadzenia danego towaru do obrotu" podczas gdy "takiego ryzyka nie usuwa nawet najwyraźniejsze oznaczenie właściwego producenta towaru". Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001, s. 146 (podkreślenia własne - A.M.)

Powyższe zostało już wielokrotnie podkreślone zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie. Z orzeczeń tych wynika, że w znakach, w których zawarta jest nazwa firmy samodzielną pozycję zachowują elementy posiadające zdolność odróżniającą towarów. Np. w sprawie sprzeciwu wobec słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego CTM Nr [...] Alpro Soya Delice (poniżej przedstawienie graficzne znaku) Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory stwierdził konfuzyjne podobieństwo znaku Alpro Soya Delice do słownego znaku DELICJE Nr [...] zarejestrowanego na terytorium Polski, (decyzja z dnia [...] września 2012 r., Nr sprzeciwu: [...]) i odmówił udzielenia ochrony dla tego znaku. OHIM w swojej decyzji stwierdził, że znaki te są wizualnie oraz fonetycznie podobne z uwagi na fakt że elementy DELICJE oraz DELICE są bardzo podobne. OHIM uznał, że element "DELICE" w znaku spornym jest osobnym i wyraźnie identyfikowalnym elementem. Dodatkowe elementy znaku spornego, pomimo ich dużej liczby nie są w stanie zniwelować podobieństwa. Co więcej OHIM podkreślił, że element DELICE będzie postrzegany jako osobny znak usytuowany obok nazwy firmy "alpro soya".

Podkreślenia wymaga również fakt, że w orzecznictwie wielokrotnie podkreślano niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, który inkorporował cudzy znak, jeżeli element inkorporowanych zachował niezależną pozycje odróżniającą.

Wyżej przedstawiony aspekt badania znaków towarowych nie został wzięty przez Urząd Patentowy pod uwagę.

Urząd Patentowy nie dopatrzył się inkorporowania znaku, chociaż sporny element "BARLINKI" jedynie jedną literą różni się do wcześniejszego znaku BERLINKI. Istnieje zatem kwestia sporna, czy późniejszy znak towarowy OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE nie zawiera faktycznie elementu inkorporowanego z wcześniejszego znaku "BERLINKI", tym samym wskazując na pochodzenie towaru od innego przedsiębiorcy, czyli skarżącego.

Okoliczność ta stanowiłaby, że w ocenie Sądu, nie doszło do prawidłowego ustalenia elementów dominujących spornego znaku towarowego, co w konsekwencji uniemożliwiało prawidłowe porównanie znaku OSIE GZELLA BARLINKI TUCHOLSKIE ze znakami przeciwstawionymi "BERLINKI".

Powyższe uzasadnia trzeci, istotny mankament zaskarżonej decyzji w zakresie ustaleń faktycznych i dokonanej na ich podstawie oceny porównawczej znaku wcześniejszego "BERLINKI" i elementu "BARLINKI" w znaku późniejszym, któremu organ nie nadał zdolności odróżniającej, bowiem wraz ze słowem TUCHOLSKIE wskazuje on na pochodzenie towaru od uprawnionego.

Taka ocena nie znajduje bowiem potwierdzenia w dokonanych ustaleniach faktycznych i stanowi o wadliwej analizie porównawczej znaków.

O ile bowiem element BARLINKI TUCHOLSKIE miałyby nawiązywać do miejsca, to umieszczenie słowa BARLINKI w znaku, gdzie na początku figuruje słowo OSIE (siedziba firmy) jest niezgodne z logiką. Po drugie miejscowość Barlinek nie ma związku geograficznego ani z Borami Tucholskimi, ani z Osiami, gdzie firma ma siedzibę, ponieważ dzieli je znaczna odległość (blisko 300 km). Poza sporem jest zatem, że o miejscu pochodzenia stanowi w spornym znaku słowo OSIE jako miejscowość stanowiąca siedzibę firmy i słowo TUCHOLSKIE, ponieważ Osie leżą w Borach Tucholskich. Powyższe oznacza, że rolą organu będzie ustalenie, czy w spornym znaku słowo BARLINKI nie stanowi oznaczenia abstrakcyjnego, które podlegać będzie analizie porównawczej ze słowem BERLINKI. Nie może nawiązywać do miejscowości BARLINEK, ponieważ nie znajduje się ona ani w Borach tucholskich, ani w ich pobliżu.

Niewątpliwie znak uprawnionego jest znakiem słowno-graficznym, a znak skarżącego znakiem słownym i słowno-graficznym. Niemniej jednak, jak wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 1 lutego 2001 r. (sygn. akt I CKN 1128/98, OSNC 2001/9/136) w stosowanych w obrocie znakach słowno-graficznych części słownej takich znaków przypisać należy znaczenie dominujące. W warstwie słownej znaku mieści się bowiem z reguły informacja o przeznaczeniu towaru lub rodzaju usługi i ta jego postać sprzyja łatwości postrzegania oraz przyswajania go przez odbiorców, względnie potencjalnych odbiorców. Znaki towarowe porównuje się całościowo, ze szczególnym uwzględnieniem elementów o charakterze dystynktywnym i dominującym. Analogiczne stanowisko zostało również przedstawione w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2003 r., sygn. akt IV CKN 22/01, w którym Sąd stwierdził, iż: "w stosowanych w obrocie znakach słowno-graficznych, części słownej przypisuje się znaczenie dominujące, bowiem decyduje ona o łatwości postrzegania oraz przyswajania przez odbiorców. Warstwa słowna odgrywa też decydującą rolę w reklamie towaru". Podkreślenia wymaga również fakt, że oznaczenia ocenia się przez pryzmat występujących w nich elementów podobnych a nie różnic.

Urząd Patentowy pominął, że w okolicznościach niniejszej sprawy oznacza to, że niezbędnym warunkiem ryzyka wprowadzenia w błąd jest przynajmniej minimalne podobieństwo między porównywanymi znakami. Ponadto, do stwierdzenia podobieństwa nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Oceny dokonuje się z pozycji odbiorców towarów (usług) w zwykłych warunkach obrotu tymi wyrobami. Dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy (podobnie wyrok VI SA/Wa 2050/05 WSA w Warszawie z dnia 28 marca 2006 r.(LEX nr 197259).

W przedmiotowym postępowaniu UP RP powyższych zasad nie uwzględnił, co może mieć istotny wpływ na wynik sprawy i skutkuje uwzględnieniem skargi i wyeliminowaniem decyzji z obrotu prawnego.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ uwzględni poczynione wyżej wskazania. Rozpoznając ponownie sprawę organ administracji przeprowadzi postępowanie administracyjne stosownie do zasad ogólnych zawartych w k.p.a., odniesie się do wszystkich okoliczności faktycznych i całego materiału dowodowego, który zgromadził w sprawie, by następnie na jego podstawie podjąć decyzję administracyjną prawidłowo uzasadnioną o przekonywującej treści.

Na marginesie należy dodać, że znak renomowany jest oznaczeniem, które w odróżnieniu od znaków zwykłych, pełniących tylko funkcję wskazywania pochodzenia towaru, realizuje funkcję przyciągania konsumentów towarów oznaczanych takim znakiem. Z treści art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p. wynika, że sfera praw wyłącznych uprawnionego do renomowanego znaku towarowego wykracza poza granice specjalizacji, to znaczy, że dla ochrony praw podmiotowych wynikających z rejestracji znaku towarowego uznanego za renomowany nie jest konieczne dodatkowe wykazanie podobieństwa towarów, jak ma to miejsce w przypadku znaków zwykłych, lecz wystarczy podobieństwo oznaczeń (znaku zgłoszonego i znaku renomowanego).

Wykazane wyżej wadliwości w postępowaniu organy skutkowały uchyleniem zaskarżonej decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 c) p.p.s.a. Rozstrzygnięcie jak w pkt 2 i 3 wyroku Sąd oparł na art. 152 i 200 p.p.s.a.

Ponownie rozpoznając sprawę organ przeprowadzi postępowanie dowodowe w kierunku wskazanym przez Sąd a następnie po ustaleniu stanu faktycznego w sprawie dokona oceny zasadności sprzeciwu strony skarżącej pod kątem istnienia przesłanek przewidzianych w art. 132 ust. 2 pkt 2 i 132 ust. 2 pkt 3 Prawa własności przemysłowej.

Biorąc powyższe pod rozwagę na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji, o niewykonalności orzeczono na podstawie art. 152 p.p.s.a., a o kosztach w oparciu o art. 200 p.p.s.