Wyrok NSA, sygn. akt II SA 2914/01
NSA w Warszawie (przed reformą)
Data orzeczenia: 2002-02-28 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 646  Prawo własności przemysłowej
Powołane przepisy: article: art. 8 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 2
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz. 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
Teza: Przepis art. 8 Konwencji paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej /Dz.U. 1975 nr 9 poz. 51/ nie jest dostateczną przeszkodą dla rejestracji, jako znaku towarowego, nazwy cudzego przedsiębiorstwa.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./, ochrona znaku towarowego dla określonych towarów nie wyłącza możliwości rejestracji lub używania podobnego znaku dla towarów tego samego rodzaju przez inne przedsiębiorstwo, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwę, godło lub nazwisko właściciela tego przedsiębiorstwa, o ile nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Możliwość poniesienia szkody przez przedsiębiorcę w następstwie późniejszej rejestracji jego znaku /w tym także znaku, który stanowi element nazwy handlowej/ przez innego przedsiębiorcę dla oznaczania towarów innego rodzaju wchodzi w grę jedynie wówczas, gdy taki znak ma odpowiednią wartość majątkową.

TEZY

Przepis art. 8 Konwencji paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej /Dz.U. 1975 nr 9 poz. 51/ nie jest dostateczną przeszkodą dla rejestracji, jako znaku towarowego, nazwy cudzego przedsiębiorstwa.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./, ochrona znaku towarowego dla określonych towarów nie wyłącza możliwości rejestracji lub używania podobnego znaku dla towarów tego samego rodzaju przez inne przedsiębiorstwo, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwę, godło lub nazwisko właściciela tego przedsiębiorstwa, o ile nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Możliwość poniesienia szkody przez przedsiębiorcę w następstwie późniejszej rejestracji jego znaku /w tym także znaku, który stanowi element nazwy handlowej/ przez innego przedsiębiorcę dla oznaczania towarów innego rodzaju wchodzi w grę jedynie wówczas, gdy taki znak ma odpowiednią wartość majątkową.


SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Krzysztofa W. "R." Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe w Z.G. na decyzję Urzędu Patentowego z dnia 14 lutego 2001 r. (...) w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "R." - uchyla zaskarżoną decyzję; (...).


UZASADNIENIE

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 23 listopada 1998 r. (...) dokonano na rzecz Krzysztofa W. "R." Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe w Z.G., zwanego dalej "skarżącym", rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "R." zgłoszonego do rejestracji w dniu 31 lipca 1995 r. Wpisano znak towarowy do rejestru znaków towarowych pod numerem 107547. Wskazano oznaczanie wyżej wymienionym znakiem towarów w klasach towarowych 6, 7 i 19. Wykaz towarów obejmował: drzwi metalowe, lufciki i okna metalowe, odrzwia metalowe, okiennice metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, turnikiety /furtki obrotowe/ nieautomatyczne, zasłony metalowe; urządzenia napędowe do rolet, bram i drzwi przesuwanych; drzwi /płyty/ niemetalowe, drzwi składane niemetalowe, lufciki i okna niemetalowe, okiennice niemetalowe; ramy do okien niemetalowe, w tym także z szybami ze szkła barwionego; odrzwia niemetalowe, okiennice niemetalowe, ramy do okien niemetalowe, rolety zewnętrzne niemetalowe i nie z materiałów toksycznych, żaluzje niemetalowe.

W dniu 8 czerwca 2000 r. "M. R." SA, G., Szwajcaria, zwana dalej "M." SA złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji wyżej wymienionego znaku towarowego. Jako podstawę unieważnienia wskazała przepis art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./. Stosownie do tego przepisu niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Według "M." SA jest ona uprawniona z rejestracji znaków towarowych zawierających jako główny element słowo "R.". Na jej rzecz został zarejestrowany w Polsce, w trybie rejestracji krajowej, znak towarowy "R." R-64281, chroniony z pierwszeństwem od dnia 26 listopada 1985 r. i przeznaczony do oznaczania towarów w klasach 4, 14, 16, 18, 20 i 21. Akcentuje, iż stosowane przez nią w obrocie znaki towarowe "R." należą do tzw. znaków sławnych. Oznaczane nimi towary, a w szczególności zegarki i ich części, mechanizmy elektryczne i elektroniczne do mierzenia czasu oraz wyroby jubilerskie cieszą się, zdaniem tego przedsiębiorcy, doskonałą renomą na całym świecie, w tym i w Polsce. Stąd, nawet w przypadku braku rejestracji tych znaków korzystałyby one z ochrony, stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy. W świetle powołanego przepisu niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego powszechnie znanego w Polsce jako znaku dla towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Wprawdzie, jak podkreślała, rejestracja znaku "R." R-107547 na rzecz skarżącej nie naruszała art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, gdyż dotyczyła towarów w klasach 7, 6 i 19, nie objętych zakresem rejestracji udzielonej wcześniej na rzecz "M." SA, niemniej sporna rejestracja stanowi naruszenie jej praw majątkowych, a zwłaszcza prawa do firmy.

Decyzją Urzędu Patentowego z dnia 14 lutego 2001 r. (...), wydaną na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, unieważniono prawo z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "R.". Sporna rejestracja, jak podkreślono w uzasadnieniu, stanowi istotny element nazwy handlowej "M." SA, działającej na rynku polskim na długo przed zgłoszeniem przez skarżącą do rejestracji spornego znaku towarowego. Nazwa handlowa podlega zaś ochronie, a w szczególności na podstawie art. 8 Konwencji paryskiej. Stosownie do tego przepisu nazwa handlowa będzie chroniona we wszystkich państwach będących członkami Związku bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji, niezależnie od tego, czy stanowi ona czy też nie części znaku towarowego. Z tych powodów nie podlega uwzględnieniu zarzut skarżącej, bazujący na braku podobieństwa pomiędzy towarami oznaczanymi przez przedsiębiorstwa uczestniczące w postępowaniu przed Urzędem Patentowym.

Od powyższej decyzji skarżąca wniosła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem skarżącej odmienny wygląd plastyczny obu znaków oraz brak podobieństwa między towarami oznaczanymi przez strony znakiem "R." wyklucza zaistnienie pomyłek co do pochodzenia towarów.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 21 ustawy o NSA Sąd sprawuje w zakresie swej właściwości kontrolę pod względem zgodności z prawem, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Innymi słowy, NSA nie orzeka co do istoty sprawy w zakresie danego przypadku, stanowiącego przedmiot postępowania administracyjnego, a w szczególności nie przyznaje odpowiednich świadczeń, lecz jedynie kontroluje legalność rozstrzygnięcia zapadłego w tym postępowaniu z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i obowiązującymi przepisami prawa procesowego. Analizując pod tym kątem skargę, zasługuje ona na uwzględnienie.

Zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej /Dz.U. nr 49 poz. 508/, zwanej dalej: "prawem własności przemysłowej", a zatem przed 22 sierpnia 2001 r., ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Stosownie do art. 315 ust. 1 prawa własności przemysłowej prawa w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych oraz projektów racjonalizatorskich, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy. W świetle zaś ust. 3 cytowanego artykułu ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym. Zatem, ocena zdolności ochronnej znaku towarowego "R." podlega przepisom ustawy o znakach towarowych.

Element słowny znaku "R.", w zakresie w jakim stanowi istotną część oznaczenia nazwy pod jakim jest prowadzona działalność gospodarcza, jest u obu przedsiębiorców taki sam. Natomiast pod względem graficznym podobieństwo obu znaków jest mniejsze. Znak używany przez "M." SA charakteryzuje się tym, że nad wyrazem "R." /pisanym zwykłą drukarską czcionką o tej samej wielkości/ umieszczona jest charakterystyczna korona. Natomiast znak "R." zarejestrowany na rzecz skarżącej znamienny jest tym, że słowo "R." pisane jest literami drukowanymi, w którym litera "R" jak i litera "X" są dwukrotnie wyższe od pozostałych liter. Począwszy od litery "L" nad wyrazem "R." umieszczone są poziome linie symetryczne rozszerzające się aż do osiągnięcia szerokości wspomnianego słowa. Niemniej, elementem dominującym w obu znakach jest wyraz "R.".

Istota sprawy sprowadza się do zagadnienia, czy w świetle przepisu art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, na podstawie którego została wydana zaskarżona decyzja, istniały podstawy do unieważnienia przez Urząd Patentowy prawa z późniejszej rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "R." /będącego zarazem elementem nazwy przedsiębiorcy/ dokonanej na rzecz skarżącej, a to z uwagi na wcześniejszą rejestrację znaku towarowego "R." na rzecz "M." SA dla oznaczania innych towarów niż czyni to skarżąca.

Nazwa przedsiębiorcy, a także należący do niego znak towarowy, podlegają ochronie prawnej. Nie jest to jednakże ochrona absolutna. Podobnie nie podlega absolutnej ochronie nazwisko osoby fizycznej.

Zdaniem Sądu, przepis art. 8 Konwencji paryskiej, na który powoływał się Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji, nie jest dostateczną przeszkodą dla rejestracji, jako znaku towarowego, nazwy cudzego przedsiębiorstwa. W piśmiennictwie /zob. M. Kępiński, Glosa do wyroku SN z dnia 14 czerwca 1988 r. II CR 367/87 - OSP 1990 z. 9 str. 705/ oraz orzecznictwie /zob. wyrok SN z dnia 14 grudnia 1990 r. I CR 529/90 - OSNCP 1992 nr 7-8 poz. 136/ podkreśla się, że art. 8 Konwencji paryskiej nie stanowi wystarczającej podstawy dla realizacji ochrony nazwy handlowej przedsiębiorcy. Nie określa bowiem warunków tej ochrony ani nie wskazuje, jakie roszczenia służą w razie naruszenia prawa do nazwy. O tym zaś rozstrzygają przepisy prawa wewnętrznego. Regulacje odnoszące się do kwestii oznaczenia nazwy przedsiębiorcy /firmy/, pod którą jest prowadzona działalność gospodarcza, zawarte są w wielu aktach normatywnych. Największe znaczenie mają tutaj przepisy Kodeksu cywilnego /art. 23 i art. 24/, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych /Dz.U. nr 94 poz. 1037 ze zm./, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U. nr 47 poz. 211 ze zm./, ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. 2001 nr 17 poz. 209 ze zm./ oraz ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./.

W kwestii ochrony nazwy przedsiębiorcy na uwagę zasługuje także art. 14 ustawy o znakach towarowych. Stosownie do ust. 1 tego artykułu ochrona znaku towarowego dla określonych towarów nie wyłącza możliwości rejestracji lub używania podobnego znaku dla towarów tego samego rodzaju przez inne przedsiębiorstwo, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwę, godło lub nazwisko właściciela tego przedsiębiorstwa, o ile nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Natomiast zgodnie z ust. 2 omawianego artykułu w wypadku określonym w ust. 1 uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego może żądać, aby używający lub zgłaszający znak do rejestracji wprowadził do używanego lub zgłaszanego do rejestracji znaku stosowne zmiany wyłączające niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Niemniej, przepis art. 14 cytowanej ustawy nie miałby w niniejszej sprawie zastosowania, skoro oba znaki towarowe nie służą do oznaczania towarów tego samego rodzaju. Również z omawianego wyżej względu podstawą ochrony nazwy przedsiębiorcy w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy nie może być także przepis art. 6[2] ust. 1 Konwencji paryskiej, na który powoływała się "M." SA, skoro przepis ten odnosi się do znaku używanego na tych samych lub podobnych produktach, co w sprawie nie ma miejsca.

Aby w świetle art. 8 pkt 2 cytowanej ustawy zaistniała przeszkoda dla zarejestrowania znaku towarowego /będącego także elementem oznaczenia przedsiębiorcy/, a tym samym podstawa do unieważnienia praw wynikających z takiej rejestracji, wspomniana rejestracja powinna naruszać prawa osobiste lub majątkowe przedsiębiorcy wcześniej używającego wspomniany znak. Cytowany przepis nie precyzuje bliżej przejawów naruszenia praw osobistych lub majątkowych przedsiębiorcy wcześniej używającego zarejestrowanego znaku /również w charakterze oznaczenia jego nazwy/. Zdaniem Sądu, z takim naruszeniem można mieć do czynienia w sytuacji poniesienia szkody przez przedsiębiorcę używającego wcześniej ten znak. Szkoda może polegać przykładowo na obniżeniu przez późniejszą rejestrację siły odróżniającej znaku towarowego używanego wcześniej przez danego przedsiębiorcę, kojarzonego przez nabywców z towarami /usługami/ tego właśnie przedsiębiorcy, nie zaś przedsiębiorcy używającego później ten znak. Innymi słowy, szkodą jest spadek wartości znaku służącego do oznaczania towarów danego przedsiębiorcy, będący następstwem późniejszej jego rejestracji na rzecz innego przedsiębiorcy, a także uszczerbek, jaki doznaje przedsiębiorca w wyniku używania elementu jego oznaczenia przez innego przedsiębiorcę.

Możliwość poniesienia szkody przez przedsiębiorcę w następstwie późniejszej rejestracji jego znaku /w tym także znaku, który stanowi element nazwy handlowej/ przez innego przedsiębiorcę dla oznaczania towarów innego rodzaju wchodzi w grę jedynie wówczas, gdy taki znak ma odpowiednią wartość majątkową. Taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do tzw. znaku sławnego. Wspomniany znak cechuje jego intensywne używanie w obrocie, kojarzenie z określonym przedsiębiorcą, a także gwarancja dobrej jakości towarów nim oznaczanych. Tym samym znak sławny wyraża określony stopień jego znajomości przez nabywców. Tylko bowiem wówczas, gdy wcześniejszy znak jest w wystarczającym stopniu znany odbiorcom, mogą oni kojarzyć późniejszy znak z wcześniejszym, także jeśli późniejszy znak używany jest w odniesieniu do niepodobnych towarów lub usług. Tylko wówczas używanie późniejszego znaku może szkodzić sile odróżniającej lub renomie znaku wcześniejszego, wyrządzając w rezultacie szkodę przedsiębiorcy wcześniej używającego taki znak.

Niewątpliwie posiadanie przez przedsiębiorcę znaku sławnego jest czynnikiem ułatwiającym jego dalszy rozwój. Znak sławny stanowi zatem efekt utrwalonej obecności na rynku danego przedsiębiorcy, a także niejednokrotnie rezultat znacznych nakładów ponoszonych na reklamę i promocję takiego znaku. Z tych powodów znak sławny ma dużą wartość majątkową. Nie ma zatem żadnego uzasadnienia, aby z renomy znaku sławnego, ze szkodą dla jego dotychczasowego właściciela, korzystał inny przedsiębiorca, oznaczając takim znakiem towary innego rodzaju /w innych klasach/. Gdyby więc doszło do rejestracji takiego znaku na rzecz innego przedsiębiorcy, rejestracja naruszałaby art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych.

Natomiast ani we wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego "M." SA, ani w postępowaniu przed Urzędem Patentowym nie zaoferowano jakichkolwiek dowodów, które wskazywałyby na walor znaku "R.", jako znaku sławnego. Tym samym unieważnienie prawa z rejestracji zapadło z naruszeniem przepisów art. 7 i art. 77 par. 1 Kpa.

Z omawianych wyżej względów zaskarżona decyzja podlega uchyleniu w myśl art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o NSA.

Stosownie do art. 55 ust. 1 ustawy o NSA zasądzono od Urzędu Patentowego na rzecz skarżącego zwrot wpisu sądowego.