Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1072/18
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2018-11-21 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 55(1)
journal: Dz.U. 1964 nr 16 poz 93
law: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
article: art. 30 par. 4, art. 28, art. 86
journal: Dz.U. 2017 poz 1257
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: art. art. 256 ust. 1, art. 162 par. 1, art. 246, art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 131 ust. 2 pkt 1
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: 151
journal: Dz.U. 2018 poz 1302
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.) Protokolant Referent Łukasz Kawalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2018 r. sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

VI SA/Wa 1072/18

U Z A S A D N I E N I E

Urząd Patentowy RP, decyzją nr [...] z dnia [...] września 2017 r., wydaną po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] września 2017 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o nr [...], udzielonego na rzecz W. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z. w [...], wszczętej na skutek sprzeciwu, uznanego za bezzasadny, wniesionego przez C. Sp. z o.o. z siedzibą w [...], na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 i art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013, poz. 1410 ze zm. - dalej "p.w.p.") oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. oddalił sprzeciw oraz orzekł o kosztach postępowania.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 30 marca 2015 r. do Urzędu Patentowego RP (dalej "UP", "Urząd" wpłynął sprzeciw C. sp. z o.o. (uprzednio: C. sp. z o.o.) z siedzibą w [...] (dalej: "wnoszący sprzeciw", "skarżący") wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "TOFFlVO VOBRO" o nr [...] na rzecz W. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z. w [...] (dalej: "uprawniony", "uczestnik postępowania").

Powyższy znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu 4 lipca 2013 r. i przeznaczony do sygnowania towarów z kl. 30, takich jak: wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czekoladki, bombonierki, pralinki, cukierki.

Jako postawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 131 ust. 2 pkt 1 i art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Stwierdził, iż sporny znak towarowy jest konfuzyjnie podobny do należącego do niego znaku towarowego słownego "TOFFlNO" o nr [...] zarejestrowanego z pierwszeństwem od dnia 19 marca 2003 r. i przeznaczonego do oznaczania cukierków z kl. 30.

W jego ocenie dominującym elementem znaku spornego jest słowo "TOFFlVO", o czym przesądza umieszczenie go na pierwszej pozycji w znaku oraz znaczenie warstwy semantycznej tego słowa zawierającej aluzję do masy toffi, z której są wykonane słodycze. Natomiast fantazyjny element "VOBRO" nie jest nośnikiem żadnych znaczeń w kontekście towarów wskazanych w wykazie.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż słowo "TOFFIVO" jest niemal identyczne względem słowa "TOFFINO" z uwagi na tą samą ilość liter, głosek, samogłosek i spółgłosek oraz sylab. Różnica pomiędzy ww. wyrazami sprowadza się do jednej umieszczonej wewnątrz wyrazów litery "V" w znaku spornym i "N" w znaku przeciwstawionym, przy czym należy zwrócić uwagę na wizualne podobieństwo tych liter.

W ocenie wnoszącego sprzeciw konsumenci mogą mylić porównywane znaki towarowe, zwłaszcza, że są one przeznaczone do oznaczania towarów powszechnego użytku, nabywanych stosunkowo często w okolicznościach nie mających szczególnego charakteru. Podkreślił ponadto, iż nie rości sobie praw do zakazywania komukolwiek używania słowa "TOFFI", które to w branży słodyczy ma charakter opisowy, lecz protestuje przeciwko używaniu znaków towarowych, w których decydującym elementem jest słowo bardzo zbliżone do znaku wcześniejszego, jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie - "TOFFIVO"/"TOFFINO".

Zdaniem wnoszącego sprzeciw, słowo "VOBRO" występujące w znaku spornym, ma charakter dodatku firmowego w stosunku do o wiele bardziej wyeksponowanego elementu "TOFFlVO". Poza tym opisane podobieństwo oznaczeń intensyfikuje daleko idącą zbieżność towarów, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe. Wnoszący sprzeciw podkreślił, iż dodanie oznaczenia firmowego lub fantazyjnego do daleko zbieżnego, słownego elementu innego znaku nie znosi podobieństwa tych oznaczeń i wynikającego w tego ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do komercyjnego źródła pochodzenia oznaczanych nimi towarów.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw uprawniony dokonał zgłoszenia spornego znaku towarowego działając w złej wierze. Uprawniony bowiem, jako jego bezpośredni konkurent, miał bez wątpienia wiedzę o występowaniu na rynku znaku towarowego "TOFFINO" oraz jego zarejestrowaniu na rzecz wnoszącego sprzeciw.

W odpowiedzi z dnia 16 lipca 2015 r. uprawniony uznał wniesiony sprzeciw za bezzasadny. Jednocześnie stwierdził, iż badane znaki różnią się od siebie w sposób niwelujący ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

Znak sporny przeznaczony jest bowiem do oznaczania szerszego asortymentu towarów niż znak przeciwstawiony, który uzyskał rejestrację tylko dla cukierków.

Ponadto znak sporny różni się od znaku przeciwstawionego w warstwie wizualnej, fonetycznej, a także znaczeniowej.

Uprawniony zaprzeczył zarzutowi zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego w złej wierze. Wskazał, że o dokonaniu zgłoszenia w dobrej wierze świadczy to, iż zawarł w swoim znaku nazwę przedsiębiorstwa - "VOBRO", element opisowy "TOFFI" oraz wyeksponował sufiks "VO", który automatycznie przywodzi na myśl nazwę jego przedsiębiorstwa. Natomiast w piśmie z dnia 25 sierpnia 2015 r. uprawniony stwierdził, iż żadna z przesłanek wskazanych w przepisach stanowiących podstawę prawną sprzeciwu nie została spełniona. Podniósł, iż wnoszący sprzeciw oznacza znakiem przeciwstawionym cukierki toffi, podczas gdy znak sporny służy do sygnowania wyrobów, które nie są cukierkami, lecz czekoladkami z nadzieniem o smaku toffi, a zatem towarem nieidentycznym. Uprawniony stwierdził również, iż analiza porównawcza samych oznaczeń powinna uwzględniać badane znaki w całości, nie zaś ich poszczególne fragmenty, a zatem przedmiotem badania powinny być obie części znaku spornego - "TOFFlVO" i "VOBRO". Podniósł także, iż wnoszący sprzeciw błędnie uznał za dominujący element znaku spornego słowo "TOFFIVO" kierując się wyłącznie jego usytuowaniem. Za dominujący w znaku nie powinien zostać element uznany za opisowy, tymczasem słowo "TOFFlVO" zawiera opisowy człon "TOFFl" informujący konsumentów bezpośrednio o określonych właściwościach towarów, co podnosił sam wnoszący sprzeciw. Niezależnie od powyższego uprawniony stwierdził, iż elementy "TOFFIVO" i "TOFFINO" różnią się w widoczny sposób końcówkami - "VO" i "NO". W jego ocenie porównywane znaki, różnią się liczbą liter, głosek i sylab, co przekłada się na brak ich podobieństwa w warstwie wizualnej i fonetycznej. Przeciwstawione oznaczenia są zbliżone jedynie pod względem koncepcyjnym w zakresie ich opisowej części, jako że zawierają element "TOFFI", który sugeruje konsumentowi właściwości sygnowanych produktów. Zawarta w znaku spornym cząstka "VO" ma za zadanie ułatwić konsumentom skojarzenie spornego znaku z przedsiębiorstwem uprawnionego. Uprawniony stwierdził, iż kombinacja słów "TOFFIVO" i "VOBRO" stanowiąca znak sporny eliminuje ryzyko konfuzji co do komercyjnego pochodzenia towarów nim opatrywanych.

Do swojego pisma uprawniony dołączył szereg materiałów dowodowych, w tym kopię postanowienia Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia [...] grudnia 2014 r., sygn. akt [...], dotyczące postępowania zabezpieczającego, w którym Sąd uznał za niezasadne zarzuty o podobieństwie znaków towarowych stron.

Brak podobieństwa badanych znaków, w ocenie uprawnionego, przesądza o niezasadności zarzutu zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony w złej wierze. Uprawniony podkreślił, iż w obrocie występuje wiele oznaczeń zawierających element "TOFFI", przeznaczonych do sygnowania słodyczy. Podniósł także, iż to wnoszący sprzeciw rozszerzył ofertę swoich produktów o czekoladki z nadzieniem o smaku toffi, którego opakowanie jest łudząco podobne do oznaczenia, jakim uprawniony posługuje się w obrocie.

W piśmie z dnia 15 grudnia 2015 r. wnoszący sprzeciw stwierdził, iż działanie uprawnionego polegające na upodobnianiu spornego znaku do znaku przeciwstawionego służy realizacji nieuczciwych celów. Zdaniem wnoszącego sprzeciw umieszczenie w spornym znaku słowa "VOBRO" ma służyć jedynie do obrony przed zarzutem kolizyjności znaku spornego ze znakiem wcześniejszym, podobnie jak wcześniejsza rejestracja znaku słowno-graficznego "VOBRO TOFFIVO" o nr [...] oraz wyeksponowanie w spornym znaku, który jest znakiem słownym, litery "V". Wnoszący sprzeciw podkreślił, iż wbrew twierdzeniom uprawnionego, porównywane znaki towarowe zostały przeznaczone do sygnowania towarów identycznych i podobnych.

Wnoszący sprzeciw przedłożył do akt sprawy wydruki przedstawiające wizerunki cukierków oznaczanych porównywanymi znakami, w tym kopię etykiety, jaką uprawniony zamieszcza na zbiorczych opakowaniach cukierków sprzedawanych luzem.

W piśmie z dnia 21 marca 2016 r, uprawniony stwierdził, iż zarzut wnoszącego sprzeciw dotyczący umieszczenia w znaku spornym elementu "VOBRO" w nieuczciwym celu jest całkowicie chybiony. Uwzględnienie w znaku spornym nazwy przedsiębiorstwa uprawnionego świadczy o racjonalnym działaniu uprawnionego, które miało skutkować stworzeniem sugestywnego oznaczenia dla własnych wyrobów. Uprawniony podniósł, iż wnoszący sprzeciw nie zna intencji i celu zgłoszenia spornego znaku, a wszystkie jego sugestie w tym zakresie są subiektywne i nie poparte żadnymi dowodami. Jednocześnie stwierdził, iż wnoszący sprzeciw chce wywołać mylne wrażenie, że w niniejszym postępowaniu porównaniu podlega znak przeciwstawiony oraz tylko jeden element znaku spornego "TOFFIVO", podczas, gdy ocenie podlegają obydwa znaki jako całość.

Uprawniony podkreślił, iż wbrew twierdzeniu wnoszącego sprzeciw, posługuje się w obrocie znakiem spornym w takiej formie, w jakiej został on zarejestrowany, o czym świadczą przedłożone do akt sprawy dowody w postaci owijek do cukierków i wydruków przedstawiających słodycze.

Na rozprawie w dniu [...] września 2016 r. wnoszący sprzeciw poinformował o zmianie uprawnionego do znaku przeciwstawionego. Jednocześnie wniósł o przesłuchanie w charakterze strony W. W. na okoliczność dokonania zgłoszenia znaku spornego w złej wierze, w szczególności na okoliczność nieużywania znaku spornego w formie zarejestrowanej, używania oznaczenia "TOFFIVO" bez dodatku "VOBRO", używania oznaczeń słowno-graficznych, w których dominuje wizualnie, wyraźnie wyodrębniony element słowny "TOFFIVO", powoływania się przed sądami na ochronę znaku "TOFFIVO VOBRO" dla wykazania braku bezprawności posługiwania się oznaczeniem "TOFFIVO" oraz oznaczeniami, w których dominuje wizualnie wyraźnie wyodrębniony element słowny "TOFFlVO", wiedzy zgłaszającego o używaniu i ochronie na rynku w Polsce wcześniejszej marki cukierków "TOFFlNO".

Wnoszący sprzeciw przedłożył również do akt niniejszej sprawy kopię wniosku o zmianę w rejestrze podmiotu uprawnionego do znaku towarowego "TOFFINO" o nr [...], z którego wynika, iż C. sp. z o.o. z siedzibą w [...] została w dniu 13 lipca 2016 r. zbyta na podstawie art. 551 k.c. na rzecz C. sp. z o.o. z siedzibą w [...].

Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku strony przeciwnej o przesłuchanie w charakterze strony W. W. wskazując, iż okoliczności jakie miałyby być przedmiotem dowodzenia wynikają z materiału dowodowego przedłożonego do akt sprawy.

Postanowieniem z dnia [...] marca 2017 r. Kolegium Orzekające (dalej: "Kolegium") oddaliło wniosek C. sp. z o.o. z siedzibą w [...] o przesłuchanie w charakterze strony W. W.

W piśmie z dnia 4 września 2017 r. wnoszący sprzeciw wniósł o zawieszenie toczącego się postępowania do czasu ustalenia podmiotowej i przedmiotowej sukcesji praw i obowiązków po zlikwidowanej spółce C. z siedzibą w [...] oraz ponownie wniósł o przesłuchanie w charakterze strony W. W. na te same okoliczności, które wskazywał w poprzednim wniosku.

Ponadto wnoszący podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Dodał, iż porównywane znaki towarowe są znakami aluzyjnymi i nie są, choć fantazyjne, pozbawione całkowicie znaczenia, przy czym fantazyjność oznaczenia to cecha stopniowalna. Stwierdził również, że sporny znak towarowy w realnym obrocie, będzie używany jako owijka do cukierków, a zatem wszystkie jego elementy, oprócz relatywnie dużego napisu "TOFFIVO " nie będą widoczne. Powyższe sprowadza się do tego, iż sporny znak nie jest używany w wersji zarejestrowanej, tylko kolidującej z wcześniejszą marką funkcjonującą na rynku. Ww. działanie uprawnionego, zdaniem wnoszącego sprzeciw, nie służy ochronie znaku spornego, lecz ma na celu eliminowanie bezprawności jego postepowania naruszającego cudze prawa, a tym samym świadczy o złej wierze uprawnionego.

Na rozprawie w dniu [...] września 2017 r. Kolegium oddaliło wnioski wnoszącego sprzeciw o zawieszenie postepowania oraz o przesłuchanie w charakterze strony W. W. Strony dokonały reasumpcji swoich dotychczasowych twierdzeń i argumentów.

W piśmie z dnia 18 września 2017 r. wnoszący sprzeciw poinformował, iż C. sp. z o.o. z siedzibą w [...] jest następcą prawnym C. sp. z o.o. z siedzibą w [...], z uwagi, iż nabyła całość przedsiębiorstwa w. spółki, w którego skład wchodził również przeciwstawiony znak towarowy "TOFFINO" o nr [...]. Jednocześnie przedłożył do akt przedmiotowej sprawy akt notarialny z dnia 13 lipca 2016 r. dotyczący ww. nabycia przedsiębiorstwa.

Po przeanalizowaniu akt sprawy Urząd Patentowy RP wymienioną na wstępie decyzją z dnia [...] września 2017 r. oddalił sprzeciw wniesiony przez C. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "TOFFIVO VOBRO", nr [...], udzielonego na rzecz W. W.

Uzasadniając powyższą decyzję w pierwszej kolejności Kolegium uznało, iż stroną niniejszego postepowania jest C. sp. z o.o. z siedzibą w [...], która w dniu 13 lipca 2016 r. nabyła w całości przedsiębiorstwo prowadzone przez C. sp. z o.o. z siedzibą w [...], w skład którego wchodziło także prawo ochronne na znak przeciwstawiony "TOFFINO" o nr [...].

Następnie Kolegium uznało, iż kwestie sukcesji prawnej w niniejszej sprawie jest jasna i nie wymaga dodatkowych ustaleń.

Następnie Kolegium wskazało, iż rozpoznawanej sprawie wnoszący sprzeciw podniósł m.in. zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., wskazując, iż powyższy przepis ma zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy kumulatywnie spełnione zostały trzy następujące przesłanki: po pierwsze podobieństwa lub identyczności oznaczeń, po drugie podobieństwa lub identyczności towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, oraz po trzecie istnienia ryzyka spowodowania wśród części odbiorców błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu między znakami.

W rozpatrywanej sprawie sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 30, takich jak: wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czekoladki, bombonierki, pralinki, cukierki, zaś znak przeciwstawiany "TOFFINO" o nr [...] jest chroniony wyłącznie dla cukierków z kl. 30.

Zdaniem Kolegium porównywane znaki towarowe zostały przeznaczone do oznaczenia identycznych i podobnych towarów zawartych w klasie 30. Organ wskazał, iż takie towary jak cukierki występują w obydwu porównywanych wykazach w identycznej postaci, zatem należy uznać je za identyczne. Natomiast pozostałe towary wskazane w wykazie znaku spornego w klasie 30, takie jak: wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czekoladki, bombonierki, pralinki należy uznać za podobne do cukierków objętych zakresem ochrony znaku przeciwstawionego, ponieważ wszystkie te towary są tego samego rodzaju - są to słodycze, mają takie samo przeznaczenie - są to wyroby spożywcze, zatem ich odbiorca będzie również taki sam - ogół polskich konsumentów. Występują one także w tych samych punktach sprzedaży z szeroko rozumianym asortymentem wyrobów cukierniczych i słodyczy.

Po ustaleniu, iż towary objęte zakresem ochrony porównywanych znaków są identyczne i podobne Kolegium dokonało analizy podobieństwa samych oznaczeń "TOFFlVO VOBRO" oraz "TOFFlNO". UP RP podkreślił, iż ocena podobieństwa oznaczeń prowadzona jest w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem dystynktywnych i dominujących elementów znaków i z pominięciem drobnych lub nieistotnych różnic między nimi.

Kolegium przy porównaniu badanych znaków oparło się na całościowym wrażeniu wywoływanym przez te znaki, oceniając je w takiej postaci w jakiej zostały zarejestrowane i stwierdziło, iż znak sporny ma charakter słowny i składa się z dwóch elementów: słowa "TOFFlVO" oraz "VOBRO". Znak przeciwstawiony "TOFFINO" o nr [...] jest znakiem słownym składającym się tylko z jednego elementu słownego, jakim jest wyraz "TOFFINO". Wprawdzie znak przeciwstawiany oraz element "TOFFlVO" znaku spornego składają się w większości z tych samych liter i sylab uszeregowanych w identycznej kolejności, to wizualnie znak sporny, oceniany jako całość, jest dłuższy od znaku przeciwstawionego - składa się bowiem z 2 wyrazów, łącznie z 12 liter, podczas, gdy znak przeciwstawiany z jednego wyrazu posiadającego 7 liter. Zdaniem Kolegium obydwa wyrazy mają w znaku spornym równorzędną pozycję. Kolegium stwierdziło, iż znak przeciwstawiany oraz jeden z elementów znaku spornego "TOFFlVO" posiadają identyczny człon "TOFFI", jednakże końcówki tych słów są odmienne "VO" i "NO".

Kolegium wskazało, iż zgodnie z poglądem ugruntowanym zarówno w orzecznictwie i w doktrynie "okoliczność, że zgłoszone do ochrony znaki towarowe mają jeden człon identyczny z członami znaków już zarejestrowanych nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy zarejestrowania znaku" (R. Skubisz "Prawo znaków towarowych. Komentarz" s. 94), przy czym w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z elementami identycznymi, a jedynie elementami zawierającymi w sobie podobny, opisowy człon nawiązujący do rodzaju towaru. Tym samym Kolegium uznało badane znaki towarowe za niepodobne w warstwie wizualnej.

Ww. widoczne różnice przekładają się na odmienne brzmienie porównywanych znaków jako całości. Znak sporny składa się z 5 sylab, podczas, gdy znak przeciwstawiony tylko z trzech. Zdaniem Kolegium słyszalna jest również różnica w brzmieniu znaku przeciwstawionego oraz elementu znaku spornego "TOFFlVO" z uwagi na to, iż litera "V" będzie odczytywana przez polskich konsumentów jak dźwięczna głoska "w".

Dokonując analizy znaczenia poszczególnych znaków towarowych jako całości, tzn. "TOFFIVO VOBRO" oraz "TOFFINO" Kolegium stwierdziło, iż budujące je wyrazy nie posiadają w języku polskim określonego znaczenia, dlatego znaki te należy uznać za fantazyjne.

Znak przeciwstawiony oraz element znaku spornego "TOFFlVO", wprawdzie zawierają człon "TOFFI" sugerujący odbiorcom cechy oznaczanych nimi towarów, jednakże mimo to, zdaniem UP, będą postrzegane przez nabywców słodyczy jako fantazyjne. W ocenie Kolegium, wbrew twierdzeniom wnoszącego sprzeciw, trudno jest uznać element znaku spornego "TOFFIVO" za dominujący (mimo, iż został umieszczony w znaku jako pierwszy), skoro będzie on u przeciętnego odbiorcy, budził skojarzenia z rodzajem cukierka, jego smakiem [ze względu na występujący w nim element "TOFFI"], nie zaś ze znakiem przeciwstawionym, który także składa się z identycznego elementu "TOFFI" nawiązującego do rodzaju towaru i jego smaku.

Mając na uwadze powyższe Kolegium stwierdziło, iż znak sporny i znak przeciwstawiany wyraźnie różnią się od siebie. O podobieństwie porównywanych znaków, w ocenie Kolegium, nie przesądza fakt występowania w nich zbieżnego elementu "TOFFI" z końcówką "VO" w znaku spornym i końcówką "NO" w znaku przeciwstawionym. Mimo, iż elementy porównywanych znaków "TOFFIVO" i "TOFFINO" składają się z identycznej liczby liter i sylab, to nie można przy ocenie podobieństwa porównywanych znaków towarowych pominąć pozostałych elementów występujących w znaku spornym.

Ostatnią przesłanką, o której stanowi art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia oznaczanych towarów. Kluczowym elementem oceny istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów jest ustalenie kręgu odbiorców, dla których przeznaczone są towary oznaczane spornym znakiem towarowym.

Kolegium do odbiorców towarów sygnowanych porównywanymi znakami towarowymi zaliczyło szerokie grono polskich konsumentów, gdyż słodycze stanowią dobra powszechnego użytku, przy zakupie których nabywcy zachowują niski stopień uwagi. Jednocześnie Kolegium uwzględniło, że model przeciętnego odbiorcy ukształtowany w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dla celów całościowej oceny niebezpieczeństwa konfuzji stanowi osoba dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna (zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. o sygn. akt C- 342/97, wyrok ETS z dnia 16 lipca 1998 r. o sygn. akt C210/96 oraz wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r. o sygn. akt C-218/01). Kolegium stwierdziło, iż mimo przeznaczana badanych znaków do oznaczania towarów identycznych i podobnych, to brak ich podobieństwa na gruncie znaczeniowym, wizualnym i fonetycznym decyduje o braku możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd. Różnice występujące bowiem pomiędzy porównywanymi znakami (słowo "VOBRO" oraz litera "V" w wyrazie "TOFFlNO" w znaku spornym) są na tyle wyraźne i przeważają nad ilością elementów podobnych, że znaki te będą postrzegane w całości przez odbiorców jako odmienne.

Reasumując, Kolegium uznało, że przeciwstawione znaki, mimo, iż są przeznaczone do oznaczania towarów identycznych i podobnych, to oceniane jako całość są na tyle zróżnicowane, że nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do komercyjnego źródła pochodzenia sygnowanych nimi towarów, a tym samym nie są do siebie podobne w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Organ wskazał także, iż przy ocenie podobieństwa na gruncie art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. nie ma znaczenia w jakiej postaci porównywane znaki towarowe są faktycznie używane w obrocie, lecz w jakiej postaci zostały zarejestrowane. Zatem pod uwagę bierze się wszystkie elementy występujące w znaku towarowym. W związku z powyższym argumenty wnoszącego sprzeciw dotyczące formy używania spornego znaku towarowego na rynku organ uznał za chybione, gdyż oceny podobieństwa na podstawie art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. należy dokonywać całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie elementy występujące w zarejestrowanych znakach towarowych, bez wyodrębniania poszczególnych elementów w nich występujących.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium uznało za niezasadny zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem ustawowych warunków wymaganych do uzyskania ochrony, określonych w art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

W świetle art. 7 k.c., jeżeli ustawa uzależnia powstanie skutków prawnych od dobrej lub złej wiary należy domniemywać istnienie dobrej wiary. Oznacza to, że obowiązek wykazania złej wiary ciąży na wnioskodawcy, który na tej podstawie żąda unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Pojęcie złej wiary nie było zdefiniowane w przepisach ustawy o znakach towarowych i nie zostało też "dookreślone" w regulacji prawa własności przemysłowej. O złej lub dobrej wierze uprawnionego decydować zatem będzie ocena całokształtu okoliczności w dacie zgłoszenia spornego znaku do ochrony w Urzędzie Patentowym, to jest w dniu 4 lipca 2013 r.

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca upatruje złą wiarę uprawnionego w tym, że uprawniony, jako bezpośredni konkurent wnoszącego sprzeciw, miał bez wątpienia wiedzę o występowaniu na rynku znaku towarowego "TOFFINO" oraz jego zarejestrowaniu na rzecz wnoszącego sprzeciw, a mimo to zgłosił do ochrony znak łudząco podobny do znaku wcześniejszego, przeznaczony do sygnowania towarów identycznych i podobnych. Ponadto, że celowo upodabnia znak sporny do znaku przeciwstawionego w obrocie, poprzez nieużywanie znaku spornego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, lecz z pominięciem elementu "VOBRO" i w formie eksponującej jedynie element "TOFFIVO", który jest niemal identyczny względem znaku przeciwstawionego. Wnoszący sprzeciw poniósł, iż umieszczenie w spornym znaku słowa "VOBRO" ma na celu wykazanie braku bezprawności posługiwania się przez uprawnionego oznaczeniem "TOFFlVO".

Kolegium nie dopatrzyło się złej wiary po stronie uprawnionego z prawa ochronnego do spornego znaku towarowego. Zdaniem Kolegium wnoszący sprzeciw nie wykazał żadnych okoliczności, które świadczyłyby o nagannym zachowaniu uprawnionego ze spornego prawa, jak zaś wskazuje się w orzecznictwie sądowym, sam fakt wiedzy o używaniu danego oznaczenia przez innego przedsiębiorcę nie wystarcza do postawienia mu zarzutu zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze (tak m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2009, sygn. akt Vl SA/Wa 1913/08). Wnoszący sprzeciw nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających, iż celem dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego przez uprawnionego nie było stworzenie sugestywnego oznaczenia dla własnych wyrobów, zwłaszcza, że znak sporny "TOFFlVO VOBRO" o nr [...] nie jest podobny do znaku przeciwstawionego "TOFFINO" o nr [...].

Kolegium dwukrotnie oddaliło wniosek wnoszącego sprzeciw o tej samej treści, tj. o przesłuchanie w charakterze strony W. W. na okoliczność dokonania zgłoszenia znaku spornego w złej wierze, w szczególności, na okoliczność nieużywania znaku spornego w formie zarejestrowanej, używania oznaczenia "TOFFlVO" bez dodatku "VOBRO", używania oznaczeń słowno-graficznych, w których dominuje wizualnie, wyraźnie wyodrębniony element słowny "TOFFIVO", powoływania się przed sądami na ochronę znaku "TOFFIVO VOBRO" dla wykazania braku bezprawności posługiwania się oznaczeniem "TOFFIVO" oraz oznaczeniami, w których dominuje wizualnie wyraźnie wyodrębniony element słowny "TOFFlVO", wiedzy zgłaszającego o używaniu i ochronie na rynku w Polsce wcześniejszej marki cukierków "TOFFINO".

W pierwszej kolejności organ stwierdził, iż zgłoszenie znaku spornego w złej wierze stanowi przesłankę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy wskazaną w art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Ustalenie ustawowych warunków udzielenia ochrony dokonuje samodzielnie Kolegium w oparciu o całokształt okoliczności faktycznych sprawy oraz przepisy prawa interpretowane w duchu obowiązującej linii orzeczniczej, dlatego wniosek sformułowany w ten sposób, iż okolicznością dowodzoną ma być dokonanie zgłoszenia spornego znaku towarowego przez uprawnionego w złej wierze należało oddalić. Świadek/strona może jedynie dostarczyć informacji o okolicznościach faktycznych, w szczególności tych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Kolegium stwierdziło, że okoliczności, co do których miałby zeznawać W. W., wskazane w ww. wniosku po słowach "w szczególności", a dotyczące formy używania spornego znaku towarowego w obrocie, są możliwe do ustalenia na podstawie dowodów przedłożonych przez strony do akt sprawy. Natomiast okoliczność wiedzy zgłaszającego o używaniu i ochronie na rynku w Polsce wcześniejszej marki cukierków "TOFFINO" nie jest istotna dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, ponieważ, jak wskazano powyżej, sama wiedza uprawnionego o istnieniu znaku wcześniejszego nie przesądza o dokonaniu zgłoszenia znaku spornego w złej wierze. Natomiast ocena słuszności powoływania się przez uprawnionego przed sądami na ochronę zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego "TOFFlVO VOBRO" dla wykazania braku bezprawności posługiwania się oznaczeniem "TOFFlVO" należy do kompetencji sądu powszechnego orzekającego w danej sprawie. Mając na uwadze powyższe Kolegium uznało, iż dopuszczenie dowodu z zeznań strony na wykazanie wskazanych we wnioskach wnoszącego sprzeciw okoliczności jest zbędne, zwłaszcza, że dowód z zeznań strony ma jedynie charakter posiłkowy.

Kolegium stwierdziło, że w rozpatrywanej sprawie brak jest dowodów, które pozwalałyby uznać, że uprawniony zgłosił do ochrony znak towarowy używany z sukcesem przez inny podmiot przed datą zgłoszenia do ochrony znaku spornego z zamiarem przechwycenia jego klienteli, czy też w celu zablokowania wnoszącemu sprzeciw prowadzenia działalności z wykorzystaniem znaku przeciwstawionego. Znak sporny nie jest bowiem podobny do znaku przeciwstawionego. Ponadto z materiałów dowodowych przedłożonych do akt sprawy wynika, iż uprawniony posługuje się w obrocie oznaczeniami obejmującymi jednocześnie element "TOFFIVO", jak i "VOBRO". Przy tym sporny znak towarowy jest znakiem słownym, dlatego może być, co do zasady, wykorzystywany przez uprawnionego w dowolnej grafice na rynku.

Kwestia posługiwania się przez uprawnionego w obrocie znakiem w postaci odbiegającej od tej, która była przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego, w sposób, który narusza prawa wcześniejsze wykracza poza zakres badania w sprawie o unieważnienie danego znaku. Kompetencje do orzekania w sprawach o naruszenie prawa ochronnego posiadają, na mocy art. 284 pkt 6 p.w.p., sądy powszechne. Także wspomniana w sprzeciwie chronologia zdarzeń (dokonanie przez uprawnionego wcześniejszego zgłoszenia znaku słowno-graficznego "VOBRO TOFFIVO" o nr [...]), zdaniem Kolegium, nie świadczy o złej wierze uprawnionego, ponieważ jak wskazano powyżej, znak sporny, który jest znakiem słownym, nie jest podobny do znaku przeciwstawionego.

Na zakończeniu Kolegium podkreśliło, że jego stanowisko wyrażone w przedmiotowej sprawie jest zasadne w świetle wyroku NSA z dnia 19 października 2017 r., sygn. akt ll GSK 1701/17, który wypowiedział się w analogicznej sprawie toczącej się pomiędzy tymi samymi stronami, w oparciu o bardzo zbliżoną argumentację (Sp. 78/2015). NSA oddalił bowiem skargę kasacyjną wniesioną przez wnioskodawcę i utrzymał w mocy wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 2017 r., sygn. akt Vl SA/Wa 1147/16, w którym Sąd uznał za prawidłowe stanowisko Urzędu Patentowego RP o braku podobieństwa znaków "TOFFINO" oraz "VOBRO TOFFlVO". Organ podkreślił, iż przedmiotem rozważania w ww. sprawie, analogicznie jak w sprawie niniejszej, była m.in. ocena podobieństwa słownych elementów badanych znaków "TOFFlNO" oraz "TOFFlVO". WSA w Warszawie podzielił argumentację Urzędu, iż zawarty w obydwu porównywanych znakach element "TOFFI" nawiązuje do opisowego charakteru wskazującego smak produktu i nie może przesadzać o podobieństwie porównywanych znaków, mimo, iż ich elementy słowne "TOFFINO" i "TOFFIVO", zawierające odmienne końcówki "NO" i "VO", składają się z identycznej liczby liter i sylab. Tym samym, utrzymując w mocy ww. wyrok WSA w Warszawie, także NSA przyjął za poprawną dokonaną przez Urząd analizę podobieństwa porównywanych znaków towarowych.

Powyższa decyzja Urzędu Patentowego RP stała się przedmiotem skargi do WSA w Warszawie, w której skarżący wniósł o stwierdzenie jej nieważności albo jej uchylenie oraz o zasądzenie na jego rzecz niezbędnych kosztów postępowania.

Wskazanej decyzji skarżący zarzucił naruszenie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 30 § 4, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 i art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Uzasadniając zarzut nieważności skarżący wskazał, iż w przedmiotowej sprawie wstępne znaczenie należy przypisać kwestii zaistnienia następstwa procesowego na rzecz skarżącego. Podkreślił, iż z uzasadnienia wydanej decyzji nie wynika jednoznaczna podstawa prawna ani okoliczności ją uzasadniające. Urząd Patentowy na s. 7 swojej decyzji ogranicza się do stwierdzenia, że "sukcesja prawna w niniejszej sprawie jest jasna".

Następnie skarżący wskazał, iż - w jego ocenie - następstwo procesowe organ wywodzi z wejścia skarżącego w prawo do znaku "TOFFINO" ([...]). Legitymacja procesowa wnoszącego sprzeciw - poprzednika spółki C. Sp. z o.o. nie miała jednak żadnego związku z posiadaniem rejestracji tego znaku, który został przeciwstawiony spornemu znakowi. Natomiast, istnienie rejestracji tego znaku stanowiło jedynie przesłankę zarzutu. Wnoszący sprzeciw, formułując ten zarzut, mógł powołać się na ów znak jako swój, ale też jako cudzy - bez żadnego skutku dla jego legitymacji. Ponieważ kwestia, czy w niniejszej sprawie doszło do następstwa po stronie czynnej ma wpływ na charakter decyzji (umorzenie, czy oddalenie) skarżący uważa, że w tym zakresie konieczne jest staranne uzasadnienie stanowiska Urzędu, aby było jednoznacznie przesadzone, czy decyzje otrzymał jako następca wnoszącego sprzeciw, czy też jako tylko uczestnik postępowania, a zatem jako tylko następca prawa do znaku TOFFINO ([...]). Czy następstwo dotyczy obu zarzutów sprzeciwu? Skarżący nadmienił, że nie jest żadnym następcą pod tytułem ogólnym wnoszącego sprzeciw.

Skarżący zwrócił jednocześnie uwagę, że na podstawie przepisów k.p.a. (art. 30 § 4) następstwo procesowe zachodzi "w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych". Jest to wyjątek od zasady braku następstwa w sprawach administracyjnych. Nie może być wykładany rozszerzająco. Zaskarżona decyzja nie dotyczy prawa do znaku TOFFINO ([...]), co do którego następcą prawnym jest skarżąca spółka, lecz przedmiotem sporu (sprzeciwu) jest prawo innego podmiotu (strony biernej) - prawa do znaku TOFFIVO VOBRO ([...]). Co więcej, istnienie prawa do znaku przeciwstawionego nie stanowiło żadnej przesłanki dla wszystkich zarzutów podniesionych w sprzeciwie. Zarzut zgłoszenia w złej wierze nie był oparty na posiadaniu prawa do znaku TOFFINO ([...]).

Uzasadniając zarzut naruszenia zasad postępowania (art. 75 § 1 i art. 78 § 1 k.p.a.) skarżący podniósł, że wszystkie okoliczności, na które żądał przeprowadzenia dowodu, dotyczyły zarzutu zgłoszenia znaku w złej wierze i zmierzały do wykazania tej złej wiary. Natomiast, Urząd a priori uznał, że ww. zarzut zgłoszenia znaku "TOFFIVO VOBRO" wyłącznie dla usprawiedliwiania przed sądami powszechnymi swoich nieuczciwych zachowań wobec znanej wcześniej na rynku marki TOFFINO jest niezasadny. Urząd dokonał tej oceny przedwcześnie, nie dając żadnej możliwości stronie przedłożenia dowodów. Skarżący wskazał, ponadto, iż w dalszej części skargi wskazał, że Urząd w ogóle nie zrozumiał, na czym polega stawiany przez niego zarzut i założył, że już rozstrzygnięcie zarzutu z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przesądza o zarzucie z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Odnosząc się do zarzutu przyjęcia błędnych kryteriów wprowadzenia w błąd skarżący nie podzielił cytowanego przez Urząd stanowiska R. S., które - w jego ocenie - jest nieaktualne. Wskazał jednocześnie na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w którym wskazał, że porównania dwóch znaków towarowych należy dokonać, badając każdy ze znaków jako całość, co nie wyklucza, iż całościowe wrażenie wywierane przez znak towarowy w pamięci właściwych odbiorców może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników (wyrok Life/Thomson Life, C-120/04, pkt 29, EU:C:2005:594).

Jako kolejne zaniechanie Urzędu skarżący wskazał na brak określenia i uwzględnienia stopnia uwagi klientów. Podkreślił, iż organ ograniczył się do stwierdzenia, że odbiorcami słodyczy jest "ogół polskich konsumentów" albo ich "szerokie grono". Nie wskazał natomiast, jaki ów ogół ma poziom uwagi przy odbiorze słodyczy. Odbiorcami słodyczy są dzieci, osoby starsze, ale także profesjonaliści, technolodzy żywności, producenci słodyczy. Prawidłowa ocena kolizji znaków towarowych i kontrola sądowa tego rodzaju oceny dokonywanej przez Urząd wymaga precyzyjnego określenia, jaki poziom uwagi został uwzględniony (niski, średni, wysoki). Ma to tym większe znaczenie dla spraw takich, jak niniejsza, że przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie wymaga przecież ażeby wszyscy możliwi odbiorcy podlegali ryzyku wprowadzenia w błąd. Wystarczy zatem, by dotyczyło to tylko części odbiorców. Nie wystarcza również odwołanie do bliżej nieokreślonego "ogółu" lub "szerokiego grona". W zaskarżonej decyzji nie uwzględniono także charakteru towarów, których dotyczą porównywane znaki towarowe. To ten charakter decyduje o poziomie uwagi. Słodycze są - co do zasady - towarem powszechnym, codziennym, często nabywanym impulsywnie. Sprzedawane są w opakowaniach niewielkich albo w jednostkowych owijkach poszczególnych cukierków, czy czekoladek. Wszystko to powoduje, że poziom uwagi niezwykle często bywa bardzo niski i z łatwością umykają różnice pomiędzy znakami. Tak się dzieje również dlatego, że - jak podkreśla Trybunału Sprawiedliwości UE we ww. wyroku w sprawie Loyd - przeciętny konsument nieczęsto ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania znaków i musi polegać na niedoskonałym obrazie, jaki zachował w pamięci.

Kolejnym błędem Urzędu - zdaniem skarżącego - jest pomieszanie kwestii oceny charakteru odróżniającego elementu znaku z jego pozycją dominującą. O dominującym charakterze elementu decyduje jego pozycja i miejsce w znaku towarowym. Natomiast, o tym, czy element ma charakter odróżniający, decyduje to, czy podpada dany element pod kategorię znaków wymienionych w art. 129 (obecnie art. 129(1) ust. 1 pkt 1)-5) p.w.p. Niezrozumiałe jest twierdzenie Urzędu, że pierwszy człon spornego znaku traci pozycję dominującą, ponieważ będzie "budził skojarzenia z rodzajem cukierka". Przecież z tego powodu nie traci swojej pierwszej pozycji ten element, nie staje się krótszy, ani też mniej widoczny. Co więcej, sam Urząd stwierdza, że ten element jest fantazyjny, bo nie ma żadnego "w języku polskim określonego znaczenia". Przy okazji, należy też wskazać, że kwestia charakteru odróżniającego - zgodnie z orzecznictwem unijnym - jest be znaczenia przy ocenie podobieństwa oznaczeń, natomiast może odgrywać pewną rolę dla stwierdzenia, czy z podobieństwa wynika ryzyko wprowadzenia w błąd. Z całą pewnością to, że oba porównywane znaki towarowe mogą kojarzyć się ze słowem "toffi", nie czyni ich niepodobnymi w rozumieniu powołanej regulacji prawnej, a także wcale nie zmniejsza ryzyka wprowadzenia w błąd, skoro są to oznaczenia niemal identyczne w zakresie swoich dominujących elementów i - jak sam stwierdza Urząd Patentowy - fantazyjnych, pomimo skojarzeń.

Przy ocenie przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd Urząd całkowicie pomija dwie istotne okoliczności: słowny charakter spornego znaku TOFFIVO VOBRO, a także charakter firmowy elementu VOBRO. Skarżący wskazał, iż - po pierwsze - przedłożony przez niego materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że na owijkach cukierków i czekoladek widnieje olbrzymi napis TOFFlVO i całkowicie niewidoczny dla klienta dodatek VOBRO. Na opakowaniach zbiorczych centralnym elementem jest TOFFIVO, a dodatek VOBRO pojawia się w różnych miejscach opakowania, czy etykiet. Po drugie, Urząd nie przypisuje żadnego znaczenia posiadaniu przez element VOBRO charakteru rdzenia fantazyjnego nazwy uprawnionego do tego znaku. Jest to oznaczenie firmowe. Ocena, która ignoruje ten fakt narusza obowiązujące zasady wynikające z potrzeby wykładni prawno-unijnej.

Następnie skarżący wskazał, iż stosownie do orzecznictwa Trybunału UE, samo dodanie do cudzego znaku towarowego własnego dodatku firmowego nie eliminuje ryzyka wprowadzenia w błąd, skoro pierwszy element zachowuje swoją niezależną pozycję. W niniejszej sprawie pogląd ten powinien być starannie rozważony i uwzględniony. Z całą pewnością element TOFFIVO jest niemal identyczny z elementem TOPFINO. Nie może być żadnych wątpliwości, że zdecydowana większość "ogółu", jak to twierdzi Urząd Patentowy, z łatwością pominie różnicę "V" i "N", w szczególności nabywając słodycze impulsywnie, w ramach codziennych zakupów bez szczególnej okazji, widząc drobne cukierki w owijkach lub też przy takich sposobach użycia znaku słownego. Poza tym, wspomniane orzecznictwo Trybunału UE wyraźnie wskazuje, że sama tylko drobna różnica w oznaczeniach (tu: TOFFINO/TOFFIVO) nie czyni tych oznaczeń nieidentycznymi. Dlatego też, za chybione skarżący uważa kategoryczne stwierdzenie organu, że w odniesieniu do elementów TOFFIVO i TOFFINO "nie mamy do czynienia z elementami identycznymi, a jedynie elementami zawierającymi w sobie podobny, opisowy człon nawiązujący do rodzaju towaru".

Reasumując powyższe skarżący wskazał, że w rozpatrywanej sprawie powinno się uwzględnić za wystarczające dla stwierdzenia wprowadzenia w błąd istnienie identyczności, czy też niemal identyczności pierwszego członu spornego znaku ze znakiem przeciwstawionym. W szczególności, że zbieżność towarów jest tak daleko idąca, a element VOBRO ma charakter rdzenia nazwy przedsiębiorstwa. lstnienie tego elementu w spornym znaku nie eliminuje bowiem ryzyka wprowadzenia w błąd co do związków uprawnionych do porównywanych znaków towarowych. Na podstawie elementu VOBRO, klienci mogą nawet wiedzieć, że towary tak oznaczone pochodzą z innego źródła. Niemniej, z uwagi na identyczność (czy też niemal identyczność) elementów TOFFIVO i TOFFINO, mogą sądzić, że firma VOBRO jest powiązana z właścicielem marki wcześniejszej - TOFFINO.

Uzasadniając zarzut braku rozumienia przez organ pojęcia zła wiara, skarżący wskazał, że sporny znak TOFFIVO VOBRO został zgłoszony dla używania tego znaku w sposób nieuczciwy (w złej wierze). Celem zgłoszenia jest posługiwanie się nim w ten sposób, że widoczne jest w realnym obrocie wyłącznie słowo TOFFIVO, a dodatek VOBRO jest niewidoczny albo eksponowane jest słowo TOFFIVO, a dodatek VOBRO występuje w różnych miejscach odrębnych na etykiecie. W ocenie skarżącego zgłoszenie znaku dla takich celów, ze świadomością istnienia na rynku wcześniejszej marki TOFFINO, jest nieuczciwe i stanowi zasadna podstawę do unieważnienia tego znaku. Mamy tu zatem do czynienia z oczywistym przypadkiem zgłoszenia tzw. znaku agresywnego, które polega na dodaniu do elementu identycznego lub niemal identycznego z wcześniejszym znakiem dodatku firmowego, by następnie w realnym obrocie używać wyeksponowanego elementu identycznego (niemal identycznego) z "pałętającym się" gdzieś na opakowaniach lub etykietach dodatkiem firmowym. Natomiast, w razie ewentualnego procesu o naruszenie prawa, dla podważenia bezprawności swojego działania powołuje się na prawo wyłączne do znaku słownego "w postaci zarejestrowanej", a Urząd Patentowy i sądy administracyjne w takim przypadku nie dostrzegają w ogóle zamiarów nieuczciwych, nadużycia systemu rejestracji znaków, a także tego, że aprobata tych nadużyć praktycznie pozbawia jakiegokolwiek sensu ochrony marki TOFFINO.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumentację zaprezentowaną w uzasadnieniu wydanej decyzji.

W piśmie procesowym z dnia 15 października 2018 r. uprawniony wniósł o oddalenie skargi. Podniósł, że zaskarżona decyzja została wydana zgodnie z przepisami prawa i nie jest obarczona błędami, w tym w szczególności wskazywanymi przez skarżącego.

Uprawniony nie zgodził się ze wskazanym przez skarżącego zarzutem nieważności wydanej decyzji (art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.) wskazując, iż bezspornym jest że skarżący stał się w toku postępowania stroną niniejszej sprawy. Podał, że sam skarżący nie neguje faktu, że przysługują mu uprawnienia strony, wskazując jedynie w skardze, że organ powinien był tę przesłankę dokładnie uzasadnić.

Uczestnik nie zgodził się z zarzutem naruszenia art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. wskazując, iż organ w sposób wyczerpujący zebrał oraz rozpatrzył cały materiał dowodowy oraz podjął wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Co więcej, organ na rozprawie w dniu [...] września 2016 r. zobowiązał skarżącego do doprecyzowania na jakie okoliczności składa ww. wniosek dowodowy o przesłuchanie W. W., jednak skarżący obowiązku tego nie wykonał. Należy zatem uznać, wbrew twierdzeniom skarżącego, że Urząd nie pominął żadnego z dowodów dokonując wszechstronnej analizy materiału dowodowego.

Uprawniony nie zgodził się z zarzutem skarżącego dotyczącym błędnych ustaleń dotyczących kryteriów oceny ryzyka wprowadzenia w błąd, a także podobieństwa znaków towarowych. Podkreślił, że zgłosił do ochrony oznaczenie składające się "z rdzenia nazwy przedsiębiorstwa" (VOBRO), co przemawia za uznaniem, iż to ten drugi fantazyjny element najbardziej utkwi w pamięci odbiorców, a nie pierwszy dość opisowy zwrot (TOFFIVO). Nie jest przesądzone, że to pierwszy element jest automatycznie najbardziej dominującym w znaku towarowym. W świetle powyższego nieuzasadnione jest powoływanie się przez skarżącego na konieczność uwzględnienia wysokiej siły odróżniającej wcześniejszego znaku, ponieważ nie znajduje to zastosowania do znaku TOFFINO, który jest znakiem nieposiadającym wysokiej zdolności odróżniającej. Nie można zatem mówić o ewentualnym wpływie wysokiej siły odróżniającej znaku TOFFINO na ryzyko konfuzji wśród przeciętnych odbiorców. Tym samym wobec braku spełnienia się przesłanek zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., tj. przesłanki podobieństwa znaków towarowych, a co za tym idzie przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd konsumenta co do pochodzenia towarów, argumenty skarżącego należy uznać za bezzasadne.

W ocenie uprawnionego organ właściwie ocenił przesłankę złej wiary uprawnionego do znaku towarowego TOFFIVO VOBRO. Uprawniony zawsze bowiem używa oznaczenia w zgłoszonej formie tj. łącznie członu TOFFIVO i VOBRO, co w niniejszej sprawie powinno wykluczyć jakiekolwiek podejrzenia złej wiary po jego stronie. Natomiast sam fakt wiedzy o istnieniu i używaniu przez inny podmiot takiego samego znaku lub podobnego do spornego znaku towarowego nie może przesądzać o złej wierze. Zgłoszenie przez uczestnika znaku "TOFFIVO VOBRO" nie ma znamion zgłoszenia w złej wierze w rozumieniu art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skargę należało oddalić, jako że zaskarżona decyzja odpowiada prawu. Stanowisko organu w niej zawarte jest prawidłowe zarówno na gruncie przepisów prawa procesowego, jak i prawa materialnego.

W szczególności organ prawidłowo ocenił, że - wobec zmiany po stronie wnioskodawcy - możliwe było kontynuowanie postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "TOFFIVO VOBRO" o nr [...] z udziałem skarżącej.

Przepisy prawa nie stoją temu na przeszkodzie. W toku postępowania administracyjnego mogą bowiem pojawić się zmiany w sytuacji prawnej strony.

W niniejszej sprawie w dniu 13 lipca 2016 r. doszło do nabycia w rozumieniu art. 551 k.c. przez skarżącą przedsiębiorstwa spółki C., która to spółka wniosła o unieważnienie spornego prawa. Spółka C., została zaś zlikwidowana. W postanowieniu z dnia [...] lipca 2017 r. Sądu Rejonowego [...] - w [...],[...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowiono o wpisaniu w KRS Rejestr Przedsiębiorców o zakończeniu w dniu 19 czerwca 2017 r. likwidacji spółki C. sp. z o.o. w likwidacji.

Wskazać należy, że nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. nie stanowi sukcesji uniwersalnej nabywcy (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 45/08, OSNC 2009/7-8/97; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2007 r., V CSK 3/07, Monitor Prawniczy 2007/9/460; postanowienie z dnia 24 marca 2010 r., V CSK 338/09, niepubl.). Dlatego na płaszczyźnie prawa procesowego zbycie przedsiębiorstwa, w skład którego wchodził przedmiot toczącego się procesu, co do zasady nie skutkuje ogólnym następstwem procesowym nabywcy przedsiębiorstwa w miejsce jego zbywcy.

Na gruncie postępowania cywilnego konsekwencje zbycia przedsiębiorstwa kwalifikuje się jako przypadek - uregulowanego w art. 192 pkt 3 k.p.c. - zbycia w toku sprawy rzeczy lub prawa. Powołany przepis alternatywnie dopuszcza wstąpienie nabywcy prawa w miejsce zbywca a w przypadku braku zgody drugiej strony procesu zakłada przy zachowaniu legitymacji procesowej zbywcy ochronę strony przed ujemnymi dla niej stronami poprzez stworzenie sytuacji w której sąd nie bierze pod uwagę okoliczności, że w toku sprawy nastąpiło przejście prawa. Wówczas zbywca reprezentuje nabywcę działając we własnym imieniu, a wyrok wydany w procesie toczącym się z udziałem zbywcy obejmuje granicami podmiotowymi rzeczy osądzonej także nabywcę (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1951 r., zasada prawna, Ł.C.Prez. 689/50, OSN 1952, nr 1, poz. 3, orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30 października 1952 r., C 1253/52, OSN 1953, nr 3, poz. 89 i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1963 r., III CR 26/63, OSNCP 1964, nr 7-8, poz. 134).

W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że chociaż co do zasady sam fakt nabycia przedsiębiorstwa nie wystarcza do przyjęcia, że jego nabywca staje się następcą prawnym zbywcy, a następstwo prawne osoby prawnej w razie ustania jej bytu prawnego powinno wynikać z wyraźnego przepisu prawa, to jednak w przypadku, gdy jednocześnie następuje utrata bytu prawnego zbywcy przedsiębiorstwa, brak takiego przepisu nie sprzeciwia się przyjęciu następstwa prawnego nabywcy przedsiębiorstwa, obejmującego wyraźnie wyodrębnione mienie zbywcy. W tym zakresie nabywca przedsiębiorstwa staje się następcą prawnym zbywcy, jednak nie z chwilą nabycia przedsiębiorstwa, ale z chwilą utraty przez zbywcę bytu prawnego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. akt IV CSK 598/12, LEX nr 1284765).

Na gruncie postępowania administracyjnego w ww. zakresie znaczenie ma art. 30 § 4 k.p.a., który stanowi, że w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni.

Na ww. podstawie wstąpienie następuje z mocy prawa, zatem niezależnie od woli stron czy też organu; bez potrzeby wydania także w tej kwestii odrębnego aktu. Następca prawny wstępuje do postępowania na miejsce dotychczasowej strony w takim stadium, w jakim postępowanie to znajduje się w chwili jego zgłoszenia się, co w szczególności oznacza, iż wszystkie czynności procesowe dokonane przed zaistnieniem następstwa przez organ lub poprzednika prawnego pozostają ważne (wiążące) i nie muszą być powtarzane.

Przepis art. 30 § 4 k.p.a.- na podstawie art. 256 ust. 1 p.w.p. - w postępowaniu spornym stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem specyfiki i celu tego postępowania.

Jedynie dla jasności wywodu wskazać należy, że w ramach postępowania spornego rozstrzygane są przez organ sprawy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu kolizji późniejszego znaku towarowego ze znakiem wcześniejszym. Specyfiką zatem tego postępowania jest to, że mamy do czynienia z prawem, którego dotyczy żądanie unieważnienia oraz prawem do znaku przeciwstawionego. Tak więc prawnie doniosłe zmiany podmiotowe w ww. postępowaniu mogą zdarzyć się po stronie wnioskodawcy, jak i uprawnionego. Zdaniem Sądu w obu tych przypadkach może znaleźć zastosowanie reguła wynikająca z art. 30 § 4 k.p.a. Bezspornym przy tym jest, że prawo ochronne na znak towarowy - zgodnie z art. 162 § 1 p.w.p. - jest prawem zbywalnym.

Zdaniem strony, ustawa Prawo własności przemysłowej w żadnym miejscu nie przewiduje, aby unieważnienia z powodu kolizji późniejszego znaku towarowego ze znakiem wcześniejszym mógł żądać wyłącznie podmiot mający prawa do tego wcześniejszego znaku towarowego.

W tym miejscu należy jednak powołać na wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. akt II GSK 1983/13, z którego wynika, że "w sprzeciwie od decyzji Urzędu Patentowego udzielającej prawo ochronne na znak towarowy wnioskodawca nie może skutecznie przeciwstawić cudzego znaku towarowego. W przeciwnym razie doszłoby do nieuprawnionego zalegalizowania postępowania administracyjnego toczącego się bez udziału podmiotu uprawnionego do takiego znaku, któremu z tej racji przysługiwałby przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. Ponadto, czego nie można wykluczyć, potencjalnie szkodliwe mogłoby być wyrażanie stanowiska przez Urząd Patentowy w sprawie znaku towarowego należącego do uprawnionego podmiotu, nie biorącego udziału w postępowaniu spornym. [...] Z powyższych względów w postępowaniu spornym toczącym się przed Urzędem Patentowym nie jest dopuszczalne przeciwstawienie znakowi towarowemu objętemu sprzeciwem, o którym mowa w art. 246 p.w.p., znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem, nie należącego do wnoszącego sprzeciw lub w odniesieniu do którego podmiot ten nie jest upoważniony do podejmowania działań prawnych."

Podzielając powyższy pogląd Sąd uznaje, że prawa do znaku przeciwstawionego przeszły na stronę skarżącą, która - już po likwidacji spółki C. - popierała wniosek o unieważnienie prawa ochronnego przysługującego uprawnionemu oraz wniosła o dopuszczenie jej do tego postępowania.

W piśmie z dnia 18 września 2017 r. (wpływ do organu 20 września 2017 r., czyli dzień przed wydaniem zaskarżonej decyzji) strona skarżąca zgłosiła bowiem swój udział jako następca prawny spółki C. Wtedy ujawniła, że nie tylko nabyła od ww. spółki C. w toku postępowania prawo ochronne na znak towarowy TOFFINO ([...]), ale nabyła również w całości przedsiębiorstwo spółki C., którego znak ów stanowił składnik. Dalej pełnomocnik skarżącej wskazał, że okoliczność, iż toczące się postępowanie zostało wszczęte na skutek sprzeciwu w żadnym stopniu i zakresie nie zaprzecza, że ów sprzeciw ma na względzie ochronę indywidualnego interesu prawnego, który obecnie reprezentuje wyłącznie skarżąca. Jak wskazał pełnomocnik skarżącej w niniejszej sprawie interes prawny polega na ochronie majątkowego prawa do znaku towarowego TOFFINO ([...]), który nabyła skarżąca. Dalej wskazano, że przejęcie całego przedsiębiorstwa stanowi okoliczność potwierdzającą, że skarżąca jest obecnie wyłącznym reprezentantem tego interesu.

Stanowisko skarżącej zawarte w skardze jest zatem sprzeczne z tym prezentowanym przez nią w postępowaniu przed organem. W skardze do Sądu organowi, który końcowo uwzględnił wniosek skarżącej w analizowanym zakresie, z tego powodu zarzucono nieważność zaskarżonej decyzji.

Sąd zaś - z powodów przedstawionych wyżej - z takimi zarzutami się nie zgadza.

Przechodząc zaś do kwestionowanego stanowiska organu sformułowanego na gruncie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wskazać należy, że zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Jak już wskazał to organ powołany przepis ma zatem zastosowanie wówczas, gdy kumulatywnie spełnione zostaną trzy następujące przesłanki: po pierwsze podobieństwa lub identyczności towarów, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, po drugie podobieństwa lub identyczności oznaczeń oraz po trzecie - istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczonych danymi znakami towarów.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów oznaczanych tymi znakami jest konsekwencją zaistniałego podobieństwa znaków i towarów. Tak więc w braku jednej z przesłanek, nie może występować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Urząd Patentowy RP na początku uznał podobieństwo i identyczność towarów do oznaczania, których zostały przeznaczone przeciwstawione oznaczenia. Ocena ta, którą Sąd podziela, została należycie uzasadniona, nie wykracza poza ramy oceny swobodnej i nie jest elementem spornym.

Ustalenie podobieństwa towarów pozwoliło organowi przejść do badania podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń.

Zgodnie z ustaloną praktyką ocena porównawcza znaków powinna być dokonana na różnych płaszczyznach postrzegania - tj. wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej - mając na uwadze to, że decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki wywierają na przeciętnym odbiorcy, który o odbiorca jest uznawany za osobę należycie poinformowaną, uważną i rozsądną.

Oznaczenia powinny być oceniane całościowo. Analiza poszczególnych elementów nie może zastąpić oceny odbioru znaku jako całości. W związku z tym nawet wystąpienie jednego elementu o charakterze dominującym nie uzasadnia pominięcia przy ocenie podobieństwa wpływu innych elementów na odbiór całego oznaczenia. Mogą one bowiem wpływać na osłabienie podobieństwa, co należy uwzględnić w ramach dokonywanej przez Urząd Patentowy analizy (por. wyrok NSA z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt II GSK 1317/13).

Zaskarżona decyzja zawiera analizę podobieństwa przeciwstawionych znaków zarówno pod kątem ich elementów wspólnych jak i odmiennych, analiza ta uwzględnia całościowe wrażenie, jakie znak złożony pozostawia w pamięci właściwego kręgu odbiorców.

Sąd podzielił ocenę organu, tj., że przeciwstawione znaki oceniane jako całość nie są w takim stopniu podobne, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych.

Znak przeciwstawiony jest znakiem słownym i składa się tylko z elementu TOFFINO, zaś znak sporny (także znak słowny) składa się z dwóch wyrazów VOBRO i TOFFIVO.

Organ dostrzegł, że w słowach TOFFIVO i TOFFINO użytych w porównywanych oznaczeniach występuje identyczny człon (TOFFI).

Porównywane znaki towarowe - w swoim całokształcie - jak słusznie jednak zauważył organ, mają charakter fantazyjny, tak więc nie może być mowy o ich podobieństwie znaczeniowym. Chociaż elementowi TOFFI należy przypisać znaczenie opisowe - smak toffi, a zatem i funkcję opisową w odniesieniu do towarów do oznaczania, których te znaki zostały przeznaczone.

W warstwie słownej i fonetycznej oba porównywane oznaczenia różnią się ilością liter, składając się z 7 (znak przeciwstawiony) i 12 liter (znak sporny). Nadto sporny znak dzieli się na 5 sylab, natomiast znak przeciwstawiony na 3 sylaby. Różnice istniejące między wyrazami TOFFIVO i TOFFINO (wymiana w końcówce litery V na N) wzmacniane przez dodanie drugiego słownego elementu w znaku spornym (VOBRO) będą zaznaczać się w odbiorze fonetycznym.

Również w warstwie wizualnej znaki są odmienne, co wynika z ilości liter (sylab) w obu znakach oraz fakt, że w znaku spornym litery te tworzą dwa słowa, przez co znak uprawnionego jest dłuższy.

Dokonana przez organ ocena wskazująca, że pomimo podobieństwa opartego na tożsamości członu "TOFFI" w porównywanych oznaczeniach, przeciętny odbiorca bez trudu spostrzeże różnice między znakami wynikającą z pozostałych elementów obydwu znaków, tj. różnicy pomiędzy słowami TOFFIVO i TOFFINO, oraz obecności drugiego słowa w znaku spornym (VOBRO).

Nawet przyjmując stanowisko skarżącej o roli oznaczeń firmowych w znakach towarowych (tu słowo "VOBRO" to tylko część nazwy działalności uprawnionego), wskazać należy, że słowo "VOBRO" w spornym znaku towarowym nadaje mu pewnej specyfiki. Słowo "VOBRO" jest bowiem powiązane ze słowem "TOFFIVO" poprzez powtórzenie zbitki "VO", która - jak wskazuje uprawniony - przywodzi na myśl jego przedsiębiorstwo.

Słusznie zatem Urząd Patentowy RP ocenił całość spornego znaku, a nie - jak chce tego skarżąca - jedynie element TOFFIVO. Taka zaś ocena uzasadnia stanowisko organu, że stopień zbieżności pomiędzy przeciwstawionymi znakami (tj. tylko w zakresie członu "TOFFI") nie jest wystarczający do potwierdzenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. W takiej sytuacji, kluczowe znaczenie mają różnice występujące pomiędzy przeciwstawionymi znakami, tj. występowanie w spornym znaku innej końcówki ("VO") oraz dodatkowego oddzielnego słowa ("VOBRO") Ocena drugiego elementu słownego nie pozwala na stwierdzenie, że sporny znak towarowy wywiera podobne wrażenie na odbiorcy albo też, że jest adaptacją przeciwstawionego znaku towarowego.

Sąd w składzie orzekającym nie znajduje powodów, dla których powszechnie stosowaną w tym względzie metodykę oceny podobieństwa znaków należałoby uznać za nieaktualną, tworząc inne reguły oceny podobieństwa znaków na gruncie warstwy słownej i wizualnej. Przytoczony przez organ pogląd prof. R. S., tj. "okoliczność, że zgłoszone do ochrony słowne znaki towarowe mają jeden człon identyczny z członami znaków już zarejestrowanych nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy zarejestrowania znaku", jest akceptowany w orzecznictwie.

Takiemu poglądowi nie przeczy stanowisko Trybunału zawarte w przywołanym w skardze wyroku w sprawie C-120/04. Nie prowadzi ono bowiem do przeciwnych wniosków, niż ten, że analiza poszczególnych elementów nie może zastąpić oceny odbioru znaku jako całości.

Nie jest zatem zasadny zarzut skarżącej o nieprawidłowym sposobie badania przeciwstawionych znaków towarowych na ich podobieństwo (brak podobieństwa).

Ww. ustalenia dokonane zgodnie z zasadami wypracowanymi w doktrynie i judykaturze na gruncie przepisów o własności przemysłowej - w ocenie Sądu -pozwalały organowi na sformułowanie końcowego wniosku o niepodobieństwie porównywanych znaków w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Sąd wskazuje, że podczas analizy podobieństwa znaków uwzględniono wszystkie istotne w tym zakresie aspekty, tj. zarówno elementy przemawiające za ich podobieństwem, jak i różnice uznając, iż pomimo pewnych cech wspólnych porównywane oznaczenia w ich całokształcie są na tyle zróżnicowane, że nie istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów.

Skarżący musi liczyć się z tym, iż znak słaby (tj. zawierający konotację /skojarzenie/ dotyczące przeznaczenia, właściwości, czy też funkcji towaru nim oznaczonego), musi często tolerować współistnienie znaków bliskich w zakresie udzielania praw ochronnych. Prawo ochronne nie może być bowiem udzielane tylko jednemu podmiotowi na zasadzie monopolizowania poszczególnych słów (lub elementów słownych) występujących w obrocie, których znaczenie ma istotną wartość w aspekcie produktów oferowanych przez strony pozostające w sporze.

Podsumowując tę część rozważań Sąd stwierdza, że dokonana przez organ ocena przeciwstawionych oznaczeń w aspekcie przesłanek określonych w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest pełna, należycie i spójnie uzasadniona i nie wykracza poza ramy oceny swobodnej.

Prawidłowo oceniony materiał dowodowy, jak również przyjęte ustalenia faktyczne nie dawały także podstawy do zastosowania art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

W doktrynie i judykaturze wskazuje się różne formy zjawiskowe zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Przede wszystkim wskazuje się na zgłoszenie cudzego znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez podmiot dysponujący znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku (por. wyrok NSA z dnia 24 maja 2007 r., sygn. akt II GSK 377/06). Po drugie, jako przypadek zgłoszenia znaku towarowego kwalifikuje się zgłoszenie danego znaku w celach spekulacyjnych, charakteryzujące się przede wszystkim brakiem zamiaru używania danego znaku przez podmiot go zgłaszający przy jednoczesnym zamiarze uzyskania korzyści od przedsiębiorców zainteresowanych używaniem danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Po trzecie, należy uznać za zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze takie działanie osoby, która dokonując zgłoszenia ma świadomość, lub z zachowaniem należytej staranności może się dowiedzieć, że narusza w ten sposób cudze prawo - zarówno prawo podmiotowe o charakterze bezwzględnym, jak i wynikające z konkretnego stosunku prawnego zaistniałego pomiędzy zgłaszającym a daną osobą trzecią (wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 września 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 428/06). Zła wiara wiąże się z powzięciem przez zgłaszającego informacji, które racjonalnie ocenione, powinny skłonić go do refleksji, że jego zgłoszenie może naruszać prawa w wykonywanej działalności gospodarczej przez inną osobę.

W orzecznictwie ugruntowany jest już przy tym pogląd, że wiedza o istnieniu znaków przeciwstawionych, czy powinność tej wiedzy w chwili zgłoszenia znaku do rejestracji - nie może a priori przesądzać o nieuczciwych zamiarach zgłaszającego.

W rozpoznawanej sprawie zasadnie więc uznano, że zebrana w sprawie dokumentacja nie wskazywała, żeby sporny znak TOFFIVO VOBRO używany był przez uprawnionego jedynie w zakresie oznaczenia TOFFIVO, czy też na to, że zgłoszenie tego znaku miało inny cel niż jego używanie.

Bez naruszenia prawa organ oddalił wniosek dowodowy składany w tym względzie przez skarżącą (karta nr 230 i 254 na odwrocie). Przypomnieć należy, że dotyczył on przesłuchania strony – W. W., na okoliczność dokonania zgłoszenia znaku spornego w złej wierze, w szczególności na okoliczność nieużywania znaku w formie zarejestrowanej; używania oznaczenia "TOFFIVO" bez dodatku "VOBRO"; używania oznaczeń słowno-graficznych, w których dominuje wizualnie wyraźnie wyodrębniony element słowny TOFFIVO; powoływania się przed sądami na ochronę znaku TOFFIVO VOBRO ([...]) dla wykazania braku bezprawności posługiwania się oznaczeniem TOFFIVO oraz oznaczeniami, w których dominuje wizualnie wyraźnie wyodrębniony element słowny TOFFIVO; wiedzy (powinności wiedzy) zgłaszającego o używaniu i ochronie na rynku w Polsce wcześniejszej marki cukierków TOFFINO poprzez poprzednika prawnego wnoszącego sprzeciw.

W tym względzie podkreślić należy, że treść art. 86 k.p.a. wskazuje na subsydiarny charakter dowodu z przesłuchania stron i wyjaśnić, że potrzeba przeprowadzenia takiego dowodu zachodzi w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu innych dowodów nadal istnieją wątpliwości co do okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

W niniejszej zaś sprawie miał to być podstawowy dowód na okoliczności podnoszone przez stronę skarżącą. Inne zaś dowody zebrane w sprawie (k. 49, 129, 131-133, 135, 137-139) nie potwierdzały okoliczności - o czym była już mowa - żeby sporny znak TOFFIVO VOBRO używany był przez uprawnionego jedynie w zakresie oznaczenia TOFFIVO.

Ma zatem racje organ, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie ma podstaw do przypisania uprawnionemu nieuczciwych zamiarów w zgłoszeniu ww. znaku. Nie ma też ani jednego dowodu, z którego bezspornie wynikałoby, że takie nieuczciwe zamiary towarzyszyły uprawnionemu przy zgłaszaniu spornego znaku.

Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd z urzędu tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, a które Sąd ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić. Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2018 r., poz. 1302), orzekł jak w sentencji.