Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1388/07
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2008-11-27 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 164; art. 315 ust. 3;
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 8 pkt 1 i 2; art. 9 ust. 1 pkt 1;
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
article: art. 106 par 3;
journal: Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
journal: Dz.U.UE.L 1989 nr 40 poz 1 art. 3 ust. 2 pkt 2;
law: Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków  towarowych (89/104/EWG)
article: art. 7; art. 77 par 1; art. 80; art. 107
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędziowie Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak (spr.) Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Protokolant Monika Staniszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2008 r. sprawy ze skargi K. w F. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy EAU DE TOKYO 1. oddala skargę; 2. przyznaje kuratorowi uczestnika postępowania M. z siedzibą w N., rzecznikowi patentowemu M.K., W., ul. Ś., kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem wynagrodzenia za czynności w sprawie, którą to kwotę wypłacić w wysokości 572,80 (pięćset siedemdziesiąt dwa 80/100) złotych z zaliczki uiszczonej przez skarżącą K. w F. dnia [...] lipca 2008 r. zarejestrowanej pod nr [...], natomiast kwotę w wysokości 27,20 (dwadzieścia siedem 20/100) złotych wyłożyć tymczasowo ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; 3. zobowiązać skarżącą K. w F. do uiszczenia w terminie 14 dni kwoty 27,20 (dwadzieścia siedem 20/100) złotych na rachunek sum depozytowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o numerze 85 1010 1010 0078 1013 9120 0000 tytułem brakującego wynagrodzenia za czynności kuratora.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] Urząd Patentowy RP na podstawie art. 164 ustawy prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), dalej p.w.p. w związku z art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 i ust. 2 pkt 1, art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. nr 5, poz. 17 z późn. zm.), dalej u.z.t. w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p oddalił wniosek K. w F., dalej wnioskodawca, skarżący, przeciwko M. w N., dalej uprawniony, uczestnik postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy EAU DE TOKYO nr R-153843.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie sprawy.

W dniu [...] czerwca 2006 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek skarżącej o unieważnienie prawa ochronnego na ww. znak towarowy, udzielonego na rzecz uczestnika postępowania. Jako podstawę prawną wniosku wskazano art. 164 p.w.p., w związku z art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 315 ust. 3 p.w.p, a także art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 8 pkt 1, 2 i 3 i art. 9 ust 2 u.z.t. W uzasadnieniu wnioskodawca zarzucił uprawnionemu, iż prowadzi działalność polegająca głównie na podrabianiu znanych marek perfum. Wnioskodawca jest zaś spółką, której działalność zapoczątkował Kenzo Takada, projektant mody oraz kreator perfum, między innymi takich jak Kenzo pour Homme, L 'eau par Kenzo, L 'eau par Kenzo pour Homme. Jest uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy KENZO o numerze R 63766, przeznaczonego do oznaczania licznych towarów, w tym m.in. wyrobów perfumeryjnych. Wnioskodawca zwrócił uwagę także na posiadanie bardzo dobrej reputacji w Polsce i na świecie, oraz na to, że jego znaki towarowe KENZO cieszą się renomą oraz przymiotem powszechnej znajomości. Wskazał, iż na jego rzecz zarejestrowano wspólnotowe znaki towarowe (w tym słowno-graficzny znak KENZO, słowny KENZO L'OISEAU, słowny KENZO), oraz szereg znaków zarejestrowanych w trybie porozumienia madryckiego, a także, iż jest uprawnionym z tytułu rejestracji międzynarodowej o numerze IR658778 na przestrzenny znak towarowy w postaci butelki. Rejestracja ta obejmuje szereg państw europejskich z wyłączeniem Polski. Wnioskodawca podniósł, iż uprawniony z tytułu spornego prawa w obrocie używa "niemal identycznego opakowania dla swojego produktu" i tym samym, w ocenie wnioskodawcy, narusza jego dobra osobiste i przysługujące mu prawa majątkowe w postaci wzoru do butelki oraz naraża oznaczenie Kenzo na rozwodnienie renomy. Ponadto zwrócił uwagę, iż uprawniony w obrocie posługuje się sformułowaniami "w typie Kenzo", a reklamując swoje produkty używa nazwy perfum Kenzo w zmodyfikowanej postaci jako "Eau de Kenzo", a także podał, iż perfumy pod nazwą L'eau par Kenzo zostały wprowadzone w wersji damskiej w roku 1996, zaś w wersji dla mężczyzn w roku 1999. Uprawniony z tytułu spornego prawa ochronnego miał więc świadomość istnienia identycznego opakowania używanego dla L'eau par Kenzo w momencie zgłoszenia swego znaku i w ten sposób, zdaniem wnioskodawcy, naruszył jego prawa działając w złej wierze.

Wnioskodawca podnosząc jako podstawę materialnoprawną swojego wniosku jednocześnie art. 8 pkt 1 u.z.t. oraz 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. postawił zarzut sprzeczności spornego znaku towarowego z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Wskazał, że uprawniony świadomie wykorzystuje identyczną butelkę do perfum jak wnioskodawca i świadomie nawiązuje do renomowanej nazwy stosowanej przez wnioskodawcę. Podkreślił, że jest to działanie w złej wierze, sprzeczne z dobrymi obyczajami, którego celem jest bezprawne korzystanie z renomy i nazwy, którą posługuje się wnioskodawca oraz podrabianie produktów wnioskodawcy.

Wnioskodawca podniósł także zarzut, iż sporny znak towarowy narusza jego prawa majątkowe lub osobiste, za podstawę wskazując art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. oraz art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Dobrami osobistymi są renoma oraz nazwa firmy i jej dobra reputacja.

Ponadto, wnioskodawca zarzucił, iż sporny znak towarowy jest oznaczeniem zawierającym informacje niezgodne z prawdą i mogącym wprowadzać w błąd, co do pochodzenia oznaczanych nim towarów, zaś jako podstawę prawną tego zarzutu wskazał art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. oraz art. 8 pkt 3 i art. 9 ust 2 u.z.t. Istnienie bowiem jako elementu spornego znaku towarowego nazwy miasta Tokio (w pisowni: Tokyo) niesie informacje niezgodne z prawdą i wprowadza odbiorców w błąd, co do miejsca pochodzenia oznaczanych nim towarów.

Zarzut braku dostatecznych znamion odróżniających wnioskodawca oparł na przepisach art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz ust 2 pkt 2 p.w.p. a także art. 7 ust 1 i 2 u.z.t. Stwierdził, iż element słowny spornego znaku towarowego przetłumaczony na język polski oznacza 'woda z Tokio'. Francuskojęzyczne określenie "eau", występujące na rynku powszechnie jako element wyrażenia "eau de toilette" jest dla polskiego konsumenta zrozumiały, podobnie jak słowo Tokyo oznaczające miasto, stolicę Japonii.

Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego, wnioskodawca powołał się na swoje dobra osobiste w rozumieniu art. 23 i 24 k.c. oraz na art. 8 pkt 2 uz.t. . Ponadto wywodził swój interes prawny z przepisów dotyczących złej wiary i renomy - art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 8 pkt. 1 u.z.t.

W piśmie z dnia [...] stycznia 2007 r. wnioskodawca podniósł, że w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP pojęcie interesu prawnego jest tożsame z tym, o którym stanowi art. 28 kpa. Jako przepisy prawa materialnego zakreślające sferę praw przysługujących wnioskodawcy i stanowiących podstawę do określenia granic jego interesu prawnego w przedmiotowej sprawie, wnioskodawca wskazał przepisy art. 5 oraz 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1994 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 23 i 24 k.c, art. 8 pkt 1 i 2, art. 131 ust. 1 pkt 2 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 20 Konstytucji RP. Ponadto wyjaśnił, iż na terenie Szwajcarii prowadzi postępowanie cywilne wobec spółki O., dystrybutora produktów będących podróbkami perfum Flower by Kenzo, produkowanych przez M. Wskazał także, iż złożył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia, na skutek nieużywania, prawa do zarejestrowanego w Niemczech znaku towarowego Eau de Tokyo o numerze 398 27 959, zaś na terenie Polski wystąpił z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie przeciwko P. z siedzibą w W., P. z siedzibą w P. oraz M. w N.

W toku postępowania uprawniony z tytułu spornego prawa ochronnego nie zajął merytorycznego stanowiska w sprawie, ani nie stawił się na rozprawie.

Uzasadniając powołaną na wstępie decyzję, którą Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy EAU DE TOKYO, organ odnosząc się do interesu prawnego strony wskazał, że prawidłową i wystarczającą dla uznania, iż wnioskodawca legitymuje się w przedmiotowej sprawie interesem prawnym jest argumentacja odnosząca się do sfery dóbr osobistych, prawa do nazwy, renomy oraz praw o charakterze majątkowym na znaki towarowe.

Kolegium odnosząc się do merytorycznych zarzutów wnioskodawcy uznało, że zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p., ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego. W przedmiotowej sprawie, sporny znak towarowy EAU DE TOKYO zgłoszony został dnia [...] września 2000 roku. Ocena czy zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do udzielenia prawa ochronnego na ten znak, winna być zatem dokonana w oparciu o obowiązujące w tej dacie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Całkowicie bezpodstawne było zatem, w ocenie Kolegium, wskazywanie przez wnioskodawcę jako materialnoprawnych podstaw swojego żądania nieobowiązujących w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego przepisów p.w.p. Wobec tego przedmiotem oceny prawnej w niniejszej sprawie były okoliczności faktyczne i zarzuty postawione wyłącznie w świetle obowiązujących w dacie zgłoszenia przepisów ustawy o znakach towarowych tzn.: art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 pkt 1,2 i 3 oraz art. 9 ust. 2 u.z.t.

Jak wskazał organ, wykładnia przepisów u.z.t. obowiązujących w dacie zgłoszenia przedmiotowego oznaczenia, winna być jednak dokonywana z uwzględnieniem przepisów Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG), zwanej dalej Dyrektywą oraz orzecznictwa organów Wspólnot Europejskich, a w szczególności Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 u.z.t. organ przypomniał, że sporny znak towarowy jest znakiem słowno-graficznym. W warstwie słownej ww. znak, w tłumaczeniu z języka francuskiego, oznacza "woda z Tokio". W przedmiotowej sprawie nie zostało zaś wykazane, by oznaczenie "woda z Tokio" albo "woda tokijska" stanowiło nazwę rodzajową jakiegokolwiek towaru objętego spornym prawem ochronnym.

Urząd Patentowy RP wskazał, że dla stwierdzenia niedystynktywności znaku towarowego składającego się z kilku elementów, konieczne jest dokonanie oceny przebiegającej dwuetapowo. Po pierwsze, konieczne jest ustalenie, że znak towarowy składa się wyłącznie z elementów nieposiadających dostatecznych znamion odróżniających w odniesieniu do danych towarów, po drugie elementy te, oceniane łącznie jako całość znaku, z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, także winny mieć niedystynktywny charakter. Jeśli chodzi o znaki towarowe składające się z kilku wyrazów, to opisowość musi zostać określona nie tylko w odniesieniu do każdego wyrazu z osobna, ale również w odniesieniu do całości, którą tworzą te wyrazy. Każda zauważalna różnica pomiędzy kombinacją słów stanowiących dane oznaczenie, a określeniami używanymi w zwykłym języku określonej grupy konsumentów w celu nazywania towarów lub usług albo określania ich właściwości, może stanowić o posiadaniu przez ten znak jako całość, charakteru odróżniającego. Nadto opisowy charakter znaku towarowego winien być oceniany nie tylko z punktu widzenia tego, czy aktualnie, w momencie zgłoszenia znak towarowy używany jest jako oznaczenie opisowe, ale także należy uwzględniać to, oznaczenie to potencjalnie mogłoby być używane w takim celu.

W przedmiotowej sprawie – zdaniem organu - istota zarzutu opisowości przedmiotowego znaku towarowego opiera się w zasadzie na założeniu, że przeciętny nabywca kosmetyków, będzie postrzegać sporny znak towarowy jako oznaczenie wyłącznie informacyjne, posiadające opisowy charakter, informujące o tym, że dany towar jest wodą (wodą perfumowana, wodą toaletową) wytworzoną w mieście Tokio. W ocenie Kolegium takie założenie jest błędne, bowiem nie ma podstaw by twierdzić, że na rynku kosmetyków istnieje praktyka informowania konsumentów o pochodzeniu (miejscu wytworzenia) kosmetyków za pomocą zestawienia "eau de" wraz z następującą po nim nazwą miasta, gdzie dany kosmetyk jest produkowany. Nie ma także żadnych podstaw by przypuszczać, by taka praktyka mogła stać się powszechna w przyszłości. Nie ma nadto uzasadnienia dla twierdzenia, z punktu widzenia polskiego odbiorcy, by miasto Tokio słynęło z produkcji perfum lub kosmetyków, albo też w przyszłości mogłoby być jako takie przez polskiego konsumenta postrzegane. Kolegium wskazało również, iż wnioskodawca nie wykazał, by kryterium pochodzenia geograficznego perfum lub kosmetyku odgrywało dla przeciętnego konsumenta jakiekolwiek znaczenie przy wyborze tego towaru. Przede wszystkim dobra reputacja, renoma i pozytywne wyobrażenia o producencie lub samym towarze mogą skłaniać konsumenta do nabycia określonego kosmetyku, nie zaś informacja o tym, w jakim konkretnym mieście faktycznie kosmetyk ten jest produkowany. Wobec powyższego, w ocenie Kolegium, przedmiotowe oznaczenie postrzegane jako całość - kompozycja słowno-graficzna zawierająca napis EAU DE TOKYO, z punktu widzenia polskiego konsumenta nabywającego kosmetyki, będzie miało charakter oznaczenia o charakterze przynajmniej w dostatecznym stopniu dystynktywnym.

Kolegium uznało za niezasadny także zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t, to znaczy zarzut sprzeczności spornego znaku towarowego z zasadami współżycia społecznego. Jednocześnie podniosło, że w doktrynie ukształtował się pogląd, zgodnie z którym kwalifikowaną postacią sprzeczności znaku towarowego z zasadami współżycia społecznego jest zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze. Dla ustalenia istnienia złej wiary podmiotu ubiegającego się o ochronę znaku towarowego, konieczne jest stwierdzenie, że doszło do zgłoszenia tego znaku z innych powodów, aniżeli chęć posiadania wyłączności jego używania dla własnych towarów, wskutek czego dochodzi do naruszenia cudzych praw podmiotowych. W ocenie Kolegium trzeba rozróżnić dwie kwestie. Pierwszą z nich jest zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, w przypadku której przedmiotem oceny właściwego organu (Urzędu Patentowego) jest zachowanie podmiotu dokonującego zgłoszenia znaku towarowego. Drugą i odrębną kwestią jest natomiast ocena tego, w jaki sposób uprawniony, już po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy, korzysta z niego w obrocie, a w szczególności tego, czy czyni to zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i poszanowaniem praw innych podmiotów oraz czy nie nadużywa uzyskanego prawa. Rozdzielenie ww. kwestii jest istotne ze względu na to, iż każdą z nich regulują odrębne grupy przepisów (z jednej strony p.w.p., z drugiej zaś dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz przepisy prawa cywilnego), po drugie zaś, ze względu na kompetencje organów właściwych do rozstrzygania sporów mogących na każdej z tych płaszczyzn wyniknąć. Zakres kompetencji Urzędu Patentowego dokonującego rozstrzygnięć w postępowaniu spornym określa przepis art. 255 p.w.p., który wśród kategorii spraw rozpoznawanych w tym trybie wylicza między innymi sprawy o unieważnienie prawa ochronnego. Jak zaś wynika z brzmienia art. 164 p.w.p. przedmiotem oceny ze strony Urzędu Patentowego w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy jest to, czy zostały czy też nie zostały spełnione ustawowe przesłanki wymagane dla udzielenia tego prawa. Zgodnie natomiast z art. 17 pkt. 43 k.p.c., sprawy o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji należą do właściwości sądów okręgowych. Wobec powyższego, Kolegium rozpoznające sprawę o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy nie jest właściwe do dokonywania oceny prawnej sposobu korzystania przez uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy, a w szczególności do ustalania czy jest ono zgodne z zasadami uczciwej konkurencji oraz czy doszło czy też nie doszło do nadużycia uzyskanego prawa w rozumieniu art. 5 k.c.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca podniósł, że do zgłoszenia znaku doszło w złej wierze, tj. uprawniony świadomie wykorzystuje identyczną butelkę do perfum Eau de Tokyo jak butelkę zastrzeżoną przez Kenzo oraz posługuje się w reklamie swojego produktu nazwą Kenzo twierdząc, iż jego produkt ma właściwości zbliżone do perfum wnioskodawcy Zdaniem Kolegium jakkolwiek poszczególne elementy argumentacji wnioskodawcy odnoszące się do pojęcia złej wiary w ujęciu in abstracto są zasadne, to jednocześnie błędne jest łączenie przez wnioskodawcę kwestii złej wiary przy zgłoszeniu spornego znaku towarowego z zarzutami nieuczciwego używania tego znaku w obrocie oraz nadużywania uzyskanego prawa wyłącznego. W ocenie organu błędne jest utożsamianie złej wiary podmiotu zgłaszającego znak towarowy z późniejszym nadużyciem (w rozumieniu art. 5 k.c.) przez tę osobę uzyskanego prawa podmiotowego - prawa ochronnego na znak towarowy.

Argumentacja wnioskodawcy, dotycząca zarzutu zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze, odnosi się głównie do zdarzeń dotyczących sposobu późniejszego używania spornego znaku towarowego w obrocie i okoliczności temu używaniu towarzyszących. Zdaniem organu dla oceny prawnej zgłoszenia spornego znaku towarowego bez znaczenia pozostaje to, w jaki sposób na stronach perfumerii - sklepów internetowych znak ten jest reklamowany. Na wskazanych przez wnioskodawcę stronach internetowych sporny znak towarowy używany jest przez podmioty prowadzące te sklepy i nie ma dowodów, by sklepy te należały do uprawnionego lub były prowadzone przez podmioty z nim powiązane. W przypadku nieuczciwego wykorzystywania w reklamie nazwy lub oznaczeń wnioskodawcy przez innych przedsiębiorców, wnioskodawcy przysługują roszczenia, o których stanowi min. art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., dochodzone przed sądami powszechnymi. Nadto organ wskazał, iż przedłożone wydruki komputerowe noszą daty z czerwca 2006 r., zaś notarialne protokoły z przeglądania tych stron zostały sporządzone [...] czerwca 2006 r., a zatem niemal 6 lat po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego. Nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, by materiały te wskazywały na zachowania samego uprawnionego lub podmiotów od niego zależnych. Nawet jednak gdyby hipotetycznie przyjąć, że to uprawniony postępowałby w sposób nieuczciwy i gdyby dopuszczał się wobec wnioskodawcy czynów nieuczciwej konkurencji w reklamie swoich produktów, czyny te same w sobie nie mogłyby stanowić przesłanki wystarczającej do stwierdzenia istnienia złej wiary podczas zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego. W świetle bowiem zasad logiki formalnej, w oparciu wyłącznie o omówioną wyżej sytuację, nie jest możliwe wywnioskowanie, by już w momencie zgłoszenia spornego znaku towarowego, uprawnionemu przyświecał cel posługiwania się tym znakiem w nieuczciwej reklamie, naruszającej prawa osób trzecich.

W ocenie Kolegium chybiona jest także teza wnioskodawcy, zgodnie z którą dopatruje się on sprzeczności spornego znaku z zasadami współżycia społecznego w fakcie umieszczania spornego znaku towarowego na flakonie perfum łudząco podobnym do flakonu perfum l'eau par Kenzo, który to flakon jest chroniony na terenie niektórych państw (innych niż Polska), jako przestrzenny znak towarowy. Istotnie działaniem w złej wierze jest zgłoszenie cudzego, niezarejestrowanego na terenie Polski znaku towarowego, w sytuacji w której zgłaszający wie lub z zachowaniem należytej staranności winien wiedzieć, iż jest to znak cudzy. W przedmiotowej sprawie jednak nie zachodzi sytuacja, w której sporny znak towarowy byłby znakiem używanym przez inny podmiot lub też znakiem chronionym poza obszarem Polski prawem wyłącznym udzielonym na rzecz wnioskodawcy. W przedmiotowym stanie faktycznym bezsporne jest bowiem to, iż wnioskodawca nie używał ani nie używa oznaczeń zawierających wyrażenie eau de Tokyo. Sporny znak towarowy rozpatrywany w takiej postaci, w jakiej został zgłoszony, w ocenie Kolegium, nie nawiązuje do żadnego z wcześniejszych oznaczeń wnioskodawcy. Chybiony jest – zdaniem organu - zarzut sprzeczności spornego znaku towarowego z zasadami współżycia społecznego, w tym także ocenianej w kontekście istnienia dobrej wiary podmiotu ten znak zgłaszającego w celu uzyskania ochrony, oparty wyłącznie na tym, iż uprawniony używa swojego znaku w sposób, oceniany przez wnioskodawcę jako naganny i naruszający jego prawa. W postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego, ocenie ze strony organu podlega bowiem znak towarowy w takiej postaci, w jakiej został zgłoszony i ujawniony w rejestrze, nie zaś w takiej w jakiej faktycznie jest używany w okresie późniejszym. Przedmiotowy znak towarowy jest znakiem słowno-graficznym i w żaden sposób nie nawiązuje do flakonu stanowiącego wskazany wyżej przestrzenny znak towarowy wnioskodawcy. Fakt posługiwania się w obrocie przez uprawnionego opakowaniem łudząco podobnym do opakowania używanego przez wnioskodawcę może jedynie stanowić podstawę do dochodzenia przez wnioskodawcę roszczeń w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi. Z samego faktu późniejszego ewentualnego nieuczciwego zachowania uprawnionego z tytułu spornego prawa nie można wywieść, iż celem ubiegania się o rejestrację spornego znaku było jakiekolwiek nieuczciwe działanie, na co wskazał organ powyżej.

Kolegium za niezasadny uznało także zarzut sprzeczności spornego znaku towarowego z zasadami współżycia społecznego poprzez naruszenie renomy wnioskodawcy lub jego oznaczeń. Organ przypomniał, że ze względu na zasady współżycia społecznego wyłączona jest rejestracja danego oznaczenia dla towarów innego rodzaju, gdy rejestracja ta zmierza do wykorzystania renomy cudzego znaku towarowego, bądź stanowi zagrożenie tej renomy. Sam jednak fakt, iż wcześniejszy znak towarowy cieszył się renomą w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego nie stanowi samoistnej i wystarczającej podstawy do unieważnienia prawa ochronnego na znak późniejszy. W postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, podstawową przesłanką, która musi zostać spełniona by w ogóle było możliwe dokonanie oceny istnienia ewentualnego uszczerbku dla renomy wcześniejszego znaku towarowego lub możliwości uzyskania nieuprawnionej korzyści kosztem tej renomy, jest istnienie identyczności lub podobieństwa między oznaczeniami. Ocenie podlega znak jako taki, objęty spornym prawem, nie zaś sposób jego późniejszego używania. By można było zatem mówić o naruszeniu renomy wcześniejszego znaku towarowego należącego do innego podmiotu, należy poddać ocenie znak jako taki, a nie zaś zdarzenia towarzyszące używaniu tego znaku już po jego rejestracji. W przedmiotowej sprawie, zarzuty naruszenia renomy wcześniejszych znaków wnioskodawcy, wnioskodawca odnosi przede wszystkim nie do spornego znaku jako takiego, ale do zdarzeń towarzyszących używaniu tego znaku już po rejestracji. Jedynym argumentem odnoszącym się do spornego znaku towarowego bezpośrednio, dotyczącym zarzutu wykorzystania skojarzeń z marką Kenzo jest twierdzenie, iż miasto Tokio zostało wybrane jako element spornego znaku towarowego w tym celu, by nawiązywać do miejsca pochodzenia Kenzo Takady, twórcy marki Kenzo. W ocenie Kolegium zarzut ten jest całkowicie niezasadny. Uprawniony do nawet wysoko renomowanej marki nie może bowiem próbować zawłaszczyć sobie ogółu szerokiego spektrum skojarzeń z miejscem pochodzenia projektanta-twórcy danej marki. Zdaniem Kolegium Orzekającego, sporny znak towarowy - Eau de Tokio jest całkowicie niepodobny do zarejestrowanego znaku towarowego KENZO, ani też do oznaczenia l'Eau par Kenzo. Nie może być zatem mowy o naruszeniu przez sporny znak renomy do znaków wnioskodawcy w sytuacji, w której pomiędzy tymi znakami nie zachodzi jakakolwiek więź podobieństwa. To element słowny KENZO stanowi o istocie wskazanych oznaczeń wnioskodawcy, zaś sporny znak towarowy nie zawiera żadnych takich elementów, które w jakimkolwiek stopniu byłyby do słowa Kenzo zbliżone. Sam zaś fakt wykorzystania słowa eau o podobieństwie przesądzać nie może, bowiem słowo to jako element wyrażenia eau de toilette, w odniesieniu do kosmetyków nie posiada charakteru wyróżniającego.

Wobec powyższego Kolegium uznało za chybiony zarzut sprzeczności spornego znaku towarowego z zasadami współżycia społecznego, w tym zarzut zgłoszenia tego znaku w złej wierze. Jakkolwiek bowiem w okresie późniejszym, w 2006 roku miało miejsce szereg zdarzeń obszernie opisanych przez wnioskodawcę, nie ma jednak możliwości by w oparciu o nie stwierdzić, iż zgłoszenie spornego znaku towarowego zostało dokonane w złej wierze lub z naruszeniem zasad współżycia społecznego. W postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym nie ma podstaw by odstąpić od ogólnie przyjętej na gruncie prawa cywilnego zasady domniemania dobrej wiary. To na wnioskodawcy, podnoszącym zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, spoczywa ciężar dowodu dowiedzenia tego. W przekonaniu Urzędu Patentowego RP nie ma podstaw, by w oparciu wyłącznie o późniejsze zachowania uprawnionego, twierdzić iż samo zgłoszenie znaku towarowego zostało dokonane w złej wierze, w celu naruszania praw wnioskodawcy. Fakt późniejszych ewentualnych nieuczciwych zachowań ze strony uprawnionego towarzyszących używaniu spornego znaku towarowego, wobec braku jakichkolwiek innych dowodów odnoszących się do okoliczności zgłoszenia spornego znaku towarowego, nie stanowi wystarczającej przesłanki by obalić domniemanie, iż zgłoszenie spornego znaku zostało dokonane w dobrej wierze.

Kolegium za niezasadny uznało także zarzut naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t. Bezspornym jest, iż wśród praw o charakterze osobistym, o których stanowi powyższy przepis, należy wyróżnić dobra osobiste w rozumieniu art. 23 k.c. Natomiast przepis art. 43 k.c. stanowi podstawę odpowiedniego stosowania art. 23 i 24 k.c. do osób prawnych przepisów. Listy wymienionych przykładowo w art. 23 k.c. dóbr osobistych osób fizycznych nie da się wprawdzie odnieść wprost do osób prawnych. Wskazówki, które z niej wynikają, są jednak pomocne przy konstruowaniu dóbr osobistych po stronie osób prawnych. W przedmiotowej sprawie jednak – zdaniem organu - w odniesieniu do dobra osobistego, jakim jest prawo do nazwy wnioskodawcy – K. - żadna ze wskazanych powyżej sytuacji nie zachodzi. Sporny znak towarowy nie zawiera żadnych elementów nazwy wnioskodawcy, ani też do niej nie nawiązuje. Wobec powyższego, bezzasadny jest także zarzut naruszenia przez sporny znak towarowy renomy rozumianej jako dobre imię wnioskodawcy. Argumenty wnioskodawcy odnoszą się bowiem do okoliczności faktycznych towarzyszących używaniu spornego znaku, nie zaś do znaku jako takiego.

Ustosunkowując się do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 3 u.z.t. organ podał, że w doktrynie ukształtował się pogląd, zgodnie z którym ocena czy przepis ten ma zastosowanie w danym stanie faktycznym musi opierać się na ustaleniu dwóch elementów, obiektywnego i subiektywnego. Mylący znak towarowy w rozumieniu wskazanego przepisu winien zawierać informację odnoszącą się do oznaczanego towaru będącą obiektywnie fałszywą, po drugie, fakt ten musi u przynajmniej części odbiorców, dla których dany towar jest przeznaczony, wywoływać fałszywe wyobrażenia co do przeznaczenia, działania, cech użytkowych towaru ect. To, czy znak będzie postrzegany jako zawierający mylące dla konsumenta informacje, winno być oceniane z punktu widzenia tego konsumenta, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności istotnych w danym konkretnym przypadku, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy element odnoszący się do nazwy geograficznej będzie przez konsumenta postrzegany jako element o charakterze fantazyjnym, czy też jako informacja o pochodzeniu danego towaru. Przedmiotowe oznaczenie zawiera element odnoszący się do nazwy geograficznej - miasta Tokio. W świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie ma jednak podstaw by stwierdzić, iż fakt obecności tego elementu rzeczywiście może, przynajmniej część osób nabywających kosmetyki, wprowadzić w błąd, co do ich miejsca pochodzenia. W ocenie Kolegium wnioskodawca nie wykazał, iż miasto Tokio jest postrzegane przez przeciętnego polskiego konsumenta jako miejsce słynące lub mogące zasłynąć z produkcji kosmetyków lub produktów perfumeryjnych. Kolegium uznało, iż wyrażenie Eau de Tokyo w spornym znaku towarowym będzie postrzegane przez przeciętnego konsumenta nabywającego kosmetyki jako element fantazyjny, nie zaś rzeczywista informacja wskazująca bezpośrednio na pochodzenie oznaczanego towaru.

Organ odniósł się także do zarzutu naruszenia art. 9 ust 2 u.z.t., wskazując, że przepis ten ma zastosowanie w sytuacjach, w których kumulatywnie spełnione są następujące przesłanki: znak towarowy zawiera element wskazujący na region, miejscowość lub państwo będące członkiem Związku Paryskiego, użycie znaku może wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, a niedopuszczalność rejestracji wynika z umów międzynarodowych. W przedmiotowej sprawie, w ocenie Kolegium, sporny znak towarowy nie ma charakteru znaku mogącego wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczanych nim towarów. Ponadto wnioskodawca nie wskazał, na podstawie przepisów której konkretnie umowy międzynarodowej, spośród tych o których mowa w art. 9 ust. 2 u.z.t., opiera swój zarzut, ani też nie uzasadnił podstaw faktycznych, na których opiera swoje żądanie w odniesieniu do powyższego przepisu. W związku z powyższym, wobec niespełnienia wszystkich przesłanek wskazanych ww. przepisie, zarzut jego naruszenia jest – w ocenie organu - nieuzasadniony.

Na powyższą decyzję skarżąca złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, w której wniosła o jej uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów procesowych. W uzasadnieniu skargi zarzuciła rozstrzygnięciu rażące i istotne naruszenie przepisów prawa materialnego i procesowego tj. naruszenie prawa procesowego - art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 k.p.a. poprzez dokonanie dowolnej, błędnej i zawierającej braki oceny okoliczności faktycznych w odniesieniu do renomy oznaczeń i działalności K. S.A., poprzez brak należytej analizy całokształtu dowodów i uzasadnienia swojego stanowiska w rozumieniu powołanych przepisów k.p.a. Skarżąca podniosła, że dowody zostały wyłącznie enumeratywnie wymienione przez organ w opisie stanu faktycznego bez ich oceny. Zarzuciła także niezgodne z prawem wnioskowanie, iż organ nie może uwzględnić dowodów na postępowania uczestnika w obrocie (sposób korzystania ze znaku) oraz brak oceny całokształtu dowodów w rozumieniu powołanych przepisów k.p.a. Nadto zarzuciła błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego - art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.t. oraz art. 3 ust. 2 pkt d) Pierwszej Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG OJ EC No L 40, 11/02/1989, str. 1), dalej "Dyrektywa":

▪ poprzez nieuwzględnienie prawodawstwa oraz orzecznictwa krajowego i wspólnotowego w zakresie oceny przesłanki renomy przedsiębiorstwa i naruszenia praw majątkowych i osobistych, co skutkowało błędną wykładnią i błędnym zastosowaniem art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. w sprawie, zwłaszcza poprzez brak rozpatrzenia naruszenia dóbr osobistych i majątkowych skarżącej przez uczestnika innych niż renomy do znaku towarowego;

▪ poprzez uznanie się niewłaściwym do oceny materialnoprawnych przesłanek naruszenia praw majątkowych i osobistych i dokonania czynów nieuczciwej konkurencji przez uczestnika w zakresie zgłoszenia spornego znaku, co skutkowało błędną wykładnią i błędnym zastosowaniem art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. w sprawie;

▪ poprzez nieuwzględnienie prawodawstwa oraz orzecznictwa krajowego i wspólnotowego w zakresie oceny przesłanki złej wiary, co skutkowało błędną wykładnią i błędnym zastosowaniem art. 8 ust. 1 i 2 u.z.t. w sprawie, zwłaszcza poprzez uznanie, iż postępowanie zgłaszającego, w szczególności sposób używania spornego znaku w obrocie, leży poza kognicją UP RP, gdyż organ ocenia sam znak R-153843 jako taki, a nie okoliczność, jaki użytek robi z tego zgłaszający w obrocie oraz jakie zamiary przyświecały zgłaszającemu w zgłoszeniu znaku.

W ocenie strony skarżącej organ nie rozpatrzył dowodów na przesłankę renomy, przysługującej skarżącej w związku z wieloletnimi nakładami na marketing, na jakość produktów i reklamę działalności pod oznaczeniem KENZO w wystarczającym stopniu, w rozumieniu obowiązku wyrażonego w art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 k.p.a. Brak prawidłowej oceny okoliczności renomy doprowadził do błędnej oceny prawa materialnego w sprawie, a więc kwestii, czy uczestnik dopuścił się naruszenia lub zagrożenia naruszenia renomy, praw majątkowych i dóbr osobistych skarżącej. Skarżąca stanęła na stanowisku, iż organ w niniejszej sprawie dokonał dowolnej, błędnej i zawierającej braki oceny dowodów w odniesieniu do przesłanki renomy oznaczenia i działalności KENZO, jak i produktów spółki. W decyzji brak jest całościowej oceny wszystkich dowodów, które skarżąca wniosła na okoliczność renomy oznaczeń i działalności KENZO na świecie i w Polsce. Fakt iż w streszczeniu stanu faktycznego organ wyliczył wszystkie dowody, nie oznacza, iż je także ocenił i rozpatrzył, gdyż już takiej analizy decyzja nie zawiera.

Dla skarżącej niezrozumiałe jest, dlaczego całokształt wszystkich załączonych dowodów został uznany przez UP RP za niewystarczający do wykazania renomy KENZO, tym bardziej, iż UP RP nie wyjaśnił w jakimkolwiek miejscu w decyzji, dlaczego załączone dowody nie wystarczyły do przyjęcia tej okoliczności. Skoro UP RP uznał argumentację skarżącej za błędną i niedostatecznie uargumentowaną, to powinien przedstawić kontrargumenty przeczące twierdzeniom skarżącej. Po drugie, błędne i niezgodne z prawem wspólnotowym, jak i zasadami logiki było przyjęcie przez UP RP, iż wszystkie dowody co do renomy lub złej wiary muszą być datowane przed datą zgłoszenia późniejszego znaku. Skarżąca nie zakwestionowała okoliczności, iż renoma musi istnieć w dacie zgłoszenia znaku późniejszego, ale nie oznacza to jednak, że wszystkie dowody na renomę muszą być z daty wcześniejszej. Byłoby to wręcz niemożliwe, gdyż renoma kształtuje się przez lata, i nie można jej "włączyć/wyłączyć" z dnia na dzień.

Nadto skarżąca podniosła, iż od dnia wydania decyzji przez organ w sprawie (luty 2007) uzyskała dodatkowe dowody m.in. raport spółki E. Sp. z o.o., firmy specjalizującej się w monitorowaniu rynku reklam w Polsce, który przedstawia wielkość nakładów KENZO na reklamę w Polsce za pośrednictwem telewizji, gazet, magazynów oraz radia od roku 1996 do lutego 2007 r. Zgodnie z niniejszym raportem nakłady na reklamę KENZO w Polsce w badanym okresie wyniosły ok. [...] milionów złotych, a reklamy pojawiały się we wszystkich typach mediów od telewizji po gazety, z czego wynika, że były one bardzo szeroko dostępne dla polskich konsumentów. Ponadto skarżąca podała, że znak uczestnika Eau de Tokyo, na podstawie którego skarżąca m.in. uzasadniała swój interes prawny, został przez [...] Urząd Patentowy i Znaków Towarowych wygaszony decyzją z dnia [...] maja 2007 r.

Uzasadniając brak prawidłowej oceny art. 8 pkt 2 u.z.t. skarżąca podniosła, że nigdy nie próbowała wykazać, iż znaki i nazwa KENZO są powszechnie znane w Polsce, biorąc pod uwagę, iż byłoby to niemożliwe - gdyż produkty KENZO są skierowane do pewnej, bardzo małej liczby konsumentów kosmetyków i odzieży luksusowej. Strona próbowała jedynie wykazać, iż z nazwą i spółką KENZO łączy się na świecie wysoka renoma oraz wysoka jakość produktów, jak i pewne skojarzenie z Japonią, które rozsławił projektant KENZO. W ocenie strony organ nie dostrzegł, iż jak stanowi art. 8 pkt 2 u.z.t., niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Postanowienie to nie ogranicza więc stosowania tego zakazu do przypadków znaków identycznych lub podobnych. Tym samym, w opinii Skarżącej, można zasadnie twierdzić, iż nawiązanie przez uczestnika do renomy przedsiębiorcy i projektanta KENZO poprzez stworzenie i zgłoszenie znaku EAU DE TOKYO, który w ewidentny sposób ma na celu stworzeniu takiego nawiązania w umysłach konsumentów i czerpanie korzyści z tego procederu, jest sprzeczne z dyspozycją art. 8 pkt 2 u.z.t. Nadto strona uznała naganność zachowania polegającego na zamiarze osiągania korzyści z siły przyciągania klienteli kosztem powszechnie znanego przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli to, że przez ich nakłady na reklamę, oraz zwłaszcza na jakość produktów/usług, nabyli cechy notoryjności, mają usprawiedliwiony interes w tym, aby z rezultatów ich wysiłków i nakładów nie korzystali inni, aby siła oddziaływania renomy ich przedsiębiorstwa nie była osłabiana przez działania, które wymykają się im spod kontroli.

W ocenie skarżącej spółki rażącym błędem było przyjęcie przez Urząd Patentowy RP, iż nie posiada on kompetencji do oceny ww. przesłanki. Jest bowiem oczywiste, iż art. 8 pkt 1 i art. 8 pkt 2 u.z.t. taką kompetencję, w ramach oceny rejestracji lub unieważnienia znaku, Urzędowi przyznaje. Wobec powyższego niezaprzeczalnym jest, iż w ramach oceny zarzutu z art. 8 pkt 2 u.z.t., organowi przysługuje kompetencja do oceny kwestii naruszenia dóbr osobistych i nieuczciwej konkurencji. Co więcej, Urząd Patentowy RP posiada wyłączną kognicję w sprawach decyzji w zakresie rejestrowalności znaku towarowego, jak i przeszkód w rejestracji określonego znaku. Dopiero jeżeli powstanie zagadnienie wstępne polegające na ustaleniu, której ze stron sprawy administracyjnej przysługuje prawo i pierwszeństwo do określonego oznaczenia - kwestię tą winien rozstrzygnąć sąd powszechny. Urząd Patentowy RP, posiada uprawnienie do samodzielnego ustalenia faktów i dokonania prawnej oceny zebranego materiału. Wobec tego skarżąca nie zgodziła się z interpretacją stosowana przez Urząd Patentowy RP w rozstrzygnięciu, gdyż prowadzi ona do uznania braku samodzielności i kompetencji organu administracyjnego w ustalaniu, że znak towarowy narusza prawa osobiste, czy majątkowe lub został zgłoszony w złej wierze. Gdyby bowiem za każdym razem, gdy Urząd Patentowy RP dostrzeże jakiekolwiek "wątpliwości", co do naruszenia np. praw osobistych innego podmiotu, istniała możliwość odwołania się do sądu, Urząd Patentowy RP zawieszałby postępowanie z zaleceniem stronom wszczęcia postępowania cywilnego. Taka konstrukcja w ocenie strony w istocie prowadziłaby do sytuacji, że sprawa oparta na zarzucie z art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. mogłaby być niejako automatycznie przekazywana do sądu powszechnego, a postępowanie przed Urzędem byłoby zawieszane.

Skarżąca stanęła na stanowisku, iż organ błędnie rozpatrzył całokształt dowodów na okoliczność złej wiary zgłaszającego w wyborze i zgłoszeniu do rejestracji znaku Eau de Tokyo. W ocenie strony oczywistym błędem jest stanowisko organu, iż postępowanie zgłaszającego, zwłaszcza sposób używania spornego znaku w obrocie, leży poza kognicją UP RP, gdyż ten z jednej strony nie jest sądem cywilnym, a z drugiej strony ocenia sam znak R-153843 jako taki, a nie okoliczność, jaki użytek robi z tego zgłaszający w obrocie.

Odnosząc się do braku prawidłowego zastosowania przez organ art. 8 pkt 1 u.z.t. skarżąca wskazała, że sądy wielokrotnie wypowiadały się na ten temat, jak Urząd Patentowy winien go stosować w odniesieniu do złej wiary, i w świetle tych poglądów odmowa organu dokonania oceny korzystania przez uprawnionego z uzyskanego prawa, jest w oczywisty sposób nieprawidłowa.

Zdaniem strony z zasad logiki jedyny prawidłowy wniosek, który można wysnuć w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody i okoliczności, jest taki, iż już w momencie zgłoszenia uczestnikowi przyświecał wyłącznie cel posługiwania się znakiem w nieuczciwy sposób i naruszenie praw skarżącej w obrocie. Wynika to z faktów, iż:

1. znak nawiązuje przez słowo Tokyo do stolicy Japonii, z której pochodzi KENZO,

2. znak nawiązuje przez element "eau de" do znaku towarowego "Eau de Kenzo",

3. znak nawiązuje przez swoją niebieską kolorystykę do znaku i produktu "Eau de Kenzo",

4. flakon, stosowany przez uczestnika w obrocie, jest prawie identyczny z flakonem oryginalnym Kenzo i stanowi jego podróbkę (postępowanie karne w toku),

5. w reklamach i informacjach o produkcie Uczestnik nazywa swój produkt "w typie Kenzo",

6. uczestnik zarejestrował wielką ilość innych znaków, które ewidentnie miały na celu podobne naruszenie praw innych producentów, np. spółek C., G. A. etc.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej.

Odnosząc się kolejno do zarzutów skargi organ wskazał, że podstawą oddalenia wniosku o unieważnienie spornego prawa nie był fakt niewykazania lub niedostatecznego wykazania przez wnioskodawcę swojej renomy lub renomy oznaczeń, na które się powołuje, a ustalenie, iż sporne prawo, oceniane zgodnie z regułami przyjętymi w prawie krajowym i wspólnotowym nie zostało udzielone z naruszeniem wskazanych we wniosku przepisów, w tym art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t.

Nadto Urząd Patentowy RP zwrócił uwagę, że w żadnym miejscu postępowania nie stwierdził, iż wskazane dowody muszą pochodzić sprzed daty zgłoszenia. Należy bowiem – jego zdaniem - odróżnić dwie istotne kwestie, po pierwsze datę zdarzenia, czyli okoliczności faktycznej istotnej w danej sprawie, a po drugie, datę z której pochodzi dowód na okoliczność wskazanego faktu. Jakkolwiek dowody na okoliczność istotnego dla sprawy faktu mogą pochodzić z późniejszych dat, to fakt ten musi mieć miejsce w dacie zgłoszenia spornego znaku.

Odnosząc się do nowych dowodów złożonych ze skargą Urzędu Patentowego RP uznał, że nie wpływają one na ocenę zaskarżonej decyzji, jako odpowiadającej prawu ani też, zdaniem Urzędu, nie dają podstawy dla wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a.

W ocenie organu zarzut naruszenia art. 3 ust. 2 pkt d) "Dyrektywy" jest całkowicie chybiony, bowiem wskazany przepis bezpośrednio nie miał zastosowania w przedmiotowej sprawie i nie stanowił podstawy wydania zaskarżonej decyzji. Po pierwsze, w świetle art. 315 ust. 3 p.w.p. w związku z art. 164 p.w.p. Kolegium rozpatrywało wniosek na podstawie przepisów obowiązujących w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego, zaś znak ten został zgłoszony przed datą przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej. Po drugie, zgodnie z art. 249 TWE przepisy dyrektyw wiążą państwo członkowskie i co do zasady nie mogą stanowić podstawy rozstrzygnięć indywidualnych sprawach.

W dalszej kolejności organ RP wskazał, że wobec braku jakiegokolwiek podobieństwa pomiędzy oznaczeniami EAU DE TOKYO oraz wskazanymi w toku postępowania znakami wnioskodawcy oraz wobec niewykazania przez wnioskodawcę, iż używanie spornego znaku towarowego w postaci objętej spornym prawem ochronnym narusza renomę wnioskodawcy lub prowadzi do uzyskania nienależnych korzyści kosztem tej renomy, zaskarżona decyzja jest prawidłowa. W ocenie Kolegium w przypadku zarzutu naruszenia renomy przez znak towarowy ocenie podlega znak i konsekwencje używania tego znaku, dotyczące wyłącznie jego postaci objętej spornym prawem. Działania uprawnionego polegające na posługiwaniu się flakonem o zbliżonej postaci do flakonu perfum l’eau par Kenzo, czy też nawiązywanie do marki Kenzo w reklamie mogą same w sobie wyczerpywać znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, całkowicie niezależnie od spornego prawa ochronnego.

Jak podniósł Urząd Patentowy RP przedmiotem oceny prawnej z jego strony jest to, czy prawo zostało udzielone prawidłowo, a nie to, w jaki sposób uprawniony ze swojego prawa korzysta. Przy tym podtrzymano stanowisko, iż organ nie jest właściwy do dokonania oceny prawnej działań podmiotów oferujących w sklepach internetowych produkt oznaczony spornym znakiem jako "w typie Kenzo" jako czynu nieuczciwej konkurencji lub nadużycia prawa podmiotowego oraz dokonania oceny prawnej działania uprawnionego polegającego na używaniu flakonu zbliżonego do flakonu perfum l'eau par Kenzo, jako czynu nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie podkreślił organ, iż wszystkie zarzuty oparte na art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. odnoszące się do spornego prawa zostały przez Kolegium w całości wnikliwie rozpatrzone i poddane ocenie prawnej.

Urząd wskazał także, że w przedmiotowej sprawie skarżąca mimo obszernie cytowanego orzecznictwa nie wykazała, iż zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło w złej wierze. Organ przyznał, że oczywistym jest, iż późniejsze zdarzenia mogą rzucać światło na stan faktyczny w dacie zgłoszenia, jednakże nie oznacza to, że są one wystarczające do wykazania istnienia w tej dacie złej wiary zgłaszającego. W rozpoznawanej sprawie, mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie podniesiono jednak żadnych okoliczności faktycznych mogących rzucić nowe światło na zachowanie uprawnionego w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego. W oceniu organu jakkolwiek zdarzenia mające miejsce w roku 2006 r., to znaczy upodabnianie opakowania perfum przez uprawnionego do opakowania l'eau par Kenzo oraz posługiwanie się w reklamie produktów uprawnionego określeniem "perfumy w typie Kenzo", mogą budzić poważne i uzasadnione wątpliwości, co do ich uczciwości i zgodności z zasadami uczciwej konkurencji, to nie stanowią one okoliczności wystarczającej by uznać, że już 6 lat wcześniej, w dacie zgłoszenia spornego znaku, uprawniony miał zamiar działać nieuczciwie.

Pismem z dnia [...] lutego 2008 r. skarżąca wniosła do Sądu o ustanowienie kuratora dla uczestnika postępowania M. w N.

Uznając powyższy wniosek za uzasadniony, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.; dalej jako p.p.s.a.) postanowieniem z dnia 4 lipca 2008 r. ustanowił kuratora w osobie rzecznika patentowego M. K.

Dnia [...] listopada 2008 r. do Sądu wpłynęło pismo skarżącej, w którym podtrzymała ona swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Jednocześnie podkreśliła, że ustalenie istnienia w przedmiotowej sprawie renomy oznaczeń i działalności Kenzo jest niezbędne dla takich kwestii, czy a) uczestnik mógł wcześniej znać markę i produkty Kenzo i świadomie się do niej upodobnić w zakresie kwestionowanego znaku i b) jaki miał zamiar uczestnik w wyborze takiego znaku, jakim jest znak Eau de Tokyo. Błędna ocena Urzędu Patentowego RP okoliczności faktycznych w zakresie renomy, które stanowią punkt wyjścia do dokonania dalszej oceny, uniemożliwia wyciągnięcie prawidłowych wniosków w sprawie.

Nadto skarżąca podniosła, że Urząd Patentowy RP w swoim rozstrzygnięciu, wbrew zapewnieniom zawartym w odpowiedzi na skargę, nie dokonał oceny z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między dowodami. Ocena organu całokształtu dowodów ograniczyła się w decyzji wyłącznie do ich wymienienia. Tym samym, zdaniem skarżącej organ naruszył przepisy k.p.a.

Skarżąca wskazała, że w przedmiotowej sprawie sposób używania spornego znaku w obrocie narusza jej prawa. Postępowanie uczestnika należy uznać – zdaniem skarżącej - za nieuczciwą praktykę i wskazuje jego złą wiarę w chwili zgłoszenia.

Na rozprawie ustanowiony w niniejszej sprawie kurator sądowy złożył pismo, w którym wniósł o oddalenie skargi. Odnosząc się do zarzutów skargi stwierdził, że wbrew twierdzeniom skarżącej Urząd Patentowy RP nie tylko nie pominął oceny okoliczności faktycznych dotyczących renomy znaku, ale wyraźnie odniósł się do tych okoliczności.

W ocenie uprawnionego skarżąca nie wykazała spełnienia wszystkich warunków, które winny zaistnieć, aby możliwa była ochrona znaku renomowanego. W szczególności nie wykazała, że przeciwstawione znaki są identyczne lub podobne. Nie udowodniła również, aby używanie znaku przynosiło nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego. Wobec tego, udokumentowanie istnienia renomy znaku L'eau par KENZO, nie może zrównoważyć braku podobieństwa przeciwstawionych znaków lub zastąpić pozostałych warunków koniecznych do ochrony znaku renomowanego.

W przekonaniu uprawnionego Urząd Patentowy RP słusznie podważył adekwatność dowodów na okoliczność istnienia złej wiary odnoszących się do oferty sklepów internetowych z towarami oznaczonymi jego znakiem. Nie zostało bowiem dowiedzione, że to uprawniony oferuje ww. towary, określając je jako "w typie KENZO". Przeciwnie, z okoliczności sprawy wynika, że samodzielnie działający przedsiębiorca, oferujący przez Internet towary, określał w ten sposób wszystkie swoje produkty, niezależnie czy były oznaczone znakami uprawnionego. Nadto z zebranych materiałów wynika, że pochodzą one z 2006 r., tj. 6 lat po zgłoszeniu znaku towarowego przez uprawnionego. W tym kontekście nie jest więc możliwe uznanie, aby dowody takie mogły przesądzać o istnieniu złej wiary.

W ocenie uprawnionego znak słowno-graficzny EAU DE TOKYO nie wykazuje żadnych podobieństw ze znakiem słownym L'eau de KENZO. Element słowny "l'eau" pochodzący z języka francuskiego nie ma w odniesieniu do perfum charakteru odróżniającego. W efekcie analiza sprowadzona do oceny elementów TOKYO i KENZO. Zdaniem uprawnionego nie wykazują one nawet najmniejszych podobieństw ani w warstwie słownej, ani graficznej, jak również znaczeniowej obydwu znaków. Ponadto wskazał, że rzekome unieważnienie znaku EAU DE TOKYO przed niemieckim urzędem patentowym było w istocie wygaszeniem ze względu na jego nieużywanie przez uprawnionego w Niemczech.

Odnosząc się do zarzutu błędnej wykładni i niewłaściwego stosowania prawa materialnego uprawniony zwrócił uwagę, że skarżąca nie wykazała w jakim zakresie rejestracja znaku EAU DE TOKYO naruszałaby art. 8 pkt 2 u.z.t. ze względu na jej dobra osobiste i majątkowe. W jego ocenie skarżąca nietrafnie utożsamia naruszenie renomy producenta z naruszeniem renomy do znaku, co ma stanowić o jednoczesnym naruszeniu jej praw majątkowych i osobistych. Uprawniony wskazał, że znak uprawnionego nie wykazuje żadnego podobieństwa ani w warstwie słownej, ani graficznej, ani semantycznej, a tym bardziej znak uprawnionego nie zawiera żadnego z elementów odróżniających znaku skarżącej.

Odnosząc się do zarzutu skarżącej, że Urząd Patentowy RP błędnie przyjął, iż nie posiada kompetencji do oceny prawnej sposobu korzystania ze znaku, uprawniony uznając go za bezzasadny zwrócił uwagę, że organ prawidłowo wskazał, iż przedmiotem oceny w postępowaniu spornym o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy jest znak w takiej postaci, w jakiej jest chroniony spornym prawem. A więc punktem wyjścia dla oceny działań uprawnionego będzie zawsze zakres i treść spornego prawa ochronnego. Nie może być zaś punktem wyjścia ewentualne zachowanie uprawnionego z pominięciem treści spornego prawa ochronnego. Okoliczności dotyczące w szczególności wyglądu, formy przedstawienia oznaczenia, nie należące do chronionej prawem postaci, nie podlegają ocenie Urzędu z punktu widzenia zasad naruszenia nieuczciwej konkurencji. Przyjęcie przeciwnego stanowisko oznaczałoby – w ocenie uprawnionego - obejmowanie rozstrzygnięciem Urzędu Patentowego każdych, nawet potencjalnych zachowań, które tworzą kontekst każdorazowego użycia znaku towarowego. Odmienne stanowisko prowadziłoby również do wniosku, że unieważnienie znaku towarowego jest swego rodzaju nieuzasadnioną sankcją za zachowania uprawnionego, dokonywanego w innych płaszczyznach działań gospodarczych, nie zaś samodzielnie analizowaną przesłanką. Zatem znak uprawnionego może istnieć w obrocie na dowolnych perfumach. Sam w sobie i w połączeniu z towarami, dla których został zgłoszony spełnia bowiem przesłanki rejestrowalności. Umieszczenie znaku na opakowaniach, które nie będą go narażać na zarzut nieuprawnionego kopiowania jego zewnętrznej postaci wskazuje więc, że unieważnienie nie jest adekwatnym środkiem do zaspokojenia roszczeń skarżącej. Możliwość oddzielenia treści prawa od kontekstu, w jakim znak został umieszczony, prowadzi do wniosku, że sam znak uprawnionego, analizowany w postaci, w jakiej podlega ochronie, nie stanowi sam w sobie naruszenia praw majątkowych bądź osobistych, co przejawia się także tym, że jego umieszczenie na opakowaniu o innym kształcie nie zmieni treści prawa.

W ocenie uprawnionego nie można również zgodzić się wnioskiem, jaki skarżąca wyprowadziła z analizy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2006 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1576/06). Orzeczenie to potwierdza, że oceny ewentualnych związków i skojarzeń dokonuje się na płaszczyźnie znaków, nie zaś elementów grafiki lub kształtów, które nie wchodzą w zakres tego prawa. Zastosowanie tego orzeczenia do analizy opisywanego stanu faktycznego wymagałoby więc porównania przeciwstawionych znaków według postaci, w jakiej zostały zarejestrowane oraz udowodnienia, że pomiędzy znakami EAU DE TOKYO oraz znakiem L'eau par KENZO powstają skojarzenia tego rodzaju, aby naruszyć dobra osobiste lub zasady uczciwej konkurencji, dobre obyczaje kupieckie. Tymczasem skarżąca nie udowodniła tych okoliczności. Skarżąca cytując ww. orzeczenie pominęła te okoliczności, które wykluczył Urząd Patentowy RP, wskazując, że znaki nie są podobne oraz, że nie istnieją przesłanki aby pomiędzy znakami stwierdzić możliwość powstania skojarzeń. Także tych okoliczności skarżąca nie udowodniła. Nadto skarżąca pominęła fakt, że Sąd wskazuje na poszukiwanie okoliczności sugerujących związek z innym podmiotem i prowadzącym do skojarzeń właśnie ze względu na postać spornego prawa. Inaczej mówiąc, to stwierdzenie istnienia okoliczności sugerujących związek z innym podmiotem w treści znaku, będzie mogło podlegać ocenie Urzędu Patentowego RP. Nie zaś odwrotnie, co zdaje się sugerować skarżąca.

W ocenie uprawnionego nie do przyjęcia jest wyprowadzany z zaskarżonej decyzji wniosek skarżącej, że Urząd Patentowy RP stoi na stanowisku braku samodzielności i kompetencji organu administracyjnego w ustalaniu, że znak towarowy narusza prawa osobiste czy majątkowe lub że został zgłoszony w złej wierze. Organ w istocie stwierdził brak przesłanek, o których mowa w art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. w odniesieniu do zakresu spornego prawa ochronnego, nie zaś jak byłoby to życzeniem skarżącej do zachowań rynkowych, które nie mają związku ze znakiem uprawnionego jako takim, lecz konkretnym kształtem opakowania, które nie może przesądzać o zdolności rejestracyjnej znaku. Zatem organ prawidłowo ustalił, że przeciwstawione znaki nie są podobne, nie ma więc podstaw do unieważnienia znaku na tej podstawie. Przedmiotem unieważnienia nie jest bowiem flakonik, ale znak uprawnionego, który został na nim umieszczony, który pełni swoją funkcję nie w odniesieniu do opakowania lecz towarów, dla których został zarejestrowany.

Konkludując uprawniony stwierdził, że skarżąca nie wykazała naruszenia przepisów postępowania odnoszących się do renomy znaku oraz przedsiębiorstwa, jak również złej wiary uprawnionego. Ocena zgromadzonego materiału dowodowego nie pozwala na unieważnienie spornego prawa ochronnego przede wszystkim, ze względu na brak podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń i brak dowodów wskazujących na złą wiarę uprawnionego. Nie są również trafne twierdzenia skarżącej, że organ przeprowadził błędną wykładnię i błędnie zastosował art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. Organ wydając bowiem zaskarżoną decyzję nie uznał się za niewłaściwy do oceny materialnoprawnych przesłanek rzekomego naruszenia praw majątkowych i osobistych, a także zasad uczciwej konkurencji, lecz wskazał, że ze względu na odrębność i treść znaku towarowego i zarzucanej przez skarżącą podobieństwa flakoniku do perfum z jej własnym produktem, ocena taka wykroczyłaby poza przedmiot unieważnienie. Jego przedmiotem nie jest bowiem ocena kształtu flakoniku lecz ocena znaku, który nie wykazuje z punktu widzenia tych przesłanek żadnego związku z opakowaniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sąd administracyjny bada legalność zaskarżonej decyzji pod katem jej zgodności z prawem materialnym, określającym prawa i obowiązki stron oraz z prawem procesowym regulującym postępowanie przed organami administracji publicznej.

Dokonując oceny zasadności wniesionej przez K. skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP, Sąd doszedł do przekonania, że skarga ta nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 164 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może zostać unieważnione w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego. W rozpoznawanej sprawie, z uwagi na datę zgłoszenia spornego znaku towarowego tj. [...] września 2000 r., ocena czy spełnione zostały ustawowe warunki wymagane do udzielenia prawa ochronnego na ten znak, winna być zatem dokonywana w oparciu o przepisy ustawy o znakach towarowych.

W ocenie Sądu podstawową kwestią w rozpoznawanej sprawie winno być wskazanie, iż prawidłowe jest stanowisko organu, że przedmiotem oceny w postępowaniu spornym o unieważnienie znaku towarowego jest to, czy prawo do znaku w takiej postaci, w jakiej jest on chroniony tym prawem, zostało prawidłowo nabyte tzn. czy były spełnione ustawowe warunki wymagane do nabycia tego prawa. Punktem wyjścia dla oceny działań uprawnionego jest zakres i treść spornego prawa ochronnego. Jak wynika z wytycznych dotyczących postępowań przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, odnoszących się do przyjmowania perspektywy czasowej, sytuację należy zbadać nawiązując do okoliczności panujących w dacie zgłoszenia. Późniejsze zdarzenia mogą rzucać światło na stanowisko w dacie zgłoszenia, jednakże sytuację należy rozpatrywać zasadniczo z perspektywy daty zgłoszenia. Tak też postąpił organ w rozpoznawanej sprawie. Będąc związanym treścią wniosku i wskazanych tam podstaw prawnych, dokonał dokładnej analizy i oceny wyszczególnionych przez skarżącą, zarówno względnych, jak i bezwzględnych przeszkód udzielenia prawa ochronnego. Uczynił to z perspektywy daty zgłoszenia, prawidłowo uznając, że późniejsze, konkretne działania uprawnionego do tego znaku, pozostają bez wpływu na tę ocenę. Organ zasadnie bowiem przyjął, że z powołanych przez skarżącą dowodów, pochodzących z 2006 r. – a więc 6 lat po dacie zgłoszenia, nie można wyprowadzić wniosku, aby już w dacie zgłoszenia uprawnionemu przyświecał nieuczciwy zamiar. Nie świadczy o tym także samo zgłoszenie przez uprawnionego innych znaków towarowych. Organ chcąc wyprowadzić z tego faktu istnienie po stronie uczestnika złej wiary, musiałby dokonywać oceny każdego z udzielonych, w wyniku tych zgłoszeń, praw ochronnych, do czego w ramach rozpoznawanej sprawy nie był uprawniony. Zestawienie złożone przez skarżącą, aczkolwiek bardzo sugestywne, nie może zostać uznane za wystarczający dowód na naruszenie przy udzieleniu przedmiotowego prawa ochronnego zasad określonych w art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. Nie jest bowiem wcale tak oczywiste, jak twierdzi skarżąca, że wszystkie przywołane przez nią znaki towarowe nawiązują do określonych znaków renomowanych. Natomiast ich późniejsze wykorzystanie przez osoby trzecie pozostaje bez wpływu na ocenę złej wiary uprawnionego. Inne dowody, wbrew twierdzeniom skargi, analizowane przez organ, nie mogły, w prawidłowej zdaniem Sądu ocenie organu, przesądzać o udzieleniu prawa ochronnego z naruszeniem zakazów przewidzianych w powyższym przepisie. W tym kontekście na podkreślenie zasługuje, iż organ wydając zaskarżone rozstrzygnięcie nie uznał, że dowody co do renomy i złej wiary muszą pochodzić sprzed daty zgłoszenia. Czym innym jest data konkretnego zdarzenia, czyli okoliczności faktycznej istotnej w danej sprawie, a czym innym data, z której pochodzi dowód mający wykazać określony fakt. Jak wskazano powyżej, dla sprawy istotne są dowody, potwierdzające istnienie po stronie uprawnionego złej wiary na datę [...] września 2000 r., nie jest natomiast ważne z jakiej daty te dowody pochodzą, o ile tylko dowodzą wskazanych okoliczności na ten moment.

Wobec przyjętego w literaturze przedmiotu i orzecznictwie domniemania zgłoszenia znaku towarowego w dobrej wierze, ciężar dowodu istnienia złej wiary obciąża podmiot wywodzący z tego faktu skutki prawne. Oczywistym jest, że dowody zgłoszone przez stronę na poparcie jej twierdzeń, winny być oceniane w ich całokształcie i we wzajemnym powiązaniu. Jednakże w rozpoznawanej sprawie dowody złożone przez skarżącą, w toku postępowania spornego, pochodziły z okresu już po udzieleniu prawa ochronnego i odnosiły się do zdarzeń mających miejsce także po dacie zgłoszenia. Wyprowadzenie, z tak zgromadzonych dowodów, wniosku o istnieniu po stronie uprawnionego złej wiary w dacie zgłaszania byłoby – zdaniem Sądu – zbyt daleko idące, a zatem nieuprawnione. Ma przy tym rację organ, że aczkolwiek fakty mające miejsce w 2006 r., tj. upodabnianie przez uprawnionego opakowania perfun Eau de Tokyo do opakowania perfum L’eau par Kenzo oraz posługiwanie się w reklamie produktów uprawnionego określeniem "perfumy w typie Kenzo", mogą budzić wątpliwości co do zgodności z zasadami uczciwej konkurencji, ale nie stanowią one okoliczności wystarczających dla uznania, że w 2000 r. uprawniony miał zamiar działać nieuczciwie. Jedynym dowodem, który według skarżącej jest znany organowi z urzędu, pochodzącym z daty zgłoszenia i odnoszącym się do tego okresu, jest zgłoszenie przez uprawnionego szeregu znaków towarowych, które zgodnie z twierdzeniem skarżącej nawiązują do znaków renomowanych. Ze względów podniesionych wcześniej, nie mógł być to jednak dowód świadczący o złej wierze uprawnionego w dacie zgłoszenia. Zauważyć przy tym należy, na co zasadnie zwrócił też uwagę Urząd Patentowy RP, że reklamy i oferty sprzedaży, w których używane jest określenie "perfumy w typie Kenzo", nie pochodzą od uprawnionego, lecz od podmiotów prowadzących dane sklepy internetowe, oferujące wyroby perfumeryjne. Natomiast w sklepie internetowym P., która to firma jest, wg. oświadczenia skarżącej, zależna od uprawnionego, perfumy Eau de Tokyo są prezentowane bez nawiązania do jakichkolwiek perfum Kenzo. Tym samym działania osób trzecich, nawet przy przyjęciu, że naruszają zasady uczciwej konkurencji, czy też zasady uczciwości kupieckiej, nie mogą obciążać uprawnionego. Prawidłowe jest zatem stanowisko organu, że w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego nie jest on właściwy do oceny, czy używanie spornego znaku w reklamie przez jakiekolwiek podmioty jest zgodne z prawem. Urząd Patentowy RP – na co wskazano na wstępie rozważań – jest uprawniony jedynie do oceny czy określone prawo ochronne zostało udzielone prawidłowo, a nie w jaki sposób uprawniony ze swojego prawa później korzysta.

Ma rację skarżąca, że Urząd Patentowy RP posiada wyłączną kognicję w sprawach decyzji w zakresie rejestrowalności znaku towarowego, jak i przeszkód w rejestracji określonego znaku oraz posiada uprawnienia do samodzielnego ustalenia faktów i dokonania prawnej oceny zebranego materiału dowodowego, w tym do ustalenia czy znak towarowy narusza prawa osobiste lub majątkowe, czy też został zgłoszony w złej wierze. W niniejszej sprawie organ nie uchylił się od wykonania ciążących na nim obowiązków i w ramach przysługujących mu kompetencji – wbrew twierdzeniom skargi – sprawę rozpoznał. Ocenił mianowicie czy zostały spełnione ustawowe warunki do uzyskania prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy Eau de Tokyo. Jednocześnie zasadnie uznał, że nie jest właściwy do dokonania oceny prawnej działań podmiotów oferujących w sklepach internetowych produkty oznaczone spornym znakiem jako "w typie Kenzo", w kontekście czy wyczerpane zostały przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji lub nadużycia prawa podmiotowego. To samo dotyczy działania uprawnionego polegającego na użyciu flakonu zbliżonego do flakonu perfum L’eau par Kenzo, jako czynu nieuczciwej konkurencji.

Wbrew twierdzeniom skargi organ nie zanegował istnienia renomy oznaczenia i działalności K., jak i produktów spółki. Niezasadny jest zatem zarzut, że organ nie rozpatrzył dowodów na przesłankę renomy znaku towarowego, skoro przesłanka ta nie była sporna. Pamiętać przy tym należy, że od renomy podmiotu gospodarczego, jego dobrego imienia i pozytywnego wizerunku należy odróżnić renomę znaku towarowego. W przypadku renomy znaku towarowego przedmiotem pozytywnych wyobrażeń jest przede wszystkim sam znak i towary nim oznaczone, jako pochodzące od konkretnego podmiotu. Renoma przedsiębiorcy to ogół pozytywnych wyobrażeń i ocen o nim samym. Organ uznał, że aby doszło do naruszenia renomy musi zostać spełniony szereg warunków. Jeden z nich sprowadza się do tego, że znak wcześniejszy i znak sporny muszą być identyczne lub podobne. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, nie chodzi tu o podobieństwo mogące wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, tylko o podobieństwo polegające na możliwości skojarzeń między znakami (por. Joanna Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001). Organ uznał, że pomiędzy słowno-graficznym znakiem towarowym EAU DE TOKYO, a wskazanymi w toku postępowania przez skarżącą znakami, brak jest jakiegokolwiek podobieństwa i to zarówno w warstwie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Ocenę tę – zdaniem Sądu – należy podzielić. Sporny znak, w formie w jakiej udzielone zostało na niego prawo ochronne, nie kojarzy się z żadnym z oznaczeń skarżącej, w którym element słowny KENZO ma charakter dominujący. Znak uprawnionego elementu tego nie zawiera, nie występują w nim też elementy do niego zbliżone lub nawiązujące. Natomiast element "eau de" nie posiada charakteru wyróżniającego i nie może przesądzać o podobieństwie umożliwiającym skojarzenia między znakami. Jest on powszechnie stosowany przy oznaczaniu, najogólniej mówiąc, wyrobów perfumeryjnych. Zresztą przeciwstawiony znak towarowy elementu tego nie zawiera, gdyż brzmi L’eau par Kenzo. W toku postępowania przed Urzędem Patentowym RP skarżąca nie wykazała, że niebieska kolorystyka, używana na opakowaniach perfum L’eau par Kenzo jest dla odbiorców dostatecznie charakterystyczna, tak by mogli w oparciu wyłącznie o kolor opakowania identyfikować pochodzenie tego towaru. Doszukiwanie się natomiast możliwości powstania skojarzeń w tym, że Kenzo Takada pochodzi z Japonii, a w spornym znaku występuje nazwa odpowiadająca stolicy tego kraju, jest – zdaniem Sądu – zbyt daleko idące i nie znajdujące uzasadnienia w ustaleniach poczynionych przez organ i w materiale dowodowym przedłożonym organowi do oceny przez skarżącą. Ma przy tym rację organ, że uprawniony do wysoko renomowanej marki nie może próbować zawłaszczyć sobie ogółu szerokiego spektrum skojarzeń z miejscem pochodzenia twórcy danej marki. W tym miejscu, nawiązując do powyższych rozważań, odnieść należy się – w ocenie Sądu – do przywołanego w skardze wyroku WSA z 28 września 2004 r. (sygn. akt II SA 3054/03). Orzeczenie to odnosi się do podobieństwa między przeciwstawionymi znakami towarowymi w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Jest to podobieństwo wprowadzające odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Jest ono zgodne z wcześniej przedstawionym stanowiskiem Sądu, że przy ocenie wykorzystania renomy tego typu podobieństwo nie jest wymagane. Wystarczająca jest możliwość skojarzeń między przeciwstawionymi znakami towarowymi. W cytowanym przez skarżącą orzeczeniu Sąd uznał wystąpienie możliwości takiego skojarzenia, natomiast w rozpoznawanej sprawie przesłanka ta nie została spełniona. Należy także podzielić stanowisko organu, że skarżąca nie wykazała, iż używanie spornego znaku towarowego w postaci objętej prawem ochronnym narusza jej renomę lub prowadzi do uzyskania nienależnych korzyści kosztem tej renomy. Okoliczności powołane przez skarżącą odnoszą się bowiem albo do działań innych niż uprawniony podmiotów, lub też do działań wprawdzie uprawnionego, ale nie dotyczących samego znaku towarowego w postaci określonej spornym prawem. Posługiwanie się bowiem flakonem zbliżonym do flakonu L’eau par Kenzo nie wiąże się ze słowno-graficznym znakiem EAU DE TOKYO.

W doktrynie i w orzecznictwie sądowym utrwalony jest pogląd, że przy badaniu naruszenia zasad współżycia społecznego należy brać również pod uwagę elementy podmiotowe. Oznacza to, że nie tylko sam znak, ale i określone, naganne zachowania zgłaszającego mogą przesądzać o zaistnieniu przesłanki z art. 8 pkt 1 u.z.t. Ocenie podlegają natomiast zachowania z okresu zgłaszania znaku do ochrony, a nie w jaki sposób uprawniony korzysta z przyznanego mu prawa w kilka lat po dokonaniu zgłoszenia. Niewątpliwie późniejsze zdarzenia mogą "rzucać światło" na wcześniejsze postępowanie zgłaszającego, ale w rozpoznawanej sprawie dowody pozwalające na uznanie złej wiary skarżącego, właśnie z perspektywy czasowej, nie zostały przedłożone. Jak bowiem wskazano już wcześniej o nieuczciwych zamiarach skarżącego nie mogą świadczyć działania innych podmiotów, sprzedających perfumy opatrzone znakiem EAU DE TOKYO w nawiązaniu do perfum firmy K. Zauważyć przy tym należy, że brak jest dowodów na to, aby skarżąca używała oznaczenia czy też znaku towarowego Eau de Kenzo, tym bardziej w niebieskiej kolorystyce. Także uprawniony nie posługuje się takim oznaczeniem. Również nakładanie spornego znaku towarowego na butelkę podobną do używanej przez skarżącą, nie może przemawiać za istnieniem złej wiary uprawnionego. Zgłosiła ona bowiem do ochrony znak słowno-graficzny EAU DE TOKYO, a nie znak przestrzenny flakonu i tylko z perspektywy zgłoszonego i ujawnionego w rejestrze znaku towarowego może być oceniane jej zachowanie. Wszystkie inne działania mogą być rozpatrywane w kontekście naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Oznacza to, że skarżąca nie jest pozbawiona możliwości ochrony swoich praw w sytuacji, gdy uznaje, że uprawniony swoim działaniem prawa te narusza. Ochrony tej nie może jednak dochodzić w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym o unieważnienie spornego znaku towarowego, gdyż organ ten, na co Sąd zwracał już uwagę, może działać tylko w zakresie kompetencji przyznanych mu przez art. 164 p.w.p. Z mocy art. 8 pkt 2 u.z.t. wyłączone z rejestracji są te znaki, których używanie stanowiłoby akt naruszenia prawa osobistego lub majątkowego osoby trzeciej.

Zdaniem skarżącej wprowadzanie do obrotu podróbek perfum jak czyni to skarżąca, odwołując się do oryginału – do światowej renomy perfum KENZO wprowadzanych do obrotu przez firmę K., uznane być powinno za naruszenie renomy i firmy oraz szkodzenie renomie i interesom skarżącej. Jest to naruszenie jej dóbr osobistych w postaci jej renomy oraz jej prawa do nazwy i nazwiska KENZO. W ocenie skarżącej postanowienia powyższego przepisu nie ograniczają stosowania przewidzianego w nim zakazu do przypadków znaków identycznych lub podobnych. Skarżąca ma rację jeżeli chodzi o wymóg identyczności znaków, który rzeczywiście nie jest wymagany dla zaistnienia zakazu określonego w tym przepisie. Obowiązuje natomiast ta sama zasada, co w sytuacji rozpatrywania naruszenia renomy. Podobieństwo znaków musi umożliwiać skojarzenie obu oznaczeń przez relewantnego odbiorcę. W rozpoznawanej sprawie, co już wcześniej było przedmiotem rozważań Sądu, możliwość takiego skojarzenia nie występuje. Nie może być zatem mowy o naruszeniu dóbr osobistych skarżącej w postaci jej renomy rozumianej jako powszechna dobra opinia o niej, skoro znak towarowy EAU DE TOKYO nie nawiązuje do skarżącej, ani też na nią nie wskazuje. Znak ten nie narusza również prawa do nazwy przedsiębiorstwa skarżącej, a także jej praw majątkowych tzn. prawa do firmy, pod którą przedsiębiorstwo działa, z powodów podanych powyżej tj. braku możliwości skojarzenia spornego znaku ze wskazanymi prawami. Należy zwrócić uwagę, że skarżąca wskazując na naruszenie swoich dóbr osobistych, odwołuje się do wykorzystywania przez uprawnionego znaku towarowego, podając, że wprowadza on do obrotu podróbki perfum i odwołując się do sprzedaży i reklamy perfum opatrzonych znakiem towarowym EAU DE TOKYO oraz do kształtu butelki, w której są sprzedawane. Po raz kolejny zasadne jest zatem wskazanie, że są to okoliczności irrelewantne w rozpoznawanej sprawie, w której ocenie podlega jedynie zarejestrowana forma słowno-graficznego znaku towarowego EAU DE TOKYO.

Składając skargę, skarżąca dołączyła do niej szereg dowodów, wnosząc o zaliczenie ich do materiału dowodowego. Zgodnie z art. 106 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako p.p.s.a.) Sąd może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. W ocenie Sądu w rozpoznawanej sprawie nie zachodziła sytuacja określona w cytowanym przepisie. Kopia wyroku WSA z 14 grudnia 2006 r. oraz wyciągi z raportów i orzecznictwa OHIM nie są dowodami, o jakich stanowi powyższy przepis. Jest to prezentacja poglądów prawnych określonych podmiotów. Z decyzji Niemieckiego Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych z [...] maja 2007 r. wynika, że znak towarowy EAU DE TOKYO został wykreślony, na skutek uwzględnienia wniosku o stwierdzenie całkowitego wygaśnięcia znaku towarowego na skutek nieużywania. [...] Urząd Patentowy badał zatem inne przesłanki niż Urząd Patentowy RP, co prowadzi do wniosku, że dowód ten nie wyjaśnia żadnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić przy rozpoznawaniu niniejszej sprawy. Dotyczy to również raportu z reklam Kenzo. Skoro organ nie zakwestionował renomy skarżącej i należących do niej znaków towarowych, to dowód na wykazanie jednego z elementów potwierdzających istnienie takiej renomy, nie ma jakiegokolwiek wpływu na wydane rozstrzygnięcie. Prezentując listę znaków M. skarżąca podała, że przedstawia ona dowody znane organowi z urzędu. Są nimi znaki towarowe zarejestrowane na rzecz uprawnionego. Również i te dowody nie wyjaśniają istotnych wątpliwości, a nie uwzględnienie ich przez organ pozostaje bez wpływu na wynik sprawy z powodów omówionych wcześniej. Także zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie "wprowadzenia do obrotu podrobionych perfum K. S.A. pod postacią Eau de Tokyo, które mają stanowić kopię perfum oryginalnych o nazwie L’eau par Kenzo" pozostaje bez związku ze sprawą. Postępowanie to dotyczy czynu nieuczciwej konkurencji i nie ma związku z udzieleniem prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy EAU DE TOKYO, na co we wcześniejszych rozważaniach wskazywano.

Niezasadny jest także, sformułowany w skardze, zarzut naruszenia art. 3 ust. 2 pkt 2 Pierwszej Dyrektywy Rady z 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodastw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Skarżąca nie wskazała na czym naruszenie tego przepisu miałoby polegać. Zauważyć zatem należy, że powołany przepis nie miał zastosowania w przedmiotowej sprawie i nie stanowił podstawy prawnej wydania zaskarżonej decyzji. W konsekwencji organ przy rozstrzygnięciu nie mógł go naruszyć. Pamiętać przy tym trzeba, że adresatami dyrektywy są państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dyrektywa wiąże prawnie te państwa co do określonych w niej celów albo rezultatów, pozostawiając organowi państwa członkowskiego swobodę w dobrze form i metod ich urzeczywistniania. Oznacza to, że dyrektywy, w przeciwieństwie do rozporządzeń, nie są bezpośrednio skuteczne. O bezpośrednim skutku dyrektywy można mówić tylko wówczas, gdy wpłynął termin do jej wykonania, a państwo członkowskie nie wykonało dyrektywy lub wykonało ją nienależycie. Taka sytuacja nie wystąpiła na gruncie rozpoznawanej sprawy, a zatem przepisy przywołanej przez skarżącą dyrektywy nie mogły stanowić podstawy zaskarżonego rozstrzygnięcia. Jednocześnie, jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, organ zrealizował obowiązek interpretacji przepisów mających w sprawie zastosowanie "w świetle brzmienia i celów" dyrektywy, która nie wywołuje skutku bezpośredniego.

Reasumując, w ocenie Sądu, rozstrzygając w przedmiotowej sprawie organ nie naruszył przepisów postępowania, w tym art. 7, 77 § 1, 80 i 107 k.p.a. Organ rozpatrzył cały materiał dowodowy, tak w zakresie renomy znaku jak i przedsiębiorstwa skarżącej oraz złej wiary uprawnionego. Na bazie wyczerpujących ustaleń faktycznych podjął rozstrzygnięcie, które prawa nie narusza. Wyjaśnił przy tym przesłanki swego działania, zaś przytoczona na ten temat argumentacja nie nasuwa istotnych zastrzeżeń.

Organ zasadnie przyjął, że ocena zgromadzonego materiału dowodowego nie pozwala na unieważnienie spornego prawa ochronnego z uwagi na brak podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń i nie wykazania złej wiary uprawnionego. Organ dokonał prawidłowej wykładni przepisów art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t i właściwie przepisy te zastosował. Ocenie poddał znak towarowy w takiej postaci, w jakiej udzielone zostało na niego prawo ochronne. Jednocześnie słusznie uznał, że nie jest właściwy do oceny wykorzystania tego znaku, już po udzieleniu prawa ochronnego przez inne podmioty, czy do oceny posługiwania się przez uprawnionego flakonikiem perfum podobnym do flakoniku używanego przez skarżącą. Ocena taka wykraczałaby bowiem poza przedmiot unieważnienia.

Mając wszystkie powyższe względy na uwadze Sąd na zasadzie art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.

Kuratorowi, będącemu rzecznikiem patentowym, przyznano wynagrodzenie za czynności w sprawie, w wysokości zgodnej z przepisem § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076). Kosztami należności kuratora obciążono skarżącą, zgodnie z treścią art. 214 § 1 p.p.s.a.