Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 299/10
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2010-05-13 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 246 ust. 1, art. 315 ust. 3
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Borowiecki Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2010 r. sprawy ze skargi "O." Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy OXFORD Wielka Historia Świata [...] oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] października 2009 r. nr [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej działający w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu na rozprawie sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy OXFORD Wielka Historia Świata [...] udzielonego na rzecz "O." Sp. z o.o. z siedzibą w S. uwzględnił sprzeciw wniesiony przez T. (O.) z siedzibą w O., Wielka Brytania i unieważnił prawo ochronne na znak towarowy OXFORD Wielka Historia Świata [...].

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 246, art. 247 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – zwane dalej p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Podstawę faktyczną stanowiły następujące ustalenia:

W dniu [...] marca 2008 r. T., (O.) z O., Wielka Brytania (dalej zwany: O.) wniósł sprzeciw (uzupełniony pismem z [...] lipca 2008 r.) wobec decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] marca 2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego w klasie 16 na znak towarowy OXFORD Wielka Historia Świata [...] na rzecz "O. " Sp. z o.o. z siedzibą w S. Jako podstawę prawną sprzeciwu został wskazany art. 246 w związku z art. 131 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W uzasadnieniu sprzeciwu O. podniósł, iż jest oczywistym dla każdego, że Oxford to miejsce jednoznacznie kojarzone przez odbiorców na całym świecie jako siedziba sławnego uniwersytetu. Załączył do akt sprawy ogólne materiały informacyjne na temat Uniwersytetu Okfordzkiego i miasta Oksford. Wskazał, iż zasadniczym elementem wyróżniającym spornego znaku towarowego jest jego warstwa słowna OXFORD Wielka Historia Świata, przy czym to słowo OXFORD zdecydowało o uznaniu przedmiotowego oznaczenia za znak towarowy, jako że zwrot Wielka Historia Świata nie posiada zdolności odróżniającej dla towarów z klasy 16 (książki, czasopisma). Podniósł, iż brak jest przesłanek potwierdzających, iż towary oznaczone znakiem towarowym OXFORD Wielka Historia Świata [...] pochodzą z Oksfordu. Umieszczenie w znaku towarowym elementów jednoznacznie kojarzących się z Oksfordem - siedzibą sławnego Uniwersytetu Oksfordzkiego - może wprowadzać odbiorców w błąd co do rzeczywistego pochodzenia geograficznego produktów.

Wskazał także, iż z pierwszeństwem od dnia [...] kwietnia 1995 r. jest uprawniony z praw ochronnych do trzech znaków towarowych z elementem słownym OXFORD, tj. OXFORD [...], OXFORD UNIVERSITY PRESS [...], OXFORD ENGLISH [...], zaś z pierwszeństwem od dnia [...] kwietnia 1997 r. z tytułu wspólnotowej rejestracji znaku towarowego OXFORD CTM [...]. Wszystkie te znaki towarowe przeznaczone są m.in. do oznaczania towarów z klasy 16, w tym książek i czasopism. Podniósł, iż sporny znak towarowy oraz ww. znaki towarowe są istotnie podobne, a towary nimi oznaczone są identyczne, podlegają jednakowym zasadom dystrybucji, a ich adresatem jest to samo grono odbiorców. Istnieje zatem w obrocie realne ryzyko błędnych skojarzeń spornego znaku z należącymi do niego wcześniejszymi znakami i wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy OXFORD Wielka Historia Świata [...]uznał sprzeciw za bezzasadny. Podniósł, iż sprzeciw został wniesiony po upływie ustawowego półrocznego terminu. Stwierdził, iż sporny znak towarowy w żaden sposób nie odnosi się do nazwy geograficznej miejscowości Oksford, lecz do jego firmy, w związku z czym nikogo nie wprowadza w błąd. Podniósł także, iż sporny znak towarowy powstał we współpracy z firmą angielską o nazwie O. Limited i odnosi się on po części także do nazwy tej firmy. System rejestracji firm angielskich uniemożliwia zarejestrowanie firmy, której brzmienie jest podobne do innych firm oraz znaków towarowych stosowanych przez inne firmy. Skoro firma E. Limited została zarejestrowana i może legalnie prowadzić działalność, to nie jest ona podobna do innych firm, co dotyczy także znaku OXFORD Wielka Historia Świata.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny przez uprawnioną, na podstawie art. 247 ust. 2 p.w.p., sprawa została przekazana przez Urząd Patentowy do rozpatrzenia w trybie postępowania spornego jako sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na ww. znak towarowy.

Na rozprawie w dniu [...] października 2009 r. O. sprecyzował podstawę prawną wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy OXFORD Wielka Historia Świata [...] wskazując art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Zrezygnował z zarzutu naruszenia art. 131 ust. 1 pkt. 1 p.w.p. Stwierdził, iż sporny znak towarowy ma charakter mylący co do pochodzenia geograficznego. Charakter mylący spornego znaku towarowego wynika z bezpośredniego kojarzenia nazwy Oxford z siedzibą Uniwersytetu Oxford, a więc i jego znanymi i renomowanymi publikacjami. Podniósł, iż posiada prawa do wcześniejszych znaków towarowych, bądź z elementem OXFORD bądź z samodzielnie występującym słowem OXFORD, tj. do znaku towarowego OXFORD [...] oraz innych znaków towarowych zarejestrowanych pod numerami [...],[...] i [...]. Zarzucił, iż sporny znak towarowy składa się z części zawłaszczającej jego znak towarowy OXFORD oraz z części opisowej "wielka historia świata". Posiada ubogą grafikę, która nie ma charakteru odróżniającego. Towary opatrywane tym znakiem to seria broszur/zeszytów, na okładce których, w górnej części widnieje duży napis OXFORD. Tym samym odbiorcy mogą być wprowadzeni w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych spornym znakiem towarowym.

Kolegium Orzekające wskazało, że sprzeciw złożony w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu postępowania (art. 246 p.w.p.).

Oceniło, że znak towarowy OXFORD Wielka Historia Świata [...] został zgłoszony do ochrony w dniu [...] września 2004 r., tj. pod rządami ustawy Prawo własności przemysłowej, a zatem w zakresie oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na ten znak towarowy mają zastosowanie przepisy tej ustawy (art. 315 ust. 3 p.w.p.).

Uznało, że w rozpatrywanej sprawie wnosząca sprzeciw wskazała, że prawo ochronne na znak towarowy OXFORD Wielka Historia Świata [...] zostało udzielone z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Powołując się na orzecznictwo Trybunału Kolegium Orzekające wskazało, że ryzyko wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogą sądzić, że towary i/lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Powinno być oceniane całościowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń, a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług (wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. 1-3819, pkt 17 i Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM - Giorgio Bervely Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. 11-2821, pkt 30 i 31).

Stwierdziło zatem, że towary do oznaczania których przeznaczone są kolizyjne znaki, są towarami ogólnodostępnymi skierowanymi do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców. Tym samym docelowy krąg odbiorców tych towarów tworzą wszyscy polscy konsumenci.

Znak towarowy OXFORD Wielka Historia Świata [...] przeznaczony jest do oznaczania takich towarów w klasie 16 jak książki i czasopisma.

Natomiast znaki towarowe wnoszącego sprzeciw: OXFORD [...], OXFORD UNIVERSITY PRESS [...] oraz OXFORD ENGLISH [...] przeznaczone są m.in. do oznaczania takich towarów w klasie 16 jak: papier, artykuły papierowe, tektura, artykuły tekturowe, wszystkie zawarte w klasie 16; gazety, periodyki, magazyny i czasopisma wszystkie będące publikacjami; książki, plakaty, mapy, tablice z wykresami, materiały drukowane; materiały instrukcyjne i do nauki (inne niż urządzenia); fotografie.

Ustaliło, że wspólnotowy znak towarowy OXFORD CTM nr [...] przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasie 16: książki, materiały drukowane wszystkie będące publikacjami, gazety, periodyki, drukowane arkusze nut, biblie, zbiory hymnów, magazyny, plakaty i mapy.

Oceniło, że z zestawienia zakresów ochrony kolizyjnych znaków towarowych wynika, iż są one przeznaczone do oznaczania identycznych towarów w klasie 16, tj. książek i czasopism.

Dokonując porównania znaków Kolegium ustaliło, że sporny znak towarowy jest znakiem słowno-graficznym chronionym w postaci OXFORD, którą przedstawiło graficznie w uzasadnieniu. Porównało znaki towarowe wnoszącego sprzeciw: OXFORD [...], OXFORD UNIVERSITY PRESS [...] oraz OXFORD CTM-[...], które są znakami słownymi, jak i znak towarowy słowno-graficzny OXFORD ENGLISH [...], którego także przedstawiło postać graficzną i dokonało analizy porównawczej kolizyjnych znaków. Stwierdziło, że posiadają one wspólny element słowny OXFORD, który jest jedynym elementem dwóch znaków towarowych wnoszącego sprzeciw, tj. OXFORD [...] oraz OXFORD CTM-[...] oraz dominującym i wyróżniającym elementem znaku towarowego OXFORD UNIVERSITY PRESS [...] oraz spornego znaku towarowego OXFORD Wielka Historia Świata [...].

Oceniło, że w znaku towarowym wnoszącego sprzeciw OXFORD UNIVERSITY PRESS [...] element słowny OXFORD umieszczony jest na pierwszym miejscu i pełni funkcję odróżniającą, jako że określenie UNIVERSITY PRESS oznaczające tyle co "wydawnictwo uniwersyteckie" ma jedynie charakter informacyjny.

Element słowny OXFORD wyeksponowany jest także w grafice spornego znaku towarowego OXFORD Wielka Historia Świata [...], co w ocenie Kolegium, rzuca się zdecydowanie w oczy z uwagi na wielkość czcionki, w stosunku do pozostałych elementów słownych występujących w tym znaku. Słowa Wielka Historia Świata zostały zapisane znacznie mniejszą czcionką i umieszczone pod elementem słownym OXFORD. Poza tym, w przeciwieństwie do słów Wielka Historia Świata, które wskazują na tematykę publikacji objętych zakresem ochrony spornego znaku towarowego, ma on charakter fantazyjny w odniesieniu do ww. towarów.

Zdaniem organu, słowo OXFORD zajmuje także niezależną pozycję odróżniającą w znaku towarowym OXFORD ENGLISH [...]. Zachowuje w tym bowiem znaku równorzędną pozycję z elementem graficznym w postaci otwartej książki nad którą umieszczone są trzy korony współtworząc całościowy charakter odróżniający tego znaku towarowego. Umieszczone zaś w tym znaku słowo ENGLISH oznaczające tyle co angielski, ma jedynie charakter informacyjny.

W ocenie Kolegium Orzekającego, istnienie wcześniejszych znaków towarowych wnoszącego sprzeciw posiadających wspólny element słowny OXFORD może wywołać u właściwego kręgu odbiorców skojarzenie pomiędzy tym słowem, a towarami oferowanymi przez ich właściciela. W związku z tym zachodzi prawdopodobieństwo, iż każdy znak towarowy utworzony z tego wyrazu w połączeniu z innym słowem lub słowami będzie postrzegany jako odmiana wcześniejszych znaków towarowych. Tym samym uznało, że odbiorcy mogą uważać, że pochodzenie towarów oferowanych pod znakiem OXFORD Wielka Historia Świata jest takie samo jak towarów oferowanych pod znakami towarowymi wnoszącego sprzeciw lub co najmniej, że pomiędzy uprawnionym ze spornego znaku towarowego, a wnoszącym sprzeciw istnieją związki gospodarcze.

Wzięło pod uwagę, że kolizyjne znaki towarowe przeznaczone są do oznaczania identycznych towarów zatem istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do ich pochodzenia w sytuacji oznaczenia ich kolizyjnymi znakami towarowymi.

Okoliczność, że słowo OXFORD występuje w nazwie firmy uprawnionego z prawa ochronnego do spornego znaku towarowego uznało jako bez znaczenia dla oceny zastosowania w niniejszej sprawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Powołało się na pogląd prezentowany przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 maja 2005 r., (sygn. akt II GSK 63/05, H.) stanowiący, iż wyłączenie dopuszczalności rejestracji znaku towarowego z uwagi na niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów istnieje również w przypadku zgłoszenia do ochrony znaku towarowego będącego jednocześnie jego nazwą.

Na marginesie Urząd Patentowy wskazał, że element słowny OXFORD stanowi także element nazwy wnoszącego sprzeciw, który pod tą nazwą funkcjonuje od wielu wieków.

Stwierdził, że naruszenie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest samodzielną podstawą wystarczającą do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, stąd uznało za zbędne analizowanie czy sporny znak towarowy jest także znakiem mylącym w świetle art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Ponadto uwzględnił wniosek O. o zwrot kosztów postępowania w sprawie, przyznając mu kwoty 2600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie na mocy art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

W skardze, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie O Sp. z o.o. z siedzibą w S. wnosiła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania.

Ogólnie zarzuciła naruszenie przepisów stanowiących podstawę rozstrzygnięcia: art. 246, art. 247 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. – nie wdając się w szczegółowe omówienie tych naruszeń.

Nie zgodziła się ona z dokonaną przez Urząd Patentowy oceną podobieństwa kolizyjnych znaków towarowych, żeby były do siebie podobne. Odnosząc się do ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców co do ich pochodzenia podniosła, iż zachodzi istotna różnica co do rodzaju poszczególnych znaków towarowych, gdyż przynależny jej znak towarowy jest znakiem słowno-graficznym, podczas gdy należące do strony przeciwnej znaki towarowe OXFORD oraz OXFORD UNIVERSITY PRESS są tylko znakami słownymi. Stwierdziła, iż w swoich wydawnictwach podaje pełną informację o pochodzeniu towaru, zamieszcza zawsze stopkę redakcyjną, z której jednoznacznie wynika, iż to spółka O. Sp. z o.o. jest wydawcą. Tym samym każdy potencjalny nabywca przed zakupem może jednoznacznie stwierdzić, jaki podmiot jest wydawcą czasopism i książek wydawanych przez skarżącą. Ponadto podniosła, że sporny znak towarowy jest przez nią używany od lat, w tym także w okresie przed jego zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania prawa ochronnego, w wyniku czego uzyskał wtórną zdolność odróżniającą. Dlatego, jej zdaniem, przy ocenie czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem towarów w obrocie, w tym zasadę o której mowa w art. 129 ust 1 pkt 2 p.w.p., iż odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu. Podniosła także, iż przynależy jej znak towarowy nie odnosi się do nazwy geograficznej miejscowości Oxford, a do jej firmy, jak również, że powstał we współpracy z firmą angielską o nazwie O. Limited i odnosi się także po części także do nazwy tej firmy.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej oddalenie podtrzymując dotychczasową argumentację. Wskazał, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wykorzystaniem w spornym znaku dominującego i wyróżniającego elementu znaków towarowych należących do strony przeciwnej, tj. słowa OXFORD oraz dodanie drugoplanowych elementów graficznych i słownych. Z tego względu nabywca napotykając towary, do sygnowania których przeznaczone są przeciwstawione znaki, tj. książki i czasopisma, opatrzonych bardzo podobnymi znakami towarowymi, będzie miał wszelkie podstawy by sądzić, że pochodzą one od jednego podmiotu, uznając co najwyżej, że znak OXFORD Wielka Historia Świata jest wersją, korzystających z ochrony znaków towarowych OXFORD [...], OXFORD UNIVERSITY PRESS [...], OXFORD CTM-[...] oraz OXFORD ENGLISH [...] należących do strony sprzeciwiającej się rejestracji. Okoliczność zamieszczania przez skarżącą na swoich publikacjach nazwy wydawcy – O. Sp. z o.o. - nie wyłącza ryzyka pomyłki. Kupujący nie może "okrężną drogą" dowiadywać się o pochodzeniu towaru. Funkcją znaku towarowego jest zapewnienie kupujących o tożsamości pochodzenia oznaczonych nimi towarów. Funkcję tę ma pełnić sam znak, a nie dodatki, wyjaśnienia czy wzmianki o rzeczywistym pochodzeniu towaru, co miałoby miejsce w rozpatrywanej sprawie.

W rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy unieważnił prawo ochronne na znak towarowy OXFORD Wielka Historia Świata [...] z uwagi na istnienie wcześniejszych praw ochronnych na znaki towarowe - art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Przepis art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie został powołany przez wnoszącą sprzeciw i nie stanowił podstawy prawnej zaskarżonej decyzji. Zatem to ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, a nie brak dostatecznych znamion odróżniających tj. pierwotnej czy też wtórnej zdolności odróżniającej spowodowało unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy. W związku z powyższym rozważania skarżącej dotyczące posiadania przez jej znak towarowy nie tylko pierwotnej, ale i wtórnej zdolności odróżniającej wykraczały poza zakres rozpatrywanej sprawy i nie mogły wpłynąć na odmienne rozstrzygnięcie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustrój sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

Wymaga podkreślenia, że Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanego dalej p.p.s.a.

Analizując zaskarżoną decyzję z punktu widzenia powołanych wyżej kryteriów skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja z [...] października 2009 r. odpowiada prawu.

Pozostaje poza sporem, że ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed wejściem jej w życie ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów, którymi są normy tej ustawy. W świetle art. 246 ust. 1 p.w.p. sprzeciw nie wymagał udowodnienia istnienia interesu prawnego.

Podmiot inicjujący postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego w trybie art. 246 ust. 1 p.w.p. nie musi wykazywać swego interesu prawnego w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na udzielony patent. Stosownie bowiem do art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa.

W niniejszej sprawie organ nie zajął się badaniem terminu wniesienia sprzeciwu. Uchybienie to nie ma wpływu na wynik sprawy, bowiem sprzeciw wpłynął w terminie.

W ocenie Sądu, Urząd Patentowy prawidłowo ustalił i ocenił, że zgłoszony sporny znak towarowy OXFORD Wielka Historia Świata [...] uzyskał ochronę z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. z uwagi na istnienie wcześniejszych praw ochronnych na znaki towarowe OXFORD [...], OXFORD UNIVERSITY PRESS [...], OXFORD CTM-[...] oraz OXFORD ENGLISH [...] należących do T., (O.) z O., Wielka Brytania.

Pierwszoplanową funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia towaru (usługi), czyli funkcja odróżniania. Znak wskazuje, że towar nim opatrzony pochodzi z przedsiębiorstwa osoby używającej tego znaku albo z innych przedsiębiorstw związanych z nim organizacyjnie, gospodarczo lub prawnie w sposób, który ma wpływ na powstanie lub zbyt towarów ze znakiem.

Urząd Patentowy, w sposób prawidłowy dokonał badania podobieństwa znaków towarowych od rozstrzygnięcia kwestii wstępnej, a mianowicie oceny czy towary lub usługi, oznaczaniu których służyć ma znak towarowy są identyczne lub podobne.

Art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Przy ustalaniu podobieństwa towarów bierze się pod uwagę rodzaj towaru, przeznaczenie towaru oraz warunki zbytu. Podobieństwo towarów nie jest więc tożsame z ich identycznością, dlatego występuje w przypadku towarów tego samego rodzaju, o podobnym przeznaczeniu oraz warunkach zbytu. Nie ulega wątpliwości, że ustalenia w tym zakresie są bezsporne, skoro nie były kwestionowane przez skarżącą. W przedmiotowej sprawie został bezsprzecznie ustalony fakt jednorodzajowości towarów do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawione znaki, jako że służą do oznaczania towarów nie tylko tego samego rodzaju, ale wręcz identycznych. Znak towarowy OXFORD Wielka Historia Świata [...] przeznaczony jest do oznaczania takich towarów w klasie 16 jak książki i czasopisma. Natomiast znaki towarowe wnoszącego sprzeciw: OXFORD [...], OXFORD UNIVERSITY PRESS [...] oraz OXFORD ENGLISH [...] przeznaczone są m.in. do oznaczania takich towarów w klasie 16 jak: papier, artykuły papierowe, tektura, artykuły tekturowe, wszystkie zawarte w klasie 16; gazety, periodyki, magazyny i czasopisma wszystkie będące publikacjami; książki, plakaty, mapy, tablice z wykresami, materiały drukowane; materiały instrukcyjne i do nauki (inne niż urządzenia); fotografie. Zaś wspólnotowy znak towarowy wnoszącego sprzeciw OXFORD CTM nr [...] przeznaczony jest do oznaczania następujących towarów w klasie 16: książki, materiały drukowane wszystkie będące publikacjami, gazety, periodyki, drukowane arkusze nut, biblie, zbiory hymnów, magazyny, plakaty i mapy.

Z dokonanego przez organ zestawienia zakresów ochrony kolizyjnych znaków towarowych wynika, iż są one przeznaczone do oznaczania identycznych towarów w klasie 16, tj. książek i czasopism, czyli towarów ogólnodostępnych skierowanych do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców, sprzedawanych w powszechnych punktach sprzedaży. Już ta jednorodzajowość towarów jest wystarczającą przesłanką braku zdolności odróżniającej znaków podobnych.

Sąd przychyla się do ostatecznej konkluzji organu, że znak towarowy, który wypełnia jeden, fantazyjny i rozpoznawalny (zapadający w pamięć odbiorców) wyraz, należy uznać za znak o dużej sile odróżniającej, którego rejestracja zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest przeszkodą dla udzielenia prawa ochronnego na później zgłoszony znak dla identycznych, bądź tylko podobnych towarów, jeżeli znak ten wykorzystuje i eksponuje jeden z charakterystycznych elementów znaku wcześniejszego.

Podziela także pogląd, iż nie wyłącza ryzyka pomyłki okoliczność zamieszczania przez skarżącą na swoich publikacjach nazwy wydawcy – O. Sp. z o.o. Ma rację Urząd Patentowy, iż funkcją znaku towarowego jest zapewnienie kupujących o tożsamości pochodzenia oznaczonych nimi towarów i funkcję tę ma pełnić sam znak, a nie wyjaśnienia czy wzmianki o rzeczywistym pochodzeniu towaru. Istotne jest bowiem, że nabywca towaru nie może "okrężną drogą" dowiadywać się o jego pochodzeniu.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie organ dokonał prawidłowo analizy porównawczej dwóch, ściśle ze sobą powiązanych elementów: podobieństwa oznaczeń oraz jednorodzajowości towarów, dla których znaki są zarejestrowane używane. Przy czym, wbrew twierdzeniu skarżącej, należące do strony przeciwnej znaki towarowe OXFORD oraz OXFORD UNIVERSITY PRESS nie są "tylko znakami słownymi", gdy przynależny jej znak towarowy jest znakiem słowno-graficznym. Przeciwnie bowiem, znaki słowne mają zazwyczaj mocniejszą siłę odróżniania, (choćby dlatego, że mogą być przedstawiane w jakiejkolwiek szacie graficznej). Dlatego zasadnie za istotny i decydujący element występujący w porównywanych znakach Urząd Patentowy uznał element słowny OXFORD (także w R. Skubisz - Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa 1997, s. 93-94).

W myśl utrwalonego poglądu orzecznictwa znaki należy porównywać w takiej postaci w jakiej zostały zarejestrowane, przy uwzględnieniu wszystkich składających się na nie elementów. Należy przy tym pamiętać, że przy ocenie podobieństwa znaków towarowych słowno-graficznych zasadnicze znaczenie mają elementy słowne. W warstwie słownej znaku mieści się bowiem z reguły informacja o przeznaczeniu towaru i ta jego postać sprzyja łatwości postrzegania oraz przyswajania go przez odbiorców. Siła oddziaływania części słownej znaku słowno-graficznego pozostaje jednakże w ścisłej zależności od tego, czy elementom słownym znaku właściwa jest cecha wyróżniająca, mająca walor identyfikujący wytwórcę towaru. Elementów słownych o charakterze ogólnoinformacyjnym nie bierze się więc pod uwagę przy ocenie podobieństwa znaków słowno-graficznych. (m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 2219/05, LEX nr 198463)

W sytuacji jaka zaistniała na gruncie niniejszej sprawy, organ prawidłowo przyjął identyczność pomiędzy towarami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został wcześniejszy znak towarowy jak i to, że oba posiadają wspólny element słowny: dominujące i wyróżniające oznaczenie OXFORD, co w powoduje tego rodzaju podobieństwo pomiędzy znakiem zgłaszanym a znakiem wcześniejszym, które skutkuje prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd nabywców towarów nimi oznaczonych. Zdaniem Sądu, Urząd prawidłowo ocenił, że podobne znaki OXFORD oraz OXFORD UNIVERSITY PRESS a OXFORD Wielka Historia Świata przeznaczone do oznaczania identycznych towarów, pochodzące od różnych i zupełnie niezależnych od siebie podmiotów (i z różnych krajów) będą wprowadzać w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów nimi oznaczonych.

Należy podkreślić, że rejestracja znaku towarowego nie może naruszać uprawnień innych podmiotów. Nie może być znakiem towarowym oznaczenie, które w jakikolwiek sposób może sugerować związek z towarami uprawnionymi z prawa ochronnego na znak z wcześniejszym pierwszeństwem, a także gdy istnieją wątpliwości, czy interesy uprawnionych z prawa ochronnego nie doznają uszczerbku z powodu użycia zgłoszonego znaku. Określenie OXFORD ma określoną, cenioną i znaną na polskim rynku warstwę znaczeniową, bowiem jest jednoznacznie kojarzone jako siedzibą sławnego uniwersytetu.

Dlatego można dodać dodatkowo, że w sytuacji znanego, renomowanego, czyli tzw. "mocnego" znaku towarowego oznacza to, że w świadomości konsumentów jest kojarzony z uznanymi produktami dobrej jakości, pochodzącymi od producenta o dużej renomie. Zatem rejestracja spornego znaku, a ściślej – jego zgłoszenie dokonane zostało z wyraźnym zamiarem skorzystania z renomy znaku towarowego słownego OXFORD. W spornym znaku tylko bowiem słowo OXFORD ma zdolność odróżniającą, w przeciwieństwie do zwrotu Wielka Historia Świata, który to zwrot dla towarów z klasy 16 nie posiada zdolności odróżniającej.

Na marginesie wskazać należy, że słowo OXFORD stanowi także element nazwy nie tylko skarżącego, ale i sprzeciwiającego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa, a zarejestrowanym z "gorszym pierwszeństwem" znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej. Samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do firmy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa nie świadczy jeszcze o naruszeniu prawa do firmy. Jednakże prawo do firmy byłoby naruszone, jeżeli zarejestrowanie kolizyjnego znaku zakłóca korzystanie z tego prawa. To zakłócenie polega na wprowadzaniu w błąd co do tożsamości podmiotów (występującego pod firmą i używającego znaku) i w związku z tym może narażać na szwank firmę (np. wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. akt II GSK 31/06).

Ma także rację organ w kwestii przyjęcia, że stwierdzenie naruszenia przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest samodzielną podstawą i wystarcza do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, stąd zbędna była analiza, czy sporny znak towarowy jest także znakiem mylącym w świetle art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Mając na uwadze powyższe Sąd nie stwierdził naruszenia prawa i na mocy art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.