Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 742/21
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-09-14 00:00:00+02:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 151, art. 119 pkt 2
journal: Dz.U. 2019 poz 2325
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
article: art. 152[17] w zw. z art. 132[1] ust. 1 pkt 3 i 4,
journal: Dz.U. 2020 poz 286
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędzia WSA Grażyna Śliwińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 14 września 2021 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oddala skargę


UZASADNIENIE

Sygn. akt:

VI SA/Wa 742/21

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lutego 202 r. Urząd Patentowy utrzymał w mocy własna decyzję z dnia [...] lipca 2019 r. o uznaniu za zasadny sprzeciwu wniesionego przez B. AG, [...], Niemcy (sygn. [...]) wobec zgłoszenia znaku towarowego słownego NIVELIUM dokonanego w dniu 10.04.2017 r. pod numerem [...] przez A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, [...], Polska (dalej jako: skarżąca, Spółka).

Podstawą prawną rozstrzygnięcia były przepisy art. 245 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 1321 ust, 1 pkt 3 i 4 oraz art. 15222 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 286 z późn.zm.; dalej jako: "Pwp"), , oraz art. 98 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2019r. 1460) w związku z art. 15223 Pwp.

Do wydania ww. decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i okolicznościach prawnych.

W dniu 10 kwietnia 2017 r. skarżąca dokonała w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia słownego znaku towarowego NIVELIUM (numer zgłoszenia: [...]). Znak ten został przeznaczony do oznaczania następujących towarów w klasie: 3: mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi.

Znak ten został opublikowany w dniu [...].05.2017 r. (BUP ZT nr [...]).

Pismem z dnia 29 sierpnia 2017 r. w stosunku do ww. zgłoszenia B. AG, [...], Niemcy wniosła sprzeciw w zakresie wszystkich objętych nim towarów. Jako podstawę prawną Wnoszący sprzeciw wskazał art. 1321 ust. 1 pkt 3 i 4 Pwp. Jako podstawę faktyczną Wnoszący sprzeciw wskazał wcześniejsze znaki towarowe:

- znak krajowy słowny NIVEA o numerze [...], chroniony z pierwszeństwem od dnia [...].05.1933r. przeznaczony do oznaczania towarów m.in. z klasy 03: środki kosmetyczne, farmaceutyczne i lecznicze w postaci maści, proszków, plastrów, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów lekarskich i higienicznych, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i spożywczych

- znak unijny słowny NIVEA o numerze [...], chroniony z pierwszeństwem od dnia [...].02.1996 r. przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 01: produkty chemiczne do celów przemysłowych, naukowych i w szczególności farmaceutycznych; preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych, /tłum. Urzędu/ 03: środki piorące, czyszczące i wybielające; mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów, 05: produkty farmaceutyczne do użytku ludzi i zwierząt; artykuły do opieki zdrowotnej we wszystkich formach farmaceutycznych; plastry, opatrunki, środki dezynfekujące.

Wnoszący sprzeciw wskazał, iż sprzeciw swój opiera na następujących towarach wymienionych w znakach wcześniejszych: NIVEA nr [...]: środki kosmetyczne, farmaceutyczne i lecznicze w postaci maści, proszków, plastrów, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów lekarskich i higienicznych, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i spożywczych oraz NIVEA nr [...]: 01: przemysłowe produkty chemiczne; preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych 03: środki piorące, czyszczące i wybielające; mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów, 05: produkty farmaceutyczne do użytku ludzi i zwierząt; artykuły do opieki zdrowotnej we wszystkich formach farmaceutycznych; plastry, opatrunki, środki dezynfekujące.

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż zachodzi identyczność między kosmetykami z wykazu znaku o numerze [...], a towarami: środki kosmetyczne w postaci maści, proszków, plastrów, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów higienicznych z wykazu znaku o numerze [...] i towarami: mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów z wykazu znaku [...]. Ponadto środki perfumeryjne, mydło, płyny do pielęgnacji włosów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi zgłoszone dla spornego znaku zawierają się w szerokiej kategorii środków kosmetycznych w postaci produktów chemicznych do celów higienicznych objętych rejestracją wcześniejszego znaku polskiego oraz są synonimiczne względem produktów perfumeryjnych, olejków eterycznych i esencji, produktów do pielęgnacji skóry i włosów zarejestrowanych dla wcześniejszego znaku unijnego, są więc identyczne. Z kolei produkty do higieny jamy ustnej stanowią szerszą kategorię i jako takie obejmują środki do czyszczenia zębów - stąd identyczność między towarami.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw, w rozpatrywanym przypadku towary są kierowane do ogółu odbiorców. Dystrybucja się odbywa poprzez sklepy dużych sieci handlowych, jak i w mniejszych sklepach lokalnych. Towary objęte rejestracją znaku wcześniejszego jak i te objęte zgłoszeniem spornego znaku nie są towarami drogimi, poziom uwagi przeciętnego odbiorcy należy ocenić jako niski.

Porównując oznaczenia z kolizyjnych znaków, Wnoszący sprzeciw podkreślił, iż oba wcześniejsze znaki są identyczne względem siebie, tak więc stopień ich podobieństwa względem znaku zgłoszonego będzie analogiczny. Wskazuje, iż porównanie znaków słownych w płaszczyźnie wizualnej opiera się na analizie liczby i kolejności liter lub znaków, ich umiejscowienia, liczby słów i budowy oznaczeń. Przeciętny odbiorca postrzega oznaczenie jako całość i nie analizuje jego poszczególnych części. Dlatego nie wystarczają niewielkie różnice w liczbie liter, aby wykluczyć wizualne podobieństwo oznaczeń. Z uwagi na fakt, iż sporne oznaczenia mają cztery pierwsze litery identyczne, a inne są zakończenia wyrazów - odpowiednio "a" i "lium", należy je uznać za podobne w wysokim stopniu.

Z kolei porównując znaki fonetycznie, mając na względzie zasadę oceny wspólnych sylab i ich kombinacji, Wnoszący sprzeciw stwierdził, iż skoro dwie pierwsze sylaby są identyczne i tak samo wymawiane, to należy je uznać za podobne w wysokim stopniu. W warstwie semantycznej oba znaki należy uznać za fantazyjne. Kolejno Wnoszący sprzeciw wskazał na podwyższoną rozpoznawalność znaków wcześniejszych. Oznaczenia NIVEA są używane przez Wnoszącego sprzeciw od 1911r., pierwsza rejestracja w Polsce datuje się na 1933r., z kolei jako znaku unijnego 1996r. Od tego czasu Uprawniony wprowadził do obrotu w Polsce wiele produktów kosmetycznych oznaczonych znakiem NIVEA, a także poniósł ogromny wysiłek handlowy na ich promocję oraz wykreowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku znaku. Znaki są odbierane przez konsumentów jako sygnujące kosmetyki o długiej tradycji i dobrej, niemieckiej jakości. Jako rozpoznawalne w wysokim stopniu mają wysoką zdolność odróżniającą. Kolejno Wnoszący sprzeciw przytoczył orzecznictwo dotyczące zasad oceny ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców, w szczególności zasadę współzależności między podobieństwem oznaczeń i towarów. Podkreślił, iż porównywane znaki są w wysokim stopniu podobne na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej, a oznaczane nimi towary są częściowo identyczne, a częściowo podobne w wysokim stopniu, przy czym przy ich nabyciu konsumenci charakteryzują się niezbyt wysokim poziomem uwagi. Są one bowiem niedrogie i dostępne w większości sklepów z produktami kosmetycznymi. Wcześniejsze znaki mają wysoki stopień odróżnialności i rozpoznawalności. Tym samym istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców.

Wnoszący sprzeciw podniósł argument renomy swoich znaków. Przywołał historię spółki B. AG sięgającą 1882 r. Wskazał, iż w znacjonalizowanej po II Wojnie Światowej fabryce kontynuowano produkcję produktów kosmetycznych, w tym wiodącego kremu NIVEA. Od 1997 r. spółka B. AG przejęła większość udziałów polskiego podmiotu, a ostatecznie stała także się jedynym wspólnikiem spółki NIVEA. Przez 90 lat Wnoszący sprzeciw zwiększał swoją ofertę i dostępność produktów kosmetycznych że znakami NIVEA, oferowanych w dużych sklepach handlowych i małych sklepach osiedlowych. Są popularne i doceniane, co potwierdzają rozmaite przyznane nagrody i wyróżnienia przez prestiżowe polskie wydawnictwa prasowe. W 2013r. produkty ze znakiem NIVEA zdobyły pierwsze miejsce wśród marek cieszących się największym zaufaniem konsumentów w rankingu wydawnictwa [...]. Ponadto w raporcie "[...]" sporządzonym przez uprawnionego na podstawie badań rynku prowadzonych przez instytut G. Sp. z o.o. produkty NIVEA są wskazywane jako lepiej dbające o skórę niż inne; są bardziej przemawiające do konsumentów i kreujące bardziej przejrzysty obraz marki w umyśle konsumentów w porównaniu do innych marek. Konsumenci deklarują lojalność wobec marki, a produkty nią oznaczone należą do najczęściej kupowanych przez polskich konsumentów. W latach 2014-2017 międzynarodowa organizacja S. oceniająca marki w oparciu o badania konsumenckie prowadzone przez instytut A. Sp. z o.o. dwukrotnie przyznała tytuł [...]. Znak towarowy NIVEA jest także wykorzystywany w ramach polityki społecznej odpowiedzialności biznesu - przykładem jest zorganizowana w 2011r. akcja "[...]" która odbiła się szerokim echem w mediach. Kolejnymi przykładami są akcje [...].

W zakresie analizy oznaczeń, dla celów zastosowania normy art. 1321 ust. 1 pkt 4 Pwp, Wnoszący sprzeciw odwołał się do wcześniejszej analizy podobieństwa oznaczeń. Skoro bowiem są one podobne w wysokim stopniu, to przeciętny odbiorca bez większego zastanowienia skojarzy je ze sobą. W orzecznictwie dotyczącym znaków renomowanych wskazuje się na ten szczególny rodzaj podobieństwa - skojarzenie znaków, wiązanie ich ze sobą przez odbiorców. Także w zakresie towarów i usług, pozostaje aktualna analiza przeprowadzona wcześniej - są one częściowo identyczne, a częściowo podobne w wysokim stopniu. Następnie Wnoszący sprzeciw przywołał tezy z orzecznictwa dotyczące postaci naruszeń znaków renomowanych. Podkreślił, iż wystarczające jest wykazanie prawdopodobieństwa powstania szkody, a w konsekwencji uzyskania przez Zgłaszającego nienależnych korzyści, nie jest konieczne natomiast wykazanie rzeczywistego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Wskazał, iż znaki N1VEA mają bardzo silną zdolność odróżniającą, oraz są znakami fantazyjnymi, wysoce rozpoznawalnymi, zakorzenionymi w świadomości konsumentów. Jest to wynik wysiłków Uprawnionego i nakładów finansowych jakie poniósł, aby towary oznaczone jego znaki osiągnęły sukces rynkowy. Wiąże się to z wieloletnimi kosztami ochrony, nakładami na promocję, realizacją polityki społecznej odpowiedzialności biznesu i kosztami zwalczania naruszeń. W niniejszej sprawie nie istnieje żadna uzasadniona przyczyna, dla której Zgłaszający mógłby wykorzystywać znaki Wnoszącego sprzeciw - nie zawarto żadnych porozumień w tym względzie. Zgłoszenie podobnego znaku dla identycznych i wysoce podobnych towarów oznacza nieprzypadkowy jego wybór przez Zgłaszającego, celem wypromowania swoich towarów w oparciu o atrakcyjność i rozpoznawalność znaku Wnoszącego sprzeciw, co może prowadzić do utraty części klienteli. Przeciętny konsument o stosunkowo niskim poziomie uwagi, w przypadku niedrogich produktów kosmetycznych bez namysłu skojarzą zgłoszony znak ze znakami Wnoszącego sprzeciw, utożsamiając źródła pochodzenia i nadając mu cechy kojarzące się z towarami opatrzonymi znakami NIVEA. To uprawdopodabnia uzyskanie przez Zgłaszającego nienależnych korzyści poprzez wykorzystywanie zdolności odróżniającej i rozpoznawalności znaków NIVEA.

Wnoszący sprzeciw na poparcie swoich twierdzeń, przedstawił następujący materiał dowodowy:

- wydruk ze strony [...],

- "[...] - niesamowita historia, innowacyjny charakter",

- Lista nagród i wyróżnień przyznane przez prasę dla produktów N. Sp. z o. o.,

- Europejski Sondaż dot. Marek Godnych Zaufania czasopisma [...] w 2014 roku wraz z jego tłumaczeniem na język polski w części dot. listy laureatów sondażu;

- Odznaczenie [...] - złoto 2014 przyznane w następstwie wyników ww. badania;

- raport pt. "[...]" wraz z tłumaczeniem wybranych stron na język polski;

- Certyfikat [...] 2014/2015 dla NIVEA;

- Certyfikat [...] 2016/2017 dla NIVEA;

- Laureaci Procesu Certyfikacji [...] 2016/2017 wraz z opisem metodologii przeprowadzonego badania dla edycji 2016/2017 wydrukowany ze strony internetowej [...];

- "Zaangażowanie społeczne" - materiał zamieszczony na stronie internetowej [...]

- "[...]" - artykuł z dnia 7 maja 2016r. ze strony internetowej [...],

- "[...]" - artykuł z dnia 17 września 2016 r. z portalu [...]

- "[...]" - informacja o wydarzeniu zamieszczona w dniu 4 sierpnia 2017 r. na portalu społecznościowym [...];

- "[...]" - artykuł z [...];

- "[...]" - artykuł zamieszczony w serwisie [...].

Pismem z 4 grudnia 2017r. UP zawiadomił uprawnionego o wniesieniu sprzeciwu wobec tego zgłoszenia oraz doręczył mu jego odpis. Ponadto Urząd poinformował strony o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia pism. Termin ten upłynął w dniu 11 lutego 2017 r.

Następnie pismem z dn. 13.04.2018 r., Urząd Patentowy wezwał Zgłaszającego do złożenia odpowiedzi na sprzeciw w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia pisma.

Z uwagi na brak nadesłania odpowiedzi na sprzeciw, UP pismem z 23 lipca 2018r. doręczonym 30 lipca .2018 r., poinformował o powyższym Wnoszącego sprzeciw, wyznaczając termin 2 miesięcy na uzupełnienie stanowiska i materiału dowodowego.

Pismem z dnia 6 sierpnia 2018 r. Zgłaszający złożył wniosek o przywrócenie terminu do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw, na podstawie art. 58§1 Kpa oraz 243 ust. 1 Pwp, załączając odpowiedź na sprzeciw.

UP postanowieniem z dnia [...] grudnia 2018 r. odmówił przywrócenia terminu do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw. Pismem z dnia 12 lipca 2019 r. poinformował strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie.

Decyzją z dnia [...] lipca 2019 r. Urząd Patentowy uznał sprzeciw za zasadny w całości.

Dokonując oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego organ przyjął, iż krąg odbiorców towarów będzie się składał z ogółu społeczeństwa. Jest to więc modelowy odbiorca - w miarę dobrze poinformowany, oraz uważny i rozważny. Towary z branży kosmetycznej należą do towarów codziennego zakupu.

Dokonując porównania towarów z wykazu znaku wcześniejszego nr [...] i znaku zgłoszonego nr [...], organ stwierdził identyczność między towarami: "środki kosmetyczne w postaci maści, proszków, plastrów, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów higienicznych", a towarami: "mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi", gdyż "środki kosmetyczne" są szerokim pojęciem zawierającym w sobie każdy produkt o charakterze kosmetycznym, a do takich należą mydła, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, maści kosmetyczne", przy czym produkty te mogą występować bądź występują w postaciach produktów wymienionych w wykazie znaku nr [...], tj. maści, proszków, kremów, tynktur, olejków i esencji. Porównując towary z wykazu znaku wcześniejszego nr [...] i zgłoszonego nr [...] Urząd uznał, iż zachodzi ich identyczność w kl. 03 w zakresie: "mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów" ([...]) i "mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi". W wykazach obu znaków powtarzają się mydła, produkty/środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, przy czym w produktach do higieny jamy ustnej ([...]) zawierają się "środki do czyszczenia zębów" ([...]), a w "produktach do pielęgnacji skóry i włosów" ([...]) "płyny do pielęgnacji włosów" ([...]). Ponadto pojęcie "kosmetyków, w tym produktów higienicznych do celów niemedycznych i kosmetycznych" ([...]) i zawiera w sobie też takie produkty, jak: "mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi" ([...]).

W zakresie podobieństwa oznaczeń, Urząd Patentowy RP uznał, porównując warstwę słowną znaków wcześniejszych i znaku zgłoszonego, iż znaki wcześniejsze są 5-literowe i dwusylabowe, z kolei znak zgłoszony jest znakiem 8-literowym i 3-sylabowym. Znaki współdzielą początki wyrazów - pierwsze 4 litery "nive", uszeregowane w tej samej kolejności.

Organ ocenił, iż podobieństwo to jest dostrzegalne wizualnie, ale w niskim stopniu. Fonetyczni znaki wybrzmiewają częściowo w odmienny sposób - w znakach wcześniejszych fonetycznie zwraca uwagę zestawienie w drugiej sylabie samogłosek "ea", w stosunku do odmiennie brzmiącej trzeciej sylaby "lium", dłuższej od dwóch ją poprzedzających. Według UP, podobieństwo fonetyczne między znakami jest niskiego stopnia i wynika ze zbieżności początków znaków. W warstwie znaczeniowej można je uznać za fantazyjne dla polskiego odbiorcy, jakkolwiek oba kojarzą się z językiem łacińskim, z uwagi na charakterystyczne zakończenia "ae", "lium". Oznaczenia nie są podobne w warstwie znaczeniowej. Tak więc, zdaniem UP, mając na uwadze ogólne wrażenie, jakie wywierają porównywane znaki towarowe, podobieństwo między nimi jest niskiego stopnia,

UP przyjął następnie, iż znaki wcześniejsze, jak i znaki zgłoszony, są przeznaczone do oznaczania identycznych towarów codziennego zakupu; zbieżność oznaczeń dotyczy początków wyrazów, które mają fantazyjny charakter, przy czym oba znaki mają słowny charakter; znaki wcześniejsze mają wysoką rozpoznawalność w stosunku do towarów w z branży kosmetycznej, Urząd uznał, iż istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów i usług.

Ponadto organ ustalił, iż poziom rozpoznawalności produktów oznaczonych znakiem NIVEA jest tak wysoki, iż można mówić o nabyciu renomy przez znaki towarowe Wnoszącego sprzeciw w odniesieniu do towarów: środki kosmetyczne w postaci maści, proszków, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów higienicznych, mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów, jako kosmetyków.

Pismem z dnia 8 października .2019 r. pełnomocnik Zgłaszającego złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz o oddalenie sprzeciwu wniesionego co do zgłoszonego znaku towarowego "NIVELIUM" [...] z uwagi na jego bezzasadność; oraz zasądzenie na rzecz Zgłaszającego kosztów postępowania według norm przepisanych.

Pełnomocnik zaskarżonej decyzji zarzucił:

- naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 244 ust.11 Pwp w zw. z art. 7,77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30, poz. 168 ze zm., dalej jako: "kpa") poprzez niepodjęcie przez Urząd wszelkich niezbędnych czynności do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, zwłaszcza przez niewzięcie pod uwagę odmienności w zakresie kręgu odbiorców, do których kierowane są towary porównywanych oznaczeń i sposobu dystrybucji przedmiotowych towarów, niewzięcie pod uwagę okoliczności w zakresie braku podobieństwa spornych znaków, braku ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, uznanie renomowanego charakteru znaków Wnoszącego sprzeciw oraz istnienia okoliczności w zakresie pozostałych przesłanek z 1321 ust. 1 pkt 4 Pwp, co do szkody dla renomy i odróżniającego charakteru znaków Wnoszącego sprzeciw, a ponadto przez dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny materiału dowodowego i okoliczności faktycznych sprawy w odniesieniu do ww. kwestii, co wpłynęło również na nieprawidłowe i niepełne uzasadnienie decyzji Urzędu Patentowego RP, w którym Urząd nie wskazał dlaczego nie wziął pod uwagę ww. kwestii;

- naruszenie przepisów prawa materialnego, art. 1321 ust. 1 pkt 3 Pwp poprzez błędne zastosowanie powyższego przepisu i przyjęcie, iż w niniejszym przypadku zachodzą podstawy do jego zastosowania, tj. przez błędne przyjęcie przez Urząd, iż istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd konsumenta z uwagi na podobieństwo porównywanych oznaczeń oraz podobieństwo towarów przeznaczonych dla porównywanych oznaczeń;

- naruszenie przepisów prawa materialnego, art. 1321 ust. 1 pkt 4 Pwp poprzez błędne zastosowanie powyższego przepisu i przyjęcie, iż w niniejszym przypadku zachodzą podstawy do jego zastosowania, tj. przez błędne przyjęcie przez Urząd podobieństwa porównywanych oznaczeń, renomy znaków towarowych Wnoszącego sprzeciw oraz błędne przyjęcie możliwości zaistnienia nienależnej korzyści dla Zgłaszającego;

- naruszenie przepisów postępowania art. 15221 Pwp poprzez wydanie przez Urząd decyzji o uznaniu wniesionego sprzeciwu za zasadny, podczas gdy Urząd w wyniku wykładni przepisów prawa materialnego art. 1321 ust. 1 pkt 3 i 4 Pwp powinien wydać decyzję o oddaleniu sprzeciwu.

Pełnomocnik wskazał, iż Urząd nie zbadał wnikliwie kwestii braku podobieństwa porównywanych oznaczeń oraz nie wziął pod uwagę opisowości jedynej wspólnej cząstki obu oznaczeń "NIVEA". Dodatkowo, organ nie zbadał kwestii braku ryzyka wprowadzenia w błąd oraz braku działania na szkodę znaku renomowanego i nie wziął pod uwagę kwestii towarów, dla których przeznaczone jest zgłoszone oznaczenie. W rozpoznawanej sprawie Urząd Patentowy nie przeprowadził całościowej i wnikliwej analizy podobieństwa oznaczeń. Podkreślił, iż jak przyznał organ, między znakami występują różnice w postaci liczby liter i sylab, wybrzmiewania znaków oraz ogólnie, w braku podobieństwa w warstwie znaczeniowej oznaczeń.

Następnie pełnomocnik odniósł się do warstwy wizualnej znaków. Wskazał, że wcześniejszy znak NIVEA oraz zgłoszony znak NIVELIUM różnią się od siebie w zakresie czterech liter (NIVEA i NIVELIUM). Dodatkowo, zgłoszony znak składa się z ośmiu, a zarejestrowane, wcześniejsze znaki z pięciu liter. Jedynym wspólnym elementem porównywanych znaków towarowych jest cząstka "NIVE", która ma swoje znaczenie m.in. w języku łacińskim oznaczając "śnieg". Dodał, iż wspólny element porównywanych oznaczeń znajduje się na początku obu znaków, w ocenie pełnomocnika nie stanowi to jednak żadnego wyznacznika do stwierdzenia podobieństwa przedmiotowych oznaczeń. Pełnomocnik przywołał przykład decyzji Wydziału Sprzeciwów EUIPO nr [...] z dnia [...] grudnia 2015 r. Podkreślił, iż przedstawiona w tym postępowaniu argumentacja dotyczy podobnego stanu faktycznego - sprzeciwu wniesionego przez Wnoszącego sprzeciw oraz identycznego przeciwstawionego znaku jak w niniejszej sprawie, tj. unijnego znaku towarowego "NIVEA" ([...]). Znakiem porównywanym było oznaczenie słowne "NIWEL", a w związku z tym również oznaczenie mające tożsamy początek liter do oznaczenia porównywanego "NIVEA". Wydział Sprzeciwów EUIPO odrzucił w powyższej sprawie sprzeciw na podstawie analogicznych unijnych przepisów do norm przedstawionych przez Wnoszącego sprzeciw w niniejszej sprawie, tj. na podstawie ryzyka wprowadzenia w błąd oraz na podstawie renomy wcześniejszego znaku. W stosunku do ryzyka wprowadzenia w błąd Wydział Sprzeciwów uznał, iż w niniejszej sprawie nie można uznać takiego ryzyka.

Pełnomocnik podniósł, iż podobieństwo kilku liter nie jest wystarczające do ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, na dowód czego wskazał przykłady decyzji urzędu EUIPO (str. 8-9 wniosku). Dodał iż wymienione przykłady odzwierciedlają okoliczności faktyczne przedmiotowej sprawy. Zbieżny przedrostek w porównywanych znakach towarowych "NIVE-" jest elementem opisowym, mało odróżniającym. Mając na uwadze powyższe, za nieprawidłową uznał pełnomocnik konkluzję Urzędu, że wskazane przez ten niego różnice między znakami powodują ich podobieństwo w niskim stopniu w przypadku, gdy oznaczenia są niepodobne wizualnie.

W ocenie pełnomocnika różnice, w przeciwstawionych znakach są widoczne w szczególności na płaszczyźnie fonetycznej obu oznaczeń. Znaki wymawiane są w inny sposób ze względu na różną długość porównywanych oznaczeń. Ponadto, oznaczenia różnią się od siebie w stosunku do ostatniej sylaby oznaczeń, tj. "A" oraz "LIUM", która to różnica powoduje inne rozłożenie akcentu przy ich wymowie. Oznaczenia nie posiadają konkretnej warstwy znaczeniowej. Początek obu oznaczeń ("NIVE") zawiera w sobie znaczenie odwołujące się do języka łacińskiego, co w jego ocenie może być jedynie argumentem do stwierdzenia opisowości zbieżnego elementu porównywanych oznaczeń. W ocenie ogólnej nie można uznać, zdaniem pełnomocnika, iż oznaczenia są w warstwie znaczeniowej podobne.

Pełnomocnik podniósł także, iż odbiorcami towarów oferowanych pod wcześniejszym znakiem towarowym "NIVEA" jest ogół społeczeństwa. Powyższe umotywowane jest tym, iż odbiorcami towarów oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi są konsumenci branży kosmetycznej. Jednakże towary oferowane pod oznaczeniem znaku zgłoszonego to produkty kosmetyczne w formie wyspecjalizowanych produktów aptecznych, tj. produktów kosmetycznych do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się. Powyższe uzasadnione jest również punktami dystrybucji produktów oferowanych przez Zgłaszającego pod nazwą zgłoszonego znaku towarowego "NIVELIUM". Produkty z oznaczeniem "NIVELIUM" sprzedawane są jedynie w aptekach, jak wskazuje m.in. wykaz przedstawiony w załączniku 3 oraz wydruki ze stron internetowych sklepów internetowych różnych aptek ( załączniki 3-6). W tej sytuacji, zdaniem pełnomocnika, nie można zgodzić się z twierdzeniem Urzędu, że relewantny krąg odbiorców stanowi jedynie ogół społeczeństwa. Relewantnym kręgiem odbiorców będzie krąg odbiorców produktów kosmetycznych wyspecjalizowanych, aptecznych, których cechuje wzmożona uważność. Pełnomocnik podkreślił, że towary oznaczone znakami wcześniejszymi Wnoszącego sprzeciw dystrybuowane są w drogeriach i supermarketach, a towary oznaczone zgłoszonym znakiem dystrybuowane są w aptekach. Właściwy krąg odbiorców nie pomyli więc porównywanych oznaczeń. W jego ocenie, nie zachodzi zatem nawet prawdopodobieństwo pomylenia obu znaków.

Zdaniem pełnomocnika, Urząd naruszył również przepisy prawa materialnego, art. 1321 ust. 1 pkt 3 Pwp poprzez błędne zastosowanie ww. przepisu i przyjęcie, iż zachodzą podstawy do jego zastosowania, co miało wpływ na wynik sprawy. Pełnomocnik stwierdził, iż w niniejszej sprawie nie wszystkie z ww. przesłanki zostały spełnione, a zatem sprzeciw należało uznać za bezzasadny. Urząd również bezzasadnie zastosował art. 1321 ust i pkt 4 Pwp i bezzasadnie uznał wniesiony sprzeciw co do zgłoszonego znaku towarowego NIVELIUM ([...]) za zasadny. Pełnomocnik wskazał, iż jako wcześniejsze renomowane znaki towarowe Wnoszący sprzeciw wskazał znak towarowy "NIVEA" ([...]) oraz "NIVEA" ([...]). Wnoszący sprzeciw przedstawił szereg materiałów na poparcie powyższej renomy swoich oznaczeń. Pełnomocnik podniósł jednak, iż wszystkie przedstawione dowody dotyczą rozpoznawalności produktów Wnoszącego sprzeciw w stosunku do ogólnej branży kosmetycznej. Wnoszący sprzeciw, w ocenie pełnomocnika, nie przedstawił żadnych dowodów na renomę swoich oznaczeń w stosunku do wyspecjalizowanych, aptecznych produktów z branży kosmetycznej, co ma znaczenie w stosunku do kolejnego wyznacznika przepisu art. 1321 ust. 1 pkt 3 Pwp (przyniesienie nienależnej korzyści lub szkodliwość dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego). Dodatkowo, niektóre z przedstawionych przez Wnoszącego sprzeciw dowodów nie pozostają w związku z obrotem handlowym i renomą oznaczenia "NIVEA".

Zgłaszający podzielił pogląd Urzędu, iż informacje związane z kampaniami społecznymi i prowadzonym sponsoringiem przez Wnoszącego sprzeciw pod marką "NIVEA" są bezprzedmiotowe w zakresie wykazania renomy danego oznaczenia. W związku z powyższym, za pozbawione jakiejkolwiek mocy dowodowej w stosunku do renomy oznaczenia "NIVEA" pozostają dokumenty przedstawione przez Wnoszącego sprzeciw w załącznikach: 13,14,15,16,17 i 18 do sprzeciwu z dnia 29 sierpnia 2017 r. Powyższe dokumenty odnoszą się jedynie do informacji związanych z kampaniami społecznymi i prowadzonym sponsoringiem spółki Wnoszącego sprzeciw. Zgłaszający wskazał na brak "rzeczywistej obiektywności" ww. dowodów na renomę i rozpoznawalność wcześniejszych oznaczeń "NIVEA". Po pierwsze, większość dowodów (załączniki 13-18 do sprzeciwu z dnia 29 sierpnia 2017 r.) nie pozostaje w związku z obrotem handlowym i nie stanowi dowodów na renomę oznaczenia. Ponadto, Wnoszący sprzeciw nie przedstawił najbardziej wiarygodnych i obiektywnych dowodów na rzekomą renomę swoich oznaczeń, tj. dowodów przedstawiających poczynione nakłady finansowe na działania reklamowe lub marketingowe. Pełnomocnik Zgłaszającego podniósł również, iż Wnoszący sprzeciw nie wykazał kwestii aktualnej jakości oznaczonych towarów, które oferowane są pod nazwą "NIVEA". Zgodnie z przywołanym przez pełnomocnika wyrokiem WSA - jakość oznaczonych towarów stanowi jeden z czynników wyznaczających renomę danego oznaczenia. Dowody przedstawione przez spółkę B. AG, w ocenie pełnomocnika, wskazują jedynie na pewną rozpoznawalność produktów "NIVEA" dla określonego kręgu odbiorców, która niekoniecznie łączy się z pozytywnymi cechami samego produktu. Ponadto, niektóre dowody to spisy nagród i wyróżnień przyznane dla produktów "NIVEA", stanowiące jedynie pisemne, niepotwierdzone wykazy utworzone przez Wnoszącego sprzeciw. Zdaniem pełnomocnika, środki dowodowe przedstawione przez Wnoszącego sprzeciw nie są wystarczające do wykazania renomy. Zgłaszający przychylił się do stwierdzenia Urzędu, iż nie można stwierdzić, aby znak zgłoszony NIVELIUM ([...]) działał na szkodę renomy (degradację) znaku NIVEA. podkreślił, iż zgłoszone oznaczenie "NIVELIUM" nie jest podobne do wcześniejszego znaku, a ponadto jest i będzie używane w stosunku do towarów odmiennych od tych, dla których rozpoznawalne jest oznaczenie "NIVEA".

Urząd Patentowy pismem z dnia 4 listopada 2019 r., doręczonym 6 listopada 2019 r. powiadomił Wnoszącego sprzeciw, że do decyzji z dnia [...] lipca 2019 r. wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony przez Zgłaszającego. Urząd w załączeniu przesłał stronie odpis wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i wyznaczył 2-miesięczny termin do zajęcia stanowiska w sprawie.

Pismem z dnia 20 grudnia 2019 r. Zgłaszający, reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł o utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Urzędu, o pominięcie przedstawionych we wniosku wszelkich twierdzeń Zgłaszającego oraz powołanych na ich poparcie dowodów jako niezgłoszonych w wyznaczonym terminie, ponieważ ich powołanie było wcześniej możliwe, a potrzeba ich powołania nie wynikła później oraz o przyznanie Wnoszącemu sprzeciw od Zgłaszającego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Ponadto, w przypadku, gdyby Urząd Patentowy RP uznał, że twierdzenia i dowody przedstawione we wniosku zasługują na dopuszczenie, z ostrożności procesowej, na podstawie art. 15222 ust. 2 Pwp in fine, wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów na okoliczność sprzedaży produktów oznaczonych znakami NIVEA w aptekach:

- wydruk ze strony internetowej apteki [...],

- wydruk ze strony internetowej [...],

- wydruk ze strony internetowej apteki [...],

- wydruk ze strony internetowej Apteki [...].

Wskazał, iż w myśl art. 15219 ust. 8 Pwp Urząd Patentowy pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w wyznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później. Powołany przepis wprowadza prekluzje dowodową, która zgodnie z wytycznymi UP służyć ma tym samym celom, którym służyły przed nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1469) przepis art. 207 § 6 kpc (E. Demby-Siwek (red.), Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na zna/c towarowy, Warszawa 2016, s. 71), zatem orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące celów prekluzji dowodowej pozostaje w pełni aktualne. W ocenie pełnomocnika, w niniejszej sprawie w świetle powołanego orzecznictwa podnoszone przez Zgłaszającego okoliczności, z powodu których nie wniósł on odpowiedzi na sprzeciw, nie mogą zostać uznane za niezawinione. Uchybienie terminowi było skutkiem braku odpowiedniej staranności w prowadzeniu swoich spraw. Wnoszący sprzeciw podzielił tym samym stanowisko UP, który odmówił przywrócenia Zgłaszającemu terminu na złożenie odpowiedzi na sprzeciw. Wskutek uchybienia terminu Zgłaszający nie przedstawił swoich twierdzeń i dowodów w wyznaczonym terminie. Zgodnie z wytycznymi UP, brak przedstawienia dowodów oraz odniesienia się do zarzutów wnoszącego sprzeciw w terminie wyznaczonym przez Urząd skutkuje utratą możliwości ich wskazania w dalszych etapach postępowania (E. Demby-Siwek (red.), Postępowanie..., s.64).

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez Organ art. 7, 77, 80 i 107 § 3 kpa pełnomocnik wskazał, iż w sprawach spornych toczących się przed Urzędem Patentowym występuje odmienność w zakresie postępowania dowodowego istotnie modyfikująca rozumienie przepisów art. 7, 77, 80 k.p.a. w stosunku do standardów proceduralnych ogólnego postępowania administracyjnego. Innymi słowy organ nie dokonuje samodzielnie rekonstrukcji całości stanu sprawy, a jedynie zajmuje stanowisko dotyczące argumentacji prezentowanej przez spierające się strony" (Wyrok NSA z dnia 8 maja 2013 r., 11 GSK 2326/11). Zdaniem pełnomocnika, UP dołożył wszelkich starań, aby w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy i zrealizować zasadę prawdy obiektywnej w niniejszym postępowaniu, będąc związanym zasadą rozpatrzenia sprzeciwu w jego granicach oraz podstawą prawną wskazaną przez Wnoszącego sprzeciw. Zarzut naruszenia art. 7 i 77 kpa należy więc uznać za bezzasadny. W szczególności UP prawidłowo ustalił właściwy krąg odbiorców. Nie ulega także wątpliwości, że zarówno towary zarejestrowane dla wcześniejszych znaków Wnoszącego sprzeciw jak i towary zgłoszone dla spornego znaku są towarami jednorodzajowymi. W zależności od rodzaju kosmetyku, będą miały podobne lub identyczne cechy fizyczne, podobne lub identyczne składniki, zasady działania oraz stan fizyczny. Wprawdzie, jak podnosi Zgłaszający, towary zgłoszone dla spornego znaku są produktami aptecznymi, jednak nie zostały one zgłoszone jako kosmetyki farmaceutyczne. Nie można wykluczyć, iż w przyszłości Zgłaszający podejmie decyzję, iż towary sygnowane spornym znakiem będą oferowane w drogeriach. Wnoszący sprzeciw zaznaczył, że nawet jeśli przyjąć, że produkty zgłaszającego są produktami aptecznymi i są przeznaczone do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się (co implikuje działanie farmaceutyczne), to Wnoszącemu sprzeciw przysługuje prawo ochronne na unijny znak towarowy NIVEA [...], który zarejestrowany jest w klasie 5 dla towarów takich jak: produkty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt; artykuły do opieki zdrowotnej we wszystkich formach farmaceutycznych, które mogą być oferowane w aptekach, a które są identyczne z pojmowanymi jak wyżej towarami zgłoszonymi dla spornego znaku. Według Wnoszącego sprzeciw możliwa jest sytuacja, w której znacząca część właściwego kręgu odbiorców spornych towarów może zostać wprowadzona w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych spornym znakiem. Ponadto Wnoszący sprzeciw podzielił stanowisko organu, że towary z branży kosmetycznej należą do towarów codziennego zakupu ogółu społeczeństwa. Tak więc, w odniesieniu do towarów oznaczonych znakami Wnioskodawcy jak i spornym znakiem będzie to ten sam krąg odbiorców.

Wnoszący sprzeciw nie podzielił także twierdzeń Zgłaszającego w przedmiocie opisowości cząstki NIVE. Zauważył, że słowo NIVE stanowi jedną z form deklinacyjnych łacińskiego rzeczownika rodzaju żeńskiego NIX, który oznacza "śnieg". Podkreślił, że znaczenie tego słowa nie jest znane ogółowi społeczeństwa, dla którego słowo NIX, czy też jego forma NIVE, będą słowem fantazyjnym, pozbawionym znaczenia w języku polskim.

Odnosząc się do zarzutu braku naruszenia art. 1321 ust. 1 pkt 4 Pwp, pełnomocnik Wnoszącego sprzeciw wskazał, że wśród dowodów na potwierdzenie renomy swoich znaków Wnoszący sprzeciw przedstawił m.in. listę nagród i wyróżnień przyznanych przez prasę dla produktów N. Sp. z o. o., europejski sondaż dotyczący Marek Godnych Zaufania czasopisma [...] w 2014 roku, odznaczenie [...] - złoto 2014 przyznane w następstwie wyników ww. badania, raport pt. "[...]" (źródło: instytut badania rynku G.), Certyfikat [...] 2014/2015 dla N1VEA, certyfikat [...] 2016/2017 dla NIVEA, listę laureatów procesu certyfikacji [...] 2016/2017 wraz z opisem metodologii przeprowadzonego badania dla edycji 2016/2017 wydrukowany ze strony internetowej [...]. Zdaniem pełnomocnika, przedstawione dowody potwierdzają, że znaki Wnoszącego sprzeciw spełniają kryterium znajomości, które w jego ocenie stanowi jedyne kryterium kwalifikujące znak towarowy jako renomowany w prawie polskim. Podniósł że powszechna wśród konsumentów znajomość znaków towarowych NIVEA, liczne nagrody przyznane produktom oznaczonym znakami NIVEA, a także wysoki poziom zaufania konsumentów do produktów Wnoszącego sprzeciw świadczą o wysokiej jakości produktów oznaczanych jego znakami oraz stanowią pochodną czynionych przez dziesięciolecia przez Wnoszącego sprzeciw starań o udział w rynku towarów oznaczanych znakami NIVEA, obejmujących także ponoszenie nakładów finansowych na reklamy ww. produktów. Pełnomocnik Wnoszącego sprzeciw wskazał, że UP w sprawie spornej o sygnaturze [...] uznał renomę znaków na NIVEA podstawie dowodów podobnych do przedłożonych w niniejszej sprawie. Podkreślił, że zakres ochrony znaku towarowego wyznacza wykaz towarów i usług zawarty w zgłoszeniu lub w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego (Wyrok NSA z 4 lipca 2014 r., II GSK 715/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., VI SA/Wa 2938/13). Badanie podobieństwa towarów i usług winno być dokonywane wyłącznie w oparciu o treść wykazu towarów i usług porównywanych znaków towarowych. Aktualne lub planowane używanie znaku towarowego dla określonych towarów lub usług nie objętych wykazem nie może być brane pod uwagę podczas badania podobieństwa. Analizie poddać należy wyłącznie dosłowne znaczenie opisu towarów lub usług objętych wykazem.

W ocenie Wnoszącego sprzeciw porównywane oznaczenia są podobne i istnieje wysokie prawdopodobieństwo odnoszenia przez Zgłaszającego korzyści z oznaczania znakiem NIVELIUM swoich produktów. Działalnie takie będzie stanowiło działanie w cieniu wcześniejszych renomowanych znaków towarowych, zatem Zgłaszający będzie korzystał z atrakcyjności i renomy znaków Wnoszącego sprzeciw, sam nie ponosząc wysiłków finansowych na wypromowanie znaku towarowego NIVELIUM.

Urząd Patentowy, ponownie rozpatrując sprawę wskazał, iż w myśl art. 15522 Pwp od decyzji Urzędu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu stronom służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244 - 245, art. 248 i art. 249 Pwp stosuje się odpowiednio. Wskazał także na treść przepisu art. 15222 ust. 2 Pwp, zgodnie z którym "Nowe fakty i dowody mogą być powołane tylko jeżeli ich powołanie nie było wcześniej możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później". W związku z powyższym organ wskazał, iż pismem z dnia 13 kwietnia 2018 r., doręczonym w dniu 24 kwietnia 2017 r. wezwał Zgłaszającego do złożenia odpowiedzi na sprzeciw w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia pisma. Zgłaszający nie udzielił odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczonym terminie, natomiast pismem z dnia 6 sierpnia 2018 r. złożył wniosek o przywrócenie terminu do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw, na podstawie art. 58 § 1 Kpa oraz 243 ust. 1 Pwp, załączając odpowiedź na sprzeciw. Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2018 r. Urząd Patentowy RP odmówił przywrócenia terminu do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw.

W ocenie Urzędu powołanie faktów i dowodów, załączonych do wniosku o ponowne rozpatrzenie, sprawy było możliwe w zakreślonym terminie na złożenie odpowiedzi na sprzeciw. Dowody te istniały wówczas i były Zgłaszającemu znane, zatem w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania przesłanka, iż powołanie się na nowe dowody nie było wcześniej możliwe. W ocenie Urzędu, zasadnym jest pozostawienie przedłożonych we wniosku o ponowne rozpatrzenie dowodów bez rozpoznania i pominięcie ich w przedmiotowym postępowaniu.

Organ przypomniał, iż Wnoszący sprzeciw podnosił w sprawie, że udzielenie prawa ochronnego na słowny znak towarowy NIVELIUM o numerze [...] stanowiłoby naruszenie art. 1321 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4 Pwp.

Jako znaki przeciwstawione w niniejszej sprawie Wynoszący sprzeciw wskazał następujące znaki towarowe :

- znak krajowy słowny NIVEA o numerze [...], chroniony z pierwszeństwem od dnia [...].05.1933 r. przeznaczony do oznaczania towarów m.in. z klasy 03: środki kosmetyczne, farmaceutyczne i lecznicze w postaci maści, proszków, plastrów, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów lekarskich i higienicznych, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i spożywczych

- znak unijny słowny NIVEA o numerze [...], chroniony z pierwszeństwem od dnia [...].02.1996 r. przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 01: produkty chemiczne do celów przemysłowych, naukowych i w szczególności farmaceutycznych; preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych, /tłum.Urzędu/ 03: środki piorące, czyszczące i wybielające; mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów, /tłum.Wnioskodawcy/ 05: produkty farmaceutyczne do użytku ludzi i zwierząt; artykuły do opieki zdrowotnej we wszystkich formach farmaceutycznych; plastry, opatrunki, środki dezynfekujące /tłum. Wnioskodawcy/.

Wnoszący sprzeciw wskazał, iż sprzeciw swój opiera na następujących towarach wymienionych w znakach wcześniejszych:

• środki kosmetyczne, farmaceutyczne i lecznicze w postaci maści, proszków, plastrów, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów lekarskich i higienicznych, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i spożywczych (NIVEA nr [...])

• 01: przemysłowe produkty chemiczne; preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych 03: środki piorące, czyszczące i wybielające; mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów, 05: produkty farmaceutyczne do użytku ludzi i zwierząt; artykuły do opieki zdrowotnej we wszystkich formach farmaceutycznych; plastry, opatrunki, środki dezynfekujące (NIVEA nr [...]).

Po ponownym rozpatrzeniu przedłożonego w sprawie materiału, Organ stwierdził, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające uznanie sprzeciwu, z uwagi na naruszenie art. 1321 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4 Pwp.

W pierwszej kolejności Urząd Patentowy dokonał analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych i stwierdził, że sporny znak towarowy NIVELIUM o numerze [...] jest podobny do znaków przeciwstawionych NIVEA o numerach [...] należącego do Wnoszącego sprzeciw.

W myśl art. 1321 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielone zostało prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Jak wskazano w zaskarżonej decyzji, dla wypełnienia jego dyspozycji konieczne jest spełnienie łącznie następujących trzech przesłanek:

■ identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, do oznaczania których znaki te są przeznaczone

■ identyczności lub podobieństwa znaków towarowych

■ ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług oznaczonych tymi znakami.

Organ przyjął, iż podobieństwo znaków, w rozumieniu tego przepisu, powinno być rozpatrywane jednocześnie w dwóch aspektach: w aspekcie podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie podobieństwa towarów, do oznaczania których znak został przeznaczony. Znak towarowy ma pełnić rolę odróżniającą w taki sposób, aby nie wprowadzał w błąd uczestników obrotu gospodarczego co do źródła pochodzenia towarów. O niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd, a więc o istnieniu ryzyka konfuzji, można mówić wtedy, gdy podobieństwo znaków i towarów sprzyja mylnemu wyobrażeniu odbiorców o pochodzeniu komercyjnym towarów. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Wystarczy, że zaistnieje taka możliwość, co wynika wprost z treści art. 1321 ust. 1 pkt 3 Pwp. Oznacza to, że dla uznania sprzeciwu za zasadny nie musi zostać wykazane, by konfuzja faktycznie miała miejsce, wystarczy bowiem samo ryzyko jej zaistnienia.

Wnoszący sprzeciw jako podstawę faktyczną sprzeciwu wskazał słowne znaki towarowe NIVEA o numerach: [...].

Organ wskazał, iż w orzecznictwie wskazuje się, iż relewantny krąg odbiorców dla oceny ryzyka wprowadzenia w błąd składa się z użytkowników przypuszczalnie korzystających z towarów i usług objętych wcześniejszym znakiem towarowym, jak i produktu objętego zgłoszonym znakiem towarowym, które uznano za identyczne pub podobne (wyrok TSUE z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie T-328/05, podtrzymany w wyroku z dn. 10 lipca 2009r., sygn. C-416/08 P).

Podtrzymując dotychczasowe stanowisko, UP przyjął, że w zakresie następujących towarów: środki kosmetyczne w postaci maści, proszków, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów higienicznych, mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów, odbiorcą jest każdy przeciętny konsument, a więc ogół społeczeństwa. Model przeciętnego konsumenta zakłada, że jest nim osoba rozsądna, dobrze (należycie) poinformowana, ostrożna i spostrzegawcza, to z zasady będzie też osoba mniej uważna niż profesjonalista/ekspert dokonujący zakupów wymagającej specjalistycznej wiedzy eksperckiej lub o podwyższonej wartości materialnej.

Organ wskazał następnie, iż zgodnie z orzecznictwem, badanie podobieństwa towarów powinno poprzedzać ocenę podobieństwa znaków. Przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące ich wzajemny stosunek, obejmujące w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie, jak również to, czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają (wyrok TSUE z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97).

UP wskazał, iż wykaz towarów wskazany w zgłoszeniu przeznaczonym dla znaku spornego obejmuje następujące towary zawarte w klasie 3: mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi, natomiast wykaz towarów wskazany w znakach przeciwstawionych jest następujący: środki kosmetyczne, farmaceutyczne i lecznicze w postaci maści, proszków, plastrów, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów lekarskich i higienicznych, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i spożywczych (NIVEA nr [...]), 01: przemysłowe produkty chemiczne; preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych 03: środki piorące, czyszczące i wybielające; mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów, 05: produkty farmaceutyczne do użytku ludzi i zwierząt; artykuły do opieki zdrowotnej we wszystkich formach farmaceutycznych; plastry, opatrunki, środki dezynfekujące (NIVEA nr [...]).

Porównując towary z wykazu znaku wcześniejszego nr [...] i znaku zgłoszonego [...] UP stwierdził identyczność między towarami: "środki kosmetyczne w postaci maści, proszków, plastrów, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów higienicznych", a towarami: "mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi", gdyż "środki kosmetyczne" są szerokim pojęciem zawierającym w sobie każdy produkt o charakterze kosmetycznym, a do takich należą mydła, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, maści kosmetyczne", przy czym produkty te mogą występować bądź występują w postaciach produktów wymienionych w wykazie znaku nr [...], tj. maści, proszków, kremów, tynktur, olejków i esencji. Zgodnie z ustawą o produktach kosmetycznych z dn. 04.10.2018r. (Dz.U. 2018r. poz. 222) przez produkt kosmetyczny rozumie się produkt kosmetyczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r., dotyczące produktów kosmetycznych tzn. "produkt kosmetyczny" oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała. Dlatego też produkt "środki perfumeryjne" ([...]) jest towarem identycznym do środków kosmetycznych, niezależnie od postaci produktu, gdyż w istocie każdy z wymienionych środków kosmetycznych może też mieć charakter perfumeryjny, a więc być wzbogacony nutą zapachową i służyć perfumowaniu ciała bądź korygowaniu zapachu. Dodatkowo w pojęciu "produktu chemicznego do celów higienicznych" ([...]) zawierają się także "mydła, dezodoranty dla ludzi i środki do czyszczenia zębów" ([...]) - będące produktami chemicznymi służącymi celom higienicznym.

Porównując towary z wykazu znaku wcześniejszego nr [...] i zgłoszonego nr [...] Urząd uznał, iż zachodzi ich identyczność w kl. 03 w zakresie: "mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów" ([...]) i "mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi". W wykazach obu znaków powtarzają się mydła, produkty/środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, przy czym w produktach do higieny jamy ustnej ([...]) zawierają się "środki do czyszczenia zębów" ([...]), a w "produktach do pielęgnacji skóry i włosów" ([...]) "płyny do pielęgnacji włosów" ([...]). Ponadto pojęcie "kosmetyków, w tym produktów higienicznych do celów niemedycznych i kosmetycznych" ([...]) zawiera w sobie też takie produkty, jak: "mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi" ([...]).

Następnie organ wskazał, że oceny podobieństwa należy dokonywać przy uwzględnieniu okoliczności, że przeciętny odbiorca zachowuje w pamięci jedynie niedoskonały obraz zapamiętanych znaków (wyrok TSUE z dnia 22 czerwca1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, pkt 26). W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że badając podobieństwo oznaczeń, należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy, (wyrok TS UE z dnia 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL; wyrok NSA z dnia 08 listopada 2002 r., II SA 4031/01).

Oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, pomijając drobne lub nieistotne różnice między nimi. Podobieństwo znaków towarowych ocenia się według występujących w nich wspólnych cech, a nie według występujących w nich różnic, bowiem istnienie różnic, nie wyklucza istnienia podobieństwa. Znaki porównuje się w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń może być już wystarczające ustalenie podobieństwa na jednej z płaszczyzn (wyrok TS UE z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer; wyrok TS UE z dnia 2 grudnia.2009 r. w sprawie T- 343/07 Volvo; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2007 r. VI SA/Wa 2002/06).

Organ podkreślił, że w myśl art. 1321 ust. 1 pkt 3 Pwp przedmiotem podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń jest określony znak, jako integralna całość, co jest uzasadnione percepcją przeciętnego konsumenta, który zwykle postrzega znak towarowy jako całość i nie bada jego różnych elementów. Powyższe założenie nie oznacza zakazu dokonywania oceny poszczególnych elementów tego znaku, (wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 lutego 2019r. sygn. VI SA/Wa 1676/18). Badając podobieństwo oznaczeń należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy, dla którego decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych oznaczeń [zob. wyrok ETS z 11 listopada1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL; wyrok NSA z 8 listopada 2002 r., II SA 4031/01]. W większości przypadków nabywca, dokonując wyboru, nie ma możliwości porównania obydwu znaków w tym samym czasie i opiera się jedynie na ogólnym zarysie oznaczenia, którego poszukuje, i które zachował w pamięci. Zakodowany w pamięci obraz znaku, nie zawsze jest idealny i może ograniczyć się do tych elementów znaku, które były łatwiejsze do zapamiętania. A za łatwiejsze do zapamięta uważa się zazwyczaj elementy dominujące i odróżniające. Ryzyko konfuzji wśród odbiorców może być znaczne zwłaszcza w sytuacji, gdy zbieżne elementy w obu znakach są identyczne np. fonetycznie i znaczeniowo [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 26.01.2011 r. w sprawie VI SA/Wa 1850/10].

Przechodząc do oceny podobieństwa oznaczeń, Urząd ustalił, iż znak zgłoszony pod numerem [...] jest znakiem słownym. Stanowi go jeden wyraz - NIVELIUM . Znaki wcześniejsze [...] oraz [...] to także znaki wyłącznie słowne, których warstwę słowną stanowi wyraz NIVEA.

Urząd Patentowy RP stwierdził, że elementami dominującymi w porównywanych znakach są odpowiednio: w oznaczeniu spornym element słowny NIVELIUM oraz w oznaczeniach zarejestrowanych - element słowny NIVEA. Powyższe elementy, w ocenie organu stanowią elementy dominujące jako całość w stosunku do sygnowanych towarów posiadają wystarczającą zdolność odróżniającą, aby odróżnić komercyjne źródło pochodzenia towarów. Należy jednak zwrócić uwagę, iż oba znaki mają taki sam początkowy element - "NIVE".

Porównując warstwę słowną znaków, organ wskazał, iż znaki wcześniejsze są 5-literowe i dwusylabowe, z kolei znak zgłoszony jest znakiem 8-literowym i 3-sylabowym. Znaki współdzielą początki wyrazów - pierwsze 4 litery "nive", uszeregowane w tej samej kolejności. Podobieństwo to jest zdaniem organu dostrzegalne wizualnie, lecz w niskim stopniu.

Fonetycznie znaki wybrzmiewają częściowo w odmienny sposób - w znakach wcześniejszych fonetycznie zwraca uwagę zestawienie w drugiej sylabie samogłosek "ea", w stosunku do odmiennie brzmiącej trzeciej sylaby "lium", dłuższej od dwóch ją poprzedzających. W ocenie Urzędu podobieństwo fonetyczne między znakami jest także niskie, wynika bowiem ze zbieżności początków znaków - elementu NIVE. Organ wskazał na poglądy orzecznictwa, iż konsument zwraca większa uwagę na początki wyrazów, w szczególności, gdy nie mają one informacyjnego charakteru w stosunku do właściwości towarów [wyrok TSUE z dn. 20.06.2012r. w sprawie T- 357/10 Kraft Foods].

W warstwie znaczeniowej, zdaniem organu, oba wyrazy można uznać za fantazyjne dla polskiego odbiorcy, jakkolwiek oba budzą skojarzenie z językiem łacińskim, z uwagi na charakterystyczne zakończenia "ea" w znakach zarejestrowanych i "jium" w znaku zgłoszonym. Organ, mając na względzie ogólne wrażenie, jakie wywierają porównywane znaki towarowe przyjął, że podobieństwo w tej warstwie między oznaczeniami jest niskiego stopnia.

Na takie aspekty zwrócił także uwagę Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdzając średnie podobieństwo między znakami towarowymi słownymi - oznaczeniami fantazyjnymi różniącymi się ilością sylab, ale o zbieżnych początkach wyrazów: NORMON/NORMOSANG, w wyroku z dn. 09.03.2018r. w sprawie o sygn. T-103/17 Recordati Orphan Drugs (towary z kl. 5).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie została spełniona przesłanka podobieństwa oznaczeń, określona w art. 1321 ust. 1 pkt 3 Pwp.

Oceniając ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, organ przywołał stanowisko sądów administracyjnych (wyrok WSA z 13 lutego 2019 r. sygn. VI SA/Wa 1676/18), iż niedopuszczalna jest rejestracja znaków towarowych, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. O podobieństwie znaków towarowych rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Rozważając przesłankę "możliwości wprowadzenia w błąd", organ zwrócił uwagę, że dla oceny podobieństwa nie jest wymagane rzeczywiste pomylenie znaków, wystarczy istnienie takiej możliwości (wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lipca 2005 r., sygn. VI SA/Wa 135/05; wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Alcon/OHIM, C-412/05 P, Zb.Orz., EU:C:2007:2S2, pkt 60 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok TSUE z dn. 13 z 7 maja 2015 r. sprawie T-599/13. Oceniając ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, należy mieć na względzie zasadę sformułowaną przez Trybunał Europejski w orzeczeniu z dn. 29.09.1998r. w sprawie C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc, iż przy ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców mniejszy stopień podobieństwa między towarami może być zrównoważony przez większy stopień podobieństwa między znakami, jak również odwrotnie, mniejszy stopień podobieństwa między znakami może być zrównoważony przez większy stopień podobieństwa między towarami.

UP przyjął, ze w przedmiotowym przypadku zachodzi identyczność towarów zawartych w wykazach przeciwstawionych sobie znaków towarowych.

Następnie organ stwierdził, iż zgodnie z orzecznictwem, w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd aspekty wizualny, fonetyczny lub konceptualny kolidujących ze sobą oznaczeń nie zawsze są równie istotne, a znaczenie elementów podobieństwa lub różnicy danych oznaczeń może zależeć od ich samoistnych cech [zob. podobnie wyrok TSUE z 6. Października 2004 r. w sprawie T-117/03 do T-119/03 i T-171/03 NLSPORT..., pkt 49],

Organ podkreślił, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zależy od wielu czynników, a w szczególności od tego, czy odbiorcy rozpoznają dany znak towarowy na rynku. Jako że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest charakter wcześniejszego znaku towarowego, znaki towarowe o charakterze wysoce odróżniającym - samoistnym lub wynikającym z ich znajomości wśród odbiorców - korzystają z szerszej ochrony niż znaki, których charakter jest mało odróżniający (zob. analogicznie wyroki TSUE z 11 listopada 1997 r., w sprawie C-251/95 SABEL; z 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd).

Zdaniem organu, Wnoszący sprzeciw wykazał, iż oznaczenie NIVEA oceniane jako całość ma podwyższony charakter dystynktywności. Mając na względzie następujące okoliczności: zarówno znaki wcześniejsze, jak i znaki zgłoszony, są przeznaczone do oznaczania identycznych towarów codziennego zakupu; zbieżność oznaczeń dotyczy początków wyrazów, które mają fantazyjny charakter, przy czym oba znaki mają słowny charakter; znaki wcześniejsze mają wysoką rozpoznawalność w stosunku do towarów w z branży kosmetycznej, Urząd uznał, iż istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów i usług. Fakt, iż oba znaki semantycznie nawiązują do języka łacińskiego, może dodatkowo potęgować wrażenie istnienia powiązania gospodarczego, czy prawnego między przedsiębiorcami, albo przypisywania wprowadzenia nowej, odświeżonej serii znaków, czy też dedykowanej specjalnym potrzebom jednemu przedsiębiorcy. W branży kosmetycznej producenci dość często wprowadzają nowe produkty na rynek. Linie kosmetyczne dedykowane specjalnym potrzebom albo o specjalnych właściwościach (np. kosmetyki wegańskie albo dermokosmetyki) mogą być nazywane w sposób nawiązujący do znaku macierzystego.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Urzędu Patentowego RP, wskazane okoliczności wpływają na zaistnienie ryzyka konfuzji, nawet przy niskim stopniu podobieństwa oznaczeń.

UP wskazał na treść przepisu art. 1321 ust. 1 pkt 4 Pwp, zgodnie z którym po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Powyższy przepis ma zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy spełnione zostaną trzy przesłanki: renoma znaku wcześniejszego, podobieństwo lub identyczność oznaczeń, oraz uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub wywarcie szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Zatem naruszenia, o których mowa w art. 1321 ust. 1 pkt 4 Pwp, jeżeli występują, stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym, w wyniku którego dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą te dwa znaki, tzn. stwierdza, że występuje między nimi związek nie myląc ich jednak (patrz m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 czerwca 2000 r. w sprawie C- 425/98, Marka Mode przeciwko Adidas AG, Adidas Benelux BV, tekst w języku polskim (w): Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, red. R. Skubisz, Kraków 2006, poz. 6; z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01, Adidas-Salomon AG (dawniej Adidas AG) i Adidas Benelux BV przeciwko Fitnesssworld Trading LTD, tekst w języku polskim (w): Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, red. R. Skubisz, Kraków 2006, poz. 19).

W orzecznictwie wskazuje się, że istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy, w szczególności zaś stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami, charakter towarów, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały zarejestrowane, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami oraz dany krąg odbiorców, intensywność używania i renomę wcześniejszego znaku towarowego oraz stopień - samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania - charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego (patrz wyrok Trybunału z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie C-252/07 - Intel dostępny na stronie internetowej: www.curia.europa.eu).

Badając ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, Urząd Patentowy odniósł się do podnoszonej w sprzeciwie kwestii nabytej wysokiej rozpoznawalności znaków Wnoszącego sprzeciw, zawierających element słowny NIVEA, którą znaki te zdobyły w odniesieniu do produktów kosmetycznych.

Organ wskazał, iż zarówno prawo krajowe jak i wspólnotowe nie zawierają legalnej definicji znaku renomowanego. Brak jest również jednoznacznych kryteriów kwalifikujących renomowany charakter znaku towarowego i są one ustalane są w praktyce orzeczniczej oraz przez doktrynę. W sprawie dotyczącej znaku towarowego "Chevy" Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że można mówić o renomie znaku, gdy da się wykazać wystarczający stopień znajomości znaku wśród odbiorców, którzy widząc oznaczenie późniejsze mogą skojarzyć oba znaki nawet wówczas, gdy są one używane dla towarów niepodobnych. Nie da się wyczytać ani z literalnego brzmienia, ani z przesłania art. 5 (2) Dyrektywy (Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. "mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych"), że znak towarowy ma być znany określonemu z góry procentowi grupy odbiorców. Wymagany stopień znajomości musi zostać uznany za wystarczający, gdy wcześniejszy znak znany jest znaczącej części odbiorców (orzeczenie ETS z 14 września 1999 r., C-375/97). Niezależnie od ustalenia stopnia znajomości znaku, renomowany znak towarowy musi charakteryzować się także innymi przymiotami. Renoma znaku wiąże się bowiem z ustaloną wśród zróżnicowanej klienteli opinią o cechach towaru tak oznaczonego. Renoma nie jest więc prostą konsekwencją rozpowszechnienia znaku. Jest raczej utrwalonym w świadomości kupujących wyobrażeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach. Renoma jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez dbałość o poziom towarów, zapobiegliwość o utrwalanie znaku na rynku, np. przez długotrwałą lub intensywną reklamę. Suma wskazanych elementów decyduje o tym, że znak renomowany to taki, który nabywa i w pełni realizuje "czystą" funkcję przyciągania klientów. Można mówić o ugruntowanej renomie znaku towarowego, jeśli jakość towarów, które oznacza jest taka, że satysfakcjonuje klientów i przypomina im korzystnie markę jako znak odróżniający, a dodatkowo jego znajomość jest tego rodzaju, że klienci z łatwością zauważą go i łączą z towarem oznaczonym przez uprawnionego nawet wówczas, gdy oznacza on produkty nowo wprowadzone na rynek, nie konkurencyjne wobec poprzednio nim oznaczonych. Renoma oznacza zatem jego atrakcyjną wartość reklamową, ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych nim wyrobach. Przy ocenie czy znak jest renomowany należy brać pod uwagę zatem nie tylko stopień znajomości znaku wśród relewantnych klientów oraz zakres i intensywność reklamy towarów oznaczonych znakiem, ale także jakość tych towarów, wartość znaku oraz fakt czy osoby trzecie używają taki znak towarowy a jeżeli tak to w jakim zakresie. O renomie znaku towarowego świadczą także opinie ekspertów, przyznane nagrody i certyfikaty dotyczące towarów oznaczanych znakiem, prezentowanie towarów na różnorakich targach mających na celu promocję towarów.

UP wskazał, iż środkami dowodowymi na okoliczność renomy mogą być badania opinii publicznej, nagrody i wyróżnienia, publikacje prasowe, rankingi, raporty, faktury i inne dokumenty handlowe, a także różnorakie materiały reklamowe.

Organ przywołał raz jeszcze dowody, na jakie powoływał się w powyższej kwestii wnoszący sprzeciw:

- wydruk ze strony [...],

- "[...]",

- Lista nagród i wyróżnień przyznane przez prasę dla produktów N. Sp. z o. o.,

- Europejski Sondaż dot. Marek Godnych Zaufania czasopisma [...] w 2014 roku wraz z jego tłumaczeniem na język polski w części dot. listy laureatów sondażu;

- Odznaczenie [...] - złoto 2014 przyznane w następstwie wyników ww. badania;

- raport pt. "[...]" wraz z tłumaczeniem wybranych stron na język polski;

- Certyfikat [...] 2014/2015 dla NIVEA;

- Certyfikat [...] 2016/2017 dla NIVEA;

- Laureaci Procesu Certyfikacji [...] 2016/2017 wraz z opisem metodologii przeprowadzonego badania dla edycji 2016/2017 wydrukowany ze strony internetowej [...];

- "Zaangażowanie społeczne" - materiał zamieszczony na stronie internetowej [...]

- "[...]" - artykuł z dnia 7 maja 2016r. ze strony internetowej [...],

- "[...]" - artykuł z dnia 17 września 2016 r. z portalu [...]

- "[...]" - informacja o wydarzeniu zamieszczona w dniu 4 sierpnia 2017 r. na portalu społecznościowym [...];

- "[...]" - artykuł z [...];

- "[...]" - artykuł zamieszczony w serwisie [...].

Wskazał, iż załącznik 6 stanowi listę nagród i wyróżnień przyznanych produktom N. Sp. z o.o. przyznawanych przez podmioty niezależne od Wnioskodawcy, przy czym część pochodzi od podmiotów profesjonalnych, a część ma charakter nagród konsumenckich. Pierwsza z nagród pochodzi z 1999 r., przy czym aż do roku 2017 r. - poprzedzających datę zgłoszenia, produkty Wnoszącego sprzeciw są corocznie nagradzane. Nagrody te zostały przyznane dla produktów z branży kosmetycznej, takich jak olejki pod prysznic, balsamy do ciała, spraye do ciała, żele do golenia, kosmetyki do włosów, mleczka do ciała, kremy do twarzy, olejki, lakiery do włosów, pomadki do ust, woda i balsam po goleniu, żele pod prysznic, płyny micelarne, kremy do rąk, kosmetyki dla dzieci, płyny do demakijażu, dezodoranty, antyperspiranty, szampony, make-up, kosmetyki samoopalające i po opalaniu, płyny do kąpieli, roll-on pod oczy. Wnoszący sprzeciw wskazał też linie najczęściej nagradzanych produktów. Marka NIVEA została wyróżniona w takich rankingach jak [...].

Organ zdecydował materiały przedstawione w załączniku nr 6 ocenić jako wiarygodne, pochodzące z szeregu niezależnych źródeł. Urząd uwzględnił je w tym zakresie, w jakim dotyczą znaku towarowego N1VEA (większość przedstawionych produktów z listy) pominął jednak te dotyczące innych marek produktów (marka [...], produkty, w których w oddanej nazwie nie użyto określenia NIVEA).

Odnosząc się do poszczególnych dowodów, UP wskazał, iż załącznik numer 7 stanowi sondaż wydawnictwa [...] dotyczący marek cieszących się największym zaufaniem konsumentów. W jego wyniku marce N1VEA przyznano w 2014 r. odznaczenie [...]. Sondaż dotyczył 10 krajów Europy. NIVEA w kategorii pielęgnacja skóry okazała się zwycięską marką, która zwyciężyła w tej kategorii w 10 krajach europejskich. W zestawieniach tabelarycznych można zidentyfikować liczbę respondentów oraz ich strukturę w poszczególnych krajach. W załączniku nr 9 przedłożono raport na temat badania konsumenckiego, pt. "[...]". Zostało ono przeprowadzone przez G. - towarzystwo badań konsumenckich w kwietniu 2016 r. na grupie 1039 respondentów - kobiet w wieku 14-70 lat. Wynika z niego, iż świadomość marki NIVEA kształtuje się w Polsce na poziomie 46%, przy czym świadomość spontaniczna na poziomie 83 % (k. 37). Ponadto dla 49% respondentów jest to głównie używana marka. Z kolei dla 26% respondentów jest to marka, której produktów najwięcej kupili w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przy czym w głównym użyciu produkty NIVEA pozostają dla 49 %. Jakkolwiek badanie to obejmuje wyłącznie kobiety, należy wziąć uwagę, iż dotyczy on dużego przekroju wiekowego, przy czym to kobiety najczęściej podejmują decyzję o zakupie kosmetyków dla gospodarstw domowych. Ponadto w załączniku nr 10 i 11 Wnoszący sprzeciw przedłożył certyfikaty dla marki NIVEA jako [...] za lata 2014/2015 i 2016/17, które przyznano w wyniku badania konsumenckiego na grupie ponad 15 tys. respondentów. W badaniu wskazano, iż lista marek jest tworzona w oparciu o wyniki niezależnych badań rynku przez zespół [...] przy współpracy z instytutem badawczym A. W dokumencie jest opisana metodologia badania. Wydruki ze stron internetowych oraz materiały medialne stanowiące załączniki 4-5 są materiałami pochodzącymi od Wnoszącego sprzeciw. Pomijając wymiar reklamowy wskazanych źródeł, należy wskazać, iż twierdzenia co do historii marki NIVEA w Polsce znajdują potwierdzenia w rejestrach Urzędu Patentowego RP. Znak nr [...] (zgłoszony w 1933r.) w 2005r. miał zmienionego uprawnionego z B. Spółka Akcyjna na N. Spółka Akcyjna, a od 2010r. uprawnionym do znaku towarowego jest B. AG, Niemcy.

Tym samym, od 6 lat przed zgłoszeniem znaku nr [...] polski znak towarowy należy do jednego podmiotu. Jako zgodne z prawdą należy także ocenić twierdzenie podmiotu o kolorystyce opakowań - niebiesko-białe, w tej samej kolorystyce marka pojawia się także w innych załącznikach (nr 7 i nr 8).

Z kolei informacje związane z kampaniami społecznymi i prowadzonym sponsoringiem przez Wnoszącego sprzeciw pod marką NIVEA (k. 110 i zał. 13), mimo iż służą promocji marki, tym niemniej nie pozostają w bezpośrednim związku z obrotem handlowym – wprowadzaniem na rynku towarów i usług oznaczanych znakiem towarowym NIVEA. Ich wartość dowodowa w zakresie dowiedzenia renomy znaków towarowych jest więc odpowiednio mniejsza.

Wnoszący sprzeciw przygotował obszerne zestawienie otrzymywanych nagród dla swoich produktów kosmetycznych, które pochodzą od podmiotów profesjonalnych, ale także od konsumentów. Jak wynika z materiałów, właśnie branża kosmetyczna jest podstawową, główną branżą, w której używane są znaki towarowe NIVEA. Marka ta jest wysoko pozycjonowana zarówno w zestawieniach na poziomie europejskim (zał. nr 7), jak i w odniesieniu do polskich konsumentów (zał. nr 9 i 10). Są to bezpośrednie dowody na renomę znaków towarowych N1VEA. Należy wskazać także, iż znak towarowy NIVEA został zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP w 1933 r. i od tego czasie jego rejestracja jest przedłużana, z kolei znak unijny o numerze [...] został zgłoszony w momencie rozpoczęcia rejestracji znaków unijnych przez nowopowstały Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Ma on zastrzeżone starszeństwo m.in. dla takich jak Niemcy (1905), Dania (1909), Hiszpania (1915), Grecja (1929), Irlandia (1933), Austria (1950), Finlandia (1978). Znaki te więc są od dawna obecne w rejestrach krajowych znaków towarowych.

W przedstawionych materiałach dowodowych - zestawieniach, wskazano także korelację odbioru marki NIVEA w stosunku do znaków towarowych dla produktów innych przedsiębiorców konkurencyjnych - w tym zakresie również widoczna jest wysoka pozycja oznaczenia NIVEA.

Urząd Patentowy RP ustalił, iż poziom rozpoznawalności produktów oznaczonych znakiem NIVEA jest tak wysoki, iż można mówić o nabyciu renomy przez znaki towarowe Wnoszącego sprzeciw w odniesieniu do towarów: środki kosmetyczne w postaci maści, proszków, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów higienicznych, mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów, jako kosmetyków.

UP stwierdził, że materiały przedłożone do akt przedmiotowej sprawy pozwalają na stwierdzenie renomy znaków towarowych NIVEA o numerach [...] w dacie zgłoszenia spornego oznaczenia, w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

Ostatnią z przesłanek, które należy spełnić, dla zastosowania normy art. 1321 ust. 1 pkt 4 Pwp, jest ustalanie, czy udzielenia prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy mogłoby przynieść Zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Istnienie w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku między kolidującymi ze sobą znakami stanowi warunek konieczny, który jednak sam w sobie nie wystarczy, by stwierdzić zaistnienie jednego z naruszeń, przed którymi renomowane znaki towarowe są chronione na mocy art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (wyrok TSUE z 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 pkt 37). Takimi naruszeniami są, po pierwsze, działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego, po drugie, działanie na szkodę renomy tego znaku i po trzecie, czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku (wyrok TSUE z 18 czerwca 2009r. w sprawie C-487/07 pkt 38). Jeżeli chodzi o działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego, określane również jako "rozmycie", "pomniejszenie" czy "osłabienie" znaku towarowego, mamy z nim do czynienia, gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od właściciela tego znaku jest osłabiona z uwagi na wywołane używaniem przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia rozmycie tożsamości znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy znak towarowy, który wcześniej wzbudzał bezpośrednie skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest już w stanie dłużej działać w ten sposób (wyrok TS UE z dn. 18 czerwca 2009r. w sprawie C-487/07 pkt 36). jeżeli chodzi o działanie na szkodę renomy znaku towarowego, określane również jako "przyćmienie" lub "degradacja" znaku, mamy z nim do czynienia, gdy towary, dla których osoba trzecia używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność tego znaku towarowego. Niebezpieczeństwo to może wystąpić w szczególności wtedy, gdy towary lub usługi oferowane przez osobę trzecią posiadają cechę lub właściwość mogące wywierać negatywny wpływ na wizerunek znaku towarowego (wyrok TS UE z 18 czerwca 2009r. w sprawie C-487/07 pkt 40).

Wreszcie, jeśli chodzi o pojęcie nienależnych korzyści czerpanych z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, określane również jako "pasożytnictwo" i "free-riding", odnosi się ono nie tyle do szkody poniesionej przez znak towarowy, lecz do korzyści czerpanej przez osobę trzecią z używania identycznego lub podobnego oznaczenia. Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku znaku towarowego lub cech, które znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym identycznym lub podobnym oznaczeniem mamy do czynienia z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego, (wyrok TS UE z dn. 18 czerwca 2009r. w sprawie C-487/07 pkt 41). jakkolwiek właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego, jednakże powinien on przedstawić okoliczności umożliwiające stwierdzenie prima facie, iż istnieje w przyszłości niebezpieczeństwo czerpania nienależnych korzyści lub wystąpienia szkody, przy czym niebezpieczeństwo to nie może być jedynie hipotetyczne (wyrok TS UE z dn. 22.03.2007r. w sprawie T-215/03 pkt 38).

W ocenie UP, Wnoszący sprzeciw wystarczająco uprawdopodobnił, iż zgłoszenie znaku o numerze [...] działa na charakteru odróżniający oznaczenia NIVEA. Dzięki wykorzystaniu renomy oznaczenia NIVEA, Zgłaszający może odnosić korzyści, dzięki przypisaniu cech, które znak renomowany reprezentuje, towarom sygnowanym oznaczeniem NIVELIUM.

Zdaniem organu, należy zgodzić się z Wnoszącym sprzeciw, iż znaki towarowe NIVEA [...] posiadają silną zdolność odróżniającą. Wynika ona nie tylko z fantazyjnego charakteru znaków, ale także ich wysokiej rozpoznawalności. Uzyskana została poprzez wieloletnie zabiegi uprawnionych do znaków towarowych NIVEA. Utrwaliło to w świadomości konsumentów oznaczenie NIVEA. Co więcej, produkty wprowadzane na rynek pod tym znakiem miały stopień jakości pożądany przez konsumentów, co przyczyniło się do sukcesu rynkowego kosmetyków NIVEA - i ich renomy. Otrzymywane nagrody w kategorii najlepszy produkt potwierdzają pozytywną opinię o kosmetykach NIVEA, zarówno specjalistów, jak i konsumentów. Wnoszący sprzeciw zbudował atrakcyjny dla konsumentów wizerunek znaku towarowego, poprzez działania promocyjne i reklamowe, które również wymagają ponoszenia nakładów finansowych.

Jakkolwiek więc nie stwierdzono, by znak zgłoszony nr [...] NIVELIUM działał na szkodę renomy (degradację) znaku NIVEA, to jednakże znak może osłabiać charakter odróżniający oznaczenia NIVEA. Oba oznaczenia mają zbieżne początki, a ponadto nawiązują w swojej konstrukcji do języka łacińskiego. Przy identycznych towarach, oznaczenie NIVELIUM, oparte na podobnej koncepcji, jak oznaczenie NIVEA, a bez dodatkowych charakterystycznych elementów odróżniających, może rozmywać wcześniejsze oznaczenie, co oddziałuje na jego renomę. Co więcej, przy bardzo konkurencyjnym rynku produktów kosmetycznych, gdzie ważne jest nie tylko wyróżnianie się oznaczeniem, ale także jakością towarów, skorzystanie ze skojarzeń z inną marką, która ma utrwalony pozytywny wizerunek w świadomości konsumentów, a także jest wysoce rozpoznawalna, przynosi korzyść Zgłaszającemu. Atrakcyjność jego produktów jest bowiem po części osiągnięta dzięki wysiłkom handlowym uprawnionego do znaków towarowych renomowanych.

Reasumując swoje stanowisko organ stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie zostały spełnione kumulatywnie wszystkie przesłanki z art. 1321 ust. 1 pkt 3 i 4 Pwp, wskazanych jako podstawa prawna sprzeciwu.

Uprawniony wniósł od powyższej decyzji Urzędu Patentowego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zaskarżonej decyzji zarzucił:

I. Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy,

1. art. 244 ust. 1 Pwp w zw. z art. 7, 77 § 1, 80 oraz 107 § 3 Kpa przez niepodjęcie przez Urząd wszelkich niezbędnych czynności do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, zwłaszcza przez nie wzięcie pod uwagę odmienności w zakresie kręgu odbiorców, do których kierowane są towary porównywanych oznaczeń i sposobu dystrybucji przedmiotowych towarów, nie wzięcie pod uwagę okoliczności w zakresie braku podobieństwa spornych znaków, w tym również kwestii niskiej zdolności odróżniającej pierwszego członu porównywanych oznaczeń, braku ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, ponadto przez dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny materiału dowodowego i okoliczności faktycznych sprawy co wpłynęło również na nieprawidłowe i niepełne uzasadnienie decyzji Urzędu Patentowego RP, w którym Urząd nie wskazał dlaczego nie wziął pod uwagę przede wszystkim kwestii braku podobieństwa porównywanych oznaczeń, w tym niskiej zdolności odróżniającej pierwszego członu porównywanych oznaczeń;

2. art. 245 ust. 1 pkt 1Pwp poprzez wydanie przez Urząd decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji, podczas, gdy Urząd w wyniku wykładni przepisów prawa materialnego art. 1321 ust. 1 pkt 3 i 4 Pwp powinien wydać decyzję o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości oraz o oddaleniu sprzeciwu wniesionego co do zgłoszonego znaku towarowego "NIVELIUM" [...], z uwagi na jego bezzasadność.

II. Naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, ti.:

1. art. 1321 ust. 1 pkt 3 Pwp poprzez błędne zastosowanie powyższego przepisu i przyjęcie, iż w niniejszym przypadku zachodzą podstawy do jego zastosowania, tj. przez błędne przyjęcie przez Urząd, iż istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd konsumenta z uwagi na podobieństwo porównywanych oznaczeń oraz podobieństwo towarów przeznaczonych dla porównywanych oznaczeń;

2. art. 1321 ust. 1 pkt 4 Pwp poprzez błędne zastosowanie powyższego przepisu i przyjęcie, iż w niniejszym przypadku zachodzą podstawy do jego zastosowania, tj. przez błędne przyjęcie przez Urząd podobieństwa porównywanych oznaczeń, renomy znaków towarowych firmy B. AG (dalej również jako: "Wnoszący sprzeciw") oraz błędne przyjęcie możliwości zaistnienia nienależnej korzyści dla Skarżącego lub działania znaku na szkodę odróżniającego charakteru znaku B. AG;

W związku z powyższymi zarzutami, Skarżący wniósł na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ppsa o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji UPRP z dnia [...] grudnia 2020 r. oraz na podstawie art. 200, 205 § 2 p.p.s.a. o zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego na jego rzecz według norm przepisanych.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczas wyrażane stanowisko, prezentowane w obydwu wydanych w sprawie decyzjach.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia. Ponadto co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.").

Należy również wyjaśnić, że niniejsza sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym na podstawie art.119 pkt 2 p.p.s.a.

Na wstępie należy przypomnieć, iż sprzeciw w niniejszej sprawie został wniesiony na podstawie art. 15217 w związku z art. 1321 ust. 1 pkt 3 i 4 Pwp.

Jak wynika z treści przepisu art. 1321 ust. 1 pkt 3 Pwp ,nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielone zostało prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Natomiast pkt 4 powyższego przepisu stanowi o nieudzielaniu prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Dokonując oceny ustaleń faktycznych oraz ich oceny prawnej ze strony organu, należy wskazać, iż nie budzą one zastrzeżeń ze strony składu orzekającego w niniejszej sprawie, pozostając w zgodzie z zasadą swobodnej oceny dowodów przy uwzględnieniu orzecznictwa zarówno sądów krajowych, jak i sądu wspólnotowego -Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przywoływanego jako: TSUE). Doprowadziły one w konsekwencji do prawidłowego stwierdzenia o konieczności uwzględnienia sprzeciwu wobec zgłoszenia słownego znaku towarowego NIVELIUM (numer zgłoszenia: [...]).

Jak wynika z akt, wykaz towarów ujęty w zgłoszeniu przeznaczonym dla znaku spornego obejmuje następujące towary zawarte w klasie 3: mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi.

Z kolei, wykaz towarów wskazany w znakach przeciwstawionych jest następujący: środki kosmetyczne, farmaceutyczne i lecznicze w postaci maści, proszków, plastrów, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów lekarskich i higienicznych, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i spożywczych (NIVEA nr [...]), 01: przemysłowe produkty chemiczne; preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych 03: środki piorące, czyszczące i wybielające; mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych, i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów, 05: produkty farmaceutyczne do użytku ludzi i zwierząt; artykuły do opieki zdrowotnej we wszystkich formach farmaceutycznych; plastry, opatrunki, środki dezynfekujące (NIVEA nr [...]).

Urząd dokonał porównania ww. towarów i stwierdził identyczność między towarami: "środki kosmetyczne w postaci maści, proszków] plastrów, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów higienicznych", a towarami: "mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi", gdyż "środki kosmetyczne" są szerokim pojęciem zawierającym w sobie każdy produkt o charakterze kosmetycznym, a do takich należą mydła, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, maści kosmetyczne", przy czym produkty te mogą występować bądź występują w postaciach produktów wymienionych w wykazie znaku nr [...], tj. maści, proszków, kremów, tynktur, olejków i esencji. Urząd wskazał ponadto definicję produktu kosmetycznego zgodnie z ustawą o produktach kosmetycznych z dn. 4 października 2018r. (Dz.U. 2018r. poz. 222) tzn. "produkt kosmetyczny" oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała. Dlatego też produkt "środki perfumeryjne" ([...]) jest towarem identycznym do środków kosmetycznych, niezależnie od postaci produktu, gdyż w istocie każdy z wymienionych środków kosmetycznych może też mieć charakter perfumeryjny, a więc być wzbogacony nutą zapachową i służyć perfumowaniu ciała bądź korygowaniu zapachu. Dodatkowo w pojęciu "produktu chemicznego do celów higienicznych" ([...]) zawierają się także "mydła, dezodoranty dla ludzi i środki do czyszczenia zębów" ([...]) - będące produktami chemicznymi służącymi celom higienicznym.

Zdaniem Sądu w sposób prawidłowy UP ocenił relewantny w sprawie krąg odbiorców. Z uwagi na powszechność nabywania towarów, do oznaczania których służą sporne znaki, którymi są: środki kosmetyczne w postaci maści, proszków, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów higienicznych, mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów, odbiorcą ich jest każdy przeciętny konsument, a więc ogół społeczeństwa. Wypracowany w orzecznictwie TSUE oraz sądów administracyjnych model przeciętnego konsumenta zakłada, że jest nim osoba rozsądna, dobrze (należycie) poinformowana, ostrożna i spostrzegawcza, to z zasady będzie też osoba mniej uważna, niż profesjonalista/ekspert dokonujący zakupów wymagającej specjalistycznej wiedzy eksperckiej lub o podwyższonej wartości materialnej. Zdaniem Sądu, należy przyjąć, że ocenie w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w ramach badania podobieństwa towarów podlegają – co do zasady - znaki oraz towary/usługi stanowiące ich desygnaty w takiej postaci, w jakiej zostały zgłoszone. Nie ma, wbrew stanowisku strony skarżącej, istotnego znaczenia w rozpoznawanej obecnie sprawie okoliczność, iż w istocie (t.j. w rzeczywistych realiach rynkowych) towary są rozprowadzane (dystrybuowane) w odmienny sposób. Zdaniem Sądu, ustalenie odmiennych kanałów dystrybucji towarów może mieć znaczenie jedynie w sytuacji porównywania towarów, które nie są względem siebie identyczne lub w znacznym stopniu podobne, lecz zachodzą pomiędzy nimi związki, które wymagają dalszej analizy i związanego z nią pogłębionego badania (np. stosunek komplementarności). Wówczas może być niezbędne badanie cech ich występowania w tzw. realiach rynkowych, w tym w postaci analizy specyficznych dla każdych z nich dróg pozyskiwania nabywców i, w konsekwencji, dróg dystrybuowania tych produktów. W niniejszej sprawie jednak, wobec identyczności towarów sygnowanych porównywanymi znakami, analiza "kanałów dystrybucyjnych" nie może wpłynąć na zmianę stanowiska związanego z relewantnym kręgiem odbiorców. Należy uznać, iż krąg odbiorców towarów sygnowanych porównywanymi w sprawie oznaczeniami, wbrew twierdzeniu strony skarżącej jest zatem ten sam.

Porównując towary z wykazu znaku wcześniejszego nr [...] i zgłoszonego nr [...] Urząd uznał, iż zachodzi ich identyczność w kl. 03 w zakresie: "mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów" ([...]) i "mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi". W wykazach obu znaków powtarzają się mydła, produkty/środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, przy czym w produktach do higieny jamy ustnej ([...]) zawierają się "środki do czyszczenia zębów" ([...]), a w "produktach do pielęgnacji skóry i włosów" ([...]) "płyny do pielęgnacji włosów" ([...]). Ponadto pojęcie "kosmetyków, w tym produktów higienicznych do celów niemedycznych i kosmetycznych" ([...]) zawiera w sobie też takie produkty, jak: "mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi" ([...]). Z uwagi na identyczność oraz fakt, iż powyższe towary stanowią towary powszechnego użytku, dostępne będą w tych samych punktach, a więc sklepach kosmetycznych, marketach, dyskontach.

W ocenie Sądu Urząd Patentowy w sposób należyty i wyczerpujący zaprezentował swoje stanowisko w zaskarżonej decyzji, co uczynił z poszanowaniem reguł kodeksowych zawartych w przepisach art. 7 i art. 107 § 3 kpa.

Oceniając podobieństwo spornych oznaczeń - zgłoszonego pod numerem [...], słownego znaku NIVELIUM oraz chronionych prawem z rejestracji słownych znaków NIVEA zarejestrowanych pod numerami: [...] oraz [...], Organ szczegółowo zbadał je na każdej z trzech wymaganych płaszczyzn: znaczeniowej, fonetycznej oraz wizualnej.

W wyniku porównania znaków Urząd Patentowy RP ocenił, że elementami dominującymi w porównywanych znakach są odpowiednio: w oznaczeniu spornym element słowny NIVELIUM oraz w oznaczeniach zarejestrowanych - element słowny NIVEA.

Organ po dokonaniu analizy budowy znaków ocenił, iż podobieństwo jest dostrzegalne wizualnie, ale w tej płaszczyźnie ocenił je jako występujące niskim stopniu. Zaznaczył, iż znaki współdzielą początki wyrazów - pierwsze 4 litery "nive", uszeregowane w tej samej kolejności.

Dokonując oceny znaków na płaszczyźnie fonetycznej Organ uznał, iż znaki wybrzmiewają częściowo w odmienny sposób - w znakach wcześniejszych fonetycznie zwraca uwagę zestawienie w drugiej sylabie samogłosek "ea", w stosunku do odmiennie brzmiącej trzeciej sylaby "lium", dłuższej od dwóch ją poprzedzających. W ocenie Urzędu podobieństwo fonetyczne między znakami jest także niskie, wynika bowiem ze zbieżności początków znaków - elementu NIVE.

Urząd ocenił, iż w warstwie znaczeniowej oba wyrazy można uznać za fantazyjne dla polskiego odbiorcy, jakkolwiek uznał, iż oba budzą skojarzenie z językiem łacińskim, z uwagi na charakterystyczne zakończenia "ea" w znakach zarejestrowanych i "lium" w znaku zgłoszonym. Mając na względzie ogólne wrażenie, jakie wywierają porównywane znaki towarowe, organ stwierdził, że podobieństwo między oznaczeniami jest niskiego stopnia.

Odnosząc się do zarzutu skarżącego, iż Urząd w zaskarżonej decyzji nie wziął pod uwagę okoliczności w zakresie braku podobieństwa spornych znaków, w tym również kwestii niskiej zdolności odróżniającej pierwszego członu porównywanych oznaczeń (podnosił on, iż człon "NIVE" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza "śnieg"), należy stwierdzić, iż kwestią powyższą zajął się w prowadzonym przez siebie postępowaniu organ, stwierdzając w zaskarżonej decyzji w sposób prawidłowy, iż oba sporne oznaczenia oceniane jako całość mają charakter fantazyjny. Oceny tej nie zmienia, zdaniem Sądu, okoliczność, iż zbieżny element NIVE pochodzi z języka łacińskiego i oznacza śnieg (aczkolwiek w innym, niż mianownik, przypadku gramatycznym). Zdaniem Sądu, język ten jest obecnie rzadko nauczany w szkołach, a jego znajomość ma raczej elitarny charakter.

Zdaniem Sądu, organ – wbrew twierdzeniom skargi – w sposób prawidłowy ocenił kwestię rozpoznawalności i związanej z nią renomy znaków wcześniejszych, dochodząc do prawidłowego przekonania o niezasadności zarzutu naruszenia art. 1321 ust. 1 pkt 4 Pwp poprzez błędne zastosowanie powyższego przepisu i przyjęcie, iż w niniejszym przypadku zachodzą podstawy do jego zastosowania, tj. przez błędne przyjęcie przez Urząd podobieństwa porównywanych oznaczeń, renomy znaków towarowych firmy B. AG oraz błędne przyjęcie możliwości zaistnienia nienależnej korzyści dla skarżącego lub działania znaku na szkodę odróżniającego charakteru znaku B. AG, organ zasadnie uznał, iż materiały złożone w sprawie przez Wnoszącego sprzeciw są wystarczające do stwierdzenia, iż poziom rozpoznawalności produktów oznaczonych znakiem NIVEA jest tak wysoki, iż można mówić o nabyciu renomy przez znaki towarowe Wnoszącego sprzeciw w odniesieniu do towarów: środki kosmetyczne w postaci maści, proszków, kremów, tynktur, olejków i esencji oraz produktów chemicznych do celów higienicznych, mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne i esencje, kosmetyki, w tym produkty higieniczne do celów niemedycznych i kosmetyczne; produkty do higieny jamy ustnej, pielęgnacji skóry i włosów, jako kosmetyków. Ponadto należy stwierdzić, iż Wnoszący sprzeciw w sposób wystarczający uprawdopodobnił, iż zgłoszenie znaku o numerze [...] działa negatywnie na charakter odróżniający oznaczenia NIVEA, spełniając tym samym, niejako dodatkowo, przesłankę negatywną wobec jego rejestracji, przewidzianą w pkt 4 ust. 1 art. 132 Pwp. Wykorzystując bowiem renomę oznaczenia NIVEA Zgłaszający potencjalnie może odnosić własne korzyści dzięki przypisaniu w odbiorze, ze strony nabywców, cech, które znak renomowany reprezentuje, towarom sygnowanym oznaczeniem NIVELIUM.

Jak zasadnie przyjął organ, przeciwstawione znaki towarowe NIVEA [...] i [...] posiadają silną zdolność odróżniającą. Wynika ona nie tylko z fantazyjnego charakteru znaków, ale także ich wysokiej rozpoznawalności. Uzyskana została poprzez wieloletnie zabiegi uprawnionych do znaków towarowych NIVEA, którzy w sposób ciągły wprowadzają na rynek towary oznaczone znakami towarowymi NIVEA.

Reasumując, w zaskarżonej decyzji przyjęto prawidłową wykładnię przepisów prawa materialnego - art. 1321 ust. 1 pkt 3 i 4 Pwp i słusznie stwierdzono, iż sprzeciw należy uznać za zasadny.

W ocenie Sądu, nie są usprawiedliwione zarzuty procesowe stawiane zaskarżonej decyzji. Stanowisko w niej zawarte posiada pełne odzwierciedlenie w całokształcie zgromadzonych w sprawie dowodów, treść uzasadnienia wskazuje na podstawę prawną jej podjęcia i wynika z niej pełen tok rozumowania organu, wskazujący na zasadność podjętego rozstrzygnięcia, zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 107 § 3 Kpa.

Z uwagi na powyższe, w myśl art. 151 P.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji.