Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1370/18
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2018-11-16 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 151
journal: Dz.U. 2018 poz 1302
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
article: art. 315 ust. 3,  art. 132 ust. 2 pkt 2,
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 7, art. 77 par. 1, art. 80, art. 8
journal: Dz.U. 2018 poz 2096
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jedn.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aneta Lemiesz Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik (spr.) Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Protokolant spec. Iwona Sumikowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2018 r. sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2017 r. nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "UP") decyzją z [...] listopada 2017 r. znak: [...], na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 z późn. zm., dalej "P.w.p.") oraz art. 98 K.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 P.w.p., oddalił wniosek H. TM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w. W. (dalej: "Wnioskodawca", "Skarżący"), o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "Ibuvit K+D" o numerze [...], udzielonego na rzecz S. AG z siedzibą w [...], Szwajcaria (dalej: "Uprawniony", "Uczestnik postępowania"),.

W zaskarżonej decyzji UP wskazał, że wniosek Wnioskodawcy o unieważnienie prawa ochronnego na sporny, słowny znak towarowy wpłynął do UP 24 kwietnia 2016 r. Sporny znak towarowy, z pierwszeństwem od [...] listopada 2011 r., został przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 5, tj.: preparaty farmaceutyczne, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomagania leczenia wskazanych chorób, witaminy, dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego w uzupełnieniu niedoborów witaminy K. Jako podstawę prawną swojego żądania Wnioskodawca wskazał art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 132 ust. 2 pkt 2 pkt 3 P.w.p. Powołał się na należące do niego wcześniejsze prawa ochronne do następujących znaków towarowych:

1) słownego znaku towarowego "ibum" o numerze [...], przeznaczonego do oznaczania towarów ujętych w klasie 5, tj.: produkty farmaceutyczne, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, czopki, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, maści do celów farmaceutycznych, środki przeciwmigrenowe, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych,

2) słownego znaku towarowego "IBUM POKONAJ BÓL SZYBKO" o numerze [...], przeznaczonego do oznaczania towarów ujętych w klasie 5, tj.; produkty farmaceutyczne, produkty dietetyczne do celów leczniczych,

3) słownego znaku towarowego "Ibum forte - najsilniejszy Ibum na rynku" o numerze [...], przeznaczonego do oznaczania towarów ujętych w klasie 5, tj.: produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,

4) słownego znaku towarowego "JUVIT" o numerze [...], przeznaczonego do oznaczania towarów ujętych w klasie 5.

Zdaniem Wnioskodawcy sporny znak towarowy powstał poprzez połączenie ze sobą elementów słownych "ibu-" oraz "-vit", inkorporowanych bezpośrednio z wcześniejszych znaków towarowych należących do Wnioskodawcy. Podniósł, że inkorporując do spornego znaku towarowego słowny element "ibu-" uprawniony traktował ten element jako element odróżniający lub element o fantazyjnym charakterze. Większość zawartych towarów w wykazie spornego znaku nie stanowi preparatów farmaceutycznych, które mogłyby zawierać substancję czynną o właściwościach przeciwbólowych i przeciwzapalnych w postaci ibuprofenu, a zatem słowny element "ibu-" nie pełni w spornym oznaczeniu funkcji polegającej na informowaniu o składzie i właściwościach produktów. W ocenie Wnioskodawcy, w przeciwnym razie stosowanie spornego znaku dla towarów takich, jak suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomagania leczenia wskazanych chorób, witaminy oraz dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego w uzupełnieniu niedoborów witaminy K, wprowadzałoby odbiorców w błąd co do składu i właściwości tych produktów i tym samym udzielenie ochrony na sporny znak byłoby w odniesieniu do nich sprzeczne z art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Wnioskodawca podniósł, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia zarówno z podobieństwem spornego znaku towarowego do wcześniejszych znaków "IBUM" i "JUVIT", a także z podobieństwem lub wręcz identycznością oznaczanych porównywanymi znakami towarów. W ocenie wnioskodawcy, stosowanie w obrocie spornego znaku może spowodować wśród części odbiorców błąd, polegający w szczególności na skojarzeniu między znakiem spornym a wcześniejszymi znakami "IBUM" i "JUVIT", należącymi do wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na silnie odróżniający charakter, rozpoznawalność i renomę znaków towarowych ze słownym elementem "IBUM", stosowanie podobnego do nich spornego znaku towarowego IBUVIT K+D w obrocie może przynieść uprawnionemu nienależną korzyść w postaci wykorzystania we własnych celach gospodarczych rozpoznawalności i renomy znaków "IBUM" bez konieczności ponoszenia nakładów na wypracowanie rozpoznawalności i renomy spornego znaku. Wnioskodawca dodał, iż stosowanie spornego oznaczenia w obrocie stanowi zagrożenie dla odróżniającego charakteru i renomy wcześniejszych znaków "IBUM".

W odpowiedzi nadesłanej do UP 9 grudnia 2017 r. Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku o unieważnienie praw ochronnego na sporny znak, nie zgadzając się z zarzutami Wnioskodawcy.

UP wyjaśnił następnie, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 2 maja 2016 r., zatem po wejściu w życie nowelizacji ustawy P.w.p., 15 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 2 ust. 2 przepisów przejściowych i końcowych wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. poz. 1615) w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętej po dniu 14 kwietnia 2016 r. wnioskodawca nie musi legitymować się istnieniem interesu prawnego. Zaś zgodnie z art. 315 ust. 3 P.w.p. ustawowe warunki do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony [...] października 2014 r., a więc przed dokonaniem ww. nowelizacji ustawy. W świetle powyższego UP uznał, że w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca prawidłowo wskazał podstawę prawną żądania.

Rozpoznając zasadność zarzutu dotyczącego art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p., UP wskazał, że towary chronione spornym znakiem towarowym są identyczne względem towarów w wykazie znaku towarowego "ibum forte - najsilniejszy ibum na rynku" o numerze [...], a identyczność ta wynika z użycia w porównywanych wykazach towarów takich samych sformułowań o identycznym zakresie znaczeniowym. Zakres ochrony spornego znaku w zakresie towarów - preparatów farmaceutycznych, leków jest także identyczny z towarami znajdującymi się w wykazie pozostałych znaków towarowych wskazanych przez Wnioskodawcę, tj.: słownego znaku towarowego "IBUM POKONAJ BÓL SZYBKO" o numerze [...], słownego znaku towarowego "ibum" o numerze [...] oraz słownego znaku towarowego "JUVIT" o numerze [...], ponieważ w tych wykazach znajdują się sformułowania dotyczące bezpośrednio preparatów, produktów farmaceutycznych, leków i takie też nazwy towarów znajdują się w wykazie towarów spornego znaku. W ocenie UP również pozostałe towary z klasy 5 spornego oznaczenia, tj. suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomagania leczenia wskazanych chorób, witaminy, dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego w uzupełnieniu niedoborów witaminy K są identyczne z produktami farmaceutycznymi do oznaczenia których przeznaczone są wszystkie wcześniejsze znaki Wnioskodawcy. Identyczność ta wynika z faktu, iż ww. towary spornego znaku towarowego zawierają się w pojęciu produktów farmaceutycznych, które jest pojęciem szerszym.

Dokonując oceny podobieństwa porównywanych znaków towarowych, UP stwierdził, że sporny znak towarowy jest znakiem składającym się z dwóch elementów słownych: "IBUVIT K+D", przy czym elementem dominujących jest słowo: "IBUVIT". Na płaszczyźnie wizualnej sporny znak ogranicza się wyłącznie do zapisu sekwencji ośmiu liter odzwierciedlających głoski użyte w tym znaku, tj.: I, B, U, V, I, T, K, D oraz symbolu "+" stanowiącego matematyczny znak dodawania. Na płaszczyźnie fonetycznej sporny znak składa się ze słowa "IBUVIT" trzy sylabowego słowa I-BU-VIT, w którym akcent pada na drugą sylabę "BU-" oraz dodanymi na końcu literami "K" i "D" oraz symbolu "+". Słowo to, rozpoczyna się wyraźnie słyszalną samogłoską "I-" oznaczającą "zwykle w danym języku samogłoskę przednią wysoką" (https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska), a kończy litera spółgłoską "T". W warstwie znaczeniowej, w ocenie UP, słowo "IBUVIT" jest fantazyjne względem oznaczanych nim towarów. UP uwzględnił, że początkowy element tego słowa, tj. "IBU-" może budzić skojarzenia ze słowem ibuprofen, który jest nazwą substancji czynnej preparatu farmaceutycznego. Natomiast część znaku "-VIT“, może kojarzyć się ze słowem pochodzącym m.in. z języka angielskiego "vital“ oznaczającego "życiowy", "witalny" lub "niezbędny do życia" lub wskazywać na produkt zawierający w swoim składzie witaminy. Zaś litery "K+D" na końcu znaku może sugerować, że preparat oznaczony tym znakiem zawiera witaminę "K" i "D". Organ stwierdził jednak, że okoliczność aluzyjnego charakteru oznaczania nie wyklucza, iż jest to oznaczenie fantazyjne.

UP wskazał następnie, że przeciwstawione spornemu oznaczeniu, wcześniejsze znaki towarowe, tj,: "ibum" o numerze [...], "IBUM POKONAJ BÓL SZYBKO" o numerze [...], "Ibum forte - najsilniejszy Ibum na rynku" o numerze [...] są znakami słownymi, których elementem dominującym i wyróżniającym jest słowo "IBUM", znajdujące się na początku ww. znaków. UP uznał, za prawidłowe dokonanie oceny podobieństwa spornego znaku towarowego "IBUVIT K+D" do znaku "IBUM", który w ww. znakach jest albo samodzielnym elementem ([...]) albo jednym z elementów znaku ([...]). Znak "IBUM" na płaszczyźnie wizualnej stanowi zapis czterech liter: I, B, U, M, odpowiadającym głoskom użytym w tym słowie. Na płaszczyźnie fonetycznej słowo "IBUM" artykułowane i odbierane jest zgodnie z zapisem. Słowo "IBUM" składa się z dwóch sylab: I-BUM, a akcent przypada na drugą sylabę, tj. "-BUM". Oceniane słowo rozpoczyna wyraźnie słyszalna samogłoska "I-" oznaczająca "zwykle w danym języku samogłoską przednią wysoką" (za wikipedia.org), a kończy litera "-M" oznaczająca "spółgłoskę wargową nosową" (za sjp.pl), która także jest dobrze słyszana i artykułowana. W ocenie UP, na płaszczyźnie znaczeniowej, słowo "ibum" jest fantazyjne dla towarów nim oznaczanych, przy czym początkowy element tego słowa, tj. "IBU-" może budzić skojarzenia z nazwą substancji czynnej, tj. ibuprofenu. Tym samym aluzyjny charakter oznaczenia nie wyklucza, iż jest to oznaczenie fantazyjne. UP stwierdził, że przeprowadzona ocena podobieństwa spornego znaku towarowego "ibuvit K+D" do wcześniejszych znaków towarowych "IBUM" wykazała brak konfuzyjnego podobieństwa między nimi, mimo istniejących wspólnych elementów.

UP dokonał również oceny wcześniejszego znaku towarowego "JUVIT“ o numerze [...], który jest znakiem słownym, w warstwie wizualnej składa się z pięciu liter J, U, V, I, T, odpowiadających głoskom. Na płaszczyźnie fonetycznej znak "JUVIT“ składa się z dwóch sylab - JU-VIT, z akcentem padającym na drugą sylabę "-VIT“. Artykulacja i odbiór tego słowa jest zgodny z jego zapisem. W warstwie znaczeniowej, zdaniem UP, słowo JUVIT jest fantazyjne względem oznaczonych nim towarów, nie mniej nie można pominąć faktu, że druga część tego znaku, tj. "-VIT“ może budzić skojarzenia ze słowem pochodzącym m.in. z języka angielskiego "vital“ oznaczającego "życiowy", "witalny" lub "niezbędny do życia" lub wskazywać na produkt zawierający w swoim składzie witaminy. Tym samym okoliczność aluzyjnego charakteru oznaczenia nie wyklucza, iż jest to oznaczenie fantazyjne.

Porównując całościowo sporne oznaczenie "IBUVIT K+D" z wcześniejszymi znakami "IBUM" oraz "JUVIT", UP podkreślił, że mimo istniejącego pomiędzy znakami "IBUVIT K+D" i "IBUM" wspólnego elementu "IBU-" oraz pomimo istniejącego pomiędzy znakami "IBUVIT K+D" i "JUVIT“ wspólnego elementu "-VIT“, porównywane znaki zawierają takie odmienne elementy, które w całości dostatecznie różnicują przeciwstawione oznaczenia. Niewątpliwe elementy identyczne występują w porównywanych oznaczeniach, odpowiednio: "IBU-" pomiędzy znakami "IBUVIT K+D“ i "IBUM" oraz "-VIT“ pomiędzy znakami "IBUVIT K+D" i "JUVIT“, jednakże to dodatkowe elementy w spornym znaku różnicują go wobec wcześniejszych oznaczeń w sposób dostateczny na każdej z analizowanych płaszczyzn. Ponadto, zdaniem UP, nie można także nie uwzględnić tego, że IBU-", a więc wspólny element znaków "IBUVIT K+D" i "IBUM" może budzić skojarzenia ze słowem oznaczającym nazwę substancji czynnej stosowanej w przemyśle farmaceutycznym - ibuprofenu.

Dlatego zdaniem UP, istniejący pomiędzy porównywanymi znakami dystans na płaszczyźnie wizualnej zostaje zachowany na płaszczyźnie fonetycznej. Natomiast, na płaszczyźnie znaczeniowej porównywane znaki IBUVIT K+D i IBUM mogą budzić skojarzenia z substancją czynną produktów farmaceutycznych - ibuprofenem. W tym kontekście, podnoszona przez Wnioskodawcę kwestia oznaczenia produktów w taki sposób, że nie zawierają ww. substancji czynnej, pozostaje bez wpływu na prawidłowość oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń, ponieważ w przedmiotowej sprawie podniesiony był zarzut konfuzyjnego podobieństwa znaków - art. 132. ust. 2 pkt 2 P.w.p., a nie zarzut wprowadzenia odbiorców w błąd, np. co do właściwości tak oznaczonych towarów - art. 131 ust. 1 pkt 3 P.w.p.

Zdaniem UP, dzięki odmiennym elementom porównywanych znaków są one na tyle zróżnicowane by dostatecznie eliminować podobieństwo. Nie sposób zatem uznać, że obecność w obrocie przeciwstawionych znaków towarowych kreuje ryzyko wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd, przy uwzględnieniu warunków rynku farmaceutycznego oraz uczestników tego rynku. UP wskazał, że zgodnie z orzecznictwem unijnym, przeciętny konsument to osoba "należycie i dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna". Osoba taka nie może pomylić różnych znaków. Zdaniem UP nie bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest fakt, że produkty farmaceutyczne są towarem szczególnym, wymuszającym uwagę przy ich zakupie. Wynika to z ich przeznaczenia oraz różnych wskazań oraz przeciwskazań związanych z ich stosowaniem. Odbiorcą leków są zarówno pracownicy sektora medycznego jak i pacjenci. Pierwsi z nich mają zaostrzone kryteria staranności w zakresie wiedzy i dbałości przy nabywaniu i korzystaniu z produktów farmaceutycznych. Z uwagi na charakter leków bez wątpienia także pacjentom nie można przypisywać cech odbiorcy nieuważnego. UP, mając na względzie należytą uwagę jaką powinien wykazać przeciętny odbiorca leków oznaczonych przeciwstawionymi znakami towarowymi, uznało, iż nie mogą one zostać pomylone. UP zauważył, że finalni odbiorcy tak oznaczonych produktów zachowują uwagę i ostrożność w przyjmowaniu leków przeciwbólowych także ze względu rodzaj substancji czynnej zawartej w leku, z powodu niekorzystnego działania (nadwrażliwość, alergia na taką substancję) lub też przeciwskazań (np. choroby układu pokarmowego, astma, niewydolność nerek).

W ocenie UP, przedstawiona powyżej argumentacja prowadzi do wniosku, że podniesiony przez Wnioskodawcę zarzut podobieństwa spornego znaku towarowego "Ibuvit K+D" do znaków, na które powołał się Wnioskodawca nie został potwierdzony.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez sporne prawo ochronne art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., UP wskazał, że przedłożone przez Wnioskodawcę materiały na potwierdzenie renomowanego charakteru przeciwstawionego znaku towarowego "IBUM" o numerze [...], pochodzą sprzed daty zgłoszenia spornego znaku lub też daty późniejszej, niemniej w ocenie UP materiały późniejsze przedstawiają ciągłość wcześniejszych działań i zdarzeń. Wszystkie dowody pochodzą z terytorium Polski, wyznaczając w ten sposób zasięg używania znaku dla którego żąda ochrony Wnioskodawca w niniejszym postępowaniu. UP wskazał, że w badaniu MEC pt.: "Środki przeciwbólowe - raport z badania" z czerwca 2012 r. wynika, że znajomość wspomagana marki IBUM wynosi 83%, a cechą wyróżniającą IBUM na tle konkurencji jest szybkość działania. Zaś znajomość reklam marki IBUM w oparciu o ww. badania wynosi 46 %. Z powyższego badania wynika, zdaniem UP, że znak IBUM uzyskał znaczącą znajomość wśród odbiorców produktów farmaceutycznych. Uzyskaną pozycję na rynku potwierdzają wielostronicowe zestawienia dokumentujące wydatki Wnioskodawcy związane z reklamą produktów oznaczonych marką IBUM. Z przygotowanego na zlecenie Wnioskodawcy zestawienia wynika, że latach 2002-2011 (z wyłączeniem roku 2006) przeznaczył on na reklamę telewizyjną, radiową oraz prasową produktów oznaczonych znakiem IBUM kwotę 148 271 771 złotych.

W związku z powyższym, UP uznał, że Wnioskodawca przedłożył materiał dowodowy potwierdzający tezę o renomowanym charakterze znaku towarowego IBUM o numerze [...].

UP uznał natomiast, że Wnioskodawca nie wykazał, że rejestracja spornego znaku towarowego "IBUVIT K+D" przynosi Uprawnionemu nienależną korzyść lub szkodzi odróżniającemu charakterowi lub renomie znaków IBUM, na które powołał się Wnioskodawca. Zdaniem UP okoliczności te nie zostały potwierdzone np. poprzez wykazanie nienależnej korzyści jaką zyskał Uprawniony lub też wykazanie tendencji spadkowej sprzedaży towarów Wnioskodawcy wskutek istnienia na rynku towarów opatrywanych spornym znakiem towarowym. Wnioskodawca, jak wskazał UP, ograniczył się do stwierdzenia że: "uprawniony musiał zetknąć się z produktami oznaczonymi renomowanymi znakami IBUM przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego do ochrony", a więc Wnioskodawca ocenił stan świadomości Uprawnionego, a nie okoliczności faktyczne związane z pozycją towarów na rynku pochodzących od Wnioskodawcy. Ponadto, w ocenie UP, Wnioskodawca zażądał ochrony znaków IBUM i stwierdził, że ochronie tej zagraża istniejące podobieństwo spornego znaku towarowego "IBUVIT K+D", który jego zdaniem, jest łudząco podobny do znaków wcześniejszych. W tej sytuacji, zdaniem UP, istotą sporu jest zarzucane podobieństwo znaku "IBUVIT K+D" do znaków Wnioskodawcy IBUM, a co zostało wykazane między tymi znakami towarowymi nie istnieje podobieństwo zagrażające renomowanemu oznaczeniu Wnioskodawcy.

Odnosząc się do zarzutu udzielenia spornego prawa ochronnego z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 P.w.p. UP wskazał, że aby udowodnić złą wiarę zgłaszającemu znak należy wykazać, że oprócz posiadania przez niego wiedzy o istnieniu i używaniu przez inny podmiot takiego samego znaku lub podobnego do spornego znaku towarowego, miały miejsce także inne okoliczności, świadczące o nieuczciwości zgłaszającego w stosunku do innego przedsiębiorcy. W ocenie UP, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie wykazał istnienia takich okoliczności towarzyszących zgłoszeniu spornego znaku towarowego, które świadczyłyby o nagannym zachowaniu Uprawnionego ze spornego prawa ochronnego. Samo powoływanie się przez Wnioskodawcę bez wykazania, że Uprawniony zdawał sobie sprawę, że posiada on prawa ochronne na przeciwstawione znaki jest niewystarczające do przyjęcia, że zgłoszenie spornego oznaczenia nastąpiło w warunkach złej wiary. UP stwierdził, że brak jest podstaw do przyjęcia, że Uprawniony wiedział, iż Wnioskodawca posługuje się przeciwstawionymi oznaczeniami bowiem strony niniejszego postępowania nie łączyły jakiekolwiek stosunki handlowe. Ponadto oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze powinno być identyczne lub podobne do oznaczenia na które powołuje się Wnioskodawca. W ocenie UP stwierdzenie, że porównywane oznaczenia nie są do siebie podobne dodatkowo nie pozwala na przyjęcie, że zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło w warunkach złej wiary.

W skardze z 3 lipca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Skarżący zaskarżył decyzję UP z [...] listopada 2017 r. w całości, wnosząc o jej uchylenie w całości oraz o zasądzenie od UP na rzecz Skarżącego zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych. Zaskarżonej decyzji Skarżący zarzucił naruszenie:

1) art. 7, art. 8, 77 § 1 oraz art. 80 K.p.a. w związku z art. 256 P.w.p., poprzez brak wnikliwego rozpoznania istoty sprawy, tj, brak wszechstronnego i dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a także brak wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, jak również błędne ustalenia faktyczne, w szczególności co do siły odróżniającej poszczególnych elementów porównywanych znaków, podobieństwa znaków towarowych i istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd oraz wystąpienia przesłanek naruszenia prawa do znaku renomowanego,

2) art. 107 § 3 K.p.a. w związku z art. 256 P.w.p., poprzez ograniczenie się do lakonicznych stwierdzeń w uzasadnieniu decyzji oraz brak wskazania w uzasadnieniu decyzji przyczyn pominięcia części materiału dowodowego, w zakresie co do siły odróżniającej poszczególnych elementów porównywanych znaków, podobieństwa znaków towarowych i istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd oraz wystąpienia przesłanek naruszenia prawa do znaku renomowanego,

3) art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p., (będące skutkiem wadliwie ustalonego stanu faktycznego i mające wpływ na wynik sprawy), poprzez błędne przyjęcie, że sporny znak towarowy "lbuvit K+D" nie jest podobny do znaków towarowych Skarżącego IBUM oraz JUVIT, a także poprzez przyjęcie, że w sprawie nie istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów, jak również poprzez brak zastosowania utrwalonych i niekwestionowanych zasad oceny podobieństwa znaków,

4) art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., (będące skutkiem wadliwie ustalonego stanu faktycznego i mające wpływ na wynik sprawy), poprzez błędne przyjęcie, że Skarżący miał obowiązek wykazania nienależnej korzyści, jaką zyskał Uprawniony lub też wykazania tendencji spadkowej sprzedaży towarów Wnioskodawcy wskutek istnienia na rynku towarów opatrywanych spornym znakiem towarowym.

W uzasadnieniu skargi, Skarżący podniósł, że UP pominął przy analizie podobieństwa znaków towarowych "IBUM" i "Ibuvit K+D", oraz "JUVIT“ i "Ibuvit K+D" reguły uwzględniania przy ocenie podobieństwa oznaczeń ogólnego wrażenia, jakie wywierają one na odbiorcy oraz reguły, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych oznaczeń. Ponadto, zdaniem Skarżącego, przy ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd organ nie uwzględnił zasady wzajemnej zależności i kompensacji, zgodnie z którą im bardziej podobne są towary, tym mniej podobne mogą być znaki towarowe (i odwrotnie, im mniej podobne są towary, tym bardziej podobne muszą być znaki towarowe), aby zastosowanie art. 132 ust 2 pkt 2 P.w.p, było uzasadnione. W niniejszej sprawie UP ustalił, że towary są identyczne, a mimo to przy ocenie podobieństwa znaków nie zastosował powyższej zasady co doprowadziło do błędnego ustalenia faktycznego, że znaki nie są podobne.

Skarżący podniósł także, że konsekwencją uznania przez UP, że człon IBU-, choć może budzić skojarzenia z nazwą substancji czynnej preparatu farmaceutycznego "ibuprofen", to jednak jest elementem fantazyjnym w odniesieniu do towarów objętych rejestracją, powinno być, zgodnie z wypracowanymi zasadami oceny podobieństwa znaków towarowych uznanie, że w wyrażeniu "Ibuvit K+D" człon IBU- to element dominujący, połączony z określeniem wskazującym na obecność witaminy K. Skoro zaś element -VIT K+D jest opisowy, dominujący element IBU- powinien przesądzić o mylącym podobieństwie znaków "IBUM" i "Ibuvit K+D".

Skarżący podniósł również, że UP uznał istnienie renomy znaku IBUM ([...]), ale nie uwzględnił tej okoliczności przy ocenie faktu istnienia bądź nieistnienia ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów, odnosząc się do tej przesłanki z art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. w uzasadnieniu tylko jednozdaniowym, lakonicznym stwierdzeniem jej braku.

Zdaniem Skarżącego, UP ustalając właściwy dla niniejszej sprawy model przeciętnego odbiorcy i przyjmując, iż w przypadku leków zarówno pracownicy sektora medycznego jako profesjonaliści, jak i pacjenci jako osoby żywotnie zainteresowane swoim zdrowiem, są odbiorcami z o podwyższonym stopniu uwagi, nie uwzględnił tzw. "post-sale confusion", zgodnie z którym produkty farmaceutyczne są zażywane w domu przez osoby chore, często starsze, i z tych powodów nieporadne, dlatego niewłaściwe jest przyjmowanie względem tej grupy adresatów podwyższonego stopnia uwagi. Ponadto pomoc podmiotów profesjonalnych ogranicza się do sprzedaży preparatów na receptę i nie obejmuje produktów sprzedawanych bez recepty, suplementów i produktów dietetycznych, sprzedawanych również w samoobsługowych drogeriach i supermarketach, oraz przez Internet.

Skarżący dodał, że UP nie rozważył, czy fakt skojarzeniowego nawiązania do dwóch różnych znaków Wnioskodawcy (IBUM + JUVIT = IBUVIT), może być okolicznością mającą wpływ na wzrost ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów.

Zdaniem Skarżącego, zgodnie z prawidłową wykładnią art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p., uznanie renomy wcześniejszego znaku towarowego powinno skutkować przyjęciem faktu wysokiej rozpoznawalności znaku na rynku oraz faktu jego utrwalenia w świadomości potencjalnych odbiorców, poprzez długoletnią obecność na rynku i intensywną reklamę. Okoliczności te zaś zgodnie z utrwaloną praktyką orzeczniczą, przesądzają o istnieniu ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów. W skarżonej decyzji zabrakło analizy ryzyka wprowadzania w błąd w kontekście stwierdzonej renomy znaku IBUM, przesądzającej o jego wysokiej rozpoznawalności i utrwaleniu w świadomości odbiorców, co doprowadziło do naruszenia art. 132 ust. 2 pkt. 2 P.w.p.

Ponadto, zdaniem Skarżącego, dokonując wykładni art. 132 ust. 2 pkt. 3 P.w.p. wbrew literalnemu brzmieniu przepisu: Jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego" (istnienie potencjalnej możliwości (prawdopodobieństwa), nie zaś rzeczywiste zaistnienie zdarzenia), UP stwierdził, że powołane przez Wnioskodawcę okoliczności nie zostały potwierdzone np. poprzez wykazanie nienależnej korzyści, jaką zyskał Uprawniony lub też wykazanie tendencji spadkowej sprzedaży Wnioskodawcy wskutek istnienia na rynku towarów opatrywanych spornym znakiem towarowym.

W odpowiedzi na skargę UP wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa.

UP oddalił w niniejszej sprawie wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy uznając, że udzielenie tego prawa nie nastąpiło z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 P.w.p. Organ doszedł do wniosku, że Skarżący nie wykazał aby sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony przez Uprawnionego w złej wierze, a ponadto uznał, że sporny znak towarowy i przeciwstawione mu znaki towarowe Skarżącego nie są podobne w takim stopniu aby zaistniało ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w sposób unormowany w art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. oraz, że Skarżący nie wykazał, aby rejestracja spornego znaku towarowego przynosiła Uprawnionemu nienależną korzyść lub szkodziła odróżniającemu charakterowi lub renomie znaków IBUM, Skarżącego.

Sąd zgadza się z powyższymi wnioskami UP.

Przed wyjaśnieniem powyższego stanowiska Sądu, wyjaśnienia również wymaga, że UP prawidłowo wskazał, że w związku z treścią art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej Wnioskodawca wnosząc o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy nie musiał legitymować się istnieniem interesu prawnego. Organ prawidłowo też wyjaśnił, że zgodnie z art. 315 ust. 3 P.w.p. ustawowe warunki do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w UP, co oznacza, że Wnioskodawca prawidłowo wskazał podstawy prawne swojego żądania.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p., nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Przytoczony przepis ma zatem zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy łącznie spełnione zostały trzy przesłanki: podobieństwo lub identyczność znaków towarowych, podobieństwo lub identyczność towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki oraz istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia oznaczanych towarów lub usług, polegającego w szczególności na skojarzeniu znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym. Nie każde zatem podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, lecz takie, które nawet potencjalnie mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów i usług, w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia między znakami. Oznacza to, że w świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p., niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem.

UP w zaskarżonej decyzji porównał sporny znak towarowy z czterema przeciwstawionymi przez Skarżącego znakami towarowymi.

W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że przystępując do porównania znaków towarowych należy najpierw ocenić podobieństwo lub identyczność towarów lub usług, do oznaczania których służą porównywane znaki. Dopiero przesądzenie o jednorodzajowości towarów lub usług implikuje konieczność dokonania porównania oznaczeń. W celu dokonania oceny podobieństwa towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek, w którym mogą one pozostawać. Czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów bądź usług, ich przeznaczenie, sposób używania towarów, sposób i miejsca ich sprzedaży lub świadczenia usług, jak również to, czy te towary bądź usługi konkurują ze sobą czy też się uzupełniają.

Sąd zgadza się z oceną UP, która nie budzi też wątpliwości stron postępowania, że porównywane w niniejszej sprawie znaki towarowe zostały przeznaczone do oznaczania identycznych towarów mieszczących się w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej. Sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 5, tj.: preparaty farmaceutyczne, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomagania leczenia wskazanych chorób, witaminy, dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego w uzupełnieniu niedoborów witaminy K. Przeciwstawione znaki towarowe zostały przeznaczone również do oznaczania towarów w klasie 5, tj.: produkty farmaceutyczne, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, czopki, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, maści do celów farmaceutycznych, środki przeciwmigrenowe, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych – znak towarowy "ibum" o numerze [...]; produkty farmaceutyczne, produkty dietetyczne do celów leczniczych - znak towarowy "IBUM POKONAJ BÓL SZYBKO" o numerze R.212880 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy - znak towarowy "Ibum forte - najsilniejszy Ibum na rynku" o numerze [...]; towary ujęte w klasie 5 - znak towarowy "JUVIT" o numerze [...].

Sąd zgadza się z oceną UP, że identyczność towarów objętych ochroną porównywanych znaków towarowych wynika z faktu, że wszystkie te towary zawierają się w pojęciu produktów farmaceutycznych, które obejmuje swym zakresem również takie towary spornego znaku towarowego jak: suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomagania leczenia wskazanych chorób, witaminy i dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego w uzupełnieniu niedoborów witaminy K.

Oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej mając na uwadze to, że decydujące znaczenie ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy. W orzecznictwie oraz w doktrynie podkreśla się, że o ile przeciętny konsument normalnie postrzega znak towarowy jako całość i nie oddaje się badaniu jego różnych detali, to co do zasady najłatwiej zapamiętywane są dominujące i odróżniające go cechy. Jeżeli zatem elementem dominującym w porównywanych znakach są ich cechy wspólne, to zachodzi między nimi podobieństwo. UP słusznie wskazał, że oznaczenia powinny być oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Należy przy tym zwrócić uwagę na proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów, a także ich oryginalność i sposób postrzegania, miejsce w znaku i kontekst w jakim poszczególne elementy zostały użyte.

UP porównał sporny, słowny znak towarowy z przeciwstawionymi, czterema, słownymi znakami towarowymi. Organ prawidłowo opisał porównywane znaki dochodząc do wniosku, że dominującym elementem w spornym znaku towarowym jest słowo "Ibuvit", natomiast dominującym elementem w przeciwstawionych znakach towarowych "ibum" o numerze [...], "IBUM POKONAJ BÓL SZYBKO" o numerze [...]i "Ibum forte - najsilniejszy Ibum na rynku" o numerze [...], jest słowo "ibum", przy czym w znaku "ibum" o numerze [...], jest to jedyny słowny element. UP prawidłowo więc porównał sporny znak towarowy ze znakiem "ibum", tym bardziej, że w przeciwstawionych znakach towarowych "IBUM POKONAJ BÓL SZYBKO" o numerze [...] i "Ibum forte - najsilniejszy Ibum na rynku" o numerze [...], pozostałe elementy słowne maja opisowy charakter. Zdaniem Sądu, UP prawidłowo też wskazał na brak podobieństwa tych znaków, na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej. Poza podobieństwem trzech pierwszych liter w porównywanych znakach różnica dotyczy ilości liter (w spornym znaku towarowym jest ich osiem w przeciwstawionym o numerze [...] – cztery), ilości sylab (w spornym znaku towarowym występują trzy sylaby w przeciwstawionym o numerze [...] – dwie). Wyraźna różnica w ilości liter porównywanych znaków towarowych sprawia, że są one optycznie różnej długości. Ponadto trzecia sylaba i dodatkowe litery K i D znacząco wpływają na odbiór fonetyczny porównywanych oznaczeń. Podkreślenia również wymaga, że sporny znak towarowy można zaliczyć do znaków średniej długości, przeciwstawiony znak o numerze [...] - można zaliczyć do znaków krótkich. W orzecznictwie i w doktrynie utrwalony jest natomiast pogląd, że w znakach krótkich różnica jednej litery wyłącza podobieństwo znaków, natomiast w znakach średniej długości podobieństwo wyłącza różnica dwóch liter (por. wyrok WSA w Warszawie z 11 października 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 955/16). W przypadku porównywanych znaków towarowych, występujące różnice są liczniejsze.

Zdaniem Sądu, UP właściwie również ocenił fantazyjny charakter porównywanych oznaczeń względem oznaczanych nimi towarów, jak również aluzyjność poszczególnych elementów tych oznaczeń. Pierwszy element "ibu-" w porównywanych znakach towarowych może budzić skojarzenia z ibuprofenem, czyli substancją czynną wielu preparatów farmaceutycznych, co osłabia zdolność odróżniającą tego elementu. Słabymi też elementami odróżniającymi w spornym znaku towarowym są: element "-VIT“, który jak wskazał organ, może kojarzyć się ze słowem pochodzącym m.in. z języka angielskiego "vital“ oznaczającego "życiowy", "witalny" lub "niezbędny do życia" lub wskazywać na produkt zawierający w swoim składzie witaminy oraz litery "K+D" mogące sugerować, że preparat oznaczony tym znakiem zawiera witaminę "K" i "D". Prowadzi to do wniosku, że porównywane oznaczenia mają słabą siłę odróżniającą, a użycie w nich elementów sugerujących skład oznaczonych nimi towarów, w tym substancje często stosowane w preparatach farmaceutycznych oznacza też słabszą ochronę takich znaków towarowych (por. wyrok NSA z 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt II GSK 150/12).

UP, prawidłowo porównał również sporny znak towarowy i przeciwstawiony znak towarowy "JUVIT" o numerze [...], uznając brak ich podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej, który wynika z wyraźnej optycznej różnicy w długości tych słownych elementów, oraz z odmiennego brzmienia pierwszej sylaby tych oznaczeń. Wspólnym elementem jest ostatnia sylaba porównywanych oznaczeń "-vit", która nie jest jednak dominująca, a ponadto, jak wyżej wskazano jest elementem o słabej sile odróżniającej. Organ prawidłowo wskazał na fantazyjny charakter tych oznaczeń, jak również na ich aluzyjne elementy, omówione powyżej.

W ocenie Sądu, UP w prawidłowy sposób przeprowadził porównanie wszystkich znaków towarowych, uwzględniając ich postrzeganie przez przeciętnego odbiorcę. UP słusznie przyjął, że odbiorcami towarów oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi są zarówno pracownicy sektora medycznego jak i pacjenci, a więc konsumenci należycie i dobrze poinformowani, uważni i ostrożni, pierwsi ze względów posiadanej wiedzy zawodowej, drudzy z uwagi na charakter towarów oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi, czyli produkty farmaceutyczne, które ze względu na swoje przeznaczenie sprawiają, że uwaga nabywców jest znacznie podwyższona. Nie można zatem zgodzić się ze Skarżącym, że UP porównując przedmiotowe znaki towarowe nie uwzględnił ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy, który postrzega znak towarowy jako całość i nie oddaje się badaniu jego różnych detali, przy czym zapamiętuje dominujące i odróżniające go elementy. Organ prawidłowo wskazał dominujące elementy porównywanych znaków towarowych i wykazał brak ich podobieństwa. Elementami dominującym porównywanych znaków towarowych nie są zatem ich cechy wspólne, co wyklucza ich podobieństwo. Przeprowadzona powyżej analiza siły odróżniającej poszczególnych elementów, w tym kontekst w jakim elementy te zostały użyte w porównywanych znakach towarowych, potwierdza słuszność oceny braku podobieństwa porównywanych znaków towarowych.

Uwzględniając powyższe, nie można przyznać racji Skarżącemu, iż UP powinien był rozważyć fakt skojarzeniowego nawiązania spornego znaku towarowego do dwóch różnych znaków Skarżącego (IBUM + JUVIT = IBUVIT). UP zgodnie z wymogami art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. dokonał porównania wszystkich znaków towarowych, brak jest natomiast podstaw do tego aby UP dokonywał zestawień przeciwstawionych znaków towarowych i w ten sposób badał ich podobieństwo do znaku spornego. Organ bada bowiem podobieństwo znaków towarowych w takiej postaci w jakiej zostały one zgłoszone do ochrony.

Brak podobieństwa porównywanych znaków towarowych, pomimo identyczności towarów nimi oznaczanymi, wyklucza możliwość zaistnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia tych towarów. Jakkolwiek bowiem, nie każde podobieństwo towarów i oznaczeń może skutkować niebezpieczeństwem wprowadzenia odbiorców w błąd, jednak zarówno podobieństwo oznaczeń jak i towarów nimi oznaczonymi jest niezbędne, aby takie ryzyko było w ogóle możliwe. Dlatego też słuszna jest konstatacja UP, o braku wystąpienia w niniejszej sprawie przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Wyjaśnienia też wymaga, że reguła, wedle której niski stopień podobieństwa towarów może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie, co tym samym może spowodować ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, znajduje zastosowanie przy ocenie przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co jak wskazano powyżej, wymaga zarówno podobieństwa towarów, jak i samych oznaczeń. Skarżący niesłusznie zatem, powołuje się na powyższą zasadę w niniejszej sprawie.

Sąd nie stwierdził zatem naruszenia przez UP, art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p., ani poprzez jego błędną interpretację ani poprzez niewłaściwe zastosowanie. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Skarżącego, że UP oceniając konfuzyjne podobieństwo przedmiotowych znaków towarowych powinien był uwzględnić okoliczność wysokiej rozpoznawalności przeciwstawionego znaku towarowego "ibum" o numerze [...], wynikającą z renomy tego znaku. Okoliczność ta mogłaby mieć znaczenie przy ocenie przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, ale wówczas gdyby UP stwierdził konfuzyjne podobieństwo tych znaków, co nie miało miejsca w niniejszej sprawie.

Sąd nie stwierdził również naruszenia przepisów postępowania przez UP, przy ocenie konfuzyjnego podobieństwa porównywanych znaków towarowych. Organ dokonał tej oceny bez uchybienia zasadzie prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 § 1 K.p.a.) swobodnej oceny dowodów (art. 80 K.p.a.) oraz zasady zaufania (art. 8 K.p.a.), co oznacza wyczerpujące zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego, a w konsekwencji dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.

Ocena czy doszło do naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., przy udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy, wymaga zbadania czy zaistniały wynikające z tego przepisu przesłanki, takie jak: identyczność lub podobieństwo spornego znaku do wcześniejszego znaku renomowanego, możliwość przyniesienia Uprawnionemu do spornego znaku towarowego nienależnej korzyści lub szkodliwość spornego znaku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku renomowanego. Kluczową kwestią na gruncie tej regulacji jest jednak aby wcześniejszy znak, z którym porównywany jest sporny znak towarowy, był znakiem renomowanym.

Jak wskazuje się w doktrynie znak renomowany jest oznaczeniem, które w odróżnieniu od znaków zwykłych pełniących tylko funkcje wskazywania pochodzenia towaru realizuje funkcję przyciągania konsumentów towarów oznaczanych takim znakiem. Atrakcyjność takiego znaku towarowego wiąże się z ustaloną wśród odbiorców bardzo dobrą opinią o cechach towaru opatrzonego tym znakiem. Renoma jest więc utrwalonym w świadomości konsumentów wyobrażeniem o wyjątkowych walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych pożądane cechach (por. U. Promińska: "Prawo do znaku towarowego a wolność konkurencji", Państwo i Prawo Nr 2 z 1998r., str. 46).

Jak natomiast wynika z orzecznictwa wspólnotowego, za podstawową przesłankę uznania znaku towarowego za renomowany traktuje się znajomość znaku przez znaczącą część klientów (por. wyrok ETS z [...] września 1999 r. w sprawie General Motors, [...] oraz wyroki SPI z [...] grudnia 2004r. w sprawie El Corte Ingles, [...] i z [...] maja 2005 r. w sprawie SPA Finders, [...]).

UP, powołując się na wyrok Sądu Pierwszej Instancji z [...] grudnia 2004 r. w sprawie El Corte Ingles, [...] i z [...] maja 2005 r. w sprawie SPA Finders, [...] oraz decyzję OHIM z [...] kwietnia 2009 r. [...] w sprawie Tosca wskazał, że testem na renomę znaku towarowego, poza znaczącą znajomością znaku jest udział znaku towarowego w rynku, intensywność oraz geograficzny zasięg używania, intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem oraz wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku.

UP uznał, że materiały przedstawione przez Skarżącego świadczą o istnieniu renomy na terytorium Polski przeciwstawionego znaku towarowego "ibum" o numerze [...], w związku z dużą – 83% znajomością wspomaganą marki IBUM, 46% znajomością reklam marki IBUM oraz dużymi wydatkami związanymi z reklamą produktów oznaczonych marką IBUM, co zdaniem UP oznacza, że znak IBUM uzyskał znaczącą znajomość wśród odbiorców produktów farmaceutycznych.

Powyższa ocena dokonana przez UP, dotycząca przedstawionych przez Skarżącego materiałów w tym badania MEC pt.: "Środki przeciwbólowe - raport z badania" oraz zestawienia dokumentujące wydatki Skarżącego na reklamę telewizyjną, radiową oraz prasową produktów oznaczonych marką IBUM, w latach 2002-2011 (z wyłączeniem 2006 r.), nie budzi wątpliwości Sądu. Sąd zgadza się zatem z UP, że Skarżący wykazał renomę przeciwstawionego znaku towarowego "ibum" o numerze [...].

Jak wynika jednak z cyt. art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., nie wystarczy sama renoma wcześniejszego znaku towarowego, lecz konieczne jest również aby sporny znak towarowy był identyczny lub podobny do wcześniejszego, renomowanego znaku towarowego. Podkreślenia wymaga, że okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy ma status znaku renomowanego, ma istotne znaczenie dla zastosowania właściwych kryteriów oceny podobieństwa takiego znaku do oznaczenia późniejszego, która powinna zostać dokonana przy pomocy innych, znacznie subtelniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. W przypadku bowiem znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a nie tylko do podobnych czy identycznych (por. wyrok NSA z 16 października 2012 r. sygn. akt II GSK 1379/11 za Sądem Najwyższym w wyroku z 23 października 2008 r., sygn. akt V CSK 109/08, LEX nr 479328).

W niniejszej sprawie UP, nie przeprowadził takiej analizy porównawczej spornego i przeciwstawionego renomowanego znaku towarowego, uznając, że wystarczająca jest dokonana analiza konfuzyjnego podobieństwa tych znaków, co stanowi mankament zaskarżonej decyzji. Sąd uznał jednak, że naruszenie powyższe nie miało wpływu na wynik sprawy, ponieważ UP, stwierdził również brak wykazania przez Skarżącego pozostałych przesłanek niezbędnych dla zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p.

UP uznał mianowicie, że Skarżący nie wykazał, aby rejestracja spornego znaku towarowego przynosiła Uprawnionemu nienależną korzyść lub szkodziła odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku "ibum" o numerze [...].

Sąd zgadza się z organem, że w przypadku omawianej przesłanki, nie jest wystarczające stwierdzenie Skarżącego, że "uprawniony musiał zetknąć się z produktami oznaczonymi renomowanymi znakami IBUM przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego do ochrony". W orzecznictwie unijnym wskazuje się, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego powinien przedstawić okoliczności, które pozwoliłyby na uprawdopodobnienie przyszłego, niemającego charakteru hipotetycznego, prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści, czy wyrządzenia szkody (por. wyrok ETS z 27 listopada 2008 r. w sprawie Intel Corporation inc. Przeciwko CPM United Kingdom Ltd., C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 115). Skarżący nie wykazał w żaden sposób zaistniałych okoliczności, które uprawdopodobniałyby czerpanie przez Uprawnionego nienależnej korzyści, czy wyrządzenie szkody Skarżącemu w związku z rejestracją spornego znaku towarowego, uznając, że wystarczy jedynie hipotetyczne zaistnienie tej przesłanki.

Z tych względów Sąd zgadza się z UP, że sporny znak towarowy nie narusza prawa Skarżącego do Jego renomowanego znaku towarowego "ibum" o numerze [...]. Nie doszło zatem, zdaniem Sądu do naruszenia przez UP art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., poprzez jego błędną interpretację, które miało wpływ na wynik sprawy.

Zdaniem Sądu, UP oceniając zaistnienie przesłanek wynikających z art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., nie naruszył również przepisów postępowania, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Także w tym zakresie analiza powyższych przesłanek została dokonana przez organ z poszanowaniem zasady prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 § 1 K.p.a.) swobodnej oceny dowodów (art. 80 K.p.a.) oraz zaufania (art. 8 K.p.a.).

Sąd nie stwierdził naruszenia innych przepisów prawa materialnego w tym art. 131 ust. 2 pkt 1 P.w.p. UP uznał, że Skarżący nie wykazał, aby zgłoszenie przez Uprawnionego spornego znaku towarowego nastąpiło w złej wierze, z czym Sąd się zgadza. Skarżący nie podniósł w tym zakresie zarzutów w skardze.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), skargę oddalił.