Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 121/07
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2007-09-20 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy: article: art. 9 ust. 1 pkt 1
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
article: art. 130 i 315 ust. 1, 2 i 3
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Edward Kierejczyk Sędziowie NSA Małgorzata Korycińska Anna Robotowska (spr.) Protokolant Anna Tomaka - Magdoń po rozpoznaniu w dniu 20 września 2007 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej T. T.-M. S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 1855/06 w sprawie ze skargi T. T.-M. S.A. w Warszawie na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną


UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę T. T. - M. S.A. w W. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 17 sierpnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie częściowej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "TOTO MIX".

Sąd oparł swe ustalenia na następującym stanie faktycznym:

W dniu 26 września 2000 r. na rzecz spółki (wówczas T. S.A.) obecnie -T. T.-M. S.A został zgłoszony znak towarowy "TOTO MIX", pod numerem Z-224559.

W dniu 10 lipca 2002 r. T.S. Sp. z o.o. zgłosiła uwagi do tego znaku towarowego, gdyż uznała, że jest on podobny w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych do znaków towarowych: zarejestrowanego na rzecz T.S. Przedsiębiorstwo Państwowe, z pierwszeństwem od dnia 14 listopada 1991 r., pod numerem R-86181; znaku towarowego słowno-graficznego TOTO 1 x 2 i zarejestrowanego na rzecz T.S. Sp. z o.o., z pierwszeństwem od dnia 1 grudnia 1999 r. pod nr R- 145081 znaku towarowego słowno-graficznego TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25, przeznaczonych do oznaczania w klasach 9 i 36 gier losowych i totalizatorów, urządzeń do prowadzenia gier, kuponów, losów, blankietów, materiałów pomocniczych.

Decyzją z dnia 16 stycznia 2006 r., Nr [...], Urząd Patentowy RP, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z późn. zm.) w związku z art. 315 ust. 3 oraz art. 145 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "TOTO MIX", w części dotyczącej:

- klasa 16 "losy do gier ,karty ozdobne, afisze, albumy, blankiety, formularze, broszury, prospekty, czasopisma, gazety, kalendarze, notesy, naklejki, nalepki karty, obwoluty, podręczniki, informatory i regulaminy do gier, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych",

- klasa 35 "prowadzenie w imieniu uprawnionych podmiotów, sprzedaży losów, kuponów gier liczbowych i totalizatorów".

Organ administracji stwierdził, że podobieństwo znaków w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o znakach towarowych winno być rozpatrywane jednocześnie w dwóch aspektach: w aspekcie podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie podobieństwa towarów i usług, do oznaczania których znak został przeznaczony.

Odnosząc się do oceny podobieństwa towarów/usług, do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawne znaki, stwierdzono, iż w wykazie przedmiotowego znaku towarowego, takie towary i usługi jak: losy do gier, karty ozdobne, afisze, albumy, blankiety, formularze, broszury, prospekty, czasopisma, gazety, kalendarze, notesy, naklejki, nalepki, karty, obwoluty, podręczniki, informatory i regulamin do gier, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, prowadzenie w imieniu uprawnionych podmiotów sprzedaży losów, kuponów gier liczbowych i totalizatorów oraz towary i usługi występujące w przeciwstawionych znakach towarowych zarejestrowanych, tj. w znaku towarowym zarejestrowanym nr R-86181 TOTO 1 x 2 - gry losowe i totalizatory, kupony, losy, blankiety, materiały pomocnicze, a w znaku towarowym zarejestrowanym pod nr R-145081 TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25 - wyroby z papieru i tektury, prowadzenie gier losowych, organizowanie zakładów, są tego samego rodzaju. W obu przypadkach gracze zawierają zakłady.

Urząd Patentowy odnosząc się do podniesionej przez spółkę zgłaszającą znak towarowy TOTO MIX kwestii, że kupony do zawierania zakładów T.S. Sp. z o.o. różnią się od kuponów do zawierania zakładów T. T. M. SA, a procedura zawierania zakładów (jednych i drugich) wyklucza możliwość mylenia kuponów (losów) jednej firmy z kuponami (losami) drugiej firmy, stwierdził, że jednorodzajowość towarów i usług nie może być interpretowana jako ich identyczność. Przy ocenie podobieństwa towarów lub usług należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują m.in. ich charakter i przeznaczenie, sposób korzystania z nich, jak również to czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają. Ponadto, jeśli do towarów oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym należą towary zawarte w zgłoszeniu znaku towarowego, towary te uznawane są za identyczne.

Organ zauważył, iż w omawianym przypadku towary, które są przedmiotem obrotu gospodarczego w ramach działalności prowadzonej przez zgłaszającą (losy, kupony gier liczbowych, totalizatory) są tego samego rodzaju, co towary wymienione przez uprawnionego do ww. znaków towarowych. W znaku towarowym zarejestrowanym pod nr R- 145081 TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25 występują wyroby z papieru i tektury, prowadzenie gier losowych, organizowanie zakładów. Znak towarowy zarejestrowany pod nr R-86181 TOTO 1x2 przeznaczony jest do oznaczania gier losowych i totalizatorów, urządzeń do prowadzenia gier, kuponów, losów, blankietów, materiałów pomocniczych. Porównywane znaki towarowe przeznaczone są do oznaczania towarów powszechnego użytku. Adresowane są do tych samych nabywców, zaspokajają te same potrzeby konsumentów. Miarodajny krąg ich odbiorców nie jest ograniczony, ale obejmuje potencjalnie wszystkich konsumentów (wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01, oraz z dnia 14 października 2003 r., w sprawie T-292/01). Potencjalni nabywcy tych towarów mogą uznać, że zgłaszającego i uprawnionego z rejestracji ww. znaków łączą związki prawne, organizacyjne, czy też finansowe, wprowadzając nabywców w błąd co do źródła pochodzenia towarów. Według ustalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo, że opinia publiczna mogła uwierzyć, iż przedmiotowe towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie, stanowi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Odnosząc się do oceny podobieństwa znaków towarowych, tj. zgłoszonego znaku towarowego słowno-graficznego TOTO MIX i przeciwstawionych znaków towarowych: TOTO 1 x 2 i TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25, organ stwierdził, że fakt, iż w tych znakach towarowych występuje wspólne, identyczne pod względem znaczeniowym, fonetycznym i wizualnym słowo TOTO powoduje, że przeciwstawione znaki towarowe są do siebie podobne w taki sposób, że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towarów i usług, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku towarowego zgłoszonego ze znakami towarowymi zarejestrowanymi z wcześniejszym pierwszeństwem.

Urząd Patentowy podzielił samą zasadę, wskazaną przez spółkę zgłaszającą, iż przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy dokonać oceny podobieństwa znaku z uwzględnieniem integralnej całości znaku towarowego, ale jednocześnie przypomniał, iż ocena podobieństwa oznaczeń jest przeprowadzana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy towarów i usług. Oceniając podobieństwo oznaczeń należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Wystarczy bowiem, że istnieje taka możliwość. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może pomyśleć, że przedmiotowe towary i usługi związane z ich sprzedażą pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, lub ewentualnie przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Ocena całościowa prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd musi w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń opierać się na wywołanym przez nie ogólnym wrażeniu, uwzględnieniem w szczególności ich znamion odróżniających i dominujących.

W rezultacie po dokonaniu szczegółowego opisu znaku towarowego zgłoszonego oraz znaków towarowych zarejestrowanych Urząd Patentowy uznał, że znaki te są do siebie podobne w każdej płaszczyźnie.

Dokonując oceny oznaczeń pod względem fonetycznym, mimo występujących różnic w ilości słów, liter, sylab, samogłosek i spółgłosek stwierdzono, iż między omawianymi znakami towarowymi występuje podobieństwo fonetyczne, gdyż znaki towarowe zarejestrowane z wcześniejszym pierwszeństwem zawierają się w całości w znaku towarowym zgłoszonym. Ponadto element wspólny omawianych znaków stanowi pierwsze słowo zgłoszonego znaku w związku z tym wymawiany jest jako pierwszy. Dodanie do słowa TOTO słowa MIX nie znosi tego podobieństwa.

Jeżeli chodzi o porównanie oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej stwierdzono, że wcześniejsze znaki towarowe składają się wyłącznie ze słowa TOTO. Organ uznał, że pomiędzy spornymi znaczeniami występuje podobieństwo polegające na skojarzeniu znaku towarowego zgłoszonego ze znakami towarowymi zarejestrowanymi z wcześniejszym pierwszeństwem. Porównując oznaczenia na płaszczyźnie koncepcyjnej, stwierdzono, że są one również do siebie podobne. Zwrócono też uwagę na fakt, iż pomimo że w omawianych znakach towarowych występuje wspólne słowo TOTO, to graficzne jego przedstawienie jest oparte na tej samej koncepcji.

Biorąc pod uwagę identyczność produktów podlegających oznaczeniu i mając na uwadze, że używanie znaków pochodnych jest częste w przedmiotowym sektorze działalności gospodarczej, w ocenie Urzędu Patentowego w tym konkretnym przypadku istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd. Drobne różnice między znakami nie powinny prowadzić do wniosku, iż brak jest podobieństwa oznaczeń. Podobieństwo znaków ocenia się bowiem według wspólnych cech, a nie według występujących w nich różnic, gdyż istnienie różnic nie wyklucza istnienia podobieństwa.

Rozpatrując podobieństwo omawianych znaków towarowych jako całość, Urząd Patentowy stwierdził, iż fakt, że występuje w nich identyczne pod względem wizualnym, znaczeniowym i fonetycznym słowo TOTO, którego rozwiązanie graficzne oparte jest na tej samej, przedstawionej wyżej koncepcji powoduje, że znaki te są do siebie podobne w taki sposób, że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towarów i usług, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku towarowego zgłoszonego ze znakami towarowymi zarejestrowanymi z wcześniejszym pierwszeństwem.

Urząd Patentowy uznał, że równoległe istnienie na rynku porównywanych znaków mogłoby budzić niepotrzebne wątpliwości oraz skutkować konfliktem interesów firm.

Organ administracji odniósł się do powołanego przez zgłaszającego art. 14 ustawy o znakach towarowych, który stanowi, iż "ochrona znaku towarowego dla określonych towarów nie wyłącza możliwości rejestracji lub używania podobnego znaku dla towarów tego samego rodzaju przez inne przedsiębiorstwo, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwę, godło lub nazwisko właściciela tego przedsiębiorstwa, o ile nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów" i uznał, że w rozpatrywanej sprawie fakt zamieszczenia znaku w części nazwy firmy TOTO MIX, w sytuacji gdy zgłoszony znak jest podobny w stopniu mylącym do przeciwstawionych znaków towarowych zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem, powołany wyżej przepis nie znajduje zastosowania.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożyła spółka zgłaszająca wnosząc o: ponowne rozpatrzenie sprawy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy TOTO MIX, nr zgłoszenia: Z-224559, na rzecz wnioskodawcy, uchylenie w całości decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 16 stycznia 2006 r., udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy TOTO MIX, nr zgłoszenia: Z-224559.

W uzasadnieniu spółka podniosła m.in., że uzasadnienie przedmiotowej decyzji Urzędu Patentowego z dnia 16 stycznia 2006 r. jest całkowicie oparte o orzecznictwo unijne (wyroki Sądu z dnia: 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97; 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01; 14 października w sprawie T-292/01; wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97; SPI w sprawie T-289/02), co jego zdaniem stanowi naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Spółka podkreśliła, że sądy unijne, które rozpatrywały omawiane kazusy, nie stosowały przepisów polskiej ustawy o znakach towarowych oraz że w dniu zgłoszenia przedmiotowego znaku towarowego, tj. w dniu 26 września 2000 r., Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej.

W ocenie skarżącej, zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa, jeżeli wykluczona jest możliwość wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów (usług), to mimo podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych i podobieństwa towarów czy usług, nie ma przeszkód - w świetle art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych - do rejestracji znaku z późniejszym pierwszeństwem.

Skarżąca dokonała również własnej analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych - w świetle przepisów art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy dochodząc do wniosku, że już pierwszy człon - TOTO - dwuczłonowego znaku towarowego TOTO MIX Z-224559 różni się wystarczająco od każdego z przeciwstawionych jednoczłonowych znaków: TOTO 1x2 i znaku TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25.

Skarżąca powołała się również na fakt, iż decyzja Urzędu Patentowego RP Nr [...], oddalająca wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego TOTOLOTEK nr R-93271, została następnie utrzymana (skargę oddalono) wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt 1520/04, a następnie utrzymana (oddalono kasację) wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2005 r., sygn. akt II GSK 271/05. Skarżąca łączy te wyroki z genezą powołania spółki T. SA, powołanej w 1992 r. na wniosek prawnego poprzednika wnioskodawcy, tj. Przedsiębiorstwa Państwowego T. S. Poprzednik prawny godził się z faktem, że jego powszechnie znany znak towarowy słowny TOTO LOTEK, przeznaczony do oznaczania gier liczbowych, będzie stanowić odróżniającą część nazwy uprawnionej, a niezależnie od tego poprzednik prawny wnioskodawcy wyraził pisemną zgodę na rejestrację na rzecz uprawnionej znaku słowno-graficznego TOTOLOTEK.

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 17 sierpnia 2006 r., Nr [...], wydaną na podstawie art. 245 i art. 248 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), po rozpatrzeniu powyższego wniosku utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję, w uzasadnieniu, powtarzając w znacznej części argumentację zawartą w tej decyzji.

Oddalając skargę na powyższą decyzję Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że jednym z głównych zarzutów podnoszonych wobec skarżonych decyzji zarówno we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jak i w skardze, był zarzut ich oparcia na orzecznictwie unijnym, co zdaniem skarżącego stanowiło naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy.

Odnosząc się do powyższej kwestii Sąd I instancji zauważył, iż stanowisko orzecznictwa i nauki jest w tym zakresie w zasadzie jednolite, zwłaszcza w odniesieniu do możliwości stosowania przepisów pierwszej dyrektywy Rady EWG 89/104 z dnia 21 grudnia 1988 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Ogólny pogląd w tym zakresie wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lutego 2001 r., sygn. V SA 305/00, niepubl., stwierdzając, że "jeżeli w zakresie interpretacji na tle jakiejś dziedziny prawa, objętej prawem wspólnotowym pojawi się w praktyce polskiej rozbieżność z interpretacją stosowaną w ramach prawa wspólnot europejskich to w braku wyraźnie odmiennej wskazówki interpretacyjnej rozbieżność ta powinna skutkować przyjęciem interpretacji właściwej w ramach prawa wspólnotowego". Generalnie biorąc, w odniesieniu do znaków towarowych w orzeczeniach "przedakcesyjnych" sądów polskich uznano, że wykładni przyjaznej prawu wspólnotowemu przypadała w procesie stosowania rola istotna, ale jednak uzupełniająca. Również w "poakcesyjnym" orzecznictwie NSA zwracano uwagę, że pożądane byłoby takie interpretowanie przepisów przez organy stosujące prawo w okresie "przedakcesyjnym", które zbliżałoby się do interpretacji wspólnotowej. Nie oznaczało to jednak obowiązku stosowania wprost przepisów wspólnotowych (wyroki NSA z dnia 13 lipca 2004 r., sygn. akt GSK 292/04, GSK 293/04, GSK 294/04, GSK 295/04, GSK 296/04, GSK 298/04, GSK 302/04, GSK 303/04, niepubl.).

W rozpatrywanej sprawie wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy "TOTO MIX" został zgłoszony za numerem Z-224559 dnia 26 września 2000 r., a więc przed wejściem w życie ustawy - Prawo własności przemysłowej (22 sierpnia 2001 r.). Tym samym, Sąd uznał, że w rozpatrywanej sprawie nie było obowiązku stosowania wprost prawa wspólnotowego. Prawidłowo w ocenie sądu organ oparł swoje rozważania na przepisie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.

W ocenie Sądu, podobieństwo towarów i usług w poszczególnych klasach, ich jednorodzajowość, nie pozostawia w rozpatrywanej sprawie wątpliwości. Rozważania skarżącej, wskazujące na różnicę miedzy zakładami bukmacherskimi (do oznaczania których ma służyć zgłoszony znak) i zakładami o charakterze losowym (których dotyczą znaki zarejestrowane) są nieprzekonujące - tym bardziej, że sama skarżąca podała, iż między tymi dwoma rodzajami działalności występuje podobieństwo, wynikające z tego, że w obu grach: 1) gracze zawierają zakłady; 2) zakłady zawierane (i opłacane) są w kolekturach; 3) pracownicy kolektur pośredniczą w zawieraniu tych zakładów. Przy tych podobieństwach sposób typowania liczb, które zapewniają wygraną (będący w istocie kwestią wewnętrzną prowadzonej działalności) oraz podnoszony przez skarżącą brak możliwości mylenia kuponów (losów) jednej firmy z kuponami (losami) drugiej firmy ma już mniejsze znaczenie i nie wyklucza możliwości wprowadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Oceny tej nie może zmienić odwołanie się do różnicy w postrzeganiu znaku towarowego i znaku usługowego, wywiedzione przez skarżącego z wyroku NSA z dnia 29 maja 2002 r., sygn. akt II SA 3872/01.

Sąd stwierdził, że tego rodzaju usługi mają charakter powszechny, a porównywane znaki adresowane są do tych samych nabywców, zaspokajają te same potrzeby konsumentów. Podzielił również zdanie Urzędu Patentowego, stwierdzając, że jednorodzajowość towarów i usług nie może być interpretowana jako ich identyczność. Przy ocenie podobieństwa towarów lub usług należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują m.in. ich charakter i przeznaczenie, sposób korzystania z nich, jak również to czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają.

Sąd uznał, że przyjęte przez Urząd Patentowy w rozpatrywanej sprawie podstawy metodyczne były prawidłowe, w szczególności zgodne z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. W tym kontekście Urząd Patentowy trafnie stwierdził, że podobieństwo znaków w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o znakach towarowych winno być rozpatrywane jednocześnie w dwóch aspektach: w aspekcie podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie podobieństwa towarów i usług, do oznaczania których znak został przeznaczony.

W rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy dokonał porównania znaków przeprowadzając analizę ich podobieństwa w płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (koncepcyjnej) oraz dokonał oceny podobieństwa przedmiotowych znaków towarowych w ich całokształcie, z uwzględnieniem integralnej całości znaku towarowego. Urząd Patentowy trafnie przyjął, że ocena podobieństwa oznaczeń jest przeprowadzana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy towarów i usług, dla którego decydujące znaczenie mają, zbieżne elementy oznaczeń. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest więc konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Wystarczy bowiem, że istnieje taka możliwość. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może pomyśleć, że przedmiotowe towary i usługi związane z ich sprzedażą pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, lub ewentualnie przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, na podstawie postrzegania przedmiotowych towarów i usług przez właściwy krąg odbiorców, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności danego przypadku.

Sąd podzielił przedstawione, przewodnie motywy rozstrzygnięcia podjętego przez Urząd Patentowy, a zarazem nie zgodził się z wynikami analizy znaku dokonanej przez skarżącego, kładącego szczególny nacisk na fakt, iż zgłoszony przez niego znak jest dwuczłonowy, przy czym szczególnie istotne znaczenie ma drugi wyraz (człon) MIX.

Reasumując, Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja została w istocie wydana na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, z zachowaniem zasad przewidzianych w tym przepisie, związanej z nim wykładni, metodyki (praktyki) oraz orzecznictwa. Zarzuty naruszenia zaskarżoną decyzją prawa materialnego, a w szczególności art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ustawy o znakach towarowych, są niezasadne.

Odnosząc się do zgłoszonych w skardze zarzutów naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności art. 7, 9, 75 § 1, 77 §, 80 i 107 § 3 K.p.a., Sąd uznał, że materiał w sprawie zgromadzono w sposób właściwy, we właściwym zakresie i odpowiednio rozpatrzono, postępowanie prowadzono zgodnie z prawem, skarżący brał w nim czynny udział, a wydana decyzja zawiera sentencję opartą na właściwej podstawie prawnej oraz uzasadnienie prawne i faktyczne. Tym samym nie sposób uznać przedstawionych zarzutów procesowych za uzasadnione.

Również powołany przez stronę skarżącą wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1520/04, nie ma, w ocenie Sądu, żadnego związku z rozpatrywaną sprawą, gdyż dotyczy odmiennej sytuacji faktycznej i prawnej (kwestia działania w złej wierze w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji).

Powyższy wyrok T. T.-M. S.A., zaskarżyła w całości i w skardze kasacyjnej wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła:

1. naruszenie przepisów prawa materialnego (art. 174 pkt 1 p.p.s.a.) przez błędną wykładnię przepisu i niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) w związku z art. 130, art. 315 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30

czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.);

2. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.), tj. naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., polegające na niewłaściwym ustaleniu przez Sąd stanu faktycznego sprawy, wynikające z niedostrzeżenia błędów popełnionych w zakresie tych ustaleń przez organ w postępowaniu administracyjnym i polegające na nieuchyleniu przez Sąd zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżąca podniosła m.in.:

- błędne ustalenie stanu faktycznego przez Urząd Patentowy RP, zaakceptowanego również przez Sąd I instancji, polegające na uznaniu jednorodzajowości zakładów bukmacherskich i zakładów o charakterze losowym, podczas gdy "gry losowe" i "zakłady wzajemne" są ustawowymi pojęciami zawartymi w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27). Zdaniem wnoszącej skargę kasacyjną nie występuje fizyczna możliwość wprowadzania w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów i usług, wynika to bowiem ze specyfiki działalności skarżącej oraz działalności firmy T. S. Sp. z o.o.,

- błędne ustalenie stanu faktycznego przez Urząd Patentowy RP, zaakceptowanego również przez Sąd I instancji, polegające na uznaniu, że w przypadkach zakładów bukmacherskich i zakładów o charakterze losowym, nie zachodzi zasięganie informacji o usłudze ani zawarcie umowy pisemnej,

- błędne ustalenie stanu faktycznego przez Urząd Patentowy RP, zaakceptowanego również przez Sąd I instancji, dotyczącego kwestii podobieństwa znaków w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. Urząd Patentowy całkowicie pominął fakt istnienia trzech znaków zarejestrowanych na rzecz skarżącej, zawierających człon TOTO. Organ nie wyjaśnił, wbrew ciążącego na nim obowiązku rozpatrzenia całego materiału dowodowego, dlaczego zgłoszony znak będzie się kojarzył tylko ze znakami uprawnionego (2 znaki), a Nie będzie się kojarzył ze znakami skarżącej spółki: TOTOLOTEK, R-93271, z pierwszeństwem od 14 stycznia 1994 r., TOTO LIGA, R-110226, z pierwszeństwem od 9 maja 1996 r., TOTO GOL R-137071, z pierwszeństwem od 8 stycznia 1999 r.

- dokonanie błędnej wykładni przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, poprzez nietrafną ocenę, że pomiędzy komentowanymi znakami zachodzi podobieństwo w płaszczyźnie znaczeniowej, podobieństwo w płaszczyźnie wizualnej oraz w płaszczyźnie fonetycznej,

- naruszenie art. 7, art. 80 i art. 107 § 3 K.p.a. - ocena Sądu nie została dokonana na podstawie całokształtu materiału dowodowego m.in. pominięta została kwestia wzajemnego powiązania spierających się firm,

Skarżąca przedstawiła ponadto dodatkowe okoliczności przemawiające za udzieleniem prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy TOTO MIX, powołując się na: sprawę zakończoną prawomocnym wyrokiem NSA wydanym w dniu 21 grudnia 2005 r., sygn. akt II GSK 271/05, kwestię bezkolizyjności usług w zakresie zakładów bukmacherskich z usługami w zakresie gier liczbowych, zgodę Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. na używanie członu TOTO w nazwie TOTOLOTEK TOTO - MIX S.A., cechy przeciętnego konsumenta.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Skarżąca zarzuca wyrokowi Sądu I instancji naruszenie zarówno przepisów prawa materialnego, jak i procesowego. Zarzut naruszenia przepisów postępowania dotyczy art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., który, zdaniem skarżącej, został naruszony poprzez błędne ustalenie stanu faktycznego przez Sąd I instancji polegające na uznaniu, że zakłady bukmacherskie i zakłady losowe są jednorodzajowe. Ponadto skarżąca zwróciła uwagę, że nie występuje możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów i usług, ze względu na fakt, iż zakłady w obu firmach zawierane są przy pomocą komputera i za pośrednictwem pracownika kolektury.

Zarzut ten jest nieuzasadniony. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że Sąd I instancji nie ustalał stanu faktycznego, a oparł się jedynie na ustaleniach organu.

Należy również podkreślić, iż zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego odmawia przyznania skarżącej ochrony tylko co do części towarów i usług, tj. towarów i usług ujętych w klasie 9 i 36. Wśród tych towarów i usług w ogóle nie ma zakładów bukmacherskich.

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy odnosiła się do gier liczbowych i totalizatorów, a nie do zakładów bukmacherskich. Dlatego też w tej sprawie nie ma znaczenia problem jednorodzajowości zakładów bukmacherskich oraz gier liczbowych i totalizatorów, gdyż konflikt pomiędzy znakami skarżącej i znakami przeciwstawionymi dotyczył jedynie gier liczbowych i totalizatorów, dla których skarżąca żądała ochrony i dla których zarejestrowano znaki przeciwstawione. Powodem wydania przez Urząd Patentowy przedmiotowej decyzji nie był fakt żądania skarżącej objęcia prawem ochronnym na jej znak zakładów bukmacherskich (notabene ze zgłoszenia i z decyzji Urzędu Patentowego nie wynika, jakoby skarżąca w ogóle chciała zarejestrować sporny znak dla oznaczania zakładów bukmacherskich), ale fakt żądania ochrony na prowadzenie w imieniu uprawnionych podmiotów sprzedaży losów, kuponów gier liczbowych i totalizatorów. Oba przeciwstawione znaki Totalizatora Sportowego zostały bowiem zarejestrowane m.in. dla kuponów, losów, gier losowych i totalizatorów. Z tego powodu trafność uznania jednorodzajowości towarów i usług, na które skarżąca chciała uzyskać ochronę, z tymi, na które rozciąga się ochrona z rejestracji przeciwstawionych znaków należących do Totalizatora Sportowego nie budzi wątpliwości Sądu, zaś Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku towarowego skarżącej w klasach 9 i 36 nie ze względu na uznanie tożsamości zakładów bukmacherskich i zakładów losowych, jak twierdzi skarżąca, lecz ze względu na pokrywanie się usług, na które żądała ona ochrony z zakresem ochrony przeciwstawionych znaków. I ten pogląd Naczelny Sąd Administracyjny uważa za prawidłowy.

Odnosząc się do drugiego zarzutu, jakoby nie występowała możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów i usług, ze względu na fakt, iż zakłady w obu firmach zawierane są przy pomocą komputera i za pośrednictwem pracownika kolektury należy zauważyć, że art. 4 ust. 1 ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych stanowi, iż gry liczbowe objęte są monopolem państwa. Monopol ten realizowany jest m.in. poprzez działalność Totalizatora Sportowego, który organizuje i prowadzi gry liczbowe. Skarżąca chcąc prowadzić, w imieniu uprawnionych podmiotów, sprzedaż losów, kuponów gier liczbowych i totalizatorów chciała de facto w swoich kolekturach prowadzić także sprzedaż losów i kuponów do gier oznaczanych znakami Totalizatora Sportowego, co także przyznał w czasie rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym pełnomocnik skarżącej. Jak słusznie zwrócił uwagę Urząd Patentowy, a także Sąd I instancji, prowadzić to mogło do ryzyka, że konsument korzystając z tych usług w kolekturze skarżącej mógłby być wprowadzony w błąd, że wszystkie towary i usługi w niej oferowane pochodzą od jednego przedsiębiorcy albo przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Ryzyko takie występowało zwłaszcza, że nawet skarżąca nie kwestionowała podobieństwa ani komplementarności usług polegających na przyjmowaniu zakładów bukmacherskich i tych polegających na prowadzeniu gier liczbowych i totalizatorów. To z kolei stanowi przesłankę wystarczającą aby uznać, że - w przypadku stwierdzenia podobieństwa samych oznaczeń - oznaczenie skarżącej może wprowadzać w błąd co do pochodzenia towarów lub usług. Skarżąca w ogóle nie odniosła się do ewentualnego braku podobieństwa towarów w postaci losów, kuponów, regulaminów do gier, które znajdują się w klasie 16, a których sprzedaż jest usługą zawartą w klasie 35 (wcześniej 41) i pokrywa się zakresowo z tymi, na które zarejestrowano przeciwstawione znaki Totalizatora Sportowego. Z powyższych powodów nie można podzielić poglądu skarżącej, że sam fakt zawierania zakładów w kolekturze, przy pomocy komputera eliminuje ryzyko wprowadzenia w błąd. Wykluczone jest w tym przypadku jedynie pomylenie rodzajów gier lub zakładów, które konsument chce zawrzeć, nie jest natomiast wykluczone ryzyko pozostawania konsumenta w przekonaniu, że oba rodzaje zakładów prowadzone są przez ten sam podmiot lub podmiot powiązany z nim gospodarczo.

W części skargi kasacyjnej odnoszącej się do zarzutu naruszenia prawa materialnego, a mianowicie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych w zw. z art. 130 i 315 ust. 1, 2 i 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej, poprzez błędną ocenę podobieństwa samych oznaczeń, skarżąca kwestionuje słuszność uznania członu "TOTO" za element dominujący w porównywanych znakach towarowych, a także wskazuje na brak poczynienia ustaleń co do ewentualnych różnic w płaszczyźnie znaczeniowej znaków.

Niewątpliwie nie ma racji skarżąca twierdząc, że Urząd Patentowy i Sąd I instancji błędnie przyjęły, iż dominującym elementem przeciwstawianych znaków jest wyraz TOTO oraz że ta błędna ocena może wynikać z pominięcia badania podobieństwa znaków na płaszczyźnie znaczeniowej. Należy podzielić pogląd Urzędu Patentowego i WSA, że we wszystkich porównywanych oznaczeniach występuje człon TOTO, będący identycznym pod względem wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym. Skarżąca popada zresztą w wewnętrzną sprzeczność przywołując z jednej strony znaczenie słownikowe słowa toto, wskazując, iż jest to lekceważące lub żartobliwe określenie o kimś lub o czymś oraz słowa mix oznaczającego "mieszankę", a z drugiej strony wskazując, że cały zwrot TOTO MIX oznaczać będzie mieszankę gier hazardowych, jako że słowo TOTO występuje również w nazwie podmiotu zgłaszającego znak do rejestracji. Skoro słowo TOTO kojarzyć się będzie z żartobliwym określeniem o kimś lub o czymś, to nie będzie się kojarzyć z nazwą podmiotu zgłaszającego i na odwrót. W rzeczywistości to słowo mix ma charakter ściśle informacyjny, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakres towarów i usług, na które skarżąca chciała uzyskać ochronę. Słowo TOTO występuje we wszystkich porównywanych oznaczeniach i jest identyczne pod względem fonetycznym i znaczeniowym, a także wykazuje duże podobieństwo pod względem wizualnym. Urząd Patentowy zwrócił ponadto uwagę na fakt, że słowo TOTO jest słowem bardzo charakterystycznym, co dodatkowo przykuwa uwagę konsumenta. Z tych powodów nie można uznać za błędne ustalenie Urzędu Patentowego - zaakceptowane przez Sąd I instancji - że słowo TOTO jest elementem dominującym w porównywanych znakach. Trudno zwłaszcza dojść do innego przekonania badając znaki na płaszczyźnie koncepcyjnej.

Skarżąca, powołując się na orzecznictwo ETS, podkreśla także, że przeciętny odbiorca to osoba dobrze poinformowana uważna i racjonalna. Stwierdzić należy, że zgodnie z tym właśnie orzecznictwem ETS, na potrzeby całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy w szczególności wziąć pod uwagę fakt, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od danej kategorii towarów lub usług. W całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług odgrywa decydującą rolę (zob. wyrok ETS w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH przeciwko Klijsen Handel BV). W wyroku C-361/04 P. Ruiz-Picasso przeciwko OHIM ETS stwierdził także, że w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić rodzaj omawianych towarów, a w szczególności ich cenę i charakter. Poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców może się więc różnić w zależności od towaru. W konsekwencji dla celów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić poziom uwagi przeciętnego konsumenta w momencie przygotowywania i dokonywania przez niego wyboru pomiędzy różnymi towarami lub usługami należącymi do tej kategorii, dla której znak towarowy został zarejestrowany. Podobnie w wyroku T-202/04, Madaus AG przeciwko OHIM ETS stwierdził, że prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, mając na uwadze sposób postrzegania oznaczeń oraz danych towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców. W przypadku zakładów wzajemnych i gier losowych docelowy krąg odbiorców jest bardzo szeroki, stąd też stopień uwagi u przeciętnego konsumenta nie będzie wysoki, zwłaszcza biorąc pod uwagę charakter usług. Skarżąca ponadto nie wyjaśniła na czym, jej zdaniem, polegał błąd Urzędu Patentowego oraz Sądu I instancji odnośnie ustalania docelowego kręgu odbiorców.

Reasumując powyższe Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż zarzuty skargi kasacyjnej nie są uzasadnione i z tego powodu, na podstawie art. 184 p.p.s.a., skargę kasacyjną, jako niezasadną, oddalił.