Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 313/12
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2012-05-10 00:00:00+02:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6461 Wynalazki
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 31, art. 33, art. 45 ust. 3, art. 261 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 264 ust. 1, art. 252, art. 315 ust. 3, art. 316 ust. 4
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 10, art. 16 ust. 3, art. 26 ust. 1
journal: Dz.U. 1993 nr 26 poz 117
law: Ustawa.z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości - tekst jednolity
journal: Dz.U.UE.L 1994 nr 336 poz 214 art. 27
law: Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej.
article: art. 151
journal: Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Sumikowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2012 r. sprawy ze skargi K. N.V. z siedzibą w E., Holandia oraz S. z siedzibą w T., Japonia na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt.: "Urządzenie i sposób do modulacji/demodulacji z ograniczeniem kolejnych wystąpień grupy o minimalnej długości" oddala skargę


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] maja 2010 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) w związku z art. 315 ust. 3 oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia [...] maja 1999 r. K. P. E. NV, E., H.; S. C., T., J., odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt. "Urządzenie i sposób modulacji/demodulacji z ograniczeniem kolejnych wystąpień grupy o minimalnej długości".

Urząd Patentowy decyzjami z dnia [...] lipca 2007 r. i z [...] kwietnia 2008 r. odmówił udzielenia patentu uznając, że zgłoszone rozwiązanie nie jest rozwiązaniem o charakterze technicznym, a więc nie spełnia wymogu z art. 10 ustawy o wynalazczości (dalej jako ustawa). Decyzje te Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w wydanym w sprawie VI SA/Wa 1044/08 uchylił, jednakże Urząd Patentowy, ponownie rozpatrując sprawę uznał, że przedmiot zgłoszenia nie spełnia wymagań z art. 10 ustawy.

Wskazując na wytyczne WSA Urząd Patentowy podkreślał, że nigdy nie kwestionował dostateczności ujawnienia rozwiązania, lecz używał tego określenia w sensie braku samego rozwiązania.

Odnosząc się do literatury przedmiotu powołanej przez sąd administracyjny i stronę postępowania Urząd Patentowy stwierdził, że w polskiej literaturze prawnej nie ma niepewności co do tego co uznawać za wynalazek, a czego nie można za wynalazek uznać. Stanowisko zawarte w artykule prof. Traple przedstawia proces w pewnym sensie historyczny i opisowy rozmywania ustalonych pojęć z dążeniem do zbliżenia sytuacji europejskiej do systemu USA, gdzie patentowane są nie tylko rozwiązania o charakterze technicznym (wynalazki). Taka zmiana w systemie prawnym nie leży w kompetencji Urzędu Patentowego, a polskie władze, gdy sprawy te były rozpatrywane na forum Unii Europejskiej, były przeciwne tym zmianom.

Urząd podkreślał, że stara się unikać określeń nieklarownych typu "wynalazek urzeczywistniany przy pomocy komputera", gdyż w komputerze może być urzeczywistniany jedynie program, a nie wynalazek i nie ma programów nietechnicznych i technicznych, stąd nie ma potrzeby takiego podziału programów komputerowych. Program może zostać wykorzystany jako narzędzie w ramach metody technicznej dlatego żaden program, jako rozwiązanie programistyczne wprowadzające do sprzętu nową funkcjonalność, nie jest wynalazkiem.

Podobnie określenie "program komputerowy jako taki" nie może służyć do podziału programów na techniczne i nietechniczne. Niepatentowanie programu komputerowego "jako takiego" oznacza, że każdy program komputerowy jest niepatentowany. Jak podkreślał Urząd Patentowy "żadne abstrakcyjne rozwiązanie (wprowadzające do dotychczasowego sprzętu nową funkcjonalność) nie jest wynalazkiem, niezależnie od formy i okoliczności w jakiej to rozwiązanie abstrakcyjne zostało przedstawione. Abstrakcyjne rozwiązanie może zostać wykorzystane jako narzędzie w ramach technicznej metody, czy urządzenia, lecz to ta metoda, czy urządzenie są "patentowane". Przeciwne rozumienie problemu, wyrażane w decyzjach EPO, Urząd Patentowy uznał za nieznajdujące uzasadnienia w przepisach określających techniczność rozwiązania.

Wskazując na zasadę 42(c) Regulaminu Wykonawczego EPC, odpowiadającą przepisowi § 6 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. o dokonywaniu i rozpatrywaniu zgłoszeń wynalazków Urząd Patentowy stwierdził, że podanie w opisie patentu "korzystnych skutków" nie można wiązać z identyfikacją wynalazku w zgłoszeniu, jako nieuprawnione łączenie kwestii materialnych z proceduralnymi, gdyż aby w zgłoszeniu był wynalazek, samo rozwiązanie musi być techniczne. Czyli jeżeli rozwiązanie jest wynalazkiem to w jego opisie można podać skutki techniczne. Nie można natomiast przez samo podanie skutków technicznych stwierdzić, że w opisie określono wynalazek.

Urząd Patentowy zwrócił uwagę na to, że zgodna z metodyką EPO treść dyrektywy, wprowadzająca specyficzną kategorię wynalazków urzeczywistnianych przy pomocy komputera (popierana tylko przez wielkie koncerny elektroniki cyfrowej i środowiska rzeczników patentowych), jako propozycja korekty Europejskiej Konwencji Patentowej, nie została w lipcu 2005 r. zaakceptowana przez Parlament Europejski – dyrektywę Parlament odrzucił. W tym przedmiocie Urząd Patentowy wypowiadał się w swoich publikacjach wskazanych w decyzji, a także na konsultacjach prowadzonych z prof. Nowicką i prof. Traple wypracowując swoje podejście do konkretnych zgłoszeń patentowych. Zwrócono także uwagę na stanowisko Polski domagające się uwzględnienia w drugim czytaniu do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego kluczowych definicji, jak "wkład techniczny oznaczający wkład do stanu wiedzy w dziedzinie technicznej. Wkład techniczny musi być nowy, nieoczywisty i nadawać się do przemysłowego stosowania. Użycie siły natury do sterowania fizycznymi skutkami wykraczające poza cyfrowe przedstawienie informacji jest dziedziną techniki. Wytwarzanie, przemieszczanie, przetwarzanie, dystrybucja i prezentacja informacji nie są dziedzinami techniki, nawet jeśli w tym celu używa się urządzeń technicznych; dziedzina techniki oznacza dziedzinę przemysłowego stosowania wymagającą użycia opanowanych sił natury dla osiągnięcia przewidywanego skutku". Wskazano, że zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 1 wymienionego rozporządzenia przedmiot zgłoszenia uznany jest przez Urząd Patentowy za wynalazek gdy dotyczy nadającego się do wykorzystania wytworu materialnego, który został określony za pomocą cech technicznych odnoszących się do budowy lub składu, albo sposobu technicznego oddziaływania na materię. Również w tym kierunku zrewidowane zostało podejście amerykańskie. Co do wskazywanego w wyroku sądu administracyjnego orzecznictwa brytyjskiego Urząd Patentowy podkreślał, że we wskazanym wyroku oraz w sprawie Symbian (2008) EWCA Civ 1066 z 8 października 2008 r. brytyjski urząd patentowy stwierdził, że wkład techniczny nie może przejawiać się w oprogramowaniu, aczkolwiek sąd brytyjski zaprezentował zdanie odmienne. Uznając brak obowiązku do naśladownictwa tego orzecznictwa Urząd Patentowy odniósł się do różnej etapowości badania zgłoszenia wynalazku w Polsce i Wielkiej Brytanii stwierdzając, że spełnienia kryteriów zdolności patentowej można doszukiwać się jedynie w wynalazku.

Następnie Urząd Patentowy przedstawił zasady i etapy badania zgłoszenia patentowego (metodologię) oraz rozumienie poszczególnych pojęć wyróżniając co najmniej trzy szczególne zbiory rozwiązań wspomaganych przez komputer/program komputerowy lub z takimi wspomaganymi rozwiązaniami kojarzonych, które nie będą stanowiły rozwiązań technicznych, a więc wynalazków. Będą to rozwiązania, w których: wykorzystuje się istniejące środki techniczne używane jako gotowe narzędzia do wymiany informacji potrzebne do urzeczywistnienia zupełnie nie związanej z tym faktem koncepcji; rozwiązania, których koncepcją jest zreorganizowanie pracy samych środków technicznych przez odmienne oprogramowanie. Nie są to rozwiązania techniczne dlatego, że dotyczą rozwiązań matematycznych, bądź przedstawiania informacji, jak np. odmienne przetwarzanie danych przez procesor i pamięć, przesyłanie danych pomiędzy istniejącymi elementami hardware’u w innej kolejności lub innych danych, czy opracowanie nowego protokołu wymiany danych pomiędzy dwoma urządzeniami zawierającymi procesor i pamięć, gdzie niezbędne jest jedynie oprogramowanie obu procesorów; rozwiązania, których koncepcją jest jedynie dodanie, wymiana, inne ułożenie niesionej lub zapisanej informacji przy użyciu znanej technologii zapisu/odtwarzania na obiektach materialnych.

W dalszym ciągu odnosząc się do wytycznych Sądu, Urząd Patentowy wyjaśniał, że z przepisów wynika, iż sama użyteczność abstrakcyjnego rozwiązania jakim jest abstrakcyjno-logiczny algorytm nie prowadzi do uznania go za wynalazek, na co wskazują decyzje polityczne stwierdzające błąd EPC co do zmian interpretacyjnych (brak zgody Parlamentu Europejskiego na dyrektywę o wynalazkach-urzeczywistnianych-przy-pomocy-komputera).

W ocenie Urzędu Patentowego istota zgłoszonego rozwiązania polega na wyselekcjonowaniu z większego zbioru algorytmów kodowania kanałowego podzbioru, który charakteryzuje się nie do końca sprecyzowanym kompromisem między komplikacją postępowania, komplikacją sprzętu wymaganego do stosowania sposobu i osiąganą odpornością na zakłócenia przy odczytywaniu, przesyłaniu i zapisywaniu zakodowanych treści. Jest to zadanie ściśle prakseologiczne, którego dopuszczenie do patentowalności jako rozwiązania prowadziłoby do sytuacji, że także inne algorytmy mające jakiś związek z techniką stałyby się patentowane. Urząd podkreślał, że przedmiot zgłoszenia może być wynalazkiem jeżeli wnosi wkład techniczny do dotychczasowej wiedzy w sferze stosowanych nauk przyrodniczych. Techniczny wkład jest nieobecny jeżeli to, co ma znaczenie w zgłoszonym rozwiązaniu, nie wymaga nowego sprzętu, ani nowego zestawienia dotychczasowego sprzętu, nie usuwa żadnych zauważonych technicznych słabości, a jest wyłącznie związane z korektą np. reguł stosowania zastanego sprzętu. Jeżeli więc nie można wydzielić wkładu technicznego polegającego na powiększeniu praktycznej wiedzy w sferze materialnej oznacza to, że w przedmiocie zgłoszenia nie zawarto wynalazku. Zatem dobranie kodu kanałowego, powodujące większą odporność na zakłócenia, nie jest wkładem technicznym. Zdaniem organu administracji typ algorytmu podany w zgłoszeniu nie da się wyróżnić z innych algorytmów. W ocenie Urzędu Patentowego istnieje klarowna granica obszaru patentowalności wyznaczona przez technikę rozumianą jako rozwiązania natury materialnej. Patentowanie skutków włącza nowy obszar, którego granice nie zostały określone. Dlatego nie ma innego sposobu zdefiniowania innej granicy niż opartej na rozdziale sfery materialnej i niematerialnej.

Dokonując szczegółowego zestawienia zastrzeżeń niezależnych organ stwierdził, że przedmiotem zgłoszenia był kod kanałowy, tj. ciąg procedur, który prowadzi do takiego doboru transformacji symboli by ograniczyć wpływ warunków panujących w kanale transmisyjnym na odczytywanie, przesyłanie i zapisywanie niosącego te symbole sygnału. Chodzi również o takie przekształcenie ciągu danych wg wskazanego algorytmu, by najlepiej wykorzystać pojemność informacyjną toru. W zgłoszonym sposobie zastrzeżono algorytm kodowania wybrany z klasy algorytmów o właściwościach znanych wcześniej. W opisie wynalazku omówiono czym charakteryzuje się klasa kodów blokowych, do których należy zgłoszone rozwiązanie. Nie wskazano jednak żadnego konkretnego zbliżonego rozwiązania. Urząd Patentowy, dokonując poszukiwań w EPO rozwiązań patentowych wskazał na rozwiązania zbliżone (D1=EP0902544 i D2=EP0903864) uznając jako najbliższe do zgłoszonego rozwiązanie z opisu patentowego E1=US5477222 współautorstwa S. I., co pozwalało zidentyfikować i zrozumieć wkład zawarty w zgłoszeniu. Jednakże Urząd Patentowy zastrzegł, iż nie oznacza to uznanie rozwiązań z D1, D2 i E1 za wynalazki, gdyż nie jest związany poprawnością decyzji wydawanych przez inne urzędu patentowe i w tym zakresie przeprowadził analizę występujących w przedstawionych rozwiązaniach kodów blokowych określając w czym wyraża się wkład zgłaszającego w zgłoszonym rozwiązaniu – jest to zestaw elementów nietechnicznych, co oznacza, że wkład wynalazczy ma charakter nietechniczny, a więc nie ma wynalazku. Natomiast zapoznanie się przez organ z dokumentem E1 służyło wyłącznie zrozumieniu treści zgłoszenia. W przeciwieństwie do metodologii EPO, Urząd Patentowy uznaje, że abstrakcyjne rozwiązanie może zostać wykorzystane jako narzędzie w ramach technicznej metody, czy urządzenia, lecz to ta metoda, czy urządzenie są patentowane, gdyż sama odmienność nietechnicznej części zgłoszenia nie prowadzi do wynalazku. Rozwiązanie ze zgłoszenia potencjalnie wnosi wkład do stanu wiedzy, lecz nie jest to wkład techniczny, gdyż z punktu widzenia technicznego, rozwiązanie ze zgłoszenia pozostaje takim samym systemem kodowania. W zgłoszeniu nie przedstawiono żadnej modyfikacji technicznej w urządzeniu czy w sposobie, która byłaby potrzebna do tego by system uzyskał nową funkcjonalność techniczną. Wynika to z tego, że kolejne wersje kodów RLL dobierane są na podstawie przebadanej tej grupy kodów z wykorzystaniem jedynie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki stosowanej, co zwiększa ilość możliwej do pomieszczenia informacji na każdym nośniku, bez związku z jego fizycznością. Rozwiązanie ze zgłoszenia jest zatem przekształceniem jednej formy prezentacji symbolicznej informacji na inny typ symboli, podobnie jak konwersja z zapisu dziesiętnego na binarny, liter alfabetu na znaki Morse’a czy temperatury ze skali Fahrenheita na skalę Celsjusza.

Istota rozwiązania polega na przetwarzaniu danych logicznych, lecz ta wiedza na temat programowania nie jest wiedzą o prądach elektrycznych krążących w obwodach, podobnie jak wyświetlające się cyfry na ekranie kalkulatora nie mogą być traktowane jako obiekty fizyczne będące wynikiem kalkulacji. Zdaniem Urzędu Patentowego zasady kodowania w kanałach transmisyjnych nie powinny być patentowane, a patentowaniu powinny podlegać jedynie rozwiązania pomocne przy realizacji tych zasad. Zgłaszający nie wykorzystuje swojego nietechnicznego pomysłu w dotychczas nieznany techniczny sposób, nie ujawniając z jakim problemem technicznym się zetknął i jak go rozwiązał. Odnosząc się do publikacji wskazywanych przez stronę oraz powołując się na podane w decyzji Urząd Patentowy podkreślał, że należy odróżnić konkretne rozwiązania, w których zastosowano wymagany przepływ informacji od koncepcji przekształceń samych informacji.

Odnosząc się do pisma strony z dnia [...] kwietnia 2010 r. i wytycznych Sądu Urząd Patentowy wskazał, iż podnoszone kwestie były przedmiotem uwagi organu w stanowisku przedstawionym [...] grudnia 2009 r. oraz obecnie w decyzji. W szczególności w decyzji omówiono kwestie podnoszone przez stronę w piśmie z [...] września 2007 r. związane z fizycznością nośników i sygnałów. Organ administracji zwrócił uwagę, iż rozwiązania dotyczące modulacji/demodulacji cyfrowej omawiane były we wskazanych publikacjach, jednakże cechy zgłoszonego rozwiązania nie są związane z fizycznością nośników i sygnałów. Są to cechy wyłącznie powodujące nieco inne niż do tej pory przekształcenie jednego abstrakcyjno-logicznego zestawu danych w inny, również abstrakcyjno-logiczny zestaw danych.

Czyniony zarzut Urzędowi Patentowemu, iż zgłoszenie uznał za programy komputerowe nie był trafny. W ocenie organu to nie tytuł, jak podkreślała strona, lecz treść zastrzeżeń i opisu decyduje o tym czego zgłoszenie dotyczy, a analiza tych treści dowodzi, że mamy do czynienia z rozwiązaniem o charakterze nietechnicznym.

Od decyzji został złożony przez K. P. E. NV, E., H.; S. C., T., J. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z wnioskiem o udzielenie patentu. We wniosku podkreślano potrzebę przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego na potwierdzenie, że zgłoszone rozwiązanie dotyczy określonego sposobu oddziaływania na materię oraz o przeprowadzenie rozprawy z przesłuchaniem w charakterze świadków twórców wynalazku.

Zdaniem zgłaszającego Urząd Patentowy dokonał błędnej interpretacji pojęcia charakteru technicznego wynalazku (art. 10 ustawy) opierając się na treści § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i badania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119 ze zm.), jako że ten przepis rozporządzenia jest sprzeczny z art. 10 ustawy o wynalazczości i z przepisami międzynarodowymi [art. 27 załącznika 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143 – TRIPS) oraz z art. 1 ust. 3 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. (Dz. U. z 24 marca 1975 r. Nr 9, poz. 51)].

Zgłaszający podkreślał, że już w pierwszej wersji zgłoszenia złożonej przy wejściu zgłoszenia w fazę krajową zgłoszone zostało "urządzenie do modulacji, sposób modulacji, urządzenie do demodulacji, sposób demodulacji i nośnik zapisu". W związku z tym sąd administracyjny wskazał, iż w przypadku wystąpienia sporu co do istoty wynalazku organ administracji powinien rozważyć dopuszczenie dowodu z opinii właściwego biegłego. Jednakże Urząd Patentowy, z naruszeniem art. 153 P.p.s.a., zaniechał przeprowadzenia wskazanego przez Sąd dowodu opierając się wyłącznie na własnej wiedzy. Tymczasem zdaniem zgłaszającego przeprowadzenie tego dowodu jest niezbędne w celu ustalenia nie budzącego wątpliwości stanu faktycznego, w szczególności ustalenia charakteru technicznego zgłoszonego rozwiązania. Dowód ten będzie nadto dodatkowym materiałem dla organu administracji wskazującym na dodatkowe argumenty potwierdzające stanowisko zgłaszającego. Jeżeli by jednak organ zaniechał przeprowadzenia tego dowodu, powinien przeprowadzić inne dowody, jak przesłuchanie na rozprawie jednego z twórców wynalazku lub pracownika zgłaszającego zapoznanego z istotą zgłoszonego rozwiązania.

Zdaniem zgłaszającego istotnym jest fakt udzielenia dotychczas przez Urząd Patentowy patentów związanych z wykorzystaniem technik modulacji wskazanych we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z których wynika, że organ jeszcze w latach dziewięćdziesiątych dopatrywał się charakteru technicznego rozwiązań analogicznych do rozwiązania zgłoszonego. Zatem mając na uwadze powstawanie z upływem czasu nowych dziedzin techniki rozwiązania związane z tymi dziedzinami powinny być patentowane. Inne zachowanie Urzędu Patentowego naruszałoby zasadę z art. 8 k.p.a.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Omawiając poszczególne zastrzeżenia ze zgłoszenia Urząd Patentowy stwierdził, że zastrzeżenie niezależne nr 25 określane jest przez czynność zwaną modulacją, zastrzeżenie niezależne nr 29 mówi o konwersji odwrotnej (demodulacji), zastrzeżenia niezależne nr 1 i 26 są analogiczne do zastrzeżeń nr 25 i 29, tylko zamiast o sposobach jest mowa o urządzeniach, które zawierają środki do wykonywania funkcji podanych w zastrzeganych sposobach. Zastrzeżenia nr 30, 53 i 54 też ograniczają się do zasadniczych cech zastrzeżeń nr 25 i 29 tylko z podaniem w formie opisania sygnału. Dodatkowe cechy w zastrzeżeniach zależnych wprowadzają uzupełniające warianty bliżej opisując przekształcenie kodów danych wejściowych w kody słów o zmiennej długości. W związku z powyższym zgłoszone rozwiązanie, zdaniem organu administracji, polega na przekształceniu jednej formy prezentacji sygnałów cyfrowych na inny typ symboli, tak jak podano to w zaskarżonej decyzji. Przedmiot zgłoszenia jest więc tylko abstrakcyjno-logicznym algorytmem mieszcząc się w klasie rozwiązań polegających na przetworzeniu strumienia informacyjnego danych, mając charakter niematerialny. Tymczasem prawo patentowe nie zapewnia ochrony patentowej rozwiązaniom polegającym na zastosowaniu lepszego algorytmu dzięki, któremu nastąpi np. zmniejszenie czasu przetwarzania, zaoszczędzenie pojemności pamięci lub innych zasobów systemu przetwarzania danych informacyjnych, gdyż te skutki nie wnosząc wkładu technicznego nie są wynalazkami. Zastosowane zaawansowane metody matematyczne nie pociągają za sobą zmian sprzętowych, a tylko takie zmiany same w sobie można uznać za wynalazki, lecz zgłaszający niczego takiego nie ujawnił.

Przedmiot zgłoszenia mieści się w klasie rozwiązań polegających na przetworzeniu strumienia informacyjnego danych i wszelkie operacje tego przedsięwzięcia mają charakter niematerialny nie posiadający niczego odrębnego od znanego stanu wiedzy w zakresie obróbki informacji.

Urząd Patentowy po przeprowadzeniu dodatkowego postępowania uzupełniającego stwierdził, że przedmiot zgłoszenia "Sposób modulacji do przekształcenia słów kodowych" i "Sposób demodulacji do przekształcenia słów kodowych" określony poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi nr 1 i 2 nie stanowi rozwiązania o charakterze technicznym w rozumieniu art. 10 ustawy o wynalazczości. Określenia przedstawione w poprawionych zastrzeżeniach nie przedstawiają żadnego ciągu czynności technicznych w sensie oddziaływania na sygnał prowadzącego do uzyskania rezultatu końcowego ani nie powodują żadnych środków technicznych do wykonania tych czynności, a jedynie dotyczą matematycznych metod kodowania (§ 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r.).

Przedmiot zgłoszenia patentowego w części dotyczącej urządzenia pt. "Urządzenie modulujące do przekształcania słów kodowych" i "Urządzenie demodulujące do przekształcania słów kodowych" określony poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi nr 3-29 nie stanowi rozwiązania o charakterze technicznym stosowanie do art. 10 ustawy. Wynalazek w zakresie urządzenia powinien jednoznacznie określać konstrukcję techniczną przez podanie poszczególnych elementów, ich usytuowanie względem siebie i wzajemne połączenia. Określenia zawarte w wymienionych zastrzeżeniach nie determinują żadnych cech technicznych urządzenia ani jego struktury układowej, a jedynie podają ogólnikową specyfikację urządzenia zawierając niejasno określone co do budowy konstrukcyjnej "środki" i "jednostki".

Przedmiot zgłoszenia patentowego w części dotyczącej urządzenia pt. "Nośnik zapisu" określony poprawionym zastrzeżeniem nr 30 nie stanowi rozwiązania o charakterze technicznym w rozumieniu art. 10 ustawy. Określenia zawarte w wymienionym zastrzeżeniu nie determinują żadnego wytworu materialnego określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy, podając jedynie treść informacji umieszczonych na nieokreślonym co do budowy nośniku.

Odwołując się do pisma zgłaszającego z dnia [...] czerwca 2007 r. i z dnia [...] marca 2008 r. Urząd Patentowy stwierdził, że podane w nim rozwiązania leżą poza obszarem techniki, gdyż dotyczą jedynie utworzenia nowego kodu mającego zastosowanie w istniejącym urządzeniu bez zastosowania elementów technicznych.

W tych okolicznościach Urząd Patentowy uznał, że nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, gdyż naraziłoby to zgłaszającego na zbędne przedłużenie postępowania, a organ w sprawie ma jasno sprecyzowany pogląd w zakresie istoty zgłoszonego rozwiązania. Także uznał za bezcelowe przeprowadzenie rozprawy, gdyż nie zachodziła potrzeba składania dodatkowych wyjaśnień przez twórców zgłoszonego rozwiązania lub przez świadków.

W odpowiedzi na pismo organu z dnia [...] grudnia 2010 r. zgłaszający przedłożył w piśmie z dnia [...] kwietnia 2011 r. dodatkowe wyjaśnienia wraz z przeredagowaną wersją zastrzeżeń patentowych. Urząd Patentowy stwierdził, że dodatkowa wersja zastrzeżeń patentowych jest jedynie modyfikacją stylistyczną zastrzeżeń pierwotnych nie wnosząc nic nowego do przedmiotu sprawy.

Przedmiot zgłoszenia w części dotyczącej sposobu pt. "Sposób modulacji" i "Sposób demodulacji" określony poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi nr 1 i 2 nie stanowi rozwiązania technicznego w rozumieniu art. 10 ustawy o wynalazczości. Zarówno sposób modulacji, jak i demodulacji jest oparty na konwersji sygnałów słów danych wejściowych na słowa kodowe zgodnie z tabelą konwersji ustaloną wcześniej. Zatem zgłaszający wyraźnie i jednoznacznie podaje, że istotą rozwiązania według zgłoszenia jest jedynie opis algorytmu przekształcenia danych wejściowych na dane wyjściowe. Dane takie po umieszczeniu na nośniku zapisu są zagłębieniami fizycznymi, które można zaobserwować pod mikroskopem, lecz wspominając o tych zagłębieniach zgłaszający je obejmuje ich przedmiotem zgłoszenia.

Rozwiązanie w części dotyczącej urządzenia pt. "Urządzenie modulujące do zapisywania na dysku optycznym słów danych" i "Urządzenie demodulujące do przekształcania słów kodowych" w zakresie żądanej ochrony, nie stanowi zgodnie z art. 10 ustawy o wynalazczości, rozwiązania o charakterze technicznym. Zgłaszający nie umieścił w opisie ani jednego przykładu technicznej realizacji zespołów konwersji. Podane "środki" i "jednostki" nie zostały dookreślone.

Rozwiązanie w części dotyczącej wytworu pt. "Nośnik zapisu" określony zastrzeżeniami patentowymi, zgodnie z art. 10 ustawy, w zakresie żądanej ochrony nie stanowi rozwiązania o charakterze technicznym z przyczyn już podanych.

Zdaniem organu przedmiot zgłoszenia określony zastrzeżeniami nr 1-30 nie stanowi wkładu do stanu wiedzy w dziedzinie techniki, a więc zgłoszone rozwiązanie nie jest wynalazkiem. W zgłoszeniu nie podano przynajmniej jednego technicznego przykładu realizacji rozwiązania lecz wyłącznie opisano jego funkcjonalny efekt (skutek). Funkcjonalne bloki określone przez zgłaszającego jako "zespoły" nie są, w ocenie Urzędu Patentowego, podstawą do uznania przedmiotowego rozwiązania za techniczne.

Od decyzji została złożona przez K. P. E. NV, E., H.; S. C., T., J. skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o uchylenie obu decyzji administracyjnych i zasądzenie kosztów postępowania.

Decyzji zarzucono naruszenie przepisów postępowania (art. 7, art. 77, art. 84 § 1 i art. 107 § 1 k.p.a.) przez niedokładne zbadanie stanu faktycznego sprawy i niepełne określenie podstawy prawnej rozstrzygnięcia, naruszenie art. 153 P.p.s.a. przez niewykonanie wskazań sądu administracyjnego, art. 10 ustawy o wynalazczości przez przyjęcie błędnej wykładni pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym", naruszenie art. 91 ust. 2 Konstytucji RP przez niezastosowanie przepisów Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS) oraz przez zastosowanie § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. podczas, gdy przepis ten nie miał w sprawie zastosowania.

Zdaniem skarżącego Urząd Patentowy nie zrozumiał, że treść zastrzeżenia jest odzwierciedleniem koncepcji "modelu matematycznego" rzeczywistego przetwarzania sygnału, a więc rzeczywistego przetwarzania materii. W tym miejscu skarżący przytoczył definicję pojęcia "modulacja" odnosząc ją do zastrzeżenia zawartego w zgłoszeniu stwierdzając, że należy uznać jako bezsprzeczne, iż jest to rozwiązanie o charakterze technicznym, jako że dotyczy bezpośredniego oddziaływania na materię. Stąd skarżący wywodził, że ciąg bitów "0" i "1" ("Bit" pojmowany jako fragment sygnału o zadanym czasie trwania i niezmiennej w tym okresie wartości amplitudy) nie jest informacją lecz fizycznym sygnałem cyfrowym o zadanym poziomie napięcia, a więc nie można go postrzegać jedynie jako zawartości logicznej.

W świetle tych i następnych wyjaśnień skarżący odniósł się do zastrzeżeń wskazując na rozumienie etapu "konwertowania sygnału słów danych wejściowych na słowa kodowe", który jest opisem fizycznych czynności wykonywanych w fizycznym modulatorze przekształcającym sygnał binarny na inny sygnał w postaci fali prostokątnej. Na tym poziomie liczą się tylko poziomy napięć. Sygnał na wyjściu modulatora z kodem RLL ma fizyczną postać fali prostokątnej (sygnał binarny) w związku z uwarunkowaniem możliwości zapisu laserowego na nośniku.

Wszystkie zastrzegane czynności w zgłoszeniu dotyczą tylko i wyłącznie przetwarzania fizycznego sygnału, a język użyty do ich opisania nie może być przeszkodą dla uznania charakteru technicznego, gdyż na potrzeby formułowania zastrzeżeń dopuszczalne jest stosowanie modelu matematycznego fizycznego sygnału. Dlatego skarżący podkreślał, że jego rozwiązanie dotyczy przetwarzania materii – przetwarzania fizycznego sygnału. Istotą rozwiązania jest zaproponowanie takiego przebiegu fali prostokątnej, jaki będzie optymalny do zastosowania do zapisu na nośniku. Zaproponowanie takiego przebiegu, a właściwie reguł generowania takiego przebiegu oraz urządzeń będących modulatorem i demodulatorem jest istota rozwiązania. "Słowa kodowe" z "tabeli konwersji" to jedynie niestandardowy model matematyczny sygnału na wyjściu modulatora, który zostanie wygenerowany w momencie, gdy modulator zostanie pobudzony sygnałem o przebiegu, którego modelem matematycznym jest "słowo danych".

Tymczasem zdaniem skarżącego organ administracji dokonał zupełnie odmiennych ustaleń odbiegających od stanu faktycznego. Ustalił bowiem, iż co do istoty rozwiązanie polega na opisie algorytmu przekształcania danych wejściowych na dane wyjściowe. W ocenie skarżącego organ administracji nie zrozumiał kontekstu treści opisu zakładając, że ciąg zer i jedynek to "wyrazy" o konkretnej treści informatycznej, a nie fragmenty fizycznego sygnału, wydzielone w sposób całkowicie niezależny od fragmentarycznej i nie dekodowanej na tym poziomie informacji, jaką taki fragment fali prostokątnej mógłby ewentualnie przenosić. W konsekwencji Urząd Patentowy stwierdził, że rozwiązanie dotyczy algorytmu przekształcania danych. Ze stwierdzenia organu, w którym podaje, iż "dane po umieszczeniu na nośniku (po modulacji kanałowej) w rzeczywistości są zagłębieniami fizycznymi, które można zaobserwować pod mikroskopem, ale zagłębienia takie, o których wspomina zgłaszający w piśmie z dnia 08.04.2011 r. (str. 1) nie są przedmiotem tego zgłoszenie" skarżący wyprowadził wniosek o niezrozumieniu technicznego procesu jakim jest kodowanie kanałowe, a więc błędne ustalenie stanu faktycznego. Urząd bowiem błędnie pojmuje, że modulacja kanałowa to synonim umieszczania danych na nośniku. Modulacja następuje przed umieszczeniem sygnału cyfrowego w kanale, czyli w przypadku zapisu na nośnikach, przed wygenerowaniem sygnału laserowego, a zatem również przed dokonaniem zapisu.

W związku z powyższym, w ocenie skarżącego, zasadny był wniosek przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia nie budzącego wątpliwości stanu faktycznego co do charakteru technicznego zgłoszonego rozwiązania. Zachowanie Urzędu Patentowego w tym zakresie doprowadziło do naruszenia przepisów art. 84 § 1 k.p.a. w związku z art. 153 P.p.s.a. Organ administracji powinien potwierdzić swoje stanowisko przez przeprowadzenie dodatkowych dowodów sprawie, a nie opierać się na własnym przekonaniu co do przedmiotu zgłoszenia.

Urząd Patentowy wskazując jako podstawę prawną rozstrzygnięcia art. 10 ustawy o wynalazczości w uzasadnieniu, ustalając "techniczny charakter" spornego rozwiązania, powoływał się na przepis § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 17 września 2001 r. wskazanego w skardze nie podając tego przepisu w podstawie prawnej rozstrzygnięcia. Zdaniem skarżącego doprowadziło to do naruszenia przepisu art. 107 § 1 k.p.a. Nadto wymieniony przepis rozporządzenia, w cenie skarżącego, w świetle zdolności patentowej spornego rozwiązania opartej na przepisie art. 10 ustawy o wynalazczości, nie powinien być zastosowany. Wymienione rozporządzenie zostało wydane na podstawie przepisu art. 93 P.w.p. powinno zatem regulować wyłącznie kwestie wyraźnie wskazane w tej delegacji. Tymczasem w § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wskazano przesłanki badania zdolności patentowej rozwiązania, które podaje przepis art. 10 ustawy o wynalazczości. W ocenie skarżącego organ wykonawczy nie może bez właściwej delegacji ustawowej dokonywać regulacji o sposobie wykładni przepisów ustawowych. Regulacja z § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia określa zakres zdolności patentowej zgłaszanych do opatentowania rozwiązań stojąc w sprzeczności z art. 10 ustawy i przepisów międzynarodowych. Ponadto przepis § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 17 września 2001 r. nie mógł mieć zastosowania w sprawie, bowiem procedura przed Urzędem Patentowym została wszczęta przed wejściem w życie ustawy Prawo własności przemysłowej i przedmiotowego rozporządzenia.

W związku z tym zdaniem skarżącego Urząd Patentowy powinien mieć na uwadze rozstrzygnięcia urzędów patentowych i wyroki sądów z innych krajów europejskich, a nie kierować się wymienionym rozporządzeniem lub zarządzeniem (§ 34 pkt 1) Prezesa Urzędu Patentowego z dnia 23 marca 1993 r. – data wejścia w życie 16 kwietnia 1993 r. - (MP Nr 18, poz. 179). Zdaniem skarżącego przepisy krajów europejskich nie uległy zasadniczym zmianom, a w szczególności odpowiedniki przepisów polskich art. 10 – 12 ustawy o wynalazczości czy późniejszych art. 24 i art. 28 P.w.p. w zakresie doktryn dotyczących badania "charakteru technicznego rozwiązania". W ocenie skarżącego doktryna Urzędu Patentowego jest zasadniczo odmienna w tym temacie od przyjętej w krajach europejskich, przy czym Urząd nie wyjaśnił czym się kieruje stojąc na odmiennym stanowisku. Odnosząc się do powyższej kwestii skarżący przedstawił orzecznictwo i doktrynę wskazanych państw uznając, że ustalenia Urzędu Patentowego w tym zakresie nie były wystarczające. W ocenie skarżącego Polski Urząd Patentowy jest osobliwością na skalę europejską w kwestii badania "charakteru technicznego" rozwiązania w tak restrykcyjny sposób – przez pryzmat bezpośredniego oddziaływania na materię, a nie przez pryzmat rozwiązywanego problemu lub skutku rozwiązania. W związku z tym stosowane w tych państwach zasady wykładni pojęcia "technicznego charakteru rozwiązania" powinny zostać przyjęte przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż pojęcie "techniki" w dacie opracowywania ustawy o wynalazczości miało odmienne znaczenie od pojmowanego obecnie.

Zdaniem skarżącego nieprawidłowe jest stwierdzenie organu, iż w komputerze możliwe jest wyłącznie urzeczywistnienie programu komputerowego, a nie wynalazku. Program komputerowy jest kodem, zapisem dla układu programowego, a wynalazkiem lub nie wynalazkiem mogą być czynności jakie spowoduje jego wykonanie, lub urządzenie w jakim umieszcza się taki kod. Odnosząc się szerzej do tych kwestii skarżący zarzucił Urzędowi Patentowemu pominięcie szczegółowych i obiektywnych rozważań dotyczących orzecznictwa europejskiego. W opinii skarżącego organ dokonał nieprawidłowej wykładni art. 10 ustawy o wynalazczości, co było powodem odmowy rejestracji wynalazku odnoszącego się do sposobu, urządzenia i nośnika. Przedmiotem zgłoszenia było również urządzenie modulujące i demodulujące znamienne tym, że są "środkami do konwersji" i "środkami konwersji". Rozwiązania te mają charakter techniczny, ponieważ z opisu wynika, że najwygodniejszą techniczną realizacją "środków konwersji" byłaby pamięć z tablicy konwersji oraz odpowiednie układy logiczne mogące wygenerować falę prostokątną o przebiegu na podstawie tej tablicy, czy też procesor DSP. Podobna argumentacja dotyczy rozwiązania w kategorii nośnik.

Porównując treści przepisów art. 10 ustawy o wynalazczości i art. 27 ust. 1 TRIPS skarżący stwierdził, że Urząd Patentowy bezprawnie zawęził interpretację art. 10 ustawy wprowadzając jednocześnie pozaustawowe kryterium "oddziaływania rozwiązania na materię". Prowadzi to do wniosku, że na to samo rozwiązanie patent zostałby udzielony na podstawie przepisów TRIPS, a na podstawie art. 10 ustawy o wynalazczości już nie, przez co należy rozumieć, iż przepisy te są sprzeczne, a w takim przypadku zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP pierwszeństwo maja przepisy TRIPS.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy, omawiając poszczególne zarzuty skargi wnosił o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

Z dniem 1 stycznia 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1271), która art. 1 wprowadziła ustawę z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.1269) oraz art. 2 ustawę z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), z dniem 1 stycznia 2004 r.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi więc o kontrolę aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywaną pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne (art. 3 § 1 ww. ustawy).

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, iż skarga jest niezasadna.

Zgłoszenie obejmujące przedmiotowy wynalazek pt. "Urządzenie i sposób do modulacji/demodulacji z ograniczeniem kolejnych wystąpień grup o minimalnej długości" zostało dokonane w dniu [...] maja 1999 r., a zatem pod rządami ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości.

22 sierpnia 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (art. 327 P.w.p.).

Zgodnie z art. 315 ust. 3 P.w.p. ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym. Jednakże do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepis art. 37 ust. 2.

Zgodnie z art. 316 ust. 4 p.w.p. postępowanie związane ze zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego i topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym toczy się od dnia wejścia w życie ustawy według jej przepisów.

Zatem postępowanie w sprawie udzielenia ochrony na ww. rozwiązanie od dnia 22 sierpnia 2001 r. toczyć się winno według przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, natomiast ocena pod względem ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu wymagała uwzględnienia przepisów ustawy o wynalazczości i Urząd Patentowy takie też przepisy w sprawie zastosował.

W ocenie skarżącego Urząd Patentowy dopuścił się naruszenia przepisów art. 7, art. 77 i art. 84 § 1 k.p.a w związku z art. 153 P.p.s.a. przez nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w sytuacji, jak stwierdzał skarżący, w której Urząd Patentowy miał trudności z oceną stanu faktycznego sprawy (istoty wynalazku), którego prawidłowa ocena wymagała wiadomości specjalistycznych. W tym zakresie organ administracji stwierdził, że nie było konieczności przeprowadzenia rozprawy z udziałem biegłego i zasięganiem jego opinii jako dowodu w sprawie, ponieważ organ ocenia zgłoszenie, jak zasadnie podkreślał Urząd Patentowy, wyłącznie na podstawie opisu wynalazku, jego zastrzeżeń i rysunków. W uzasadnieniu wyroku, do którego odwoływał się skarżący, Sąd stwierdził, iż spór pomiędzy stronami dotyczy istoty wynalazku i co się z tym wiąże istoty zgłoszenia. W związku z tym organ powinien dążyć, na poparcie swojego stanowiska, do zebrania odpowiednich dowodów w sprawie, dlatego może wchodzić tutaj w grę dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Innymi słowy Sąd nie wskazał na obowiązek organu przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, lecz na konieczność odniesienia do argumentacji skarżącego przez ocenę charakteru technicznego wynalazku. Jak zasadnie zauważa Urząd Patentowy, w treści art. 89 § 2 k.p.a. nie mieści się "ocena stanu faktycznego sprawy", zatem przy jednoznacznej ocenie przez organ "charakteru technicznego" rozwiązania i braku wątpliwości w tym zakresie nie zaistniała konieczność sięgania do dowodu z opinii biegłego.

Podstawową zasadą w postępowaniu administracyjnym jest to, że postępowanie prowadzi organ wyspecjalizowany do prowadzenia konkretnego rodzaju spraw. Treść art. 84 § 1 k.p.a. - w sytuacji, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii - należy zatem rozumieć w ten sposób, że dowód z opinii biegłego można przeprowadzić, jeżeli istnieje potrzeba pozyskania wiadomości wybiegających poza zwykłą rutynową działalność i wiedzę organu. Zgodnie natomiast z art. 261 ust. 2 pkt 2 P.w.p. w związku z art. 264 ust. 1 P.w.p. Urząd Patentowy wydaje decyzje w sprawach udzielania patentów poprzez swoich ekspertów. Oznacza to, że określenie "ekspert" staje się równoznaczne z określeniem biegły, rzeczoznawca, specjalista w danej dziedzinie (W. Kopaliński "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych"). W tym też znaczeniu w każdym postępowaniu o udzieleniu patentu na wynalazek bierze udział biegły (ekspert) posiadający wiadomości wymagane dla podjęcia rozstrzygnięcia. Przepis art. 252 P.w.p. przyjmuje, jako zasadę, odpowiednie stosowanie k.p.a., a więc przystosowane do celów i funkcji postępowania zgłoszeniowego. Z wzajemnej relacji przepisów art. 261 ust.2 pkt 2 w związku z art. 264 ust.1 i art. 252 P.w.p. wynika, iż powołanie w postępowaniu zgłoszeniowym biegłego w trybie art. 84 § 1 k.p.a. może nastąpić tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba pozyskania wiadomości specjalistycznych, którymi nie dysponuje ekspert wyznaczony do załatwienia sprawy patentowej, przy czym potrzeba ta ujawniła się już po ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku. Przed ogłoszeniem zgłoszenia przepisy Prawa własności przemysłowej zawierają bowiem własną regulację "zasięgania niezbędnych opinii". Stosownie do art. 45 ust. 3 P.w.p. w toku badania zgłoszenia Urząd Patentowy może, bez zgody zgłaszającego, zasięgać niezbędnych opinii. Osoby uczestniczące w przygotowaniu i wydawaniu opinii są obowiązane do nieujawniania danych dotyczących zgłoszenia. Jednakże zauważyć należy, że zarówno art. 45 ust. 3 P.w.p., jak i art. 84 § 1 k.p.a. pozostawiają do uznania organu ocenę konieczności zasięgnięcia opinii. To bowiem organ jest w stanie ocenić, czy posiadana przez niego wiedza jest wystarczająca lub niewystarczająca dla rozwiązania określonego problemu w sprawie, którego rozwiązanie jest niezbędne dla jej rozstrzygnięcia.

Według skarżącego specjalistyczna wiedza biegłego w tej sprawie była potrzebna "aby prawidłowo ocenić stan faktyczny" (istotę wynalazku). Ten argument nie uzasadnia uznania zarzutu o nieprzeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego za usprawiedliwiony, w sytuacji gdy przepisy prawa obowiązek ujawnienia istoty wynalazku nakładają na zgłaszającego (art. 26 ust. 1 ustawy o wynalazczości oraz odpowiednio art. 31 i art. 33 P.w.p.).

Należy także zauważyć niekonsekwentność poglądu skarżącego, iż zaniechanie powołania biegłego w przedmiotowej sprawie mogło przyczynić się do "nieprawidłowej oceny stanu faktycznego w sprawie" (istoty wynalazku). Stwierdzenie to pozostaje w sprzeczności z zarzutem błędnej wykładni przez Urząd Patentowy art.10 ustawy o wynalazczości polegającą na przyjęciu, że rozwiązanie nie posiada "charakteru technicznego" istotnego dla wynalazku, gdyż zdaniem skarżącego "przetwarzanie fizycznego sygnału" to "przetwarzanie materii". Skoro bowiem różnica poglądów pomiędzy organem a skarżącym zasadza się na odmiennym rozumieniu pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym", to zaniechanie powołanie biegłego dla "oceny stanu faktycznego" (istoty wynalazku), w aspekcie wskazanych wcześniej kompetencji wyspecjalizowanego organu jakim jest Urząd Patentowy, nie miało znaczenia dla oceny prawidłowości ustalenia stanu faktycznego w sprawie. Tylko bowiem w sytuacji, w której ustalenie stanu faktycznego w sprawie wymaga wiadomości specjalistycznych, organ administracji powinien sięgnąć po te wiadomości do dowodu z opinii odpowiedniego biegłego (por. m.in. wyrok NSA z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie II OSK 1220/10). Innymi słowy tylko wówczas, gdy w sprawie pojawi się problem, którego rozwiązanie przekracza posiadaną przez organ administracji wiedzę i kompetencje, może on sięgnąć po wiadomości specjalistyczne biegłego.

W rozpoznawanej sprawie postawiono również zarzut organowi administracji zastosowania przepisów zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego z [...] marca 1993 r. i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17 września 2001 r. Należy zatem podkreślić, że zaskarżona decyzja została wydana na podstawie prawa materialnego – art. 10 ustawy o wynalazczości – co zostało ujęte jako podstawa prawna rozstrzygnięcia, a nie w oparciu o powołane akty wykonawcze. Urząd Patentowy przeprowadził wywody w zakresie spornym ("rozwiązanie o charakterze technicznym") posiłkując się różnymi elementami wiedzy, w tym odnoszącymi się do orzecznictwa europejskiego mając także na względzie własną wiedzę, co uzasadnił dość obszernie w obu decyzjach. W tych okolicznościach, w ocenie składu orzekającego Sądu, zarzut stawiany rozstrzygnięciu w tym zakresie należało uznać za nieuzasadniony.

Zgodnie z art. 10 ustawy o wynalazczości wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania.

W świetle powyższego przepisu wynalazek podlegający opatentowaniu powinien:

- posiadać przymiot nowości o charakterze technicznym,

- posiadać poziom wynalazczy (nieoczywistość rozwiązania),

- nadawać się do zastosowania w określonej dziedzinie techniki.

Wynalazek można uznać za mogący nadawać się do zastosowania, gdy rozwiązanie techniczne jest zupełne, należycie ujawnione, użyteczne społecznie i gwarantujące powtarzalność zamierzonego rezultatu ((tak) S. Sołtysiński, A. Szjkowski, T. Szymanek (w:) Komentarz do prawa wynalazczego; Instytut Prawa Przedsiębiorstw S.A., Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990).

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o wynalazczości zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie, który powinien ujawniać istotę wynalazku (art. 26 ust. 1 tej ustawy).

Jest więc rzeczą zgłaszającego rozwiązanie w celu udzielenia patentu, aby na podstawie uprzednio przeprowadzonych prac badawczych w określonej dziedzinie techniki, tak sprecyzować sposób realizacji wynalazku, m.in. poprzez wskazanie konkretnych środków technicznych, które pozwolą na jednoznaczne i powtarzalne osiągnięcie wskazywanego rezultatu, jakie zakreślają opis i zastrzeżenia patentowe, aby specjalista z danej dziedziny techniki mógł zgłoszone rozwiązanie techniczne odtworzyć bez konieczności czynienia dodatkowego własnego wkładu intelektualnego koniecznego do odtworzenia wynalazku. Tymczasem zgłoszone rozwiązanie, na co zwracał uwagę Urząd Patentowy i Sąd orzekający w sprawie stanowisko to podziela, wskazanych wyżej wymagań nie spełniało, co stało się powodem odmowy udzielenia patentu.

Ponieważ skarżący definiuje zarzut, w aspekcie naruszenia przepisu art. 27 załącznika 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu – Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS), z jakoby błędną interpretacją organu z tym przepisem art. 10 ustawy o wynalazczości, należy przytoczyć treść powołanego art. 27 TRIPS – "Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, patenty będą udzielane na wszystkie wynalazki, produkty i procesy ze wszystkich dziedzin techniki, niezależnie od tego, czy dotyczą one produktu czy procesu, pod warunkiem że są nowe, zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Z zastrzeżeniem ust. 4 Artykułu 65, ust. 8 Artykułu 70 oraz ust. 3 niniejszego Artykułu, patenty będzie można uzyskiwać i z praw patentowych korzystać bez dyskryminacji ze względu na miejsce dokonania wynalazku, dziedzinę techniki oraz niezależnie od tego, czy produkty są importowane, czy też produkowane lokalnie.". Użyte w cytowanym przepisie określenia "element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania" mogą być uznane przez Członka odpowiednio za synonimy "nieoczywisty" i "użyteczny" (por. odn. 5). Zgodnie natomiast już z powołanym przepisem art. 10 ustawy o wynalazczości "Wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania.".

Z cytowanych przepisów daje się wyprowadzić wniosek, że przepis art. 27 TRIPS uzależnia wydanie patentu od tego, by wynalazek, produkt lub proces były "nowe", "nieoczywiste" i "użyteczne", a w rozumieniu art. 10 ustawy o wynalazczości, by wynalazek był "nowy", "nieoczywisty" a także "użyteczny". Jednakże zgodnie z art. 10 ustawy owe nowe rozwiązanie musi być rozwiązaniem "nowym o charakterze technicznym". W tych warunkach nie można mówić o sprzecznej interpretacji przez Urząd Patentowy przepisu art. 10 ustawy o wynalazczości z przepisem art. 27 TRIPS. Organ administracji nie pominął żadnej z przesłanek wskazanych przez art. 27 TRIPS, a stosując w podstawie prawnej przepis art. 10 ustawy o wynalazczości był obowiązany ustalić, czy zgłoszone rozwiązanie spełnia przesłankę nowości "o charakterze technicznym". Przepis art. 27 TRIPS nie dookreśla przesłanki "nowości", a jedynie wyrażenia "zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania" jako przesłanki "nieoczywistości" i "użyteczności", które również zawarte są w przepisie art. 10 ustawy o wynalazczości – "nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania".

"Rozwiązanie o charakterze technicznym", będące przedmiotem sporu w sprawie, nie zostało w zakresie normatywnym zdefiniowane w ustawie o wynalazczości ani w Prawie własności przemysłowej, jak i w przepisach załącznika 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu – Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS). Wskazując zatem na Prawo własności przemysłowej; Komentarz – Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2010, str. 164 i nast.; można ująć to określenie ("rozwiązanie o charakterze technicznym") jako techniczny charakter/efekt implikowany przez fizyczne cechy danego przedmiotu lub naturę danego działania. Pojęcie techniki wiąże się bowiem z oddziaływaniem na materię i ze sterowaniem procesami natury w celu osiągnięcia określonego efektu. Technika to ogół metod i sposobów tego oddziaływania. Jest ona równocześnie tą sferą działalności, której bazą teoretyczną są stosowane nauki przyrodnicze wymagające weryfikacji eksperymentalnej. Wynalazek zaś polega na znalezieniu nowego sposobu wykorzystania materii, a jego rezultatem musi być wytwór materialny o nowej budowie lub składzie albo nowy sposób technicznego oddziaływania na materię, przy czym techniczny charakter mają rozwiązania, które dotyczą jednej z dziedzin techniki jako sfery działalności ludzkiej, w której empirycznie stosowane nauki przyrodnicze pozwalają na stworzenie środków i sposobów, przy pomocy których człowiek może lepiej oddziaływać na materię i przez to zaspokajać swoje potrzeby. W konsekwencji powyższego uznaje się, że sfera techniki nie wykracza poza domenę nauk przyrodniczych, a przede wszystkim mechaniki, fizyki i chemii, zaś jej przedmiotem jest wykorzystanie materii nieożywionej lub ożywionej. Nie zwiększają zatem arsenału środków technicznego oddziaływania na materię rozwiązania jedynie o charakterze abstrakcyjnym. Realizacja tych pomysłów może bowiem nastąpić bez takiego oddziaływania i wymaga wyłącznie weryfikacji logicznej - a nie eksperymentalnej, jak w przypadku nauk przyrodniczych. Tymczasem wynalazek – w myśl powyższych wywodów – to rozwiązanie problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo-przewidywalnego rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka (por. Prawo własności przemysłowej. Komentarz, j.w. str. 163). Metody posługujące się tylko koncepcjami intelektualnymi nie są wynalazkami, gdyż nie wiążą się z oddziaływaniem na materię – w wyżej podanym znaczeniu tego oddziaływania, przez co nie uzyskują technicznego charakteru.

Rozpatrując przedmiot zgłoszenia na podstawie przepisu art.10 ustawy o wynalazczości Urząd Patentowy miał na uwadze poszczególne jego części.

I tak w części dotyczącej sposobu: "Sposób modulacji do przekształcania słów kodowych" i "Sposób demodulacji do przekształcania słów kodowych" stwierdził, że zgodnie z poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi 1 i 2, w zakresie żądanej ochrony, nie stanowią rozwiązania o charakterze technicznym, gdyż nie przedstawiają żadnego ciągu czynności technicznych w sensie oddziaływania na sygnały prowadzących do uzyskania rezultatu końcowego. Sformułowania "konwertuje się sygnały słów danych...na słowa kodowe zgodnie z tabelą konwersji" nie przedstawiają czynności technicznych w jaki sposób przebiega proces owej konwersji. Natomiast takie sformułowania, jak "reszta z dzielenia przez 2", "kody konwersji tabeli konwersji zawierają kody podstawowe", czy "pierwsze kody podstawień dla ograniczenia liczby kolejnych wystąpień" nie podają środków technicznych dla wykonania tych czynności, gdyż dotyczą jedynie matematycznych metod kodowania. W tych okolicznościach Urząd Patentowy, wbrew twierdzeniom skargi, dobrze zrozumiał, że treść zastrzeżeń jest odzwierciedleniem koncepcji pewnego algorytmu, a nie rzeczywistym przetworzenie materii. Skarżący stwierdza, że następuje zmiana sygnału na wejściu w stosunku do sygnału na wyjściu. Jednak z jaki powodów technicznych ta zmiana następuje (jakimi środkami technicznymi) nie podaje. To bowiem, że taka zmiana następuje musi stanowić efekt fizycznego oddziaływania na sygnał jakiejś konstrukcji elektronicznej, gdyż sam sygnał bez takiego oddziaływania nie ulegnie zmianie. Fizyczność samego sygnału, jako strumienia elektronów, zmiany tej również nie dokona, co podkreślał Urząd Patentowy i ta argumentacja, w ocenie składu orzekającego Sądu, nie jest bezpodstawna.

Podobnie oceniając przedmiot zgłoszenia w części "Urządzenie modelujące do zapisywania na dysku optycznym słów danych" i "Urządzenie demodulujące do przekształcania słów kodowych" Urząd Patentowy na podstawie zastrzeżeń patentowych od 3 do 29 uznał za rozwiązanie niestanowiące charakteru technicznego w rozumieniu art. 10 ustawy o wynalazczości. W tym zakresie wynalazek, w sposób podanym w decyzji, nie został określony co do swojej konstrukcji technicznej. Określania w powołanych zastrzeżeniach takie jak: "środki konwersji... do konwersji", "jednostka sterująca", "środki do wprowadzania sygnałów synchronizacji", "unikalny wzorzec, "środki kontroli DSV", "pierwszy/drugi środek detekcji kodu", czy "środki usuwania bitów" to niejasno określone "środki" i "jednostki" bez podania cech technicznych urządzenia, a więc, jak zasadnie uznał Urząd Patentowy, nie mogą stanowić rozwiązania o charakterze technicznym. W tej części przedmiotu zgłoszenia patentowego skarżący również nie podał dlaczego, ze względów konstrukcji technicznej urządzenia, owe "środki" i "jednostki" miałyby posiadać wskazane właściwości oddziaływania na sygnał.

W części dotyczącej wytworu: "Nośnik zapisu" zastrzeżenie nr 30 Urząd Patentowy także zasadnie uznał, że w zakresie żądanej ochrony rozwiązanie nie posiada charakteru technicznego w rozumieniu art. 10 ustawy o wynalazczości. Określenia w podanym zastrzeżeniu "zawierający ścieżkę składającą się ze znaczników", "kody konwersji tabeli konwersji zawierają: kody podstawowe" nie dookreślają, w ocenie Sądu, żadnego wytworu materialnego za pomocą cech technicznych jego budowy, podając jedynie treść informacji umieszczonych na nieokreślonym co do budowy nośniku.

Korespondencja prowadzona w trakcie postępowania administracyjnego ze skarżącym nie wniosła nic nowego do sprawy. Skarżący podkreślał, że nie może podać konkretnej struktury urządzenia, bowiem zawęziłoby to żądaną ochronę. Przyznał zatem, iż wskazane zastrzeżenia patentowe w rezultacie odnoszą się wyłącznie do algorytmów w nich podanych, natomiast dlaczego otrzymywano by założone rezultaty, w sensie technicznego ich przekształcania, uznał za nieistotne.

Organ administracji stwierdzając, że przedmiot zgłoszenia określony zastrzeżeniami od 1 do 30 nie stanowi wkładu do stanu wiedzy w dziedzinie techniki zasadnie uznał, zdaniem składu orzekającego Sądu, jako nie posiadający zdolności patentowej. Zgodnie z art. 10 ustawy o wynalazczości by rozwiązanie uznać za wynalazek musi ono spełniać łącznie wszystkie przesłanki wskazane w tym przepisie - nowość rozwiązania o charakterze technicznym, nieoczywistość i stosowalność. Koniecznym jest zatem wskazanie środków technicznych, na bazie których można wykonać konkretne (matematycznie określone) przekształcanie sygnałów w tych środkach, by rozwiązanie miało charakter techniczny i w rezultacie stanowiło wynalazek. W ocenie Sądu orzekającego w sprawie wszelkie dywagacje o patentowalności rozwiązań wyłącznie mających cechy nietechniczne, bez wskazania na jakiej bazie materialnej i dlaczego na takiej, a nie na innej miałyby one działać, nie mogą stanowić wynalazków. W przeciwnym bowiem przypadku będziemy mieli sytuację zacierania się granicy, pomiędzy wynalazkami oraz innymi rezultatami będącymi wynikiem myśli ludzkiej określonymi na przykład przez przepis art. 12 pkt 4 lub 6 ustawy o wynalazczości.

Sąd nie jest superekspertem, w tym rozumieniu, że nie jest organem właściwym w zakresie dokonywania ustaleń faktycznych. Nie jest bowiem uprawniony do dokonywania ustaleń w miejsce poczynionych przez organ administracji publicznej. Jeżeli zatem Urząd Patentowy dokonał i przedstawił w uzasadnieniu decyzji, na podstawie jakich ustaleń i to zgodnych z wymaganiami konkretnego przepisu dokonał rozstrzygnięcia, Sąd może jedynie zbadać, czy ustalenia te odpowiadają prawu. W świetle wywodów przedłożonych w zaskarżonej decyzji i w decyzji ją poprzedzającej należy uznać, że Urząd Patentowy prawa nie naruszył, zarówno w sensie procesowym, jak i materialnoprawnym.

W tych warunkach Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 151 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.