Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 306/19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2019-09-11 00:00:00+02:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 315 ust. 3 zd. 1, art. 129(1), art. 132(1) ust. 1-3, art. 164, art. 255 ust. 4, art. 255(1) ust. 3 pkt 5
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 1
journal: Dz.U. 2018 poz 2107
law: Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych - tekst jedn.
article: art. 135, art. 3 par. 2, art. 145 par. 1 pkt 1 lit. c, art. 200, art. 205 par. 2
journal: Dz.U. 2018 poz 1302
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
article: art. 107 par. 3, art. 77 par. 1, art. 80
journal: Dz.U. 2018 poz 2096
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jedn.
journal: Dz.U. 2015 poz 1615
law: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Aneta Lemiesz Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant ref. staż. Agata Rosiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2019 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącego R. S. kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania


UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2018 r. Z. G. zamieszkały w W. (dalej "Wnioskodawca" albo "Uczestnik postępowania"), wystąpił z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" [...] udzielonego na rzecz R. S., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą S. w Z. (dalej "Uprawniony" albo "Skarżący"). Jako podstawę prawną Wnioskodawca wskazał art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2002 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.), dalej " p.w.p.", zarzucając dokonanie zgłoszenia znaku towarowego przez Skarżącego w warunkach istnienia złej wiary.

Oznaczenie "[...]" zostało zgłoszone w dniu 2 czerwca 2014 r. przez Wnioskodawcę do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (dalej "UP" albo "Organ") pod numerem [...]. Z przyczyn formalnych nie uzyskało jednak ochrony. W dniu 13 grudnia 2016 r. Wnioskodawca dokonał ponownego zgłoszenia oznaczenia pod numerem [...], jednakże w okresie pomiędzy wyżej wymienionymi zgłoszeniami, oznaczenie "[...]" zostało zgłoszone przez Uprawnionego. Dodatkowo, potwierdzając zarzut działania Uprawnionego w złej wierze, Wnioskodawca wskazał na fakt prowadzenia negocjacji w związku z odsprzedażą prawa ochronnego do spornego znaku, podczas których Uprawniony zażądał od niego kwotę w wysokości miliona złotych. Ponadto Wnioskodawca zwrócił uwagę na działalność Uprawnionego polegającą na "kolekcjonowaniu" znaków towarowych nienależących pierwotnie do niego.

Decyzją z [...] listopada 2018 r. UP unieważnił prawo ochronne na ww. znak towarowy. Kolegium Orzekające uznało za zasadne zarzuty Wnioskodawcy co do dokonania zgłoszenia znaku towarowego przez Uprawnionego w złej wierze. W ocenie UP powyższe potwierdza fakt, że Uprawniony dokonał zgłoszenia spornego znaku towarowego "[...]" tuż po umorzeniu przez Organ postępowania o udzielenie znaku towarowego "[...]" zgłoszonego przez Wnioskodawcę. Kolegium Orzekające uznało, że Uprawniony do spornego znaku towarowego wiedział lub mógł wiedzieć, że na rynku branży obuwniczej są wprowadzane do obrotu buty o identycznej warstwie słownej ze spornym znakiem towarowym. Obuwie to było wprowadzane do obrotu za pośrednictwem portalu aukcyjnego [...] jeszcze przed zgłoszeniem spornego znaku.

Organ stanął na stanowisku, że na działanie uprawnionego w złej wierze wskazują także okoliczności zaistniałe po rejestracji spornego oznaczenia, kiedy to uprawniony wszedł na ścieżkę negocjacji z Wnioskodawcą, zmierzającą do odstąpienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy za konkretną i wygórowaną kwotę jednego miliona złotych. Zaproponowana cena była aż dziesięciokrotnie wyższa od propozycji Wnioskodawcy. W ocenie UP żądanie zaporowej kwoty miliona złotych poddaje w wątpliwość, czy Uprawiony dążył do polubownego zakończenia sporu, czy też jedynie zmierzał do zablokowania swojego konkurenta stawiając mu nierealne warunki.

W uzasadnieniu decyzji UP zwrócił również uwagę na to, że Uprawniony w okresie poprzedzającym zgłoszenie spornego znaku towarowego dokonał szeregu zgłoszeń znaków towarowych innych podmiotów lub ich nazwisk, pseudonimów itd. Zdaniem Organu te zgłoszenia wpisują się w pewną tendencję dokonywania przez Uprawnionego zgłoszeń nie swoich oznaczeń w celu czerpania z nich korzyści, czy też blokowania innych podmiotów.

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę UP uznał, że Uprawniony zgłosił sporny znak w złej wierze, a mianowicie w celu zablokowania innego podmiotu lub uzyskania od niego ustępstw natury finansowej.

W dniu 11 stycznia 2019 r. Uprawniony wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję UP. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej "K.p.a.", poprzez niepodjęcie wszystkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, nierozpatrzenie w sposób wyczerpujący całości materiału dowodowego oraz dokonanie oceny dowodów z przekroczeniem zasad swobodnej oceny dowodów oraz bez wzięcia pod uwagę całości koniecznego materiału dowodowego, w szczególności dowodu z wydruku ze strony sklepu internetowego Skarżącego pod adresem http://[...]/. Zaskarżonej decyzji zostało zarzucone również naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie art. 131 ust. 2 pkt 1 (w brzmieniu z 2 grudnia 2015 r.) w zw. z art. 164 ust. 1 u.p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, tj. uznanie, że Skarżący dokonał zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, gdy w jego opinii w niniejszej sprawie brak jest przesłanek do stwierdzenia jego złej wiary.

Mając powyższe na uwadze Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Organ oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi Skarżący powołał się na fakt, że w sprawie nie udowodniono, by rzeczywiście wiedział o wcześniejszym zgłoszeniu oraz rozpowszechnianiu obuwia oznaczonego jako "[...]". Wskazał ponadto, że zgłoszenie znaku "[...]" [...] zostało dokonane już po umorzeniu postępowania w sprawie rejestracji znaku "[...]" [...], co w obecnym stanie prawnym nie jest zabronione. Skarżący argumentował powyższe przywołując pogląd, że nawet wiedza zgłaszającego o używaniu takiego samego znaku przez inny podmiot nie wystarcza do przyjęcia jego złej wiary (wyrok WSA w Warszawie z 27 stycznia 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1915/08; wyrok ETS z dnia 11.06.2009 r. w sprawie Chocoladefabriken Lindt and Sprüngli AG przeciwko Franz Hauswirth GmbH, C-529/07).

W dalszej części uzasadnienia Skarżący podkreślił, że to Wnioskodawca wyszedł z propozycją odkupienia znaku towarowego, a cena zaproponowana przez Skarżącego wynikała z poczynionych przez niego nakładów inwestycyjnych na produkcję obuwia, które miało być sprzedawane pod spornym znakiem. Niezależnie od samej wartości znaku, cena sprzedaży jest zawsze sprawą regulowaną dowolnie umową stron. Odnosząc się zaś do zgłaszania innych znaków towarowych, ta okoliczność, zdaniem Skarżącego, nie przesądza ani nie wpływa w niniejszej sprawie na złą wiarę Uprawnionego.

W ocenie Skarżącego powyższe okoliczności nie dają podstaw do uznania, że podczas rejestracji znaku towarowego "[...]" kierował się innym zamiarem niż korzystanie ze znaku, a w szczególności chęcią "zablokowania" oznaczenia innym podmiotom.

Odnosząc się do zarzutów Skarżącego podniesionych w skardze Kolegium Orzekające UP wniosło o oddalenie skargi, podtrzymując swoje stanowisko dotyczące prawidłowości wydanej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Na podstawie art. 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2018.2107 z późn. zm.) oraz w związku z art. 135 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018.1302) dalej " p.p.s.a.", Sąd administracyjny pełni funkcje kontrolne działalności administracji publicznej i w granicach swojej właściwości bada zgodność z prawem zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów wymienionych w art. 3 § 2 ustawy p.p.s.a. Legalność decyzji administracyjnej wymaga jej zgodności nie tylko z prawem materialnym, lecz także z przepisami postępowania administracyjnego.

Dokonując sądowej kontroli zaskarżonej decyzji Sąd stwierdził, iż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa procesowego w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.

Urząd Patentowy, orzekając o unieważnieniu praw ochronnych na sporny znak, jako podstawę materialnoprawną swojego rozstrzygnięcia wskazał art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony. Jest to bezwzględna przeszkoda w rejestracji znaku towarowego. Przepis ten nie obowiązywał na dzień wydania decyzji przez UP, bowiem został uchylony z dniem 16 kwietnia 2016 r. (ustawa z dnia z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej Dz.U. z 2015 r., poz.1615).Organ trafnie wskazał, iż w związku z tym , że zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji Uprawniony dokonał w dniu 2 grudnia 2015 r., a więc zgodnie z art.315 ust.3 zd.1 p.w.p. ustawowe przesłanki do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym. Jednakże nie wyjaśnił, dlaczego w treści decyzji powołuje się na brzmienie przepisu art.131 ust.2 pkt 1 ogłoszone w Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz.1117 ze zm. skoro w tym brzmieniu ustawa nie obowiązywała na dzień 2 grudnia 2015 r. W sentencji decyzji organ powołał, art.131 ust.2 pkt 1 p.w.p. w brzmieniu ogłoszonym w Dz.U. z 2013.1410 t.j. ze zm. Wnioskować należy, iż chodzi o akt obowiązujący w dniu 2 grudnia 2015 r. Nie można też nie zauważyć, iż w decyzji powołano jako podstawę prawną unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy art.164 ust.1 p.w.p. w brzmieniu obowiązującym od 16 kwietnia 2016 r. zgodnie z którym prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki, wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129 (1), lub w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132 (1) ust. 1-3. Przepis ten stanowi podstawę prawną unieważnienia prawa ochronnego znaku towarowego wskazując miedzy innymi na przyczyny, o których mowa w art.129 (1) p.w.p. oraz w art.132 (1) ust.1 - 3. Nie wymienia przyczyn wskazanych w art.131 ust.2 pkt 1 p.w.p. Z tej prostej przyczyny, iż na dzień 2 grudnia 2015 r. przepis art.164 p.w.p obowiązywał w następującym brzmieniu prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.

Obowiązkiem organu wydającego decyzję, jest przede wszystkim prawidłowe zastosowanie przepisów prawa i wyjaśnienie w decyzji podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Z uwagi na to, że podstawa do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy wskazana w art.129 (1) ust.1 pkt 6 p.w.p. odpowiada w swej treści art.131 ust.2 pkt 1 p.w.p., który powołano w decyzji we właściwym brzmieniu, przyjąć należy, iż podstawa prawna do unieważnienia prawa ochronnego znaku towarowego istniała w chwili wydania decyzji, jednakże powinna być zgodnie z art.107 § 3 K.p.a. powołana prawidłowo i wyjaśniona w uzasadnieniu prawnym decyzji.

Przechodząc do podniesionych w skardze zarzutów, na wstępie rozważań odnotować należy, że w postępowaniu spornym o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, zasada działania UP z urzędu, w kwestiach dotyczących ustalania i wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, podlega odpowiedniej modyfikacji z uwagi na to, że ciężar dowodu ciąży na stronach postępowania. Jak już Sąd wyżej wskazał, zgodnie z art. 164 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może zostać unieważnione w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Jak wynika z powyższego ciężar dowodu, co do niespełnienia ustawowych warunków do uzyskania prawa ochronnego spoczywa - stosownie do art. 164 p.w.p. - na wnioskodawcy. Ogólna zasada postępowania spornego zawarta w art. 255 ust. 4 p.w.p. w myśl której Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w postępowaniu spornym w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę, odróżnia te postępowania od klasycznego postępowania administracyjnego, dla którego wyłączną podstawą są przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Z tej przyczyny w art. 256 ust. 1 p.w.p. w odniesieniu do postępowania spornego, została przyjęta zasada, odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie zaś zasada stosowania tychże przepisów wprost. Organ w tym postępowaniu powinien przede wszystkim wyczerpująco rozpatrzeć i ocenić materiał dowodowy przedstawiony przez strony, a zwłaszcza przez wnioskodawcę, który już we wniosku o unieważnienie prawa, jak wynika expressis verbis z art. 255 (1) ust. 3 pkt 5 p.w.p, wskazuje środki dowodowe i zobowiązany jest do wykazania zasadności zgłoszonych podstaw unieważnienia. Natomiast UP z urzędu nie ma obowiązku poszukiwać dowodów w celu wykazania, czy ma zastosowanie w sprawie wskazana przez wnioskodawcę we wniosku podstawa unieważnienia w rozpoznawanej sprawie z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. - zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony.

Odpowiednie zastosowanie w tym postępowaniu znajdują przepisy art. 77 § 1 K.p.a. oraz art.80 K.p.a. Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów, organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać materiał dowodowy, a więc podjąć ciąg czynności procesowych mających na celu zebranie całego materiału dowodowego i następnie go rozpatrzyć na podstawie wszystkich istotnych dowodów oraz poprzez wyjaśnienie wszystkich nasuwających się w sprawie wątpliwości. Jak stanowi z kolei art. 80 K.p.a, organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Organ może odmówić wiary określonym dowodom, jednakże dopiero po wszechstronnym ich rozpatrzeniu, wyjaśniając przyczyny takiej ich oceny, co winno mieć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji. W sytuacji, gdy wyniki postępowania dowodowego zawierają sprzeczne ustalenia, organ ma obowiązek ustosunkować się do tych sprzeczności przez wskazanie dowodów, które przyjął jako podstawę faktyczną rozstrzygnięcia, oraz uzasadnienie, dlaczego innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.

Analizując wskazaną przez Urząd Patentowy, podstawę materialnoprawną wydanego rozstrzygnięcia tj. art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. w myśl którego nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony w złej wierze, podnieść należy, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje pomimo wiedzy lub niewiedzy będącej następstwem braku staranności o istnieniu cudzego prawa lub interesu godnego ochrony, które mogą być przez to zagrożone i z zamiarem szkodzenia tym interesom. Niewątpliwie dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie, z punktu widzenia zasad uczciwości, ma właśnie zamiar naganny. Ma on miejsce wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu wyeliminowania konkurenta z rynku, z zamiarem przechwycenia jego klienteli.

Innymi słowy, działa w złej wierze ten, kto wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć o rzeczywistym używaniu znaku przez innego przedsiębiorcę z sukcesem i - uprzedzając jego wniosek o rejestrację znaku - sam dokonuje zgłoszenia tego znaku. Także działa w złej wierze ten, kto zgłasza znak należący do zagranicznego przedsiębiorcy w tym tylko celu, aby przeszkodzić mu w uzyskaniu ochrony w Polsce lub w celu uzyskania korzyści z rozporządzenia nabytym prawem.

W doktrynie i judykaturze wskazuje się różne formy zjawiskowe zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Przede wszystkim wskazuje się na zgłoszenie cudzego znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez podmiot dysponujący znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku (por. wyrok NSA z 24 maja 2007 r. II GSK 377/06). Po drugie, jako przypadek zgłoszenia znaku towarowego kwalifikuje się zgłoszenie danego znaku w celach spekulacyjnych, charakteryzujące się przede wszystkim brakiem zamiaru używania danego znaku przez podmiot go zgłaszający przy jednoczesnym zamiarze uzyskania korzyści od przedsiębiorców zainteresowanych używaniem danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Po trzecie, należy uznać za zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze takie działanie osoby, która dokonując zgłoszenia ma świadomość, lub z zachowaniem należytej staranności może się dowiedzieć, że narusza w ten sposób cudze prawo - zarówno prawo podmiotowe o charakterze bezwzględnym, jak i wynikające z konkretnego stosunku prawnego zaistniałego pomiędzy zgłaszającym a daną osobą trzecią. Zła wiara wiąże się z powzięciem przez zgłaszającego informacji, które racjonalnie ocenione, powinny skłonić go do refleksji, że jego zgłoszenie może naruszać prawa w wykonywanej działalności gospodarczej przez inną osobę.(wyrok NSA z 19 października 2017r. II GSK 1701/17) Decydujące znaczenie ma w każdym przypadku stan świadomości i moment dowiedzenia się, że inna osoba przedmiotowego oznaczenia używa.

Przy ocenie złej wiary nie istnieje konieczność związania przez organ tej oceny z towarami objętymi prawem ochronnym. Jak bowiem wynika z doktryny i orzecznictwa przy ocenie złej wiary organ bierze przede wszystkim pod uwagę zachowanie się zgłaszającego znak towarowy, które nosi znamiona działania nieuczciwego, czy sprzecznego z dobrymi obyczajami. Przy czym ponieważ nie ma jednego, uniwersalnego wzorca złej wiary należy w każdym przypadku brać pod uwagę okoliczności towarzyszące konkretnemu zgłoszeniu, na co wskazywał wielokrotnie w orzecznictwie TSUE (por. m.in. wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. C-529/07 w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG przeciwko Franz Hauswirth GmbH, publik. LEX nr 498832) i co również podkreślają przedstawiciele doktryny (por. m.in. K. Szczepanowska-Kozłowska, Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, Warszawa 2017, s. 695).

Ponadto w wyroku NSA z dnia 21 października 2015 r. II GSK 1912/14 wyrażono pogląd, iż zgłoszenie znaku towarowego jest naganne, kiedy narusza dobre obyczaje.

Zatem w postępowaniu o unieważnienie prawa w oparciu o przesłankę złej wiary – bez znaczenia pozostaje również kwestia podobieństwa towarów opatrywanych spornym znakiem jako wnioskodawcy.

W ocenie Sądu nie ulega też wątpliwości, że zaistnienie przesłanek z art.131 ust.2 pkt 1 p.w.p. należy oceniać z uwzględnieniem całokształtu okoliczności faktycznych sprawy, bowiem pojęcie złej wiary, nie zostało w przepisach p.w.p. zdefiniowane. Ustalenie więc faktów prawotwórczych w sprawie o unieważnienie znaku towarowego ma istotne i pierwszorzędne znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy przez Organ.

W rozpoznawanej sprawie Organ ocenił, że o złej wierze skarżącego przesądza fakt, iż zgłosił sporny znak, w celu zablokowania innego podmiotu lub uzyskania od niego ustępstw natury finansowej. W ocenie organu szczególnie istotne dla rozstrzygnięcia jest to, że uprawniony wszedł na ścieżkę negocjacji z Wnioskodawcą, zmierzającą do odstąpienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy za konkretną i wygórowaną kwotę jednego miliona złotych, która była aż dziesięciokrotnie wyższa od propozycji Wnioskodawcy. W ocenie UP żądanie zaporowej kwoty miliona złotych poddaje w wątpliwość, czy Uprawiony dążył do polubownego zakończenia sporu, czy też jedynie zmierzał do zablokowania swojego konkurenta stawiając mu nierealne warunki. Ponadto wielokrotnie rejestrował znaki używane przez inne podmioty.

Odnosząc powyższe rozważania do rozpoznawanej sprawy oraz stanowisko Organu w kontekście podstawy materialnoprawnej decyzji, w ocenie Sądu Urząd Patentowy wydając zaskarżone rozstrzygnięcie naruszył art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. Nie rozpatrzył i nie ocenił wyczerpująco materiału dowodowego przedłożonego przez strony, przedstawiając w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia, wybiórczo okoliczności faktyczne sprawy, opierając ocenę materiału dowodowego tylko na wybranych przez siebie dowodach i okolicznościach faktycznych oraz pomijając niektóre z nich w swoich rozważaniach. Częściowo organ oparł swoje rozstrzygnięcie, o czym będzie mowa niżej, jedynie na wątpliwościach i przypuszczeniach czym naruszył wskazane wyżej przepisy K.p.a., nie ustosunkowując się do poszczególnych dowodów we wzajemnym ich powiązaniu.

Przede wszystkim organ wskazując w uzasadnieniu decyzji, na złą wiarę Skarżącego, podniósł, iż Uprawniony wiedział lub w okolicznościach sprawy mógł z łatwością się dowiedzieć o używaniu przez Wnioskodawcę ( Z. G. ) spornego znaku towarowego, pomija jednak w swoich rozważaniach, niesporną w sprawie okoliczność, iż zgłoszenia znaku w dniu 2 grudnia 2015 r. Uprawniony ( R. S.), dokonał już po umorzeniu postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego, prowadzonego, w związku ze zgłoszeniem Pana Z. G. z dnia 2 czerwca 2014 r. opublikowanego 15 września 2014 r. ( rok po publikacji zgłoszenia Wnioskodawcy ( Z. G. )). Następnego zgłoszenia Pan Z. G. dokonał dopiero 13 grudnia 2016 r., a więc już po zgłoszeniu znaku przez R. S. w dniu 2 grudnia 2015 r. We Wskazanej sekwencji zdarzeń, trudno dopatrzeć się złej wiary Skarżącego, poprzez blokowanie używania danego znaku przez inny podmiot, skoro zgłoszenia znaku do rejestracji dokonał po umorzeniu postępowania wszczętego przez Pana Z. G., który kolejny wniosek w sprawie, rejestracji znaku złożył, dopiero 13 grudnia 2016 r. Ponadto w zaskarżonej decyzji pominięto fakt podnoszony w trakcie postępowania oraz w skardze do Sądu, iż w dniu 5 sierpnia 2005 r. zostało dokonane zgłoszenie znaku słowno-graficznego "[...]" [...] przez B. Y. o wyglądzie jak twierdzi Strona identycznym jak znak zgłoszony przez Wnioskodawcę ( Z. G. ) w dniu 2 czerwca 2014 r., co w kontekście istnienia złej wiary mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Ponadto wbrew wywodom zawartym w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, nie zostało w sprawie wykazane, iż Pan Z. G. używał spornego znaku towarowego i w jakim okresie. Powołanie się na sześć wydruków aukcji internetowej w latach 2013 - 2015 r. towarów, z których tylko w trzech przypadkach, aukcje dotyczyły butów z nazwą "[...] " oraz nie w każdym przypadku oznaczone były znakiem graficznym, który póżniej zgłosił do rejestracji Pan Z. G., nie stanowią wystarczającego dowodu w sprawie, w szczególności, iż Wnioskodawca - Pan Z. G. wprowadzał do obrotu buty ze znakiem "[...]" i spornego znaku używał. Faktu tego nie dowodzi również okoliczność, iż Wnioskodawca był Wspólnikiem Spółki o nazwie "[...]", która wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego w 2006 r., bowiem nie zostało w sprawie udowodnione, czy faktycznie Spółka prowadziła handel butami oznaczonymi znakiem towarowym "[...]" tymbardziej, że znak mógł być używany jeszcze przez inny podmiot już w 2005 r. ( B. Y. ).Ponadto Pan Z. G. zgłosił znak towarowy do UP jako osoba fizyczna a nie jako Spółka " [...]"

W decyzji nie przedstawiono innej argumentacji co do działań Skarżącego mogących szkodzić lub przeszkadzać Wnioskodawcy (Z. G.) w korzystaniu czy w rejestracji spornego znaku towarowego, która wskazywałyby, iż Skarżący dokonał zgłoszenia znaku "[...]" w celu zablokowania używania oznaczenia przez inny podmiot. Natomiast te, które zostały w uzasadnieniu decyzji wskazane są niewystarczające do przyjęcia tezy organu za zasadną. Podzielić należy stanowisko Strony Skarżącej, iż Wnioskodawca, nie złożył w trakcie postępowania, wystarczających dowodów potwierdzających, że na czas zgłoszenia spornego znaku, wprowadzał do obrotu (produkował, importował) obuwie oznaczone znakiem słowno-graficznym "[...]" w szczególności, faktur, listów przewozowych, zamówień lub chociażby katalogów ofertowych, zdjęć przedstawiających obuwie czy też cenniki sprzedaży.

Odnosząc się do kolejnego argumentu organu uzasadniającego złą wiarę Skarżącego, poprzez wejście na ścieżkę negocjacji z Wnioskodawcą już po zarejestrowaniu znaku przez R. S., stwierdzić należy, iż z dowodów zgromadzonych w sprawie (wydruków korespondencji mailowej) wynika, iż to właśnie Wnioskodawca zaproponował Skarżącemu odstąpienie prawa ochronnego spornego znaku towarowego, natomiast podanie przez niego ceny wygórowanej ceny miliona złotych, określonej przez Wnioskodawcę jako zaporowej, można interpretować w bardzo różny sposób, również tak, iż Uprawniony chciał ze znaku korzystać i wcale nie chciał ochrony prawnej udzielonej mu, na ten znak odstąpić. Nie zostało też w sprawie wykazane, iż prowadzone były w tym przedmiocie wcześniejsze negocjacje, których inicjatorem był Skarżący.

Ponadto Skarżący twierdził, iż poczynił nakłady związane z używaniem spornego znaku tj. produkcję obuwia skórzanego wysokiej jakości, które miało być sprzedawane pod znakiem "[...]", do tej okoliczności, organ również nie odniósł się w decyzji, pomijając w rozważaniach kolejną okoliczność faktyczną podnoszoną przez Stronę postępowania. Organ stwierdził jedynie, iż wątpliwe jest używanie spornego znaku przez Skarżącego, nie wydając zatem wiążącego rozstrzygnięcia w tej kwestii. Decyzja Organu, powinna zawierać jednoznaczne rozstrzygnięcie w sprawie a nie przypuszczenia czy wątpliwości, co nie mogło spotkać się z aprobatą Sądu.

Ponadto analizując przesłankę określoną w art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. należy wziąć pod uwagę charakter wcześniejszego używania. Trudno bowiem mówić o niegodziwym zamiarze zgłaszającego znak towarowy identyczny jak używany przez innego przedsiębiorcę, jeśli znak ten był używany tylko lokalnie, bądź nie uzyskał pewnej pozycji na rynku. Sam fakt wiedzy zgłaszającego o używaniu takiego znaku przez innego przedsiębiorcę nie wystarcza dla przyjęcia jego złej wiary. O postawieniu zarzutu zgłoszenia w złej wierze znaku towarowego takiego, jak używany wcześniej przez konkurenta, decyduje zatem ocena nieuczciwego zamiaru wobec osoby, która wcześniej samodzielnie zapewniła temu znakowi pewną pozycję na rynku ponadlokalnym.

Jak trafnie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 stycznia 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 1885/09 za podstawową przesłankę uznania znaku towarowego za renomowany traktuje się znajomość znaku przez znaczącą część klientów (tak wyrok ETS z dnia 14 września 1999 r. w sprawie General Motors, C - 375/97, wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie El Corte Ingles, T - 8/03 i z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie SPA Finders, T - 67/04, decyzja OHIM z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr 780 256 w sprawie Tosca). W związku z tym, w tych orzeczeniach przyjmuje się, że testem na renomę znaku towarowego, poza znaczącą znajomością znaku jest: udział znaku towarowego w rynku, intensywność oraz geograficzny zasięg używania, intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem, wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku. Fakt posiadania renomy w Polsce musi być udowodniony. Nie można wyłącznie na podstawie dostępu do wiedzy i informacji o znaku i towarach nim opatrywanych wnioskować o zasięgu renomy.

W rozpoznawanej sprawie brak jest jakichkolwiek dowodów potwierdzających, jaką pozycję na rynku znak "[...] " posiadał. Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, okoliczność ta nie była w ogóle przedmiotem rozważań Organu, ponieważ wnioskodawca nie podnosił jej we wniosku o unieważnienie znaku towarowego, wskazując jedynie, iż był to znak używany na rynku, ale i tej okoliczności w ocenie Sądu również nie wykazał.

Za nietrafne też należy uznać stanowisko organu, który wywodzi, że złożenie dowodu dzień przed rozprawą niweczy jego moc dowodową. Okoliczność ta nie wpływa jednak negatywnie, na ocenę, dokonaną przez organ, dowodu w postaci wydruku komputerowego oferty handlowej z [...] pażdziernika 2018 r. sklepu B. złożonego przez Skarżącego. Wydruk ten dotyczy bowiem butów nieoznaczonych znakiem "[...]". Wydruki te nie mogły więc stanowić dowodów używania przez Skarżącego spornego znaku na dzień jego zgłoszenia do UP tj. 2 grudnia 2015 r. Ponadto, nie można tracić z pola widzenia okoliczności, iż ciężar dowodu, nieużywania znaku towarowego przez Uprawnionego, spoczywa na Wnioskodawcy, a nie Uprawnionym, który w świetle prawa znak zarejestrował.

Wreszcie nie mogła przesądzić o prawidłowości ustaleń faktycznych organu, okoliczność, iż Skarżący zgłaszał w przeszłości wiele innych znaków do rejestracji używanych przez inne podmioty, bowiem argumentacja ta wykracza poza przedmiot sprawy, której dotyczy zaskarżona decyzja. Organ w żaden sposób nie wykazał, iż zachodzi związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy rozpoznawaną sprawą a działaniami Skarżącego w postępowaniach rejestracyjnych, dotyczących innych podmiotów i znaków towarowych. Kwestia ta była już przedmiotem rozważań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 1958/17, dotyczącego Uprawnionego R. S., w którym Sąd wyraził pogląd, zasługujący w ocenie Składu orzekającego w niniejszej sprawie na aprobatę, iż praktyka Uprawnionego, zgłaszania do ochrony szeregu renomowanych znaków innych podmiotów, jakkolwiek zastanawiająca, nie jest wystarczająca do uznania działania Uprawnionego w niniejszej sprawie, za naganne i dokonane w złej wierze. Również oświadczenia Uprawnionego składane w toku postępowania przed UP, wobec Wnioskodawcy, wyrażające gotowość współpracy, chociaż mają dwuznaczną wymowę i mogą być w taki sposób odbierane przez Skarżącego, nie stanowią jednak jednoznacznie przekonywującego argumentu o złej wierze Uprawnionego w zgłoszeniu spornego znaku towarowego, mającego na celu uniemożliwienie osobie trzeciej późniejsze wejście na rynek w branży odzieżowej lub czerpanie prawnie nieuzasadnionych korzyści z uzyskanej ochrony prawnej.

Należy zatem uznać, że Urząd Patentowy nie ustalił wszystkich istotnych okoliczności pozwalających na uznanie złej wiary skarżącej. Wyprowadzenie, z tak zgromadzonych dowodów, wniosku o istnieniu po stronie uprawnionego złej wiary w dacie zgłaszania byłoby – zdaniem Sądu – zbyt daleko idące, a zatem nieuprawnione.

Z powyższych względów, w ocenie Sądu, nie zostały w sposób dostateczny uzasadnione przesłanki unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na sporne znaki. Oznacza to wydanie decyzji z naruszeniem art. 107 § 3 k.p.a., co w konsekwencji powoduje, że Sąd nie miał możliwości zbadania, czy ocena dokonana przez organ jest prawidłowa. Zgodnie z utrwalonymi poglądami doktryny i orzecznictwem sądów uzasadnienie decyzji ma na celu wykazanie prawidłowości procesu myślowego, który doprowadził do ustalenia treści rozstrzygnięcia. Ma ono objaśniać tok myślenia prowadzący do zastosowania w sprawie danego przepisu prawnego oraz umożliwić ocenę prawidłowości wydanej decyzji. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie wynika, aby organ dokonał dokładnej analizy faktów i w sposób wyczerpujący z uwzględnieniem całości materiału dowodowego, wyjaśnił zasadność przesłanek, jakimi się kierował przy wydawaniu rozstrzygnięcia.

W konkluzji należy stwierdzić, iż Urząd Patentowy nie rozpoznał sprawy w sposób wszechstronny i wyczerpujący, a tym samym naruszył art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 kpa w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Podkreślić należy, że w sprawach spornych inicjatywa dowodowa należy do stron i organ nie jest zobligowany do zwracania im uwagi na potrzebę zgłaszania dalszych dowodów zwłaszcza, gdy jego wiedza w tym zakresie z racji charakteru sprawy jest ograniczona, a strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, rzecznika patentowego. Urząd Patentowy w postępowaniu spornym obowiązany jest z urzędu podejmować wszelkie kroki do dokładnego wyjaśnienia sprawy tylko wtedy, gdy znane są mu dowody i okoliczności istotne dla sprawy. Nie jest natomiast zobligowany ich poszukiwać.

Biorąc pod uwagę konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania administracyjnego Sąd nie odniósł się do pozostałych zarzutów podniesionych w skardze uznając, iż zajmowanie stanowiska odnośnie trafności rozstrzygnięcia zawartego w uchylonej decyzji jest przedwczesne. Rozpoznając ponownie sprawę organ administracji przeprowadzi postępowanie administracyjne stosując odpowiednio K.p.a. oraz przepisy p.w.p., odniesie się do wszystkich okoliczności faktycznych i całego materiału dowodowego, który zgromadzi w sprawie i na jego podstawie wyda prawidłowo uzasadnioną decyzję administracyjną o przekonywującej treści.

Mając wszystkie powyższe względy na uwadze Sąd na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji orzeczenia.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania wydane zostało w oparciu o art. 200 i art.205 § 2 p.p.s.a.