Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1626/21
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-10-07 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 164, art. 132(1) ust. 1 pkt 1, art. 129(1) ust. 1 pkt 6, art. 129(1) ust. 1 pkt 7, art. 129(1) ust. 1 pkt 12, art. 256 ust. 2, art. 255 ust. 4, art. 255(1) ust. 3 pkt 4
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art. 151
journal: Dz.U. 2019 poz 2325
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Protokolant sekr. sąd. Łukasz Kawalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2021 r. sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2020 r. nr Sp.54.2020, którą organ po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2020 roku sprawy z wniosku M. sp. z o.o. z siedzibą w W., o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy "mKsięgowość" R.313077 na rzecz M. S.A. z siedzibą w W., na podstawie art. 164 w związku z art. 132¹ ust. 1 pkt 1, art. 129¹ ust. 1 pkt 6, art. 129¹ ust. 1 pkt 7, art. 129¹ ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 776) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. - oddalił wniosek oraz przyznał M. S.A. z siedzibą w W. od M. sp. z o.o. z siedzibą w W., kwotę w wysokości 1.680 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych] tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Decyzję wydano w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

W dniu 14 lutego 2020 r. M. sp. z o.o. z siedzibą w W. złożyła wniosek o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy "mKsięgowość" R.313077 udzielonego na rzecz M. S.A. z siedzibą w W..

Sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczania usług z klasy 35 i 36 tj. "doradztwo w zakresie księgowości, księgowość, doradztwo podatkowe, obsługa kadrowa, dobór i rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem; usługi bankowości transakcyjnej dla różnych grup klientów i różnych produktów bankowych, usługi bankowości transakcyjnej w zakresie księgowości, usługi bankowe finansowe, usługi bankowe i finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu, mobilne usługi bankowe i finansowe".

Jako podstawę wniosku wnioskodawca wskazał, że sporne prawo narusza prawo do jego firmy, znak został zgłoszony w złej wierze, a także że oznaczenie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Ponadto w ocenie wnioskodawcy sporny znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd. W uzasadnieniu powyższych zarzutów podniesiono, że używanie przez uprawnionego spornego znaku towarowego zawierającego elementy dystynktywne wskazujące na firmę oraz przedsiębiorstwo uprawnionego, wywołuje u odbiorców mylne przekonanie, że usługi oznaczone tym znakiem pochodzą od wnioskodawcy.

W kontekście tego zarzutu wnioskodawca wskazał, że prowadzi przedsiębiorstwo pod firmą "m." na terenie całego kraju. Wnioskodawca wskazał przy tym, że uprawniony jako bank nie może prowadzić działalności doradztwa księgowego, a więc dokonał zgłoszenia spornego znaku towarowego na usługi, których nie może świadczyć. W konsekwencji, w ocenie wnioskodawcy uznać należy, że powyższe świadczy o tym, iż zgłosił znak towarowy w warunkach złej wiary.

Pismem z dnia 5 czerwca 2020 r. uprawniony wniósł o oddalenie wniosku.

W jego ocenie bowiem oznaczenie "m.", z którego zbudowana jest firma wnioskodawcy oraz sporny znak, nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej.

W kontekście tego argumentu wskazał, że sporne oznaczenie składa się z opisowego słowa "księgowość" oraz litery "m".

W dalszej części swojego pisma uprawniony wskazał, że to dzięki jego rzeczywistym działaniom na rynku, oznaczenie sporne nabrało wtórnej zdolności odróżniającej. Wskazał przy tym na serię znaków zarejestrowanych na jego rzecz, które zbudowane są z litery "m" oraz rzeczownika. W jego ocenie systematyczne działania uprawnionego doprowadziły nie tylko do uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej, ale także do nabycia przez oznaczenia z serii "m", renomowanego charakteru.

Poza powyższymi argumentami podniósł, że zgłoszenie spornego znaku stanowi logiczną kontynuację rozbudowy serii znaków oraz, iż całkowicie nieprawdopodobne jest by jeden z największych banków w Polsce posiadał zamiar przejęcia renomy wnioskodawcy. To ostatnie świadczy w ocenie uprawnionego, że nie zachodzi ponadto przesłanka zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze.

Z kolei w zakresie zarzutu zgłoszenia znaku towarowego naruszającego dobre obyczaje wskazał, że przepis ten reguluje postaciowy charakter znaku, nie zaś działania uprawnionego, Na zakończenie swojego stanowiska uprawniony zwrócił uwagę na brak mylącego charakteru spornego znaku towarowego, gdyż przepis typizuący ten zarzut dotyczy formy przedstawieniowej oznaczenia, nie zaś ewentualne konsekwencje jego stosowani w obrocie.

Na rozprawie w dniu 25 września 2020 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska w sprawie. Wnioskodawca ponadto zmienił wniosek dowodowy w zakresie przesłuchania świadków. Wskazał bowiem, że osoby zawnioskowane przez niego winny być przesłuchane w charakterze strony postępowania.

Po rozpoznaniu sprawy Urząd Patentowy ww. decyzją z dnia 9 października 2020 r. oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na powyższy znak towarowy.

W uzasadnieniu decyzji Urząd Patentowy wskazał, że w przedmiotowej sprawie zadaniem organu było dokonanie oceny zdolności rejestrowej znaku towarowego "mKsięgowość" R.313077, który służy do oznaczania usług z klasy 35 i 36 tj. "doradztwo w zakresie księgowości, księgowość, doradztwo podatkowe, obsługa kadrowa, dobór i rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem; usługi bankowości transakcyjnej dla różnych grup klientów i różnych produktów bankowych, usługi bankowości transakcyjnej w zakresie księgowości, usługi bankowe finansowe, usługi bankowe i finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu, mobilne usługi bankowe i finansowe".

Sporne prawo na ten znak zostało zgłoszone w dniu 31 stycznia 2018 r. przez M. S.A. z siedzibą w W..

Organ podkreślił, że zgodnie z art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129¹, art. 136¹ oraz art. 136³, i w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132¹ ust. 1-3.

Zgodnie natomiast z treścią przepisów art. 255 ust. 4 i art. 255¹ ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo własności przemysłowej, organ jest związany podstawą prawną wniosku wskazaną przez wnioskodawcę. Natomiast w zakresie materiału dowodowego, aktywność Urzędu Patentowego RP w trybie postępowania spornego, sprowadza się do zapoznania się z materiałami przedstawionymi przez strony (wnioskodawcy i uczestnika) dokonania ich wnikliwej oceny wraz z zarzutami, a następnie poczynienie stosownych ustaleń faktycznych i prawnych w celu rozstrzygnięcia sprawy (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1651/12), Tym samym organ może dokonać stosownych ustaleń jedynie na podstawie dowodów przedłożonych w toku postępowania przez strony.

W niniejszej sprawie wnioskodawca domagając się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy podniósł zarzuty udzielenia ochrony na ten znak w związku z naruszeniem art. 132¹ ust. 1 pkt 1, art. 129¹ ust. 1 pkt 6, art. 129¹ ust. 1 pkt 7, art. 129¹ ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W ocenie Urzędu Patentowego żaden z podniesionych zarzutów nie zasługiwał na uwzględnienie.

W świetle art. 132¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Organ podkreślił, że prawa osobiste to w szczególności dobra osobiste wskazane przykładowo w art. 23 Kodeksu cywilnego, zaliczyć tu należy także prawo do firmy (M. Andrzejewski, P. Kostański, M. Andrzejewski, P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz. CH BECK, Warszawa 2010 r., s. 674 i 675).

Organ patentowy wskazał także na utrwalony pogląd doktryny, w świetle którego, naruszenie nazwy osoby prawnej może nastąpić także poprzez używanie części nazwy, jeżeli część ta pełni w wystarczającym stopniu funkcję indywidualizującą osobę prawną (M. Andrzejewski, P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz. CH BECK, Warszawa 2010 r., s. 674 i 675).

Podkreślono również, iż w przepisie art. 132¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie chodzi o potencjalną możliwość naruszenia prawa osobistego lub majątkowego osób trzecich, lecz o takie powiązanie oznaczenia z prawem osobistym lub majątkowym tych osób, które narusza ich prawa (M. Andrzejewski, P. Kostański, M. Andrzejewski, P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz. CH BECK, Warszawa 2010 r., s. 673).

Urząd Patentowy przywołał utrwalone stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, w myśl którego o naruszeniu prawa do nazwy (firmy) przedsiębiorstwa jako przesłanki unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego [...] nie przesądza samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa. Istotnym elementem decydującym o naruszeniu prawa osobistego lub majątkowego osób trzecich [...] jest niebezpieczeństwo wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa (wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. akt. GSK 31/06). O naruszeniu prawa do firmy nie przesądza zatem samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa.

Zdaniem organu w przedmiotowej sprawie zachodzi właśnie taka sytuacja, gdzie pomimo tego, iż cześć firmy wnioskodawcy tj. słowo "księgowość" oraz przedrostek "m" są identyczne z analizowanymi elementami znaku towarowego, to jednak oba elementy budujące firmę wnioskodawcy czy sporny znak towarowy nie są elementami fantazyjnymi, a w konsekwencji nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa (zob. wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. akt. GSK 31/06). Odniesienia te znajdują zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Firma wnioskodawcy składa się bowiem ze wskazanych dwóch członów zapisanych razem tj. z litery "m" oraz ze słowa "księgowość" oraz obligatoryjnego dodatku "sp. z o.o.". Organ zauważył, że w literaturze przedmiotu słusznie wskazuje się przy tym, że firma jest zbudowana zarówno z elementów obligatoryjnych jak i z dodatkowych. Elementy dodatkowe mogą przyjmować charakter fantazyjny jak i opisowy. W przedmiotowej sprawie nie budzi szerszych wątpliwości, że na element "mKsięgowość" składa się zarówno mała litera "m" jak i całkowicie opisowe słowo "księgowość". Tym samym to ostatnie nie ma charakteru wyróżniającego, w stosunku do spornych usług. Organ dostrzegł, że sporne usługi jakkolwiek szersze aniżeli sama księgowość (wskazana w wykazie towarów i usług) są powiązane nie tylko ze sobą, ale przede wszystkim z samą usługą "księgowości". Z tego też powodu słowo "księgowość" nie nosi fantazyjnego charakteru - zwłaszcza w kontekście takich usług jak : "doradztwo w zakresie księgowości, księgowość, usługi bankowości transakcyjnej w zakresie księgowości". Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że niefantazyjne słowo "księgowość" nie może świadczyć o odróżniającym charakterze firmy wnioskodawcy, a w konsekwencji nie można uznać by mogło w tym aspekcie zostać zmonopolizowane przez wnioskodawcę.

Z kolei "m" jest przedrostkiem szeroko stosowanym przez uprawnionego zarówno w swojej firmie, jak i w bogatej serii znaków towarowych. Urząd Patentowy podkreślił, że używanie tego przedrostka przez uprawnionego zarówno w swojej firmie jak i w znakach towarowych nastąpiło jednak przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę. Organ zauważył, że jeśli nawet uznać przedrostek "m" za wyróżniający to wyróżnia on firmę i działalność uprawnionego w pierwszej kolejności. Powyższa konstatacja jest następstwem analizy materiału dowodowego złożonego przez uprawnionego, a zwłaszcza badania Kantar, z którego wynika że przedrostek ten jest w znacznej mierze kojarzony właśnie z szeroko pojętą działalnością gospodarczą uprawnionego. Tym samym rejestracja spornego znaku nie wypełnia przesłanki naruszania praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy stypizowanej w art. 132¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Także za niezasadny zarzut organ uznał ten oparty na art. art. 129¹ ust. 1 pkt 6 p.w.p. W myśl tego przepisu nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze. Organ podkreślił że "w złej wierze jest ten, kto powołując się na określone prawo lub stosunek prawny wie, że prawo to (stosunek prawny) nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy w tym przedmiocie nie można uznać, w okolicznościach konkretnego przypadku, za usprawiedliwiony". Ponadto "zgłoszenie w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje [...] w innym celu niż nabycie prawa do odróżniania własnych towarów". Dotychczasowe orzecznictwo oraz stanowisko doktryny najogólniej stwierdza, że osoba zgłaszająca znak do rejestracji pozostaje w złej wierze, gdy dokonuje jego zgłoszenia w innym celu niż nabycie prawa do odróżniania własnych towarów. W złej wierze jest też ten, kto powołując się na pewne prawo lub stosunek prawny wie, że owo prawo lub stosunek prawny nie istnieje, albo też wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy nie można w danych okolicznościach uznać za usprawiedliwiony. Mając powyższe na uwadze trudno jest uznać by uprawniony, który używa przedrostka "m" w oznaczeniu swojej firmy, a także w szeregu znaków towarowych, od kilkunastu lat, zgłosił znaki towarowe "mKsięgowość" w innym celu aniżeli nabycie prawa do odróżniania własnych usług. Nie można uprawnionemu zatem w tym zakresie czynić zarzutu zgłoszenia spornego znaku w warunkach złej wiary.

Tak samo, zdaniem organu, należy potraktować również zarzut oparty na art. 129¹ ust. 1 pkt 7 p.w.p. w świetle którego "Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które: jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami". Zdaniem Kolegium Orzekającego używanie znaku spornego nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym i z dobrymi obyczajami. W tym zakresie ocenie podlega bowiem forma przedstawieniowa znaku (elementy przedmiotowe), a nie zachowanie podmiotu (elementy podmiotowe). Tradycyjnie za oznaczenia naruszające dobre obyczaje uznaje się znaki o wulgarnej treści lub formie albo o treści lub formie obraźliwej. Należy podkreślić, że przedmiotowy znak nie realizuje żadnego ze wskazanych warunków, gdyż nie zawiera zarówno wulgarnej jak i obraźliwej treści, sprzeczność z zasadami współżycia społecznego" - odnosi się jedynie do formy przedstawieniowej znaku, a nie do zachowania zgłaszającego. Stanowisko to znalazło odzwierciedlenie w linii jurydycznej Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 13 września 2006r. (sygn. akt. II GSK 113/06] stwierdził, iż "znak niezgodny z prawem, to przede wszystkim taki znak, którego treść (postać] narusza określoną normę prawną. Natomiast niezgodność znaku z zasadami współżycia społecznego obejmuje już nie tylko samą postać znaku, ale także [...] skutki jakie ten znak wywołuje". Te ostatnie zastały doprecyzowane w bogatej literaturze przedmiotu jako "oznaczenia promujące np. zażywanie narkotyków, zawierające hasła lub symbole nawiązujące do systemów totalitarnych, dyskryminacji itp." W świetle powyższego uznać należy, iż postać oznaczenia "mKsięgowość", nie narusza wskazanych przez wnioskodawcę norm prawnych. Nie narusza także regulacji art. 1291 ust. 1 pkt 12 p.w.p. Według treści tego przepisu nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru. W ocenie Kolegium przedmiotowy znak towarowy nie wprowadza odbiorców w błąd, gdyż wykorzystuje w sposób spójny i logiczny koncepcję oznaczeń uprawnionego polegającą na używaniu przedrostka "m" w całej długotrwałej działalności gospodarczej uprawnionego. Innymi słowy, potencjalni klienci usług księgowych, bankowych, czy w ogóle związanych z szeroko pojętym aspektem ekonomicznym uznają, że oznaczenie "mKsięgowość" pochodzi właśnie od uprawnionego. Tym samym nie zachodzi obawa by oznaczenie to w jakikolwiek sposób wprowadzało odbiorców w błąd.

Wobec poczynionych ustaleń Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego oddaliło wniosek dowody wnioskodawcy o przesłuchanie w charakterze strony M. S. oraz L. G.. Zgodnie bowiem z treścią art. 12 k.p.a. organ administracji publicznej winien posługiwać się najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. W literaturze przedmiotu prawa przyjmuje się przy tym, że jeżeli w sprawie na okoliczność faktyczną przedstawiono dokumenty, to przesłuchanie [...] będzie działaniem ze zbędną zwłoką (zob. B. Adamiak, komentarz do art. 12 [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania Administracyjnego. Komentarz, Wydanie 14, C.H. BECK, Warszawa 2016, s. 90). Tym samym organ postanowił nie dopuszczać dowodów w postaci przesłuchania ww. osób. Dopuszczenie dodatkowych (czasochłonnych) dowodów w postaci przesłuchania strony na okoliczności używania oznaczeń etc. byłoby działaniem niepotrzebnie przedłużającym przedmiotowe postępowanie. Innymi słowy, przesłuchiwanie zatem osób reprezentujących stronę, na wnioskowane okoliczności stanowić mogłoby działanie contra legem art. 12 k.p.a. zwłaszcza, że strona może przedstawić swoje stanowisko na piśmie lub podczas wystąpienia na rozprawie, co też wielokrotnie czyniła.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów obowiązujących w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W oparciu o te przepisy oraz na podstawie § 8 pkt 1 ppkt 19) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2018 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 265) stawka minimalna za naruszenie patentu, prjawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynosi 1680 zł.

Powyższa decyzja Urzędu Patentowego z dnia 9 października 2020 r. stała się w całości przedmiotem skargi M. sp. z o.o. z siedzibą w W., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Strona skarżąca zarzuciła decyzji:

1) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 164 § 1 w zw. z art. 132¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez uznanie, że używanie spornego znaku towarowego "mKsięgowość" R.313077 przez Uczestnika nie narusza praw osobistych i majątkowych Skarżącego, podczas gdy Urząd dokonał wyłącznie oceny naruszenia praw Skarżącego w kontekście prawa do firmy, nie rozważając naruszenia innych - wskazanych we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego - praw Skarżącego, dokonując jednocześnie w tym zakresie błędnej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa, co miało wpływ na wynik sprawy albowiem doprowadziło do oddalenia wniosku Skarżącego o unieważnienie prawa ochronnego,

2) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 164 § 1 w zw. art. 129¹ ust. 1 pkt 6 p.w.p. poprzez uznanie, że zgłoszenie przez Uczestnika spornego znaku towarowego "mKsięgowość" R.313077 nie nastąpiło w złej wierze, podczas gdy Uczestnik dokonał rejestracji tego znaku pomimo wiedzy (lub w wyniku niewiedzy, będącej następstwem niedołożenia należytej staranności) o istnieniu prawa podmiotowego i interesu Skarżącego, które przez rejestrację znaku zostaną naruszone, a zgłaszając przedmiotowy znak miał nieuczciwy zamiar - wiedział bowiem o tym, że przejmuje cudze oznaczenie i że nie może go wykorzystać po to, by sygnować nim określone własne towary lub usługi, co miało wpływ na wynik sprawy albowiem doprowadziło do oddalenia wniosku Skarżącego o unieważnienie prawa ochronnego,

3) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 164 § 1 w zw. art. 129¹ ust. 1 pkt 12 p.w.p. poprzez uznanie, że zgłoszenie przez Uczestnika spornego znaku towarowego "mKsięgowość" R.313077 ze swojej istoty nie może wprowadzać odbiorców w błąd, podczas gdy czynności związane z księgowością i doradztwem podatkowym nie mogą być wykonywane bezpośrednio przez Uczestnika jako bank, a zatem oznaczenie może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego pochodzenia tych usług, co miało wpływ na wynik spraw)' albowiem doprowadziło do oddalenia wniosku Skarżącego o unieważnienie prawa ochronnego,

4) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 12 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.; dalej jako: "k.p.a.") w zw. z art. 256 § 1 p.w.p. poprzez bezpodstawne uznanie, iż przesłuchanie w charakterze strony M. S. oraz L. G. będzie działaniem ze zbędną zwłoką, podczas gdy okoliczności na które został powołany ten dowód miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia spraw}', a w sprawie z uwagi na wyczerpanie środków dowodowych pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, co miało istotny wpływ na wynik sprawy albowiem doprowadziło do oddalenia wniosku Skarżącego o przeprowadzenie dowodu, a w konsekwencji do oddalenia wniosku Skarżącego o unieważnienie prawa ochronnego,

5) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1 i 2 oraz art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 § 1 p.w.p. poprzez ich niezastosowanie i niepodjęcie wszelkich wnioskowanych przez Skarżącego czynności niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, a także oddalenie dowodu z przesłuchania M. S. oraz L. G., mimo, iż dowód ten mógł istotnie przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, co miało istotny wpływ na wynik sprawy albowiem doprowadziło do oddalenia wniosku Skarżącego o unieważnienie prawa ochronnego,

6) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 § 1 p.w.p. poprzez błędną ocenę wiarygodności dowodu z badania Kantar przedłożonego przez Uczestnika i bezkrytyczne przyjęcie wniosków z niego płynących, co miało istotny wpływ na wynik spraw}' albowiem doprowadziło do oddalenia wniosku Skarżącego o unieważnienie prawa ochronnego,

7) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik spraw}', tj. art. 86 k.p.a. w zw. z art. 256 § 1 p.w.p. poprzez oddalenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze strony M. S. oraz L. G., mimo iż w sprawie pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, co miało istotny wpływ na wynik sprawy albowiem doprowadziło do oddalenia wniosku Skarżącego o unieważnienie prawa ochronnego,

8) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 255³ § 1 pkt 8 p.w.p. w zw. z art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 § 1 p.w.p. poprzez brak odniesienia się w uzasadnieniu decyzji co do wszystkich zarzutów i twierdzeń podniesionych przez Skarżącego we wniosku o unieważnienie przedmiotowego prawa ochronnego.

W oparciu o tak przedstawione zarzuty, strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości. Skarżąca wniosła także o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi skarżąca rozwinęła przedstawione zarzuty.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ w zaskarżonej decyzji nie można dopatrzyć się naruszenia prawa, które zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a lub c ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, obligowałyby Sąd do uchylenia tego aktu. Nie zachodzą także w kontrolowanym postępowaniu wady kwalifikowane, uzasadniające stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ani podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego.

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że skarżąca rejestrując nazwę spółki o mało dystynktywnym charakterze w warstwie słownej (wręcz opisowym), w dodatku nie posiadającym żadnej warstwy graficznej, mogła doprowadzić do zablokowania innemu podmiotowi używania przez niego prawidłowo zarejestrowanych znaków.

W uzasadnieniu swojej skargi skarżąca podnosi, że organ nie poddał krytycznej analizie badania Kantar, którego wyniki stanowią dowód w sprawie.

Argumenty skarżącej, mające podważyć wskazane badanie, nie zostały jednak poparte żadnymi dowodami. Organ prawidłowo zatem uznał wskazane badanie za wiarygodne i opisał w decyzji jako dowód, który jasno i wiarygodnie wskazuje, że sporne oznaczenia (z przedrostkiem "m") nie kojarzą się z firmą skarżącej, a z firmą podmiotu uprawnionego do spornego znaku towarowego.

W opinii Sądu niezasadne jest także wskazanie przez skarżącą, zarzutu zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze oparte na twierdzeniu, że uprawniona posiada status banku i nie może świadczyć usług księgowości i im podobnych. Twierdzenie takie pomija jednak, że używanie znaku towarowe nie musi następować osobiście przez uprawnionego do znaku towarowego. Znak towarowy aby był używanym, może być używany przez inne podmioty niż uprawniony np. na podstawie licencji. Innymi słowy, fakt że uprawniona nie może świadczyć usług księgowości bezpośrednio nie świadczy, że dokonała zgłoszenia w złej wierze. Świadczenia usług szeroko pojętej księgowości pod spornym znakiem może dokonywać bowiem każdy inny podmiot, który uzyska na to zgodę uprawnionego podmiotu. Za dobrą wiarą po stronie uprawnionej świadczy ponadto fakt, że to z jej działalnością kojarzą się, wg. wspomnianego badania Kantar, znaki towarowe zawierające przedrostek "m".

Należy podkreślić, że w niniejszej sprawie zadaniem organu było dokonanie oceny zdolności rejestrowej znaku towarowego "mKsięgowość" R.313077, który służy do oznaczania usług z klasy 35 i 36 tj. "doradztwo w zakresie księgowości, księgowość, doradztwo podatkowe, obsługa kadrowa, dobór i rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem; usługi bankowości transakcyjnej dla różnych grup klientów i różnych produktów bankowych, usługi bankowości transakcyjnej w zakresie księgowości, usługi bankowe finansowe, usługi bankowe i finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu, mobilne usługi bankowe i finansowe". Zgodnie z art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129¹, art. 136¹ oraz art. 136³, i w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132¹ ust. 1-3.

Zgodnie natomiast z treścią przepisów art. 255 ust. 4 i art. 255¹ ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo własności przemysłowej, Urząd Patentowy rozpoznając sprawę był związany podstawą prawną wniosku wskazaną przez wnioskodawcę. Natomiast w zakresie materiału dowodowego, aktywność Urzędu Patentowego RP w trybie postępowania spornego, sprowadza się do zapoznania się z materiałami przedstawionymi przez strony (wnioskodawcy i uczestnika) dokonania ich wnikliwej oceny wraz z zarzutami, a następnie poczynienie stosownych ustaleń faktycznych i prawnych w celu rozstrzygnięcia sprawy. Tym samym organ mógł dokonać stosownych ustaleń jedynie na podstawie dowodów przedłożonych w toku postępowania przez strony. Organ odniósł się do przedstawionych dowodów i dokonał ich oceny.

W niniejszej sprawie skarżący domagając się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy podniósł zarzuty udzielenia ochrony na ten znak w związku z naruszeniem art. 132¹ ust. 1 pkt 1, art. 129¹ ust. 1 pkt 6, art. 129¹ ust. 1 pkt 7, art. 1291 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W ocenie Sądu, Urząd Patentowy zasadnie stwierdził, że żaden z podniesionych zarzutów nie zasługiwał na uwzględnienie.

W świetle art. 132¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Prawa osobiste to w szczególności dobra osobiste wskazane przykładowo w art. 23 Kodeksu cywilnego, zaliczyć tu należy także prawo do firmy. Wypada zauważyć, iż w przepisie art. 132¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie chodzi o potencjalną możliwość naruszenia prawa osobistego lub majątkowego osób trzecich, lecz o takie powiązanie oznaczenia z prawem osobistym lub majątkowym tych osób, które narusza ich prawa. Sąd rozpoznający niniejszą sprawę, akceptuje utrwalone stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, w myśl którego o naruszeniu prawa do nazwy (firmy) przedsiębiorstwa jako przesłanki unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego [...] nie przesądza samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa. Istotnym elementem decydującym o naruszeniu prawa osobistego lub majątkowego osób trzecich [...] jest niebezpieczeństwo wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa (wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. akt. GSK 31/06). O naruszeniu prawa do firmy nie przesądza zatem samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa.

W niniejszej sprawie zachodzi właśnie taka sytuacja, gdzie pomimo tego, iż cześć firmy wnioskodawcy tj. słowo "księgowość" oraz przedrostek "m" są identyczne z analizowanymi elementami znaku towarowego, to jednak oba elementy budujące firmę wnioskodawcy czy sporny znak towarowy nie są elementami fantazyjnymi, a w konsekwencji nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa (zob. wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. akt. GSK 31/06). Odniesienia te znajdują zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Firma wnioskodawcy składa się bowiem ze wskazanych dwóch członów zapisanych razem tj. z litery "m" oraz ze słowa "księgowość" oraz obligatoryjnego dodatku "sp. z o.o.". Sąd zauważa, że w doktrynie wskazuje się przy tym, że firma jest zbudowana zarówno z elementów obligatoryjnych jak i z dodatkowych. Elementy dodatkowe mogą przyjmować charakter fantazyjny jak i opisowy. W przedmiotowej sprawie nie budzi szerszych wątpliwości, że na element "mKsięgowość" składa się zarówno mała litera "m" jak i całkowicie opisowe słowo "księgowość". Tym samym to ostatnie nie ma charakteru wyróżniającego, w stosunku do spornych usług. Organ zasadnie dostrzegł, że sporne usługi jakkolwiek szersze aniżeli sama księgowość (wskazana w wykazie towarów i usług) są powiązane nie tylko ze sobą, ale przede wszystkim z samą usługą "księgowości". Z tego też powodu słowo "księgowość" nie nosi fantazyjnego charakteru - zwłaszcza w kontekście takich usług jak : "doradztwo w zakresie księgowości, księgowość, usługi bankowości transakcyjnej w zakresie księgowości". Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że niefantazyjne słowo "księgowość" nie może świadczyć o odróżniającym charakterze firmy wnioskodawcy, a w konsekwencji nie można uznać by mogło w tym aspekcie zostać zmonopolizowane przez wnioskodawcę. Z kolei "m" jest przedrostkiem szeroko stosowanym przez uprawnionego zarówno w swojej firmie, jak i w bogatej serii znaków towarowych zarejestrowanych na jego rzecz.

Sąd stwierdza, co dostrzegł organ w toku postępowania, że używanie tego przedrostka przez uprawnionego zarówno w swojej firmie jak i w znakach towarowych nastąpiło przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę (obecnie skarżącego). Jeśli nawet uznać przedrostek "m" za wyróżniający to wyróżnia on firmę i działalność uprawnionego w pierwszej kolejności. Powyższa konstatacja jest następstwem analizy materiału dowodowego złożonego przez uprawnionego, a zwłaszcza badania Kantar, z którego wynika że przedrostek ten jest w znacznej mierze kojarzony właśnie z szeroko pojętą działalnością gospodarczą uprawnionego. Tym samym rejestracja spornego znaku nie wypełniała przesłanki naruszania praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy stypizowanej w art. 132¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Słusznie także za niezasadny zarzut organ uznał ten oparty na art. art. 129¹ ust. 1 pkt 6 p.w.p. W myśl tego przepisu nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze.

Organ prawidłowo podkreślił że "w złej wierze jest ten, kto powołując się na określone prawo lub stosunek prawny wie, że prawo to (stosunek prawny) nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy w tym przedmiocie nie można uznać, w okolicznościach konkretnego przypadku, za usprawiedliwiony". Ponadto "zgłoszenie w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje [...] w innym celu niż nabycie prawa do odróżniania własnych towarów". Dotychczasowe orzecznictwo oraz stanowisko doktryny najogólniej stwierdza, że osoba zgłaszająca znak do rejestracji pozostaje w złej wierze, gdy dokonuje jego zgłoszenia w innym celu niż nabycie prawa do odróżniania własnych towarów. W złej wierze jest też ten, kto powołując się na pewne prawo lub stosunek prawny wie, że owo prawo lub stosunek prawny nie istnieje, albo też wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy nie można w danych okolicznościach uznać za usprawiedliwiony.

Mając powyższe na uwadze trudno jest uznać by uprawniony, który używa przedrostka "m" w oznaczeniu swojej firmy, a także w szeregu znaków towarowych, od kilkunastu lat, zgłosił znaki towarowe "mKsięgowość" w innym celu aniżeli nabycie prawa do odróżniania własnych usług. Nie można uprawnionemu zatem w tym zakresie stawiać skutecznie zarzutu zgłoszenia spornego znaku w warunkach złej wiary.

Sąd zgadza się również z oceną organu, że wnioskodawca (obecnie skarżący) nie wykazał istnienia podstaw do uznania za zasadny zarzutu opartego na art. 129¹ ust. 1 pkt 7 p.w.p. Zdaniem Sądu używanie spornego znaku nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym i z dobrymi obyczajami. W tym zakresie ocenie podlega bowiem forma przedstawieniowa znaku (elementy przedmiotowe), a nie zachowanie podmiotu (elementy podmiotowe). Za oznaczenia naruszające dobre obyczaje uznaje się znaki o wulgarnej treści lub formie albo o treści lub formie obraźliwej. Sąd stwierdza, że badany znak nie wypełnia żadnego ze wskazanych warunków, gdyż nie zawiera zarówno wulgarnej jak i obraźliwej treści.

Sąd stwierdza także, że prawidłowo uznał Urząd Patentowy, iż przedmiotowy znak nie narusza regulacji art. 129¹ ust. 1 pkt 12 p.w.p. Według treści tego przepisu nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru. W ocenie Sądu przedmiotowy znak towarowy nie wprowadza odbiorców w błąd, gdyż wykorzystuje w sposób spójny i logiczny koncepcję oznaczeń uprawnionego polegającą na używaniu przedrostka "m" w całej długotrwałej działalności gospodarczej uprawnionego. Innymi słowy, potencjalni klienci usług księgowych, bankowych, czy w ogóle związanych z szeroko pojętym aspektem ekonomicznym uznają, że oznaczenie "mKsięgowość" pochodzi właśnie od uprawnionego. Tym samym nie zachodzi obawa by oznaczenie to w jakikolwiek sposób wprowadzało odbiorców w błąd.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd stwierdza, że Urząd Patentowy zasadnie orzekł o oddaleniu wniosku o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na przedmiotowy znak .towarowy

Odnosząc się do zarzutu skarżącego odnośnie nie przeprowadzenia przez organ wnioskowanego przez stronę dowodu, trzeba zauważyć, że dopuszczanie dowodów z przesłuchania świadków - w sytuacji gdy organ dysponował wiarygodnym materiałem dowodowym (zwłaszcza na okoliczność kojarzenia znaku towarowego z uprawnionym nie zaś z firmą wnioskodawcy) - byłoby niezasadne. Zeznania te nie wniosłyby nic istotnego do sprawy (zwłaszcza że potencjalni świadkowie "są osobami bezpośrednio zaangażowanymi w działalność Skarżącego" - skarga s.13), a jedynie naraziły przedmiotowe postępowanie na bezpodstawne przewlekanie.

Reasumując, zdaniem Sądu ocena stanu faktycznego i ocena materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie została przeprowadzona prawidłowo. Badany znak towarowy został oceniony w całokształcie wszystkich elementów, a przy wydawaniu decyzji uwzględniono dotychczasową praktykę i stosowne orzecznictwo.

W takiej sytuacji nie można skutecznie postawić organowi zarzutu naruszenia prawa materialnego. Sąd nie stwierdził w niniejszej sprawie także uchybień procesowych.

Urząd Patentowy RP w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, dokładnie wyjaśnił podstawę faktyczną i prawną swojego rozstrzygnięcia stosownie do art. 107 § 3 k.p.a. Zdaniem Sądu nie można także organowi przypisać zarzuconego w skardze naruszenia art. 7, 77 § 1 , 11 i 80 k.p.a.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji wyroku.