Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1497/16
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2018-02-28 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 315 ust. 3, art. 164
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 8 pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 1
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aneta Lemiesz Sędziowie Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędzia WSA Andrzej Wieczorek (spr.) Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2018 r. sprawy ze skargi L. S.A. z siedzibą w P., Francja na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej L. S.A. z siedzibą w P., Francja kwotę 1 617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej organem/Urzędem Patentowym RP) decyzją z [...] września 2014 r., Nr [...] po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] września 2014 r. sprawy z wniosku L. S.A. (zwanej dalej wnioskodawcą/skarżącą) z siedzibą w P., Francja o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy graficzny o numerze [...] (zwanego dalej spornym znakiem) udzielonego na rzecz C. S.A. z siedzibą w P. (zwaną dalej uprawnioną), działając na podstawie art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17 z ze zm.; dalej u.z.t.) w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 zwaną dalej p.w.p.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak oraz przyznał uprawnionej zwrot kosztów postępowania w sprawie.

Organ działając w trybie postępowania spornego rozpoznał wniosek skarżącej o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak graficzny, udzielony na rzecz uprawnionej z pierwszeństwem od dnia 2 sierpnia 2001 r. i przeznaczony do oznaczania następujących towarów ujętych w klasie 25: odzież damska, męska i dziecięca, obuwie, nakrycia głowy.

Wnioskodawca jako podstawę prawną swojego żądania wskazał art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy u.z.t. Stwierdził, że sporny znak jest podobny do przysługującego mu z wcześniejszym pierwszeństwem znaku towarowego graficznego o numerze [...], który przedstawia postać krokodyla. Zdaniem wnioskodawcy sporny znak również przedstawia stylizowany wizerunek krokodyla i jest analogicznie przeznaczony do oznaczania towarów ujętych w klasie 25, dlatego też może powodować niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, wobec czego nie powinien uzyskać ochrony. Podniósł, że podobieństwo towarów w niniejszej sprawie zachodzi w odniesieniu do wszystkich towarów objętych wykazem znaku spornego, ponieważ "odzież damska, męska i dziecięca, obuwie, nakrycia głowy" są towarami identycznymi jak "odzież, obuwie, nakrycia głowy" występującymi w wykazie towarów znaku przeciwstawionego. W jego ocenie sporny znak jest wizualnie i koncepcyjnie podobny do znaku graficznego o numerze [...], który jest w obrocie identyfikowany i opisywany jako "krokodyl". Wskazał, że obydwa znaki przedstawiają graficzną postać krokodyla, zaś niewielkie różnice w ich formie przedstawieniowej są na tyle nieznaczące dla odbioru całości znaków, że nie wpływają na odmienne ich postrzeganie przez przeciętnego odbiorcę. Słowne odwołania do znaków również będą tożsame - każdy ze znaków można bowiem nazwać krokodylem. Ponadto wnioskodawca stwierdził, że należące do niego znaki towarowe tworzą serię znaków graficznych i słownych, których desygnat stanowi postać krokodyla, ponieważ logo z krokodylem i znak słowny "CROCODILE" o numerze [...] tworzą spójną całość oznaczeń identyfikujących wnioskodawcę, jednolitych koncepcyjnie i uzupełniających się wzajemnie. Natomiast znak sporny ze względu na graficzne i konceptualne odniesienie do postaci krokodyla można uznać za znak wpisujący się w serię znaków wnioskodawcy, który łączy w jednym znaku obie postaci znaku słowną i graficzną.

Jego zdaniem, z uwagi na upodobnienie graficzne i konceptualne znaku spornego i znaku wnioskodawcy, przeciętny odbiorca będzie miał prawo uważać, że to samo przedsiębiorstwo lub podmioty z nim powiązane są uprawnione do graficznego wizerunku krokodyla i tym samym odbiorca będzie błędnie wiązał sporny znak z wnioskodawcą i jego towarami, wnioskując na tej podstawie o powiązaniach organizacyjno - prawnych, np. w postaci udzielenia licencji.

Wskazał, że logo z krokodylem zyskało status znaku renomowanego w odniesieniu do towarów z klasy 3, 18 i 25, tworząc skojarzenia z kosmetykami, galanterią i odzieżą wysokiej klasy i jakości a jego znaki towarowe są cenione przez odbiorców, którzy dostrzegają ich światową sławę, prestiż oraz zdecydowanie przyciągają klientelę, budując cały zespół pozytywnych wyobrażeń o towarach z krokodylem. Uznał, że używanie spornego znaku może spowodować nienależną korzyść dla uprawnionego, polegającą na wykorzystaniu renomy logo z krokodylem w celu wypromowania własnej działalności w zakresie towarów identycznych, oraz może osłabiać siłę oddziaływania znaków wnioskodawcy i godzić w renomę ze względu na odmienną jakość towarów opatrywanych tym znakiem. Uznał, że pojawienie się podobnej marki na rynku szkodzić będzie wizerunkowi jego marki, przyczyniając się do utraty klienteli oraz znacznego obniżenia jej wartości. Wskazał, że uprawniony uzyskał ochronę w systemie wspólnotowego znaku towarowego oraz w systemie krajowym w Polsce na oznaczenie "COCCODRILLO" o numerach CTM [...] i [...], a w odniesieniu do nich toczą się postępowania o unieważnienie praw wyłącznych. Wskazał także, iż doprowadził do wydania decyzji negatywnych lub unieważnienia praw na znaki towarowe zgłoszone w systemie wspólnotowego znaku towarowego, w tym [...] oraz [...].

Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku i stwierdził, że wnioskodawca nie wykazał swego interesu prawnego. Zakwestionował również pełnomocnictwo udzielone na rzecz wnioskodawcy. Zdaniem uprawnionego wnioskodawca nie wykazał, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do udzielenia prawa ochronnego na sporny znak. Podniósł, że jest prężnie działającą firmą, która powstała na początku lat 90-tych i od początku zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży oraz obuwia dla dzieci.

Uprawniony przyznał, że porównywane towary są identyczne, jednak zanegował podobieństwo przedmiotowych znaków towarowych. Jego zdaniem zarzut podobieństwa pomiędzy przeciwstawionymi znakami, stwarzającego możliwość zaistnienia konfuzji, jest nadużyciem. Wskazał, że znak sporny jest stylizowanym i mało realnym wizerunkiem krokodyla, podczas gdy sporny znak stanowi realistyczny (rzeczywisty), odtworzony niemal z fotograficzną dokładnością wizerunek krokodyla. Stwierdził, że postać krokodyla w spornym znaku nie jest ograniczona przestrzennie, natomiast sporny znak towarowy stanowi kompozycję graficzną zamkniętą, a ponadto krokodyl w znaku spornym jest w wymiarze 3D, a przeciwstawiony znak jest znakiem dwuwymiarowym.

Dodał, że w znaku przeciwstawionym nie ma elementu dominującego, zaś w znaku spornym elementem dominującym, zapadającym w pamięć odbiorcy, są wyłupiaste oczy zwierzęcia. Ponadto znak sporny utrzymany jest w kolorystyce brązowo-beżowej, podczas gdy znak przeciwstawiony jest w wersji czarno-białej, co daje wnioskodawcy nieograniczony wachlarz możliwości doboru kolorystyki. Jego zdaniem znaki te jako całość różnią się istotnie w warstwie wizualnej i koncepcyjnej w ten sposób, że wywierają odmienne całościowe wrażenie i nie wywołują podobnych lub zbliżonych skojarzeń.

Organ wskazał, że zgodnie art. 164 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeśli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Zdaniem organu interes prawny powinien być bezpośredni, konkretny, realny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniały zastosowanie normy prawa materialnego. W jego ocenie wnioskodawca wykazał interes prawny w domaganiu się unieważnienia spornego prawa ochronnego. Powołał się on na przysługujące mu wcześniejsze prawa do znaków towarowych: graficznego o numerze [...] oraz słownego "CROCODILE" o numerze [...], które zostały jego zdaniem naruszone poprzez udzielenie prawa ochronnego na sporny znak. W przypadku pierwszego z powyższych znaków wskazał na podobieństwo samych oznaczeń oraz podobieństwo towarów, co w świetle orzecznictwa sądowego uzasadnia interes prawny wnioskodawcy w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Organ powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2008 r. (sygn. akt II GSK 309/07), z którego wynika, że dla wykazania interesu prawnego wystarczy wskazanie przez wnioskodawcę na własne prawo ochronne na znak towarowy, dla takiej samej grupy towarów co sporny znak towarowy oraz wskazanie na takie wspólne elementy występujące w obu znakach towarowych, które czynią przekonanie wnioskodawcy o ich kolizyjności obiektywnie usprawiedliwionym, tj. świadczą o tym, że przekonanie to nie jest oczywiście bezzasadne.

Biorąc to pod uwagę organ uznał, że wnioskodawca ma prawo żądać ustalenia, czy sporne prawo zostało udzielone z zachowaniem ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego a interes prawny wnioskodawcy znajduje oparcie także w art. 153 ust. 1 ustawy p.w.p.

Organ wskazał, że w myśl art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dacie zgłoszenia znaku towarowego. Sporny znak towarowy został zgłoszony w dniu 2 sierpnia 2001 r., czyli w czasie obowiązywania ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Wobec powyższego przepisy tej ustawy będą miały zastosowanie w niniejszej sprawie w zakresie oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Urząd Patentowy RP wskazał, że wnioskodawca podniósł, że sporne prawo zostało udzielone wbrew ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania ochrony określonym w art. 8 pkt 1 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.

W świetle art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest on podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Powyższy przepis ma zatem zastosowanie wówczas, gdy spełnione zostaną kumulatywnie trzy następujące przesłanki: po pierwsze - jednorodzajowość (podobieństwo) towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, po drugie - podobieństwo porównywanych oznaczeń, oraz po trzecie - istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów sygnowanych porównywanymi znakami towarowymi.

Dokonując analizy porównawczej towarów sygnowanych przedmiotowymi znakami organ wskazał, że przedmiotowy wniosek o unieważnienie spornego prawa dotyczy znaku towarowego graficznego o numerze [...] przeznaczonego do oznaczania towarów ujętych w klasie 25, tj. odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, obuwia oraz nakryć głowy. Przeciwstawiony został mu znak towarowy graficzny o numerze [...], przeznaczony do oznaczania m.in. towarów w klasie 25, tj. ubiorów, obuwia i nakryć głowy, oraz znak towarowy słowny "CROCODILE" o numerze [...], przeznaczony do oznaczania m.in. towarów w klasie 25, tj. odzieży, obuwia i nakryć głowy.

Jego zdaniem przedmiotowe towary, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki, są identyczne. Pojęcie "ubiory" stanowi bowiem synonim dla wyrażenia "odzież damska, męska i dziecięca". Z kolei sformułowania "obuwie" i "nakrycia głowy" występują we wszystkich porównywanych wykazach.

Wobec stwierdzenia identyczności porównywanych towarów dokonano analizy podobieństwa znaków towarowych będących przedmiotem niniejszego postępowania mając na uwadze, że zgodnie z ustaloną praktyką oraz orzecznictwem, ocena porównawcza znaków powinna być dokonywana na różnych płaszczyznach postrzegania - wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej - z uwzględnieniem tego, że decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy.

Zdaniem organu sporny znak towarowy tak samo jak znaki towarowe wnioskodawcy, w szczególności znak towarowy o numerze [...], może rodzić konotacje z krokodylem, to jednak za mało aby uznać, że jest on podobny do tych znaków w stopniu mylącym. Znak ten różni się bowiem istotnie od obu przeciwstawionych mu znaków towarowych w warstwie wizualnej, która jest najistotniejsza dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Odgrywa ona także bardzo ważną rolę przy zakupie przedmiotowych towarów, tj. odzieży, obuwia i nakryć głowy. O ile bowiem jeden z przeciwstawionych znaków ma charakter słowny - składa się jedynie ze słowa "CROCODILE", natomiast drugi jest znakiem graficznym, w którym wizerunek krokodyla przedstawiony jest w sposób bardzo realistyczny - o tyle sporny znak, który także jest graficzny, przedstawia wizerunek przypominający bardzo wystylizowane zwierzę składające się z połączenia różnych figur geometrycznych.

W ocenie organu odbiorca patrząc na znak [...] nie będzie miał wątpliwości, że przedstawia on wizerunek krokodyla i nie będzie miał skojarzeń z żadnym innym zwierzęciem, ponieważ znak ten przedstawia realistyczny i odtworzony niemal z fotograficzną dokładnością wizerunek krokodyla.

Dokonując analizy znaku spornego pod względem wizualnym stwierdzono, że składa się on z kilku figur geometrycznych w kolorze brązowym, które mogą się kojarzyć z częściami ciała zwierzęcia. Dwie elipsy przypominają jego oczy, czworokąt - głowę, zaś wielokąt może nasuwać skojarzenia z tułowiem lub ogonem zwierzęcia. Sposób przedstawienia wizerunku zwierzęcia w spornym znaku nie jest zatem naturalistyczny, lecz zupełnie fantazyjny, wręcz surrealistyczny. Uznano, że przeciętny odbiorca widząc sporne oznaczenie, niekoniecznie dostrzeże w nim wizerunek krokodyla. Wskazano, że można dostrzec przedstawienie innego zwierzęcia lub ptaka, albo nawet abstrakcyjną formę graficzną a wszystko zależy od wyobraźni odbiorcy. Zdaniem organu przedstawienia porównywanych znaków [...] i [...] powodują, że znaki te wywierają całkowicie odmienne ogólne wrażenie w warstwie wizualnej.

Z uwagi na fakt, że sporny znak towarowy jest znakiem graficzny zdaniem organu nie może być on w jakikolwiek sposób podobny w warstwie fonetycznej do przeciwstawionych znaków towarowych.

Dokonując analizy na płaszczyźnie znaczeniowej wykluczono podobieństwo z uwagi na brak treści słownej w znaku towarowym spornym.

Organ badał przesłankę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., która stanowi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Uwzględniając, że ogólna i całościowa ocena ryzyka wprowadzenia w błąd uwarunkowana jest szeregiem współzależności występujących pomiędzy wszystkimi elementami poddano badaniu ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd mogące mieć charakter bezpośredni albo niebezpośredni. Analizując niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców rozważono zachowanie odbiorcy przeciętnego, który świadomie poszukuje właściwego towaru i świadomie wybiera pomiędzy dostępnymi na rynku markami.

Zdaniem organu znaki są na tyle zróżnicowane, że konsumenci ci z pewnością nie będą mieli problemów z ich identyfikacją i odróżnieniem. Wskazano, że znaki różnią się w sposób na tyle wyraźny, że nie istnieje niebezpieczeństwo, iż nabywca stwierdzi, że ma do czynienia z tym samym towarem lub serią towarów wytwarzanych przez wnioskodawcę lub podmiot z nim powiązany.

W ocenie organu przeciwstawione znaki oceniane jako całość są na tyle zróżnicowane, ze wywierają odmienne wrażenie na odbiorcach, a tym samym nie są podobne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Brak podobieństwa znaków towarowych wyklucza możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców pomimo stwierdzonej identyczności towarów. Ze względu na brak podobieństwa między znakami nie można mówić o niebezpieczeństwie, że odbiorca może błędnie uznać zgłoszony w niniejszej sprawie znak za odmianę wcześniej zarejestrowanego oznaczenia, pochodzącą od tego samego podmiotu lub też mylnie przyjmie, że istnieją związki organizacyjno - prawne łączące odrębnych przedsiębiorców. A zatem nie istnieje niebezpieczeństwo, że podobieństwo znaków i towarów może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych.

W ocenie organu na odmienną ocenę co do braku ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców nie mogły wpłynąć twierdzenia wnioskodawcy o wysokim stopniu znajomości i renomy jej znaków.

Organ powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2012 r. (sygn. akt VI SA/Wa 526/12), wskazał, że "nieodzownym, wyjściowym punktem oceny naruszenia renomy znaku jest jego analiza porównawcza ze znakiem spornym. Ustalenie, że jest on podobny chociaż w takim stopniu, że może powodować skojarzenia potencjalnych odbiorców warunkuje kolejny etap badania zmierzający do ustalenia przynajmniej hipotetycznej możliwości naruszenia praw do znaku renomowanego". Sąd stwierdził również, iż "obligatoryjną przesłanką naruszenia renomy znaku jest więc stwierdzenie podobieństwa znaku kwestionowanego, gdyż w sytuacji jego nieistnienia, gdy brak jest możliwości nawet skojarzenia znaków przez przeciętnego, dobrze zorientowanego odbiorcę, nie sposób uznać za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym może zachodzić ryzyko naruszenia praw podmiotu uprawnionego do znaku renomowanego, czy to poprzez przyznanie nienależnych korzyści uprawnionemu do znaku spornego czy też przez szkodzenie renomie lub odróżniającemu charakterowi znaku wcześniejszego (renomowanego)".

Zdaniem organu powołującego się na orzecznictwo sadów, że nie można mówić o naruszeniu art. 8 pkt 1 u.z.t. skoro znak sporny nie jest adaptacją znaku przeciwstawionego uznanego przez wnioskodawcę za renomowany.

Organ wskazał, że nie dopatrzył się pomiędzy porównywanymi znakami takiego podobieństwa, aby odbiorcy kojarzyli je ze sobą. Ponadto podniósł, że wnioskodawca nie wykazał, że należące do niego znaki towarowe cieszyły się renomą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego, tj. w dniu 2 sierpnia 2001 r. Przedłożone przez niego na tę okoliczność dowody pochodzą z późniejszego okresu i nie odnoszą się do okoliczności istniejących w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego. Jego zdaniem dokumenty dotyczące reklamy oraz sprzedaży produktów wnioskodawcy powinny potwierdzać renomę znaków towarowych na terytorium Polski.

Skargę na powyższą decyzję wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżąca, zrzucając:

1. naruszenie art 8 pkt. 1 oraz art 9 ust. i pkt 1 u.z.t. w zw. z art. 315 ust. 3 p.w.p., poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające między innymi na:

i. przyjęciu, że przeciętny odbiorca będzie mógł dostrzec w spornym znaku towarowym nie tylko krokodyla, ale również inne zwierzę w tym ptaka, podczas gdy forma graficzna znaku wprost wskazuje, że jest to krokodyl a nadto sam uprawniony sklasyfikował elementy graficzne spornego znaku według Klasyfikacji Wiedeńskiej jako gady (klasa 3.11) wśród których zakwalifikowany jest właśnie krokodyl (3.11.9);

ii. przyjęciu, że sporny znak towarowy nie podlega porównaniu z przeciwstawionymi znakami w warstwie znaczeniowej tylko dlatego, że nie zawiera elementu słownego, podczas gdy w przypadku znaków graficznych, to właśnie warstwa znaczeniowa i jej zbieżność ma istotne znaczenie dla stwierdzenia ogólnego podobieństwa oznaczeń, ryzyka konfuzji i skojarzeń;

iii. pominięciu naczelnych dyrektyw wypracowanych przez orzecznictwo, że oceniając oznaczenia należy się kierować pierwszoplanowymi i dominującymi ich cechami, które będą przyciągały główną uwagę odbiorców, którymi w tej sprawie jest postać krokodyla oraz, że porównania znaków dokonuje się według występujących między nimi podobieństw, a nie różnic;

iv. nieuwzględnieniu przesłanki identyczności towarów w ocenie ryzyka konfuzji, która zgodnie z zasada współzależności podobieństwa towarów i oznaczeń pozwalała przyjąć, że wystarczający jest mniejszy stopień podobieństwa porównywanych oznaczeń, aby stwierdzić ryzyko konfuzji;

v. nieuwzględnieniu podczas oceny ryzyka konfuzji szczególnego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku przedstawiającego krokodyla, który przy identyczności towarów i oznaczeń w warstwie semantycznej ma istotne znaczenie podczas oceny ryzyka konfuzji;

vi. przyjęciu, że sporny znak nie wprowadza odbiorców w błąd pomimo, że w sprawie występuje identyczność towarów oraz znaki są identyczne w warstwie znaczeniowej oraz podobne w warstwie wizualnej,

vii. pominięciu naczelnej zasady zgodnie, z którą dla przyjęcia naruszenia renomy wcześniejszego znaku towarowego wystarczający jest mniejszy stopień podobieństwa oznaczeń i wystarczy, że porównywane znaki budzą te same konotacje znaczeniowe z krokodylem.

2. naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy poprzez naruszenie art. 7, 77 § 1 i 80 kpa polegające na braku wyczerpującego zbadania sprawy, pominięciu szeregu istotnych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, przekroczeniu przez organ zasady swobodnej oceny dowodów, a ponadto naruszenie art 107 § 3 kpa polegające na braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji, w szczególności:

nieprzeprowadzenie pogłębionej i szczegółowej oceny porównywanych znaków towarowych w płaszczyźnie wizualnej i znaczeniowej z uwzględnieniem kryterium ogólnego wrażenia, jakie te znaki wywołują na przeciętnym odbiorcy, zwłaszcza ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy dominujące porównywanych oznaczeń oraz kryterium oceniania znaku jako całości;

odstąpienie od oceny charakteru towarów, jakimi są oznaczane porównywane znaki, nie ustalenie ich specyfiki, metod zakupu ani stopnia uwagi, jaki jest poświęcany przy ich wyborze;

poczynienie wewnętrznie sprzecznych ustaleń w zakresie oceny podobieństwa wizualnego i koncepcyjnego porównywanych znaków towarowych, poprzez przyjęcie, że sporny znak tak samo jak znaki towarowe wnioskodawcy może rodzić konotacje z krokodylem oraz zaprzeczenie w dalszej części decyzji temu stwierdzeniu i uznaniu, że przeciętny odbiorca widząc sporne oznaczenie, niekoniecznie dostrzeże w nim wizerunek krokodyla;

przyjęcie, że zebrane w sprawie materiały dowodowe nie są wystarczające dla uznania renomy wcześniejszych znaków towarowych lub co najmniej ich wzmocnionej zdolności odróżniającej choć sam uprawniony ze spornego znaku przyznał, że marka [...] oraz logo z krokodylem jest w Polsce znakiem renomowanym.

Wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W ocenie skarżącej decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego wskazanych jako podstawy wniosku, które to naruszenie polega na niewłaściwej wykładni przesłanek, o których w nich mowa, a także na ich nieprawidłowym zastosowaniu w stanie faktycznym sprawy. Nadto wskazała, że decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania mającym wpływ na wynik sprawy, ponieważ organ przeprowadził postępowanie sporne wbrew zasadom określonym w kpa, a wymienionym w petitum skargi, a także wadliwie ustalił stan faktyczny, co spowodowało w konsekwencji błędne uznanie, że art. 8 pkt 1 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. nie mają w sprawie zastosowania.

Jej zdaniem identyczność towarów ma bezpośredni, znaczący wpływ na ustalenie ryzyka konfuzji. Uznaje, że identyczność towarów winna być podstawą do przeprowadzenia przez organ surowszej analizy ryzyka konfuzji. Organ w żadnym stopniu nie uwzględnił zasady współzależności pomiędzy podobieństwem towarów a podobieństwem oznaczeń, która w przedmiotowej sprawie tym bardziej powinna znaleźć zastosowanie, skoro organ uznał porównywane towary za identyczne.

Jej zdaniem brak uwzględnienia identyczności towarów w ramach oceny kolejnych przesłanek, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 1 u.z.t. stanowi potwierdzenie zarówno wadliwej oceny przesłanek, o których w nim mowa, jak i istotne naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na wynik sprawy.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał stanowisko i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem skargi jest decyzja organu z [...] września 2014 r., [...], którą organ oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak oraz przyznał uprawnionej zwrot kosztów postępowania w sprawie.

W myśl art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dacie zgłoszenia znaku towarowego. Sporny znak towarowy został zgłoszony w dniu 2 sierpnia 2001 r., czyli w czasie obowiązywania ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Wobec powyższego przepisy tej ustawy będą miały zastosowanie w niniejszej sprawie w zakresie oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Wnioskodawca podniósł, że sporne prawo zostało udzielone wbrew ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania ochrony określonym w art. 8 pkt 1 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.

Wnioskodawca jako podstawę prawną swojego żądania wskazał art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy u.z.t. Stwierdził, że sporny znak jest podobny do przysługującego mu z wcześniejszym pierwszeństwem znaku towarowego graficznego o numerze [...], który przedstawia postać krokodyla. Zdaniem wnioskodawcy sporny znak również przedstawia stylizowany wizerunek krokodyla i jest analogicznie przeznaczony do oznaczania towarów ujętych w klasie 25, dlatego też może powodować niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, wobec czego nie powinien uzyskać ochrony. Podniósł, że podobieństwo towarów w niniejszej sprawie zachodzi w odniesieniu do wszystkich towarów objętych wykazem znaku spornego, ponieważ "odzież damska, męska i dziecięca, obuwie, nakrycia głowy" są towarami identycznymi jak "odzież, obuwie, nakrycia głowy" występującymi w wykazie towarów znaku przeciwstawionego. W jego ocenie sporny znak jest wizualnie i koncepcyjnie podobny do znaku graficznego o numerze R.60389, który jest w obrocie identyfikowany i opisywany jako "krokodyl". Wskazał, że obydwa znaki przedstawiają graficzną postać krokodyla, zaś niewielkie różnice w ich formie przedstawieniowej są na tyle nieznaczące dla odbioru całości znaków, że nie wpływają na odmienne ich postrzeganie przez przeciętnego odbiorcę. Podniósł, że obydwa znaki wskazują na postać tego samego zwierzęcia - krokodyla. Słowne odwołania do znaków również będą tożsame - każdy ze znaków można bowiem nazwać krokodylem. Ponadto wnioskodawca stwierdził, że należące do niego znaki towarowe tworzą serię znaków graficznych i słownych, których desygnat stanowi postać krokodyla, ponieważ logo z krokodylem i znak słowny "CROCODILE" o numerze [...] tworzą spójną całość oznaczeń identyfikujących wnioskodawcę, jednolitych koncepcyjnie i uzupełniających się wzajemnie. Natomiast znak sporny ze względu na graficzne i konceptualne odniesienie do postaci krokodyla można uznać za znak wpisujący się w serię znaków wnioskodawcy, który łączy w jednym znaku obie postaci znaku słowną i graficzną.

Jego zdaniem, z uwagi na upodobnienie graficzne i konceptualne znaku spornego i znaku wnioskodawcy, przeciętny odbiorca będzie miał prawo uważać, że to samo przedsiębiorstwo lub podmioty z nim powiązane są uprawnione do graficznego wizerunku krokodyla i tym samym odbiorca będzie błędnie wiązał sporny znak z wnioskodawcą i jego towarami, wnioskując na tej podstawie o powiązaniach organizacyjno - prawnych, np. w postaci udzielenia licencji.

Wnioskodawca zarzucił również, że uprawniony do spornego znaku może czerpać nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej i renomy znaków wnioskodawcy, ponieważ znaki wnioskodawcy są dobrze znane na polskim rynku i cieszą się wysokim uznaniem.

Jego zdaniem logo z krokodylem zyskało status znaku renomowanego w odniesieniu do towarów z klasy 3, 18 i 25, tworząc skojarzenia z kosmetykami, galanterią i odzieżą wysokiej klasy i jakości a jego znaki towarowe są cenione przez odbiorców, którzy dostrzegają ich światową sławę, prestiż oraz zdecydowanie przyciągają klientelę, budując cały zespół pozytywnych wyobrażeń o towarach z krokodylem. Uznał, że używanie spornego znaku może spowodować nienależną korzyść dla uprawnionego, polegającą na wykorzystaniu renomy logo z krokodylem w celu wypromowania własnej działalności w zakresie towarów identycznych, oraz może osłabiać siłę oddziaływania znaków wnioskodawcy i godzić w renomę ze względu na odmienną jakość towarów opatrywanych tym znakiem. Według wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że krokodyl w branży odzieżowej jest symbolem silnie kojarzonym z wnioskodawcą i jego towarami.

Uznał, że pojawienie się podobnej marki na rynku szkodzić będzie wizerunkowi jego marki, przyczyniając się do utraty klienteli oraz znacznego obniżenia jej wartości. Wskazał, że uprawniony uzyskał ochronę w systemie wspólnotowego znaku towarowego oraz w systemie krajowym w Polsce na oznaczenie "COCCODRILLO" o numerach [...] i [...], a w odniesieniu do nich toczą się postępowania o unieważnienie praw wyłącznych. Wskazał także, iż doprowadził do wydania decyzji negatywnych lub unieważnienia praw na znaki towarowe zgłoszone w systemie wspólnotowego znaku towarowego, w tym [...] oraz [...].

Wnioskodawca, przedłożył materiały mające świadczyć o renomie jego znaku. Ponadto uzasadnił swój interes prawny w niniejszej sprawie powołując się na art. 153 ust. 1 p.w.p. i stwierdzając, że udzielenie kolizyjnego prawa, którego zakres mieści się w prawnie określonym obszarze wyłączności przyznanym wnioskodawcy, w sposób rzeczywisty ogranicza posiadane przez niego uprawnienie.

Dokonując analizy porównawczej towarów stwierdzono, że przedmiotowe towary, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki, są identyczne.

Uprawniony przyznał, że porównywane towary są identyczne, jednak zanegował podobieństwo przedmiotowych znaków towarowych. Jego zdaniem zarzut podobieństwa pomiędzy przeciwstawionymi znakami, stwarzającego możliwość zaistnienia konfuzji, jest nadużyciem. Wskazał, że znak sporny jest stylizowanym i mało realnym wizerunkiem krokodyla, podczas gdy sporny znak stanowi realistyczny (rzeczywisty), odtworzony niemal z fotograficzną dokładnością wizerunek krokodyla.

Przy piśmie z [...] czerwca 2014 r. uprawniony załączył wyrok niemieckiego Trybunału Federalnego z dnia [...] września 2005 r. (sygn. akt [...]) wraz z tłumaczeniem oraz opinię prawną prof. M. K. dotyczącą podobieństwa porównywanych znaków towarowych.

W ocenie Sądu organ wskazując, że zgodnie art. 164 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeśli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa prawidłowo przyjął, że wnioskodawca ma prawo żądać ustalenia, czy sporne prawo zostało udzielone z zachowaniem ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego a interes prawny wnioskodawcy znajduje oparcie także w art. 153 ust. 1 ustawy p.w.p.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami ustawy o znakach towarowych nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. W sprawie będącej przedmiotem rozpatrzenia kwestionowane są ustalenia i ukształtowane na ich podstawie stanowisko organu dotyczące wynikającej z powyższego przepisu przesłanki podobieństwa znaków towarowych oraz przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Zdaniem Sądu analiza podobieństwa znaków towarowych z perspektywy powołanych przepisów nie została dokonana w sposób prawidłowy.

Podobieństwo znaków powinno być oceniane według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. W konsekwencji tego założenia różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne, a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy natomiast dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, odbiorca może być wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów. Sprawdzenie podobieństwa powinno więc prowadzić do obiektywnego bilansu podobieństw i różnic, a ich sumę należy odnieść do przeciętnej uwagi rozsądnego kupującego.

W rozpatrywanej sprawie organ, bezpodstawnie przyjął, że uwzględniając całościowe wrażenie, jakie wywołują porównywane znaki na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i konceptualnej, dostrzeżone różnice mają charakter dominujący względem podobieństw. Skutkowało to błędnym przyjęciem, że pomiędzy porównywanymi znakami podobieństwo w rozumieniu nie zachodzi.

Porównując w warstwie wizualnej znak sporny do przeciwstawionych znaków graficznych organ nie docenił wagi okoliczności, że znaki te mają istotną cechę wspólną - stanowią odwzorowanie profilu gada z rzędu krokodyli. W spornym znaku dominujący charakter ma element graficzny.

Biorąc pod uwagę, iż odbiorcy z reguły nie mają możliwości jednoczesnego porównania przeciwstawionych znaków, postrzegają i zachowują w pamięci ogólny zarys poszukiwanego oznaczenia, kierując się przy wyborze głównie jego dominującymi elementami, przyjąć trzeba, że w odniesieniu do porównywanych znaków w świadomości odbiorcy pozostanie kształt gada z rzędu krokodyli.

Prawidłowo przeprowadzona analiza uwzględniająca wskazane kwestie prowadzić powinna do stwierdzenia, że występujące w znaku spornym figury mogą nie osłabiać podobieństwa znaków na płaszczyźnie wizualnej w odniesieniu do przeciwstawionych znaków graficznych, natomiast ze względu na jego językowe znaczenie i skojarzenia, jakie może wywołać z gadem zbliżonym wyglądem do krokodyla, wzmaga podobieństwo na płaszczyźnie konceptualnej w stosunku do wszystkich przeciwstawionych znaków spółki skarżącej.

Ocena ryzyka wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towarów powinna być dokonana z uwzględnieniem współzależności podobieństwa towarów i podobieństwa znaków. Przy znacznym zróżnicowaniu towarów nawet większy stopień podobieństwa znaków nie będzie bowiem powodował błędu wśród odbiorców, natomiast wysoki stopień podobieństwa, a tym bardziej identyczność towarów może prowadzić do konfuzji nawet przy mniejszym stopniu podobieństwa oznaczeń. Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, organ nie przeprowadził analizy w tym zakresie.

Dokonana przez organ ocena przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd uwzględnia właściwy stopień uwagi przeciętnego konsumenta. Stosownie do standardów wynikających z orzecznictwa, organ przyjął, że jest to świadomy, należycie uważny i ostrożny odbiorca. W okolicznościach rozpatrywanej sprawy, odpowiedni poziom uwagi nabywcy, nie wyklucza jednak ryzyka wprowadzenia go w błąd ze względu na stopień podobieństwa znaków, przy niekwestionowanej przez organ identyczności towarów zwłaszcza w przypadku stwierdzenia możliwości ich występowania na półkach tych samych sklepów samoobsługowych, jak również w sklepach internetowych.

Wymaga uzasadnienia argumentacja organu zgodnie z którą uprawniona ze znaków przeciwstawionych nie ma podstaw do kwestionowania użycia przez inny podmiot w znaku towarowym wizerunku krokodyla, gdyż nie posiada wyłączności na przedstawianie tego zwierzęcia. W ocenie Sądu na tym właśnie polega korzyść z uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, że umożliwia ono uprawnionym sprzeciwienie się późniejszej rejestracji znaków, które ich zdaniem są na tyle podobne, by mogłyby wprowadzić w błąd odbiorcę co do pochodzenia towaru.

Naczelny Sąd Administracyjny w swym orzecznictwie konsekwentnie podkreślał, iż okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy ma status znaku renomowanego, ma istotne znaczenie dla zastosowania właściwych kryteriów oceny podobieństwa takiego znaku do oznaczenia późniejszego. Prawidłowa wykładnia powołanego przepisu wymaga zatem na wstępie ustalenia, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, a jeśli tak - ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, znacznie subtelniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie powołanych przepisów art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy u.z.t.

W przypadku znaku renomowanego, wystarczające dla stwierdzenia podobieństwa jest samo niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony. Nie jest przy tym wymagane, by skojarzenie to prowadziło do błędu odbiorcy. Wystarczy wykazanie, że udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W rozpatrywanej sprawie strona skarżąca przedstawiła obszerny materiał dowodowy na okoliczność renomy. Organ natomiast oceniając ten materiał odniósł się jedynie do ilości publikacji i dat, w sposób nieuprawniony pomijając analizę wyników badań, treści materiałów reklamowych i publikacji, które nie tylko wskazują na rozpoznawalność marki L. - również na rynku polskim, ale też na jej wysoką pozycję wśród ekskluzywnych marek na rynku europejskim na przestrzeni lat.

Uznanie, że w postępowaniu przed OHIM zakończonym decyzją z dnia [...] maja 2013 r. sygn. [...] utrzymaną wyrokiem Sądu Unii Europejskiej z dnia [...] września 2015 r. sygn. [...] renoma i wysoki odróżniający charakter znaku L. dla towarów w klasach 18 i 25 zostały udowodnione "przynajmniej we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Zjednoczonym Królestwie" nie wyklucza możliwości wykazania renomy w innych krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce.

W sprawie będącej przedmiotem rozpatrzenia spółka L. przedstawiła dowody na renomę jej znaków na obszarze Polski, w tym: artykuły i materiały reklamowe z czasopism wielonakładowych, fotografie przedstawiające sklep firmowy oraz badania wyspecjalizowanej jednostki dokumentujące znajomość znaku w 2010 r. wśród 40% polskich odbiorców. Z omówionych względów materiały te wymagają ponownej analizy. Nie jest jednak konieczne wykazanie przez spółkę wysokości udziału w rynku, czy wielkości sprzedaży. Renoma znaku nie zawsze bowiem przekłada się na wysoki poziom sprzedaży, zwłaszcza w odniesieniu do towarów ekskluzywnych.

W konsekwencji przyjęcia błędnego stanowiska co do kwestii podobieństwa znaku spornego do znaków przeciwstawionych, organ nie przedstawił swojej oceny w zakresie powołanej przez wnoszącą sprzeciw przesłanki negatywnej udzielenia ochrony wynikającej z art. art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy u.z.t.

Urząd Patentowy ponownie rozpatrując sprawę zobowiązany jest uwzględnić stanowisko sądu, zbadać wskazane kwestie z zachowaniem przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego reguł prowadzenia postępowania administracyjnego i na tej podstawie rozstrzygnąć, czy w rozpatrywanej sprawie zachodzą przesłanki zastosowania art. art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy u.z.t. – z uwzględnieniem dominującego charakteru podobieństw porównywanych znaków oraz zdolności odróżniającej znaków L., w odniesieniu do poszczególnych klas towarów. Ponadto organ - uwzględniając przedstawione wywody - osobno zbada i oceni zgromadzony materiał dowodowy z perspektywy przesłanek szerszej ochrony znaków towarowych - odnoszącej się nie tylko do towarów podobnych - wynikającej z renomy znaku.

Z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 145 § 1 pkt.1 lit. a. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) orzekł jak w sentencji wyroku. O kosztach postępowania sądowego orzeczono na podstawie art. 200 ww. ustawy.