Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 109/10
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2010-04-19 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 129
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska - Przewłoka Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki (spr.) Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi "B." Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy BIO-ACTIVE nr [...] oddala skargę


UZASADNIENIE

W dniu [...] grudnia 2005 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję o rejestracji oznaczenia BIO-ACTIVE [...] (dalej: sporny znak), na rzecz B. Sp. z o.o., z siedzibą w W. (dalej: uprawniony, skarżący), jako znaku towarowego słownego, przeznaczonego do oznaczania m.in. kosmetyków do pielęgnacji ciała (klasa 3). Informacja o powyższym została opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego dnia [...] lipca 2006 r.

W dniu [...] stycznia 2007 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw firmy I. Ltd. z siedzibą w Izraelu (dalej: wnoszącej sprzeciw, wnioskodawcy) wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "BIO-ACTIVE" o nr [...] w odniesieniu do towarów w klasie 3, tj. "kosmetyków do pielęgnacji ciała".

Zdaniem wnioskodawcy, sporny znak został zarejestrowany z naruszeniem ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego, ponieważ nie posiada on zdolności odróżniającej w stosunku do kosmetyków do pielęgnacji ciała. Analiza polskiego i światowego rynku kosmetycznego dowodzi, iż określenie "bio-active" jest powszechnie stosowane w odniesieniu do kosmetyków, przy czym słowo to występuje zarówno w wersji pisanej łącznie "bioactive", pisanej rozdzielnie "bio active" oraz w sposób identyczny jak w znaku spornym - w wersji z myślnikiem jako "bio-active". Wiele różnych podmiotów używa tego oznaczenia w celu wskazania rodzaju występujących w towarze substancji aktywnych biologicznie, czyli składników bioaktywnych. Wnioskodawca również produkuje kosmetyki pielęgnacyjno - lecznicze "[...]" oparte na bazie minerałów Morza Martwego. Jedną z linii tych kosmetyków jest linia "bio-active", która została opracowana na podstawie formuły zawierającej kompleks bioaktywnych składników odżywczych.

Zdaniem wnioskodawcy, sporne oznaczenie nie może spełniać funkcji znaku towarowego poprzez informowanie o źródle pochodzenia towaru nim opatrzonego. Jest to bowiem oznaczenie powszechnie używane przez producentów kosmetyków w celach informacyjnych jako przymiotnik wskazujący na bioaktywne właściwości kosmetyków, czyli na skład i właściwości towarów. Zdaniem wnoszącego sprzeciw, rejestracja spornego znaku doprowadziła do zmonopolizowania tego oznaczenia przez jednego przedsiębiorcę. Uprawniony z prawa do spornego znaku pismem z dnia [...] grudnia 2005r. wystąpił wobec wnoszącego sprzeciw z żądaniem zaprzestania używania tego oznaczenia na opakowaniach kosmetyków.

Wnioskodawca wskazał przykłady decyzji Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) odmawiających rejestracji oznaczeń uznanych za opisowe z uwagi na zawarcie w nich słowa "active". Podkreślił również, że sporny znak jest oznaczeniem słownym, pozbawionym jakichkolwiek elementów fantazyjnych, które pozwoliłyby odbiorcom rozróżnić na rynku produkty uprawnionego od produktów pochodzących od innych podmiotów; sporne oznaczenie ma nie tylko charakter opisowy, ale jest również oznaczeniem zwyczajowo używanym w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych w celu wskazania właściwości towarów.

Wnioskodawca podniósł również, że OHIM decyzją z dnia [...] października 2005r. odmówił rejestracji znaku słowno - graficznego "BIO-ACTIVE" o nr [...] zgłoszonego przez uprawnionego ze spornego prawa. Pomimo użycia elementów kolorystyczno - graficznych w tym znaku OHIM uznał, że nie posiada on żadnych znamion odróżniających. Decyzja ta została podtrzymana w dniu [...] czerwca 2006 r. przez Izbę Odwoławczą, do której uprawniony wniósł apelację.

W odpowiedzi w piśmie z dnia [...] kwietnia 2007 r. uprawniony ze spornego prawa ochronnego uznał sprzeciw za bezzasadny.

W piśmie z dnia [...] kwietnia 2008 r. uprawniony przedstawił swoje argumenty w niniejszej sprawie. Nie zgodził się z zarzutem naruszenia poprzez rejestrację spornego znaku art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej jako p.w.p.). Zdaniem uprawnionego, niesłuszny jest zarzut jakoby sporny znak był znakiem opisowym, czyli wskazującym na skład lub właściwości towarów nim oznaczonych. Według niego sporne oznaczenie nie ma charakteru opisowego, ponieważ jako określenie obcojęzyczne nie jest przydatne do opisu towaru, a zatem nie ma powodu dla którego miałoby być dostępne wszystkim uczestnikom na rynku polskim. Każdy podmiot będzie mógł swobodnie i zgodnie z prawem informować o właściwościach swoich towarów pod warunkiem, że nie będzie używał oznaczenia "BIO-ACTIVE" w charakterze znaku towarowego. Zdaniem uprawnionego, sporne oznaczenie nie spełnia kryterium konkretnej opisowości, ponieważ nie wskazuje ono żadnej konkretnej cechy towarów, do oznaczania których jest przeznaczone, czyli kosmetyków do pielęgnacji ciała. Określenie "bioaktywny", czy też "bio-active" jest używane nie tylko w stosunku do kosmetyków, ale również w odniesieniu do wielu rodzajów produktów. Znak "BIO-ACTIVE" składa się z dwóch elementów słownych "BIO" i "ACTIVE", których połączenie tworzy nową jakość, oznaczenie które może być rozumiane i kojarzone przez odbiorców na wiele sposobów: z osobami lub z przedmiotami, które są naturalne, biologicznie aktywne lub mają związek z aktywnością na łonie natury, są związane z ekologią, czy też z pojęciami występującymi w medycynie, rolnictwie, czy ogrodnictwie. Takie różnorodne rozumienie określenia "BIO-ACTIVE" potwierdzają badania konsumenckie nt. "Świadomość i skojarzenia z marką BIO-ACTIVE", przeprowadzone przez PENTOR w 2006 r. na zlecenie uprawnionego, których dokładne wyniki uprawniony załączył do akt sprawy. Zdaniem uprawnionego, świadczy to o tym, że nieuzasadnione jest twierdzenie, jakoby sporne oznaczenie wskazywało wprost na określoną, konkretną cechę zgłoszonych towarów - kosmetyków do pielęgnacji ciała - zwłaszcza w sytuacji, gdy nazwa ta kojarzona jest z kosmetykami w ogóle zaledwie przez 3 % badanych. Uprawniony powołał się również na wyniki badań przeprowadzonych przez TNS OBOP w 2003 i 2004 r., które jego zdaniem wskazują, iż znak "BIO-ACTIVE" cieszy się bardzo wysoką rozpoznawalnością wśród konsumentów. Świadczy to o tym, że potencjalni odbiorcy kosmetyków do pielęgnacji ciała będą postrzegać umieszczone na nich oznaczenie "BIO-ACTIVE" jako wskazówkę pochodzenia towaru od uprawnionego, a same kosmetyki jako kolejny produkt z rodziny "BIO-ACTIVE". Uprawniony nie zgodził się z twierdzeniem jakoby oznaczenie "BIO-ACTIVE" było wyrazem zrozumiałym dla polskich odbiorców, którzy wprost i jednoznacznie odczytują je jako przymiotnik "bioaktywny", gdyż nie zostało to poparte żadnymi dowodami w postaci np. badań konsumenckich. Jego zdaniem, znajomość języka angielskiego wśród Polaków jest ciągle na tyle mała, że dla grupy odbiorców stanowiącej 80 % populacji sporny znak jest obcojęzycznym oznaczeniem fantazyjnym. Natomiast pozostałe 20 % odbiorców może odczytywać to oznaczenie na różne sposoby np. jako produkt ekologiczny, o właściwościach pobudzających, aktywizujący w sposób naturalny.

Uprawniony zarzucił, że wnoszący sprzeciw w sposób wybiórczy przytoczył fragmenty decyzji OHIM wydanej w sprawie znaku "BIO-ACTIVE" o nr [...], pomijając fragment, w którym stwierdzono wprost, że zarzut opisowości znaku został podniesiony w odniesieniu do państw anglojęzycznych oraz to, że opisowość tego znaku była badana w stosunku do towarów z klasy 5 i 30, a nie kosmetyków z klasy 3, jak w przedmiotowej sprawie.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

Na rozprawie w dniu [...] lutego 2009 r. wnioskodawca podtrzymał swoje dotychczasowe twierdzenia oraz przedłożył pisemne stanowisko. Stwierdził w nim, że słowo bioactive jest tzw. internacjonalizmem funkcjonującym w innych językach w niemal identycznej formie. W różnych językach ma ono identyczne znaczenie, budowę i brzmienie. Zatem jest ono zrozumiałe dla odbiorców, którzy niezależnie od znajomości języka angielskiego, odczytają je jako przymiotnik "bioaktywny". Wnoszący sprzeciw podkreślił, że sporne oznaczenie jest powszechnie stosowane w odniesieniu do kosmetyków w celu wskazania bioaktywnych właściwości substancji wchodzących w skład danego produktu. Zaznaczył też, że odbiorcą jego towarów nie jest przeciętny polski konsument, ponieważ jego kosmetyki są drogie i przeznaczone dla wąskiej grupy osób zamożnych. Są to osoby z reguły lepiej wykształcone, podróżujące po świecie i władające językami obcymi, a zatem jest pewne, iż tacy odbiorcy zrozumieją znaczenie słowa bioactive. Zdaniem wnioskodawcy, rejestracja spornego znaku narusza interes uczestników obrotu gospodarczego wyrażony w swobodnym dostępie do oznaczeń informacyjnych, ponieważ uprawniony uzyskawszy prawo wyłącznego używania znaku może skutecznie zakazywać innym podmiotom używania tego oznaczenia. Uprawniony korzysta z tej możliwości, albowiem wystąpił m.in. w stosunku do wnoszącego sprzeciw z żądaniem zaprzestania używania oznaczenia "bioactive" pod groźbą wytoczenia procesu sądowego. Wnioskodawca powołał się na decyzję Urzędu Patentowego z [...] listopada 1995 r. odmawiającą rejestracji znaku "BIO-ACTIVE" o nr [...] dla towarów z klasy 3 oraz na decyzję OHIM z dnia [...] maja 2007 r. odmawiającą rejestracji znaku "BIOACTIVE" o nr [...] dla kosmetyków z klasy 3.

Uprawniony stwierdził, że sporne oznaczenie nie wskazuje żadnej konkretnej cechy kosmetyków i jest określeniem stosowanym w odniesieniu do wielu różnych produktów. Nie zgodził się z tezą, że kosmetyki produkowane przez wnoszącego sprzeciw należą do kategorii towarów z tzw. wyższej półki. Jego zdaniem należą one do kosmetyków średnio drogich.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] lutego 2009 r., wydaną m.in. na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 oraz art. 129 ust. 1 pkt. 2 i art. 129 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. unieważnił prawo ochronne na wyżej wymieniony znak towarowy w zakresie towarów w klasie 3, tj. kosmetyków do pielęgnacji ciała.

Urząd Patentowy RP wskazał najpierw, iż zgodnie z art. 315 p.w.p., w związku ze zgłoszeniem spornego znaku w dniu [...] lipca 2002 r., tj. już w okresie obowiązywania p.w.p., to przepisy tej ustawy będą stanowić podstawę oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania ochrony na ten znak.

Zdaniem Urzędu Patentowego, sporny znak towarowy "BIO-ACTIVE" jest pozbawiony zdolności odróżniającej w stosunku do kosmetyków do pielęgnacji ciała. Oznaczenie to nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 p.w.p., ponieważ składa się ono wyłącznie z elementów słownych informujących o składzie i właściwościach tych towarów. Sporne oznaczenie nie ma żadnych cech, które w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mogłyby utkwić w pamięci odbiorców i pozwoliłyby im zidentyfikować kosmetyki pochodzące od jednego przedsiębiorstwa wśród innych kosmetyków pochodzących z innych przedsiębiorstw. Znak towarowy "BIO-ACTIVE" jako oznaczenie słowne pozbawione jakichkolwiek elementów fantazyjnych ma jedynie charakter informujący i opisowy w stosunku do towarów wskazanych w przedmiotowym sprzeciwie, czyli kosmetyków do pielęgnacji ciała. Oznaczenie to wskazuje na bioaktywne właściwości substancji zawartych w kosmetykach do pielęgnacji ciała. Kosmetyki należą do towarów powszechnego użytku, kierowanych do nieograniczonej liczby odbiorców. Potencjalnymi odbiorcami tych produktów mogą być praktycznie wszyscy konsumenci, chociaż należy przyznać, że ze względu na dość wysoką cenę kosmetyków oferowanych przez uprawnionego oraz wnoszącego sprzeciw można przyjąć, że nabywcami tych kosmetyków są częściej osoby bardziej zamożne. Tacy konsumenci są lepiej wykształceni od przeciętnych odbiorców i posiadają znajomość języka angielskiego na wyższym od przeciętnego poziomie, co gwarantuje łatwe zrozumienie znaczenia określenia "bio-active". Jednak, zdaniem Urzędu, również znaczna część słabiej wykształconych odbiorców zrozumie jego znaczenie. Zatem jest niemal pewne, że odbiorcy kosmetyków oznaczanych spornym znakiem nie będą kojarzyć spornego oznaczenia z konkretnym przedsiębiorstwem.

Zdaniem Urzędu, uprawniony bezpodstawnie twierdzi, że sporne oznaczenie nie wskazuje żadnej konkretnej cechy kosmetyków do pielęgnacji ciała i w ten sposób nie spełnia kryterium konkretnej opisowości. Angielskie określenie "bio-active" jest przymiotnikiem, którego polskim odpowiednikiem jest słowo "bioaktywny", czyli "aktywny biologicznie", "mający wpływ na żywe organizmy". Wskazuje ono zatem na bioaktywne właściwości substancji czynnych zawartych w składnikach kosmetyków, które mogą być pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego. Wskazywanie na bioaktywne właściwości kosmetyków wywołuje pozytywne skojarzenia u odbiorców, ponieważ substancje te wpływają korzystnie na organizm ludzki. Sporne oznaczenie będzie zatem postrzegane przez przeciętnego odbiorcę jako wskazanie składu i właściwości danego produktu, nie zaś jako informacja wskazująca jego źródło pochodzenia. Oznaczenie słowne "bio-active" ma zatem charakter opisowy w stosunku do kosmetyków, ponieważ wskazuje ich konkretne cechy. Bezpodstawne są twierdzenia o jego fantazyjnym charakterze. Nie ma znaczenia w niniejszej sprawie okoliczność wskazana przez uprawnionego, który stwierdził, że określenie "bioaktywny" czy też "bio-active" jest używane nie tylko w stosunku do kosmetyków, ale również w odniesieniu do innych towarów. Owszem, może ono być używane też w stosunku do innych produktów, zazwyczaj również w znaczeniu opisowym jako informacja o ich bioaktywnych właściwościach, lecz nie wyklucza to opisowego charakteru oznaczenia "bio-active" w stosunku do kosmetyków.

Sporne oznaczenie będzie zatem zrozumiałe dla polskich odbiorców, którzy ze względu na podobieństwo brzmienia i zapisu odczytają je jako przymiotnik "bioaktywny". W związku z tym podobieństwem obydwu określeń przeciętny polski konsument nie będzie miał problemu ze zrozumieniem określenia "bio-active" niezależnie od stopnia znajomości języka angielskiego. Niesłuszne jest stanowisko uprawnionego jakoby sporne oznaczenie ze względu na to, że jest obcojęzyczne, nie miało charakteru opisowego w stosunku do towarów. Zatem, zdaniem Urzędu, do zrozumienia sensu znaczenia zwrotu "bio-active" wcale nie jest konieczna znajomość tego języka, przede wszystkim ze względu na podobieństwo spornego oznaczenia do jego polskiego odpowiednika "bioaktywny". Znaczenie słowa "bio" jest zrozumiałe praktycznie dla każdego odbiorcy, ponieważ w wielu językach jest ono identyczne. Natomiast słowo "active" jest bardzo podobne pod względem brzmienia i budowy do słowa "aktywny". Zatem niesłuszne jest twierdzenie uprawnionego, jakoby dla większości odbiorców sporne oznaczenie było obcojęzycznym oznaczeniem fantazyjnym. Należy mieć na uwadze, że na opakowaniach artykułów kosmetycznych powszechnie stosuje się określenia anglojęzyczne, w związku z czym konsumenci nie mają kłopotów ze zrozumieniem znaczenia napisów w tym języku, gdy są one zbieżne w swej strukturze ze swymi polskimi odpowiednikami, a taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie.

Urząd Patentowy uznał ponadto za nieprzydatne w rozpatrywanej sprawie przytoczone przez uprawnionego wyniki badań PENTOR-u z 2006 r. oraz przywołane przez uprawnionego wyniki badań TNS OBOP z 2003 i 2004 r.

Oznaczenie słowne "BIO-ACTIVE" nie może być własnością wyłącznie jednego podmiotu, ponieważ doprowadziłoby to do zaburzeń w obrocie gospodarczym. Oznaczenie to jest bowiem pozbawione jakichkolwiek fantazyjnych elementów słownych lub graficznych, bądź też innych cech odróżniających, które powodowałyby skojarzenie go z konkretnym podmiotem. Podobne stanowisko zajął OHIM odmawiając decyzją z dnia [...] października 2005 r. rejestracji znaku słowno - graficznego "BIO-ACTIVE" o nr [...] zgłoszonego przez B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. OHIM stwierdził, że znak ten nie posiada żadnych znamion odróżniających pomimo użycia elementów kolorystyczno - graficznych. Pierwsza Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie od tej decyzji decyzją z dnia [...] czerwca 2006 r. Podstawą odmowy rejestracji tego oznaczenia był art. 7 ust. 1 c) Rozporządzenia Rady nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zgodnie z którym nie mogą być zarejestrowane znaki, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub innych właściwości towarów. W decyzji tej OHIM stwierdził, że słowno - graficzne oznaczenie "BIO-ACTIVE" jest niedystynktywne w stosunku do herbaty leczniczej, ziół leczniczych, tabletek do celów farmaceutycznych, herbaty, herbat owocowych i herbat ziołowych, ponieważ wskazuje, że towary te zawierają bioaktywne substancje. Przeciętny odbiorca zrozumie oznaczenie "BIO-ACTIVE" jako "mający wpływ na żywy organizm, tkankę lub komórkę, biologicznie aktywny". Zarzut opisowości tego oznaczenia został podniesiony w odniesieniu do odbiorców anglojęzycznych, jednak ze względu na znaczne podobieństwo fonetyczne oraz wizualne słów "bioactive" i "bioaktywny" należy przyjąć, że przeciętny polski odbiorca również potraktuje oznaczenie "bio-active" jako opisowe i informacyjne. Niesłuszny jest również zarzut uprawnionego, że decyzja Izby Odwoławczej OHIM z dnia [...] czerwca 2006 r. nie znajduje analogii w stosunku do kosmetyków. Argumenty zawarte w tej decyzji są aktualne również w stosunku do kosmetyków, ponieważ zarówno herbaty jak i kosmetyki mogą zawierać substancje aktywne biologicznie.

Podobne stanowisko zajął Urząd Patentowy RP w decyzji z [...] listopada 1995 r. w sprawie słownego znaku "BIO-ACTIVE" o nr [...]. Urząd na podstawie art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych odmówił rejestracji tego znaku dla wyrobów kosmetycznych z klasy 3 z powodu braku dostatecznych znamion odróżniających. W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono, że oznaczenie to należy rozumieć jako przymiotnik "bioaktywny", a zatem wskazuje ono na właściwość kosmetyków. Znak "BIO-ACTIVE" nie posiada żadnych cech pozwalających zindywidualizować oznaczony nim towar spośród innych towarów. Urząd stwierdził, ze zarejestrowanie tego oznaczenia na rzecz jednego podmiotu ograniczyłoby nadmiernie swobodę innych przedsiębiorstw działających na rynku kosmetycznym.

Również OHIM odmówił zarejestrowania znaku słownego "bioactive" o nr 5200506 dla artykułów kosmetycznych z klasy 3 na podstawie art. 7 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zgodnie z którym nie mogą być zarejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt c) ww. Rozporządzenia, który wyklucza możliwość rejestracji znaków składających się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub innych właściwości towarów.

Niesłusznie jest stanowisko uprawnionego, który twierdzi, że inne przedsiębiorstwa mogą swobodnie informować o właściwościach swoich towarów pod warunkiem, że nie będą używać oznaczenia "BIO-ACTIVE" w charakterze znaku towarowego. Na skutek przyznania prawa ochronnego na sporne oznaczenie wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, wszyscy producenci kosmetyków poza uprawnionym ze spornego prawa zostali pozbawieni możliwości wprowadzania na rynek produktów opatrzonych znakiem zawierającym określenie informacyjne "BIO-ACTIVE", natomiast konsumenci nie mogą być należycie informowani o właściwościach produktów. Taka sytuacja stanowi istotne utrudnienie funkcjonowania rynku opartego na uczciwej konkurencji. Przyznanie uprawnionemu wyłącznego prawa do znaku słownego składającego się jedynie z informacyjnego określenia bio-active, służącego do oznaczania kosmetyków do pielęgnacji ciała, ogranicza prawa innych podmiotów w zakresie oznaczenia ich produktów i informowania o ich właściwościach na opakowaniach. Każdy uczestnik rynku kosmetycznego powinien mieć możliwość używania na opakowaniach swoich kosmetyków oznaczeń informacyjnych takich jak określenie "bio-active", w celu wskazania informacji o bioaktywnych właściwościach substancji w nich zawartych. Oznaczenie zawierające wyłącznie słowne określenie "bio-active" nie będzie kojarzone przez odbiorców z jednym konkretnym producentem.

Natomiast, zdaniem Urzędu Patentowego, podniesiony przez wnioskodawcę zarzut naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. jest bezpodstawny, ponieważ przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Dotyczy on bowiem znaków nienadających się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone. Są to takie znaki, których struktura nie wykazuje jakichkolwiek cech charakterystycznych. Przepis ten odnosi się zatem do cech strukturalnych znaku. Oznaczenie "BIO ACTIVE" nie spełnia przesłanek określonych w tym przepisie, ponieważ nie jest nazwą rodzaj ową jakiegokolwiek kosmetyku ani formą plastyczną stanowiącą odwzorowanie towaru dla którego zostało zgłoszone.

Urząd Patentowy nie dopatrzył się również naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że określenie "bio-active" jest powszechnie stosowane na polskim rynku przez producentów kosmetyków, na potwierdzenie czego przedstawił wydruki internetowe przedstawiające kosmetyki różnych producentów, na których umieszczono napisy "bio-active". Jego zdaniem jest to oznaczenie, które ze względu na zwyczajowo utrwaloną i uczciwą praktykę powinno być wyłączone od możliwości zawłaszczenia go przez jednego z uczestników rynku. Zdaniem Urzędu Patentowego, zarzut naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest nieuzasadniony, ponieważ nie ma podstaw, by przyjąć, że sporne oznaczenie "BIO ACTIVE" przed datą jego zgłoszenia w dniu 12 lipca 2002 r. weszło do języka potocznego lub było zwyczajowo używane w handlu, a tym samym pozbawione znamion odróżniających. Przedstawione przez wnoszącego sprzeciw dokumenty nie stanowią wystarczających dowodów na tą okoliczność. Są to bowiem wydruki internetowe różnych kosmetyków pochodzące z 2006 i 2007 r., a zatem kilka lat po zgłoszeniu spornego oznaczenia.

Skargę na powyższą decyzję złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pełnomocnik uprawnionego, wnosząc - na podstawie art. 248 p.w.p. o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP jako naruszającej prawo.

Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego i procesowego oraz naruszanie interesu prawnego skarżącego, w szczególności naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie oraz błędną interpretację art. 129 ust. 1 pkt. 2 p.w.p.; naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie oraz błędną interpretację art. 129 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. oraz naruszenie przepisów postępowania, a zwłaszcza art. 77 § 1 oraz art. 80 K.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p., poprzez brak całościowej oceny przedstawionego w sprawie materiału dowodowego.

Rozwijając zarzut błędnej interpretacji przedmiotowego oznaczenia przez Urząd Patentowy RP, a także błędne ustalenie stanu faktycznego, uprawniony uznał, że przywołane w decyzji Urzędu Patentowego pojęcie "bioaktywny" jest pojęciem nieprecyzyjnym. Tymczasem oznaczenie BIO-ACTIVE należy uznać za nazwę fantazyjną, wskazującą na trend życia w zgodzie z naturą. W związku z tym przywodzenie na myśl towarów należących do kategorii kosmetyków lub jednej z ich cech, na które przedmiotowy znak miałby zwracać uwagę określonej grupy odbiorców, jest bezzasadne. Wynika stąd, że związek między wyrazem BIO-ACTIVE a danymi towarami kosmetycznymi jest niejasny i nieokreślony. W ocenie uprawnionego, przedmiotowy znak z powodu jego skróconych elementów konstytutywnych, jak również ze względu na ich kombinację, zawiera dodatkowe elementy, które nadają oznaczeniu charakter odróżniający. Według uprawnionego, wyraz BIO-ACTIVE jest sztucznie stworzonym słowem, które - co więcej - nie jest wymienione w żadnym słowniku.

Kolejno, uprawniony zwrócił uwagę na fantazyjność oznaczenia BIO-ACTIVE. Według uprawnionego, uznając oznaczenie BIO-ACTIVE za opisowe, Urząd Patentowy RP pominął zasady wypracowane na gruncie orzecznictwa wspólnotowego. Urząd Patentowy RP wskazał bowiem, że oznaczenie BIO-ACTIVE "składa się z elementów słownych, informujących o składzie i właściwościach towarów. (...) Tak więc oznaczenie słowne - BIO-ACTIVE - wskazuje na bioaktywne właściwości substancji zawartych w kosmetykach do pielęgnacji ciała". Skarżący nie zgadza się z powyższym stanowiskiem, gdyż nie są potocznymi określenia: "stosuję kosmetyk bioaktywny", "poszukuję kosmetyku bioaktywnego", czy też "preferuję kosmetyk bioaktywny". Przeciętny odbiorca kosmetyków większą wagę przywiązuje do ich konsystencji, funkcji, jakości. To na tej podstawie dokonuje wyboru i oceny produktu.

Oznaczenie BIO-ACTIVE charakteryzuje się przy tym takim stopniem oryginalności, która nie pozwala stosować względem niego art. 129 ust. 2 pkt. 2.

Dalej, uprawniony zarzucił Urzędowi Patentowemu nieuwzględnienie dotychczasowej praktyki tegoż Urzędu oraz OHIM, dotyczącej rejestracji znaków towarowych zawierających określenie "bioactive" lub podobne. Zarówno bowiem praktyka Urzędu Patentowego RP, jak i OHIM, wskazuje, iż oba urzędy rejestrują znaki towarowe zawierające określenie "bioactive". Podważa to, w ocenie uprawnionego, twierdzenie Urzędu Patentowego o braku zdolności odróżniającej oznaczenia BIO-ACTIVE.

Ponadto uprawniony zarzucił zaskarżonej decyzji Urzędu błędną interpretację decyzji o odmowie rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego BIO - ACTIVE (nr [...]).

Według uprawnionego, Urząd podnosząc argumentację w stosunku do przedmiotowego znaku towarowego zdaje się nie zauważać, iż skarżący jest uprawnionym do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych dla towarów w spornej klasie, tj. w klasie 3 dla produktów kosmetycznych, jak i w klasie 30, m.in. dla herbat. Jeszcze raz w tym miejscu skarżący podniósł, iż OHIM zarejestrował na jego rzecz następujące znaki towarowe zawierające wyrażenie "bioactive", w tym również dla towarów w klasie 03,:- Bioactive (nr prawa ochronnego [...]), - BIOACTIVE (nr prawa ochronnego [...]).

Tym samym Urząd wybiórczo wskazuje na decyzje OHIM odnoszące się do postępowań rejestracyjnych w stosunku do znaków towarowych z określeniem "bioactive" zgłoszonych przez skarżącego. Niezrozumiałym jest dla skarżącego fakt powołania się przez Urząd na decyzję odmowną OHIM dotyczącą odmowy udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak BIOACTIVE dla towarów w klasie 5 i 30 i pominięcie faktu rejestracji przez OHIM znaków towarowych słowno-graficznych BIOACTWE (nr [...]) oraz Bioactive (nr [...]) dla towarów z klasy 3 (m.in. kosmetyki).

Rozwijając zarzut naruszenia przepisów postępowania, a zwłaszcza art. 77 § 1 oraz art. 80 K.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p., poprzez brak całościowej oceny przedstawionego w sprawie materiału dowodowego, a także poprzez błędne ustalenie stanu faktycznego, uprawniony stwierdził, że Urząd Patentowy RP zupełnie dowolnie uznał, iż część przedstawionych przez skarżącego środków dowodowych nie może stanowić dowodów braku skojarzenia przez odbiorców spornego oznaczenia z kosmetykami, jako że badanie dotyczy jedynie skojarzeń respondentów związanych z samą nazwą BIOACTIVE. Przyjęcie a priori założenia, że wszystkie środki dowodowe pochodzące z okresu po dokonaniu zgłoszenia nie zasługują na uwzględnienie jest niedopuszczalne i w wyraźny sposób narusza zasady wyrażone w art. 77 § 1 oraz art. 80 K.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie.

W ocenie Urzędu Patentowego zarzuty podniesione w skardze są nieuzasadnione. Skarżący dokonał w niej selektywnej analizy argumentów zawartych w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji.

Urząd wyraźnie stwierdził, że przeciętny odbiorca zrozumie oznaczenie "BIO-ACTIVE" jako "mający wpływ na żywy organizm, tkankę lub komórkę, biologicznie aktywny". Niesłuszny jest również zarzut niewskazania korzystnych właściwości substancji bioaktywnych. Kosmetyki służą do pielęgnacji ciała, a zatem pozytywne właściwości substancji biologicznie czynnych zawartych w kosmetykach polegają na ich pożądanym, biologicznie aktywnym działaniu pielęgnacyjnym. Zazwyczaj działanie tych substancji polega na ułatwianiu przenikania skóry przez substancje zawarte w kosmetykach.

Bezpodstawne są twierdzenia skarżącego jakoby sporne oznaczenie zawierało dodatkowe elementy, które nadają mu charakter odróżniający. Nie jest ono bowiem żadną kombinacją skróconych elementów, jak twierdzi skarżący, lecz występującym w języku angielskim słowem, które ma konkretne znaczenie i brzmi bardzo podobnie jak jego polski odpowiednik, czyli słowo "bioaktywny".

Wskazane przez skarżącego rejestracje znaków towarowych nie znajdują analogii w przedmiotowej sprawie, ponieważ dotyczą innych znaków i stanów faktycznych. Przede wszystkim żaden z tych znaków nie jest oznaczeniem słownym zawierającym jedynie element "bio-active" oraz przeznaczonym do oznaczania towarów objętych przedmiotowym sprzeciwem, czyli kosmetyków do pielęgnacji ciała lub towarów podobnych. Większość z przywołanych znaków zawiera bowiem bogatą szatę graficzną, która decyduje o ich zdolności odróżniającej. Są wśród nich należące do skarżącego wspólnotowe znaki towarowe "Bioactive" o nr [...] oraz "BIOACTIVE" o nr [...]. Pozostałe znaki są zaś przeznaczone do oznaczania towarów zupełnie innych niż kosmetyki albo zawierają fantazyjne elementy słowne, np. "bioaktywne szkło", "aktywizacja". Należy wyraźnie podkreślić, że Urząd Patentowy RP (w przypadku znaku o nr [...]) oraz OHIM (w przypadku znaku o nr [...]) konsekwentnie odmawiają rejestrowania znaków słownych "BIO-ACTIVE", czy też "bioactive" dla artykułów kosmetycznych.

Skarżący bezpodstawnie zarzuca Urzędowi błędną interpretację decyzji o odmowie rejestracji znaku "BIO-ACTIVE" o nr [...] stwierdzając, że zaskarżona decyzja pomija kwestię rejestracji na jego rzecz wspólnotowych znaków towarowych "Bioactive" o nr [...] oraz "BIOACTIVE" o nr [...]. Jednak, jak wskazano powyżej, rejestracje tych znaków nie mogą przesądzać o rozstrzygnięciu niniejszej sprawy, albowiem oprócz elementów słownych "BIOACTIVE" posiadają one również bogatą szatę graficzną, która nadaje im zdolność odróżniającą.

Niesłuszny jest również zarzut jakoby Urząd stwierdził, że wszystkie środki dowodowe pochodzące z okresu po dokonaniu zgłoszenia nie zasługują na uwzględnienie. Zaskarżona decyzja nie zawiera takiego stanowiska, ponieważ Urząd Patentowy przeanalizował wartość dowodową materiałów przedstawionych przez skarżącego, które dotyczą okresu po zgłoszeniu spornego znaku towarowego, czyli po dniu [...] lipca 2002 r. Są to wyniki badań PENTOR-u z 2006 r. oraz TNS OBOP z 2003 i 2004 r. Jedynie w stosunku do dowodów przedstawionych przez wnoszącego sprzeciw na okoliczność naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Urząd stwierdził, że nie stanowią wystarczających dowodów na tą okoliczność, ponieważ pochodziły z okresu po zgłoszeniu spornego oznaczenia. Jednak podstawą powyższego stanowiska był fakt, że materiały te były jedynymi dowodami dotyczącymi tego zarzutu, na dodatek sporządzonymi kilka lat po zgłoszeniu spornego oznaczenia. Tymczasem, aby udowodnić naruszenie art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. należało dowieść, że sporne oznaczenie weszło do języka potocznego lub było zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych przed dniem jego zgłoszenia.

Skarżący manipuluje również argumentami Urzędu dotyczącymi analizy raportu PENTOR-u z 2006 r. Stanowisko Urzędu w tej sprawie zostało jasno i precyzyjnie przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Skarga zawiera również zestawienie wyników sprzedaży kosmetyków oznaczonych nazwą "BIO-ACTIVE". Zostało ono jednak przedstawione dopiero teraz, poza tym nie zostało poparte żadnymi dowodami, na których opierają się te wyniki. Niejednoznaczne jest również użycie w tej tabeli w kategorii "nazwy produktu" określeń "Algi Morskie 25 g" oraz "LaKarnita Maska kolagenowa z wyciągiem z kawioru i witaminami". Wobec tego powstaje wątpliwość, jakimi znakami są oznaczane te produkty.

Zaskarżona decyzja zawiera kompleksową analizę stanu faktycznego i precyzyjne uzasadnienie jej rozstrzygnięcia. Urząd Patentowy uzasadnił w niej w wyczerpujący sposób brak spełnienia przesłanki odróżniania spornego znaku od znaków należących do innych podmiotów. Urząd dokonując ponownej analizy tej decyzji pod kątem zarzutów sformułowanych w niniejszej skardze nie dopatrzył się zarzucanych uchybień. W związku z powyższym bezpodstawne są zarzuty o naruszeniu norm prawa procesowego i materialnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.; zwaną dalej p.p.s.a.).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania przez Sąd była skarga na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2009 r., unieważniającą prawo ochronne na znak towarowy BIO-ACTIVE [...] w zakresie towarów z klasy 3, tj. kosmetyków do pielęgnacji ciała, udzielone decyzją z dnia [...] grudnia na rzecz uprawnionej (B. Sp. z o.o., z siedzibą w W.), w wyniku sprzeciwu wnioskodawcy (I. Ltd., z siedzibą w Izraelu).

Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie przepisów – w tej właśnie kolejności - prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie oraz błędną interpretację art. 129 ust. 1 pkt. 2 p.w.p. oraz art. 129 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., a także przepisów postępowania, a zwłaszcza art. 77 § 1 oraz art. 80 K.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p., poprzez brak całościowej oceny przedstawionego w sprawie materiału dowodowego.

Sąd nie uznał zasadności przedstawionych zarzutów i podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, że zaskarżona decyzja jest prawidłowa, tzn. zgodna z obowiązującym prawem.

W ocenie skarżącej, sporne oznaczenie BIO-ACTIVE jest nazwą fantazyjną, wskazującą na trend życia w zgodzie z naturą, przy związek między wyrazem BIO-ACTIVE a danymi towarami kosmetycznymi jest niejasny i nieokreślony. W ocenie uprawnionego, sporny znak z powodu kombinacji skróconych elementów konstytutywnych zawiera dodatkowe elementy, które nadają oznaczeniu charakter odróżniający. Wyraz BIO-ACTIVE jest sztucznie stworzonym słowem, które nie jest wymienione w żadnym słowniku.

Zdaniem Urzędu Patentowego, sporny znak towarowy "BIO-ACTIVE" jest pozbawiony zdolności odróżniającej w stosunku do kosmetyków do pielęgnacji ciała. Oznaczenie to nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 p.w.p., ponieważ składa się ono wyłącznie z elementów słownych informujących o składzie i właściwościach tych towarów. Sporne oznaczenie nie ma żadnych cech, które w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mogłyby utkwić w pamięci odbiorców i pozwoliłyby im zidentyfikować kosmetyki pochodzące od jednego przedsiębiorstwa wśród innych kosmetyków pochodzących z innych przedsiębiorstw. Znak towarowy "BIO-ACTIVE" jako oznaczenie słowne pozbawione jakichkolwiek elementów fantazyjnych ma jedynie charakter informujący i opisowy w stosunku do towarów wskazanych w przedmiotowym sprzeciwie, czyli kosmetyków do pielęgnacji ciała. Oznaczenie to wskazuje na bioaktywne właściwości substancji zawartych w kosmetykach do pielęgnacji ciała i będzie postrzegane przez przeciętnego odbiorcę jako wskazanie składu i właściwości danego produktu, nie zaś jako informacja wskazująca jego źródło pochodzenia. Oznaczenie słowne "bio-active" ma zatem charakter przymiotnikowy, opisowy w stosunku do kosmetyków do pielęgnacji ciała (klasa 3) , ponieważ wskazuje ich konkretne cechy. W tej sytuacji oznaczenie słowne "BIO-ACTIVE" nie powinno być własnością jednego podmiotu, ponieważ doprowadziłoby to do zaburzeń w obrocie gospodarczym.

Przepisy p.w.p. zastosowane w sprawie i powołane w podstawie prawnej zaskarżonej decyzji, w ocenie skarżącej – błędnie zastosowane i zinterpretowane, mają następujące brzmienie:

Art. 129. 1. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które:

2) nie mają dostatecznych znamion odróżniających.

2. Z zastrzeżeniem art. 130 nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które:

2) składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. (...).

W wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 227/07 odnosząc się do powołanego wyżej przepisu stwierdzono m.in., że "1. Artykuł 129 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej, odnosi się do znaków wyłącznie opisowych, a więc takich, których bezpośrednią i jedyną funkcją jest przekazywanie informacji o towarze, a nie o jego pochodzeniu. Opisowy charakter znaku wyraża się tym, że jedyną i bezpośrednio przekazywaną informacją jest ta, która wskazuje na cechę towaru. Nie mają natomiast opisowego charakteru te znaki, które dopiero drogą pośredniego wnioskowania mogą stanowić oznaczanie takich cech."(LEX nr 320119).

Z powołanych przepisów wynika, że nie należy udzielać praw ochronnych na oznaczenia nie mające dostatecznych znamion odróżniających, przy czym w literaturze (red. U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, Difin, wyd.II, Warszawa 2005, str. 210 i n.) podkreśla się, że "...nie ma normatywnej definicji zdolności odróżniającej. Treść tego pojęcia może być jedynie zrekonstruowana na podstawie przepisów, które wskazują znaki pozbawione zdolności odróżniającej ze względu na brak dostatecznych znamion odróżniających".

Zgodnie z powołanym wyżej art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Są to więc znaki wyłącznie opisowe, których bezpośrednią i jedyną funkcją jest przekazywanie informacji o towarze, a nie o jego pochodzeniu. Podkreśla się przy tym (por. A. Kisielewicz, Prawo własności przemysłowej w zarysie, Przemyśl 2008, wyd. III, str. 49), że tego rodzaju oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki, jeżeli składają się wyłącznie z elementów opisowych. Wyłączenie nie dotyczy zatem oznaczeń, które składają się z elementów opisowych i nieopisowych. Wówczas o zdolności odróżniającej oznaczenia przesądza jego całościowa jego ocena, ogólne wrażenie przeciętnego odbiorcy. W tej kwestii w wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2008 r., sygn. akt I ACa 1047, stwierdzono, że "1. Nie mają charakteru odróżniającego znaki opisowe, które przekazują informację o towarze, jego cechach, a nie jego pochodzeniu od oznaczonego przedsiębiorcy. Elementy opisowe mogą stanowić jeden ze składników znaku, np. szczególna oprawa słowa lub symbolu wskazującego na pewną cechę towaru. Wówczas znak ocenia się jako całość, a więc nie tylko przez pryzmat jednego elementu - słowa opisowego, ale i pozostałych towarzyszących mu elementów. Wszystkie symbole (znaki) używane w obrocie jako opisowe, aby nabrać mocy odróżniającej muszą mieć ponadto taki wyraz, aby w świadomości zbiorowej odbiorców produktu wykształciło się jednoznaczne skojarzenie między danym oznaczeniem a towarem, wyróżniające go jako pochodzący od danego przedsiębiorcy."( LEX nr 519268). Podobnie w wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 września 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1144/08, (LEX nr 513878) uznano, że "Opisowy charakter znaku wyraża się tym, że jedyną i bezpośrednio przekazywaną informacją jest ta, która wskazuje na cechę towaru. Nie mają natomiast opisowego charakteru te znaki, które dopiero drogą pośredniego wnioskowania mogą stanowić oznaczanie takich cech". W konsekwencji w wyroku WSA w Warszawie z dnia 14 listopada 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1705/06, LEX nr 299601, uznano, nawiązując wprost do sformułowań ustawowych, że: "3. Wyłączenie od rejestracji znaków kwalifikowanych jako opisowe nie oznacza pozbawienia zdolności rejestracyjnej każdego znaku, który zawiera elementy opisujące towar, jego cechy lub właściwości. Za znaki opisowe w rozumieniu ustawy o znakach towarowych należy uznać takie znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń mogących służyć w obrocie do przekazywania informacji o cechach towarów".

Dalej, jak uznaje się w literaturze przedmiotu (U. Promińska, op. cit., str. 212) za wskazaniem znaków opisowych jako znaków pozbawionych zdolności odróżniającej przemawiają dwa argumenty. Po pierwsze, rolą znaku towarowego jest przekazywanie informacji o pochodzeniu towaru z oznaczonego przedsiębiorstwa, a nie o towarze. Po drugie, zasada swobodnego dostępu wszystkich przedsiębiorców do oznaczeń służących przekazywaniu informacji o towarach i ich cechach lub właściwościach nie zezwala na ich monopolizację przez jednego tylko uczestnika rynku. Nabycie podmiotowego praw wyłącznego do znaku towarowego nie może pozbawiać konkurentów możliwości przekazywania kupującym informacji o towarze. Odnosząc się z kolei do tej kwestii w powołanym wyżej wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu uznano, że "2. Znak towarowy, który korzysta z ochrony udzielonej z uwagi na fakt jego rejestracji, nie może stanowić o monopolizacji rynku, gdyż nie daje on przedsiębiorcy żadnej możliwości uzyskania wyłączności na wytwarzanie czy oferowanie jakiegokolwiek towaru, a jedynie pozwala na wyłączność w zakresie określonego nazewnictwa oferowanych towarów". Podobnie w wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 262/08, stwierdzono, że "Przy ocenie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego należy brać również pod uwagę interesy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przyznanie zdolności rejestracyjnej nie może służyć monopolizacji przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń należących do domeny publicznej." (LEX nr 512901). Teza ta została powtórzona m.in. w wyroku WSA w Warszawie z dnia 9 października 2007r., sygn. akt VI SA/Wa 1451/07, (LEX nr 395425).

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych, uznaje się w szczególności, że znakiem opisowym jest znak, który ma cechy aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości.

Aktualność oznaczeń podlega ocenie obiektywnej i sprowadza się do ustalenia, czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno być dostępne dla wszystkich jego uczestników.

Reguła konkretnej opisowości wskazuje, że wyłączony z rejestracji jak opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony.

Bezpośredniość opisu ma miejsce wtedy, gdy znak opisowy przekazuje informację o cechach konkretnego towaru wprost, wyraźnie i jednoznacznie, tak że może być ona również do odczytania wprost, a nie drogą skojarzeń.

W świetle przedstawionych założeń i orzecznictwa sporny znak (BIO-ACTIVE [...]) ma – w ocenie Sądu – niewątpliwie charakter opisowy – wskazuje na bioaktywny charakter określonych kosmetyków.

Nie ma zatem racji skarżący utrzymując, że sporne oznaczenie nie ma charakteru opisowego, ponieważ jako określenie obcojęzyczne nie jest przydatne do opisu towaru, a zatem nie ma powodu dla którego miałoby być dostępne wszystkim uczestnikom na rynku polskim.

W ocenie Sądu nie tyle obcojęzyczność spornego oznaczenia, co konsekwencje jakie wywodzi z tego faktu skarżący, są co najmniej dyskusyjne. W wyroku WSA w Warszawie z dnia 12 października 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1505/07, LEX nr 395431, stwierdzono, że: "Rozstrzygnięcie kwestii zdolności odróżniającej rodzajowych oznaczeń obcojęzycznych zależy od ustalenia stanu faktycznego w zakresie: kręgu odbiorców towarów oznaczonych danym znakiem towarowym oraz, czy odbiorcy towarów są w stanie rozpoznać wyłącznie opisowy charakter znaku towarowego". Jednocześnie uznano (wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2006 r., sygn. akt 153/06, LEX nr 246147, że "Nie ma zdolności rejestrowej znak towarowy złożony wyłącznie z oznaczeń ogólnoinformacyjnych używanych zwykle do oznaczenia rodzaju towaru lub usługi, nawet jeśli te oznaczenia są sformułowane w innym języku niż polski".

W konsekwencji, w ocenie Sądu, rację ma wnoszący sprzeciw podnosząc, że sporny znak słowny (słowo bioactive) jest tzw. internacjonalizmem funkcjonującym w innych językach w niemal identycznej formie. W różnych językach ma ono identyczne znaczenie, budowę i brzmienie. Zatem jest ono zrozumiałe dla odbiorców, którzy niezależnie od znajomości języka angielskiego, odczytają je jako przymiotnik "bioaktywny". Sporne oznaczenie jest powszechnie stosowane w odniesieniu do kosmetyków w celu wskazania bioaktywnych właściwości substancji wchodzących w skład danego produktu. Świadczy o tym m.in. fakt, iż w Wikipedii określenie "bioaktywne/y" jest odnoszone nieomal wyłącznie do kosmetyków.

Nie można też, w ocenie Sądu, zgodzić się z twierdzeniem uprawnionego, że oznaczenie BIO-ACTIVE należy uznać za nazwę fantazyjną, wskazującą na trend życia w zgodzie z naturą, a co za tym idzie – nie można go odnosić wyłącznie do kosmetyków, gdyż związek między wyrazem BIO-ACTIVE a towarami kosmetycznymi jest niejasny i nieokreślony. Sąd nie znajduje też podstaw do oceny, że sporny znak z powodu jego skróconych elementów konstytutywnych, jak również ze względu na ich kombinację, zawiera dodatkowe elementy, które nadają oznaczeniu charakter odróżniający. Według uprawnionego, wyraz BIO-ACTIVE jest sztucznie stworzonym słowem, które - co więcej - nie jest wymienione w żadnym słowniku.

Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 września 2008 r., sygn. akt II GSK 334/08, LEX nr 489168, zauważył co nastepuje:

"1. Umieszczenie określonego słowa w słowniku nie oznacza, że zna go każdy przeciętny kupujący. Nie można też odmówić przymiotu nazwy rodzajowej określeniu, które jest znane lub używane w danym regionie, a nie zna je cały krąg potencjalnych kupujących.

2. W stosunku do znaków towarowych słownych kryteria udzielania prawa ochronnego są surowsze niż w stosunku do znaków kombinowanych z uwagi na mniejsze pole manewru dla innych przedsiębiorców chcących korzystać z danego słowa. W znakach towarowych kombinowanych, oprócz elementu słownego, który z reguły ma charakter dominujący, występują również inne elementy (np. graficzne), które umożliwiają odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów przedsiębiorców konkurencyjnych, jak również umożliwiają identyfikację danego producenta tak oznaczonego towaru. Natomiast przyznanie jednemu przedsiębiorcy prawa ochronnego na znak towarowy słowny, który nie zawiera określenia czysto fantazyjnego, lecz nazwę rodzajową, może w nieuzasadniony sposób ograniczyć prawo innych przedsiębiorców do określania swoich wyrobów takim znakiem".

Rację ma zatem organ uznając za bezpodstawne twierdzenia skarżącego jakoby sporne oznaczenie zawierało dodatkowe elementy, które nadają mu charakter odróżniający. Nie jest ono bowiem, również w ocenie Sądu, żadną kombinacją skróconych elementów, jak twierdzi skarżący, lecz występującym w języku angielskim słowem, które ma konkretne znaczenie i brzmi bardzo podobnie jak jego polski odpowiednik, czyli słowo "bioaktywny".

W tym też kontekście Sąd podziela ocenę Urzędu Patentowego, dezawuującą twierdzenie skarżącego, że "każdy podmiot będzie mógł swobodnie i zgodnie z prawem informować o właściwościach swoich towarów pod warunkiem, że nie będzie używał oznaczenia "BIO-ACTIVE" w charakterze znaku towarowego". Urząd trafnie zauważył, że na skutek przyznania prawa ochronnego na sporne oznaczenie wszyscy producenci kosmetyków poza uprawnionym zostali pozbawieni możliwości wprowadzania na rynek produktów opatrzonych znakiem zawierającym określenie informacyjne, a konsumenci nie mogą być należycie informowani o właściwościach produktów.

W konsekwencji Sąd nie podziela oceny skarżącego, że oznaczenie BIO-ACTIVE charakteryzuje się przy tym takim stopniem oryginalności, która nie pozwala stosować względem niego art. 129 ust. 2 pkt. 2.

Odnosząc się z kolei do zarzutów naruszenia przepisów postępowania, a zwłaszcza art. 77 § 1 oraz art. 80 K.p.a., poprzez błędne ustalenie stanu faktycznego oraz brak całościowej oceny przedstawionego w sprawie materiału dowodowego, Sąd również podzielił w tym zakresie stanowisko Urzędu Patentowego, nie stwierdzając przy tym, by zarzucone naruszenia miały miejsce, a tym bardziej – by mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Refleksem materialnym tego stanowiska jest wyraźne oddzielenie przez Urząd i Sąd możliwości rejestracji samego znaku słownego BIOACTIVE, mającego charakter opisowy, od możliwości rejestracji znaków, zwłaszcza słowno-graficznych, w których to określenie jest jednym z wielu elementów. Na ten temat była już zresztą wcześniej mowa. W ocenie Sądu, również rozważania co do polityki rejestracyjnej OHIM w odniesieniu do znaków zawierających sporne oznaczenie, w różnych zresztą konfiguracjach i w odniesieniu do różnych klas towarowych, nie mogą nic wnieść do sprawy, gdyż wyraźnie widać, że nie można w tej sytuacji mówić o jakiejś jednolitej polityce – przy tak zróżnicowanych stanach faktycznych.

Ponadto oceniając zaskarżoną decyzję Sąd nie stwierdził żadnych innych uchybień, których istnienie powinien uwzględnić z urzędu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.