Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 2477/17
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2019-07-04 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargi
Powołane przepisy: article: art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 166, 166 ust. 1 i 2
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz (spr.) Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia del. WSA Ewa Cisowska-Sakrajda Protokolant Szymon Janik po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skarg kasacyjnych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz F. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 1507/16 w sprawie ze skarg "F. D. M." z siedzibą w Gdańsku oraz F. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...],[...],[...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy oraz unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2. oddala skargi "F.D. M." z siedzibą w Gdańsku oraz F. Sp. z o.o. z siedzibą w Z., 3. oddala skargę kasacyjną F. Sp. z o.o. z siedzibą w Z., 4. zasądza od F. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na rzecz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 1700 (tysiąc siedemset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 lutego 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 1507/16, po rozpoznaniu sprawy ze skarg "F.D. M." z siedzibą w G. oraz F. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2015 r. [...], [...], [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy oraz unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy: uchylił zaskarżoną decyzję w całości, to jest co do nr [...], [...], [...] (pkt 1); odstąpił od zasądzenia na rzecz skarżących zwrotu kosztów postępowania w całości (pkt 2).

Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia.

I

W dniu 11 sierpnia 2009 r. do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urząd Patentowy, UP lub organ) wpłynął wniosek "F.D. M." z siedzibą w G. (dalej: Fundacja) o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr R.182583, do którego uprawnionym jest F. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. (dalej: Spółka) z pierwszeństwem od 9 lutego 2004 r.

Jako podstawę prawną wniosku o unieważnienie Fundacja wskazała art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 131 ust. 1 pkt 1, a na późniejszym etapie postępowania również art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410; dalej: p.w.p.), czyli zarzut zgłoszenia w złej wierze spornego znaku t. W uzasadnieniu Fundacja podniosła, że przysługuje jej prawo z rejestracji słownego znaku towarowego TIGER VIT nr R.130719 z pierwszeństwem od dnia 9 sierpnia 1996 r. przeznaczonego do oznaczania towarów ujętych w klasach 30 i 32, tj.: kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, wyroby zbożowe (kl. 30) oraz napoje bezalkoholowe za wyjątkiem piwa i ale, koncentraty napojów (kl. 32). Zdaniem Fundacji znak ENERGY DRINK TIGER nr R.182583 jest w wysokim stopniu podobny do znaku TIGER VIT. Podobieństwo to wynika z zastosowania w obu tych oznaczeniach, mającego dominujący charakter słowa TIGER. Dodatkowo Fundacja podniosła, że wyraz TIGER stanowi pseudonim fundatora, tj. D. M., znanego pięściarza. Pseudonimem T. D. M. posługuje się od początku swojej kariery i jest ono jednoznacznie kojarzone z jego osobą. Ponadto Fundacja wskazała, że za nr 001219732 został zarejestrowany z wcześniejszym pierwszeństwem wspólnotowy znak towarowy (CTM) D. T. M., a także niemiecki znak towarowy o nr DE 39912451. W tej sytuacji przeciętny odbiorca może postrzegać sporny znak towarowy jako odmianę znanej, intensywnie używanej i dobrze kojarzonej na rynku marki TIGER wypromowanej przez Fundację. W ocenie Fundacji porównywane towary objęte ochroną znaków ENERGY DRINK TIGER oraz TIGER VIT są identyczne, względnie wysoce podobne. Jednocześnie używanie spornego znaku towarowego narusza prawa osobiste i majątkowe Fundacji, jako podmiotu upoważnionego do reprezentowania interesów D. M. i związanych z jego szeroko rozumianym wizerunkiem, jako fundatora.

W piśmie z dnia 13 lipca 2010 r. Spółka wniosła o odrzucenie wniosku o unieważnienie spornego prawa ochronnego z uwagi na brak interesu prawnego Fundacji lub jego oddalenie. Co do zarzutu z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. stwierdziła, że we wniosku nie wskazano, co jest przedmiotem praw osobistych i majątkowych Fundacji oraz nie wskazano, na czym miałoby polegać ich naruszenie. Spółka zakwestionowała również możliwość reprezentowania przez Fundację praw o charakterze osobistym i majątkowym D. M. Spółka podniosła, że łączył ją z D. M. stosunek umowny, na mocy którego była uprawniona do wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku promotora w postaci zdjęć, obrazu graficznego, a także pseudonimu T. związanego z osobą promotora oraz znaku słowno - graficznego TIGER. Umowa ta obowiązywała strony od dnia 31 lipca 2003 r., a więc w dacie zgłoszenia w dniu 9 lutego 2004 r. spornego znaku do ochrony w UP. Umowę z dnia 31 lipca 2003 r. zastąpiono kolejną umową zawartą w dniu 1 lipca 2005 r., objętą późniejszymi zmianami zawartymi w aneksach z dnia 23 marca 2006 r., z dnia 30 lipca 2006 r. oraz z dnia 1 stycznia 2007 r. Spółka powołała się także na umowę z dnia 1 kwietnia 2007 r. dotyczącą cesji praw D. M. na rzecz Fundacji.

Sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak t. ENERGY DRINK TIGER została nadana sygnatura akt Sp. 419/09.

Jednocześnie pismem z dnia 13 lipca 2010 r. Spółka - powołując się na art. 166 p.w.p. - podniosła zarzut nieużywania znaku TIGER VIT nr R.130719 w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, 4 i pkt 5 p.w.p. i wniosła o stwierdzenie wygaśnięcia w całości prawa ochronnego na ten znak towarowy dla wszystkich towarów z powodu jego nieużywania z dniem 5 lipca 2006 r.

Sprawa o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak TIGER VIT R.130719 otrzymała sygnaturę akt [...].

"F.D. M." z siedzibą w G. w piśmie z dnia 25 października 2011 r. wniosła o umorzenie postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak TIGER VIT R.130719 z uwagi na brak interesu prawnego F. Sp. z o.o. oraz o oddalenie wniosku o wygaśnięcie tego prawa.

"F.D. M." z siedzibą w G. w piśmie procesowym z dnia 28 października 2010 r. w sprawie o sygn. akt [...], wskazała jako dodatkową podstawę wniosku o unieważnienie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Złą wiarę Fundacja uzasadniła tym, że Spółka – F. Sp. z o.o. zgłaszając sporny znak o nr R. 182583 w dniu 9 lutego 2004 r. była doskonale zorientowana w prawach Fundacji oraz fundatora D. M. do oznaczenia TIGER.

Natomiast Spółka podniosła, że K. P. Sp. z o.o. była najpierw uprawniona do znaku towarowego TIGER VIT o nr R.130719. Prawo do tego znaku na mocy umowy z dnia 9 maja 2008 r. zostało przeniesione na Spółkę. Dlatego wszczęte wcześniej przez K. P. Sp. z o.o. postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER zostało umorzone w wyniku zawartej ugody między Spółka a K. P. Sp. z o.o. i wycofania wniosku. Następnie prawo do znaku TIGER VIT zostało przeniesione na Fundację. Zdaniem Spółki, skoro postępowanie prowadzone przez poprzednika uprawnionego do znaku t. ENERGY DRINK TIGER, tj. K. P. Sp. z o.o. zostało zakończone jego umorzeniem, to przedmiotowe postępowanie i wydana decyzja będą podlegać reżimowi z art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.- dalej k.p.a.), jako decyzja w sprawie poprzednio zakończonej inną decyzją administracyjną.

W dniu 11 grudnia 2012 r. Spółka wniosła kolejny wniosek o stwierdzenie wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT o nr R.130719 w zakresie wszystkich towarów z klas 30 oraz 32, z najwcześniejszą możliwą datą. Sprawa ta otrzymała sygnaturę akt [...].

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2015 r. Urząd Patentowy: 1) stwierdził z dniem 6 lipca 2006 r. wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT o nr R.130719 i przyznał Spółce od Fundacji zwrot kosztów postępowania w sprawie Sp. [...]; 2) umorzył postępowanie w sprawie [...]; 3) unieważnił prawo ochronne na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr R.182583 oraz przyznał Fundacji zwrot kosztów postępowania od Spółki w sprawie [...].

UPRP na wstępie stwierdził, że w trybie postępowania spornego rozpatruje zarówno sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p., jak i sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 255 ust. 1 pkt 3 p.w.p.). Następnie powołał art. 166 ust. 1 p.w.p., który stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 p.w.p. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zarzut nieużywania znaku towarowego może zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Zarzuty te podlegają łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie.

UPRP wyjaśnił, że w niniejszym postępowaniu został złożony przez Fundację wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr R.182583 w oparciu o art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. W tym samym postępowaniu Spółka jako uprawniona z prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr R.182583, w oparciu o art. 166 p.w.p. podniosła zarzut nieużywania znaku towarowego TIGER VIT nr R.130719, występując jednocześnie z wnioskami o stwierdzenie wygaśnięcia tego prawa pismami z dnia 13 lipca 2010 r. (sprawa [...]), a następnie pismem z dnia 11 grudnia 2012 r. Spółka po raz kolejny wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT o nr R.130719 (sprawa [...]) . W tej sytuacji organ przyjął, że zachodziły podstawy do rozpatrzenia przedmiotowych spraw na jednej rozprawie. Połączenie ww. postępowań skutkowało rozpatrzeniem w pierwszej kolejności wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT nr R.130719, zgodnie z art. 166 ust. 1 p.w.p.

UPRP jako pierwszy rozpoznał (wniesiony w dniu 13 lipca 2010 r.) wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT o nr R.130719 (sygn. akt [...]).

W ocenie UP Spółka wykazała posiadanie interesu prawnego do żądania wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT, gdyż Fundacja - powołując się na swoje prawo do znaku TIGER VIT - wystąpiła o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER należącego do Spółki, na podstawie art. 166 p.w.p. Zatem Spółka mogła żądać ustalenia, czy znak TIGER VIT był używany w sposób rzeczywisty w obrocie, w zakresie wszystkich towarów.

UP podkreślił, że żądanie stwierdzenia wygaśnięcia obejmuje wszystkie towary objęte spornym prawem wyłącznym o nr R.130719, co znajduje odzwierciedlenie w pismach i stanowisku Spółki.

Dodatkowo UPRP wziął pod uwagę okoliczność, że między stronami toczą się postępowania cywilne, w tym o zakazanie wnioskodawcy, czyli Spółce posługiwania się oznaczeniem TIGER (postępowanie przed Sądem Okręgowym w G. sygn. [...]), zaś istnienie spornego prawa ogranicza jego swobodę działalności gospodarczej w zakresie posługiwania się oznaczeniem TIGER. W tej sytuacji, wnioskodawca zasadnie odwołuje się w uzasadnieniu interesu prawnego także do przepisów art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (akta [...], tom II, k. 441 - 437).

UPRP stwierdził, że to Fundacja była obowiązana do wykazania używania znaku towarowego TIGER VIT o nr R.130719 od następnego dnia po dacie udzielenia prawa ochronnego na ten znak towarowy, czyli od dnia 6 lipca 2001 r. Z powyższego wynika, że uprawniony ze spornego prawa wyłącznego, aby skutecznie odeprzeć zarzut nieużywania znaku, musiałby wykazać rzeczywiste, poważne i jednoznaczne używanie spornego znaku po dacie uzyskania prawa wyłącznego na znak towarowy dla towarów objętych ochroną tego znaku towarowego na terenie Polski, względnie udowodnić istnienie ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku. Zgodnie bowiem z art. 169 ust. 6 p.w.p. w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśniecie prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.

Następnie UPRP ocenił, czy Fundacja jako uprawniona do znaku TIGER VIT (R.130719) przedłożyła materiał dowodowy, potwierdzający rzeczywiste używanie tego oznaczenia w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

W aktualnym orzecznictwie przyjmuje się, że znak towarowy jest "rzeczywiście używany" wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został on przeznaczony, pochodzą z określonego źródła, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego używania znaku towarowego musi opierać się na wszystkich aspektach stanu faktycznego i okoliczności właściwych dla ustalenia jego faktycznego wykorzystania handlowego w obrocie, a w szczególności używania uznawanego w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla utrzymania lub tworzenia udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, charakteru tych towarów lub usług, cech rynku, skali i częstotliwości używania znaku towarowego (jak w sprawie Ansul, pkt 43, w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, pkt 70, a także w postanowieniu w sprawie La Mer Technology, pkt 27). Ponadto, w orzecznictwie sądów polskich przyjmuje się, że rzeczywiste używanie powinno cechować się pewnością i stałością, a w celu osiągnięcia tych cech obecność znaku na rynku powinna wskazywać na poważne rozmiary (w ten sposób NSA w wyroku z dnia 24 maja 2006 r., sygn. II GSK 70/06 oraz z dnia 12 marca 2009 r., sygn. II GSK 762/08). Aby dowieść rzeczywistego używania uprawniony powinien przedłożyć dowody. Organ podkreślił, że jak podkreśla się w piśmiennictwie, takimi dowodami są dokumenty, zwłaszcza zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy lub sprzedaży, a także etykiety, opakowania i podobne dowody rzeczowe świadczące o rzeczywistym występowaniu towarów lub usług w obrocie. Decydujące znaczenie mają przy tym faktury, gdyż same etykiety, przywieszki, wieszaki, torebki czy plomby do odzieży oraz zdjęcia sklepów nie dowodzą rzeczywistej sprzedaży towarów ze znakiem, ani nie obrazują jej rozmiarów. Bez faktur same materiały reklamowe, np. kalendarzyki, lub wizytówki, zdjęcia z logo, mogą odgrywać jedynie rolę pomocniczą (por. M. Trzebiatowski w: Obowiązek używania znaku towarowego Studium z prawa polskiego na tle prawno porównawczym Wyd. C.H. Beck Warszawa 2007 r., s. 472 przywołany w wyroku z dnia 15 października 2010 r. WSA w Warszawie sygn. VI SA/Wa 1425/10).

Fundacja złożyła szereg dowodów na okoliczność używania spornego znaku TIGER VIT nr R.130719. Fundacja powołała się na używanie znaku TIGER VIT o nr R.130719 przez firmę K. P. Sp. z o.o. w okresie od czerwca 2006 r. do lipca 2007 r.; używanie ww. znaku przez F. Sp. z o.o. w okresie od września 2008 r. do października 2010 r., a także na stosowanie tego znaku bezpośrednio przez Fundację w okresie od czerwca 2010 r. do maja 2011 r. oraz używanie znaku przez M. Sp. z o.o. Sp. k. w roku 2011 i 2012 na podstawie umowy z 15 listopada 2010 r.

W tym kontekście organ stwierdził, że żaden ze zgromadzonych w sprawie dowodów nie dotyczy używania spornego znaku dla towarów z klasy 30. W odniesieniu do towarów z klasy 32, mimo szeregu dowodów, organ również uznał, że nie zostało dowiedzione rzeczywiste używanie spornego znaku ani przez firmę K. P. w okresie od czerwca 2006 r. do lipca 2007 r., ani przez Spółkę - za zgodą Fundacji na podstawie umowy promocyjnej z dnia 1 lipca 2005 r., rozwiązanej w dniu 27 października 2010 r. - w okresie od września 2008 r. do października 2010 r.

Z kolei w sprawie nr [...], o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT nr R.130519 UP, odwołując się do treści art. 105 § 1 k.p.a. UP uznał, że skoro decyzją z dnia [...] sierpnia 2015 r. stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT nr R.130719 z dniem 6 lipca 2006 r. (sprawa nr [...]), to niniejsze postępowanie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ w innej sprawie stwierdzono wygaśnięcie prawa ochronnego na ten sam znak towarowy TIGER VIT o nr R.130719 w identycznym zakresie, z najwcześniejszą możliwą datą, co sprawia, że brak jest przedmiotu sporu. Rozstrzygnięcie w sprawie nr [...] ma charakter ostateczny w administracyjnym toku instancji.

Natomiast rozpoznając wniosek Fundacji o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak t. ENERGY DRINK TIGER, organ odniósł się w pierwszej kolejności do zarzutu Spółki, że w przedmiotowym postępowaniu zachodzą przeszkody w rozpoznaniu sprawy z uwagi na istnienie powagi rzeczy osądzonej.

Spółka podniosła, że w dniu 21 maja 2008 r. zawarła ugodę z K. P. Sp. z o.o. wskutek, której K. P. Sp. z o.o. wycofała wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER o nr R.182583, oparty na kolizji tego znaku ze znakiem towarowym TIGER VIT o nr R.130719. Okoliczność ta, zdaniem F. Sp. z o.o., ma znaczenie dla niniejszej sprawy, bowiem zawarta ugoda kończąca spór, wszczęty przez poprzedniego uprawnionego do znaku TIGER VIT R.130719, odnosi skutek względem nabywcy tego prawa, tj. F. D. M., w związku z czym zachodzą podstawy do umorzenia postępowania. W tym zakresie Spółka powołała się na treść art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.

Odnosząc się do tego organ stwierdził, że w rozpoznawanej prawie nie mamy do czynienia ani z tożsamością podmiotową ani przedmiotową. Bowiem obydwa podmioty (K.P. Sp. z o.o. oraz F.D.M.) istniały niezależnie od siebie, zaś przeniesienie prawa nie nastąpiło w warunkach sukcesji uniwersalnej. Ponadto, w ocenie Kolegium Orzekającego nie zachodzi także tożsamość przedmiotowa i prawna w niezmienionym stanie faktycznym. Należy podkreślić, że we wcześniejszej sprawie wydana została decyzja o umorzeniu postępowania. Zatem, w sprawie nie będzie miał zastosowania art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a., ponieważ dotyczy on wyłącznie decyzji załatwiających sprawę co do istoty, a decyzji o umorzeniu postępowania brak tego waloru.

Uzasadniając zarzut zgłoszenia znaku ENERGY DRINK TIGER w złej wierze Fundacja powołała się na umowę promocyjną z dnia 31 lipca 2003 r., zawartą pomiędzy D.M. a G. Sp. z o.o., która od 2007 r. działa pod nazwą F. Sp. z o.o. Fundacja podniosła, że w rozpoznawanej sprawie miały miejsce okoliczności, które obiektywnie oceniane wskazują, że działania zgłaszającego sporny znak t. cechowała naganność. Bezsprzecznie, w dacie zgłoszenia spornego znaku t. G. Sp. z o.o. i D. M. łączyła umowa promocyjna z 31 lipca 2003 r. dotycząca sposobu korzystania z oznaczenia TIGER. Wynika to wprost z treści tej umowy promocyjnej i zawartych w niej sformułowaniach, tj.: "przedmiotem umowy jest zezwolenie przez Promotora (D.M. o dopisek K.O.) na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez G.: a) wizerunku Promotora w postaci zdjęcia bądź obrazu graficznego wykonanego na jego podstawie, bądź w jakiejkolwiek innej postaci, b) pseudonimu "T." związanego z osobą Promotora oraz znaku słowno - graficznego chronionego przepisami prawa własności przemysłowej" (umowa promocyjna z dnia 31 lipca 2003 r. § 1, pkt 1.). W dniu 9 lutego 2004 r., G. Sp. z o.o. zgłosiła do Urzędu Patentowego RP znak towarowy słowno - graficzny ENERGY DRINK TIGER, przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 32. Zdaniem Kolegium Orzekającego, zgłoszenie spornego znaku przez stronę umowy bez wiedzy i zgody D. M. stanowiło oczywisty przejaw działania sprzecznego z zasadami uczciwości i zaufania między kontrahentami. W tej sprawie, mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której jedna ze stron jest producentem określonego produktu (napojów), a druga strona dysponuje dobrem niematerialnym dotyczącym pseudonimu. Zawarta między stronami umowa promocyjna spowodowała komercjalizację pseudonimu T. Wymaga podkreślenia, że w treści umowy promocyjnej z dnia 31 lipca 2003 r. nie zawarto żadnej delegacji dla G. Sp. z o.o. do dokonania zgłoszenia znaku towarowego TIGER lub z elementem TIGER. Dlatego zgłoszenie do UP RP spornego znaku towarowego, zawierające słowo TIGER należy uznać za działanie naganne względem drugiej strony, jako naruszające stosunek zobowiązaniowy wynikający z ww. umowy promocyjnej z 2003 r. Nie budzi wątpliwości, że zarówno w dacie podpisania pierwszej umowy promocyjnej, jak i w dacie zgłoszenia spornego znaku D. M. posługujący się pseudonim T. był osobą powszechnie rozpoznawaną w Polsce i to właśnie ta okoliczność była powodem zawarcia w lipcu 2003 r. umowy promocyjnej.

Ponadto podkreślenia wymaga, że zgłoszenie spornego znaku t. nie było przypadkowe, jak twierdzi obecnie Spółka (F. Sp. z o.o.). Świadczy o tym nie tylko wcześniejsze zawarcie umowy promocyjnej, ale także graficzne przedstawienie znaku spornego, w którym wykorzystano podpis T. nawiązujący jednoznacznie do osoby D.M.

W rozpoznawanej sprawie zła wiara przejawiała się w nieuczciwym działaniu zgłaszającego polegającym na zgłoszeniu w 2004 roku znaku towarowego o nr R.182385, w sytuacji, gdy strony postępowania były związane porozumieniami umownymi z 2003 r., z których treści jednoznacznie wynika, że D. M. przysługują prawa do oznaczenia TIGER, a zgłaszający dokonał zgłoszenia spornego znaku z elementem TIGER wbrew tej umowie. Naganność działania zgłaszającego potwierdza także fakt przedstawienia D.M. do aprobaty (w 2005 r.) znaku, który w istocie został zgłoszony wcześniej. Jak wynika z powyższego, UP wziął pod uwagę okoliczności związane ze zgłoszeniem spornego znaku, ale również uwzględniając ciąg zdarzeń ocenił fakt mający miejsce po zgłoszeniu znaku (w 2005 r.), a mianowicie przedstawienie D.M. znaku, który został wcześniej zgłoszony do ochrony.

Organ wyjaśnił, że skoro w rozpatrywanej sprawie potwierdzenie znalazł zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, to jego uwzględnienie uznał za wystarczające do załatwienia sprawy w całości, tj. unieważnienia prawa na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr R.182583. Dlatego oceny zarzutu Fundacji z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. UP nie uznał za konieczną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazanym na wstępie wyrokiem z dnia 13 lutego 2017 r. uwzględnił skargi Fundacji oraz Spółki, z tym, że skargę Spółki z innych przyczyn, aniżeli te - podniesione w tej skardze, a w skardze Fundacji nie wszystkie zarzuty uznano za uzasadnione i uchylił zaskarżoną decyzję w całości.

Sąd I instancji stwierdził, że przedmiotem rozpoznania są skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2015 r., z tym że skarga Fundacji na część rozstrzygnięcia w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT, a skarga Spółki na część decyzji rozstrzygającą o unieważnieniu prawa ochronnego na słowny znak towarowy ENERGY DRINK TIGER.

Zdaniem WSA obie skargi zasługują na uwzględnienie, z tym że skarga Spółki z innych przyczyn, aniżeli te – w niej podniesione, a w skardze Fundacji nie wszystkie zarzuty uznano za uzasadnione.

W ocenie WSA organ prawidłowo przyjął, że obie strony legitymowały się interesem prawnym w dochodzonym przez każdą z nich żądaniu.

Przechodząc do oceny rozstrzygnięcia UP w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT, Sąd I instancji podzielił stanowisko organu, co do kolejności rozpoznawania wniosków, gdy w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, opartego na podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, został podniesiony zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszony wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego do tego ostatniego oznaczenia. Stanowisko zostało oparte na treści art. 166 ust. 1 i 2 p.w.p. Taka sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie.

Zatem organ prawidłowo zastosował w niniejszej sprawie art. 166 p.w.p. albowiem dopiero w sytuacji, gdy okaże się, że znak jest rzeczywiście używany i nie ma podstaw do wydania decyzji o wygaśnięciu prawa ochronnego na ten znak, jest możliwe badanie przesłanek unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, z tego powodu, iż jest podobny do znaku, którego nieużywanie podnoszono.

WSA nie podzielił stanowiska Fundacji, aby Spółka nie wskazywała daty, z którą łączyłaby skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak TIGER VIT. W piśmie z dnia 13 lipca 2010 r. zawierającym wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ww. prawa podała datę 5 lipca 2006 r. (jako pięcioletni okres nieużywania znaku po wydaniu decyzji rejestracyjnej, s. 2 wniosku), z którą to prawo miało wygasnąć. Na rozprawie przed UP w dniu 13 października 2014 r. pełnomocnik Spółki sprecyzował żądanie w tym zakresie i wskazał jako datę wygaśnięcia prawa – 6 lipca 2006 r. (protokół rozprawy, k-703 akt [...]). Spółka odniosła się także do ewentualnego późniejszego używania znaku TIGER VIT, tj. przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak (v. protokół rozprawy przez UP z dnia 9 marca 2015 r., k. 864-875 akt [...]). Stanowisko swoje podtrzymała na rozprawie w dniu 27 lipca 2015 r., bezpośrednio poprzedzającej wydanie zaskarżonej decyzji (protokół rozprawy, k.-1658-1674 akt [...]).

Zdaniem Sądu I instancji UP prawidłowo stwierdził, że obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego, zgodnie z treścią art. 169 ust. 6 p.w.p. Zatem obowiązek wykazania rzeczywistego i nieprzerwanego używania znaku TIGER VIT R.130719 spoczywał na Fundacji.

Dalej WSA stwierdził, że UP wprawdzie wyjaśnił, w jaki sposób pojmuje sformułowania "rzeczywistego i nieprzerwanego nieużywania znaku towarowego", jednakże przy zakreślaniu granic pojęcia "rzeczywistego używania znaku" nie odniósł się do konsekwentnie podnoszonej przez Fundację kwestii uregulowanej w art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., tj. że przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru.

Zdaniem WSA z pewnych twierdzeń decyzji można by domniemywać, że UP stanął na stanowisku, że należało badać używanie znaku wyłącznie w postaci zarejestrowanej. Natomiast w orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że gdy chodzi o postać znaku, w odniesieniu do której dopuszcza się wypełnienie obowiązku używania przez jego zastosowanie, może być używany w postaci odmiennej od zarejestrowanej, byleby zmieniona forma, w jakiej używany jest znak, nie zmieniała jego odróżniającego charakteru. Fundacja w ramach tego problemu podnosiła, że był używany element TIGER VIT ENERGIZER DRINK, a przede wszystkim – "TIGER", co także świadczyło, że znak TIGER VIT w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. był używany w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego wygaśnięcia.

Następnie organ, dokonawszy interpretacji "rzeczywistego używania znaku", według WSA przedwcześnie uznał, że w omawianej sprawie takie używanie znaku TIGER VIT nie wystąpiło. UP nie uwzględnił wszystkich dowodów przedstawionych przez strony i nie dokonał ich całościowej oceny. Mianowicie przy ustalaniu, czy TIGER VIT nr R.130719 był w sposób rzeczywisty i nieprzerwany używany, UP nie zajmował się umowami: umową z dnia 9 maja 2008 r. – umową o przeniesienie praw do znaków towarowych oraz Akt poddania się egzekucji zawartą w formie aktu notarialnego, na mocy której K. P. Sp. z o.o. przeniosła wszystkie prawa do znaków towarowych, tj. słowno – graficznego znaku TIGER VIT nr R.121971 (wygasłego w dniu 2 września 2007 r.) i słownego znaku TIGER VIT nr R. 130719 na Spółkę oraz umową z dnia 4 września 2008 r. – umową cesji praw wynikających z umowy w dniu 9 maja 2008 r. o przeniesienie praw do znaków towarowych zawartej w formie aktu notarialnego, na mocy której prawa do obu znaków TIGER VIT R.121971 i R.130719 Spółka następnie przeniosła na Fundację. W umowach tych nie wskazano, aby prawo do znaku TIGER VIT nr R.130719 wygasło, co uczyniono w odniesieniu do znaku słowno – graficznego TIGER VIT. W tym kontekście należało rozważyć wielkość zapłaty, za jaką oba prawa przenoszono. Umowa z dnia 8 maja 2008 r. została zawarta w sytuacji, gdy z wniosku K.P. Sp. z o.o. toczyło się postępowanie nr [...] o unieważnienie prawa ochronnego ENERGY DRINK TIGER, należącego do Spółki (tego samego, którego dotyczy rozstrzygnięcie [...] w zaskarżonej obecnie decyzji). Mając na uwadze datę, z jaką stwierdzono wygaśnięcie prawa ochronnego na znak TIGER VIT nr R.130719 w obecnie kwestionowanej decyzji z dnia [...] lipca 2006 r., nie wzbudziło wątpliwości organu, dlaczego Spółka w postępowaniu [...] nie podnosiła zarzutu nieużywania tego znaku, a w 2008 r. zawarła z K.P. Sp. z o.o. opisywaną umowę, która była podstawą do zawarcia ugody między K.P. Sp. z o.o. i Spółką. Spółka nie podnosiła także argumentu wygaśnięcia znaku TIGER VIT nr R.130719, zawierając w dniu 4 września 2008 r. wspomnianą wyżej umowę z Fundacją.

W tym zakresie - zdaniem WSA - organ dopuścił się naruszenia art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., gdyż o używaniu (nieużywaniu) znaku decydują okoliczności faktyczne.

Sąd I instancji stwierdził, że dokonując ustaleń odnośnie używania znaku TIGER VIT nr 130719, organ powinien także mieć na uwadze treść art. 170 ust. 1 p.w.p. Organ co do używania omawianego znaku przed złożeniem przez Spółkę wniosku w sprawie [...] (w dniu 13 lipca 2010 r.) pewne ustalenia poczynił, ale nie powiązał ich z tym przepisem, którego treści w ogóle nie przytoczył.

Natomiast Sąd I instancji podzielił stanowisko organu, co do rozstrzygnięcia, że wystąpiła przesłanka unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr R.182583 określona w art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. (Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony.), czyli zgłoszenia znaku w złej wierze.

Sąd I instancji zaakceptował stanowisko organu co do sposobu rozumienia złej wiary. Słusznie UP zaakcentował, że w niniejszej sprawie zła wiara przejawiała się w nieuczciwym działaniu poprzedniczki G. Sp. z o.o. (zgłoszeniu w lutym 2004 r.) znaku towarowego ENERGY DRINK TIGER w sytuacji, gdy poprzednicy prawni stron postępowania: G. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. i D. M. byli związani porozumieniami umowy promocyjnej zawartej w dniu 31 lipca 2003 r. Z umowy tej nie sposób było wywnioskować, aby dopuszczała zgłaszanie przez G. Sp z o.o. do ochrony znaku towarowego obejmującego którykolwiek z elementów związanych z osobą D. Mi., których dotyczyła. Dlatego ocena charakteru i zakresu wspomnianej umowy, dokonana przez UP zasługiwała na aprobatę.

Mając powyższe na uwadze WSA podzielił stanowisko organu co do oceny przesłanki złej wiary po stronie poprzedniczki Spółki przy zgłaszaniu do ochrony spornego znaku ENERGY DRINK TIGER. Nieuzasadnione okazały się więc zarzuty Spółki w tym zakresie. Sąd nie dopatrzył się naruszenia podnoszonych przepisów postępowania: art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a. (decyzja w omawianym zakresie posiadała wszystkie wymagane tym przepisem elementy), jak i naruszenia przepisu prawa materialnego – art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

II

Skargi kasacyjne od powyższego wyroku wnieśli: Urząd Patentowy oraz Spółka.

Urząd Patentowy RP domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, ewentualnie uchylenia tego wyroku i rozpoznanie sprawy co do istoty. Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 – dalej: p.p.s.a.) zarzucono:

1) naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik postępowania, tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. poprzez bezpodstawne zarzucenie UP, że oceny czy znak towarowy R.130719 TIGER VIT był używany w sposób rzeczywisty, dokonał w sposób niepełny, tj. z pominięciem art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p. oraz dowodów w postaci: umów z dnia 9 maja 2008 r. i 4 września 2008 r. oraz postępowania w sprawie [...], prowadzące do uwzględnienia skargi i uchylenia zaskarżonej decyzji, chociaż dokonana przez UP ocena była pełna, uwzględniała wszystkie istotne dla sprawy okoliczności, a ewentualne uchybienia w tym zakresie nie mogły mieć wpływu na treść rozstrzygnięcia;

2) naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia tj. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. w zw. z art. 7, 8, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 166 ust. 1 i 2 p.w.p. poprzez przyjęcie, że skutkiem zakwestionowania dokonanej przez UP oceny rzeczywistego używania znaku towarowego R.130719 TIGER VIT i uchylenia rozstrzygnięcia w tym zakresie, jest automatyczne uchylenie rozstrzygnięcia dotyczącego sprawy [...], z uwagi na to, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT z powodu jego nieużywania został zgłoszony w ramach postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy R.182583 ENERGY DRINK TIGER, chociaż ostatecznie podstawę unieważnienia stanowił art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., tj. zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, Sąd podzielił stanowisko UP, iż w niniejszej sprawie przesłanka ta została spełniona, zarzut oparty na podobieństwie ww. znaków nie był w ogóle przedmiotem rozpoznania, a tym samym rozstrzygnięcie w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy R.130719 TIGER VIT nie będzie miało wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiocie unieważnienia znaku R.182583 ENERGY DRINK TIGER;

3) naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie art. 166 ust. 1 i 2 p.w.p., polegające na przyjęciu, że w przypadku łącznego rozpoznawania wniosków zgodnie z art. 166 ust. 2 zd. 2 p.wp., sam fakt zakwestionowania oceny w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania, jest wystarczający do uchylenia rozstrzygnięcia w zakresie unieważnienia znaku towarowego, nawet wówczas, gdy ostatecznie unieważnienie nastąpiło z przyczyn innych niż podobieństwo do znaku towarowego w stosunku do którego podniesiono zarzut nieużywania.

Argumentację na poparcie zarzutów skarżący kasacyjnie organ przedstawił w uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

Spółka zaskarżyła wyrok w całości domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Ponadto wniosła o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi - na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a. -zarzucono:

1) naruszenie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i uznanie, że wystąpiła przesłanka unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "ENERGY DRINK TIGER" (R.182583) określona w tym przepisie oraz będące skutkiem tej wykładni niewłaściwe zastosowanie przepisu poprzez uznanie, że zgłaszający przedmiotowy znak towarowy działał w złej wierze;

2) naruszenie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez błędną wykładnię polegającą na ocenie przesłanki złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego "ENERGY DRINK Tiger" (R.182583) w oderwaniu od towarów objętych prawem ochronnym, co skutkowało pominięciem przy tej ocenie innych towarów niż napoje energetyczne, pomimo iż prawo ochronne na przedmiotowy znak towarowy obejmowało również wiele innych towarów, w tym znacząco różniących się od napojów energetyzujących, oraz będące skutkiem tej wykładni niewłaściwe zastosowanie przepisu poprzez uznanie, że zgłaszający przedmiotowy znak towarowy działał w złej wierze w odniesieniu do całości prawa ochronnego (wszystkich towarów nim objętych);

3) naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez nie wyjaśnienie dlaczego WSA uznał za prawidłowe stanowisko UP odnośnie złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego "ENERGY DRINK Tiger" (R.182583) - poprzestanie na stwierdzeniu, że WSA podziela stanowisko Urzędu i przytoczeniu tego stanowiska, bez merytorycznego odniesienia się do zarzutów Spółki w skardze dotyczących błędnej oceny przesłanki złej wiary, co mogło mieć istotny

wpływ na wynik sprawy, w szczególności stwierdzenie istnienia złej wiary a nie wyjaśnienie dlaczego WSA zaakceptował naruszające przepisy postępowania działania i zaniechania UP związane z tą okolicznością, w szczególności polegające na braku wyczerpującego zbadania sprawy, pominięciu szeregu istotnych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, wadliwym ustaleniu stanu faktycznego w szczególności praw i obowiązków stron umów promocyjnych zawartych pomiędzy uprawnioną ze znaku a D.M. w latach 2003 i 2005, zamiaru zgłaszającego znak towarowy "ENERGY DRINK Tiger" (R.182583), charakteru prawnego dodatkowego określenia TIGER używanego wraz z imieniem i nazwiskiem przez D. M., charakteru graficznego przedstawienia elementu TIGER zawartego w znaku ENERGY DRINK TIGER, braku prawidłowego zbadania złej wiary w rozumieniu art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji, poprzez brak wskazania jakiego oznaczenia TIGER dotyczyła umowa promocyjna z 2003 r.;

4) naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. i art. 107 § 1 i 3 k.p.a. w zw. 256 ust. 1 p.w.p., poprzez akceptację przez Sąd postępowania UP naruszającego przepisy postępowania, polegającego w szczególności na braku wyczerpującego zbadania sprawy, pominięciu szeregu istotnych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, wadliwym ustaleniu stanu faktycznego w szczególności praw i obowiązków stron umów promocyjnych zawartych pomiędzy uprawnioną ze znaku a D.M. w latach 2003 i 2005, zamiaru zgłaszającego znak towarowy "ENERGY DRINK TIGER" (R.182583), charakteru prawnego dodatkowego określenia TIGER używanego wraz z imieniem i nazwiskiem przez D. M., charakteru graficznego przedstawienia elementu TIGER zawartego w znaku ENERGY DRINK TIGER, braku prawidłowego zbadania złej wiary w rozumieniu art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji, poprzez brak wskazania, jakiego oznaczenia TIGER dotyczyła umowa promocyjna z 2003 r., co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy w zakresie dotyczącym zarzutu udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "ENERGY DRINK Tiger" (R.182583) z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.;

5) naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. w zw. z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez niezastosowanie.

Argumentację na poparcie zarzutów Spółki przedstawiła w uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

W piśmie procesowym z dnia 28 czerwca 2019 r. Fundacja wniosła o oddalenie w całości obu skarg kasacyjnych.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna Urzędu Patentowego RP jest zasadna i skutkuje uchyleniem zaskarżonego wyroku oraz po przejęciu do rozpoznania skarg ich oddaleniem. Skarga kasacyjna F. Sp z o.o. jest niezasadna i podlega oddaleniu.

W postępowaniu kasacyjnym obowiązuje wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada związania Naczelnego Sądu Administracyjnego podstawami i granicami zaskarżenia, wskazanymi w skardze kasacyjnej. Przytoczone w tym środku prawnym przyczyny wadliwości kwestionowanego orzeczenia determinują zakres jego kontroli przez Sąd drugiej instancji. Do podjęcia działań z urzędu Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązany jest jedynie w sytuacjach określonych w art. 183 § 2 p.p.s.a., które w sprawie nie występują.

Wobec takich regulacji poza sporem powinna pozostawać okoliczność, iż wywołane skargą kasacyjną postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie polega na ponownym rozpoznaniu sprawy w jej całokształcie, a uzasadnione jest odniesienie się do poszczególnych zarzutów przedstawionych w skardze kasacyjnej w ramach wskazanych podstaw kasacyjnych.

Przedmiotem kontroli kasacyjnej jest wyrok Sądu I instancji, który uchylił zaskarżoną decyzję UP w całości, którą to decyzją organ stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT o nr R.130719 ([...]), umorzył postępowanie z wniosku Spółki o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT o nr R.130719 (Sp. 529/12) i unieważnił prawo ochronne na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER o nr R.182583, do którego uprawnioną jest Spółka ([...]).

Przystępując do oceny zasadności zarzutów przedstawionych w obu skargach kasacyjnych w pierwszej kolejności należy się odnieść do zarzutów zawartych w skardze kasacyjnej wniesionej przez F. Sp z o.o.

W pierwszej kolejności oceną Naczelnego Sądu Administracyjnego został objęty samodzielnie postawiony zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a., sformułowany w pkt 3) petitum skargi kasacyjnej, jego zasadność bowiem wykluczałaby możliwość merytorycznego odniesienia się do pozostałych, objętych zarzutami skargi kasacyjnej nieprawidłowości (por. wyroki NSA: z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt II GSK 1293/13; z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt II GSK 937/12).

Autor skargi kasacyjnej formułując ten zarzut podniósł, że Sąd I instancji nie wyjaśnił, dlaczego podzielił stanowisko Urzędu Patentowego m.in. odnośnie złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego ENERGY DRINK TIGER.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego - wbrew twierdzeniom skarżącej kasacyjnie - uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera wszystkie elementy wymagane przez przywołany przepis. Bowiem Sąd I instancji dopełnił obowiązku sporządzenia uzasadnienia wyroku w taki sposób, który umożliwia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu przeprowadzenie kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku zostało sporządzone w sposób umożliwiający kontrolę instancyjną, w szczególności zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne wymienione w powyższym przepisie prawa i pozwala jednoznacznie ustalić przesłanki, jakimi kierował się wojewódzki sąd administracyjny podejmując zaskarżone orzeczenie.

Wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia nie musi szczegółowo odnosić się do wszystkich zarzutów i argumentów powołanych w skardze, jeżeli argumentacja sądu przesądza łącznie o ich bezskuteczności (por. wyrok NSA z 14 lipca 2008 r., sygn. akt II OSK 768/07). Ponadto wskazać należy, że dla skutecznego zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. należało wykazać, czego skarżący nie uczynił, że uzasadnienie z uwagi na swoją konstrukcję, niespełnione wymogi ustawowe, nie pozwala na ocenę, czy wyrok Sądu I instancji jest prawidłowy, czy też nie. To, że autor skargi kasacyjnej nie podziela stanowiska Sądu I instancji w zakresie akceptacji stanowiska UP co do zasadności unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER i w istocie polemizuje ze stanowiskiem Sądu I instancji wyrażonym w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku - nie stanowi skutecznej przesłanki uwzględnienia tego zarzutu.

Nie są również usprawiedliwione zarzuty naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. Autor skargi kasacyjnej upatruje naruszenia tych przepisów w braku wyczerpującego zbadania sprawy i pominięciu szeregu okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Jednocześnie jednak nie wskazuje ani w petitum skargi kasacyjnej ani w jej uzasadnieniu, na czym polega brak w zakresie rozpoznania sprawy przez organ oraz jakie okoliczności, mające - zdaniem kasatora - istotny wpływ na wynik sprawy, pominął organ. To zaś skutkuje niemożliwością merytorycznego odniesienia się do tak sformułowanych zarzutów.

W tym miejscu przypomnieć należy, że w świetle art. 174 pkt 2 p.p.s.a., o skuteczności zarzutów opartych na podstawie wymienionego przepisu, nie decyduje każde uchybienie przepisów postępowania, lecz tylko i wyłącznie takie, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Przez "wpływ", o którym mowa na gruncie przywołanego przepisu, rozumieć należy istnienie związku przyczynowego pomiędzy uchybieniem procesowym stanowiącym przedmiot zarzutu skargi kasacyjnej a wydanym w sprawie zaskarżonym orzeczeniem Sądu I instancji, który to związek przyczynowy, jakkolwiek nie musi być realny, to jednak musi uzasadniać istnienie hipotetycznej możliwości odmiennego wyniku sprawy. Wynikającym z przepisu art. 176 p.p.s.a. obowiązkiem strony wnoszącej skargę kasacyjną jest więc, nie tylko wskazanie podstaw kasacyjnych, lecz również ich uzasadnienie, co w odniesieniu do zarzutu naruszenia przepisów postępowania powinno się wiązać z uprawdopodobnieniem istnienia wpływu zarzucanego naruszenia na wynik sprawy. Tego zaś autor skargi kasacyjnej nie uczynił.

Ponadto autor skargi kasacyjnej zarzuca, że organ wadliwie ustalił stan faktyczny w zakresie wskazanych w petitum skargi kasacyjnej okoliczności dotyczących unieważnienia znaku t. ENERGY DRINK TIGER przez UP na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Kasator wskazuje na okoliczności faktyczne dotyczące m.in. praw i obowiązków stron umów promocyjnych zawartych pomiędzy uprawnioną ze znaku a D.M. w latach 2003 i 2005, zamiaru zgłaszającego znak towarowy ENERGY DRINK TIGER.

Na wstępie podkreślenia wymaga, że w postępowaniu spornym o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy zasada działania UP z urzędu w kwestiach dotyczących ustalania i wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy podlega odpowiedniej modyfikacji z uwagi na to, że ciężar dowodu ciąży na stronach postępowania. Ciężar dowodu, że nie zostały spełnione ustawowe warunki do uzyskania prawa ochronnego spoczywa - stosownie do art. 164 p.w.p. - na wnioskodawcy. Z tej przyczyny w art. 256 ust. 1 p.w.p. przyjęta została w odniesieniu do postępowania spornego zasada odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie zaś zasada stosowania tychże przepisów wprost. Organ w tym postępowaniu powinien przede wszystkim wyczerpująco rozpatrzeć i ocenić materiał dowodowy przedstawiony przez strony, a zwłaszcza przez wnioskodawcę, który już we wniosku o unieważnienie prawa, jak wynika expressis verbis z art. 255 (1) ust. 3 pkt 5 p.w.p, wskazuje środki dowodowe i zobowiązany jest do wykazania zasadności zgłoszonych podstaw unieważnienia. Natomiast UP z urzędu nie ma obowiązku poszukiwać dowodów w celu wykazania, czy ma zastosowanie w sprawie wskazana przez wnioskodawcę we wniosku podstawa unieważnienia z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., którą w rozpoznawanej sprawie było zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Urząd Patentowy nie naruszył art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. Organ rozpatrzył i ocenił materiał dowodowy przedłożony przez strony, a zwłaszcza przez wnioskodawcę, ustosunkowując się do poszczególnych dowodów i dokonując ich oceny w prawidłowo sporządzonym uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Przechodząc do zarzutu naruszenia prawa materialnego, postawionego w ramach podstawy kasacyjnej z art. 174 pkt 1 p.p.s.a. w pkt 1) i 2) petitum skargi kasacyjnej, tj. zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię, należy uznać go za niezasadny.

Odnosząc się do tak sformułowanego zarzutu należy już na wstępie stwierdzić, że uzasadniając zarzut naruszenia prawa materialnego przez jego błędną wykładnię należy wykazać, że sąd mylnie zrozumiał stosowany przepis prawa. Ponadto autor skargi kasacyjnej powinien wykazać, jak w jego ocenie powinien być rozumiany ten przepis prawa, czyli jaka powinna być jego prawidłowa wykładnia.

Wniesiona skarga kasacyjna w zakresie podstawy kasacyjnej z art. 174 pkt 1 p.p.s.a., czyli zarzutu naruszenia prawa materialnego nie spełnia wymogów formalnych, co już tylko z tego powodu czyni go niezasadnym. Autor skargi kasacyjnej bowiem nie sprostał wymogom uzasadnienia zarzutu błędnej wykładni art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., gdyż nie wskazał, w czym upatruje jego błędnej wykładni, jak również nie przedstawił, jak ten przepis powinien być rozumiany i interpretowany.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zarówno UP, jak i Sąd I instancji dokonali prawidłowej wykładni i właściwie zastosowali art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. W rozpoznawanej sprawie wniosek Fundacji o unieważnienie prawa na znak t. ENERGY DRINK TIGER, który został uwzględniony przez organ w oparciu przesłankę działania w złej wierze, obejmował wszystkie towary objęte spornym prawem wyłącznym, tj. towary z klasy 30 i 32.

Nie ma racji kasator, że przy ocenie złej wiary istnieje konieczność związania przez organ tej oceny z towarami objętymi prawem ochronnym. Jak bowiem wynika z doktryny i orzecznictwa przy ocenie złej wiary organ bierze przede wszystkim pod uwagę zachowanie się zgłaszającego znak towarowy, które nosi znamiona działania nieuczciwego, czy sprzecznego z dobrymi obyczajami. Przy czym ponieważ nie ma jednego, uniwersalnego wzorca złej wiary należy w każdym przypadku brać pod uwagę okoliczności towarzyszące konkretnemu zgłoszeniu, na co wskazywał wielokrotnie w orzecznictwie TSUE (por. m.in. wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. C-529/07 w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG przeciwko Franz Hauswirth GmbH, publik. LEX nr 498832) i co również podkreślają przedstawiciele doktryny (por. m.in. K. Szczepanowska-Kozłowska, Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, Warszawa 2017, s. 695). Zatem w postępowaniu o unieważnienie prawa w oparciu o przesłankę złej wiary – bez znaczenia pozostaje również kwestia podobieństwa towarów opatrywanych spornym znak t. należącym Spółki do towarów opatrzonych znakiem t. Fundacji jako wnioskodawcy.

Natomiast skarga kasacyjna Urzędu Patentowego jest zasadna. Na uwzględnienie zasługują zarzuty wskazane w pkt 1) - 3) petitum skargi kasacyjnej.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekającego w rozpoznawanej sprawie za uzasadnione należy uznać zarzuty naruszenia przepisów postępowania wskazane w pkt I lit. a) i c) petitum skargi kasacyjnej, tj. zarzuty naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit c p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p. Autor skargi kasacyjnej kwestionuje bezpodstawne zarzucenie przez Sąd I instancji, że dokonał oceny rzeczywistego używania znaku towarowego TIGER VIT w sposób niepełny, tzn. z pominięciem art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p. oraz dowodów w postaci: umów z dnia 9 maja 2008 r. i 4 września 2008 r. oraz postępowania w sprawie Sp. 83/07. Ponadto kasator podniósł, że Sąd I instancji uchylając zaskarżoną decyzję UPRP z powodu naruszenia z art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. całkowicie uchylił się od obowiązku wykazania, że ewentualne naruszenie tych przepisów mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Odnosząc się do tych zarzutów należy stwierdzić, że ma rację autor skargi kasacyjnej, że Sąd I instancji - stosując art. 145 § 1 pkt 1 lit c p.p.s.a. w zw. z art. art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. - jako podstawę uchylenia zaskarżonej decyzji UP nie wykazał, że te uchybienia mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Zgodnie z treścią art. 145 § 1 pkt 1 lit c p.p.s.a. decyzja lub postanowienie podlega uchyleniu, gdy sąd stwierdzi inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Obowiązkiem sądu uwzględniającego skargę na podstawie tego przepisu jest więc nie tylko wskazanie przepisów proceduralnych, którym organ uchybił, ale również wykazanie prawdopodobieństwa oddziaływania naruszeń przepisów proceduralnych na wynik sprawy administracyjnej podejmowanej w zaskarżonym akcie przez organ (por. wyroki NSA: z 11 stycznia 2006 r., sygn. akt II GSK 332/05; z 6 maja 2008 r., sygn. akt I OSK 801/07).

W orzecznictwie, jak i w doktrynie wskazuje się, że zwrot normatywny "mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy", należy wiązać z hipotetycznymi następstwami uchybień przepisom postępowania. Oznacza to po stronie sądu konieczność ustalenia, czy w konkretnej sprawie dane uchybienie mogło spowodować wydanie orzeczenia o innej treści niż to, które rzeczywiście zostało wydane. W tym kontekście mówi się także o uprawdopodobnieniu potencjalnej możliwości odmiennego wyniku sprawy (por. M. Łochowski, Glosa do wyroku SN z 6 kwietnia 1998 r., I CKN 595/97, OSNC 1998, nr 12, poz. 211), Przegląd Sądowy 2000, nr 5, s. 95; T. Wiśniewski, Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1996, s. 169). Sąd uchylając z tych powodów decyzję lub postanowienie musi wykazać, że gdyby nie było stwierdzonego w postępowaniu sądowym naruszenia przepisów postępowania, to rozstrzygnięcie sprawy najprawdopodobniej mogłoby być inne. Dał temu wyraz NSA w orzecznictwie (por. m.in. wyroki NSA: z 13 lutego 2013 r., sygn. akt II GSK 363/12; z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. II FSK 563/07). Jest to tym bardziej uzasadnione, że nie każde naruszenie przepisów postępowania powoduje konieczność uchylenia zaskarżonej decyzji.

Z tego obowiązku nie wywiązał się Sąd I instancji i już tylko z tego powodu uzasadniony jest zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit c p.p.s.a.

Ponadto, nie można podzielić stanowiska Sądu I instancji co do dokonania przez UP oceny rzeczywistego używania znaku towarowego TIGER VIT w sposób niepełny, tj. z pominięciem art. 169 ust. 4 pkt 1 oraz art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p. oraz dowodów w postaci: umów z dnia 9 maja 2008 r. i 4 września 2008 r., jak również postępowania w sprawie Sp. 83/07.

Wbrew stanowisku Sądu I instancji - jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej decyzji - UP dokonał również oceny przesłanki rzeczywistego używania znaku TIGER VIT biorąc pod uwagę wskazywane przez Fundację inne niż zarejestrowana postacie tego znaku, tzn. w postaci oznaczeń takich, jak: TIGER VIT ENERGIZER DRINK oraz TIGER. Wskazują na to wymienione przez organ na s. 19-20 zaskarżonej decyzji dowody wskazywane pod numerami: 1) informacja K.P. Sp. z o.o. z dnia 7 września 2005 r. o wznowieniu produkcji z oznaczeniem TIGER VIT ENERGIZER DRINK; 15) fotografia puszki z napisem "TIGER VIT ENERGIZER DRINK"; 16) materiał potwierdzający uzyskaną przez TIGER w 2008 r. pozycję lidera wśród napojów energetycznych oraz 17) badanie pracowni GFK z marca 2009 r. na temat znajomości marki TIGER.

Organ następnie odniósł się do każdego z nich, tzn. na s. 21 decyzji ustosunkował się do dowodów oznaczonych numerami od 1) do 4) i stwierdził, że nie świadczą one o rzeczywistym używaniu znaku, gdyż żaden z tych dowodów nie pozwala na ustalenie ilości wprowadzonych towarów na rynek. Następnie na s. 24- 25 decyzji poddał ocenie pozostałe dowody wskazując, że dowód w postaci fragmentu prezentacji oznaczony nr 16) nie mógł stanowić dowodu, ponieważ nie został opatrzony datą, zaś badanie pracowni GFK pod nr 17) dotyczyło poziomu znajomości ogólnie marki TIGER.

W związku z powyższym należy przyznać rację organowi, że przedłożone dowody nie mogły stanowić podstawy do ustalenia, w jakim rozmiarze i w odniesieniu do jakich towarów używany był sporny znak towarowy TIGER VIT. Zatem – wbrew twierdzeniom Sądu I instancji – ocena rzeczywistego używania spornego znaku t. został dokonana przez UP przy uwzględnieniu innej niż zarejestrowana postaci. Ponadto, jak co wynika wyraźnie z orzecznictwa sądów europejskich dowód na okoliczność rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego musi zostać przedstawiony przez jego właściciela, czyli w rozpoznawanej sprawie przez Fundację (wyrok TSUE z dnia 26 września 2013 r., C-610/11 P, w sprawie Centrotherm Systemtechnik GmbH przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2013:593, pkt 59) Bowiem w ramach postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego to jego właściciel, a nie Urząd, działając z urzędu, jest zobowiązany co do zasady wykazać rzeczywiste używanie tego znaku (wyrok TSUE z dnia 26 września 2013 r., C-610/11 P, w sprawie Centrotherm Systemtechnik GmbH przeciwko OHIM, ECLI:EU:C:2013:593, pkt 53, 55-65).

Wbrew stanowisku Sądu I instancji nie zachodziła również podstawa do zastosowania w rozpoznawanej sprawie art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p. i w konsekwencji oddalenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Na wstępie należy stwierdzić, że art. 170 p.w.p. dotyczy tzw. wznowienia rzeczywistego używania znaku. Na gruncie tego przepisu wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego powinien być oddalony, jeżeli w przedziale czasu pomiędzy upływem pięcioletniego okresu a złożeniem wniosku o wygaśnięcie – uprawniona lub osoba, której uprawniony udzielił zgody – np. licencjobiorca – rozpoczął lub wznowił rzeczywiste używanie znaku towarowego. W taki wypadku praw ochronne na sporny znak t. nie zostanie wygaszone (zob. K. Marciniszyn (w:) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016, s. 531).

W rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły przesłanki do zastosowania tego przepisu przez organ, a mianowicie Fundacja jako uprawniona do spornego znaku t. nie powołała się na okoliczność wznowienia rzeczywistego używania spornego znaku t. w przedziale czasu pomiędzy 6 lipca 2006 r., w którym upływał pięcioletni okres nieużywania znaku t. a 13 lipca 2010 r., w którym podniesiony został przez Spółkę zarzut nieużywania znaku oraz nie wykazała, że w tym przedziale czasu miała miejsce eksploatacja znaku, której można przypisać cechy rzeczywistego używania spornego znaku t.

Co również wymaga podkreślenia w postępowaniu spornym jest postępowaniem kontradyktoryjnym, w którym UP pełni rolę arbitra zobowiązanego m.in. do oceny przedstawionego przez strony materiału dowodowego. Ciężar dowodu spoczywa na stronach. Na uprawnionym z prawa ochronnego na sporny znak towarowy spoczywa ciężar dowodu rzeczywistego używania tego znaku towarowego, a także ewentualnego rozpoczęcia lub wznowienia używania przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak t.

W ocenie NSA istotnego wpływu na ocenę przez organ rzeczywistego używania spornego znaku t. nie miały wskazywane przez Sąd I instancji umowy oraz wysokość kwoty tytułem zapłaty, za którą oba prawa przenoszono. Pierwszą z nich była umowa z dnia 9 maja 2008 r., której przedmiotem było przeniesienie praw do znaków t., na mocy której K.P. Sp. z o.o. przeniosła prawa do znaków towarowych: słowno-graficznego TIGER VIT nr R.121971 (wygasłego w dniu 2 września 2007 r.) i słownego TIGER VIT nr R. 130719 na Spółkę oraz umowa z dnia 4 września 2008 r., będąca umową cesji praw wynikających z umowy z 9 maja 2008 r., na mocy której prawa do obu znaków TIGER VIT R.121971 i R.130719 Spółka następnie przeniosła na Fundację.

Podobnie nie miała znaczenia okoliczność, że Spółka w toczącym się postępowaniu o unieważnienie na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER o nr R.182583 z wniosku K.P. Sp. z o.o. w sprawie [...] nie podnosiła zarzutu nieużywania znaku t. TIGER VIT, jak również nie podniosła argumentu wygaśnięcia prawa ochronnego na znak t. TIGER VIT zawierając w dniu 4 września 2008 r. ww. umowę z Fundacją. Wskazywane przez Sąd I instancji okoliczności faktyczne nie mają bowiem wpływu na treść rozstrzygnięcia w przedmiocie oceny, czy sporny znak t. był używany w sposób rzeczywisty.

Warto w tym miejscu nadmienić, że znak jest rzeczywiście używany wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został zarejestrowany są dostępne w obrocie i pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Przy czym dokumenty przedstawiane w sprawie w charakterze materiału dowodowego na wykazanie rzeczywistego używania znaku muszą zawierać informacje pozwalające na ustalenie daty użycia znaku, formy, w jakiej znak został użyty, rodzaju towarów, dla jakich użyto znaku, oraz zakresu terytorialnego jego użycia (zob. M.Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2007, s. 471-472, 476-488).

Za usprawiedliwione należało uznać również zarzuty zawarte w pkt 2) i 3) petitum skargi kasacyjnej. Istota tych zarzutów sprowadza się do zarzutu błędnej wykładni, a w konsekwencji zastosowania przez Sąd I instancji art. 166 ust. 1 i 2 p.w.p., polegającego na przyjęciu, że w przypadku łącznego rozpoznawania wniosków o unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy - zgodnie z art. 166 ust. 2 zd. 2 p.wp. - sam fakt zakwestionowania przez Sąd I instancji oceny w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania, jest wystarczający do uchylenia rozstrzygnięcia organu w przedmiocie unieważnienia prawa, nawet wówczas, gdy ostatecznie unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak t. nastąpiło z innych przyczyn aniżeli podobieństwo do znaku t. w stosunku do którego podniesiono zarzut jego nieużywania, a mianowicie podstawę unieważnienia stanowił art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., tj. zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze.

Zgodnie z art. 166 ust. 1 i 2 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5, przy czym zarzut nieużywania znaku towarowego może zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego i zarzut ten podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie. W takiej sytuacji najpierw podlega rozpoznaniu wniosek o wygaśnięcie prawa ochronnego. Jednakże istotne jest, aby wśród podstaw wniosku o unieważnienie prawa ochronnego powołano taką, że zgłoszony znak jest podobny do wcześniejszego znaku.

Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko autora skargi kasacyjnej, że Sąd I instancji słusznie zaakceptował zastosowanie przez UP art. 166 ust. 1 i 2 p.w.p. skutkującego łącznym rozpoznaniem spraw o wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak t., gdyż wniosek Fundacji o unieważnienie tego prawa jako jedną z podstaw wskazywał art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., tj. podobieństwo do spornego znaku t. TIGER VIT. Ponadto Sąd I instancji miał rację zgadzając się ze stanowiskiem organu co do kolejności rozpoznawania wniosków, gdy w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, opartym m.in. na podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, został podniesiony zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszony wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego do tego ostatniego oznaczenia, to w takiej sytuacji najpierw podlegał rozpoznaniu wniosek o wygaśnięcie prawa ochronnego i tak też organ uczynił.

W rozpoznawanej sprawie bowiem w dniu 11 sierpnia 2009 r. wpłynął do UP wniosek Fundacji o unieważnienie prawa ochronnego na znak ENERGY DRINK TIGER nr R.182583, przy czym wśród podstaw unieważnienia powołano naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i przeciwstawiono znak TIGER VIT, który zdaniem wnioskodawczyni był podobny do zarejestrowanego znaku. Następnie w trakcie tego postępowania Spółka uprawniona do ww. znaku, w piśmie z dnia 13 lipca 2012 r. podniosła zarzut nieużywania znaku TIGER VIT w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, 4 i pkt 5 p.w.p.

Natomiast błędne jest stanowisko Sądu I instancji co do interpretacji art. 166 ust. 1 i 2 p.w.p. w zakresie, w jakim przyjął, że konieczność łącznego rozpoznania wniosków w postępowaniu spornym obejmuje wszystkie możliwe etapy postępowania w sprawie, niezależnie od tego, z jakich powodów zostało unieważnione ostatecznie prawo ochronne na sporny znak towarowy. Zatem nieprawidłowe jest rozumowanie Sądu I instancji, że w przypadku, gdy Sąd stwierdził wadliwość oceny przez organ rzeczywistego używania znaku t. TIGER VIT i uchylił rozstrzygnięcie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do tego znaku, skutkowało to automatycznie koniecznością uchylenia rozstrzygnięcia o unieważnienie prawa w sytuacji, gdy podstawą unieważnienia nie było ostatecznie podobieństwo do znaku, którego dotyczył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, lecz zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Z takim stanowiskiem Sądu I instancji należałoby się zgodzić tylko w przypadku gdyby podstawą unieważnienia prawa ochronnego na znak t. było podobieństwo do znaku, którego dotyczył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego. Bowiem w takim przypadku okoliczność, czy i z jaką datą dane prawo ochronne może zostać wygaszone, miałoby istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia w przedmiocie unieważnienia innego znaku towarowego. Natomiast taka zależność nie występuje w przypadku unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak t. na innej podstawie niż podobieństwo do wcześniejszego znaku t. np. z powodu zgłoszenia znaku w złej wierze.

W związku z powyższym Sąd I instancji nie powinien był zastosować art. 166 ust. 1 i 2 p.w.p. i uchylić zaskarżonej decyzji UP w całości, tylko w sytuacji gdy Sąd I instancji podzielił w całości stanowisko UP co do unieważnienia znaku t. ENERGY DRINK TIGER na innej podstawie niż podobieństwo do wcześniejszego znaku t., a mianowicie wskutek zaistnienia przesłanki zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. - to nie zachodziły przesłanki do zastosowania w tym przypadku art. 166 p.w.p. i powinien był uchylić zaskarżoną decyzję jedynie w zakresie rozstrzygnięcia w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak t. TIGER VIT.

Mając powyższe na uwadze należy zatem uznać, że skarga kasacyjna Urzędu Patentowego RP oparta została na usprawiedliwionych podstawach, bowiem wskazane wyżej zarzuty naruszenia prawa przez Sąd I instancji okazały się zasadne. Jednocześnie z przyczyn wyżej podanych za bezzasadną należało uznać skargę kasacyjną F. Sp z o.o. z siedzibą w Z. W tym stanie rzeczy uznając, że okoliczności sprawy zostały dostatecznie wyjaśnione, a Sąd I instancji niezasadnie uznał stanowisko organu za wadliwe, Naczelny Sąd Administracyjny - działając na podstawie art. 188 p.p.s.a., art. 151 p.p.s.a. oraz art. 184 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 203 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804, ze zm.).