Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2066/06
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2007-03-16 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6461 Wynalazki
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono decyzję I i II instancji

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Głowacka – Klimas (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Asesor WSA Małgorzata Grzelak Protokolant Bartłomiej Kowalczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2007 r. sprawy ze skargi M., U. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2005 r., 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu, 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącego M., U., kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] grudnia 2005 r. odmówił M., U. (zgłaszający) udzielenia patentu na wynalazek pt. "[...]" nr [...] ze względu na to, że zakres żądanej ochrony nie został jednoznacznie określony w zastrzeżeniach patentowych za pomocą odpowiednich cech technicznych. W uzasadnieniu podał, że:

Niniejsze zgłoszenie zostało wydzielone ze zgłoszenia [...], na które został udzielony patent w zakresie ekstraktu kakao znamiennego wytworzonym sposobem oraz zawartością co najmniej jednego oligomeru 4-12 procyjanidyn kakao.

Zastrzeżenie 1 niniejszego zgłoszenia według ostatniej, nadesłanej w trakcie ponownego rozpatrywania sprawy wersji, brzmi "Kompozycja w postaci stałej lub ciekłej odpowiednia do podawania doustnego, znamienna tym, że zawiera w ilości skutecznej dla działania przeciwguzowego, przeciwrakowego, przeciwnowotworowego, hamującego topoizomerazę i przeciwutleniającego ekstrakt kakao zawierający co najmniej jeden oligomer 4 do 12 procyjanidyny kakao".

W trakcie badania merytorycznego Urząd powiadamiał Zgłaszającego, że kompozycja, określona jedynie kilkoma składnikami ekstraktu nie może być opatentowana, ponieważ zakres żądanej ochrony nie został jasno określony za pomocą odpowiednich cech technicznych, gdyż niemożliwe jest określenie ekstraktu przez jeden z jego aktywnych składników. W odróżnieniu od typowej kompozycji farmaceutycznej scharakteryzowanej jedną substancją aktywną (substancje pozostałe stanowią znane substancje pomocnicze) ekstrakt posiada wiele różnych składników aktywnych, których ilości zależne są od sposobu otrzymywania ekstraktu.

Urząd powiadomił także Zgłaszającego, że z opisu zgłoszenia wynika, że otrzymany ekstrakt kakao zawiera mieszaninę oligomerów procyjanidyn, jako związki chemiczne bliżej nieokreślonych, i o nieokreślonym składzie ilościowym poszczególnych składników.

W dniu [...] lutego 2006 r. wpłynął wniosek o powtórne rozpatrzenie sprawy, Urząd Patentowy RP działając na podstawie art. 136 k.p.a. w związku z art. 244 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U.

z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, Dz. U. z 2004 r., Nr 33, poz. 286 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) w trakcie ponownego rozpatrywania sprawy wezwał zgłaszającego do nadesłania uzupełniających wyjaśnień dotyczących zgłoszenia, ponieważ uznał wyjaśnienia na temat jasności i jednoznaczności zastrzeżeń patentowych za niewystarczające.

Decyzją z dnia [...] września 2006 r. wydaną na podstawie art. 10, 26 ustawy o wynalazczości w zw. z art. 315 ust. 3 oraz z art. 245 ust. 1 prawa własności przemysłowej Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu podał, że:

Zgłaszający twierdził, że uzasadnione jest zdefiniowanie produktu poprzez jego przeznaczenie, ponieważ oligomer wybrany z tetramerów do dodekamerów wykazuje efekt leczniczy w leczeniu raka.

W związku z powyższym twierdzeniem Urząd powziął szereg wątpliwości. Po pierwsze podniósł, że zgłaszający nigdzie nie ujawnił efektu leczniczego dla pojedynczego oligomeru procyjanidyny. Badania przedłożone przez zgłaszającego dotyczyły zawsze frakcji procyjanidyn będącej mieszaniną bliżej nieokreślonej liczby związków, a nie pojedynczego oligomeru. Uzyskany efekt leczniczy mógł być związany z łącznym, działaniem kilku związków, a nie pojedynczego oligomeru.

Te wątpliwości Urzędu Zgłaszający pośrednio potwierdził pisząc na str. 5 w uzasadnieniu wniosku o powtórne rozpatrzenie sprawy, że w jego zamiarze jest wyłączenie z zakresu ochrony kompozycji zawierającej oligomer 4 do 12 procyjanidyn kakao, która nie posiada działania przeciwguzowego, przeciwrakowego, przeciwnowotworowego, hamującego topoizomerazę i przeciwutleniającego.

Tak więc w konsekwencji Urząd jeżeli by udzielił ochrony na tak sformułowane rozwiązanie, nie wiedziałby na które właściwie kompozycje zawierające oligomery 4 do 12 procyjanidyn kakao udziela rozwiązania. Wątpliwość Urzędu związana z art. 10 ustawy o wynalazczości dotyczyły więc między innymi stosowalności tak określonego rozwiązania - nie wiadomo, w jakim zakresie rozwiązanie nadaję się do stosowania (jakie konkretnie związki chemiczne - oligomery 4-12 procyjanidyn - posiadają wymienione właściwości).

Następną wątpliwością nasuwającą się co do jasności i jednoznaczności rozwiązania określonego zastrzeżeniem pierwszym jest niejasność, czym oligomery procyjanidyn kakao różnią się od innych oligomerów procyjanidyn (wyodrębnionych z innych roślin)?

Problem ten wiąże się z art. 10 ustawy o wynalazczości w kwestii ustalenia, czy zgłoszone rozwiązanie jest rozwiązaniem nowym i czy jest rozwiązaniem nieoczywistym?

Czy, zdaniem Zgłaszającego, oligomer (o określonych właściwościach) zasługuje na ochronę patentową przez sam fakt, że wyodrębniono go z ekstraktu kakao?

Jednocześnie należy zauważyć, że ekstrakty kakao są znane. Obróbka oczyszczająca czy prowadząca do otrzymania produktów o określonych cechach jest obróbką eliminującą po kolei mniej pożądane składniki. Jednocześnie należy zauważyć, że jeżeli jakieś składniki są w ekstrakcie kakao, to były tam one od początku, od uzyskania ziaren, gdyż obróbka jedynie usuwa pewne składniki (na przykład odtłuszczanie), natomiast nie wprowadza do ekstraktu (kompozycji) nowych składników. Tak więc należy przyjąć, że w każdym (początkowym) ekstrakcie kakao są obecne oligomery 4-12 procyjanidyn. Zgłaszający nie wykazał więc, że zgłoszone rozwiązanie jest nowe. Nowy może być sposób obróbki ziaren kakao, prowadzący do wyodrębnienia pewnych związków czy zatężenia ekstraktu w taki sposób, aby te związki występowały w większym stężeniu. Na takie rozwiązanie zgłaszający uzyskał ochronę patentową [...].

Ponadto przeciwutleniające właściwości oligomerów 2-10 procyjanidyn pochodzących z roślin innych niż kakao znane są z opisu patentowego [...]. Ponieważ Zgłaszający nie wskazał, czym oligomery procyjanidyn kakao różnią się od procyjanidyn pochodzących z innych roślin, nowość tak określonego rozwiązania jest wątpliwa.

W odpowiedzi na wątpliwości dotyczące różnicy między procyjanidynami kakao a procyjanidynami pochodzącymi z innych roślin Zgłaszający powołuje się na informacje ze stron 1 i 2 publikacji patentowej [...], a więc opublikowanej w roku 2002. Dalej Zgłaszający powołuje się na istnienie procyjanidyn "typu A" i "typu B", z których tylko procyjanidyny "typu B" występują w kakao. Dalej Zgłaszający podaje, że procyjanidyny typu B występują w żurawinach i łupinach orzechów laskowych. Są to wiadomości znane z publikacji patentowej [...], a więc z datą publikacji 2005 rok. Wynika z tego, że różnice odróżniające procyjanidyny pochodzące z różnych roślin były bliżej poznane dopiero po roku dwutysięcznym, natomiast Zgłaszający pragnie uzyskać ochronę patentową już z datą zgłoszenia, czyli [...] października 1995 r. Ponadto Zgłaszający wskazuje, że procyjanidyny "typu B" występują zarówno w kakao, jak i żurawinach i łupinach orzechów laskowych.

Ponieważ data publikacji powoływanych opisów patentowych jest dużo późniejsza niż data zgłoszenia niniejszego rozwiązania, Urząd nie może przyjąć tych wyjaśnień w sprawie, ponieważ nie świadczą one o różnicach między stanem techniki niniejszego zgłoszenia a samym zgłoszeniem (za stan techniki zgłoszenia uważa się materiały opublikowane przed datą pierwszeństwa zgłoszenia, czyli przed datą [...].10.1994 r.).

W odpowiedzi na wątpliwość Urzędu, czy Zgłaszający uważa oligomer za zasługujący na ochronę patentową ze względu na to, że jest wyizolowany z ekstraktu kakao, Zgłaszający podkreśla, że nie opiera zastrzeżenia na samym oligomerze procyjanidyny kakao, ale na kompozycji stałej lub ciekłej, która zawiera ekstrakt kakao zawierający określone oligomery procyjanidyny kakao, i, zdaniem Zgłaszającego, pytaniem, na które należy odpowiedzieć jest pytanie "czy kompozycja w postaci stałej lub ciekłej jak określona w zastrzeżeniach nadaje się do opatentowania w świetle stanu techniki, a nie czy sam oligomer nadaje się do opatentowania?".

Odpowiedź Urzędu na tak postawione pytanie nie zmieniła się i jest negatywna.

Sformułowanie zastrzeżenia jest tak niejednoznaczne, że nie wiadomo, czym taka kompozycja wyróżnia się ze stanu techniki.

Należy jeszcze raz podkreślić, że w procesie ekstrakcji związków chemicznych w ekstrakcie nie przybywa, wynika to z definicji ekstrakcji. Brzmi ona (w popularnej wersji) ekstrakcja - proces rozdzielania mieszanin ciekłych lub stałych, polegający na rozpuszczaniu jednego lub kilku składników rozdzielanej mieszaniny w ciekłym rozpuszczalniku.

Jeżeli w ekstrakcie kakao obecne są oligomery 4-12 procyjanidyn, to znaczy, że były one obecne już w ziarnach kakao.

Jeżeli Zgłaszający nie określi w zastrzeżeniu, jaką metodą otrzymywany był ekstrakt to nie wiadomo, czym wyróżnia się on ze stanu techniki, bo dlaczego inne znane miałyby tych składników nie posiadać?

Nie można wykluczyć, że takie składniki jak oligomery 4-12 procyjanidyn obecne są we wszystkich lub w większości czekolady w tabliczkach znajdującej się na rynku.

Zgłaszający ponadto powołuje się na właściwości takiej kompozycji (tabliczka czekolady - kompozycja doustna stała lub ciekła), lecz nie podaje żadnych ilości, jest to sformułowane w ten sposób, że zawiera w ilości skutecznej dla działania przeciwguzowego, przeciwrakowego, przeciwnowotworowego, hamującego topoizomerazę przeciwutleniającego ekstrakt kakao zawierający co najmniej jeden oligomer 4 do 12 procyjanidyny kakao (można więc sobie wyobrazić tabliczki czekolady w ilości dowolnie dużej, byle skutecznej).

Tak więc Urząd nie może się zgodzić z twierdzeniem Zgłaszającego, że rozwiązanie określone w przedstawionym zastrzeżeniu 1 jest nie tylko nowe, ale i nieoczywiste.

Nieoczywistą cechą takiego ekstraktu według Zgłaszającego jest obecność co najmniej jeden oligomer 4-12 procyjanidyn kakao, tymczasem, jak wskazywał Urząd, Zgłaszający nie przedstawił badań potwierdzających efekt dla pojedynczego oligomeru procyjanidyny, chociaż ubiega się o ochronę na takie sformułowanie (co najmniej jeden oligomer - a więc wystarczy jeden, aby kompozycja była objęta ochroną patentową). Badania dotyczą mieszaniny takich oligomerów, czyli potwierdzają efekt dla kilku składników, może to być efekt synergiczny dla kilku składników, czyli nie występować dla pojedynczego składnika.

Tak więc Zgłaszający nie wykazał, że zastrzeżenia zostały sformułowane w sposób jasny i jednoznacznie pozwalający wyróżnić wynalazek od stanu techniki, w związku z tym Urząd Patentowy orzekł jak w sentencji.

Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł M. U., zwany dalej skarżącym. Domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji, której zarzucił:

1. naruszenie art. 10 i art. 26 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. nr 26, poz. 117; dalej: ustawa o wynalazczości) w związku z art. 315 ust. 3 ustawy p.w.p. poprzez:

- bezpodstawne przyjęcie przez Urząd Patentowy RP (dalej UP), iż zgłoszone rozwiązanie nie może być opatentowane, ponieważ zakres żądanej ochrony nie został jasno i jednoznacznie określony w zastrzeżeniach patentowych za pomocą cech technicznych, a w konsekwencji, błędne przyjęcie, że przedmiotowy wynalazek nie został wystarczająco ujawniony,

- przedwczesną ocenę zdolności patentowej wynalazku i uznanie, że wynalazek nie posiada zdolności patentowej, mimo postawienia zarzutu jego nienależytego ujawnienia,

- uznanie, iż zgłoszony wynalazek nie spełnia wszystkich przesłanek zdolności patentowej: nie jest nowy, nieoczywisty i nie nadaje się do stosowania; tj. oparcie rozstrzygnięcia o wzajemnie wykluczające się przesłanki zdolności patentowej wynalazku;

2. naruszenie art. 7 i art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.; dalej: k.p.a.) w związku z art. 252 ustawy p.w.p. - poprzez brak dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego, a w konsekwencji wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne ustalenia faktyczne i prawne;

3. naruszenie art. 10 k.p.a. w związku z art. 252 ustawy p.w.p. - poprzez pozbawienie Zgłaszającego możliwości ustosunkowania się do wszystkich podnoszonych przez UP zarzutów braku zdolności patentowej wynalazku i podjęcia obrony swoich praw;

4. naruszenie art. 107 § 1 i 3 k.p.a.

W uzasadnieniu skargi podał między innymi, że:

Skoro UP w osnowie decyzji z dnia [...] grudnia 2005 r. (i jedynie w osnowie decyzji) powołał jako jedną z dwóch podstaw decyzji art. 10 ustawy o wynalazczości, to tym samym UP zgodnie z art. 49 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 ustawy p.w.p. był zobowiązany do określenia w uzasadnieniu decyzji, którego warunku ww. art. 10 zgłoszone rozwiązanie nie spełnia i równocześnie udowodnienia na podstawie zebranych dowodów i materiałów istnienia przeszkód do uzyskania patentu na podstawie ww. art. 10 ustawy o wynalazczości.

Zarówno w osnowie decyzji jak i w treści uzasadnienia decyzji odmawiającej udzielenia patentu UP nie podał, którego to konkretnie z ustawowych warunków określonych w art. 10 ustawy o wynalazczości zgłoszone rozwiązanie w zakresie kompozycji do podawania doustnego nie spełnia.

UP w decyzji odmownej, a także przed jej wydaniem nie powołał żadnych materiałów przeciwstawnych, a zatem wynika, że uznał nowość i nieoczywistość zgłoszonego rozwiązania.

Odnośnie wymogu zgodnego z art. 10 "nadaje się do stosowania" już w samym tytule wskazana jest możliwość stosowania kompozycji w postaci stałej lub ciekłej do podawania doustnego, a tym bardziej możliwość stosowania podkreślają cechy znamienne w zastrzeżeniu dotyczącym kompozycji.

Skarżący w swoim piśmie z dnia [...] sierpnia 2006 r., do którego dołączył skorygowane zastrzeżenia patentowe, wskazał, że obecne zastrzeżenie 1 dotyczy kompozycji w postaci stałej lub ciekłej zawierającej ekstrakt kakao, zawierający co najmniej jeden określony oligomer 4 do 12 procyjanidyn kakao.

Skarżący w piśmie z dnia [...] sierpnia 2006 r. starał się jak najdokładniej wyjaśnić UP jak oligomery procyjanidyn kakao odróżniają się od innych, tj. od izolowanych z innych roślin. W odniesieniu do tego ważne jest, aby zrozumieć, że procyjanidyny są same w sobie wąsko zdefiniowaną klasą związków mieszczącą się w szerszej klasie proantocyjanidyn, które z kolei są grupą dimerycznych albo oligomerycznych flawanoidów. Proantocyjanidyny odróżniają się od siebie szczególnym wzorem podstawienia grupami OH na składających się na nie monomerach; procyjanidyny są zbudowane z katechinowych monomerycznych jednostek, tj. flawanoli, w których pierścieniowe pozycje 3-, 5-, 7-, 3'- i 4'- są podstawione grupami OH. Jeżeli proantocyjanidyna ma jakikolwiek inny wzór podstawienia grupami OH to nie jest procyjanidyną. Można to stwierdzić przez odniesienie się do informacji ze do stron 1 i 2 publikacji patentowej [...], której kopię złączono do odpowiedzi.

W klasie procyjanidyn, monomeryczne jednostki mogą być połączone ze sobą jednym albo dwoma wiązaniami. Pojedynczo połączone procyjanidyny są klasyfikowane jako "typ B" procyjanidyn, a podwójnie połączone procyjanidyny są klasyfikowane jako "typ A". Tylko procyjanidyny typu B występują naturalnie w kakao. Naturalne źródła procyjanidyn typu B obejmują żurawiny i łupiny orzechów laskowych, jak podano na stronach 5 i 6 publikacji patentowej [...], których kopie załączono do odpowiedzi. Zatem oligomer procyjanidyny żurawiny jest wyraźnie inny niż oligomer procyjanidyny kakao w sensie połączeń pomiędzy stanowiącymi go monomerami.

W podklasie procyjanidyn typu B, stanowiące je monomeryczne jednostki mogą w zasadzie być połączone ze sobą przez dowolną z dostępnych pierścieniowych pozycji 4-, 6- i 8-. Na przykład, sąsiadujące jednostki katechin (albo epikatechin) mogą w zasadzie być połączone 4→6, 4→8 albo 6→8. Jednak tylko procyjanidyny typu B zawierające połączenia 4→6, 6→4, 4→8 albo 8→4 występują naturalnie w kakao.

Zatem jasne jest, że "oligomer procyjanidyny" jest sam w sobie wąsko określoną klasą proantocyjanidyn, których oligomer może składać się tylko z monomerycznych jednostek katechiny (albo jej epimeru, epikatechiny). "Oligomer procyjanidyny kakao" jest jeszcze bardziej wąsko zdefiniowany, gdyż jest to oligomer procyjanidyny w którym występują tylko pojedyncze wiązania pomiędzy stanowiącymi go monomerami i w którym połączenia występują w pozycjach 4→6, 6→4, 4→8 albo 8→4. Zgodnie z tym, określenie "oligomer procyjanidyny kakao" ma jasno i wyraźnie zdefiniowane znaczenie, które jest dobrze zrozumiałe dla fachowca z tej dziedziny.

Skarżący podniósł ponadto, że UP pierwotnie podniósł jedynie zarzuty dotyczące braków należytego ujawnienia wynalazku – zakres żądanej ochrony nie został jasno określony za pomocą cech technicznych. Natomiast w decyzji wydanej w wyniku wniosku o powtórne rozpoznanie sprawy podniósł zarzut braków nowości i stosowalności wynalazków.

Wskazując nowe przeszkody do udzielenia patentu bez wyznaczenia Skarżącemu terminu na zajęcie stanowiska w tej kwestii, UP pozbawił Skarżącego możliwości wypowiedzenia się co do zasadności tych argumentów i podjęcia skutecznej obrony swoich praw. W postępowaniu administracyjnym wydanie prawidłowej decyzji w każdym przypadku powinno poprzedzać dokładne ustalenie stanu faktycznego istotnego w sprawie, stosownie do art. 7 i 11 k.p.a. Stojąc na straży praworządności UP zobowiązany jest podejmować wszelkie kroki niezbędne do dokładnego i wyczerpującego wyjaśnienia i ustalenia wszystkich okoliczności sprawy, z własnej inicjatywy poszukiwać argumentów i dowodów, mających na celu ustalenie istnienia zdolności patentowej wynalazku, jak również umożliwiać stronie przedstawianie jej własnych argumentów i dowodów na ich poparcie, co do których to UP zobowiązany jest się ustosunkowywać.

W sprawie, której dotyczy niniejsza skarga, UP nie przedstawił Zgłaszającemu – Skarżącemu wszystkich zarzutów dotyczących braku zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku, czym uniemożliwił Zgłaszającemu zapoznania się z nimi przed wydaniem decyzji odmownej.

W świetle powyższych okoliczności bezspornym jest fakt, iż UP naruszył podstawowe zasady proceduralne, w szczególności zasadę prawdy obiektywnej oraz zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, zaś ekspert rozpatrujący wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie dostrzegł uchybień uzasadniających uwzględnienie wniosku.

Negując nieoczywisty charakter wynalazku, a następnie podważając jego nowość oraz stosowalność, przy jednoczesnym podtrzymywaniu zarzutu braku należytego ujawnienia wynalazku, UP niejako przeczy sam sobie. Ocena poziomu wynalazczego, tj. ustalenie, czy wynalazek jest nowy, nieoczywisty i nadaje się do stosowania jest możliwa dopiero wówczas, gdy wynalazek jest należycie ujawniony, a zatem, gdy ekspert badający zgłoszenie nie ma wątpliwości co do tego, jaki wynalazek i w jakim zakresie ma być przedmiotem ochrony. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości co do istoty wynalazku i ekspert twierdzi, że na podstawie dostarczonych przez Zgłaszającego danych nie jest w stanie zrealizować wynalazku, tym bardziej nie jest w stanie ocenić dalszych przesłanek zdolności patentowej tego wynalazku. Skoro jednak UP utrzymuje, że rozwiązanie będące przedmiotem wynalazku wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki, to nie może być mowy o braku należytego ujawnienia.

Skarżący podkreślił, że Urząd Patentowy usiłował przerzucić na skarżącego udowodnienie, że zgłoszone rozwiązanie jest rozwiązaniem nowym i nieoczywistym. Zaznaczył również, że w razie gdy Urząd Patentowy napotyka trudności w ustaleniu przesłanki nieoczywistości wynalazku może zostać na tę okoliczność powołany biegły.

Skarżący podniósł, że przedmiotowy wynalazek został zgłoszony w Europejskim Urzędzie Patentowym. Wydział Badań EPO poinformował skarżącego, że zamierza udzielić patentu na przedmiotowy wynalazek.

Ponadto skarżący uznał, że decyzja nie spełnia wymogu z art. 107 § 3 k.p.a., gdyż jest nienależycie ujawniona.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Na rozprawie w dniu [...] marca 2007 r. skarżąca oświadczyła, że na przedmiotowy wynalazek został jej udzielony patent europejski.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 u.s.a. sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, stosownie do przepisu art. 134 § 1 p.p.s.a. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Kontrolując zaskarżoną decyzję z punktu widzenia powołanych wyżej kryteriów skarga zasługuje na uwzględnienie.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117) w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność patentową wynalazku zgłoszonego do ochrony przed wejściem w życie tej ustawy (22 sierpnia 2001 r.) ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej spornego wynalazku są zatem przepisy ustawy o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. nr 26, poz. 117), gdyż przedmiotowy wynalazek "[...]"[...] został zgłoszony przez M. z U. do ochrony [...] października 1995 r.

Urząd Patentowy RP podejmując decyzję administracyjną w sprawie o udzielenie patentu na przedmiotowy wynalazek "[...]" był związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania (art. 252 p.w.p.). Zasada ta obowiązywała również na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego. Związanie rygorami procedury administracyjnej oznacza m.in., że Urząd Patentowy RP jest obowiązany m.in. do przestrzegania zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa (art. 8 k.p.a.) Ma obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, będących przedmiotem postępowania administracyjnego (art. 9 k.p.a.). Jest obowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz zgłoszonych żądań. Musi wreszcie w sposób wyczerpujący zebrać i ocenić cały materiał dowodowy (art. 77 i 80 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w art. 107 § 3 k.p.a.

Stosownie do art. 10 ustawy o wynalazczości wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania.

W świetle powołanego wyżej przepisu wynalazek podlegający opatentowaniu powinien:

- posiadać przymiot nowości o charakterze technicznym,

- posiadać poziom wynalazczy (nieoczywistość rozwiązania),

- nadawać się do zastosowania w określonej dziedzinie techniki,

- jest rozwiązaniem o charakterze technicznym.

Przedmiotem wynalazku są kompozycje w postaci stałej lub ciekłej do podawania doustnego oraz sposób ich wytwarzania. Kompozycja według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera w ilości skutecznej dla działania przeciwguzowego, przeciwrakowego, przeciwnowotworowego, hamującego topizomerazę i przeciwutleniającego ekstrakt kakao zawierający co najmniej jeden oligomer 4 do 12 procyjanidyny kakao.

Z uwagi na ograniczenie powszechnej swobody korzystania z ujawnionego rozwiązania technicznego, co jest istotą przyznanego patentem prawa wyłącznego podmiotowego, patent powinien być udzielony tylko na takie rozwiązanie techniczne, które reprezentuje kwalifikowany poziom wynalazczy. Nie oznacza to jednakże, iż przedmiotem patentu mogą być tylko wynalazki epokowe, rewolucjonizujące technikę. Wystarczające jest, aby wynalazek był czymś więcej niż rutynową tylko wiedzą mechanika lub inżyniera.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreśla, że wynalazkiem jest rozwiązanie jakiegoś problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka. Technika jest sferą działalności człowieka, której bazą teoretyczną są stosowane nauki przyrodnicze wymagające weryfikacji eksperymentalnej. Poza sferą techniki pozostają obszary działalności ludzkiej, których bazą teoretyczną są takie nauki jak matematyka, lingwistyka, programowanie wymagające wyłącznie weryfikacji logicznej. Dla oceny rozwiązania wynalazku należy rozłożyć je na elementy składowe wśród których są zarówno elementy techniczne i jak i nietechniczne. Rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element. Jeśli wkład wynalazczy leży wyłącznie w obszarze nietechnicznym rozwiązanie należy uznać za niepatentowalne.

O ile kwestię nowości rozwiązania technicznego można stosunkowo łatwo sprawdzić na podstawie dowodów bezpośrednich, o tyle w odniesieniu do poziomu wynalazczego wynalazku (nieoczywistości rozwiązania) brak jest w tej mierze obiektywnych, a w szczególności ustawowych kryteriów. Stwarza to konieczność dokonywania ustaleń na okoliczność poziomu wynalazczego wynalazku w oparciu o kryteria w dużej mierze subiektywne.

Metodą zmierzającą do ustalenia, czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości jest ustalenie najbliższego stanu techniki, jako jednej lub kilku publikacji, na tle których specjalista najłatwiej doszedłby do wynalazku. Następnie formułuje się problem techniczny, poprzez określenie cech zastrzeganego wynalazku, które nie występują w najbliższym stanie techniki. Zabieg ten pozwala na ocenę postępu technicznego wnoszonego przez wynalazek.

W rezultacie, w wyniku powyższych ustaleń, zmierza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki, przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego w wynalazku miałby możliwość dokonań twórczych, w sposób rutynowy, dojść do zastrzeganego rozwiązania?

W niniejszej sprawie Urząd Patentowy wydając zaskarżoną decyzję jako jej podstawę podał art. 10 i art. 26 ustawy o wynalazczości. Art. 26 ustawy o wynalazczości to przepis określający warunki jakie winno spełnić zgłoszenie, aby mogło zostać uznane za dokonane. Przepis ten daje postawę do wszczęcia postępowania przed Urzędem Patentowym. Określa wymogi formalne jakie musi spełniać zgłoszenie. Powoływanie tego przepisu na etapie rozstrzygnięcia merytorycznego nie jest w ocenie Sądu właściwe.

Art. 10 ustawy o wynalazczości wymaga sformułowania i uzasadnienia przez Urząd Patentowy tego, że rozwiązanie nie podlega opatentowaniu gdyż:

1. nie jest rozwiązaniem o charakterze technicznym;

2. nie jest nowe w rozumieniu art. 11 tejże ustawy;

3. jest oczywiste;

4. nie nadaje się do stosowania.

Urząd Patentowy zarówno w pierwszej decyzji jak i w decyzji zaskarżonej stawia zarzut nie jednoznacznego i nie jasnego określenia w zastrzeżeniach patentowych za pomocą odpowiednich cech technicznych zakresu żądanej ochrony. Przepis art. 10 cyt. ustawy nie przewiduje możliwości postawienia zarzutu w postaci "nie jednoznacznego i nie jasnego określenia w zastrzeżeniach patentowych za pomocą odpowiednich cech technicznych zakresu żądanej ochrony". Tak więc powołując się na powyższy przepis, w ocenie składu orzekającego, Urząd dopuścił się jego naruszenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podziela również zarzut skargi, dotyczący nie przedstawienia Zgłaszającemu (Skarżącemu) przez Urząd wszystkich zarzutów dotyczących braku zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku, które to zarzuty – zawarł w drugiej decyzji – brak nowości, brak stosowalności, czym uniemożliwił Zgłaszającemu obecnie Skarżącemu zapoznanie się z nimi i ewentualne odniesienie do tych zarzutów. Tego typu działanie Urzędu narusza, zdaniem składu orzekającego art. 10 k.p.a.

Ponadto sam zarzut braku nowości przedmiotowego wynalazku wskazany przez organ również budzi wątpliwości Sądu. Urząd nie przeciwstawia przedmiotowemu wynalazkowi żadnego innego rozwiązania, a jedynie stwierdza, że "przeciwutleniające właściwości oligonatów 2-10 procyjanidyn pochodzących z roślin innych niż kakao znane są z opisu patentowego [...]. Ponieważ Zgłaszający nie wykazał czym różnią się od procyjanidyn pochodzących z innych roślin, nowość tak określonego rozwiązania jest wątpliwa". W ocenie Sądu to nie Zgłaszający – obecnie Skarżący – ma za zadanie wykazanie Urzędowi Patentowemu, że wynalazek jest rozwiązaniem nowym. To na Urzędzie Patentowym spoczywa obowiązek wykazania braku nowości danego rozwiązania.

Wątpliwości Sądu budzi również możliwość oceny wynalazku przez Urząd Patentowy pod względem jego nowości i stosowalności skoro w decyzji pierwszej Urząd odmówił rejestracji rozwiązania z uwagi na nie jednoznaczność i nie jasność zastrzeżeń patentowych w konsekwencji brak możliwości ustalenia zakresu żądanej ochrony (nienależyte ujawnienie). Jeżeli wynalazek nie został w sposób jasny i jednoznaczny ujawniony, to w ocenie składu orzekającego, nie jest możliwe jego badanie pod względem nowości i stosowalności gdyż nie jest znany zakres żądań ochrony, wątpliwość może budzić również sama postać wynalazku.

Biorąc powyższe pod rozwagę należy uznać, że wydając zaskarżoną decyzję Urząd Patentowy nie uzasadnił jej w sposób prawidłowy czym naruszył art. 107 § 3 k.p.a.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, w razie zaistniałego sporu pomiędzy zgłaszającym wynalazek do opatentowania a Urzędem Patentowym, zwłaszcza w kwestii nieoczywistości rozwiązania, odmawiając udzielenia patentu Urząd Patentowy zasadniczo nie może poprzestać jedynie na swoim własnym przekonaniu, co do braku spełnienia przez wynalazek wspomnianego wyżej kryterium. Urząd Patentowy powinien dążyć do zebrania odpowiednich dowodów na poparcie swego stanowiska. Niewątpliwie w takiej sprawie konieczne jest wyznaczenie rozprawy. Ponadto może wchodzić w grę dopuszczenie dowodu z opinii biegłego specjalisty z danej dziedziny techniki, gdyż zbadanie kwestii nieoczywistości wynalazku wymaga zasadniczo wiadomości specjalnych (art. 84 § 1 k.p.a.). Brak przeprowadzenia przez Urząd Patentowy wszechstronnego postępowania dowodowego w tym zakresie, a oparcie się jedynie na własnym przekonaniu co do niespełnienia przez wynalazek kryterium braku nieoczywistości, co miało miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy, uzasadnia zarzut naruszenia w zaskarżonej decyzji art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny powziął również wątpliwości co do podstawy prawnej zawiadomień kierowanych 4-krotnie do skarżącego przez Urząd Patentowy. Zdaniem Urzędu ich podstawę stanowił art. 49 ust. p.w.p. Zakres żądanej ochrony nie został wg Urzędu jasno określony za pomocą odpowiednich cech technicznych i dlatego w trybie art. 49 ust. 2 Urząd wyznaczył zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów. Natomiast art. 49 ust. 1 p.w.p. wskazuje, że Urząd Patentowy w wypadku stwierdzenia braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu, wydaje z zastrzeżeniem ust. 2, decyzję o odmowie jego udzielenia. Tak więc jak wyżej wykazano Urząd może go zastosować tylko w przypadku stwierdzenia braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu.

W tym wypadku Urząd winien zdaniem Sądu zastosować art. 46 ust. 1 p.w.p., gdyż w nim jest mowa o poprawkach lub uzupełnieniach, które mogłaby wpłynąć na jasność i jednoznaczność zastrzeżeń patentowych.

Przy powtórnym rozpoznaniu sprawy Urząd powinien badać patent zgodnie z wytycznymi z art. 10 ustawy o wynalazczości mając na uwadze fakt udzielenia patentu na przedmiotowy wynalazek, gdyż zgodnie z wyrokami tego Sądu z dnia 17 sierpnia 2004 r. sygn. akt II SA 2102/03 i II SA 4007/03 "dla oceny zgodności patentowej wynalazku nie może być obojętnym, że na zgłoszone rozwiązanie zostały udzielone patenty w innych krajach".

Z powołanych wyżej względów na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji. O niewykonalności orzeczono w oparciu o art. 152 p.p.s.a. a o kosztach w oparciu o art. 200 p.p.s.a.