Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1441/05
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2006-02-23 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Bosakirska Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki (spr.) Protokolant Michał Syta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2006 r. sprawy ze skargi W. z siedzibą w K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Dnia [...] lipca 1997 r., zgłaszający, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą – W., z siedzibą w K., wystąpił do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o zarejestrowanie znaku towarowego słowno-graficznego, obejmującego m.in. stylizowane litery "C & M" oraz napis "OREGONMARK". Powyższy znak towarowy miał być przeznaczony do oznaczania towarów klasy 25, tj. bluzy, bluzki, koszulki, koszule, bezrękawniki, marynarki, spodnie, spodenki, szorty, sukienki, spódnice, kurtki, płaszcze, czapki, daszki, skarpetki, paski, obuwie.

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2000 r., wydaną na podstawie art. 44 i 54 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17, z późn. zm.) Urząd Patentowy dokonał rejestracji tego znaku pod numerem [...], zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, wydając świadectwo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny C & M OREGONMARK. Kolejną decyzją z dnia [...] grudnia 2004 r. Urząd Patentowy dokonał zmiany nazwy uprawnionego na O., K., Polska.

Dnia [...] grudnia 2002 r. do Urzędu Patentowego RP został złożony wniosek firmy M. GmbH & Co z Niemiec przeciwko firmie W., K., o unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, w którym wnioskodawca wnosił o unieważnienie w całości prawa ochronnego nr [...], obejmującego znak towarowy słowno-graficzny OREGONMARK .

W uzasadnieniu podniesiono, że wnioskodawca – M. GmbH & Co jest właścicielem znaku towarowego słownego zarejestrowanego w kraju pochodzenia, tj. w Niemczech, dnia [...] września 1996 r. Na tej rejestracji oparta jest rejestracja międzynarodowa nr A znaku towarowego OREGON z dnia [...] maja 1997 r. dla towarów z klas 18, 25, 26. Wnioskodawca wystąpił o uznanie w Polsce skutków powyższej rejestracji, ale dnia [...] września 2002 r. otrzymał decyzję o odmowie uznania skutków rejestracji międzynarodowej tego znaku. Wobec powyższego wnioskodawca złożył w dniu 3 grudnia 2002 r. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Izbę Odwoławczą Urzędu Patentowego RP, która decyzją z dnia [...] listopada 2003 r. uchyliła zaskarżoną decyzję z dnia [...] września 2002 r. i uznała skutki rejestracji międzynarodowej znaku towarowego OREGON nr A w Polsce.

Decyzją Urzędu Patentowy RP z dnia [...] kwietnia 2005 r., wydaną w trybie postępowania spornego, na podstawie m.in. art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) w związku z art. 256 ust. 2 powołanej ustawy orzeczono o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy B OREGONMARK".

W uzasadnieniu przypomniano, że sporny znak towarowy nr B został zarejestrowany z pierwszeństwem określonym datą zgłoszenia znaku w Urzędu Patentowego RP, tj. z datą: [...] lipca 1997 r.

Interes prawny w sprawie wnioskodawca uzasadnił posiadaniem międzynarodowej rejestracji znaku towarowego OREGON nr A, opartej na zgłoszeniu macierzystym niemieckim z dnia 23 września 1996 r. Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego OREGON nr A została notyfikowana w Polsce dnia 5 maja 1997 r. dla towarów w klasach: 18; 25 i 26.

Wnioskodawca powołał się przy tym na art. 11 ustawy o znakach towarowych i wskazał, że po rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Patentowy RP w trybie administracyjnym o ponowne rozpatrzenie sprawy (w związku z odmowną decyzją uznania międzynarodowe rejestracji w Polsce) będzie mu przysługiwać wyłączne prawo używania w Polsce znaku towarowego OREGON dla towarów objętych rejestracją i będzie sprzeciwiać się używaniu i rejestracji znaków towarowych wkraczających w zakres jego praw wyłącznych.

Według wnioskodawcy tak rozumiane jego prawo wyłączności w Polsce jest wcześniejsze od daty pierwszeństwa znaku towarowego OREGONMARK nr B, tj. dnia 4 lipca 1997 r., i jest ono naruszone przez wprowadzanie do obrotu odzieży konkurenta oznaczanej OREGONMARK.

Zdaniem wnioskodawcy sporny znak towarowy OREGONMARK został zarejestrowany z naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych., ponieważ:

* towary oznaczane spornym znakiem towarowym OREGONMARK są tego samego rodzaju co i towary w klasie 25, do oznaczania których jest przeznaczony znak towarowy wnioskodawcy OREGON;

* warunki obrotu gospodarczego towarami, których dotyczą porównywane znaki towarowe, są takie same;

- nie może również budzić wątpliwości podobieństwo oznaczeń porównywanych znaków towarowych, mimo że znak wnioskodawcy jest znakiem słownym, a znak uprawnionego znakiem słowno-graficznym. W znaku spornym występują elementy słowne: OREGONMARK, MARK Nr 1, CLASSIC JEANS oraz C&M, a także elementy graficzne, na które składają się kształt emblematu (motki), tło napisów i charakterystyczne liternictwo;

- mimo wielu elementów znaku spornego odbiorcy będą traktować go jako znak OREGON. Drugi człon MARK nie ma bowiem siły wyróżniającej i będzie odbierany i tłumaczony jako "marka". Również pozostałe elementy słowne, jak CLASSIC JEANS, MARK Nr 1 nie wykluczają możliwości pomyłek odbiorców co do pochodzenia towarów, gdyż mają w znaku znaczenie podrzędne jako oznaczenia ogólnoinformacyjne. Nabywca z całą pewnością będzie prosił o spodnie OREGON i tylko OREGON;

* elementy C&M mogą budzić skojarzenia ze znaną firmą odzieżową C., jednak nabywca skoncentruje się na oznaczeniu OREGON, łatwo przyswajalnym, łatwym w komunikacji werbalnej;

* istnienie na rynku oznaczenia OREGONMARK prowadzić musi do pomyłek, gdyż odbiorcy mogą sądzić, że źródło pochodzenia towarów jest to samo, bądź że są one ze sobą powiązane.

W odpowiedzi na wniosek uprawniony wniósł o oddalenie wniosku, gdyż jego zdaniem porównywane znaki towarowe są na tyle różne, że nie istnieje niebezpieczeństwo pomyłek co do pochodzenia towarów oznaczanych tymi znakami, ponieważ:

- sporny znak towarowy to "C&M OREGONMARK", a nie "OREGONMARK";

* w dniu składania wniosku wnioskodawca nie był uprawniony z rejestracji znaku towarowego OREGON, na który się powoływał, zatem wniosek jest formalnie przedwczesny;

* w spornym znaku przedstawiającym plakietkę litery "C&M" są trzy razy większe od liter napisu "OREGONMARK", ponadto w znaku dużą rolę odgrywają bogate elementy graficzne i kolorystyka znaku;

* dominującym członem znaku są litery "C&M", a nie słowo "OREGON", które w tym znaku nie występuje;

* język angielski nie jest powszechnie znany w Polsce i słowo "OREGONMARK" nie musi się kojarzyć odbiorcom towarów tak jak wnioskodawcy.

Na rozprawie w dniu 11 lutego 2004 r. wnioskodawca podtrzymał wniosek rozszerzając jednocześnie podstawę prawną wniosku o art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych i złożył w formie pisemnej uzupełnienie swojego wniosku.

Uprawniony również podtrzymał swoje stanowisko zawarte w odpowiedzi na wniosek, a dodatkowo podniósł, że w aktach sprawy nie ma dowodów na używanie znaku towarowego przez wnioskodawcę przed datą zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji.

W uzupełnieniu wniosku, złożonym w związku z odpowiedzią uprawnionego na wniosek, wnioskodawca wskazał, co następuje:

1. Decyzją z dnia [...] listopada 2003 r. Izba Odwoławcza U.P. RP uznała skutki rejestracji międzynarodowej znaku towarowego OREGON nr A w Polsce, w związku z czym wnioskodawca ma pierwszeństwo do oznaczenia towarów znakiem OREGON w Polsce i zarzut przedwczesności wniosku upada.

2. Wnioskodawca podkreślił, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów w przypadku równoczesnego występowania w obrocie oznaczeń OREGON i oznaczenia C&M OREGONMARK. Nabywcy będą bowiem kojarzyć oba znaki mimo pozostałych - poza OREGON - elementów znaku uprawnionego, gdyż nazwa OREGON jest zbyt charakterystyczna, aby jej nie zauważyć i zapamiętać w pierwszym rzędzie. Tylko wówczas jeśli wspólny człon porównywanych znaków towarowych nie miałby znacznej siły wyróżniającej, możliwa jest jednoczesna rejestracja takich znaków.

Nie można też zgodzić się ze stwierdzeniem, że polscy odbiorcy nie rozumieją angielskiego wyrazu MARK. Odbiorcy znają pojęcie odzieży "markowej". Ze względu na częste występowanie na etykietach na wielu wyrobach człon ten nie ma żadnej siły wyróżniającej, podobnie jak pozostałe elementy słowne w spornym znaku.

Także człon C&M nie ma w tym znaku dominującego znaczenia, bowiem nabywcy znający już odzież OREGON z racji wprowadzenia jej na rynek przez wnioskodawcę za pośrednictwem polskiej spółki - córki w roku 1994, a więc na trzy lata przed zgłoszeniem znaku C&M OREGONMARK w U.P. RP, prosić będą o ubrania OREGONMARK lub w skrócie OREGON, a nie C&M.

Nawet gdyby uznać, że nabywcy odróżnią w obrocie znaki OREGON i C&M OREGONMARK, to istnieje ryzyko co najmniej pośredniego pomylenia obu znaków, polegające na przypisaniu relacji organizacyjnych i/lub ekonomicznych właścicielom obu znaków. W szczególności nabywcy będą sądzić, że z jednego źródła, choćby w szerokim rozumieniu tego słowa, pochodzi seria odzieży połączonej ogniwem OREGON w jego różnych odmianach, co nie odpowiada prawdzie i stanowi dostateczną podstawę odmowy rejestracji znaku spornego.

3. Zdaniem wnioskodawcy, uprawnionemu jako konkurentowi w branży odzieżowej musiał być znany znak OREGON i zgłoszenie przez niego podobnego znaku nastąpiło w celu wykorzystania jego renomy. Takie działanie jest niezgodne z art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.

4. Uprawniony z rejestracji spornego znaku towarowego, oprócz znaku OREGON MARK zgłoszonego w U.P. RP, dokonał jeszcze w dniu 12 maja 2003 r. zgłoszeń szeregu znaków towarowych (m.in.: [...]). Z bazy R., będącej bazą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w G.), wynika że zarejestrowane znaki są podobne do powszechnie znanych znaków używanych do oznaczania m.in. towarów z klasy 25. Świadczy to, że inwencja uprawnionego sprowadza się do wykorzystywania cudzych oznaczeń, co jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego i uczciwej konkurencji.

Dnia [...] marca 2004 r. uprawniony nadesłał pismo procesowe, w którym ustosunkował się do uzupełnienia wniosku przez wnioskodawcę, złożonym na rozprawie w dniu 11 lutego 2004 r. W wymienionym piśmie procesowym uprawniony podniósł, że:

- między porównywanymi znakami towarowymi nie zachodzi podobieństwo mogące wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, ponieważ sporny znak towarowy różni się od znaku OREGON wieloma elementami. W szczególności w spornym znaku towarowym C&M OREGONMARK to element "C&M" jest elementem dominującym i charakterystycznym w tym znaku, na który zwracają uwagę nabywcy. Zwracają oni również uwagę na elementy graficzne i kolorystykę, a dopiero potem na fantazyjne słowo OREGONMARK;

- nie istnieje również ryzyko pośredniego mylenia porównywanych znaków towarowych, ponieważ teza ta nie jest niczym udowodniona;

- przedłożone przez wnioskodawcę kopie dokumentów obrazują działalność firmy M. Sp. z o.o. z W., a nie działalność wnioskodawcy. Ponadto trudno mówić o renomie znaku skoro sprzedano tylko 62 sztuki towaru z oznaczeniem OREGON w latach 1994-1997, a w roku 1997 - 39 sztuk. W tym kontekście nie wiadomo na jakiej podstawie uprawniony musiał znać znak OREGON;

- omówienie przez wnioskodawcę zgłoszeń dokonanych przez uprawnionego w Urząd Patentowy RP jest tendencyjne, gdyż część zgłoszonych znaków nie jest chroniona w Polsce i nie ma żadnego związku ze sprawą.

W kolejnym piśmie wnioskodawca wskazał, że pomiędzy 1 stycznia 1995 r. a 4 lipca 1997 r. M. Sp. z o.o. sprzedała 59485 sztuk odzieży opatrzonej znakiem OREGON na łączną kwotę 4.720.700, 30 zł. Ponadto wnioskodawca wskazał, że z nadesłanych przez niego dokumentów wynika, iż spółka M. Sp. z o.o. korzysta ze znaku OREGON A pod kontrolą i za zezwoleniem firmy M. GmbH&Co.

Wnioskodawca wyjaśnił też, że nie powoływał się na renomę swego znaku towarowego lecz na renomę firmy M. Podnosił jedynie naruszenie zasad współżycia społecznego poprzez zawłaszczenie czyjejś własności. Uprawniony z kolei podtrzymał dotychczasowe stanowisko i argumentację, według których brak jest przesłanek do unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 i art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, podnosząc, że: - zła wiara uprawnionego nie została udowodniona; wnioskodawca nie wskazał również, która z zasad współżycia społecznego została naruszona przez rejestrację spornego znaku towarowego; przedłożone przez wnioskodawcę dowody (dotyczące używania znaku) nie mają znaczenia dowodowego, jako że są wydrukami z komputera (a nie fakturami); do pisma z dnia 17.03.2005 r. dołączono dokumenty, których nie tłumaczył tłumacz przysięgły, zatem nie mają one przymiotu dowodu;- złożone przez wnioskodawcę na rozprawie materiały są nieformalne, gdyż brak jest w nich czytelnego podpisu. W przypadku, gdyby Urząd Patentowy RP uważał, że wniosek zasługuje na uwzględnienie, uprawniony wniósł o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadków na okoliczność istnienia firmy uprawnionego od 1993 r., i że uprawniony posługiwał się i posługuje znakiem towarowym OREGONMARK;

Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu sprawy na rozprawach, przeprowadzonych w dniach 11 lutego 2004 r., 11 maja 2004 r., 22 marca 2005 r. i 5 kwietnia 2005 r. uznał, że rejestracja spornego znaku towarowego została dokonana z naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, w związku z czym unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego C&M OREGONMARK nr B.

W uzasadnieniu Urząd Patentowy uznał, że podstawowe znaczenie w rozpatrywanej sprawie ma wyjaśnienie następujących kwestii:

* czy wnioskodawca miał interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego;

* czy znak towarowy uprawnionego jest podobny do znaku towarowego wnioskodawcy w stopniu mogącym wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów;

* czy przez rejestrację spornego znaku towarowego zostały naruszone zasady współżycia społecznego.

W kwestii pierwszej Urząd Patentowy RP uznał, że wnioskodawca miał interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego. Strony są bowiem konkurentami na rynku w branży odzieżowej. Wnioskodawca jest uprawniony z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego OREGON nr A (z pierwszeństwem wcześniejszym niż znak towarowy uprawnionego), przeznaczonym m.in. do oznaczania odzieży. Wnioskodawca był i jest przekonany, że sporny znak towarowy jest podobny do jego znaku towarowego w stopniu mylącym, zatem rejestracja spornego znaku towarowego na rzecz konkurenta narusza jego prawa wyłącznego używania znaku towarowego OREGON. Mieści się to w pojęciu interesu prawnego zawartym w art. 28 kpa, który ma zastosowanie w sprawie.

Wprawdzie wnioskodawca w dacie wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji spornego znaku towarowego nie miał jeszcze prawa wyłącznego używania znaku towarowego OREGON w Polsce, gdyż Urząd Patentowy RP (działający w trybie administracyjnym) wstępnie odmówił uznania skutków rejestracji międzynarodowej znaku OREGON nr A. na teren Polski, ale decyzja ta nie była decyzją prawomocną. Została ona zaskarżona, w wyniku czego została uchylona przy jednoczesnej rejestracji wymienionego znaku towarowego w Polsce.

W kwestii drugiej, tj. podobieństwa znaków, Urząd Patentowy RP stwierdził, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. W rozważanym przypadku towary, do oznaczania których znaki są przeznaczone, są towarami tego samego rodzaju (odzież), co nie jest przedmiotem kontrowersji. Znak towarowy wnioskodawcy jest znakiem towarowym słownym OREGON. Znak towarowy uprawnionego to znak słowno-graficzny, barwny, przedstawiający plakietkę w kolorze ciemnogranatowym. Na tle plakietki w środkowej części są umieszczone stylizowane litery C&M w odcieniach brązu, a w dolnej części wyraz OREGONMARK.

Towary, których dotyczą porównywane znaki towarowe, są towarami powszechnego użytku.

Przeciętny odbiorca nie analizuje poszczególnych elementów znaku. Percepcja znaku w przypadku przeciętnego odbiorcy jest dokonywana na podstawie ogólnego wrażenia, jakie wywiera na nim znak. Ogólne wrażenie, jakie może odnieść i zauważyć przeciętny odbiorca, to ciemnogranatowa plama (tło) z widniejącym elementem słownym OREGONMARK oraz litery "C" i "M". Wiadomo jest ogólnie z praktyki, że w znakach słowno-graficznych elementy słowne mają dla odbiorców większą siłę oddziaływania niż elementy graficzne. Tylko w niektórych przypadkach zdarza się, że grafika dominuje nad elementami słownymi. Nie można tego stwierdzić w rozważanym tutaj przypadku, w którym grafika nie jest na tyle wyrazista, by mogła mieć dominujące znaczenie w stosunku do elementów słownych. (Przykładowo powołano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2004 r., sygn. akt 6 II SA 3283/03, a także wyrok tegoż Sądu z dnia 6 stycznia 2005 r., sygn. akt 6 II SA 4854/03). Tak więc przeciętnemu odbiorcy może utkwić w pamięci przede wszystkim wyraz OREGONMARK jako najbardziej komunikatywny i łatwy do zapamiętania, bo kojarzący się z nazwą jednego ze stanów Ameryki oraz ze słowem "marka", powszechnie znanym w Polsce, nawet z języka potocznego. Mówi się bowiem "wino dobrej marki", "markowa odzież" itp. Z tych samych względów przeciętny odbiorca myślowo dokona rozdziału wyrazu OREGONMARK na dwa słowa: "Oregon" i "mark" - "marka". Należy przy tym zauważyć, że element słowny "mark" - równoznaczny polskiemu słowu "marka", nie ma żadnej zdolności odróżniającej jako element o charakterze ogólnoinformacyjnym, wskazującym, iż wyrób jest wyrobem markowym (wyrobem dobrej jakości). Brak jest natomiast argumentów, które uzasadniałyby twierdzenie, że łączny zapis dwóch słów "Oregon" i "Mark", mających określone znaczenia powoduje, iż powstało na skutek łącznego zapisu zupełnie nowe słowo, słowo mające nowe znaczenie, bądź też, że powstało słowo zupełnie fantazyjne - nie mające żadnego określonego znaczenia. Argumentów takich nie przedstawił też uprawniony. Tak więc w wyrazie OREGONMARK moc odróżniającą ma jedynie człon OREGON. Element słowny C&M ma znacznie słabszą moc odróżniającą niż człon OREGONMARK. Dla przeciętnego odbiorcy nie ma on bowiem określonego znaczenia i nie jest tak komunikatywny jak element OREGONMARK ze względu na człon OREGON, kojarzący się z nazwą jednego ze stanów Ameryki, przynajmniej dla znacznej grupy nabywców towarów sygnowanych znakiem uprawnionego. Przeciętny nabywca towarów nie może bowiem wiedzieć, że litery "C" i "M" to pierwsze litery imion właściciela firmy i jego żony.

Należy również mieć na uwadze ugruntowany pogląd, że o podobieństwie znaków towarowych lub jego braku nie mogą przesądzać elementy znaku nie mające dostatecznej mocy odróżniającej (elementy ogólnoinformacyjne) bądź elementy mające słabą siłę odróżniającą. W przeciwnym razie ochrona znaków towarowych mogłaby stać się iluzoryczna, gdyż zarejestrowane znaki towarowe mogłyby być uzupełniane przez elementy ogólnoinformacyjne i/lub elementy o małej sile odróżniającej. Dlatego też w orzecznictwie powszechnie przyjęty jest pogląd, iż badając podobieństwo oznaczeń należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę, dla którego decydujące znaczenie mają wiodące elementy porównywanych oznaczeń. Odbiorca kieruje się bowiem przy wyborze towaru jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczeń, z pominięciem mniejszego znaczenia rozbieżności (tak np. w wyroku NSA w Warszawie z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt II SA 2778/01 "Monitor Prawniczy" 2002/13/581; podobnie: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2003 r., sygn. akt IV CKN 22/01, OSP 2004/5/61). Niezależnie od powyższego należy mieć na uwadze, iż wszelkie wątpliwości (jakie ewentualnie pozostaną mimo poprawnego porównania oznaczeń w zakresie podobieństwa) należy rozstrzygnąć na korzyść uprawnionego do znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem, albowiem przedsiębiorca, który dla towarów tego samego rodzaju wybiera znak towarowy podobny do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem działa na własne ryzyko i wątpliwości winny być rozstrzygane na jego niekorzyść. Ten przedsiębiorca ma bowiem do dyspozycji wiele innych oznaczeń, a wybiera znak towarowy, którego możliwość użycia jest w dużym stopniu dyskusyjna.

Ponadto, nawet jeżeli przyjąć, że odbiorca odróżni porównywane znaki towarowe jako oznaczenia produktów pochodzących z różnych przedsiębiorstw, tj., że nie istnieje niebezpieczeństwo powstania pomyłek w wąskim rozumieniu, to, biorąc pod uwagę podobieństwo towarów i podobieństwo oznaczeń, odbiorca może przypuszczać, że uprawnionego, który używa podobnego znaku łączą z wnioskodawcą związki organizacyjne, gospodarcze lub prawne istotne dla powstawania, oznaczania i wprowadzania do obrotu odzieży, co nie odpowiada prawdzie (niebezpieczeństwo powstania pomyłek w szerokim rozumieniu). Oba znaki towarowe łączy bowiem człon OREGON, nawiązujący do nazwy jednego ze stanów Ameryki, a element "&" w znaku uprawnionego nawiązanie to podkreśla dodatkowo (Ryszard Skubisz "Prawo Znaków Towarowych. Komentarz", Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o. o., Warszawa 1997). Podniesiona przez uprawnionego kwestia, że w aktach sprawy nie ma dowodów na używanie znaku towarowego przez wnioskodawcę przed datą zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji, nie ma znaczenia w kwestii podobieństwa znaków. Nie ma również znaczenia argument uprawnionego, zgodnie z którym ryzyko pośredniego mylenia porównywanych znaków towarowych nie zostało udowodnione. Udowodnić bowiem można fakty rzeczywistego mylenia znaków towarowych. Jednakże zgodnie z doktryną dla uznania znaków towarowych za podobne nie jest wymagane rzeczywiste mylenie znaków przez odbiorców. Wystarcza stwierdzenie samej możliwości mylenia.

Odnośnie zarzutu uprawnionego, że przedstawione przez wnioskodawcę dokumenty obrazują działalność firmy M. Sp. z o. o. z W., a nie działalność wnioskodawcy, należy wskazać, iż wnioskodawca wykazał, że firma M. Sp. z o. o. z W. używała znaku towarowego OREGON z upoważnienia i pod kontrolą wnioskodawcy.

Nie jest też istotna kwestia czytelności podpisu. Podpis na dokumencie nie musi być czytelny dla ważności dokumentu.

Nie ma też znaczenia w sprawie, że uprawniony obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą OREGONMARK. Urzędowy wpis tej nazwy został bowiem dokonany dopiero 3 kwietnia 2003 r., a faktu wcześniejszego używania nazwy OREGONMARK uprawniony nie wykazał. Zarzut wnioskodawcy dotyczący naruszenia art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych Urząd Patentowy RP uznał za nieuzasadniony.

Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z 1985 r. o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Na rozprawie w dniu 22 marca 2005 r. wnioskodawca wskazał, że istota jego zarzutu w tym zakresie polega na tym, iż uprawniony zgłaszając sporny znak towarowy do ochrony naruszył zasady współżycia społecznego poprzez zawłaszczenie czyjejś własności (zawłaszczenie znaku wnioskodawcy OREGON). Wnioskodawca wyjaśnił przy tym, że powołując się wcześniej na renomę miał na myśli renomę firmy M., a nie renomę swojego znaku towarowego.

Jednak renoma firmy nie jest kategorią prawną, którą Urząd Patentowy RP mógłby brać pod uwag rozpatrując kwestie dotyczące naruszenia art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. Treść tego przepisu odnosi się bezpośrednio do znaku towarowego. Jednakże zgodnie z poglądami doktryny oraz praktyką orzecznictwa treść tego przepisu rozciąga się również na działania zgłaszającego związane ze zgłoszonym do ochrony znakiem towarowym oraz cel, jaki przyświecał dokonującemu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Przy badaniu zgodności zgłaszanego znaku z zasadami współżycia społecznego należy więc brać pod uwagę również element zachowania się zgłaszającego i odmówić rejestracji, gdy zgłoszenie znaku towarowego jest w swoim całokształcie nieuczciwe.

Przykładowo, wyłączona jest rejestracja oznaczenia ze względu na zasady współżycia społecznego, jeżeli:

- rejestracja zmierza do wykorzystania renomy cudzego znaku towarowego bądź stanowi zagrożenie dla tej renomy;

- zgłoszono w Urzędzie Patentowym RP znany za granicą znak towarowy w celu wymuszenia w przyszłości ustępstw od przedsiębiorcy, który nie zgłosił w stosownym czasie swojego znaku, a rozszerza działalność gospodarczą na Polskę,

- zgłoszono identyczny znak jak znak zagraniczny dla tego samego rodzaju towarów w celu nakłonienia zagranicznego przedsiębiorcy do ustępstw finansowych (np. próba nakłonienia do zawarcia umowy licencyjnej na używanie danego znaku);

- zgłoszenie zmierza do zablokowania innemu przedsiębiorcy możliwości uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego.

Nie można natomiast uważać samego faktu zgłoszenia cudzego znaku towarowego za działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, wskazujące w swoim całokształcie na naganność postępowania (zachowania się) zgłaszającego (zob. powołany wyżej Komentarz Ryszarda Skubisza do "Prawo znaków towarowych" str. 73-75). Wnioskodawca nie wskazał tego rodzaju faktów jak w ww. przykładach i faktów im podobnych, które można by uznać za świadczące o nagannym zachowaniu się uprawnionego w związku ze spornym znakiem towarowym.

Odnośnie zaś innych zgłoszeń znaków dokonanych przez uprawnionego, na które wskazał wnioskodawca, należy zauważyć, że nie mają one bezpośredniego związku ze sprawą, będącej przedmiotem postępowania i nie mają samoistnego znaczenia w sprawie. Dopiero przy stwierdzeniu nagannego postępowania uprawnionego w związku ze zgłoszeniem znaku C&M OREGONMARK, niektóre z wymienionych przez wnioskodawcę zgłoszeń można by było ewentualnie wskazać jako dodatkowy argument wzmacniający zarzut postępowania uprawnionego niezgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Skargę na powyższą decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] kwietnia 2005 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie O., z siedziba w K., wnosząc o jej uchylenie jako naruszającej prawo.

W uzasadnieniu, po przedstawieniu stanu sprawy, skarżący podniósł najpierw, iż Urząd Patentowy nie uwzględnił faktu, że wnioskodawca w dacie złożenia wniosku o unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego nie miał interesu prawnego w sprawie, gdyż Urząd Patentowy RP działający w trybie administracyjnym odmówił uznania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaku towarowego OREGON A., przeciwstawionego spornemu znakowi towarowemu.

W lakonicznej odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie, a odnosząc się do przedstawionego wyżej zarzutu stwierdził, że wymieniona decyzja Urzędu Patentowego jako nieprawomocna nie rodziła skutków prawnych – została ona zaskarżona i w następstwie tego uchylona przy jednoczesnej rejestracji wymienionego znaku towarowego w Polsce. Tak więc gdyby nawet uznać ten zarzut za uchybienie procesowe, to nie miało ono wpływu na wynik końcowy sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia..

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania przez Sąd była skarga na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] kwietnia 2005 r., unieważniającą prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny C&M OREGONMARK na wniosek firmy niemieckiej uprawnionej do znaku towarowego OREGON.

Zdaniem wnioskodawcy sporny znak towarowy OREGONMARK został

zarejestrowany z naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych; wnioskodawca podjął też próbę rozszerzenia podstawy prawnej unieważnienia rejestracji o zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 powołanej ustawy. W podstawie prawnej decyzji o unieważnieniu przedmiotowego znaku powołano art. 164 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem, prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa; w rozpatrywanym przypadku szło o warunki określone w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. W konsekwencji rozstrzygając sprawę Urząd Patentowy RP powinien przede wszystkim zbadać interes prawny wnioskodawcy, uzasadniający jego żądanie o unieważnienie prawa z rejestracji spornego znaku towarowego oraz wyjaśnić kwestię podobieństwa spornych znaków, tzn. czy są one do siebie podobne w takim stopniu, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mogłyby wprowadzać w błąd co do pochodzenia towarów.

Stwierdzić należy, że Urząd Patentowy RP trafnie zakreślił zakres swoich badań.

Ponadto w rozpatrywanej sprawie istotne znaczenie miała również kwestia pierwszeństwa uzyskania prawa z rejestracji spornego znaku towarowego, mająca m.in. związek z posiadaniem przez wnioskodawcę interesu prawnego w sprawie.

Z akt sprawy wynika, że wnioskodawca jest właścicielem znaku towarowego słownego OREGON zarejestrowanego w kraju pochodzenia, tj. w Niemczech, dnia 23 września 1996 r. Na tej rejestracji oparta jest rejestracja międzynarodowa nr A znaku towarowego OREGON z dnia [...] maja 1997 r. dla towarów z klas 18, 25, 26. Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego OREGON nr A. została z kolei notyfikowana w Polsce dnia 5 maja 1997 r. dla towarów w klasach: 18; 25 i 26. Wnioskodawca wystąpił o uznanie w Polsce skutków powyższej rejestracji, ale dnia 23 września 2002 r. otrzymał decyzję o odmowie uznania skutków rejestracji międzynarodowej tego znaku. Wnioskodawca złożył w dniu 3 grudnia 2002 r. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Izbę Odwoławczą Urzędu Patentowego RP, która decyzją z dnia [...] listopada 2003 r. uchyliła zaskarżoną decyzję z dnia [...] września 2002 r. i uznała skutki rejestracji międzynarodowej znaku towarowego OREGON nr A w Polsce.

Sporny znak towarowy słowno-graficzny nr B C&M OREGONMARK został zarejestrowany na rzecz uprawnionej firmy polskiej z pierwszeństwem określonym datą zgłoszenia znaku w Urzędu Patentowego RP, tj. z datą: 4 lipca 1997r.

Porównanie przedstawionych wyżej dat rejestracji prowadzi do wniosku, iż znak towarowy słowny OREGON został zarejestrowany z wcześniejszą datą zgłoszenia nie tylko w kraju macierzystym (23 września 1996 r.), lecz również międzynarodowa rejestracja tego znaku, taka sama jak data jego notyfikacji w Polsce (5 maja 1997 r.), była wcześniejsza od daty zgłoszenia znaku słowno-graficznego C&M OREGONMARK przez podmiot uprawniony w Polsce ( 4 lipca 1997 r.). Skarżący zarzucił, iż fakt wydania w dniu [...] września 2002 r. decyzji Urzędu Patentowego odmawiającej wnioskodawcy uznania w Polsce skutków rejestracji międzynarodowej znaku nr A OREGON świadczy o tym, że wnioskodawca w dacie złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności prawa ochronnego wydanego na znak towarowy słowno-graficzny C&M OREGONMARK, tj. dnia 20 grudnia 2002 r., nie miał jeszcze prawa wyłącznego używania znaku OREGON w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę, iż wnioskodawca jest uprawniony z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego A, z pierwszeństwem wcześniejszym niż znak towarowy uprawnionego, a decyzja odmowna z dnia [...] września 2002 r. jako nieostateczna została uchylona decyzją z dnia [...] listopada 2003 r., przy jednoczesnej rejestracji znaku OREGON w Polsce, za trafne należy uznać stanowisko Urzędu Patentowego, iż ten zarzut skarżącego może być co najwyżej uznany za uchybienie procesowe, które nie miało wpływu na wynik końcowy sprawy.

W rezultacie trafnie uznano, że interes prawny wnioskodawcy, uzasadniający jego żądanie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego C&M OREGONMARK, wywodzi się z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego OREGON, z pierwszeństwem wcześniejszym niż znak towarowy skarżącego, a następnie z uznania w Polsce skutków powyższej rejestracji. Oba znaki były stosowane do oznaczania m.in. odzieży, na którym to rynku strony są konkurentami. Wnioskodawca był przekonany, że sporny znak towarowy OREGONMARK był podobny do jego znaku towarowego OREGON w stopniu mylącym, mogącym w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. W konsekwencji rejestracja znaku OREGONMARK na rzecz konkurenta została dokonana, zdaniem wnioskodawcy, z naruszeniem przysługującego mu prawa wyłącznego używania znaku towarowego OREGON, z naruszeniem jego interesu prawnego.

Należy również stwierdzić, że tok rozumowania Urzędu Patentowego w zasadniczej kwestii podobieństwa znaków był prawidłowy i doprowadził do właściwych, zgodnych z prawem ustaleń. Trafnie zatem, uznając, że towary, których dotyczą porównywane znaki towarowe, są towarami powszechnego użytku, uznano, iż warstwa graficzna znaku C&M OREGONMARK ma w istocie, przy tego rodzaju towarach, mniejszą siłę oddziaływania dla odbiorców, którzy nie analizują poszczególnych elementów znaku. W rezultacie w przypadku odzieży podstawowe znaczenie odróżniające mają elementy słowne znaku, przy czym element słowny C&M, poprzedzający człon OREGONMARK, ma znacznie słabszą moc oddziaływania niż samo słowo OREGONMARK. Przeciętny nabywca towarów nie będzie bowiem żądał np. spodni typu jeans marki C&M, lecz marki OREGONMARK, kojarzącej się dla znacznej części odbiorców tego rodzaju towarów z nazwą jednego ze stanów Ameryki. Dalej, o podobieństwie znaków towarowych nie mogą przesądzać elementy znaku nie mające dostatecznej mocy odróżniającej, a więc przede wszystkim elementy ogólnoinformacyjne, do których m.in. należy w znaku towarowym OREGONMARK człon MARK wskazujący jedynie, że oferowany towar jest dobrej jakości (wyrób "markowy"). Tak więc w wyrazie OREGONMARK moc odróżniającą ma jedynie człon OREGON, identyczny z zarejestrowanym wcześniej znakiem towarowym wnioskodawcy. Trafnie też zwrócono uwagę w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego na możliwość, będącą pochodną podobieństwa produktów i spornych znaków towarowych, powstania pomyłek w szerokim rozumieniu, dotyczących powiązań organizacyjnych, gospodarczych lub prawnych między dwoma przedsiębiorstwami, istotnych dla powstawania, oznaczania i wprowadzania do obrotu podobnych rodzajów towarów (co nie odpowiada prawdzie).

W rezultacie Urząd Patentowy RP zasadnie uznał, m.in. redukując w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, poglądami piśmiennictwa i orzecznictwem sądów administracyjnych poszczególne elementy znaku towarowego słowno-graficznego C&M OREGONMARK, iż w znaku tym ostateczną moc odróżniającą ma jedynie człon OREGON, identyczny z wcześniej zarejestrowanym znakiem towarowym wnioskodawcy. W tej sytuacji unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy B było uzasadnione i odpowiadało prawu.

Sąd podzielił również pogląd Urzędu Patentowego RP co do braku podstaw dla uznania, że rejestracja unieważnionego prawa na przedmiotowy znak towarowy została dokonana z naruszeniem obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego (art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych).

Ponadto oceniając zaskarżoną decyzję Sąd nie stwierdził żadnych innych uchybień, zwłaszcza związanych ze zgłoszonymi zarzutami dotyczącymi strony dowodowej przeprowadzonego w sprawie postępowania, których istnienie powinien uwzględnić z urzędu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 127, z późn. zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.