Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2482/13
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2014-04-02 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 8 pkt 1
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Nowecki (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędzia WSA Dorota Wdowiak Protokolant ref. staż. Agata Próchniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 kwietnia 2014 r. sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2012 r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej rozpoznając ponownie sprawę z wniosku I. Limited z siedzibą w W., Wielka Brytania przeciwko H. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy [...] nr [...], na podstawie art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.- dalej jako p.w.p.) w związku z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.- dalej jako u.z.t.), w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p. oraz na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. unieważnił prawo ochronne na ww. znak towarowy.

Do wydania decyzji doszło w następującym stanie faktycznym oraz prawnym:

W dniu 26 kwietnia 2005 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek przedsiębiorstwa I. Limited z siedzibą W., Wielka Brytania (skarżący) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny [...] nr [...]. Znak ten jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie dezodorantów osobistych. Sporne prawo wyłączne na ten znak zostało udzielone w dniu [...] października 1996 r., z pierwszeństwem od dnia [...] marca 1994 r., na rzecz przedsiębiorstwa V. s.c. Z. B., D. L. z Z.. Obecnie na podstawie umowy sprzedaży praw z rejestracji znaków towarowych (umowa z dnia 28 września 1998 r. w aktach rejestrowych nr [...]) uprawnionym jest przedsiębiorstwo H. Sp. z o.o. z Z..

W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż od lat 90-tych wnioskodawca działa na rynku producentów kosmetyków, przy czym największą popularnością cieszą się wyroby ze znakiem [...]. W Polsce ich dystrybutorem był Z. B. i D. L., wspólnicy s.c. V. z Z.– uprawnieni na mocy umowy zawartej 12 lipca 1994 r. Wnioskodawca podkreślił, iż uprawniony będąc świadomym, że przedmiotowy znak jest własnością innego przedsiębiorstwa, a także pomimo przygotowań do podpisania umowy dystrybucyjnej, zgłosił sporny znak towarowy, co należy uznać za postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, któremu towarzyszy zła wiara uprawnionego polegająca na działaniu nielojalnego agenta, który bez zezwolenia osoby uprawnionej do wyłącznego prawa używa znaku towarowego w innym państwie i rejestruje ten znak na swoją rzecz. Podkreślono, iż ochronę szczególnego stosunku zaufania między stronami tego rodzaju umów wprowadzono art. 6 septies Konwencji Paryskiej.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy [...] nr [...].

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie organ stwierdził, iż wnioskodawca wiedział o fakcie zgłoszenia przez uprawnionego spornego znaku towarowego już w roku 1998, tj. w dwa lata po udzieleniu ochrony i na prawie siedem lat przed dniem złożenia wniosku o unieważnienie prawa wyłącznego na znak towarowy. Przedłożone zaś materiały dowodowe nie potwierdzają, aby wnioskodawca podjął jakiekolwiek działania sprzeciwiające się używaniu znaku towarowego [...] wobec uprawnionego. Znak ten został zgłoszony [...] lipca 2001 r., otrzymał tymczasową odmowę uznania skutków rejestracji międzynarodowej, dla uznania której przeszkodą była ważna rejestracja znaku spornego [...] nr [...], a więc wnioskodawca wiedział o braku możliwości uzyskania prawa wyłącznego na znak nr [...].

W konsekwencji Urząd Patentowy stwierdził, że skoro ochrona na sporne prawo na znak towarowy [...] została udzielona od dnia [...] października 1996 r., to pięć lat używania upłynęło w dniu [...] października 2001 r., zaś wnioskodawca jako osoba uprawniona do wyłącznego używania tego znaku towarowego był - od [...] lipca 1998 r. - a więc w czasie pięciolecia świadomy używania spornego znaku towarowego przez polskie przedsiębiorstwo i nie sprzeciwiał się temu. W związku z tym wystąpienie z niniejszym wnioskiem po upływie pięciu lat używania przez uprawnionego zarejestrowanego znaku towarowego [...] nr [...] nie jest możliwe. Stąd też, stosownie do art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej jako p.w.p.) wniosek o unieważnienie spornego prawa wyłącznego na znak towarowy organ oddalił. Według organu przepis art. 161 ust. 2 p.w.p. stanowi lex specialis wobec przepisu art. 165 ust. 2 p.w.p., ponieważ odnosi się bezpośrednio do konkretnej wskazanej w dyspozycji sytuacji zaistniałej pomiędzy stronami postępowania.

Jednocześnie odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm. – dalej jako u.z.t.) organ stwierdził, że w dacie zgłoszenia spornego znaku, tj. [...] marca 1994 r. wnioskodawca nie dysponował prawami autorskimi o charakterze majątkowym do znaku [...] , ponieważ te uprawnienia zostały przeniesione na jego rzecz dopiero [...] stycznia 2005 r.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie I. Limited z siedzibą w W., Wielka Brytania wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i o zasądzenie kosztów postępowania.

Poniósł zarzut naruszenia przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 255 ust. 4 p.w.p. oraz art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. a także zarzut naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 161 oraz art. 315 p.w.p., art. 8 pkt 1 oraz art. 8 pkt 2 u.z.t.

Uzasadniając zarzut naruszenia przepisów postępowania skarżący wskazał, że wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy [...] o nr [...] złożony został ostatecznie oparty na art. 29 u.z.t. w zw. z art. 8 pkt 1 i pkt 2 u.z.t. oraz art. 6 septies Konwencji Paryskiej. Zaskarżona decyzja została natomiast wydana na podstawie art. 161 p.w.p. w związku z art. 8 pkt 1 u.z.t. oraz art. 8 pkt 2 u.z.t. [...]. Zdaniem strony Urząd samowolnie zmienił podstawę prawną wniosku o unieważnienie z przepisów u.z.t. (art. 29) na przepisy p.w.p. (art. 161 ust. 2 p.w.p.), potraktowany przez Urząd jako lex specialis do art. 164 oraz 165 p.w.p. Organ zmienił też podstawę unieważnienia z art. 6 septies Konwencji Paryskiej na jej odpowiednik z p.w.p. (art. 161 ust. 1) oraz wbrew woli skarżącego związał podstawę unieważnienia z art. 8 pkt 1 u.z.t. z art. 161 ust. 1 p.w.p., uznając, że art. 8 pkt 1 u.z.t. nie może stanowić samodzielnej podstawy unieważnienia, jeśli tylko spełnione są przesłanki zastosowania art. 161 p.w.p.

Zdaniem skarżącego powyższe naruszenie przepisów postępowania miało wpływ na wynik sprawy, gdyż Urząd bez wiedzy i woli skarżącego zmienił podstawy wniosku na takie, które umożliwiły mu wydanie decyzji oddalającej wniosek o unieważnienie spornego prawa. Skarżący uważa, iż gdyby Urząd rozpatrzył sprawę w granicach wniosku w oparciu o wskazane podstawy, decyzja musiałaby stanowić o unieważnieniu prawa na znak [...]. Natomiast naruszenia art. 107 § 3 k.p.a., jak również art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a. skarżący upatruje w tym, że organ nie potraktował art. 8 pkt 1 u.z.t. jako niezależnej od art. 6 septies Konwencji Paryskiej podstawy unieważnienia. Uznając umowę przenoszącą prawa autorskie do opakowań zawierających oznaczenie [...] za umowę przenoszącą prawa autorskie do tegoż oznaczenia, Urząd całkowicie błędnie ocenił złożony w sprawie materiał dowodowy. Nie uzasadnił, dlaczego odmówił wiarygodności dowodowi w postaci złożonego pod przysięgą oświadczenia R. P. , dyrektora spółki I. Limited, iż jest on autorem oznaczenia słownego [...], które wymyślił w sierpniu 1992 r..

Skarżący podnosi, iż Urząd Patentowy rażąco naruszył przepisy postępowania, nie rozpatrując w ogóle zasadniczego zarzutu sformułowanego m.in. w piśmie procesowym skarżącego z 10 stycznia 2007 r., polegającego na braku dowodu posiadania przez skarżącego (wnioskodawcę) prawa do znaku towarowego [...]. Ewentualna słuszność tego zarzutu skutkowałaby stwierdzeniem , iż w niniejszej sprawie art. 6 septies Konwencji Paryskiej nie ma zastosowania (a tym samym również art. 161 ust. 1 p.w.p.), a w konsekwencji nie ma zastosowania ograniczenie czasowe możliwości wystąpienia z żądaniem unieważnienia znaku towarowego z art. 161 ust. 2 p.w.p., które odnosi się przecież ściśle do sytuacji normowanej przez art. 6 septies Konwencji Paryskiej, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W zakresie naruszenia prawa materialnego, w ocenie strony skarżącej, najpoważniejszym zarzutem jest zastosowane w niniejszej sprawie art. 161 p.w.p . Skarżący podkreślił, że gdyby nawet przyjąć, iż Urząd może oceniać zasadność użycia tego przepisu w niniejszej sprawie, to efektem takiej oceny powinno być uznanie, że przepis ten nie ma tutaj zastosowania. Skarżący wywiódł, że w celu jego zastosowania muszą być spełnione dwie przesłanki:

a) prawowity właściciel znaku musi być wyłącznie uprawniony do używania tego znaku w obcym państwie. Jak zostało wykazane w toku postępowania, do używania znaku w Wielkiej Brytanii było, oprócz skarżącego, uprawnione przedsiębiorstwo C., reprezentowane przez M. S. Spółka V. sprzedawała w Polsce towary kupowane w latach 1993-94 od M. S.. M. S. prowadził negocjacje w imieniu skarżącego, C. było stroną umowy intencyjnej z 4 lipca 1994 r. Czynności wykonywane przez C. bez wątpienia wyczerpują znamiona używania znaku towarowego, a więc skarżący nie był "wyłącznie uprawniony do używania tego znaku w obcym państwie". Tym samym niniejszy przepis nie może mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie.

b) przepis art. 161 ust. 1 p.w.p. stosuje się na żądanie uprawnionego do znaku w obcym państwie, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

Powołując się na wyrok z 5 grudnia 2006 r. (sygn. II GSK 167/06) Naczelnego Sądu Administracyjny, z którego wynika, iż

" przepisu, że do praw istniejących w dniu wejście w życie p. w.p. stosuje się przepisy dotychczasowe należy wyprowadzić wniosek, że do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, które powstało przed wejściem w życie p. w.p. stosuje się przepisy u.z.t., w zakresie dotyczącym całej instytucji unieważnienia prawa ochronnego, co obejmuje także stosowanie ustawy o znakach towarowych w zakresie określenia terminu do wystąpienia o unieważnienie tego prawa", skarżący podnosi, że w sprawie mają zastosowanie przepisy art. 29-31 u.z.t. oraz art. 6 septies Konwencji Paryskiej.

Dalej skarżący stwierdza, że Urząd błędnie przypisał mu wolę występowania o unieważnienie przedmiotowego znaku na podstawie art. 8 pkt 1 u.z.t. wyłącznie w związku z art. 6 septies Konwencji Paryskiej. Zdaniem skarżącego Urząd ma obowiązek rozpatrzeć zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. przed wdaniem się w dywagacje co do możliwości zastosowania art. 6 septies Konwencji Paryskiej. Skarżący powołał sie na decyzję Urzędu Patentowego z [...] lutego 2007 r. w sprawie [...], sygn. akt [...] oraz wyrok WSA w Warszawie z 2 października 2008 r. ,sygn. VI SA/Wa 1351/08 oddalający skargę na tę decyzję.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, wniósł o jej oddalenie. Uczestnik postępowania H. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. wniósł podobnie.

Po rozpatrzeniu skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 121/09 uwzględniając skargę podał, że zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p., zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed wejściem jej w życie ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów, którymi są normy ustawy o znakach towarowych. Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy tego, czy prawo to zostało prawidłowo nabyte, a więc przedmiotem żądania jest dokonanie oceny zdarzenia, które było źródłem nabycia prawa. Zdaniem Sądu żądanie unieważnienia prawa musi odwoływać się do przesłanek unieważnienia obowiązujących w czasie nabycia prawa. Prawo może być unieważnione, jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do nabycia tego prawa. W ocenie Sądu, skoro rejestracja spornego oznaczenia, na skutek zgłoszenia z [...] marca 1994 r., nastąpiła w dniu [...] października 1996 r., to do oceny zgodności z prawem uzyskania rejestracji mają zastosowanie przepisy u.z.t. Z drugiej strony oznacza to, że w zakresie odnoszącym się do złożenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, które to prawo powstało przed dniem wejścia w życie ustawy p.w.p., będą miały zastosowanie przepisy art. 164 i art. 165 p.w.p. i nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie art. 31 u.z.t. czy też art. 29 u.z.t., jak chciał tego skarżący.

Sąd podkreślił, iż stosownie do art. 161 ust. 1 i 2 p.w.p. w zakresie, jaki wynika z umowy międzynarodowej, w razie zgłoszenia na swoją rzecz znaku towarowego albo uzyskania na znak towarowy prawa ochronnego przez agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej do wyłącznego używania tego znaku w obcym państwie, osoba ta, jeżeli agent lub przedstawiciel działał bez jej zezwolenia, może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia prawa ochronnego. Osoba ta może również żądać udzielenia jej prawa ochronnego na ten znak, a także przeniesienia na nią już udzielonego prawa (ust. 1). Z żądaniem unieważnienia lub przeniesienia prawa nie można wystąpić, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1, będąc świadoma tego używania, nie sprzeciwiała się temu (ust. 2).

W sprawie było bezsporne, że skarżący rejestrację spornego znaku w kraju pochodzenia otrzymał dopiero [...] września 1999 r., a ochrona międzynarodowej rejestracji trwa od 10 lipca 2001 r., w sytuacji gdy zgłoszenie znaku przez wspólników spółki cywilnej V. miało miejsce w dniu [...] marca 1994 r. W art. 153 ust. 1 p.w.p. zawarto wyjaśnienie pojęcia występującego w art. 161 p.w.p. "osoby uprawnionej do wyłącznego używania znaku". W myśl art. 153 ust. 1 p.w.p. "Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej". Oznacza to, że za osobę uprawnioną do wyłącznego używania znaku rozumie osobę (przedsiębiorcę), określoną także w art. 161 p.w.p., czyli osobę posiadającą zarejestrowany znak towarowy, co w niniejszej sprawie nie miało przecież miejsca (w dacie złożenia wniosku o rejestrację). Sąd I instancji podzielił więc zarzuty skarżącego dotyczące naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, w szczególności art. 107 § 3 k.p.a., jak również art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a., stwierdzając, iż ustalenia faktyczne dokonane przez organ w toku postępowania spornego są niewystarczające do przyjęcia, że skarżący posiadał prawo wyłączne do spornego znaku w dniu 11 marca 1994 r. Jeśliby nawet przyjąć zgodnie z art. 6 septies Konwencji Paryskiej, że w art. 161 p.w.p. chodzi o "właściciela znaku", to organ nie dokonał wystarczających ustaleń w tym zakresie.

WSA za zasadne uznał też zarzuty skargi, w przedmiocie uznania umowy przenoszącej prawa autorskie do opakowań zawierających oznaczenie [...] z 2005 r. za umowę przenoszącą prawa autorskie do tegoż oznaczenia. Zdaniem Sądu, organ całkowicie błędnie ocenił złożony w sprawie materiał dowodowy. Nie uzasadnił, dlaczego odmówił wiarygodności oświadczeniu R. P., dyrektora spółki I. Limited. Z jego pisemnych wyjaśnień wynika, iż to on wymyślił oznaczenie [...]w 1992 r. Oczywistym dla Sądu jest, że w 2005 r. przedmiotem umowy był graficzny projekt etykiety dla kosmetyków oznaczanych [...], nie zaś samo oznaczenie słowne [...] jako znak towarowy.

Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdził, że sprawa nie została wyjaśniona w sposób należyty, albowiem istnieje sprzeczność w ustaleniach dokonanych przez Urząd Patentowy w omawianych wyżej kwestiach. Z jednej strony organ stwierdza, że zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 161 ust. 1 p.w.p. firma brytyjska miała wyłączne prawo do spornego znaku, z drugiej strony uznaje, iż nie przysługiwały jej prawa autorskie do tego znaku w dacie zgłoszenia znaku [...] w Polsce przez firmę V. Z. B. i D. L..

Jednocześnie, wskazując na art. 8 pkt 1 u.z.t., który stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku sprzecznego z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, Sąd stwierdził, iż spółka V., w osobach wspólników Z. B. i D. L., od 1993 r., a więc jeszcze przed datą zgłoszenia spornych znaków do rejestracji, utrzymywała kontakty handlowe z firmą brytyjską, będąc następnie na podstawie umowy dystrybucyjnej z lipca 1994 r. dystrybutorem na terenie Polski m.in. kosmetyków pod nazwą [...] . W 1998 r. Z. B. poinformował swojego kontrahenta, iż wystąpił o rejestrację znaków [...] i że rejestracja taka została dokonana (okoliczność ta wynika z przedłożonego przez skarżącą w postępowaniu administracyjnym dokumentu, jakim jest pismo Z. B. z dnia 24 lipca 1998 r.). Zdaniem Sądu, w zakresie przesłanki złej wiary organ dokonał prawidłowej oceny, iż uprawniony miał pełną świadomość, że znaki przysługują innemu podmiotowi. Zgłosił, zatem do rejestracji cudzy znak i uzyskał prawo ochronne. W ocenie Sądu powyższe działanie było działaniem w złej wierze i jako takie stanowiło kwalifikowaną postać działania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.

Reasumując, w ocenie Sądu, brak pełnego ustosunkowania się do wyżej opisanych kwestii własności znaku towarowego w dacie zgłoszenia do rejestracji tego znaku w Polsce nie pozwolił na pełne skontrolowanie legalności zaskarżonej decyzji. Podkreślono, że sąd administracyjny nie czyni własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Taka kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach należytego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Dlatego też zdaniem Sądu w toku ponownego postępowania organ winien prawidłowo ustalić, czy według stanu na dzień zgłoszenia można było postawić uprawnionemu zarzut naruszenia 8 pkt 2 u.z.t., w szczególności czy skarżącemu w dacie rejestracji przysługiwały autorskie prawa majątkowe.

Od powyższego wyroku H. Spółka z o.o. z siedzibą w Z. (uprawniony ze znaku) złożyła skargę kasacyjną. Zaskarżając ten wyrok w całości wniosła o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpoznanie skargi, a także o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono, na podstawach określonych w art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a.:

1) naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.), a mianowicie:

a) naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 1 p.p.s.a. oraz naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez stwierdzenie naruszenia przez Urząd Patentowy art. 107 § 3 k.p.a. oraz art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., co nastąpiło w wyniku braku wskazania w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, które konkretnie z powołanych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego zostały naruszone, a zwłaszcza w wyniku uznania, że Urząd Patentowy w niewystarczającym zakresie, bez szczegółowego ustosunkowania się do okoliczności sprawy, dokonał ustaleń faktycznych uzasadniających uznanie uczestnika (wnioskodawcy) - w świetle art. 161 p.w.p. w zw. z art. 6 septies Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej – za szeroko rozumianego "właściciela" spornego znaku, pomimo że Urząd Patentowy dokonał wystarczających ustaleń w wymienionej kwestii, co znajduje potwierdzenie nawet w zaskarżonym wyroku, a także pomimo rozstrzygnięcia tej kwestii na korzyść uczestnika, co w przeciwnym razie powodowałoby w ogóle oddalenie jego wniosku,

b) naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez niewyjaśnienie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, z jakich powodów Sąd I instancji uwzględnił argument uczestnika (jako skarżącego) o braku po jego stronie statusu "właściciela" prawa do spornego znaku towarowego, mimo że we wniosku oraz w toku postępowania przed Urzędem Patentowym uczestnik (jako wnioskodawca) wykazywał posiadanie takiego statusu i uprawnienia do tego znaku oraz opierał na tym całe żądanie wniosku, na co wnoszący skargę kasacyjną wskazywał w swoich pismach w procesowych,

c) naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 1 p.p.s.a. oraz naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez stwierdzenie, że Urząd Patentowy ma ustalić, czy w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego uczestnikowi przysługiwała autorskie prawa majątkowe do spornego znaku towarowego, pomimo że sam Sąd I instancji przyznał, że Urząd uznał, że takie prawa w tej dacie uczestnikowi nie przysługiwały, oraz poprzez niewyjaśnienie w uzasadnieniu wyroku tej sprzeczności we własnych ustaleniach,

d) naruszenie art. 284 pkt 1 w zw. z pkt 2 p.w.p. oraz w zw. z art. 17 pkt 2 k.p.c., co nastąpiło w wyniku przyjęcia, że Urząd Patentowy ma kompetencję do ustalenia posiadania autorskich praw majątkowych do spornego znaku towarowego i powinien dokładnie ustalić przysługiwanie uczestnikowi takich praw do spornego znaku towarowego, pomimo że w świetle wymienionych przepisów oraz dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych tego rodzaju kwestia jest wyłączona z kompetencji Urzędu Patentowego,

e) naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a., poprzez niewyjaśnienie wzajemnej relacji między sytuacją uregulowaną w art. 161 p.w.p. w zw. z art. 6 septies Konwencji oraz sytuacją uregulowaną w art. 8 pkt 1 u.z.t. i brak wyraźnego stwierdzenia, czy art. 8 pkt 1 u.z.t. stosuje się także do stosunków między uprawnionym do znaku (za granicą) i jego agentem (lub przedstawicielem) w kraju, pomimo że przyjęcia takiego stanowiska domagał się uczestnik, a kwestionował je wyraźnie wnoszący skargę kasacyjną, a także poprzez uzasadnienie zastosowania art. 8 pkt 1 u.z.t. w niniejszej sprawie treścią art. 31 u.z.t., pomimo ustalenia, że w sprawie tej nie ma podstaw do stosowania art. 31 u.z.t.,

2) naruszenie prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię (art. 174 pkt 1 p.p.s.a.), a mianowicie:

a) naruszenie art. 8 pkt 1 u.z.t. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, w następstwie przyjęcia, że wymieniony przepis ma zastosowanie także w sytuacji, gdy dany znak towarowy jest zgłaszany przez osobę związaną z uprawnionym do tego znaku (za granicą) stosunkiem agencji (przedstawicielstwa) lub podobnym stosunkiem handlowym, pomimo że do tego rodzaju sytuacji – w stanie faktycznym niniejszej sprawy – może mieć zastosowanie wyłącznie art. 161 p.w.p. w zw. z art. 6 septies Konwencji, którego zastosowanie zostało ogólnie uwzględnione w tej sprawie;

b) naruszenie art. 8 pkt 1 u.z.t. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, w następstwie przyjęcia, że wymieniony przepis może mieć zastosowanie również w sytuacji, gdy podmiot, bez zgody którego zgłaszany jest (w złej wierze) znak towarowy do Urzędu Patentowego, nie ma statusu szeroko rozumianego "właściciela" (uprawnionego) do znaku towarowego, pomimo że warunkiem stwierdzenia tego rodzaju zgłoszenia znaku towarowego jest stwierdzenie przynależności prawnej tego znaku do określonej osoby.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną przedsiębiorstwo I. Limited z siedzibą w W., Wielka Brytania wniosło o jej oddalenie.

W wyroku z dnia 23 września 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw i skargę oddalił. Nie stwierdził

naruszenia przez Sąd I instancji powołanych w skardze kasacyjnej przepisów prawa procesowego przez wadliwą ocenę, iż Urząd Patentowy bez należytego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy dokonał ustaleń, iż wnioskodawca (uczestnik postępowania – Przedsiębiorstwo I. Limited z siedzibą w W., Wielka Brytania) posiadał przymiot "właściciela" spornego znaku w rozumieniu art. 161 p.w.p. w związku z art. 6 septies Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

Uznał, iż Sąd I instancji trafnie stwierdził, iż w art. 161 ust. 1 i 2 p.w.p. jest mowa o "osobie uprawnionej do wyłącznego używania tego znaku w obcym państwie", a zatem o osobie, której przysługuje prawo do wyłącznego używania płynące z odpowiedniej decyzji władz publicznych (organu patentowego) danego kraju. Za takim rozumieniem "osoby uprawnionej" przemawia zwłaszcza treść art. 153 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospo9litej Polskiej.

W ocenie NSA Sąd I instancji niewadliwie również uznał, iż dotychczasowe ustalenia Urzędu Patentowego nie pozwalały też na ocenę, iż wnioskodawca był w dacie zgłoszenia spornego znaku do rejestracji ([...] marca 1994 r.) właścicielem tego znaku w rozumieniu art. 6 septies Konwencji Paryskiej. Samo stwierdzenie wnioskodawcy, iż był właścicielem spornego znaku mogło zostać uznane za niewystarczające, skoro stwierdzenie to nie zostało poparte odpowiednimi dowodami.

Sąd nie zgodził się także z zarzutem naruszenia art. 284 pkt 1 p.w.p., gdyż w jego ocenie Sąd I instancji nie zalecił organowi "ustalenia autorstwa projektu wynalazczego", co w świetle tego przepisu następuje w trybie postępowania cywilnego, lecz ustalenia czy wnioskodawcy przysługiwały prawa autorskie do spornego znaku w dacie zgłoszenia znaku w Polsce przez firmę "V.".

W swoim wyroku NSA wskazał również na prawidłowe zastosowanie reguł intertemporalnych przez Sąd I instancji w kontekście relacji między sytuacją uregulowaną w art. 161 p.w.p., w związku z art. 6 septies Konwencji Paryskiej oraz sytuacją uregulowaną w art. 8 pkt 1 u.z.t. i potwierdził zgodność z prawem stanowiska Sądu I instancji w tym zakresie z treścią art. 315 ust. 3 p.w.p., w myśl którego ustawowe warunki wymagane do uzyskania m.in. prawa ochronnego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego.

Rozpatrując ponownie sprawę Urząd Patentowy RP po przeprowadzeniu postępowania w trybie spornym, decyzją z dnia [...] grudnia 2012 r. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy [...] [...] . W uzasadnieniu wskazał na treść wydanego w niniejszej sprawie prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 121/09, który potwierdził prawidłowość dokonanej przez organ oceny przesłanki zgłoszenia ww. znaku towarowego w złej wierze, w rozumieniu art. 8 pkt 1 u.z.t., gdyż uprawniony miał pełną świadomość zgłoszenia znaku przysługującemu innemu podmiotowi i jego używania w obrocie gospodarczym. Działanie takie stanowi kwalifikowaną postać postępowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego stąd też w badanej sprawie organ nie znalazł możliwości zastosowania ograniczeń w rozpoznaniu sprawy, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1-3 p.w.p.

Organ podniósł, iż Sąd w cytowanym wyroku zakwestionował w istocie tylko rozstrzygnięcie w części dotyczącej zastosowania przepisu art. 161 p.w.p., stanowiącego odpowiednik art. 6 septies Konwencji Paryskiej, w związku z treścią art. 315 tej ustawy. Nadto wskazał, iż na rozprawie przed Urzędem Patentowym w dniu [...] sierpnia 2011 r. wnioskodawca złożył oświadczenie, iż podnosi jedynie zarzut naruszenia decyzją organu art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t., w zakresie zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze oraz udzielenia prawa ochronnego na ten znak z naruszeniem przysługujących wnioskodawcy prawa autorskich, na którą to okoliczność przekazał materiał dowodowy wskazujący na posiadanie tych praw przed datą zgłoszenia znaku. Organ zgodnie ze wskazaniem Sądu analizując oprócz kwestii złej wiary możliwość wystąpienia także przesłanki z art. 8 pkt 2 u.z.t., nie stwierdził w tym przypadku aby wnioskodawca dysponował prawami autorskimi o charakterze osobistym i majątkowym do nazwy spornego znaku towarowego w dacie jego zgłoszenia, tj. [...] marca 1994 r. Tym samym uznał podniesione w tym zakresie zarzuty za niezasadne.

Od nowej decyzji organu uprawniony ze znaku wniósł skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, w której podjętemu przez Urząd Patentowy rozstrzygnięciu zarzucił naruszenie art. 8 pkt 1 u.z.t oraz wniósł o jej uchylenie w całości i przekazanie organowi do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu wskazał, iż w rozpatrywanej sprawie może mieć zastosowanie wyłącznie art. 161 p.w.p. w zw. z art. 6 septies Konwencji Paryskiej, gdyż stan faktyczny sprawy odpowiada w pełni hipotezie tego przepisu, a organ dokonał nieprawidłowej wykładni normy art. 8 pkt 1 u.z.t. na tle art.161 p.w.p. Wskazane przepisy w ocenie skarżącego przy uwzględnieniu reguł intertemporalnych nie mogą być stosowane równolegle i w stanie faktycznym badanej sprawy należy przyznać prymat normie art. 161 p.w.p.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej podtrzymując argumentacje prawną zawartą w skarżonej decyzji.

Także uczestnik postepowania – I. Limited z siedzibą w W., Wielka Brytania, w piśmie procesowym z dnia 28 marca 2014 r., stanowiącego odpowiedź na skargę zawarł taki sam wniosek, odnosząc się w uzasadnieniu szczegółowo do meritum zarzutów podniesionych przez skarżącego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153 z 2002 r. poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sąd w ramach swojej właściwości dokonuje zatem kontroli aktów z zakresu administracji publicznej z punktu widzenia ich zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania, nie kierując się względami słuszności czy też zasadami współżycia społecznego.

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi( Dz. U. nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.".

Stosownie do art. 145 § 1 p.p.s.a., Sąd uwzględnia skargę tylko wówczas, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (pkt 1a), naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (pkt 1b), inne naruszenie przepisów postępowania jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (pkt 1c), a także wówczas, gdy stwierdza nieważność decyzji (postanowienia) z przyczyn określonych w art. 156 k.p.a. lub w innych przepisach bądź z tych przyczyn stwierdza wydanie decyzji (postanowienia) z naruszeniem prawa.

W przypadku badanej sprawy należy także zwrócić uwagę na fakt, iż była ona już przedmiotem rozstrzygnięć sądu administracyjnego. W tej sytuacji Sąd rozpoznając ponownie sprawę jest związany prawomocnym wyrokiem, stosownie do treści art. 170 p.p.s.a. Dotyczy to również dokonanej oceny prawnej oraz wskazań co do dalszego postępowania w tej sprawie, które zgodnie z dyspozycją art. 153 p.p.s.a.wiązą w tej sprawie sąd oraz organ którego działanie bądź bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

W świetle przytoczonych kryteriów Sąd stwierdza, iż zaskarżona decyzja odpowiada prawu.

Na wstępie rozważań należy podnieść, iż w prawomocnym wyroku z dnia 5 maja 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 121/09/) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dokonał szeregu ustaleń wskazując na elementy dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie. W szczególności, w cytowanym wyroku Sąd wskazał, iż w stanie faktycznym rozpatrywanej sprawy nie znajduje zastosowania art. 161 p.w.p., w związku z czym stwierdzone fakty podlegają ocenie prawnej zgodnie z unormowaniem art. 8 pkt 1 oraz 2 u.z.t. Sąd potwierdził w ten sposób prawidłowość dokonanej przez organ oceny wystąpienia w badanej sprawie jednej z przesłanek określonych w pkt 1 art. 8 tej ustawy, tj. zgłoszenia znaku w złej wierze naruszającego w istotny sposób zasady współżycia społecznego. Jednocześnie zauważył, iż nie była przedmiotem badania przez organ kwestia wystąpienia ( bądź nie ) przesłanek określonych w pkt 2 art. 8 u.z.t., tj. naruszenia w wyniku rejestracji znaku towarowego praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

Skład orzekający w niniejszej sprawie dokonując oceny zgodności z prawem podejmowanych przez organ działań oraz sposobu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej nie stwierdził w tych okolicznościach naruszenia wskazanego przez skarżącego przepisu prawa materialnego, tj. art. 8 pkt 1 u.z.t. , nie mającego jego zdaniem nie ma zastosowania w sytuacji kolizji z normą art. 161 p.w.p., w związku z art. 6 septies Konwencji Paryskiej.

Należy bowiem wskazać, iż w powołanym wyżej wyroku z dnia 23 września 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd prawny, zgodnie z którym: "przepis art. 8 pkt 1 u.z.t. dotyczy przesłanek materialnoprawnych rejestracji znaku (niedopuszczalna jest rejestracji znaku, który jest sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia) i został wymieniony w art. 29 tej ustawy jako podstawa do unieważnienia prawa z rejestracji znaku, jeżeli nie zostałyby spełnione przewidziane w nim warunki. Natomiast przepis art. 161 ust. 1 i 2 p.w.p. – jak już o tym była mowa na wstępie niniejszych rozważań – dotyczy samego wniosku (żądania) unieważnienia prawa ochronnego. Jest przy tym oczywiste, że jeżeli zachodziłyby przesłanki wymienione w art. 161 ust. 2 p.w.p., to nie zachodziłaby potrzeba badania przesłanek materialnoprawnych do unieważnienia prawa z rejestracji, o jakiej mowa w art. 8 pkt 1 w związku z art. 29 u.z.t. Zgodnie bowiem z treścią art. 161 ust. 2 p.w.p. z żądaniem unieważnienia lub przeniesienia prawa nie można wystąpić, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1, będąc świadomą tego używania, nie sprzeciwiała się temu."

Skład orzekający w niniejszej sprawie powyższy pogląd prawny podziela.

Także w zakresie przepisów postępowania Sąd nie dopatrzył się naruszenia prawa, które mogłoby mieć istotne znaczenie dla wyniku sprawy, mając na uwadze fakt, iż skarżący kwestionując podjęte przez Urząd Patentowy rozstrzygnięcie nie wskazał, aby w swoim działaniem organ ten w jakimkolwiek sposób naruszył normę art. 153 p.p.s.a.

Z przytoczonych powodów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w wyroku, na mocy art. 151 p.p.s.a.