Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1507/16
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2017-02-13 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 166, art. 169 ust. 1 pkt 1, art. 169 ust. 2 i 6, art. 256 ust. 1 i 2, art. 166, art. 131 ust. 2 pkt 1
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędziowie Sędzia WSA Jacek Fronczyk Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.) Protokolant ref. staż. Łukasz Kawalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2017 r. sprawy ze skarg "F." z siedzibą w G. oraz F. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...], [...], [...] w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, umorzenia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy oraz unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie: - skargi "F." z siedzibą w G. na część decyzji w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, nr [...], - skargi F. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na część decyzji w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, nr [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję w całości, to jest co do nr [...], [...], [...]; 2. odstępuje od zasądzenia na rzecz skarżących F. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. oraz "F." z siedzibą w G. zwrotu kosztów postępowania w całości.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2015 r., nr Sp. [...]Sp. [...]Sp. [...]Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej też: Urząd Patentowy RP, UP), działając w trybie postępowania spornego, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] lipca 2015r.

- wniosku F. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej też: Spółka, uczestniczka postępowania) o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT o nr [...]do którego uprawnionym jest F. (dalej też: Fundacja, wnioskodawczyni), na podstawie art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, dalej: p.w.p.), art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., art. 169 ust. 2 i 6 p.w.p. oraz na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. (sprawa nr Sp. [...]);

- wniosku F. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT o nr [...]do którego uprawnionym jest F. na podstawie art. 166 p.w.p. oraz art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 p.w.p. (sprawa nr [...]);

- wniosku F. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER o nr [...]do którego uprawnionym jest F. Sp. z o.o. z. siedzibą w [...], na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.(sprawa nr Sp. [...]);

orzekł:

1. w sprawie nr Sp. [...]stwierdził z dniem [...] lipca 2006 r. wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT o nr [...]i przyznał Spółce od Fundacji zwrot kosztów postępowania;

2. w sprawie nr Sp. [...]umorzył postępowanie;

3.w sprawie nr Sp. [...]unieważnił prawo ochronne na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr [...]oraz przyznał Fundacji zwrot od Spółki kosztów postępowania.

Do wydania powyższej decyzji doszło w oparciu o następujące ustalenia:

W dniu [...] sierpnia 2009 r. do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego wpłynął wniosek F. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr [...], do którego uprawnionym jest F. Sp. z o.o. z siedzibą w [...]. Znak ten, chroniony z pierwszeństwem od dnia [...]lutego 2004 r., przeznaczono do oznaczania następujących towarów w klasie 32: esencje do produkcji napojów, lemoniady, lemoniady w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje musujące, napoje musujące w proszku, nektary owocowe, pastylki do napojów musujących, proszki do napojów musujących, produkty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), syropy do napojów, woda gazowana, napoje energetyczne.

Fundacja jako podstawę prawną wniosku wskazała art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. W uzasadnieniu podniosła, że przysługuje jej prawo z rejestracji słownego znaku towarowego TIGER VIT nr [...](z pierwszeństwem od dnia [...] sierpnia 1996 r.) przeznaczonego do oznaczania towarów ujętych w klasach 30 i 32, tj.: kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, wyroby zbożowe - klm 30, napoje bezalkoholowe za wyjątkiem piwa i ale, koncentraty napojów - klm 32. Zdaniem Fundacji znak ENERGY DRINK TIGER nr [...]jest w wysokim stopniu podobny do znaku TIGER VIT. Podobieństwo to wynika z zastosowania w obu tych oznaczeniach, mającego dominujący charakter słowa TIGER. Pozostałe zaś elementy, tj.: VIT jako obcojęzyczny skrót od słowa "vitamin" (w języku polskim oznaczającego "witamina"), a także określenie ENERGY DRINK (który może być tłumaczony z jęz. angielskiego jako "napój energetyczny", "napój energetyzujący"), jako nazwy rodzajowe, powinny być pominięte przy ocenie kolizji. Dodatkowo podniesiono, że wyraz TIGER stanowi pseudonim fundatora, tj. [...]. Pseudonimem [...] posługuje się od początku swojej kariery i jest ono jednoznacznie kojarzone z jego osobą. Ponadto Fundacja wskazała, że za nr [...] został zarejestrowany z wcześniejszym pierwszeństwem wspólnotowy znak towarowy (CTM) DARIUSZ TIGER MICHALCZEWSKI, a także niemiecki znak towarowy o nr[...]. W tej sytuacji przeciętny odbiorca może postrzegać sporny znak towarowy ENERGY DRINK TIGER jako odmianę znanej, intensywnie używanej i dobrze kojarzonej na rynku marki TIGER wypromowanej przez wnioskodawcę. W ocenie wnioskodawcy porównywane towary objęte ochroną znaków ENERGY DRINK TIGER oraz TIGER VIT są identyczne, względnie wysoce podobne. Jednocześnie używanie spornego znaku towarowego ENERGY DRINK TIGER narusza prawa osobiste i majątkowe F. jako podmiotu upoważnionego do reprezentowania interesów [...] i związanych z jego szeroko rozumianym wizerunkiem, jako fundatora. Słowo TIGER stanowiące element kwestionowanego znaku towarowego jest używane bezprawnie w formie reprodukcji podpisu [...]. Podpis taki jest stosowany konsekwentnie przez pięściarza od początku jego kariery i jest jednym z najbardziej znanych oznaczeń identyfikujących.

Sprawie został nadany nr Sp. [...].

W piśmie z dnia [...] lipca 2010 r. F. Sp. z o.o. - uprawniona do znaku towarowego ENERGY DRINK TIGER wniosła o odrzucenie wniosku o unieważnienie z uwagi na brak interesu prawnego Fundacji. Ponadto Spółka wniosła o oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy o nr[...], jako bezzasadnego. Co do zarzutu z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. stwierdziła, że we wniosku nie wskazano co jest przedmiotem praw osobistych i majątkowych Fundacji oraz nie wskazano na czym miałoby polegać ich naruszenie. Spółka zakwestionowała również możliwość reprezentowania przez F. praw o charakterze osobistym i majątkowym [...], powołując się na zapisy statutowe tejże Fundacji, w których, jej zdaniem, brak jest jakichkolwiek sformułowań dotyczących reprezentacji praw [...]przez wnioskodawczynię. Wobec powyższego, zdaniem F. Sp. z o.o., Fundacja nie wykazała istnienia interesu prawnego w żądaniu unieważnienia prawa na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER. Uczestniczka podniosła, że łączył ją z [...]stosunek umowny, na mocy którego była uprawniona do wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku promotora w postaci zdjęć, obrazu graficznego, a także pseudonimu TIGER związanego z osobą promotora oraz znaku słowno - graficznego TIGER. Umowa ta obowiązywała strony od dnia [...] lipca 2003 r., a więc w dacie zgłoszenia w dniu [...] lutego 2004 r. spornego znaku nr [...]do ochrony w UP. Umowę z dnia [...] lipca 2003 r. zastąpiono kolejną umową zawartą w dniu [...] lipca 2005 r., objętą późniejszymi zmianami zawartymi w aneksach z dnia [...] marca 2006 r., z dnia [...] lipca 2006 r. oraz z dnia [...] stycznia 2007 r. Spółka powołała się także na umowę z dnia [...] kwietnia 2007 r. dotyczącą przelewu praw [...] na rzecz Fundacji. Opierając się na powyższych umowach doszła do wniosku, że Fundacja nie może powoływać się na rzekome naruszenie swoich interesów związane z wykonywaniem umowy z dnia [...] lipca 2005 r., ponieważ umowa z dnia [...]lipca 2005 r. obowiązywała później, niż zgłoszenie znaku nr [...]do ochrony. Zatem, w świetle podniesionych zarzutów z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Fundacja nie posiada interesu prawnego w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy o nr R.182583. Odnosząc się do zarzutu podobieństwa, zdaniem Spółki, znak ENERGY DRINK TIGER nie jest podobny do znaku towarowego TIGER VIT nr [...] . Znak o nr [...]bowiem wyróżniają wieloznaczne określenia ENERGY i DRINK, a słowo TIGER w odniesieniu do napojów nie jest dystynktywne, o czym świadczy ilość zarejestrowanych znaków towarowych z tym elementem. Spółka podkreśliła, że Fundacja intencjonalnie pomniejsza rolę elementu VIT w znaku wcześniejszym TIGER VIT, aby w ten sposób wyeksponować jedyny wspólny element w porównywanych znakach - słowo TIGER.

Jednocześnie na podstawie art. 166 p.w.p. F. Sp. z o.o. podniosła zarzut nieużywania znaku TIGER VIT nr [...]w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 p.w.p. (akta Sp. [...], tom I, k. 105) i wniosła o stwierdzenie wygaśnięcia w całości prawa ochronnego na ten znak towarowy z powodu jego nieużywania, z dniem [...] lipca 2006 r. Zaś w przypadku uznania, że dla całości lub części towarów objętych ochroną znaku nr [...]brak jest przesłanek dla stwierdzenia wygaśnięcia, Spółka wniosła o stwierdzenie wygaśnięcia ww. prawa ochronnego na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak TIGER VIT nadano nr Sp. [...]. Organ rozpatrywał sprawę pod tym numerem razem z dwiema innymi sprawami o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak [...] .

Fundacja w piśmie z dnia [...] października 2011 r. wniosła o umorzenie postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak TIGER VIT [...]z uwagi na brak interesu prawnego F. Sp. z o.o. oraz o oddalenie wniosku o wygaśnięcie tego prawa. Przedstawiła argumenty, jej zdaniem, świadczące o używaniu znaku TIGER VIT w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Co do zarzutu opartego na art. 169 ust. 1 pkt 3 p.w.p., Fundacja stwierdziła, że ciężar dowodu spoczywa na uczestniczce.

Z kolei w piśmie z dnia [...] października 2010 r., w sprawie Sp. [...]Fundacja powołała dodatkową podstawę unieważnienia - art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Złą wiarę uzasadniała tym, że Spółka zgłaszając sporny znak w dniu [...] lutego 2004 r. była doskonale zorientowana w prawach Fundacji oraz fundatora - [...] do oznaczenia TIGER. Fundacja interes prawny wywodziła z łączących strony postępowania relacji wynikających z umowy promocyjnej o korzystaniu z wizerunku, pseudonimu oraz znaków towarowych [...]oraz z umowy przelewu prawa, zawartej między fundatorem a Fundacją. Ponadto źródłem jej interesu prawnego było naruszenie przez rejestrację znaku towarowego o nr [...] praw Fundacji, w szczególności prawa do nazwy, które jest chronione na podstawie art. 23 i 24 k.c. Fundacja bowiem wykorzystuje w swojej nazwie imię i nazwisko fundatora - [...], znanego w Polsce i poza jej granicami jako TIGER.

W trakcie postępowania Spółka zgłosiła wnioski o zawieszenie postępowania w sprawie Sp. [...] do czasu ustanowienia nowego jej zarządu oraz z uwagi na postępowania karne prowadzone przez [...] i [...] prokuraturę.

Fundacja uznawała ww. wnioski za bezzasadne.

Postanowieniem z dnia [...]marca 2012 r. UP z mocy art. 97 §1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej: k.p.a.) odmówił zawieszenia postępowania w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak ENERGY DRINK TIGER.

Na rozprawie w dniu[...]grudnia 2012 r. UP opierając się na art. 166 ust. 2 p.w.p. połączył do wspólnego rozpoznania sprawy o nr Sp. [...]i o nr Sp. [...].

W piśmie procesowym złożonym na tej rozprawie, Spółka dodatkowo podniosła, że K. Sp. z o.o. była najpierw uprawniona do znaku towarowego TIGER VIT nr [...] . Prawo do tego znaku na mocy umowy z dnia [...] maja 2008 r. zostało przeniesione na Spółkę. Dlatego wszczęte wcześniej postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER zostało umorzone w wyniku zawartej ugody między Spółką a K. Sp. z o.o. i wycofania wniosku. Następnie prawo do znaku TIGER VIT zostało przeniesione na Fundację. Zdaniem Spółki, skoro postępowanie prowadzone przez poprzednika uprawnionego do znaku towarowego ENERGY DRINK TIGER, tj. K. Sp. z o.o. zostało zakończone jego umorzeniem, to przedmiotowe postępowanie i wydana decyzja będą podlegać reżimowi z art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. jako decyzja w sprawie poprzednio zakończonej inną decyzją administracyjną.

W dniu [...] grudnia 2012 r. Spółka podtrzymała żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT nr [...]w zakresie wszystkich towarów z klas 30 oraz 32, z najwcześniejszą możliwą datą. Uzasadniła interes prawny treścią art. 166 ust. 1 i ust. 2 p.w.p., podnosząc że między stronami postępowania toczą się postępowania cywilne, np. przed Sądem Okręgowym w [...] (sygn. akt [...]).

Sprawa powyższa otrzymała sygnaturę akt Sp. [...].

Postanowieniem UP z dnia [...] września 2013 r. wyłączono z akt Sp. [...]dwa wnioski F. Sp. z o.o. Sp. komandytowej o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak TIGER VIT i zarządzono nadanie im odrębnych sygnatur.

Podczas rozprawy w dniu [...] marca 2014 r. Fundacja stwierdziła, że postępowanie o sygn. Sp. [...]jest tożsame z postępowaniem Sp. [...]i dlatego postępowanie Sp. [...]powinno być umorzone. F. Sp. z o.o. zaś stwierdziła, że ww. sprawy nie są tożsame, gdyż różni je data zgłoszenia wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia, co jest istotne w świetle art. 170 p.w.p.

W trakcie postępowania strony składały szereg pism procesowych, w których odnosiły się do stanowiska strony przeciwnej i zgłaszały swoje argumenty, mające uzasadniać słuszność ich żądań oraz wnioski dowodowe.

Na rozprawie w dniu [...] marca 2015 r. organ na wniosek Fundacji przesłuchał w charakterze świadka [...], prezesa K. Sp. z o.o. - poprzednika Fundacji do znaku towarowego TIGER VIT nr [...] , w sprawie Sp. [...], na okoliczność używania tego znaku.

Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2015 r. UP zakreślił stronom termin trzech miesięcy na podanie wszystkich twierdzeń i dodatkowych dowodów na ich poparcie.

W dniu [...] maja 2015 r. wpłynął wniosek Spółki o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu. Postanowieniem z dnia [...] maja 2015 r. UP odmówił wyłączenia pracownika

F. Sp. z o.o. w piśmie procesowym z dnia [...]lipca 2015 r. odniosła się do twierdzeń Fundacji w zakresie używania znaku TIGER VIT nr [...] . Zakwestionowała zwłaszcza dowody przedstawione przez Fundację na okoliczność używania ww. znaku towarowego.

Fundacja zaś w piśmie z dnia [...] lipca 2015 r. podtrzymała dotychczasową argumentację w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak ENERGY DRINK TIGER nr[...]. Potwierdziła, że podstawami prawnymi wniosku są art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W dniu [...] lipca 2015 r. wpłynęło pismo M. Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w [...] o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z uwagi na zawarte w dniu [...] listopada 2010 r. porozumienie wykonawcze do umowy o współpracy z Fundacją [...]-oraz z [...]. Na mocy tego porozumienia M Sp. z o.o. Sp. kom. używa znaki towarowe ze słowem TIGER i oznacza nimi bezalkoholowe napoje energetyzujące, co kreuje jej interes prawny w niniejszej sprawie. W dalszej części wniosku M. Sp. z o.o. Sp. kom. przedstawiła argumentację potwierdzającą, jej zdaniem, rzeczywiste używanie znaku towarowego TIGER VIT nr [...] .

W trakcie rozprawy w dniu [...] lipca 2015 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe żądania i wnioski. F. Sp. z o.o. wniosła o oddalenie wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawach o sygn. akt Sp. [...] oraz Sp. [...]M. Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w [...]. Ponadto F. Sp. z o.o. oświadczyła, że wycofuje w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia (sygn. akt Sp. [...]oraz Sp. [...]) zarzut oparty na art. 169 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Przewodniczący Kolegium Orzekającego poinformował, iż stronami we wszystkich rozpatrywanych na rozprawie sprawach są wyłącznie F. Sp. z o.o. i Fundacja a podmiotem wyłącznie legitymowanym biernie w sprawach o wygaśnięcie prawa ochronnego na znak TIGER VIT jest uprawniony do tego znaku czyli Fundacja Organ oddalił wniosek Fundacji o przesłuchanie świadków, podzielił stanowisko Spółki, że wniosek Fundacji dotyczący zobowiązania Spółki do wykazania wielkości sprzedaży towarów z oznaczeniem TIGER w okresie od czerwca 2006 r. do lipca 2007 r., kiedy Fundacja nie miała dostępu do danych F. Sp. z o.o., jest nieuzasadniony, gdyż wykazanie używania znaku TIGER VIT o nr [...]zgodnie z przepisami p.w.p. spoczywa wyłącznie po stronie uprawnionego z tego prawa, tj. Fundacji oraz oddalił wniosek Fundacji. o dopuszczenie dowodu z przesłuchania [...]i prof. [...].

Urząd Patentowy RP wyjaśnił, że w myśl art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego oraz w myśl art. 255 ust. 1 pkt 3 p.w.p. o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, organ rozpatruje w trybie postępowania spornego.

Jednocześnie zauważył, że zgodnie z treścią 166 ust. 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 p.w.p. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zarzut nieużywania znaku towarowego może zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Zarzuty te podlegają łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie.

W niniejszym postępowaniu został złożony wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towary ENERGY DRINK TIGER nr [...]m.in. w oparciu o art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. z uwagi na zarzut konfuzyjnego podobieństwa ww. znaku do znaku TIGER VIT nr [...] . W tym samym postępowaniu uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr [...](Spółka), w oparciu o art. 166 p.w.p. podniósł zarzut nieużywania znaku towarowego TIGER VIT nr [...] , występując jednocześnie z wnioskami o stwierdzenie wygaśnięcia tego prawa (w sprawie Sp. [...]w dniu [...] lipca 2010 r.). W tej sytuacji UP przyjął, że zachodziły podstawy do rozpatrzenia przedmiotowych spraw na jednej rozprawie.

Połączenie ww. postępowań skutkowało rozpatrzeniem w pierwszej kolejności wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT nr [...] , zgodnie z treścią art. 166 ust. 1 p.w.p.

Odnosząc się do kwestii legitymacji stron w sprawach Sp. [...], Sp. [...], w ocenie UP nie budziło wątpliwości uczestnictwo F. Sp. z o.o. i Fundacji. Organ nie znalazł podstaw, aby dopuścić M. Sp. z o.o. Sp. kom. do udziału w charakterze strony. Odwołując się do treści art. 169 ust. 6 p.w.p. i art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p. UP uznał, że podmiotem legitymowanym biernie może być wyłącznie uprawniony lub współuprawniony do znaku spornego. Przyjął, że licencjobiorcę należy uznać za osobę trzecią w postępowaniu spornym. Mające zastosowanie przepisy p.w.p. i k.p.a. nie przewidują stosowania instytucji np. interwenienta. Natomiast obowiązujący art. 31 k.p.a. pozwalający na wystąpienie z żądaniem dopuszczenia do postępowania przez organizację społeczną w sytuacji, gdy uzasadniają to cele statutowe lub interes społeczny, nie mógł mieć zastosowania. Do postępowania nie przystąpił ani Prokurator Generalny Rzeczpospolitej Polskiej, ani Prezes Urzędu Patentowego RP, na co pozwalał art. 169 ust. 3 p.w.p. Organ zauważył też, że Fundacja na rozprawie w dniu [...] lipca 2015 r. nie kwestionowała opinii F. Sp. z o.o. co do braku legitymacji biernej M. Sp. z o.o. Sp. kom. w zakresie zarzutu z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Co do legitymacji w obrębie zarzutu z art. 169 ust. 1 pkt 3 p.w.p., UP zauważył, że na rozprawie w dniu [...] lipca 2015 r. Spółka cofnęła ten zarzut. W ten sposób jedyną podstawą wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak TIGER VIT pozostał art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Niezależnie od powyższego UP uznał, że dopuszczenie do udziału w sprawie kolejnego podmiotu na etapie, kiedy zastosowana została prekluzja dowodowa (wobec obu stron postępowania), nie było celowe. Prowadziłoby bowiem, do zbędnego przewlekania postępowania, sprzecznego z zasadą ekonomiki procesowej, zwłaszcza że M. Sp. z o.o. Sp. k. wystąpiła z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w obu sprawach dopiero po kilku latach od ich wszczęcia, o czym jako strona umowy licencyjnej (z 2010 r.) musiała wiedzieć.

Organ jako pierwszy rozpoznał (wniesiony w dniu [...] lipca 2010 r.) wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT nr [...](sygn. akt Sp. [...]).

W ocenie UP F. Sp. z o.o. wykazała posiadanie interesu prawnego, gdyż powołując się na prawo do znaku TIGER VIT Fundacja wystąpiła o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER należący do Spółki, na co pozwala art. 166 p.w.p. Według tego przepisu prawo strony do "obrony" swojego znaku towarowego istnieje poprzez możliwość podniesienia zarzutu nieużywania znaku towarowego przeciwstawionego w sprawie o unieważnienie. Mając na uwadze, iż znak ENERGY DRINK TIGER jest chroniony na tyle szeroko (dotyczy m.in. napojów bezalkoholowych), że nie można wykluczyć podobieństwa towarów objętych jego ochroną względem przeciwstawionych towarów z klas 30 i 32, zdaniem UP, Spółka mogła żądać ustalenia czy znak TIGER VIT był używany w sposób rzeczywisty w obrocie, w zakresie wszystkich towarów.

Dodatkowo organ uwzględnił, iż między stronami toczą się postępowania cywilne, w tym o zakazanie Spółce posługiwania się oznaczeniem TIGER (przed Sądem Okręgowym w [...], sygn. [...]), a istnienie prawa do znaku TIGER VIT ogranicza jej swobodę działalności gospodarczej w zakresie posługiwania się oznaczeniem TIGER. Przyjął, że Spółka zasadnie odwoływała się w uzasadnianiu interesu prawnego także do przepisów art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej.

Organ nie podzielił argumentów Fundacji o braku interesu prawnego po stronie Spółki z uwagi na znamiona złej wiary w jej działaniu. Uznał, że nie ma znaczenia okoliczność, iż F. Sp. z o.o. do 2008 r. była uprawniona do znaku TIGER VIT nr [...] , ponieważ interes prawny, którego jedną z cech jest aktualność, jest oceniamy w dacie stosowania normy prawnej. Ponadto zarzut Fundacji co do nadużycia prawa przez Spółkę i działania jej w złej wierze przy ustalaniu interesu prawnego nie mógł się ostać, gdyż Spółka powołała się na swoje prawo ochronne, które zostało "zaatakowane" wnioskiem o unieważnienie w sprawie o sygn. akt Sp. [...]i odwołała się w tym zakresie do treści art. 153 p.w.p., w którym upatrywała podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia prawa wyłącznego na znak o nr [...] . Zauważył też UP, że zła wiara jest przesłanką unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy i nie podlegającą ocenie w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa. Zatem do czasu unieważnienia prawa korzysta ono z domniemania prawidłowości udzielenia ochrony.

Organ podniósł, że w świetle art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zdarzeniem prawnym, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa jest nieużywanie znaku towarowego w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat. Zaś termin, od którego liczy się okres pięciu lat nieużywania znaku towarowego rozpoczyna się po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Zatem w niniejszej sprawie Fundacja była obowiązana do wykazania używania znaku towarowego TIGER VIT nr [...]od następnego dnia po dacie udzielenia prawa ochronnego na ten znak towarowy, czyli od dnia [...] lipca 2001 r. Aby skutecznie odeprzeć zarzut nieużywania znaku, Fundacja musiałaby wykazać rzeczywiste, poważne i jednoznaczne używanie spornego znaku po dacie uzyskania prawa wyłącznego na znak towarowy dla towarów objętych ochroną tego znaku towarowego na terenie Polski, względnie udowodnić istnienie ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku, co wynika też z treści art. 169 ust. 6 p.w.p. Organ sprowadził swoje obowiązki do oceny, czy Fundacja - uprawniona do znaku TIGER VIT nr [...]przedłożyła materiał dowodowy, potwierdzający rzeczywiste używanie tego oznaczenia w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Odwołując się do orzecznictwa, UP stwierdził, że znak towarowy jest "rzeczywiście używany" wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został on przeznaczony, pochodzą z określonego źródła, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego używania znaku towarowego musi opierać się na wszystkich aspektach stanu faktycznego i okoliczności właściwych dla ustalenia jego faktycznego wykorzystania handlowego w obrocie, a w szczególności używania uznawanego w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla utrzymania lub tworzenia udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, charakteru tych towarów lub usług, cech rynku, skali i częstotliwości używania znaku towarowego. Rzeczywiste używanie powinno też cechować się pewnością i stałością, a w celu osiągnięcia tych cech obecność znaku na rynku powinna wskazywać na poważne rozmiary. Dowieść rzeczywistego używania uprawniony powinien za pomocą dowodów, np. dokumentów, szczególnie zamówień, faktur (mają decydujące znaczenie jako obrazujące rozmiary sprzedaży), potwierdzeń dostawy lub sprzedaży, a także etykiet, opakowań i podobnych dowodów rzeczowych świadczących o rzeczywistym występowaniu towarów lub usług w obrocie.

Organ stwierdził, że Fundacja przedłożyła na okoliczność używania znaku towarowego TIGER VIT szereg dowodów, w tym obejmujące też okres, gdy uprawnionym do znaku był K. Sp. z o.o., jak pisma dotyczące wznowienia produkcji z oznaczeniem TIGER VIT ENERGIZER DRINK, faktury, ksero etykiety z oznaczeniem TIGER VIT, fotografię puszki z napisem "energy drink tiger vit", materiał potwierdzający uzyskaną przez TIGER w 2008 r. (po zgłoszeniu znaku o nr [...] ) pozycję lidera wśród [...], badanie pracowni [...] z marca 2009 r. na temat znajomości marki Tiger. Fundacja powołała się na używanie znaku TIGER VIT nr [...]przez firmę K. Sp. z o.o. w okresie od czerwca 2006 r. do lipca 2007 r., używanie ww. znaku przez F. Sp. z o.o. w okresie od września 2008 r. do października 2010 r., a także na stosowanie tego znaku bezpośrednio przez Fundację w okresie od czerwca 2010 r. do maja 2011 r. oraz używanie spornego znaku przez M. Sp. z o.o. Sp. kom. w roku 2011 i 2012 (na podstawie umowy z [...] listopada 2010 r.).

Organ uznał, że Fundacja nie wykazała rzeczywistego używania spornego znaku TIGER VIT nr [...] . Stwierdził, że żaden ze zgromadzonych w sprawie dowodów nie dotyczy używania spornego znaku dla towarów z klasy 30. W odniesieniu do towarów z klasy 32, mimo szeregu dowodów, przyjął też, że nie zostało dowiedzione rzeczywiste używanie spornego znaku ani przez firmę K. w okresie od czerwca 2006r. do lipca 2007 r. (pisma w sprawie wznowienia produkcji z oznaczeniem TIGER VIT, sześć faktur wystawionych w okresie od [...] stycznia 2006 r. do dnia [...] września 2007 r. oraz na zeznania świadka [...]), ani przez F. Sp. z o.o. - za zgodą Fundacji na podstawie umowy promocyjnej z dnia [...]lipca 2005 r., rozwiązanej w dniu [...] października 2010r. - w okresie od września 2008 r. do października 2010 r.

Wykazana fakturami ilość sprzedanych zbiorczych opakowań zawierających produkty ze znakiem TIGER VIT była znikoma, biorąc pod uwagę badany kilkuletni okres używania oraz masowy charakter występowania tego rodzaju towarów na rynku. Organ uznał takie napoje (bez względu na ich konsystencję) za produkty powszechnego użytku - jako rodzaj produktów często nabywanych, służących bezpośredniemu spożyciu, przeznaczonych do zaspokojenia pragnienia. Przy ocenie orientacji i rozmiaru rynku napojów energetycznych w badanym okresie UP uwzględnił materiały i dane przedstawione przez Spółkę. Wynikało z nich, że rynek [...] (w tym [...]) stanowił w okresie luty 2006 - styczeń 2007 poważny segment w rynku szeroko rozumianych produktów do picia. Zauważył, że o masowym charakterze analizowanych produktów ze znakiem TIGER VIT świadczyła również jego relatywnie niewysoka jednostkowa cena, co wprost wynikało z faktur złożonych w sprawie. Również zeznania świadka [...]nie wpłynęły na zmianę oceny charakteru sprzedaży omawianych produktów. Podobnie przedłożone przez Fundację faktury, które potwierdziły wprowadzenie do obrotu łącznie około [...] szt. opakowań oznaczanych znakiem TIGER VIT o wartości[...]zł nie były, zdaniem UP, wystarczające do uznania, że sporny znak TIGER VIT był używany w sposób rzeczywisty, w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Nie można bowiem było przyjąć, aby ten znak mógł być dostrzeżony przez szersze grono potencjalnych odbiorców. Porównanie potwierdzonych fakturami ilości towarów z oznaczeniem TIGER VIT i ich wartości ze wskazanymi w sprawozdaniu finansowym przychodami netto K. Sp. z o.o. prowadziło do wniosku, że stanowią one śladowe ilości.

Co do umowy promocyjnej z dnia [...] lipca 2005 r., umowa ta posiadała charakter cywilno - prawny, wyznaczała prawa i obowiązki stron, nie przesądzając o rzeczywistym wprowadzeniu towaru do obrotu, tym bardziej, iż w aktach sprawy zabrakło dowodów wskazujących na konkretną wielkość sprzedaży towarów ze znakiem TIGER VIT w analizowanym okresie. Druga strona umowy promocyjnej w ww. okresie otrzymywała opłaty od F. Sp. z o.o., ale z danych tych nie wynikały żadne informacje co do intensywności i sposobu stosowania konkretnego oznaczenia w konkretnym okresie czasu. Sama Fundacja przyznała, iż nie może wskazać konkretnych danych i wnosiła o zobowiązanie Spółki do przedstawienia informacji i dowodów na okoliczność używania spornego znaku towarowego. Organ nie uwzględnił tego wniosku z uwagi na wynikający z art. 169 ust. 6 p.w.p. ciężar dowodzenia. Organ uznał też, że Fundacja nie przedłożyła dowodów potwierdzających faktyczne wprowadzenie na rynek w tymże okresie napoju energetycznego w butelce, na etykiecie której znajdują się słowa TIGER oraz VIT, choć takie zdjęcie butelki złożyła.

Odnosząc się do przedłożonego przez Fundację "fragmentu prezentacji Wnioskodawcy dotyczącej napoju TIGER ENERGY DRINK, która miała potwierdzać obecność na rynku od 2003 r. i uzyskaną później przez TIGER pozycję lidera wśród [...], UP stwierdził, że materiał ten zatytułowany: "[...] nie został oznaczony żadną datą sporządzenia, nie został podpisany, nie zawierał danych jego twórcy i nie obejmował oznaczenia TIGER VIT. Dlatego nie mógł przesądzać o rzeczywistym używaniu spornego znaku w konkretnym rozmiarze, dla konkretnych towarów. Podobnie badanie pracowni [...] z marca 2009 r. na temat znajomości marki Tiger nie miało znaczenia dla niniejszej sprawy, gdyż dotyczyło ono poziomu znajomości ogólnie marki TIGER, a nie spornego znaku, w sytuacji, kiedy do Spółki w tej dacie należały także inne oznaczenia z elementem TIGER jak np. ENERGY DRINK TIGER.

Zdaniem UP nie potwierdziły używania znaku nr [...] , także faktury wystawione przez Fundację w związku ze sprzedażą towarów opatrzonych znakiem TIGER VIT, w okresie od czerwca 2010 r. do maja 2011 r. Część z nich (2 faktury i kopia paragonu fiskalnego) pochodziły z daty po wszczęciu niniejszego postępowania, tj. po dniu [...]lipca 2010 r., a dwie faktury, wystawione przed datą [...] lipca 2010 r., razem dotyczyły [...] sztuk puszek napoju, co nie jest ilością, która może potwierdzać, iż używanie spornego znaku miało charakter rzeczywisty Ponadto zostały wystawione na około [...] tygodnie przed wszczęciem niniejszego postępowania, w których jako nabywcę wskazano odpowiednio L. Sp. z o.o. i T. Sp. z o.o.Nie potwierdzało to, aby miało miejsce faktyczne wprowadzenie towaru z oznaczeniem TIGER VIT na rynek, lecz jedynie wskazywało na wewnętrzny obrót między podmiotami, które łączyła osoba [...].

Nie miała również znaczenia powoływana w sprawie kwestia używania spornego znaku przez M. Sp. z o.o. Sp. kom. Używanie to bowiem miało miejsce już po dacie wszczęcia niniejszego postępowania w oparciu o porozumienie wykonawcze z dnia [...] listopada 2010 r. do umowy z dnia [...] listopada 2010 r. zawartej z Fundacją

Podobnie UP ocenił pozostałe materiały: ekspertyzy prywatne złożone przez strony: złożoną przez F. Sp. z o.o. oraz opinie prof. [...]i dr [...], złożone przez Fundację, jako że zostały sporządzane na zlecenie stron i jako takie miały niewielkie znaczenie dowodowe dla sprawy. Okoliczność zaś sporządzenia tak wielu opinii, zawierających różne wnioski i interpretację przepisów prawnych, wskazywać miała według UP na różnorodność poglądów doktryny i niejednoznaczność ocen takich samych stanów faktycznych.

Organ stwierdził, że także nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie przedłożone przez Fundację: kopia wyroku SO w [...] z dnia [...] grudnia 2013 r. o sygn. akt [...], rozstrzygającego kwestie nieuczciwej konkurencji a nie stosowanie znaku TIGER VIT nr [...] , protokoły i zapisy z rozpraw sądowych w sprawach z powództwa Fundacji przeciwko F. Sp. z o.o. w sprawach o sygn. [...], w sprawie o sygn. [...], w sprawie o sygn. [...], w sprawie o sygn. [...], w sprawie o sygn. [...], w sprawie o sygn. [...].

Odnosząc się do załączonych przez Fundację danych sprzedażowych F. Sp. z o.o. z lat 2009 i 2010, UP podniósł, że w zestawieniu tym o charakterze wewnętrznym brak było oznaczenia TIGER VIT, mimo wymienienia szeregu innych, jak: [...]. Zatem dane te nie mogły świadczyć o rzeczywistym używaniu spornego znaku.

Zdaniem organu nie miały istotnego znaczenia dla ustalenia używania spornego znaku przedłożone przez Fundację wydruki z baz UP znaków towarowych zarejestrowanych w kraju z elementami VIT, ENERGY, DRINK, wydruki z baz encyklopedycznych i słownikowych dotyczących skrótu VIT na potwierdzenie słabej zdolności odróżniającej elementu VIT, jak i wnioski o przesłuchanie w charakterze świadków: [...] Podobnie, jako spóźniony UP potraktował wniosek Fundacji, zgłoszony na rozprawie w dniu [...] lipca 2015 r., o dopuszczenie dowodu w zakresie badań [...] z 2015 r., na okoliczność przeprowadzonego badania.

Ustalając brak podjęcia rzeczywistego używania spornego znaku towarowego TIGER VIT nr [...]w obrocie, organ przyjął, iż pierwszym dniem 5 - letniego okresu, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. jest pierwszy dzień po dacie rejestracji, która miała miejsce w dniu 6 lipca 2001 r. W tej sytuacji 5 - letni termin upływał z dniem [...] lipca 2006 r. i z tą datą, według UP, należało stwierdzić wygaśnięcie spornego prawa. Organ uwzględnił więc wniosek Spółki, która w tej sprawie wyraźnie żądała wygaśnięcia spornego prawa w dacie [...] lipca 2006 r.

O kosztach UP w sprawie o nr [...]rozstrzygnął na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Z kolei w sprawie nr Sp[...], o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT nr [...]UP, odwołując się do treści art. 105 § 1 k.p.a. mającego zastosowanie na podstawie art. 256 ust. 1 p.w.p., UP uznał, że skoro decyzją z dnia [...] sierpnia 2015 r. stwierdził z dniem [...] lipca 2006 r. wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT nr [...](sprawa nr Sp. [...]), to niniejsze postępowanie stało się bezprzedmiotowe. W innej bowiem sprawie stwierdzono wygaśnięcie prawa ochronnego na sporny znak towarowy o nr [...]w identycznym zakresie, z najwcześniejszą możliwą datą, co sprawia, że brak jest przedmiotu sporu. Rozstrzygnięcie w sprawie nr Sp. [...] miało charakter ostateczny w administracyjnym toku instancji.

Odnosząc się do wniosku Spółki w sprawie nr Sp. [...]o unieważnienie prawa ochronnego na znak ENERGY DRINK TIGER [...], UP nie podzielił zarzutu F. Sp. z o.o., iż zachodzą przeszkody w rozpoznaniu sprawy z uwagi na istnienie powagi rzeczy osądzonej w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. Organ nie podzielił argumentacji F. Sp. z o.o., że ugoda Spółki z K.Sp. z o.o. z dnia [...] maja 2008 r., wskutek której K.Sp. z o.o. wycofała wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr [...](należący do Spółki), oparty na kolizji tego znaku ze znakiem towarowym TIGER VIT nr [...](wówczas należący do K.Sp. z o.o.) miałaby odnieść skutek względem nabywcy tego prawa, tj. Fundacji(zdaniem Spółki postępowanie należało umorzyć). W ocenie UP dla stwierdzenia, że nastąpiło naruszenie res iudicata, zasadnicze znaczenie ma istnienie tożsamości obu spraw, co nie wystąpiło w tej sprawie (K.Sp. z o.o. oraz Fundacja istniały niezależnie od siebie, a przeniesienie prawa nie nastąpiło w warunkach sukcesji uniwersalnej). Nie zachodziła także tożsamość przedmiotowa i prawna w niezmienionym stanie faktycznym. We wcześniejszej sprawie wydana została decyzja o umorzeniu postępowania. Natomiast regulacja art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. dotyczy wyłącznie decyzji załatwiających sprawę co do istoty, a decyzji o umorzeniu postępowania brak tego waloru.

Powołując się na treść art. 164 p.w.p.,, UP przyjął, że Fundacja wykazała swój interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na znak ENERGY DRINK TIGER nr [...]. Wywiodła bowiem swój interes prawny z łączących strony postępowania relacji wynikających z umowy promocyjnej z dnia [...] lipca 2003r. o korzystaniu z wizerunku, pseudonimu i znaków towarowych[...], zawartej przed zgłoszeniem (w dniu [...] lutego 2004 r.) spornego znaku do ochrony oraz z umowy przelewu praw zawartej między fundatorem - [...] Fundacją. Przedmiotem umowy przelewu prawa, zawartej w dniu [...] kwietnia 2007 r. był przelew wszystkich praw i obowiązków [...] wynikających z umowy promocyjnej z dnia [...] lipca 2005r. na rzecz Fundacjii upoważnienie Fundacji do dysponowania "jego [...] wizerunkiem i znakiem towarowym "Tiger Dariusz Michalczewski". Ponadto Fundacja podnosiła, iż istnienie spornego prawa narusza jej prawa majątkowe do oznaczenia TIGER VIT.

Przedmiotem oceny był znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr [...], przeznaczony z pierwszeństwem od dnia [...] lutego 2004 r., do oznaczania towarów w klasie 32: esencje do produkcji napojów, lemoniady, lemoniady w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje musujące, napoje musujące w proszku, nektary owocowe, pastylki do napojów musujących, proszki do napojów musujących, produkty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), syropy do napojów, woda gazowana, napoje energetyczne.

W sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr [...]zostały podniesione zarzuty naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., a także art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Organ za uzasadniony uznał zarzut zgłoszenia spornego znaku w złej wierze, określony w art. 131 ust. 2 pkt. 1 p.w.p. Zauważył też, że przepisy p.w.p. nie zawierają definicji złej wiary. Organ odwołał się do stanowiska orzecznictwa i przyjął, że w złej wierze jest ten, kto powołując się na pewne prawo lub stosunek prawny wie, że owo prawo lub stosunek prawny nie istnieje, albo też wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy nie można w danych okolicznościach uznać za usprawiedliwione. Zła wiara to świadomość niezgodności danego stanu rzeczy z rzeczywistym stanem prawnym lub brak takiej świadomości wskutek niedbalstwa. Jednocześnie zła wiara zgłaszającego znak towarowy obejmuje wszelkie przypadki nieuczciwego zgłaszania znaków towarowych, a więc nie jest tylko kwestią subiektywnego zdania osoby działającej, ale też kwestią obiektywnych zdarzeń. Przy świadomości istnienia przeszkód rejestracji lub wcześniejszego używania znaku przez inną osobę muszą towarzyszyć tym zdarzeniom inne, dodatkowe okoliczności wskazujące, że zgłoszenie było nieuczciwe w świetle ogólnych norm, jak też zwłaszcza interesów innych przedsiębiorców, np. zgłoszenie znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez osobę dysponującą tym znakiem, a zatem z zamiarem przejęcia pozycji danego znaku towarowego, czy zgłoszenie w celach spekulacyjnych, gdy wcześniej nie występuje używanie znaku przez inny podmiot, lecz zgłaszający liczy na potencjalne zainteresowanie znakiem. Zgłoszenie takie może być połączone z zamiarem zaoferowania go - już po udzieleniu prawa - innym podmiotom. Organ zauważył, że niejednokrotnie przyjmuje się, iż zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma miejsce, gdy uprawniony zgłosił znak w innym celu niż jego używanie, np.: w celu wymuszenia ustępstw finansowych. Nawet wiedza zgłaszającego o używaniu takiego samego znaku przez innego przedsiębiorcę nie wystarcza do przyjęcia jego złej wiary. Organ przywołał także stanowisko doktryny w kwestii złej wiary. - U. Promińska w: Przegląd Prawa Handlowego 2007/12/6-11.

Fundacja, uzasadniając zarzut zgłoszenia znaku ENERGY DRINK TIGER w złej wierze powołała się na umowę promocyjną z dnia [...] lipca 2003 r., zawartą pomiędzy [...]a G. Sp. z o.o., która od 2007 r. działa pod nazwą F. Sp. z o.o., zgodnie z KRS o nr[...].

W ocenie UP w rozpatrywanej sprawie miały miejsce okoliczności, które obiektywnie oceniane wskazywały, że działania zgłaszającego sporny znak cechowała naganność. Zdaniem UP w dacie zgłoszenia znaku o nr [...], G. Sp. z o.o. i [...] łączyła umowa promocyjna z dnia [...] lipca 2003 r. dotycząca sposobu korzystania z oznaczenia TIGER, co wynikało wprost z treści tej umowy i zawartych w niej sformułowań: "przedmiotem umowy jest zezwolenie przez Promotora ([...], dopisek UP) na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez G.: a) wizerunku Promotora w postaci zdjęcia bądź obrazu graficznego wykonanego na jego podstawie, bądź w jakiejkolwiek innej postaci, b) pseudonimu "Tiger" związanego z osobą Promotora oraz znaku słowno - graficznego chronionego przepisami prawa własności przemysłowej" (jej § 1.pkt 1.). Zgłoszenie w dniu [...] lutego 2004 r. przez G. Sp. z o.o. do UP znaku towarowego słowno - graficznego ENERGY DRINK TIGER, przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 32 bez wiedzy i zgody [...], według organu, stanowiło oczywisty przejaw działania sprzecznego z zasadami uczciwości i zaufania między kontrahentami (producentem określonego produktu (napojów) i drugą stroną, która dysponuje dobrem niematerialnym dotyczącym pseudonimu). Zawarta między stronami umowa promocyjna spowodowała komercjalizację pseudonimu TIGER. Organ podkreślił, że w umowie promocyjnej z dnia [...] lipca 2003 r. nie zawarto żadnej delegacji dla G. Sp. z o.o. do dokonania zgłoszenia znaku towarowego TIGER lub z elementem TIGER. Dlatego zgłoszenie do UP spornego znaku towarowego, zawierające słowo TIGER, zdaniem UP należało uznać za działanie naganne względem drugiej strony, jako naruszające stosunek zobowiązaniowy wynikający z ww. umowy promocyjnej z 2003 r. Nie budziło wątpliwości UP, że zarówno w dacie podpisania omawianej umowy promocyjnej, jak i w dacie zgłoszenia spornego znaku [...] posługujący się pseudonim TIGER był osobą powszechnie rozpoznawaną w Polsce i to właśnie ta okoliczność była powodem zawarcia w lipcu 2003 r. umowy promocyjnej. Potwierdzeniem znajomości osoby [...] mogła być m.in. publikacja z 2000 r. zatytułowana [...] Warszawa 2000. Materiał ten opisuje karierę [...] i można było z niego wywieść, że [...] używał dwóch określeń: [...]dla określenia samego siebie. Z treści wynikało, że użycie określenia [...] po raz pierwszy miało miejsce we wrześniu 1991 r. Organ zauważył, że słowo [...]" jest polskojęzycznym odpowiednikiem słowa [...]pochodzącego m.in. z [...], ale mimo to słowo to jest powszechnie zrozumiałe dla polskiego odbiorcy.

W ocenie UP, zgłoszenie spornego znaku nie było przypadkowe, jak twierdziło F. Sp. z o.o. Świadczyło o tym nie tylko wcześniejsze zawarcie umowy promocyjnej, ale także graficzne przedstawienie znaku spornego, w którym wykorzystano podpis TIGER nawiązujący jednoznacznie do osoby [...]. Analogiczny podpis znajdował się na materiałach przedłożonych przez Fundację. Spółka w żaden sposób nie wykazała, że jej kontrahent - [...] wiedział o zgłoszeniu spornego znaku do ochrony w UP. Organ stwierdził, że analiza zgromadzonego materiału prowadzi do odmiennego wniosku, że stan ten utrzymywał się przynajmniej przez półtora roku po dacie zgłoszenia spornego znaku. Potwierdziła to umowa promocyjna zwarta w dniu [...] lipca 2005 r., w której ustalono zasady opatrywania napojów oznaczeniem TIGER. Zapis § 6 ww. umowy zawierał oświadczenie [...], iż akceptuje on projekty graficzne zamieszczone w załączniku do umowy jako nr 2 i 3. W załączniku nr 2 uwidoczniono słowo TIGER zapisane czcionką stylizowaną na pismo odręczne. W ocenie UP oznaczenie z tego załącznika jest tożsame z elementem TIGER w spornym znaku towarowym ENERGY DRINK TIGER nr [...]. Odwołując się do zasad logicznego rozumowania organ uznał, że gdyby [...]wiedział o zgłoszeniu spornego znaku (w dniu [...] lutego 2004 r.) na rzecz kontrahenta i akceptował ten stan, to umowa promocyjna zawarta w dniu [...] lipca 2005 r. nie miałaby w tym zakresie, racji bytu. Z treści tej umowy wynika bowiem, że uprawnionym do takiego oznaczenia jest [...](jako Promotor), a G. sp. z o.o. (poprzednik uprawnionej F. sp. z o.o.) ma jedynie prawo do jego stosowania w oparciu o zgodę Promotora, tj. [...].

Dlatego organ nie dał wiary podnoszonym w toku postępowania twierdzeniom Spółki, że [...] nie przysługiwały względem zgłaszającego znak sporny żadne skuteczne prawa do oznaczenia [...]. Posłużenie się zaś znakiem spornym w takiej grafice, nie miało związku z powiązaniami handlowymi zgłaszającego i [...]. Ustalono, że z jednej strony G. Sp. z o.o. zawierając umowę w dniu [...] lipca 2003 r. zaakceptowała jej warunki (czyli przyznała istnienie po stronie [...] prawa do nazwy [...]), z drugiej zaś zgłosiła znak zawierający określenie[...]w grafice nawiązującej do osoby kontrahenta bez jego wiedzy i zgody.

Natomiast za bez znaczenia dla oceny działań uprawnionego ze spornego prawa wyłącznego pozostawało czy forma zapisu słowa TIGER zawartego w znaku towarowym nr [...]odpowiadała rzeczywistej formie faksymile [...]. Istotny z punktu widzenia zarzutu złej wiary był zamiar zgłaszającego, zmierzający do wywołania wrażenia, że jest to podpis znanego pięściarza, co potwierdzała umowa promocyjna z dnia [...] lipca 2003 r.

Podniesiony przez F. Sp. z o.o. argument o nieprowadzeniu przez [...] działalności gospodarczej w zakresie produkcji napojów, był bez znaczenia, gdyż pozostawał bez żadnego związku z postawionym zarzutem złej wiary. O stwierdzeniu złej wiary przesądziła nie tyle kwestia prowadzenia przez [...] działalności gospodarczej, ile naruszenie stosunków zaufania między kontrahentami wynikających z umowy promocyjnej z dnia [...] lipca 2003 roku. Organ zauważył, że art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. nie uzależnia możliwości wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy od faktu prowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej. Jednocześnie bez znaczenia dla niniejszej sprawy pozostawała okoliczność, iż inne podmioty, wykorzystują w swojej działalności słowo TIGER dla oznaczania różnych towarów/usług, ponieważ w sprawie ocenie podlegało działanie kontrahenta - G. Sp. z o.o., który zgłosił i zarejestrował na swoją rzecz znak towarowy ENERGY DRINK TIGER. Zachowanie więc innych podmiotów, których nie łączyły żadne relacje z [...]nie mogło wpłynąć na wynik sprawy.

Reasumując, w ocenie UP, zła wiara przejawiała się w nieuczciwym działaniu zgłaszającego polegającym na zgłoszeniu w 2004 r. znaku towarowego nr [...], w sytuacji, gdy strony postępowania były związane porozumieniami umownymi z 2003 r. Z treści tych porozumień jednoznacznie wynikało, że [...] przysługują prawa do oznaczenia TIGER, a zgłaszający dokonał zgłoszenia spornego znaku z elementem TIGER wbrew tej umowie. Naganność działania zgłaszającego potwierdził także fakt przedstawienia [...]do aprobaty (w roku 2005) znaku, który w istocie został zgłoszony wcześniej. Zatem UP wziął pod uwagę okoliczności związane ze zgłoszeniem spornego znaku, ale uwzględniając ciąg zdarzeń ocenił również fakt mający miejsce po zgłoszeniu znaku (w 2005 r.), a mianowicie przedstawienie [...] znaku, który został wcześniej zgłoszony do ochrony Takie podejście także akceptuje judykatura). Wobec tego, w ocenie UP, zła wiara w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego nr [...]po stronie zgłaszającego nie budziła wątpliwości. Fundacja przedłożyła materiał dowodowy stanowiący poparcie dla podniesionych zarzutów i prezentowanej argumentacji. Istotne były te dowody, które pozwoliły na ustalenie stanu faktycznego przed i w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego, a więc w dniu [...] lutego 2004 roku, ponieważ umożliwiło to przeanalizowanie zachowań zgłaszającego sporny znak w kontekście oceny charakteru jego działań pod kątem zarzucanej naganności. Natomiast część materiału dowodowego załączona do akt sprawy, w tym kopia wyroku z dnia [...] grudnia 2013 r. o sygn. akt [...], według UP, nie znajdowała zastosowania w sprawie, ponieważ wyrok ten nie dotyczył okoliczności związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego ENERGY DRINK TIGER nr [...], lecz oznaczeń BLACK TIGER, TIGER VIT, TIGER oraz okoliczności, które nastąpiły po dniu wypowiedzenia przez Fundację umowy promocyjnej z dnia [...] lipca 2005 r., a mianowicie dopiero w 2011 r., czyli działań po dacie zgłoszenia sporego znaku.

Ponadto przedłożone także przez Fundację wyroki i postanowienia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego także nie były adekwatne w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy, gdyż ww. wyroki odwołują się do zdarzeń po dacie [...] lutego 2004 r. i dotyczyły tylko stosunków między stronami.

Nie miały znaczenia dla prawidłowości rozstrzygnięcia sprawy również: opinie technologiczna i opinia konsumencka, rankingi, badanie znajomości marki TIGER z marca 2009 r., wydruki z baz internetowych także specjalistycznych, artykuł prasowy, badania wielkości sprzedaży napojów energetycznych, faktury sprzedażowe, kopie gazetek handlowych, ponieważ nie dotyczyły okoliczności związanych ze zgłoszeniem spornego znaku do ochrony. Zostały te materiały wytworzone po dacie zgłoszenia znaku do ochrony i w istocie dotyczyły zdarzeń po dniu [...] lutego 2004 r. Podobnie należało, w ocenie UP, potraktować przedłożone do akt badania dotyczące marki TIGER VIT z roku 2015, tym bardziej, że nie dotyczyły rozpatrywanego znaku. Dlatego zarzut z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. organ uznał za zasadny.

Organ wyjaśnił, że Fundacja we wniosku o unieważnienie znaku towarowego ENERGY DRINK TIGER o nr [...]podniosła także zarzut oparty na art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., a więc naruszenia praw o charakterze osobistym lub majątkowym Fundacji oraz wskazała art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., z uwagi na konfuzyjne podobieństwo spornego znaku do chronionego z wcześniejszym pierwszeństwem znaku TIGER VIT o nr [...] . Skoro, w rozpatrywanej sprawie potwierdzenie znalazł zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, to jego uwzględnienie UP uznał za wystarczające do załatwienia sprawy w całości, tj. unieważnienia prawa na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr [...]. Dlatego oceny zarzutu z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. UP nie uznał za konieczną.

O kosztach postępowania w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Na decyzję tę skargi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnieśli: F. Sp. z o.o. z siedzibą w[...]oraz Fundacja

F. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] zaskarżyła decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2015 r., w części dotyczącej sprawy Sp. [...]pkt 1 i 2, unieważniającą prawo ochronne na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr [...]oraz przyznającą zwrot kosztów postępowania Fundacji [...]–(sygn. akt sadowych VI SA/Wa 1507/16). Zarzuciła rozstrzygnięciu:

1) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy tj.:

a) art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. polegające na braku wyczerpującego zbadania sprawy, pominięciu szeregu istotnych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, wadliwym ustaleniu stanu faktycznego w szczególności praw i obowiązków stron Umów promocyjnych zawartych pomiędzy uprawnioną ze znaku a [...]w latach 2003, 2005, zamiaru zgłaszającego, charakteru prawnego dodatkowego określenia TIGER używanego wraz z imieniem i nazwiskiem przez [...], charakteru graficznego przedstawienia elementu TIGER zawartego w znaku ENERGY DRINK TIGER, braku prawidłowego zbadania złej wiary w rozumieniu art. 131 ust. 2 pkt. 1 p.w.p.;

b) art. 107 § 3 k.p.a. polegające na braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji, poprzez brak wskazania jakiego oznaczenia TIGER dotyczyła umowa promocyjna z 2003 r.,

2) przepisów prawa materialnego tj.: art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez błędną wykładnię przesłanki złej wiary, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie, mające wpływ na wynik sprawy i uznanie że uprawniona ze znaku działała w złej wierze zgłaszając znak ENERGY DRINK TIGER nr [...].

W oparciu o podniesione zarzuty zażądała uchylenia zaskarżonej decyzji w skarżonej części tj. sprawie Sp. [...]: pkt. 1 i 2 oraz zasądzenia na rzecz Spółki kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Fundacja [...]–zaskarżyła decyzję UP z dnia [...] sierpnia 2015 r. także w części, z tym, że w zakresie rozstrzygnięcia w sprawie Sp. [...]- w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT nr [...](sprawa sądowa o sygn. akt VI SA/Wa 1543/16). Zaskarżonej decyzji w sprawie Sp. [...]zarzucono:

[ZARZUTY DOTYCZĄCE TWIERDZEŃ FUNDACJI O UŻYWANIU ZNAKU TIGER VIT POPRZEZ UŻYWANIE OZNACZENIA RÓŻNIĄCEGO SIĘ OD ZNAKU TIGER VIT W ELEMENTACH, KTÓRE NIE ZMIENIAJĄ JEGO ODRÓŻNIAJĄCEGO CHARAKTERU, ZA ZGODĄ UPRAWNIONEGO - art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p.]

1. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, w postaci naruszenia art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), polegające na ich niewłaściwym zastosowaniu, poprzez naruszenie zasady praworządności i zaniechanie podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zaniechanie obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całokształtu przedłożonego przez Fundację materiału dowodowego, skutkujące nierozpoznaniem istoty sprawy w części obejmującej twierdzenia uczestniczki o używaniu oznaczenia różniącego się od znaku TIGER VIT w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru, za zgodą uprawnionego, w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p. w szczególności poprzez:

1.1. całkowite pominięcie, brak jakiejkolwiek analizy i nieustosunkowanie się przez organ do twierdzeń Fundacji (pismo w sprawie Sp. [...]z dnia [...].10.2010 r., s. 6 i 7), że: Spółka przez szereg lat aktywnie używała znaku TIGER na podstawie otrzymanego zezwolenia, w 2008 r. F. odkupiła od K. znak towarowy TIGER VIT, który następnie przeniosła na Fundację i niezasadne byłoby zatem przyjęcie, że Spółka nabyła znak, który nie jest rozpoznawalny i nie jest używany, a więc jest obarczony istotną wadą prawną (tj. znak kwalifikujący się do wygaszenia z datą poprzedzającą transakcję, tj. z datą [...] lipca 2006 r.), a transakcja potwierdza, że znak był używany, przedstawiał dla stron istotną wartość ekonomiczną i był rozpoznawalny na rynku;

1.2. całkowite pominięcie, brak jakiejkolwiek analizy i nieustosunkowanie się przez UP do twierdzeń Fundacji (pismo w sprawie Sp. [...]z dnia [...].10.2014 r. na s. 26-32), że: znak słowny TIGER VIT był używany przez G. (a później F.) za zgodą Fundacji w postaci - TIGER Energy Drink, tj. w postaci różniącej się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku (art. 169 ust. 4 pkt. 1 i 3 p.w.p.), element "VIT" jest powszechnie stosowanym skrótem od słowa "VITAMIN" oznaczającego w języku polskim "WITAMINA", jest to skrót opisowy i sam w sobie pozbawiony zdolności odróżniającej, o czym świadczy ilość oznaczeń z tym elementem dostępnych w bazie danych UP (według stanu na lipiec 2014 - ok. 150), oznaczenie "energy drink" ma charakter opisowy, ponieważ odnosi się wprost do rodzaju towaru - napoju energetyzującego, zatem oznaczenie to nie posiada zdolności odróżniającej, o czym świadczy ilość oznaczeń z tym elementem dostępnych w bazie danych UP (według stanu na lipiec 2014 - ponad 200), zdolność odróżniającą w przeciwstawionych znakach (TIGER VIT i TIGER ENERGY DRINK) posiada wyłącznie element "TIGER", towarzyszące elementy graficzne postaci zmienionej znaku są również pozbawione charakteru odróżniającego, a zastosowana kompozycja kolorystyczna, układ elementów graficznych oraz krój pisma nie są wyróżniające nie zmieniają odróżniającego charakteru dominującego oznaczenia TIGER;

1.3. całkowite pominięcie, brak jakiejkolwiek analizy i nieustosunkowanie się przez UP do twierdzeń Fundacji (pismo w sprawie Sp. [...]z dnia [...].02.2015 r. na s. 16-29), że:

- oceny używania znaku TIGER VIT w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt. 1 i 3 p.w.p. należy dokonać co najmniej w dwóch aspektach:

a) w kontekście używania znaku w postaci nie zmieniającej zdolności odróżniającej znaku zarejestrowanego i w tym celu należy dokonać porównania elementów odróżniających znaku zarejestrowanego z rzeczywistym wyglądem produktu obecnego na rynku, z której to oceny będzie wynikać, że: dodane bądź usunięte elementy "VIT" oraz "Energy Drink" nie zmieniają charakteru odróżniającego znaku zarejestrowanego w postaci TIGER VIT, przyrostek VIT nie stanowi istotnego i równorzędnego elementu znaku dla towarów z klasy 32, w tym w szczególności dla napojów bezalkoholowych, element "Black" użyty w innym znaku, na tle dominującego elementu TIGER nie wywiera żadnego wpływu na zdolność odróżniającą oznaczenia TIGER, zatem w przypadku oznaczeń "TIGER VIT", "TIGER Energy Drink" oraz "TIGER Black Energy Drink", zdolność odróżniającą posiada wyłącznie element "TIGER", bez względu na jego umiejscowienie w znaku,

b) w kontekście używania znaku za zgodą uprawnionego przez osobę trzecią, z której to oceny będzie wynikać, że: F. nabyła prawo ochronne na znak towarowy TIGER VIT w związku z wytoczonym przeciwko niej pozwem o naruszenie tego prawa i popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na wprowadzającym w błąd oznaczaniu towarów, a więc F. musiała nabyć ten znak w celu dalszego i niezakłóconego używania oznaczenia TIGER dla napojów energetyzujących, czego dokonała w maju 2008 r. na podstawie zawartej ugody za kwotę [...]EUR, a następnie przeniosła prawa na Fundację w celu dalszego wykonywania umowy promocyjnej z [...] lipca 2005 r.; Zamiarem F. było więc nabycie prawa do znaku TIGER VIT w celu używania tego znaku w obrocie (świadczy o tym cena zakupu oraz dążenia do zawarcia ugody z właścicielem wcześniejszego znaku z oznaczeniem TIGER); zgoda Fundacji na używanie znaku TIGER VIT przez Spółkę dla oznaczania napojów energetyzujących wynika w sposób bezpośredni z okoliczności faktycznych sprawy towarzyszących nabyciu prawa przez F., a następnie jego zbyciu na rzecz Fundacji - a w świetle treści art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p. zgoda nie musi być ujęta wprost w treści umowy pomiędzy stronami,

- pominięte są również twierdzenia Fundacji, że: dopuszczalne jest wykazywanie rzeczywistego używania nawet kilku znaków zarejestrowanych na podstawie określonej postaci produktu, byleby postać, w jakiej znak jest faktycznie używany w obrocie nie zmieniała zdolności odróżniającej znaku zarejestrowanego, albowiem zgodnie z dominującym obecnie poglądem w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, przy wykazywaniu używania zarejestrowanego znaku towarowego można powołać się na inny znak zarejestrowany, jeżeli używanie tego znaku nie zmienia charakteru odróżniającego znaku zarejestrowanego (np. sprawa RINTISCH C-553/11, NESTLE C-353/03, COLLOSEUM C-12/12),

- pominięto twierdzenia Fundacji, zgodnie z którymi: - oceny, który ze znaków zarejestrowanych jest używany oraz przy pomocy, której postaci produktu obecnej na rynku, dokonywać należy przede wszystkim w oparciu o sposób ich postrzegania przez konsumentów - jeśli więc dla konsumentów używanie znaku w postaci TIGER Energy Drink lub TIGER Black Energy Drink jest tożsame z używaniem znaku TIGER dla napojów energetyzujących, to nie ulega wątpliwości, że znak TIGER VIT jest rzeczywiście używany w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p.;

1.4. całkowite pominięcie, brak analizy i nieustosunkowanie się przez UP do twierdzeń Fundacji (pismo w sprawie Sp. [...]z dnia [...].07.2015 r.), że:

- ujawnienie w wynikach badania przeprowadzonego przez agencję badawczą [...] dwóch odrębnych produktów z oznaczeniem TIGER: TIGER i BLACK TIGER świadczy o używaniu znaku towarowego TIGER VIT w postaci niezmieniającej jego zdolności odróżniającej,

- przyjęta przez agencję Nielsen metoda klasyfikowania produktów nie ma wpływu na ocenę zdolności odróżniającej poszczególnych elementów znaków z oznaczeniem TIGER VIT, TIGER i BLACK TIGER, nie wywiera wpływu na funkcjonowanie określonej marki w świadomości konsumentów, ponieważ elementem odróżniającym w tych znakach jest element TIGER, a o używaniu znaku nie decyduje metoda badawcza przyjęta przez agencję badawczą, a wyłącznie postrzeganie oznaczenia przez konsumentów,

- z badania agencji [...] wynika, że element VIT pozbawiony jest zdolności odróżniającej, ponieważ 0 % respondentów spontanicznie powiedziało, że na półce z produktami M. i F. widzieli produkt TIGER VIT, a tylko 2 % na półce z produktami Fundacji widziało produkt marki TIGER VIT,

- używanie znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego nie musi następować w oparciu o umowę, zgoda może być bowiem dorozumiana,

- z okoliczności faktycznych sprawy, ustaleń pomiędzy stronami oraz ze zgodnego zamiaru stron i celu umowy promocyjnej z 2005 r. wynika bezspornie, że celem nabycia prawa ochronnego do znaku TIGER VIT było wykonywanie tej umowy,

- umowy promocyjne bez wątpienia dotyczyły towarów z klasy 32 (treść preambuły, treść § 1 pkt 5 umowy),

- działania Spółki podejmowane były i są w złej wierze, o czym świadczą zeznania świadków złożone w sprawach sądowych toczących się pomiędzy stronami (zeznania: [...],[...]

2. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, 77§1 i 80 k.p.a. poprzez naruszenie zasady praworządności i zaniechanie podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zaniechanie obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całokształtu przedłożonego przez uczestniczkę materiału dowodowego, polegające na całkowitym pominięciu, nierozpoznaniu i nieustosunkowaniu się do dowodów złożonych przez Fundację na okoliczność używania znaku TIGER VIT oraz używanie oznaczenia różniącego się od znaku TIGER VIT w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru, za zgodą uprawnionego, w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p., w tym używania znaku TIGER VIT za zgodą Fundacji przez F., poprzez:

2.1. pominięcie dowodów: umowy promocyjnej z dnia [...]/07/2003 r. (załącznik nr 12 do pisma Fundacji z dnia [...].10.2010 r.), którą zastąpiła umowa promocyjna z dnia [...].07.2005 r. (załącznik nr 16 do pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...].10.2014 r.), umowy z dnia [...].04.2007 r. o przeniesieniu przez [...] praw i obowiązków wynikających z umowy promocyjnej z dnia [...].07.2005 r. na Fundację (załącznik nr 2 do pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...].10.2014 r.), umowy z dnia [...].09.2008 r. o przeniesienie przez F. prawa ochronnego do znaku TIGER VIT na rzecz Fundacji (załącznik nr 1 do pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...].10.2014 r.), pisma Fundacji z dnia [...].10.2010 r. dotyczącego rozwiązania umowy promocyjnej z dniem [...].10.2010 r. (załącznik nr 2 do pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...].07.2015 r.),

- z których wynika, że Spółka używała w latach 2008 - 2010 oznaczenia TIGER VIT dla napojów energetyzujących na podstawie licencji udzielonej przez Fundację, tj. za zgodą uprawnionego w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p.,

2.2. pominięcie dowodu w postaci wydruku ze strony internetowej F. z dnia 11 sierpnia 2011 r. (wraz z odczytaniem notarialnym), z którego wynika, że branżowe czasopismo [...][...]

2.3. pominięcie dowodu w postaci badań konsumenckich agencji badawczej [...] dotyczących dystynktywności znaku TIGER VIT, przedłożonych na okoliczność używania znaku w postaci niezmieniającej zdolności odróżniającej i braku zdolności odróżniającej elementu VIT (dowód powołany i omówiony na s. 9 - 12 pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...]07.2015 r., załącznik nr 4 do pisma);

3. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. polegające na ich niewłaściwym zastosowaniu, poprzez naruszenie zasady praworządności i zaniechanie podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zaniechanie obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całokształtu przedłożonego przez Fundację materiału dowodowego skutkujące błędną jego oceną na okoliczność używania znaku TIGER VIT poprzez używanie oznaczenia różniącego się od znaku TIGER VIT w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru, za zgodą uprawnionego, w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p., w tym używania znaku TIGER VIT za zgodą Fundacji przez F., poprzez:

3.1. wadliwe uznanie, że dane sprzedażowe F. z lat 2009 i 2010 nie świadczą o używaniu znaku TIGER VIT, gdyż w dokumencie nie zostało wymienione oznaczenie w postaci identycznej z zarejestrowaną w UP, podczas gdy z dokumentu tego jednoznacznie wynika, że znak był używany przez F. za zgodą Fundacji w postaci nie zmieniającej zdolności odróżniającej (art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p.), tj. w postaci TIGER, a więc dane F. wskazujące na sprzedaż napojów TIGER w różnych wersjach i edycjach opakowania (np. [...]itp.) potwierdzają stanowisko Fundacji (dowód powołany jako załącznik nr 1 do pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...].07.2015 r., a zarzut odnosi się do ustaleń Organu zawartych na s. 28 zaskarżonej decyzji),

3.2. wadliwe uznanie, że dane agencji [...] z lat 2008 - 2010 zawarte w prezentacji F. nie świadczą o używaniu znaku TIGER VIT, gdyż w dokumencie nie zostało wymienione oznaczenie w postaci identycznej z zarejestrowaną w UP, podczas gdy z dokumentu tego jasno wynika, że znak był używany przez Spółkę za zgodą Fundacji w postaci niezmieniającej zdolności odróżniającej (art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p.), tj. w postaci TIGER ENERGY DRINK lub BLACK TIGER (dowód powołany jako załącznik nr 3 do pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...].02.2015 r., zarzut odnosi się do ustaleń Organu zawartych na s. 24 zaskarżonej decyzji),

3.3. wadliwe uznanie, że prezentacja F. nie jest opatrzona datą i brak jest danych twórcy tego dokumentu, a więc nie można na jej podstawie ocenić czy napój TIGER był obecny na rynku, podczas gdy z prezentacji wynika, że dane pochodzą z agencji [...]i dotyczą okresu od grudnia 2008 r. do października 2010 r., a zatem można z nich wyprowadzić wniosek, że napój TIGER nie tylko był obecny w obrocie, ale również, że uzyskał pozycję lidera na rynku napojów energetyzujących (dowód powołany jako załącznik nr 3 do pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...].02.2015 r., zarzut odnosi się do ustaleń organu zawartych na s. 24 zaskarżonej decyzji),

3.4. wadliwe uznanie, że następujące dowody: wydruk z bazy danych UP z dnia [...] lipca 2014 r. dla oznaczenia "VIT" (załącznik nr 17 do pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...]10.2014 r.), wydruk z bazy danych [...]

- nie mają znaczenia dla ustalenia używania znaku TIGER VIT, podczas gdy okoliczność, że oznaczenia VIT i ENERGY DRINK nie mają zdolności odróżniającej jako elementy opisowe lub wskazujące wyłącznie na rodzaj lub cechy towaru jest kluczową kwestią dla ustalenia używania znaku TIGER VIT za zgodą uprawnionego w postaci nie zmieniającej zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p., w tym używania przez Spółkę znaku TIGER VIT za zgodą Fundacji, podczas gdy z dowodów tych można wyprowadzić wniosek, że oznaczenia VIT i ENERGY DRINK nie mają zdolności odróżniającej, a ich dodanie lub usunięcie nie zmienia zdolności odróżniającej znaku TIGER VIT (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 28 zaskarżonej decyzji),

3.5. wadliwe uznanie, że badania instytutu [...] nie mają znaczenia dla niniejszej sprawy, ponieważ dotyczą znajomości "ogólnie marki TIGER", podczas gdy na tle całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego, w tym w szczególności uwzględniając dane sprzedażowe F. z lat 2009 i 2010, powszechna rozpoznawalność marki TIGER potwierdza, że znak TIGER VIT był używany w postaci nie zmieniającej zdolności odróżniającej za zgodą uprawnionego w myśl art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p. ( dowód powołany jako załącznik nr 11 i omówiony na s. 29 pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...]2015 r., zarzut odnosi się do ustaleń Organu poczynionych na s. 25 zaskarżonej decyzji),

3.6. wadliwe uznanie, że wyrok z dnia [...]/12/2013 r. Sądu Okręgowego w [...] w sprawie o sygnaturze [...]pozostaje bez znaczenia dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, podczas gdy zawiera on istotne ustalenia w zakresie używania znaku TIGER VIT za zgodą uprawnionego w postaci nie zmieniającej zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 PWP, w tym używania znaku TIGER VIT za zgodą Fundacji przez F. - powołany jako załącznik nr 19 i omówiony na s. 30 i 31 pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...]/10/2014 r. (zarzut odnosi się ustaleń poczynionych przez Organ na s. 27 zaskarżonej decyzji),

3.7. wadliwe uznanie, że protokoły i zapisy z rozpraw sądowych pozostają bez związku z kwestią używania znaku TIGER VIT, podczas gdy Spółka kwestionowała wynikające z tych protokołów i zapisów rozpraw okoliczności wskazujące, że: zamiarem obu stron było nabycie przez Fundację prawa do znaku TIGER VIT, nabycie przez Fundację prawa do znaku było konieczne do dalszego i niezakłóconego wykonywania licencyjnej umowy promocyjnej z 2005 r., przedmiotem licencyjnej umowy promocyjnej było korzystanie przez F. z oznaczenia TIGER za zgodą Fundacji,

- wskazane powyżej okoliczności są natomiast istotne dla ustalenia, że znak TIGER VIT był używany w postaci nie zmieniającej zdolności odróżniającej i za zgodą uprawnionego (art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p.), a zatem były to kwestie sporne pomiędzy stronami, które powinny być przez UP rozstrzygnięte w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy (dowody powołane jako załącznik nr 3 i omówione na s. 13-25 pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...].07.2015 r., zarzut odnosi się do ustaleń poczynionych przez organ na s. 27-28 zaskarżonej decyzji);

3.8. wadliwe uznanie, że Fundacja nie przedłożyła żadnych dowodów wskazujących na konkretną wielkość sprzedaży towarów ze znakiem TIGER VIT przez F. w okresie od września 2008 r. do października 2010 r., podczas gdy w sprawie przedłożono szereg dowodów na używanie znaku za zgodą uprawnionego w postaci niezmieniającej zdolności odróżniającej (art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p.), a w rezultacie organ dokonał błędnej oceny całokształtu zebranego materiału dowodowego, w tym w szczególności: danych sprzedażowych firmy F. z lat 2009 i 2010 (załącznik nr 1 do pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...].07.2015 r.), udziałów wartościowych i ilościowych na podstawie danych agencji [...]za okres od grudnia 2008 r. do października 2010 r. zawarte we fragmencie prezentacji Spółki (załącznik nr 3 do pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...].02.2015 r.), fotografii butelek i etykiet napoju TIGER VIT wyprodukowanego przez F. (załącznik nr 20 do pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...]10.2014 r.), wydruku ze strony internetowej F. z dnia [...] sierpnia 2011 r. (wraz z odczytaniem notarialnym), z którego wynika, że branżowe czasopismo [...]

3.9. wadliwe uznanie, że nie przedłożono dowodów potwierdzających faktyczne wprowadzenie przez F. na rynek napoju energetycznego (za zgodą Fundacji) za wyjątkiem zdjęcia butelki ze znakiem TIGER VIT, podczas gdy w sprawie przedłożono szereg dowodów na używanie znaku za zgodą uprawnionego w postaci niezmieniającej zdolności odróżniającej (art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p.), w tym w szczególności: dane sprzedażowe firmy F. z lat 2009 i 2010 (załącznik nr 1 do pisma Fundacji z dnia [...]07.2015 r.), udziały wartościowe i ilościowe na podstawie danych agencji [...]za okres od grudnia 2008 r. do października 2010 r. zawarte we fragmencie prezentacji Spółki (załącznik nr 3 do pisma Fundacji z dnia [...].02.2015 r.), wydruk ze strony internetowej F. z dnia [...] sierpnia 2011r. (wraz z odczytaniem notarialnym), z którego wynika, że branżowe czasopismo [...]- zarzut odnosi się do ustaleń Organu poczynionych na s. 24 zaskarżonej decyzji,

4. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 7, art.. 77 § 1, art. 80 k.p.a. polegające na ich niewłaściwym zastosowaniu, poprzez naruszenie zasady praworządności i zaniechanie podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zaniechanie obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całokształtu przedłożonego przez Skarżącą materiału dowodowego, polegające na:

4.1. bezzasadnym oddaleniu następujących wniosków dowodowych o przesłuchanie świadków: [...], z uwagi na to, że nie zostały sformułowane tezy dowodowe, na istotne okoliczności, podczas gdy na s. 13 pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...]07.2015 r. zostały wskazane następujące tezy dowodowe, na podstawie których należało ustalić, że: zamiarem obu stron postępowania było nabycie przez Fundację prawa do znaku TIGER VIT, nabycie przez Fundację prawa do znaku było konieczne do dalszego i niezakłóconego wykonywania licencyjnej umowy promocyjnej z 2005 r., przedmiotem licencyjnej umowy promocyjnej było korzystanie przez F. z oznaczenia TIGER za zgodą Fundacji, działania F. podejmowane były i są w złej wierze,

- zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 29 zaskarżonej decyzji;

4.2. wadliwym ustaleniu, że wskazane w pkt 4.1. wnioski dowodowe podlegały oddaleniu, ponieważ tezy dowodowe nie nadają się do ustalenia rzeczywistego używania spornego znaku towarowego, podczas gdy Spółka kwestionowała w toku postępowania: zamiar stron i cel umowy promocyjnej z 2005 r., okoliczności towarzyszące nabyciu znaku TIGER VIT, ustalenia pomiędzy stronami w zakresie używania znaków z oznaczeniem TIGER,

- okoliczności te były sporne pomiędzy stronami, powinny być zatem wyjaśnione poprzez przeprowadzenie wszelkich dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia, a zawnioskowane przez Fundację dowody miały istotny wpływ na ustalenie czy znak TIGER VIT był używany przez F. za zgodą Fundacji w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p. (wnioski dowodowe omówione na s. 13 pisma Fundacji w sprawie Sp. [...]z dnia [...]07.2015 r. zarzut odnosi się do ustaleń Organu poczynionych na s. 29 zaskarżonej decyzji).

[ZARZUTY DOTYCZĄCE UŻYWANIA ZNAKU TIGER VIT W SPOSÓB RZECZYWISTY - art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.]

5. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. polegające na ich niewłaściwym zastosowaniu, poprzez naruszenie zasady praworządności i zaniechanie podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zaniechanie obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całokształtu przedłożonego przez uczestniczkę postępowania materiału dowodowego polegające na całkowitym pominięciu, nierozpoznaniu i nieustosunkowaniu się do dowodów złożonych przez Fundację na okoliczność używania znaku TIGER VIT w sposób rzeczywisty, poprzez:

5.1. pominięcie dowodów w postaci: faktury firmy [...].wystawionej na firmę [...]- z których wynika, że o używaniu znaku TIGER VIT bezpośrednio przez Fundację świadczy nie tylko sprzedaż w liczbie [...]sztuk (udokumentowana na podstawie faktur z dnia[...]czerwca 2010 r. i [...] maja 2011 r.), ale również jego dalsza dystrybucja dokonywana przez podmioty trzecie,

6. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 7, 77 § 1, art. 80 k.p.a. polegające na ich niewłaściwym zastosowaniu, poprzez naruszenie zasady praworządności i zaniechanie podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zaniechanie obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całokształtu przedłożonego przez Skarżącą materiału dowodowego przez dokonanie niekompletnej oceny zebranych w sprawie dowodów tj. z pominięciem oceny całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego, a w szczególności z pominięciem okoliczności istotnych dla oceny używania znaku w sposób rzeczywisty, a to:

6.1. pominięcie faktu używania znaku TIGER VIT w całym cyklu produkcyjnym i w każdym aspekcie związanym ze sprzedażą napojów energetyzujących na terytorium RP w latach 1996 - 2010 i następnych:

a. poczynając od działań K.Sp. z o.o. związanych z kontrolą organów władzy publicznej w zakresie produkcji i tworzenia etykiety napojów energetyzujących TIGER VIT,

b. przez działania K.Sp. z o.o. zmierzające do wprowadzenia napoju TIGER VIT na rynek,

c. faktyczne używanie na rynku znaku TIGER VIT przez K.Sp. z o.o., w tym sprzedaż w największych sieciach handlowych typu [...]

d. używanie przez K.Sp. z o.o. znaku TIGER VIT dla napojów energetyzujących, będące źródłem konfliktu z F., który miał miejsce w 2006 r. i toczył się zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed Urzędem Patentowym RP,

e. zawarcie ugody pomiędzy K.Sp. z o.o. i F. pod warunkiem nabycia przez F. znaku TIGER VIT za kwotę [...]EUR,

f. przeniesienie prawa ochronnego na znak TIGER VIT przez F. na rzecz Fundacji za cenę [...]EUR celem dalszego niezakłóconego wykonywania umowy promocyjnej z dnia [...] lipca 2005 r.,

g. używanie znaku TIGER VIT przez F. na podstawie umowy promocyjnej z dnia [...] lipca 2005 r. w okresie od 2008 r. do 2010 r. (w tym za zgodą Fundacji w postaci nie zmieniającej zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 i 3 p.w.p.),

h. używanie znaku TIGER VIT bezpośrednio przez Fundację,

i. kontynuacja używania znaku TIGER VIT przez Fundację i za jej zgodą przez M. (w tym w postaci niezmieniającej zdolności odróżniającej) po rozwiązaniu współpracy z F. w 2010 r.,

- okoliczności opisane szczegółowo w pkt VI uzasadnienia prawnego skargi.

6.2. pominięcie okoliczności lokalnego charakteru i niewielkiego rozmiaru działalności prowadzonej przez uprawnionego do znaku TIGER VIT tj. Fundację [...]–6.3. pominięcie istotnych fragmentów zeznań z pierwszego przesłuchania świadka [...]na rozprawie w dniu [...] i drugiego przesłuchania świadka w dniu [...].03.2015 r. w sprawie Sp. [...]w tym w szczególności zeznań, wedle których: spółka K. wprowadzała do obrotu produkty TIGER VIT od roku 1996r., były to produkty energetyczne z oznaczeniem TIGER VIT i grafiką tygrysa na opakowaniu, produkty te były sprzedawane na rynku spożywczym, w sklepach spożywczych, sieciach handlowych i hurtowniach, używanie znaku miało miejsce przez minimum 8 lat tj. od 2000 r. dla napojów energetyzujących w proszku i w tabletkach, w jednej puszce było po 10 opakowań produktu (saszetek), puszki były sprzedawane w opakowania zbiorczych po 6 puszek (określenie opakowanie zbiorcze razy sześć), wielkość sprzedaży rzędu kilkudziesięciu tysięcy opakowań rocznie w postaci stylizowanej na kształt puszki, w latach 2003 - 2008 to mogło być od ponad [...] tysięcy do około [...]tysięcy opakowań rocznie, produkt był sprzedawany w sieciach [...]pozostała sprzedaż odbywała się przez hurtownie, przychody ze sprzedaży napojów energetyzujących TIGER VIT osiągały wysokość od [...]tysięcy zł rocznie w okresie od 2003 - 2008 r., potem zawarto ugodę z G., produkty były reklamowane w prasie, w telewizji nie było reklamy,

- a w konsekwencji wadliwa ocena organu, że zeznania te nie mogą przesądzać o rzeczywistym używaniu spornego znaku (zarzut odnosi się do ustaleń UP poczynionych na s. 23 zaskarżonej decyzji),

6.4. ograniczenie analizy używania spornego znaku przez firmę K.Sp. z o.o. do okresu od czerwca 2006 r. do lipca 2007 r., podczas gdy analizie powinno podlegać używanie spornego znaku w całym okresie, w którym ten podmiot był uprawnionym do znaku, tj. od dnia rejestracji znaku do dnia zbycia prawa ochronnego na rzecz F. (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 20 zaskarżonej decyzji),

6.5. pominięcie okoliczności, że napoje TIGER VIT były sprzedawane przez firmę K.Sp. z o.o. w opakowaniach zbiorczych, a w konsekwencji realna ilość sprzedanych napojów wynosiła ponad [...] sztuk, a nie jak błędnie ustalił organ [...] (zarzut odnosi się do ustaleń UP poczynionych na s. 22 zaskarżonej decyzji), a w konsekwencji:

6.6. wadliwe uznanie, że wykazana fakturami K.Sp. z o.o. ilość sprzedanych zbiorczych opakowań jest znikoma, jeśli wziąć pod uwagę kilkuletni okres używania oraz masowy charakter występowania tego rodzaju towarów na rynku, podczas gdy znak towarowy TIGER VIT był używany w całym cyklu produkcyjnym (od działań związanych z kontrolą Organu administracyjnego, tworzenia etykiety, przez używanie na rynku, w tym sprzedaż w największych sieciach handlowych typu [...] oraz zbycie znaku na rzecz F.,

- zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 21 zaskarżonej decyzji;

7. naruszenie przepisów prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy, tj. art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., poprzez jego błędną wykładnię w zakresie pojęcia "nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty" polegającą na:

7.1. przyjęciu zawyżonego kryterium oceny używania znaku towarowego w sposób rzeczywisty, a w konsekwencji:

7.2. przyjęciu przez organ, że rzeczywiste używanie znaku towarowego jest równoznaczne z sukcesem rynkowym produktu opatrzonego tym znakiem towarowym,

- podczas gdy nie sposób wywieść takiej tezy z obowiązujących przepisów prawa, czego skutkiem było zastosowanie w sprawie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. pomimo braku podstaw do tego zastosowania;

8. naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., które miało wpływ na wynik sprawy poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, będące skutkiem przyjęcia, że w niniejszej sprawie wykazane przez Fundację używanie znaku towarowego TIGER VIT nie ma cech rzeczywistego używania, pomimo iż:

8.1. z wielkości rynku napojów w latach 2006 i 2007, w tym wzrostu konsumpcji napojów, w żaden sposób nie można wyprowadzić wniosku o nieużywaniu znaku TIGER VIT przez Fundację w sposób rzeczywisty (zarzut odnosi się do ustaleń Organu poczynionych na s. 22 zaskarżonej decyzji),

8.2. z faktu, że napoje są produktami powszechnego użytku, nie sposób wyprowadzić logicznego wniosku, że znak TIGER VIT nie był przez Fundację używany w sposób rzeczywisty, z uwagi na charakter działalności Fundacji (zarzut odnosi się do ustaleń Organu poczynionych na s. 21 zaskarżonej decyzji),

8.3. z faktu, że w 2006 r. polscy konsumenci przeznaczyli na zakup napojów energetycznych[...]min zł, nie sposób wyprowadzić prawidłowego wniosku, że znak TIGER VIT nie był używany przez Fundację w sposób rzeczywisty, z uwagi na charakter działalności Fundacji (zarzut odnosi się do ustaleń Organu poczynionych na s. 22 zaskarżonej decyzji),

8.4. z faktu, że świadek [...] zeznał, że produkt oznaczany znakiem TIGER VIT był jednym z 10-12 produktów w całej linii produktowej K.Sp. z o.o., nie sposób wyprowadzić logicznego wniosku, że znak TIGER VIT nie był używany w sposób rzeczywisty przez Fundację, ponieważ K. dysponował znaczącymi możliwościami produkcyjnymi (zarzut odnosi się do ustaleń UP poczynionych na s. 22 zaskarżonej decyzji),

8.5. z faktu, że K.Sp. z o.o. osiągał znaczne przychody ze sprzedaży pozostałych produktów, nie sposób wyprowadzić wniosku, że znak TIGER VIT nie był używany przez Fundację w sposób rzeczywisty (zarzut odnosi się do ustaleń UP poczynionych na s. 22 zaskarżonej decyzji),

8.6. nie sposób również logicznie przyjąć, w świetle zgromadzonego materiału dowodowego oraz przedstawionego przez Fundację orzecznictwa, że znak TIGER VIT nie mógł być dostrzeżony przez szersze grono potencjalnych odbiorców i tym samym nie był używany przez Fundację w sposób rzeczywisty, ponieważ jedyny zasadny wniosek powinien być ten, że z zebranego materiału dowodowego wynika, że napój TIGER VIT był obecny w największych sieciach handlowych m. in. [...] (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 22 i 23 zaskarżonej decyzji),

8.7 nie sposób także prawidłowo przyjąć, że nieużywanie znaku w sposób rzeczywisty przez Fundację wynika z porównania ilości potwierdzonej fakturami sprzedaży towarów ze wskazanymi w sprawozdaniu finansowym przychodami netto K.Sp. z o.o. (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 23 zaskarżonej decyzji);

8.8. nie można również uznać, że nieużywanie znaku w sposób rzeczywisty przez Fundację wynika z masowego charakteru napojów energetyzujących, o którym świadczy niewysoka jednostkowa ceny towaru (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 22 zaskarżonej decyzji);

[ZARZUTY DOTYCZĄCE UZNANIA ISTNIENIA INTERESU PRAWNEGO F. W STWIERDZENIU WYGAŚNIĘCIA ZNAKU TIGER VIT]

9. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. poprzez naruszenie zasady praworządności i zaniechanie podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zaniechanie obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całokształtu przedłożonego przez Fundację materiału dowodowego, skutkujące błędną oceną materiału dowodowego przedstawionego na okoliczność braku interesu prawnego F. w stwierdzeniu wygaśnięcia znaku TIGER VIT, tj. w szczególności:

9.1. wadliwym uznaniu, że wyrok z dnia [...].12.2013 r. Sądu Okręgowego w [...] w sprawie [...]pozostaje bez znaczenia dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, podczas gdy zawiera istotne ustalenia w zakresie okoliczności nabycia znaku spornego TIGER VIT i złej wiary F., która wpływa na brak interesu prawnego w stwierdzeniu wygaśnięcia znaku TIGER VIT (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 27 zaskarżonej decyzji),

9.2. wadliwym uznaniu, że protokoły i zapisy z rozpraw sądowych pozostają bez związku ze sprawą, podczas gdy zawierają istotne ustalenia w zakresie okoliczności nabycia znaku spornego TIGER VIT i złej wiary F., która wpływa na brak interesu prawnego w stwierdzeniu wygaśnięcia znaku TIGER VIT (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 27 zaskarżonej decyzji),

- a w konsekwencji błędne ustalenie stanu faktycznego w zakresie okoliczności nabycia znaku spornego TIGER VIT, którego rezultatem jest niezasadne przyjęcie przez Organ, że działaniom F. nie można przypisać złej wiary;

10. naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 169 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 166 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na:

10.1. wadliwym uznaniu, że zła wiara nie ma wpływu na ocenę istnienia interesu prawnego wnioskodawczyni w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia, ponieważ jest to przesłanka unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy i jako taka nie podlega ocenie w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa, podczas gdy dla oceny istnienia interesu prawnego istotne są wszelkie okoliczności sprawy (zarzut odnosi się do ustaleń UP poczynionych na s. 17 zaskarżonej decyzji), a w konsekwencji pominięciu przy ocenie istnienia interesu prawnego Spółki w stwierdzeniu wygaśnięcia znaku TIGER VIT działania F. w złej wierze,

10.2. wadliwym uznaniu, że w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (TIGER ENERGY DRINK), w którym został zgłoszony zarzut nieużywania wcześniejszego znaku podobnego (tu TIGER VIT), interes prawny wnioskodawczyni w stwierdzeniu wygaśnięcia może wynikać z art. 166 ust. 2 p.w.p., w sytuacji gdy w tej samej decyzji organ unieważnia znak towarowy późniejszy, stwierdzając, że był on był zgłoszony w złej wierze, tj. na takiej podstawie unieważnienia prawa ochronnego, która nie jest związana z zarzutem nieużywania znaku towarowego z art. 166 p.w.p., podczas gdy w takim przypadku należało przyjąć, że art. 166 p.w.p. w ogóle nie znajduje zastosowania, (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 16 zaskarżonej decyzji),

10.3. wadliwym uznaniu, że w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (TIGER ENERGY DRINK), w którym został zgłoszony zarzut nieużywania wcześniejszego znaku podobnego (TIGER VIT), interes prawny wnioskodawczyni w stwierdzeniu wygaśnięcia może znajdować oparcie w art. 166 p.w.p., ponieważ realizuje prawo strony do "obrony" późniejszego znaku towarowego (TIGER ENERGY DRINK), podczas gdy w tej samej decyzji organ unieważnia prawo ochronne na znak późniejszy, stwierdzając, że Spółka (wnioskująca jednocześnie o stwierdzenie wygaśnięcia znaku późniejszego), nie ma prawa do używania oznaczenia TIGER, ponieważ zgłoszenia znaku TIGER ENERGY DRINK dokonano w złej wierze (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 16),

10.4. wadliwym uznaniu, że w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (TIGER ENERGY DRINK), w którym został zgłoszony zarzut nieużywania wcześniejszego znaku podobnego (TIGER VIT), wnioskodawczyni ma prawo bronić się przed zarzutami strony przeciwnej i żądać ustalenia przez organ, czy znak późniejszy był używany w sposób rzeczywisty w obrocie, podczas gdy w tej samej decyzji UP unieważnia prawo ochronne na znak późniejszy, stwierdzając, że uprawniony (wnioskujący jednocześnie o stwierdzenie wygaśnięcia znaku późniejszego), nie ma prawa do używania oznaczenia TIGER ponieważ zgłoszenia znaku TIGER ENERGY DRINK dokonano w złej wierze (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 16 zaskarżonej decyzji),

10.5. wadliwym uznaniu, że istnienie spornego prawa ogranicza swobodę działalności gospodarczej F. w zakresie posługiwania się oznaczeniem TIGER, podczas gdy w tej samej decyzji UP stwierdził, że Spółka nie ma prawa do używania oznaczenia TIGER, ponieważ zgłoszenia znaku TIGER ENERGY DRINK dokonano w złej wierze (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 16 zaskarżonej decyzji),

10.6. wadliwym uznaniu, że F. słusznie wywodzi interes prawny w stwierdzeniu wygaśnięcia znaku TIGER VIT z wolności działalności gospodarczej, o której mowa w art. 20 Konstytucji RP i prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), podczas gdy w tej samej decyzji organ stwierdził, że F. nie ma prawa do używania oznaczenia TIGER ponieważ zgłoszenia znaku TIGER ENERGY DRINK dokonano w złej wierze (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 16 zaskarżonej decyzji),

10.7. wadliwym uznaniu, że okoliczność, iż F. był uprawnionym do znaku TIGER VIT nie ma wpływu na ustalenie istnienia interesu prawnego, podczas gdy okoliczność ta wskazuje na złą wiarę Spółki w złożeniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku TIGER VIT (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 17 zaskarżonej decyzji),

10.8. wadliwym uznaniu, że spory sądowe pomiędzy stronami potwierdzają interes prawny F. w stwierdzeniu wygaśnięcia znaku TIGER VIT, podczas gdy UP pominął pozostałe okoliczności sprawy wskazujące na brak interesu prawnego, w tym działanie Spółki w złej wierze (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 17 zaskarżonej decyzji),

10.9. wadliwym uznaniu, że nie ma nadużycia prawa i złej wiary F. w złożeniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku TIGER VIT, gdyż Spółka powołała się na swoje prawo do znaku TIGER ENERGY DRINK, podczas gdy w tej samej decyzji UP stwierdził, że F. nie ma prawa do znaku TIGER ENERGY DRINK jako zgłoszonego w złej wierze (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 17 zaskarżonej decyzji),

[ZARZUTY DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA art. 166 p.w.p.]

11. naruszenie przepisów prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy, a to art.166 p.w.p., poprzez jego błędną wykładnię polegającą na:

11.1. przyjęciu, że w toku postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy możliwe jest składanie wielu wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego, podczas gdy z literalnego brzmienia przepisu art. 166 p.w.p. wynika, że zarzut nieużywania (a w konsekwencji wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia) może być złożony tylko jeden raz, co doprowadziło UP w niniejszym postępowaniu do rozpoznania wraz z wnioskiem o unieważnienie znaku TIGER ENERGY DRINK (Sp. [...]) jednocześnie dwóch zarzutów nieużywania wraz z dwoma wnioskami o stwierdzenie wygaśnięcia, tj. w sprawie Sp. [...],

11.2. przyjęciu, że na gruncie art. 166 p.w.p., tj. wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego złożonego w ramach postępowania o unieważnienie późniejszego znaku towarowego, w sytuacji gdy podstawą unieważnienia jest zgłoszenie znaku w złej wierze, a nie podobieństwo do znaku wcześniejszego, należy w pierwszej kolejności rozpatrzeć sprawę o stwierdzenie wygaśnięcia, mimo uznania, że zgłoszenie znaku późniejszego (TIGER ENERGY DRINK) zostało dokonane w złej wierze, tj. na podstawie niezwiązanej z zarzutem nieużywania znaku towarowego z art. 166 p.w.p., a w konsekwencji:

11.3. wadliwe uznanie, że do czasu rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku TIGER VIT prawo na znak TIGER ENERGY DRINK korzysta z domniemania prawidłowości udzielenia ochrony, podczas gdy UP powinien był unieważnić prawo do znaku TIGER ENERGY DRINK w pierwszej kolejności, skoro stwierdził zgłoszenie znaku w złej wierze, a oceny zasadności rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia złożonego w trybie art. 166 p.w.p. (w tym interesu prawnego Spółki w stwierdzeniu wygaśnięcia) powinien był dokonać w dalszej kolejności (zarzut odnosi się do ustaleń UP poczynionych na s. 17 decyzji).

[ZARZUTY DOTYCZĄCE NARUSZENIA ZASADY PRAWORZĄDNOŚCI I POGŁĘBIANIA ZAUFANIA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA DO WŁADZY PUBLICZNEJ - art. 7 i 8 k.p.a. ORAZ ZASADY PRZEKONYWANIA I SPORZĄDZENIA UZASADNIENIA DECYZJI- art. 11 i 107 § 3 k.p.a.]

12. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 7, art. 8, art. 77 § 1 k.p.a.:

12.1. poprzez odmowę zobowiązania F. do przedstawienia dowodów na używanie znaku z powodu rzekomej niedopuszczalności wniosku jako prowadzącego do zobowiązania F. do przedłożenia "dowodu na swoją niekorzyść", podczas gdy wniosek dowodowy służy ustaleniu stanu faktycznego i nie można przed jego przeprowadzenie stwierdzać, czy jest na "korzyść czy nie" (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 24 zaskarżonej decyzji),

12.2. poprzez wadliwe uznanie, że zobowiązanie F. do przedłożenia dowodów na używanie znaku TIGER VIT stanowi przeniesienie ciężaru dowodowego na wnioskodawcę, podczas gdy wniosek dowodowy został prawidłowo i zgodnie z rozkładem ciężarem dowodu złożony przez Fundację i to Fundacja prowadziłaby dowód z przedłożonych przez F. dokumentów, a obowiązkiem F. miałoby być jedynie złożenie określonych dokumentów do akt sprawy na wezwanie organu, zwłaszcza że wniosek dotyczył okresu, kiedy F. był właścicielem znaku TIGER VIT i używał go w latach 2008 - 2010 (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 24 zaskarżonej decyzji),

12.3. poprzez bezzasadne oddalenie wniosku o ponowne przesłuchanie [...]na okoliczność rzeczywistego używania znaku w oparciu o niezrozumiały zarzut jakoby świadek nie mógł zakomunikować o używaniu w rzeczywistości znaku TIGER VIT dla napojów energetyzujących (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 30 zaskarżonej decyzji),

12.4. w zw. z art. 2553 ust. 5 p.w.p. poprzez bezzasadne oddalenie wniosków o przesłuchanie prof. [...] na okoliczność metodologii przeprowadzonych badań jako złożonych po upływie terminu prekluzyjnego, podczas gdy potrzeba ich powołania zaistniała po upływie terminu prekluzyjnego, tj. na rozprawie w dniu [...].07.2015 r., kiedy to F. podważył wyżej wskazane badania (zarzut odnosi się do ustaleń organu poczynionych na s. 30 zaskarżonej decyzji),

13. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 8, art. 11 i art. 107 § 3 k.p.a. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i sporządzenie uzasadnienia decyzji, które nie spełnia wymogów kodeksowych, a w konsekwencji nie realizuje zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów władzy publicznej i zasady przekonywania, tj. w szczególności:

13.1. nie wskazuje faktów, które organ uznał za udowodnione w zakresie używania znaku TIGER VIT poprzez używanie innego oznaczenia, które nie zmienia charakteru odróżniającego tego znaku, a mianowicie w zakresie twierdzeń omówionych w pkt. 1.1. - 1.4. petitum i przytoczonych szczegółowo w uzasadnieniu prawnym zarzutu nr I w pkt. 15.1. - 15.4.,

13.2. nie wskazuje, jakie dowody w tym zakresie organ dopuścił, a jakie oddalił, odmawiając im wiarygodności i mocy dowodowej, w szczególności w zakresie: dowodów wskazanych w pkt 2.1. - 2.3. petitum, dowodów wskazanych w pkt 5.1. - 5.2. petitum,

13.3. nie wskazuje w sposób wystarczający przyczyn oddalenia wniosków dowodowych Fundacji, w tym: wniosków dowodowych wskazanych w pkt 4.1. - 4.2. petitum, wniosków dowodowych wskazanych w pkt 12.1 - 12.4. petitum,

- co doprowadziło do sporządzenia uzasadnienia, które nie wyjaśnia w całości motywów rozstrzygnięcia UP, jest skrótowe i nieprzekonywujące i utrudnia przeprowadzenie sądowo-administracyjnej kontroli decyzji.

W oparciu o tak sformułowane zarzuty, Fundacja wniosła o: uchylenie decyzji w części dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia znaku TIGER VIT z dniem [...] lipca 2006 r. w sprawie Sp. [...], wstrzymanie wykonania decyzji z dnia [...]sierpnia w części dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia znaku TIGER VIT z dniem [...] lipca 2006 r. w sprawie Sp. [...]do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia niniejszej skargi, zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Urząd Patentowy RP w odpowiedziach na skargi wnosił o oddalenie każdej ze skarg, podtrzymując argumentację przedstawiona w decyzji.

W piśmie procesowym stanowiącym załącznik do rozprawy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie VI SA/Wa 1507/16 Fundacja wnosiła o oddalenie skargi o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER.

W piśmie procesowym z dnia [...] stycznia 2017 r. złożonym w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowny TIGER VIT (sygn. akt VI SA/Wa 1543/16) Spółka wnosiła o oddalenie skargi.

Sąd na rozprawie w dniu 30 stycznia 2017 r. na mocy art. 111 § 2 p.p.s.a. połączył sprawy o sygn. VI SA/Wa 1507/16 i VI SA/Wa 1543/16 w celu ich wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz postanowił prowadzić je dalej pod sygn. VI SA/Wa 1507/16. Należy wyjaśnić, że w myśl art. 111 § 2 p.p.s.a. sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli pozostają one ze sobą w związku. Według zaś art. 166 ust. 2 p.w.p. w przypadku, gdy znak, co do którego złożono wniosek o unieważnienie dotyczącego go prawa ochronnego na tej podstawie, że jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, a także podniesiono, że ten ostatni znak nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 p.w.p., zarzut nieużywania znaku towarowego może zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego i zarzut ten podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie. Wymaga zauważenia, że skarżone w sprawach: VI SA/Wa 1507/16 i VI SA/Wa 1543/16 rozstrzygnięcia stanowią w rzeczywistości elementy jednej decyzji UP z dnia [...] sierpnia 2015 r., nr Sp. [...] . Jednocześnie orzeczenie Sądu dotyczące rozstrzygnięcia organu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT, nr Sp. [...]może mieć istotny wpływ na ocenę rozstrzygnięcia o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER, nr Sp. [...]i dlatego należało postanowić jak wskazano wyżej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargi F. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] oraz Fundacjiz siedzibą w [...] zasługują na uwzględnienie, z tym że skarga Spółki z innych przyczyn, aniżeli te - podniesione w tej skardze, a w skardze Fundacji nie wszystkie zarzuty uznano za uzasadnione.

Przede wszystkim wymaga podkreślenia, że Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2016 r., poz. 718 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.). Uwaga ta ma istotne znaczenie, w szczególności do zarzutów Spółki, ale i również zarzutów Fundacji.

Przedmiotem rozpoznania są skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2015 r., z tym że skarga Fundacji na część rozstrzygnięcia w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT, a skarga Spółki na część decyzji rozstrzygającą o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny ENERGY DRINK TIGER.

Co do interesu prawnego Fundacji w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak ENERGY DRINK TIGER, należy podkreślić, że z mocy art. 164 p.w.p. zgłaszający takowy wniosek musi mieć interes prawny (Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.).

Podobnie w postępowaniu z wniosku Spółki o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znaku towarowy, w przypadku określonym w art. 166 p.w.p w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Spółka powinna była wykazać się interesem prawnym, zgodnie z art. 169 ust. 2 p.w.p. (Urząd Patentowy wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny.).

Zdaniem Sądu, organ prawidłowo przyjął, że obie strony legitymowały się interesem prawnym w dochodzonym przez każdą z nich żądaniu.

Ustawa - Prawo własności przemysłowej nie definiuje pojęcia interesu prawnego, zatem należy w tej kwestii odwołać się do art. 28 k.p.a., zgodnie z którym stroną postępowania administracyjnego jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój obowiązek lub prawo. Interes musi być bezpośredni, konkretny i realny oraz znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniają zastosowanie normy prawnej (por. wyrok SN z dnia 7 marca 2002 r., sygn. akt III RN 53/02, OSNP 2002, z. 24, poz. 583; wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. akt II SA 81/02, opubl.: orzeczenia.nsa.gov.pl; wyrok NSA z dnia 17 lipca 2003 r., sygn. akt II SA 1165/02, opubl. Wokanda 2004, nr 3, s. 3; wyrok NSA z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt II GSK 1646/11, Lex nr 1232593). Realny (rzeczywisty) charakter interesu oznacza, że pomiędzy sytuacją prawną podmiotu zgłaszającego wniosek o unieważnienie a przedmiotem postępowania musi istnieć rzeczywiste powiązanie, mające swoje uzasadnienie w treści normy prawnej. Nie ma zatem interesu prawnego podmiot, który uzasadnia swój wniosek jedynie przewidywanymi, przyszłymi zdarzeniami lub okolicznościami (por. wyrok NSA z dnia 25 października 2006 r., sygn. akt II GSK 163/06, Lex nr 274855). Interes musi być własny podmiotu składającego wniosek o unieważnienie prawa ochronnego, a nie interes prawny innych podmiotów, choćby nawet uzasadniony (wyrok SN z dnia 7 marca 2002 r., sygn. akt III RN 53/02, OSNP 2002, z. 24, poz. 583; wyrok SN z dnia 8 stycznia 2003r., sygn. akt III RN 240/01, OSNP 2004, z. 3, poz. 42, OSP z 2004r., z. 10, poz. 129, z aprobującą glosą M. Kępińskiego; wyrok SN z dnia 4 grudnia 2002 r., sygn. akt III RN 218/01, OSNP 2004, z. 2, poz. 23, OSNP-wkł. 2003, nr 9, s. 5). Interes prawny przysługuje podmiotowi, którego prawo osobiste lub majątkowe jest lub może zostać naruszone wykonywaniem prawa ochronnego na znak towarowy innego podmiotu, czyli temu, "kto wywodzi swój interes prawny z przyznanej mu przez obwiązujące przepisy kompetencji do żądania rejestracji lub używania znaku albo do pozbawienia istniejącego prawa z rejestracji ochrony ze względu na kolizję z własnym przyznanym mu w tym zakresie prawem". Zatem interes prawny mają podmiot, przeciwko któremu zostały skierowane pismo ostrzegawcze lub pozew o naruszenie cudzego prawa ochronnego i podmiot, któremu UP odmówił rejestracji znaku ze względu na kolizję ze znakiem innego podmiotu oraz także osoba, której prawa osobiste lub majątkowe zostały naruszone przez używanie znaku towarowego (por.: J. Sitko, Komentarz do art. 164 i art. 169 ustawy – Prawo własności przemysłowej, LEX, 2015 i powołane tam orzeczenia sądowe oraz poglądy doktryny).

Interesem prawnym należy legitymować się w dacie stosowania normy prawa materialnego stanowiącej jego podstawę i tylko ten stan może być brany pod uwagę przy rozważaniu istnienia interesu prawnego (por. wyrok NSA z dnia 9 lutego 2010r., sygn. akt II GSK 335/09, Lex nr 596762).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, należy podnieść, że Fundacji przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy słowny TIGER VIT nr [...] , a Spółce – prawo ochronne na znak towarowy słowny ENERGY DRINK TIGER nr [...]. Zatem w obu przypadkach wystąpiła sytuacja uregulowana w art. 153 ust. 1 p.w.p. (Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.). Fundacja przeciwstawiła znak TIGER VIT znakowi ENERGY DRINK TIGER w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na ten ostatni znak towarowy. W obu znakach towarowych znajduje się element "TIGER", co mogło mieć wpływ na realizację uprawnień każdej ze stron. Nadto strony były związane umowami dotyczącymi m.in. korzystania z oznaczenia TIGER. Na tym tle między stronami toczyły się postępowania sądowe, np. [...]. Nie budziło w tych postępowaniach wątpliwości, że Fundacji, a nie wyłącznie fundatorowi [...] przysługiwała legitymacja do występowania z żądaniami ochrony prawa objętymi umowami między Spółką a [...], [...]i Fundacją, zwłaszcza że przesłanka ta podlega badaniu z urzędu (art. 39813 § 1 k.p.c.: Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania.; art. 378 § 1 k.p.c.: Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania.; w myśl art. 379 pkt 2 k.p.c. nieważność postępowania zachodzi jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany.).

Na ocenę istnienia interesu prawnego Spółki nie miała wpływu okoliczność, że podmiot ten był także uprawnionym, przed Fundacją, do prawa mi.in. do znaku TIGER VIT. Na mocy umowy z dnia [...]maja 2008 r. – Umowy o przeniesienie praw do znaków towarowych oraz Aktu poddania się egzekucji zawartej w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem [...]Rep. A Nr [...]K.Sp. z o.o. z siedzibą w [...]przeniosła wszystkie prawa do znaków towarowych: słowno – graficznego TIGER VIT nr [...] (wygasłego w dniu [...] września 2007 r.) i słownego TIGER VIT nr [...] na Spółkę.

Następnie, prawa do obu znaków TIGER VIT [...]i [...]Spółka przeniosła na rzecz Fundacji na podstawie umowy z dnia [...] września 2008 r. – Umowy cesji praw wynikających z umowy w dniu [...] maja 2008 r. o przeniesienie praw do znaków towarowych zawartej w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem [...]. Wówczas następstwo prawne Fundacji po [...]w stosunkach ze Spółką wynikających z umów łączących uczestniczkę z wnioskodawczynią nie budziło wątpliwości. Fundacja została wpisana przez UP na mocy decyzji z dnia [...] marca 2009 r., znak[...]w rejestrze znaków towarowych w rubryce A jako uprawniona z prawa ochronnego na znak TIGER VIT [...](akta rejestracyjne ww. znaku). Na podstawie § 19 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 91, poz. 564) w rubryce A dokonuje się wpisu: nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał. Ponadto na mocy art. 228 ust. 4 p.w.p. domniemywa się, że wpisy w rejestrach, o których mowa w ust. 1, są prawdziwe i że każdemu jest znana ich treść.

Istotne było to, że w dacie złożenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego ENERGY DRINK TIGER [...]([...] sierpnia 2009 r.) Fundacji przysługiwało prawo do przeciwstawionego znaku TIGER VIT [...]i sytuacja ta nie uległa zmianie.

Wymienione okoliczności były zatem wystarczające do uznania, że obie strony miały interes prawny w wystąpieniu z żądaniami, o których rozstrzygała kwestionowana decyzja.

Przy rozpatrywaniu kwestii interesu prawnego stron, nie bierze się pod uwagę kwestii złej wiary w zgłoszeniu znaku towarowego. Należy bowiem odróżnić normę prawa materialnego stanowiącą podstawę prawną dla stwierdzenia istnienia interesu prawnego po stronie wnioskodawcy od normy będącej podstawą dla unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, czyli takiej, która określa przesłanki unieważnienia prawa, tj. art. 129, 131 i 132 p.w.p. (por. wyroki NSA z dnia: 21 listopada 2012 r., sygn. akt II GSK 1646/11, Lex nr 1232593, z dnia 11 września 2008 r., sygn. akt II GSK 138/07, Lex nr 1011928). Dlatego zarzut Fundacji, że ustalenia organu co do złej wiary w działaniach Spółki wyłączały istnienie interesu prawnego po jej stronie w podnoszeniu zarzutu nieużywania znaku TIGER VIT i wystąpienia o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego do tego znaku, były nieuzasadnione.

Podobnie okoliczność, że prawo do znaku TIGER VIT [...]przysługiwało wcześniej K.Sp. z o.o z siedzibą w [...] i podmiot ten wystąpił do UP przeciwko Spółce o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER [...](tego samego, którego unieważnienia domagała się w obecnym postępowaniu Fundacja), przeciwstawiając właśnie znak TIGER VIT nr [...] , a wskutek zawarcia ww opisanej umowy z dnia [...] maja 2008r. postępowanie przed UP zostało umorzone, nie mogła być oceniana jako podstawa z art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. do umorzenia postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER [...], jak tego oczekiwała Spółka.

Należy zauważyć, że możliwość stwierdzenia okoliczności z art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a., jak i w ogóle zastosowanie sankcji nieważności dopuszcza się tylko w przypadku tożsamości między "nową" i "starą" sprawą. Decyzja ostateczna ma bowiem powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą prawną stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami Tożsamość ta będzie istniała, gdy występują te same podmioty w sprawie, dotyczy ona tego samego przedmiotu i tego samego stanu prawnego w niezmienionym stanie faktycznym tej sprawy. Nie można mówić o tożsamości sprawy w sytuacji, gdy w zwyczajnym trybie sprawa została zakończona decyzją ostateczną o umorzeniu postępowania, szczególnie gdy umorzenie miało charakter fakultatywny, tzn. na skutek wystąpienia strony. W takiej bowiem sytuacji dopuszcza się wydanie nowej decyzji merytorycznej w zwyczajnym trybie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną o umorzeniu postępowania (por. M. Jaśkowska, Komentarz aktualizowany do art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el.,2016; A Matan, Komentarz do art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX,2010 i przywoływane w nich orzecznictwo oraz stanowisko doktryny).

Przechodząc do oceny rozstrzygnięcia UP w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT, należy podzielić stanowisko organu co do zastosowania w tym zakresie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej, mimo że zgłoszono ten znak do rejestracji w dniu [...] września 1996 r., a dokonano rejestracji tego znaku na podstawie decyzji UP z dnia [...] lipca 2001 r., znak [...]w oparciu o art. 44 i 54 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.), por. uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt II GPS 1/08, opubl. orzeczenia.nsa.gov.pl, ww. wyrok w sprawie II GSK 138/07).

Sąd podzielił także stanowisko organu co do kolejności rozpoznawania wniosków, gdy w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, opartego na podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, został podniesiony zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszony wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego do tego ostatniego oznaczenia. Stanowisko zostało oparte na treści art. 166 ust. 1 i 2 p.w.p. Według tego uregulowania prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 (art. 166 ust. 1 p.w.p.), przy czym zarzut nieużywania znaku towarowego może zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego i zarzut ten podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie (art. 166 ust. 2 p.w.p.). W takiej sytuacji najpierw podlega rozpoznaniu wniosek o wygaśnięcie prawa ochronnego (por. wyroki NSA z dnia: 10 maja 2016 r., sygn. akt II GSK 528/15, 13 maja 2014 r., sygn. akt II GSK 582/13, opubl. orzeczenia.nsa.gov.pl). Istotne jest, aby wśród podstaw wniosku o unieważnienie prawa ochronnego powołano taką, że zgłoszony znak jest podobny do wcześniejszego znaku. Taka sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie, gdyż w dniu [...] sierpnia 2009 r. wpłynął do UP wniosek Fundacji o unieważnienie prawa ochronnego na znak ENERGY DRINK TIGER nr [...]. Wśród podstaw unieważnienia powołano naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i przeciwstawiono znak TIGER VIT, który zdaniem wnioskodawczyni był podobny do zarejestrowanego znaku. W trakcie tego postępowania Spółka uprawniona do ww. znaku, w piśmie z dnia [...] lipca 2012r. podniosła zarzut nieużywania znaku TIGER VIT nr [...]w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 p.w.p. Zatem Spółka mogła, broniąc się przed unieważnieniem, podnieść zarzut merytoryczny nieużywania znaku przez Fundację i wnosić o stwierdzenie wygaśnięcia tego prawa ochronnego, a organ miał obowiązek wniosek ten rozpoznać w jednym postępowaniu.

W tej sytuacji nie można było podzielić odmiennego poglądu Fundacji co do kolejności rozpatrywania omawianych wniosków.

Zgodnie z art. 166 ust. 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 p.w.p. Zgodnie z art. 166 ust. 2 p.w.p. zarzut nieużywania może zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego i podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie.

Zatem organ prawidłowo zastosował w niniejszej sprawie art. 166 p.w.p. albowiem dopiero w sytuacji, gdy okaże się, że znak jest rzeczywiście używany i nie ma podstaw do wydania decyzji o wygaśnięciu prawa ochronnego na ten znak, jest możliwe badanie przesłanek unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, z tego powodu, iż jest podobny do znaku, którego nieużywanie podnoszono. Cytowany przepis art. 166 ust. 2 p.w.p. wprost wskazuje, iż zarzut nieużywania znaku towarowego może zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego i podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie.

Jak już podnoszono, UP na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 3 p.w.p. rozstrzyga w trybie postepowania spornego sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadkach określonych w art. 169. Na mocy art. 2551 ust. 1 p.w.p. postępowanie sporne w tego rodzaju sprawach wszczyna się na pisemny wniosek, który musi spełniać wymagania wyszczególnione w ust. 3 tego art., w tym: wyraźnie określone żądanie (pkt 3) oraz wskazanie podstawy prawnej (pkt 4), zważywszy, ze UP bada, czy wniosek o wszczęcie postępowania spornego spełnia wymogi formalne, o których mowa w ust. 3 i 4 (ust. 5) i jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, organ wzywa wnioskodawcę do usunięcia usterek lub braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania (ust. 6). Skoro w decyzji ma być potwierdzona data wygaśnięcia prawa ochronnego (art. 172 zd. drugie p.w.p.), to również we wniosku data wygaśnięcia prawa ochronnego powinna zostać wskazana w ramach wyraźnie określonego żądania.

Sąd nie podzielił stanowiska Fundacji, aby Spółka nie wskazywała daty, z którą łączyłaby skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak TIGER VIT. W piśmie z dnia [...] lipca 2010 r. zawierającym wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ww. prawa podała datę [...] lipca 2006 r. (jako pięcioletni okres nieużywania znaku po wydaniu decyzji rejestracyjnej, s. 2 wniosku), z którą to prawo miało wygasnąć. Na rozprawie przed UP w dniu [...] października 2014 r. pełnomocnik Spółki sprecyzował żądanie w tym zakresie i wskazał jako datę wygaśnięcia prawa – [...] lipca 2006 r. (protokół rozprawy, k-703 akt Sp. [...]). Spółka odniosła się także do ewentualnego późniejszego używania znaku TIGER VIT, tj. przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak (v. protokół rozprawy przez UP z dnia [...] marca 2015 r., k. 864-875 akt Sp. [...]). Stanowisko swoje podtrzymała na rozprawie w dniu [...] lipca 2015 r., bezpośrednio poprzedzającej wydanie zaskarżonej decyzji (protokół rozprawy, k.-1658-1674 akt Sp. [...]). Zresztą organ w zaskarżonej decyzji przedstawił stanowisko Spółki w tej kwestii.

Organ prawidłowo stwierdził, że według art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zdarzeniem prawnym, z którym p.w.p. wiąże skutek wygaśnięcia prawa jest nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego, zgodnie z treścią art. 169 ust. 6 p.w.p. Zatem obowiązek wykazania rzeczywistego i nieprzerwanego używania znaku TIGER VIT [...]spoczywał na Fundacji.

Organ przedstawił, w jaki sposób pojmuje sformułowania "rzeczywistego i nieprzerwanego nieużywania znaku towarowego". Generalnie z tym co zaprezentowano należy się zgodzić, z tym że jest to stanowisko niepełne. Znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ponadto przesłanka dotycząca rzeczywistego używania znaku towarowego wymaga, by znak ten w postaci, w jakiej jest chroniony na właściwym terytorium, był używany publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz. Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo, w szczególności zaś powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku. Przy określaniu zakresu używania wcześniejszego znaku, należy mieć na uwadze w szczególności, z jednej strony, handlowy wymiar ogółu czynności stanowiących używanie oraz, z drugiej strony, długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również częstotliwość tych czynności. Przy ocenie przesłanki rzeczywistego używania znaku nie chodzi o ocenę sukcesu handlowego, ani kontrolę strategii gospodarczej danego przedsiębiorstwa, ani też zastrzeżenie ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do handlowego wykorzystania tych znaków na dużą skalę (por. wyrok NSA z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt II GSK 375/13, Lex nr 1575487, pkt 21-24 wyroku TSUE z dnia 28 marca 2012 r., sygn. T-214/08 w sprawie Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Lex nr 1125062). Ta interpretacja jest zbieżna z argumentami UP.

Jednakże organ przy zakreślaniu granic pojęcia "rzeczywistego używania znaku" nie odniósł się do konsekwentnie podnoszonej przez Fundację kwestii uregulowanej w art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., tj. że przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. Z pewnych twierdzeń decyzji można by domniemywać, że UP stanął na stanowisku, że należało badać używanie znaku wyłącznie w postaci zarejestrowanej (s. 21 decyzji: "Na marginesie należy zauważyć, że (...) wznowienie produkcji dotyczy produktu o nazwie TIGER VIT ENERGIZER DRINK.", czy ostatni akapit na str. 24 decyzji). W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że gdy chodzi o postać znaku, w odniesieniu do której dopuszcza się wypełnienie obowiązku używania przez jego zastosowanie, może być używany w postaci odmiennej od zarejestrowanej, byleby zmieniona forma, w jakiej używany jest znak, nie zmieniała jego odróżniającego charakteru (por. wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn. akt II GSK 1502/10, Lex nr 1113875, pkt 30 wyroku TSUE z dnia 25 października 2012r., sygn. C-553/11 w sprawie Bernhard Rintisch przeciwko Klaus Eder, Lex 1222352, J. Sitko, komentarz do art. 169 pkt V ustawy - Prawo własności przemysłowej, LEX/el., 2015). Fundacja przede wszystkim w ramach tego problemu podnosiła, że był używany element TIGER VIT ENERGIZER DRINK, a przede wszystkim - "TIGER", co także świadczyło, że znak TIGER VIT w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. był używany w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego wygaśnięcia.

Następnie organ, dokonawszy interpretacji "rzeczywistego używania znaku", zdaniem Sądu przedwcześnie uznał, że w omawianej sprawie takie używanie znaku TIGER VIT nie wystąpiło. W ocenie składu orzekającego, UP nie uwzględnił wszystkich dowodów przedstawionych przez strony i nie dokonał ich całościowej oceny. Przy ustalaniu czy TIGER VIT nr [...]był w sposób rzeczywisty i nieprzerwany używany, UP nie zajmował się umowami: z dnia [...] maja 2008 r. – Umowa o przeniesienie praw do znaków towarowych oraz Akt poddania się egzekucji zawartą w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem W. [...], na mocy której K.Sp. z o.o. z siedzibą w [...]przeniosła wszystkie prawa do znaków towarowych: słowno – graficznego TIGER VIT nr [...] (wygasłego w dniu [...]września 2007 r.) i słownego TIGER VIT nr [...]na Spółkę oraz z dnia [...] września 2008 r. – Umowa cesji praw wynikających z umowy w dniu [...] maja 2008 r. o przeniesienie praw do znaków towarowych zawartej w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem [...], na mocy której prawa do obu znaków TIGER VIT [...] i [...]Spółka następnie przeniosła na Fundację. W umowach tych nie wskazano, aby prawo do znaku TIGER VIT nr [...]wygasło, co uczyniono w odniesieniu do znaku słowno – graficznego TIGER VIT. W tym kontekście należało rozważyć wielkość zapłaty, za jaką oba prawa przenoszono. Umowa z [...] maja 2008 r. została zawarta w sytuacji, gdy z wniosku K.Sp. z o.o. toczyło się postępowanie nr Sp. [...]o unieważnienie prawa ochronnego ENERGY DRINK TIGER, należącego do Spółki (tego samego, którego dotyczy rozstrzygnięcie Sp. [...]w skarżonej obecnie decyzji). Mając na uwadze datę, z jaką stwierdzono wygaśnięcie prawa ochronnego na znak TIGER VIT nr [...]w obecnie kwestionowanej decyzji – [...] lipca 2006 r., nie wzbudziło wątpliwości organu, dlaczego Spółka w postępowaniu Sp. [...]nie podnosiła zarzutu nieużywania tego znaku, a w 2008 r. zawarła z K.Sp. z o.o. opisywaną umowę, która była podstawą do zawarcia ugody między K.Sp. z o.o. i F. Sp. z o.o. (kopia ugody, k. – 862 akt Sp. [...]). Spółka nie podnosiła także argumentu wygaśnięcia znaku TIGER VIT nr [...] , zawierając w dniu [...] września 2008 r. wspomnianą wyżej umowę z Fundacją. Kwestie te też były poruszane w uzasadnieniach wspomnianych wyżej wyroków cywilnych.

W tym zakresie organ dopuścił się naruszenia art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., gdyż o używaniu (nieużywaniu) znaku decydują okoliczności faktyczne (por. wyrok NSA z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt II GSK 1062/13, Lex nr 1572575).

Mając na uwadze wspomniane okoliczności, organ powinien ponownie przeanalizować przedstawiony przez strony materiał dowodowy odnośnie używania spornego znaku TIGER VIT w okresie 5 lat po wydaniu decyzji o jego rejestracji i czy miało to miejsce w odniesieniu do wszystkich produktów objętych tym oznaczeniem. Jako dowody, które mogą być przydatne dla ustalenia ww kwestii, należy wziąć pod uwagę w szczególności: katalogi, informacje handlowe, reklamy produktu opatrzonego znakiem, pisma urzędowe, faktury i inne dowody sprzedaży towaru opatrzonego znakiem, archiwalne wydruki ze stron internetowych; orzeczenia sądów w sprawach o naruszenie prawa do spornego znaku szeroko rozumianych, jak i akty dokonane między podmiotami, uprawnionymi do tychże znaków, zeznania świadka(ów) w uzupełniającym zakresie. Szereg z wyszczególnionych środków dowodowych zostało zebranych w sprawie i organ powinien je wnikliwie przeanalizować, i także ponownie się odnieść – czy wystąpiła potrzeba dopuszczenia – zgłoszonych wniosków dowodowych.

Ponadto, dokonując ustaleń odnośnie używania znaku TIGER VIT nr [...], organ powinien także mieć na uwadze treść art. 170 ust. 1 p.w.p., stanowiącego, że UP oddala, z zastrzeżeniem ust. 2 (Rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku towarowego, po upływie nieprzerwanego pięcioletniego okresu jego nieużywania i w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, nie zostanie jednak uwzględnione, jeżeli przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania mają miejsce tuż po tym, jak uprawniony dowiedział się, że taki wniosek może być złożony.) wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w przypadku, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, jeżeli przed złożeniem tego wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku. Organ co do używania omawianego znaku przed złożeniem przez Spółkę wniosku w sprawie Sp. [...] (w dniu [...] lipca 2010r.) pewne ustalenia poczynił, ale nie powiązał ich z tym przepisem, którego treści w ogóle nie przytoczył. Dlatego nie można jednoznacznie przesądzić czy UP stosował przepis art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p.

Natomiast organ w ogóle nie rozważał zastosowania art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p. w związku z podniesieniem przez Spółkę kolejnego zarzuty nieużywania tego samego znaku i złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w sprawie Sp. [...] (w dniu [...] grudnia 2012 r.).

Mając na uwadze stanowisko składu orzekającego co do rozstrzygnięcia w sprawie nr Sp. [...]o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak TIGER VIT oraz zasadę wynikającą z art. 134 § 1 p.p.s.a. należało też uchylić rozstrzygnięcie UP w sprawie Sp. [...]umarzające postępowanie w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT nr [...](a nie jak błędnie wskazano w tym rozstrzygnięciu – R.130519). Wniosek w tej sprawie Spółka złożyła w dniu [...] grudnia 2012 r. Zażądała stwierdzenia wygaśnięcia wspomnianego prawa z najwcześniejszą możliwą datą i w zakresie wszystkich towarów objętych tym znakiem: z klas 30 i 32. Aczkolwiek Fundacja na wstępie skargi podniosła, że skarży decyzję z dnia [...]sierpnia 2015 r. w części, tj. w zakresie rozstrzygnięcia w sprawie Sp. [...], to w zarzutach dotyczących zastosowania art. 166 p.w.p. (pkt 11.1.) kwestionowała również akceptację przez UP możliwości składania więcej niż jednego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia jednego prawa ochronnego w ramach postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Interpretując jedynie treść art. 166 p.w.p. można byłoby dojść do takiego wniosku jak wnioskodawczyni. Jednakże należy uwzględnić także treść art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p. Według tych uregulowań UP oddala, z zastrzeżeniem ust. 2 (Rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku towarowego, po upływie nieprzerwanego pięcioletniego okresu jego nieużywania i w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, nie zostanie jednak uwzględnione, jeżeli przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania mają miejsce tuż po tym, jak uprawniony dowiedział się, że taki wniosek może być złożony.) wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w przypadku, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, jeżeli przed złożeniem tego wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku (ust. 1). Oznacza to, że aby stwierdzić wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, nie wystarczy samo ustalenie nieprzerwanego pięcioletniego okresu nieużywania tego znaku. Należy także ustalić czy istniały ważne powody usprawiedliwiające nieużywanie znaku (art. 166 ust. 6 p.w.p.) bądź czy przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku, w jakim okresie i w zależności od daty rozpoczęcia albo wznowienia używania – powodów tychże działań (art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p.). Oczywiście wykazanie powyższych okoliczności należy do uprawnionego do znaku towarowego, co do którego żąda się jego wygaśnięcia.

Zatem data wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego ma istotne znaczenie dla ustalania przesłanek z art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p., zważywszy, że od listopada 2010 r. łączy Fundację z M. Sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w [...] umowa licencyjna co do stosowania m.in. oznaczenia TIGER, która zastąpiła umowę z F. Sp. z o.o. Na okoliczności te zwracała uwagę Fundacja na rozprawie przed UP w dniu [...] marca 2014 r. (s. 9 decyzji) i w dniu [...] lipca 2015 r.

Mając na uwadze oba stanowiska Fundacji (ze skargi i prezentowane w postępowaniu przed UP) - można dopatrzyć się w nich sprzeczności.

W sytuacji, kiedy należało uchylić rozstrzygnięcia w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT [...], to zdaniem Sądu, kierując się uregulowaniem art. 166 ust. 2 zd. 2 p.w.p., że zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego, przeciwstawionego - jako podobnego – znakowi, co do którego prawo ochronne chce się unieważnić, podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie, należało uchylić rozstrzygnięcie zawarte w tej samej decyzji w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr [...]. Wiodącym postępowaniem jest bowiem postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Dopiero w jego ramach, gdy unieważnienia żąda się na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, można zgłosić zarzut nieużywania wcześniejszego prawa ochronnego (art. 166 ust. 1 p.w.p.). Zatem w przypadku wyłącznie innych podstaw niż, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, nie można w postepowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy zgłosić zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego toczy się wówczas odrębnie (a contrario z art. 166 ust. 1 i 2 p.w.p.).

W niniejszej sprawie wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego do znaku TIGER VIT nr [...]z powodu jego nieużywania na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. został zgłoszony w ramach postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER [...].

Dlatego prawidłowe rozstrzygnięcie w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy TIGER VIT nr [...]będzie miało istotny wpływ na dalszy bieg postępowania i rozstrzygnięcie w przedmiocie unieważnienia prawa na znak ENERGY DRINK TIGER nr [...]na podstawie, że oba znaki są do siebie podobne.

Niemniej, Sąd podzielił stanowisko organu, co do rozstrzygnięcia, iż wystąpiła przesłanka unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr [...]określona w art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. (Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony.), czyli zgłoszenia znaku w złej wierze.

Zdaniem Sądu zgłaszanie nowych podstaw unieważnienia w trakcie postępowania o unieważnienie prawa ochronnego, jest dopuszczalne do momentu wydania decyzji. W przepisach ustawy – Prawa własności przemysłowej nie ma bowiem ograniczeń czasowych na rozszerzenie, sprecyzowanie, wycofanie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego, zwłaszcza że złożenie wniosku inicjującego postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego także nie jest obwarowane żadnymi ramami czasowymi. W myśl art. 255 ust. 4 p.w.p. UP rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Natomiast według art. 2557 ust. 1 p.w.p. po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd Patentowy wydaje decyzję (por. tez wyrok NSA z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt II GSK 647/10, Lex nr 1083332).

Dlatego dopuszczalne było zgłoszenie nowej podstawy i rozszerzenie przez Fundację wniosku o unieważnienie w piśmie z dnia [...] października 2010 r. Organ dochował warunku z art. 2552 ust. 1 p.w.p. i doręczył Spółce odpis tego pisma, wyznaczając jednocześnie termin do nadesłania pisemnej odpowiedzi na wniosek. Spółka przedstawiła odpowiedź na to żądanie w formie pisma na rozprawie w dniu [...] grudnia 2012 r. Zresztą rozszerzenie podstaw unieważnienia przez Fundację nie było podważane.

Sąd zaakceptował stanowisko organu co do sposobu rozumienia złej wiary, jego odwołanie się do poglądów orzecznictwa i doktryny w tym zakresie, gdyż w p.w.p. brak jest definicji tego pojęcia (por. też: wyroki: WSA w Warszawie z dnia 4 maja 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 3527/14 i przytoczone w nim orzecznictwo, NSA z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt II GSK 1912/14, opubl. orzeczenia.nsa.gov.pl. K. Szczepanowska – Kozłowska, w: System prawa prywatnego, Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, pod red. R. Skubisza, W-wa 2012, s. 620-621). Słusznie UP zaakcentował, że w niniejszej sprawie zła wiara przejawiała się w nieuczciwym działaniu poprzedniczki Spółki – G. Sp. z o.o. (zgłoszeniu w lutym 2004 r.) znaku towarowego ENERGY DRINK TIGER w sytuacji, gdy poprzednicy prawni stron postępowania: G. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] i [...]byli związani porozumieniami umowy promocyjnej zawartej w dniu [...] lipca 2003 r. Według § 1 ust. 1 tej umowy, jej przedmiotem było zezwolenie przez [...] (zwanego Promotorem) na wykorzystywanie i rozpowszechnienie przez G. wizerunku Promotora w postaci zdjęcia bądź obrazu graficznego wykonanego na jego podstawie bądź w jakiejkolwiek innej postaci (lit. a), pseudonimu "Tiger" związanego z osobą promotora oraz znaku słowno – graficznego "Tiger" chronionego przepisami prawa własności przemysłowej. Wykorzystanie wizerunku, pseudonimu lub znaku słowno – graficznego Promotora miało wymagać wcześniejszej pisemnej akceptacji Promotora (§ 1 ust. 3 ww umowy). Z umowy tej nie sposób było wywnioskować, aby dopuszczała zgłaszanie przez G. do ochrony znaku towarowego obejmującego którykolwiek z elementów związanych z osobą [...], których dotyczyła. Podważanie przez Spółkę obecnie sposobu pojmowania charakteru określenia "TIGER" czy to przydomek, a nie pseudonim, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Wcześniej ta kwestia nie budziła wątpliwości, skoro w umowach promocyjnych z dnia [...] mowa jest o pseudonimie. Ponadto istotne było to, że określenie "TIGER" wówczas było kojarzone z [...], znanym w Polsce sportowcem.

Dlatego ocena charakteru i zakresu wspomnianej umowy, dokonana przez UP zasługiwała na aprobatę. Należy przy tym zauważyć, że zarówno umowa ta (§ 1 ust. 2) oraz zgłoszony przez poprzedniczkę Spółki znak towarowy (kl. 32) obejmowały przede wszystkim tę samą grupę towarów – napoje energetyzujące.

Wymaga podkreślenia, że ocena działania poprzedniczki Spółki przy zgłaszaniu spornego znaku – zaprezentowana przez Fundację, a zwłaszcza UP - nie była odosobniona, jak próbowała to wykazać Spółka. Podobną interpretację zapisów umowy promocyjnej z dnia [...] lipca 2003 r. przedstawił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 5 października 2016 r. w sprawie F. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] v. EUI PO, sygn. T-456/15, opubl curia.europa.eu (pkt 30-33 - uwzględniono istnienie bezpośrednich stosunków umownych między poprzednikami stron – poprzedzających chwilę dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego – jako jeden z istotnych czynników odnoszących się do oceny zaistnienia złej wiary poprzedniczki Spółki, pkt 44 -uwzględniono – poprzez odniesienie się do obiektywnych okoliczności – zamiar skarżącej, który można analizować jako wolę obejścia ciążących na niej zobowiązań umownych, jako jeden z czynników istotnych dla dokonania oceny zaistnienia złej wiary skarżącej). Należy też zwrócić uwagę, że oceniając charakter umowy z [...] lipca 2003 r. UP prawidłowo też odwołał się do postanowień umowy promocyjnej z dnia [...] lipca 2005 r, zawartej między tymi samymi stronami, która zastąpiła umowę z dnia [...]lipca 2003 r. (§ 6 ust. 8 umowy z dnia [...]lipca 2005 r.). Gdyby [...]wiedział o zgłoszeniu spornego znaku w 2004 r., to w § 6 ust. 9 pkt 2 w zw. z § 1 umowy z dnia [...] lipca 2005 r. nie znalazłyby się zapisy dotyczące akceptacji projektów graficznych zamieszczonych w załącznikach 2 i 3, zważywszy że w spornym znaku wykorzystano zapis odręczny słowa TIGER, jak ten ujęty w załączniku nr 2 do umowy z dnia [...] lipca 2005 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd podzielił stanowisko organu co do oceny przesłanki złej wiary po stronie poprzedniczki Spółki przy zgłaszaniu do ochrony spornego znaku ENERGY DRINK TIGER.

Nieuzasadnione okazały się więc zarzuty skargi Spółki w tym zakresie. Sąd nie dopatrzył się naruszenia podnoszonych przepisów postępowania: art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a. (decyzja w omawianym zakresie posiadała wszystkie wymagane tym przepisem elementy), jak i naruszenia przepisu prawa materialnego – art. 131 ust. 2 pk1 p.w.p.

Organ przy ponownym rozpatrywaniu sprawy uwzględni przedstawione wyżej wyjaśnienia i wskazówki.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. należało uchylić zaskarżoną decyzję w całości (co do wszystkich rozstrzygnięć).

Na mocy art. 206 p.p.s.a. Sąd odstąpił od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania przez UP na rzecz stron. Należy zauważyć, że zasadna właściwie okazała się skarga Fundacji i na skutek jej uwzględnienia zostało także uchylone (i to głównie z przyczyn proceduralnych - wyżej wspomnianych) rozstrzygnięcie UP dotyczące unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy ENERGY DRINK TIGER nr Sp. [...]. Z kolei zmiany dotyczące podmiotów uprawnionych do przeciwstawianych znaków, wielość umów i wytoczonych na tym tle procesów sądowych, uzasadniają stanowisko, że koszty powinny być w takiej sytuacji rozliczne między stronami, zwłaszcza że przed UP także toczyło się postępowanie sporne, na którego przebieg zasadniczy wpływ mają strony. Przepisy p.p.s.a. takiej sytuacji jednak nie przewidują w odniesieniu do postępowania przed sądem pierwszej instancji (art. 199 i art. 200 p.p.s.a.), a w ograniczonym zakresie w postępowaniu kasacyjnym (art. 203 i art. 204 p.p.s.a.) i dlatego Sąd uznał, że wystąpił szczególny przypadek, o którym mowa w art. 206 p.p.s.a.