Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 574/10
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2010-06-08 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 151
journal: Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
article: art. 164, art. 131 ust. 2 pkt 1  i 2, art. 246 ust. 1
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska - Przewłoka Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy H. oddala skargę


UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi wniesionej do tutejszego Sądu przez C. sp. z o.o. z siedzibą w K. jest decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2009 r. znak [...] wydana w sprawie z wniosku przedsiębiorstwa G. z P., Niemcy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy H. [...] udzielonego na rzecz przedsiębiorstwa C. Sp. z o.o. z K. Wymienioną decyzją Urząd Patentowy na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 i art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 119, poz. 1117 ze zm. zwanej dalej p.w.p.) oraz na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. orzekł:

1. unieważnić prawo ochronne na znak towarowy H. [...],

2. przyznać przedsiębiorstwu G. z P., Niemcy od przedsiębiorstwa C. Sp. z o.o. z K. kwotę w wysokości 2.600,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu powyższej decyzji organ wskazał, iż w dniu [...] marca 2008 r. przedsiębiorstwo G. z P., Niemcy, złożyło sprzeciw wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny H. [...], udzielonego na rzecz C. Sp. z o.o. z K. i przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 3, 10 i 35 to jest: kosmetyki, przybory toaletowe, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mydła, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, mleczko kosmetyczne, pomadki do ust, szampony, kadzidła, kremy kosmetyczne, esencje eteryczne (kim 3), aparaty do masażu, meble specjalne do celów medycznych, medyczne aparaty i instrumenty, aparatura do celów analiz medycznych, aparaty do masażu wibracyjnego (kim 10), usługi agencji importowo-eksportowej, informacja o działalności gospodarczej (kim 35). Wnoszący sprzeciw podniósł zarzut naruszenia przez sporne prawo ochronne przepisów art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

W uzasadnieniu sprzeciwiający zarzucił w zakresie naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 u.p.w.p. naruszenie 1) praw autorskich do oznaczenia H. ponieważ znak H. jest utworem stworzonym w 2001 r. na zamówienie wnioskodawcy, do którego wnioskodawca nabył całość praw autorskich, a sporny znak towarowy jest kopią znaku wnioskodawcy, 2) prawa do firmy G. - przedsiębiorstwo G. działa od grudnia 2000 r. w Niemczech, natomiast w Polsce przedsiębiorstwo to działało od roku 2002 do 2005, w tym czasie podejmując współpracę z polskimi firmami, w związku z tym wnioskodawca twierdzi, że uwzględniając stanowisko orzecznictwa, które w sytuacji kolizji prawo do znaku towarowego a prawo do nazwy przedsiębiorstwa przyznaje priorytet prawu powstałemu wcześniej, sporne prawo wyłączne narusza prawo do firmy przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Ponadto nazwa firmy wnioskodawcy podlega ochronie jako nazwa handlowa na podstawie art. 8 Konwencji Paryskiej, bez względu na fakt zgłoszenia lub rejestracji jako znak towarowy. 3) naruszenie praw do oznaczenia przedsiębiorstwa [...] i 4) naruszenie prawa do niezarejestrowanego oznaczenia towarów H., podnosząc, iż wnioskodawca jest producentem urządzeń do masażu, wprowadza na rynek tak oznaczone towary, a od 2002 roku znak [...] był używany w obrocie na terenie Polski. W związku z powyższym zgłoszenie spornego znaku towarowego i udzielenie ochrony spowodowało wkroczenie w sferę interesów gospodarczych wnioskodawcy co jest czynem nieuczciwej konkurencji - wypełniając treść przepisu art. 3 ust. 1 oraz art. 4 u.z.n.k. Powołując się na stanowisko prezentowane w piśmiennictwie art. 131 ust. 1 pkt 1 u.p.w.p. nie stanowi ograniczenia w swej treści wyłącznie do praw podmiotowych i można je odnieść do wszelkiego rodzaju uprawnień w tym także roszczeń o charakterze majątkowym. Podkreślił również iż Niemcy są stroną Konwencji Paryskiej oraz TRIPS-u a zatem interesy gospodarcze przedsiębiorstwa G.korzystają z ochrony deliktowej na tej właśnie podstawie. Co do zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 u.p.w.p., a więc zarzutu zgłoszenia spornego znaku towarowego H. [...] w złej wierze, wnioskodawca przedstawił swoje przedsiębiorstwo, poinformował, że współpracował z polskimi przedsiębiorstwami P. z G. oraz M. z S. Wnioskodawca przedstawił okoliczności sprawy z których wynika, że [...] sierpnia 2004 r. wnioskodawca zawarł z p. J.- aktualnym członkiem zarządu przedsiębiorstwa uprawnionego, umowę dystrybucji wyłącznej, dotyczącą produktów wnioskodawcy. W umowie tej nie zawarto postanowień co do korzystania przez uprawnionego z oznaczeń odróżniających wnioskodawcy ale też wnioskodawca nie kwestionuje, że na mocy umowy, uprawniony upoważniony został do korzystania z tych oznaczeń w związku z podjęciem dystrybucji-v towarów wnioskodawcy - oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu towarów z oznaczeniami wnioskodawcy (na dowód przekładając umowę dystrybucyjną z dnia [...] sierpnia 2004 r., akta, k. 38-45). Następnie przedsiębiorstwo C. Sp. z o.o. dokonało z datą [...] września 2005 r., zgłoszenia znaku towarowego H. - znaku spornego, co nastąpiło w braku umowy pomiędzy wnioskodawcą a uprawnionym i również wbrew umowie zawartej między wnioskodawcą a p. J. jeżeli uznać, iż jest on poprzednikiem uprawnionego. Wnioskodawca podniósł, że pomiędzy stronami postępowania toczy się spór co do ważności umowy dystrybucyjnej, jednakże spór ten nie ma znaczenia dla przedmiotowego postępowania. Stąd też, jeżeli przyjąć, że umowa ta nie została ważnie zawarta to tym bardziej uprawniony nie legitymował się żadnymi uprawnieniami do korzystania z oznaczenia H.. Następnie – pismem z dnia [...] kwietnia 2007 r. wnioskodawca w związku wypowiedzeniem umowy dystrybucyjnej, zażądał zaniechania korzystania ze spornego oznaczenia oraz złożenia stosownego oświadczenia przez uprawnionego (na dowód przedłożone zostały pisma akta, k. 15-22). W odpowiedzi uprawniony pismem z dn. [...] kwietnia 2007 r., zakwestionował żądania wnioskodawcy, wskazując na wiążącą strony umowę dystrybucyjną, po czym wznowiono dostawy towarów od G. do uprawnionego. Ponownie, wnioskodawca skierował do uprawnionego pismo (z dn. [...] listopada 2007 r.) z żądaniem zaprzestania korzystania z nazwy i oznaczenia [...]. Bezpośrednią przyczyną ponowienia tych żądań było powzięcie przez wnioskodawcę informacji, że prezes zarządu C. Sp. z o.o. - p. J. jest jednocześnie prezesem zarządu spółki T., które to przedsiębiorstwo wprowadza na polski rynek konkurencyjne względem wnioskodawcy towary. Zdaniem wnioskodawcy sytuacja tak stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji w świetle prawa polskiego jak i niemieckiego. Uprawniony w piśmie z grudnia 2007 roku stwierdził, że spółki G. oraz C. Sp. z o.o. nie łączyła żadna umowa zlecenia lub też franszyzy, G. nie udzielała licencji na korzystanie ze znaku towarowego, którego wyłączność sobie przypisuje, zatem nie zrozumiałe jest aby po zerwaniu stosunków handlowych C. Sp. z o.o. zaprzestała posługiwania się legalnie chronionym na swoją rzecz znakiem towarowym. Od stycznia 2008 roku (ale także i we wrześniu 2007 r. - daty udzielenia prawa wyłącznego) uprawniony pisemnie wzywał do zaniechania korzystania ze znaku H. pod groźbą wszczęcia kroków prawnych (przy czym pisma takie zostały skierowane również do innych podmiotów gospodarczych). W związku z powyżej przedstawioną sytuacją oraz, w tym kontekście przywołaną definicję złej wiary, wnioskodawca podkreślił aspekt szczególnego zaufania pomiędzy właścicielem znaku towarowego a agentem, wskazując na przepis art. 161 u.p.w.p. oraz art. 6 septies Konwencji Paryskiej. Wnioskodawca przywołał, w tym zakresie sprawy orzecznictwo. W sprawie, zdaniem wnioskodawcy, uprawniony prowadząc dystrybucję produktów wnioskodawcy z oznaczeniem H. nadużył zaufania swojego kontrahenta -wnioskodawcy i działając wbrew umowie, zgłosił do ochrony niezarejestrowane oznaczenie, którym od lat posługiwał się kontrahent. Umowa, pomiędzy p. J.a później uprawnionym, nie zawierała żadnego upoważnienia dla uprawnionego do zgłoszenia oznaczenia H. jako znaku towarowego. Wnioskodawca twierdzi, że sam uprawniony przyznał, iż G. nie udzielała licencji na wykorzystanie znaku towarowego H. - pismo z dn. [...] grudnia 2007 r. Stąd też wnioskodawca uznał, że uprawniony stwierdzając brak łączącej go z wnioskodawcą umowy korzystania z oznaczenia H. przyznał, że zgłaszając to oznaczenie do ochrony jako znak towarowy działał świadomości braku upoważnienia do dokonywania takiego zgłoszenia - co jest potwierdzeniem zarzutu działania uprawnionego w złej wierze. Uzasadniając interes prawny, wnioskodawca wywiódł go z sytuacji, w której uprawniony uzyskał dla siebie z naruszeniem praw wyłącznych wnioskodawcy prawo ochronne na znak towarowy w złej wierze, a następnie przystąpił do wykorzystywania wadliwie uzyskanego prawa w celu zakłócenia stosunków umownych wiążących wnioskodawcę z innymi współpracującymi podmiotami (dystrybutorami). W związku z powyższym, zdaniem wnioskodawcy, interes prawny wnioskodawcy jest udowodniony.

Pismem z dnia [...] maja 2008 r., swoje stanowisko w sprawie przedstawił uprawniony, wnosząc o oddalenie przedmiotowego wniosku. Uprawniony zakwestionował konkretne sformułowania znajdujące się we wniosku, zarzucając im bezzasadność. W związku z tym, uprawniony zarzucił bezzasadność zarzutu naruszenia praw wyłącznych, których zdaniem uprawnionego, wnioskodawca nie posiada, w tym zarzutu naruszenia praw autorskich przysługujących wnioskodawcy. Nie zgodził się z zarzutem naruszenia prawa do firmy [...], ponieważ przedsiębiorstwo wnioskodawcy nie jest zarejestrowane w Polsce, a wnioskodawca działa jako G. Stwierdził także, iż przedsiębiorstwu wnioskodawcy nie przysługuje ochrona wynikająca z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Bezzasadny jest również zarzut, iż sporny znak towarowy jest tożsamy z firmą G. i, że G. jest oznaczeniem chronionym w świetle Konwencji Paryskiej (jako oznaczenie handlowe). Podniósł, że nastąpił podział rynków zbytu pomiędzy wnioskodawcą a uprawnionym na podstawie umowy z dn. [...] czerwca 2006 r., - par. 4., a także, że znajduje się tam zapis: "uprawniony powinien »w niezależny sposób z wykorzystaniem chronionego [na swoją rzecz] znaku towarowego pracować«". Uprawniony za bezzasadne uznał, iż C. Sp. z o.o. miał kontakty handlowe z polskimi przedsiębiorstwami. Bezpodstawne jest twierdzenie, jakoby umowa wnioskodawcy z dn. [...] sierpnia 2004 r., zawarta była z uprawnionym, a nie z p. J., ponadto w umowie wskazano niemieckie organy jako właściwe do rozpatrzenia sporów. Za niezasadny uprawniony uznał zarzut, jakoby uprawniony C. Sp. z o.o. by następcą prawnym przedsiębiorcy niemieckiego p. J. Zarzucił bark podstaw do podważenia ważności umowy z dn. [...] czerwca 2006 r. Zdaniem uprawnionego, wystąpienia wnioskodawcy o zaniechanie korzystania z oznaczenia [...] nie miały mocy prawnej, w świetle istniejącego prawa ochronnego dla zarejestrowanego znaku towarowego. Bezzasadna jest także sugestia wnioskodawcy o możliwości korzystania ze znaku przez każdego, w kontekście uzyskania prawa wyłącznego przez uprawnionego. Uznał za bezzasadne jakoby uprawniony nie miał prawa kierować pisma z informacją o udzielonym prawie [...] do osób trzecich. Uprawniony podkreślił, że wobec wnioskodawcy nie był przedstawicielem handlowym ale niezależnym podmiotem, a pomiędzy stronami postępowania nastąpił podział rynku zbytu tu uprawniony powołał się na zapis umowy. W tym też kontekście uprawniony zarzucił wnioskodawcy nie rozróżnianie instytucji wyczerpania prawa do oznaczenia wnioskodawcy na terenie Niemiec, a wprowadzeniem do obrotu towarów oznaczonych spornym znakiem towarowym przez uprawnionego na terenie Polski. Zakwestionował możliwość zastosowania Konwencji Paryskiej dla ochrony używanego oznaczenia jako znaku towarowego, a także brak zrozumienia dla przywołanego orzeczenia NSA, w szczególności dotyczącego pojęcia "właściciela znaku". Podkreślił, że wnioskodawca sam oświadczył, że nie zgłosił ani też nie uzyskał ochrony na oznaczenie H.ani też, że uprawniony jest jego agentem bądź przedstawicielem. Bezpodstawne jest również zarzucanie uprawnionemu, że w świetle umowy dystrybucyjnej mógł używać znaku towarowego, który wcześniej był chroniony na jego rzecz, przeczy temu umowny zapis (z dn. [...] czerwca 2006 r.,) o podziale rynku pomiędzy stronami postępowania. W podsumowaniu uprawniony stwierdził, że - wnioskodawca nie wykazał aby przysługiwało mu prawo do zarejestrowanego znaku C., aby mógł się powoływać skutecznie na zapisy Konwencji Paryskiej, wnioskodawca, zdaniem uprawnionego nie może w świetle umowy z dn. [...] czerwca 2006 r. podejmować działań konkurencyjnych wobec uprawnionego. Zarzucił, że wnioskodawca nie przedłożył żadnego pisma skierowanego przez uprawnionego a wykazał jedynie własne - odpowiedzi. Wnioskodawca zerwał umowę z uprawnionym, co jest dowodem na stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji ze strony samego wnioskodawcy. Wobec powyższego, zdaniem uprawnionego brak jest podstaw do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy H. [...].

Podczas przeprowadzonej w dniu [...] maja 2009 r. rozprawy zarówno pełnomocnik wnoszącego sprzeciw jak i uprawnionego podtrzymali swoje dotychczasowe stanowiska. Wnioskodawca jeszcze raz podkreślił fakt zawarcia umowy z p. J., który obecnie jest członkiem zarządu przedsiębiorstwa uprawnionego – C. Sp. z o.o., w czym wnioskodawca upatruje działanie uprawnionego w złej wierze. Uprawniony natomiast stwierdził, że wnioskodawca nie działał nigdy w Polsce samodzielnie ani przez dystrybutorów, jednocześnie zakwestionował uznanie następstwa prawnego pomiędzy p. J.a uprawnionym ze spornego prawa wyłącznego. Co do umowy z dnia [...] czerwca 2006 r., uprawniony podkreślił, że została ona zawarta po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego - to jest w dniu [...] września 2005 r., a ponadto zdaniem uprawnionego, wnioskodawca nie udowodnił, że umowa ta dotyczy spornego znaku towarowego H. [...]. Poinformował, że pomiędzy stronami postępowania nie toczy się żaden spór sądowy. Uprawniony stwierdził również, że autorskie prawa do spornego znaku towarowego przysługują uprawnionemu z uwagi na wykonanie warstwy graficznej w spornym znaku towarowym. W odpowiedzi wnioskodawca podniósł, że jego przedsiębiorstwo G. działa w Polsce, co potwierdza współpraca z polskimi przedsiębiorstwami, podkreślił również, że nie przedłożono żadnych dokumentów, które potwierdzają przysługujące uprawnionemu prawa autorskie. Uprawniony jeszcze raz zakwestionował obecność przedsiębiorstwa wnioskodawcy na polskim rynku, stwierdzając, że firmy, na które powołał się wnioskodawca jako współpracujące z wnioskodawcą wyłącznie kupowały od wnioskodawcy towar i sprowadzały je na własne ryzyko do Polski. Wnioskodawca, oponując w tej kwestii, na dowód działalności swojego przedsiębiorstwa powołał faktury potwierdzające, jego zdaniem, okoliczność działalności i obecności wnioskodawcy na terenie Polski.

Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego rozpoznając wniosek zważyło, co następuje.

W świetle art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy może wystąpić każdy kto ma w tym interes prawny. W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca wykazał swój interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ze spornego znaku towarowego H. [...], albowiem podniósł, że sporne prawo wyłączne narusza prawo do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy G. - a więc, że narusza jego prawa majątkowe, których ochrona wynika z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego - art. 4310. Wnioskodawca zarzucił również naruszenie przez sporne prawo wyłączne prawa do oznaczenia [...] i prawa do niezarejestrowanego oznaczenia [...], służącego do oznaczania towarów wnioskodawcy. Ponadto powołał się na naruszenie praw autorskich do oznaczenia H. Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem produkującym i oferującym urządzenia zdrowotne, jak wynika to z akt rejestrowych przedsiębiorstwa akta, k. 59-63. W ocenie Kolegium Orzekającego należy przyjąć, że wskazane przez wnioskodawcę okoliczności mają bezpośredni wpływ na sytuację prawną wnioskodawcy, a to z kolei stanowi uzasadniony interes prawny do wystąpienia o unieważnienie spornego znaku towarowego. Ugruntowane jest już bowiem stanowisko, iż interes prawny to związek charakterze materialno prawnym zachodzący pomiędzy obowiązującą normą prawa materialnego a sytuacją prawna konkretnego podmiotu, polegający na tym, że akt stosowania normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego (M. Bogusz: "Zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego" W-wa '97, s. 18 w wyroku NSA z dnia 17 lipca 2003 r., sygn. akt II SA 1165/02, s. 8).

W niniejszej sprawie zadaniem Kolegium Orzekające była ocena podniesionych przez wnioskodawcę sprzeciw zarzutów.

Przepis art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi o nieudzielaniu praw ochronnych na oznaczenia jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony. Dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w warunkach istnienia złej wiary jest bezwzględną przeszkodą rejestracji znaku towarowego. Zła wiara nie została zdefiniowana ani na gruncie ustawy o znakach towarowych z 1985 r., ani też na gruncie obecnie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej. Przyjmuje się (R. Skubisz "Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy)" w Rozprawach prawniczych. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Wyd. Zakamycze 2005 r., str. 1339 i następ.), że pojęcie "złej wiary" jest pojęciem niezależnym od pojęcia złej wiary przyjętego w prawie cywilnym. Zła wiara w świetle art. 131 ust. 2 pkt 1 to nie tylko świadomość niezgodnego stanu rzeczy z rzeczywistym stanem prawnym, brak takiej świadomości, która jest wynikiem niedbalstwa ale również nieuczciwe zgłoszenie znaku towarowego. Zła wiara nie jest uzależniona od subiektywnego stanu osoby działającej ale w zakres tego pojęcia należy przyjąć także obiektywnie zdarzenia i okoliczności. Chodzi tutaj o takie zdarzenia, które w sposób jednoznaczny potwierdzają, iż dokonane zgłoszenie spornego znaku było nieuczciwe "zarówno w świetle ogólnych zasad prawnych, jak też zwłaszcza interesów innych przedsiębiorców" (R. Skubisz "Zgłoszenie znaku towarowego."). W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wykazał, że przed zgłoszeniem znaku do ochrony przedsiębiorstwo wnioskodawcy zawarło umowę dystrybucyjną z p. J., który obecnie pełni funkcję w organach przedsiębiorstwa uprawnionego. Kolegium Orzekające ustaliło, że na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu [...] sierpnia 2004 r., p. J., był uprawniony do wprowadzania na rynek, sprzedaży i dystrybucji (akta, k. 44 - umowa dystrybucyjna - § 2) produktu. W § 4 tejże umowy ustalono, że "J.M. winien w aktywny i niezależny sposób, lecz z wykorzystaniem ochronnego znaku towarowego [...] pracować w rejonie na rzecz sprzedaży produktu". Z zacytowanych wyżej regulacji umownych między wnioskodawcą a p. J. wynika istniejąca relacja gdzie p. J. był upoważnionym, dystrybutorem towarów produktów niemieckiego przedsiębiorstwa wnioskodawcy, a relacja ta opierała się na szczególnym stosunku zaufania między partnerami handlowymi. Następnie, w dniu [...] września 2005 r. przedsiębiorstwo C. Sp. z o.o. dokonało zgłoszenia znaku towarowego H. na swoją rzecz. Przy czym jak wynika z KRS-u przedsiębiorstwa uprawnionego C. Sp. z o.o. (akta, k. 32-37) prezesem zarządu i jedynym wspólnikiem w przedsiębiorstwie uprawnionego jest p. J. Zatem, w sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której osoba wcześniej związana relacją handlową z wnioskodawcą obecnie pełni funkcję w statutowych organach przedsiębiorstwa uprawnionego. Faktycznie, pomiędzy uprawnionym a wnioskodawcą nie istniała, w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, żadna umowa dystrybucyjna obligująca strony do przestrzegania przyjętych zasad kupieckich, niemiej uprawnione przedsiębiorstwo jako podmiot prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w istocie swej jest kierowana i zarządzana przez konkretne osoby. Z ustaleń Kolegium Orzekającego wynika, że osoba p. J. wcześniej związana umową dystrybucyjną z wnioskodawcą i aktualnie pełniąc funkcję prezesa zarządu w przedsiębiorstwie uprawnionym, posiadała wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa wnioskodawcy, towarów przez niego oferowanych a także oznaczeń, którymi opatrywał te towary. Innymi słowy, istnienie relacji handlowych między wnioskodawcą a p. J. i posiadanie przez niego dostatecznych informacji o przedsiębiorstwie wnioskodawcy, o sposobie oznaczania przez niego towarów, niewątpliwie w pełni świadomie przedsiębiorstwo uprawnione, w którym p. J. pełni określoną funkcję tj. prezesa zarządu, narusza cudze prawo własności, zgłaszając znak towarowy H. Wobec powyższego uprawniona będzie konstatacja, że działanie uprawnionego cechuje zła wiara, potwierdzona ustalonymi zdarzeniami w sprawie w powiązaniu z obiektywną oceną działań osoby p. J. jako dystrybutora współpracującego z przedsiębiorstwem wnioskodawcy a później jako prezesa zarządu przedsiębiorstwa uprawnionego.

W ocenie Kolegium Orzekającego, nie można uznać następstwa prawnego między działalnością p. J. a spółką uprawnioną do spornego znaku towarowego H., jak sugerował to wnioskodawca, ponieważ jak wynika to z okoliczności mających miejsce w sprawie, między przedsiębiorstwem p. J. a przedsiębiorstwem C. Sp. z o.o. nie istniał żaden związek organizacyjny czy strukturalny, nie wykazano również na jakiekolwiek umowy, które potwierdzałyby istnienie powiązań o wyżej wymienionym charakterze.

W dalszej ocenie, zdaniem Kolegium Orzekające nie znajduje zastosowania, przywołany przez wnioskodawcę art. 6 septies Konwencji Paryskiej, ponieważ przepis ten wyraźnie stanowi, iż: "Jeżeli agent lub przedstawiciel osoby, która jest właścicielem znaku w jednym z Państw będących członkami Związku, wnosi bez zezwolenia właściciela o zarejestrowanie znaku na swoją rzecz w jednym lub kilku Państwach będących członkami Związku, właściciel będzie mógł sprzeciwić się żądanej rejestracji albo żądać jej wykreślenia lub jeżeli ustawodawstwo danego Państwa będącego członkiem Związku na to zezwala (...)", bowiem odnosi się on do sytuacji, w której między właścicielem znaku a uprawnionym istnieje relacja agent, przedstawiciel. W przedmiotowej sprawie sam wnioskodawca podkreślał niejednokrotnie, że między wnioskodawcą a uprawnionym do spornego znaku towarowego nie istniał stosunek przedstawiciela czy dystrybutora, stąd też nie ma podstaw do zastosowania ww. przepisu Konwencji.

Kolegium Orzekające uznało za zasadny zarzut wnoszącego sprzeciw naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 u.p.w.p., który stanowi o nie udzielaniu praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste i majątkowe osób trzecich. Sprzeciwiający zarzucił, że sporne prawo ochronne C. [...] narusza prawo do nazwy jego przedsiębiorstwa G. W ocenie Kolegium Orzekającego sprzeciwiający korzysta z prawa do ochrony dóbr osobistych, na mocy art. 23 i 24 k.c. zaś ochrona nazwy przedsiębiorstwa wynika z treści art. 4310 k.c. Nazwa przedsiębiorstwa jest dobrem osobistym związanym z identyfikacją takiego przedsiębiorstwa wówczas, gdy ją indywidualizuje. W przedmiotowej sprawie sporny znak towarowy w swej zasadniczej i dominującej części pokrywa się z najistotniejszym elementem nazwy przedsiębiorstwa sprzeciwiającego, pod którą prowadzi on działalność gospodarczą. Nie może bowiem budzić wątpliwości, że tym najważniejszym elementem jest słowo [...]. Przedsiębiorstwo i wnioskodawcy jest podmiotem niemieckim, działającym w kraju pochodzenia od grudnia 2000 r., w zakresie produkcji i sprzedaży urządzeń zdrowotnych (akta, k. 59-63). Przy czym, przedsiębiorstwo wnioskodawcy przedłożyło dowody świadczące o tym, że przed zgłoszeniem spornego znaku do ochronny to właśnie jego przedsiębiorstwo, pod nazwą G., było obecne na polskim rynku już od 2002 roku. Chodzi tutaj w szczególności o faktury dokumentujące kontakty handlowe pomiędzy G. a polskim przedsiębiorstwem P, pochodzące z lat 2002-2003 (akta, k. 49-45, 50-56), a dodatkowo, także ulotkę reklamową w języku polskim, opatrzona datą [...].07.2003r., na której widnieje nazwa przedsiębiorstwa wnioskodawcy wraz z niemieckim adresem przedsiębiorstwa (akta, k. 46-48). Dowody te w ocenie Kolegium Orzekającego świadczą, że przedsiębiorstwo G. było obecne na polskim rynku, oferując swoje towary przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, a więc przed dniem 8 września 2005 roku. Wynika z tego, że oznaczenie [...] jako nazwa przedsiębiorstwa było wcześniejsze niż chroniony z pierwszeństwem sporny znak towarowy, a zatem ustalone okoliczności pozwalają na przyznanie priorytetu prawu powstałemu wcześniej. Jest to sytuacja, w której nazwa przedsiębiorstwa wnioskodawcy jest zbieżna ze spornym znakiem towarowym, a w przypadku konfliktu pomiędzy nazwą przedsiębiorstwa a chronionym znakiem towarowym o prawie do używania powinno decydować pierwszeństwo używania takiego oznaczenia. Takie stanowisko jest zgodne z ustalonym w tym aspekcie orzecznictwem, które zostało zapoczątkowane postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r., sygn. akt II CZP 109/94., w sprawie O. W postanowieniu tym Sąd Najwyższy stwierdził: "Zdaniem Sądu Najwyższego priorytet w omawianej sytuacji trzeba przyznać ochronie istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego pozwanej, prawa podmiotowego powoda do nazwy przedsiębiorstwa (...)". Należy zatem przyjąć, że potwierdzone zostało, iż sporne prawo ochronne na znak towarowy narusza wcześniejsze prawo wnioskodawcy do nazwy jego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca przedłożył dowody, z których wynika, że nazwa jego przedsiębiorstwa była używana w związku z prowadzoną działalnością już od 2002 roku, a sporny znak towarowy został zgłoszony do Urzędu Patentowego w dniu [...]września 2005 r., a zatem pierwszeństwo użycia oznaczenia [...] jest oczywiste. Tym samym za niepotwierdzone Kolegium Orzekające uznało jedynie oświadczenie uprawnionego, iż wnioskodawca nie utrzymywał żadnych kontaktów handlowych, a towary były sprowadzane bezpośrednio z Niemiec przez polskie podmioty bez obecności G. w Polsce. Ponadto, w ocenie Kolegium Orzekającego przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 u.p.w.p. i postawiony w oparciu o ten przepis zarzut naruszenia przez sporne prawo wyłączne prawa do nazwy przedsiębiorstwa koresponduje z zapisem dyspozycji art. 8 Konwencji Paryskiej - również podniesionego przez wnioskodawcę - stanowiącego o ochronie nazwy handlowej bez względu na to czy jest ona częścią znaku towarowego oraz niezależnie od obowiązku jej zgłoszenia lub rejestracji. Przy czym nazwą handlową jest nazwa podmiotu prawa (kupca, przedsiębiorcy), pod którą prowadzi on działalność gospodarczą, zorganizowaną zazwyczaj w przedsiębiorstwo. Jest to zatem takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które zawiera elementy wyróżniające oraz te wszystkie elementy, które pozwalają na zindywidualizowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Należy też podkreślić, że prawa do nazwy handlowej przysługują zarówno podmiotom krajowym jak i zagranicznym, jeśli prowadzą na terytorium polskim działalność gospodarczą (orzecznictwo przywołane przez Bogusława Sołtysa w "Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim", Wyd. Zakamycze 2003 s. 193 - orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1988 r., sygn. akt II CR 367/87, z glosą M. Kępińskiego, OSP 1990, z 9, poz. 328 oraz z dnia 20 maja 1991 r., sygn. akt IICR 445/90,OG 1991, nr 4. poz. 78 z glosą R. Skubisza, PiP 1992, z. 8 s. 108). W tej zaś sytuacji możliwe jest przyjęcie stanowiska, że potwierdzenie naruszenia prawa do nazwy przedsiębiorstwa - co podniósł wnioskodawca - w istocie wypełnia dyspozycje przepisu art. 8 Konwencji Paryskiej. W świetle ustalonych okoliczności potwierdzenie zarzutu naruszenia prawa do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy jest wystarczające aby unieważnić prawo ochronne na sporny znak towarowy H. [...].

Wnioskodawca podniósł jeszcze zarzut naruszenia przez sporne prawo na znak towarowy [...] autorskich praw majątkowych, przynależnych wnioskodawcy, na dowód przedkładając oświadczenie, z którego wynika, że poprzednik firmy A. (akta, k. 64 i 65) wykonał w roku 2001 r., na rzecz wnioskodawcy "logo" H.. Jednakże, zdaniem Kolegium Orzekającego z oświadczenia tego nie wypływają żadne autorskie prawa majątkowe wnioskodawcy do oznaczenia H, na które mógłby się skutecznie powołać podnosząc zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 u.p.w.p. przez sporne prawo wyłączne. Potwierdzony fakt wykonania projektu "logo" przez osobę trzecią nie jest legitymacją z której wynikają jakiekolwiek prawa autorskie o charakterze majątkowym. Wobec powyższego, zasadne będzie przyznanie, że w tym aspekcie sprawy zarzut oparty o naruszenia przez sporne prawo na znak towarowy [...] autorskich praw majątkowych wnioskodawcy nie został należycie uzasadniony. Również i stanowisko uprawnionego w tym zakresie nie zostało potwierdzone, bowiem uprawniony twierdził, że prawa autorskie do spornego znaku towarowego przysługują właśnie jemu z "uwagi na wykonanie grafiki" (akta, k. 111, protokół z rozprawy), przy czym twierdzenie nie zostało poparte żadnymi dowodami w tym zakresie. Jednocześnie uprawniony oświadczył, że pomiędzy stronami postępowania w przedmiotowej sprawie - o unieważnienie prawa ochronnego H. nie toczy się żaden proces sądowy (akta, k. 111, protokół z rozprawy). Wobec powyższego można przyjąć, że podniesienie zarzutu w oparciu o zarzut naruszenia przez sporne prawo ochronne treści art. 131 ust. 1 pkt 1 u.p.w.p. nie znalazło poparcia ze strony wnioskodawcy jak również stanowisko uprawnionego nie zostało potwierdzone.

Ponadto wnioskodawca podniósł zarzut naruszenia przez prawo ochronne na znak towarowy H. prawa do oznaczenia przedsiębiorstwa [...] wraz z zarzutem naruszenia prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego H. z tożsamym uzasadnieniem, z którego wynika, że wnioskodawca powołuje się na zapisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności naruszenia treści przepisu art. 3 ust. 1, a także art. 4 u.z.n.k. Wobec powyższego Kolegium Orzekające stwierdziło, że zgodnie z zapisem art. 2 u.p.w.p. zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrębna ustawa. Należy jednakże zauważyć, że jak słusznie podniósł wnioskodawca w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chodzi głównie "o rozgraniczenie między uczciwym i nieuczciwym działaniem podmiotów gospodarczych a nie o ochronę konkretnego dobra" (akta, k. 78), to zdaniem Kolegium Orzekającego, w oparciu o odpowiednie przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej, można skutecznie dochodzić ochrony swoich praw, między innymi w odniesieniu np. prawa do nazwy przedsiębiorstwa, jak wyżej uczynił to wnioskodawca.

Na zakończenie, zdaniem Kolegium Orzekającego należy wyjaśnić kwestie podniesione przez uprawnionego, po pierwsze, wnioskodawca może skutecznie powoływać się na zapisy umów międzynarodowych, których stroną jest Polska oraz Niemcy, w szczególności chodzi tutaj o Konwencję Paryską, której regulacje mają charakter norm autowykonalnych. Po drugie, określenie "właściciel znaku towarowego" jest sformułowaniem konwencyjnym i nie jest tożsame z uprawnionym do znaku towarowego. Dla potrzeb tego aspektu sprawy - najkrócej - można przyjąć, że zakres uprawnień "właściciela znaku towarowego" ma charakter cywilno-prawny natomiast zakres uprawnień uprawnionego z rejestracji czy z prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter prawa formalnego, udzielanego w trybie decyzji administracyjnej. Pozostaje niezrozumiałym podniesienie przez uprawnionego problemu wyczerpania praw do znaku towarowego. Następnie, w odniesieniu do argumentacji uprawnionego co do okoliczności sprawy, to uprawniony nie może skutecznie powoływać na postanowienia umowy z dnia [...] czerwca 2006 r. obowiązującej strony postępowania, w szczególności dotyczącej kwestii podziału rynku, ponieważ umowa ta została zawarta po dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego (8 września 2005 r.), a wnioskodawca składając przedmiotowy wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy H. [...], kwestionuje ważność udzielonego prawa wyłącznego w dniu jego zgłoszenia. Ponadto Kolegium Orzekającego zauważa, że uprawniony w piśmie z dnia [...] maja 2008 r. nie odniósł się do zarzutów -naruszenia konkretnych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej - wnioskodawcy a przedstawił w rzeczywistości swoje stanowisko w odniesieniu wyłącznie do konkretnych sformułowań, które znalazły się w przedmiotowym wniosku. Również i stanowisko przedstawione podczas rozprawy, przeprowadzonej w dniu [...] maja 2008 r. polegało na podniesieniu twierdzeń, które nie zostały poparte jakimkolwiek materiałem dowodowym. Oczywiście, uprawniony może obrać dowolnie sposób obrony kwestionowanej ważności prawa wyłącznego, jednakże przedstawione stanowisko powinno odnosić się do meritum sprawy wraz z ewentualnym materiałem dowodowym, potwierdzającym to stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Ustalając wysokość zwrotu niezbędnych kosztów postępowania organ stwierdził, iż się na przepisach art. 98 § 1 kpc w związku z art. 256 ust. 2 upwp.

W skardze na powyższą decyzję C. sp. z o.o. z siedzibą w K. (zwana dalej skarżącą) wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego nr [...],a także zwrot kosztów postępowania zarzuciła naruszenie:

1) art. 107 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, przez niewłaściwe uzasadnienie faktyczne i prawne;

2) art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej w związku z niewłaściwym zastosowaniem art. 43(10) kodeksu cywilnego;

3) art. 131 ust. 2 pkt 1 u.P.w.p. w związku z art. 286 u.P.w.p. przy ocenie "złej wiary", w oparciu o swoje orzeczenie o "naruszeniu prawa własności", do czego organ nie jest uprawniony;

4) art. 131 ust. 1 pkt 1 u.P.w.p. w związku z art. 286 u.P.w.p. poprzez samowolne przyjęcie – bez ustalenia sądu powszechnego - iż Skarżący (uprawniony) "narusza prawa osobiste i majątkowe osób trzecich".

W uzasadnieniu skargi wskazano, że we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego do znaku słowno-graficznego nr [...], spółka prawa niemieckiego z siedzibą w P. (Niemcy) powołuje się na swoje kontakty handlowe z przedsiębiorcą niemieckim J., zam. również w P. (Niemcy) i tam prowadzącym działalność gospodarczą. Organ z powyższego wywodzi (str. 9), iż J. był dystrybutorem towarów G.. To stwierdzenie jest jednak w sprzeczności ze słownikowym rozumieniem pojęcia, gdyż "Dystrybucja (łac. "distributio" - rozdział, podział) - oznacza zorientowaną na osiąganie zysku działalność obejmującą planowanie, organizowanie i kontrolowanie sposobu przemieszczania gotowych produktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc sprzedaży nabywcom finalnym. Celem dystrybucji jest zarządzanie łańcuchami dostaw, czyli przepływami wartości od dostawców do ostatecznych klientów." Tego typu zarządzanie przez G. dostawami do klientów finalnych w Polsce nigdy nie miało miejsca, gdyż zawsze przedsiębiorca kupował towar w G. na własne ryzyko. Niemniej, UP ze względu na powyższe, wywodzi względem Skarżącego (spółki prawa polskiego) zarzut i stwierdza bezprawnie, gdyż organ nie jest do tego uprawniony, iż Skarżący, (str. 10 wiersz 1) "narusza cudze prawo własności, zgłaszając znak towarowy", bez wcześniejszego rozstrzygnięcia przez sąd kwestii komu prawo własności przysługuje. Na podstawie własnego ustalenia w oparciu o gołosłowne stwierdzenie uczestnika, UP przyjął złą wiarę przy zgłoszeniu znaku przez uprawnionego i w uzasadnieniu skarżonej decyzji powołał się na art. 131 ust. 2 pkt 1 u.P.w.p., w którym jest mowa o nieudzielaniu praw ochronnych jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze. Wywiedziony z tych błędnych rozważań interes prawny, wbrew stanowisku organu, nie został zatem wykazany.

Ponadto, Urząd Patentowy, przyjmuje w ślad za wnioskiem uczestnika, iż w oparciu o art. 4310 k.c. istnieje "ochrona nazwy przedsiębiorstwa (tutaj: G.), przy czym przepis mówi o ochronie firmy w postępowaniu przed sądem powszechnym. Organ nie zauważył tylko, iż to Skarżącemu z datą utworzenia i wpisania do KRS jako C. sp. z o.o. przysługuje prawo do ochrony firmy. UP uzurpuje sobie prawo do stwierdzenia (str. 10 uznało za zasadny zarzut wnoszącego, iż oznaczenie majątkowe osób trzecich". Postępowanie organu jest sprzeczne z przepisem art. 286 u.P.w.p., który określa, iż Sąd rozstrzyga o naruszeniu prawa".

Zdaniem skarżącego, przepis art. 4310 k.c. odnosi się do podmiotów działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a nie wszelkich firm z całego świata, w tym spółki prawa niemieckiego G. z P., która nie prowadziła nigdy na terytorium Polski działalności gospodarczej. Zatem, organ bezprawnie przyjmuje, iż wnioskodawcy przysługują prawa z art. 4310 k.c. i bezprawnie stwierdza naruszenie prawa.

W postępowaniu o udzielenie prawa do znaku i orzecznictwie dotyczącym rejestracji znaków towarowych, zarówno przed polskim urzędem patentowym jak i unijnym Urzędem Harmonizacji Wspólnego Rynku, rozróżnia się bardzo wyraźnie znaki słowne od znaków słowno-graficznych. Znaki słowno-graficzne w przypadku kolizji (podobnie jak i inne postacie znaków) mają być oceniane w całości, bez wyrywania i oceniania poszczególnych części znaku.

W niniejszej sprawie organ nie tylko wyrywa jedno słowo "[...]" ze sformułowania cztero-członowego "H." znaku słowno-graficznego z wyraźnie odróżniającymi elementami graficznymi, ale w dodatku porównuje je nie z konkretnym przeciwstawionym słownym znakiem towarowym "[...]" lecz z wyrwanym z firmy "G." spółki niemieckiej jednym słowem.

Jest to sprzeczne z zasadami oceny znaków kolizyjnych, a tym bardziej sprzeczne dla tak naciąganego ustalenia, jakiego dokonał organ administracji państwowej oceniając (str. 10 wiersz 2 od dołu) prawo do ochrony dóbr osobistych i stwierdzając naruszenie prawa do nazwy przedsiębiorstwa G.. Postępowanie organu jest sprzeczne z przepisem art. 286 u.P.w.p., który określa, iż "Sąd rozstrzyga o naruszeniu prawa".

UP bezpodstawnie przyjął za udowodnione na podstawie kserokopii (bez okazania oryginałów) faktur wystawionych w Paderborn podczas pobytu tam właściciela firmy S. Polska z G. (str. 11 w. 16), iż "przedsiębiorstwo G. było obecne na polskim rynku". Dodatkowym jakoby dowodem na powyższe jest wątpliwej jakości "ulotka reklamowa" (str. 11 w. 13-15) w postaci informacji nadrukowanej lub kserowanej niestarannie na kopii papieru firmowego.

G. nie wykazała, nawet poprzez fakt nawiązania kontaktów z K. P. reprezentującym K. z K. w listopadzie 2007 r. (dowód - pismo E. R. z G. z [...].11.2007 r.), aby sprzedawała cokolwiek w Polsce. G. sprzedawała wyroby sygnowane oznaczeniem "H." wyłącznie na rynku niemieckim. Po wprowadzeniu do obrotu handlowego wyrobów z tym znakiem na rynku niemieckim, nawet prawo do dalszej kontroli ze strony G. korzystania z tak oznakowanego wyrobu i dalszej odsprzedaży ulegało wyczerpaniu, a tym bardziej przywóz tych wyrobów na terytorium Polski przez polskiego lub niemieckiego przedsiębiorcę nie może być traktowany jako prowadzenie działalności "na polskim rynku" przez G..

Kopie ulotki reklamowej "r." (k.48J) i "v." (k.58) w języku polskim, (a tym bardziej dwie niemieckie) na których umieszczono znak tożsamy z chronionym [...] nie stanowią dowodu prowadzenia działalności "na polskim rynku" przez G., co UP przyjął bezzasadnie za udowodnione.

Podobnie papierowe oświadczenie (k.64) P. P. jakoby opracował przedmiotowe logo nie stanowią dowodu, iż G. posiada autorskie prawa majątkowe do znaku tożsamego z zarejestrowanym w Polsce za nr [...], a UP nie jest organem odpowiednim do orzekania, komu przysługują majątkowe prawa autorskie.

Ponieważ UP w uzasadnieniu podnosi kwestię umowy z dn.[...] czerwca 2006 r., skarżący wyjaśnia, iż w stworzonej przez G. umowie właśnie znak [...] należący do C. sp. z o.o. miał być używany na rynku, a dopiero w późniejszym czasie G. naśladując zgłosiła do ochrony taki znak w Niemczech. Zatem oświadczenie P.P. winno budzić co najmniej wątpliwości organu.

Nieuzasadniona jest również kwota 2600,- zł kosztów postępowania przyznanych, uczestnikowi postępowania, przy czym w przeglądanych aktach sprawy w UP brak jest jakiejkolwiek podkładki dla kwoty ustalonej w tej wysokości, bo wątpliwym jest zwrot kosztów osobie, która pojawiła się wyłącznie z wnioskiem o odroczenie rozprawy.

Decyzja UP RP w świetle jej uzasadnienia budzi wątpliwości do co rzetelnego i bezstronnego rozważenia sprawy przy ocenie materiału zgromadzonego w aktach przez organ administracji państwowej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie jest uzasadniona. Organ prawidłowo ustalił, że wnioskodawca ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia spornego prawa ochronnego, czego wymagał przepis art. 164 pwp. Co prawda organ pisze w decyzji również o sprzeciwie, co sugerowałoby prowadzenie sprawy na postawie art. 246 ust. 1 p.w.p., ale ze względu na znajdującą się w aktach administracyjnych informacje o ogłoszeniu o udzielenie prawa ochronnego w Wiadomościach Urzędu Patentowego Nr 2/2008 w zestawieniu z datą złożenia wniosku o unieważnienie tj. [...] marca 2008 r. nie budzi wątpliwości, że przedmiotową sprawę prawidłowo rozpoznano z uwzględnieniem art. 164 p.w.p. a sformułowanie odnoszące się do "sprzeciwu" należy uznać za podane oczywiście omyłkowo.

Zdaniem Sądu prawidłowe jest stanowisko organu, że skarżąca ma interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego prawa.

Niewątpliwie bowiem interes prawny posiada podmiot, którego prawa osobiste lub majątkowe (przyznane mu przepisami ustawowymi) mogą być naruszone przez wykonywanie prawa z rejestracji (np. VISA/Wa 1705/05 z 2 marca 2006 r.).

W niniejszej sprawie wnioskodawca podniósł, że sporne prawo wyłączne H. narusza prawo do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy G. a więc narusza prawa majątkowe, których ochrona wynika z art. 4310 kodeksu cywilnego.

Organ zasadnie również uznał, że rejestracja spornego znaku nastąpiła z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Nie budzi wątpliwości Sądu stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że sporne oznaczenie zgłoszono do rejestracji w złej wierze.

Zarówno w prawie wspólnotowym jak i w prawie polskim przepisy nie precyzują pojęcia "zła wiara". Przyjmuje się, że "zgłoszenie w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje pomimo wiedzy lub w wyniku niewiedzy, będącej następstwem niedołożenia należytej staranności, o istnieniu cudzego prawa, które może być przez to naruszone lub jest dokonane w innym celu niż nabycie prawa w celu odróżniania własnych towarów" i zwraca uwagę, iż " zła wiara powinna być ujęta obiektywnie, a więc z odwołaniem się do okoliczności w jakich działał zgłaszający" (E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall Prawo własności przemysłowej, W-wa 2005 r., str. 205, H. Żakowska – Henzler Prawo własności przemysłowej, W-wa 2005 r.).

Niewątpliwie za zgłoszenie znaku w złej wierze uznaje się zgłoszenie w celu zamieszczenia cudzego znaku. Zawłaszczenie będzie występować również wówczas, gdy zgłaszający zgłosi do rejestracji znak podobny do znaku konkurenta (kontrahenta).

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, iż organ słusznie wywiódł, że z mocy zawartej w dniu [...] sierpnia 2004 r. pomiędzy przedsiębiorstwem wnioskodawcy a p. J. M. wynika, że pan J. pozostawał w relacjach handlowych ze skarżącą spółką, opierających się na szczególnym stosunku zaufania między partnerami handlowymi.

Pan J. posiadając wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa skarżącej i towarów przez nią oferowanych a także oznaczeń którymi skarżąca opatrywała te towary, będąc jednocześnie Prezesem Zarządu i jedynym wspólnikiem w przedsiębiorstwie uprawnionego zgłosił sporny znak do rejestracji, co uprawnia do wyprowadzenia wniosku, że działania pana J. w chwili dokonywania zgłoszenia cechowała zła wiara.

Za zasadne należy również uznać stanowisko organu, że sporna rejestracja narusza prawo do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy (art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.).

Faktury przedłożone przez niemiecką spółkę świadczą, że podmiot ten oferował na polskim rynku swoje towary (opatrzone nazwą i adresem przedsiębiorstwa) przed datą zgłoszenia spornego znaku do ochrony przez C. sp. z o.o. Z tego faktu organ wyprowadził wniosek, że należy dać priorytet prawu powstałemu wcześniej. Stanowisko organu jest prawidłowe. Podkreślenia wymaga, że art. 8 Konwencji Paryskiej jest przede wszystkim swoistą normą kolizyjną wskazującą, że ochrona "nazwy firmy handlowej" ma być zapewniona w prawie krajowym. "Nazwa firmy handlowej" na gruncie art. 8, 9, 10 bis Konwencji Paryskiej obejmuje zarówno firmę jako oznaczenie przedsiębiorcy, jak i nazwę przedsiębiorstwa w sensie podmiotowym (tak też: M. Kępiński Nazwa handlowa w świetle art. 8 Konwencji Paryskiej w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora J. Szwaji, Kraków 2004, s. 103-104).

Ujawnienie firmy w rejestrze jest wpisem o charakterze deklaratoryjnym, zatem o pierwszeństwie prawa do firmy decyduje pierwszeństwo używania.

W rozpatrywanej sprawie, jak już wyżej wskazano pierwszeństwo używania oznaczenia niemieckiej spółki zgodnie z prawem nie budzi wątpliwości, wobec faktu umieszczania przez tę spółkę oznaczenia "[...]" na towarach sprzedawanych w Polsce od 2002r. Przy czym, co należy podkreślić, z naruszeniem prawa do nazwy handlowej mamy do czynienia nie tylko w przypadku używania cudzej nazwy w pełnym brzmieniu, ale także skróceniu, a nawet części cudzej nazwy, jeżeli część ta ma dominujące znaczenie.

W niniejszej sprawie organ prawidłowo wskazał, że element spornego znaku słowno – graficznego mający charakter dominujący jest słowo "[...]". Prawidłowość powyższego stwierdzenia ma uzasadnienie zważywszy na wielkość użytej czcionki (pozostałe słowa są napisane mniejszą czcionką) oraz umiejscowienie tego elementu w centralnej części spornego znaku.

Z kolei elementem identyfikującym przedsiębiorstwo wnioskodawcy jest słowo "[...]" a więc będące pierwszoplanowym słowem użytym w spornym znaku towarowym.

Reasumując stwierdzić należy, że prawidłowy jest pogląd organu, iż sporny znak towarowy w swej zasadniczej i dominującej części pokrywa się z najistotniejszym elementem nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy, pod którym prowadzi on działalność gospodarczą, co w ustalonym stanie faktycznym sprawy czyni zasadnym stanowisko organu, że podmiotowy znak towarowy H. jako naruszający prawo do nazwy przedsiębiorstwa G. winien zostać unieważniony na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Odnosząc się do zarzutu skarżącej, że koszty postępowania orzeczone w zaskarżonej decyzji są wygórowane należy stwierdzić, że również ten zarzut nie jest uzasadniony.

Organ zasądził na rzecz Wnioskodawcy zwrot uiszczonego wpisu sądowego (1000zł) oraz minimalne koszty zastępstwa procesowego udzielonego spółce przez rzecznika patentowego, tak więc nie może być mowy o zasądzeniu kosztów w nadmiernej wysokości,

Mając na uwadze powyższe, skargę należało oddalić na podstawie art. 151 p.p.s.a.