Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1282/19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2019-10-24 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Autorskie prawo
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 132
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Sałek Sędziowie Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.) Sędzia WSA Pamela Kuraś- Dębecka Protokolant ref. staż. Patrycja Młynarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2019 r. sprawy ze skargi K. S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego, w decyzji z dnia [...] marca 2019 r., nr [...], po rozpoznaniu wniosku B. Z. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Z. z siedzibą w [...] o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr [...]udzielonego na rzecz K. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.z siedzibą w [...], na podstawie art. 1321 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776), dalej "p.w.p", unieważnił prawo ochronne na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr [...].

Ww. decyzja zapadła w następujących okolicznościach faktycznych:

16 października 2018 r. do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek B. Z. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Z. z siedzibą w [...] o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr [...] udzielonego na rzecz K. S.

Sporny znak został zgłoszony do ochrony z pierwszeństwem od dnia 8 listopada 2017 r. i służy do oznaczania towarów w klasie 30, tj.: pieczywo i zapiekanki.

Wnioskodawczyni wskazała jako podstawy prawne wniosku art. 1291 ust 1 pkt 6 i pkt 12 p.w.p. oraz art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p. i odpowiednio podniosła zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze, zarzut wprowadzenia odbiorców w błąd oraz zarzut naruszenia przez prawo na sporny znak towarowy praw osobistych i majątkowych, tj. nazwy jej przedsiębiorstwa.

Wnioskodawczyni przedstawiła okoliczności związane z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej, która istnieje od 2014 r. - najpierw pod firmą B., a od 20 czerwca 2016 r. pod nazwą Z. Oświadczyła przy tym, że nazwy Zapiekanki u Pandy używała od 2014 r. czyli od początku rozpoczęcia działalności.

Wskazała, że w dniu 20 maja 2017 r. uprawniony rozpoczął własną działalność gospodarczą pod nazwą P. Zaś w dniu 8 listopada 2017 r. zgłosił do ochrony w Urzędzie Patentowym sporny znak towarowy.

Uzasadniając zarzut zgłoszenia spornego znaku w złej wierze wnioskodawczyni podniosła, że znak ten został zgłoszony przez byłego pełnomocnika, który jest jej synem. Uprawniony miał zatem pełną świadomość, że zgłasza do UP RP znak, który w warstwie słownej jest częściowo zbieżny z oznaczeniem przedsiębiorstwa wnioskodawczyni, a jednocześnie z nazwą handlową, którą posługiwała się ona od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni podniosła, że przeciętnie zorientowany konsument jest wprowadzony w błąd co do tożsamości pochodzenia zapiekanek przez nią oferowanych. Konsument nabywający zapiekanki u uprawnionego może być przekonany, że są to zapiekanki pochodzące od wnioskodawczyni.

Zarzut naruszenia prawa do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawczyni uzasadniono wskazując, że słowa ZAPIEKANKI U PANDY są oznaczeniem przedsiębiorstwa wnioskodawczyni, zatem korzystanie przez uprawnionego ze spornego znaku towarowego stanowi naruszenie dobra osobistego wnioskodawczyni.

Zdaniem wnioskodawczyni, w sprawie zastosowanie ma reguła pierwszeństwa. W dniu 3 kwietnia 2018 r. został zgłoszony przez nią znak towarowy o nr [...] przeznaczony do oznaczania usług w klasie 43, tj. obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, produktami i transportem. Do akt wnioskodawczyni załączyła: wydruk z CEIDG przedsiębiorstwa B. Z., K. S. oraz kopie decyzji Zarządu Dróg Miejskich, protokół zdawczo - odbiorczy (akta, k. 21 - 3).

Pismem z dnia 19 grudnia 2018 r., uprawniony wniósł o oddalenie wniosku. W uzasadnieniu powołał okoliczności, z których wynika, że był on zaangażowany w podjęcie działalności gospodarczej B. Z. - matki. Poinformował, że na podstawie ustaleń z wnioskodawczynią - w przyszłości miał mu być przekazany lokal, w którym była prowadzona działalność gastronomiczna polegająca na sprzedaży zapiekanek. Oświadczył przy tym, że między nim jako uprawnionym i wnioskodawczynią - synem i matką - doszło do nieporozumień. W tej sytuacji w dniu 20 maja 2017 r. uprawniony zarejestrował działalność gospodarczą pod firmą P., a naturalną konsekwencją podjęcia działalności było zgłoszenie w dniu 8 listopada 2017 r. znaku towarowego NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANIKI U PANDY nr [...].

W odniesieniu do podniesionych przez wnioskodawczynię zarzutów uprawniony stwierdził, że sporny znak towarowy nie został zgłoszony w złej wierze. Do spornego znaku posiada on autorskie prawa majątkowe, a sam znak został wykonany na jego zamówienie. Stwierdził, że wierzył, iż matka - wnioskodawczyni - przekaże mu działalność, tak jak było to uzgodnione.

Uprawniony podkreślił odmienną warstwę słowną, która w spornym znaku zawiera słowa: NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY i kładzie nacisk na NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE, a wnioskodawczyni ma w firmie oznaczenie fantazyjne ZAPIEKANKI U PANDY z naciskiem na słowo "ZAPIEKANKI".

Uprawniony podniósł także, że sporny znak towarowy powstał jeszcze przed zarejestrowaniem przez wnioskodawczynię działalności gospodarczej, a nazwa Panda wywodzi się od pseudonimu uprawnionego.

W zakresie podniesionego zarzutu naruszenia art. 1291 ust. 1 pkt 12 p.w.p., a więc zarzutu ryzyka wprowadzenia w błąd przez prawo ochronne co do tożsamości towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym, uprawniony stwierdził, że nie ma możliwości konfuzji produktów uprawnionego i wnioskodawczyni. Mimo że strony działają na lokalnym rynku to znaki są odmienne, podmioty działają pod innymi firmami i ryzyko błędu nie zachodzi, a ponadto wnioskodawczyni nie wykazała aby dochodziło do pomyłek.

Uprawniony podkreślił również, że ryzyko błędu nie istnieje, ponieważ znak towarowy powinien być oceniany jako całość, a wspólny człon "obu znaków - ZAPIEKANKI U PANDY - nie może decydować o błędzie".

Co do zarzutu naruszenia art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p., uprawniony wskazał, że zarzut ten można podnieść tylko w trakcie procedury sprzeciwowej, która nie została przeprowadzona w niniejszej sprawie. Ponadto stwierdził, że zarówno wnioskodawczyni jak i uprawniony działają pod różnymi firmami, mimo że działalność obu podmiotów polega na sprzedaży zapiekanek. Firma wnioskodawczyni to Zapiekanki u Pandy, natomiast znak towarowy uprawnionego to: NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY. Zdaniem uprawnionego, akcent w spornym znaku pada na słowa "NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE", zatem samo oznaczenie "ZAPIEKANKI U PANDY" nie wyklucza z rejestracji znaku na rzecz uprawnionego. Uprawniony wyjaśnił, że znak sporny składa się z nazwy towaru - ZAPIEKANKI, oznaczenia przedsiębiorstwa uprawnionego PANDA, stąd nazwa handlowa brzmi ZAPIEKANKI U PANDY, a określenie NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE zostało dodane w celu wyróżnienia.

Uprawniony wniósł o przesłuchanie następujących osób w charakterze świadków: G. P., Z. Ł., D. J., M. M., B. C., P. S. i D. Z. oraz strony, tj. K. S. na okoliczności: zakończenia współpracy uprawnionego z wnioskodawczynią, okoliczności założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez uprawnionego, kto i w jakim celu stworzył logo zarejestrowane następnie jako znak towarowy, braku złej woli i wrogiej chęci przejęcia lokalu prowadzonego przez wnioskodawczynię, zgłoszenia znaku towarowego w dobrej wierze, braku możliwości wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy, działań promocyjnych podejmowanych przez uprawnionego, innych okoliczności przemawiających za oddaleniem wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (akta, k. 91 i nast.) oraz co do rozpoznawalności znaku towarowego uprawnionego, działań promocyjnych podejmowanych przez uprawnionego, używania przez uprawnionego pseudonimu Panda przed zmianą firmy wnioskodawczyni, działań podejmowanych przez wnioskodawczynię celem zdyskredytowania działalności gospodarczej uprawnionego, okoliczności, w których wnioskodawczyni opuściła pawilon handlowy, porzucenia pawilonu handlowego przez wnioskodawczynię, pozostawienia działalności gastronomicznej do prowadzenia uprawnionemu, sprzeczki pomiędzy wnioskodawczynią a uprawnionym, braku przesłanki złej wiary uprawnionego i zaprzeczenia okoliczności, powoływanych w tym zakresie przez wnioskodawczynię, współpracy uprawnionego z wnioskodawczynią przed założeniem działalności gospodarczej przez uprawnionego, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawczynię, kto napisał wniosek o dotację i ją realizował, współpracy uprawnionego z wnioskodawczynią przed założeniem działalności gospodarczej przez uprawnionego, porzucenia pawilonu handlowego przez wnioskodawczynię pozostawienia działalności gastronomicznej do prowadzenia uprawnionemu, sprzeczki pomiędzy wnioskodawczynią a uprawnionym, okoliczności założenia działalności gospodarczej przez uprawnionego, braku złej woli i wrogiej chęci przejęcia lokalu prowadzonego przez wnioskodawczynię, zgłoszenia znaku towarowego w dobrej wierze, braku możliwości wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy, działań promocyjnych podejmowanych przez uprawnionego, innych okoliczności przemawiających za oddaleniem wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

Ponadto przedłożył do akt sprawy materiały dowodowe na poparcie przedstawionych tez, tj. korespondencję dotyczącą wniosków o dotacje, dowody na używanie pseudonimu Panda, umowę przeniesienia autorskich praw do logo, wydruki z CEIDG, kopie decyzji Zarządu Dróg Miejskich, wydruki z wyszukiwarki Google, korespondencję między stronami, dowody dotyczące działalności uprawnionego.

Na rozprawie w dniu [...] lutego 2019 r. wnioskodawczyni podtrzymała żądanie unieważnienia prawa na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr [...] w oparciu o zarzuty naruszenia następujących przepisów p.w.p.: art. 1291 ust. 1 pkt 6 i pkt 12 p.w.p. oraz art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Wnioskodawczyni okazała kopię wniosku z prezentatą do CEIDG, w którym widnieje wpis o wykreśleniu pełnomocnika z dniem 13 października 2016 r. oraz wpis o zmianie nazwy prowadzonej przez wnioskodawczynię działalności gospodarczej z B. na Z. z dniem 20 czerwca 2016 r. Wyjaśniła, że w polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej nie ma pozycji np. "sprzedaż bagietek" stąd wpis "pozostała działalność gastronomiczna".

Wnioskodawczyni, na potwierdzenie zarzutu naruszenia art. 1291 ust. 1 pkt 12 p.w.p. przedłożyła do akt sprawy materiał dowodowy w postaci opinii klientów, który, zdaniem wnioskodawczyni, potwierdza istnienie konfuzji wśród klientów.

Uprawniony podtrzymał wniosek o oddalenie przedmiotowego wniosku. Do akt sprawy uprawniony przedłożył duplikaty decyzji ZDM z lat 2009 - 2014, zezwalających K. S. na zajęcie części pasa drogowego.

Strony postępowania zostały wezwane do próby polubownego zakończenia sporu.

We wskazanej na wstępie decyzji, Kolegium Orzekające unieważniło prawo ochronne na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr [...].

Najpierw Kolegium stwierdziło, ze podniesienie zarzutu naruszenia art 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy jest dopuszczalne. Wskazało m.in., że zgodnie z art. 165 ust 4 p.w.p. z wnioskiem o unieważnienie nie można wystąpić jeżeli sprzeciw był oparty na tych samych prawach wcześniejszych i tych samych podstawach prawnych i został prawomocnie oddalony. Jak sam uprawniony zauważył postępowanie sprzeciwowe nie zostało wszczęte, zatem zarzut z art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w niniejszym postępowaniu jest dopuszczalny i nie doznaje limitacji.

Odnosząc się do art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p., jako podstawy unieważnienia spornego znaku towarowego, Kolegium uznało, że nazwa przedsiębiorstwa obecnego na rynku pełni funkcję identyfikacyjną i podlega ochronie prawnej w świetle art. 23 k.c. i art. 24 k.c. w związku z art. 4310 k.c. W świetle powyższego nazwa przedsiębiorstwa jest dobrem osobistym związanym z identyfikacją takiego przedsiębiorstwa wówczas, gdy je indywidualizuje. W przedmiotowej sprawie sporny znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr [...] w swej zasadniczej i wyróżniającej części pokrywa się z najistotniejszym elementem nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawczyni, tj. Bożena Żak ZAPIEKANKI U PANDY. Zdaniem Kolegium, nie może budzić wątpliwości, że tym elementem są słowa "ZAPIEKANKI U PANDY". Przy czym Kolegium zauważyło, że pierwsza część spornego znaku towarowego "NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE" ma charakter opisowy, nie posiada takiej siły odróżniającej jak element "ZAPIEKANKI U PANDY" w spornym znaku. Następnie organ podniósł, że w orzecznictwie utrwalone jest stanowisko, iż w sytuacji, gdy występuje kolizja między prawem wynikającym z uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, a prawem do ochrony nazwy przedsiębiorstwa pierwszeństwo - priorytet należy przyznać ochronie nazwy przedsiębiorstwa wcześniej zaistniałego na rynku. Takie stanowisko jest zgodne z ustalonym orzecznictwem, które zostało zapoczątkowane postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r., sygn. akt II CZP 109/94., w sprawie Cogito.

W postanowieniu tym Sąd Najwyższy stwierdził: "Zdaniem Sądu Najwyższego priorytet w omawianej sytuacji trzeba przyznać ochronie istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego pozwanej, prawa podmiotowego powoda do nazwy przedsiębiorstwa (...)". W przedmiotowej sprawie nie ulega zaś wątpliwości, że prawo do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawczyni powstało wcześniej, zgodnie bowiem z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz oświadczeniem złożonym podczas rozprawy, przedsiębiorstwo pod firmą Z. działało w dniu 20 czerwca 2016 r. po zmianie nazwy z B. Ww. dokument wskazuje w sposób jednoznaczny, iż nazwa ZAPIEKANKI U PANDY pełniąc funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa wnioskodawcy B. Z. istniała wcześniej niż zgłoszony w dniu 8 listopada 2017 r. sporny znak towarowy.

Przedsiębiorstwo wnioskodawczyni rozpoczęło swoją działalność używając oznaczenia B.Z. ZAPIEKANKI U PANDY w dniu 20 czerwca 2016 r. w zakresie usług gastronomicznych.

Natomiast sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu 8 listopada 2017 r. i służy do oznaczania towarów w klasie 30, tj. pieczywa i zapiekanek. Jak wskazał organ, usługi wskazane w zakresie działalności podmiotu wnioskodawczyni i zakres towarów chronionych spornym znakiem towarowym są względem siebie komplementarne. Ponadto uprawniony sam przyznał, że działalność obu podmiotów polega na sprzedaży zapiekanek. Ustalony w sprawie stan faktyczny, z którego wynika, że wnioskodawczyni pierwsza używała oznaczenia ZAPIEKANKI U PANDY w działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży zapiekanek, a następnie uprawniony zgłosił sporny znak towarowy, służący oznaczaniu towarów w klasie 30, w tym zapiekanek, wypełnia, zdaniem Kolegium przesłanki z art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

W ocenie Kolegium Orzekającego przedstawiona wyżej argumentacja uzasadnia unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr [...].

Organ wyjaśnił przy tym, że bez znaczenia w sprawie pozostaje okoliczność podniesiona przez uprawnionego, a mianowicie, iż słowo PANDA jest pseudonimem uprawnionego, ponieważ w sprawie wnioskodawca zakwestionował prawidłowość udzielenia prawa wyłącznego na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY, a więc posługiwanie się przez uprawnionego pseudonimem nie ma wpływu na ocenę w świetle art. art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Kolegium Orzekające postanowiło oddalić wniosek o przesłuchanie świadków i strony zawarty w piśmie z dnia z dnia 19 grudnia 2018 r. Jak wskazał organ, okoliczności, na które miałaby zeznawać strona, potwierdzają w sposób oczywisty materiały złożone do akt sprawy (np. zaświadczenia z CEIDG). Natomiast część wskazanych okoliczności dotyczy w istocie ich oceny, tak jak np. braku złej woli, zgłoszenia znaku w dobrej wierze, braku możliwości wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy i zgodnie z przepisami p.w.p. Urząd Patentowy posiada wyłączną kognicję w ocenie prawidłowości udzielenia prawa wyłącznego na znak towarowy. W pozostałej części podniesione przez uprawnionego okoliczności, zdaniem Kolegium Orzekającego, mogą mieć znaczenie w postępowaniu o naruszenie uczciwej konkurencji, które nie podlega ocenie przez Urząd Patentowy.

Wskazano także, że wnioskodawczyni składając wniosek o unieważnienie spornego prawa ochronnego na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr [...] podniosła również zarzut zgłoszenia spornego znaku w złej wierze, tj. art. 1291 ust. 1 pkt 6 p.w.p. oraz zarzut udzielenia ochrony na znak, który wprowadza odbiorców w błąd, tj. art. 1291 ust. 1 pkt 12 p.w.p., ale potwierdzenie jednego zarzutu naruszenia, tj. art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p., jest wystarczającą podstawą unieważnienia spornego prawa wyłącznego na znak towarowy o nr [...].

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący, działający przez profesjonalnego pełnomocnika, ww. decyzji zarzucił:

I. Naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ na treść wydanego rozstrzygnięcia, tj.:

1) art. 7 w zw. z art. 77 § 1 w zw. z art. 107 § 3 k.p.a. poprzez nierozpoznanie wszystkich okoliczności mających wpływ na treść wydanej decyzji, nie odniesienie się do wszystkich wypowiedzi i twierdzeń podnoszonych w trakcie postępowania, nieuwzględnienie wszystkich okoliczności koniecznych dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i nie sprostanie wymaganiom co do uzasadnienia prawnego decyzji, co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego;

2) art. 75 § 1 w zw. z art. 78 § 1 k.p.a. poprzez bezpodstawne oddalenie zgłoszonych przez K. S. wniosków dowodowych, które zostały powołane na okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

II. Naruszenie prawa materialnego, tj.: art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w zw. z art. 23 w zw. z art. 24 w zw. 43 k.c., poprzez ich błędne zastosowanie i przyjęcie, że znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr [...] narusza prawo B. Z. do nazwy przedsiębiorstwa, jako że miałoby ono przysługiwać wcześniej wnioskodawczyni niż uprawnionemu. Tymczasem prawa autorskie majątkowe do logotypu NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI u Pandy przysługują skarżącemu od dnia 14 listopada 2014 r., a pseudonimem PANDA posługuje się on od 16 roku życia. Tym samym nie nastąpiło naruszenie praw B. Z., ponieważ to wnioskodawczyni naruszyła prawa osobiste i majątkowe K. S., które istniały zanim została zgłoszona jej działalność gospodarcza.

Strona skarżąca wniosła o:

1) uchylenie zaskarżonej decyzji,

2) zasądzenie od Urzędu Patentowego RP na rzecz skarżącego kosztów postępowania; w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, w tym o zwrot opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu strona skarżąca przywołała istotne jej zdaniem okoliczności faktyczne sprawy, tj.:

1) od 16 roku życia K. S. posługuje się pseudonimem PANDA, o czym doskonale B. Z. wiedziała. Posługiwanie się pseudonimem PANDA miało charakter ciągły i występowało zarówno w relacjach domowych (chociażby tort w kształcie pandy) jaki zewnętrznych (np. Facebook, stosowanie pseudonimu przez kolegów wobec uprawnionego);

2) uprawnionemu od 14 listopada 2014 r. przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu - logotypu NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE Zapiekanki u Pandy;

3) skarżący wymyślił firmę Zapiekanki u Pandy i zamierzał wskazaną działalność prowadzić na długo przed tym zanim wnioskodawczym zaczęła prowadzić działalność gospodarczą, w tym celu podejmował działania zmierzające do realizacji koncepcji biznesowej (stworzenie logotypu, wydzierżawienie pasa zieleni, czynności mające na celu nawiązanie umów partnerskich);

4) uprawniony chciał pomóc swojej mamie, dlatego też podjął działania zmierzające do pozyskania dofinansowania dla osób po pięćdziesiątym roku życia i założenia jej działalności gospodarczej pod firmą B.;

5) pomiędzy stronami dokonane były również ustalenia, co do działalności, którą zamierza prowadzić dalej K. S., przy czym ze względu na relacje rodzinne nie miały one charakteru pisemnego;

6) mieszkańcy [...], Zapiekanki u Pandy kojarzą przede wszystkim z osobą K. S., który aktywnie włącza się w akcje prospołeczne, wspiera klub sportowy, pomaga przy rozwoju dzielnicy, a także bierze aktywny udział w wyborach samorządowych;

7) wyniki wyszukiwarek również wskazują, że Zapiekanki u Pandy są nieodzownie związane z osobą K. S. Na zdjęciach po wpisaniu hasła Zapiekanki u Pandy występuje między innymi osoba uprawnionego. Klientami K. S. są znane osobistości ze świata sportu oraz muzyki;

8) tak długo jak relacje rodzinne między wnioskodawczynią a uprawnionym układały się dobrze, K. S. chciał włączyć mamę w swój pomysł na biznes, co wiązało się chociażby z użyczeniem swojego logo. B. Z. w tym czasie korzystała z pomocy swojego syna. Po zepsuciu tych powiązań B. Z. postanowiła wykorzystać koncepcję biznesową oraz know how swojego syna i jego rozpoznawalność, w tym celu zmieniła nazwę swojej firmy, a także dokonała naruszenia praw autorskich majątkowych swojego syna do logo tworząc swoje nowe logo na podstawie wersji K. S.;

9) uprawniony licząc na poprawienie relacji z matką nie podejmował działań na drodze prawnej, dopiero brak możliwości osiągnięcia jakiegokolwiek porozumienia doprowadził do podjęcia przez K. S. działań zmierzających do ochrony swoich praw w szczególności poprzez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY o nr [...].

Jeżeli zaś chodzi o naruszenie art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w zw. z art. 23 w zw. z art. 24 w zw. 43 k.c. to oczywistym jest, zdaniem skarżącego, że organ w sposób błędny zastosował wskazane regulacje prawne, przy czym zanim tego dokonał dopuścił się ich błędnej wykładni. W pierwszej kolejności podkreślił, że pojęcie pierwszeństwa w niniejszej sprawie odnosi się bezpośrednio do uprawnionego, który zanim B. Z. rozpoczęła działalność gospodarczą posiadał prawa autorskie majątkowe do logotypu i posługiwał się przedmiotowym pseudonimem. Jednocześnie z analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wprost wynika, że wnioskodawczym działała w złej wierze w stosunku do swojego syna. Nadto podejmowane przez nią działania naruszają dobra chronione prawem uprawnionego.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało oddalić. Sąd podzielił w tej sprawie stanowisko organu uznając za nieusprawiedliwione zarzuty naruszenia prawa zawarte w skardze.

Podstawę zaskarżonej decyzji stanowi przepis art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Normatywna treść ww. przepisu odpowiada poprzednio obowiązującej w tym zakresie regulacji art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., a jeszcze wcześniej - art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 17 ze zm.). Poglądy wyrażone w orzecznictwie i piśmiennictwie na gruncie ww. przepisów zachowują aktualność w obowiązującym stanie prawnym. Merytoryczny sens omawianych przepisów nie uległ bowiem zmianie.

Najpierw wskazać należy, że organ w zaskarżonej decyzji, odwołując się do art. 164 i art. 165 ust. 4 p.w.p., prawidłowo wyjaśnił dopuszczalność powoływania się na ww. przesłanki unieważnienia prawa ochronnego we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

Powracając do zasadniczej kwestii wskazać należy, że przesłanka określona art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p. występuje wówczas, gdy używanie znaku narusza istniejące już prawo osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Bezspornym jest, że do praw o charakterze osobistym, o których stanowi art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p., należą dobra osobiste w rozumieniu art. 23 k.c. Wśród tych dóbr mieści się firma, jako oznaczenie przedsiębiorcy, pod którym wykonuje on działalność gospodarczą.

W doktrynie i orzecznictwie ustalony jest już pogląd, zgodnie z którym rejestracja znaku towarowego, odpowiadającego oznaczeniu innego przedsiębiorstwa, używanemu przez nie przed zarejestrowaniem znaku, narusza dobra osobiste tego przedsiębiorstwa (por. wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2002 r., II SA 3390/2001, Prawo Gospodarcze 2002/7-8, str. 78).

Przyjmuje się także, iż w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z "gorszym pierwszeństwem" znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej (por. cytowany wyrok NSA z 10 stycznia 2002 r., sygn. akt II SA 3390/2001). W postanowieniu z dnia 30 września 1994 r. (sygn. akt III CZP 109/94, OSNC 1995/1 poz. 18) Sąd Najwyższy stwierdził, iż "w przypadku kolizji prawa do firmy z prawem do znaku towarowego, priorytet trzeba przyznać ochronie istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego prawa podmiotowego powoda do nazwy przedsiębiorstwa, oczywiście, jeżeli na nią zasługuje".

O naruszeniu prawa do firmy nie przesądza jednak samo zarejestrowanie (nawet późniejsze) podobnego do nazwy przedsiębiorstwa, znaku towarowego. Wyłączność prawa do firmy (nazwy) nie jest zupełna, a jej granice wyznacza zasięg terytorialny i przedmiotowy faktycznej działalności używającego nazwy. Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy podobnymi: nazwą przedsiębiorstwa i zarejestrowanym znakiem towarowym (zob. wyroki NSA: z dnia 26 kwietnia 2006 r., II GSK 31/06; z dnia 17 września 2008 r., II GSK 406/08; z dnia 28 października 2008 r., II GSK 400/08; z dnia 3 kwietnia 2014 r., II GSK 244/13; z dnia 17 lutego 2015 r., II GSK 86/14).

Ustalenie ww. okoliczności było konieczne do stwierdzenia, że w niniejszej sprawie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, że doszło do naruszenia prawa do firmy wnioskodawczyni. Dla stwierdzenia naruszenia w tym zakresie nie ma bowiem znaczenia, czy wystąpiły konkretne fakty konfuzji w obrocie, tj. wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości firmy i znaku. Wystarczy tu ustalenie potencjalnej możliwości wystąpienia takiej konfuzji, która w sytuacji prowadzenia przez obydwu przedsiębiorców identycznej lub zbieżnej działalności wydaje się nieunikniona.

Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, że wystąpiły w niej wszystkie wskazane wyżej prawnie doniosłe okoliczności, na co wskazują akta postępowania prowadzonego przez Urząd Patentowy RP.

Firma skarżącej to Z., prawo ochronne zostało zaś uprawnionemu udzielone na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY (podkreślenia Sądu).

Z tego zestawienia wynika, że uprawniony w swoim znaku towarowym dopuścił się inkorporacji części nazwy działalności gospodarczej wnioskodawczyni (firmy).

Organ wskazał, że pierwsza część spornego znaku towarowego "NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE" ma charakter opisowy, nie posiada takiej siły odróżniającej jak element "ZAPIEKANKI U PANDY" w spornym znaku.

O tym zaś, że powtórzenie w znaku towarowym tylko fragmentu firmy może stanowić o kolizji wypowiadały się już wcześniej sądy, a skład orzekający w niniejszej sprawie te poglądy podziela, a mianowicie, że ingerencja w sferę dóbr osobistych, a konkretnie - prawa do nazwy przedsiębiorcy (firmy) może nastąpić także w przypadku wykorzystania części tej nazwy, jeżeli jest to część spełniająca w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą danego przedsiębiorcę, umożliwiająca jego jednoznaczną identyfikację i odróżnianie od innych osób (por. wyrok SN z dnia 28 października 1998 r., II CKN 25/98, opubl. OSNC 1999/4 poz. 80).

Następnie wskazać należy, że pierwszeństwo powstania chronionego - na podstawie art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p. - prawa wnioskodawczyni jest w sprawie oczywiste. Prowadzi bowiem ona działalność gospodarczą od 2014 r. - najpierw pod firmą B., a od 20 czerwca 2016 r. - pod nazwą Z.. Uprawniony rozpoczął zaś własną działalność gospodarczą pod nazwą P. w dniu 20 maja 2017 r., a dopiero w dniu 8 listopada 2017 r. zgłosił sporny znak towarowy do ochrony w Urzędzie Patentowym.

Organ badając, czy rejestracja spornego znaku towarowego narusza art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p., ocenił także charakter działalności wnioskodawczyni i wykaz towarów do oznaczania, których przeznaczony jest sporny znak towarowy. Okoliczność, że działalność wnioskodawczyni i uprawnionego polega na sprzedaży zapiekanek jest w sprawie bezsporna. Również zasięg terytorialny używania spornego znaku towarowego pokrywa się z zasięgiem terytorialnym działalności wnioskodawczyni. Działalność obu podmiotów formalnie zarejestrowana jest bowiem w [...] i tu faktycznie prowadzą one aktywność gospodarczą.

Ma racje organ, że bez znaczenia w sprawie pozostaje okoliczność, iż słowo PANDA jest pseudonimem uprawnionego. Wnioskodawczyni zakwestionowała bowiem prawidłowość udzielenia prawa wyłącznego na znak towarowy NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE ZAPIEKANKI U PANDY na podstawie art. art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Organ zobowiązany był zatem ocenić tylko okoliczności istotne z punktu widzenia zastosowania tego przepisu, przede wszystkim kolizję pomiędzy nazwą przedsiębiorstwa i zarejestrowanym znakiem towarowym. Motywy wyboru przez skarżącego takiej a nie innej warstwy słownej znaku towarowego nie należą do okoliczności istotnych w tym zakresie. Także nie było potrzeby badania od kiedy skarżącemu przysługują ewentualne prawa autorskie do logotypu NAJLEPSZE ZAPIEKANKI W MIEŚCIE.

Innymi słowy, prawnie doniosłe są tu wyłącznie fakty odnoszące się do określonego prawa osobistego oraz konkretnego znaku towarowego. Posiadanie zaś praw autorskich do logotypu nie kreuje samo w sobie jeszcze znaku towarowego.

Z tą kwestią wiąże się ocena podniesionych w skardze zarzutów naruszenia przepisów postępowania. Zarzuty te koncentrują się na nieprawidłowościach postępowania dowodowego przeprowadzonego w sprawie. Wskazać zatem należy, że celem postępowania dowodowego nie jest ustalenie wszystkich okoliczności faktycznych łączących się z daną sprawą, lecz ustalenie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy z punktu widzenia norm prawa materialnego znajdujących zastosowanie w sprawie. Tylko pominięcie ustalenia faktu mającego znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy można kwalifikować do naruszenia reguł procedowania, które mogłyby mieć wpływ na treść ustaleń faktycznych, a w konsekwencji na treść orzeczenia kończącego postępowanie w danej sprawie. W tej sprawie takich zarzutów nie można postawić organowi. Nie przeprowadzenie wszystkich zgłoszonych przez uprawnionego dowodów nastąpiło zatem bez naruszenia prawa.

Oddzielając emocje, jakie towarzyszyły rozpoznaniu tej sprawy przed Sądem, a które związane są z faktem, że spór toczy się pomiędzy matką a synem, od kwestii prawnych i koncentrując się wyłącznie na tych ostatnich Sąd nie znalazł podstaw do podważenia stanowiska organu zawartego w zaskarżonej decyzji.

Tak więc uznając, że organ prawidłowo rozpoznał sprawę, Sąd oddalił skargę na postawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.).