Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 63/20
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2020-09-09 00:00:00+02:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 1321 ust. 1 pkt 3 oraz art. 1321 ust. 1 pkt 4
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Pawłowska Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Protokolant st. ref. Renata Lewandowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2020 r. sprawy ze skargi N. Ltd z siedzibą w [...], Brytyjskie Wyspy Dziewicze na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie uznania sprzeciwu za zasadny oddala skargę


UZASADNIENIE

N., Brytyjskie Wyspy Dziewicze (dalej jako: "skarżący", "zgłaszający", "strona") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2019 r., nr [...] o uznaniu za zasadny sprzeciwu C., Chiny (dalej: "wnoszący sprzeciw", "uczestnik postępowania") wobec zgłoszenia znaku towarowego słowno-graficznego [...], dokonanego w dniu [...].04.2018 r. pod numerem [...].

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił art. 15221 w związku z art. 1321 ust. 1 pkt 3 oraz art. 1321 ust. 1 pkt 4 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017.776 z późn. zm. - dalej: "pwp") oraz art. 98 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.)- dalej "kpc" w związku z art. 15223 ust. 2 ustawy pwp.

Podstawę faktyczną stanowiły następujące ustalenia:

W dniu 24 sierpnia 2018 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw wniesiony przez C., Chiny wobec zgłoszenia znaku towarowego słowno-graficznego [...], dokonanego w dniu [...] kwietnia 2018 r. pod numerem [...] (znak sporny) przez N., Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

Jako podstawę prawną wnoszący sprzeciw wskazał przepisy art. 1321 ust. 1 pkt 3, oraz art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp. Rejestracji przeciwstawił dwa znaki towarowe:

1. słowny [...] zarejestrowany z pierwszeństwem od [...] kwietnia 2014 r. pod numerem [...], przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 34 takich jak: papierosy; tytoń; wyroby tytoniowe; zapalniczki; zapałki; przybory dla palaczy, oraz

2. słowny znak towarowy [...] zarejestrowany z pierwszeństwem od [...] lutego 2016 r. pod numerem [...], przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 34 takich jak: papierosy; tytoń; wyroby tytoniowe; zapalniczki; zapałki; przybory dla palaczy.

Sprzeciwiając się udzieleniu prawa ochronnego na znak sporny, wobec wszystkich towarów w klasie 34, podnosił konfuzyjne podobieństwo spornego znaku do wcześniejszych znaków towarowych [...], co realizuje przesłanki z art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, a także podobieństwo spornego znaku z art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp. wobec cieszących się renomą wcześniejszych znaków towarowych [...], co przyniesie zgłaszającemu nienależną korzyść oraz będzie szkodliwe dla odróżniającego charakteru i renomy znaków wcześniejszych. Uzasadniając swoje stanowisko w świetle art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. podkreślił, że ocena ryzyka wprowadzenia w błąd wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności sprawy z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy towarów oznaczonych porównywanymi znakami, stopnia podobieństwa towarów, stopnia podobieństwa oznaczeń oraz dodatkowych okoliczności zwiększających lub zmniejszających ryzyko wprowadzenia w błąd. Ocenił, że wszystkie towary objęte znakiem spornym w klasie 34 są identyczne wobec towarów chronionych znakami z wcześniejszym pierwszeństwem. W kwestii oceny podobieństwa znaków, powołując się na utrwalone orzecznictwo podkreślił, że porównywane oznaczenia są do siebie wysoce podobne. Szczegółowo opisał oba znaki i uznał ich podobieństwo na wszystkich płaszczyznach. Ocenił, że w wyniku całościowej oceny wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje ryzyko skojarzenia znaku późniejszego ze znakiem wcześniejszym. Skojarzenie ma miejsce w sytuacji, w której konsumenci, co prawda dostrzegają istniejące różnice między znakami towarowymi, ale ze względu na pewien rodzaj podobieństwa pomiędzy nimi zakładają, że oznaczenia te pochodzą z tego samego lub z ekonomicznie powiązanych przedsiębiorstw. W niniejszej sprawie, ze względu na uderzające podobieństwo pomiędzy porównywanymi oznaczeniami identyczne skojarzenia z Chinami wywoływane przez znaki, konsumenci bez wątpienia powiążą znak sporny ze znakami [...].

W kontekście naruszenia drugiej przesłanki, z art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp wnoszący sprzeciw podkreślił, że znaki [...] są znakami renomowanymi na terenie Unii Europejskiej, w tym w Polsce. które nie są typowe dla języka polskiego Ze względu na swój ogromny sukces w Chinach, gdzie [...] jest najpopularniejszą marką papierosów, produkty oznaczone marką [...] zostały wprowadzone na rynki innych państw, w tym na terenie UE. Wskazał na dokumenty potwierdzające pozycję marki [...] na rynku chińskim oraz wydruki artykułów dot. sprzedaży papierosów [...] na europejskich lotniskach.

Odnośnie podobieństwa oznaczeń, wnoszący sprzeciw wyjaśnił, że w przypadku znaków renomowanych, podobieństwo nie musi prowadzić do pomyłki - wystarczy, jeśli znaki są do siebie podobne na tyle, że znak późniejszy kojarzy się z wcześniejszym znakiem renomowanym. Powołując się na orzecznictwo wskazał, że w przypadku znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a nie tylko do podobnych czy identycznych. Ocenił, że w przedmiotowej sprawie znak sporny [...] nie tylko kojarzy się, ale jest wysoce podobny do znaków [...].

Tymczasem, zdaniem, skarżący nie udowodnił przesłanek z art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp, które nie są typowe. W kontekście trzeciej przesłanki z art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp dotyczącej wykazania szkody dla zdolności odróżniającej bądź renomy znaków [...] lub nienależnej korzyści po stronie zgłaszającego, wnoszący sprzeciw, powołując się na wybrane w tym zakresie orzecznictwo uznał, że zgłaszający będzie czerpał nienależne korzyści z efektu skojarzenia znaku spornego z renomowanymi znakami [...], co ułatwi mu wypromowanie towarów oznaczanych zgłoszonym znakiem, kosztem pracy i nakładów finansowych poniesionych przez wnoszącego sprzeciw na promocję towarów marki [...].

Zgłaszający, w odpowiedzi na sprzeciw, wniósł o jego oddalenie. Zakwestionował renomę znaków wcześniejszych wskazując, iż uzyskanie szerszej ochrony na gruncie art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp uzależnione jest od łącznego zaistnienia wskazanych w normie tej, trzech przesłanek, a żadna z nich nie została spełniona. Nie została wykazana renoma znaków wcześniejszych, bowiem brak jest dowodów na jej posiadanie przez wskazane znaki wcześniejsze. Ograniczył się jedynie do przedłożenia jednej publikacji internetowej świadczącej jedynie o występowaniu marki "[...]" na rynku, bez jakichkolwiek badań rynku czy danych ilościowych.

Odnośnie podnoszonej konfuzji z art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, sporny znak nie wykazuje konfuzyjnego podobieństwa do znaków wcześniejszych pomimo, że porównywane znaki zawierają podobne litery, nie inkorporuje żadnego ze znaków wcześniejszych. Porównywane znaki mają inną wymowę, a zatem różnią się pod względem fonetycznym. Nie istnieje podobieństwo znaczeniowe, ponieważ są oznaczeniami fantazyjnymi, a także wizualne, ponieważ sporny znak ma bogatą grafikę, co istotnie wpływa na jego inny odbiór. Nie można powiedzieć, by stopień podobieństwa mógłby wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

Nie kwestionując podobieństwa towarów zaznaczył, że brak podobieństwa znaków wyklucza ryzyko wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów. Brak możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, oznaczonych spornym znakiem jest konsekwencją braku podobieństwa znaków, wykazujących istotne różnice na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

Wnoszący sprzeciw w piśmie z 2 maja 2019 r. podtrzymał wszystkie dotychczasowe wnioski i zarzuty oraz przedstawił uzupełniające stanowisko wobec odpowiedzi na sprzeciw.

Urząd Patentowy RP rozpoznając sprawę stwierdził, że w złożonym sprzeciwie został podniesiony zarzut naruszenia art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, art. 1321 ust. 1 pkt 4 i art. 1321 ust. 1 pkt 5 pwp.

Analizując pierwszą z podstaw prawnych sprzeciwu - art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp, odnoszący się do ochrony znaków renomowanych, Urząd Patentowy powołując się na brzmienie tego przepisu oraz bogate orzecznictwo sądów międzynarodowych i krajowych wskazał, że udowodnienie renomy znaku towarowego leży po stronie podmiotu powołującego się na renomę, czego w niniejszej sprawie zabrakło. Wskazane jako wcześniejsze renomowane znaki towarowe tj.: [...] nr [...] oraz znak towarowy [...], spełniają kryterium znaków zarejestrowanych na rzecz wnoszącego sprzeciw. Natomiast w świetle przedstawionego materiału dowodowego, jedynie potwierdza to wysoką pozycję marki [...] na rynku chińskim, co nie jest - na rynku europejskim - równoznaczne z renomowaną pozycją tej marki.

UP ocenił, że wnoszący sprzeciw nie przedstawił żadnych materiałów dowodowych, które w analogiczny sposób zobrazowałyby obecność, znajomość lub pozycję marki [...] na rynku europejskim przy porównaniu danych w zakresie wielkości sprzedaży, a tym samym popularności marki [...] na rynku europejskim.

Urząd uznał że brak tego rodzaju dowodów uniemożliwia dokonanie oceny w zakresie uznania renomy. Wysoka pozycja marki [...] na rynku chińskim nie jest bowiem równoznaczna z pozycją tej marki na innych rynkach, a co za tym idzie dowód ten należy ocenić jako co najmniej niewystarczający dla potrzeb oceny renomy znaków towarowych [...] na właściwym terytorium określonym w przedmiotowej sprawie.

Organ wskazał, że wyroby tytoniowe marki [...] znalazły się w ofercie sklepów "[...]". Ocenił jednak, że nie dokumentuje ona ilości ani wartości sprzedaży tych wyrobów w sklepach wolnocłowych na lotniskach w [...] i w [...], co stanowi istotny brak i uniemożliwia przeprowadzenie oceny we wskazanych miastach pod względem wielkości sprzedaży wyrobów tytoniowych. Sam debiut marki [...] w strefach bezcłowych nie pozwala na ustalenie danych dotyczących wielkości sprzedaży produktów tej marki, jak i stanowi o ograniczonym dostępie przeciętnych odbiorców rynku polskiego lub odpowiednio innego kraju terytorium Unii Europejskiej, do sklepów zlokalizowanych w strefie wolnocłowej na lotniskach. Ocenił, że przedłożone materiały (wydruki sklepów z marką [...] z zewnątrz i wewnątrz) pochodzą z okresu dotyczącego 3 lat po ich inauguracji (początek września 2018r.), a nie zostały przedstawione wyniki sprzedaży w dacie zgłoszenia spornego znaku, tj. z kwietnia 2018 r. UP uznał zatem, że przedstawiony materiał dowodowy jest niewystarczający dla oceny renomy wcześniejszych znaków towarowych. Także ostatni z przedłożonych dowodów - artykuł na temat preferencji chińskich konsumentów i ich lojalności wobec krajowych marek - okoliczności tej nie potwierdza.

Urząd Patentowy stwierdził nadto, że ranking marek opracowany przez firmę A. wskazujący na wyższe preferencje chińskich konsumentów do marek krajowych niż marek zagranicznych (tu mowa o markach: [...]) nie stanowi dowodu potwierdzającego renomę znaków [...]. Ocenił, że wnoszący sprzeciw nie wykazał, by znaki towarowe; [...] oraz [...] posiadały renomę na rynku właściwym (polskim lub odpowiednio europejskim), chociaż nie kwestionował faktu ekspansji marki [...] poza rynek chiński. Uznał materiał dowodowy za niewystarczający, aby odzwierciedlić znajomość wyrobów tytoniowych [...] na rynku właściwym, co jest punktem wyjściowym przy ocenie renomy znaku.

Urząd Patentowy ocenił, że wnoszący sprzeciw nie wykazał także wystąpienia bądź możliwości zaistnienia szkody dla zdolności odróżniającej bądź renomy znaków wcześniejszych oraz nienależnych korzyści po stronie zgłaszającego, ponieważ ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że zgłaszający będzie czerpał nienależne korzyści z efektu skojarzenia spornego znaku z renomowanymi znakami [...], co ułatwi mu wypromowanie swoich towarów kosztem pracy i nakładów finansowych poniesionych przez wnoszącego sprzeciw w związku z promocją swojej marki.

Odnosząc się do kwestii obawy z art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp, że używanie spornego znaku może doprowadzić do degeneracji czyli stopniowego osłabienia znaków wcześniejszych, wskutek czego utracą one swoją niepowtarzalność. organ wyjaśnił, że przedłożony w sprawie materiał dowodowy nie potwierdza przypuszczeń i obaw wnoszącego sprzeciw, bowiem nie przedstawił on w tym zakresie żadnych dowodów, na podstawie których można by było zweryfikować, czy działania zgłaszającego w związku ze spornym znakiem mają jakikolwiek wpływ na wyniki sprzedaży lub jakość towarów oferowanych pod marką [...]. W związku z powyższym organ uznał, że przesłanki z art. 1321 ust. 1 pkt 4 pwp nie zostały spełnione.

Odnosząc się do przesłanki z art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp organ wskazał na zasady rozpatrywania podobieństwa znaków w rozumieniu tego przepisu w dwóch aspektach: podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie jednorodzajowości towarów/usług, do oznaczania których znak został przeznaczony.

Oceniając relewantny kręg odbiorców stwierdził, że zgłoszony znak towarowy analogicznie, jak znaki towarowe przedstawione w sprzeciwie - został przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 34 obejmujących papierosy, wyroby, materiały i akcesoria tytoniowe, zatem pozostaje tożsamy i stanowią go osoby właściwie poinformowane, dostatecznie uważne i rozsądne, osoby dorosłe, palące zarówno nałogowo, jak i okazjonalnie lub zainteresowane ofertą wyrobów tytoniowych. Za docelowy krąg odbiorców uznał, w przeważającej mierze, odbiorców indywidualnych nie wykluczając udziału odbiorców profesjonalnych z branży tytoniowej, o dosyć niskim poziomie uwagi.

Analizując przesłankę podobieństwa towarów i usług, wyłącznie w oparciu o treść wykazu towarów i usług porównywanych znaków towarowych, ustalił przeznaczenie znaku zgłoszonego [...] [...] do oznaczania następujących towarów: tytoń; artykuły dla palaczy; zapałki; papierosy; papierośnice; filtry papierosowe; cygarniczki; bibułka papierosowa; ustniki do cygarniczek; papierowe ustniki papierosowe z filtrami; ustniki do papierosów; fajki tytoniowe; cygaretki; cygara; popielniczki; zapalniczki dla palaczy.

Natomiast przeciwstawione mu znaki towarowe [...] [...] oraz [...] nr [...] służą do oznaczania towarów sklasyfikowanych według klasyfikacji nicejskiej w klasie 34, takich jak: papierosy; tytoń; wyroby tytoniowe; zapalniczki; zapałki; przybory dla palaczy.

Organ podzielił stanowisko wnoszącego sprzeciw, że wszystkie towary objęte znakiem spornym w klasie 34 są identyczne wobec towarów chronionych znakami z wcześniejszym pierwszeństwem. Towary objęte znakiem spornym takie jak: tytoń; artykuły dla palaczy; zapałki; papierosy; zapalniczki dla palaczy są wprost wymienione na liście towarów objętych rejestracją znaków wcześniejszych co uzasadnia uznanie ich za identyczne. Pozostałe towary objęte zgłoszeniem, tj. papierośnice; filtry papierosowe; cygarniczki; bibułka papierosowa; ustniki do cygarniczek; papierowe ustniki papierosowe z filtrami; ustniki do papierosów; fajki tytoniowe; popielniczki zawierają się w kategorii przyborów dla palaczy objętych znakami wcześniejszymi, zaś cygaretki; cygara zawierają się w kategorii wyrobów tytoniowych znaków wcześniejszych. Wymienione towary mieszczą się w szerszej kategorii produktów określonych jako przybory dla palaczy i odpowiednio wyroby tytoniowe.

Ocenił, że, towary objęte spornym znakiem są identyczne jak towary chronione znakami z wcześniejszym pierwszeństwem oraz, jak już wcześniej wykazano, są skierowane do tego samego kręgu odbiorców.

Oceniając podobieństwo znaków [...] oraz [...] na płaszczyźnie fonetycznej, organ ocenił, że sporny znak, niezależnie od bogatszej grafiki, jaką posiada, wykazuje podobieństwo do słowa [...], które jest przedmiotem ochrony, jako samodzielny słowny znak towarowy [...] ([...]) oraz jako pierwszoplanowy i odróżniający element znaku towarowego [...] ([...]). Znak sporny złożony jest z 9 liter i trzech sylab [...]. Z kolei słowo [...], chronione przez oba znaki wcześniejsze, składa się z 8 liter i dwóch alternatywnie trzech sylab [...] lub [...]. Znamienną i bardzo charakterystyczną cechą porównywanych wyrazów jest to, że oba tworzą słowa, które nie są typowe dla języka polskiego. Ich konstrukcja pod względem układu użytych w nich liter tworzy bowiem niekonwencjonalne dla słowotwórstwa polskiego słowa, dlatego ich wymowa przez polskich odbiorców może przysparzać im pewne trudności, a co za tym idzie ich werbalny odbiór może być różny.

Zwrócił uwagę, że postać przedstawieniowa znaku spornego wyraźnie oddziela element słowny [...] od wkomponowanej kombinacji elementów graficznych, tworząc w istocie całkowicie odrębne i równoważne wobec siebie elementy składowe całego oznaczenia. Odwołując się do orzecznictwa wskazał, że przy ocenie podobieństwa znaków towarowych słowno-graficznych zasadnicze znaczenie mają z reguły elementy słowne. W porównywanych znakach za dominujące, determinujące postrzeganie znaku w jego całokształcie i skupiające uwagę odbiorcy i zarazem odróżniające, uznał słowa [...] i [...]. Jednocześnie organ uznał, że znak sporny będzie identyfikowany przez odbiorców z perspektywy słowa [...], nie wykluczając, że odbiorca nie zwróci uwagi na grafikę znaku, która jest przedmiotem ochrony, jako samodzielny słowny znak towarowy [...] ([...]) oraz jako pierwszoplanowy i odróżniający element znaku towarowego [...] ([...]). usytuowanie liter "[...]" w słowie [...] determinuje ich wymowę jako [...], jak wynika z nienaturalnego i mało spotykanego w języku polskim połączenia liter "[...]" właśnie w takie kolejności.. Standardowo, litera "[...]" jest wymawiana jako "[...]", jednak w zestawieniu w jakim występuje w spornym znaku "[...] zostanie odczytane jako "[...]" (na początku i na końcu). Natomiast środkowa część analizowanego słowa "[...]" przyjmie fonetyczne brzmienie, w zależności od preferencji językowych danego odbiorcy, jako [...] lub [...]. Zdaniem organu, można było przyjąć, że sporny znak, jako całość, zostanie najpewniej odczytany jako [...] Iub [...]. Zasadnym jest przyjęcie, że z uwagi na wyraźnie słyszalne sylaby będzie ono wymawiane bardziej przeciągle z werbalnym zaznaczeniem

Oceniając znaki na płaszczyźnie fonetycznej, organ zwrócił uwagę na podobieństwo budowy porównywanych słów, które nie są typowe dla języka polskiego: [...] oraz [...], ilość liter i sylab. W znaku spornym [...] jego dwie pierwsze i dwie ostatnie litery są identyczne "[...]", co oznacza, że zostaną one odczytane w ten sam sposób. Usytuowanie liter "[...]" w słowie [...] determinuje ich wymowę jako [...], co wynika właśnie z nienaturalnego i mało spotykanego w języku polskim połączenia liter "[...]" w takiej kolejności. Środkowa część analizowanego słowa "[...]" przyjmie fonetyczne brzmienie, w zależności od preferencji językowych danego odbiorcy, jako [...] lub [...]. Sporny znak, jako całość, zostanie najpewniej odczytany jako [...] Iub [...] lub z bardziej przeciągle z werbalnym zaznaczeniem poszczególnych jego sylab: [...] lub [...]. Natomiast znaki wcześniejsze z perspektywy dominującego w nich elementu [...] również wykazują podobne odczucia pod względem jego budowy: niestandardowe, dla języka polskiego, ułożenie liter tworzące słowo dosyć trudne do wymówienia dla polskojęzycznych konsumentów. W tym przypadku układ liter tworzących słowo [...] pozwala na wyodrębnienie dwóch lub trzech sylab [...] lub [...], które da się z pewnością wypowiedzieć jako [...] lub [...].

Zgłaszający twierdził, że przeciętny polski konsument odczyta je jako "[...]" lub "[...]" oraz "[...]" lub "[...]". Interpretując fonetyczny odbiór znaku spornego stwierdził, że organ nie zgodził się z przyjęciem, że odbiorca odczytując znak [...] będzie skłonny dodać spółgłoskę [...]" pomiędzy samogłoski "[...]" i "[...]". Przyznał rację Wnoszącemu sprzeciw, że jest to niezgodne z zasadami gramatyki języka polskiego i zbitka samogłosek "[...]" zostanie odczytana jako "[...]", co oznacza, że znak wcześniejszy w werbalnym odbiorze nie będzie mieć słyszalnej litery "[...]".

Fonetyczny odbiór porównywanych znaków w zakresie członów [...] oraz [...] generuje słyszalność litery "[...]" usytuowanej w znakach jako zbitka liter "[...]". W sytuacji, gdy po spółgłosce dźwięcznej występuje spółgłoska bezdźwięczna dochodzi do tzw. ubezdźwięcznienia, tj. upodobnienia fonetycznego polegającego na tym, że spółgłoska dźwięczna traci dźwięczność, co w danym przypadku jest równoznaczne z tym, że zbitkę "[...]", która występuje w obu znakach, prawidłowo należy odczytać jako "[...]". W przedmiotowej sprawie oznacza to zatem, że zarówno znak sporny [...] jak i znaki wcześniejsze [...], które posiadają zbitkę "[...]" usytuowaną w znakach dokładnie w tej samej pozycji tj. na końcu porównywanych słów odczytamy tak samo.

Pomimo pewnych różnic interpretacyjnych – fonetycznych, w ocenie organu, porównywane znaki, również wykazują istotne podobieństwo. Porównywane znaki pod względem fonetycznym zostaną odczytane przez przeciętnego polskiego konsumenta jako: znak sporny: [...] lub [...], znak wcześniejszy: [...] lub [...]

Organ, uwzględniając zaistniałą pomiędzy stronami niezgodność co do interpretacji fonetycznej znaków w zakresie członów [...] oraz [...], stwierdził, że struktura budowy porównywanych słów wykazuje podobne brzmienie werbalne, sugerujące wymowę słów azjatyckiego pochodzenia. Podobieństwo wymowy przeważającej części obu porównywanych słów [...] oraz [...]., ich fonetyczny odbiór jest zdeterminowany przez bardzo zbliżoną wymowę obu wyrazów, które literalnie są napisanie nieco odmiennie, jednakże fonetycznie brzmią bardzo podobnie. Zdaniem Urzędu Patentowego znak sporny fonetyczny. [...] lub [...] jest werbalnie podobny do znaku fonetycznego. [...] lub [...], co jak widać jest konsekwencją niemalże identycznej wymowy 7 z 9 liter, z których składa się zapis spornego znaku.

Ocenił, że znak sporny uwzględniając dwukrotnie użytą literę "[...]" wykorzystuje aż 7 z 8 liter, z których składa się wcześniejszy znak towarowy [...] a także pierwszoplanowy element drugiego ze znaków wcześniejszych [...]. Porównywane znaki w swym całokształcie, pod względem fonetycznym, za łudząco podobne, a kluczowe znaczenie, ma w tym wypadku niemalże identyczna wymowa frazy "[...]" i "[...]", która w zestawieniu z identyczną wymową końcowych liter porównywanych słów "[...]". W obu przypadkach, z uwagi na specyficzny i charakterystyczny sposób wymowy, wzbudzają skojarzenia z wyrazami pochodzenia chińskiego. Ocena porównywanych znaków w płaszczyźnie słownej (fonetycznej) prowadzi do wniosku o wysokim stopniu podobieństwa znaków.

Oceniając znaki na płaszczyźnie znaczeniowej organ uznał, że zarówno sporny znak [...], jak też oba znaki wcześniejsze [...] oraz [...] za nie mające żadnego znaczenia w języku polskim, ani w żadnym innym języku łacińskim. Przyjął, że są to oznaczenia fantazyjne, które nie nie wzbudzają żadnych konkretnych skojarzeń znaczeniowych. Dlatego, ze względu na zbliżony chińskojęzyczny charakter użytych słów, sporny znak może wywoływać u odbiorców podobne skojarzenia w zakresie podobieństwa koncepcyjnego tych znaków. Urząd Patentowy uznał, że również w płaszczyźnie znaczeniowej należy orzec o podobieństwie znaków z uwagi na koncepcyjne podobieństwo warstwy słownej. Urząd nie podzielił stanowiska wnoszącego sprzeciw, że porównywane znaki z uwagi na podobne człony "[...]" oraz "[...]" wykazują podobieństwo znaczeniowe, bo stanowią warianty popularnego chińskiego nazwiska/imienia. Ocenił, że nie zostało to w żaden sposób wykazane i poparte słownikowym znaczeniem tych elementów, na co zwrócił także uwagę Zgłaszający, trafnie przy tym zaznaczając, że nawet jeśli tak jest, to przeciętny polski konsument z pewnością nie będzie tego świadomy.

Zdaniem organu, organ oceniając znaki na płaszczyźnie wizualnej stwierdził, że zgłoszony znak pomimo dosyć rozbudowanej warstwy graficznej wykazuje wysoki stopień podobieństwa z uwagi na zawarty w nim element słowny [...]. Tymczasem przy ocenie podobieństwa znaków kombinowanych z elementem słownym podkreślana jest zasada dominującego znaczenia elementów słownych zawartych w takim znaku z tego względu, że właśnie na podstawie elementu słownego odbiorcy zazwyczaj zapamiętują znak towarowy i oznaczane nim towary lub odpowiednio usługi. Znak sporny poprzez zawarte w nim elementy graficzne wyraźnie koresponduje z charakterem jego warstwy słownej. Zdaniem Urzędu Patentowego, docelowy odbiorca, którym w analizowanej sprawie, co bardzo istotne, jest polskojęzyczny konsument, z pewnością również dostrzeże ten związek, dlatego zapamięta sporny znak po zamieszczonym w nim słowie [...] natomiast grafikę znaku odbierze jako elementy dekoracyjne wpisujące się w azjatycki charakter użytego w nim słowa. Przeciętny odbiorca również dostrzeże podobieństwo spornego znaku [...] do znaków wcześniejszych [...] oraz [...] z uwagi na wysoki stopień podobieństwa słów użytych w porównywanych znakach, które jest konsekwencją użycia w nich podobnych liter tworzących niekonwencjonalne słowa wpisujące się w charakter chińskich słów.

Organ odnosząc się do stanowiska spornego znaku do znaku towarowego [...] zgodził się z wnoszącym sprzeciw, że słowo [...] należy postrzegać w tym wypadku, jako element wariantu znaku towarowego, który w kontekście towarów z klasy 34 tj. papierosów i wyrobów tytoniowych określa podmarkę ww. wyrobów tytoniowych.. Uzasadniał to faktem, że element [...] został ulokowany w znaku [...] na drugiej pozycji za elementem dominującym, którym jest słowo [...]. Element ten może kojarzyć się odbiorcom z perfumami, sugerować, że wyroby tytoniowe oznaczane znakiem [...] są aromatyzowane, inaczej niż wyroby tytoniowe oznaczane znakiem [...] (bez słowa [...]).

Urząd uznał, że sporny znak, jako całość jest wysoce podobny wizualnie do obu przeciwstawionych mu znaków wcześniejszych niezależnie od zawartych w nim dodatkowych elementów graficznych, których nie posiadają znaki wcześniejsze z uwagi na ich słowny charakter. Została spełniona także druga przesłanka z art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp dotycząca stwierdzenia podobieństwa porównywanych znaków.

Oceniając ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd podkreślił, że całościowe wrażenie wywierane przez znak słowno-graficzny [...] wskazuje na jego mylące podobieństwo do przeciwstawionych mu znaków towarowych [...] oraz [...] na gruncie każdej z trzech płaszczyzn porównawczych, tj. fonetycznej, znaczeniowej i wizualnej. Uznał, że porównywane oznaczenia są do siebie podobne w wysokim stopniu. Ogólne wrażenie wizualne jakie wywołuje, w kontekście znaków wcześniejszych, uwidacznia ich cechy wspólne i czyni zachodzące między nimi różnice mniej zauważalne. Uznał, że przeciętny konsument rzadko ma okazję dokonywania bezpośredniego porównania różnych znaków, dlatego zmuszony jest polegać na niedoskonałym obrazie tych znaków zachowanym w pamięci. Podkreślił, że odbiorcy zwykle koncentrują swoją uwagę na elementach słownych, o ile posiadają one charakter fantazyjny, tak jak oznaczenie [...]. Ocenił wysokie prawdopodobieństwo, że odbiorcy towarów objętych zgłoszeniem, widząc na nich znak słowno-graficzny [...], będą łączyć ich komercyjne pochodzenie z towarami rodzajowo identycznymi oznaczanymi przez znaki wcześniejsze [...] oraz [...] - właśnie z uwagi na nieprzypadkowe podobieństwo elementów słownych, które występują w znakach.

Z tego powodu organ uznał, że zgłoszone oznaczenie jest podobne pod względem wizualnym do znaków wcześniejszych z uwagi na łudzące podobieństwo zawartych w nich elementów słownych [...] oraz [...]. Liczne podobieństwa pomiędzy porównywanymi znakami, a zwłaszcza wysoki stopień podobieństwa fonetycznego, wizualnego znaków uznał, że sporny znak [...] jest myląco podobny fonetycznie i wizualnie do wcześniejszych znaków towarowych [...] oraz [...].

Zdaniem organu, sporny znak jako całość tworzy oznaczenie, które może zostać uznane przez odbiorców wyrobów tytoniowych, szczegółowo określonych w wykazie towarów spornego znaku w klasie 34, za pochodzące z tego samego źródła pochodzenia, co towary oznaczane każdym ze znaków wcześniejszych. Co więcej, jako całość może zostać uznany za kolejną wersję znaków wcześniejszych lub zwyczajnie za wersję graficzną jednego z tych znaków, dlatego istnieje uzasadnione ryzyko, że przeciętny odbiorca wyrobów tytoniowych, uznanych w przedmiotowej sprawie za rodzajowo identyczne, oznaczone spornym znakiem [...], nawet w jego szczególnej stylizacji graficznej uzna, że mają one to samo komercyjne źródło pochodzenia, co wyroby tytoniowe oznaczane znakiem towarowym [...] lub odpowiednio [...],

Ryzyko wprowadzenia w błąd może mieć charakter niebezpośredni, ponieważ odbiorcy rzadko mają możliwość bezpośredniego porównania znaków i bazują na obrazie jaki pozostał w ich pamięci. Zachodzi również ryzyko wprowadzenia w błąd w sposób bezpośredni, bowiem odbiorca będą świadomy różnic istniejących pomiędzy znakami może błędnie przyjąć, że towary oznaczane spornym znakiem stanowią ofertę podmiotów w jakiś sposób ze sobą powiązanych, lub za zgodą uprawnionego do znaków wcześniejszych, co nie ma miejsca, a uzasadnia sprzeciw ze strony uprawnionego do znaków wcześniejszych. Uznał, że istnieje uzasadnione ryzyko, że przeciętny odbiorca wyrobów tytoniowych, uznanych w przedmiotowej sprawie za rodzajowo identyczne, oznaczonych spornym znakiem [...], mają to samo komercyjne źródło pochodzenia, co wyroby tytoniowe oznaczane znakiem towarowym [...] lub odpowiednio [...] co jest niezgodne z prawdą.

Organ uznał zatem, że zgłoszony znak w swym całokształcie, jest wysoce podobny do obu znaków wcześniejszych, dlatego występuje wysoki stopień ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Podobieństwo jest na tyle wysokie, że uwzględniając fakt, że jest on przeznaczony do oznaczania towarów identycznych, do tych które są oznaczane znakiem wcześniejszym istnieje realne ryzyko wystąpienia pomyłki. Urząd Patentowy stwierdził, że wniesiony sprzeciw jest w pełni zasadny z uwagi na zaistnienie przesłanek wskazanych w art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, ze względu na stwierdzenie podobieństwa porównywanych znaków oraz identyczności towarów, czego konsekwencją jest możliwość wystąpienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia oznaczanych towarów w szczególności poprzez skojarzenie spornego znaku ze znakiem wcześniejszym [...] oraz [...].

Uznał też, że braki w kwestii udowodnienia renomy wcześniejszych znaków towarowych - nie mogły mieć żadnego wpływu na ostateczną ocenę podobieństwa porównywanych znaków, bowiem te uznano za podobne w takim stopniu, że zachodzi ryzyko pomyłki, co do pochodzenia towarów uznanych za identyczne.

W złożonej do tut. Sądu skardze na decyzję Urzędu Patentowego RP z [...] listopada 2019 roku skarżący wniósł o jej uchylenie w całości oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Zzarzucił naruszenie:

1. art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i art. 80 ustawy z dnia 3 października 2018 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, dalej: "kpa") w zw. z art. 256 ust. 1 pwp poprzez naruszenie zasady praworządności i zaniechanie podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zaniechanie obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całokształtu przedłożonego w sprawie materiału dowodowego polegające na nieprawidłowej ocenie materiału dowodowego w postaci wydruku ze strony internetowej [...]. stanowiącego załącznik do odpowiedzi na sprzeciw z dnia [...] lutego 2019 r., w którym zostały wskazane cechy elementu słownego "[...]" zawartego w znaku wcześniejszym powołanym jako podstawa sprzeciwu, świadczące o charakterze odróżniającym tego elementu, podczas gdy analiza przez Urząd Patentowy RP tego dokumentu - gdyby została dokonana - pozwoliłaby na prawidłową ocenę braku konfuzyjnego podobieństwa pomiędzy znakiem [...] a znakiem wcześniejszym "[...]";

2. art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 kpa w zw. z art. 256 ust. 1 pwp poprzez naruszenie zasady praworządności i zaniechania podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego polegające na nieuzasadnionym przyjęciu, że:

a. znak towarowy [...] odzwierciedla frontową część opakowania paczki papierosów;

b. element słowny znaku [...] jest wyraźnie oddzielony od wkomponowanej w znak kombinacji elementów graficznych;

c. element słowny znaku [...] jest elementem dominującym tego znaku;

d. wymowa elementów słownych "[...]" i "[...]" jest niemal identyczna, zaś w elemencie słownym "[...]" nie jest słyszalna w wymowie głoska "[...]" pomiędzy literą "[...]" a literą "[...]";

3. art. 107 § 3, art. 11 kpa w zw. z art. 256 ust. 1 pwp polegające na ich niewłaściwym zastosowaniu poprzez brak wyjaśnienia w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przyczyn, dla których Urząd Patentowy RP:

a. pod pozorem oceny podobieństwa znaku [...] oraz znaków wcześniejszych pod względem warstwy graficznej dokonał oceny warstwy słownej, pomijając jednocześnie bogatą warstwę graficzną znaku [...], co doprowadziło do braku całościowej oceny spornego znaku, a w rezultacie do tego, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji jest wybiórcze, skrótowe i nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 107 § 3 kpa;

b. nie zastosował się do wywodzącej się z orzecznictwa zasady, iż uwaga konsumenta skupia się bardziej na początku znaku towarowego niż na jego końcowej części.

4. art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp poprzez jego błędną wykładnię polegającą na nieuzasadnionym przyjęciu, że o konfuzyjnym podobieństwie pomiędzy znakami może świadczyć ich wspólny "azjatycki charakter".

W uzasadnieniu rozwinął obszernie podniesione zarzuty.

Urząd Patentowy, w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Uczestnik postępowania wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U.2019.2167 ze zm.) kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów lub czynności wymienionych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), dalej "p.p.s.a." sprawowana jest na zasadzie kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a–c p.p.s.a.), a także, gdy decyzja lub postanowienie organu dotknięte są wadą nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Analizując pod tym kątem skargę, Sąd uznał, że w niniejszej sprawie nie doszło do naruszenia wskazanych norm procesowych art. 7, art. 8, art. 11, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 kpa w zw. z art. 256 ust. 1 pwp w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, ani norm prawa materialnego art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp w sposób mający wpływ na wynik sprawy. Zaskarżona decyzja UP nie jest także dotknięta wadą nieważności.

W ocenie Sądu rozstrzygnięcie niniejszej sprawy spornej poprzedzone zostało ustaleniem prawidłowego stanu faktycznego i dokonaniem jego oceny pod kątem zastosowania podstawy prawnej wniosku, wiążącej organ z mocy art. 15220 p.w.p., bowiem "Urząd Patentowy rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw".

Należy zauważyć, że ze wskazanych w sprzeciwie podstaw prawnych naruszenia: art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, art. 1321 ust. 1 pkt 4 i art. 1321 ust. 1 pkt 5 pwp, Urząd Patentowy prawidłowo uznał, że w istocie tylko jedna z tych podstaw, art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, spełniała przesłanki do uznania sprzeciwu za zasadny.

Art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp stanowi, że po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 1526a ust. 1 lub art. 15217 ust. 1, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.

Na tych właśnie przesłankach zostało prawidłowo wyeliminowane późniejsze zgłoszenie znaku towarowego słowno-graficznego [...], dokonane [...].04.2018 r. pod numerem [...], udzielone na rzecz skarżącego, dla towarów w klasie 34, poprzez złożony na podstawie m.in. art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp sprzeciw uczestnika postępowania.

Ma bowiem rację wnoszący sprzeciw - uczestnik postępowania, że w przedmiotowej sprawie istnieją okoliczności uniemożliwiające udzielenie prawa ochronnego na znak sporny słowno-graficzny [...], z uwagi na jego konfuzyjne podobieństwo do wskazanych wcześniejszych znaków towarowych

1) słownego znaku towarowego [...] zarejestrowanego z pierwszeństwem od [...].04.2014 r. pod numerem [...], przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 34 takich jak: papierosy; tytoń; wyroby tytoniowe; zapalniczki; zapałki; przybory dla palaczy oraz

2) słownego znaku towarowego [...] zarejestrowanego z pierwszeństwem od [...].02.2016 r. pod numerem [...], przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 34 takich jak: papierosy; tytoń; wyroby tytoniowe; zapalniczki; zapałki; przybory dla palaczy.

Po pierwsze, ma rację wnoszący sprzeciw, że towary objęte znakiem spornym, w klasie 34, są identyczne wobec towarów chronionych jego znakami z wcześniejszym pierwszeństwem, takich jak: tytoń; artykuły dla palaczy; zapałki; papierosy; zapalniczki dla palaczy, które są wprost wymienione na liście towarów objętych rejestracją znaków wcześniejszych. Natomiast pozostałe towary objęte zgłoszeniem, tj. papierośnice; filtry papierosowe; cygarniczki; bibułka papierosowa; ustniki do cygarniczek; papierowe ustniki papierosowe z filtrami; ustniki do papierosów; fajki tytoniowe; popielniczki zawierają się w kategorii przyborów dla palaczy objętych znakami wcześniejszymi. Z kolei cygaretki i cygara, zawierają się w kategorii wyrobów tytoniowych znaków wcześniejszych.

Należy podzielić dokonane ustalenia i ocenę UP, że podobieństwo znaków, w rozumieniu art. 1321 ust 1 pkt 3 pwp, powinno być rozpatrywane jednocześnie w dwóch aspektach: w aspekcie podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie jednorodzajowości towarów/usług, do oznaczania których znak został przeznaczony. Znak towarowy ma bowiem pełnić rolę odróżniającą w taki sposób, aby nie wprowadzał w błąd uczestników obrotu gospodarczego rynku właściwego, co do źródła pochodzenia towarów/usług. O niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd, o istnieniu ryzyka konfuzji, można mówić wtedy, gdy podobieństwo znaków i towarów sprzyja mylnemu wyobrażeniu odbiorców o pochodzeniu towarów/usług. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Z treści art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp. wynika, że wystarczy, że zaistnieje taka możliwość, samo ryzyko jej zaistnienia i nie musi być wykazane, by kontuzja faktycznie miała miejsce. Z tego względu prawdopodobieństwo konfuzji w obrocie zachodzi, jeżeli odbiorcy towarów i usług mogliby uznać, że pochodzą one od tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Oznacza to, że ryzyko wprowadzenia w błąd w tej konkretnej sprawie zależało od: ustalenia relewantnego kręgu odbiorców, złożonych z osób dorosłych, palących zarówno nałogowo, jak i okazjonalnie lub zainteresowanych ofertą w zakresie wyrobów tytoniowych – na rynku właściwym polskim. To odbiorcy indywidualni, co nie wyklucza udziału odbiorców profesjonalnych z branży tytoniowej. Kierowanie towarów do szerokiego grona konsumentów towarów nabywanych powszechnie, stosunkowo niedrogich, powoduje, że poziom uwagi przy wyborze tych produktów będzie raczej niski. Relewantny krąg odbiorców bez wątpienia będzie zatem tożsamy, zaś poziom uwagi odbiorców dosyć niski.

Sąd podziela zatem ocenę, że towary objęte spornym znakiem są identyczne jak towary chronione znakami przeciwstawionymi i są one skierowane do tego samego kręgu odbiorców. Pierwsza przesłanka z art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, o której mowa we wskazanym przepisie prawa, została spełniona.

Oceniając podobieństwo znaków, organ prawidłowo doszedł do przekonania, że podobieństwo spornego znaku, niezależnie od bogatszej grafiki, jaką znak ten posiada wykazuje podobieństwo do słowa [...], które jest przedmiotem ochrony, jako samodzielny słowny znak towarowy [...] ([...]) oraz jako pierwszoplanowy i odróżniający element znaku towarowego [...] ([...]). Zdaniem Sadu, postać przedstawieniowa znaku spornego wyraźnie oddziela zawarty w nim element słowny [...], od wkomponowanej w nim kombinacji elementów graficznych, tworząc odrębne i równoważne wobec siebie elementy składowe całego oznaczenia. Jednakże przy ocenie podobieństwa znaków towarowych słowno-graficznych zasadnicze znaczenie mają z reguły elementy słowne, zazwyczaj dominujące.

Taką rolę pełnią słowa [...] i [...], które prawidłowo zostały uznane w porównywanych znakach za elementy dominujące i zarazem odróżniające w znakach słowno-graficznych, ponieważ elementy słowne z reguły determinują postrzeganie znaku.

Zdaniem Sądu, dlatego trafna jest ocena organu, że znak sporny, mimo grafiki, będzie identyfikowany przez odbiorców z perspektywy słowa [...], bowiem grafika znaku w istocie podkreśla jego azjatycki, abstrakcyjny charakter. To słowo trafnie uznano za podobne do słowa [...], które jest już przedmiotem ochrony, jako samodzielny słowny znak towarowy [...] ([...]) oraz jako pierwszoplanowy i odróżniający element znaku towarowego [...] ([...]).

W ocenie Sądu, prawidłowa jest ocena porównywanych znaków na płaszczyźnie fonetycznej. Charakterystyczna i podobna dla polskiego i europejskiego odbiorcy jest wymowa i budowa słów [...] oraz [...], zarówno w zakresie sylab i liter, szczegółowo opisanych w zaskarżonej decyzji i należy się zgodzić z ich oceną. Podkreślić bowiem należy, że znamienną i bardzo charakterystyczną cechą porównywanych wyrazów jest to, że oba tworzą słowa, które nie są typowe dla języka polskiego, zarówno w konstrukcji układu użytych w nich liter jak i brzmienia tych słów, których wymowa przez polskich odbiorców może przysparzać im trudności, a co za tym idzie, ich werbalny odbiór może być różny.

Sąd podziela nikliwe ustalenia i ocenę Urzędu Patentowego, że znak sporny [...] został zbudowany z 9 liter, przy czym jego dwie pierwsze i dwie ostatnie litery są identyczne "[...]", co umożliwia ich odczytanie w ten sam sposób. Co więcej, usytuowanie liter "[...]" w słowie [...] determinuje ich wymowę jako "[...]", co wynika właśnie z nienaturalnego i mało spotykanego w języku polskim połączenia liter "[...]" w takiej kolejności. W Polsce, litera "[...]" jest wymawiana jako iks, jednak w zestawieniu w jakim występuje w spornym znaku "[...] zostanie najpewniej odczytane jako "[...]" (na początku i na końcu). Natomiast środkowa część analizowanego słowa "[...]" przyjmuje fonetyczne brzmienie, w zależności od preferencji językowych danego odbiorcy, jako [...] lub [...]. Sporny znak, jako całość, zostanie odczytany jako [...] Iub [...]. Przy czym, z uwagi na wyraźnie słyszalne sylaby będzie ono wymawiane bardziej przeciągle z werbalnym zaznaczeniem poszczególnych jego sylab, tj. jako [...] lub [...].

Znaki wcześniejsze, z perspektywy dominującego w nich elementu [...], również wykazują podobne odczucia pod względem jego budowy.

Zaznaczyć wypada, że niestandardowe dla języka polskiego wyrazy, ułożenie w nich liter, tworzą słowo dosyć trudne do wymówienia dla polskojęzycznych konsumentów. To spowodowało, że dla ułatwienia odczytu układ liter pozwala na wyodrębnienie dwóch lub trzech sylab [...] lub [...], które da się z pewnością wypowiedzieć jako [...] lub [...].

Ocena fonetyczna porównywanych znaków nie budzi zastrzeżeń. Musimy przy tym uwzględnić abstrakcyjny, azjatycki (chiński) charakter przy ocenie fonetycznej znaków wcześniejszych [...] oraz [...]. Przeciętny polski konsument odczyta je jako "[...]" lub "[...]" oraz "[...]" lub "[...]". Fonetyczny odbiór znaku spornego będzie zatem wymawiany przez polskiego przeciętnego konsumenta jako "[...]" lub w wersji narzucanej przez znajomość języka angielskiego "[...]".

Odnosząc się do interpretacji fonetycznej znaków dokonanej przez zgłaszającego organ trafnie nie zgodził się z przyjęciem, że odbiorca odczytując znak [...] będzie skłonny dodać spółgłoskę [...]" pomiędzy samogłoski "[...]" i "[...]". Organ uznał, że rację ma Wnoszący sprzeciw, że jest to niezgodne z zasadami gramatyki języka polskiego i zbitka samogłosek "[...]" zostanie odczytana jako "[...]", co oznacza, że znak wcześniejszy w werbalnym odbiorze nie będzie mieć słyszalnej litery "[...]".

Co więcej, fonetyczny odbiór porównywanych znaków w zakresie członów [...] oraz [...] generuje słyszalność litery "[...]" usytuowanej w znakach jako zbitka liter "[...]". W sytuacji gdy po spółgłosce dźwięcznej występuje spółgłoska bezdźwięczna dochodzi do tego, że spółgłoska dźwięczna traci dźwięczność, co w danym przypadku jest równoznaczne z tym, że zbitkę "[...]", która występuje w obu znakach. Prawidłowo należy odczytać jako "[...]". W przedmiotowej sprawie oznacza to zatem, że zarówno znak sporny [...], jak i znaki wcześniejsze [...], które posiadają zbitkę "[...]" usytuowaną w znakach dokładnie w tej samej pozycji tj. na końcu porównywanych słów odczytamy tak samo.

W kwestii fonetyki porównywanych znaków należy uznać, że porównywane słowa wykazują istotne podobieństwo, zatem porównywane znaki zostaną odczytane przez przeciętnego polskiego konsumenta jako: znak sporny: [...] lub [...], znak wcześniejszy: [...] lub [...]. struktura budowy porównywanych słów wykazuje podobne brzmienie werbalne, sugerujące wymowę słów azjatyckiego pochodzenia. Fonetyczny odbiór słów [...] oraz [...] jest zatem zdeterminowany przez bardzo zbliżoną wymowę obu wyrazów, mimo różnic w literalnym zapisie.

Co więcej, znak sporny uwzględniając dwukrotnie użytą literę "[...]", wykorzystuje aż 7 z 8 liter, z których składa się wcześniejszy znak towarowy [...], a także pierwszoplanowy element drugiego ze znaków wcześniejszych [...]. Oznacza to, że porównywane znaki w całokształcie, pod względem fonetycznym, są łudząco podobne. Ma rację organ, że kluczowe znaczenie, ma w tym wypadku niemalże identyczna wymowa frazy "[...]" i "[...]", która w zestawieniu z identyczną wymową końcowych liter porównywanych słów "[...]" daje w rezultacie bardzo podobnie brzmiące słowa, które w obu przypadkach z uwagi na specyficzny i charakterystyczny sposób wymowy wzbudzają skojarzenia z wyrazami pochodzenia chińskiego. W konsekwencji prawidłowa jest ocena porównywanych znaków w płaszczyźnie słownej (fonetycznej) o wysokim stopniu podobieństwa znaków.

Trafna jest także ocena znaków na płaszczyźnie znaczeniowej. Zarówno sporny znak [...], jak też oba znaki wcześniejsze [...] oraz [...] są oznaczeniami nie mającymi żadnego znaczenia w języku polskim ani w żadnym innym języku łacińskim. Dlatego są to oznaczenia fantazyjne, które nie wzbudzają żadnych konkretnych skojarzeń znaczeniowych aczkolwiek sporny znak może wywoływać u odbiorców podobne skojarzenia w zakresie podobieństwa koncepcyjnego tych znaków. Dlatego również w płaszczyźnie znaczeniowej Urząd trafnie uznał podobieństw znaków z uwagi na koncepcyjne ich podobieństwo warstwy słownej. Nie można się zgodzić ze skarżącym, że porównywane znaki z uwagi na podobne człony "[...]" oraz "[...]" wykazują podobieństwo znaczeniowe, ponieważ nie zostało wykazane, że stanowią one warianty popularnego chińskiego nazwiska/imienia. Z pewnością przeciętny polski konsument z pewnością nie będzie tego świadomy. Nawet jeśli w przypadku liter "[...]", które jak twierdzi wnoszący sprzeciw, w języku chińskim mają własne, odrębne znaczenie (szczęście, radość), to z jednej strony brak udokumentowania tego stanowiska, a z drugiej powtórzenie liter "[...]" na początku znaku spornego, wzmacnia skojarzenia oznaczenia z Chinami.

Nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia zarzut braku odniesienia się do twierdzenia, że znak "[...]" może budzić skojarzenia przeciętnego konsumenta z perfumami, jako że ambra, jest wydzieliną z przewodu pokarmowego kaszalota, stosowaną jest w przemyśle perfumeryjnym. Z jednej strony bowiem, organ wskazał bowiem, że dodanie elementu słownego "ambra" do oznaczenia "[...]" może co najwyżej wskazywać, iż znak ten opatruje serię papierosów perfumowanych, a z drugiej trony, za dominujący, pierwszoplanowy, element odróżniający na rynku właściwym został uznany "[...]". Oznaczenie "[...]" ma zatem aluzyjny charakter opisowy, skoro ambra, stosowana jest jako niestandardowy aromat.

Sąd podzielił także ocenę organu dokonaną na płaszczyźnie wizualnej. Zgłoszony znak, pomimo dosyć rozbudowanej warstwy graficznej wykazuje jednak wysoki stopień podobieństwa z uwagi na zawarty w nim i wyodrębniony, element słowny [...]. Trafne jest stwierdzenie, że przy ocenie podobieństwa znaków kombinowanych z elementem słownym podkreślana jest zasada dominującego znaczenia elementów słownych zawartych w takim znaku. Ogólne wrażenie wizualne jakie wywołuje zgłoszony znak w kontekście znaków wcześniejszych, uwidacznia ich cechy wspólne czyniąc zachodzące między nimi różnice mniej zauważalne. Mimo założenia, że przeciętny konsument tej kategorii produktów jest właściwie poinformowany, dostatecznie spostrzegawczy i rozsądny, to rzadko ma okazję dokonywania bezpośredniego porównania różnych znaków. Polega na niedoskonałym obrazie tych znaków zachowanym w pamięci. Wprawdzie w znakach bardziej rozbudowanych, takich jak znak objęty zgłoszeniem, odbiorcy zwykle koncentrują swoją uwagę na elementach słownych, o ile posiadają one charakter fantazyjny, to tu na oznaczenie [...] o odróżniającym, fantazyjnym charakterze.

Na gruncie niniejszej sprawy odróżniający element słowny został, w odbiorze polskiego konsumenta, wzmocniony przez elementy graficzne, które wyraźnie korespondują z charakterem warstwy słownej. Polskojęzyczny odbiorca towaru niewątpliwie dostrzeże ten związek, skoro umieszczona po słowie "[...]" grafika znaku stanowi nawiązanie do elementów dekoracyjnych o azjatyckim (chińskim) charakterze. Ozdobne lampiony umieszczone na pierwszym planie oraz sznur z fantazyjnym chwostem, na który nałożone są symbole przypominające litery pisma chińskiego nawiązują, podkreślają fantazyjne chińskie (azjatyckie) pochodzenie oznaczenia słownego.

Podobnie nie zmienia tej oceny dodatkowe słowo "[...]", które należy postrzegać w tym wypadku, jako element wariantu znaku towarowego, który w kontekście towarów z klasy 34 tj. papierosów i wyrobów tytoniowych opisuje aluzyjnie smak (zapach) wyrobu tytoniowego [...], a nie jak wskazuje skarżący, może budzić skojarzenia przeciętnego konsumenta z perfumami. Trafność stanowiska organu uzasadnia również fakt, że element "[...]" został ulokowany w znaku [...] na drugiej pozycji za elementem dominującym, którym jest słowo [...].

Samo skojarzenie z zapachem ambry będzie zatem sugerować, że wyroby tytoniowe oznaczane znakiem [...] są aromatyzowane, inaczej niż wyroby tytoniowe oznaczane znakiem [...] (bez słowa [...]). Tym bardziej, że znaczenie językowe terminu "ambra" jest oceniane w kontekście towarów, dla których został przeznaczony znak towarowy [...], a więc towarów stanowiących tytoń, papierosy, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy oraz akcesoria takie jak zapałki i zapalniczki. Należy zauważyć, co słusznie podnosi organ, że "[...]", jako element znaku towarowego [...] nie odnosi się do perfum czy wyrobów perfumeryjnych, lecz do grupy ww. towarów o zupełnie innym charakterze. Trudno więc oczekiwać, że właściwy krąg odbiorców papierosów, tytoniu czy wyrobów lub akcesoriów papierosowych oznaczanych znakiem [...] widząc ten znak na opakowaniach będzie miało skojarzenia z perfumami. Z uwagi na znaczenie słowa "[...]", jeśli jego znaczenie będzie znane odbiorcom, co najwyżej sugerować im może, że oznaczane nim towary, mogą stanowić serię wyrobów tytoniowych perfumowanych czy aromatyzowanych. Dlatego słowo [...] zawarte w znaku towarowym [...] należy postrzegać w tym wypadku, jako element wariantu znaku towarowego [...].

Powyższe oznacza, że sporny znak, jako całość został trafnie uznany za wysoce podobny wizualnie do obu przeciwstawionych mu znaków wcześniejszych, niezależnie od zawartych w nim dodatkowych elementów graficznych, których nie posiadają znaki wcześniejsze z uwagi na ich słowny charakter. Została zatem spełniona druga przesłanka o której mowa w art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp dotycząca stwierdzenia podobieństwa porównywanych znaków.

Sąd podziela także ocenę ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, bowiem całościowe wrażenie wywierane przez zgłoszony znak słowno-graficzny [...] stanowi o mylącym podobieństwie do przeciwstawionych mu znaków towarowych [...] oraz [...] na gruncie każdej z trzech ww. płaszczyzn porównawczych, tj. fonetycznej, znaczeniowej i wizualnej.

Reasumując, jest zatem wysoce prawdopodobne, że odbiorcy towarów objętych zgłoszeniem widząc na nich znak słowno-graficzny [...], będą łączyć ich komercyjne pochodzenie z towarami rodzajowo identycznymi oznaczanymi przez znaki wcześniejsze [...] oraz [...] właśnie z uwagi na podobieństwo elementów słownych, które występują w znakach. Element słowny o wysokiej dystynktywności, jako jedyny element fantazyjny we wcześniejszych znakach i w spornym znaku także cechuje się wysoką zdolnością odróżniającą, skoro nie jest umieszczony na tle warstwy graficznej, nic nie rozprasza uwagi jaką wywołuje na polskim odbiorcy fantazyjna warstwa słowna, nawiązująca jednak do znaków z wcześniejszym pierwszeństwem. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, należałoby stwierdzić, że ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego skarżącego ze znakiem wcześniejszym.

Zdaniem Sądu, należało uznać, że zgłoszone oznaczenie jest podobne pod względem fonetycznym, znaczeniowym (znaki są fantazyjne) i wizualnym do znaków wcześniejszych z uwagi na łudzące podobieństwo zawartych w nich elementów słownych [...] oraz [...]. Zwłaszcza jest to wysoki stopień podobieństwa fonetycznego, jak również wizualnego znaków w segmencie wyrobów tytoniowych, szczegółowo określonych w wykazie towarów spornego znaku w klasie 34, za pochodzące z tego samego źródła pochodzenia co towary oznaczane każdym ze znaków wcześniejszych dlatego sporny znak [...] jest myląco podobny fonetycznie i wizualnie do wcześniejszych znaków towarowych [...] oraz [...]..

Zgłoszony znak jako całość może zatem zostać uznany za kolejną wersję znaków wcześniejszych lub zwyczajnie za wersję graficzną jednego z tych znaków, dlatego istnieje uzasadnione ryzyko, że przeciętny odbiorca wyrobów tytoniowych, uznanych w przedmiotowej sprawie za rodzajowo identyczne, oznaczone spornym znakiem [...], nawet w jego szczególnej stylizacji graficznej uzna, że mają one to samo komercyjne źródło pochodzenia, co wyroby tytoniowe oznaczane znakiem towarowym [...] lub odpowiednio [...], Dlatego w danym przypadku ryzyko wprowadzenia w błąd może mieć charakter niebezpośredni. Odbiorcy rzadko mają możliwość bezpośredniego porównania znaków i bazują na obrazie jaki pozostał w ich pamięci. Z tego względu, zachodzi również ryzyko wprowadzenia ich w błąd w sposób bezpośredni, bowiem odbiorca będą świadomy różnic istniejących pomiędzy znakami może błędnie przyjąć, że towary oznaczane spornym znakiem stanowią ofertę podmiotów w jakiś sposób ze sobą powiązanych, lub za zgodą uprawnionego do znaków wcześniejszych, co w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie ma miejsca, a co najlepiej uzasadnia sprzeciw ze strony uprawnionego do znaków wcześniejszych. Dlatego istnieje uzasadnione ryzyko, że przeciętny odbiorca wyrobów tytoniowych, uznanych w przedmiotowej sprawie za rodzajowo identyczne, oznaczonych spornym znakiem [...], mają to samo komercyjne źródło pochodzenia, co wyroby tytoniowe oznaczane znakiem towarowym [...] lub odpowiednio [...].

Powyższe oznacza, że niezasadne są zarzuty procesowe polegające na nieuzasadnionym przyjęciu, że: znak towarowy [...] odzwierciedla frontową część opakowania paczki papierosów; element słowny jest wyraźnie oddzielony od wkomponowanej w znak kombinacji elementów graficznych; że element słowny znaku [...] jest elementem dominującym tego znaku; a wymowa elementów słownych "[...]" i "[...]" jest niemal identyczna, zaś w elemencie słownym "[...]" nie jest słyszalna w wymowie głoska "[...]" pomiędzy literą "[...]" a literą "[...]"; ze oceniając podobieństwo znaku [...] oraz znaków wcześniejszych pod względem warstwy graficznej dokonał oceny warstwy słownej, pomijając bogatą warstwę graficzną znaku [...], co doprowadziło do braku całościowej oceny spornego znaku; że uzasadnienie zaskarżonej decyzji jest wybiórcze, skrótowe i nie spełnia ustawowych kryteriów; że nie zastosował się do wywodzącej się z orzecznictwa zasady, iż uwaga konsumenta skupia się bardziej na początku znaku towarowego niż na jego końcowej części.

Odnosząc się do tych zarzutów, należy mieć na względzie, że są niezasadnie. Organ ustosunkował się do podniesionych okoliczności, które mają jedynie charakter polemiczny i nie mają istotnego wpływu na rozstrzygnięcie. Rodzaj towarów, do oznaczania których został zgłoszony znak sporny pozwalała na uznanie, że grafika znaku odzwierciedla frontową część opakowania wyrobów tytoniowych. Wskazuje na to widoczna w znaku kompozycja elementów słownych i graficznych, jak również ich rozplanowanie w obrębie płaszczyzny w kształcie pionowo usytuowanego prostokąta jest typowe, stanowiąc pewien standard dla opakowań papierosów. Oczywiste jest, że zgłoszony znak słowny może być przedstawiany w dowolnej formie graficznej, ale znak słowno-graficzny, by uznano jego używanie na obrocie, musi uwzględnić zgłoszoną do rejestracji postać.

Skoro zgłoszony znak w swym całokształcie, jest wysoce podobny do obu znaków wcześniejszych, dlatego występuje wysoki stopień ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, a zachodzące między znakami podobieństwo jest na tyle wysokie, przy przeznaczeniu do oznaczania towarów identycznych, to prawo ochronne oznaczane znakiem wcześniejszym jest narażone na realne ryzyko wystąpienia pomyłki.

Sąd zgadza się w niniejszej sprawie zachodzą kumulatywnie wszystkie przesłanki, o jakich mowa w art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp stanowiącym podstawę prawną sprzeciwu, stąd uzasadnione było podjęcie decyzji o uznaniu sprzeciwu za zasadny w całości z uwagi na zaistnienie przesłanek wskazanych w ww. normie.

Stwierdzenie podobieństwa porównywanych znaków oraz identyczności towarów, oznacza możliwość wystąpienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia oznaczanych towarów w szczególności poprzez skojarzenie spornego znaku ze znakiem wcześniejszym [...] oraz [...]. W związku z czym braki w kwestii udowodnienia renomy wcześniejszych znaków towarowych - nie mogły mieć żadnego wpływu na ostateczną ocenę podobieństwa porównywanych znaków, bowiem te uznano za podobne w takim stopniu, że zachodzi ryzyko pomyłki, co do pochodzenia towarów uznanych za identyczne.

W niniejszej sprawie nie doszło zatem do wadliwego rozstrzygnięcia poprzez naruszenie prawa materialnego art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p., który to mankament miałby wpływ na wynik sprawy w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.w.p. Czyni to skargę nieuzasadnioną, skoro sprzeciw musiał być oddalony.

Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd z urzędu tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, a które Sąd ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.