Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt II SA 831/03
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2004-08-18 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Robotowska (spraw), Sędziowie NSA Zdzisław Romanowski, Asesor WSA Andrzej Wieczorek, Protokolant Arkadiusz Zawada, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2004 r. sprawy ze skargi A.ze Stanów Zjednoczonych Ameryki na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie udzielenia patentu na wynalazek pt.: [...] oddala skargę


UZASADNIENIE

Firma A. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dokonała zgłoszenia nr [...] pt. "[...]".

Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] listopada 1996r. odmówił udzielenia patentu na wynalazek przedstawiony w przedmiotowym zgłoszeniu podnosząc iż nie została wyjawiona istota rozwiązania zgłoszonego tak w kategorii kompozycji jak i sposobu jego wytwarzania

Komisja Odwoławcza decyzją z dnia [...] marca 1998r. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Patentowego odmawiającą udzielenia patentu na sposób wytwarzania, natomiast uchyliła decyzję odmawiającą udzielenia patentu w kategorii kompozycja i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu podniesiono, że Komisja Odwoławcza po przeanalizowaniu materiałów zawartych w aktach spawy i wysłuchaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 1998 r. pełnomocnika zgłaszającego ustaliła, że zaskarżona decyzja jest prawidłowa w zakresie sposobu z następujących powodów:

Zarówno opis, jak i cytowane zastrzeżenia patentowe prowadzą do wniosku, że zgłaszający nie zdefiniował tego rozwiązania w sposób odpowiadający wymogom prawa wynalazczego.

Rozwiązanie o charakterze technicznym w rozumieniu art. 10 u.o.w. w omawianym przypadku powinno przestawiać, jak wynika z § 34 pkt 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP sposób technicznego oddziaływania na materię, tj. powinno być realizowane przy pomocy konkretnych środków technicznych. Natomiast z zastrzeżenia 1 wynika, że bliżej nieokreślonym sposobem wytwarza się lek, o którym wiadomo, że powoduje osłabienie lub całkowite wyeliminowanie co najmniej jednego skutku ubocznego.

Zdaniem Komisji nie jest możliwe przyznanie praw wyłącznych na rozwiązanie dotyczące sposobu postępowania nie ujawniające ani w opisie, ani w przykładzie wykonania ani w zastrzeżeniach patentowych żadnych środków technicznych obrazujących sposób postępowania, a więc w istocie - nie będące rozwiązaniem postawionego problemu, podobnie jak nie stanowi rozwiązania w rozumieniu art. 10 u.o.w. niepełny zestaw środków technicznych, jedynie prowadzący w kierunku rozwiązania.

W odniesieniu do rozwiązania w zakresie kompozycji farmaceutycznej Komisja uznała iż postawione w zaskarżonej decyzji zarzuty braku ujawnienia rozwiązania i jednocześnie brak nowości jest wzajemnym wykluczeniem się tych zarzutów.

Skoro bowiem Urząd uważa, że rozwiązanie nie zostało w dostateczny sposób ujawnione, bezprzedmiotowe jest dokonywanie oceny jego zdolności patentowej w oparciu o kryteria określone w art. 10 u.o.w., ponieważ dopiero przy założeniu, że.-rozwiązanie zostało dostatecznie ujawnione tzn. jest zupełne (co zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 24.11.1978 r. oznacza, że jest na tyle całkowite i kompletne, że musi dać oczekiwany efekt techniczny) można postawić merytoryczne zarzuty odnośnie braku jego zdolności patentowej.

Zdaniem Komisji wymóg określenia kompozycji przez podanie jej składu ilościowego nie może być uznany za obligatoryjny, ponieważ nie wynika on z obowiązujących przepisów, zgodnie bowiem z § 7 ust. l zarządzenia Prezesa UP RP w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych dla właściwego określenia zastrzeganego wynalazku należy w części nieznamiennej zastrzeżenia niezależnego podać te jego cechy techniczne, które są niezbędne do określenia przedmiotu żądanej ochrony i w całości należą do stanu techniki, zaś w części znamiennej - jedynie te cechy techniczne, które mają go wyróżnić spośród innych rozwiązań.

W przypadku środka farmaceutycznego za istotną, cechę odróżniającą należy uznać rodzaj substancji aktywnej i jej ilość w dawce jednostkowej.

Ograniczenie przedmiotowego zakresu żądanej ochrony do konkretnego składu ilościowego może być dokonane przez zgłaszającego jedynie w wyniku wskazania mu w postępowaniu zarzutowym konkretnego materiału przeciwstawnego, z którego wynika, że znane są kompozycje zawierające tę samą substancję czynną.

W przedmiotowej sprawie należy przyjąć, iż zarzut braku ujawnienia kompozycji farmaceutycznej wobec nieokreślenia jej składu jakościowego i ilościowego stanowiący podstawę wydania zaskarżonej decyzji w zakresie kompozycji jest nieprawidłowy.

Stanowisko Komisji w tym względzie jest zgodne z bogatym orzecznictwem Komisji Odwoławczej w zakresie środków chwastobójczych, czy też innych środków chemicznych stosowanych do zwalczania organizmów szkodliwych, uznającym, zdolność patentową rozwiązania znamiennego jedynie rodzajem substancji aktywnej.

Wobec powyższego rozwiązanie w zakresie kompozycji należy ocenić w aspekcie ustawowych wymogów określonych w art. 10 u.o.w., w szczególności pod kątem jego nowości i nieoczywistości.

W toku dalszego postępowania w sprawie powinna być rozważana redakcja zastrzeżeń patentowych.

W części nieznamiennej podano bowiem skutek działania leku - nieoczekiwany efekt rozwiązania, co jest nieprawidłowe. Taka konstrukcja zastrzeżeń ogranicza najbliższy stan techniki stanowiący właściwy punkt odniesienia dla przedmiotowego wynalazku, do kompozycji przeznaczonych do leczenia pacjentów ze schorzeniami podatnymi na leczenie [...], które [...] kompozycje zawierają dowolną substancję aktywną i nośnik, i powodują osłabienie skutków ubocznych. Jednakże brak jest w materiałach zgłoszenia jakiejkolwiek wzmianki o takich kompozycjach. Zgłaszający odnosi w istocie swój wynalazek do terapii [...] i kompozycji zawierających [...] (patrz opis zgłoszenia i pismo zgłaszającego z dnia 9 października 1996 r.), a więc – wywołujących silne skutki uboczne.

Urząd Patentowy ponownie rozpoznając sprawę prowadził postępowanie jedynie w kategorii zgłoszenia kompozycji, wobec ostatecznej decyzji organu o odmowie udzielenia patentu na sposób wytwarzania leku.

Decyzją z dnia [...] października 1998r. ponownie odmówił udzielenia patentu w zakresie kompozycji podnosząc iż rozwiązanie jest znane ze stanu techniki a w uzasadnieniu podano, że pismem z dnia 6 czerwca 1998r. Urząd powiadomił zgłaszającego, że kompozycja farmaceutyczna wg projektu nie może być opatentowana ponieważ jest znana ze stanu techniki np. z opisu patentowego [...] oraz publikacji [...]. Argumenty zgłaszającego nie wpłynęły na zmianę stanowiska Urzędu. Zgłaszający przyznał, że znane są ze stanu techniki zgodne ludzkie [...] i potwierdzone zostały ich własności biologiczne i farmaceutyczne. Materiały te nie zawierają jednak wskazań terapeutycznych (jak w [...]). Ponadto związki w nich wymienione nie wywołują znanych skutków ubocznych.

Zdaniem Urzędu zarówno z przeciwstawionego opisu patentowego jak i publikacji [...] wymienionej w raporcie z międzynarodowych poszukiwań znane jest działanie farmaceutyczne kompozycji zawierających zgodny ludzki [...]. Kompozycje te mają działanie pozwalające na stosowanie ich do leczenia pacjentów ze schorzeniami nadającymi się do leczenia [...]. Kompozycje te stosuje się w ilości, jak w zastrzeżeniu [...] zgłoszenia [...].

Różnica w działaniu [...] zwykłego i [...] zgodnego sprowadza się do zmniejszania skutków ubocznych. Zdaniem Urzędu różnica ta jest zbyt mała, by uznać, że zgłoszone rozwiązanie posiada wymagany do opatentowania poziom wynalazczy.

Komisja Odwoławcza decyzją z dnia [...] kwietnia 2000r. uchyliła powyższą decyzję i sprawę przekazała do ponownego rozpoznania Urzędowi Patentowemu. W uzasadnieniu podkreślono, że Urząd Patentowy wydał decyzję odmawiającą udzielenia patentu zarzucając jednocześnie brak nowości (rozwiązanie znane) i brak nieoczywistości (nie ma poziomu wynalazczego), przy czym oba zarzuty postawione zostały z ogólnym powołaniem się na dwa opisy patentowe USA i materiały wymienione w sprawozdaniu z międzynarodowych poszukiwań, bez uzasadnienia prezentowanego stanowiska z odwołaniem się do konkretnych informacji zawartych w materiałach dowodowych.

W związku z powyższym brakiem jednoznaczności niejasne są motywy dokonanego rozstrzygnięcia, a uzasadnienie decyzji nie odpowiada wymogom art. 107 k.p.a.

Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy Urząd Patentowy powinien zdecydować się, czy rozwiązanie nie jest nowe, czy też — jest nowe, ale oczywiste (ewentualnie zweryfikować swoją niejednoznaczną ocenę kwestionującą ogólnie zdolność patentową wynalazku).

Ocena poziomu wynalazczego staje się celowa jedynie w przypadku ustalenia, że rozwiązanie jest nowe. O ile jest to ocena negatywna, nie wystarczy tylko sformułowanie tezy, że rozwiązanie jest oczywiste, ponieważ uzyskany efekt jest zbyt mały. Należy przeprowadzić wywód braku nieoczywistości opierając się na konkretnych informacjach ujawnionych w przeciwstawionych materiałach.

Urząd Patentowy po raz kolejny rozpatrując sprawę zgłoszenia w zakresie kompozycji decyzją z dnia [...] grudnia 2000r. odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt. "[....]".

Organ podejmując powyższą decyzję ocenił zgłoszenie w kategorii kompozycja w oparciu o ostatecznie sprecyzowane zastrzeżenia patentowe w wersji jak w piśmie z 5 października 1998r.

Organ opierając się na tej wersji zastrzeżeń uznał, że zgłaszający żąda ochrony patentowej na kompozycję zawierającą zgodny ludzki [...] i substancje pomocnicze np. [...]. Takie kompozycje znane są ze stanu techniki i organ wskazał konkretny materiał przeciwstawny.

Organ podkreślił, że zdaniem zgłaszającego wynalazek opiera się na odkryciu, że [...] nie powoduje takich skutków ubocznych jak [...] i obejmuje sposoby leczenia chorób podatnych na leczenie [...] ( str. 3 opisu). Zdaniem organu opis zgłaszającego nie precyzuje żadnych konkretnych kompozycji farmaceutycznych, a w przykładach wykonania stosuje jedynie prosty buforowy roztwór [...].

Izba Odwoławcza UP rozpatrując odwołanie zgłaszającego decyzją z dnia [...] stycznia 2003r. utrzymała w mocy decyzję UP z dnia [...] grudnia 2000r. W uzasadnieniu podniosła, że zgłaszający ubiega się o ochronę patentową na wytwór - kompozycję do leczenia pacjentów ze schorzeniami nadającymi się do leczenia [...], zawierającą terapeutycznie skuteczną ilość zgodnego ludzkiego [...] oraz substancje pomocnicze. W istocie wynalazku stwierdzono (str. 3 - ostatni akapit - opisu wynalazku), że wynalazek opiera się na odkryciu, że zgodny ludzki [...] nie powoduje u chorych skutków ubocznych w takim stopniu jak [...].

Zgłaszający wskazał, że ubiega się o ochronę swego wynalazku w kategorii produktu.

Zgłaszający dopatruje się nowości rozwiązania w tym. że kompozycja do leczenia pacjentów ze schorzeniami nadającymi się do leczenia [...] nie powoduje w terapii efektów ubocznych, a co najmniej je osłabia.

Funkcją zastrzeżenia patentowego jest wyznaczenie zakresu ochrony przez podanie zasadniczych (znamiennych) cech wynalazku, które to cechy mają odróżnić wynalazek od wcześniejszego stanu techniki, jak również powinny odpowiadać technicznemu wkładowi do istniejącego już stanu techniki. Zastrzeżenia dotyczące wytworu materialnego (kompozycji), a o taką ochronę ubiega się Zgłaszający, winny zawierać cechy techniczne dotyczące wytworu materialnego, w tym wypadku skład. Jak wynika z akt sprawy wytwór materialny -kompozycja zawierająca zgodny ludzki [...] i substancje pomocnicze (np. [...]) jest znana z powołanego przez Urząd stanu techniki (np. [...] str. 201 szpalta 1).

Organ stwierdził, że nowe właściwości odkryte dla znanych ze stanu techniki kompozycji, na czym w gruncie rzeczy polega projekt, nie mogą przywrócić warunku nowości dla tych znanych kompozycji. Nie jest więc spełniony warunek nowości dla wnioskowanego rozwiązania. Uzupełnienie części przedznamiennej wytworu nowoodkrytymi właściwościami nie powoduje zmiany przedmiotu ochrony.

W skardze na powyższą decyzję pełnomocnik A. domagał się jej uchylenia i zasadzenia kosztów postępowania.

Podniósł zarzuty rażącego naruszenia art. 10 ustawy o wynalazczości polegającego na nadmiernie rygorystycznej interpretacji tych przepisów, bez szczegółowej analizy rozwiązań znanych z przywołanych publikacji należących do stanu techniki oraz zakresu pierwotnego ujawnienia a także naruszenie przepisów procesowych a przede wszystkim art. 7 k.p.a., albowiem nie uwzględnił ani interesu społecznego ani słusznego interesu zgłaszającego.

Zdaniem skarżącego zaskarżone decyzje winny zostać uchylone celem umożliwienia mu uzyskanie takiej samej ochrony jak ochrona wynikająca z dwóch patentów europejskich i w związku z powyższym składa nowe zastrzeżenia na wynalazek w kategorii "drugie medyczne zastosowanie".

Pełna dokumentacja zgłoszenia obecnego wynalazku zawiera przekonywujące dowody nowej jakości zapewnianej przez kompozycję farmaceutyczną zawierającą zgodny ludzki [...].

Urząd Patentowy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Odnosząc się do zarzutów podniesionych w skardze organ podkreślił, iż w trakcie postępowania przed Urzędem Patentowym przedstawiono zgłaszającemu publikacje, która w ocenie UP szkodzą nowości kompozycji będącej przedmiotem zgłoszenia.

Zdaniem organu nowe właściwości odkryte nie mogą przywrócić warunku nowości dla tych znanych kompozycji.

Skarżący zgłaszając teraz nowe przeredagowane zastrzeżenia ma świadomość, że kompozycja taka jest znana a więc narusza ustawowe warunki konieczne do udzielenia patentu. Organ nie może odnieść się co do żądanego, a zgłoszonego w skardze zakresu ochrony (tj. w kategorii zastosowanie) albowiem przeredagowane dopiero teraz zastrzeżenie nie zostały złożone w UP, a dopiero po zakończonym, decyzją ostateczną, postępowaniu administracyjnym – a więc nie mogły być przedmiotem badania i oceny w postępowaniu zgłoszeniowym w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgłoszenie przedmiotowego wynalazku celem uzyskania ochrony patentowej miało miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.- Prawo własności przemysłowej.

W świetle art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, a zatem ocena zdolności patentowej przedmiotowego zgłoszenia podlega przepisom ustawy z dnia 19 października 1972r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 26 poz. 117 ze zm.).

W świetle art. 10 ustawy o wynalazczości wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące nadawać się do stosowania.

Powyższy przepis określa przesłanki jakie powinien spełniać wynalazek podlegający opatentowaniu. Skarżąca ubiegała się o ochronę patentową na wynalazek w kategorii sposoby i kompozycje do leczenia chorób za pomocą [...] z jednoczesną redukcją skutków ubocznych.

Decyzją ostateczną Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia [...] marca 1998r. odmówiono udzielenia patentu w zakresie sposobu.

Zaskarżona decyzja została wydana w postępowaniu obejmującym jedynie zgłoszenie w kategorii wytworu – kompozycji.

Skarżąca precyzując zastrzeżenia w toku postępowania administracyjnego żądała ochrony jedynie w kategorii kompozycje. W piśmie z dnia 6 października 1998 r. wskazała ostateczny zakres żądanej ochrony.

Z zastrzeżenia pierwszego – głównego- wynika, że rozwiązanie to jest w kategorii kompozycja do leczenia pacjentów ze schorzeniami nadającymi się do leczenia [...] pozwalająca na osłabienie lub całkowite wyeliminowanie co najmniej jednego skutku ubocznego związanego z podawaniem ludzkiego [...], zawierająca substancję aktywną i nośnik, znamienna tym, że zawiera terapeutycznie skuteczne ilości zgodnego ludzkiego [...] i farmakologicznie dopuszczalne rozcieńczalniki [...], nośniki, środki ochronne lub środki ułatwiające rozpuszczanie, przy czym zawartość substancji aktywnej dostosowana jest do podawania kompozycji w dawce od 2 x 106 do 30 x 106 jednostek.

Oceniając nowo zredagowane zastrzeżenia Urząd uznał, iż w świetle powołanego i wskazanego w trakcie postępowania stanu techniki kompozycja nie jest nowa. Nowe właściwości odkryte przez zgłaszającego dla znanej ze stanu techniki kompozycji nie przywracają warunku nowości kompozycji.

Organ w przeciwstawionych materiałach [...], Vol.12, luty 1992 wskazał, iż na wymienionych stronach 55-59 ujawniono stan techniki szkodzący nowości zgłoszenia, to samo w publikacji [...], Vol. 11, 3 kwiecień 1992 str. 198-208. Obydwie publikacje ujawniały stan techniki przed datą pierwszeństwa wskazaną w zgłoszeniu.

W orzecznictwie Urzędu Patentowego nie kwestionowany jest pogląd, iż dla wykazania braku nowości zgłoszonego rozwiązania technicznego konieczne jest przedstawienie na podstawie odpowiednich dowodów np. publikacji, że takie samo co do istoty rozwiązanie zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w sposób przewidziany w art. 11 u.o.w.

Na rozprawie pełnomocnik organu podniósł, iż kompozycja objęta zgłoszeniem była znana – substancja czynna była podawana, co wynika z przeciwstawionych materiałów, i dostarczana właśnie przez firmę zgłaszającego A..

Zdaniem organu skarżący pośrednio przyznaje brak nowości zgłoszenia. Strona żąda, przy zamiarze zmiany zastrzeżeń, ochrony w innej kategorii – zastosowanie. W tym miejscu należy podnieść, że zgodnie z art. 12 pkt 2 u.o.w nie udziela się patentów na sposoby leczenia chorób w dziedzinie medycyny i weterynarii oraz ochrony roślin.

Skarżąca zarzuca organowi zbyt rygorystyczną interpretację art. 10 i 11 u.o.w. W ocenie Sądu zarzut ten nie jest zasadny.

Sąd podziela stanowisko organu, iż przeciwstawionymi materiałami wykazał brak nowości rozwiązania przestawionego w zgłoszeniu w kategorii kompozycja.

Zasadność tego stanowiska w istocie rzeczy nie jest również kwestionowana przez skarżącego skoro zarówno w skardze jak i w załączniku do protokołu rozprawy z dnia 10 sierpnia 2004r. żąda uchylenia zaskarżonej decyzji uzasadniając tym, że w toku ponownego postępowania administracyjnego zamierza ubiegać się o udzielenie ochrony nie na kompozycję a w innej kategorii, a mianowicie zastosowania. Potwierdza to złożenie zmodyfikowanych zastrzeżeń, na które żąda udzielenia ochrony patentowej.

Analizując zgłoszenie, a także dokonywane przez skarżącą zmiany zastrzeżeń, wielokrotne zawiadamianie Urzędu ujawniające przeszkody do udzielenia ochrony patentowej oraz niezmienne stanowisko zgłaszającego dochodzącego ochrony patentowej w kategorii wytworu (kompozycji) organ miał podstawę do przyjęcia, iż skarżący żąda udzielenia ochrony w kategorii kompozycja.

Wobec tego nie można podzielić zarzutu skarżącego, iż organ naruszył ogólne zasady postępowania administracyjnego wyrażone w art. 7 k.p.a. przez to, że jako przedmiot żądanej ochrony przyjął, iż wynalazek dotyczy kompozycji (wytworu) i w tym też zakresie toczyło się postępowanie.

Podnieść w tym miejscu należy, iż UP dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku zgodnie z art. 34 ust. 1 u.o.w. i § 29 Zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych, które w pierwszym etapie prowadzonego postępowania zgłoszeniowego było prawem obowiązującym.

Ogłoszenie o jakim mowa w w/w przepisie prawa organ zamieścił w Biuletynie Urzędu Patentowego, a wśród zamieszczonych danych musiał wskazać (ogłosić) tytuł wynalazku, który jednocześnie określał przedmiot sprawy (w niniejszej sprawie tytuł wynalazku to "[...]").

Również przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej, które w zakresie postępowania mają zastosowanie w niniejszej sprawie zakreślają w art. 37 termin, w którym zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia, które jednak nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w opisie wynalazku w dniu dokonania zgłoszenia. Zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres ochrony może być dokonana do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu i przy zachowaniu ograniczeń, o których wyżej.

Skarżący zmianę zastrzeżeń i uzupełnienie w zakresie zgłoszenia zgłosił dopiero po wydaniu decyzji, na etapie postępowania sądowoadministracyjnego.

Z przytoczonych wyżej względów brak jest podstaw do stwierdzenia, iż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa i dlatego też, z mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.