Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2233/17
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2018-03-22 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 246 ust. 1, art. 247 ust. 2, art. 255 ust. 1 pkt 9, art. 132 ust. 2 pkt 2
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 77 par. 1, art. 107 par. 3
journal: Dz.U. 2017 poz 1257
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: art. 151
journal: Dz.U. 2017 poz 1369
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2018 r. sprawy ze skargi K. S.A. z siedzibą w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2016 r. Urząd Patentowy unieważnił prawo ochronne na znak towarowy ,,pro-sto" [...], udzielonego na rzecz S. z siedzibą w C. (dalej: skarżący).

Organ działał na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny , wniesionego przez S. z siedzibą w S., Niemcy, na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 246 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowe] (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust, 2 p.w.p.

Sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczenia towarów z klasy 02, 19, 35, 37, 42 tj. "farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów; materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe; reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi sprzedaży ww. towarów, sieci sklepów z ww. towarami; usługi budowlane, naprawy w zakresie usług budowlanych; badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego".

Jako podstawę prawną wnoszący sprzeciw wskazał art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.), wskazując, że sporny znak towarowy "pro - sto" jest podobny w myśl w/w przepisu do zarejestrowanych znaków towarowych: "STO" [...], "STO-budować świadomie" [...], "STO" [...], "StoDesign" [...], "Sto-online" [...],

W uzasadnieniu zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wskazał, że zachodzi podobieństwo mogące wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych tymi znakami towarowymi. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że istnieje identyczność i podobieństwo towarów, i usług pomiędzy znakiem spornym, a znakami przeciwstawionymi.

Wnoszący sprzeciw wskazał równocześnie, iż oprócz identyczności i podobieństwa towarów (i usług) same oznaczenia są wysoce podobne. Porównywane znaki towarowe ujmowane w całokształcie wykazują podobieństwa we wszystkich warstwach, a w szczególności w fonetycznej i semantycznej. Element STO zostały we wszystkich znakach zaakcentowane i dominują w ogólnym całościowym wrażeniu wywoływanym przez porównywane oznaczenia. Istotne z punktu widzenia oceny ryzyka wprowadzenia w błąd jest to, iż elementy dominujące w obu oznaczeniach są jednocześnie elementami zbieżnymi porównywanych oznaczeń. Wspólny element STO będzie tym, który najłatwiej zapadnie odbiorcom w pamięci. Tymi ostatnimi w jego ocenie będzie zarówno ogół społeczeństwa jak i klienci biznesowi.

Powyższe determinuje w jego ocenie ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd gdyż znak sporny został upodobniony do dominującego elementu znaków wnoszącego sprzeciw "STO" i wygląda jak odmiana jego znaków. Ponadto z uwagi na fakt, że znak został zarejestrowany dla usług i towarów identycznych w stosunku do znaków wnoszącego sprzeciw można oczekiwać, że odbiorcy stwierdzą, iż mają do czynienia z odmianą serii znaków wnoszącego sprzeciw, a uprawniony jest autoryzowanym przedstawicielem wnioskodawcy na Polskę.

W zakresie zarzutu z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. podniósł zarzut naruszenia prawa do firmy "S., chronionej na mocy regulacji art. 431 i nast. k.c. Firma ta jest bowiem centralą międzynarodowej grupy firm STO specjalizujących się w produkcji systemów ociepleniowych oraz wysokojakościowych powłok elewacyjnych i wewnętrznych.

W odpowiedzi na sprzeciw pismem z dnia 30 sierpnia 2016 r. uprawniony uznał sprzeciw za bezzasadny i wniósł o jego oddalenie.

W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, że użycie przedrostka "pro-,, wpływa na warstwę wizualną i fonetyczną znaku towarowego. W ten sposób słowo "sto" staje się wyłącznie jedną z dwóch sylab i nie ma ono charakteru dominującego. Widoczne jest to w sferze fonetycznej, powodując dwukrotne wydłużenie dźwięku. Ponadto słowo "sto" poprzez dodanie przedrostek "pro-,, ulega dwukrotnemu wydłużeniu, co zmienia sposób jego odbioru przez przeciętnego obserwatora. Ponieważ w samym znaku nie podkreślono cząstki "sto" poprzez zmianę koloru, pogrubienie liter czy zmianę wysokości znaków, zatem nie posiada ona samoistnie charakteru dominującego i stanowi równoważny z przedrostkiem "sto-,, element znaku towarowego.

W dalszej części swojego uzasadnienia podniósł, że słowo "sto" na gruncie języka polskiego jest liczebnikiem i bez przywołania żadnego konkretnego kontekstu niesie ze sobą jedynie informację liczbową "100". Tylko jego połączenie z określonym elementem słownym, graficznym lub zapis dużymi literami prowadzi do innych niż liczbowe skojarzeń. A dopiero posiadania wiedzy o funkcjonowaniu na rynku spółki "STO" wywołuje skojarzenia z autorem sprzeciwu. Podkreślił przy tym istotę znaczenie grafiki znaku spornego, która w jego ocenie wywołuje odmienne wrażenie porównywanych znaków towarowych. Wskazał także, iż to "że znaki towarowe uprawnionego i wnoszącego sprzeciw służą do oznaczenia podobnych tub identycznych materiałów nie oznacza automatycznie, że zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd".

Na zakończenie ustosunkował się do zarzutu z art. 313 ust, 1 pkt 1 p.w.p. wskazując, że "biorąc pod uwagę wszystkie elementy wykorzystywania znaku towarowego przez uprawnionego nie istnieje ryzyko wprowadzenia klienta w błąd.

Na rozprawie w dniu [...] grudnia 2016 r. wnoszący sprzeciw podtrzymał sprzeciw i wszystkie argumenty i twierdzenia zawarte w sprzeciwie. Oświadczył, iż podtrzymuje w całości wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Wskazał przy tym, że przeciwstawione znaki towarowe stanowią serią znaków o wspólnym elemencie STO. Ponadto kanały dystrybucji porównywanych znaków są identyczne i nieograniczony jest krąg odbiorców zarówno profesjonalistów jak i nieprofesjonalistów.

Uprawniony podtrzymał wniosek o oddalenie sprzeciwu jako bezzasadnego. Podtrzymał w całości swoje stanowisko zawarte w pismach procesowych. Wskazał ponadto, że marka PRO - STO jest używana wyłącznie w sieci własnej. Uprawniony nie współpracuje z wnioskodawcą ani podmiotami z nim powiązanymi. Nie ma ryzyka zetknięcia się produktów obu firm.

Organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazał, iż wnoszący sprzeciw powołując się na uprawnienia do znaków towarowych wcześniejszych postawił zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., w świetle którego nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Dla wypełnienia jego dyspozycji konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek: identyczność lub podobieństwo towarów do oznaczania których znaki te są przeznaczone; identyczność lub podobieństwo znaków towarowych; ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

W pierwszej kolejności Urząd dokonał porównania towarów opatrywanych porównywanymi znakami. Wskazał, iż towary, do oznaczania których przeznaczony został sporny znak "pro - sto" [...], są to: "farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów; materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe; reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi sprzedaży ww. towarów, sieci sklepów z ww. towarami; usługi budowlane, naprawy w zakresie usług budowlanych; badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz Ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego".

Zdaniem Urzędu, porównanie tych towarów z towarami, do oznaczenia których przeznaczone zostały znaki przeciwstawione, daje podstawę do stwierdzenia, że są towarami identycznymi i podobnymi.

Po pierwsze bowiem towary z klasy 02 znaku spornego ([...]) tj. "farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy I artystów" są identyczne (lub podobne) z towarami z znaków "STO" [...];[...] oraz "STO-budować świadomie" [...] tj. "barwniki, farby pokosty, lakiery, pokosty przeclwgrzybiczne, bejce do drewna"; "produkty malarskie antykorozyjne w szczególności farby, pokosty, lakiery, barwniki, bejce, zaprawy farbiarskie, Środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, środki impregnujące, żywice naturalne, folie metalowe, sproszkowane metale dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów".

Po drugie towary z klasy 19 znaku spornego tj. "materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe" są identyczne (lub podobne) do towarów znaku "STO-budować świadomie" [...] tj. "materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne kamionkowe, cementowe, asfalt, smoła, bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe".

Także usługi znaku spornego tj. "reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi sprzedaży ww. towarów, sieci sklepów z ww. towarami" z kl. 35 są podobne do usług znaków przeciwstawionych zwłaszcza znaku "Sto-onllne" [...] tj. "sprzedaż detaliczna artykułów budowlanych i rzemieślniczych oraz akcesoriów malarskich i sztukatorskich przez światową sieć komputerową; sprzedaż detaliczna artykułów budowlanych i rzemieślniczych oraz akcesoriów malarskich i sztukatorskich". Ponadto usługi znaku spornego z klas 37 i 42 "usługi budowlane, naprawy w zakresie usług budowlanych; badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego", oraz towary do oznaczenia których przeznaczone zostały znaki "Sto-design" [...] tj. "usługi budowlane; usługi naukowe i technologiczne" oraz "Sto-online" [...] "edukacja, kształcenie i dokształcanie architektów, projektowanie budowlanych i projektantów budynków oraz inwestorów z zakresu budownictwa i kadry kierowniczej z branży budowlanej; opracowywanie i udostępnianie projektów dotyczących wyboru kolorów, opracowywanie i testowanie technicznych i projektowych rozwiązań z zakresu budownictwa, naukowe i techniczne usługi badania oraz ich projektowanie, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania komputerowego" są towarami identycznymi i podobnymi.

Organ podkreśłił, iż powyższe ustalenia potwierdził niejako sam uprawnionym który w piśmie z dnia 30 sierpnia 2016 r. wskazał "że znaki towarowe uprawnionego i wnoszącego sprzeciw służą do oznaczania podobnych lub identycznych materiałów" (k.438). Tym samym nawet w opinii uprawnionego nie budzi wątpliwości powyższa konstatacja.

Następnie organ przystąpił do zbadania podobieństwa znaków towarowych

Zdaniem Urzędu, analiza warstwy znaczeniowej nie pozostawia wątpliwości, że element "STO" we wszystkich znakach przeciwstawionych pełni funkcję "klamry spinającej" rodzinę znaków towarowych ("STO", "STO-budować świadomie", STO-design", "STO-online"). Bowiem to element "STO" buduje te znaki, gdyż jest w nich dominujący. Charakter opisowy posiadają z kolei wszystkie pozostałe elementy znaków przeciwstawionych. "Budować świadomie" wskazuje na racjonalne i odpowiedzialne budowanie, zaś element "design" na "estetyczny" aspekt budowy czy remontu. Tak samo słowo "online" wskazuje na kanał dystrybucji towarów poprzez światową sieć informatyczną. Tym samym element "STO", w warstwie znaczeniowej, pełni funkcję dystynktywną całej rodziny znaków przeciwstawionych.

Dodatkowy element "PRO", w języku polskim, może być rozumiany albo jako wyrażający pozytywny, przychylny stosunek do czegoś lub kogoś - tutaj w stosunku do elementu "sto-,, albo jako skrót od "profesjonalista", "profesjonalny". W każdej sytuacji człon ten pozbawiony jest większej zdolności odróżniającej, gdyż posiada zachwalający, zachęcający, reklamowy charakter - w stosunku do członu drugiego "STO".

W przedmiotowym przypadku porównywane znaki wykazują zatem uderzające podobieństwo w warstwie znaczeniowej. Dominującym i najbardziej zapamiętywanym elementem wspólnym we wszystkich znakach jest element bowiem wspólny element "STO". Można zasadnie oczekiwać, że odbiorcy rozdzielą znak [...] na elementy "PRO" i "STO" (zwłaszcza że są oddzielone pauzą), tak samo jak w znakach wnioskodawcy rozdzielą zostaną opisowe lub aluzyjne elementy : design, online, budować świadomie od elementu wspólnego "STO".

Z kolei porównując znaki pod względem fonetycznym, szczególną uwagę należy poświęcić ocenie wspólnych sylab, ponieważ podobieństwo całościowego wrażenia fonetycznego stwierdza się najczęściej na podstawie tych wspólnych sylab i ich identycznych lub podobnych kombinacji.

Znak sporny zbudowany jest z elementu "STO" oraz dodatkowego przedrostka "PRO". Innymi słowy w warstwie fonetycznej znak sporny w całości inkorporuje nie tylko element dominujący znaków przeciwstawionych, ale przede wszystkim w całości znaki "STO" [...] oraz "STO" [...]. W warstwie fonetycznej, pomiędzy porównywanymi znakami zachodzi zatem różnica jedynie "dopisanego" elementu "pro", który de facto oddzielony został myślnikiem. Powoduje to, że element "STO" w dalszym ciągu jest samodzielny, osobny i charakterystyczny. Element ten będzie przy tym odczytywany "oddzielnie" od przedrostka "pro", a całość będzie odczytywana z pauzą tzn. "pro sto". Element słowny "STO" jest zatem identycznie wymawiany jak element "sto" w znakach fonetycznie brzmiących "sto", "sto budować świadomie", "sto disajn", "sto onlajn". Istotne z punktu widzenia oceny ryzyka wprowadzenia w błąd jest zatem to, iż elementy charakterystyczne i samodzielne we wszystkich oznaczeniach są zbieżne. Wspólny element "STO" będzie tym, który najłatwiej zapadnie odbiorcom w pamięci, tym bardziej, że w nie jest on opisowy, posiada bowiem charakter fantazyjny w zakresie towarów i usług, do oznaczania których został przeznaczony.

Powyższej konstatacji nie zmienia także warstwa graficzna znaku spornego, która sprowadza się jedynie do zapisania białą czcionką stów "pro-sto" na czerwonym tle. Należy zauważyć, że sama czcionka stów "pro-sto" nie jest specjalnie wyszukana czy szeryfowa, zaś jednolite tło (czerwone) także nie wyróżnia się, gdyż każdy znak (słowny lub słowno graficzny) pisany jest na "jakimś" tle. Tym samym grafika znaku spornego nie jest wyszukana i charakterystyczna na tyle by uznać brak podobieństwa między porównywanymi znakami. Zwłaszcza, że przeciwstawione znaki towarowe STO, StoDesign, Sto-online oraz graficzne STO i STO-budować świadomie, posiadają wspólny element STO, zaś w znaku [...] element STO jest wystylizowany w sposób zbliżony do znaku słowno - graficznego STO [...].

Trzecią i ostatnią przesłanką niezbędną do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Ryzyko wprowadzenia potencjalnych odbiorców w błąd jest, co do zasady, wypadkową identyczności lub podobieństwa samych oznaczeń, przy jednoczesnym stwierdzeniu identyczności lub podobieństwie towarów . Uznanie ryzyka konfuzjj zachodzi tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia kumulatywnie dwóch powyższych przestanek. W przedmiotowej sprawie Kolegium uznało identyczność i podobieństwo nie tylko towarów i usług, ale także samych oznaczeń. Oceny powyższego ryzyka należy jednak dokonać przez pryzmat odbiorców.

Kolegium uznało, że potencjalnymi odbiorcami towarów do oznaczania których przeznaczony są porównywane znaki będą osoby dorosłe zarówno profesjonaliści ("budowlańcy") jak i zwykli konsumenci. Właściwy krąg odbiorców dla wszystkich porównywanych znaków będzie zatem taki sam. Ponadto w ocenie Kolegium Orzekającego towary, do których oznaczania przeznaczone są porównywane znaki towarowe, są nabywane za pośrednictwem tych samych kanałów dystrybucji. Szeroko pojęte produkty budowlane nabywane są zazwyczaj bezpośrednio bez pomocy profesjonalisty tak jak ma to miejsce np. w zakresie leków (i pomocy farmaceuty). Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że znak [...] został upodobniony do dominującego elementu znaków wnioskodawcy "STO" i wygląda jak odmiana tych znaków, a także to, iż został zarejestrowany dla towarów i usług identycznych lub podobnych, przeciętny odbiorca towarów czy usług w szeroko pojętym budownictwie może zatem uznać, że znak sporny stanowi kolejne "wcielenie" serii 2naków "STO" z materiałami budowlanymi, które nabywał dotychczas.

Tym samym zachodzi wysokie ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców, zwłaszcza, że mogą oni uznać, iż znak sporny pochodzi z serii znaków towarowych "STO", lub że uprawniony jest powiązany kapitałowo z uprawnionym do spornego znaku. Wobec powyższego Kolegium Orzekające stwierdziło, że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towarów oznaczanych porównywanymi znakami.

Mając powyższe na uwadze Kolegium uznało, iż prawo ochronne na sporny znak towarowy należy unieważnić na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. Jako, iż art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. stanowi samodzielną podstawę unieważnienia Kolegium Orzekające nie rozpatrywało pozostałych zarzutów.

Uprawniony wniósł od powyższej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Zaskarżając tę decyzję w całości zarzucił jej:

• naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, a to art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a. poprzez dokonanie dowolnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego z pominięciem oświadczeń uprawnionego oraz poprzez pominięcie faktycznej treści (w tym wizualnej) znaków towarowych wnoszącego sprzeciw;

• naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wiasności przemysłowej poprzez błędną jego wykładnię i przyjęcie, że w sprawie zachodzą przesłanki do unieważnienia znaku towarowego uprawnionego związane z podobieństwem mogącym wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych tym znakiem towarowym.

W oparciu o powyższe zarzuty, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Urzędowi Patentowemu.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2188) oraz art. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) - dalej: p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej.

Z wymienionych przepisów wynika, że sąd bada legalność zaskarżonego aktu, poddając kontroli jego zgodność z prawem materialnym, określającym prawa i obowiązki stron oraz z prawem procesowym, regulującym postępowanie przed organami administracji publicznej.

Sąd, badając zaskarżoną decyzję w myśl powyższych zasad stwierdził, iż skarga jest pozbawiona uzasadnionych podstaw. Zaskarżona decyzja natomiast pozostaje w zgodzie z obowiązującym prawem.

Zgodnie z art. 246 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa. Art. 246 ust. 2 tej ustawy stanowi, iż podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa ochronnego.

Natomiast w świetle art, 247 ust. 2 pwp, w sytuacji gdy uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

W myśl art. 255 ust. 1 pkt. 9 ww. ustawy, sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny, rozpatruje się w trybie postępowania spornego.

Wnoszący sprzeciw powołując się na uprawnienia do znaków towarowych wcześniejszych stawiał zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., w świetle którego nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Jak wynika z treści tego przepisu, dla wypełnienia jego dyspozycji konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

- identyczność lub podobieństwo towarów do oznaczania których znaki te są przeznaczone;

- identyczność lub podobieństwo znaków towarowych;

- ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Zgodnie z utrwalonym poglądem zarówno doktryny jak i judykatury, w pierwszej kolejności należy ocenić podobieństwo towarów, do oznaczania których zostały przeznaczone znaki (zob. wyrok WSA w Warszawie z 25 października 2006 r., sygn. akt. VI SA/Wa 533/06), gdyż dopiero stwierdzenie identyczności lub podobieństwa towarów uzasadnia rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń (zob, R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz. Warszawa 1997, s. 84).

Podstawowym kryterium dla oceny identyczności lub podobieństwa towarów i usług jest rodzaj towaru oraz jego przeznaczenie - przy uwzględnieniu dziedzin zastosowania oraz funkcji towaru (zob. wyrok WSA, op. cit.). Biorąc powyższe pod uwagę należy podkreślić, iż towary bądź usługi tego samego rodzaju mogą występować zarówno w tych samych jak i w różnych klasach (Zob. R. Skubisz, op. cit., str, 87).

W ocenie Sądu, nie budzi zastrzeżeń pogląd Urzędu Patentowego, stanowiący efekt dokonanej przez ten organ oceny porównawczej towarów, dla których służą przeciwstawione sobie znaki, iż towary te są towarami identycznymi i podobnymi.

Towary do oznaczania których przeznaczony został sporny znak "pro - sto" [...], są to: "farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów; materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe; reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi sprzedaży ww. towarów, sieci sklepów z ww. towarami; usługi budowlane, naprawy w zakresie usług budowlanych; badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz Ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego".

Towary z klasy 02 znaku spornego ([...]) tj. "farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy I artystów" są identyczne (lub podobne) z towarami z znaków "STO" [...];[...] oraz "STO-budować świadomie" [...] tj. "barwniki, farby pokosty, lakiery, pokosty przeclwgrzybiczne, bejce do drewna"; "produkty malarskie antykorozyjne w szczególności farby, pokosty, lakiery, barwniki, bejce, zaprawy farbiarskie, Środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, środki impregnujące, żywice naturalne, folie metalowe, sproszkowane metale dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów".

Towary z klasy 19 znaku spornego tj. "materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe" są natomiast identyczne (lub podobne) do towarów znaku "STO-budować świadomie" [...] tj. "materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne kamionkowe, cementowe, asfalt, smoła, bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe".

Także usługi znaku spornego - "reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi sprzedaży ww. towarów, sieci sklepów z ww. towarami" z kl. 35 są podobne do usług znaków przeciwstawionych zwłaszcza znaku "Sto-onllne" [...] tj. "sprzedaż detaliczna artykułów budowlanych i rzemieślniczych oraz akcesoriów malarskich i sztukatorskich przez światową sieć komputerową; sprzedaż detaliczna artykułów budowlanych i rzemieślniczych oraz akcesoriów malarskich i sztukatorskich". Ponadto usługi znaku spornego z klas 37 i 42 "usługi budowlane, naprawy w zakresie usług budowlanych; badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego", oraz towary do oznaczenia których przeznaczone zostały znaki "Sto-design" [...] tj. "usługi budowlane; usługi naukowe i technologiczne" oraz "Sto-online" [...] "edukacja, kształcenie i dokształcanie architektów, projektowanie budowlanych i projektantów budynków oraz inwestorów z zakresu budownictwa i kadry kierowniczej z branży budowlanej; opracowywanie i udostępnianie projektów dotyczących wyboru kolorów, opracowywanie i testowanie technicznych i projektowych rozwiązań z zakresu budownictwa, naukowe i techniczne usługi badania oraz ich projektowanie, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania komputerowego" są towarami identycznymi i podobnymi.

Powyższe ustalenia potwierdził niejako sam uprawnionym który w piśmie z dnia 30 sierpnia 2016 r. wskazał "że znaki towarowe uprawnionego i wnoszącego sprzeciw służą do oznaczania podobnych lub identycznych materiałów" (k.438). Oznacza to, iż okoliczność powyższą można uznać za bezsporną w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego.

Ustalenie, iż towary do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki są identyczne, stanowi podstawę do rozpoczęcia badania podobieństwa znaków towarowych (zob. R. Skubisz, op. cit., str, 44).

Porównywane znaki można rozpatrywać w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy natomiast uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy (zob, M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błgd odbiorców co do pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZN UJ PWOWI nr 28, s. 11).

W ocenie warstwy znaczeniowej nie pozostawia wątpliwości fakt, że element "STO" we wszystkich znakach przeciwstawionych pełni funkcję "klamry spinającej" rodzinę znaków towarowych ("STO", "STO-budować świadomie", STO-design", "STO-online"). Bowiem to element "STO" buduje te znaki, gdyż jest w nich dominujący. Charakter opisowy posiadają z kolei wszystkie pozostałe elementy znaków przeciwstawionych. "Budować świadomie" wskazuje na racjonalne i odpowiedzialne budowanie, zaś element "design" na "estetyczny" aspekt budowy czy remontu. Tak samo słowo "online" wskazuje na kanał dystrybucji towarów poprzez światową sieć informatyczną. Tym samym element "STO", w warstwie znaczeniowej, pełni funkcję dystynktywną całej rodziny znaków przeciwstawionych.

Dodatkowy element "PRO", w języku polskim, może być rozumiany albo jako wyrażający pozytywny, przychylny stosunek do czegoś lub kogoś - tutaj w stosunku do elementu "sto-,, albo jako skrót od "profesjonalista", "profesjonalny". W każdej sytuacji człon ten pozbawiony jest większej zdolności odróżniającej, gdyż posiada zachwalający, zachęcający, reklamowy charakter - w stosunku do członu drugiego "STO".

W przedmiotowym przypadku porównywane znaki wykazują zatem uderzające podobieństwo w warstwie znaczeniowej. Dominującym i najbardziej zapamiętywanym elementem wspólnym we wszystkich znakach jest element bowiem wspólny element "STO". Można zasadnie oczekiwać, że odbiorcy rozdzielą znak [...] na elementy "PRO" i "STO" (zwłaszcza że są oddzielone pauzą), tak samo jak w znakach wnioskodawcy rozdzielą zostaną opisowe lub aluzyjne elementy : design, online, budować świadomie od elementu wspólnego "STO".

Z kolei porównując znaki pod względem fonetycznym, szczególną uwagę należy poświęcić ocenie wspólnych sylab, ponieważ podobieństwo całościowego wrażenia fonetycznego stwierdza się najczęściej na podstawie tych wspólnych sylab i ich identycznych lub podobnych kombinacji.

Znak sporny zbudowany jest z elementu "STO" oraz dodatkowego przedrostka "PRO". Innymi słowy w warstwie fonetycznej znak sporny w całości inkorporuje nie tylko element dominujący znaków przeciwstawionych, ale przede wszystkim w całości znaki "STO" [...] oraz "STO" [...]. W warstwie fonetycznej, pomiędzy porównywanymi znakami zachodzi zatem różnica jedynie "dopisanego" elementu "pro", który de facto oddzielony został myślnikiem. Powoduje to, że element "STO" w dalszym ciągu jest samodzielny, osobny i charakterystyczny. Element ten będzie przy tym odczytywany "oddzielnie" od przedrostka "pro", a całość będzie odczytywana z pauzą tzn. "pro sto". Element słowny "STO" jest zatem identycznie wymawiany jak element "sto" w znakach fonetycznie brzmiących "sto", "sto budować świadomie", "sto disajn", "sto onlajn". Istotne z punktu widzenia oceny ryzyka wprowadzenia w błąd jest zatem to, iż elementy charakterystyczne i samodzielne we wszystkich oznaczeniach są zbieżne. Wspólny element "STO" będzie tym, który najłatwiej zapadnie odbiorcom w pamięci, tym bardziej, że w nie jest on opisowy, posiada bowiem charakter fantazyjny w zakresie towarów i usług, do oznaczania których został przeznaczony.

Zasługuje na aprobatę pogląd organu co do tego, że powyższej konstatacji nie zmienia warstwa graficzna znaku spornego, która sprowadza się jedynie do zapisania białą czcionką stów "pro-sto" na czerwonym tle. Organ trafnie zauważył, że sama czcionka stów "pro-sto" nie jest specjalnie wyszukana. Jednolite tło (czerwone) także nie wyróżnia się, gdyż każdy znak (słowny lub słowno graficzny) pisany jest na "jakimś" tle. Tym samym grafika znaku spornego nie jest wyszukana i charakterystyczna na tyle by uznać brak podobieństwa między porównywanymi znakami. Podkreślenia wymaga, iż przeciwstawione znaki towarowe STO, StoDesign, Sto-online oraz graficzne STO i STO-budować świadomie, posiadają wspólny element STO, zaś w znaku [...] element STO jest wystylizowany w sposób zbliżony do znaku słowno - graficznego STO [...].

Trzecią i ostatnią przesłanką niezbędną do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Ryzyko wprowadzenia potencjalnych odbiorców w błąd jest, co do zasady, wypadkową identyczności lub podobieństwa samych oznaczeń, przy jednoczesnym stwierdzeniu identyczności lub podobieństwie towarów. Uznanie ryzyka konfuzjj zachodzi tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia kumulatywnie dwóch powyższych przestanek.

Urząd Patentowy stwierdził identyczność i podobieństwo towarów/usług oraz samych oznaczeń przez pryzmat odbiorców, uznając że są nimi osoby dorosłe - zarówno profesjonaliści ("budowlańcy") jak i zwykli konsumenci.

Stwierdził, że towary, do których oznaczania przeznaczone są porównywane znaki towarowe, są nabywane za pośrednictwem tych samych kanałów dystrybucji. Szeroko pojęte produkty budowlane nabywane są zazwyczaj bezpośrednio bez pomocy profesjonalisty tak jak ma to miejsce np. w zakresie leków (i pomocy farmaceuty).

Biorąc pod uwagę fakt, że sporny znak [...] został upodobniony do dominującego elementu znaków wnioskodawcy "STO" i wygląda jak odmiana tych znaków, a także to, iż został zarejestrowany dla towarów i usług identycznych lub podobnych, przeciętny odbiorca towarów czy usług w szeroko pojętym budownictwie - zdaniem organu odbiorca może uznać, że stanowi on kolejne "wcielenie" serii znaków "STO" z materiałami budowlanymi, które nabywał dotychczas.

Zdaniem Sądu, powyższe wywody organu należy uznać za trafne. To samo dotyczy konkluzji organu, iż w opisanej sytuacji zachodzi wysokie ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców, którzy mogą uznać, iż znak sporny pochodzi z serii znaków towarowych "STO", lub że uprawniony jest powiązany kapitałowo z uprawnionym do spornego znaku. Zasadne jest zatem twierdzenie, iż zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towarów oznaczanych porównywanymi znakami.

Prawo ochronne na sporny znak towarowy należało zatem na wniosek żądającego unieważnić na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. Ponieważ art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. stanowi samodzielną podstawę unieważnienia Kolegium Orzekające miało prawo odstąpić od rozpatrywania pozostałych zarzutów sprzeciwu.

Reasumując, należy dojść do przekonania, iż zaskarżona decyzja została wydana po wszechstronnym zgromadzeniu niezbędnym w sprawie dowodów, zgodnie z kontradyktoryjnym charakterem spornego występowania przed Urzędem Patentowym. Dowody zostały poddane szczegółowej analizie, w ramach uprawnienia do ich oceny przyznanej w myśl art.. 77 §1 k.p.a. Na jej podstawie organ ustalił stan faktyczny, który znalazł odzwierciedlenie w uzasadnieniu skarżonej decyzji w sposób wskazany w art. 107 § 3 k.p.a. Następnie zaś dokonał prawidłowej subsumpcji przepisów prawa materialnego, relewantnych do oceny sprawy.

Z uwagi na powyższe, uznając zarzuty skargi za niezasadne, Sąd na postawie art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.