Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 1081/19
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2023-01-11 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 132 prim ust. 1 pkt 1 i pkt 3
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska Sędzia NSA Cezary Pryca Sędzia del. WSA Wojciech Sawczuk (spr.) Protokolant Justyna Mordwiłko-Osajda po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2023 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej T. Sp. z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 2279/18 w sprawie ze skargi T. Sp. z o.o. w K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2018 r., nr [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia znaku towarowego oddala skargę kasacyjną.


UZASADNIENIE

I.

Decyzją z [...] października 2018 r. znak [...], po rozpoznaniu sprzeciwu z [...].05.2017 r. wniesionego przez S. S. AB, T., S. (sygn. [...]) wobec zgłoszenia znaku towarowego słowno-graficznego SKIN in the city., dokonanego [...] .12.2016 r. pod numerem [...]przez T. C. Sp. z o.o. w K., na podstawie art. 152(21) w związku z art. 132(1) ust. 1 pkt 1 oraz art. 132(1) ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z D2017 r. poz. 776 ze zm., aktualny t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324 ze zm. - dalej jako p.w.p. w związku z art. 152(23) p.w.p. Urząd Patentowy RP

1. uznał sprzeciw za zasadny w całości;

2. przyznał wnoszącemu sprzeciw od zgłaszającego kwotę 1.000 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Organ wskazał, że ryzyko wprowadzenia w błąd w konkretnej sprawie zależy od następujących elementów:

- ustalenia relewantnego kręgu odbiorców, względem którego należy dokonywać analiz;

- ustalenia podobieństwa towarów/usług, do oznaczania których służą oznaczenia;

- ustalenia podobieństwa samych oznaczeń.

Oceniając zatem relewantny krąg odbiorców organ zauważył że zgłoszony znak został przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 3 takich jak: kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy ciała, włosów i zębów. Natomiast znaki towarowe przeciwstawione służą w różnym zakresie do oznaczania towarów i usług sklasyfikowanych w klasach 3, 35 i 44.

Zdaniem organu towary objęte zgłoszeniem analogicznie jak towary a także usługi odnoszące się do tych towarów bądź z nimi związane chronione przez znaki przeciwstawione, skierowane są do ogółu społeczeństwa - bez względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy poziom wykształcenia. W tym wypadku relewantny krąg odbiorców pozostaje tożsamy i zgodnie z utrwalonym orzecznictwem stanowią go osoby właściwie poinformowane, dostatecznie uważne i rozsądne. Ogół społeczeństwa to jednak grupa mniej uważna, podchodząca do wyboru towarów i usług z niższym poziomem uwagi niż profesjonaliści.

Analizując podobieństwo towarów i usług organ podniósł, że badanie to powinno być dokonywane wyłącznie w oparciu o treść wykazu towarów i usług porównywanych znaków towarowych. Aktualne bądź planowane używanie znaku towarowego dla określonych towarów i/lub usług, nie zawartych w wykazie, nie może być brane pod uwagę podczas badania podobieństwa.

Urząd wyjaśnił, że przeciwstawione znaki towarowe służą do oznaczania:

SKINCITY (EUTM009718305) towarów i usług wskazanych w klasach 3, 5, 35 przy czym podobieństwo towarów objętych zgłoszeniem odnosi się do klasy 3 i 35;

SKINCITY (EUTM013354791) towary i usługi wskazane w klasach 9, 38, 44 przy czym podobieństwo towarów objętych zgłoszeniem odnosi się do klasy 44;

SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011 (EUTM014872857) służy do oznaczania towarów i usług wskazanych w klasach 3, 5, 9, 35, 38, 44 przy czym podobieństwo towarów objętych zgłoszeniem odnosi się do klasy 3, 35 i 44.

Towary objęte zgłoszeniem w zależności od ich zestawienia z towarami bądź usługami chronionymi przez przeciwstawione znaki towarowe można uznać w niektórych przypadkach za rodzajowo identyczne, a w niektórych przypadkach za komplementarne, co dotyczy ich zestawienia z usługami. W ocenie Urzędu nie ma wątpliwości, że towary objęte zgłoszeniem, tj.: kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów występują również w wykazie towarów znaku towarowego SKINCITY (EUTM009718305) oraz SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011 (EUTM014872857). Oba te znaki wskazują w klasie 3 na towary rodzajowo tożsame, tj. kosmetyki, różne preparaty i produkty kosmetyczne oraz preparaty do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów wśród których wskazano m.in. takie jak: płyny do pielęgnacji włosów; pasta do zębów; maskary elektryczne; antyperspiranty [przybory toaletowe]; sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze; wata do celów kosmetycznych; rzęsy sztuczne; sztuczne paznokcie; szampony; preparaty toaletowe; chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi; dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne]; ałun po goleniu, antyseptyczny; środki do pielęgnacji skóry; preparaty do ochrony przeciwsłonecznej.

W tej sytuacji należało zdaniem organu orzec o tożsamości rodzajowej zgłoszonych towarów wobec towarów z klasy 3 chronionych przez wskazane ww. znaki towarowe.

Ponadto zdaniem organu, towary objęte zgłoszonym znakiem są komplementarne wobec usług z klasy 35 wskazanych w znaku SKINCITY (EUTM009718305) odnoszących się do sprzedaży towarów z klasy 3 określonych jako: "usługi sprzedaży detalicznej obejmująca mydła perfumy, eteryczne olejki, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji zębów" oraz wobec usług z klasy 35 wskazanych w znaku SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011 (EUTM014872857) odnoszących się do sprzedaży towarów z klasy 3 określonych jako: "usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi; usługi handlu detalicznego dotyczące towarów, takich jak mydła, artykuły perfumeryjne, olejki eteryczne, produkty kosmetyczne, balsamy do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do opalania, lakiery do paznokci, zestawy do golenia, środki do czyszczenia zębów".

Zdaniem organu towarom z klasy 3 objętych zgłoszonym oznaczeniem przeciwstawiane są usługi sprzedaży tych towarów. W takim wypadku podobieństwo pomiędzy towarami i usługami uzasadnione jest przede wszystkim ich komplementarnością. Towary lub usługi komplementarne to takie, między którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jedne są nieodzowne lub istotne do użycia (świadczenia) drugich, wobec czego konsumenci mogą myśleć, że za produkcję towarów i za świadczenie usług odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo.

W niniejszej sprawie nie ulega zdaniem Urzędy Patentowego wątpliwości, że dla świadczenia usług prowadzenia sprzedaży preparatów i detergentów do dezynfekcji niezbędne są te towary. Świadczenie usług sprzedaży (niezależnie w jakiej formie: czy w hurtowniach, w sklepach detalicznych czy sklepach internetowych) pozbawione byłoby bowiem praktycznego sensu bez tych właśnie towarów.

Organ stwierdził ponadto, że towary objęte zgłoszeniem z klasy 3 wykazują podobieństwo wobec usług z klasy 44 jakie występują w zakresie ochrony znaków SKINCITY (EUTM013354791) oraz SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011 (EUTM014872857). Podobieństwo towarów z klasy 3 wynika z faktu, że usługi o jakich mowa w ww. znakach w ramach klasy 44 są świadczone z wykorzystaniem tych towarów. Mowa w tym przypadku o usługach świadczonych przez salony piękności, usługach kosmetycznych, w zakresie pielęgnacji urody i skóry, usługach wykonywania makijażu. Nie budzi zatem żadnych wątpliwości, że świadczenie tego rodzaju usług jest ściśle powiązane z towarami z klasy 3 jakie zostały objęte zgłoszonym oznaczeniem. W tym więc przypadku towary z klasy 3 są niezbędne do świadczenia usług chronionych przez oba wskazane znaki wcześniejsze, co oznacza, że również w tym wypadku należało uznać że towary objęte zgłoszeniem mają komplementarny charakter wobec usług z klasy 44.

Podsumowując ten wątek rozważań Urząd wskazał, że mając na uwadze przeprowadzoną analizę porównawczą towarów objętych zgłoszonym znakiem względem towarów i usług chronionych przez przeciwstawione mu znaki towarowe stanowiące podstawy faktyczne rozpatrywanego sprzeciwu należało uznać, że pomiędzy tymi towarami zachodzi tożsamość rodzajowa w stopniu który pozwala na uznanie o ich identyczności zaś ich porównanie z usługami wskazuje na relację komplementarności, co pozwala na uznanie o ich podobieństwie. Tym samym spełniona została pierwsza przesłanka art. 132(1) ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Analizując z kolei podobieństwo oznaczeń w ocenie organu, porównywane znaki towarowe charakteryzuje zbliżona do siebie warstwa słowna, znaczeniowa i koncepcyjna.

Odwołując się do orzecznictwa ETS podniesiono, że w niektórych przypadkach jeden z elementów znaku nabiera pozycji dominującej w wyobrażeniu tego znaku zachowanym w pamięci osób należących do właściwego kręgu odbiorców. W takim przypadku porównanie podobieństwa powinno nastąpić między przeciwstawionymi znakami, a tym dominującym elementem znaku zgłoszonego.

W ocenie Urzędu Patentowego, w przedmiotowym postępowaniu dominującym elementem zgłoszonego oznaczenia jest słowo "SKIN" usytuowane w znaku na pierwszej pozycji i wielokroć większy niż umieszczony pod nim napis "in the city.", który został napisany mniejszą czcionką aczkolwiek na tyle dużą, że w dalszym ciągu widoczne są wszystkie użyte w nim słowa. Patrząc na całokształt przedstawieniowy zgłoszonego oznaczenia należy go identyfikować jako znak "SKIN in the city." nie zaś jako znak "SKIN". W kwestii zastosowanej w nim warstwy graficznej należy stwierdzić, że dotyczy ona wyłącznie elementów słownych bowiem ogranicza się do pogrubienia liter w słowach oraz zapisania ich na dwóch poziomach, (w dwóch liniach, rzędach). W górnym poziomie znajduje się słowo SKIN natomiast w dolnym pozostałe słowa oraz kropka "in the city." Całość znaku jest w kolorze czarnym. W ocenie Urzędu, zgłoszony znak z uwzględnieniem jego całości przedstawieniowej należy uznać za podobny z uwagi na zbieżność w zakresie elementu, który jest podobny do znaków towarowych SKINCITY oraz elementu SKIN CITY występującego w znaku towarowym SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011. Zgłoszony znak może wywoływać bezpośrednie skojarzenia z każdym z wcześniejszych znaków towarowych właśnie ze względu na zbieżność w zakresie elementów SKIN CITY, które zostały użyte w określonej konfiguracji wraz z członem "in the" również w zgłoszonym oznaczeniu. Urząd nie dostrzegł też żadnej szczególnej roli z zamieszczeniu znaku interpunkcyjnego w postaci kropki na końcu wyrażenia, które stanowi treść znaku. Zgłaszający w żaden sposób nie wyartykułował powodu, dla którego ten element znaku miałby być traktowany w sposób szczególny przez odbiorców, lakonicznie wskazując, że zawarta w znaku "kropka" jest znakiem szczególnym produktów tołpa nie rozwijając dalej tej kwestii.

Dokonując oceny podobieństwa zgłoszonego oznaczenia "SKIN in the city." wobec znaków towarowych słownych SKINCITY (EUTM009718305 i EUTM013354791) organ stwierdził, że porównywane znaki wykazują w warstwie słownej podobną budowę wynikającą z użycia w nich słów "SKIN" oraz "CITY". W znakach wcześniejszych zostały one ze sobą połączone tworząc jednolite oznaczenia SKINCITY natomiast w zgłoszonym oznaczeniu słowa te są rozdzielone przez wyrazy "in the" tworząc łącznie wyrażenie "SKIN in the city.". Słowa użyte w analizowanych oznaczeniach wywodzą się z języka angielskiego i oznaczają kolejno SKIN - skóra, CITY - miasto, IN - spójnik w, THE - to rodzajnik określony. Mając to na uwadze należy stwierdzić, że zgłoszone oznaczenie "SKIN in the city." należy zinterpretować jako "skóra w mieście" dlatego też człon "in the" należy w tym wypadku uznać jako łącznik, który łączy elementy SKIN oraz CITY. Z kolei analizując znaczenie oznaczenia SKINCITY, które jest przedmiotem ochrony wcześniejszych znaków można je zinterpretować jako "SKÓRAMIASTO". Widać zatem wyraźnie, że porównywane oznaczenia łączy nie tylko zbieżność warstwy słownej ale również podobieństwo wynikające z przekazu znaczeniowego tych znaków, gdyż oba odnoszą się do skóry i miasta. Dlatego też zdaniem Urzędu dodatkowo zawarty w zgłoszonym oznaczeniu element "in the" należy postrzegać jako element łączący, który nie odgrywa istotnej funkcji w tym znaku.

Przechodząc do oceny znaków w warstwie wizualnej Urząd Patentowy stwierdził, że forma przedstawieniowa zgłoszonego oznaczenia na pierwszy plan wysuwa słowo SKIN pod którym znajdują się pozostałe elementy "in the city.", co jednak nie powoduje, że element SKIN będzie mógł być postrzegany bez zwrócenia uwagi na zawarte pod nim wyrażenie. W odczuciu Urzędu nie jest uzasadnione twierdzenie, aby zgłoszone oznaczenie było postrzegane wyłącznie przez pryzmat słowa SKIN z pominięciem elementu "in the city." Mając bowiem na uwadze znaczenie słowa "skin" (skóra) a także rodzaj towarów do których się ono odnosi, samodzielnie nie mogłoby ono pełnić funkcji odróżniającej, nawet z uwzględnieniem zastosowanej w nim formy graficznej. Nie ulega więc wątpliwości, że odbiór wizualny tego oznaczenia pomimo zróżnicowania rozmiaru zawartych w znaku elementów słownych zmusza odbiorcę do zwrócenia uwagi na wszystkie zawarte w nim słowa bowiem dopiero wówczas znak ten jako całość nabiera charakteru odróżniającego. Ponadto, co również istotne wydaje się, że to właśnie wyrażenie "in the city." w połączeniu ze słowem SKIN nadaje całemu oznaczeniu konkretnego sensu i znaczenia. Jak już bowiem wskazano samo słowo SKIN nie posiada charakteru odróżniającego i jako takie nie mogłoby stanowić wskazówki pochodzenia dla towarów z klasy 3 jakie zostały objęte zgłoszeniem, ponieważ odnosi się ono bezpośrednio do przeznaczenia (miejsca zastosowania) wskazanych w tej klasie towarów (np. środki do pielęgnacji skóry). W związku z powyższym organ stwierdził, że ogólne wrażenie wizualne jakie wywiera zgłoszony znak kieruje uwagę odbiorcy na wszystkie jego elementy "SKIN in the city.", co równocześnie powoduje, że w zestawieniu go ze znakami SKINCITY, które mają to samo przeznaczenie może budzić bezpośrednie skojarzenia co do handlowego pochodzenia oznaczanych nimi towarów. Nie można bowiem nie zauważyć, że porównywane oznaczenia łączy występowanie w nich tych samych elementów słownych, które tworzą w obu przypadkach ten sam przekaz, co łącznie powoduje, że w danym przypadku istnieje wysokie ryzyko uznania, że oznaczenie "SKIN in the city." jest nową wersją znaków wcześniejszych.

Porównując oznaczenia "SKIN in the city." ze znakiem towarowym SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011 (EUTM014872857) podkreślono, że w tym wypadku ocena dotyczy dwóch znaków o charakterze słowno-graficznym, co w pewnym stopniu ułatwia analizę podobieństwa zwłaszcza w kontekście wrażenia wizualnego jakie znaki wywierają na odbiorcy.

Zestawienie porównywanych znaków wskazuje zdaniem organu, że wcześniejszy znak towarowy SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011 w sposób widoczny eksponuje element słowny SKIN CITY, napisany wielokroć większą pogrubioną czcionką niż pozostałe elementy słowne. Element SKIN CITY został usytuowany centralnie w znaku w obrębie okręgu zbudowanego z podwójnej linii, który w czterech punktach zawiera małe stylizowane elementy graficzne (kropki, woda/fale, kółko, trójkąt). Ponadto element słowny SKIN CITY został napisany dwupoziomowo, w taki sposób że słowo SKIN jest umieszczone nad słowem CITY analogicznie jak to ma miejsce w zgłoszonym oznaczeniu. Nad słowem SKIN zamieszczony jest element EST.2011 napisany o wiele mniejszą czcionką, zaś pozostałe elementy słowne napisane jeszcze mniejszą czcionką BEAUTIFUL AFFAIRS są usytuowane w dolnej części znaku i przebiegają wzdłuż dolnej linii okręgu. Należy również wyraźnie podkreślić, że wskazany znak towarowy został zarejestrowany w kolorach czarny (wszystkie widoczne elementy słowne i graficzne) i biały (tło znaku). W związku z tym argumenty Zgłaszającego, że znak ten występuje w zależności od produktu w różnych kolorach czcionki (np. czarny, biały, złoty, srebrny) należy uznać za bezzasadne ponieważ nie odnoszą się do stanu faktycznego sprawy a zatem nie będą brane pod uwagę.

W ocenie Urzędu Patentowego, elementem dominującym znaku wcześniejszego są słowa SKIN CITY natomiast pozostałe elementy słowne jak również grafika znaku pełnią w tym wypadku funkcję poboczną tworząc pewne tło znaku. Nie ulega wątpliwości, że pozostałe elementy słowne są mniej widoczne, zwłaszcza element BEAUTIFUL AFFAIRS. Należy także zwrócić uwagę, że znaczenie pozostałych elementów słownych nie jest znaczeniowo powiązane z nazwą SKIN CITY, gdyż stanowią w pełni odrębne i niezależne elementy. Mając na uwadze anglojęzyczny charakter wcześniejszego znaku towarowego SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011 można przyjąć, że człon EST.2011 jest skrótowcem od nazwy strefy czasowej Eastern Starnard Time przy którym znajduje się liczba 2011 określająca najprawdopodobniej ten konkretny rok kalendarzowy. Z kolei człon BEAUTIFUL AFFAIRS jest odpowiednikiem polskiego wyrażenia PIĘKNE SPRAWY, natomiast zestawienie SKIN CITY jak już wcześniej wskazano jest odpowiednikiem słów SKÓRA MIASTO. Interpretując więc znaczenie wcześniejszego znaku towarowego z uwzględnieniem wszystkich jego elementów należy je przetłumaczyć jako: SKÓRA MIASTO PIĘKNE SPRAWY EST.2011. W ocenie Urzędu interpretacja znaczenia całego oznaczenia pozwala więc na uznanie, że element dominujący w znaku, którym bez wątpienia jest SKIN CITY może być przez odbiorców postrzegany całkowicie odrębnie i niezależnie od pozostałych zawartych w nim słów, zwłaszcza że zostały one rozmieszczone w znaku w różnych miejscach nie tworząc przez to zwartego i logicznego przekazu. Również zastosowana w znaku grafika w żaden sposób nie dominuje nad jego warstwą słowną, co pozwala na uznanie, że w tym wypadku pełni funkcję raczej dekoracyjną nadając całemu oznaczeniu określonej stylizacji przypominającej pieczęć z nazwą SKIN CITY.

Zdaniem Urzędu Patentowego, zgłoszone oznaczenie, w zestawieniu ze znakiem towarowym SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST. 2011, również wykazuje wiele cech wspólnych, co w szczególności uzasadnia wrażenie wizualne jakie znaki te wywołują na odbiorcy. Oba z nich eksponują elementy słowne zbudowane na słowach SKIN i CITY jako odnoszące się do skóry i miasta (skóra w mieście, skóra w warunkach miejskich). Interpretacja może być w tym wypadku różna lecz w każdym przypadku odnosić się będzie do skóry i miasta.

Wracając jeszcze do porównania znaków "SKIN in the city." i SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011 w płaszczyźnie słownej, Urząd zwrócił uwagę, że chociaż znak objęty zgłoszeniem jest znacznie krótszy niż znak wcześniejszy, to jednak należy mieć na uwadze to, że forma graficzna znaku wcześniejszego wskazuje, iż pomimo, że znak ten składa się z kilku elementów słownych, to jednak będzie on postrzegany przez pryzmat dominującego w nim elementu SKIN CITY. Mając to na uwadze należy stwierdzić, że również w płaszczyźnie fonetycznej należy orzec o wzajemnym podobieństwie porównywanych oznaczeń. W kwestii oceny tych dwóch znaków w płaszczyźnie znaczeniowej Urząd stwierdził, że aktualne będą wszystkie argumenty podniesione w decyzji podczas oceny porównawczej zgłoszonego oznaczenia ze znakami SKIN CITY.

Reasumując ten wątek rozważań organ uznał, że zgłoszone oznaczenie "SKIN in the city." (Z.465758) w swym całokształcie (z uwzględnieniem jego formy graficznej) jest myląco podobne do każdego z przeciwstawionych mu znaków towarowych, a mianowicie słownego SKINCITY (EUTM009718305), słownego SKINCITY (EUTM013354791) oraz słowno-graficznego SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011 (EUTMO 14872857). W ocenie Urzędu porównywane znaki w swym całokształcie pomimo pewnych różnic wynikających przede wszystkich z tego, że w zgłoszonym oznaczeniu występuje dodatkowy człon "in the", który jest wstawiony pomiędzy słowa SKIN oraz CITY w istocie je łączy, o czym była mowa przy okazji omówienia warstwy znaczeniowej tego oznaczenia. Jednakże należy mieć na uwadze, że przeciwstawione mu znaki towarowe bazują na tych samych słowach "SKIN" oraz "CITY", co w danym przypadku w pełni uzasadnia przyjęcie stanowiska, że zachodzi ryzyko wystąpienia pomyłki wśród odbiorców wynikające w szczególności ze skojarzenia ze znakami wcześniejszymi.

Ogólne wrażenie wywierane przez porównywane znaki wyklucza równoczesne współistnienie zgłoszonego znaku towarowego "SKIN in the city." Ze względu na jego podobieństwo do wszystkich przeciwstawionych mu znaków towarowych zwłaszcza, że znak ten ma być używany do oznaczania towarów uznanych za rodzajowo identyczne i odpowiednio podobne.

Analizując kwestię ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd Urząd zwrócił uwagę, że badając podobieństwo oznaczeń, należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy, dla którego tak naprawdę decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych oznaczeń. Odbiorca kieruje się bowiem przy wyborze towaru, a także i usługi jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczeń, z pominięciem drobnych rozbieżności. Kupujący na ogół, nie ma możliwości porównania obydwu znaków w tym samym czasie, zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Ryzyko konfuzji wśród konsumentów jest zatem znaczne, albowiem analizowane znaki towarowe służą do oznaczania jednorodzajowych towarów oraz wykazują silne podobieństwo we wszystkich płaszczyznach porównania.

Całościowe wrażenie wywierane przez zgłoszony znak słowno-graficzny "SKIN in the city." (Z.465758) potwierdza, że znak ten w konfrontacji ze znakami towarowymi wskazanymi w sprzeciwie jako podstawy faktyczne jest do nich w różnym stopniu podobny w zakresie każdej z trzech płaszczyzn porównawczych, tj. fonetycznej, znaczeniowej i wizualnej. W ocenie Urzędu Patentowego porównywane oznaczenia są do siebie podobne w wysokim stopniu, gdyż zachodzące pomiędzy znakami cechy wspólne przeważają w tym wypadku nad różnicami. Decydujące znaczenie ma ocena pewnego wrażenia, jakie znak wywiera na nabywcy. Dla niego decydujące znaczenie mają zbieżne elementy oznaczenia, gdyż zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Dlatego należy uznać, że pojawienie się w obrocie znaku podobnego nawiązującego koncepcyjnie do znaków już zarejestrowanych może sugerować, że znak ten jest tylko odmianą wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego i pochodzi od tego samego przedsiębiorcy. Tym samym nie zostaje wyeliminowana możliwości pomyłki wśród odbiorców, którzy mogą uznać, że zgłoszone oznaczenie "SKIN in the city.", chociaż nieznacznie różni się od znaków SKINCITY oraz SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011, jest kolejną wersją znaków towarowych, które należą do spółki Skincity Sweden AB która również w nazwie przedsiębiorstwa zawiera oznaczenie SKINCITY.

Organ uznał za zasadną także drugą ze wskazanych przez wnoszącego sprzeciw podstaw prawnych, a mianowicie naruszenia art. 132(1) ust. 1 pkt 1 p.w.p. wynikającego z naruszenia praw osobistych wnoszącego sprzeciw w postaci praw do firmy którą się posługuje. W ocenie Urzędu, w okolicznościach przedmiotowej sprawy zachodzą przesłanki, aby orzec o takim naruszeniu. Znak towarowy SKIN IN THE CITY. nr Z.465758 wykorzystuje bardzo podobny element do nazwy "SKINCITY", która stanowi wyróżniający człon nazwy przedsiębiorstwa, będącego uprawnionym do znaków wcześniejszych. Naruszenie nazwy osoby prawnej, jako dobra osobistego może nastąpić również poprzez używanie przez nieuprawnionego części tej nazwy, pod warunkiem, że ta część w wystarczającym stopniu pełni funkcję indywidualizująca osobę prawną i umożliwia jej jednoznaczną identyfikację w obrocie gospodarczym. Zdaniem wnoszącego sprzeciw znak towarowy SKIN in the city. nr [...] jest ewidentnie podobny do wyróżniającego członu nazwy przedsiębiorstwa S. S. AB. W związku z powyższym należało uznać, że w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki o których mowa we wskazanym przepisie prawa.

Odnosząc się do złożonej przez zgłaszającego Ekspertyzy wzorniczej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego z 1 września 2017 r. organ wskazał, że zawarta w niej opinia Instytutu stanowi subiektywną ocenę podmiotu, który działał na zlecenie tylko jednej ze stron niniejszego postępowania, co powoduje że nie może stanowić dowodu, który w jakikolwiek sposób obliguje organ do podjęcia decyzji zgodnej z jej treścią. Tym niemniej organ uznał, że przedstawiona "ekspertyza wzornicza" stanowi uzupełnienie wyjaśnień zgłaszającego poparte stanowiskiem prywatnego biegłego - autora tejże ekspertyzy, aczkolwiek w danym przypadku trudno jest stwierdzić kto nim jest, ponieważ przedłożony dokument nie został opatrzony podpisem osoby, która ją wystawiła w imieniu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

II.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z 2 kwietnia 2019 r. sygn. akt VI SA/Wa 2279/18, oddalił skargę T. C. Sp. z o.o. w K.

Sąd pierwszej instancji podzielił w całości stanowisko organu. Zwrócił uwagę, że nie każde podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, lecz takie, które nawet potencjalnie mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów i usług, w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia między znakami, co jak wskazuje się w orzecznictwie, ma miejsce wówczas, gdy odbiorcy towarów i usług mogliby uznać, że pochodzą one od tego samego przedsiębiorcy lub od przedsiębiorców gospodarczo powiązanych.

Zdaniem WSA, organ prawidłowo uznał identyczność towarów objętych zgłoszeniem znaku towarowego SKIN in the city., z klasy 3 tj.: kosmetyków, preparatów kosmetycznych, środków do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów, z towarami z tej samej klasy objętych ochroną przeciwstawionych znaków towarowych SKlNClTY (EUTM009718305) oraz SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011 (EUTM014872857). Towary objęte zgłoszonym znakiem, występują w wykazach towarów powyższych znaków przeciwstawionych.

Nie ma w niniejszej sprawie znaczenia podnoszona przez Skarżącego okoliczność, że uczestnik nie posiada w sprzedaży pod swoją marką kosmetyków i że sprzedaje kosmetyki innych firm, które są rekomendowane przez uczestnika, a nie sprzedawane pod jego marką. Ocena istnienia ryzyka konfuzji znaków towarowych, której dotyczy regulacja zawarta w art. 132(1) ust. 1 pkt 3 p.w.p., dokonywana jest w zakresie towarów lub usług wymienionych w wykazie objętym ochroną tych znaków towarowych. Nie jest zatem istotne jakie towary lub usługi są w praktyce oznaczane zarejestrowanym znakiem towarowym, lecz jakie towary lub usługi mogą być oznaczane takim znakiem zgodnie z zakresem ochrony. Do stwierdzenia konfuzyjnego podobieństwa znaków towarowych wystarczająca jest możliwość pomylenia znaków towarowych przez odbiorców, nie musi natomiast dojść do rzeczywistego ich pomylenia.

W ocenie Sądu pierwszej instancji organ prawidłowo również uznał komplementarność towarów objętych zgłoszeniem znaku towarowego SKIN in the city. i usług z klasy 35 wskazanych w znaku SKlNClTY (EUTM009718305) i w znaku SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011 (EUTM014872857). Nie ulega bowiem wątpliwości istnienie ścisłego, ekonomicznego związku pomiędzy towarami, do oznaczania których przeznaczony jest zgłoszony znak towarowy, a usługami takimi jak: "usługi sprzedaży detalicznej obejmującej mydła perfumy, eteryczne olejki, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji zębów" - znak SKlNClTY (EUTM009718305) oraz "usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi; usługi handlu detalicznego dotyczące towarów, takich jak mydła, artykuły perfumeryjne, olejki eteryczne, produkty kosmetyczne, balsamy do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do opalania, lakiery do paznokci, zestawy do golenia, środki do czyszczenia zębów" - znak SKIN CITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011 (EUTM014872857).

Nie budzi również wątpliwości WSA komplementarność towarów objętych zgłoszeniem znaku towarowego SKIN in the city. oraz usług świadczonych przez salony piękności, usług kosmetycznych, w zakresie pielęgnacji urody i skóry, usług wykonywania makijażu, z klasy 44 objętych ochroną znaków SKlNCITY (EUTM013354791) oraz SKIN ClTY BEAUTIFUL AFFAlRS EST.2011 (EUTM014872857). Urząd Patentowy słusznie wskazał, że świadczenie tego rodzaju usług jest ściśle powiązane z towarami z klasy 3 jakie zostały objęte zgłoszonym oznaczeniem, i które są niezbędne do świadczenia ww. usług chronionych przez powyższe znaki towarowe.

Identyczność towarów z klasy 3, objętych ochroną porównywanych znaków towarowych oraz komplementarność towarów z klasy 3 objętych ochroną zgłoszonego znaku towarowego i usług z klasy 35 oraz 44, objętych ochroną przeciwstawionych znaków towarowych, pozwalało na dokonanie oceny podobieństwa samych porównywanych oznaczeń.

Zdaniem WSA, decydujące znaczenie przy ocenie podobieństwa ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy. W orzecznictwie oraz w doktrynie podkreśla się, że o ile przeciętny konsument normalnie postrzega znak towarowy jako całość i nie oddaje się badaniu jego różnych detali, to co do zasady najłatwiej zapamiętywane są dominujące i odróżniające go cechy. Jeżeli zatem elementem dominującym w porównywanych znakach są ich cechy wspólne, to zachodzi między nimi podobieństwo.

Urząd Patentowy porównując zgłoszony słowno-graficzny znak towarowy ze słownymi znakami towarowymi przeciwstawionymi: SKlNClTY (UTM009718305 i EUTM013354791), uznał podobieństwo tych znaków we wszystkich płaszczyznach porównawczych. W ocenie WSA, dokonana przez organ analiza porównawcza jest prawidłowa i wyczerpująca.

W warstwie fonetycznej wyraźne jest podobieństwo znaków, pomimo występujących w zgłoszonym znaku towarowym wyrazów "in the", rozdzielających wyrazy "SKIN" i "city", które w przeciwstawionych, słownych znakach towarowych są połączone. Wymowa wyrazów "in the", nie ma na tyle mocnego znaczenie, aby zdominować wydźwięk wyrazów "SKIN" i "city" w zgłoszonym znaku towarowym, które są wyraźnie słyszalne tak jak w przeciwstawionych słownych znakach towarowych.

Nie ulega również wątpliwości znaczeniowe podobieństwo powyższych znaków towarowych oznaczające, z języka angielskiego, dosłownie - "skóra w mieście" w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i "skóramiasto" w przypadku przeciwstawionych, słownych znaków towarowych.

W warstwie wizualnej, Urząd również prawidłowo uznał podobieństwo porównywanych znaków, które poza ww. wyrazami "in the", mającymi drugorzędne znaczenie w zgłoszonym znaku towarowym, zawierają identyczne elementy "SKIN" i "CITY", widoczne również w zgłoszonym znaku pomimo zróżnicowanej wielkości czcionki i wyeksponowania większymi literami w górnym rzędzie słowa "SKIN".

Stwierdzone podobieństwo porównywanych znaków towarowych - zgłoszonego i słownych, przeciwstawionych, jak również tożsamość rodzajowa towarów objętych ochroną zgłoszonego znaku towarowego i słownego SKlNClTY (UTM009718305) oraz komplementarność towarów objętych ochroną zgłoszonego znaku towarowego i usług z klasy 35 znaku SKlNClTY (UTM009718305) oraz usług z klasy 44 znaku SKlNClTY (EUTM013354791), stanowi o konfuzyjnym podobieństwie tych znaków mogącym wprowadzić odbiorcę towarów i usług oznaczonych tymi znakami w błąd co do ich pochodzenia, co stanowiło wystarczającą podstawę do uznania sprzeciwu za zasadny w całości.

Sąd podkreślił również, że Skarżący w tym zakresie, w ogóle nie zakwestionował ustaleń organu.

Urząd prawidłowo ustalił również krąg odbiorców będących nabywcami towarów i usług do oznaczania których przeznaczone są ww. porównywane znaki towarowe, uznając, że jest to ogół społeczeństwa, bez względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, czy poziom wykształcenia. Prawidłowo uznał także, że odbiorca ten, pomimo że jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny, mógłby, ze względu na podobieństwo porównywanych znaków towarowych oraz towarów nimi oznaczanych jak również komplementarność z usługami oznaczanymi przeciwstawionymi, słownymi znakami towarowymi, zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenie tak oznaczonych towarów i usług, uznając, że pochodzą one od tego samego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych gospodarczo.

W ocenie WSA, Urząd Patentowy dokonał prawidłowej i wyczerpującej analizy porównawczej znaków, dochodząc do słusznego wniosku, że znaki są podobne we wszystkich trzech płaszczyznach porównawczych.

W przeciwstawionym znaku towarowym słowno-graficznym, dominującym i odróżniającym elementem słownym są wyrazy "SKIN CITY" wyeksponowane w dwóch poziomach (w górnym słowo SKIN, w dolnym CITY), poprzez ich centralne umieszczenie i użycie pogrubionej i znacznie większej od innych słownych elementów - czcionki. Układ ten jest podobny do układu zastosowanego w zgłoszonym znaku, w którym słowo "SKIN" zostało umieszczone w górnym rzędzie z zastosowaniem czcionki znacznie grubszej i większej niż w innych elementach słownych "in the city.", umieszczonych w dolnym rzędzie. W zgłoszonym znaku towarowym brak jest dodatkowych elementów słownych, a elementy graficzne dotyczą wyłącznie czcionki elementów słownych. W przeciwstawionym znaku towarowym występują dodatkowe elementy słowne "BEAUTIFUL AFFAIRS EST.2011" oraz elementy graficzne, jednak mają one drugorzędne znaczenie, zwłaszcza elementy słowne które są napisane znacznie mniejszą czcionką, przez co są mało widoczne. W zakresie zatem dominujących, odróżniających elementów, w zgłoszonym znaku - słownych elementów "SKIN in the city" i w przeciwstawionym znaku - słownych elementów "SKIN CITY", porównywane oznaczenia wykazują znaczne podobieństwo wizualne. Elementy te decydują również o fonetycznym oraz znaczeniowym podobieństwie, co zostało omówione przy porównaniu zgłoszonego znaku i słownych znaków przeciwstawionych.

Również w zakresie tych znaków zachodzi ich konfuzyjne podobieństwo, mogące wprowadzić w błąd odbiorców towarów i usług oznaczonych powyższymi znakami, ze względu na podobieństwo samych oznaczeń oraz tożsamość towarów z klasy 3, do oznaczania których przeznaczone są te znaki towarowe oraz komplementarność tych towarów z usługami z klasy 35 i 44, do oznaczania których przeznaczony jest przeciwstawiony znak towarowy. Urząd doszedł więc do słusznego wniosku, że odbiorcy, scharakteryzowani w części dotyczącej porównania zgłoszonego znaku towarowego oraz przeciwstawionych, słownych znaków towarowych, mogą uznać, że towary i usługi oznaczone porównywanymi znakami pochodzą od tego samego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych gospodarczo.

W ocenie WSA, organ prawidłowo również uznał, że poprzez wykorzystanie w spornym znak towarowy SKlN in the city., elementu bardzo podobnego do nazwy "SKlNClTY", która stanowi wyróżniający człon nazwy przedsiębiorstwa Uczestnika indywidualizujący jego przedsiębiorstwo, doszło do naruszenia art. 132(1) ust. 1 pkt 1 p.w.p., wynikającego z naruszenia praw osobistych uczestnika, w postaci praw do firmy którą się posługuje.

Sąd nie zgodził się z zarzutem skargi dotyczącym nie wyjaśnienia przez organ meritum sprawy, w zakresie podobieństwa porównywanych znaków towarowych słowno-graficznych. Skarżący niezasadnie twierdzi, że organ dokonał częściowej oceny tych znaków, przy uwzględnieniu niektórych ich elementów i pominięciu innych, a także przy akcentowaniu jedynie fonicznej płaszczyzny odbioru znaku i pominięciu wizualnego odbioru, który przy znakach słowno-graficznych powinien być nadrzędny.

Urząd patentowy dokonał zdaniem WSA wnikliwej i całościowej analizy porównywanych znaków towarowych. Prawidłowo ustalił dominujące, odróżniające elementy porównywanych znaków towarowych, które w ogólnym odbiorze, przesadziły o ich podobieństwie we wszystkich płaszczyznach porównawczych, jak również elementy, które odgrywają drugorzędne znaczenie i nie pełnią odróżniającej roli zarówno słowne jak i graficzne. Urząd nie pominął zatem żadnych elementów porównywanych znaków, jak i żadnej płaszczyzny porównawczej, lecz dokonał całościowej, zgodnej z regułami wypracowanymi przez doktrynę i orzecznictwo, analizy porównawczej konfuzyjnego podobieństwa znaków towarowych, we wszystkich płaszczyznach porównawczych łącznie z wizualną.

Niezasadne jest więc twierdzenie Skarżącego o przedwczesnym i bezpodstawnym zastosowaniu art. 132(1) ust. 1 pkt 1 i 3 p.w.p., skoro organ ustalił w sposób wyczerpujący i zupełny stan faktyczny w zakresie identyczności istotnych w niniejszej sprawie towarów, komplementarności istotnych w niniejszej sprawie towarów i usług, podobieństwa porównywanych oznaczeń i wypływającego z tego ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców towarów i usług oznaczonych porównywanymi znakami.

Za niezasadny WSA uznał zarzut dotyczący naruszenia art. 84 k.p.a., poprzez nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia czy występuje, czy też nie podobieństwo obu znaków jako całościowych elementów słowno-graficznych. Urząd Patentowy jest wyspecjalizowanym organem m.in. w zakresie rozstrzygania spraw, których przedmiotem jest badanie konfuzyjnego podobieństwa znaków towarowych. Przeprowadzona w niniejszej sprawie prawidłowa analiza porównawcza przedmiotowych znaków towarowych, nie wymagała specjalistycznej wiedzy, której nie posiadaliby eksperci zatrudnieni w organie. Dlatego też w niniejszej sprawie nie zaistniała potrzeba odwoływania się do wiedzy innych specjalistów niż eksperci urzędu.

Za niezasadny uznano również zarzut dotyczący naruszenia art. 7 w zw. z art. 75 k.p.a., poprzez pominięcie treści opinii Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Sąd podkreślił, że organ nie pominął powyższej opinii lecz poddał ją ocenie, wyciągając jednak z niej inne wnioski niż Skarżący.

WSA jednocześnie oddalił wnioski dowodowe Skarżącego zawarte w skardze oraz w pismach procesowych z [...] listopada 2018 r., z [...] marca 2019 r. i z [...] marca 2019 r. Wskazał, że nie prowadzi postępowania dowodowego, a ewentualne przeprowadzenie dowodu ma charakter wyjątkowy i dotyczy tylko dowodu z dokumentu. Wyjątkowość sytuacji, w której Sąd może przeprowadzić dowód uzupełniający z dokumentu, oznacza, że nie chodzi tu o dowody, które strona mogła podnieść w postępowaniu przed organem. Takich natomiast dowodów dotyczą wnioski Skarżącego odnoszące się do kolejnych ekspertyz i opinii w kwestii podobieństwa porównywanych w niniejszej sprawie znaków towarowych słowno-graficznych. Wnioskowane przez Skarżącego dowody z dokumentów, nie miały zatem takiego znaczenia, który pozwoliłby na wyjaśnienie istotnych wątpliwości występujących w niniejszej sprawie.

III.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiódł Zgłaszający – T. C. Sp. z o.o. w K., kwestionując go w całości i zarzucając:

1. na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (aktualny tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm. - dalej . p.p.s.a.), naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

a) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 134 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 8, art. 75 art. 77 § 1, art. 80, art. 84 oraz art. 107 § 3 k.p.a., poprzez:

▪ wadliwe ustalenia faktyczne dokonane przez Urząd Patentowy i przyjęcie ich jako podstawę orzekania przez Sąd, niedostrzeżenie, że Organ naruszył wskazane powyżej przepisy postępowania administracyjnego, gdyż nie oparł się na całości materiału zebranego w sprawie, pomijał treść prywatnych opinii przedstawianych przez skarżącego, nie dokonał wszechstronnej i należytej oceny okoliczności faktycznych, a także nie wyjaśnił wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy, w szczególności:

- nie skorzystał z formy rozprawy w celu przeprowadzenia weryfikacji argumentów obu stron,

- całkowicie pominął nie tylko treść ale i wnioski opinii prywatnych, w przypadku ekspertyzy przyjmując wręcz, że Organ wyciągnął odmienne wnioski , niż zawierała sama ekspertyza,

- w takich okolicznościach także istotnym zarzutem jest nie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego, aby wszystkie te sporne okoliczności wyjaśnić,

▪ oparcie rozstrzygnięcia na błędnym ustaleniu, że skarżąca w trakcie całego postępowania sprzeciwowego nie podważała twierdzeń wnoszącego sprzeciw, co do podobieństwa znaków, czy też towarów,

▪ zaniechanie rozpatrzenia zarzutów i argumentów przedstawionych przez skarżącą, zarówno w postępowaniu przed Urzędem Patentowym jak i w skardze do Sądu, w szczególności tych odnoszących się do kwestii wykluczających możliwość wprowadzania w błąd, oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i w konsekwencji przyjęcie za Urzędem Patentowym RP stanowiska opartego na błędnych ustaleniach faktycznych, niepełnej ocenie podobieństwa towarów i znaków oraz przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, a mianowicie:

- nieuzasadnione przyjęcie za prawidłową oceny podobieństwa porównywanych znaków towarowych przyjętej za wnoszącym sprzeciw przez Urząd Patentowy opartej na założeniu, że oba znaki są elementami zbieżnym i ograniczenia tej oceny do tego elementu,

- uznanie, że elementy graficzne w znaku Wnoszącego sprzeciw , jak i elementy słowne dodatkowe w znaku spornym "in the" jako pełniące wyłącznie rolę drugorzędną i w rezultacie pominięcie ich przy ocenie podobieństwa znaków jako całości, co skutkowało zaakceptowaniem błędnej oceny Organu opartej na niepełnej analizie podobieństwa znaków, uznanie za nieistotne różnic występujących pomiędzy przeciwstawionymi znakami porównywanymi w płaszczyźnie wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej, przy pominięciu treści regulacji art. 156 p.w.p.,

- pominięcie przy ocenie podobieństwa znaków - w ślad za Urzędem Patentowym - podnoszonych przez Skarżącą argumentów dotyczących istotnego charakteru odróżniającego, nie tylko w zakresie prezentowanego stanowiska przez skarżącego, także składanych do akt sprawy opinii,

- pominięcie okoliczności mających wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, w tym poziomu uwagi przeciętnego odbiorcy w odniesieniu do szeroko rozumianych kosmetyków, to jest ograniczenie się do wskazywania na przedmiotową okoliczność przez Organ i następnie przyjęcie tego stanowiska, bez dokonania faktycznej analizy w tym zakresie, nie wskazywania na taką, co wyklucza możliwość prześledzenia tego rodzaju weryfikacji,

b) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) w zw. z art. 151 p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi, mimo że zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem przepisów prawa procesowego i materialnego, a wskazane uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, ponieważ realne przeanalizowanie wszystkich istotnych w tej sprawie kwestii, dostrzeżenie ich przez Sąd, w tym wskazanych w skardze błędów Organu winno skutkować uwzględnieniem skargi,

c) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez wadliwe uzasadnienie zaskarżonego wyroku, wynikające z błędnej oceny ustaleń faktycznych oraz prawnych poczynionych przez organ, przy pominięciu istotnych kwestii a mianowicie:

▪ niepełne rozpoznanie zarzutów podniesionych w skardze przejawiające się w braku szczegółowego i precyzyjnego wskazania, które ustalenia zasługują na akceptację, a które nie i dlaczego, jak również, wyjaśnienia dlaczego argumenty i zarzuty podniesione przez Skarżącą nie zasługują na uwzględnienie,

▪ nieuzasadnione przyjęcie w części uzasadnienia dotyczącej podstawy prawnej rozstrzygnięcia, że Skarżąca w trakcie całego postępowania sprzeciwowego nie podważała twierdzeń Wnoszącego sprzeciw odnośnie podobieństwa towarów, przy jednoczesnym wskazaniu w opisie stanu faktycznego na okoliczność przeciwną,

▪ nieodniesienie się w sposób wyczerpujący do przesłanki podobieństwa towarów z klasy 3, w szczególności także przyjmowanie towarów z innych klas - oficjalnej klasyfikacji - jako towarów podobnych do klasy 3, kiedy siłą rzeczy, z przyczyn formalnych, klasy oznaczenia towarów wykazują przede wszystkim pewne odrębności co do innych klas, w tym klasy 44 ("...w tym wypadku towary z klasy 3 ... mają komplementarny charakter wobec usług z klasy 44" - str. 6, także str. 5 uzasadnienia wyroku),

▪ sporządzenie lakonicznego uzasadniania w stopniu, który wyklucza możliwość prześledzenia faktycznego toku weryfikacji faktów przez Sąd, prezentowanych w tym postępowaniu przez strony argumentów wobec:

- tylko przytaczania twierdzeń Wnoszącego sprzeciw bez ich weryfikacji,

- wskazywanie na obowiązujące w takich sytuacjach reguły, normy bez ich odnoszenia do konkretnych zdarzeń, faktów,

- stwierdzenia, że ocena podobieństwa porównywanych znaków dokonana przez Organ została przeprowadzona całościowo, w sposób wyczerpujący, przy braku odnoszenia się do poszczególnych zarzutów, w tym z pominięciem treści ekspertyzy wzorniczej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego z 01.09.2017 roku,

- przy zanegowaniu treści tej ekspertyzy, czy też jej potraktowania jako stanowiska, opinii samej Skarżącego, nie dokonanie weryfikacji spornych faktów przez biegłego sądowego,

- zastosowania ogólnikowych niejasnych i wewnętrznie sprzecznych kryteriów w zakresie oceny podobieństwa porównywanych znaków, a mianowicie uwzględnienie stanowiska orzecznictwa, co do konieczności dokonywania całościowej oceny oznaczeń, przy jednoczesnym przyjmowaniu w ramach rażącego wręcz uproszczenia trzech "odmiennych" znaków słowno-graficznych wnoszącego sprzeciw jako jednego - (UP uznał że zgłoszone oznaczenie ... jest myląco podobne do każdego z przeciwstawnych mu znaków str. 9 uzasadnienia wyroku), mimo odmienności samych tych trzech znaków, odróżniania się ich wobec siebie wręcz przy traktowaniu tych trzech znaków w ramach ogólnikowej czynności porównawczej przez Organ jako jednego, "takiego samego" i przeciwstawienie go zaskarżanemu znakowi, w szczególności aprobacie przez Sąd oceny podobieństwa dokonanej przez Organ w oparciu także w przypadku trzeciego znaku wnoszącego sprzeciw (słowno-graficznego), z pominięciem właśnie pozostałych elementów tego znaku - w tym ornamentów graficznych, itp. oraz niewyjaśnienie motywów tak przyjętego stanowiska,

- przyjęcie za prawidłowe niespójnego i nieprecyzyjnego twierdzenia Organu, że porównywane znaki towarowe są podobne w płaszczyźnie znaczeniowej bez jakiejkolwiek próby wyjaśnienia tej kwestii w uzasadnieniu wyroku, pomimo wyraźnego zarzutu postawionego w skardze,

- nieodniesienie się do powołanych przez Skarżącą okoliczności mających wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, w tym poziomu uwagi przeciętnego odbiorcy w odniesieniu do szeroko rozumianych kosmetyków; do tego w sytuacji, kiedy wnoszący sprzeciw wskazywał kilka klas a sporny znak dotyczył tylko jednej, wyraźnie ukierunkowanej, co w konsekwencji wywarło istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do wydania rozstrzygnięcia w oparciu o:

➢ stan faktyczny niezgodny z rzeczywistością,

➢ przy nie uwzględnieniu wielu okoliczności, w tym nie dokonania analizy ani w zakresie podobieństwa znaków, ani też analizy przez pryzmat regulacji art. 156 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z ust. 2 p.w.p.

➢ przy błędnym przyjęciu przez Sąd, iż w sprawie zostały spełnione przesłanki określone w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W wyniku tego doszło do rozpatrywania sprawy in abstracto, w oderwaniu od realiów faktycznych konkretnej sprawy administracyjnej, przy równoczesnym braku należytej subsumcji stanu faktycznego pod normy prawne, a wreszcie powierzchowne wskazanie materiału dowodowego, co nie powinno mieć miejsca w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z normami postępowania sądowo-administracyjnego, a w wyniku czego utrzymano w mocy decyzję niezgodną z prawem i oddalono skargę,

2. na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:

a) art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w ustalonym przez WSA stanie faktycznym polegające na błędnym uznaniu, że w rozpatrywanej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki przewidziane w powołanym powyżej przepisie, to jest podobieństwo towarów, podobieństwo znaków oraz powstanie ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów od konkretnego przedsiębiorcy i w rezultacie tolerowanie i powielenie błędu organu polegającego na niewłaściwym zastosowaniu tego przepisu,

b) art. 156 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z ust. 2 p.w.p. poprzez jego nie zastosowanie, nie uwzględnienie w procesie analizy tego konkretnego stanu faktycznego przez pryzmat posługiwania się przez Wnoszącego sprzeciw "... oznaczeniem podobnym, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru", w sytuacji kiedy same znaki graficzne:

▪ z jednej strony mimo podobieństwa niektórych powszechnie wstępujących w branży kosmetycznej słów, odróżniały się w sposób wyłączający możliwość traktowania znaków jako podobnych, czy też mogące wprowadzać w błąd,

▪ z drugiej strony dopuszczalnym jest posługiwanie się elementami opisowymi, czy też odnoszącymi się do przeznaczenia rzeczy.

IV.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Zgłaszający sprzeciw wniósł o jej oddalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

V.

Skarga kasacyjna jest nieuzasadniona.

Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. Jeżeli w sprawie nie wystąpiły przesłanki nieważności postępowania wymienione w art. 183 § 2 p.p.s.a., a tak jest właśnie w sprawie niniejszej, to Sąd rozpoznając skargę kasacyjną, związany jest jej granicami. Oznacza to zatem związanie podstawami zaskarżenia wskazanymi w skardze kasacyjnej, sporządzanej przez profesjonalnego pełnomocnika strony.

Skarżąca kasacyjnie opiera zarzuty tego środka odwoławczego na obydwu podstawach kasacyjnych, tj. naruszeniu prawa materialnego (przez niewłaściwe zastosowanie w ustalonym stanie faktycznym jak i niezastosowanie przepisu, który jej zdaniem powinien był znaleźć zastosowanie) oraz na naruszeniu przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Taka konstrukcja wymaga, aby w pierwszej kolejności Sąd odniósł się do podniesionych zarzutów procesowych, a dopiero w dalszej do zarzutów naruszenia prawa materialnego. Oceny prawidłowości wykładni bądź zastosowania przepisów prawa materialnego można bowiem dokonać wówczas, gdy stan faktyczny sprawy został ustalony w sposób bezsporny lub nie został w sprawie skutecznie podważony.

Sprowadzając zatem bardzo rozbudowane zarzuty procesowe skargi kasacyjnej do wspólnego mianownika, Sąd wskazuje, że strona kwestionuje w nich:

po pierwsze, wadliwe ustalenia faktyczne dokonane przez organ i przyjęte bezkrytycznie przez WSA, mające polegać na niedostrzeżeniu naruszenia norm k.p.a. i brak w związku z tym oceny całości materiału dowodowego zebranego w sprawie, zwłaszcza poprzez pomijanie prywatnych opinii składanych przez Skarżącą, a przez to brak wszechstronnej i należytej oceny sprawy i nie wyjaśnienie jej istoty, jak również brak przeprowadzenia rozprawy przed organem oraz niedopuszczenie dowodu z opinii biegłego wobec niejasności w sferze ocen spornych oznaczeń (zarzut nr 1.a);

po drugie, strona zarzuca niezasadne oddalenie skargi przez WSA, pomimo tego, że decyzja Urzędu Patentowego narusza przepisy procesowe i materialne, bowiem gdyby WSA rzeczywiście przeanalizował istotne elementy sprawy i podnoszone błędy organu, to skargę by bez wątpienia uwzględnił (zarzut nr 1.b);

po trzecie, Strona uważa, że w sprawie sporządzono wadliwe uzasadnienie wyroku Sądu pierwszej instancji, co jest efektem błędnej oceny ustaleń faktycznych oraz błędnych ocen prawnych, pomijających istotne dla rozstrzygnięcia kwestie związane ze stanem sprawy (zarzut nr 1.c).

W kontekście powyższego, z uwagi na podnoszone zarzuty procesowe, kwestionujące w istocie rzetelność i kompletność postępowania Urzędu Patentowego oraz WSA w Warszawie, Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował się w części historycznej uzasadnienia przytoczyć obszerne, istotne dla sprawy, fragmenty wypowiedzi organu i Sądu pierwszej instancji. Jakkolwiek z art. 193 zd. 2 p.p.s.a. wynika, że uzasadnienie wyroku oddalającego skargę kasacyjną zawiera ocenę zarzutów tego środka odwoławczego, a przepis ten wyznacza granice, w jakich NSA uzasadnia z urzędu wydany wyrok w przypadku oddalenia skargi kasacyjnej, pozwalając ograniczyć treść uzasadnienia tylko do oceny zarzutów, to jednak w tej sprawie istotne znaczenie ma właśnie przywołanie stanowiska organu i WSA, w celu pełnego zobrazowania bezzasadności podnoszonych uchybień procesowych, jak podkreślono, mających charakter zarzutów pobieżnego zbadania sprawy.

Odnosząc się zatem do zarzutów procesowych skargi kasacyjnej, NSA uznał je w całości za nieuzasadnione, bowiem kontrolowany wyrok dokonał prawidłowej oceny decyzji Urzędu Patentowego i wbrew twierdzeniom Skarżącej, nie pominął żadnych okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, zwłaszcza zaś art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., który został uchylony z dniem 15 kwietnia 2016 r. (por. art. 1 pkt 11 ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej - Dz. U. z 2015 poz. 1615) i nie mógł tym samym w niniejszej sprawie stanowić punktu odniesienia dla jakichkolwiek ocen prawnych.

Zarówno organ jak i WSA prawidłowo oceniły sporny znak towarowy, odnosząc go do znaków przeciwstawionych, opisując wynik przeprowadzonej analizy i wskazując na istniejące podobieństwo i przeszkody uniemożliwiające rejestrację. NSA uznaje tę ocenę za zupełną, spełniającą wytyczne art. 134 § 1 p.p.s.a.

Przypomnieć należy, że jako podstawę prawną wniesionego w terminie ustawowym sprzeciwu wobec zamiaru rejestracji spornego znaku towarowego wskazano art. 132(1) ust. 1 pkt 1 i 3 p.w.p.

Zgodnie z tymi przepisami, po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152(6a) ust. 1 lub art. 152(17) ust. 1, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

1) którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;

3) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.

Organ, a za nim WSA, wbrew twierdzeniom skargi kasacyjnej, przeprowadziły kompleksową ocenę znaków (spornego i przeciwstawionych) na wszystkich wymaganych prawem płaszczyznach, zaś to co w istocie starała się zakwestionować strona skarżąca (w ocenie Sądu bezskutecznie), to wynik tej oceny, a nie proces dochodzenia do niej, którego prawidłowości podważyć w tej sprawie nie sposób.

Wskazać należy, że norma wywodzona z art. 132(1) ust. 1 pkt 3 p.w.p. może znaleźć zastosowanie w danej sprawie wówczas, gdy zostały kumulatywnie spełnione trzy przesłanki: (1) istnieje podobieństwo lub identyczności oznaczeń, tj. zgłaszanego i tego z wcześniejszym pierwszeństwem, (2) istnieje podobieństwo lub identyczności towarów lub usług do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe oraz (3) istnieje ryzyko wprowadzenia zgłaszanym oznaczeniem odbiorców w błąd, w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym. Jak wskazano, przesłanki te powinny zostać spełnione kumulatywnie (por. wyrok ETS z 12 października 2004 r. sygn. akt C-106/03 P Vedial SA).

W kontekście powyższego wyjaśnić przede wszystkim należy, że organ i WSA dokonały prawidłowego ustalenia zarówno co do relewantnego kręgu odbiorców, względem którego należało dokonać analiz podobieństwa oznaczeń, jak również trafnie ustaliły podobieństwo towarów przeznaczonych do oznaczania spornym i przeciwstawionymi znakami towarowymi, co jest pierwszy etapem oceny zaistnienia warunków z art. 132(1) ust. 1 pkt 3 p.w.p.

W ramach oceny relewantnego kręgu odbiorców słusznie przyjęto, że z uwagi na towary i usługi przeznaczone do oznaczania znakami, odbiorcą znaków jest w zasadzie każdy (ogół społeczeństwa), przy czym bez znaczenia pozostają takie cechy odbiorcy jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy poziom wykształcenia. Jakkolwiek więc nie są to osoby przypadkowe, w ogóle nie mające rozeznania w rynku (tu w zasadzie wyrobów i usług kosmetycznych, o czym dalej), na którym oferowane są produkty czy usługi, to jednak nie są to zawodowcy, do których należałoby stosować wyższe normy świadomości, brak impulsywności przy zakupach i większą staranność w rozróżnianiu oznaczeń nabywanych towarów, itd.

Naczelny Sąd Administracyjny nie ma jakichkolwiek podstaw by kwestionować ów punkt odniesienia jakim jest krąg adresatów znaków, jaki został przyjęty przez organ i WSA. Z uwagi właśnie na charakter towarów objętych ochroną znaku zgłaszanego i mu przeciwstawionych, zwłaszcza zaś tym, że w odniesieniu do klasy 3, dotyczą one towarów tożsamych a nie tylko podobnych, nie ma wątpliwości, że prawidłowo wybrano ogół społeczeństwa, jako odbiorców towarów i usług (kosmetyków i usług z nimi związanych). Każdy bowiem, w mniejszym lub większym stopniu, korzysta z wyrobów branży kosmetycznej.

Takie stanowisko organu i WSA, akceptowane przez NSA w niniejszym składzie, pozostaje także w zgodzie z orzecznictwem europejskim, kładącym nacisk na kwestię postrzegania znaków przez przeciętnego konsumenta danego typu towarów lub usług (por. wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. sygn. akt C-251/95 SABEL), czy też rozróżniające odbiorców (ogólnie poinformowany, profesjonalista), ze względu na charakter danych towarów i usług z jakimi ma do czynienia (por. wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. sygn. akt C-375/97 General Motors Corporation). Kosmetyki są bez wątpienia produktami ogólnie dostępnymi, stąd też wzorzec ogólnie zorientowanego konsumenta jest prawidłowy.

Ustalenie kręgu odbiorców pozwalało z kolei na analizę pozostałych przesłanek, w tym w pierwszej kolejności ocenę podobieństwa towarów i usług, do oznaczania których służą znaki towarowe powoływane w sprawie. Dopiero bowiem w przypadku identyczności lub podobieństwa oznaczanych towarów/usług, celowa staje się ocena pozostałych przesłanek - podobieństwo oznaczeń i ryzyko wprowadzenia w błąd.

Taką też kolejność przyjął organ i WSA słusznie podkreślając przy tym, że ocena podobieństwa towarów lub usług na gruncie powyższego przepisu musi odnosić się do towarów objętych znakiem zgłaszanym i tym z wcześniejszym pierwszeństwem, a analizy podobieństwa towarów i usług należy dokonywać na podstawie wykazu towarów i usług porównywanych znaków towarowych, a nie stanu rzeczywistego. Tym samym aktualny zakres działalności bądź planowane używanie znaku towarowego dla określonych towarów i/lub usług, nie zawartych w wykazie, nie może być brane w ogóle pod uwagę podczas badania podobieństwa towarów. Swoistym wyjątkiem jest tu jednak art. 152(19) ust. 4 p.w.p., który umożliwia podniesienie zarzutu nieużywania przeciwstawionego wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem (...), co w pewien sposób nawiązuje do kwestii rzeczywistego zakresu wykorzystania oznaczenia do identyfikacji oferowanych towarów/usług (brak w ofercie uprawnionego towarów/usług objętych znakiem oznaczać może zasadność twierdzenia o nieużywaniu znaku). Taka sytuacja, z uwagi na wiek znaków przeciwstawionych, w tej sprawie jednak nie występowała (por. akta administracyjne).

W ocenie NSA, Sąd pierwszej instancji i organ prawidłowo ustaliły, że znak sporny i znaki mu przeciwstawione przeznaczone są do oznaczania po części towarów identycznych (chodzi o kosmetyki objęte klasą 3 i wprost wymienione w ramach spornego i przeciwstawionego znaku słowno-graficznego), a po części usług podobnych (komplementarnych) bo wiążących się z wykorzystaniem towarów objętych klasą 3 w ramach świadczenia tych usług. Wbrew obecnemu stanowisku skarżącej kasacyjnie Spółki, kwestia ta musi zostać potraktowana jako w istocie niesporna, bowiem w żaden przekonujący sposób stanowisko organu nie zostało obalone, a twierdzenia Skarżącej kasacyjnie mają wyłącznie charakter polemiczny. NSA po to właśnie obszernie przytoczył analizę podobieństwa towarów przeprowadzoną przez WSA i organ, aby wykazać, że rozważania w tym zakresie były precyzyjne i wszechstronne. Stanowisko Skarżącej, negujące aktualnie te oceny, nie wynika z analizy porównawczej towarów zgłoszonych do ochrony znakami w poszczególnych klasach, a jest efektem powtarzanego założenia, że brak prowadzenia przez wnoszącego sprzeciw działalności na kanwie chociażby sprzedaży kosmetyków pod własną firmą i znakiem, uniemożliwia przyjęcie podobieństwa towarów.

Podkreślenia wymaga, że zarówno p.w.p., ale także przepisy na poziomie unijnym, nie zwierają definicji pojęcia podobieństwa towarów lub usług. Oceny podobieństwa dokonuje się więc na podstawie kryteriów wynikających z dorobku dotychczasowego orzecznictwa i doktryny prawa. W tym zakresie słusznie organ posiłkuje się wyrokiem w sprawie Canon (por. wyrok ETS z 29 września 1998 r. sygn. akt C-39/97), wskazującym na konieczność uwzględnienia wszystkich istotnych czynników, które określają relacje między towarami lub usługami, tj. charakter, przeznaczenie, sposób używania a także to, czy dane towary są wobec siebie konkurencyjne czy uzupełniające (komplementarne). Dodać jedynie trzeba, że z uwagi na wielość stanów i towarów z jakimi możemy mieć do czynienia, dynamikę życia codziennego i rozwój techniki, wyliczenie to nie jest z całą pewnością zamknięte (nie ma charakteru numerus clausus) i należy brać pod uwagę także inne czynniki/cechy jak np. kanały dystrybucji dóbr, w tym te internetowe, źródło pochodzenia towarów, jak również pewien globalizm i szybkość w dostępie do nich.

Stwierdzenie podobieństwa towarów lub usług w konkretnej sprawie nie wymaga wystąpienia podobieństwa we wszystkich elementach wyżej wspomnianych, ani też we wszystkich cechach ocenianego towaru czy usługi. Cechy podobne towarów lub usług mają jednak przeważać nad ich cechami rozróżniającymi, sugerując w efekcie pochodzenie towarów czy usług od tego samego przedsiębiorstwa lub wskazując na możliwość istnienia więzi przedsiębiorstw tj. jakiegoś ich powiązania (w tym zakresie por. wyrok Sądu Pierwszej Instancji: z 17 października 2006 r. sygn. akt T‑483/04 GALZIN, z 13 lipca 2004 r. sygn. akt T-115/02 AVEX; z 22 września 2005 r. sygn. akt T-130/03 TRIVASTAN). Ocena komplementarnego charakteru usług względem towarów w postaci kosmetyków, musi uwzględniać sposób, w jaki krąg odbiorców (ten sam, skoro towary lub usługi mogą być używane razem) postrzega znaczenie danego towaru lub usługi dla używania innego towaru lub świadczenia innej usługi (por. w tym zakresie wyrok NSA z 18 września 2014 r. sygn. akt II GSK 1096/13, z 11 maja 2011 r. sygn. akt II GSK 521/10).

W niniejszej sprawie, w której organ a za nim WSA, szczegółowo przeanalizowały, a później opisały, dlaczego towary z klasy 3 są do siebie podobne (konkurencyjne towary z kategorii kosmetyków) i dlaczego usługi są względem tych z kolei towarów komplementarne (w zasadzie nie da się skutecznie świadczyć np. usług salonów piękności bez kosmetyków), świadczy o dokładnym przeanalizowaniu przez organ i WSA kwestii podobieństwa towarów i usług. Twierdzenia skarżącej kasacyjnie są po raz kolejny przykładem polemiki w tym zakresie, zaś odwoływanie się do szczególnego charakteru sprzedawanych kosmetyków, w sytuacji sprzedaży kosmetyków przez wnoszącego sprzeciw, które nie są oznaczane jego znakiem słowno-graficznym, nie jest w stanie zakwestionować podobieństwa towarów/usług.

Z powyższego wynika także i to, że im większe jest podobieństwo towarów/usług objętych zgłoszonym znakiem i znakami przeciwstawionymi, tym mniejszy stopień podobieństwa samych znaków jest potrzebny, by móc przyjąć istnienie niebezpieczeństwa konfuzyjnego wprowadzenia w błąd. Chodzi bowiem już o samo ryzyko wprowadzenia w błąd a nie pewność, że do wprowadzenia w błąd na pewno dojdzie.

Stwierdzenie istnienia podobieństwa towarów/usług pozwalało Urzędowi Patentowemu zbadać kolejny element sprawy, tj. to czy sporne oznaczenie i przeciwstawione mu znaki są do siebie podobne.

Jako, że znak zgłoszony i przeciwstawione mu znaki nie są identyczne, organ słusznie badał, czy znaki te są do siebie podobne i w jakim stopniu.

Badanie podobieństwa oznaczeń przeprowadzone przy tym zostało w grupach. Oddzielnie dla zgłoszonego znaku słowno-graficznego i przeciwstawionego mu znaku słowno-graficznego SKINCITY BEAUTIFUL AFFAIRS EST. 2011. Oddzielnie zaś w odniesieniu do znaku zgłoszonego oraz dwóch znaków przeciwstawionych słownych. Badanie w pierwszym przypadku prawidłowo przeprowadzone zostało na wszystkich płaszczyznach, tj. wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Druga sytuacja (przeciwstawionych znaków słownych) słusznie główny ciężar skupiła na płaszczyźnie fonetycznej i znaczeniowej, zwłaszcza użytych słów SKIN i CITY.

Za trafne należy uznać przyjęte przez Urząd Patentowy jak i WSA założenie, że w kwestii podobieństwa istotne jest to, że przeciętny odbiorca zachowuje w pamięci jedynie niedoskonały obraz zapamiętanych znaków (por. wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r. sygn. akt C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH). Dzieje się tak także wtedy, gdy podobieństwo występuje wyłącznie na jednej z trzech płaszczyzn (por. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 2 grudnia 2009 r. sygn. akt T-343/07 Volvo).

W niniejszej sprawie organ i WSA dokładnie opisały dlaczego porównywane oznaczenia są do siebie podobne. W szczególności na uwagę zasługuje szeroka i przekonująca analiza znaczenia użytych w obu znakach słów SKIN i CITY oraz podobieństwo w warstwie słownej i znaczeniowej. Słusznie wysunięto na plan pierwszy tzw. prefix i sufix spornego oznaczenia "SKIN in the city." Szczególne znaczenie miało bez wątpienia słowo skin i city, tworzące swego rodzaju dwudźwięk. Zasadnie nie nadano natomiast żadnego znaczenia zwrotowi "in the" oraz kropce, które nie mają żadnego dystynktywnego przekazu. W szczególności zwrot "in the" jest tylko i wyłącznie gramatyczną formą zaczerpniętą z języka angielskiego i nie stanowi dostatecznie silnego odróżnienia jak np. stanowiłby to zwrot "in Da City", który miałby być może większą wartość odróżniającą z uwagi na swój zapis zaczerpnięty z języka slangu (mowy potocznej) i podkreślający kwestie związane z przynależnością do miasta. Niniejsza sprawa wykazuje pewne podobieństwo w odniesieniu do sprawy zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie z 18 października 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 252/13, w której analizowano podobieństwo (stwierdzając je) znaków SKIN EXPERT i HIALU-SKIN EXPERT.

Jedynym negatywnym zastrzeżeniem jakie należy poczynić, które jednak nie ma wpływu na wynik sprawy, jest to, że przy analizie dokonanej przez Urząd Patentowy znaku przeciwstawionego słowno-graficznego nieprawidłowo w okolicznościach sprawy zinterpretowano element znaku "EST. 2011". Nie jest to w ocenie Sądu sugerowany przez organ skrótowiec od słów Eastern Standard Time i rok kalendarzowy (ten bowiem byłby zapisany bez kropki jako "EST"), a skrót od angielskiego słowa "established" czyli założony. I choć skrót ten zapisuje się co do zasady małymi literami oraz kończy kropką "est.", to jednak w tym konkretnym układzie znaku oznacza on właśnie słowo established i rok założenia działalności, co koresponduje z datą założenia spółki zgłaszającej sprzeciw (3 stycznia 2011 r. - por. k. 16 akt administracyjnych).

Strona skarżąca kasacyjnie nie wykazała przy tym takich odrębności swego znaku, które przełamywałyby ustalone przez organ podobieństwa słowne i znaczeniowe, tj. nie wykazano, że pomimo podobieństwa, istnieją różnice tego rodzaju, że w wyraźny sposób przełamana zostaje więź pomiędzy znakami i tym samym ryzyko wprowadzenia w błąd.

Idąc dalej, Sąd za prawidłowe i kompletne uznaje także ustalenia dotyczące prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Niebezpieczeństwo w tym zakresie polega na możliwości błędnego, nieodpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę danego towaru uprawnionemu z rejestracji spornego znaku, cech właściwych innemu przedsiębiorcy i jego towarów, oznaczanych znakiem towarowym przeciwstawionym, spowodowane podobieństwem towarów i podobieństwem oznaczeń (por. R. Skubisz "System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej", pod red. Ryszarda Skubisza, C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 2012, str. 678).

Zasadna i przede wszystkim pełna, jest ocena organu oraz WSA w Warszawie, wskazująca że całościowe wrażenie generowane przez zgłoszony znak słowno-graficzny "SKIN in the city.", w konfrontacji ze znakami przeciwstawionymi, powiązanymi koncepcyjnie i znaczeniowo, może sugerować, że znak zgłoszony jest tylko odmianą wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego i pochodzi od tego samego przedsiębiorcy (lub konsorcjum). Funkcjonowanie znaku SKIN in the city.", chociaż nieznacznie różni się on od znaków przeciwstawionych, nie eliminuje możliwości powstania pomyłki wśród odbiorców, którzy mogą uznać go za kolejną wersją znaków towarowych, które należą do spółki uprawnionej do wcześniejszych oznaczeń. Całościowa, a nie wyrywkowa ocena podobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego i znaczeniowego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, zwłaszcza ocena dystynktywnych elementów słownych SKIN i CITY, prowadzi do wniosku o konfuzyjnym podobieństwie ze znakami przeciwstawionymi (podobnie wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen).

W konsekwencji za niezasadne należy uznać zarzuty procesowe skargi kasacyjnej. Strona skupia się w nich na zwalczaniu procesowych wad w zakresie kwestii związanych z podobieństwem oznaczeń, nie odnosząc się w sposób wystarczający do tego, dlaczego przesłanka z art. 132(1) ust. 1 pkt 1 p.w.p. zaistniała. Przypomnieć należy, że organ uznał zasadność przesłanek z pkt 1 i 3 art. 132(1) ust. 1 p.w.p., odnosząc się również do kwestii naruszenia praw do nazwy zgłaszającego sprzeciw (wcześniejszej niż znak zgłoszony), a strona w rzetelny sposób do tego się nie odniosła, sugerując jedynie brak rozważenia art. 156 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 p.w.p., który to zarzut również jest chybiony.

Nie można także podzielić zarzutu wadliwie sporządzonego uzasadnienia, w sposób który nie pozwalałby na kontrolę istoty sprawy. Uzasadnienie WSA zawiera zarówno szczegółowe odniesienie się do procesu oceny znaków towarowych, analizę przedstawionych znaków oraz odniesienie się do zarzutów skargi, co szeroko zaakcentowano w części historycznej niniejszego uzasadnienia.

Sąd pierwszej instancji obszernie i przekonująco wskazał przesłanki, którymi kierował się akceptując decyzję Urzędu Patentowego i oddalając skargę. Szeroka argumentacja w sposób oczywisty podważa twierdzenia o zaniechaniu wyjaśnienia istoty sprawy. Strona nie akceptuje wyniku prawidłowych rozważań i ocen dokonanych przez Sąd pierwszej instancji. W sprawie nie wykazano, aby dokonane ustalenia i oceny były błędne. W istocie strona skarżąca kwestionuje wynik tych ocen, a więc subsumcję normy z art. 132(1) ust. 1 pkt 3 p.w.p. do ustalonego stanu faktycznego a nie sposób ustalenia stanu faktycznego. Organ i WSA miały na względzie wszystkie istotne okoliczności faktyczne sprawy i wyjaśniły zajęte stanowisko. Skarżąca kontestuje to stanowisko, co jednak nie oznacza, że jest ono wadliwe.

Niezasadne jest twierdzenie, że organ i WSA pomijały przedkładane dowody strony w szczególności ekspertyzę Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Stan taki nie miał miejsca, bowiem organ i Sąd pierwszej instancji odnotowały istnienie tejże ekspertyzy, uznając jednak, że jest to kolejny argument podnoszony przez stronę. Dodać jedynie należy, że owa ekspertyza nie została podpisana, a nadto, podobnie jak inne oceny przedkładane przez skarżącą, zawiera odniesienie do przeciwstawionego znaku słowno-graficznego nr EUTM014872857 jednakże o innej treści - ekspertyza analizuje znak z dopiskiem SKIN CITY THE ELEMENS OF YOUR BEAUTY a nie THE BEAUTIFUL AFFAIRS, jak jest w rzeczywistości, co dyskwalifikuje tę opinię z grona opracowań rzetelnych. Aktualne pozostają uwagi co do braku podpisu pod tą opinią oraz późniejsza niż decyzja Urzędu data sporządzenia pozostałych opracowań opiniujących znaki (powielających też błąd opisu znaku słowno-graficznego przeciwstawionego).

Niezasadne jest także powoływanie się na nieprzeprowadzenie rozprawy oraz niepowołanie biegłego. Wskazać należy, że strony brały czynny udział w sprawie, wymieniając się pismami. Przepisy p.w.p. - art. 255(3) nie wymagają w przypadku sprzeciwu do zgłoszenia rejestracji znaku, przeprowadzenia obligatoryjnej rozprawy administracyjnej. Podobnie nie było potrzeby powoływania opinii biegłego. Należy podzielić stanowisko WSA, że Urząd Patentowy jest organem eksperckim i rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym ustawą, zgodnie z art. 261 ust. 2 pkt 3 p.w.p., należy do jego zadań. Po to zatrudnia się ekspertów w dziedzinie własności przemysłowej, aby Ci w sposób profesjonalny wypowiadali się w sprawie cech analizowanych znaków. Jakkolwiek więc możliwe jest skorzystanie z wiadomości specjalnych, jakimi może dysponować biegły, to jednak z uwagi na wysoki poziom profesjonalizacji postępowania przed Urzędem Patentowym, korzystanie z tego rodzaju pomocy stanowi z konieczności wyjątek.

Chybiony jest także zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) w zw. z art. 151 p.p.s.a. Wskazane przepisy, zawierające powody uwzględnienia bądź oddalenia skargi przez wojewódzki sąd administracyjny, są tzw. przepisami wynikowymi, które nie mogą stanowić samodzielnej podstawy kasacyjnej, ponieważ ich naruszenie musi zostać powiązane z uchybieniami innych przepisów prawa (procesowego bądź materialnego). Formułując tego rodzaju zarzut należy zatem powiązać go z naruszeniem konkretnych przepisów prawa materialnego czy procesowego, którym miałby uchybić WSA w toku rozpatrywania sprawy w pierwszej instancji, w tym w odniesieniu do zarzutów procesowych, także poprzez wykazanie istotnego wpływu na wynik sprawy. Brak takich powiązań oznacza nieskuteczność zarzutu (por. wyroki NSA z 8 lipca 2021 r. sygn. akt III OSK 3591/21, 8 grudnia 2017 r. sygn. akt II GSK 2547/17, 11 września 2020 r. sygn. akt II GSK 2989/17; 20 marca 2018 r. sygn. akt II OSK 425/18; 15 lutego 2018 r. sygn. akt II FSK 297/16; 8 grudnia 2017 r. sygn. akt II GSK 2547/17, 19 stycznia 2012 r. sygn. akt II OSK 2077/10).

Niezasadne są także zarzuty naruszenia prawa materialnego. Zarzucone naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest błędne już z tej przyczyny, że - jak wskazano wcześniej - przepis ten został uchylony i w dacie orzekania nie mógł stanowić podstawy rozstrzygania i wzorca kontroli. Nie zachodzi też prosty błąd w podaniu jednostki redakcyjnej. Jakkolwiek art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i art. 132(1) ust. 1 pkt 3 p.w.p. są do siebie zbliżone, to jednak ten pierwszy zawiera nieco inne przesłanki, które wymagały oceny (por. treść obu przepisów). Ponadto, strona konsekwentnie widzi naruszenie tego przepisu, nawet błędnie powołanego, w ramach wad proceduralnych a nie materialnych (uzasadnienie skargi kasacyjnej nie zawiera wykładni tej normy i wskazania przyczyn wadliwej subsumcji).

Niezasadnie strona wskazuje również na naruszenie art. 156 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 p.w.p. Przepis ten stanowi instrument obrony przed żądaniami uprawnionego do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem lub domagającego się ochrony z uwagi np. na wcześniej istniejąc prawo do firmy, z którym sporny znak pozostaje w relacji podobieństw bądź identyczności. Co do zasady art. 156 p.w.p. zabezpiecza prawo każdego do używania oznaczeń informacyjnych (opisowych) i aktualizuje się w momencie wysuwania żądań przez uprawnionego z wcześniejszym pierwszeństwem. Przepis ten zazwyczaj stosowany jest więc w postępowaniach o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Niezrozumiały, gdyż całkowicie gołosłowny i niewyjaśniony przez skarżącą kasacyjnie jest zarzut naruszenia art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Przepis ten wskazuje, że prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby oznaczeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji lub innych właściwości towarów. Z założenia norma ta ma chronić przed zakazywaniem wykorzystywania w obrocie elementów innych znaków towarowych, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą cech lub stanów wyżej wskazanych. Strona próbuje wykazać, że powołane w jej znaku słowa SKIN i CITY, mają wyłącznie charakter opisowy. Jest to twierdzenie o tyle błędne, że zgłoszony znak tworzył, przy użyciu tych właśnie opisowych słów, nową kompozycję, podobną do znaków już zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem, a głównym celem powołania tych słów w znaku nie jest wbrew pozorom wskazanie np. na sposób aplikacji kosmetyków (na skórę), albo miejsce tejże aplikacji czy grono konsumentów (z miasta). Jeżeli wolą skrzącej kasacyjnie jest określenie, że jej kosmetyki mają zastosowanie do skóry narażonej na działanie warunków miejskich (funkcjonującej w warunkach dużego, zatłoczonego miasta), może to uczynić w sposób bardziej opisowy.

Reasumując, w tych okolicznościach sprawy, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 p.p.s.a., oddalił skargę kasacyjną.