Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2072/19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2020-01-29 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 151
journal: Dz.U. 2019 poz 2325
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
article: art. 129[1] ust. 1, art. 120 ust. 1,
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 77 par. 1 i 4, art. 80, art. 107 par. 3
journal: Dz.U. 2020 poz 256
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Sałek Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Sędzia WSA Jakub Linkowski Protokolant ref. staż. Agata Rosiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi "(...)" Sp. z o.o. z siedzibą w "(...)" na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia "(...)" lipca 2019 r. nr "(...)" w przedmiocie prawa ochronnego na słowny znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Sygn. akt:

VI SA/Wa 2072/19

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2019 r. Urząd Patentowy utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] lutego 2018 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy ekstra pensja, zgłoszony w dniu 07 grudnia 2016r. pod numerem [...] przez T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, [...], Polska.

Powyższe rozstrzygnięcia zapadły na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 1 oraz art.129¹ ust. 1 pkt. 2 oraz art. 129¹ ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z póżn. zm. - dalej pwp.

Znak słowny ekstra pensja został zgłoszony w dniu 7 grudnia 2016 r. pod numerem [...] przez T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, [...], Polska (dalej jako: skarżąca, Spółka) i przeznaczony do oznaczania następujących towarów: klasa 09: elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty, optyczne i magnetyczne nośniki danych, automaty do gier hazardowych, programy komputerowe; klasa 16: kupony, losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki; blankiety dotyczące wyścigów konnych, zakładów wzajemnych; naklejki, albumy, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, karty papierowe, karty pocztowe, książki, publikacje drukowane, notesy, obrazy; klasa 28: flippery jako automaty do gry na monety lub żetonu; zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier hazardowych oraz usług klasa 35: prowadzenie kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, dystrybucja materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami danych w komputerowych bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych; tworzenie

komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone on-line, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie na stronach internetowych na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów reklamowych, promocyjnych lub pozwalających osobom trzecim swobodne kupowanie; oraz usług: klasa 38: rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali komputerowych i Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych; łączność elektroniczna, łączność przez sieć światłowodów, łączność przez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność telefoniczna, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi telekomunikacyjne; klasa 41: organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych; obsługa gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych w systemie on-line w sieci informatycznej, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych; obsługa urządzeń sportowych; nauka jazdy konnej; organizowanie imprez piknikowo - festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy); imprezy dla dzieci, organizowanie pokazów jazdy konnej; współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism on-line. usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line byłart. 1291 ust. 1 pkt 2 i pkt. 3 pwp.

Powodem odmowy udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowe oznaczenie było stwierdzenie przez Urząd, że nie posiada ono dostatecznych znamion odróżniających i ma opisowo- informacyjny charakter w stosunku do wszystkich towarów i usług zawartych w zgłoszeniu.

W decyzji z dnia [...] lutego 2018 r. Urząd wskazał, że podstawową zasadą uzyskania ochrony na dane oznaczenie jest posiadanie dostatecznych znamion odróżniających, które pozwolą na zindywidualizowanie danego towaru lub usługi na rynku wśród towarów i usług tego samego rodzaju pochodzących od innych przedsiębiorstw. Ta właściwość jest warunkiem spełnienia przez dane oznaczenie najważniejszej z funkcji, jaką ma pełnić znak towarowy. Podkreślił także, że oznaczenie będzie pozbawione zdolności odróżniającej ze względu na treści, które oznaczenia niesie ze sobą, o czym stanowi art. 129¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. , a tym samym opisowo- informacyjny charakter oznaczenia eliminuje możliwość jego rejestracji. A taki właśnie charakter ma oznaczenie, jeżeli wykazując wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z przypisanymi mu towarami lub usługami, może pozwolić docelowemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis towarów lub usług lub jednej z ich podstawowych cech (wyroki Sądu pierwszej Instancji z dnia 19 listopada 2009 r. ze spraw połączonych T-64/07 - T- 66/07 oraz w sprawach połączonych T- 200/07- 202/07).

Zasadą bowiem ustawy Prawo własności przemysłowej jest nieudzielanie praw ochronnych na takie oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym oraz na takie, które nie posiadają dostatecznych znamion odróżniających, o czym stanowi art. 129¹ ust. 1 pkt. 2 cytowanej wyżej ustawy sanuje bezwzględną przesłankę udzielenia prawa ochronnego na zgłoszone oznaczenie.

Zasadniczą przeszkodą udzielenia prawa ochronnego na znak jest brak zdolności odróżniającej, której konsekwencją jest nieposiadanie przez niego dostatecznych znamion odróżniających.

Wynika z tego, że oznaczenie powinno posiadać na tyle charakterystyczną formę, by móc w stanie zwrócić uwagę odbiorców i zidentyfikować oznaczany nim towar lub świadczoną usługę jako pochodzące z konkretnego źródła. Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa ocena zdolności odróżniającej oznaczenia powinna uwzględniać zwykłe warunki obrotu rozumiane jako możliwość pełnienia przez znak podstawowej jego

funkcji, jaką jest wskazywanie na pochodzenie towaru/usługi od określonego przedsiębiorcy.

Zgodnie zaś z 129¹ ust. 1 pkt. 3 nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Oznacza to, że znak jako całość jest pozbawiony dostatecznych znamion odróżniających i nie nadaje się do identyfikacji towaru lub usługi jako pochodzącego od danego przedsiębiorcy. Na mocy powołanego wyżej art. 1291 oznaczenia pozbawione dostatecznych znamion odróżniających, wyłączone są spod ochrony. W konsekwencji oznaczenia takie nie posiadają bezwzględnej zdolności rejestrowej i niedopuszczalna jest ich rejestracja. Pod pojęciem oznaczenia, które nie nadaje się do odróżniania towarów lub usług, do oznaczania których zostało zgłoszone, należy rozumieć znaki, które nie wykazują żadnych cech charakterystycznych i nie pozwalają zidentyfikować towaru lub usługi jako pochodzącego z określonego źródła. Ponadto udzielenie prawa ochronnego na dany znak towarowy nie może prowadzić do monopolizacji oznaczenia, które służy do przekazywania informacji o cechach towaru czy usługi.

Według organu zgłoszony znak jest oznaczeniem słownym, składającym się z dwóch elementów tworzących określenie ekstra pensja. Zgłoszone oznaczenie ma zatem charakter ogólnoinformacyjny i samo w sobie jest nośnikiem informacji o rodzaju, pochodzeniu, towarów/usług, do oznaczenia których jest przeznaczone. Opisowy charakter oznaczenia może spowodować, że potencjalni odbiorcy nie będą go traktować, jako czyjegoś znaku towarowego, lecz jako znak niosący jedynie określone informacje. Przeciętnie zorientowany konsument nie będzie w stanie odróżnić, czy wyrazy w danym tekście są używane jako zarejestrowany znak danego przedsiębiorcy, czy też, jako opis oferowanych towarów/usług. Ponadto, znak składający się z powszechnie używanych słów (a wyrazy "ekstra" i "pensja" do takich słów należą) nie może być zarejestrowany na wyłączność tylko jednego podmiotu.

Organ przytoczył definicje słownikowe, zgodnie z którymi "extra" oznacza m.in. dodatkowy, zaś "pensja" oznacza wypłatę. Całość oznaczenia będzie zatem oznaczała dodatkowy przypływ pieniędzy. Organ przywołał następnie twierdzenia

pełnomocnika strony, który podnosił, że znak jest używany przez skarżącą obok zarejestrowanych na jej rzecz znaków Ekstra Pensja w wersji słowno-graficznej [...]. Znak należy do grupy silnych i kluczowych znaków Zgłaszającego Ekstra Pensja. W postaci słownej używany jest w mediach, komunikatach, informacjach promocyjnych, handlowych, w reklamie radiowej, telewizyjnej, w konkursach na terenie całej Polski. Znak jest wyłącznie kojarzony ze Zgłaszającym oraz odróżnia towary i usługi świadczone przez Spółkę. Zdaniem pełnomocnika, znak jest postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako oznaczenie zgłaszającego poprzez prowadzenie przez Spółkę działalności we własnych salonach sieci sprzedaży oraz w specjalnie oznaczonych punktach sprzedaży [...]. Brak jest zatem, zdaniem pełnomocnika, ryzyka niebezpieczeństwa istnienia pomyłek wśród konsumentów co do pochodzenia towarów i usług oznaczonych przedmiotowym znakiem ze znakami innych podmiotów. Ze względu na wysokie koszty poniesione przez Spółkę w mediach związanych z rozpowszechnieniem przedmiotowego znaku, jest on powszechnie znany i z nią kojarzony. Na dowód wtórnej zdolności odróżniającej pełnomocnik nadesłał 3 zestawienia wydatków na media oraz 28 zdjęć przedstawiających kolektury lub reklamy loterii. Dodatkowo, na nośniku pendrive przesłał dwa filmy promocyjne oraz trzy reklamy radiowe.

Urząd nie zgodził się z twierdzeniami pełnomocnika. Wskazał na przepisy pwp, według których odmowa udzielenia prawa ochronnego nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu. Oznacza to, iż znak, aby nabrał podnoszonych przez zgłaszającego wtórnych cech odróżniających, powinien posiadać dokumenty stwierdzające nabycie przez niego owej zdolności co najmniej w dniu zgłoszenia. Tymczasem zgłaszający przedstawił na przedmiotowy znak zgłoszony w dniu 7 grudnia 2016r. jedynie trzy zestawienia wydatków poniesionych na media, na których widnieją daty sprzed zgłoszenia, które mogłyby stanowić dowód na wtórną zdolność. Pozostałe materiały tych warunków nie spełniają, gdyż na wydrukach nie ma dat (jedynie data poświadczenia przez rzecznika), co powoduje, że nie mogą one stanowić dowodu. Podobnie jak i dane na pendrive - jest na nich jedynie data modyfikacji - ta sama na wszystkich filmach i nagraniach - data

16.10.2017 r., zatem na długo po zgłoszeniu. Organ podkreślił, iż aby wykazać charakter odróżniający (wtórną zdolność) należałoby przedstawić dokumenty potwierdzające jak długo i na jakim obszarze znak był używany, ilość środków zainwestowanych w promocje, czy proporcje odbiorców rozpoznających przedmiotowe oznaczenie jako konkretny znak towarowy. Przywołał wyrok WSA w Warszawie wydany w sprawie o sygn. VI SA/Wa 2790/13, zgodnie z którym: "znak towarowy aby nabyć wtórną zdolność odróżniającą musiał być używany i rozpoznawany na rynku jako odróżniający towary co do źródła ich pochodzenia. Samo bowiem wieloletnie używanie znaku nie wystarcza aby znak nabył powyższą właściwość".

Nadto organ podkreślił, że aby wyrażenia nie posiadające zdolności odróżniającej lub mające wyłącznie charakter ogólno-opisowy mogły zostać zarejestrowane, winny być one przedstawione jako oznaczenia dysponujące charakterystycznymi cechami wyróżniającymi np. bogatą grafikę, co w rozpatrywanym wypadku nie występuje. Zdaniem organu, w omawianym znaku trudno odnaleźć jakiekolwiek cechy mówiące o pochodzeniu dobra od konkretnego przedsiębiorcy, a nawet odróżniające same tylko towary bądź usługi od innych, podobnych na rynku.

Organ wskazał, iż każdy znak towarowy, ze względu na swój indywidualny charakter musi być oceniany samodzielnie. Potwierdził to Sąd Pierwszej Instancji, stwierdzając: "to, czy znak może zostać zarejestrowany powinno być oceniane na podstawie przepisów prawa, interpretowanych przez sądy, nie zaś na podstawie dotychczasowej praktyki Urzędu" (SPI T-127/02 z 21.04.2004 r. ust. 71). Jak stwierdził następnie organ, w postępowaniu zgłoszeniowym nie bada się, w jaki sposób znaki są używane na rynku (wyjątkiem jest badanie złożonych dowodów dotyczących: renomy, powszechnej znajomość znaku oraz wtórnej zdolności odróżniającej znaku). Tym samym przedmiotowe oznaczenie rozpatrywane w całości nie może być uznane za znak abstrakcyjny, lecz za oznaczenie opisowe i niewyróżniające. Organ zaznaczył, że przy takiej ocenie istotny jest profil przeciętnych odbiorców. W jego ocenie, w rozpatrywanym przypadku będzie to ogół konsumentów, czyli całe społeczeństwo. Towary i usługi wskazane w wykazie przedmiotowego oznaczenia mogą być bowiem powszechnie dostępne. Zdaniem organu, zmonopolizowanie przez jeden podmiot określenia informacyjnego,

ogólnodostępnego mogłoby prowadzić do utrudnień w obrocie gospodarczym, niezasadnie blokując dostęp do tak pospolitego określenia.

Spółka złożyła od powyższej decyzji wniosek z dnia 23 kwietnia 2018 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie zgodziła się z twierdzeniem, aby znak składał się wyłącznie z określeń języka codziennego, oznaczających dodatkowy przypływ pieniędzy dla określonych towarów i usług. Zgłoszony znak posiada bowiem, w jej ocenie, zdolność odróżniającą, nie jest opisowy, a hasło jest oryginalne i kojarzone wyłącznie z nią, nadto nie jest powszechnie używane w języku potocznym, zwłaszcza do używania towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu. Podniosła, że ponieważ dane oznaczenie może w odniesieniu do jednych towarów mieć charakter opisowy, a do innych nie mieć takiego charakteru, to przy jego badaniu należy dokonać jego analizy w odniesieniu do poszczególnych towarów i usług. Oznaczenie słowne ekstra pensja ma charakter odróżniający w odniesieniu np. do grupy towarów czy usług związanych z prowadzeniem gier hazardowych. Wygrane uzyskiwane w grach liczbowych traktowane są jako środki finansowe trudne do zdobycia, podczas, gdy określenie "pensja" kojarzy się ze środkami finansowymi otrzymywanymi stale, będąc pewnym źródłem dochodu. Pełnomocnik zwrócił uwagę, że zgodnie z informacjami podanymi na [...] pod adresem: [...] a także w wyszukiwarce [...], hasło ekstra pensja przypisane jest do T. jako gra liczbowa wprowadzona 19 października 2014 (sprzedaż od 16 października 2014). Potwierdza to w jego ocenie, że oznaczenie jest wyłącznie kojarzone z wnioskodawcą; odróżnia jego towary i usługi. Pełnomocnik strony nie zgodził się, iż zgłoszone oznaczenie zamykałoby konkurentom możliwość informowania klienta o cechach towaru. Jednym tak nazwanym towarem na rynku jest bowiem gra liczbowa, która została wprowadzona przez T. T. prowadzi monopol Skarbu Państwa w zakresie m.in. gier liczbowych jako podmiot wyłącznie uprawiony jest do sprzedaży towaru - gry liczbowej ekstra pensja. Pełnomocnik podkreślił, że przed datą zgłoszenia znaku, nie był on używany przez inne podmioty w utrwalonych i uczciwych zwyczajach handlowych. Zaprzeczył, by oznaczenie ekstra pensja weszło do użycia potocznego i było kojarzone z grami liczbowymi. Wskazał, iż zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objęte monopolem państwa. Znak jest używany przez wnioskodawcę obok

zarejestrowanych na jego rzecz znaków Ekstra Pensja w wersji słowno-graficznej [...]. Znak należy do grupy znaków Ekstra Pensja. W postaci słownej używany jest w mediach, komunikatach, informacjach promocyjnych, handlowych, w reklamie radiowej, telewizyjnej, w konkursach na terenie całej Polski. Znak jest wyłącznie kojarzony z wnioskodawcą oraz odróżnia towary i usługi świadczone przez Spółkę. Znak jest postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako oznaczenie Wnioskodawcy poprzez prowadzenie przez Spółkę działalności we własnych salonach sieci sprzedaży oraz w specjalnie oznaczonych punktach sprzedaży [...]. Brak jest zatem ryzyka niebezpieczeństwa istnienia pomyłek wśród konsumentów co do pochodzenia towarów i usług. Pełnomocnik nie zgodził się z Urzędem, że przedłożone dokumenty nie zawierały wystarczających danych z lat 2015 oraz 2016 r. Podał, iż działania i kampanie reklamowe podejmowane były przez wnioskodawcę w wybranych miesiącach od wprowadzenia produktu w 2015 i 2016 r., oraz w latach następnych. Znaczny nakład finansowy spowodował objęcie zasięgiem znacznego obszaru kraju. W załączonych dokumentach podane były przykładowe miesiące. Dane kosztowe oraz związane z wynikiem oglądalności i zasięgiem reklam zdaniem pełnomocnika Spółki potwierdzają, że znak jest zakorzeniony wśród polskiej publiczności, a zwłaszcza osób zainteresowanych grami liczbowymi. W załączeniu przedłożone zostały dokumenty, uzupełnione o dane związane z zasięgiem oglądalności oraz informacjami o nakładach poniesionych na reklamę znaku w wybranych miesiącach z 2015 i 2016 roku. W świetle przytoczonych okoliczności Pełnomocnik wniósł o ponowne rozpoznanie złożonego wniosku i jego uwzględnienie w całości.

Organ podkreślił, iż by zgłoszone do Urzędu oznaczenie, mogło prawidłowo pełnić funkcję znaku towarowego, musi być na tyle fantazyjne, by utrwalić w pamięci konsumenta więź łączącą sygnowany nim towar lub usługę z jego producentem lub usługodawcą. Powinno składać się z wyrażeń, które nie są powszechnie używane. Wskazał na brak możliwości zmonopolizowania określeń, którymi każdy może posłużyć się w sposób konieczny do podania podstawowych cech produktu czy oferowanej usługi. Oznaczenie, które może uzyskać ochronę jako znak towarowy, nie powinno być oznaczeniem opisowym, czyli składającym się wyłącznie z oznaczeń służących w obrocie do przekazywania informacji o cechach towarów/usług. Oznaczenie takie przekazuje bowiem informacje jedynie o nim samym, a nie wskazuje na pochodzenie sygnowanego nim towaru czy usługi z konkretnego źródła.

Udzielenie prawa ochronnego na oznaczenia tego typu ograniczałoby nadmiernie swobodę działania innych uczestników obrotu gospodarczego i uniemożliwiałoby normalne funkcjonowanie rynku. Ponadto zamykałoby konkurentom możliwość informowania klientów o cechach towaru/usługi, monopolizując używanie takiego oznaczenia na rzecz jednego przedsiębiorcy.

Ocenę materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, organ rozpoczął od dokonania analizy słów, składających się na znak i cały związek frazeologiczny, który tworzą. Podkreślił, iż uczynił to w odniesieniu do całości oznaczenia, czyli wszystkich jego elementów łącznie. Doszedł do przekonania, że przedmiotowe oznaczenie nie posiada znamion odróżniających pozwalających zidentyfikować źródło pochodzenia kwestionowanych towarów i usług. Wskazał, iż etymologia słów składających się na przedmiotowe zgłoszenie "ekstra pensja", jest znana i łatwa do weryfikacji za pomocą ogólnie dostępnych opracowań słownikowych, czy wyszukiwarek internetowych, a ich znaczenie jest łatwo odczytywalne. Urząd podtrzymał tym samym swoje stanowisko wyrażone w decyzji z dnia [...] lutego 2018 r., że zgodnie z przyjęta linią orzecznictwa ocena zdolności odróżniającej oznaczenia powinna uwzględniać zwykłe warunki obrotu rozumiane jako możliwość pełnienia przez znak podstawowej jego funkcji jaką jest wskazywanie na pochodzenie towaru/ usługi od określonego przedsiębiorcy. Zgodnie bowiem z treścią artykułu 1291¹ ust. 1 pkt 2 ustawy p.w.p. nie należy udzielać prawa ochronnego na oznaczenie, które nie posiada dostatecznych znamion odróżniających. W wyroku z dnia 14 listopada 2006 r. (VI SA/Wa 1705/06) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że "określając znaki nienadające się do odróżniania definiuje się je jako takie, których struktura nie wykazuje jakichkolwiek cech charakterystycznych, a więc znak taki jako całość jest pozbawiony dostatecznych znamion odróżniających i nie nadaje się do identyfikacji towaru/usługi, a zatem nie jest zdatny do jego odróżniania ze względu na pochodzenie". Należy także zwrócić uwagę, czy zgłoszone oznaczenie nie jest oznaczeniem opisowym, gdyż zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie "Postkantoor" (nr C-363/99 z dnia 12.02.2004) "generalną zasadą jest, że zwykłe połączenie elementów, z których każdy jest opisowy w stosunku do towarów lub usług, dla których zgłoszono znak, dalej skutkuje opisowością(..,). Zwyczajne zestawienie takich elementów razem, bez wprowadzania jakiejkolwiek zmiany, w szczególności składniowej lub znaczeniowej, nie może skutkować niczym innym jak tym, że znak zawiera wyłącznie oznaczenia mogące

służyć w obrocie do określenia cech towarów i usług". Analizując zatem przedmiotowe oznaczenie przez pryzmat ww. wytycznych ETS należ uznać, że wyrazy ekstra i pensja nie wykazują cech oryginalności czy fantazyjności względem przeznaczenia. Zwykłe ich zestawienie dalej skutkuje opisowością całego oznaczenia. Natomiast, by znak towarowy mógł prawidłowo pełnić swoją funkcję w obrocie powinien być jak najbardziej abstrakcyjny lub fantazyjny tj. nie powinien się bezpośrednio kojarzyć z towarem czy usługą. Biorąc więc pod uwagę ogólne wrażenie całego oznaczenia, jego wartość znaczeniową i jedynie słowną prezentację należy stwierdzić, że oznaczenie to nie posiada znamion indywidualizujących, które mogłyby zapewnić jednolite skojarzenia ich odbiorcom, że towary i usługi oznaczone słownym oznaczeniem pochodzą od jednego zawsze tego samego przedsiębiorcy, w tym przypadku od Zgłaszającego. Ponadto z faktu udzielenia prawa ochronnego na znak wynika wyłączność jego używania. Tym samym udzielenie takiego prawa na znak o charakterze informującym spowodowałoby, że inni przedsiębiorcy pozbawieni zostaliby możliwości rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania o swoich towarach i usługach. Uzyskanie prawa ochronnego na takie oznaczenie uniemożliwiłoby stosowanie tego typu określeń przez innych uczestników obrotu gospodarczego prowadzących podobną działalność gospodarczą. Dlatego też zasadnym jest stwierdzenie, że w całościowym odbiorze przedmiotowy znak będzie przez konsumentów postrzegany przede wszystkim jako informacja o rodzaju oferowanych towarów i usług, nie zaś jako wyróżnik podmiotu je oferującego. Relewantnym kręgiem odbiorców będą zarówno osoby profesjonalne - prowadzące, czy też planujące działalność gospodarczą jak też osoby przeciętne, zainteresowane kupnem powszechnych towarów i usługą ich sprzedaży, jak: organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych; obsługa gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych w systemie on¬line w sieci informatycznej, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych. Niewątpliwie taki krąg odbiorców jest dobrze poinformowany oraz posiada wyższy od przeciętnego stopień uwagi. Dodatkowo, należy brać pod uwagę zwyczajowe używanie znaków towarowych jako oznaczeń pochodzenia w danej branży. Jakkolwiek relewantni nabywcy przedmiotowych towarów i usług mogą wykazać

trochę wyższą uwagę przy korzystaniu z nich, to nie zmienia to warunku, iż znak towarowy musi samodzielnie pełnić funkcję oznaczenia odróżniającego - konsument nie może drogą pośrednią identyfikować źródła komercyjnego pochodzenia takich towarów lub usług. Właśnie po to stworzono system znaków towarowych - by w świadomości konsumentów wytworzyć związek między samym obrazem oznaczenia, a uprawnionym z prawa ochronnego na ten znak i oferowanymi towarami i świadczonymi przez niego usługami. Dzięki temu konsument nawet widząc z odległości określony znak towarowy (np. umieszczony na szyldzie usługodawcy), powinien zidentyfikować odrębne źródło komercyjnego pochodzenia towaru/usługi. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, jeżeli warstwa słowna danego oznaczenia ma charakter nazwy rodzajowej, to i tak ocena musi być dokonywana przy uwzględnieniu pozostałych elementów danego oznaczenia, w szczególności warstwy graficznej. W niniejszej sprawie, zgłoszony znak pozbawiony jest jakichkolwiek elementów graficznych oraz nie występują inne elementy słowne, które mogłoby zdeterminować w całościowej ocenie element opisowy znaku.

Na powyższą ocenę, zdaniem organu, nie wpływają argumenty skarżącej, iż oznaczenie "ekstra pensja" przed datą zgłoszenia znaku, nie było używane przez inne podmioty w utrwalonych i uczciwych zwyczajach handlowych, nie jest ono zwyczajowym oznaczeniem używanym w obrocie gospodarczym przez przedsiębiorców innych niż wnioskodawca, oraz, że jest od kilku lat używane i kojarzone z wnioskodawcą z wyłączeniem innych podmiotów. Zdaniem organu znak ten będzie przez odbiorców postrzegany jako oznaczenie o charakterze informacyjnym, opisowym wskazującym jedynie na właściwości do oznaczania, których został przeznaczony, a nie indywidualizujące źródło ich pochodzenia. Organ wskazał na stanowisko zaprezentowane przez Sąd Pierwszej Instancji (trzecia izba), w wyroku z dnia 19.01.2005 r. w sprawie T- 387/03, który stwierdził, że "Jeśli chodzi o charakter odróżniający danego wyrazu, sam fakt występujących słów bez żadnej modyfikacji graficznej lub semantycznej nie stanowi żadnej dodatkowej cechy mogącej sprawić, że znak towarowy jako całość byłby zdolny do odróżniania towarów/usług zgłaszającej od towarów/usług świadczonych przez inne przedsiębiorstwa. Okoliczność, że dany wyraz nie występuje jako taki w słownikach - czy to pisany jako jedno słowo, czy też nie - nie wpływa w żaden sposób na tę ocenę [wyroki Sądu z dnia 12 stycznia 2000 r. w

sprawie T-19/99 DKV przeciwko OHIM (COMPANYLINE), Rec. str. 11-1, pkt 26, oraz z dnia 26 października 2000 r. w sprawie T-345/99 Harbinger przeciwko OHIM (TRUSTEDLINK), Rec. str. 11-3525, pkt 37]". W kontekście braku cech odróżniających element słowny oznacza to, iż w znaku tym trudno odnaleźć jakiekolwiek cechy, które pozwoliłyby na odróżnienie towarów i usług przez niego sygnowanych. W takim przypadku regułą jest, że aby wyrażenia nie posiadające zdolności odróżniającej mogły zostać zarejestrowane, winny być przedstawione jako oznaczenia dysponujące charakterystycznymi cechami wyróżniającymi np. bogatą grafikę. Ocena zdolności odróżniającej bowiem jest wypadkową dwóch elementów. Z jednej strony forma przedstawieniowa znaku musi być "sama w sobie" na tyle charakterystyczna, aby mogła identyfikować towar/usługę. Z drugiej strony musi zapewnić odbiorcy możliwość dokonania ich wyboru, bez konieczności ustalania pochodzenia produktów czy usług drogą okrężną (np. przez poszukiwanie nazwy usługodawcy).

Organ podkreślił, że określenie czysto informacyjne nie może zostać zmonopolizowane przez tylko jeden podmiot gospodarczy, gdyż dostęp do takiego określenia należy się wszystkim podmiotom działającym w tej samej branży co zgłaszający. Przedmiotowe oznaczenie nie jest oznaczeniem fantazyjnym lecz jedynie opisowym, ogólnoinformacyjnym wyrażeniem dostępnym dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

Wyłączenie z ochrony oznaczeń ogólnoinformacyjnych jest przejawem przyjętej w prawie własności przemysłowej zasady swobody informowania o istotnych właściwościach towarów/usług. Skoro pełnomocnik ocenił, że" hasło ekstra pensja to pewny, cykliczny i stały przypływ pieniędzy", to w ocenie organu niezrozumiałe jest jego stwierdzenie, że nie ma zagrożenia, by zgłaszający zawłaszczył sobie frazę, która powinna być w domenie publicznej, ponieważ fraza ta jest wymyślona przez niego, stosowana i promowana do oznaczania towarów/usług. Zgłaszający wnosi o wyłączność na używanie swojego hasła reklamowego w zakresie wskazanych towarów i usług, tak by żaden inny podmiot gospodarczy nie mógł oznaczyć towarów ,• . i usług, w sposób, w który on wypromował i używa. Trudno bowiem wyobrazić sobie,że oznaczenia opisowe i informacyjne mogą być sloganami reklamowymi używanymi wyłącznie przez jednego przedsiębiorcę.

Organ wskazał, iż w rozpatrywanym przypadku, towary z klas: 09, 16, 28, jak: automaty do gier hazardowych, blankiety dotyczące gier liczbowych czy żetony do gier hazardowych oraz usługi z klas: 35, 38, 41, jak: prowadzenie kampanii reklamowych, rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali

komputerowych czy organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, w kontekście art. 1291 ust. 1 pkt. 3 pwp mogą wskazywać na rodzaj, przeznaczenie czy funkcję towaru bądź usługi.

Wobec takiej konotacji oznaczenia ekstra pensja, spełniona zostaje zasada konkretnej i bezpośredniej opisowości towarów i usług, bowiem umożliwia odbiorcy skojarzenie, że z oferowanych towarów i usług uzyska dodatkowe profity w postaci ekstra środków finansowych, mogących być ekstra pensją do jego podstawowych dochodów.

Urząd podkreślił, iż rejestracja znaku towarowego zawsze występuje w odniesieniu do towarów lub usług wskazanych w zgłoszeniu do rejestracji. Tak więc, badanie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji musi dotyczyć każdego z towarów lub każdej z usług, dla których wystąpiono o rejestrację znaku, a decyzja właściwego organu o odmowie rejestracji znaku towarowego co do zasady musi być uzasadniona w odniesieniu do każdego z tych towarów lub każdej z usług (zob. wyrok z dnia 17 maja 2017 r., EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, pkt 28, 29 i przytoczone tam orzecznictwo). Jak wynika z orzecznictwa Trybunału, jeśli ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towarów lub usług, właściwy organ może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia obejmującego wszystkie rozpatrywane towary lub usługi (wyrok z dnia 17 maja 2017 r., EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C- 437/15 P, EU:C:2017:380, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo). Trybunał sprecyzował następnie, że powyższe uprawnienie rozciąga się jedynie na towary i usługi pozostające w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku, by tworzyć jedną dostatecznie jednolitą kategorię lub grupę towarów lub usług (wyrok z dnia 17 maja 2017 r., EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

Urząd Patentowy końcowo wyjaśnił, że znaki niedystynktywne to oznaczenia nienadające się do odróżniania towarów lub usług, bowiem nie posiadają na tyle charakterystycznych cech strukturalnych, które umożliwiłyby identyfikację towarów nimi oznaczonych w obrocie jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw. Z kolei zakaz rejestracji znaków opisowych opiera się na założeniu, że pewne znaki muszą pozostać wolne dla innych przedsiębiorców w imię ochrony

interesu publicznego i ma na celu ochronę innych uczestników rynku oraz zapobieganie zubożeniu domeny publicznej. Znak towarowy ma identyfikować w obrocie towar/usługę, a nie przekazywać informację o nim samym. Ponadto uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy powoduje uzyskanie wyłączności posługiwania się nim w obrocie, w związku z czym prawo to nie może być zarezerwowane jedynie dla jednego przedsiębiorstwa i pozbawiać konkurentów możliwości przekazywania kupującym informacji o towarze/usłudze poprzez stosowanie takich wskazówek i oznaczeń.

Dla uznania oznaczenia za opisowe wystarczy, że będzie stanowić opis nawet jednej właściwości towarów/usług, dla których oznaczania ma być przeznaczone. Gdy dane oznaczenie słowne posiada kilka znaczeń, dla odmowy rejestracji wystarczające jest, gdy jedno z nich ma charakter opisowy w stosunku do towarów/usług, do których oznaczania ma być przeznaczone. Ocenę opisowego charakteru oznaczenia przeprowadza się poprzez odniesienie do sposobu jego odbioru przez dany krąg odbiorców oraz do danych towarów lub usług. Oznaczenie opisowe musi mieć wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z rozważanymi produktami lub usługami, który pozwala danemu kręgowi odbiorców na natychmiastowe postrzeganie go, bez głębszego zastanowienia, jako opisu kategorii tych towarów lub usług lub jednej z ich cech.

W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, że całość wyrażenia jest opisowa. Urząd wskazuje również, że w ramach szerokiej wykładni pojęcia opisowości danego oznaczenia należy mieć na uwadze:

1) przesłankę aktualności opisowości, którą należy odnosić nie tylko do obecnych warunków rynkowych, ale i przydatności oznaczenia do przekazywania określonych informacji w przyszłości;

2) konkretna opisowość powinna być odniesiona również do towarów lub usług podobnych;

3) opisowość należy odnosić zarówno w odniesieniu do konsumentów, jak i rynku w ogólności;

4) opisowość istnieje także w przypadku opisu funkcji produktu (usługi).

Ponadto, Urząd ocenił, iż samo połączenie słów opisowych nie stanowi żadnej dodatkowej cechy mogącej sprawić, że znak towarowy jako całość byłby zdolny do odróżniania towarów i usług zgłaszającego od towarów oferowanych przez inne

przedsiębiorstwa. Oznaczenie bowiem jako całość musi posiadać choćby w minimalnym stopniu charakter fantazyjny, czego Urząd się nie dopatrzył.

Uzyskanie zaś przez zgłaszającego prawa wyłącznego na zgłoszony znak towarowy dawałoby jej uprawnienie do zakazywania innym uczestnikom obrotu gospodarczego posługiwania się tym oznaczeniem informacyjnym. Każdy uczestnik obrotu gospodarczego używający w nazwie oznaczeń dopuściłby się naruszenia znaku zgłaszającego. Inni producenci zostaliby więc pozbawieni możliwości oznaczania swoich produktów/usług, a więc doszłoby do zawłaszczenia przez jeden podmiot oznaczenia ogólnoinformacyjnego. Zakaz udzielania praw ochronnych na znaki opisowe wiąże się ściśle z regułą swobody komunikacyjnej w zakresie opisu towarów lub usług na rynku. Reguła ta gwarantuje, że żaden inny podmiot w obrocie nie uzyska monopolu na używanie oznaczeń, które są w nim przydatne dla informowania o cechach towarów lub usług i jako taka stanowi konkretyzację konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej. Utrzymywanie swobody w zakresie używania tego rodzaju oznaczeń uzasadnia interes uczestników obrotu gospodarczego. Interes ten ujmować należy jako interes publiczny .Urząd podkreśla także, że właściwym kręgiem odbiorców będą wszyscy odbiorcy, tj. ogół społeczeństwa, gdyż każdy ma prawo uczestniczyć w nabyciu takich samych produktów czy usług jakie oferuje Zgłaszający. Stwierdzenie natomiast, iż: " znak jest używany przez Wnioskodawcę obok zarejestrowanych na rzecz Wnioskodawcy znaków Ekstra Pensja w wersji słowno-graficznej [...], prze co należy do grupy znaków Wnioskodawcy Ekstra Pensja. Natomiast w postaci słownej używany jest w mediach, komunikatach, informacjach promocyjnych, handlowych, w reklamie radiowej, telewizyjnej, w konkursach na terenie całej Polski", nie zmienia faktu, iż w znaku słownym zastosowano potocznie określane słowa i rozumiane wprost jako ekstra dochód. Niepodważalne jest bowiem uzyskanie praw wyłącznych na znaki słowno- graficzne, które konsumenci są w stanie zapamiętać i skojarzyć z określonym podmiotem.

Powołanie się na użycie słownej warstwy oznaczenia w mediach oznacza, że musi się to odbywać poprzez przytoczenie nazwy podmiotu, tj. T., który oferuje swoje produkty.

Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby tego rodzaju kampanie miały charakter anonimowy. Zatem, np. połączenie wyrażeń: [...] ekstra

pensja pozwala na identyfikację oznaczenia niedystynktywnego z konkretnym podmiotem, co czyni, iż takie oznaczenie może uzyskać charakter odróżniający. Urząd podtrzymał swoje stanowisko w sprawie oznaczenia "ekstra pensja", gdzie między innymi wskazał, iż aby znak ten nabrał przed dniem zgłoszenia charakteru odróżniającego (wtórnej zdolności) należałoby przedstawić dokumenty potwierdzające nabycie takie charakteru, w szczególności dokumenty potwierdzające jak długo i na jakim obszarze znak był używany, ilość środków zainwestowanych w promocje, czy proporcje odbiorców rozpoznających przedmiotowe oznaczenie jako konkretny znak towarowy. Jak to bowiem zaznaczył WSA w wyroku o sygn. VI SA/Wa 2790/13: "znak towarowy aby nabyć wtórną zdolność odróżniającą musiał być używany i rozpoznawany na rynku jako odróżniający towary co do źródła ich pochodzenia. Samo bowiem wieloletnie używanie znaku nie wystarcza aby znak nabył powyższą właściwość". Odnosząc się w całości, także do przesłanych przy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dodatkowych materiałów potwierdzających nabycie wtórnej zdolności odróżniającej na zgłoszone oznaczenie, Urząd Patentowy stwierdza, że materiały te nie stanowią wystarczającego dowodu w niniejszej sprawie. Pełnomocnik bowiem dostarczył tylko przykładowo opracowane tabele, które przedstawiają wydatki i zasięgi, nie precyzując ich w kontekście produktu, a przede wszystkim nie nawiązując do towarów i usług, co do których nastąpiło zgłoszenie. Jest to o tyle ważne, że towary i usługi są często wprowadzane do obrotu pod kilkoma różnymi znakami towarowymi. W takiej sytuacji, na podstawie materiałów gromadzących zbiorcze dane o obrotach przedsiębiorstwa trudno jest ustalić, w jaki sposób właściwy krąg odbiorców postrzega tylko i wyłącznie zgłaszany znak.

W konsekwencji oznacza to, że w wyniku używania znaku, w świadomości odbiorców musi powstać przeświadczenie, że wytworzył się związek pomiędzy oznaczeniem a określonymi towarami lub usługami pochodzącymi z tego konkretnego przedsiębiorstwa. Dowodami nabycia przez znak towarowy charakteru odróżniającego powinny być przede wszystkim dane zawarte w: katalogach, cennikach, fakturach, sprawozdaniach rocznych, danych o obrotach, raportach dotyczących nakładów na reklamę, reklamach (wycinki prasowe, bilbordy, reklamy telewizyjne), raportach dotyczących intensywności i zasięgu używania oznaczenia, badaniach opinii publicznej lub rynku a także oświadczenia stosownych organów o

promocji produktu, jak np. izb handlowych, przemysłowych czy zawodowych. Należy jednak podkreślić, że takich dowodów nie przedstawiono.

Reasumując, aby znak posiadał zdolność odróżniającą musi charakteryzować się nowością i oryginalnością. Jego forma przedstawieniowa powinna być wystarczająco charakterystyczna, aby mogła zwrócić uwagę klienta (por. Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Michał du Vall: "Prawo Własności Przemysłowej. Przepisy i omówienie" - Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003 - str. 188-189). Należy także podkreślić, że udzielenie prawa ochronnego na przedmiotowe oznaczenie na rzecz jednego podmiotu, spowodowałoby sytuację tzw. "wiecznego monopolu" dla jednego przedsiębiorcy, który jako uprawniony pozostawałby w nieporównywalnie lepszej sytuacji na rynku. Dlatego nabywanie praw wyłącznych do oznaczeń ogólnoinformacyjnych jest z mocy ustawy Prawo własności przemysłowej wyłączone.

Spółka wniosła od powyższej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając:

I. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, 8, 9, 10, 11, 77 § 1 i § 4, 80, art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ("KPA") w zw. z art. 252 PWP, polegające na:

1) pominięciu przez Organ twierdzeń i dowodów zawartych w aktach sprawy w kwestii renomy i powszechnej znajomości i nabycia wtórej zdolności odróżniającej znaku towarowego ekstra pensja, braku odniesienia się w sposób wnikliwy do zgłoszonych przez Skarżącą w toku postępowania przed Urzędem twierdzeń i dowodów w zakresie powszechnej znajomości Znaku i w konsekwencji podwyższonego stopnia rozpoznawalności Znaku, która to wysoka rozpoznawalność niweluje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów opatrzonych Znakiem (szczegółowe wywody Skarżącej w tym zakresie zawarto we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy);

2) braku przeprowadzenia analizy zgłoszonych przez Skarżącą twierdzeń i dowodów w zakresie uzyskania przez znaki z serii EKSTRA PENSJA wysokiej rozpoznawalności i zdolności odróżniającej, co doprowadziło Organ do błędnego uznania, iż występuje ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia

towarów opatrzonych Znakiem i niezasadnej odmowy rejestracji Znaku dla wszystkich towarów i usług;

3) braku rozpatrzenia argumentów Skarżącej w zakresie przynależności Znaku do serii znaków EKSTRA PENSJA Skarżącej, brak oceny tej okoliczności i jej wpływu dla oceny ryzyka wprowadzenia klientów w błąd;

4) braku prawidłowego uzasadnienia decyzji i nie odniesienie się w niej do argumentów Skarżącej mających znaczenie dla oceny ryzyka wprowadzenia w błąd.

5) nie wzięcia przez Organ pod uwagę zmian w prawie i obecnej praktyki Urzędu. Obecnie to na uprawnionych z rejestracji znaków towarowych ciąży obowiązek samodzielnego weryfikowania zgłaszanych znaków i ewentualnego podejmowania decyzji o zgłaszaniu sprzeciwu. W sytuacji jaka występuje w niniejszej sprawie tj. wcześniejszych znaków z serii EKSTRA PENSJA należących do Skarżącej, renomy i wysokiej rozpoznawalności znaków Skarżącej z serii EKSTRA PENSJA, całościowa analiza sprawy powinna prowadzić do oceny, iż nie są spełnione przesłanki do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak EKSTRA PENSJA.

II. naruszenie prawa materialnego tj. art. 1291 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 pwp polegające na:

1) błędnym przyjęciu, iż zachodzą okoliczności, że Znak nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których został zgłoszony;

2) błędnym przyjęciu, że Znak składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

podczas, gdy prawidłowo ocena materiału dowodowego w sprawie prowadzi do wniosku, że z uwagi na przynależność Znaku do serii znaków EKSTRA PENSJA Skarżącej mających wcześniejsze pierwszeństwo i cieszących się wysoką rozpoznawalnością -tj.

znaku słowno-graficznego EKSTRA PENSJA [...], ochrona od 14.08.2014: znaku słowno-graficznego EKSTRA PENSJA [...], ochrona od 14.03.2013

W oparciu o powyższe zarzuty Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji w całości oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczas prezentowane stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym ta kontrola stosownie do § 2 powołanego artykułu sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Sąd w ramach swojej właściwości dokonuje zatem kontroli aktów z zakresu administracji publicznej z punktu widzenia ich zgodności z prawem materialnymi jak i prawem procesowym.

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm..; dalej: "p.p.s.a."). W świetle powołanego przepisu Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Rozpoznając sprawę pod kątem powyżej wskazanych reguł, Sąd doszedł do przekonania, że skarga jest pozbawiona usprawiedliwionych podstaw, natomiast zaskarżona decyzja nie zawiera wad uzasadniających jej uchylenie.

Zasadniczą, sporną kwestią był charakter oznaczenia słownego "ekstra pensja" zgłoszonego do ochrony w dniu 7 grudnia 2016 r. pod numerem [...] przez skarżącą Spółkę. Podstawą odmowy udzielenia ochrony w kontrolowanej sprawie było stanowisko organu o braku dostatecznych znamion odróżniających znaku zgłoszonego w odniesieniu do sygnowanych nim towarów i usług (art. 129 1 ust. 1 pkt 3 p.w.p.).

Zgłoszony znak jest oznaczeniem słownym, składającym się z dwóch elementów tworzących określenie ekstra pensja. Zdaniem organu, które Sąd w niniejszej sprawie podziela, zgłoszone oznaczenie ma charakter ogólnoinformacyjny i samo w

sobie jest nośnikiem informacji o rodzaju, pochodzeniu, towarów/usług, do oznaczenia których jest przeznaczone. Opisowy charakter oznaczenia może natomiast spowodować, że potencjalni odbiorcy nie będą go traktować, jako należącego do jednego podmiotu znaku towarowego, lecz jako znak niosący jedynie określoną informację. Konsument może nie być w stanie odróżnić, czy wyrazy w danym tekście są używane jako zarejestrowany znak danego przedsiębiorcy, czy też, jako opis oferowanych towarów/usług. Ponadto, należy stwierdzić, że znak składający się z powszechnie używanych słów (a wyrazy "ekstra" i "pensja" do takich słów należą) nie może być zarejestrowany na wyłączność tylko jednego podmiotu.

Organ należycie uzasadnił swoje stanowisko, przytaczając definicje słownikowe, zgodnie z którymi "ekstra" oznacza m.in. dodatkowy, zaś "pensja" oznacza wypłatę. Całość oznaczenia będzie zatem oznaczała dodatkowy przypływ pieniędzy.

Odnosząc się do podnoszonej w toku postępowania administracyjnego kwestii wtórnej zdolności odróżniającej, organ stwierdził, iż w tej mierze nie stanowią dostatecznego dowodu przedstawione przez stronę dokumenty w postaci 3 zestawień wydatków na media oraz 28 zdjęć przedstawiających kolektury lub reklamy loterii oraz przesłanych na nośniku pendrive dwóch filmów promocyjnych oraz trzech reklam radiowych. Wskazał, że jedynie trzy zestawienia wydatków poniesionych na media, na których widnieją daty sprzed zgłoszenia, które mogłyby stanowić dowód na wtórną zdolność. Pozostałe materiały tych warunków nie spełniają, gdyż na wydrukach nie ma dat (jedynie data poświadczenia przez rzecznika), co powoduje, że nie mogą one stanowić dowodu. Podobnie jak i dane na pendrive - jest na nich jedynie data modyfikacji - ta sama na wszystkich filmach i nagraniach - data 16.10.2017 r., zatem na długo po dokonaniu zgłoszenia. Zdaniem Sądu, należy podzielić pogląd organu, iż by wykazać charakter odróżniający (wtórną zdolność) należałoby przedstawić dokumenty potwierdzające jak długo i na jakim obszarze znak był używany, ilość środków zainwestowanych w promocje, czy proporcje odbiorców rozpoznających przedmiotowe oznaczenie jako konkretny znak towarowy. Jak bowiem stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie o sygn. VI SA/Wa 2790/13 "znak towarowy aby nabyć wtórną zdolność odróżniającą musiał być używany i rozpoznawany na rynku jako odróżniający towary

co do źródła ich pochodzenia. Samo bowiem wieloletnie używanie znaku nie wystarcza aby znak nabył powyższą właściwość".

Należy w tym miejscu przede wszystkim wskazać, że funkcją każdego znaku towarowego jest zdolność odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa, od towarów tego samego rodzaju, pochodzących od innych przedsiębiorstw, co wprost wynika z definicji zawartej w art. 120 ust. 1 p.w.p. Zdolność do odróżniania przejawia się w tym, że znak towarowy nie może wprowadzać uczestników obrotu w błąd, co do pochodzenia towarów. Znakiem towarowym może być zatem wyłącznie oznaczenie, do używania którego można przyznać prawo wyłącznie jednemu podmiotowi, gwarantując jednocześnie prawo do swobodnego dostępu pozostałym uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczeń ogólnoinformacyjnych. W tym znaczeniu znak towarowy pozwala odbiorcy rozpoznać towary objęte prawem wyłącznym jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, a tym samym umożliwia odróżnianie tych towarów, od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (analogicznie do wyroku ETS-u z 7 października 2004 r., C-136/02, sprawa

Mag Instrument vs. OHIM, pkt 29.

Posiadanie przez znak towarowy dostatecznych znamion odróżniających jest zatem podstawową przesłanką ocenną, zarówno przy udzielaniu ochrony na konkretne oznaczenie, jak również przy próbie wzruszenia takiego prawa. Dostateczne znamiona odróżniające umożliwiają postrzeganie przez właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów towarów /lubi usług nim oznaczanych, że dany towar/usługa, wśród towarów/usług tego samego rodzaju, pochodzi od konkretnego podmiotu (por. wyrok ETS-u z 22 czerwca 2006 r., C-24/05, sprawa August Storck KG vs. OHIM, pkt 23).

Jak podnosi się w doktrynie prawa (vide - Joanna Sitko, Komentarz Lex do art. 129 ustawy - Prawo własności przemysłowej, stan prawny: 1 maja 2015 r.), "w art. 129 ust. 1 p.w.p. ustawodawca uregulował dwa przypadki, w których znak towarowy wyłączony jest od rejestracji. Pierwszy odnosi się do sytuacji, w której dane oznaczenie w ogóle nie nadaje się do tego, by pełnić funkcję znaku towarowego (art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). Drugi natomiast dotyczy przypadków, w których znak

pozbawiony jest dostatecznych znamion odróżniających (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.)".

Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 p.w.p., przewidującym tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

1) nie może być znakiem towarowym;

2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;

3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności (...).

Powyższy przepis może zatem stanowić samodzielną podstawę odmowy rejestracji znaku, jeśli zgłoszone oznaczenie w ogóle nie nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw lub też nie nadaje się do przedstawienia w sposób graficzny (zob. R. Skubisz, Prawo znaków..., s. 33; K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 572-574; wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2003 r., II SA 309/02, ONSA 2004, nr 2, poz. 74. W wyroku tym sąd uznał, że "dopiero po ustaleniu, że mamy do czynienia ze znakiem towarowym [...] badaniu podlega jego zdolność odróżniająca in concreto"). Komentowany przepis odnosi się więc do podstawowych cech znaku towarowego determinujących jego rejestrację. Wymienione cechy oznaczenia weryfikowane są w oderwaniu od rodzaju towarów, dla których znak jest zgłaszany do ochrony, dlatego też przesłanka zdolności do odróżniania towarów, o której mowa w art. 120 ust. 1 p.w.p., określana jest mianem abstrakcyjnej zdolności odróżniającej oznaczenia (zob. komentarz do art. 120 p.w.p.). Natomiast przeszkoda rejestracji znaku wynikająca z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. określana jest mianem konkretnej zdolności odróżniającej i badana jest w odniesieniu do konkretnych towarów, dla jakich znak został zgłoszony do ochrony (zob. R. Skubisz, Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie..., s. 115-117; K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 576; wyrok NSA z dnia 9 września 2008 r., II GSK 334/08, LEX nr 489168). Przyjmuje się, że dostateczne znamiona odróżniające oznaczenia rozumiane w sensie konkretnym pozwalają na to, by właściwy krąg

odbiorców, składający się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów towarów (usług) oznaczonych danym znakiem, postrzegał wskazany towar jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa (zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie August Storck KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), C-24/05, EU:C:2006:421, pkt 23).

Tak więc, charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać, biorąc pod uwagę konkretne towary lub usługi, dla których oznaczania znak został zgłoszony, oraz sposób postrzegania go przez istotny z tego punktu widzenia krąg odbiorców (wyrok ETS z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie Procter & Gamble Company przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), C-473/01 P i C-474/01 P, EU:C:2004:260, pkt 32 i 33, oraz wyrok ETS z dnia 7 października 2004 r. w sprawie Mag Instrument Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), C- 136/02, EU:C:2004:592, pkt 19, a także powołane tam orzecznictwo). Pogląd ten potwierdza również orzecznictwo sądów krajowych (zob. wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2001 r" II SA 3446/01, ONSA 2003, nr 1, poz. 27, M. Praw. 2002, nr 3, s. 99, z aprobującą glosą M. Kępińskiego, OSP 2004, z. 1, poz. 11). Reasumując tę kwestię (vide - m.in. "Prawo własności przemysłowej" Praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Promińskiej wyd. II str. 212), należy stwierdzić, że za znaki opisowe w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej można uznać takie znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń mogących służyć w obrocie do przekazywania informacji o cechach towarów. Charakterystykę znaków opisowych można uzupełnić przez wskazanie trzech reguł: aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości. Aktualność oznaczeń służących do przekazywania informacji powinna podlegać ocenie obiektywnej. Należy ustalić czy, z punktu widzenia aktualnych warunków rynku, oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno pozostać dostępne dla wszystkich jego uczestników. Reguła konkretnej opisowości wskazuje, że wyłączony od rejestracji jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony. W pewnej zależności z regułą wyżej wskazaną pozostaje zasada bezpośredniej opisowości. Znak opisowy wykazuje cechę bezpośredniości opisu

wówczas, gdy informacja o cechach konkretnego towaru jest przekazywana wyraźnie i jednoznacznie, a więc możliwa do odczytania wprost, a nie drogą skojarzeń.

W ocenie Sądu, organ kwestię zdolności odróżniającej zgłoszonego oznaczenia w sposób właściwy zinterpretował, dokonując równocześnie stosownego odniesienia do jego odbioru przez konsumentów. Zasadnie uznał, że przy całościowym postrzeganiu przedmiotowy znak będzie przez odbiorców odebrany przede wszystkim jako informacja o rodzaju oferowanych towarów i usług, nie zaś jako wyróżnik podmiotu je oferującego. Relewantnym kręgiem odbiorców będą przy tym zarówno osoby profesjonalne - prowadzące, czy też planujące działalność gospodarczą jak też osoby przeciętne, zainteresowane kupnem powszechnych towarów i usługą ich sprzedaży, jak: organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych; obsługa gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych w systemie on-line w sieci informatycznej, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych.

Niewątpliwie taki krąg odbiorców jest dobrze poinformowany; można nawet przyjąć, że posiada wyższy od przeciętnego stopień uwagi. Dodatkowo, należy brać pod uwagę zwyczajowe używanie znaków towarowych jako oznaczeń pochodzenia w danej branży. Jakkolwiek relewantni nabywcy przedmiotowych towarów i usług mogą wykazać trochę wyższą uwagę przy korzystaniu z nich, to nie zmienia to warunku, iż znak towarowy musi samodzielnie pełnić funkcję oznaczenia odróżniającego - konsument nie może drogą pośrednią identyfikować źródła komercyjnego pochodzenia takich towarów lub usług. Nie można zatem wykluczyć, iż zostaną wprowadzeni w błąd co do pochodzenia tak oznaczanych towarów lub usług.

Odnosząc się kolejno do zarzutów skargi, należy stwierdzić w pierwszej kolejności, że zarzut naruszenia przepisów art. 7, 8, 9, 10, 11, 77 § 1 i 4, 80, oraz art. 107 § 3 kpa nie zasługuje na uwzględnienie.

Według pełnomocnika skarżącej Spółki, Urząd Patentowy pominął twierdzenia i dowody zawarte w aktach sprawy, dotyczące kwestii renomy i powszechnej znajomości i nabycia wtórej zdolności odróżniającej znaku towarowego ekstra pensja, nadto nie odniósł się w sposób wnikliwy do zgłoszonych przez skarżącą w toku postępowania przed Urzędem twierdzeń i dowodów w zakresie powszechnej znajomości zgłoszonego znaku i w konsekwencji podwyższonego stopnia jego rozpoznawalności, która to wysoka rozpoznawalność - w jego ocenie - niweluje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów opatrzonych zgłoszonym znakiem. Zdaniem pełnomocnika skarżącej, brak przeprowadzenia analizy jej twierdzeń i dowodów w zakresie uzyskania przez znaki z serii EKSTRA PENSJA wysokiej rozpoznawalności i zdolności odróżniającej doprowadził organ do błędnego uznania, iż występuje ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towarów i niezasadnej odmowy rejestracji znaku dla wszystkich towarów i usług. Pełnomocnik wskazywał na kolejne zarzuty - brak rozpatrzenia argumentów w zakresie przynależności znaku do serii znaków EKSTRA PENSJA skarżącej, brak oceny tej okoliczności i jej wpływu dla oceny ryzyka wprowadzenia klientów w błąd; brak prawidłowego uzasadnienia decyzji i nie odniesienie się w niej do argumentów skarżącej mających znaczenie dla oceny ryzyka wprowadzenia w błąd. Podnosił nadto nie wzięcie pod uwagę zmian w prawie i obecnej praktyki Urzędu.

Pełnomocnik w odniesieniu do tej ostatniej kwestii wskazywał, iż obecnie to na uprawnionych z rejestracji znaków towarowych ciąży obowiązek samodzielnego weryfikowania zgłaszanych znaków i ewentualnego podejmowania decyzji o zgłaszaniu sprzeciwu. W sytuacji jaka występuje w niniejszej sprawie tj. wcześniejszych znaków z serii EKSTRA PENSJA należących do Skarżącej, renomy i wysokiej rozpoznawalności znaków Skarżącej z serii EKSTRA PENSJA, całościowa analiza sprawy powinna, jego zdaniem, prowadzić do oceny, iż nie są spełnione przesłanki do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak EKSTRA PENSJA.

Zdaniem Sądu, powyższe zarzuty proceduralne nie mogły spotkać się z aprobatą, gdyż Urząd Patentowy w sposób właściwy przeprowadził postępowanie dowodowe, ustosunkowując się w sposób należyty do wyjaśnień strony. Kwestię braku

wykazania renomy i powszechnej znajomości a co za tym idzie, wtórnej zdolności odróżniającej uzasadnił w sposób niebudzący zastrzeżeń Sądu.

Argumenty podane w uzasadnieniu poparte zostały materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania. Urząd Patentowy na bieżąco informował stronę o stwierdzonych przeszkodach dla udzielenia prawa ochronnego na zgłoszone oznaczenie, umożliwiając jej zajęcie stanowiska w tym przedmiocie (vide - pismo z 4 maja 2017 r. skierowane do strony). Organ w sposób pełny i jasny wyjaśnił zasadność podjętej decyzji. Dokonując wykładni przepisów prawa materialnego, oparł się na przytoczonym w decyzji orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego oraz TSUE.

Przede wszystkim, wbrew stanowisku skarżącej, nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż w obecnym stanie prawnym wyłącznie na uprawnionych z rejestracji znaków towarowych ciąży obowiązek samodzielnego weryfikowania zgłaszanych znaków i ewentualnego podejmowania decyzji o zgłaszaniu sprzeciwu. Zdaniem Sądu, rzeczą organu przy dokonywaniu rejestracji jest obowiązek badania, czy zgłoszone oznaczenie nie jest obciążone bezwzględnymi przeszkodami rejestracyjnymi. Z powyższego obowiązku organ wywiązał się należycie.

W ramach tego zarzutu wytknięto Urzędowi Patentowemu nieuwzględnienie faktu dokonania w przeszłości rejestracji podobnych znaków towarowych EKSTRA PENSJA.

Prawidłowość stanowiska organu w zakresie, w jakim nie uwzględnił argumentacji pełnomocnika skarżącej odnoszącej się do przysługujących jej znaków wcześniejszych, potwierdzają sądy administracyjne w orzecznictwie, np.: "/.../ kwestię podobieństwa znaków towarowych ocenia się indywidualnie, uwzględniając każdy przypadek oddzielnie, a nie w oparciu o analogię /.../" (wyrok WSA sygn. akt: VI SA/Wa 1783/06). Analogicznie wypowiadały się również sądy europejskie np. T- 112/03: "zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych dotyczących rejestracji oznaczenia w charakterze wspólnotowego znaku towarowego należy oceniać wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną

przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie ich wcześniejszej praktyki decyzyjnej." Można przytoczyć w tym miejscu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1783/06), co prawda dotyczący podobieństwa oznaczeń, jednakże mający co do zasady także zastosowanie w przypadku rozpatrywania braku znamion odróżniających znaku. WSA stwierdził w jego uzasadnieniu, że "/.../ kwestię podobieństwa znaków towarowych ocenia się indywidualnie, uwzględniając każdy przypadek oddzielnie, a nie w oparciu o analogię"/.../

Tak więc, w ocenie Sądu, żadne wcześniejsze rozstrzygnięcie (za wyjątkiem rozstrzygnięć wiążących z mocy przepisów rangi ustawowej) nie może być w sposób automatyczny uznane za przesądzające rodzaj rozstrzygnięcia, jakie winno zapaść w konkretnym postępowaniu.

Zaznaczenia wymaga, iż przywołanie w zakresie zarzutu naruszenia przepisów postępowania wielu przepisów k.p.a. bez jednoczesnego uzasadnienia w odniesieniu do każdego z nich z osobna nie ułatwia ustosunkowania się do każdego z nich ze strony Sądu. W szczególności nie jest jasny stawiany zarzut naruszenia art. 10 k.p.a. - czynnego udziału strony w postępowaniu. Niemniej jednak, dokonując oceny sprawy z urzędu we wszystkich jej aspektach procesowych, Sąd nie dostrzegł w tym zakresie żadnych uchybień, mogących rzutować na treść rozstrzygnięcia. Organ informował stronę o przeszkodach uwzględnienia wniosku, umożliwiając zajęcie stanowiska na każdym etapie sprawy, z czego zresztą strona w pełni korzystała.

Organ w ocenie Sądu w sposób właściwy dokonał także subsumcji prawa materialnego - art. 129¹ ust. 1 p.w.p., co oznacza, iż zarzut naruszenia prawa materialnego jest również niezasadny.

Jak wyżej zaznaczono, przepis ten dotyczy bezwzględnej przesłanki udzielenia prawa ochronnego na zgłoszone oznaczenie. Zdaniem Sądu, unormowanie powyższe należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie powinno posiadać na tyle charakterystyczną formę, by być w stanie zwrócić uwagę odbiorców i zidentyfikować oznaczany nim towar lub świadczoną usługę jako pochodzące

z konkretnego źródła. Ocena zdolności odróżniającej oznaczenia powinna uwzględniać zwykłe warunki obrotu rozumiane jako możliwość pełnienia przez znak podstawowej jego funkcji, jaką jest wskazywanie na pochodzenie towaru od określonego przedsiębiorcy. Oceny dostatecznych znamion odróżniających dokonuje się zawsze przy uwzględnieniu towarów i usług do oznaczania, których przeznaczony jest dany znak (wyrok NSA z 14 grudnia 2001 r. sygn. akt: II S.A. 3446/01). Należy przy tym zbadać, czy oznaczenie składa się wyłącznie z oznaczeń opisowych, czy ewentualnie zawiera także elementy, które w wystarczający sposób odróżniałyby znak i pozwalałaby na ustalenie pochodzenia tak określanych towarów i usług. Dla stwierdzenia, czy znak ten posiada dostateczne znamiona odróżniające, konieczne jest dokonanie oceny, czy dla przeciętnego, należycie poinformowanego, dobrze zorientowanego i rozsądnego konsumenta mógłby on stanowić dostateczną podstawę dla zidentyfikowania towarów i usług jako pochodzących od jednego, stałego i zawsze od tego samego producenta. Co do oznaczenia właściwego kręgu odbiorców, powszechnie przyjmuje się, że przeciętny odbiorca określonej kategorii produktów to osoba właściwie poinformowana, dostatecznie spostrzegawcza i rozsądna, [zob. wyrok ETS z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 "Lloyd Schuhfabrik Meyer"]. Przyjęcie takiej definicji oznacza, że przeciętnym odbiorcą jest osoba dysponująca określoną wiedzą o świecie, posiadającą zdolność do przyswajania informacji, ale podchodząca do nich z pewną dozą krytycyzmu, z uwagi na świadomość komercyjnej roli znaku towarowego. Ustalając poziom uwagi przeciętnego odbiorcy, należy uwzględnić fakt, że poziom takiego przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od kategorii danych towarów lub usług, [zob. wyrok ETS z 22.06,1999 r. w sprawie C-342/97 "Lloyd Schuhfabrik Meyer"', wyrok NSA z dnia 20.03.2007 r. II GSK 341/06], Oznaczenie, które może uzyskać ochronę jako znak towarowy, nie może być oznaczeniem opisowym, a więc składającym się wyłącznie z oznaczeń służących w obrocie do przekazywania informacji o cechach towarów/usług. Oznaczenie takie przekazuje jedynie informacje o nim samym, a nie wskazuje na pochodzenie sygnowanego nim towaru czy usługi od konkretnego przedsiębiorcy. Udzielenie prawa ochronnego na takie oznaczenie ograniczałoby nadmiernie swobodę działania innych uczestników obrotu gospodarczego i uniemożliwiałoby normalne funkcjonowanie rynku. Ponadto zamykałoby konkurentom możliwość informowania klientów o cechach towaru/usługi, monopolizując używanie takiego oznaczenia na rzecz jednego przedsiębiorcy.

Mając na uwadze powyższe poglądy doktryny oraz orzecznictwa wspólnotowego i krajowego, zdaniem Sądu, należy w kontrolowanej sprawie przyznać rację organowi co do tego, że zgłoszony znak składa się z wyrazów pozbawionych zdolności odróżniającej w stosunku do towarów i usług objętych zgłoszeniem. Słowa te mają swoje ścisłe i określone znaczenie, których treść jest rozumiana natychmiastowo i bezpośrednio.

W kontekście braku cech odróżniających samego elementu słownego "ekstra pensja" oznacza to, iż w znaku tym trudno odnaleźć jakiekolwiek cechy, które pozwoliłyby na odróżnienie towarów i usług przez niego sygnowanych. W takim przypadku regułą jest, że aby wyrażenia nie posiadające zdolności odróżniającej mogły zostać zarejestrowane, winny być przedstawione jako oznaczenia dysponujące charakterystycznymi cechami wyróżniającymi np. bogatą grafikę. Jak określane jest w doktrynie - "Ocena zdolności odróżniającej jest wypadkową dwóch elementów. Z jednej strony forma przedstawieniowa znaku musi być "sama w sobie" na tyle charakterystyczna, aby mogła identyfikować towar/usługę. Z drugiej strony musi zapewnić odbiorcy możliwość dokonania wyboru towaru/usługi według niej, bez konieczności ustalania pochodzenia towaru/usługi drogą okrężną (np. przez szukanie na towarze nazwy producenta)."

Analizowane oznaczenie jest wyłącznie słowne, w związku z powyższym nie wydaje się aby samoistnie wzbudzało wśród potencjalnych odbiorców towarów i usług, dla których zostało zgłoszone, jednoznaczne skojarzenia z konkretnym przedsiębiorcą. Oznaczenie to posiada bowiem cechy, które wskazują na rodzaj i właściwości towarów i usług, a nie identyfikują ich pochodzenia. Oznaczenie tego rodzaju może występować obok znaku towarowego (np. logo danej firmy), ale samo w sobie nie może być znakiem towarowym. Biorąc więc pod uwagę ogólne wrażenie całego oznaczenia, jego wartość znaczeniową i jedynie słowną prezentację należy stwierdzić, że oznaczenie to nie posiada znamion indywidualizujących, które mogłyby zapewnić jednolite skojarzenia ich odbiorcom, że towary i usługi oznaczone słownym oznaczeniem pochodzą od jednego zawsze tego samego przedsiębiorcy, w tym przypadku od Zgłaszającego.

Wprawdzie, zdaniem Sądu można generalnie podzielić pogląd pełnomocnika skarżącej Spółki co do tego, że dane oznaczenie, co do zasady, powinno być skonfrontowane z każdym towarem bądź usługą zawartą w zgłoszeniu. Jednakże w kontrolowanym przypadku zachodzi wyjątek, który znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Kwestię tę wyjaśnił TSUE, wskazując, że jeśli ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towarów lub usług, właściwy organ ma prawo ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia obejmującego wszystkie rozpatrywane towary lub usługi (wyrok z dnia 17 maja 2017 r., EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo). Tak więc Sąd uznał, że na gruncie tej, konkretnie rozpoznawanej sprawy, prawidłowym było ograniczenie się do ogólnego uzasadnienia, jeżeli istnieje ta sama podstawa odmowy i jest ona podnoszona wobec kategorii lub grupy towarów lub usług i między którymi istnieje na tyle bezpośredni i konkretny związek, że tworzą one jedną kategorię lub jedną grupę towarów lub usług o dostatecznie jednorodnym charakterze (tak: wyrok z dnia 16 października 2014 r. Larranaga Otano/OHIM (GRAPHENE), T-458/13, EU:T:2014:891, pkt 26; zob. także podobnie postanowienie z dnia 18 marca 2010 r., CFCMCEE/OHIM, C-282/09 P, Zb.Orz., EU:C:2010:153, pkt 37-40; analogicznie wyrok z dnia 15 lutego 2007 r., BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Zb.Orz., EU:C:2007:99, pkt 34-38).

Jak natomiast stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w sprawie "Postkantoor" (nr C-363/99 z dnia 12.02.2004), "generalną zasadą jest, że zwykłe połączenie elementów, z których każdy jest opisowy w stosunku do towarów lub usług, dla których zgłoszono znak, dalej skutkuje opisowością (...), Zwyczajne zestawienie takich elementów razem, bez wprowadzania jakiejkolwiek zmiany, w szczególności składniowej lub znaczeniowej, nie może skutkować niczym innym jak tym, że znak zawiera wyłącznie oznaczenia mogące służyć w obrocie do określenia cech towarów i usług".

Należy więc stwierdzić, iż związek frazeologiczny "ekstra pensja" w stosunku do wymienionych towarów i usług z klasy 09, 16, 28, 38 i 41 będzie bezpośrednio, czyli w sposób oczywisty wskazywać na przeznaczenie, czyli, że dotyczy dodatkowych,

niespodziewanych korzyści ("dodatkowych profitów"), możliwych do uzyskania poprzez skorzystanie z danej oferty.

Można przyjąć, że udzielenie prawa ochronnego na przedmiotowe oznaczenie na rzecz jednego podmiotu, spowodowałoby sytuację tzw. "wiecznego monopolu" dla jednego przedsiębiorcy. Zaznaczenia wymaga, że nabywanie praw wyłącznych do oznaczeń ogólnoinformacyjnych jest z mocy ustawy Prawo własności przemysłowej wyłączone, bowiem udzielenie prawa ochronnego na takie oznaczenie na rzecz tylko jednego podmiotu gospodarczego stanowiłoby zachwianie prawa własności pozostałych podmiotów oraz uniemożliwiałoby normalne funkcjonowanie rynku.

Można też za trafne uznać wywody organu, iż aby zgłoszone do Urzędu oznaczenie, mogło prawidłowo pełnić funkcję znaku towarowego, musi być na tyle fantazyjne, by utrwalić w pamięci konsumenta więź łączącą sygnowany nim towar lub usługę z jego producentem lub usługodawcą. Powinno składać się z wyrażeń, które nie są powszechnie używane. Wskazał na brak możliwości zmonopolizowania określeń, którymi każdy może posłużyć się w sposób konieczny do podania podstawowych cech produktu czy oferowanej usługi. Oznaczenie, które może uzyskać ochronę jako znak towarowy, nie powinno być oznaczeniem opisowym, czyli składającym się wyłącznie z oznaczeń służących w obrocie do przekazywania informacji o cechach towarów/usług. Oznaczenie takie przekazuje bowiem informacje jedynie o nim samym, a nie wskazuje na pochodzenie sygnowanego nim towaru czy usługi z konkretnego źródła. Udzielenie prawa ochronnego na oznaczenia tego typu ograniczałoby nadmiernie swobodę działania innych uczestników obrotu gospodarczego i uniemożliwiałoby normalne funkcjonowanie rynku. Ponadto zamykałoby konkurentom możliwość informowania klientów o cechach towaru/usługi, monopolizując używanie takiego oznaczenia na rzecz jednego przedsiębiorcy.

Reasumując, w ocenie Sądu w rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy wydając zaskarżoną decyzję, nie naruszył przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ani przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zarzuty skargi Sąd uznał na pozbawione usprawiedliwionych podstaw. Równocześnie nie stwierdził wad decyzji, które winny być uwzględnione z urzędu.

Z uwagi na powyższe, Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.