Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 3242/14
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2016-01-22 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 151
journal: Dz.U. 2012 poz 270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
article: art. 120 ust. 1; art. 132 ust. 2 pkt 2, 3; art. 164; art. 246; art. 255 ust. 4; art. 256 ust. 1
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 7, art. 77, art. 80
journal: Dz.U. 2016 poz 23
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Protokolant st. ref. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę w całości


UZASADNIENIE

Decyzją z [...] czerwca 2010 r. Urząd Patentowy RP (dalej UP RP, organ), na podstawie art. 147 i art. 150 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – obecnie t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 (dalej pwp), udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "Skąd się biorą ...okna?OknoPlus" (zgłoszony [...] marca 2000 r. za nr [...]) na rzecz P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. (dalej uprawniony, uczestnik postępowania).

Opis ww. znaku przedstawia się następująco: element słowny znaku umieszczony jest na trzech poziomach:

- w poziomie górnym, po lewej stronie widnieje napis: "Skąd się biorą...",

- w poziomie pośrednim, po lewej stronie znajduje się napis: "okna?",

- w poziomie dolnym, po prawej stronie jest napis "OknoPlus".

Napisy są wykonane prostą, drukowaną, czytelną czcionką. Napisy w dwóch górnych poziomach są w kolorze czerwonym, a napis "OknoPlus" - w kolorze czarnym. Pomiędzy górnymi a dolnym napisem (mniej więcej w 2/3 szerokości znaku) umieszczony jest element graficzny w postaci stojącego bociana z "uciętymi" od dołu nogami w okolicy kolan. Bocian pokazany jest ukośnie od przodu, jest nienaturalnie pogrubiony i skrócony; jest też otoczony delikatnie zaznaczonym cieniem. Górna część jego nóg jest obficie opierzona. Nogi i dziób bociana mają kolor czerwony, końce skrzydeł i okolice oka są czarne, a podbrzusze ma kolor niejednolicie popielaty.

Przedmiotowy znak towarowy [[...]] [...] (dalej sporny znak) został zastrzeżony w kolorach czerwonym, czarnym, szarym i białym oraz został przeznaczony do oznaczenia towarów i/lub usług wymienionych w załączniku:

- klasyfikacja nicejska 6 (towary metalowe: stolarka otworowa, kształtowniki, złącza, zamknięcia, zamki, zawiasy, akcesoria do wymienionych wyrobów), 19 (towary niemetalowe: stolarka otworowa, kształtowniki, złącza, zamknięcia, zamki, zawiasy, akcesoria do wymienionych wyrobów), 37 (tj. montaż, wymiana stolarki otworowej);

- klasyfikacja wiedeńska 3.7.7 27.5.1 29.1.14.

Prawomocna decyzja UP RP o udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak została opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego nr [...] z [...] lipca 2011 r.

Od powyższej decyzji A. Sp. z o.o. z siedzibą w L. (dalej skarżący), na podstawie art. 246 ust. 1 pwp wniósł sprzeciw (opatrzony datą [...] maja 2011 r., a nadany w urzędzie pocztowym [...] stycznia 2012 r. [[...] stycznia 2012 r. to niedziela]; data wpływu sprzeciwu do organu: 1 lutego 2012 r.). Skarżący podniósł, że ww. decyzja została wydana z naruszeniem art. 120 ust. 1, art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 pwp, a sporny znak zawiera elementy upodabniające go do obecnych na rynku od 1998 r. następujących znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz skarżącego:

znaku graficznego [...], przedstawiającego wizerunek bociana w gnieździe umieszczonym nad kwadratowym elementem, zgłoszonego [...] listopada 1998 r. i przeznaczonego do oznaczania towarów i usług z klas od 1 do 45 według klasyfikacji nicejskiej (w tym towarów z klasy 6 i 19 oraz usług z klasy 37 tej klasyfikacji),

znaku słownego "bocian" [...] , zgłoszonego [...] grudnia 1999 r. i przeznaczonego do oznaczania towarów i usług z klas 1, 2, 3, 6, 8, 9, 17, 19, 21, 33 i 37 według klasyfikacji nicejskiej,

znaku słownego "bocian" [...] zgłoszonego [...] września 2001 r. i przeznaczonego do oznaczania towarów i usług z klas 35, 40, 42, 43 i 45 według klasyfikacji nicejskiej,

znaku graficznego wspólnotowego [...] przedstawiającego wizerunek lecącego bociana (wpisanego do rejestru pod nr [...]) i przeznaczonego do oznaczania towarów i usług z klas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 19, 27, 35, 37 i 41 według klasyfikacji nicejskiej; znak ten, choć zgłoszony po dniu zgłoszenia spornego znaku – ukazuje ciągłość stosowanej przez skarżącego symboliki i politykę marketingową jego przedsiębiorstwa.

W ocenie wnoszącego sprzeciw (skarżącego) sporny znak nie nadaje się do odróżniania towarów różnych podmiotów (tj. nie spełnia warunku określonego w art. 120 ust. 1 pwp). Głównym elementem znaku spornego jest wizerunek bociana identyczny z tym, jaki podlega ochronie jako [...]. Dodatkowo przedstawienie bociana użyte w spornym znaku przez przeciętnego nabywcę odbierane jest w płaszczyznach fonetycznej i wizualnej jako bocian, czyli identycznie jak znaki [...] i [...] skarżącego.

Sporny znak został przeznaczony do oznaczania towarów tożsamych i komplementarnych z tymi, dla których przeznaczone są znaki towarowe chronione na rzecz skarżącego (zwłaszcza znak [...]). Dlatego udzielenie ochrony dla spornego znaku narusza prawa majątkowe skarżącego przez stworzenie ryzyka konfuzji wpływającego bezpośrednio na renomę marki A., należących do skarżącego znaków towarowych, a także na sprzedaż jego wyrobów. Według skarżącego okoliczność, iż podczas montażu stolarki budowlanej wykonywane są także "obróbki" (wykończenia) murarskie otworów okiennych i drzwiowych, w których wykorzystywane są masy i zaprawy budowlane, dodatkowo wzmacnia ryzyko skojarzenia znaku spornego z przeciwstawionymi znakami skarżącego. Skarżący podkreślił przy tym znaczny udział w rynku wyrobów oznaczanych znakami skarżącego, renomowany charakter tych oznaczeń i "renomę bociana jako bezsprzecznie kojarzonego z marką A.". Zbieżność towarów i usług oraz zaczerpnięcie głównego elementu znaku [...], jakim jest bocian i przeniesienie go do spornego znaku stwarza ryzyko konfuzji tych znaków. Wysokie jest bowiem prawdopodobieństwo, iż przeciętny nabywca zostanie wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów przedsiębiorstwa O. Sp. z o.o. lub dojdzie do wniosku, że przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o. oraz O. Sp. z o.o. są powiązane organizacyjnie bądź finansowo, a do prowadzonych prac montażowych uczestnik stosuje wyłącznie produkty skarżącego.

Podkreślając renomę i rozpoznawalność produktów oraz oznaczeń swojego przedsiębiorstwa, skarżący powołał się na szereg publikacji w mediach zarówno branżowych, jak i spoza branży budowlanej - artykuły: "A. - marka kojarzona z bocianem", "Jak A. przechytrzył H." i "Bocian budowniczy", fragmenty podręcznika "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa" autorstwa F. Żurakowskiego, kopie reklam prasowych z czasopism: "Materiały budowlane" 1/97, "Gazeta Wyborcza" 7.06.1999, "Polityka" 25/99, "Wprost" 25/99, "Murator" 3/02, "A. budowlany" 4/02, "Dziennik Zachodni" 2.02.2004, "Trybuna Śląska" 3.12.2004, "Murator" 10/09, wydruki artykułów internetowych: "Sukces bociana", "Człowiek od bocianów", "Czterech z A.a", wydruk ze strony internetowej "Wikipedii" (dotyczący grupy A.), wydruki dotyczące zestawienia reklam marki A.. Stwierdził, że wizerunek bociana jest jednoznacznie kojarzony i rozpoznawalny jako należący do przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o., co wynika z wielu zabiegów marketingowych, takich jak reklama telewizyjna, radiowa, działania promocyjne, jak np. stawianie przy hurtowniach materiałów budowlanych i składach budowlanych masztów reklamowych z przedstawieniem znaku, którego elementem jest figura stojącego w gnieździe bociana, a także polityki przedsiębiorstwa (m.in. umowa z Polskim Związkiem Piłki Ręcznej). Według skarżącego ww. artykuły i publikacje są jedynie wycinkiem "szerokiej palety publikacji dotyczących przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o., stosowanej przez nie symboliki, w tym bociana i jego renomy". Dlatego zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp "na znak towarowy przedstawiający wizerunek bociana nie może zostać udzielone prawo ochronne, gdyż pozwoli to uprawnionemu do znaku towarowego [...] czerpać nienależne korzyści (...)" z nakładów poniesionych przez skarżącego oraz negatywnie wpływać "na renomę oraz odróżniający charakter renomowanego znaku (...)" skarżącego. Biorąc natomiast pod uwagę wyniki badań marketingowych potwierdzających renomę znaków słownych i graficznych bocian, a także należytą staranność, jaką powinien wykazać się uprawniony do spornego znaku przed dokonaniem zgłoszenia, niemożliwym jest, aby nie zdawał on sobie sprawy z faktu obecności znaku skarżącego na rynku. Przed datą zgłoszenia spornego znaku (pismem z 20 stycznia 2009 r., doręczonym 27 stycznia 2009 r.) uczestnik został wezwany przez skarżącego do zaniechania używania w swoich reklamach wizerunku bociana. Korespondencja ta świadczy o działaniu w złej wierze uczestnika, który mimo tego dokonał swojego zgłoszenia. Z tych okoliczności skarżący wywodzi również wypełnienie przez sporny znak także przesłanek z art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp.

Pismem organu z [...] marca 2012 r. (doręczonym 13 marca 2012 r.) uczestnik został zawiadomiony o wniesieniu przez skarżącego sprzeciwu wobec decyzji UP RP z [...] czerwca 2010 r. Na podstawie art. 247 pwp organ przesłał (przy ww. zawiadomieniu) odpis sprzeciwu w celu ustosunkowania się do podniesionych w sprzeciwie zarzutów w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia zawiadomienia. Wskazał, że jeżeli uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie podniesie zarzut, iż sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym (art. 247 ust. 2 pwp). W przeciwnym wypadku UP RP wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, umarzając jednocześnie postępowanie.

W odpowiedzi na sprzeciw (pismo z [...] kwietnia 2012 r., nadane 6 kwietnia 2012 r.) uczestnik uznał sprzeciw za bezzasadny, nie uzasadniając swojego stanowiska. W dniu 4 stycznia 2013 r. organ poinformował (drogą elektroniczną) uczestnika, że nie odnotował wpływu uzasadnienia bezzasadności sprzeciwu. Uzasadnienie odpowiedzi na sprzeciw uczestnik przedłożył w piśmie z [...] lutego 2013 r. Podniósł w nim, iż nabycie autorskiego prawa majątkowego do spornego znaku nastąpiło na podstawie umowy nr [...] z [...] czerwca 2001 r. zawartej z Ag. w K.. Przedstawił szczegółowy opis spornego znaku podnosząc, że znak ten jest oryginalny, oparty na inteligentnie zmodyfikowanej realistycznej sytuacji. Podkreślił przesłanie znaku, wyrażone elementem słownym zilustrowanym sylwetką bociana, nawiązujące do dziecięcego pytania "skąd się biorą dzieci". Elementami graficznymi spornego znaku są również barwy napisów i sposób zapisu firmy uprawnionego. Powołany przez skarżącego znak towarowy graficzny [...] (nr rej. [...]) nosi późniejszą datę zgłoszenia niż znak sporny (w związku z czym nie może stanowić względem niego skutecznego przeciwstawienia). Uczestnik dokonał analizy porównawczej znaku spornego ze znakami skarżącego o numerach [...], [...] oraz [...] . Według uczestnika pomiędzy ww. znakami brak jest jakiegokolwiek podobieństwa, co oznacza, iż nie ma możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd. Sposób przedstawienia bociana w znaku spornym oraz w znaku graficznym [...] jest zupełnie odmienny, różna jest kolorystyka tych znaków, zaś znak sporny zawiera elementy słowne, które mają znacznie większą zdolność oddziaływania percepcyjnego od elementów graficznych. Dodatkowo prawo ochronne na znak graficzny [...] zostało decyzją UP RP z [...] marca 2012 r. nr [...] wygaszone w zakresie niektórych towarów z klas 6 i 19 oraz usług z klasy 37. Decyzja ta została zaskarżona przez skarżącego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sprawa o sygn. VI SA/Wa 1417/12, w której Sąd oddalił skargę na tę decyzję, została prawomocnie zakończona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 października 2014 r. oddalającym skargę kasacyjną, sygn. akt II GSK 1194/13). Natomiast przeciwstawione znakowi spornemu znaki towarowe [...] i [...] są to znaki słowne (składające się z pojedynczego słowa bocian), zatem brak podobieństwa między nimi a znakiem spornym z dość bogatą grafiką oraz elementem słownym "Skąd się biorą... okna? OknoPlus". Według skarżącego słowo bocian jako znak towarowy obejmuje wszystkie postacie tego ptaka (od wiernego wizerunku po skrajnie abstrakcyjny i alegoryczny). Powstaje zatem pytanie dlaczego skarżący rejestrował znaki graficzne z różnymi wizerunkami bociana, skoro wystarcza rejestracja tylko jednej postaci bociana, a nawet wystarczy zarejestrować jeden znak słowny bocian, by mieć na wyłączność każdy wizerunek bociana. Ponadto prawo ochronne na znak [...] wygasło z dniem [...] września 2011 r., wykaz usług z klas: 35, 40, 42, 43 i 45, do których oznaczania był przeznaczony, nie kolidował w żaden sposób z wykazem znaku spornego. Uczestnik zakwestionował renomę znaków przeciwstawionych znakowi spornemu. Według uczestnika skarżący wykazuje w sprawie renomę znaku A., który jest odmienny od znaku spornego.

W związku z uznaniem sprzeciwu za bezzasadny, pismem z [...] marca 2013 r. organ poinformował pełnomocnika skarżącego, że na podstawie art. 247 ust. 2 pwp sprawa została przekazana do rozpatrzenia w trybie postępowania spornego.

Na rozprawie przed organem w dniu [...] lipca 2013 r. skarżący wniósł o przesłuchanie w charakterze świadka A. M., który był odpowiedzialny za markę A., na okoliczność renomy znaku towarowego bocian zarówno w formie słownej, jak i graficznej. Jednocześnie zrezygnował z przeciwstawiania znakowi spornemu znaków: graficznego [...] oraz słownego "bocian" [...]. Ostatecznie przeciwstawił znakowi spornemu znaki towarowe: graficzny [...] oraz słowny "bocian" o nr [...] . Skarżący wycofał także zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp przy udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Wyjaśnił natomiast, iż naruszenie art. 120 ust. 1 pwp polega na tym, że sporny znak jest hasłem reklamowym, w związku z czym nie nadaje się do ochrony.

Zdaniem uczestnika porównywane znaki towarowe nie są do siebie podobne w warstwie wizualnej ani fonetycznej, czy też znaczeniowej. Są przeznaczone do oznaczania różnych towarów i usług. Znak sporny zawiera dodatkowe elementy słowne, w szczególności nazwę firmy, co wyklucza możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd. Za bezpodstawny uczestnik uznał zarzut działania w złej wierze, wskazując, iż on i skarżący nie są konkurentami na rynku. Nadto wnoszący sprzeciw nie wykazał renomy znaków przeciwstawionych znakowi spornemu.

W piśmie z [...] sierpnia 2013 r. skarżący przedstawił tabelaryczne zestawienie towarów z klas 6 i 19 oraz usług z klasy 37, do oznaczania których zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe, tj. znak sporny [...] oraz znaki przeciwstawione [...] oraz [...]. Prawo ochronne na sporny znak zostało udzielone z naruszeniem art. 120 ust. 1 pwp, ponieważ znak ten nie posiada cech znaku towarowego, tylko jest hasłem reklamowym, którego wewnętrzna struktura nie wykazuje cechy jednolitości (nie jest krótką, łatwą do zapamiętania sentencją). Używanie w obrocie spornego znaku może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru należących do skarżącego renomowanych znaków towarowych przeciwstawionych znakowi spornemu. Dodatkowo uczestnik może czerpać z ww. podobieństwa znaku spornego do znaków przeciwstawionych nienależne korzyści polegające na łatwiejszym wejściu na rynek.

W piśmie z [...] listopada 2013 r. skarżący wskazał, iż wizerunek bociana w odniesieniu do oznaczania materiałów budowlanych jest dla niego charakterystyczny, a użycie go w znaku spornym, bez względu na to w jakiej występuje formie, będzie rodziło skojarzenia u odbiorców ze znakami wcześniejszymi, a tym samym ryzyko wprowadzenia ich w błąd.

Na kolejnej rozprawie przed organem w dniu [...] lutego 2014 r. skarżący podniósł, że jego firma (A. Sp. z o.o.) jest kojarzona z materiałami budowlanymi oraz termomodernizacją budynków, której pierwszym etapem jest wymiana okien. Produkty chemii budowlanej są kompatybilne względem stolarki otworowej, gdyż służą m.in. do jej montażu.

Z kolei zdaniem uczestnika A. Sp. z o.o. jest kojarzona z wąskim zakresem materiałów budowlanych, a mianowicie z chemią budowlaną, m.in. klejami i zaprawami, nie zaś z towarami i usługami oznaczanymi spornym znakiem, zwłaszcza oknami. Jeżeli znaki z wizerunkiem bociana są kojarzone przez odbiorców z firmą A. to wyłącznie w odniesieniu do ww. towarów z zakresu chemii budowlanej.

Decyzją z [...] marca 2014 r., na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 246 i art. 247 ust. 2 pwp, a także art. 98 kpc w związku z art. 256 ust. 2 pwp, UP RP oddalił sprzeciw oraz przyznał na rzecz uczestnika postępowania od skarżącego kwotę [...] zł (tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie).

W uzasadnieniu decyzji organ podniósł w szczególności, że zdolność odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa (abstrakcyjna zdolność odróżniająca) nie może być utożsamiana z charakterem odróżniającym znaku towarowego w ujęciu konkretnym. Tymczasem wnoszący sprzeciw powołując się na podobieństwo znaku spornego do znaków przeciwstawionych wskazywał na okoliczności, które odnoszą się do konkretnej zdolności odróżniającej znaku towarowego i są uwarunkowane istniejącym w sprawie stanem faktycznym. W ocenie organu sporny znak towarowy da się przedstawić w formie graficznej - zawiera bowiem pięć wyrazów i barwny rysunek bociana, w związku z czym, zgodnie z definicją zawartą w art. 120 ust. 1 pwp może stanowić znak towarowy. Za niezasadne organ uznał twierdzenia skarżącego dotyczące braku jednolitości spornego oznaczenia, gdyż jego forma (mało rozbudowana grafika oraz pięć wyrazów) nie uniemożliwia zapamiętania tego znaku przez odbiorców jako oznaczenia identyfikującego określone towary i usługi. Ogarnięcie jednym aktem poznawczym pięciu wyrazów i rysunku nie przekracza możliwości zwykłej ludzkiej percepcji. Powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 21 stycznia 2010 r. C-398/08, organ stwierdził brak podstaw do automatycznego wyłączania od rejestracji znaków stanowiących slogany reklamowe.

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp znajduje zastosowanie, gdy kumulatywnie zostaną spełnione następujące trzy przesłanki: po pierwsze podobieństwa lub identyczności towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, po drugie podobieństwa lub identyczności oznaczeń, a po trzecie istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów, co jest konsekwencją podobieństwa znaków i towarów.

Skarżący przeciwstawił znakowi spornemu dwa znaki towarowe posiadające wcześniejsze pierwszeństwo:

1. graficzny [...], przedstawiający bociana w gnieździe, który to znak jest przeznaczony do oznaczania następujących towarów i usług: metale nieszlachetne i ich stopy, boazeria metalowa, gwoździe, imadła metalowe, rękojeści metalowe z klasy 6, gips, zaprawy gipsowe, klepka podłogowa, żaluzje niemetalowe - z klasy 19 usługi konserwacji, naprawy i obsługi samochodów oraz ciągników, usługi mycia pojazdów, naprawy blacharskie, dekarskie, wykonywanie instalacji grzewczych, wykonywanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, konserwacja i modernizacja budynków, sztukatorstwo, usługi izolacyjne w budynkach, montaż rusztowań, nadzór budowlany, ogrzewanie w tym instalowanie i naprawa, przygotowywanie terenów pod budowę, wypożyczanie sprzętu budowlanego, usługi instalatorstwa wodnego, elektrycznego i gazowego, naprawa urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego i urządzeń biurowych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, usługi wykonawstwa inwestycyjnego, usługi rozbiórki budowli, wznoszenia obiektów budowlanych, instalacji, montażu i nadzoru, usługi budowy i naprawy rurociągów, wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych drewna i metali w budownictwie, usługi izolacji budowli, usługi w zakresie instalacji budowlanych - z klasy 37 oraz

2. znak słowny "bocian" o nr [...] przeznaczony do oznaczania następujących towarów i usług: metalowe materiały budowlane, metale nieszlachetne i ich stopy, boazeria metalowa, drzwi metalowe, drobnica metalowa, futryny metalowe, gwoździe, imadła metalowe, kłódki, klamki metalowe, klucze, nakrętki metalowe, osprzęt metalowy i okucia do mebli, drzwi i okien, rękojeści metalowe, nity metalowe, ramki metalowe, wkręty, zasuwy, zawiasy - z klasy 6, materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, gips, zaprawy gipsowe, belki, boazeria drewniana i niemetalowa, deski, drewno budowlane, drewno fornirowane obrobione, drewno po częściowej obróbce, drzwi i drzwi składane niemetalowe, klepka podłogowa, listwy drewniane, lufciki, okna, ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa sztuczne w postaci płyt, form, kształtowników budowlanych, płytki ceramiczne, szkło budowlane, żaluzje niemetalowe - z klasy 19 oraz usługi konserwacji, naprawy i obsługi samochodów oraz ciągników, usługi mycia pojazdów, usługi budowlane i remontowo-budowlane, naprawy blacharskie, dekarskie, wykonywanie instalacji grzewczych, wykonywanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, konserwacja i modernizacja budynków, malowanie, tapetowanie, układanie glazury i terakoty, sztukatorstwo, usługi izolacyjne w budynkach, montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa ogrzewania, wykonywanie elewacji, wypożyczanie sprzętu budowlanego, usługi instalatorstwa wodnego, elektrycznego i gazowego, naprawa urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego i urządzeń biurowych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, usługi stolarskie - naprawy, usługi wykonawstwa inwestycyjnego, usługi rozbiórki budowli, wznoszenia obiektów budowlanych, konserwacji, instalacji, montażu i nadzoru, usługi budowy i naprawy rurociągów, wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych drewna i metali w budownictwie, usługi konserwacji i izolacji budowli, usługi w zakresie instalacji budowlanych i budowlanych prac wykończeniowych - z klasy 37.

Sporny znak jest natomiast przeznaczony do oznaczania następujących towarów i usług: metalowe - stolarka otworowa, kształtowniki, złącza, zamknięcia, zamki, zawiasy, akcesoria do wymienionych wyrobów - z klasy 6, niemetalowe - stolarka otworowa, kształtowniki, złącza, zamknięcia, zamki, zawiasy, akcesoria do wymienionych wyrobów - z klasy 19, montaż, wymiana stolarki otworowej - z klasy 37.

Porównując towary i usługi oznaczane znakiem spornym oraz przeciwstawionym mu znakiem graficznym [...] organ stwierdził, iż pojęcie "akcesoria do wymienionych wyrobów" takich jak np. "zamknięcia", "zamki", "zawiasy" zawarte w wykazie znaku spornego może zawierać towar taki jak "gwoździe" zawarte w wykazie znaku przeciwstawionego. Zamontowanie bowiem stosownego zamknięcia lub zawiasu wymaga przytwierdzenia go do futryny i skrzydła odpowiednio okna lub drzwi. Natomiast oznaczane znakiem przeciwstawionym "rękojeści metalowe" mogą stanowić element "zamknięcia" lub "zamka" oznaczonego znakiem spornym. W przypadku pozostałych towarów z klasy 6 oznaczonych porównywanymi znakami brak jest, w ocenie UP RP, podobieństwa. Towary te, mimo wspólnej cechy - są wykonane z metalu nie są do siebie podobne ze względu na odmienne przeznaczenie i sposób zastosowania. W szczególności metale nieszlachetne i ich stopy do ich użycia wymagają przetworzenia, boazeria metalowa służy do wykładania powierzchni, zaś imadła są urządzeniami mającymi na celu przytrzymywanie czy dociśnięcie określonych materiałów, co zasadniczo je różni od towarów takich jak stolarka otworowa, kształtowniki, złącza, zamknięcia, zamki, zawiasy, akcesoria do wymienionych wyrobów.

Brak jest również podobieństwa pomiędzy towarami z klasy 19 oznaczanymi poszczególnymi znakami towarowymi. Znak przeciwstawiony [...] jest przeznaczony do oznaczania gipsu, zapraw gipsowych oraz klepki podłogowej i żaluzji niemetalowych. Towary te mają odmienny charakter i przeznaczenie niż niemetalowa stolarka otworowa, kształtowniki, złącza, zamknięcia, zamki, zawiasy, akcesoria do wymienionych wyrobów. Wprawdzie produkty chemii budowlanej są kompatybilne względem stolarki otworowej, gdyż służą m.in. do jej montażu, jednakże gips i zaprawy gipsowe co do zasady przeznaczone są do wygładzania ścian i nie służą bezpośrednio do montażu stolarki otworowej. Dlatego organ stwierdził brak podstaw do uznania ww. towarów za podobne.

Jednocześnie, w ocenie organu wszystkie usługi z klasy 37 wskazane w wykazie znaku spornego zawierają się w szerokim pojęciu "modernizacja budynków" oraz "wznoszenie obiektów budowlanych". Prace budowlane mające na celu modernizację budynków, to jest ich remont, przebudowę lub rozbudowę, a także wznoszenie od podstaw, zwykle obejmują swoim zakresem również wymianę stolarki otworowej. Analiza podobieństwa towarów i usług oznaczanych znakiem spornym oraz znakiem przeciwstawionym [...] (graficznym) prowadzi do wniosku, iż zakres ochrony porównywanych znaków pokrywa się jedynie w części.

Z kolei porównując towary i usługi oznaczane znakiem spornym i znakiem przeciwstawionym "bocian" [...] (słownym) organ stwierdził, że wszystkie towary i usługi oznaczane znakiem spornym zawierają się w zakresie towarów i usług oznaczanych znakiem wcześniejszym [...] . Wszystkie bowiem towary wskazane w klasie 6 w wykazie znaku spornego, to jest metalowe: stolarka otworowa, kształtowniki, złącza, zamknięcia, zamki, zawiasy, akcesoria do wymienionych wyrobów stanowią metalowe materiały budowlane oraz są identyczne względem towarów takich jak drzwi metalowe, futryny metalowe, kłódki, osprzęt metalowy i okucia do drzwi i okien, zasuwy, zawiasy, do oznaczania których został przeznaczony znak przeciwstawiony. Ponadto kształtowniki, złącza oraz akcesoria do wymienionych w klasie 6 wyrobów, objęte wykazem znaku spornego, są podobne do towarów takich jak klamki metalowe, klucze, nakrętki metalowe, drobnica metalowa, wskazanych w wykazie znaku przeciwstawionego. Kształtowniki i złącza można określić jako drobnicę metalową - są to bowiem zwykle towary niewielkich rozmiarów mające zastosowanie przy montażu elementów głównych, zaś klamki, klucze i nakrętki stanowią akcesoria do stolarki otworowej.

Podobnie jest w przypadku towarów z klasy 19 oznaczanych porównywanymi znakami, wszystkie towary oznaczane znakiem spornym w klasie 19 mieszczą się w szerokim pojęciu "niemetalowe materiały budowlane", zawartym w wykazie znaku przeciwstawionego [...] . Za identyczne należy też uznać towary niemetalowe, takie jak: stolarka otworowa, kształtowniki, złącza, zamknięcia, zamki, zawiasy, akcesoria do wymienionych wyrobów, oznaczane znakiem spornym oraz drzwi i drzwi składane niemetalowe, lufciki, okna, ramy niemetalowe, tworzywa sztuczne w postaci kształtowników budowlanych, oznaczane znakiem przeciwstawionym.

W ocenie UP RP również usługi z klasy 37, do oznaczania których jest przeznaczony znak sporny, zawierają się w szeroko ujętych usługach przede wszystkim budowlanych i remontowo-budowlanych, a także usługach konserwacji i modernizacji budynków, wznoszenia obiektów budowlanych oraz budowlanych prac wykończeniowych, do oznaczania których przeznaczony jest znak wcześniejszy. Tym samym należy uznać je za identyczne.

Analiza wykazów porównywanych znaków towarowych - spornego oraz przeciwstawionego mu znaku słownego "bocian" [...] prowadzi do wniosku, iż znak sporny został przeznaczony do oznaczania towarów identycznych i podobnych co znak wcześniejszy. Wykazy obydwu znaków obejmują metalowe i niemetalowe materiały budowlane o takim samym lub podobnym charakterze, przeznaczeniu, sposobie użytkowania, które posiadają identyczne kanały dystrybucji, jak również identyczne grono odbiorców.

Sporny znak jest znakiem słowno-graficznym zawierającym w swej treści krótkie pytanie "Skąd się biorą okna?", przedstawione za pomocą klasycznej czcionki w kolorze czerwonym, oraz fantazyjny wyraz "OknoPlus" stanowiący jednocześnie element firmy uprawnionego, przedstawiony taką samą czcionką w kolorze czarnym. Znak został opatrzony realistyczną grafiką w postaci fragmentu wizerunku bociana w kolorze czarno-biało-czerwonym. W ocenie organu elementy słowne, jak i graficzne mają charakter równorzędny. Zawarte w znaku spornym pytanie zostało umieszczone w górnej części znaku i wyszczególnione czerwonym kolorem, jednakże rysunek bociana znajduje się w centrum znaku, a jego postać wypełnia większą jego część. Warstwa znaczeniowa spornego znaku sprowadza się do znaczenia użytych w nim elementów słownych, które stanowi pytanie "Skąd się biorą okna" i odpowiedź na to pytanie, którą jest fantazyjna nazwa firmy uprawnionego "OknoPlus", nawiązująca do przedmiotu jego działalności i wskazująca na wartość dodatnią. Fonetycznie znak ten również będzie odczytywany, zgodnie z treścią elementów słownych. Zatem jest to znak składający się z 5 słów i 9 sylab, a jego brzmienie jest stosunkowo długie. Warstwę graficzną spornego znaku, stanowi usytuowane centralnie realistyczne przedstawienie bociana. Element ten jest dobrze widoczny i z pewnością zostanie dostrzeżony przez potencjalnych nabywców towarów i usług opatrywanych znakiem spornym.

Przeciwstawiony znak [...] jest znakiem słownym, na który składa się jedno słowo bocian będące nazwą występującego w Polsce ptaka. Znak bocian jest słowem dwusylabowym, sześcioliterowym, a jego brzmienie jest krótkie. Znak ten nie został opatrzony żadną grafiką. Tożsamość znaczenia znaku słownego "bocian" o nr [...] oraz nazwy elementu graficznego zastosowanego w znaku spornym, która nie jest tożsama ze znaczeniem tego znaku jako całości, to zbyt mało - zdaniem organu - aby uznać podobieństwo porównywanych znaków towarowych. Porównywane oznaczenia nie są bowiem podobne w warstwie znaczeniowej ani fonetycznej.

UP RP nie dopatrzył się również mylącego podobieństwa pomiędzy znakiem spornym i przeciwstawionym mu znakiem graficznym o nr [...]. Wprawdzie w obydwu znakach występuje element graficzny w postaci bociana, jednakże różnią się one od siebie. W znaku przeciwstawionym bocian umieszczony jest w gnieździe na słupie i stanowi element mniejszy do usytuowanego pod spodem białego rombu, który w ocenie organu, jest elementem dominującym w tym znaku - jest bowiem dostrzegalny w pierwszej kolejności jako większy i wyróżniający się jasnym kolorem. Tożsamość elementu bociana jest niewystarczająca do uznania mylącego podobieństwa ww. znaków towarowych. Grafika w postaci bociana w ww. znakach jest odmienna, zaś znak sporny zawiera dodatkowo pięć elementów słownych.

Uwzględniając powyższe rozważania, organ stanął na stanowisku, iż porównywane znaki towarowe – sporny oraz słowny "bocian" [...] , choć przeznaczone do oznaczania identycznych i podobnych towarów i usług, jako całość różnią się w warstwie znaczeniowej i fonetycznej, zatem nie są do siebie podobne w stopniu mogącym wprowadzać odbiorców w błąd. Podobnie rzecz ma się w przypadku znaku spornego i przeciwstawionego znaku graficznego [...]; mimo występowania w nich elementu graficznego w postaci bociana, znaki te są odmienne na tyle, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

UP RP nie znalazł także podstaw do stwierdzenia, iż prawo ochronne na sporny znak zostało udzielone z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp. Na gruncie tego przepisu nie jest wymagane podobieństwo niosące ze sobą ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Wystarczający jest taki stopień podobieństwa między znakami, który prowadzi do kojarzenia (łączenia) znaków przez relewantnych odbiorców. Ochrona znaku renomowanego nie jest uzależniona od ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, lecz od stwierdzenia, że używanie oznaczenia kolizyjnego wobec znaku renomowanego mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Jednocześnie w odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony). Ustalenie podobieństwa między znakami warunkuje potrzebę badania dalszych przesłanek wynikających z art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp. Z kolei brak podobieństwa znaków czyni zbędnym potrzebę badania renomy, gdyż art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp może mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu do znaków identycznych lub podobnych. Organ dokonał zatem analizy porównawczej znaków wnoszącego sprzeciw ze znakiem spornym, mając na uwadze, że pomiędzy znakami musi wystąpić stopień podobieństwa, który sprawi, że relewantny krąg odbiorców skojarzy znak późniejszy ze znakiem wcześniejszym, to znaczy stwierdzi, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak. Przez "związek" należy rozumieć wszelkiego rodzaju skojarzenie między wspominanymi znakami. Samo przywodzenie na myśl wcześniejszego znaku towarowego jest wystarczające. W ocenie organu taki związek nie zachodzi między znakiem spornym i słownym znakiem towarowym "bocian" o nr [...] . Według organu trudno też uznać, iż słowno-graficzny sporny znak towarowy "Skąd się biorą ...okna?OknoPlus" [...] wyłącznie poprzez tożsamość nazwy jego elementu graficznego bociana oraz znaczenia słowa bocian, które stanowi znak przeciwstawiony [...] (słowny), nieopatrzony żadną grafiką, nawiązuje do tego znaku w sposób mogący wywołać stosowne skojarzenia wśród odbiorców. Z uwagi na brak podobieństwa między znakiem spornym a znakiem słownym [...] w stopniu niosącym niebezpieczeństwo ich skojarzenia, organ odstąpił od badania pozostałych przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp, w tym renomy znaku słownego "bocian" [...] .

Natomiast z uwagi na fakt, iż znak sporny oraz przeciwstawiony znak graficzny [...] posiadają wspólny element jakim jest wizerunek bociana, UP RP dokonał analizy w celu ustalenia, czy ww. znak przeciwstawiony jest znakiem renomowanym, a stopień podobieństwa występujący między w/w znakami, prowadzi do kojarzenia (łączenia) znaków przez relewantnych odbiorców. W konsekwencji organ doszedł do wniosku, iż skarżący nie wykazał renomy przeciwstawionego znaku graficznego. Przedłożone przez skarżącego materiały w postaci kopii artykułów i reklam prasowych, artykułów i wydruków internetowych, fragmentu podręcznika, a także wezwania do zaniechania naruszeń prawa ochronnego na znak [...], nie świadczą o renomie ww. znaku. Część materiałów opatrzona jest datą późniejszą niż data zgłoszenia spornego znaku, np. wydruki artykułów "A. - marka kojarzona z bocianem", "Jak A. przechytrzył Henkla" - pochodzą z 2010 r. i nie odnoszą się do pozycji rynkowej znaku graficznego [...] w dacie zgłoszenia spornego znaku do ochrony. Artykuł "Bocian budowniczy" jest datowany na rok 2009, jednakże dotyczy maskotki w kształcie bociana, nie zaś przeciwstawionego znakowi spornemu znaku towarowego graficznego. Również fragment podręcznika "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa" autorstwa F. Żurawskiego nie odnosi się do konkretnego znaku graficznego [...], lecz oznaczenia w postaci bociana występującego w różnych formach. Pozostałe materiały w postaci kopii reklam umieszczonych w prasie wprawdzie noszą datę sprzed zgłoszenia spornego znaku do ochrony, jednakże przedstawiają samo logo firmy w postaci rombu z wpisanym weń słowem "A.", lub bociana w gnieździe z rozłożonymi skrzydłami, a więc odmiennego od bociana zawartego w znaku przeciwstawionym, z umieszczonym z boku napisem "A." w rombie. Wyłącznie cztery ilustracje ukazują bociana na słupie, w formie przedstawieniowej odpowiadającej grafice znaku [...], jednakże dominującym elementem ukazanego oznaczenia jest słowo "A." umieszczone w rombie znajdującym się pod gniazdem bociana. Wydruki dotyczące zleceń na reklamę także dotyczą słowa "A.", nie zaś wizerunku bociana.

Organ odmówił dopuszczenia dowodu z zeznań A. M. w charakterze świadka na okoliczność renomy znaku towarowego "bocian", ponieważ renoma znaku towarowego jest przesłanką prawną podlegającą ocenie organu. Skarżący nie wskazał żadnych okoliczności faktycznych, które miałyby być ustalone w oparciu o zeznania tego świadka. Dlatego organ uznał zawnioskowany dowód za nieprzydatny dla rozstrzygnięcia sprawy.

UP RP nie dopatrzył się również złej wiary po stronie uprawnionego z prawa ochronnego do spornego znaku. Skarżący nie wykazał żadnych okoliczności, które świadczyłyby o nagannym zachowaniu uczestnika. Posiadanie przez skarżącego prawa ochronnego na znak towarowy zawierający wizerunek bociana siedzącego w gnieździe, jak też na znak, który stanowi pojedyncze słowo bocian, nie uprawnia go do zawłaszczenia wizerunku bociana w dowolnej formie. Porównywane znaki towarowe nie są do siebie podobne, w związku z czym wszelkie rozważania skarżącego o celowym wprowadzaniu odbiorców w błąd, jak również o korzystaniu przez uprawnionego z renomy znaków wcześniejszych nie znajdują uzasadnienia. Niepodobne znaki nie mogą wywoływać skojarzeń u klienteli, zatem nie może być mowy o konfuzyjnym naśladownictwie oraz świadomym czerpaniu korzyści z pozycji rynkowej znaków przeciwstawionych.

Na powyższą decyzję skarżący złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji. Uznając ją w całości za wydaną z rażącym naruszeniem przepisów, zarzucił naruszenie:

1) art. 120 ust. 1 pwp przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, iż sporny znak w warstwie słownej spełnia funkcje znaku towarowego i może zostać zarejestrowany,

2) art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że sporny znak nie jest podobny do wcześniejszych znaków towarowych [...], [...] , [...], [...] oraz uznaniu, że wizualne i znaczeniowe podobieństwo znaków nie jest wystarczające do uznania znaków za podobne,

3) art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp przez jego błędną wykładnię polegającą na odmowie uznania renomy znaku [...] (graficznego) z powodu zastosowania przez UP RP bardziej rygorystycznej wykładni tego przepisu niż wynika to z jego treści oraz orzecznictwa,

4) art. 7 kpa przez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego i naruszenie w ten sposób słusznego interesu społecznego oraz obywateli,

5) art. 8 kpa przez naruszenie i podważenie zaufania obywateli do organów państwa, a także systemu prawnego jako takiego,

6) art. 77 kpa przez niewłaściwe i niewyczerpujące zebranie i przeanalizowanie całego materiału dowodowego.

W obszernym uzasadnieniu skargi skarżący rozwinął ww. zarzuty. W szczególności wskazał, że organ błędnie uznał, iż sporny znak posiada zdolność do ochrony, podczas gdy w warstwie słownej stanowi on hasło reklamowe, które dodatkowo może wprowadzać odbiorców w błąd. Sformułowanie "Skąd się biorą ...okna?OknoPlus" stanowi krótkie, sugestywne hasło stanowiące powszechnie stosowane słowa, a więc nie ma charakteru fantazyjnego, lecz wyłącznie opisowy i w rzeczywistości stanowi informację na temat tego skąd się biorą okna "dlatego nie powinien być chroniony jako znak towarowy". Przyznanie prawa ochronnego na zdanie, które stanowi zwykłe połączenie powszechnie używanych słów takich jak "skąd się biorą... okna" wyklucza możliwość stosowania tego hasła reklamowego przez inne przedsiębiorstwa z branży budowlanej i okiennej, a zatem jest niezgodne z zasadą swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Jedynym elementem, który w spornym znaku mógłby ewentualnie podlegać ochronie jest element graficzny, jednakże UP RP oceniając sporny znak dokonał analizy jedynie jego warstwy słownej, pomijając ocenę dominującego elementu znaku, jakim jest bocian. Organ nie tylko nie dokonał oceny podobieństwa elementu graficznego znaku do wcześniejszych znaków towarowych skarżącego, ale również pominął badanie charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków. Tymczasem użycie bociana jako elementu odróżniającego w branży budowlano-okiennej nie jest oczywiste, a wręcz ma charakter fantazyjny; wcześniejsze znaki skarżącego posiadają dużą siłę odróżniającą, im większa jest natomiast siła odróżniająca wcześniejszego znaku, tym większe niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów.

Skarżący podniósł też, że organ błędnie przyjął, iż nie wszystkie towary i usługi w przeciwstawionych (porównywanych) znakach są identyczne lub komplementarne. W uzasadnieniu skargi szczegółowo opisał na czym opiera to stanowisko (por. str. 7-8 uzasadnienia) konkludując, że im większe podobieństwo między towarami, tym surowsze powinny być wymagania "co do koniecznych cech odróżniających konkurujące znaki"; jednorodzajowość towarów zwiększa bowiem ryzyko pomyłki podobnych znaków. Według skarżącego organ przeprowadził wybiórczą ocenę ww. znaku graficznego uznając, że elementem dominującym w tym znaku jest biały romb "podczas gdy jest nim bocian i to on przykuwa uwagę klientów ze względu na swoją charakterystyczną prezentację", zaś sporny znak również przedstawia bociana w pozycji stojącej. W konsekwencji organ pominął w analizie ocenę podobieństwa dominujących elementów w obu znakach; nie uwzględnił też, że dla stwierdzenia podobieństwa oznaczeń wystarczy podobieństwo na jednej z trzech płaszczyzn: wizualnej, fonetycznej lub znaczeniowej. Znaczeniowo zaś sporne znaki są identyczne, gdyż oba zostają odebrane jako bocian; dlatego są podobne.

Odmowę uznania renomy "swoich znaków" skarżący upatruje w niewłaściwie przeprowadzonej przez organ ocenie materiału dowodowego oraz w niedopuszczeniu zeznań ww. świadka na okoliczność istnienia renomy. Akcentuje w tym kontekście ww. artykuł "A. – marka kojarzona z bocianem" potwierdzający kojarzenie symboliki bociana ze skarżącym. Podobne opinie wyrażane są w innych serwisach, w których symbol bociana jest kojarzony jednoznacznie z przedsiębiorstwem A. Sp. z o.o. Bocian – użyty jako określenie w znaku słownym, jak i grafika w znaku graficznym, od lat kojarzy się z przedsiębiorstwem skarżącego, a przeciętny konsument powiąże jego wizerunek z towarami i usługami pochodzącymi od przedsiębiorstwa; jest bowiem "kojarzony i rozpoznawany jako należący do przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o., co wynika z zabiegów marketingowych i polityki przedsiębiorstwa". Dlatego zgłoszenie spornego znaku dokonane zostało w złej wierze.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należało oddalić, gdyż zaskarżona decyzja nie narusza, mających w sprawie zastosowanie, przepisów prawa materialnego i procesowego w stopniu dającym podstawy do jej uchylenia.

Decyzję tę organ wydał w szczególności na podstawie ww. przepisów art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 pwp, które wyznaczały materialnoprawne ramy działania organu w niniejszej sprawie, a obecnie wyznaczają materialnoprawne ramy kontroli legalności tej decyzji przez Sąd, i tym samym istotne elementy stanu faktycznego sprawy niezbędne do jego subsumpcji. Stosownie do tych przepisów nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym (art. 132 ust. 2 pkt 2), identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego (art. 132 ust. 2 pkt 3).

Wykazanie przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, z przyczyn określonych w art. 132 ust. 2 pkt 2 i/lub w art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp, jest zarazem podstawą uwzględnienia sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu na ten znak prawa ochronnego oraz unieważnienia tego prawa na skutek tego sprzeciwu (por. art. 246 w zw. z art. 164 pwp). Brak wykazania tych przesłanek skutkuje natomiast – jak w sprawie niniejszej – oddaleniem sprzeciwu przez organ, co oznacza odmowę żądanego unieważnienia prawa ochronnego. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że postępowanie prowadzone w sprawach unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym (UP RP) charakteryzuje się istotną specyfiką. Jest ono oparte na zasadzie kontradyktoryjności, uwzględniającej w znacznym stopniu zasadę dyspozycyjności stron postępowania oraz ograniczającej możliwości prowadzenia przez ten organ postępowania dowodowego z własnej inicjatywy. W świetle art. 255 ust. 4 pwp UP RP rozstrzyga sprawę w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Zatem to strony wyznaczają kierunek toczącego się postępowania, a w szczególności przedstawiają dowody dla ustalenia faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Organ opiera się na dokumentacji przedstawionej przez spierające się w toku postępowania strony, jak też argumentacji podniesionej podczas rozprawy przed organem. W tego typu sprawach występuje zatem odmienność w zakresie postępowania dowodowego istotnie modyfikująca rozumienie przepisów art. 7, 77 i 80 kpa w stosunku do standardów proceduralnych ogólnego postępowania administracyjnego. Organ nie dokonuje w nich samodzielnie rekonstrukcji całości stanu sprawy, a jedynie zajmuje stanowisko dotyczące argumentacji prezentowanej przez spierające się strony (por. wyrok NSA z 8 maja 2013 r. II GSK 2326/11). Innymi słowy w postępowaniu spornym to strony, a nie organ, zbierają dowody na ustalenie istotnych w sprawie okoliczności w myśl zasady, że ciężar dowodu na określoną okoliczność spoczywa ostatecznie na tym, kto z określonego faktu wywodzi skutki prawne (tu skutki te wywodzi zgłaszający żądanie unieważnienia spornego prawa ochronnego na znak towarowy, czyli skarżący).

Uwzględniając powyższe zastrzeżenie na temat charakteru postępowania spornego przed UP RP, Sąd doszedł do przekonania, że organ, w obszarze prawidłowo ustalonego stanu faktycznego, zajął w tej sprawie jednoznaczne i przekonujące stanowisko w kwestiach zasadniczych z punktu widzenia podjętego rozstrzygnięcia, dostatecznie odnosząc się do dowodów przedstawionych przez skarżącego, które – w ocenie Sądu – nie podważają stanowiska organu co do niewystępowania w sprawie zwykłej identyczności lub podobieństwa spornego znaku do znaków towarowych przeciwstawionych, to jest zarejestrowanych na rzecz skarżącego – ww. znaku graficznego [...] (bocian w gnieździe) i znaku słownego [...] "bocian" (art. 132 ust. 2 pkt 2), jak i stanowiska co do przesłanki renomy tych znaków (art. 132 ust. 2 pkt 3).

Odnośnie podniesionej renomy organ odniósł się do tej kwestii w takim zakresie, w jakim skarżący przedstawił ją w toku sprawy przed organem, powołując na tę okoliczność dowody (opisane wyżej w części historycznej uzasadnienia), które organ właściwie – na użytek tej sprawy – zinterpretował i ocenił. Podkreślenia jednak w tym miejscu wymaga, że w istocie swojej – co wynika z treści sprzeciwu i przedłożonych dowodów – w szczególności artykułów i reklam prasowych – skarżący kwestionuje użycie w spornym znaku wizerunku bociana, gdyż według niego jest on kojarzony (w każdej postaci) i rozpoznawalny, jako przynależny przedsiębiorstwu A. Sp. z o.o., przez co udzielenie ochrony dla spornego znaku tworzy ryzyko konfuzji wpływające "bezpośrednio na renomę marki A." (por. treść sprzeciwu). Ryzyko takie - z racji podobieństwa - wizerunek ten stwarza też dla ww. znaków przeciwstawionych skarżącego, które skarżący uważa za renomowane. Zatem akcent w sprawie położony został przez skarżącego na zakwestionowanie w spornym znaku elementu/wizerunku bociana, jako związanego z firmą – przedsiębiorstwem A. Sp. z o.o., a nie na porównanie znaku spornego w ujęciu całościowego rozwiązania słowno-graficznego z konkretnymi znakami przeciwstawionymi, przy czym skarżący w sprzeciwie podkreśla renomę tej firmy, a w konsekwencji - jak należało to ocenić - wynikający z tej renomy renomowany charakter oznaczeń z wizerunkiem bociana, którymi firma ta się posługuje w swojej działalności. Na wykazanie renomy, rozpoznawalności produktów i oznaczeń firmy A. z wizerunkiem bociana oraz korzystania z tego wizerunku przez firmę, obliczone też były wzmiankowane materiały – artykuły i reklamy prasowe, jak i ww. wniosek dowodowy z przesłuchania świadka, który organ pominął, przytaczając zasadną na ten temat ww. argumentację. Tymczasem przedmiotem postępowania sprzeciwowego przed organem nie była kwestia renomowanego charakteru działalności i produktów firmy A. oraz posługiwania się przez nią w oznaczeniach wizerunkiem bociana, gdyż jest to zagadnienie szerokie z obszaru strategii marketingowej firmy nie mieszczące się w ramach postępowania sprzeciwowego, tylko ocena zarzutu skarżącego, który podniósł w tym postępowaniu renomę ww. konkretnie sprecyzowanych znaków przeciwstawionych znakowi spornemu. Udziałem tego postępowania było więc odniesienie się w tym kontekście/ocena do tych akurat znaków.

Ochrona renomowanych znaków towarowych na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp) odnosi się do jakichkolwiek towarów – podobnych i niepodobnych, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek rozszerzonej ochrony w tym względzie, tj. uzyskania nienależnej korzyści z używania znaku renomowanego lub wyrządzenia szkody odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku. Znak renomowany to znak mający atrakcyjną siłę przyciągania i wartość reklamową, wynikającą z jego długotrwałego używania, intensywnej promocji i przekonania - utrwalonego w świadomości potencjalnych odbiorców - o bardzo dobrych cechach produktu opatrzonego takim konkretnym znakiem. Należy przy tym podkreślić, że chodzi tu o oznaczenie znane znaczącej części odbiorców (rozpoznawalność), których dotyczą produkty lub usługi oznaczone tym znakiem, a znajomość ta musi odnosić się do znacznej części obszaru, na którym chroniony jest ten znak; zatem wymóg renomy jest spełniony, jeśli znak jest znany przez znaczną część odbiorców towarów/usług oferowanych pod tym znakiem na znacznej części obszaru ochrony tego znaku. Żeby wykazać renomę znaku trzeba w tej sytuacji przedłożyć dowody nie tylko na intensywne używanie oznaczenia i jego reklamę (nakłady na reklamę), ale również należy wskazać dowody dotyczące wyników badań i analiz rynku na obszarze używania oznaczenia, w tym danych na temat udziału w rynku towarów oznaczanych takim znakiem oraz kanałów dystrybucji; wszystko to ma służyć ustaleniu rozpoznawalności oznaczenia w obrocie, sposobu jego postrzegania i kojarzenia go z producentem oznaczanych tym znakiem towarów. Nawiązując do wzmiankowanego rozkładu ciężaru dowodzenia określonych faktów w postępowaniu spornym przed UP RP niewątpliwym jest w tej sprawie, że skarżący nie przedłożył w nim materiałów o cechach odpowiadających dowodzeniu powyższych okoliczności, zatem organ zbadał renomę ww. znaku graficznego [...] na podstawie istniejących w aktach – przedłożonych przez skarżącego, ww. materiałów dowodowych obejmujących w szczególności publikacje/artykuły prasowe i reklamowe. Prawidłowo organ wywiódł na tle tych materiałów brak podstaw do uznania renomy tego znaku, wyczerpująco uzasadniając swoje stanowisko w tym zakresie (wyżej cytowane). Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej decyzji organ wykonał ustalenia w kwestii tejże renomy ze względu na fakt, że znak ten oraz znak sporny posiadają wspólny element, jakim jest wizerunek bociana, sugerujący podobieństwo oznaczeń. Odstąpił natomiast, ze względu na ustalenie braku takiego podobieństwa, od zbadania renomy ww. znaku słownego "bocian" [...] uznając, że brak podobieństwa znaków czyni zbędnym potrzebę badania renomy, gdyż art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp może mieć zastosowanie jedynie do znaków identycznych lub podobnych.

Jest to jednak pogląd błędny, gdyż w przypadku znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim znaku przeciwstawionego, i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a nie tylko do podobnych czy identycznych. W tej sytuacji okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy ma status znaku renomowanego ma istotne znaczenie dla zastosowania właściwych kryteriów oceny podobieństwa takiego znaku do oznaczenia późniejszego. Dlatego prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp wymaga na wstępie ustalenia, czy znak wcześniejszy ma status renomowanego, a jeśli tak – ocena podobieństwa powinna być dokonana przy pomocy innych, znacznie subtelniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp (por. wyrok NSA z 29 kwietnia 2015 r. II GSK 560/14 i powołane w nim inne orzeczenia tego Sądu na ten temat).

Mimo powyższego mankamentu zaskarżonej decyzji Sąd uznał, iż nie może on zaważyć na jej całościowej ocenie; pozostaje bowiem bez istotnego wpływu na treść objętego tą decyzją rozstrzygnięcia. Dzieje się tak dlatego, że baza materiałów dowodowych na okoliczność renomy (i zwykłej identyczności/podobieństwa) znaków przeciwstawionych skarżącego, którą dysponował organ w niniejszej sprawie, jest jedna i ta sama. Skarżący przedkładając te materiały, i dalej w swojej argumentacji przed organem, nie rozdzielał tych materiałów na dwa ww. znaki przeciwstawione, posługując się nimi niejako w całości dla dowodzenia przesłanek unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak, przy czym z akt sprawy wynika nacisk skarżącego raczej na wykazanie podobieństwa i renomy znaku graficznego [...] niż słownego [...] . Uwagę tę potwierdza treść ww. skargi do Sądu, w której skarżący zarzuca organowi naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp przez błędną wykładnię polegającą na odmowie uznania renomy znaku [...], czyli graficznego (bocian w gnieździe). Skarżący nie postawił natomiast zarzutu niezbadania renomy znaku słownego "bocian" [...] . Ten ostatni znak skarżący wymienia wyłącznie w ramach zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp (pkt 2 skargi), a więc w kontekście podobieństwa do znaku spornego, a nie renomy (błędnie zresztą wymieniając w związku z tą przesłanką również ww. znaki – słowny "bocian" [...] i graficzny wspólnotowy [...], w sytuacji gdy wcześniej – por. k 251 akt administracyjnych, zrezygnował z przeciwstawiania ich znakowi spornemu, a organ ostatecznie tych znaków nie brał w sprawie pod uwagę).

W tych okolicznościach stanowisko organu o braku renomy przeciwstawionego znaku graficznego skarżącego rozciąga się na ocenę renomy ww. znaku słownego w sensie braku tej renomy, skoro skarżący - przy zastrzeżeniu wzmiankowanej już kontradyktoryjności postępowania spornego przed UP RP – nie przedstawił w sprawie odnośnie tego znaku (słownego) żadnych innych materiałów niż te, które były przedmiotem badania organu zarówno pod kątem renomy przeciwstawionego znaku graficznego [...], jak i podobieństwa tego znaku oraz znaku słownego [...] do znaku spornego [...]. W szczególności nie ma w tych materiałach danych (o czym już nadmieniono), według których renoma ta mogłaby zostać wykazana (chodzi o m.in. wyniki badań i analiz rynku na obszarze używania oznaczenia, w tym dane na temat udziału w rynku towarów oznaczanych wskazanym znakiem oraz kanałów dystrybucji), natomiast w skardze skarżący nie zakwestionował stanowiska organu, który poprzestał w swojej analizie na stwierdzeniu braku podobieństwa wskazanego znaku słownego do znaku spornego w tej sprawie, to jest będącego przedmiotem sprzeciwu strony skarżącej, i odstąpił od oceny renomy znaku słownego, co może oznaczać w istocie swojej brak po stronie skarżącego argumentów na wykazanie renomy tego znaku, a tym samym potwierdzać, że w ostatecznym rachunku rozstrzygnięcie organu, mimo wskazanego mankamentu procedowania, także w tej części analizowanego zagadnienia odpowiada prawu. Przede wszystkim jednak, gdyby skarżący podważał stanowisko organu w kwestii renomy omawianego tu znaku słownego, chcąc tej renomy dowodzić, niewątpliwie dałby temu wyraz w zarzutach skargi, tak jak to wyraźnie uczynił w przypadku sformułowania zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp przez błędną wykładnię tego przepisu polegającą na uznaniu, że sporny znak nie jest podobny do m.in. tego znaku (słownego). Odnośnie przeciwstawionego znaku słownego "bocian" skarżący skupił się na wykazywaniu jego podobieństwa w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, a nie renomy w rozumieniu/sensie unormowania art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp.

Co do przesłanki podobieństwa z art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp stanowisko organu w odniesieniu do porównywanych znaków towarowych – spornego [...] i przeciwstawionych mu znaków skarżącego – graficznego [...] i słownego "bocian" [...] nie nasuwa istotnych zastrzeżeń; organ dokonał – w ocenie Sądu - trafnej analizy podobieństwa tych znaków, posługując się przy tym wyczerpującą argumentacją, której nie ma potrzeby tu powtarzać. W szczególności prawidłowo wywiódł, na bazie dostępnego materiału dowodowego, brak w sprawie przesłanki podobieństwa spornego znaku do znaków przeciwstawionych – podobieństwa w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, które wiązałoby się z nieudzieleniem prawa ochronnego na ten znak, a obecnie skutkowałoby unieważnieniem tego prawa na skutek sprzeciwu.

Przede wszystkim jednak organ prawidłowo ustalił, że sporny znak – wbrew zarzutowi skargi – odpowiada definicji znaku towarowego z art. 120 ust. 1 pwp. Przepis ten definiuje pojęcie znaku towarowego, odwołując się do dwóch podstawowych przesłanek, które muszą być spełnione, aby można było uznać, że dane oznaczenie w ogóle nadaje się do tego, by pełnić funkcję znaku towarowego. Po pierwsze, znakiem towarowym może być tylko takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. Po drugie, musi to być oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innych przedsiębiorstw. Analogiczne przesłanki wymienione zostały również w art. 2 dyrektywy 2008/95/WE. Zgodnie z tym aktem prawnym "znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów (łącznie z nazwiskami), rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw". Na tle tego unormowania uzasadnione jest stanowisko organu, że "forma spornego znaku (składającego się z mało rozbudowanej grafiki oraz pięciu wyrazów) nie uniemożliwia zapamiętania tego znaku jako oznaczenia identyfikującego określone towary i usługi". Poza tym znak należy postrzegać jako całość (wszystkie elementy graficzne i słowne razem), zaś jak słusznie zauważa organ "zachwalająca konotacja" (części słownej) znaku, i to że jest on (może być) jednocześnie – obok wskazania pochodzenia towaru - odbierany jako sformułowanie reklamowe, nie ma wpływu na kwestię odróżniającego charakteru znaku jako całości. Sporny znak zachowuje też jednolitość oznaczenia, gdyż istnieje – zdaniem Sądu – możliwość objęcia oznaczenia, które jako całość przyjmuje charakter fantazyjny, a nie jak widzi to skarżący – opisowy i informacyjny, za pomocą jednego aktu poznawczego, co czyni je łatwym do zapamiętania. Zresztą wskazaną opisowość i informacyjność znaku skarżący łączy tylko z warstwą słowną znaku, pomijając jego grafikę, która jest równie dla postrzegania znaku istotna jak warstwa słowna, gdyż dopiero obie te warstwy razem tworzą charakter znaku. Rejestracja dotyczy znaku jako takiego - w ujęciu całościowym, a nie jego fragmentów. W badaniu znaku pod kątem abstrakcyjnej zdolności odróżniającej brak podstaw do wydzielania poszczególnych jego warstw i odrębnej ich oceny (jednej warstwy niezależnie od drugiej), skoro znak oceniać należy jako całość; w szczególności to co we fragmentach nie mogłoby być znakiem badane w ujęciu całościowym, łącznie z innymi elementami znaku (tu jego stroną graficzną), może z nimi tworzyć znak towarowy posiadający zdolność ochronną. Zdolność ta jest w niniejszej sprawie udziałem spornego znaku, gdyż użyta w nim grafika – wizerunek bociana w połączeniu z napisem "Skąd się biorą ...okna?OknoPlus" i sposób umieszczenia tego wizerunku względem napisu nadają znakowi fantazyjny charakter.

Ocena powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd ze względu na kolizję znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem z zarejestrowanym znakiem towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem - w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, wymaga ustalenia:

1) identyczności lub podobieństwa towarów (usług) objętych przeciwstawionymi (porównywanymi) znakami;

2) identyczności lub podobieństwa samych przeciwstawionych znaków, które należy badać w trzech płaszczyznach: znaczeniowej, fonetycznej i wizualnej, przy czym dokonując porównania należy wziąć pod uwagę rodzaj porównywanych znaków towarowych;

3) istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Ocena ta powinna być całościowa – przeprowadzona w podanej kolejności we wskazanych trzech płaszczyznach, co zakłada konieczność uwzględnienia wszystkich składników porównywanych oznaczeń.

Odnośnie towarów/usług, których dotyczy sporny znak, to jest towarów z klas 6, 19 i usług z klasy 37, spełniona została przynajmniej w części – jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej decyzji i akt sprawy – przesłanka podobieństwa lub identyczności tych towarów i usług do towarów i usług objętych ww. znakami przeciwstawionymi skarżącego, tj. graficznym i słownym (por. szczegółowe zestawienie w tym uzasadnieniu towarów/usług według znaku spornego i znaków przeciwstawionych). Analiza tej przesłanki została przeprowadzona w sposób wyczerpujący na stronach 11-15 uzasadnienia zaskarżonej decyzji, jest obszerna i nie wywołuje zastrzeżeń Sądu, także w zakresie wniosków, do których organ na jej podstawie doszedł, wywodząc wzmiankowane podobieństwo/identyczność towarów i usług oznaczanych porównywanymi znakami.

Powyższa okoliczność uzasadniała zatem zbadanie przez organ – skutkiem porównania znaku spornego ze znakami przeciwstawionymi, czy są one podobne w stopniu stwarzającym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Podobieństwo znaków i ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd podlega ocenie całościowej (syntetycznej), przy uwzględnieniu wszystkich czynników istotnych w danym przypadku. Ważne jest bowiem całościowe wrażenie jakie znak wywołuje u odbiorców, uwzględniające aspekty: wizualne, fonetyczne i znaczeniowe znaku (por. wyrok NSA z 22 lipca 2015 r. II GSK 1385/14).

Zasadą jest bowiem, że znaki towarowe porównuje się w całości, to jest biorąc pod uwagę wszystkie tworzące znak elementy. W znaku towarowym słownym jest to określone słowo lub słowa, a w znaku graficznym i słowno-graficznym grafika, kolor, słowo/słowa, kompozycja. Nie jest dopuszczalne badanie podobieństwa znaków według dowolnie wybranych elementów oznaczenia, bez wcześniejszej analizy całego znaku, gdyż przeciętny odbiorca/konsument postrzega znak towarowy jako całość i nie analizuje jego pojedynczych elementów, a jeżeli już do takiej analizy dochodzi to w kontekście całościowego ujęcia znaku. Nadto badanie podobieństwa znaków towarowych dla towarów (jak w tej sprawie) identycznych lub podobnych powinno przebiegać przy użyciu ostrych kryteriów oceny, to jest pozwalających wykryć bardziej subtelne przejawy podobieństwa, skoro wymaga tego wysokie w takiej sytuacji ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd prowadzące do przyjęcia, że towary pochodzą od tego samego producenta.

Zdaniem Sądu organ dokonując w tej sprawie oceny konfuzyjnego podobieństwa ww. oznaczeń (to jest wykazując brak takiego podobieństwa) zastosował się do powyższych zasad/reguł takiej oceny, co potwierdza treść zaskarżonej decyzji, również przy uwzględnieniu płaszczyzny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, prawidłowo przyjmując, że materiały i usługi budowlane nie są nabywane impulsowo, a ich zakup jest poprzedzony rozeznaniem rynku, na którym osoba należycie poinformowana i uważna świadomie poszukuje właściwego towaru wybierając go między dostępnymi markami (por. str. 18 zaskarżonej decyzji). Poza tym, jeżeli chodzi o ryzyko wprowadzenia w błąd, o jakim mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, to jego oceny dokonuje się kompleksowo przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a więc nie tylko stopnia podobieństwa między porównywanymi znakami towarów, do oznaczenia których są przeznaczone, ale również stopnia skojarzenia i rozpoznawalności na rynku wcześniejszych znaków przeciwstawionych znakowi spornemu, co obejmuje ocenę stopnia zdolności odróżniającej znaków wcześniejszych na rynku relewantnym oraz istotne dla tej oceny warunki zbytu towarów, dla których znaki te są przeznaczone. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów jest bowiem tym większe im wyższa jest rozpoznawalność znaku z wcześniejszym pierwszeństwem, tu znaków przeciwstawionych znakowi spornemu. Chodzi przy tym o konkretne znaki przeciwstawione, to jest ww. znak graficzny i słowny "bocian" oraz oznaczane tymi znakami towary, ich udział w rynku, sposób/kanały dystrybucji, nakłady na promocję znaków i intensywność ich używania, a więc dane, które mogą prowadzić do oceny rozpoznawalności znaków. Niewątpliwe jest jednak w tej sprawie (por. sprzeciw i akta administracyjne), że na tak określoną rozpoznawalność ww. konkretnie sprecyzowanych znaków przeciwstawionych, motywowaną wynikami badania rynku, skarżący odpowiednich materiałów dowodowych nie przedłożył, zatem nie mógł od organu żądać analiz i ocen w tym względzie, a to w myśl zasady, że w postępowaniu spornym przed UP RP na wnioskodawcy ciąży obowiązek wskazania środków dowodowych. Organ nie może bowiem w tym postępowaniu wyjść poza granice wniosku i wskazaną w nim podstawę prawną (art. 255 ust. 4 pwp), a przy takim unormowaniu nie można przenosić do postępowania spornego – przez art. 256 ust. 1 pwp, obowiązków z art. 7 i 77 § 1 kpa w zakresie zbierania i oceny dowodów oraz załatwienia sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli, gdyż art. 255 ust. 4 pwp jest przepisem zawierającym objętą nim pełną regulację wykluczającą możliwość uzupełniającego zastosowania wymienionych przepisów kpa. W takiej sytuacji organ ma jedynie obowiązek wszechstronnego i wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego przedstawionego przez strony, co w niniejszej sprawie uczynił, zajmując stanowisko względem wszystkich istotnych w niej kwestii i prawidłowo o tych kwestiach rozstrzygając.

W szczególności w kontekście przesłanek niedopuszczalności udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, ujętych w ww. art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, organ zasadnie ustalił w zaskarżonej decyzji, że tożsamość elementu bociana w porównywanych znakach – spornym słowno-graficznym [...] i przeciwstawionym mu znaku graficznym [...] jest niewystarczająca dla uznania mylącego podobieństwa tych znaków. Grafika (i przedstawienie) bociana jest bowiem w tych znakach odmienna, zaś znak sporny zawiera dodatkowo pięć elementów słownych (Skąd się biorą ...okna?OknoPlus). To ustalenie organu zasługuje na akceptację także i dlatego, że w judykaturze przyjmuje się, że większą siłę oddziaływania na nabywcę mają elementy słowne (jakich nie ma w przeciwstawionym przez skarżącego znaku graficznym [...]), a to z uwagi na łatwość ich zapamiętania i komunikowania. Zważywszy natomiast, że na ocenę podobieństwa rzutuje ogólne (całościowe) wrażenie jakie porównywane oznaczenia wywierają na nabywców, którzy z reguły zachowują w pamięci tylko ogólny zarys oznaczenia, wskazane elementy słowne w spornym znaku (wzmocnione zupełnie inną grafiką/stylizacją oznaczenia, niż zastosowana w znaku przeciwstawionym) eliminują ryzyko konfuzji tych oznaczeń. Jak bowiem trafnie zauważył organ, warstwa znaczeniowa znaku spornego sprowadza się do znaczenia użytych w tym znaku elementów słownych, które to znaczenie stanowi pytanie "Skąd się biorą okna?" i odpowiedź, którą jest fantazyjna nazwa firmy uprawnionego "OknoPlus". Fonetycznie znak ten również będzie odczytywany zgodnie z treścią elementów słownych (por. str. 17 zaskarżonej decyzji). Element bociana, aczkolwiek występujący w obu znakach, również prawidłowo został oceniony przez organ; jest on na tyle różny (w znaku przeciwstawionym bocian jest umieszczony w gnieździe na słupie i mniejszy od usytuowanego pod spodem rombu, który zajmuje znaczną część powierzchni znaku, podczas gdy w znaku spornym to bocian wypełnia większą jego część), że wizualnie znaki mają odmienny, nieprzystający do siebie wygląd i charakter. Odmienność ta, w sensie wykluczającym podobieństwo (nie mówiąc już o identyczności), o jakim mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, prawidłowo też została wykazana przez organ w zakresie porównania znaku spornego z przeciwstawionym mu ww. znakiem słownym "bocian" [...] , który nie został opatrzony żadną grafiką i oznacza znaczeniowo i fonetycznie nazwę ptaka. Tymczasem warstwa znaczeniowa (i fonetyczna) znaku spornego jest odmienna – co wyżej wykazano – i sprowadza się do znaczenia użytych w tym znaku słów "Skąd się biorą ...okna?OknoPlus" (to jest słowa te wskazują na okna).

Dlatego należało podzielić stanowisko organu, że tożsamość znaczenia znaku słownego "bocian" oraz nazwy elementu graficznego zastosowanego w znaku spornym [...] (rysunek bociana wypełniający znak), która nie jest tożsama ze znaczeniem tego znaku jako całości (gdyż znaczenie to nadają użyte w nim słowa, które wskazują na okna a nie na bociana), to za mało żeby uznać podobieństwo znaków. Przeciętny odbiorca nie będzie bowiem z podanych powodów kojarzył tych znaków pod względem znaczeniowym ani fonetycznym. Strona wizualna tych znaków, analizowana całościowo w kontekście ogólnego wrażenia wywoływanego przez znaki, też jest inna, mimo że bocian wyczerpuje stronę graficzną znaku spornego i jest elementem grafiki znaku przeciwstawionego graficznego, a jako słowo występuje w ww. znaku słownym. Ujęcie graficzne bociana w porównywanych znakach spornym i przeciwstawionym graficznym jest odmienne (w pierwszym znaku bocian wypełnia jego grafikę, w drugim jest tylko drobnym, choć wyraźnym, jej elementem), a znak słowny "bocian" nie ma żadnej grafiki. Poza tym dodanie w spornym znaku do grafiki bociana istotnego ww. elementu słownego zmienia sposób postrzegania znaku jako całości w sensie innego wrażenia, jakie znak ten wywołuje w porównaniu ze znakami przeciwstawionymi.

Znak w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego (ponownie nawiązując do wcześniej poczynionych już tu na ten temat wywodów) porównuje się całościowo, uwzględniając wszystkie elementy składowe. W znaku słowno-graficznym bierze się pod uwagę zarówno użyte słowa, jak i grafikę/kolor, zwłaszcza w kontekście wzajemnej relacji tych elementów i cech szczególnych. Badanie podobieństwa znaków według jedynie wybranych/wybranego elementu oznaczenia, nawet motywowane jego (tego elementu) najbardziej dystynktywnym charakterem, bez wyczerpującej analizy całego znaku (pozostałych elementów), nie zasługuje na ochronę prawną (por. wyrok NSA z 12 lutego 2015 r. II GSK 2139/13). Innymi słowy nie jest dopuszczalne badanie podobieństwa znaków według wybranego elementu oznaczenia, bez wcześniejszej analizy całego znaku w kontekście znaków porównywanych (przeciwstawionych). Do tego natomiast zmierza w swojej argumentacji skarżący akcentując wizerunek bociana, a szerzej jego symbolikę, w każdej postaci (określenie w znaku słownym i grafika w znaku graficznym – por. uzasadnienie skargi), jako element "kojarzony i rozpoznawany jako należący do przedsiębiorstwa A.", zatem niepodlegający wykorzystaniu w innym znaku, gdyż wówczas znak taki jest podobny do znaków skarżącego, wykorzystujących ten element, przez co przeciętny konsument powiąże go (wizerunek bociana) z towarami i usługami przedsiębiorstwa/marką A., której elementem renomy "jest także renomowany znak towarowy słowny lub słowno-graficzny bocian". Stanowisko to jest nieuzasadnione, gdyż wykorzystanie w płaszczyźnie graficznej spornego znaku wizerunku bociana, który jest elementem grafiki znaku skarżącego z wcześniejszym pierwszeństwem, nie jest wystarczające do przyjęcia podobieństwa oznaczeń w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, skoro istotna w tym względzie jest ocena znaków jako całości pod kątem ogólnego wrażenia, jakie wywołują na odbiorcy. Ocena znaku powinna uwzględniać wszystkie jego elementy w kontekście stopnia podobieństwa do znaków przeciwstawionych oraz rozpoznawalności tych ostatnich (chodzi o rodzaj grafiki, treść i układ elementów słownych znaku czy kolorystykę – oceniane jako całość). W tej sprawie brak podstaw do przyjęcia (skarżący tego nie wykazał), żeby warstwie graficznej spornego znaku, obejmującej wizerunek bociana, można było przypisać charakter dominujący, w sensie pochłaniający pozostałe elementy znaku – równie istotne bo słowne, układające się w krótki napis, o dużej – jak już wzmiankowano – sile oddziaływania na odbiorcę. Kierując się całościową oceną znaku nie można z niego wyłączyć jednego elementu, zresztą graficznie – jak w tej sprawie – nieidentycznego z elementem porównywanym i tylko ten element poddać ocenie, pozostawiając poza jej zakresem pozostałe elementy (tu warstwę słowną znaku) integralnie związane z grafiką znaku w całościowym jego ujęciu. Powtórzyć też przy tym należy, że prawa ochronnego udziela się na znak towarowy jako całość, a nie na poszczególne jego warstwy/użyte elementy, gdyż dopiero ich łączne postrzeganie przesądza o odróżniającym charakterze znaku lub braku takiego charakteru. Ma rację skarżący wywodząc, że do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń wystarczy podobieństwo, w zasadzie ich zbieżność, na jednej z trzech płaszczyzn tego podobieństwa, to jest wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Jednakże pamiętać należy, że taka zbieżność/podobieństwo na jednej płaszczyźnie może być na innych płaszczyznach utwierdzana – albo przeciwnie neutralizowana. Przenosząc tę zasadę na realia niniejszej sprawy nie sposób nie zauważyć, że warstwa słowna spornego znaku ma istotne znaczenie dla całościowej jego oceny, gdyż przykuwa uwagę odbiorcy. W przypadku natomiast znaków słowno-graficznych najczęściej to zbieżność elementów słownych, a nie tych o innym charakterze, stanowi czynnik przemawiający za potwierdzeniem kolizji znaków. W tej zaś sprawie spornemu znakowi słowno-graficznemu został przeciwstawiony znak graficzny (bez elementów słownych) i znak słowny "bocian". Dlatego bagatelizowanie znaczenia warstwy słownej spornego znaku jest nieprawidłowe. Z tych wszystkich powodów nie jest też do przyjęcia, żeby z racji posługiwania się przez skarżącego wizerunkiem bociana w swoich znakach (a szerzej w działalności przedsiębiorstwa) znaki te niejako z założenia mogły eliminować inne znaki (tu znak sporny) używające takiego wizerunku (jeżeli całościowa ich ocena nie uzasadnia podobieństwa do znaków przeciwstawionych w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp); stanowisko takie powodowałoby bowiem zawłaszczenie wskazanego wizerunku i jego wyłączenie z katalogu możliwych oznaczeń, na co – w warunkach wysoce profesjonalnego obrotu gospodarczego – nie może być przyzwolenia.

Wykazany przez organ w zaskarżonej decyzji brak podobieństwa porównywanych oznaczeń w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, jak również brak renomy znaków przeciwstawionych skarżącego w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp, eliminuje także zgłoszony przez skarżącego w sprawie zarzut dokonania zgłoszenia spornego znaku [...] w złej wierze.

W tym stanie sprawy oraz mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ppsa) orzekł, jak w sentencji wyroku.