Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2215/06
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2007-06-18 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6461 Wynalazki
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Gronowski (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Królikowska - Przewłoka Asesor WSA Danuta Szydłowska Protokolant Krzysztof Wierzbicki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2007 r. sprawy ze skargi R., Węgry na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienie patentu 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz skarżącego R., Węgry kwotę 1.615 (jeden tysiąc sześćset piętnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] czerwca 1992 r. nr [...] Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek nr [...] pt. Nowy sposób wytwarzania /E/-N-metylo-6,6-dimetylo-N-/l-naftylometylo/-hept-2-en-4-ynylo-l-aminy, z pierwszeństwem od dnia 7 lipca 1989 r. Uprawnionym z patentu była S. A.G. B., Szwajcaria, obecnie N. A.G. B., Szwajcaria. Wynalazek jest przeznaczony do zastosowań farmaceutycznych.

W świetle poniższych zastrzeżeń patentowych:

1. Nowy sposób wytwarzania /E/-N-metylo-6,6-dimetylo-N-/l-naftylometylo/-hept-2-en-4-ynylo-l-aminy o wzorze 1 w postaci wolnej zasady albo w postaci soli addycyjnej z kwasem, znamienny tym, że surową mieszaninę, zawierającą związek o wzorze 1 i jego izomer cis/Z/ w postaci wolnej zasady, poddaje się reakcji utworzenia soli przy jednoczesnym wytrąceniu izomeru trans/E/ i ewentualnie następnie tak otrzymany związek o wzorze 1 w postaci soli przeprowadza się w postać wolnej zasady albo w dalszą postać soli addycyjnej z kwasem.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że reakcję przeprowadza się w obecności estru organicznego kwasu albo mieszaniny estru organicznego kwasu i dalszych rozpuszczalników organicznych.

3. Sposób według zastrz. l, znamienny tym, że reakcję przeprowadza się w obecności estru organicznego kwasu albo mieszaniny estru organicznego kwasu i odpowiedniego alkoholu.

4. Sposób według zastrz. l, znamienny tym, że reakcję przeprowadza się w obecności octanu etylu i etanolu.

5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że reakcję przeprowadza się w obecności octanu etylu.

6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że reakcję przeprowadza się w oparciu o surową mieszaninę, która zawiera izomer trans/E/ i izomer cis/Z/ w stosunku od około 4:1 do około 7:1,5.

7. Sposób według zastrz. l, znamienny tym, że reakcję przeprowadza się w oparciu o surową mieszaninę, która zawiera izomer trans/E/ i izomer cis/Z/ w stosunku około 3:1.

8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że reakcję przeprowadza się w oparciu o surową mieszaninę, która zawiera około 70 do około 40% /wag/wag/ izomeru trans/E/, około 15 do 30% /wag/wag/ izomeru cis/Z/ oraz około 15 do około 30% /wag/wag/ dalszych zanieczyszczeń albo produktów ubocznych.

9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że reakcję przeprowadza się w oparciu o surową mieszaninę, która zawiera około 60% /wag/wag/ izomeru trans/E/, około 20% /wag/wag/ izomeru cis/Z/ oraz około 20% /wag/wag/ dalszych zanieczyszczeń albo produktów ubocznych.

10. Sposób według zastrz. l albo zastrz. 2, albo 3, albo 4, albo 5, albo 6, albo 7, albo 8, albo 9, znamienny tym, że związek o wzorze 2 poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym Z oznacza odrywającą się grupę i następnie otrzymaną surową mieszaninę, zawierającą związek o wzorze 1 i jego izomer cis/Z/ w postaci wolnej zasady, poddaje się tworzeniu soli przy jednoczesnym wytrąceniu izomeru trans/E/ i ewentualnie następnie tak otrzymany związek o wzorze 1 w postaci soli przeprowadza się w postać wolnej zasady albo w dalsze postać soli addycyjnej z kwasem.

Według opisu omawianego patentu jego przedmiotem jest nowy sposób wytwarzania /E/-N-metylo-6,6-dimetylo-N-/1-naftylometylo/-hept-2-en-4-ynylo-l-aminy o wzorze 1 w postaci wolnej albo w postaci soli addycyjnej z kwasami. Związek o wzorze 1 oraz jego zastosowanie jako środka przeciwgrzybiczego do leczenia grzybic spowodowanych szczególnie przez dermatofity znane są na przykład z europejskiego opisu patentowego EP nr [...]. W świetle znanego stanu techniki związek o wzorze 1 wytwarza się go sposobami a/, c/ i e/ w EP [...], analogicznie do opisanych szczegółowo w tym patencie przykładów 1, 3 i 6, które objaśniają bliżej sposoby a/, c/ względnie e/. I tak produkt wytwarza się każdorazowo jako zasadę oraz w postaci mieszaniny składającej się z izomeru cis/Z/ i trans/E/. Z tej mieszaniny izomerów otrzymuje się związek trans/E/ drogę chromatografii na żelu krzemionkowym, przy czym jako eluent stosuje się każdorazowo toluen/octan etylu, z tym, że w przypadku sposobów a/ /przykład 1/ i e/ /przykład 6/ w stosunku 4/1, a w przypadku sposobu c/ /przykład 3/ w stosunku 95/5.

Stosownie do danych zawartych w EP [...] najpierw eluuje się izomer trans/E/, a potem izomer cis/Z/. Następnie zasadę ewentualnie przekształca się w sól addycyjną z kwasem. Taki sposób wytwarzania wykazuje następujące niedogodności: po pierwsze - nie pożądany izomer cis musi być zawsze w czasie chromatografii prowadzony razem z ewentualnie obecnymi produktami ubocznymi, po drugie stosowanie chromatografii w większej skali jest nie pożądane i po trzecie otrzymywane w czasie procesu roztwory zasad przed następnym wytworzeniem soli muszą być jeszcze zagęszczone, a pozostałość ponownie rozpuszczona. Taka termiczna obróbka zasad jest nie pożądana.

W świetle publikacji J.Med.Chem. 27 /1984/ 1539 - 1543 izomery można rozdzielić także przez frakcjonowaną krystalizację chlorowodorków. Dla uzyskania czystego izomeru trans/E/ potrzeba dwóch przekrystalizowań z układu 2-propanol/eter dietylowy. Droga ta jest bardzo kłopotliwa i następuje przy zastosowaniu eteru.

Natomiast technologia wytwarzania omawianego związku chemicznego, co jest nieoczywistym efektem wynalazku, pozwala na wyeliminowanie kosztownego chromatograficznego rozdzielenia zasad względnie niekorzystnego przekrystalizowania chlorowodorków, poprzez zastosowanie jednokrotnego, jednostopniowego tworzenia soli przy jednoczesnym strąceniu izomeru trans/E/, wychodząc z mieszaniny obydwu izomerów w postaci zasad. Ponadto, istniejące zanieczyszczenia pozostają w ługach macierzystych strącania, przez co otrzymuje się produkt o wysokiej czystości. Sposób produkcji, według wynalazku, polega na tym, że surową mieszaninę, zawierającą związek o wzorze 1 oraz jego izomer cis/Z/ w postaci wolnej zasady, poddaje się tworzeniu soli przy jednoczesnym wytrąceniu izomeru trans/E/ i ewentualnie następnie tak otrzymany związek o wzorze 1 w postaci soli przeprowadza się w postać wolnej zasady albo w dalszą postać soli addycyjnej z kwasem. Przy tym reakcji poddaje się surową mieszaninę, która obok izomeru trans/E/ oraz izomeru cis/Z/ zawiera jeszcze wysokie udziały, na przykład około 15 do około 30% /wag/wag/ ewentualnych dalszych zanieczyszczeń albo produktów ubocznych itd. Wyjściowy materiał zawiera na przykład około 15 do około 30% /wag/wag/ izomeru cis/E/ i około 70 do około 40% /wag/wag/ izomeru trans/E/. Stosunek trans/cis wynosi około 4:3 do około 7:1,5, zwłaszcza około 3:1.

Dla przeprowadzenia sposobu wytwarzania, według wynalazku, stosuje się estry organicznego kwasu albo mieszaniny estru organicznego kwasu z dalszymi rozpuszczalnikami organicznymi. Jako estry stosuje się przeważnie ester kwasu octowego, na przykład ester C1-C4 -alkilowy kwasu octowego, jak ester metylowy, etylowy, n-butylowy albo 1 tert-butylowy, szczególnie octan etylu. Jako dalsze rozpuszczalniki organiczne, które można stosować w mieszaninie z wymienionym wyżej estrem organicznego kwasu, nadają się szczególnie alkohole odpowiadające estrowi, na przykład etanol razem z octanem etylu, izopropanol razem z octanem izopropylu itd, zwłaszcza etanol razem z octanem etylu. Korzystnie stosuje się ester organicznego kwasu sam, szczególnie octan etylu. Jako postacie soli korzystnie wytwarza się sole z kwasami mineralnymi, zwłaszcza chlorowodorek. Pozostałe warunki reakcji są analogiczne do podobnych znanych metod. Reakcję prowadzi się korzystnie w temperaturze od około -25°C do około 100° C, korzystnie w temperaturze pokojowej od około 20°C do około 25°C.

Sposób według wynalazku pozwala na rozdzielenie izomerów cis/trans za pomocą jedynego etapu pracy. To jest efekt zaskakujący. Poza tym jako bardzo korzystne okazuje się to, że przy jednokrotnym wytraceniu także wszystkie zanieczyszczenia pozostaję w ługu macierzystym, a zatem otrzymuje się bardzo czysty produkt w potrzebnej odmianie trans/E/. Korzystne jest wytwarzanie chlorowodorku. Zatem niespodziewanie w jedynym, jednokrotnym etapie pracy osiąga się trzy różne efekty, a mianowicie utworzenie soli, rozdzielenie izomerów oraz oczyszczenie. Jako materiał wyjściowy służy surowy produkt wstępnego etapu z podaną mieszaniną izomerów i ewentualnie obecnymi zanieczyszczeniami, na przykład o stosunku trans/E/ cis/Z/ 3sl, w postaci zasad.

Związek o wzorze 1 w postaci wolnej ewentualnie przeprowadza się znanym sposobem w dalsze sole addycyjne z kwasami i odwrotnie. Korzystnie wytwarza się chlorowodorek. Tak z wytworzonej sposobem według wynalazku soli addycyjnej z kwasem czystej odmiany trans wytwarza się znanym sposobem związek o wzorze 1 w postaci wolnej zasady i z niej znowu dalsze sole addycyjne z kwasami. Postępuje się ewentualnie również tak, że pierwotnie otrzymane sól ponownie przekrystalizowuje się, aby wytworzyć jeszcze korzystniej dające się stosować galenowo postacie krystaliczne i uziarnienia. Przy tym ewentualnie stosuje się także inne niż wyżej podane rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników, także razem z wodę, na przykład mieszaniny etanol/woda.

W korzystnej postaci wykonania sposobu według wynalazku stosuje się surową mieszaninę składającą się z obydwu izomerów trans/E//cis/Z/ w postaci wolnej zasady, którą to mieszaninę otrzymuje się przez reakcję związku o wzorze 2 ze związkiem o wzorze 3, w którym Z oznacza odrywającą się grupę. Reakcję prowadzi się analogicznie do znanych metod. Związek o wzorze 2 stosuje się korzystnie w postaci soli addycyjnej z kwasem, na przykład jako chlorowodorek, który w normalnie stosowanych warunkach alkalicznych przekształca się w zasadę i jako zasadę poddaje się go reakcji ze związkiem o wzorze 3. Związki o wzorze 3 występują jako mieszanina E/Z. Pracuje się w wodnym roztworze, korzystnie w warunkach alkalicznych, na przykład przy zastosowaniu ługu sodowego. Ewentualnie dodaje się obojętny rozpuszczalnik organiczny, na przykład toluen albo etanol. Temperatura waha się między mniej więcej temperaturę pokojowe i temperaturę wrzenia i wynosi przeważnie około 100° C. Z oznacza na przykład atom chlorowca, korzystnie atom chloru, bromu albo jodu, szczególnie atom chloru albo bromu, albo organiczne grupę sulfonyloksylową o 1 do 10 atomach węgla, na przykład grupę alkilo-sulfonyloksylowę zawierającą korzystnie 1 do 4 atomów węgla, szczególnie grupę mesyloksylowę, albo grupę alkilofenylosulfonyloksylowę zawierającą korzystnie 7 do 10 atomów węgla, zwłaszcza grupę tosyloksylową. Z oznacza zwłaszcza atom bromu.

Rozdzielenia izomerów cis/trans na etapie związków o wzorze 3 można przeprowadzić jedynie przez kosztowne przeprowadzenie ich w odpowiednie pochodne i ponowne przekształcenie. Izomery te bowiem występują jako ciecze wykazujące termiczną niestabilność i dalsze nieodpowiednie właściwości fizyczne, jak na przykład toksyczność i nadmierne reaktywność.

Sposób według wynalazku, który odnośnie wytwarzania stosowanego w nim związku o wzorze 1 stanowi znaczną korzyść pod względem wydajności, technicznego zrealizowania w większej skali i tolerancji otoczenia w porównaniu ze znanym sposobem, przeprowadza się szczegółowo, jak opisano w przykładzie.

Z wnioskiem o unieważnienie powyższego patentu wystąpił R. G., zwany dalej "skarżącym", zarzucając decyzji udzielającej patent na zgłoszony wynalazek naruszenie przepisu art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Stosownie do tego przepisu wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania. Według skarżącego rozwiązanie zgłoszone w zastrzeżeniu niezależnym 1 i zastrzeżeniach odeń zależnych nie nadawało się do stosowania, gdyż stanowiący jego przedmiot sposób nie mógł być używany w rozumieniu technicznym. W szczególności w zastrzeżeniu niezależnym 1 nie zdefiniowano jakichkolwiek środków technicznych, których zastosowanie umożliwiałoby realizację wynalazku w praktyce z powtarzalnym rezultatem. Zastrzegany sposób opisano wyłącznie poprzez cel, jaki chciano osiągnąć. Odwoływanie się do opisu patentu nie może konwalidować tego mankamentu patentu, gdyż opis nie może stanowić podstawy dla określenia zakresu ochrony wynalazku. Nieprecyzyjna jest w szczególności użyta w patencie definicja wyjściowa "surowej mieszaniny". Nie wiadomo bliżej o jaką tutaj mieszaninę chodzi. Nie sprecyzowano środowiska reakcji chemicznej. Jako jedyny sposób wykonania wynalazku ilustruje otrzymywanie jedynie soli chlorowodorku, podczas gdy według zastrzeżenia niezależnego 1 można otrzymać także wolną zasadę, a nie sól. Wskazano zastosowanie octanu etylu jako rozpuszczalnika. Poza tym, jak podkreślał skarżący, rozwiązanie chronione patentem nie jest dostatecznie skonkretyzowane dla uzyskania powtarzalnego efektu.

Ponadto w ocenie skarżącego udzielono patentu na rozwiązanie, które nie było nowe w świetle uprzedniego stanu techniki, a w szczególności w publikacji w J.Med. Chem. 27 (1984) 1539-1543. Toteż, po dacie wspomnianej publikacji, przedmiotem opatentowania mógł być tylko dobór warunków pozwalających na realizację znanej reakcji z lepszym efektem.

Decyzją z dnia [...] października 2006 r. [...] Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie powyższego patentu. Nie dopatrzył się braku spełnienia ustawowych warunków wymaganych dla uzyskania patentu, a więc zaistnienia przesłanek dla unieważnienia patentu w świetle przepisu art. 89 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), zwanej p.w.p. Odwoływanie się skarżącego na niespełnienie wymagań przewidzianych w zarządzeniu Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych z dnia 12 listopada 1984 r. (MP z 1984 r., nr 26, poz. 179) nie może być brane pod uwagę, jako precyzujące ustawowe warunki uzyskania patentu, gdyż zarządzenie to nie ma waloru źródła prawa.

Jak podkreślił Urząd Patentowy zgłoszone rozwiązanie polega na prostszym, łatwiejszym niż dotychczas rozdzieleniu izomerów geometrycznych cis i trans omawianego związku chemicznego i odzyskiwaniu jednego z tych izomerów, użytecznego jako lek. W dotychczasowym stanie techniki izomery te były rozdzielane pracochłonnymi i skomplikowanymi metodami takimi jak krystalizacja frakcjonowana albo chromatografia.

Organ nie podzielił stanowiska skarżącego, kwestionującego brak nowości zgłoszonego do ochrony rozwiązania oraz niemożność jego stosowania w procesie produkcji.

Ustosunkowując się do zarzutu braku nowości spornego rozwiązania szkodzić mu może stan techniki sprzed daty 7 lipca 1989 r. Wskazana przez skarżącego publikacja w J. Med. Chem. (Journal of Medicinal Chemistry) była wprawdzie udostępniona do wiadomości powszechnej w 1984 r., jednakże, zdaniem Urzędu Patentowego, nie ujawniała istoty zgłoszonego do ochrony rozwiązania technicznego, w stopniu pozwalającym znawcy na zastosowanie wynalazku bez własnego wkładu twórczego. I tak, według przykładu z powyższego artykułu, wytwarzanie soli aminy zrealizowano w ten sposób, że po rozpuszczeniu otrzymanej mieszaniny izomerów aminy w etanolu dodano równomolową ilość etanolowego roztworu HC1 i całość odparowano do sucha. Po odparowaniu otrzymano krystaliczną pozostałość. Następnie izomery rozdzielano przez frakcjonowaną krystalizację chlorowodorków, z układu 2-propanol/eter dietylowy. W świetle ustaleń Urzędu Patentowego wspomniany artykuł nie zawierał istotnej dla sprawy informacji, że po dodaniu do rozpuszczonej w etanolu mieszaniny izomerów równomolowej ilości etanolowego roztworu HC1 tworzy się sól, przy jednoczesnym wytrąceniu jakiejkolwiek substancji. Z analizy powyższej publikacji nie można domniemywać wytrącenia się izomer trans, jako efektu opisanej reakcji chemicznej. Znawca nie mógł więc przypuszczać, że opisany w artykule sposób polega na otrzymywaniu soli z jednoczesnym wytrącaniem jednego z izomerów (trans), jak to zastosowano w wynalazku zgłoszonym do ochrony.

Urząd Patentowy nie podzielił także stanowiska skarżącego, zarzucającego spornemu wynalazkowi niezupełność rozwiązania i jego nienależyte ujawnienia, gdyż zastrzeżenie niezależne 1 nie wskazywało środków technicznych dla realizacji wynalazku. Jak ustalił organ z przepisów prawa ustawowego nie istnieje obowiązek dokładnego podawania wszystkich parametrów rozwiązania w zastrzeżeniach patentowych. Skarżący zaś, co podkreślił organ, nie zakwestionował zupełności rozwiązania ani ujawnienia rozwiązania problemu technicznego w świetle opisu wynalazku.

W podsumowaniu uzasadnienia decyzji organ stwierdził, że uprawniony z patentu rozwiązał problem techniczny skomplikowanego rozdziału izomerów cis i trans omawianego związku. W zastrzeżeniu niezależnym 1 przedstawił istotę rozwiązania, podając, że jest nią reakcja utworzenia soli przy jednoczesnym wytrąceniu izomeru trans, oraz podał bliższe szczegóły rozwiązania w dalszych zastrzeżeniach patentowych i w opisie wykonania wynalazku, w tym w szczegółowym przykładzie wykonania, którego stosowalności skarżący nie podważał. Stąd brak podstaw dla unieważnienia omawianego patentu.

W skardze, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, podtrzymując stanowisko prezentowane w postępowaniu administracyjnym, skarżący zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności art. 10 i art. 26 ust. 1 ustawy o wynalazczości, poprzez utrzymanie w mocy ochrony na rozwiązanie niezupełne i niedostatecznie ujawnione, a więc nie nadające się do stosowania. Ponadto zarzucił naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, a w szczególności art. 7, 11, 80 i 107 § 3 k.p.a.

Na rozprawie skarżący podtrzymał zarzut, że brak było podstaw dla udzielenia patentu. W każdym zaś razie, o ile w ogóle można by mówić o wynalazku, to jedynie w zakresie objętym zastrzeżeniem zależnym 5. Podany w tym zastrzeżeniu octan etylu jest jedynym rozpuszczalnikiem typu estru kwasu organicznego, którego działanie rzeczywiście wykazano. W opisie patentu nie ma natomiast przykładów użycia jakichkolwiek innych estrów kwasów organicznych, a tym bardziej ich mieszanin z innymi rozpuszczalnikami. Toteż, dopiero zastrzeżenie 5, i tylko ono, precyzuje niezbędny środek techniczny, który odróżnia przedmiotowe rozwiązanie od stanu techniki i pozwala na jego realizację w praktyce.

Ponadto skarżący wskazał na praktykę innych Urzędów Patentowych, w których uprawniony zgłosił do ochrony omawiane rozwiązanie. Odmiennie niż Urząd Patentowy w Polsce, w Bułgarii, w Słowenii i w Szwajcarii, gdzie opatentowano wynalazek według redakcji zgłoszonej do ochrony, inne Urzędy Patentowe postąpiły odmiennie. I tak Urząd Patentowy w Węgrzech ograniczył niezależne zastrzeżenie patentowe 1 przez wskazanie, iż reakcję prowadzi się w estrze kwasu organicznego ujawnionego w przykładzie wykonania, to jest w octanie etylu oraz, że otrzymywana sól to chlorowodorek. W ten sposób urząd ten dookreślił rzeczywiste rozwiązanie techniczne zgodnie z ujawnionym w opisie jedynym przykładzie wykonania. Jeszcze dalej poszedł Rumuński Urząd Patentowy, który nakazał przenieść do zastrzeżenia niezależnego 1 treść zastrzeżenia zależnego 10 i dodatkowo sprecyzować w nim parametry tej reakcji. Ponadto w zastrzeżeniu 1 sprecyzowano rozpuszczalnik, w którym prowadzi się reakcję wytwarzania soli aminy, jako "ester alkilowy kwasu octowego i niższego alkanolu (octan etylu jest właśnie takim estrem). Podobnie postąpiły Słowacki i Czeski Urząd Patentowy.

Uprawniony z patentu wniósł o oddalenie skargi. Według niego rozwiązanie chronione omawianym patentem stanowi wynalazek. Po raz pierwszy pozwala bowiem na wytwarzanie wspomnianej soli z jednoczesnym wytrącaniem pożądanego izomeru. Podkreślił techniczny charakter rozwiązania, co pozwoliło po raz pierwszy uniknąć osobnego pracochłonnego postępowania dla otrzymania oczyszczonego pożądanego izomeru. Rozwiązanie to nadaje się do stosowania, czego dowodzi stosowana przez niego produkcja oraz wyniki badań pracownika firmy R. G., gdzie stosowano rozmaite rozpuszczalniki, należące do bardzo różniących się klas (polarne, niepolarne, aromatyczne, estry, ketony, rozpuszczalniki chlorowcowane), również osiągając jednoczesne wytrącenie. Tym samym reakcję chronioną patentem można skutecznie prowadzić w wielu rozpuszczalnikach.

Według uprawnionego z patentu brak jest podstaw do ograniczania zastrzeżenie niezależnego 1 do konkretnego rozpuszczalnika, czy innych szczegółów laboratoryjnych, tak jak to przykładowo uczyniono na Węgrzech. Wówczas bowiem patent nie miałby żadnej wartości, gdyż obejście jego byłoby bardzo łatwe. Potwierdza to późniejsze zgłoszenie firmy R. G. i badania dra G., z których wynika, że jednoczesne wytrącenie, o którym mowa w zastrzeżeniu 1, zachodzi w wielu rozpuszczalnikach.

Uprawniony z patentu akcentował suwerenność Urzędów Patentowych w zakresie udzielanej ochrony na wynalazek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Wchodzi więc tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych. Ponadto w myśl art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Kontrolując zaskarżoną decyzję pod kątem powyższych kryteriów skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja narusza powołane w skardze przepisy postępowania administracyjnego w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.

Zgłoszone do ochrony rozwiązanie techniczne dotyczy, jak to już wskazano, sposobu wytworzenia znanej soli /E/-N-metylo-6,6-dimetylo-N-/l-naftylometylo/-hept-2-en-4-ynylo-l-aminy, mającej zastosowanie w leczeniu. Według stanowiska Urzędu Patentowego, zarówno na etapie postępowania zgłoszeniowego, jak i toczącego się w następstwie wniosku o unieważnienie patentu, zgłoszone do ochrony rozwiązanie techniczne ma walor wynalazku. Pozwala bowiem na prostsze i łatwiejsze, niż według dotychczasowego stanu techniki, rozdzielenie izomerów geometrycznych cis i trans, i tym samym odzyskiwanie jednego z tych izomerów – omawianego produktu.

W ustaleniu Urzędu Patentowego, iż omawiane rozwiązanie techniczne jest wynalazkiem, nie można dopatrzyć się naruszenia prawa. W dacie zgłoszenia wynalazku do opatentowania, jak to niewadliwie ustalił Urząd Patentowy, skarżący skutecznie nie podważył przymiotu nowości tego rozwiązania technicznego. W szczególności przekonywująca jest argumentacja organu, że po zapoznaniu się ze wspomnianą publikacją w J. Med. Chem. (Journal of Medicinal Chemistry) znawca przedmiotu, bez własnego wkładu twórczego, nie dojdzie do rozwiązania zastosowanego w spornym wynalazku, polegającego na otrzymaniu soli z jednoczesnym wytrącaniem jednego z izomerów (trans). Wymaga też podkreślenia, chociaż nie jest to dostatecznym argumentem w kwestii waloru wynalazku zgłoszonego do ochrony rozwiązania, że żaden z urzędów patentowych, nie podważył omawianego rozwiązania jako wynalazku. Natomiast, co wymaga podkreślenia, wynikła rozbieżność pomiędzy urzędami patentowymi w zakresie sprecyzowania sposobu technicznego wykonania wynalazku, a tym samym granic jego ochrony, o czym dalej.

W świetle art. 10 ustawy o wynalazczości wynalazek podlegający opatentowaniu powinien spełniać m.in. następujące przesłanki, a mianowicie:

posiadać przymiot nowości o charakterze technicznym,

posiadać poziom wynalazczy (nieoczywistość rozwiązania),

nadawać się do zastosowania w określonej dziedzinie techniki.

O ile przekonująca jest argumentacja Urzędu Patentowego co do nowości i poziomu wynalazczego rozwiązania zgłoszonego do ochrony, o tyle Urząd Patentowy, mimo zarzutów skarżącego, nie wyjaśnił, czy wynalazek, w granicach na jakich udzielono mu ochrony co do sposobu wykonania wspomnianej soli, nadaje się do zastosowania, a w szczególności w kontekście powtarzalności uzyskania oczekiwanego rezultatu. Mówiąc o oczekiwanym rezultacie nie chodzi w niniejszej sprawie o osiągnięcie jakiegokolwiek efektu wytrącenia izomeru trans/E/, o którym mowa zastrzeżeniu niezależnym 1 patentu, lecz, co wymaga podkreślenia, o otrzymanie końcowego produktu o wysokiej czystości, a to z uwagi na medyczne jego zastosowanie. Ten efekt wynalazku jest mocno akcentowany w opisie patentowym. Natomiast, jak to zarzucał skarżący, poza zastosowaniem octanu etylu, jako jedynego przykładu podanego w patencie, brak jest w nim wskazania innych konkretnych środków technicznych pozwalających na uzyskanie, w sposób powtarzalny, czystego produktu końcowego, o którym mowa w patencie. W świetle badań przeprowadzonych przez firmę R. G. spośród wielu rozpuszczalników, które można by zastosować podejmując się realizacji opatentowanego wynalazku, jedynie octanu etylu pozwala na uzyskanie efektu wynalazku, tj. końcowego produktu soli o wysokiej czystości, jako efektu wynalazku.

Zdaniem Sądu niedostateczna konkretność środków technicznych służących dla urzeczywistnienia wynalazku, poza zastrzeżeniem zależnym 5, stanowi istotny mankament zgłoszonego do ochrony rozwiązania. Jednocześnie mankament ten w sposób nieuzasadniony blokuje innym przedsiębiorcom celowość prowadzenia badań nad sposobem wytworzenia omawianej soli, a następnie jej produkcji, jeżeli końcowym efektem tych badań byłoby w szczególności uzyskanie wytrącenia, o którym mowa w zastrzeżeniu niezależnym 1 spornego patentu. Do tych zarzutów skarżącego Urząd Patentowy się nie odniósł, przynajmniej w stopniu dostatecznym. Również i uprawniony z patentu nie przedstawił argumentów, podważających w tym zakresie zasadność zarzutów skarżącego. Za taki argument trudno byłoby uznać stanowisko uprawnionego z patentu, negującego potrzebę ograniczenia zakresu patentu do przykładu wskazanego w opisie patentowym, z uzasadnieniem, że spowodowało by to łatwe obejście patentu. Łatwość obejścia patentu nie może stanowić argumentu ukierunkowanego na oddalenie wniosku o unieważnienie patentu. To rzeczą zgłaszającego wynalazek do ochrony jest, aby na podstawie uprzednio przeprowadzonych prac badawczych w określonej dziedzinie techniki, tak sprecyzować sposób realizacji wynalazku, m.in. poprzez wskazanie konkretnych środków technicznych, które pozwolą na jednoznaczne i powtarzalne osiągnięcie rezultatu wynalazku w pełnym chronionym rozmiarze, jakie zakreślają zastrzeżenia patentowe.

Ponadto nie można się zgodzić ze wskazanymi wyżej wyjaśnieniami uprawnionego z patentu, powołującego się na wyniki badań przeprowadzonych w firmie R. G., gdzie stosowano rozmaite rozpuszczalniki i uzyskano jednoczesne wytrącenie, o którym mowa w zastrzeżeniu niezależnym 1. Uprawniony nie dostrzega lub nie chce dostrzec, że tylko zastosowanie jako rozpuszczalnika octanu etylu pozwoliło uzyskać produkt o wymaganej czystości, co właśnie jest celem spornego patentu. Pozostałe przypadki "wytrąceń" nie nadawały się do zastosowania w lecznictwie, co wynika z konkluzji wspomnianych badań.

W niniejszej sprawie Sąd przychyla się do stanowiska tych zagranicznych urzędów patentowych, które dostrzegając mankamenty spornego patentu, a w szczególności w zakresie braku wskazania lub nieprecyzyjnego wskazania środków technicznych dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu wynalazku, podjęły działania w kierunku skonkretyzowania przez uprawnionego z patentu sposobu realizacji wynalazku, a zarazem zakresu jego ochrony. Zarzut ten odnosi się w pierwszej kolejności do zastrzeżenia niezależnego 1.

Reasumując, stanowi przejaw naruszenia przez Urząd Patentowy przepisów postępowania, a w szczególności art. 7 i art. 107 § 3 k.p.a., brak ustosunkowania się do zarzutu podmiotu wnioskującego o unieważnienie patentu, że patent nie wskazuje konkretnych środków technicznych pozwalających na stosowanie wynalazku dla uzyskania jego powtarzalnego efektu.

Dodać należy, iż w świetle powołanego przez Urząd Patentowy art. 89 ust. 1 p.w.p. patent może być unieważniony również w części. Mimo zarzutów skarżącego, kwestionującego również zakres udzielonej ochrony, Urząd Patentowy nie rozpoznał wniosku skarżącego pod kątem unieważnienia spornego patentu w części.

W tym stanie sprawy zaskarżona decyzja podlega uchyleniu (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.).

O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art. 200 p.p.s.a.