Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 638/16
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2017-01-11 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski Sędziowie Sędzia WSA Piotr Borowiecki Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Protokolant sekr. sąd. Jarosław Kielczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny oddala skargę


UZASADNIENIE

Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga E. Spółki z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] Iipca 2015 nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "PROVENDA" [...] w zakresie następujących towarów z klasy 30 tj. "półprodukty żywnościowe na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany". Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił art. 246 i art. 247 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410)- dalej jako "p.w.p."

Należy wskazać na wstępie, sprawa ta była rozstrzygana przez organ ponownie na skutek wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 września 2014 r. wydanego w sprawie sygn. akt II GSK 1061/13. NSA oddalił skargę kasacyjną E. Spółki z o.o. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 1981/12. Sąd I instancji, po rozpoznaniu skarg: R. z siedzibą w R., Finlandia i E. Sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (w skrócie: UP) z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchylił zaskarżoną decyzję ze skargi R. z siedzibą w R. w pkt 2; 2. oddalił skargę E.; 3. stwierdził, że decyzja w uchylonej części nie podlega wykonaniu; 4. zasądził od UP na rzecz wnioskodawcy kwotę 1600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Natomiast uchylony przez WSA pkt 2 zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy PROVENDA - dotyczył oddalonego w części sprzeciwu w zakresie towarów takich, jak półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym placków ziemniaczanych, ziemniaków puree, panierek, przypraw, preparatów usztywniających do bitej śmietany z klasy 30 znaku spornego PROVENDA [...].

Zaskarżone obecnie rozstrzygnięcie poprzedziły następujące okoliczności faktyczne i prawne:

1. W dniu 29 lipca 2010 r. do UP wpłynął sprzeciw R. z siedzibą w R (dalej: "wnoszący sprzeciw"," wnioskodawca") wobec decyzji tego organu z dnia [...] lipca 2009 r. o udzieleniu z pierwszeństwem od dnia 2 października 2007 r. prawa ochronnego na znak towarowy słowno- graficzny PROVENDA [...] na rzecz E. Sp. z o.o. z siedzibą w G. (dalej: "uprawniony", "E."). Jako podstawa prawna sprzeciwu wskazany został art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej: "p.w.p."). Wnoszący sprzeciw powołał się na swoje prawa, przysługujące mu do wspólnotowego znaku towarowego słownego PROVENA [...] od 21 września 2005 r., przy czym oba znaki służą do oznaczania identycznych i podobnych towarów, istnieje też podobieństwo oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej oraz istnieje ryzyko ich pomylenia.

Uprawniona w odpowiedzi wniosła o oddalenie sprzeciwu jako bezzasadnego. Według jej oceny towary mają postać koncentratów w proszku a nie gotowych produktów, jak to jest u wnoszącego sprzeciw, oferowane są do sektora usług wyspecjalizowanych i kierowane do ograniczonego kręgu odbiorców. Towary oznaczane znakami PROVENDA i PROVENA są sprzedawane różnym odbiorcom i nie pozostają ze sobą w stosunku konkurencji. Nie istnieje możliwość utożsamiania półproduktu żywnościowego w proszku z preparatem zbożowym. Znak sporny PROVENDA w języku łacińskim oznacza "prowiant", posiada charakterystyczną grafikę. Natomiast przeciwstawiony PROVENA nie posiada żadnego znaczenia, więc nie jest możliwe porównanie oznaczeń pod względem znaczeniowym. Fonetycznie istnieją zarówno podobieństwa jak i różnice. Oznacza to, że znaki nie są podobne i nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

2. Decyzją z dnia [...] maja 2012 r. Urząd Patentowy, jak wskazano na wstępie, 1.unieważnił prawo ochronne na znak towarowy Provenda [...] w części dotyczącej towarów z klasy 30 Klasyfikacji Nicejskiej: koncentraty spożywcze w proszku, koncentraty deserów w proszku oraz koncentraty w proszku chleba i pieczywa, zwłaszcza półprodukty żywnościowe w proszku na bazie mąki zbożowej, w tym: kluski, kopytka, naleśniki, gofry, pizza, tortille, półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi w tym sosy i sosy instant, koncentraty zup, ciasta w proszku, kremy deserowe, kremy do ciast i polewy w proszku, galaretki, budynie i kisiele w proszku, sosy do polewania deserów, dodatki spulchniające do pieczenia, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, chleb wieloziarnisty i chleb z dodatkami np. ziaren słonecznika, ziół, itp., pieczywo kukurydziane, pszenne i z mąki ciemnej, pieczywo z dodatkami smakowymi; 2. w pozostałym zakresie sprzeciw oddalił; 3. przyznał R. z siedzibą w R., Finlandia od E. Sp. z o.o. z siedzibą w G. zwrot kosztów postępowania.

Dokonując oceny podobieństwa na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. porównał towary oznaczone przeciwstawionymi znakami. Wskazał, że znak towarowy PROVENA o numerze [...] służy do oznaczenia m.in. towarów w klasie 29 i 30, natomiast znak PROVENDA o numerze [...] - towarów z klasy 30. Uznał, że w sprawie zachodzi podobieństwo i identyczność towarów objętych ochroną znaku spornego PROVENDA do większości towarów objętych ochroną znaku przeciwstawionego PROVENA w klasach 29 i 30. Wszystkie te towary mają to samo przeznaczenie, ponieważ służą do przygotowania posiłków i przekąsek lub też są ich składnikami.

Organ uzasadniając rozstrzygnięcie w pkt 2 ograniczył się do stwierdzenia, że towary takie, jak półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany z klasy 30 znaku spornego [...], ani też towary podobne, czy komplementarne nie są objęte ochroną znaku przeciwstawionego [...].

Urząd Patentowy oceniając podobieństwo samych znaków podkreślił, że dokonał jej całościowo. Uznał, że oba porównywane znaki są podobne w warstwie fonetycznej. Różniąca je litera "D", w wymowie całego znaku PROVENDA jest wymawiana "krótko" i niewyraźnie, co nie pozwala na dostateczne odróżnienie porównywanych znaków towarowych, a potencjalny odbiorca może tę drobną różnicę pominąć. UP uznał, że na ocenę podobieństwa porównywanych znaków, nie ma wpływu warstwa wizualna znaku spornego. Porównywane znaki ocenił jako oznaczenia fantazyjne w odniesieniu do towarów i usług, do oznaczania których zostały przeznaczone. Sporny znak PROVENDA oznacza "prowiant" w języku łacińskim, ale jest to język "martwy" i przeciętny polski odbiorca nie tylko nie będzie znał znaczenia tego słowa, ale także nie domyśli się, że to słowo posiada jakieś znaczenie w języku łacińskim. Z tego względu porównywane znaki towarowe ocenił jako podobne zarówno i przede wszystkim w warstwie słownej, ale także i wizualnej. Uznał, że zarówno identyczność, jak i podobieństwo towarów oraz oznaczeń w obu znakach powoduje powstanie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych.

3. Na decyzję z dnia [...] maja 2012 r. skargi do WSA w Warszawie złożyły: wnoszący sprzeciw – R. z siedzibą w R., Finlandia oraz uprawniony – E. Sp. z o.o. z siedzibą w G.

Firma fińska wniosła o uchylenie decyzji w zakresie jej pkt 2, tj. w części oddalającej sprzeciw w zakresie następujących towarów: półprodukty żywnościowe na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, preparaty usztywniające do bitej śmietany umieszczone w klasie 30 towarowej oraz o przekazanie sprawy w zakreślonym skargą zakresie do ponownego rozpoznania. W jej ocenie organ nie miał żadnych podstaw do uznania, że towary będące przedmiotem niniejszej skargi są niepodobne do towarów umieszczonych w klasie 29 i 30 wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego Provena - zwłaszcza, że analogiczną grupę towarów uznał za towary podobne lub wręcz identyczne. Poczynieniem wadliwych ustaleń odnośnie ocenianych towarów organ naruszył art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., odmawiając jego zastosowania w omawianym zakresie naruszając przepisy postępowania administracyjnego: art. 107 § 3, art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.

E. początkowo zaskarżyła decyzję UP z dnia [...] maja 2012 r. w całości, zarzucając jej naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i art. 7, 77, 80 k.p.a. Spółka przede wszystkim zakwestionowała poprawność dokonanej przez UP oceny podobieństwa towarów chronionych przeciwstawionymi sobie znakami towarowymi z uwagi na fakt, że organ wziął pod uwagę wykaz towarów znaku PROVENA [...], który nie jest zgodny z wykazem tych towarów w innych wersjach językowych. W polskim tłumaczeniu wykazu towarów figuruje m.in. "ciasto i wyroby cukiernicze", tymczasem w innych językach są "wyroby cukiernicze i słodycze". Uprawniona na rozprawie 10 stycznia 2013 r. ograniczyła skargę do pkt 1 decyzji. Jednocześnie wniosła o oddalenie skargi R. z siedzibą w R.

W odpowiedzi na skargi Urząd Patentowy RP wniósł o ich oddalenie.

R. wniósł o oddalenie skargi E..

4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 stycznia 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 1981/12 po rozpoznaniu skarg: R. z siedzibą w R., Finlandia i E. Sp. z o.o. z siedzibą w G. na ww. decyzję Urzędu Patentowego RP (w skrócie: UP) z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchylił zaskarżoną decyzję ze skargi R. z siedzibą w R. w pkt 2; 2. oddalił skargę E.; 3. stwierdził, że decyzja w uchylonej części nie podlega wykonaniu; 4. zasądził od UP na rzecz wnioskodawcy kwotę 1600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

WSA uwzględnił skargę R. w zakresie pkt 2 decyzji. Uznał, że decyzja Urzędu Patentowego RP w zaskarżonej części oddalającej skargę narusza przepisy postępowania art. 7, 77 § 1, 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Stwierdził brak wyczerpującego zbadania sprawy, pominięcia szeregu istotnych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie decyzji, a także brak prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji w zakresie następujących towarów: "półprodukty żywnościowe na bazie skrobi w tym placki ziemniaczane, ziemniaczane puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany umieszczone w 30 klasie towarowej". WSA stwierdził, że organ uzasadniając rozstrzygnięcie w pkt 2 ograniczył się do stwierdzenia, że ww. towary spornego znaku, ani też towary podobne, czy komplementarne nie są objęte ochroną znaku przeciwstawionego. Stwierdzenie to, bez szczegółowego uzasadnienia rozstrzygnięcia należy uznać za niewystarczające i niespełniające wymogów z art. 107 § 3 k.p.a., co uniemożliwia uznanie legalności decyzji w zaskarżonej części pkt 2. WSA wskazał, że ponownie rozpoznając sprawę organ powinien porównać zakwestionowane skargą towary, tj. półprodukty żywnościowe na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany, objęte klasą towarową znaku spornego PROVENDA nr [...] z towarami objętymi ochroną znaku PROVENA [...], biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów takie, jak charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób użytkowania, jak również to czy konkurują ze sobą czy też wzajemnie się uzupełniają. Polecił, by stanowisko UP było uzasadnione w sposób, który pozwoliłby zapoznać się z motywami, jakimi kierował się organ przy dokonaniu oceny podobieństwa towarów. Stwierdzone uchybienia formalnoprawne nie pozwoliły WSA na ustosunkowanie się do podniesionego zarzutu naruszenia prawa materialnego, tj. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jako przedwczesnego.

Odnosząc się do skargi E. WSA nie podzielił obu jej zarzutów: zarówno co do naruszenia przez UP przepisów postępowania: art. 7, 77 § 1 i 107 § 3 k.p.a., jak również prawa materialnego - art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Podniósł, że tłumaczenia towarów umieszczone na stronie OHIM są tłumaczeniami oficjalnymi i korzystają z domniemania ich prawdziwości. Jeżeli zgłoszenie zostało dokonane w języku urzędowym Wspólnoty Europejskiej innym niż jeden z języków Urzędu, autentyczny jest tekst w drugim języku wskazanym przez zgłaszającego. Strona w toku postępowania nie zgłaszała wątpliwości co do zgodności tłumaczenia wykazu z tekstem autentycznym, dlatego też organ porównując towary oparł się na wykazie towarów znaku PROVENA w języku polskim umieszczonym na stronie internetowej OHIM. Zdaniem WSA, dokonując oceny podobieństwa towarów chronionych obydwoma znakami towarowymi, organ słusznie przyjął, że decyduje kryterium przeznaczenia. Urząd, przyjmując podobieństwo towarów - w sposób szczegółowy i prawidłowo wskazał, jakie relacje zachodzą pomiędzy poszczególnymi towarami znajdującymi się w wykazach obu znaków. Podobieństwo towarów nie tylko może zachodzić w obrębie tej samej klasy towarowej, gdyż klasyfikacja ta ma charakter techniczno-porządkujący i służy celom administracyjnym. Stąd też podobieństwo, jak wskazał organ, towarów w spornym znaku zaliczonych do 30 klasy towarowej istnieje w stosunku do towarów objętych także klasą 29 znaku PROVENA.

Odnosząc się do zarzutu nie dostrzeżenia różnic w kanałach dystrybucji towarów oznaczanych znakami PROVENDA i PROVENA, Sąd I instancji przyjął, że UP porównał znaki w takim zakresie, w jakim zostały udzielone prawa ochronne na te znaki. Okoliczności aktualnego wykorzystywania i sposobu wyprowadzania towarów nie mogą być brane pod uwagę, gdyż w każdym czasie mogą być zmienione.

WSA podzielił stanowisko organu co do podobieństwa oznaczeń w obu znakach towarowych podzielając dotychczasowy pogląd orzecznictwa, że porównania znaków dokonuje się według występujących między nimi podobieństw a nie różnic. Słusznie organ skupił swoją uwagę na elemencie słownym PROVENA i PROVENDA dostrzegając ich podobieństwo i stwierdzając istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych omawianymi znakami towarowymi.

5. Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła E. Sp. z o.o. z siedzibą w G. domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy WSA w Warszawie do ponownego rozpoznania, ewentualnie uchylenia zaskarżonego orzeczenia i rozpoznania skargi oraz zasądzenia na rzecz skarżącego kosztów postępowania.

R. wnosił o oddalenie skargi kasacyjnej.

Urząd Patentowy RP nie zajął stanowiska co do skargi kasacyjnej.

6. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wyrokiem z 4 września 2014r. sygn. II GSK 1061/13. Odnosząc się do złożonych w skardze kasacyjnej wniosków dowodowych wskazał, że Sąd kasacyjny nie prowadzi w żadnym zakresie postępowania dowodowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego w sprawie. Ocenił, że dołączone do skargi kasacyjnej dowody, skarżący powinien przedstawić na etapie postępowania administracyjnego, albowiem dwa z nich to ekspertyzy co do różnic w brzmieniu wyrażeń: PROVENA i PROVENDA, czyli odnoszą się do elementów stanu faktycznego dotyczących warstwy fonetycznej przeciwstawionych oznaczeń. Natomiast pozostałe dwa dowody dotyczyły zmiany wykazu towarów z klasy 30 podlegających ochronie znakiem PROVENA, dokonanej w bazie OHIM i na jego stronach internetowych z dniem 25 stycznia 2013 r., czyli już po wydaniu wyroku przez WSA.

NSA podkreślił, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił ustalenia faktyczne i argumentację organu co do pkt 1 decyzji Urzędu Patentowego, który częściowo uwzględnił sprzeciw R. od decyzji udzielającej prawo ochronne na znak słowno – graficzny PROVENDA i unieważnił to prawo w części dotyczącej wymienionych towarów z klasy 30 Klasyfikacji Nicejskiej. WSA uznał, że zachodzi podobieństwo i identyczność co do większości towarów z klasy 29 i 30 Klasyfikacji Nicejskiej objętych ochroną znaku przeciwstawionego PROVENA, albowiem koncentraty spożywcze w proszku mogą zawierać się w ekstraktach mięsnych, koncentraty deserów w proszku zawierają się w galaretkach, owocach i warzywach suszonych lub ciastach i wyrobach cukierniczych, koncentraty w proszku chleba i pieczywa, zwłaszcza półprodukty żywnościowe w proszku na bazie mąki zbożowej, w tym kluski, kopytka, naleśniki, gofry, pizze, tortille zawierają się lub są podobne do chleba i ciast, półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym sosy i sosy instant zawierają się w sosach owocowych, koncentraty zup są podobne do ekstraktów mięsnych, warzyw konserwowych, suszonych i gotowanych, ciasta w proszku zawierają się w ciastach i wyrobach cukierniczych, kremy do ciast i polewy w proszku, budynie i kisiele w proszku, sosy do polewania deserów są podobne do wyrobów cukierniczych, miodu, dżemu i melasy, galaretki są identyczne z galaretkami, dodatki spulchniające do pieczenia są podobne do drożdży, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne są podobne do wyrobów cukierniczych, chleb wieloziarnisty i chleb z dodatkami np. ziaren słonecznika, ziół itp. zawierają się w chlebie, pieczywo kukurydziane, pszenne i z mąki ciemnej, pieczywo z dodatkami smakowymi są podobne do chleba. WSA uznał za organem, że wszystkie porównywane towary mają to samo przeznaczenie, ponieważ służą do przygotowania posiłków i przekąsek lub też są ich składnikami. Przyjął, że porównywane oznaczenia są podobne i powstało ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

NSA podniósł, że sąd I instancji w zaskarżonym wyroku nie podzielił ustaleń faktycznych i argumentacji organu co do pkt 2 decyzji, oddalającego sprzeciw w części dotyczącej towarów z klasy 30 takich, jak: półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany (pkt 2 decyzji). Uznał bowiem, że towary te ani towary podobne czy komplementarne nie są objęte ochroną znaku PROVENA.

NSA podniósł, że skarga kasacyjna E. kwestionuje jedynie pkt 2 wyroku, gdyż treść zarzutów i uzasadnienie skierowane są przeciwko dokonanej przez Sąd I instancji ocenie ustaleń organu w zakresie podobieństwa towarów (tych uznanych za identyczne bądź podobne) i podobieństwa oznaczeń oraz niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, jak i sposobowi uzasadnienia swego stanowiska przez WSA. E. nie sformułował w skardze kasacyjnej i jej uzasadnieniu ani jednego zarzutu dotyczącego pkt 1 wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie miał podstaw do oceny zasadności zaskarżenia pkt 1 omawianego wyroku WSA, działając wyłącznie w granicach przedstawionych w skardze kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny odnosząc się do argumentów skargi kasacyjnej skierowanych przeciwko pkt 2 wyroku WSA stwierdził, że nie zasługują one na uwzględnienie.

Odnosząc się do zarzutów skargi kasacyjnej z pkt 2. tiret trzecie ppkt 1, 2, 3, 4 jej petitum, dotyczących zaakceptowania przez WSA błędnego tłumaczenia listy towarów z klasy 30 Klasyfikacji Nicejskiej chronionych przeciwstawionym znakiem PROVENA, przyjętej przez organ przy ustalaniu podobieństwa towarów –wobec tego, że w polskim tłumaczeniu wykazu towarów chronionych znakiem PROVENA w obrębie klasy 30 zamiast "ciasta i wyroby cukiernicze" OHIM wprowadził na jego wniosek sformułowanie: "wyroby cukiernicze i słodycze - NSA podzielił stanowisko Sądu I instancji, a nie kasatora w tym zakresie. Obowiązujące w dacie rejestracji znaku PROVENA oraz udzielenia prawa ochronnego na znak PROVENDA rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE. L. z 1994r., poz. 11, s. 1 z późn. zm.) w art. 116 ust. 1 stanowiło, że zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego określone w art. 26 ust. 1 (zgłoszenie to: wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, informacje identyfikujące zgłaszającego, wykaz towarów lub usług w odniesieniu do których wnioskuje się o rejestrację, przedstawienie znaku towarowego) oraz wszystkie inne informacje, których publikacja przewidziana jest w tym rozporządzeniu lub rozporządzeniu wykonawczym, publikowane są we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Podobnie wszystkich wpisów do rejestru wspólnotowych znaków towarowych dokonuje się we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, w myśl art. 116 ust. 2 tego rozporządzenia. Usługi w zakresie tłumaczeń wymagane dla funkcjonowania Urzędu zapewnia zaś Centrum Tłumaczeń organów Unii, zgodnie z art. 117 omawianego aktu. Zatem wpisy w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych są obowiązujące we wszystkich językach urzędowych Unii. W myśl art. 116 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 w przypadkach wątpliwości, autentyczny jest tekst w języku Urzędu, w którym zostało dokonane zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego. Jeżeli zgłoszenie zostało dokonane w języku urzędowym Wspólnoty Europejskiej innym niż jeden z języków Urzędu, autentyczny jest tekst w drugim języku wskazanym przez zgłaszającego.

Zastrzeżenia uprawnionego co do prawidłowości tłumaczenia na język polski wykazu towarów z klasy 30 objętych znakiem PROVENA pojawiły się dopiero na etapie skargi do WSA. Wcześniej w postępowaniu administracyjnym uprawniony nie miał wątpliwości, że znak PROVENA w klasie 30 chroni m.in. ciasta i wyroby cukiernicze (vide: pismo uprawnionego z dnia 16 listopada 2011 r. stanowiące odpowiedź na sprzeciw, k.- 64 t. II akt adm., stanowisko pełnomocnika uprawnionego na rozprawie przed UP w dniu 23 maja 2012 r.). Sprostowania omawianego wykazu towarów OHIM dokonał w dniu 25 stycznia 2013r. (wydruk ze strony internetowej OHIM, k. – 146 akt VI SA/Wa 1981/12) czyli już po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji (10 stycznia 2013 r.). Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skoro polskie tłumaczenie wykazu towarów objętych ochroną znaku PROVENA było oficjalne, zostało wykonane przez Centrum Tłumaczeń organów Unii, a korekty w rejestrze OHIM dokonano w dniu 25 stycznia 2013 r., to prawidłowe było stanowisko Sądu I instancji, że podstawą ustalania zakresu towarów objętych ochroną znaku PROVENA było polskie tłumaczenie rejestru znaków wspólnotowych w wersji obowiązującej w postępowaniu administracyjnym i wobec tego UP nie dopuścił się naruszenia przepisów. Treść art. 116 i 117 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 odpowiada treści art. 120 i 121 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE. L. poz. 78, s. 1 z późn. zm.), zgodnie z art. 166 ostatniego powołanego aktu. Skoro WSA wyjaśnił, dlaczego zaakceptował użytą przez UP polską wersję wykazu towarów w klasie 30 chronionych znakiem PROVENA znajdującą się w bazie OHIM, zresztą nadal obowiązującą w dacie wyrokowania, to tym samym odniósł się do zarzutu skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny odnosząc się do zarzutów związanych z oceną podobieństwa towarów oznaczonych przeciwstawionymi znakami wskazał, że Urząd Patentowy przyjął, a Sąd I instancji zaaprobował, że o identyczności lub podobieństwie towarów zadecydowało przede wszystkim ich przeznaczenie jako produktów żywnościowych. Organ dokonał szczegółowej analizy podobieństwa poszczególnych towarów objętych znakiem PROVENDA z towarami, dla których zarejestrowano przeciwstawiony znak PROVENA. Okoliczność, że towary mogą występować w różnych postaciach: gotowej do spożycia czy też służącej do przygotowania posiłków i przekąsek (występują w formie półproduktów, koncentratów w proszku jak towary objęte zgłoszonym znakiem, ale i znakiem przeciwstawionym, np. ekstrakty, w postaci suszonej, w proszku, obok gotowych produktów) nie miała wpływu, albowiem dla nabywców towary te oznaczały artykuły spożywcze, w końcowym efekcie przeznaczone do spożycia. Cechę przeznaczenia oraz różnorodności postaci towarów objętych obydwoma znakami potwierdza także przynależność towarów do klasy 30 Klasyfikacji Nicejskiej, a towarów objętych znakiem przeciwstawionym - dodatkowo do klasy 29 tej Klasyfikacji. Cechą charakterystyczną obu klas (29 i 30) jest przeznaczenie towarów w nich ujętych – artykuły głównie spożywcze pochodzenia zwierzęcego, jak również warzywa i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania (wyjaśnienia i uwagi do klasy 29) bądź pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, jak również środki do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych (wyjaśnienia i uwagi do klasy 30). Owszem, sama przynależność towarów do tej samej klasy Klasyfikacji Nicejskiej nie decyduje o uznaniu towarów za podobne, ale stanowi istotną wskazówkę przy ustalaniu podobieństwa towarów i ma pomocniczy charakter. W istotnym bowiem zakresie klasy omawianej Klasyfikacji zostały ustalone z uwzględnieniem tych samych kryteriów podobieństwa, co kryteria potwierdzone w orzecznictwie (por. R. Skubisz w: System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14b, Wydawn. C.H.BECK, Warszawa 2012, s. 684 i powołane tam orzecznictwo). NSA ocenił, że uwzględniono także podnoszoną przez E. kwestię form i miejsca dystrybucji towarów objętych jego znakiem towarowym. Uznał, że WSA prawidłowo stwierdził, akceptując stanowisko Urzędu Patentowego, badaniu poddaje się znaki w zakresie, w jakim zostały udzielone na nie prawa ochronne, a nie w jakim są obecnie używane. Zatem rozpatrując problem dystrybucji towarów objętych porównywanymi znakami, uwzględniono właśnie zakres udzielonych praw ochronnych na te znaki.

NSA zaakceptował pogląd Sądu i instancji, że Urząd Patentowy prawidłowo wskazał i ocenił czynniki, które jego zdaniem miały istotny wpływ na ustalenie podobieństwa przeciwstawionych towarów: rodzaj i przeznaczenie, kanały dystrybucji. Badanie podobieństwa towarów było zatem prowadzone w kontekście ryzyka konfuzji między znakami: zgłoszonym i przeciwstawionym, co oznacza też, że w sytuacji tożsamości, podobieństwa towarów powinna być bardziej drobiazgowa ocena podobieństwa oznaczeń.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił ocenę WSA, że organ dokonał badania podobieństwa spornych oznaczeń: PROVENDA i PROVENA na wszystkich trzech płaszczyznach: fonetycznej, wizualnej, znaczeniowej oraz przeprowadził całościową ocenę porównywanych znaków, zatem zastosował się do dyrektyw wyprowadzonych przez orzecznictwo z treści art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Porównania oznaczeń, Sąd I instancji dokonał przy pomocy tych samych kryteriów. Ocenił, że organ, kierując się zasadą uwzględniania podobieństwa między znakami, szczegółowo wyjaśnił, dlaczego przyjął podobieństwo przeciwstawionych oznaczeń w warstwie słownej i dlaczego podobieństwu w tej płaszczyźnie przypisał zasadnicze znaczenie. Składają się one z tych samych liter P,R,O,V,E,N,A a sporny znak dodatkowo posiada literę "D" umieszczoną jako przedostatnia litera w znaku. Znaki te posiadają trzy sylaby, gdzie pierwsza sylaba "PRO" jest wymawiana identycznie, druga sylaba podobnie "VEN" (w znaku spornym) i "VE" (w znaku przeciwstawionym), a trzecia odmiennie "DA" (w znaku spornym) i "NA" (w znaku przeciwstawionym). Jednakże w wymowie całego znaku litera "D" jest wymawiana "krótko" i niewyraźnie co nie pozwala na dostateczne odróżnienie porównywanych znaków towarowych, potencjalny odbiorca może tę drobną różnicę pominąć. Uprawniony dopiero w skardze do WSA zakwestionował ocenę płaszczyzny fonetycznej jego znaku, a dowody mające przemawiać za słusznością jego stanowiska przedłożył dopiero ze skargą kasacyjną. Tymczasem poddane ocenie sądów administracyjnych postępowanie przed UP było prowadzone w trybie spornym, głównie przy zaangażowaniu i inicjatywie stron, przedstawiających organowi dowody na poparcie swoich twierdzeń, zatem ocena tych starań pozostawiona jest organowi.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał także, że oceny warstwy słownej dokonano zgodnie z metodologią przyjętą w orzecznictwie oraz doktrynie.

Co warstwy wizualnej, organ wyjaśnił, iż mimo, że zgłoszony znak jest znakiem słowno – graficznym, to jego warstwa wizualna nie miała wpływu na ocenę podobieństwa i dlatego w tej warstwie znaki były podobne (s. 7, 8 decyzji). Sąd I instancji zaaprobował to stanowisko, podkreślając, że słusznie organ skupił swoją uwagę na warstwie słownej znaków, zwłaszcza że grafika w znaku PROVENDA nie jest na tyle charakterystyczna, aby przeważała nad elementem słownym. Uznał za prawidłowe stanowisko WSA i organu skupiające się na płaszczyźnie słownej obu znaków, ponieważ łączy je podobny, silny element słowny, wyraz o charakterze fantazyjnym.

Warstwy znaczeniowej przeciwstawionych znaków E. nie kwestionowała w skardze kasacyjnej.

NSA uznał zatem, że dokonana ocena była wyrazem przyjęcia zasady całościowego porównywania znaków towarowych, to jest łącznego brania pod uwagę wszystkich tworzących znak elementów. Za trafne uznał rozumowanie Sądu, zgodnie z którym, gdy grafika znaku słowno-graficznego stanowiąca ozdobę i tło dla wyrazu, spełnia niejako służebną rolę dla warstwy słownej, zaś samo słowo (nie poszczególne jego sylaby) nie ma żadnego określonego znaczenia i jest podobne do słowa w znaku słownym, wówczas może zachodzić ryzyko skojarzenia znaków u odbiorców towarów znakami tymi oznaczonych.

NSA stwierdził, że organ wyraźnie wskazał, a WSA podzielił to stanowisko, dlaczego uznał, że przeciwstawione sobie znaki są do siebie podobne i dlaczego ich współistnienie w obrocie niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia potencjalnych odbiorców (których prawidłowo wskazał jako przeciętnych polskich konsumentów), także tych dobrze zorientowanych, w błąd. Wystarczające jest przy tym samo ryzyko wprowadzenia nawet części odbiorców w błąd, niezależnie od tego, czy rzeczywiście błąd zaistniał. Sąd kasacyjny nie znalazł podstaw do podważenia argumentów WSA i organu.

Z kolei, odnosząc się do zarzutu braku odniesienia się przez Sąd I instancji do zarzutu istnienia w obrocie gospodarczym wielu oznaczeń posiadających wspólny człon: "PROWA-", "PROVE-" oraz pominięcia przy ocenie materiału dowodowego właśnie okoliczności istnienia powyższych, wcześniejszych oznaczeń w obrocie podniósł, że ani UP, ani Sąd I instancji w tej kwestii wprawdzie nie zajęli stanowiska, jednakże skarżący stawiając zarzuty naruszenia przepisów postępowania nie wykazał, czy podnoszone uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.). Punktem odniesienia przy badaniu podobieństwa oznaczeń jest przeciwstawiony znak towarowy i to w postaci zarejestrowanej a nie używanej. Nie bierze się pod uwagę przy badaniu podobieństwa oznaczeń stopnia rozpoznawalności znaku towarowego, albowiem granicą ochrony znaku towarowego przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd jest brak podobieństwa oznaczeń.

Podobnie ocenił zarzut pominięcia przez Urząd Patentowy kwestii ustalenia rozpoznawalności znaku z wcześniejszym pierwszeństwem oraz akceptację tego braku w decyzji przez WSA. W niniejszej sprawie stwierdzono wysokie podobieństwo bądź identyczność towarów objętych ochroną przeciwstawionymi znakami, jak i wysokie podobieństwo oznaczeń. Taka sytuacja jest zasadniczo równoznaczna z potwierdzeniem kolizji znaków towarowych. Rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego z punktu widzenia oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, ma mniejsze znaczenie niż podobieństwo przeciwstawionych znaków i oznaczanych nimi towarów. Jednocześnie kasator nie odwołał się do żadnego z przepisów dyrektywy nr 2008/95/WE, poprzestając tylko na jednym z punktów jej Preambuły, który nie ma konkretnej wartości normatywnej, lecz stanowi jeden z celów i założeń wstępnych normodawcy związanych z wprowadzeniem danego aktu.

Skoro w oparciu o kryteria określone w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. została przeprowadzona całościowa i prawidłowa ocena przeciwstawionych znaków, to NSA uznał za nieuzasadniony także zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a., by doszło do naruszenia prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy. Powtórzeniem tego ostatniego zarzutu jest oparty na podstawie kasacyjnej, wskazanej w art. 174 pkt 1 p.p.s.a., zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego błędne zastosowanie. NSA zwrócił uwagę, iż zarzut materialny tej treści mógłby być rozważany jako skutecznie postawiony w sytuacji, w której WSA, a wcześniej organ twierdziłyby, iż pomimo ustalenia ryzyka wprowadzenia w błąd w tzw. całościowy sposób, tego rodzaju ocena nie ma znaczenia z punktu widzenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W sprawie nie występuje bowiem sytuacja, w której organ ustalił istotne dla rozstrzygnięcia okoliczności, a następnie je pominął, przyjmując tym samym nieprawdziwy wynik rozumowania (zastosowania art. 132 ust. 2, pkt 2 p.w.p.). Jeszcze raz jednak należy pokreślić, że kasator zarzuca przede wszystkim, iż w sprawie nie ustalono właściwie stanu faktycznego, a jednocześnie, stosując przepisy materialne, pominięto całościową ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd. W ocenie NSA stwierdzenia te wzajemnie się wykluczają.

7. Urząd Patentowy RP, po ponownym rozpatrzeniu sprawy w części przekazanej do ponownego rozpatrzenia, zaskarżoną decyzją z [...] lipca 2015r. nr [...] unieważnił prawo ochronne na znak towarowy "PROVENDA" [...] w zakresie następujących towarów z klasy 30 tj. "półprodukty żywnościowe na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany." Powołał się na podstawy prawne orzekania po NSA (art. 153 p.p.s.a) oraz, że ustalenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zawarte w wyroku z dnia 10 stycznia 2013 r., a utrzymane wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2014 r. są wiążące dla Urzędu Patentowego RP ponownie rozpatrującego niniejszą sprawę. Natomiast decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2012 r. w zakresie punktu 1 nie jest przedmiotem oceny organu ponownie badającego sprawę. Wskazał, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy, realizuje wytyczne WSA w Warszawie co do porównania towarów: półproduktów żywnościowych w proszku na bazie skrobi, w tym placków ziemniaczanych, ziemniaków puree, panierek, przypraw, preparatów usztywniających do bitej śmietany z towarami objętymi ochroną znaku PROVENA [...], biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów takie jak charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób użytkowania, jak również to, czy konkurują ze sobą, czy też wzajemnie się uzupełniają - przy uwzględnieniu przesłanek art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W pierwszej kolejności przypomniał, że Kolegium Orzekające 30 czerwca 2015 r. oddaliło wnioski dowodowe o przeprowadzenie dowodu z opinii Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego z W. oraz o powołanie biegłego odpowiedniej specjalności, celem ustalenia podobieństwa produktów żywnościowych oznaczanych porównywanymi znakami. Powołało się na utrwalony w orzecznictwie pogląd, że rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym ustawą, zgodnie z art. 261 ust. 2 pkt 3 p.w.p., należy do zadań Urzędu Patentowego poprzez do ekspertów powołanych przez Prezesa Urzędu Patentowego.

Kolegium poddało ocenie podobieństwo takich towarów jak "półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany" (PROVENDA [...]) z towarami znaku przeciwstawionego PROVENA ([...]) przeznaczonego do oznaczania między innymi takich towarów jak "warzywa suszone, kakao, mąka, wyroby cukiernicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda". Uznało, że pomiędzy powyższymi towarami zachodzi podobieństwo o jakim mowa w at. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Dokonując analizy podobieństwa towarów, wzięło pod uwagę fakt, że przy ustalaniu jednorodzajowości towarów bierze się pod uwagę następujące zasadnicze kryteria: rodzaj towarów, przeznaczenie towarów oraz warunki ich zbytu. Kolegium Orzekające uznało, że wszystkie towary, do oznaczania których przeznaczone zostały porównywane znaki towarowe, należą do kategorii towarów powszechnego użytku. Ich wybór nie jest w zasadzie poprzedzony bliższą analizą, przez co towary te mogą być łatwo pomylone przez przeciętnego odbiorcę. Z kolei ocena podobieństwa towarów winna być dokonana przez pryzmat przeciętnego odbiorcy, którym w przypadku produktów spożywczych będzie praktycznie nieograniczony krąg konsumentów. Kolegium wskazało, że Istotnym kryterium określenia podobieństwa są warunki zbytu, charakter towarów, przeznaczenie, sposób użytkowania oraz to czy są sprzedawane w sklepach samoobsługowych. Uwzględniając powyższe założenia zdaniem Kolegium, towary, do oznaczania których przeznaczony został znak sporny, takie jak "półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki" (PROVENDA [...]) są podobne do towarów do oznaczania których przeznaczony został znak przeciwstawiony takich jak "suszone warzywa" (PROVENA [...]). "Suszone warzywa" (PROVENA [...]) należą do szerszej kategorii "półproduktów żywnościowych" (PROVENDA [...]). Tym samym, zdaniem Kolegium, stanowią towary o identycznym przeznaczeniu tj. służą przygotowywaniu posiłków i dań. Oba te produkty są wykorzystywane w tym samym celu, a ich miejscem zbytu są co do zasady sklepy spożywcze zarówno samoobsługowe jak i mniejsze sklepy, w których towar podaje sprzedawca. Za godne uwagi uznało okoliczność, że pozostałe "półprodukty żywnościowe" nie będące stricte "suszonymi warzywami" (np. ciasto na pizzę, placki ziemniaczane, ziemniaki puree), są wykorzystywane do przyrządzania posiłków razem z "suszonymi warzywami". Według Kolegium, suszone pomidory stanowią uzupełnienie do ciasta na pizzę (półprodukt spożywczy), i oba są wykorzystywane w celu przyrządzenia tej pizzy. Podobnie "suszone warzywa" są dodatkiem do dań takich jak gulasz podawany z plackami ziemniaczanymi (tzw. placek po zbójnicku), jak i stanowią składnik dań (np. w formie sałatek) z puree ziemniaczanym. Z kolei "suszone warzywa" (PROVENA [...]), nie tylko należą do kategorii "półproduktów żywnościowych" (PROVENDA [...]), ale także mają to samo przeznaczenie co "półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree"- stanowiąc ich uzupełnienie przy przygotowywaniu dań. Jego zdaniem, suszone warzywa mogą stanowić także składnik placków ziemniaczanych podawanych z gulaszem warzywnym czy mięsnym, a także mogą być dodatkiem do dania w skład którego wchodzi puree ziemniaczane.

Dokonując analizy towarów znaku spornego takich jak "panierki" (PROVENDA [...]), Kolegium Orzekające doszło do wniosku, że uwzględniając kryterium przeznaczenia, panierki stanowią towar jednorodzajowy z "mąką, przyprawami, suszonymi warzywami" PROVENA ([...]). Kryterium przeznaczenia towaru odnosi się do towarów jednego rodzaju, wyrobów, które mają charakter uzupełniający do drugiego, bądź stanowią jego Innymi słowy, jeśli jeden towar jest składnikiem drugiego to nie budzi wątpliwości, że towary te są do siebie podobne, gdyż są jednorodzajowe. Uznało, że składnikiem różnego typu "panierek" (PROVENDA [...]) są np. "mąka, przyprawy, suszone warzywa" PROVENA ([...]). Tym samym, towary znaku przeciwstawionego PROVENA ([...]) takie jak "mąka, warzywa suszone" są niczym innym jak podstawowymi składnikami wielu panierek, a więc towaru do oznaczania którego został przeznaczony znak sporny (PROVENDA [...]). Są to więc towary jednego rodzaju w stosunku do towaru (panierki) do oznaczania którego przeznaczony został znak sporny.

W podobnym tonie Kolegium Orzekające doszło do oceny podobieństwa pomiędzy "przyprawami" (PROVENDA [...]) oraz "solą i musztardami", (PROVENA [...]). Skoro według definicji, musztarda jest zimnym sosem, którego głównym przeznaczeniem jest poprawa smaku potraw, a podobne zadanie spełnia "sól", stosowana jest jako przyprawa i konserwant, to oznacza, że "sól i musztarda" (PROVENA [...]) mają takie samo przeznaczenie jak "przyprawy" (PROVENDA [...]). Ich głównym zadaniem jest poprawa walorów smakowych i zapachowych potraw. Fakt ich rozprowadzania nie tylko w tych samych sklepach, ale przede wszystkim występowania obok siebie na tych samych lub sąsiadujących półkach także przemawia za podobieństwem tych produktów. Ponadto, w skład "musztardy" (PROVENA [...]) wchodzą np. "przyprawy" (PROVENDA [...]), które stanowią także jej półprodukty. Według Kolegium są to towary, których przeznaczenie (przyprawianie dań) i rodzaj determinują ich podobieństwo.

Dokonując analizy ostatniej kategorii towarów znaku spornego takich jak "preparaty usztywniające do bitej śmietany" (PROVENDA [...]), Kolegium Orzekające uznało, że podobne są do "ciast, wyrobów cukierniczych, proszku do pieczenia i kakao" (PROVENA [...]). Podobieństwo między powyższymi towarami wynika z ich komplementarności, gdyż preparaty te stanowią dodatki piekarnicze, cukiernicze takie jak proszki do pieczenia i kakao (PROVENA [...]), zaś wszystkie te towary służą do przygotowania ciast i wyrobów cukierniczych" (PROVENA [...]). Głównym składnikiem znacznej części ciast i wyrobów cukierniczych jest śmietana, tym samym preparaty usztywniające do bitej śmietany są koniecznymi składnikami przy produkcji wielu rodzajów ciast i wyrobów cukierniczych

Dokonując analizy stanu faktycznego w zakresie podobieństwa znaków towarowych Kolegium Orzekające podzieliło w tym zakresie stanowisko wyrażone uzasadnieniu punktu 1 decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2012 r., utrzymanej wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oceniło, że oba porównywane znaki towarowe [...] i [...] są podobne w warstwie fonetycznej. Składają się one z tych samych liter P, R, O, V, E, N, A, a znak sporny dodatkowo posiada literę "D" umieszczoną jako przedostatnia litera w znaku. Znaki te są wyrazami trzysylabowymi gdzie pierwsza sylaba "PRO" jest wymawiana identycznie, druga sylaba podobnie: "VEN" (w znaku spornym) i "VE" (w znaku przeciwstawionym), a trzecia odmiennie: "DA" (w znaku spornym) i "NA" (w znaku przeciwstawionym). Jednakże w wymowie całego znaku litera "D" jest wymawiana krótko i niewyraźnie, co nie pozwala na dostateczne rozróżnienie porównywanych znaków towarowych i potencjalny odbiorca może tą drobną różnicę pominąć.

Zdaniem Kolegium Orzekającego na ocenę podobieństwa porównywanych znaków nie ma wpływu warstwa wizualna znaku spornego. Nie ma znaczenia, że sporny znak jest znakiem słowno-graficznym, ponieważ w przypadku, gdy ocenie podobieństwa poddawane są dwa znaki - wcześniejszy słowny i późniejszy sporny znak słowno-graficzny – wówczas, w istocie ocena podobieństwa jest ograniczona do płaszczyzny słownej. Taka metodyka jest zgodna z orzecznictwem Sądu Pierwszej Instancji zaprezentowanym w wyroku z dnia 11 stycznia 2005r., wydanym w sprawie T-211/03 pkt 37: "Dla oceny podobieństwa między złożonym graficznym znakiem towarowym a wcześniejszym słownym znakiem towarowym nie mają znaczenia formy graficzne lub stylistyczne, które mógłby ewentualnie przyjąć ostatni z wymienionych znaków. W każdym razie nie można zastępować oceny podobieństwa z wcześniejszym słownym znakiem towarowym, który jako jedyny ma znaczenie w niniejszej sprawie, oceną podobieństwa z elementem graficznym, który nie jest objęty ochroną przyznaną przez wcześniejszą rejestrację." Tymczasem, znak przeciwstawiony PROVENA o numerze [...] jest znakiem słownym, więc może być używany w obrocie również w grafice zbliżonej do tej zastosowanej w znaku spornym.

Zdaniem Kolegium, porównywane znaki towarowe są oznaczeniami fantazyjnymi w odniesieniu do towarów i usług do oznaczania których zostały przeznaczone. Sporny znak towarowy wywodzi się wprawdzie z języka łacińskiego i oznacza "prowiant". Język ten jest językiem "martwym" i przeciętny polski odbiorca nie tylko nie będzie znał znaczenia słowa "provenda", ale także nie domyśli się, że to słowo posiada jakieś znaczenie w języku łacińskim.

W związku z powyższym w ocenie Kolegium Orzekającego porównywane znaki towarowe są podobne zarówno i przede wszystkim w warstwie słownej ale także i wizualnej.

W ocenie ryzyka wprowadzenia odbiorców w co do pochodzenia towarów lub usług oznaczonych tymi znakami Kolegium także podzieliło stanowisko organu wyrażone uzasadnieniu punktu 1 decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2012 r., utrzymanej wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przy uwzględnieniu podobieństwa towarów oznaczanych znakami [...] i [...] oraz wyraźnym podobieństwie tych znaków stwierdziło, że przeciętny odbiorca narażony jest na ryzyko pomyłki. Mylące podobieństwo znaków wystąpi m.in. wtedy, gdy odbiorca mógłby uznać, że towary/usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorcy, bądź z przedsiębiorstwa ekonomicznie z nim powiązanego.

Odnosząc się do przeciętnego odbiorcy w kontekście ryzyka wprowadzenia w błąd uznało, że odbiorca ten powinien być dostatecznie uważny i poinformowany. Jednakże charakter towarów oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi oraz podobieństwo fonetyczne i znaczeniowe tych znaków - rozpatrywane łącznie - wskazują na zwiększone ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Uzasadnia to fakt, że towary oznaczone porównywanymi znakami są niemal identyczne lub podobne. Zachodzi ryzyko, że potencjalni odbiorcy, przeciętni polscy konsumenci, uznają, że porównywane znaki pochodzą z jednego źródła lub też należą do serii znaków. Ponadto towary oznaczane porównywanymi znakami PROVENDA i PROVENA są oferowane także w tych samych miejscach, mianowicie sklepach spożywczych, super i hipermarketach. Analizowanie zatem porównywanych oznaczeń znakami [...] i [...] według ich cech wspólnych, z uwzględnieniem całościowego wrażenia oraz opisanego powyżej kontekstu dowodzi, zdaniem UP, że zachodzi ryzyko pomyłki..

8. E. sp. z o.o. z siedzibą w G. złożyła skargę na powyższą decyzję z dnia [...] Iipca 2015 w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "PROVENDA" [...] w zakresie następujących towarów z klasy 30 tj. "półprodukty żywnościowe na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany". Zarzuciła:

I. naruszenie przepisów postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie: art. 7 k.p.a., art. 8 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 78 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., art. 107 § 3 k.p.a. z zw. z art. 256 ustawy p.w.p. polegające na naruszeniu zasady praworządności i pominięciu szeregu istotnych okoliczności sprawy, w szczególności nieprawidłowej ocenie i pominięciu części materiału dowodowego złożonego do akt sprawy, a mianowicie:

1. oddalenie wniosku dowodowego o przeprowadzenie dowodu z opinii Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego celem ustalenia podobieństwa produktów żywnościowych oznaczonych spornymi znakami;

2. pominięcie dowodów przedstawionych przez skarżącego w postaci: opinii z 4.02.2013r. prof. dr hab. M. P., dyrektora Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu S. w K.; opinii z dnia 18.02.2013r. prof. dr hab. K. O., kierownika zakładu Komunikacji Językowej Instytutu Filologii Polskiej w R.;

3. dokonanie błędnej oceny podobieństwa towarów i znaków towarowych w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami tej oceny i stanem faktycznym sprawy - w szczególności:

a. dokonanie błędnych i niewystarczających ustaleń faktycznych co do podobieństwa towarów, do oznaczania, których przeznaczone zostały sporne znaki towarowe, w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., w szczególności: pominięcie różnic zachodzących między towarami, których dotyczą porównywane znaki towarowe, pominięcie takich cech jak szczególny charakter produktów, rodzaju produktu oraz głównego składnika produktu, jako nośnika informacji o jego odrębnych istotnych cechach oraz znaczenia tej informacji dla nabywcy oraz nie uwzględnienie żadnych kryteriów dodatkowych do ustalenia podobieństwa towaru np. konkurencyjności;

b. brak ustalenia stopnia podobieństwa towarów do oznaczania, których przeznaczone zostały sporne znaki towarowe, w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

c. dokonanie błędnych i niewystarczających ustaleń faktycznych co do podobieństwa spornych znaków towarowych w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

d. pominięcie kwestii ustalenia rozpoznawalności znaku z wcześniejszym pierwszeństwem;

e. brak odniesienia się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do wskazywanej okoliczności istnienia w obrocie gospodarczym innych wcześniejszych oznaczeń posiadających co najmniej wspólny początkowy człon "PROVE-,, lub "PROWA-,, (np. PROVENANCE, PROVERA, PROWANA, PROVEN);

4. wadliwie dokonanie oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, do której doszło na skutek nieprawidłowo ustalonego podobieństwa towarów oraz podobieństwa znaków.

II. Naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez: jego niewłaściwe zastosowanie polegające na niesłusznym uznaniu, że stan faktyczny ustalony w sprawie odpowiada stanowi faktycznemu opisanemu w powołanym przepisie, w szczególności w sytuacji, kiedy nie zostały łącznie spełnione wszystkie przesłanki określone w powołanym przepisie wobec niezastosowania prawidłowych kryteriów oceny podobieństwa towarów i podobieństwa znaków towarowych - w konsekwencji bezzasadne przyjęcie, że znak towarowy PROVENDA należy uznać za wystarczająco podobny do znaku towarowego PROVENA, aby nie mogły one bezkolizyjnie funkcjonować w obrocie. Wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych. W obszernym uzasadnieniu skarżąca rozwinęła zarzuty.

Urząd Patentowy RP w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

Uczestnik postępowania R. z siedzibą w R. wniósł o oddalenie skargi.

9. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy i zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać na zakres orzekania w niniejszej sprawie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jest nim badanie legalności zaskarżonej decyzji z [...] lipca 2015r. nr [...], którą Urząd Patentowy unieważnił prawo ochronne na znak towarowy "PROVENDA" [...] w zakresie następujących towarów z klasy 30: tj. "półprodukty żywnościowe na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany".

Zakres ten wynika z oddalonego w części sprzeciwu fińskiej spółki - w pkt 2 decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2012 r., prawomocnie uchylonego przez pkt 1 wyroku z dnia 10 stycznia 2013r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1981/12 utrzymanego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 września 2014 r. w sprawie II GSK 1061/13.

Stosownie do zasady wyrażonej w art. 153 p.p.s.a. związanie sądu administracyjnego oceną prawną oznacza, że nie może on formułować ocen prawnych sprzecznych z wyrażonym wcześniej poglądem, lecz zobowiązany jest do podporządkowania się mu w pełnym zakresie. Inaczej mówiąc, Sąd rozpatrując ponownie sprawę obowiązany był zastosować się do oceny prawnej zawartej w orzeczeniu sądu, bez względu na poglądy prawne wyrażone w orzeczeniach sądowych w innych sprawach. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego przyjmuje się powszechnie, że ocena prawna wyrażona w orzeczeniu sądu wiąże w sprawie ten sąd oraz organ administracji publicznej w przyszłości, ilekroć dana sprawa będzie przedmiotem rozpoznania przez ten sąd i organ, jeżeli ocena prawna wyrażona w tym orzeczeniu nie zostanie uchylona w prawem określonym trybie i jeżeli nie uległy zmianie przepisy prawne stanowiące podstawę oceny w danej sprawie (Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz pod red. T. Wosia, 2011 r., str. 477). Ponadto, zgodnie z treścią art. 190 p.p.s.a., sąd, któremu sprawa została przekazana związany jest z wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że sąd, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania nie ma całkowitej swobody przy wydawaniu nowego orzeczenia. Sąd ten jest związany wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Związanie wykładnią ma bardzo szeroki zasięg, ponieważ nie można oprzeć skargi kasacyjnej, od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy, na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez NSA.

Rolą Sądu I instancji w niniejszej sprawie jest ocena, czy Urząd Patentowy orzekający w ramach art. 153 p.p.s.a. wykonał wytyczne prawomocnych wyroków sądów administracyjnych i uwzględnił ich ocenę prawną w zakresie, w jaki wiązała ona organ.

W świetle prawomocnego wyroku z dnia 10 stycznia 2013r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1981/12 przy ponownym rozpoznaniu sprawy jedyną kwestią, którą miał zająć się organ było przeprowadzenie - przy uwzględnieniu przesłanek art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. - porównania zakwestionowanych skargą towarów, tj. półproduktów żywnościowych na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany, objętych klasą towarową znaku spornego PROVENDA nr [...] z towarami objętymi ochroną znaku PROVENA [...], biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów takie, jak charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób użytkowania, jak również to czy konkurują ze sobą czy też wzajemnie się uzupełniają.

Niewątpliwie ocena prawna, którą organ był już związany, dotyczyła przeprowadzonego już w poprzednim postępowaniu badania podobieństwa samych znaków PROVENDA I PROVENA na wszystkich trzech płaszczyznach: fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. Już w poprzednim postępowaniu WSA przesądził kwestię podobieństwa oznaczeń, dostrzegając podobieństwo obu znaków towarowych i uznając za słuszne skupienie uwagi na elemencie słownym PROVENA i PROVENDA. Natomiast nie uznał grafiki w znaku PROVENDA na tyle charakterystycznej, aby przeważała nad elementem słownym. Grafika znaku słowno-graficznego stanowi ozdobę i tło dla wyrazu, spełnia służebną rolę dla warstwy słownej o charakterze fantazyjnym. Samo słowo jest podobne do słowa w znaku słownym, wówczas może zachodzić ryzyko skojarzenia znaków u odbiorców towarów znakami tymi oznaczonych. Znaki łączy podobny, silny element słowny - wyraz o charakterze fantazyjnym.

Należy zatem podzielić ocenę, że na ocenę podobieństwa porównywanych znaków nie ma wpływu warstwa wizualna znaku spornego. Nie ma znaczenia, że sporny znak jest znakiem słowno-graficznym, ponieważ w przypadku, gdy ocenie podobieństwa poddawane są dwa znaki - wcześniejszy słowny i późniejszy sporny znak słowno-graficzny – wówczas, w istocie ocena podobieństwa jest ograniczona do płaszczyzny słownej.

Na bazie poprzednich ustaleń, Kolegium zasadnie oceniło, że porównywane znaki towarowe są oznaczeniami fantazyjnymi w odniesieniu do towarów i usług do oznaczania których zostały przeznaczone. Sporny znak towarowy wywodzi się wprawdzie z języka łacińskiego i oznacza "prowiant", ale język ten jest językiem "martwym" i przeciętny polski odbiorca nie tylko nie będzie znał znaczenia słowa "provenda". Także nie domyśli się, że to słowo w języku łacińskim posiada jakieś znaczenie.

Z wiążącej oceny prawnej wynika też, że ma miejsce wysokie podobieństwo oznaczeń, bowiem przeciwstawione sobie znaki są do siebie podobne, a ich współistnienie w obrocie niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców. Na tę ocenę podobieństwa samych znaków składało się także wiążące ustalenie, że znaki składają się z tych samych liter P,R,O,V,E,N,A, a sporny znak dodatkowo posiada literę "D" umieszczoną jako przedostatnia litera w znaku. Posiadają trzy sylaby, gdzie pierwsza sylaba "PRO" jest wymawiana identycznie, druga sylaba podobnie "VEN" (w znaku spornym) i "VE" (w znaku przeciwstawionym), a trzecia odmiennie "DA" (w znaku spornym) i "NA" (w znaku przeciwstawionym). Jednakże w wymowie całego znaku litera "D" jest wymawiana "krótko" i niewyraźnie, co nie pozwala na dostateczne odróżnienie porównywanych znaków towarowych, potencjalny odbiorca może tę drobną różnicę pominąć. W konsekwencji oba porównywane znaki towarowe [...] i [...] są podobne w warstwie fonetycznej.

W związku z powyższym Kolegium Orzekające prawidłowo oceniło, że porównywane znaki towarowe są podobne zarówno i przede wszystkim w warstwie słownej ale także i wizualnej.

Należy stwierdzić, że Kolegium Orzekające dokonując analizy stanu faktycznego w zakresie przesłanki podobieństwa znaków towarowych uwzględniło wiążące stanowisko wyrażone uzasadnieniu punktu 1 decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2012 r., utrzymanej wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zatem wbrew zarzutom skargi, zostało także wiążąco przyjęte, że punktem odniesienia przy badaniu podobieństwa oznaczeń jest przeciwstawiony znak towarowy i to w postaci zarejestrowanej a nie używanej. Wbrew oczekiwaniom skarżącej, zostało przesądzone, że przy badaniu podobieństwa oznaczeń nie bierze się pod uwagę stopnia rozpoznawalności znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Granicą ochrony znaku towarowego przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd jest brak podobieństwa oznaczeń.

W ocenie Sądu, Urząd Patentowy zrealizował wytyczne Sądu I instancji zaakceptowane przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Sąd podziela dokonaną przez organ ocenę porównania podobieństwa znaków dokonaną przez organ w ramach wiążących wskazań w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia10 stycznia 2013 r. VI SA/Wa 1981/12 i NSA z dnia 4 września 2014 r. II GSK 1061/13.

W tym przedmiocie – oceny podobieństwa samych znaków, wiążąca jest ocena dokonana w obu wyrokach: WSA z 10 stycznia 2013 r. VI SA/Wa 1981/12 i NSA z dnia 4 września 2014 r. II GSK 1061/13.

Jak wynika z treści art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. dla wypełnienia jego dyspozycji konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek: identyczność lub podobieństwo towarów do oznaczania których znaki te są przeznaczone; identyczność lub podobieństwo znaków towarowych; ryzyko wprowadzenia odbiorców w co do pochodzenia towarów lub usług oznaczonych tymi znakami. Nie każde jednak podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, lecz tylko podobieństwo w takim stopniu, które mogłoby stwarzać ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

W zakresie określenia podobieństwa towarów, Istotnym kryterium są warunki zbytu, charakter towarów, przeznaczenie, sposób użytkowania oraz to, czy są sprzedawane w sklepach samoobsługowych, czy na półkach można znaleźć je w pobliżu siebie. Wtedy bowiem są konkurencyjne.

Uwzględniając powyższe założenia, w ocenie Sadu, Kolegium orzekające dokonało logicznej i wzajemnie korespondującej analizy podobieństwa towarów.

I tak, prawidłowo uznało, że towary do oznaczania których przeznaczony został znak sporny, takie jak "półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki" (PROVENDA [...]) są podobne do towarów do oznaczania których przeznaczony został znak przeciwstawiony takich jak "suszone warzywa" (PROVENA [...]). Trafna jest kwalifikacja, że "suszone warzywa" (PROVENA [...]) należą do szerszej kategorii "półproduktów żywnościowych" (PROVENDA [...]). W konsekwencji stanowią towary o identycznym przeznaczeniu tj. służą przygotowywaniu posiłków i dań. Produkty są wykorzystywane w tym samym celu, a ich miejscem zbytu są co do zasady sklepy spożywcze zarówno samoobsługowe jak i mniejsze sklepy, w których towar podaje sprzedawca.

Trafna jest także uwaga, że pozostałe "półprodukty żywnościowe" nie będące stricte "suszonymi warzywami" (np. ciasto na pizzę, placki ziemniaczane, ziemniaki puree), są jednakże wykorzystywane do przyrządzania posiłków razem z "suszonymi warzywami". Np. suszone pomidory stanowią uzupełnienie do ciasta na pizzę (półprodukt spożywczy), i oba są wykorzystywane w celu przyrządzenia tej pizzy. Podobnie "suszone warzywa" są dodatkiem do dań takich jak gulasz podawany z plackami ziemniaczanymi (tzw. placek po zbójnicku), jak i stanowią składnik dań (np. w formie sałatek) z puree ziemniaczanym.

Należy podzielić ocenę Kolegium, że "suszone warzywa" (PROVENA [...]) należą zarówno do kategorii "półproduktów żywnościowych" (PROVENDA [...]), jak i mają to samo przeznaczenie co "półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree", skoro stanowią ich uzupełnienie przy przygotowywaniu dań. Suszone warzywa mogą stanowić także składnik placków ziemniaczanych podawanych z gulaszem warzywnym czy mięsnym, a także mogą być dodatkiem do dania w skład którego wchodzi puree ziemniaczane.

Sąd podzielił także dokonaną przez organ analizę towarów znaku spornego takich jak "panierki" (PROVENDA [...]). Panierki bowiem stanowią towar jednorodzajowy z "mąką, przyprawami, suszonymi warzywami" PROVENA ([...]). Za tym poglądem przemawia, powołane przez organ stanowisko literatury, która w ramach kryterium przeznaczenia towaru pozwala uznać jako towary jednego rodzaju wyroby, z których jeden ma charakter uzupełniający do drugiego, bądź stanowi jego składnik (zob. R. Skubisz, op. cit. S. 86). Innymi słowy, jeśli jeden towar jest składnikiem drugiego to nie budzi wątpliwości, że towary te są do siebie podobne, gdyż są jednorodzajowe. W konsekwencji nie można odmówić logiczności wywodu, że składnikiem różnego typu "panierek" (PROVENDA [...]) są np. "mąka, przyprawy, suszone warzywa" PROVENA ([...]). Odnosi to ten skutek, że towary znaku przeciwstawionego PROVENA ([...]) takie jak "mąka, warzywa suszone" - są niczym innym jak podstawowymi składnikami wielu panierek, a więc towaru do oznaczania którego został przeznaczony znak sporny (PROVENDA [...]). Prawidłowa jest zatem ocena, że są to towary jednego rodzaju w stosunku do towaru (panierki) do oznaczania którego przeznaczony został znak sporny.

Sąd podzielił ocenę podobieństwa pomiędzy "przyprawami" (PROVENDA [...]) oraz "solami i musztardami", towarów do oznaczania których przeznaczony jest znak przeciwstawiony (PROVENA [...]). Skoro według definicji, musztarda jest zimnym sosem, a jej głównym przeznaczeniem jest poprawa smaku potraw i podobne zadanie spełnia "sól", która jako artykuł spożywczy stosowana jest jako przyprawa i konserwant, to rację ma organ, że "sól i musztarda" (PROVENA [...]) mają takie samo przeznaczenie jak "przyprawy" (PROVENDA [...]). Należy podzielić pogląd, że głównym zadaniem "przypraw" jest poprawa walorów smakowych i zapachowych potraw. Jednocześnie, za podobieństwem tych produktów przemawia sposób ich rozprowadzania nie tylko w tych samych sklepach, ale przede wszystkim występowania obok siebie na tych samych lub sąsiadujących półkach. Ponadto, należy podzielić pogląd Kolegium, że w skład "musztardy" (PROVENA [...]) wchodzą np. "przyprawy" (PROVENDA [...]), które stanowią także jej półprodukty. Innymi słowy, "przyprawy" (PROVENDA [...]) oraz "sól i musztarda" (PROVENA [...]) są towarami, których przeznaczeniem jest przyprawianie dań i ich rodzaj determinuje ich podobieństwo.

Sąd podziela także zasadność analizy ostatniej kategorii towarów znaku spornego takich jak "preparaty usztywniające do bitej śmietany" (PROVENDA [...]) uznającej, że podobne są do "ciast, wyrobów cukierniczych, proszku do pieczenia i kakao" (PROVENA [...]). Rację należy przyznać Kolegium, że w tym przypadku podobieństwo między tymi towarami determinuje ich komplementarność. Preparaty te stanowią bowiem dodatki piekarnicze, cukiernicze takie jak proszki do pieczenia i kakao (PROVENA [...]), zaś wszystkie te towary służą do "przygotowania ciast i wyrobów cukierniczych" (PROVENA [...]). Niewątpliwie głównym składnikiem, bądź jednym ze składników znacznej części ciast i wyrobów cukierniczych jest śmietana, której ubicia dokonuje się aż do uzyskania "sztywnej konsystencji" i tym samym preparaty usztywniające do bitej śmietany są koniecznymi składnikami przy produkcji wielu rodzajów ciast i wyrobów cukierniczych, dla których stanowi ona składnik.

W ocenie Sądu, dokonana powyżej ocena wskazuje, że Kolegium w sposób prawidłowy oceniło, że także pomiędzy towarami zachodzi podobieństwo o jakim mowa w at. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W sposób wyczerpujący poddało ocenie podobieństwo takich towarów jak "półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany" (PROVENDA [...]) z towarami znaku przeciwstawionego PROVENA ([...]) przeznaczonego do oznaczania między innymi takich towarów jak "warzywa suszone, kakao, mąka, wyroby cukiernicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda".

Należy zatem stwierdzić, że dokonując analizy podobieństwa towarów, wzięło pod uwagę, że przy ustalaniu jednorodzajowości towarów bierze się pod uwagę takie kryteria jak: rodzaj towarów, ich przeznaczenie oraz warunki ich zbytu.

Kryterium rodzaju towaru zwiera w sobie szczegółowe kryteria, takie jak rodzaj, materiał, z którego wykonano dany towar, zasadę działania i sposób wytwarzania oraz wygląd towaru.

Kryterium przeznaczenia towaru odnosi się do towarów jednego rodzaju, wyrobów, które mają charakter uzupełniający do drugiego, bądź stanowią jego Innymi słowy, jeśli jeden towar jest składnikiem drugiego to nie budzi wątpliwości, że towary te są do siebie podobne, gdyż są jednorodzajowe. W konsekwencji, warunki zbytu towarów determinowane są ich rodzajem i przeznaczeniem. Kolegium Orzekajace prawidłowo uznało, oceniając podobieństwo towarów, że wszystkie wymienione wyżej towary, do oznaczania których przeznaczone zostały porównywane znaki towarowe, należą do kategorii towarów spożywczych - powszechnego użytku, przez co towary te mogą być łatwo pomylone przez przeciętnego odbiorcę. W konsekwencji jest oczywiste, że pomylenie towarów powszechnego użytku może nastąpić wówczas, kiedy konkurują ze sobą.

Także ocena podobieństwa towarów została dokonana prawidłowo przez pryzmat przeciętnego odbiorcy, którym w przypadku produktów spożywczych, co oczywiste, będzie nieograniczony krąg konsumentów. Niewątpliwie charakter wymienionych towarów i ich spożywcze przeznaczenie, ich komplementarność wynika z ich komplementarności, determinuje sposób użytkowania i warunki zbytu, a sprzedaż zarówno w sklepach samoobsługowych, jak i w tych, gdzie to sprzedawca podaje towar, prowadzona jest na półkach w pobliżu siebie, gdzie łatwo o pomyłkę. Ich wybór nie jest w zasadzie poprzedzony bliższą analizą, przez co towary te mogą być łatwo pomylone przez przeciętnego odbiorcę.

Z wiążącej oceny prawnej wszak wynika, że wystarczające jest samo ryzyko wprowadzenia nawet części odbiorców w błąd, niezależnie od tego, czy rzeczywiście błąd zaistniał. Odbiorcami towarów, na które nakładane są oba znaki są przeciętni polscy konsumenci, także ci dobrze zorientowani, nabywający towar zarówno w sklepach wielko powierzchniowych, jak i małych sklepach. Tym samym, odbiorcą jest klient nabywający objęte podobnym oznaczeniem produkty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany.

Zdaniem Sądu, należy podzielić także dokonaną przez organ ocenę ryzyka wprowadzenia odbiorców w co do pochodzenia towarów lub usług oznaczonych tymi znakami. Kolegium powołało się na wiążące go stanowisko wyrażone uzasadnieniu punktu 1 decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2012 r., utrzymanej wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przy uwzględnieniu podobieństwa towarów oznaczanych znakami [...] i [...] oraz wyraźnym podobieństwie tych znaków przeciętny odbiorca narażony jest bowiem na ryzyko pomyłki. Mylące podobieństwo znaków wystąpi m.in. wtedy, gdy odbiorca mógłby uznać, że towary pochodzą od tego samego przedsiębiorcy, bądź z przedsiębiorstwa ekonomicznie z nim powiązanego.

Odnosząc się do kwalifikacji przeciętnego odbiorcy w kontekście ryzyka wprowadzenia w błąd logicznym jest przyjęcie, że odbiorca ten powinien być dostatecznie uważny i poinformowany. Jednakże charakter towarów oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi oraz podobieństwo fonetyczne i znaczeniowe tych znaków - rozpatrywane łącznie - wskazują na zwiększone ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Uzasadnia to fakt, że towary oznaczone porównywanymi znakami są niemal identyczne lub podobne. Zachodzi zatem ryzyko, że potencjalni odbiorcy, przeciętni polscy konsumenci, uznają, że porównywane znaki pochodzą z jednego źródła lub też należą do serii znaków. Ponadto towary oznaczane porównywanymi znakami PROVENDA i PROVENA są oferowane także w tych samych miejscach, mianowicie sklepach spożywczych, super i hipermarketach.

Przeprowadzona analiza porównywanych oznaczeń znakami [...] i [...] według ich cech wspólnych, z uwzględnieniem całościowego wrażenia oraz opisanego powyżej kontekstu prowadzi do logicznego i uzasadnionego wniosku, że zachodzi ryzyko pomyłki w analizowanym zakresie, gdyż oznaczenia postrzegane jako całość wywołują to samo ogólne wrażenie w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p.

Odnosząc się do zarzutów skargi, należy także uznać, że organ nie naruszył art. 7, 8, 77 § 1 k.p.a., 78 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. z zw. z art. 256 ustawy p.w.p. Nie naruszył wskazanych norm w sposób mający istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, bowiem orzekał z uwzględnieniem zasad jakimi się kierują.

Zdaniem Sądu, prawidłowo dokonał oceny złożonych dowodów, także w zakresie tych, których przeprowadzenia odmówił i wyjaśnił dlaczego. Materia towarów objęta porównaniem znaków i towarów nie wymagała skomplikowanej wiedzy specjalistycznej biegłych, których oceny domagała się skarżąca. Jak słusznie wskazał Urząd Patentowy, poprzez swoich ekspertów posiada ustawowe kompetencje do rozstrzygania tej sprawy.

Kolegium prawidłowo rozpoznało i oddaliło wnioski dowodowe o przeprowadzenie dowodu z opinii Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego z W. oraz o powołanie biegłego odpowiedniej specjalności, celem ustalenia podobieństwa produktów żywnościowych oznaczanych porównywanymi znakami. Sąd podziela pogląd, że Urząd Patentowy jest organem eksperckim i rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym ustawą, zgodnie z art. 261 ust. 2 pkt 3 p.w.p., należy do zadań Urzędu Patentowego. Eksperci posiadają pełną kognicję. Ani przepisy ustawy prawo własności przemysłowej jak i utrwalona linia jurydyczna czy stanowisko doktryny nie obligują organu do powoływania z urzędu biegłego w celu zasięgnięcia opinii.

Natomiast o ile słuszny jest zarzut skargi, że organ nie odniósł się do wskazywanej okoliczności istnienia w obrocie gospodarczym innych, wcześniejszych oznaczeń posiadających co najmniej wspólny początkowy człon "PROVE-" lub "PROVA-", o tyle skarżący nie wskazuje, by okoliczność ta mogłaby mieć jakikolwiek wpływ na wynik sprawy. Nie podnosi tego ani w zarzucie na str. 3 skargi, ani w jego uzasadnieniu, na k. 13 skargi, który de facto powtarza sam zarzut bez jakiegokolwiek rozwinięcia, ani tym bardziej wskazania wpływu na rozstrzygnięcie.

Zauważyć należy ponownie, że cześć zarzutów skargi objęta jest materią prawomocnie zakończoną (res uidicata). Stąd nietrafny jest zarzut w zakresie dokonania "błędnych i niewystarczających ustaleń faktycznych co do podobieństwa spornych znaków towarowych w rozumieniu art. 132 ust 2 pkt 2 p.w.p."

W ocenie Sądu, Kolegium Orzekające wyczerpująco dokonało w ramach wytycznych, z zachowaniem zasad wynikających z art. 153 p.p.s.a. i art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. całościowej oceny porównywanych znaków towarowych, uwzględniając podobne płaszczyzny postrzegania, podobne ogólne wrażenie jakie znaki wywierają na odbiorcy, nie pomijając elementów odróżniających, uwzględniło przy tym spożywczy charakter omawianych towarów, sposób ich przeznaczenia; fakt, że jeden ma charakter uzupełniający do drugiego, bądź stanowi jego składnik oraz kontekst w jakim poszczególne towary są używane – uwzględniając przy tym klasyfikację towarów, na jakie oba znaki mają być nakładane.

Sąd nie znalazł podstaw do podważenia powyższych argumentów organu.

Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd z urzędu tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, które sąd ma obowiązek badać z urzędu, skarga nie mogła być uwzględniona.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 151 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji wyroku.