Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1217/15
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2015-10-29 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 7, art. 77 par. 1, art. 80, art. 107 par. 3, art. 127 par. 1 i par. 3
journal: Dz.U. 2013 poz 267
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: art. 145 par. 1 pkt 1 lit. c, art. 200
journal: Dz.U. 2012 poz 270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
article: art. 132 ust. 2 pkt 2
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędzia WSA Urszula Wilk Protokolant sekr. sąd. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2015 r. sprawy ze skargi X. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej X. Sp. z o.o. z siedzibą w R. kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] lutego 2015 r. Urząd Patentowy utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] maja 2014 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny [...] zgłoszony dnia 14 czerwca 2012 r. za numerem [...] przez X. Sp. z o.o. z siedzibą w R. (dalej: strona, skarżąca).

Jak wynika z akt, dnia 14 czerwca 2012 r. X. sp. z o.o. zgłosiła do Urzędu Patentowego w celu uzyskania prawa ochronnego, znak towarowy słowno-graficzny [...] pod numerem [...], przeznaczony do oznaczania takich towarów jak:

• klasa 9: kable światłowodowe, patchorty światłowodowe jako kable krosowe, pigtaile światłowodowe.

Po przeprowadzeniu badań Urząd Patentowy stwierdził, że zgłoszony znak towarowy jest podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej do:

- krajowego znaku towarowego słowno-graficznego [...] zarejestrowanego pod numerem [...] z pierwszeństwem od dnia 20 października 2005 na rzecz: "H. z Chin przeznaczonego do oznaczania następujących towarów z klasy 9: podzespoły przełączeniowe ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci obejmujące łącznice telefoniczne ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci, przełączniki, serwery bramowe, urządzenia do przesyłania danych multimedialnych w czasie rzeczywistym kontrolujące proces inicjowania połączeń, moduły sterujące transportem danych; radioaparaty telekomunikacyjne obejmujące pagery, stacje bazowe telefonii komórkowej, centra sterowania telefonii komórkowej, słuchawki, terminale bezprzewodowe, telefony przenośne, radiostacje ruchome, przenośne łącznice telefoniczne, tranzystory mocy częstotliwości radiowej; urządzenia do transmisji danych obejmujące telefony, telefony komórkowe, serwery telekomunikacyjne, rutery, huby, modemy, serwery dostępu, łącznice ATM, urządzenia do przyłączania komputerów w sieci Ethernet, przełączniki LAN; łącznościowe urządzenia transmisyjne obejmujące nadajniki-odbiorniki telekomunikacyjne, terminale zdalne i terminale centrali telefonicznych, urządzenia sieciowe umożliwiające multipleksowanie i kontrolę przepływu dla kilku kanałów transmisyjnych, elektroniczne urządzenia wtykowe i urządzenia abonenckie umożliwiające dołączenie do centrali telefonicznej dodatkowych abonentów, multipleksery sieciowe, multipleksery i koncentratory do przesyłania danych, urządzenia tworzące sieci dostępowe; urządzenia do sieci inteligentnych obejmujące węzły środowiska programistycznego SCE, węzły zarządzania usługami, węzły dostępu zarządzania usługami, węzły SCP, węzły SSP sieci stacjonarnych, węzły SSP sieci ruchomych; inteligentne urządzenia peryferyjne; układy scalone;

- wygasłego krajowego znaku towarowego będącego:, w okresie karencyjnym [...] zarejestrowanego pod numerem [...] z pierwszeństwem od dnia 5 marca 2001 na rzecz: "O. sp. z o.o." z G. przeznaczonego do oznaczania między innymi następujących towarów z klasy 9: akcesoria komputerowe.

Pismem z dnia [...] lipca 2013 r. Urząd Patentowy RP powiadomił pełnomocnika skarżącej o zaistniałych przeszkodach względnych dla udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowe oznaczenie i wyznaczył mu jednomiesięczny termin na zajęcie stanowiska. W odpowiedzi skarżąca zanegowała występowanie kolizji praw wynikającej z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej pomiędzy porównywanymi oznaczeniami. W jej ocenie brak jest ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Skarżąca przyznała, że wszystkie porównywane oznaczenia są do siebie podobne w warstwach fonetycznej i znaczeniowej. Stwierdziła jednak, że oznaczenie zgłoszone różni się od znaków zarejestrowanych charakterystyczną kolorystyką oraz pogrubioną czarną czcionką. Odnosząc się do kwestii podobieństwa porównywanych towarów, skarżąca stwierdziła, że nie zachodzi pomiędzy nimi ani jednorodzajowość, ani substytucyjność czy komplementarność. Podkreśliła, że przedmiotem zgłoszenia są towary, które same w sobie nie pełnią żadnej funkcji. Pełnią je dopiero po użyciu tzw. urządzeń aktywnych jako połączenia pomiędzy punktami. Powołując się na znaczenie terminów: "światłowód", "pigtail" i "patchcord" poinformowała, że przedmiotem zgłoszonych towarów są specjalistyczne kable światłowodowe, które nie mają nic wspólnego z towarami chronionymi przez znaki zarejestrowane z wcześniejszym pierwszeństwem. Wskazała, że przeciwstawiony znak towarowy o numerze [...] chroniony jest przede wszystkim dla aktywnych "urządzeń transmisji danych". Zgłaszający podkreśla, że przedstawione w wykazie sygnowanym przez oznaczenie zarejestrowane o numerze [...] towary pełnia określoną rolę, służą jako całość konkretnym celom. Odnosząc się do kwestii podobieństwa towarów chronionych oznaczeniem o numerze [...] stwierdziła, że przeciwstawiony znak zarejestrowany jest chroniony bardzo ogólnym terminem "akcesoria komputerowe", pod którym mogą się miesić takie towary jak: myszy, klawiatury, głośniki itp. Skarżąca podkreśliła, iż zgłaszający oraz uprawnieni do znaków zarejestrowanych nie są konkurentami na rynku towarów i usług, a ich działalność dotyczy różnych odbiorców.

Organ oparł rozstrzygnięcie o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak zgłoszony pod nr [...] na stwierdzeniu występowania względnej przeszkody udzielenia prawa ochronnego, o której mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W pierwszej kolejności uznał, że element słowny "[...]", występujący zarówno w zgłoszonym, jak i w oznaczeniach przeciwstawionych, przesądza o podobieństwie oznaczeń w rozumieniu wyżej wskazanego przepisu. Podkreślił, iż wartość identyfikująca dla zgłoszonego oznaczenia, pomimo zastosowania koloru pomarańczowego na pierwszej literze oznaczenia, a także zastosowania czarnej pogrubionej czcionki, sprawdza się wyłącznie do silnie dystynktywnej wartości słownej.

Zwrócił uwagę na fantazyjny charakter użytego elementu słownego.

Następnie organ podjął się analizy podobieństwa towarów, jako drugiej z przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Wskazał, iż przy ocenie podobieństwa towarów należy brać pod uwagę w szczególności ich naturę, właściwości, krąg odbiorców, dla których zostały przeznaczone oraz warunki w jakich są oferowane nabywcom. Przedmiotowe oznaczenie zgłoszone zostało do oznaczenia takich towarów jak:

• klasa 9: kable światłowodowe, patchcorty światłowodowe jako kable krosowe, pigtaile światłowodowe.

Natomiast znaki zarejestrowane zostały przeznaczone do oznaczenia m.in. takich towarów jak:

• klasa 9: podzespoły przełączeniowe ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci obejmujące łącznice telefoniczne ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci, przełączniki, serwery bramowe, urządzenia do przesyłania danych multimedialnych w czasie rzeczywistym kontrolujące proces inicjowania połączeń, moduły sterujące transportem danych; radioaparaty telekomunikacyjne obejmujące pagery, stacje bazowe telefonii komórkowej, centra sterowania telefonii komórkowej, słuchawki, terminale bezprzewodowe, telefony przenośne, radiostacje ruchome, przenośne łącznice telefoniczne, tranzystory mocy częstotliwości radiowej; urządzenia do transmisji danych obejmujące telefony, telefony komórkowe, serwery telekomunikacyjne, rutery, huby, modemy, serwery dostępu, łącznice ATM, urządzenia do przyłączania komputerów w sieci Ethernet, przełączniki LAN; łącznościowe urządzenia transmisyjne obejmujące nadajniki- odbiorniki telekomunikacyjne, terminale zdalne i terminale centrali telefonicznych, urządzenia sieciowe umożliwiające multipleksowanie i kontrolę przepływu dla kilku kanałów transmisyjnych, elektroniczne urządzenia wtykowe i urządzenia abonenckie umożliwiające dołączenie do centrali telefonicznej dodatkowych abonentów, multipleksery sieciowe, multipleksery i koncentratory do przesyłania danych, urządzenia tworzące sieci dostępowe; urządzenia do sieci inteligentnych obejmujące węzły środowiska programistycznego SCE, węzły zarządzania usługami, węzły dostępu zarządzania usługami, węzły SCP, węzły SSP sieci stacjonarnych, węzły SSP sieci ruchomych; inteligentne urządzenia peryferyjne; układy scalone (towary chronione znakiem zarejestrowanym o numerze [...])

• klasa 9: akcesoria komputerowe (towary chronione znakiem o numerze [...])

Urząd Patentowy dla potrzeb analizy porównawczej towarów, a także dla potrzeb ustalenia tzw. "ryzyka wprowadzenia w błąd" ustalił charakterystykę relatywnego kręgu odbiorców. Organ administracji publicznej stwierdził, że jest on zróżnicowany, gdyż w przedmiotowym zgłoszeniu zostały zawarte towary o różnym przeznaczeniu, cechach, konfiguracji i wartości. W zgłoszeniu o numer [...] zostały wskazane towary, mogące być przeznaczone do tzw. codziennego użytku odnoszące się do ogółu społeczeństwa, gdyż na przykład: kable światłowodowe o tzw. małych rdzeniach i standardowym zbrojeniu przeznaczone są do wykorzystania m.in. w warunkach domowych. Takie towary są przedmiotem częstego zakupu każdego konsumenta. Z drugiej strony Zgłoszone towary mogą należeć do tzw. zbioru produktów specjalistycznych, jak na przykład specjalistyczne kable światłowodowe o dużych rdzeniach i dodatkowo zbrojone i o dużej odporności wykorzystywane np. w wojskowej łączności polowej czy prowadzone po dnie morskim, rzadziej nabywane i często droższe. W pierwszym przypadku ich odbiorcą/konsumentem będzie, więc modelowy, przeciętny nabywca, w miarę dobrze poinformowany, oraz w miarę uważny i rozważny, który przy nabywaniu wskazanych towarów nie będzie wykazywał podwyższonego stopnia uwagi. W drugim przypadku zaś, konsument szczególnie dobrze zorientowany i szczególnie poinformowany, który to przy nabywaniu tak zwanych towarów specjalistycznych zachowa szczególną, nadmierną ostrożność w stosunku do wyboru marki, znaku towarowego. Urząd Patentowy uznał, że ze względu na szeroki zbiór towarów przedstawionych w wykazie towarów przedmiotowego zgłoszenia i wykazach przeciwstawionych sygnowanych przez przedstawione powyżej oznaczenie zarejestrowane i oznaczenie wygasłe, ale chronione okresem karencyjnym, które to towary charakteryzują się bardzo wysokim podobieństwem znak ten powinien odróżniać się w sposób jednoznacznie eliminujący jakąkolwiek pomyłkę, a nawet każde ryzyko odnoszące się do towarów nim sygnowanych. Urząd Patentowy silnie podkreśla, że powyższa analiza relatywnego kręgu odbiorców została oceniona jako spolaryzowana pomimo informacji Zgłaszającego o "specjalistycznym charakterze" zgłoszonych towarów. Taka Informacja (sprecyzowanie) nie została przez Zgłaszającego dołączona do zgłoszonego wykazu i tym samym nie zdeterminowała charakteru tych towarów. Organ uznał zgłoszone towary za ujęte w sposób ogólny, a definicje tak ujętych zgłoszonych terminów nie wykazały wyłącznego charakteru specjalizacji.

Przy ocenie podobieństwa towarów należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują relacje pomiędzy tymi towarami, w tym takie jak ich rodzaj, przeznaczenie, sposób użytkowania, oraz to czy konkurują ze sobą lub są względem siebie komplementarne (wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon). Organ administracji państwowej uznał, że powyżej zestawione towary, do oznaczania, których przeznaczone są porównywane znaki towarowe, adresowane są do tych samych nabywców, sprzedawane są w tych samych miejscach i zaspokajają te same potrzeby potencjalnych konsumentów. Produkowane są też w przedsiębiorstwach działających w tych samych branżach.

Odnosząc się do podobieństwa towarów sygnowanych oznaczeniem zgłoszonym oraz chronionych przez zarejestrowany znakiem "[...]" o numerze [...] Organ administracji publicznej zwrócił uwagę, że przedmiotem wyżej wymienionej rejestracji są zaawansowane technicznie produkty/urządzenia elektroniczne wykorzystywane głównie w branży telekomunikacyjnej i informatycznej oraz przeznaczone dla celów telekomunikacyjnych i informatycznych. Urządzenia te, jak to wskazał Zgłaszający można również zaliczyć do są "urządzeń aktywnych". Produkty te są urządzeniami złożonymi, które do wykonywania swoich funkcji wykorzystują elementy komplementarne takie jak np. kable czy światłowody. Organ administracji publicznej stoi na stanowisku, że kable i światłowody pomimo odmiennych twierdzeń Zgłaszającego, są bardzo silnie związane ze wszystkimi chronionymi pod tym znakiem towarami, a w stosunku do niektórych z nich np.: podzespoły przełączeniowe ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci obejmujące łącznice telefoniczne ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci, serwery bramowe, urządzenia do przesyłania danych multimedialnych w czasie rzeczywistym kontrolujące proces inicjowania połączeń, moduły sterujące transportem danych; radioaparaty telekomunikacyjne obejmujące, stacje bazowe telefonii komórkowej, centra sterowania telefonii komórkowej, terminale bezprzewodowe, radiostacje ruchome, przenośne łącznice telefoniczne, tranzystory mocy częstotliwości radiowej; urządzenia do transmisji danych obejmujące telefony, telefony komórkowe, serwery telekomunikacyjne, rutery, huby, modemy, serwery dostępu, łącznice ATM, urządzenia do przyłączania komputerów w sieci Ethernet, przełączniki LAN; łącznościowe urządzenia transmisyjne obejmujące nadajniki-odbiorniki telekomunikacyjne, terminale zdalne i terminale centrali telefonicznych, urządzenia sieciowe umożliwiające multipleksowanie i kontrolę przepływu dla kilku kanałów transmisyjnych, elektroniczne urządzenia wtykowe i urządzenia abonenckie umożliwiające dołączenie do centrali telefonicznej dodatkowych abonentów, multipleksery sieciowe, multipleksery i koncentratory do przesyłania danych, urządzenia tworzące sieci dostępowe; urządzenia do sieci inteligentnych obejmujące węzły środowiska programistycznego SCE, węzły zarządzania usługami, węzły dostępu zarządzania usługami, węzły SCP, węzły SSP sieci stacjonarnych, węzły SSP sieci ruchomych; inteligentne urządzenia peryferyjne są komplementarna częścią tych urządzeń. Powyżej wspomniane Urządzenia z całą pewnością nie mogłyby bez nich funkcjonować lub przynajmniej wykorzystać wszystkich swoich funkcji. Bardzo często się zdarza, że producenci takich urządzeń w firmowych pudełkach, opakowaniach dodają kable światłowodowe, patchcorty i kable krosowe wraz z tymi "urządzeniami". Organ twierdzi, że taka praktyka staje się dziś standardem i pragmatyzmem. Urząd Patentowy stoi na stanowisku, że dokonując oceny podobieństwa tych towarów nie należy ich rozdzielać pomimo ich różnych definicji oraz rzeczywistych różnic funkcjonalnych. Ze względu na powyższe Organ zaklasyfikował je jako jednorodzajowe i komplementarne.

Odnosząc się do podobieństwa towarów sygnowanych oznaczeniem zgłoszonym oraz chronionych przez wygasły znak "[...]" o numerze [...] będący w okresie karencji Organ administracji publicznej stwierdził, że wszystkie zgłoszone towary zawierają się w szerokim zbiorze terminu akcesoria komputerowe. Urząd Patentowy ustalił, że akcesoriami komputerowymi są dodatkowe wyposażenie komputerowego stanowiska pracy oraz zasoby zużywalne, potrzebne do działania i konserwacji urządzeń zewnętrznych komputerów. Do podstawowych akcesoriów komputerowych należą zewnętrzne nośniki pamięci w postaci dyskietek różnego typu. Przykładami dodatkowego wyposażenia są filtry przeciwodblaskowe (antiglare filters) na monitory, uchwyty do mocowania przepisywanych dokumentów, podkładki pod myszy, kable łączące (przelotki), pojemniki na dyskietki'. Urząd Patentowy RP stoi na stanowisku, że termin "akcesoria komputerowe" chroniony prawem wyłącznym na podobny znak jest terminem szerokim posiadającym w swoim zbiorze również kable światłowodowe, patchcorty i kable krosowe, a także będzie w stosunku do innych akcesoriów komputerowych towarem jednorodzajowymi.

Jednorodzajowość towarów nie może być interpretowana jako ich "identyczność". O jednorodzajowości towarów decyduje przede wszystkim to, czy nabywcy mogą sadzić, że towary wytwarzane są przez to samo przedsiębiorstwo, a jednym z istotnych kryteriów określenia przynależności towarów do jednego rodzaju są warunki ich zbytu. Zważywszy, zatem że przeciętny odbiorca może być przekonany, iż np. producent łącznościowe urządzenia transmisyjne obejmujące nadajniki-odbiorniki telekomunikacyjne, terminale zdalne i terminale centrali telefonicznych, urządzenia sieciowe umożliwiające multipleksowanie i kontrolę przepływu dla kilku kanałów transmisyjnych, elektroniczne urządzenia wtykowe i urządzenia abonenckie umożliwiające dołączenie do centrali telefonicznej dodatkowych abonentów oraz urządzeń peryferyjnych czy akcesoriów komputerowych produkuje również kable światłowodowe, patchcorty światłowodowe jako kable krosowe, pigtaile światłowodowe..

Komplementarność towarów zachodzi pomiędzy takimi produktami, pomiędzy którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jeden towar jest nieodzowny lub istotny do użycia drugiego, wobec czego konsumenci mogą myśleć, że oba towary zostały wyprodukowane przez to samo przedsiębiorstwo. Jednakże nie wystarczy, aby konsumenci uznali towar za dopełnienie lub dodatek do innego, aby mogli przypuszczać, że towary te mają wspólne pochodzenie handlowe. Do tego potrzebne jest jeszcze, aby konsumenci uznawali za powszechnie przyjęte, że towary te są wprowadzane do obrotu pod tym samym znakiem towarowym, co oznaczać by musiało, ze większość producentów lub dystrybutorów tych towarów to te same podmioty.

Często towary jednorodzajowe bądź komplementarne mieszczą się w kilku klasach towarowych, a samo umieszczenie ich w różnych klasach nie stanowi argumentu na rzecz uznania ich za niepodobne. Zdaniem Urzędu istnieje duże ryzyko uznania znaków za podobne i wywołanie mylnego skojarzenia u konsumenta, że produkowane/świadczone są w tym samym przedsiębiorstwie.

Organ ocenił też trzecią z przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej jest istnienie ryzyka wyprowadzenia konsumenta w błąd co do pochodzenia towaru/usługi. Ryzyko to należy oceniać globalnie z uwzględnieniem wielu czynników, w szczególności stopnia podobieństwa między porównywanymi oznaczeniami, stopnia podobieństwa towarów i/lub usług, dla których zostały zgłoszone, stopnia dystynktywności porównywanych oznaczeń oraz wszystkich pozostałych czynników istotnych w okolicznościach danej sprawy. Zgodnie z wyrokiem ETS w sprawie Lloyd, C-342/97, prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd jest tym większe im bardziej podobne są towary lub usługi dla których przeznaczone są znaki i im bardziej podobne do siebie są oznaczenia.

Ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towarów i/lub usług może przybierać dwie postaci. Po pierwsze, konsument może w ogóle nie dostrzec różnicy pomiędzy zapamiętanym, wcześniejszym znakiem towarowym a nowo napotkanym na rynku oznaczeniem i uznać, że ma do czynienia z towarem pochodzącym od uprawnionego do znaku wcześniejszego (bezpośrednie ryzyko wprowadzenia w błąd). Po drugie zaś, odbiorca może, co prawda, dostrzec różnice pomiędzy znakami, jednak ze względu na stopień ich podobieństwa oraz stopień podobieństwa towarów, na których zostały umieszczone, może stwierdzić, że pochodzą od tego samego podmiotu lub podmiotów ze sobą powiązanych (niebezpośrednie ryzyko wprowadzenia w błąd).

Zdaniem organu oznaczenia przeciwstawione w przedmiotowej sprawie charakteryzują się tak wysokim stopniem podobieństwa, że nawet w przypadku konsumenta o wysokim stopniu uwagi, przedmiotowe oznaczenie może, zdaniem Urzędu, wprowadzać w błąd co do pochodzenia oznaczanych nim towarów.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia 2014.07. [...] Zgłaszający wniósł o uchylenie przedmiotowej decyzji twierdząc, że nietrafne jest uznanie, iż zgłoszony przez niego znak może wprowadzać w błąd, gdyż:

1. znaki służą do oznaczania innych towarów, a więc skierowane do innej grupy odbiorców, gdyż jego znakiem opatrywany jest asortyment światłowodowy, nie występujący w znakach mu przeciwstawionych;

2. znaki nie są do siebie podobne, gdyż różnią się w warstwie graficznej;

3. w przeciwstawionym znaku [...] ochrona wygasła w dniu 2011-03-[...], a "O." Sp. z o.o. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2013.03. [...];

4. znak przez niego zgłoszony cieszy się szczególną renomą, na dowód czego przedłożył opinię po zakończonej [...] Konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

Urząd Patentowej, powtórnie rozpoznając sprawę na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podkreślił, iż bezsporna w sprawie jest zarówno jednorodzajowość, jak i komplementarność oraz jednakowe zastosowanie porównywanych towarów, co zostało, w jego ocenie, w sposób wystarczający udowodnione w decyzji odmownej z dnia [...] maja 2014 r.

Koncentrując swoją analizę przesłanek odmowy udzielenia odmowy na znak zgłoszony na podobieństwo oznaczeń, również stwierdził, że nie ulega ono wątpliwości. Przywołał orzecznictwo TSUE i NSA, a także doktrynę prawa na poparcie swojego poglądu o mylącym podobieństwie oznaczeń, które cechują się wspólnym, dominującym elementem słownym. Podkreślił, iż zgłoszone oznaczenie jest nową – wzbogaconą o element graficzny – wersją znaku już istniejącego na rynku.

Podkreślił, że podobieństwo oznaczeń występuje nie tylko w stosunku do znaku [...] zarejestrowanego pod nr [...], lecz także do znaku wygasłego, zarejestrowanego pod nr [...]. Wskazał, iż ochrona tego znaku wygasła w dniu [...] marca 2011 r., ale od dnia wygaśnięcia do dnia zgłoszenia znaku łudząco podobnego [...] nie upłynął okres 2 – letniej karencji.

Zaznaczył, iż na ocenę sprawy nie ma wpływu okoliczność podnoszona przez stronę co do renomy zgłoszonego znaku, który zresztą okoliczności tej nie udowodnił.

Strona wniosła od powyższej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając:

1. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy:

- art. 132 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej poprzez niewłaściwą jego wykładnię polegającą na przyjęciu, iż ocena podobieństwa między znakami towarowymi może ograniczać się do oceny jednego wspólnego dla obu znaków elementu, z pominięciem całościowego porównania znaków, czego wymaga prawidłowa wykładnia;

- art. 132 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że pomiędzy znakiem towarowym słowno-graficznym nr [...], a znakami: [...] oraz [...] zachodzi podobieństwo mogące wprowadzić ostrożnego, rozważnego i dobrze poinformowanego konsumenta w błąd co do pochodzenia towarów;

2. przepisów postępowania, gdyż mogło mieć wpływ na wynik sprawy:

- art. 7, 77 § 1 k.p.a. polegające na nie wyczerpującym zebraniu i rozpatrzeniu całego materiału dowodowego i nie podjęciu wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy; art. 80 k.p.a. polegające na dowolnej ocenie materiału dowodowego, tj. poprzez pominięcie, iż ochrona znaku o nr [...] już wygasła, natomiast znak o nr [...] chroni zupełnie inne kategorie towarów.

Tym samym na mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie na mocy art. 200 p.p.s.a. na jej rzecz kosztów postępowania.

Zdaniem Skarżącej, organ przyjął wadliwie art. 132 ust. 2 pkt 2 uznając, że w/w oznaczenie jest podobne w stopniu stwarzającym ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych nabywców towarów z klasy 09.

W ocenie pełnomocnika opis przeznaczenia przeciwstawionego znaku "[...]" zarejestrowanego pod numerem [...] nie zawiera towarów wskazanych we wniosku złożonym przez zgłaszającego - spółkę X. Sp. z o.o., bowiem są to kable światłowodowe, patchcordy światłowodowe jako kable krosowe, pigtaile światłowodowe. Pełnomocnik podkreślił, iż w niniejszej sprawie nie występuje niebezpieczeństwo błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Zaznaczył także, iż w kontekście znaków z elementem graficznym każdy dodatkowy element, choćby trywialny lub drugorzędny wystarcza do potwierdzenia, że znaki nie są identyczne.

Podkreśliła, iż ochrona przeciwstawionego znaku, zarejestrowanego pod numerem [...], wygasła w dniu [...] marca 2011 r. i upłynął już okres 2-letniej karencji. Nadto podała, że w dniu [...] marca 2013 r. spółka O. Sp. z o.o. z siedzibą w G., a więc uprawniony z tej rejestracji, została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nadto wyjaśniła, iż spółka X. Sp. z o.o. jest renomowaną spółką specjalizującą się w sprzedaży asortymentu światłowodowego. Wskazała również, iż zgodnie ze stanowiskiem Trybunału z dnia 3 września 2009 r. w sprawie C-498/07, argument pokojowej koegzystencji na rynku obydwu znaków towarowych może uzasadniać brak niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowy stan.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest częściowo uzasadniona, zaś zaskarżona decyzja została wydana w oparciu o nieprawidłową ocenę materiału dowodowego w zakresie porównywanych grup towarów co znalazło odzwierciedlenie w braku pełnego i logicznego wywodu w powyższej kwestii w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] lutego 2015 r. Decyzja ta jest obarczona wadliwością procesową, gdyż przy jej wydawaniu organ naruszył przepisy określone w art. 7, 77 § 1, 80 oraz 107 § 3 kpa, a także wynikający z art. 127 § 1 i 3 kpa obowiązek dwukrotnego, merytorycznie pełnego, rozpatrzenia danej sprawy - pomimo, iż z uwagi na usytuowanie organu w hierarchii administracji publicznej jako "ministra" w rozumieniu art. 5 § 2 ust. 4 kpa brak jest cechy dewolutywności służącego stronie środka odwoławczego, jakim jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Powyższym obowiązkom organ nie zadość uczynił, co mogło w sposób istotny rzutować na treść rozstrzygnięcia.

W myśl art. 132 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej, przesłankami ujemnymi udzielenia ochrony na zgłoszony znak towarowy (tzw. przeszkody względnie rejestracji) są – występujące łącznie – podobieństwo oznaczeń i towarów, którymi są sygnowane. Przyjmuje się w orzecznictwie, że analiza grup towarowych, do których oznaczania zgłoszono znak, winna poprzedzać ocenę podobieństwa samych oznaczeń.

W przypadku niniejszej sprawy Urząd odwrócił kolejność, dokonując najpierw oceny znaków i dochodząc do przekonania o ich mylącym podobieństwie. Analizą objął zgłoszone oznaczenie ([...]) oraz zarejestrowane znaki [...]:[...] oraz [...], zawierające identycznie brzmiący element słowny. W ocenie Sądu jednak wywody organu w powyższym zakresie są spójne i oparte na prawidłowym zinterpretowaniu znajdującego się w aktach materiału dowodowego. Prawo materialne zostało właściwie zastosowane, z uwzględnieniem polskiego i europejskiego orzecznictwa dotyczącego tzw. mylącego podobieństwa oznaczeń. Właściwa jest też konkluzja organu, zgodnie z którą ani żywa kolorystyka pierwszej litery, ani fakt pogrubienia użytej czcionki, nie niwelują podobieństwa znaku do znaków przeciwstawionych, w których zdecydowanie dominującym elementem – tak jak i w znaku zgłoszonym – jest fantazyjny element słowny [...].

Fakt wyprzedzenia oceny towarów przez dokonanie oceny oznaczeń nie przesądza jednak o konieczności uchylenia skarżonej decyzji.

Istotną, dostrzeżoną przez Sąd wadą, powodującą konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy przez organ, jest niedostateczna analiza porównawcza sygnowanych przez poszczególne znaki towarów. Należy przy tym zauważyć, że zaskarżona decyzja jest tej oceny pozbawiona praktycznie w całości, albowiem jedyne zdanie, które temu zagadnieniu poświęca, sprowadza się do aprobaty stanowiska zawartego w decyzji odmownej.

Należy zauważyć, że kwestia podobieństwa towarów jest kluczowa dla oceny zarówno relewantnego kręgu odbiorców, jak i – w konsekwencji – oceny występowania (bądź niewystępowania) tzw. ryzyka konfuzji. Tego rodzaju analiza winna być poprzedzona dostatecznym wyjaśnieniem terminów składających się na wymienione w opisie znaków towary a następnie wyjaśnienie – z podaniem przyczyn uzasadniających stanowisko organu – co do ewentualnie zbieżnych kanałów dystrybucji tych towarów w odniesieniu do relewantnego kręgu odbiorców.

Końcowym elementem rozumowania i wywodu organu winno być stwierdzenie, czy i jaki związek zachodzi między porównywanymi grupami towarów. Rozumowanie to winno być podane w sposób jasny i czytelny, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów krajowych i orzecznictwa europejskiego w zakresie różnych rodzajów mogącego zachodzić związku między nimi uzasadniającego ewentualne podobieństwo (jednorodność, komplementarności, etc.).

W razie potrzeby – z uwagi na specjalistyczny charakter towarów (elektronika), organ winien rozważyć posłużenie się wiedzą ekspercką.

Zaznaczenia wymaga, że organ nie jest zobowiązany orzec w sposób tożsamy co do wszystkich towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem. Jak wynika z dotychczasowej praktyki organu, aprobowanej przez sądy administracyjne, względną przesłankę rejestracyjną ocenia się co do poszczególnych towarów, w zależności od wyniku analizy wydając decyzję o udzieleniu odmowy bądź odmawiającą ochrony w całości bądź odmawiającą ochrony w całości bądź określonej części.

Z uwagi na powyższe, Sąd na postawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzję w całości, o kosztach orzekając w myśl art. 200 p.p.s.a.