Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt II SA 2896/03
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2004-09-21 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Gronowski (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Asesor WSA Andrzej Czarnecki Protokolant Beata Bińkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2004 r. sprawy ze skargi H., S., USA na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2003 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] marca 2001 r. 2. zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz skarżącego H., S., USA kwotę 700 (siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania


UZASADNIENIE

Po sprecyzowaniu wniosku H., S., USA, zwana dalej "skarżącą", domagała się udzielenia patentu na wynalazek pn. "Sposób wytwarzania katalizatora do wytwarzania octanu winylu".

Ostateczną decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2003 r. nr [...] utrzymano w mocy wcześniejszą decyzję tego organu z dnia [...] marca 2001 r., odmawiającą udzielenia patentu na wnioskowane rozwiązanie. Według Urzędu Patentowego zgłoszony projekt nie nadaje się do opatentowania ponieważ wynika, jako rozwiązanie oczywiste, ze znanego stanu techniki, a zatem nie spełnia wymogów określonych w art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Stosownie do tego przepisu wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania. Jako przeciwstawione rozwiązanie wskazano opis patentowy USA nr [...], w którym wskazano, że przy wytwarzaniu katalizatora Au - Pt korzystne jest dodawanie do roztworu soli palladowych wybranych soli metali, w tym renu. Wyjaśnienia skarżącej odnoszące się do powyższego opisu patentowego, podkreślające brak w nim przykładu wskazującego na dodatkowe zastosowanie renu lub cyrkonu w sposobie wytwarzania katalizatora, nie oddalają zarzutu oczywistości rozwiązania według wynalazku. W omawianym opisie zaleca się, jako rozwiązanie korzystne, stosowanie soli renu przy produkcji katalizatora do wytwarzania octanu winylu, Skarżąca zastosowała więc w rozwiązaniu zgłoszonym do ochrony patentowej zalecane (w przeciwstawionym opisie) środki techniczne.

Także twierdzenie skarżącej, że powołany wyżej opis nie daje podstaw by sądzić o dobrych wynikach wynikających ze stosowania renu jako pierwiastka dodatkowego w sposobie wytwarzania katalizatora nie stanowi, zdaniem Urzędu Patentowego, o nieoczywistości sposobu przedstawionego w projekcie. Korzystne stosowanie dodatkowego komponentu w sposobie, w tym przypadku renu, wskazywane jest bowiem w opisie patentowym USA nr [...]. Takie stwierdzenie musiało więc być poparte przeprowadzeniem odpowiednich testów i badań w trakcie opracowywania wynalazku nr [...] przy zastosowaniu soli renu jako dodatkowych związków przy produkcji katalizatora Au-Pt służącego do wytwarzania octanu winylu. Natomiast stanowisko skarżącej odnośnie nieoczekiwanych efektów wynikających z zastosowania katalizatora wytworzonego sposobem według zgłoszenia, zawierającego dodatkowo ren lub cyrkon, nie zostało udokumentowane w dacie zgłoszenia. W opisie wynalazku (w dacie zgłoszenia w UP RP) skarżąca podaje jedynie bardzo ogólnie, że "katalizatory takie wyróżniają się wysoką aktywnością i selektywnością oraz długą żywotnością". Informacja taka nie stanowi dowodu o dokonaniu wynalazku selektywnego ponieważ nie zamieszczono przy tym danych technicznych potwierdzających ww. własności. Te ogólnikowe informacje nie stanowią też dowodu wskazującego na nieoczywistość rozwiązania według wynalazku, w świetle opisu powołanego patentu nr [...].

W skardze na powyższą decyzję, wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarżąca zarzuca naruszenie art. 10 ustawy o wynalazczości. Ponadto zarzuca naruszenie art. 7 i art. 77 k.p.a., poprzez niewyczerpujące zbadanie wszystkich okoliczności faktycznych, a w szczególności zaś kwestii nieoczywistości spornego wynalazku.

Jak podkreśla przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania katalizatora do wytwarzania octanu winylu. Problem techniczny, jaki rozwiązuje wynalazek, polega na opracowaniu sposobu wytwarzania katalizatora złoto-pallad (Au-Pd) z dodatkiem cyrkonu i/lub renu, co nadaje mu lepsze parametry użytkowe, w tym wypadku wyższą aktywność i selektywność. W przeciwstawionych opisach patentowych USA nr [...] oraz [...] nie ujawniono, ani nie zawarto sugestii, że możliwe jest połączenie palladu i złota z co najmniej jednym metalem wybranym spośród cyrkonu i/lub renu. Wobec tego te dokumenty patentowe nie mogą świadczyć o oczywistości zgłoszonego projektu.

Zdaniem skarżącej rozwiązanie według wynalazku jest nieoczywiste również w świetle trzeciego przeciwstawionego patentu USA nr [...], gdyż ten dokument przedstawia ogólny sposób wytwarzania katalizatora pallad-złoto. W opisie zawarte są przykłady dotyczące tylko wytwarzania katalizatora palad-złoto. Nie ma tam żadnego przykładu ilustrującego dodatkowe stosowanie renu lub cyrkonu. W treści tego opisu patentowego sole renu wymieniono w grupie 17 ewentualnych, możliwych do zastosowania związków, lecz dokument ten nie określa ani nie sugeruje jakie metale spośród wymienionych byłyby korzystne, ani jakie byłyby odpowiednie proporcje soli, gdy takie związki zostałyby ewentualnie wprowadzone do procesu wytwarzania katalizatora. Zatem, odmowa udzielenia patentu opiera się na błędnym stwierdzeniu, że wystarczającym jest, aby w przeciwstawionej publikacji była jedynie wzmianka, o możliwym zastosowaniu soli renu przy wytwarzaniu katalizatora Au-Pd, aby uznać rozwiązanie obecne za oczywiste. Jednakże, zgłoszony do ochrony wynalazek zastrzega sposób wytwarzania katalizatora, w którym istotne jest, że sole złota, palladu i co najmniej trzeciego składnika wybranego spośród soli renu i/lub cyrkonu (tzn. jednego z nich lub obydwu razem) dodaje się w specyficznych zastrzeżonych proporcjach. W przeciwstawionym opisie nie podano żadnych danych na ten temat, ani żadnych sugestii. Twierdzenie Urzędu Patentowego, że w przeciwstawionym opisie wskazano korzystne stosowanie dodatkowego komponentu, w tym przypadku renu, oraz że przeprowadzone były odpowiednie testy i badania przy opracowywaniu wynalazku przedstawionego w opisie USA nr [...], przy zastosowaniu soli renu jako dodatkowych związków, przy produkcji katalizatora AuPt służącego do wytwarzania octanu winylu, jest nieuzasadnione. Wskazuje pomyłkowo na katalizator złoto-platyna, a nie złoto-pallad), które nie ma poparcia (odzwierciedlenia) ani w przykładach, ani w innych danych zawartych w tym dokumencie. Zresztą, takie związki nie zostały uwzględnione w treści zastrzeżeń wspomnianego patentu, co podważa twierdzenie o przeprowadzeniu odpowiednich badań.

Niezbędna cecha wynalazku, polegająca na stosowaniu odpowiednich proporcji soli renu i/lub cyrkonu w stosunku do soli Au i Pd, nie została uwzględniona w ocenie nieoczywistości wynalazku. Skarżąca powołuje się na ustalenia z materiałów ze stanu techniki EP-A0417867, cytowanych w raporcie z międzynarodowego badania wstępnego, dodawanie renu do katalizatora zawierającego stop metali szlachetnych, w wysokich ilościach rzędu 5%, prowadzi do wytworzenia katalizatora nieaktywnego. Tak więc, na podstawie tej publikacji należało oczekiwać, że zwykłe dodawanie renu, w dowolnych ilościach, do katalizatora, który przedstawiono w przeciwstawionym opisie, nie doprowadzi do wytworzenia skutecznego katalizatora wytwarzania octanu winylu. Sole renu i/lub cyrkonu, zgodnie z obecnym projektem, należy dodać w odpowiednich proporcjach, aby otrzymać katalizator o lepszych własnościach użytkowych.

Także twierdzenie Urzędu Patentowego, że różnice w składzie uzyskanych produktów (katalizatorów) wynikają z zastosowania różnych ilości składników, a nie z odmienności sposobu postępowania, jest twierdzeniem błędnym. Na odmienność zastrzeżonego sposobu wytwarzania wpływają zarówno składniki, ich ilości, jak i czynności zastosowane w sposobie. Zdaniem skarżącej składniki i ich ilości są tak samo ważnymi parametrami sposobu jak i poszczególne czynności.

Według skarżącej błędne jest stanowisko Urzędu Patentowego o nieudowodnieniu faktu dokonania przez skarżącą spornego wynalazku, polegającego na uzyskaniu katalizatora o wysokiej aktywności i selektywności. Skarżąca w opisie wynalazku, w dacie zgłoszenia, wskazała, że katalizatory wytworzone sposobem według projektu charakteryzują się wysoką aktywnością i selektywnością oraz długą żywotnością. Po przeciwstawieniu opisu patentowego USA nr [...] skarżąca nadesłała dane porównawcze katalizatora Au-Pd oraz katalizatorów zawierających oprócz Au-Pd także ren i cyrkon. Przesłane do Urzędu Patentowego w odpowiedzi na zarzuty, w dniu [...] maja 2001 r., argumenty skarżącej wraz z wynikami badań porównawczych miały na celu jedynie potwierdzenie ujawnionych w dacie zgłoszenia cech, tj. wysokiej aktywności i selektywnością w porównaniu do katalizatora zawierającego tylko Au-Pd (czyli takiego jak w przeciwstawionym patencie nr [...]).

Zdaniem skarżącej wynalazek może uzyskać patent, jeżeli stanowi rozwiązanie nieoczywiste w świetle dokumentów ze stanu techniki. Natomiast nie oznacza to, że zgłaszający ma obowiązek dokumentowania nieoczekiwanych własności uzyskanych zgodnie z wynalazkiem w dacie jego zgłoszenia. Wystarczające jest bowiem wskazanie nowych nieoczekiwanych własności katalizatora (co uczyniono na str. 18 opisu wynalazku), a takimi są wysoka aktywność i selektywność uzyskana między innymi dzięki zastosowaniu w sposobie odpowiednich proporcji soli złota, palladu oraz renu i/lub cyrkonu. Natomiast dostarczenie przez skarżącą wyników badań porównawczych potwierdzających własności katalizatora wytworzonego zastrzeganym sposobem, stanowi prawo zgłaszającego do przedstawienia argumentów potwierdzających cechy wcześniej podane w zgłoszeniu. Materiały te odnosiły się konkretnie do przeciwstawionego patentu USA nr [...]. Skarżąca złożyła je dla potwierdzenia cech, które wskazała w opisie w dacie zgłoszenia. Badania porównawcze nie zmieniają ani istoty wynalazku, ani zakresu ochrony. Pominięcie tych wyników porównawczych przy ocenie nieoczywistości wynalazku narusza prawo skarżącej do wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych związanych z rozpoznawanym zgłoszeniem i do rzetelnego zbadania sprawy.

W ocenie skarżącej sporny wynalazek ma cechy nieoczywistości, gdyż wykazuje cechy wynalazku selektywnego (wybiórczego). Dodatkowy związek renu mieści się w szerokiej grupie związków 17 metali możliwych do zastosowania, przy wytwarzaniu katalizatorów według wynalazku, lecz ta grupa dodatkowych związków w przeciwstawionym patencie nie została określona przez jakiekolwiek dane fizyko-chemiczne, czy też ich ilości niezbędne do wytworzenia katalizatora zawierającego te metale. To właśnie skarżąca określiła sposób wytwarzania katalizatora Au-Pd zawierającego dodatkowo ren i/lub cyrkon w określonych ilościach, o nieoczekiwanych własnościach w stosunku do własności katalizatorów znanych ze stanu techniki.

Reasumując, jak podkreśla skarżąca, opracowany wynalazek jest nieoczywisty, gdyż:

• dostarcza sposobu wytwarzania katalizatora o nowych nieoczekiwanych własnościach, to znaczy katalizatora o wysokiej aktywności i selektywności

• niezbędne cechy wynalazku nie zostały ujawnione w stanie techniki

• rozwiązanie ma cechy wynalazku selektywnego (wybiórczego).

Niezależnie od powyższego argumentem świadczącym, zdaniem skarżącej, o spełnieniu warunków do udzielenia patentu na zgłoszone rozwiązanie jest uzyskanie na analogiczne rozwiązanie patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym o numerze [...].

Urząd Patentowy wniósł o oddalenie skargi. Według tego organu rozwiązanie zgłoszone do ochrony nie wskazuje na czym konkretnie polega sposób realizacji wynalazku.

Powyższy zarzut, jak wskazywała skarżąca, nie był wcześniej zgłaszany przez Urząd Patentowy. Ponadto, zdaniem skarżącej, zastrzeżenia patentowe są wystarczające dla osób realizujących wynalazek, posiadających ku temu odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z dniem 1 stycznia 2004 r. weszły w życie:

• ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), zwana u.s.a.,

• ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwana p.s.a.,

• ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), zwana p.w.u.p.

Jednocześnie uchylona została ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), która obowiązywała w dacie wniesienia skargi w niniejszej sprawie.

W świetle art. 97 § 1 p.w.u.p. sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Taka sytuacja ma więc miejsce w niniejszej sprawie i dlatego postępowanie toczy się na podstawie p.s.a.

Zgodnie z art. 1 § 1 u.s.a. sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Kontrolując zaskarżoną decyzję z punktu widzenia powołanych wyżej kryteriów skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja, oraz poprzedzającą ją decyzja z dnia [...] marca 2001 r., narusza prawo w stopniu uzasadniającym jej uchylenie.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.), zwana p.w.p., w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność patentową wynalazku zgłoszonego do ochrony przed wejściem w życie tej ustawy (22 sierpnia 2001 r.) ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Ma więc w niniejszej sprawie zastosowanie w tym względzie powołana ustawa o wynalazczości, a w szczególności jej art. 10, normujący zdolność patentową wynalazku. Ponadto, co wymaga podkreślenia, od momentu wejścia w życie p.w.p. postępowanie administracyjne toczy się w trybie przepisów tej ustawy (art. 316 ust. 4 tej ustawy).

W świetle art. 10 ustaw o wynalazczości wynalazek musi nadawać się do stosowania. Wynalazek można uznać za mogący nadawać się do stosowania, gdy konkretne rozwiązanie techniczne jest: a) zupełne, b) należycie ujawnione, c) użyteczne społecznie i gwarantuje ono d) powtarzalność rezultatu (por. S. Sołtysiński, w: Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Tadeusz Szymanek, Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa 1990, str. 39).

Wyłania się istotne dla sprawy zagadnienie, jakie skutki na wynik sprawy może mieć podniesienie po raz pierwszy przez Urząd Patentowy w postępowaniu przed Sądem zarzutu, że wynalazek nie jest dostatecznie ujawniony, gdyż nie wskazano na czym konkretnie polega sposób jego realizacji.

. Pomijając już kwestię, że Urząd Patentowy nie przeprowadził w tym zakresie dostatecznego postępowania i sprawa ta wymaga wyjaśnienia, zarzut podniesiony dopiero w postępowaniu przed Sądem w istotnym stopniu pogarsza sytuację procesową skarżącej w porównaniu do tej, która stanowiła podstawę dla wydania decyzji ostatecznej.

Stosownie do art. 134 § 2 p.s.a. Sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności. Dlatego wymaga rozważenia, zakładając zasadność omawianego wyżej zarzutu Urzędu Patentowego, co oczywiście nie zwalnia tego organu od obowiązku należytego zbadania tej kwestii, czy ewentualna decyzja udzielająca patent uzasadniałaby zarzut rażącego naruszenia prawa, skutkujący stwierdzenie nieważności takiej decyzji. Zdaniem Sądu na tak postawione zagadnienie należałoby udzielić odpowiedzi twierdzącej. Wykazanie bowiem, iż wynalazek nie jest dostatecznie ujawniony dla znawcy przedmiotu, godzi w samą istotę procesu patentowalności wynalazku. Wynalazek patentuje się m.in. po to, aby w następstwie wskazania środków technicznych umożliwiających jego realizację przez znawcę, uzyskać ochronę na ten sposób. Przeciwieństwem zaś wynalazków patentowalnych są wynalazki nieujawnione (tzw. know-how), a więc celowo niezgłaszone do ochrony patentowej.

Z omawianych wyżej względów nie ma zdaniem Sądu przeszkód, aby kwestia należytego ujawnienia wynalazku stanowiła przedmiot postępowania przed Urzędem Patentowym, jako stanowiąca jedną z przesłanek patentowalności wynalazku.

Urząd Patentowy, z czym zgodzić się należy ze skarżącą, z naruszeniem art. 7 i art. 77 § 1, a także i art. 107 § 3 k.p.a., nie wyjaśnił istoty zgłoszonego do ochrony wynalazku, a w szczególności jego zwiększonej efektywności w stosunku do uprzedniego stanu techniki. Osiągnięcie przez wynalazek zgłoszony do ochrony większej wydajności (efektywności) w zakresie użytych środków technicznych w porównaniu do znanych już rozwiązań, stanowi istotny argument na rzecz patentowalności tego rozwiązania. Na wspomniany wyżej efekt wynalazku, w kontekście spełnienia kryterium braku nieoczywistości wynalazku w stosunku do znanego stanu techniki, wskazywała Metodyka badań zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Wydawnictwa Urzędu Patentowego W-wa 1993 r.). Dla sprawy nie może być również całkowicie obojętne uzyskanie na sporny wynalazek patentu europejskiego.

Zdaniem Sądu specjalistyczny charakter zarzutów stawianych omawianemu wynalazkowi uzasadnia wyznaczenie przez Urząd Patentowy rozprawy. Nie można również wykluczyć możliwości powołania biegłego. Zbadanie kwestii nieoczywistości wynalazku wymaga zasadniczo wiadomości specjalnych (art. 84 § 1 k.p.a.).

W tym stanie zaskarżona decyzja oraz wcześniejsza decyzja z dnia [...] marca 2001 r. podlegają uchyleniu, stosownie do przepisu art. 145 § 1 pkt 1 litera c p.s.a.

O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art. 200 p.s.a.