Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt II SA 1982/03
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2004-08-11 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono decyzję I i II instancji

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sędziowie : Sędzia WSA Protokolant: po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2004 r. sprawy ze skargi U. na Urzędu Patentowego RP z dnia [...] kwietnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rejestracji znaku 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] maja 2001 r. 2. zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz U. kwotę 700 zł (słownie: siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania


UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 16 września 1997r. U.. z siedzibą w R. – H. zwrócił się do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o zarejestrowanie na jego rzecz znaku towarowego słowno-graficznego [...] dla oznaczania towarów w klasie towarowej trzeciej - środki do prania. Zgłoszenie uzyskało numer [...].

Urząd Patentowy, stwierdzając pismem z dnia 7 stycznia 2000r., że zgłoszony znak jest podobny w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych do zarejestrowanego z pierwszeństwem na rzecz C. S.A. znaku słownego [...] oraz podobny do zarejestrowanych na rzecz U. pięciu znaków towarowych, wezwał zgłaszającego do zajęcia stanowiska. Zgłaszający w odpowiedzi stwierdził, że firma U. jest powiązana kapitałowo i organizacyjnie ze zgłaszającym i powołał się na praktykę Urzędu, w świetle której wcześniejsze prawa udzielone na rzecz firmy zależnej lub macierzystej nie mogą stanowić przeszkody w udzieleniu podobnych rejestracji na rzecz firmy należącej do tej samej grupy czy holdingu, gdyż nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towaru. Na potwierdzenie wzajemnych relacji zgłaszający nadesłał list zgody zawierający oświadczenie, w którym uprawniony z rejestracji wyraził swoją akceptację i zezwolenie na zarejestrowanie słowno-graficznego znaku towarowego [...] nr [...]. Zgłaszający wniósł również o przedłużenie terminu do wypowiedzenia się w sprawie podobieństwa zgłoszonego znaku do znaku zarejestrowanego na rzecz C. S.A.

Uprawniony z rejestracji znaku słownego [...] – firma C. S.A. złożył do Urzędu Patentowego swój sprzeciw co do rejestracji znaku [...] twierdząc, że znak ten jest skomponowany w ten sposób, że jego konstrukcja oparta jest na słowie [...] stanowiącym najbardziej widoczny i istotny element całego znaku. Działania zgłaszającego uznał za manipulację mającą na celu dotarcie do nabywców towarów poprzez użycie słowa zastrzeżonego na jego rzecz.

Zgłaszający w piśmie do Urzędu Patentowego z dnia 22 sierpnia 2000r. wskazał, że jest następcą prawnym firmy P. S.A. i jako taki jest jednym z 24 podmiotów uprawnionych do znaku wspólnego słownego [...] nr [...]. Na dowód przedstawił umowę kupna –sprzedaży akcji P. firmie U. Zdaniem zgłaszającego, poprzez wprowadzenie przez P. do obrotu towarowego proszku do prania [...] i nabycie tego przedsiębiorstwa przez U. S.A. tak w zakresie prawa do firmy jak i do znaku, wykluczone zostało niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Podkreślił, że produkt oznaczony znakiem [...] bezkolizyjnie funkcjonuje na rynku od 8 lat, z czego C. S.A. zdaje sobie sprawę i co tolerował. Przywołał intensywną i uwieńczoną sukcesem kampanię reklamową proszku [...] i wydatkowane na nią środki, co sprawiło że znak towarowy [...] jest jednoznacznie rozpoznawany na rynku. Dodatkowo stwierdził, że zgłoszony znak posiada wtórną zdolność rejestrową, a na potwierdzenie tej tezy przywołał stanowisko doktryny ( Prof. Ryszard Skubisz – Prawo znaków towarowych – Komentarz ).

Wniesienie przez firmę C. S.A. sprzeciwu do rejestracji znaku zgłoszonego, uznał za próbę storpedowania należnych zgłaszającemu praw i ocenił ją jako sprzeczną z zasadami współżycia społecznego i z dobrym obyczajem zdefiniowanym w art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Decyzją z dnia [...] maja 2001r. Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku słowno-graficznego [...], a w wyniku złożonego przez U. odwołania, decyzją z dnia [...] kwietnia 2003r. Nr [...] utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu Urząd przywołał art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, zgodnie z którym niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest on podobny do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa w takim stopniu, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Urząd uznał, że decydującym elementem o podobieństwie znaków zgłoszonego i chronionego jest słowo [...] występujące w obu znakach. Ocenił, że przeszkodą uniemożliwiającą udzielenie prawa ochronnego na zgłoszone oznaczenie jest wspólny znak towarowy zarejestrowany na rzecz firmy C S.A. Nabycie przez zgłaszającego akcji B. Zakładów Chemii Gospodarczej [...] nie stanowi, zdaniem Urzędu, dostatecznej podstawy do ubiegania się o rejestrację znaku towarowego, który był przez wykupione przedsiębiorstwo tylko używany. Używanie to realizowało się w ramach regulaminu używania znaku wspólnego zawierającego wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do używania znaku. W regulaminie zarejestrowanym pod numerem [...] firma U. nie figuruje jako uprawniony do używania znaku, z czego wynika że zgłaszający nie tylko nie posiada prawa do zarejestrowania omawianego znaku, lecz że nie może go również używać. Urząd podniósł, iż firma C S.A. uzyskując na swoją rzecz rejestrację znaku wspólnego, uzyskała również gwarancję, że Urząd Patentowy RP nie udzieli ochrony na znak podobny do zarejestrowanego tak, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów nim oznaczonych. Jak ocenił Urząd, jednorodzajowość towarów do oznaczania których przeznaczone są znaki zgłoszony i zarejestrowany nie ulega wątpliwości, a same znaki są myląco podobne.

Na to rozstrzygnięcie Urzędu Patentowego U., zwana dalej skarżącym, złożyła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Zdaniem skarżącego, zaskarżona decyzja podjęta została z naruszeniem art. 6 quinquies lit.C ust. 1 Konwencji Paryskiej o Ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883r. ( Dz. U. z 1975r. Nr 9, poz. 51) w związku z art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych ( Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zmianami ) oraz art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej( Dz. U. Nr 119, poz. 1117 ) i niewłaściwe zastosowanie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych w związku z art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej. Ponadto, skarżący zarzucił naruszenie art. 77 § 1 Kpa polegające na pominięciu istotnych dla sprawy okoliczności, naruszenie art. 80 Kpa poprzez sprzeczność ustaleń z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz dowolność tych ustaleń i naruszenie art. 107 § 3 kpa. polegające na braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego. Argumentując naruszenie przez Urząd art. 77 § 1 Kpa. skarżący podkreślił, że Urząd pominął istotną, a podnoszoną przez skarżącego okoliczność, że na rynku bezkolizyjnie egzystują ze znakiem chronionym i zgłoszonym inne znaki mające w swojej kompozycji słowo [...]. Pełnomocnik skarżącego na rozprawie podniósł, że Urząd nie odniósł się do kwestii naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. oraz pominął argumenty związane z okresem używania zgłoszonego znaku, który przesądził o tym, że znak stał się powszechnie znany i renomowany.

Urząd Patentowy wnosząc o oddalenie skargi nie zgodził się z zarzutami skarżącego twierdząc, że postępowanie przeprowadzone zostało starannie i nie ograniczało się jedynie do akt sprawy, zapoznano się bowiem z dokumentami zebranymi w sprawie znaku wspólnego [...] [...]. Badania te pozwoliły stwierdzić, że znak wspólny [...] zarejestrowany został w dniu [...] lipca 1967r. na rzecz Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej, a w załączonym do akt sprawy wykazie przedsiębiorstw uprawnionych do znaku znajdowała się firma B. Zakłady Chemii Gospodarczej, którego następcą prawnym została firma [...] - obecnie U. W 1980r. dokonano zmiany uprawnionego ze znaku na rzecz C. Centrali Importowo-Eksportowej [...] Sp. z o.o. W 1995r. dotychczasowy uprawniony przekształcił się w C S.A. zaś nadesłany przez niego, nowy regulamin znaku wspólnego zawierał klauzulę stwierdzającą, że jeżeli użytkownik znaku dokona fuzji swego przedsiębiorstwa z inną firmą nie ma prawa, bez uprzedniej zgody pozostałych użytkowników, upoważnić tej firmy do stosowania znaku wspólnego. W nowym regulaminie nie figurowały już tak B. Zakłady Chemii Gospodarczej, jak też jego następca prawny U. Urząd stwierdził ponadto, że nakłady reklamowe, które poczynił U. pracowały na znak wspólny używany przez wiele przedsiębiorstw, nie zaś na znak zgłoszony, który nie jest złożony z elementów nowych, lecz odwołuje się do znaku funkcjonującego na rynku przez wiele lat.

W sprawie wypowiedział się również uczestnik postępowania – C S.A. wnosząc o nieuwzględnienie skargi i popierając stanowisko Urzędu Patentowego. Zgłoszone przez skarżącego zarzuty naruszenia art. 77 § 1, 80 i 107 § 3 Kpa., art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. oraz art.6 quinquies lit. c ust. 1 Konwencji Paryskiej uznał za bezzasadne. Nie zgodził się również z twierdzeniem skarżącego o bezkolizyjnym funkcjonowaniu na rynku znaków z elementem słownym [...] w odniesieniu do towarów w klasie 3.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje. Skarga jest uzasadniona, ponieważ Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prowadząc postępowanie w sprawie z wniosku skarżącej firmy U. o zarejestrowanie znaku słowno-graficznego [...], naruszył przepisy postępowania w sposób mający istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Należy stwierdzić, że istotą i konsekwencją złożonego przez stronę postępowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest zbadanie jej od początku tzn. ustalenie stanu prawnego, ustalenie stanu faktycznego i wydanie orzeczenia. Ustalając stan faktyczny, organ kontroluje zasadność wszystkich podniesionych w odwołaniu zarzutów w stosunku do decyzji i instancji i podejmuje wszystkie zgodne z prawem czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego. Działając w ten sposób realizuje zasady określone ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – Kpa. ( Dz. U. z 2000r. nr 30, poz. 168 ze zmianami ) w związku z art.252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. ( Dz. U. Nr 119, poz. 1117 ).

Urząd Patentowy wydając zaskarżoną decyzję i utrzymując w mocy decyzję z dnia [...] maja 2001r. powtórzył zasadnicze motywy tej decyzji, a uzasadniając własne rozstrzygnięcie ograniczył się do stwierdzenia faktu zarejestrowania na rzecz C. S.A. znaku [...] funkcjonującego jako znak wspólny i podania go jako zasadniczej przeszkody do zarejestrowania znaku zgłoszonego słowno-graficznego [...]. Jako wspierające decyzję niekorzystną dla skarżącego Urząd podał regulamin używania znaku wspólnego, który nie uprawniał skarżącego do używania tego znaku. Takim działaniem organ naruszył zasadę dwuinstancyjności i obowiązku rozpatrzenia sprawy ponownie przy uwzględnieniu w szczególności zarzutów podniesionych przez stronę postępowania domagającą się kontroli pierwotnego rozstrzygnięcia. Skarżący podnosił w swoim wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przede wszystkim kwestię naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych u.z.t. ( Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zmianami ) i bezpodstawnego przyjęcia podobieństwa znaku zgłoszonego do chronionego i możliwości wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów oznaczonych tymi znakami. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji brak jest zaprezentowania toku rozumowania, w wyniku którego przyjęto "mylące" podobieństwo znaków. Organ przeszedł do porządku nad faktem, iż zgłoszony znak jest znakiem słowno-graficznym, w którym grafika w postaci tęczowej fali i fantazyjnie podanej liczby [...] stanowi niebagatelny element, a słowo [...] zapisany zresztą inaczej, niż w znaku chronionym, niejako łączy te dwa elementy. Urząd, przypisując słowu [...] decydujące znaczenie w zgłoszonym do rejestracji znaku, nie poprzedził tej konkluzji, jak to wynika z uzasadnienia decyzji, badaniem znaku jako całości, które to badanie umożliwiłoby ewentualnie powzięcie przekonania, że znak zgłoszony jest myląco podobny do znaku chronionego. Wywód zaprezentowany przez Urząd w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji powinien prowadzić do wniosku, że w sytuacji ochrony na rzecz C. S.A. znaku słownego [...] dla towarów jednorodzajowych ( podobnych ) nie może zostać zarejestrowany żaden inny znak z tym słowem. Tymczasem, z akt sprawy wynika, iż Urząd Patentowy zarejestrował już wcześniej, na rzecz B. Zakładów Chemii Gospodarczej [...] znak słowno-graficzny zbudowany przy wykorzystaniu słowa [...]. Znak został zarejestrowany dla oznaczania m.in. środków do mycia i prania , bielenia, czyszczenia – a więc dla towarów jednorodzajowych ( podobnych ). Okoliczność ta nie została przez Urząd wyjaśniona, mimo iż pełnomocnik skarżącego podnosił fakt bezkolizyjnego egzystowania na rynku znaków i oznaczeń ze słowem [...].

Organ wydając zaskarżoną decyzję pominął też okoliczność podnoszoną przez skarżącego, że zgłoszony znak w tej właśnie formie był, dzięki ogromnej akcji reklamowej, znany na rynku i posiadał renomę od 1992r. Urząd nie zbadał również zasadności zarzutu skarżącego naruszenia art. 6 quinquies lit. c Konwencji Paryskiej, który nakazuje uwzględnienie przy ocenie zdolności rejestrowej znaku wszystkich okoliczności faktycznych, a w szczególności okresu używania znaku. Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika niezbicie, że znak w postaci zgłoszonej do rejestracji, był używany przez skarżącego od 1992r. i z nim był kojarzony. W ocenie Sądu jest to okoliczność istotna, która winna być przez Urząd Patentowy zauważona i z którą organ winien był się rozprawić w kontekście podnoszonej przez skarżącego wtórnej zdolności rejestrowej zgłoszonego znaku.

Dodatkowo, należy stwierdzić, że Urząd Patentowy, oceniając wyłącznie zgłoszony znak poprzez jego jeden element słowny, który uznał za zasadniczy i powołując się na zasadniczy, w jego ocenie, fakt – zarejestrowania znaku [...] na rzecz C S.A. funkcjonującego jako znak wspólny i używanego na zasadach określonych regulaminem, w którym brak jest wśród uprawnionych do używania znaku skarżącego, nie prześledził dokładnie jak przekształcał się w czasie spis uprawnionych do używania znaku. Skarżący przywoływał w odwołaniu ( str. 4 ) fakt zarejestrowania regulaminu używania znaku wspólnego dnia [...] grudnia 1998r. podczas gdy przekształcenie P. B. w L. miało miejsce w 1992r. Urząd nie ustalił, czy w czasie gdy uprawnionym ze znaku była firma C. Centrala Importowo-Eksportowa [...] Sp. z o.o. wśród uprawnionych do używania znaku była po 1992r. firma L., której skarżąca firma jest następcą prawnym. Miałoby to znaczenie oczywiście wyłącznie dla ustalenia prawa skarżącego do używania znaku wspólnego [...]. W odwołaniu skarżący podnosi, że dowolne jest ustalenie Urzędu, że B. Zakłady Chemii Gospodarczej [...] w dacie wystąpienia ze zrzeszenia i przekształcenia się w L. utraciły prawo do posługiwania się znakiem wspólnym. Brak jest również wyjaśnienia tej kwestii w zaskarżonej decyzji.

Mając na uwadze, że organ nie odniósł się do dowodów przedstawionych przez stronę skarżącą, tym samym nie wyjaśnił dokładnie stanu faktycznego, nie rozprawił się z zarzutami postawionymi w odwołaniu i nie uzasadnił w sposób należyty swojej decyzji, którym to działaniem naruszył art. 7, 11, 77, 80 i 107 § 3 Kpa. Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – p.p.s.a. ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ) orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200p.p.s.a.