Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1340/12
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2012-12-18 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 256 ust. 1.
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Anna Błażejczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi T. z siedzibą w P. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego graficzno-przestrzennego [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej T. z siedzibą w P. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

T. Sp. z o.o. z siedzibą w P. (dalej również jako "skarżąca") wniosła do tutejszego Sądu skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2011 r. Nr [...] oddalającej na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p wniosek skarżącej o unieważnienie prawa z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego przestrzenno- graficznego [...] udzielonego na rzecz C. AG z siedzibą w K., Szwajcaria (pkt 1 decyzji) oraz zasądzającej od skarżącej na rzecz uprawnionego kwotę 1680 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt 2 decyzji).

Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu 24 czerwca 2009 r. do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego wpłynął wniosek T. Sp z o.o. z siedzibą w P. o unieważnienie prawa z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego przestrzennego o nr [...] udzielonego na rzecz C. AG z siedzibą w K., Szwajcaria, z pierwszeństwem od dnia

[...] marca 2006 r.

Sporny znak towarowy przedstawia postać siedzącego zajączka w kolorze złotym, na którego szyi zawieszono dzwoneczek na czerwonej wstążeczce, znak ten służy do oznaczania towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej to jest czekolady i produktów czekoladowych.

Jako podstawę prawną swego żądania wnioskodawca powołał art. 164 p.w.p. w związku z art. 152 13 p.w.p. i wskazał art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Wnioskodawca swój interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, wywodził z art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173 poz. 1807), podnosząc, że prawo do spornego znaku towarowego jest przeszkodą w swobodnym prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności w oferowaniu na krajowym rynku wyrobów z czekolady w formie zajączka.

Zdaniem skarżącej, forma zajączka jest typowa dla wyrobów czekoladowych - sprzedawanych w okresie świątecznym, stąd też zajączek ma symboliczny charakter Świąt Wielkanocy. W ocenie wnioskodawcy, sporne prawo na znak towarowy ogranicza konkurencję, blokuje wnioskodawcy rozwój gospodarczy w zakresie wyrobów czekoladowych. Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca powołał orzecznictwo, a także podkreślił szczególną funkcję jaką pełni znak towarowy w obrocie handlowym w kontekście ustanowienia ochrony na sporny znak towarowy. Wnioskodawca poinformował, że jest podmiotem produkującym wyroby czekoladowe i obawia się, że spotka się ze sprzeciwem uprawnionego w sytuacji użycia formy zajączka dla wyrobów czekoladowych.

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. powołanego w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. skarżąca podniosła, że sporny znak towarowy nie posiada znamion odróżniających.

Odwołując się do treści ww. przepisów a także art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. z 24 marca 2009 r. nr L.78, s.1) skarżąca stwierdziła, że zarejestrowany znak zajączek o nr [...] jest typowym oznaczeniem wyrobów czekoladowych. Potwierdzeniem tego stanowiska, jest zdaniem wnioskodawcy, orzecznictwo Izby Odwoławczej OHIM, która odmówiła rejestracji zajączka jako znaku CTM - zgłoszonego do ochrony także przez uprawnionego w niniejszym postępowaniu jak i innych producentów wyrobów z czekolady.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., a więc dokonania zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, wskazano, że zgodnie z orzecznictwem (sprawa C-529/07) zła wiara przejawia się w charakterze zgłoszonego znaku, wiedzy zgłaszającego oraz zamiarze jaki towarzyszy takiemu zgłoszeniu.

Według strony, znak zajączek ma kształt jak i wygląd towaru typowego dla tego rodzaju towarów, kształt jest zdeterminowany względami funkcjonalnymi, forma zajączka jest ograniczona procesem technologicznym wyrobu zajączka z czekolady. Zdaniem wnioskodawcy, indywidualny kształt był możliwy jedynie w wypadku wyrobów ręcznie produkowanych, natomiast mechaniczna produkcja tego rodzaju towarów spowodowała upodobnienie form. Wnioskodawca podkreślił, że przed datą zgłoszenia zajączek był produkowany przez innych producentów (T.) w Polsce oraz przez podmioty zagraniczne w Niemczech. Wnioskodawca stwierdził, że uprawniony ze spornego prawa wyłącznego nie wprowadza do obrotu tak oznaczanych towarów, używa natomiast oznaczenia "Złoty zajączek L.", ale nie jest to sporny znak towarowy o nr [...], ale oznaczenie słowno-graficzno-przestrzenne z odróżniającym elementem L.. Stąd używanie ww. oznaczenia nie jest używaniem spornego znaku. Zatem, zdaniem wnioskodawcy, uprawniony uzyskał ochronę spornego znaku towarowego bez zamiaru jego używania, a używanie dotyczy wyłącznie formy zajączka zawsze łącznie z elementem L.. Wnioskodawca podkreślił, że zamiarem uprawnionego było zmonopolizowanie formy wyrobów czekoladowych, które poprzez swoją symbolikę nie mogą być objęte monopolem jednego producenta. W tym też kontekście, wnioskodawca powołał się na inne znaki towarowe zgłoszone przez uprawnionego w OHIM, które nie zostały zarejestrowane ze względu na ich szczególny przekaz symboliczny.

Uprawniony do spornego oznaczenia wniósł o oddalenie wniosku spółki T..

Zakwestionował interes prawny wnioskodawcy stwierdzając, że przedmiotowy wniosek stanowi wyłącznie retorsję wnioskodawcy wobec uprawnionego za podjęte przez niego akcje prawne. "L." występował przeciw "T." do sądu powszechnego z roszczeniami dotyczącymi produktów opisywanych jako "złoty zajączek Wielkanocny". Zdaniem uprawnionego, nie ma żadnego uzasadnienia, iż sporne prawo stanowi przeszkodę w swobodnym prowadzeniu przez wnioskodawcę działalności gospodarczej - w szczególności - oferowaniu czekolady i wyrobów z niej. Zatem, w ocenie uprawnionego, samo istnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy jest abstrakcyjnie opisaną przeszkodą i nie może uzasadniać interesu prawnego. Istnienie prawa ochronnego na znak towarowy o nr [...] nie jest także "blokadą" używania formy zajączka w złotym kolorze, co również nie uzasadnia istnienia interesu prawnego wnioskodawcy. Zdaniem uprawnionego, jego przedsiębiorstwo nie ma wyłączności na produkcję jakiegokolwiek zajączka ale jest uprawnione na konkretne wyrażenie zajączka zrealizowane w spornym znaku towarowym. Podkreślił, że możliwość wyrażenia zajączka w jego formie jest nielimitowana, nie ogranicza się do formy objętej spornym znakiem towarowym, tym bardziej, że wnioskodawca sam stosuje formę zajączka dla produkowanych przez siebie wyrobów czekoladowych.

Poinformował o sprawie o sygn. akt [...] dotyczącą znaku towarowego o nr [...], również przedstawiającego zajączka. Uprawniony wskazał na subiektywne cechy interesu prawnego wnioskodawcy, w szczególności na okoliczność istnienia praw wyłącznych nie mających żadnego wpływu na ograniczenie działalności rynkowej wnioskodawcy, która nie może świadczyć o interesie prawnym wnioskodawcy. W ocenie uprawnionego, wykazany w sprawie interes prawny nie jest własny i indywidualny i konkretny, nie został także powiązany z jakąkolwiek normą prawną.

Odnosząc się do postawionych zarzutów naruszenia prawa materialnego uprawniony wskazał, że sporny znak posiada zdolność odróżniającą co potwierdza rejestracja udzielona w Szwajcarii.

Zdaniem uprawnionego, zarzut wnioskodawcy dotyczy dwóch kwestii - założenia, że zajączek to symbol Wielkanocy oraz twierdzenia, że forma przestrzenna - objęta ochroną spornego znaku towarowego jest typowa dla towaru w postaci "czekoladowego zajączka Wielkanocnego". W związku z tym, uprawniony stwierdził, że wnioskodawca wywiódł o istniejącej symbolice Wielkanocnej zajączka z zagranicznych orzeczeń.

Zdaniem spółki L., sporny znak zyskał wtórną zdolność odróżniającą w wyniku jego używania. Uprawniony podkreślił, że forma zajączka objętego ochroną spornego znaku towarowego nie jest typowa, a występujące na rynku zajączki różnią się kształtem.

W zakresie zarzutu uzyskania prawa na znak towarowy w złej wierze uprawniony podniósł, że jest to zarzut nietrafny, samo zgłoszenie znaku nie uzasadnia złej wiary, tym bardziej, że sam wnioskodawca uzyskał ochronę na znak zawierający postać zajączka - [...].

W ocenie uprawnionego przedmiotowe postępowanie jest wyrazem walki konkurencyjnej i elementem sporów prawniczych.

Pismem z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie ponownie wypowiedział się wnioskodawca. W zakresie zakwestionowanego przez uprawnionego ze spornego prawa na znak towarowy interesu prawnego, wnioskodawca powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych. Zarzucił uprawnionemu błędne twierdzenia dotyczące interesu prawnego i odwołał się w tym zakresie na okoliczność wystąpienia przez uprawnionego do wnioskodawcy z żądaniem zaprzestania dystrybucji zajączków. Podważył twierdzenie uprawnionego o nielimitowanej formie przedstawieniowej zajączka i podniósł, że ilość możliwych form jest ograniczona co potwierdza orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości o unifikacji formy zajączka. O interesie prawnym świadczy także możliwe ryzyko spotkania się ze sprzeciwem uprawnionego wobec wnioskodawcy w odniesieniu do którejkolwiek formy zajączków oferowanych przez wnioskodawcę. Wnioskodawca stwierdził, że sporny znak towarowy nie miał i nie ma zdolności odróżniającej. A o zdolności rejestrowej nie świadczy fakt udzielenia prawa ochronnego, jak twierdzi uprawniony, ponieważ prawdziwość tej tezy wykluczałaby wniesienie wniosku o unieważnienie prawa na znak towarowy. Ponadto twierdzenie uprawnionego o wtórnej zdolności rejestrowej nie zostało potwierdzone materiałem dowodowym i pozostało gołosłowne. Samo zaś używanie znaku towarowego nie musi skutkować uzyskaniem wtórnej zdolności odróżniającej, a uprawniony nie przeprowadził dowodu na okoliczność "nie tylko na intensywne używanie ale również musi udowodnić, że potencjalni nabywcy wiążą czekoladowego zajączka (obejmującego formę zajączka w złotym kolorze) zawsze z jego przedsiębiorstwem" (akta, tom I, k. 125).

Wnioskodawca podtrzymał zarzuty naruszenia przez sporne prawo art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. i jednocześnie poinformował, że nie uzyskał prawa na wspólnotowy znak towarowy [...] (przywołany przez uprawnionego), a ponadto znak ten nie ma znaczenia w sprawie, ponieważ znak ten jest słowno-graficzno- przestrzenny z napisem T..

Organ zobowiązał wnioskodawcę do przedłożenia dowodów potwierdzających wprowadzenie do obrotu zajączków przez innych producentów, a uprawnionego do przedłożenia materiału dowodowego w zakresie uzyskania, przed datą [...] marca 2006 r., wtórnej zdolności odróżniającej przez sporny znak towarowy "złoty zajączek". (v. rozprawa w dniu 19 marca 2010 r.).

Przy piśmie z dnia 27 kwietnia 2010 r. wnioskodawca przedłożył do akt sprawy dowody potwierdzające jego zdaniem, że przed dniem [...] marca 2006 r., wielu producentów wprowadzało figurki czekoladowego zajączka na polski rynek.

Uprawniony w dniu 14 maja 2010 r., przedłożył pismo dotyczące wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku, informując, że sprzedaje w Polsce czekoladowe zajączki od 1997 r., powołał wyniki sprzedaży tak oznaczanego towaru oraz wydatki na reklamę. Ponadto, uprawniony dołączył katalogi wyrobów z lat 2005 i 2006. W kolejnym piśmie z dnia 27 maja 2010 r. uprawniony ustosunkował się do materiałów przedłożonych przez wnioskodawcę przy piśmie z dnia 27 kwietnia

2010 r. i stwierdził, że dowody te nie świadczą o sprzedaży w Polsce, przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, zajączków podobnych do zajączka L., a przeciwnie, dowodzą, że zajączek L. jest bardzo charakterystyczny i wyróżnia się w segmencie podobnych produktów. Ponadto, uprawniony szczegółowo odniósł się i ocenił przedłożony przez wnioskodawcę materiał dowodowy. Stwierdził między innymi, że na polskim rynku oferowane były zajączki jedynie podobne do zajączka uprawnionego, ponieważ producenci stosowali odmienne formy zajączków. Zdaniem uprawnionego wnioskodawca "miałby może rację gdyby sprawa dotyczyła abstrakcyjnej formy "zajączka wielkanocnego" (...), a nie "konkretnego znaku towarowego jakim jest "zajączek L.".

W toku postępowania strony przedkładały organowi szereg pism w których prezentowały swoje stanowisko.

Uprawniony nadal kwestionował interes prawny wnioskodawcy w niniejszym postępowaniu administracyjnym akcentując, że spółka T. nie wykazała aby interes był bezpośredni, realny, konkretny, obiektywny i indywidualny a więc co najwyżej można mówić o interesie faktycznym wnioskodawcy (v. pismo z 6 czerwca 2010 r.).

Co do zarzutu braku zdolności odróżniającej uprawniony stwierdził, że stanowisko oparto na nieprawomocnych orzeczeniach wydanych za granicą, bez materiału dowodowego. Zdaniem uprawnionego, wnioskodawca nie wykazał, aby w dacie zgłoszenia znaku do ochrony, zajączek z czekolady był typowym symbolem Świąt Wielkanocnych w Polsce. Jednocześnie uprawniony oświadczył, że na polskim rynku występują zajączki wielkanocne o charakterystycznej formie różniące się kształtem, wielkością, kolorem, ilością i różnorodnością ozdób, ponieważ różni producenci stosują inne formy do produkcji. Podkreślił, że wnioskodawca uzyskał rejestrację wspólnotowego znaku towarowego CTM o nr [...], który obejmuje przestrzenny znak zajączek. W odniesieniu do materiałów dowodowych przedłożonych przez wnioskodawcę, uprawniony uznał, że materiały te potwierdzają istnienie zajączków jedynie podobnych do spornego znaku, a katalogi nie są dowodem na obecność w obrocie zajączków. (v. pismo z 6 czerwca 2010 r.)

W załączniku do pisma z dnia 18 czerwca 2010 r. uprawniony przedstawił wyniki sprzedaży "zajączka L.".

Z kolei wnioskodawca stwierdził, że uprawniony nie przedłożył żadnych dowodów potwierdzających wtórną zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego o nr [...]. W ocenie wnioskodawcy, przedmiotowy znak towarowy nie zawiera żadnych elementów słownych, mających wpływ na poziom jego odróżnialności, natomiast dowody przedłożone przez uprawnionego potwierdzają używanie innego znaku towarowego również objętego ochroną na rzecz uprawnionego. Materiały zgromadzone przez uprawnionego, w ocenie wnioskodawcy, mogą wyłącznie potwierdzać używanie innych znaków towarowych nie zaś spornego. Ponadto wnioskodawca stwierdził, że katalogi nie potwierdzają faktycznej obecności na rynku towaru opatrzonego spornym znakiem towarowym.

W zakresie dowodów, które miały potwierdzać okoliczność wprowadzania do obrotu towarów w postaci spornego znaku przez wielu producentów, wnioskodawca uznał, że przed dniem "[...] marca 2006 r., na polskim rynku dostępne były - poza podobnymi -również takie same figurki czekoladowego zajączka jak figurka objęta znakiem towarowym [...] (np. zajączek oferowany przez przedsiębiorstwo "O."). Potwierdzeniem faktu produkowania przez inne podmioty czekoladowych zajączków jest, zdaniem wnioskodawcy, wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia [...] lipca 2006r., sygn. akt [...], w którym Sąd stwierdził, że "kształt zajączka L. odpowiada naturalnemu wyglądowi siedzącego zająca. Nie ma charakteru unikalnego, na co wskazują wzory innych producentów S., F., G., R., H., R., O.", co świadczy, że przed datą zgłoszenia spornego znaku do ochrony na "rynku krajowym znana była forma siedzącego zajączka z czekolady". Ponadto, zdaniem wnioskodawcy, jego twierdzenia zostały potwierdzone przez samego uprawnionego poprzez stwierdzenie, iż przedstawiony w katalogu firmy "Cosmo" "zajączek (...) jest zbliżony wyglądem do zajączka "L."". Wnioskodawca powołał się na fakt odmowy udzielenia prawa na wspólnotowy znak towarowy w rzeczywistości analogiczny do spornego znaku towarowego o nr [...], podkreślając, że decyzje te stwierdzają, iż w dacie zgłoszenia znaku nie miał on zdolności odróżniającej z powodu rozpowszechnienia identycznej postaci - figurki zajączka na europejskim rynku.

Spółka T. przedłożyła do akt sprawy dalszy materiał dowodowy, w tym wyrok Sądu Apelacyjnego oraz Katalog firmy O. (v. pismo z 8 października

2010 r.).

Uprawniony, wyraził swoje stanowisko wobec przedłożonych materiałów dowodowych wnioskodawcy i wykazał różnice pomiędzy zajączkiem "O." a zajączkiem "L.". Ponadto stwierdził, że w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia

[...] lipca 2006 r., sygn. akt [...] znalazła się ocena wzorów wyrobów z czekolady w zupełnie innym kontekście, niż jest to przedmiotem oceny w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. (v. pismo uprawnionego z dnia 10 listopada 2010 r.).

Wnioskodawca przesłał wraz z pismem z dnia 21 marca 2011 r., wyroki Sądu Pierwszej Izby z dnia [...] grudnia 2010 r., wydane w sprawie zgłoszenia przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego opisanego jako forma zająca z czekolady - sygn. akt: [...], forma renifera z czekolady - sygn. akt: [...], forma zająca z czekolady z czerwona tasiemką - sygn. akt: [...]. Jednocześnie potrzymał swój wniosek o unieważnienie spornego prawa ochronnego.

Upoważniony podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie

(v. protokół rozprawy z dnia 28 marca 2011 r.).

Oddalając wniosek spółki T. Urząd Patentowy RP w decyzji z dnia [...] kwietnia 2011 r. stwierdził, że wnioskodawca ma interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego prawa ochronnego. Organ podniósł, że wnioskodawca odmawia bowiem zdolności odróżniającej kwestionowanemu znakowi towarowemu z uwagi na jego opisowy charakter a ponadto wnioskodawca twierdzi, że sporny znak towarowy stanowi "oznaczenie typowe o silnym przekazie symbolicznym (jest kolejnym wariantem zajączka wielkanocnego, stanowiącego, symbol Świąt Wielkanocnych)"- akta, tom III, k. 217.

Odwołując się do konkretnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanych w sprawach dotyczących własności przemysłowej Urząd Patentowy RP wskazał, że przywołane orzecznictwo potwierdza istnienie interesu prawnego wnioskodawcy, zwłaszcza, że strony postępowania są konkurentami na rynku, a zgłoszony przez wnioskodawcę znak towarowy dowodzi, że wnioskodawca zainteresowany jest jego umieszczaniem na wyrobach z czekolady, a ponadto zdaniem wnioskodawcy sporny znak towarowy jest oznaczeniem ogólnoinformacyjnym i powinien być dostępny wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego.

Jeżeli wnioskodawca twierdzi, że sporny znak towarowy pozbawiony jest zdolności odróżniającej z uwagi na to, iż stanowi on "oznaczenie typowe o silnym przekazie symbolicznym, a ponadto, twierdzi, że jest oznaczeniem "ogólnoinformacyjnym (wskazuje na sam towar, jakim jest czekoladowy zajączek wielkanocny)"- akta, tom III, k. 217, to należy uznać ma interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa na sporny znak towarowy, gdyż strona powołała się na prawo do posługiwania się oznaczeniami ogólnoinformacyjnymi.

Reasumując Kolegium Orzekające stwierdziło, iż uznaje że powołanie się przez wnioskodawcę na okoliczności dotyczące naruszenia przepisów o zdolności odróżniającej znaku towarowego stanowiących bezwzględnie przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, konkurencyjności podmiotów - stron postępowania, a także relacje między nimi, w tym prowadzone pomiędzy nimi postępowania sądowe, w całości uzasadniają interes prawny przedmiotowego żądania wnioskodawcy.

W ocenie Kolegium Orzekającego niezasadny jest zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy przestrzenny o nr [...] z naruszeniem art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. wyłączającego możliwość udzielania praw ochronnych na oznaczenia niemające dostatecznych znamion odróżniających. Przepis ten odsyła bezpośrednio do treści art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., precyzującego, iż znamion odróżniających nie mają oznaczenia, które nie nadają się do oznaczania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone. Znamiona odróżniające znaku towarowego zawierają się w jego strukturze i jeżeli budowa znaku nie wykazuje jakichkolwiek cech charakterystycznych to znak taki pozbawiony jest dostatecznych znamion odróżniających i nie nadaje się do identyfikacji towaru jako pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy. Zatem, kryterium oceny występujących w znaku znamion odróżniających są cechy strukturalne ocenianego znaku towarowego wobec towarów przeznaczonych do oznaczania ocenianym znakiem - ocena zdolności in concreto.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy Urząd Patentowy przypomniał, że sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczania produktów czekoladowych w klasie 31 klasyfikacji nicejskiej. Znak ten jest znakiem przestrzennym, na którego formę przedstawieniową składa się przestrzenna postać siedzącego zajączka, w kolorze złotym, na którego szyi zawieszono na czerwonej wstążeczce dzwoneczek również w złotym kolorze. Należy więc przyjąć zdaniem organu, że forma przedstawieniowa spornego znaku towarowego stanowi kompozycję, która w ocenie Kolegium Orzekającego, użyta do oznaczania towarów z klasy 31 tj. produktów czekoladowych, posiada dostateczne znamiona odróżniające pozwalające wyróżnić towary uprawnionego od towarów tego samego rodzaju pochodzących z innych przedsiębiorstw.

Urząd patentowy podkreślił, że uprawniony uzyskując ochronę na sporny znak towarowy posiada wyłączność używania tego znaku towarowego. Zdaniem Kolegium Orzekającego, brak jest podstaw by przyjąć, iż sporny znak towarowy o nr

[...] w postaci przestrzennej formy zająca, w złotym kolorze, na którego szyi znajduje się dzwoneczek w złotym kolorze zawieszony na czerwonej wstążeczce nie nadaje się do odróżniania wyrobów czekoladowych, jako że taka właśnie postać zająca w kolorze złotym wraz z czerwoną wstążeczką i dzwoneczkiem w kolorze złotym są symbolem Świąt Wielkanocy, jak twierdzi wnioskodawca.

Odnosząc się do stanowiska wnioskodawcy, że czekoladowy zajączek jest sezonową formą towaru związanego bezpośrednio ze świętami Wielkanocy, Urząd Patentowy stwierdził, że spółka T. nie wykazała, aby złoty zajączek wraz z elementami takimi jak czerwona wstążeczka umieszczona na jego szyi i zawieszony na niej dzwoneczek w złotym kolorze, był powszechnie łączony przez Polaków ze świętami Wielkanocy. Wnioskodawca nie przedstawił jakichkolwiek badań potwierdzających istnienie związku między świętami Wielkanocnymi a opisaną wyżej postacią zajączka wśród odbiorców. W istocie bowiem nie chodzi tu o sam symbol Świąt Wielkanocnych mający postać zajączka, ale o zajączka w złotym kolorze, na którego szyi znajduje się dzwoneczek w złotym kolorze zawieszony na czerwonej wstążeczce, a więc o konkretnej postaci, chronionej prawem o nr [...]. Tylko bowiem w takim aspekcie, zdaniem organu należy rozpatrywać konkretną zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego, a więc relację znaku towarowego w stosunku do towarów - czekolady i produktów czekoladowych. W ocenie Kolegium Orzekającego, w niniejszej sprawie nie przedłożono dowodów potwierdzających, że przedmiotowy znak towarowy nie pełni prawidłowo funkcji znaku towarowego, w szczególności, że nie nadaje się do odróżniania w obrocie czekolady i wyrobów czekoladowych. Stąd, nie można przyjąć twierdzenia wnioskodawcy o limitowanej liczbie form przedstawienia zajączka, wynikającej z ograniczeń technologicznych wykonania formy, koniecznej do wypełnienia jej czekoladą i wiązania tych okoliczności ze zdolnością ochroną znaku towarowego. W ocenie Kolegium Orzekającego, twierdzenie to stoi w sprzeczności z przedłożonym przez wnioskodawcę do akt przedmiotowej sprawy materiałem dowodowym na okoliczność produkowania i wprowadzania na rynek czekoladowych figurek zajączka przez inne podmioty (akta, tom II, k. 152 - 241 oraz tom IV, k. 47- 83), w których zajączek został przedstawiony w najróżniejszych ujęciach, pozach czy kolorystyce. W tym aspekcie sprawy istotne jest, zdaniem Kolegium Orzekającego, że forma przedstawieniowa zajączka jest ograniczona jedynie cechami, które przypisane są temu zwierzęciu i jego wyobrażeniom nadanym przez człowieka. Założenie takie pozwala na uzasadnioną tezę, w myśl której przedstawienie zajączka nie poddaje się jakimkolwiek ograniczeniom. Nie można w związku z tym postawić zarzutu, iż sporny znak towarowy wypełnia w całości sferę wyobrażeń związanych z zajączkiem jako symbolem Świąt Wielkanocy. Według organu, przyjęcie argumentacji wnioskodawcy za słuszną, prowadziłoby do bezpodstawnego uznania, iż ta i wyłącznie ta forma przedstawieniowa zajączka jest symbolem świąt i konsekwentnie, że udzielenie prawa ochronnego na ten znak towarowy narusza przepisy bezwzględnie eliminujące z ochrony znaki pozbawione znamion odróżniających względem towarów nim oznaczanych. Kolegium Orzekające, nie podzieliło poglądu wnioskodawcy, aby o braku zdolności ochronnej znaku towarowego decydowały orzeczenia lub też decyzje wydane przez organy sądowe i administracyjne. W tym zakresie Kolegium Orzekające podkreśliło, że rozpatrując niniejszy wniosek zobowiązane jest do dokonania własnych ustaleń w zakresie konkretnej sprawy, zatem powoływane przez wnioskodawcę orzecznictwo nie ma wpływu na jej rozstrzygnięcie i posiada wyłącznie informacyjny charakter. Ponadto zaakcentowano, że ustalenia organu rozpatrującego niniejszy wniosek dokonane zostały wyłącznie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, a nie w świetle wcześniejszej praktyki orzeczniczej. W tym też kontekście, bez znaczenia dla niniejszej sprawy pozostaje argumentacja wnioskodawcy powołana za uzasadnieniem wyroku Sądu Apelacyjnego w [...][...] Wydział [...] z dnia [...] lipca 2006 r., sygn. akt [...] (akta, tom IV, k. 141 - 151) o braku unikalnego charakteru zajączka "L." na tle wzorów pochodzących od innych producentów, ponieważ dla prawidłowej oceny zdolności odróżniającej istotne są znamiona odróżniające nie zaś unikalność czy oryginalność przejawiająca się w formie przedstawieniowej ocenianego znaku.

W ocenie organu, opracowanie pt. "Zając we współczesnym potocznym obrazie polskich Świąt Wielkanocnych" przedłożone przez wnioskodawcę na dowód potwierdzający tezę o symbolicznym charakterze spornego znaku, nie może przesądzać o wyniku sprawy.

W tym zakresie organ odwołał się do wymienionych w decyzji orzeczeń Sądu Okręgowego i Sądu Najwyższego, przyjmując wyrażone w nich poglądy za swoje a mianowicie, że przedmiotowe opracowanie jest dokumentem prywatnym, nie ma waloru opinii specjalistycznej pochodzi od strony zainteresowanej i jest sporządzone na jej koszt, co dyskwalifikuje ją jako nieobiektywną.

Odnośnie zarzutu zgłoszenia spornego znaku w złej wierze (art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.) organ stwierdził, że również ten zarzut jest nieuzasadniony.

Urząd Patentowy wskazał, że w niniejszej sprawie wnioskodawca podniósł, iż uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy o nr [...] zgłosił znak w złej wierze, ponieważ uprawniony wiedział jaki charakter ma znak zajączek, a więc, że jest to typowy wygląd i kształt towaru oferowanego w okresie Świąt Wielkanocnych, zatem wygląd jest zdeterminowany funkcją, zaś sama forma zajączka jest ograniczona procesem technologicznym. Wnioskodawca argumentował również, że zgłoszenie spornego znaku towarowego jest monopolizowaniem formy wyrobów czekoladowych, które poprzez swoją symbolikę nie mogą być objęte monopolem jednego producenta.

Zdaniem Kolegium Orzekającego, wnioskodawca podniósł w rzeczywistości te same argumenty, które były podstawą podniesionego zarzutu naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

W ocenie organu ww. okoliczności nie świadczą o złej wierze uprawnionego, a sama wiedza uprawnionego o istnieniu, według wnioskodawcy, symbolu w formie czekoladowych zajączków związanych ze świętami Wielkanocnymi i oferowanych w czasie ich trwania nie może stanowić zdaniem organu podstawy dla potwierdzenia złej wiary, skoro nie towarzyszyły temu żadne dodatkowe okoliczności świadczące o nagannym charakterze działań uprawnionego. Argumentacja wnioskodawcy o nieużywaniu spornego znaku towarowego, w ocenie Kolegium Orzekającego, nie jest objęta zakresem wniosku o unieważnienie prawa wyłącznego na znak towarowy - zgodnie z dyspozycją art. 164 p.w.p. Jeżeli wnioskodawca zażąda wykazania używania spornego znaku towarowego, wówczas wystąpienie z takim wnioskiem będzie należało oprzeć o przepis art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz uwzględnić upływ pięciu lat od dnia, z którym ustawodawca wiąże obowiązek wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego przez uprawnionego. W niniejszej sprawie pięć lat będzie liczone od dnia 31 maja 2007 r., co wynika z treści art. 152 15 p.w.p.

W niniejszej sprawie istotne jest ustalenie, że zgłoszenie spornego znaku towarowego nie nastąpiło w celu wymuszenia ustępstw finansowych czy zawarcia umowy licencyjnej. Sama zaś działalność uprawnionego i charakter jego działań, w tym znajomość rynku - niewątpliwa z uwagi na wieloletnią obecność uprawnionego w branży producentów produktów z czekolady oraz znajomość nazewnictwa wyrobów z tej dziedziny działalności gospodarczej nie determinuje złej wiary. Stąd też nie można przyjąć, że sporny znak towarowy ma blokujący charakter, skoro wykazano, iż zajączek może przybrać różnorodną formę przedstawieniową przejawiającą się w kształcie, kolorze postaci zajączka.

Według organu, zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie przyjmuje się, że w złej wierze działa ten, kto dokonuje zgłoszenia znaku towarowego z innych powodów aniżeli chęć posiadania wyłączności jego używania dla własnych towarów, wskutek czego dochodzi do naruszenia cudzych praw podmiotowych, co nie zostało wykazane przez wnioskodawcę. Zatem zgłoszenie znaku towarowego i późniejsze jego używanie dla oznaczania określonego rodzaju towarów przez konkurencyjny podmiot nie można utożsamiać z działaniem uprawnionego w złej wierze.

W ocenie Kolegium Orzekającego bez wpływu na prawidłowość podjętej decyzji, w świetle postawionych zarzutów, ma podniesiona przez uprawnionego okoliczność, mianowicie powołanie się na wtórną zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego o nr [...], jeżeli znak ten, jak ustaliło to Kolegium Orzekające, posiada pierwotną zdolność odróżniającą.

Ustalając wysokość zwrotu niezbędnych kosztów postępowania Kolegium oparło się na przepisach art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. § 10 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych (...) (Dz. U. Nr 2, poz. 163 ze zm.), jako, że uprawniony był reprezentowany w toku postępowania przez radcę prawnego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję spółka T. reprezentowana przez radcę prawnego zarzuciła zaskarżonej decyzji

I. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

I.1. naruszenie art. 77 § 4 k.p.a. poprzez nieuznanie za fakt powszechnie znany, że figurka (postać) zajączka, w tym zwłaszcza taka figurka wykonana z czekolady, opakowana w kolorową, zwłaszcza złotą folię (owijkę), z umieszczonymi na niej elementami ozdobnymi, takimi jak np. narysowane wąsy, kolorowa wstążeczka na szyi i dzwoneczek, a zarazem przedstawiająca zajączka w pozycji siedzącej, jest w Polsce symbolem Świąt Wielkanocnych;

a alternatywnie, w razie nieuwzględnienia powyższego zarzutu wskazano

I.2. naruszenie art. 7 k.p.a. oraz art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., jak i art. 107 § 3 k.p.a. poprzez nieuznanie za fakt udowodniony, że figurka (postać) zajączka, w tym zwłaszcza taka figurka wykonana z czekolady, opakowana w kolorową folię (owijkę) z umieszczonymi na niej elementami ozdobnymi, takimi jak np. narysowane wąsy, kolorowa wstążeczka na szyi i dzwoneczek, a zarazem przedstawiająca zajączka w pozycji siedzącej, jest w Polsce symbolem Świąt Wielkanocnych, w szczególności poprzez pominięcie w ocenie zajączka, w jakiejkolwiek postaci, w tym zwłaszcza wykonanego z czekolady, jako symbolu Świąt Wielkanocnych w Polsce, opinii opracowanej na zlecenie skarżącej (tu: opinii dr K. S. pt.: "Zając we współczesnym-potocznym obrazie polskich świąt wielkanocnych") oraz innych materiałów w postaci kart pocztowych na Święta Wielkanocne, treści życzeń z okazji tych świąt oraz wielu zdjęć przykładowych figurek czekoladowego zajączka z elementami tych świąt, pochodzących od innych przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, jako dowodów na taką okoliczność, a uznanie za jedyny dowód na tę okoliczność "badań", które potwierdzałyby istnienie związku między wymienionymi świętami a postacią zajączka ze spornego znaku wśród odbiorców w Polsce, podczas gdy nie dokonano jakiejkolwiek analizy w/w materiałów, w tym wskazanej opinii, pod względem znaczenia wynikających z nich argumentów w odniesieniu do wspomnianej okoliczności, a także nie zostało wyjaśnione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, o jakiego rodzaju wymagane "badania" tu chodzi, jak też nie zostało też wyjaśnione w uzasadnieniu tej decyzji, z jakich powodów odmówiono innym wskazanym materiałom przedkładanym przez skarżącą, poza samą rzeczoną opinią, mocy dowodowej w zakresie omawianej okoliczności;

I.3. naruszenie art. 7 k.p.a., a zarazem naruszenie art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., poprzez przyjęcie, że przy ocenie zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego orzeczenia sądowe i decyzje powołane przez skarżącą, w tym zwłaszcza orzeczenia sądów UE oraz decyzje OHIM, a także wyrok SN oraz wyrok SA w [...] o sygn. akt [...] "posiadają wyłącznie informacyjny charakter" i "nie mają wpływu na rozstrzygnięcie sprawy" w tej kwestii, a tym samym poprzez pominięcie wymienionych orzeczeń i decyzji, w tym jako dowodów w sprawie, przy ocenie wskazanej kwestii, w szczególności nierozważenie podnoszonych w nich okoliczności faktycznych i argumentów merytorycznych w zakresie oceny wymienionej kwestii, podczas gdy wymienione orzeczenia i decyzji powinny być wzięte pod uwagę w ramach oceny tej kwestii, ponieważ były istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, a istotne tym bardziej, że dotyczyły identycznego znaku, jak znak towarowy będący przedmiotem sporu w tej sprawie, a także tym bardziej, że w części tych orzeczeń został stwierdzony fakt używania w Polsce dla wyrobów czekoladowych, przez innych przedsiębiorców, identycznych figurek "zajączka", w tym w bardzo podobnym opakowaniu i z podobnymi elementami ozdobnymi, jak ta figurka i jej opakowanie, którą przedstawia sporny znak, a przy tym używania takich figurek przed datą zgłoszenia tego znaku do rejestracji;

I.4. naruszenie art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a. poprzez brak ustaleń w kwestii zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, a dokładniej niedokonanie oceny takiej zdolności tego znaku na tle typowych cech zajączka (jako elementu natury), a zarazem na tle innych form przedstawieniowych czekoladowego zajączka, pochodzących od innych przedsiębiorców w Polsce (jak i za granicą), pod kątem posiadania przez ten znak elementów w znaczący sposób wyróżniających go spośród tych innych form, a przy tym brak odwołania się przy takiej ocenie do konkretnych z tych innych form czekoladowych zajączków, jak też w konsekwencji brak przedstawienia tego rodzaju ustaleń w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji oraz brak wskazania w uzasadnieniu tej decyzji na tego rodzaju dowody, a stwierdzenie jedynie, że nie przedłożono dowodów, że sporny znak nie nadaje się do odróżniania w obrocie wyrobów czekoladowych, podczas gdy takie dowody zostały przedłożone, w szczególności w postaci czekoladowego zajączka w kolorowej owijce produkowanego przez przedsiębiorstwo "O.", a przy tym oferowanego przed datą zgłoszenia spornego znaku do rejestracji, o kształcie (formie) identycznym z postacią czekoladowego zajączka zawartą w spornym znaku, podczas gdy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji brak oceny znaczenia okoliczności związanej z zajączkiem "O." dla ustaleń w kwestii zdolności odróżniającej spornego znaku i brak też wyjaśnienia powodów, dla których wskazanemu dowodowi odmówiono mocy dowodowej w tej kwestii;

I.5. naruszenie art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a. poprzez stwierdzenie, że jeśli chodzi o przestrzenną formę przedstawienia czekoladowego zajączka, to w świetle materiału dowodowego przedłożonego przez skarżącą nie występuje limitowana liczba takich form, wynikająca z ograniczeń technologicznych wykonania formy koniecznej do wypełnienia jej czekoladą i wobec tego brak jest powiązania tej okoliczności z oceną zdolności odróżniającej znaku towarowego, zwłaszcza, że forma przedstawienia czekoladowego zajączka jest ograniczona jedynie cechami, które są przypisane temu zwierzęciu i jego wyobrażeniom nadanym przez człowieka i z tego względu ta forma nie poddaje się jakimkolwiek ograniczeniom, podczas gdy w świetle wskazanego materiału dowodowego występują na rynku, krajowym i zagranicznym, tylko dwie zasadnicze przestrzenne formy czekoladowego zajączka, tj. forma zajączka stojącego i forma zajączka siedzącego, z których druga została objęta prawem wyłącznym do spornego znaku, podczas gdy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie zostało wyjaśnione, jakie są te cechy, które są przypisywane zajączkowi w wyobrażeniu człowieka o tym zwierzęciu, a którymi to cechami jedynie mogłaby być ograniczona forma przedstawienia zajączka i przez to ograniczona byłaby możliwość objęcia takiej formy wyłącznością wynikającą z prawa ochronnego na znak towarowy;

II naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

II.1. naruszenie art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz w zw. z art. 3 ust. 1 lit. b) Dyrektywy nr 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008 r., s. 25-33, dalej "dyrektywa"), poprzez błędną jego wykładnię, polegającą na pominięciu, w ramach stwierdzenia konkretnej zdolności odróżniającej danego znaku towarowego, wymogu ustalenia, że znak posiada elementy, dzięki którym w znaczący sposób odbiega od norm lub zwyczajów występujących w danym sektorze towarów, do oznaczania których przeznaczony jest znak, oraz na pominięciu w badaniu wspomnianej zdolności interesu konkurencyjnych przedsiębiorców w dostępie do oznaczeń opisowych, podczas gdy dopiero ustalenie tego rodzaju elementów w znaku, a także wzięcie pod uwagę wspomnianego interesu innych przedsiębiorców z danej branży, pozwala na "zawłaszczenie" (monopolizację) znaku w praktyce handlowej przez udzielenie prawa do takiego znaku na rzecz jednego z przedsiębiorców konkurujących w danym sektorze rynku i poprzez to ograniczenie przysługującego im prawa do swobodnego dostępu do oznaczeń opisowych;

II.2. naruszenie art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez błędną jego wykładnię, polegającą na przyjęciu, że uznanie danego znaku towarowego - w ramach oceny konkretnej zdolności odróżniającej -za mający charakter opisowy w odniesieniu do oznaczanych nim towarów, w tym za stanowiący symbol świąt, jest możliwe tylko wtedy, gdy dokładnie taka sama, tj. "ta i wyłącznie ta" postać spornego znaku (tu: czekoladowego zajączka w owijce w kolorze złotym z czerwoną wstążeczką na szyi i zawieszonym na niej dzwoneczkiem w złotym kolorze) jest łączona przez odbiorców towarów, oznaczanych tym znakiem, z samym towarem, w szczególności towarem będącym symbolem określonych świąt (tu: Świąt Wielkanocnych), podczas gdy do uznania danego znaku (tu: czekoladowego zajączka z określonymi wyżej elementami ozdobnymi) za mający wskazany charakter, w tym za będący symbolem wspomnianych Świąt, nie jest konieczne, aby "wypełniał on w całości sferę wyobrażeń związanych z zajączkiem jako symbolem Świąt Wielkanocy", ponieważ do takiego uznania wystarczy, że znak, z uwagi na swój całościowy wygląd, stanowi jedną z przykładowych postaci figurki zajączka, traktowanego przez odbiorów na ryku jako symbol tych Świąt;

II.3. naruszenie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez przyjęcie, że dla oceny zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze bez znaczenia jest, czy uprawniony do tego znaku rozpoczął używanie tego znaku po jego rejestracji, a także czy, zgłaszając znak do rejestracji, miał zamiar jego używania, ponieważ tego rodzaju okoliczność ma znaczenie tylko z punktu widzenia oceny rzeczywistego używania znaku towarowego i dlatego jest brana pod uwagę wyłącznie w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa na znak, podczas gdy okoliczność używania znaku po jego rejestracji ma znaczenie także dla oceny zgłoszenia znaku w złej wierze i unieważnienia z tej przyczyny prawa do znaku, w szczególności w ramach takiej oceny ma znaczenie, czy zgłaszającemu towarzyszył zamiar używania znaku.

Wskazując na powyższe wniesiono o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W obszernym liczącym 52 strony uzasadnieniu skargi rozwinięto poszczególne zarzuty.

W zakresie zarzutu I.1. podkreślono, że w niniejszej sprawie istniały wszelkie dane, aby uznać, że figurka czekoladowego zajączka jako symbol Świąt Wielkanocnych w Polsce jest faktem powszechnie znanym.

Skarżąca wyjaśniła, że do materiału dowodowego przedmiotowej sprawy przedłożyła liczne dowody, w tym opinię dr K. S. pt.: "Zając we współczesnym potocznym obrazie polskich świat wielkanocnych" oraz katalogi kart pocztowych na Święta Wielkanocne, wydruki ze stron internetowych z treścią życzeń z okazji tych Świąt oraz wiele zdjęć przykładowych figurek czekoladowego zajączka z elementami tych świąt używanych przez różnych przedsiębiorców branży spożywczej (tak w Polsce, jak i za granicą), z których to dowodów wynika, że w powszechnym odbiorze mieszkańców Polski zajączek, w tym figurka czekoladowego zajączka, stanowi symbol Świąt Wielkanocnych. Dotyczy to także takiej figurki opakowanej w kolorową folię (owijkę), z umieszczonymi na niej elementami ozdobnymi, takimi jak np. narysowane wąsy czy uszy oraz łapki, kolorowa wstążeczka na szyi i dzwoneczek, a zarazem figurki przedstawiającej zajączka w pozycji siedzącej. Wszystkie te wymienione elementy należą bowiem do spotykanej w kulturze polskiej, a tym samym w odpowiadającej jej praktyce obrotu handlowego w Polsce formy opakowania czekoladowej figurki zajączka jako symbolu wielkanocnego

(w szczególności kolorowa wstążeczka jest przecież elementem opakowania prezentu, a w takiej funkcji występuje czekoladowy zajączek w Polsce).

Zdaniem skarżącej UP, nie rozpatrzył przedłożonych dowodów z punktu widzenia uznania, że zajączek jako symbol wspomnianych świąt jest faktem powszechnie znanym w Polsce. Tym samym UP naruszył art. 77 § 4 k.p.a. Skarżąca przyznaje, że podnoszone naruszenie jest o tyle oczywiste, że w powszechnym mniemaniu odbiorców krajowych, tj. w świadomości przeciętnego mieszkańca Polski, istnieją określone symbole Świąt Wielkanocnych. Skarżąca przyznaje, że takich symboli jest kilka, a nie tylko jeden. Niemniej nie powinno budzić wątpliwości, że do symboli wielkanocnych należy przede wszystkim pisanka, baranek, kurczątko, także zajączek. Figurki czy inne przedmioty przedstawiające takie symbole, stanowią z reguły wyposażenie każdego gospodarstwa domowego w Polsce w okresie Świąt Wielkanocnych. Są one elementem ozdobienia stołów wielkanocnych, a także są wręczane jako prezenty. Do takich prezentów należą bardzo często czekoladowe jajeczka, a zwłaszcza figurki czekoladowych zajączków w kolorowych owijkach (foliach), w tym z dodatkowymi elementami ozdobnymi, jak np. z kolorowymi kokardkami lub wstążeczkami, wskazującymi na charakter takich przedmiotów jako prezentów świątecznych. Wskazany fakt należy do swoistego rytuału świątecznego, a tym samym jest faktem powszechnie znanym. Dlatego nie wymaga wcale dowodu, że zajączek, w tym figurka takiego zajączka z czekolady, opakowana w kolorową owijkę (folię) i wyposażona w kolorową wstążeczkę, jest przedmiotem symbolizującym Święta Wielkanocne. Przekonuje też o tym dodatkowo praktyka obrotu, która pokazuje, że tego rodzaju przedmiot nie występuje jako towar na rynku poza wymienionym okresem świątecznym.

Odnośnie zarzutu opisanego w punkcie I.2. skarżąca zaakcentowała całkowite pominięcie przez organ okoliczności wynikających z dowodów w postaci kart pocztowych oraz życzeń na Święta Wielkanocne, a także wielu zdjęć przykładowych figurek czekoladowego zajączka - i co należy podkreślić - takich figurek zawierających elementy tych świąt, a używanych przez różnych przedsiębiorców branży spożywczej (tak w Polsce, jak i za granicą), z których to dowodów wynika symboliczny dla wspomnianych świąt charakter figurki zajączka, zwłaszcza zajączka czekoladowego.

Zdaniem skarżącej, powyższe wskazuje na zaniechanie przez UP RP dokładnego ustalenia wymienionych okoliczności, a także nieodniesienie do przedmiotu sporu w prowadzonym przez siebie postępowaniu, co świadczy o naruszeniu art. 7 k.p.a..

Ponadto UP naruszył swoim działaniem art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. gdyż nie rozpatrzył wymienionych dowodów w żaden sposób. Zarazem takim działaniem UP naruszył art. 107 § 3 k.p.a., ponieważ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji próżno szukać jakichkolwiek wyjaśnień co do znaczenia wspomnianych wyżej dowodów w rozstrzygnięciu przedmiotowej sprawy, a zwłaszcza przyczyn, dla których dowodom tym UP odmówił wiarygodności czy mocy dowodowej.

Niezależnie od tego zdaniem strony, Urząd Patentowy naruszył art. 7 k.p.a. poprzez to, że z góry, a przy tym jedynie w oparciu o sam charakter tego dowodu, a więc bez jakiejkolwiek, a tym bardziej bez dokładnej analizy treści merytorycznej, odmówił znaczenia w rozstrzygnięciu sprawy przedłożonemu przez skarżącą dowodowi w postaci opinii dr K. S. pt.: "Zając we współczesnym potocznym obrazie polskich świat wielkanocnych". UP nie zbadał zatem w ogóle tego dowodu, czym zarazem naruszył art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., nie czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązkowi wszechstronnego i wyczerpującego zebrania materiału dowodowego i jego rozpatrzenia, w tym ustalenia okoliczności za udowodnioną na podstawie całokształtu tego materiału. Powołanie się przy odrzuceniu wspomnianego dowodu na pogląd orzecznictwa, dotyczący prywatnych opinii naukowych przedkładanych przez strony postępowania, jest w tym przypadku chybione. Cytowana opinia dr K. S. wskazywała na wiele różnych okoliczności faktycznych z dziedziny tradycji, kultury i obyczajów dotyczących Polski i jej mieszkańców, które odnosiły się wprost do zajączka, w tym czekoladowego zajączka, jako symbolu wielkanocnego. Co szczególnie ważne, wspomniane okoliczności opierały się także na źródłach naukowych. Odrzucenie zatem a limine tego rodzaju dowodu tylko z racji charakteru tej opinii jako prywatnej było nieuprawnione. Opinia ta stanowiła bowiem element stanowiska strony i jako taka nie mogła podlegać całkowitemu pominięciu.

Według skarżącej, wadliwym jest również uznanie przez UP za jedyny dowód na okoliczność dotyczącą symbolicznego charakteru (czekoladowej figurki) zajączka wielkanocnego, "badań", które potwierdzałyby istnienie związku między wymienionymi świętami a postacią zajączka ze spornego znaku wśród odbiorców w Polsce.

UP nie wyjaśnił w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, jakie dokładnie "badania" ma na myśli. Natomiast jeśli Urząd ten oczekiwał tego rodzaju dowodu, przypisując mu podstawowe znaczenie w omawianej kwestii, to powinien był zwrócić na to uwagę skarżącej, wzywając ją do przedłożenia takiego dowodu. Zaniechanie powyższego działania skarżąca kwalifikuje jako naruszenie art. 7 k.p.a., art. 8 i art. 10 k.p.a.

Ostatecznie zdaniem strony, jeśli UP taką duża wagę przywiązywał do "badań", to powinien był wystąpić formalnie o odpowiednią dla omawianej kwestii opinię biegłego (najprawdopodobniej - bo nie jest to w pełni jasne - opinię biegłego w dziedzinie kulturoznawstwa) a skoro organ zaniechał tego rodzaju własnych działań, powinien był - mimo prywatnego charakteru wspomnianej opinii dr K. S. - zbadać treść tej opinii pod kątem okoliczności, które miałyby wynikać z owych "badań", o których jedynie ogólnikowo wspomniał Urząd.

Strona podnosi przy tym, że nawet jeśliby przyjąć, że pod enigmatycznym pojęciem "badań" należy rozumieć badania opinii publicznej, to w ocenie skarżącej takie badania były nawet zbyteczne wobec innych dowodów, przedłożonych już przez skarżącą do akt sprawy, w szczególności w postaci kart pocztowych na Święta Wielkanocne oraz treści życzeń na te święta, a także zdjęć wielu figurek czekoladowego zajączka używanych przez przedsiębiorców branży spożywczej (w Polsce, jak i za granicą). Wskazane dowody znajdują się też zresztą w powszechnie dostępnych zasobach internetowych. Tymczasem UP zaniechał jakiegokolwiek zbadania wszelkich z wymienionych wyżej dowodów.

Skarżąca podnosi także, że zajączek, w tym figurka zajączka w czekoladzie, w pozycji siedzącej, opakowana w kolorową owijkę, jest jednym z kilku symboli Świąt Wielkanocnych, obok pisanki, baranka czy kurczaczka. W tym kontekście wymaga więc zaznaczenia, że stwierdzana w omawianym zarzucie wada zaskarżonej decyzji polega także na tym, że UP w ogóle nie dążył do ustalenia, co jest w Polsce symbolem Świąt Wielkanocnych. Wprawdzie Urząd ten zaprzeczył, że jest nim wspomniany zajączek, w tym wskazana figurka, ale nie powiedział, co zamiast owego zajączka jest w Polsce symbolem takich świąt. Można się bowiem tylko domyślać, gdyż z decyzji tej to nie wynika, a mianowicie, że UP przyjmuje, iż są inne, w jego ocenie, autentyczne symbole Świąt Wielkanocnych w Polsce, ale nie jest nim zajączek.

Zdaniem skarżącej, gdyby UP dokładnie rozważył wszystkie dowody, o których mowa wyżej, musiałby dojść do wniosku, że świadczą one o symbolicznym charakterze zajączka, w tym o takim charakterze czekoladowej figurki zajączka w pozycji siedzącej, opakowanego w kolorową, zwłaszcza złotą folię (owijkę) z domalowanymi wąsami, uszami i łapkami oraz elementami ozdobnymi w postaci kolorowej wstążeczki i dzwoneczka. Wszystkie bowiem z wymienionych elementów, zarówno co do kształtu zajączka, jak i co do sposobu jego opakowania, stanowią zwykłą formę zjawiskową zajączka wielkanocnego, w szczególności zajączka wręczanego jako prezent na Święta Wielkanocne. Wobec takich ustaleń UP powinien był następnie stwierdzić, że w obliczu takich dowodów nie są potrzebne żadne dodatkowe dowody, w tym w postaci ogólnie określonych "badań". Na tej podstawie z kolei UP powinien ostatecznie uznać, że sporny znak towarowy, jako stanowiący element domeny publicznej, pozbawiony jest zdolności odróżniającej i wobec tego prawo na taki znak powinno zostać unieważnione, jak żądała tego skarżąca w swoim wniosku.

Uzasadniając z kolei zarzut sformułowany w pkt I.3. skarżąca stwierdziła, że orzecznictwo przez niego wskazywane jest istotne w sprawie. Dotyczy bowiem kwestii monopolizacji na rzecz jednego przedsiębiorcy opisowych znaków towarowych, a tym bardziej istotne, że dotyczy wprost identycznej figurki czekoladowego "zajączka" w kolorowej owijce jako znaku towarowego, w tym z takimi samymi lub bardzo podobnymi elementami ozdobnymi. Zarazem orzecznictwo to przyznaje wymienionej figurce, ze względu na jej symboliczny (świąteczny) charakter, funkcję czysto opisową, i to w odniesieniu do terytorium całej UE. Ponadto w orzecznictwie tym, w szczególności w powołanym wyroku SA w [...] o sygn. akt [...], został stwierdzony fakt używania takiej samej figurki przez innych przedsiębiorców w Polsce, a przy tym przed datą jej zgłoszenia przez uprawnionego do rejestracji jako znaku towarowego.

Skarżąca podkreśla ogólne znaczenie orzecznictwa sądów i organów UE, wydane zwłaszcza na gruncie przepisów dyrektywy o znakach towarowych, dla stosowania odpowiednich krajowych przepisów państw członkowskich. Zdaniem strony, dotyczy to w szczególności stosowania art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p., którego stosowanie przez organy i sądy polskie powinno pozostawać w zgodzie ze stosowaniem art. 3 ust. 1 lit. b dyrektywy, a poprzez ten przepis także z art. 7 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE z 24.03.2009 r., nr L 78, s. 1 i nast.).

Strona akcentuje, że w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się konieczność uwzględniania przez krajowe organy rozstrzygające zwłaszcza tej części dorobku jurysdykcyjnego UE, który dla danej sprawy, z uwagi na rozważane w niej sporne zagadnienie, ma istotne znaczenie dla rozpatrzenia tej sprawy.

Skarżąca podkreśla, że o istnieniu wymogu ścisłego trzymania się przez UP i sądy administracyjne linii orzeczniczej wyznaczonej w praktyce OHIM oraz w wyrokach sądów UE, przekonuje także szereg wyroków sądów administracyjnych w kwestii zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze z racji braku zamiaru jego używania.

Zdaniem strony skarżącej wobec powyższych ustaleń nie może być wątpliwości, że UP odmawiając znaczenia orzecznictwu UE w zakresie rozważanej sprawy, naruszył zarówno art. 7 k.p.a. oraz art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. UP zaniechał bowiem dokładnego ustalenia stanu faktycznego przedmiotowej sprawy w kontekście orzecznictwa cytowanego przez skarżącą.

Naruszenie wspomnianych przepisów procesowych jest tym większe, że w niektórych z tych orzeczeń tj. decyzji OHIM i wyroków Sądu UE, został stwierdzony nawet wprost opisowy charakter spornego znaku towarowego (jako bezpośredniego symbolu Świąt Wielkanocnych) w odniesieniu do terytorium całej UE, a zatem także do terytorium Polski. Znaczenie tych decyzji i wyroków jest niepodważalne z racji tego, że 24 maja 2012 r., w sprawie C-98/11 P Trybunał Sprawiedliwości UE utrzymał w mocy wyrok Sądu UE w sprawie oddalenia odwołań Uprawnionego od decyzji OHIM o unieważnieniu takiego samego wspólnotowego znaku towarowego, jak międzynarodowy znak towarowy [...], którego dotyczy przedmiotowa sprawa. W pełni podzielając stanowisko Sądu UE, Trybunał potwierdził okoliczności, o których wyżej mowa.

Skarżąca stwierdza, że w zaskarżonej decyzji nie dokonano w ogóle oceny zdolności odróżniającej spornego międzynarodowego znaku towarowego [...] zgodnie z metodologią obowiązującą w zakresie takiej oceny. W szczególności, nie dokonano przede wszystkim ustalenia, na ile, a dokładniej - pod jakim względem sam kształt (tj. forma) czekoladowego zajączka, zawartego w tym znaku, różni się od kształtów zajączka jako zwierzęcia (tzw. elementu przyrody ożywionej). W zaskarżonej decyzji próżno szukać analizy wyglądu postaci zajączka, jaką przedstawia sporny znak z punktu widzenia jej cech na tle typowych cech zajączka. Tymczasem taka ocena była niezbędna. W sytuacji bowiem, gdy znak zawiera elementy występujące w przyrodzie, czy w każdym razie elementy natury, ustalenie zdolności odróżniającej takich elementów jako znaku towarowego jest uzależnione od zbadania, czy elementy te, z uwagi na swój kształt lub inne cechy, są w znaczącym stopniu odmienne od zwykłych kształtów lub tych innych cech, występujących w rzeczywistości. Dopiero stwierdzenie istnienia tego rodzaju (znaczących) odmienności pozwala zatem na stwierdzenie, że znak posiada zdolność odróżniającą. UP w ogóle nie określił, jakie cechy zajączka będącego elementem natury uważa za typowe i nie skonfrontował z takim naturalnym modelem zajączka tej postaci zajączka, która jest zawarta w spornym znaku. UP zatem nie określił, w zakresie których to cech zajączek objęty prawem do spornego znaku różni się, a przy tym różni się j w sposób znaczący od wspomnianego modelu zajączka występującego w przyrodzie.

Równocześnie w zaskarżonej decyzji brak też jakichkolwiek ustaleń w kwestii istotnych odmienności figurki czekoladowego zajączka w stosunku do występujących na rynku typowych form czekoladowego zajączka. W sytuacji, jeśli sporny znak przedstawia zwykłą formę zajączka, a tym bardziej nie posiada cech, które na tle cech czekoladowych zajączków oferowanych przez innych przedsiębiorców krajowych, w znaczącym stopniu wyróżniałyby go jako towar na rynku w Polsce, nie można stwierdzić, że tak wyglądający znak ma zdolność odróżniającą. Skoro bowiem znak nie odznacza się tego rodzaju szczególnymi cechami, należy do domeny publicznej, której zawłaszczanie na potrzeby indywidualnego przedsiębiorcy jest niedopuszczalne.

Skarżąca podkreśla, że w swoim stanowisku w kwestii braku zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego odwoływał się też do praktyki orzeczniczej dotyczącej ochrony czekoladowych figurek zajączka jako znaków towarowych nie tylko w Polsce, lecz także w państwach UE. W związku z tym skarżąca wskazywała na wspomniane już decyzje OHIM oraz wyroki Sądu UE w sprawie znaku wspólnotowego identycznego ze spornym znakiem międzynarodowym, jak również na inne orzeczenia OHIM dotyczące podobnych figurek zajączka, zgłaszanych przez innych przedsiębiorców.

Skarżąca zwraca uwagę, że przedstawiła szereg katalogów krajowych i zagranicznych producentów wyrobów czekoladowych, w których przedstawione były zdjęcia czekoladowych figurek zajączka w kolorowej owijce z dodatkowymi elementami dekoracyjnymi. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że były to figurki zajączka w pozycji siedzącej, bardzo podobne do zajączka ze spornego znaku, a także że produkty w postaci wspomnianych zajączków były oferowane - odpowiednio na rynku polskim, jak i na rynku zagranicznym - przed datą zgłoszenia spornego znaku do rejestracji w trybie międzynarodowym, w tym na terytorium Polski. Tymczasem UP nie odniósł się do tych dowodów w kontekście omawianej tu kwestii, tj. oceny znaczącej odmienności cech spornego znaku w porównaniu z pierwowzorem zajączka jako elementu natury, a także w porównaniu z innym konkretnymi figurkami czekoladowego zajączka, w tym zwłaszcza zajączka w pozycji siedzącej, wykorzystywanymi przez konkurentów. Nie wyjaśnił też w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, dlaczego doszło do pominięcia wymienionych dowodów.

Skarżąca przedłożyła do materiału dowodowego przedmiotowej sprawy i zarazem kilkakrotnie powoływała się w swoich pismach w sprawie (zob. wyżej) na zdjęcia czekoladowego zajączka pochodzącego od przedsiębiorstwa "O.". Znaczenie tego dowodu jest szczególnie duże, ponieważ figurka takiego zajączka jest bardzo podobna z figurką zajączka zawartego w spornym znaku. Fakt obecności czekoladowego zajączka przedsiębiorstwa "O." identycznego z figurką zajączka zawartego w spornym znaku w obrocie jest tym większy dla rozstrzygnięcia sprawy, że produkt ten był oferowany na rynku przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji w odniesieniu do terytorium Polski. Tymczasem UP całkowicie pominął ten dowód. Nie odniósł się do niego w aspekcie oceny zdolności odróżniającej spornego znaku na tle figurek czekoladowego zajączka oferowanych przez konkurencyjnych przedsiębiorców w Polsce.

Podniesione zaniechania UP w ustaleniach faktycznych, ocenie dowodów i ich odniesieniu do przedmiotu sporu, a także wynikające z tych zaniechań braki w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, powodują, że Urząd ten naruszył zarówno art. 7 k.p.a., jak i art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., a także art. 107 § 3 k.p.a.

Powyższe naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy. Gdyby bowiem UP ocenił zajączka ze spornego znaku na tle typowych cech (modelu) zajączka jako elementu przyrody, a także ocenił tego zajączka na tle cech zajączków występujących w obrocie i używanych dla wyrobów czekoladowych, a zwłaszcza, jeśli zweryfikowałby zdolność odróżniającą wymienionego zajączka na tle zajączka, którego postać była wykorzystana dla produktu czekoladowego oferowanego przez przedsiębiorstwo "O.", i to oferowanego przed datą zgłoszenia spornego znaku do rejestracji w odniesieniu do terytorium Polski, Urząd ten musiałby odmówić temu znakowi zdolności odróżniającej. Musiałby uznać zajączka ze spornego znaku za posiadający typowe (modelowe) cechy zajączka jako elementu natury, a także za zajączka nie wyróżniającego się spośród innych postaci zajączka wykorzystywanego dla wyborów czekoladowych prze konkurencyjnych przedsiębiorców, jak również - co szczególnie istotne - za zajączka identycznego z tym, którego czekoladowa figurka była oferowana wcześniej na rynku polskim przez przedsiębiorstwo "O.". W takiej sytuacji UP byłby zmuszony uznać wniosek skarżącej za uzasadniony i unieważnić prawo do spornego znaku.

Skarżąca uznaje za nietrafne ustalenie przyjęte w zaskarżonej decyzji, że w świetle materiału dowodowego nie występuje - w przypadku przestrzennego znaku towarowego w postaci czekoladowego zajączka - limitowana liczba form przestrzennych takiego zajączka wypełnianych czekoladą, uzasadniona względami technologicznymi. Ustalenie takie jest błędne dlatego, że w świetle materiału dowodowego nie budzi wątpliwości, że istnieją jedynie dwie przestrzenne formy czekoladowego zajączka, tj. forma zajączka w pozycji stojącej oraz forma zajączka w pozycji siedzącej. Ta druga forma została objęta monopolem z rejestracji spornego znaku. Wskazany fakt występowania jedynie dwóch wymienionych form przestrzennych zajączka jako wyrobu czekoladowego nie został zaprzeczony przez UP przez wskazanie jakiejś trzeciej czy nawet kolejnych form przestrzennych takiego zajączka. Zaprzeczenie takie było zatem jedynie gołosłowne i wbrew faktom wynikającym ze wspomnianych dowodów przedłożonych przez skarżącą.

Zdaniem skarżącej, dowody te pokazują powszechność występowania tylko tych dwóch form czekoladowego zajączka w formie przestrzennej tj. stojącego i siedzącego. Okoliczność ograniczenia form przestrzennych zajączka jest ważna, ponieważ bezpośrednio przekłada się na ocenę zdolności odróżniającej znaku towarowego. Fakt, że liczba takich form jest limitowana względami technologicznymi oznacza, że dla przedsiębiorców na rynku, w zakresie określonych towarów, dostępna jest tylko ta ograniczona liczba form tych towarów. Mając zatem do wyboru tylko dwie wymienione formy, przedsiębiorcy nie mogą być ograniczeni w odniesieniu do żadnej z nich, ponieważ w przeciwnym razie pozostawałaby im do wyboru tylko jednak forma. Tego rodzaju sytuacja byłaby sprzeczna z zasadą swobodnego dostępu do powszechnych form prowadzenia działalności gospodarczej, tu - do przestrzennych form wykorzystywanych dla wyrobów czekoladowych.

Za bezpodstawne uznaje skarżąca stwierdzenie w zaskarżonej decyzji, że forma przedstawienia czekoladowego zajączka jest ograniczona jedynie cechami, które są przypisane temu zwierzęciu i jego wyobrażeniom nadanym przez człowieka i z tego względu wspomniana forma nie poddaje się jakimkolwiek ograniczeniom. Stwierdzenie takie jest przed wszystkim wewnętrznie sprzeczne. Skoro bowiem forma przedstawienia zajączka w postaci wyrobu czekoladowego jest wyznaczona wyobrażeniem człowieka o tym zwierzęciu to znaczy, jest ona ograniczona modelem zajączka jako zwierzęcia występującym w świadomości człowieka. Jeżeli zatem tak jest, to nie można powiedzieć, że wspomniana forma (przestrzennego) wyrobu czekoladowego "nie poddaje się jakimkolwiek ograniczeniom".

W ocenie skarżącej, UP powinien był wnikliwie ustalić, jakie są przestrzenne formy zajączka jako wyrobu czekoladowego, oraz czy ograniczenie liczby takich form jest spowodowane względami technologicznymi. Powinien był wziąć przy tym pod uwagę zasadę swobodnego dostępu przedsiębiorców do powszechnie stosowanych środków wykonywania działalności gospodarczej w danym segmencie rynku (produktów). Powinien był zarazem w ramach tego ustalenia dokładnie zbadać materiał dowodowy i wszechstronnie ocenić dowody odnoszące się do wspomnianej okoliczności.

Argumentując zarzuty naruszenia prawa materialnego opisane w punkcie II.1. i II.2. skarżąca zarzuciła, że w ramach oceny konkretnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, UP nie uwzględnił wymogu ustalenia, że znak ten posiada elementy, dzięki którym w znaczący sposób odbiega od norm lub zwyczajów występujących w danym sektorze towarów, do oznaczania których przeznaczony został ten znak.

Skarżąca stoi na stanowisku, że brak uwzględnienia wymienionego wyżej wymogu w ramach oceny (konkretnej) zdolności odróżniającej jest błędem zaskarżonej decyzji.

Odwołał się w tym zakresie do orzecznictwa sądów administracyjnych (wskazując konkretne wyroki) a także zaakcentował fakt, że takie samo stanowisko, jak prezentowane w niniejszej skardze, zostało zajęte również w powołanym już w tej skardze wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 maja 2012 r., w sprawie C-98/11 P, którym utrzymano w mocy wyrok Sądu UE z 17 grudnia 2010 r. w sprawie

T-336/08, w którym oddalano skargę od decyzji Izby Odwoławczej OHIM w sprawie odmowy udzielenia prawa na przestrzenny znak towarowy, identyczny ze spornym znakiem towarowym. We wspomnianym wyroku, oceniając staranne zbadanie okoliczności sprawy przez OHIM oraz jego wnikliwą analizę materiału dowodowego, Trybunał przyznał rację opinii, którą kierował się OHIM w swojej ocenie przedmiotu sporu. Trybunał, powołuje się też na jeszcze inne swoje wyroki.

Trybunał przyznał rację Sądowi UE, wyjaśniając, że: "Przypomniawszy bowiem główne cechy, jakimi charakteryzuje się ustalenie charakteru odróżniającego trójwymiarowego znaku towarowego tworzonego przez kształt towaru, Sąd dokonał szczegółowej analizy każdego z trzech elementów znaku, o którego rejestrację wystąpiono, a mianowicie kształtu siedzącego zająca, pozłacanej folii, w którą jest owinięty zając z czekolady, orz czerwonej, plisowanej wstążki, na której zawieszono dzwonek, która to analiza skłoniła go do wyciągnięcia w pkt 34, 38 i 44 zaskarżonego wyroku wniosku, że każdy z tych elementów był pozbawiony charakteru odróżniającego''. Trybunał uznał też za słuszne ustalenie Sądu UE, który orzekł, iż "kształt wielkanocnego zająca z czekolady, podobnie jak pozłacane opakowanie, są powszechnie spotykane na rynku i odpowiadają zwyczajom rozpatrywanej branży".

Skarżąca stwierdza ponadto, że ocena zdolności odróżniającej spornego znaku została też w zaskarżonej decyzji dokonana z pominięciem innego jeszcze kryterium takiej oceny, tj. uwzględnienia w niej interesu konkurentów z danej branży w dostępie do oznaczeń opisowych. UP stwierdził bowiem wiedzę uprawnionego o istnieniu symbolu w formie czekoladowych zajączków związanych ze Świętami Wielkanocnymi i oferowanych przez różnych przedsiębiorców w czasie ich trwania. Jednak nie uwzględnił tej okoliczności w ocenie zdolności odróżniającej spornego znaku. Wspomnianą okoliczność UP odniósł wprost do oceny zgłoszenia spornego znaku w złej wierze, niemniej już wcześniej zauważył, że chodzi tu "w rzeczywistości o te same argumenty, które były podstawą podniesionego zarzutu naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p." - s. 14 tej decyzji).

Powołując się na konkretne orzecznictwo sądowo-administracyjne skarżąca uznaje, że również ten brak wykładni art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p. jest wadliwy.

Reasumując stwierdza, że organ w ocenie (konkretnej) zdolności spornego znaku towarowego nie uwzględnił ani przesłanki znaczącej odmienności (różnienia się) elementów danego znaku od elementów występujących w sposób typowy, normalny czy zwyczajowy w danej branży w odniesieniu do określonych towarów, ani też kryterium ochrony interesu konkurentów tej branży w dostępie do oznaczeń opisowych. Tymczasem zdaniem strony, uwzględnienie wspomnianych przesłanek i kryteriów ma ogromne znaczenie dla oceny zdolności odróżniającej znaku towarowego. Prowadzi bowiem do znacznego podwyższenia stopnia odróżnialności oznaczenia mającego podlegać ochronie jako znak towarowy. Pomijając wskazane względy przy wykładni art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p., UP naruszył zatem ten przepis, w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy.

Gdyby bowiem UP wziął pod uwagę wymienione względy przy wykładni powołanego przepisu, musiałby dojść do wniosku, że sporny znak towarowy - w aspekcie okoliczności faktycznych przedmiotowej sprawy - nie odznacza się na tle innych podobnych znaków, używanych wcześniej przez konkurencyjnych producentów wyrobów czekoladowych (tak w Polsce, jak i za granicą), ani wysokim, ani nawet żadnym stopniem odróżnialności. Wobec tego Urząd ten byłby zmuszony stwierdzić, że sporny znak jest pozbawiony zdolności odróżniającej. Do takiego stwierdzenia doprowadziłoby UP także spostrzeżenie, że sporny znak jest pozbawiony zdolności odróżniającej tym bardziej w świetle prawa wspomnianych producentów do swobodnego dostępu do figurki (czekoladowego) zajączka jako kształtu produktu oferowanego na Święta Wielkanocne, które to prawo sprzeciwia się zawłaszczeniu takiej figurki przez objęcie jej wyłącznością na rzecz Uprawnionego w drodze jej rejestracji jako znaku towarowego. Taka konstatacja musiałaby zatem prowadzić do uwzględnienia wniosku skarżącej i unieważnienia prawa na sporny znak towarowy w odniesieniu do terytorium Polski.

W ocenie skarżącej, do uznania danego znaku (tu: czekoladowego zajączka z określonymi wyżej elementami ozdobnymi) za mający charakter opisowy, w tym za będący symbolem Świąt Wielkanocnych, nie jest konieczne aby "wypełniał on w całości sferę wyobrażeń związanych z zajączkiem jako symbolem Świąt Wielkanocy". Do takiego uznania wystarczy bowiem, że znak, z uwagi na swój całościowy wygląd, stanowi jedną z przykładowych postaci figurki zajączka, używanych przez producentów wyrobów czekoladowych i traktowanego przez odbiorów takich towarów na ryku jako symbol wspomnianych świąt.

Kwestionowany pogląd wyrażony w zaskarżonej decyzji jest w istocie sprzeczny z innymi stwierdzeniami z tej decyzji, a z pewnością nie da się go pogodzić z całością stanowiska UP w kwestii oceny zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego. Skarżąca akcentuje, że przecież sam UP przyjął, iż w świetle materiału dowodowego sprawy istnieje bardzo duża, wręcz nieskończona liczba postaci czekoladowego zajączka, w tym takiego zajączka jako symbolu Świąt Wielkanocnych, ponieważ liczba ta jest wyznaczona jedynie wyobraźnią człowieka. Skoro tak, to przyjęte przez UP założenie oznaczyłoby, że do uznania takiego zajączka, tj. figurki czekoladowego zajączka, jako symbolu wspomnianych świąt nie mogłoby dojść nigdy.

Jeśliby pogląd Urzędu Patentowego miał być trafny, znaczyłoby to, że żaden czekoladowy zajączek w pozycji stojącej nie może być uznany za symbol Świąt Wielkanocnych już tylko z tego powodu, że jest też przecież taki zajączek, ale w pozycji siedzącej, wobec czego, czekoladowy zajączek w pozycji stojącej nie wypełnia wszelkich (całości) wyobrażeń odbiorców o tego rodzaju zajączku jako symbolu Świąt Wielkanocnych i odwrotnie.

Odwołując się do orzecznictwa skarżąca wskazuje, że stwierdzenia opisowości danego znaku towarowego - z punktu widzenia oceny jego (konkretnej) zdolności odróżniającej - nie jest konieczne, żeby znak ten łączył w sobie ogół (całość) wyobrażeń o danym zjawisku, które opisuje (którego jest symbolem). Do takiego stwierdzenia wystarczy, że jest on jedną z możliwych form, która wywołuje taki efekt opisowy (symboliczny), tj. że odpowiada jednemu, dość popularnemu wyobrażeniu o opisywanym (symbolizowanym) zjawisku.

W konsekwencji powyższego, UP przyjmując jednak odmienną wykładnię opisowego charakteru znaku towarowego na tle art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p., naruszył wymieniony przepis, w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Gdyby bowiem UP prawidłowo zinterpretował przesłanki uznania znaku towarowego za opisowy, przyjmując - w przypadku znaku przestrzennego - że do ustalenia takiego charakteru znaku wystarczy, iż znak ten przedstawia jedną z możliwych form, która w wyobrażeniu odbiorców wskazuje na cechy oznaczanego nim towaru, musiałby dojść do odmiennego wniosku niż ten, który został sformułowany w zaskarżonej decyzji. W takiej sytuacji Urząd ten byłby zmuszony uznać, że sporny znak towarowy, stanowiąc wprawdzie tylko jedną, niemniej jednak popularną w branży wyrobów czekoladowych figurkę wielkanocnego zajączka jako produktu oferowanego w okresie tych Świąt, jest pozbawiony zdolności odróżniającej. Musiałby zatem stwierdzić, że sporny znak towarowy jako tego rodzaju przykładowa forma czekoladowego zajączka symbolizująca Święta Wielkanocne nie może być objęta wyłącznością na rzecz jednego przedsiębiorcy. Taka konstatacja prowadziłaby więc UP do uwzględnienia wniosku skarżącej i unieważnienia prawa na sporny znak towarowy w odniesieniu do terytorium Polski.

Odpierając, jako błędną, argumentację organu w zakresie oceny zgłoszenia spornego znaku w złej wierze (pkt II.3 skargi) skarżąca odwołuje się do orzeczeń sądów administracyjnych oraz literatury przedmiotu. Wskazuje, że zgłoszenie znaku do rejestracji bez zamiaru jego używania jest zgłoszeniem w złej wierze. Ta podstawa pozbawienia prawa do nieużywanego znaku jest przy tym odrębną podstawą od niewypełnienia obowiązku używania. Jej zastosowanie powoduje unieważnienie, a nie wygaśnięcie prawa ochronnego. Oznacza to, że kwestia ta podlega ocenie na tle art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. i w tym właśnie kontekście istnieje po stronie organu obowiązek rozpatrzenia sprawy także w aspekcie używania spornego znaku towarowego, a dokładnie od strony zamiaru jego używania.

W przypadku zgłoszenia w złej wierze poddaje się analizie czynnik subiektywny - zamiar (intencje). Czynnik ten bada się na tle okoliczności faktycznych, ale należące do nich nieużywanie odgrywa tylko rolę potwierdzającą. Ocenia się zarazem zgłaszającego znak do rejestracji, a nie uprawnionego z rejestracji. Antycypuje się jednak, że zgłaszający, stając się uprawnionym, ma podjąć używanie znaku. Jeśli tego nie uczyni, potwierdzi złą wiarę w zgłoszeniu, ujawniając nieuczciwy zamiar. Ten zamiar może być zrealizowany samodzielnie przez zgłaszającego lub przez osobę trzecią. Brak takiego zamiaru oznacza, że zgłaszający działa niezgodnie z ratio legis przysługującego mu prawa. Wskazany zamiar używania powinien być poważny; podobnie jak poważne powinno być używanie zarejestrowanego znaku towarowego.

Skarżąca zwraca uwagę, że cytowane orzecznictwo sądów administracyjnych ujawnia trafność stanowiska skarżącej nie tylko w kwestii doniosłego znaczenia zamiaru, a dokładniej braku zamiaru używania znaku towarowego z punktu widzenia zgłoszenia znaku w złej wierze. Wskazują także na słuszność stanowiska niniejszej skargi w kwestii znaczenia orzecznictwa organów i sądów UE dla stosowania krajowych przepisów o znakach towarowych, a więc stanowiska wyrażonego w ramach zarzutu naruszenia przepisów postępowania.

Wobec powyższych ustaleń nie powinno budzić wątpliwości, że przy wykładni art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. konieczne jest uwzględnienie, czy zgłaszający miał zamiar używania znaku towarowego, a przy tym dokonanie oceny takiej przesłanki powinno nastąpić na tle okoliczności mających miejsce zarówno przed, jak i po dacie zgłoszenia.

Zajmując stanowisko odmienne od przedstawionego wyżej, UP wydając zaskarżoną decyzję, naruszył powołany przepis w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy.

W sprawie przedstawione zostały dowody na brak używania spornego znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zgłoszony i zarejestrowany. Zresztą Urząd Patentowy tych dowodów nie zakwestionował. Wobec tego, kierując się wskazanym wyżej orzecznictwem, w świetle wspomnianego braku używania i braku też zamiaru używania spornego znaku towarowego, Urząd ten powinien był stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku doszło do zgłoszenia znaku w złej wierze. W konsekwencji, UP byłby zmuszony do przyznania racji skarżącej i uwzględnienia jego zarzutu z wniosku o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego, wywodzonego ze sprzeczności udzielenia tego prawa z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Tym samym Urząd musiałby unieważnić prawo do tego znaku.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Uprawniony do spornego oznaczenia w piśmie z dnia 5 października 2012 r. wniósł o oddalenie skargi.

Zaakcentował, że zarzuty skarżącej oparte są na jednostronnie dobranych dowodach.

Wbrew stanowisku skarżącej sprawa niniejsza nie dotyczy "symbolu Wielkanocy" ale konkretnego znaku towarowego.

Gdy zaś chodzi o złą wiarę uczestnika postępowania to nie fakt nieużywania ale zamiar nieużywania znaku jest relewantny dla oceny złej wiary. Sporny znak nie był użyty w roli blokady rejestracji innych znaków.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Wniosek o unieważnienie dotyczył prawa z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego przestrzennego [...] przedstawiającego postać siedzącego zajączka w kolorze złotym, na którego szyi zawieszono dzwoneczek (w kolorze złotym) na czerwonej wstążeczce.

Podstawę oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania ochrony na powyższy znak będą stanowić przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - p.w.p. gdyż znak ten został zgłoszony do ochrony z pierwszeństwem od dnia [...] marca 2006 r. a więc pod rządami tejże ustawy.

Sprawa toczyła się przed Urzędem Patentowym w trybie spornym (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). W myśl art. 255 ust. 4 p.w.p. Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę.

Omawiane postępowanie cechuje kontradyktoryjność. To strona wszczynająca spór określa, w jakim zakresie nie zostały spełnione ustawowe przesłanki do uzyskania rejestracji znaku towarowego i przedkłada dowody na poparcie swojego stanowiska. Tylko w sprawach nieuregulowanych w ustawie - Prawo własności przemysłowej stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (art. 256 ust. 1 p.w.p.).

Przedmiotowy wniosek złożono po upływie 6 m-cy od dokonania ogłoszenia o rejestracji w związku z powyższym do tego wniosku miał zastosowanie przepis art. 164 p.w.p. w myśl którego "Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa".

Uprawniony do spornego oznaczenia kwestionował istnienie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy.

Zdaniem Sądu, stanowisko uprawnionego nie zasługuje na uwzględnienie.

W orzecznictwie sądowym nie budzi raczej wątpliwości teza, iż źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet ogólne normy prawne kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 20 i art. 22 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a wcześniej art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. -Prawo działalności gospodarczej) - ( szerzej patrz dr Andrzej Kisielewicz "Interes prawny w sprawach własności przemysłowej"- materiał przygotowany na konferencje pn. Wzory w praktyce Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i Urzędu Patentowego RP. Wzory w orzecznictwie Unii Europejskiej i Polski, Warszawa 8-9 listopada 2006 roku, wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2007 roku, sygn. VI SA/Wa 1944/06 LEX 299739, z dnia 20 marca 2007 roku sygn. VI SA/Wa 1998/06 LEX 322691, z dnia 26 czerwca 2007 roku sygn. VI SA/Wa 635/07 LEX nr 355519, z dnia 29 sierpnia 2006 roku sygn. VI SA/Wa 867/06 LEX 246145).

Nie nasuwa zastrzeżeń Sądu stanowisko organu, który akcentując prowadzenie przez wnioskodawcę konkurencyjnej względem uprawnionego działalności gospodarczej (na rynku wyrobów czekoladowych) podniósł, że skoro używa on podobnych oznaczeń dla towarów tego samego rodzaju, to rejestracja opisowego oznaczenia tych towarów, jako znaku towarowego, na rzecz innego przedsiębiorcy, uniemożliwia mu, ze względu na zakres ochrony wynikającej z takiej rejestracji, korzystanie z takich samych lub podobnych oznaczeń opisowych dla sygnowania własnych towarów.

Sporny znak służy do oznaczania towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej to jest czekolady i produktów czekoladowych. W tym miejscu należy wskazać, że podanie przez organ w motywach zaskarżonej decyzji, iż przedmiotowy znak służy do oznaczania towarów w klasie 31 należy uznać za oczywistą omyłkę nie wpływającą na wynik niniejszej sprawy, gdyż organ pomimo powołania klasy 31 wymienił towary z klasy 30. Poczynione przez organ rozważania w zakresie podobieństwa towarów również dotyczyły towarów z klasy 30 klasyfikacji nicejskiej to jest czekolady i produktów czekoladowych.

Podstawę prawną wniosku o unieważnienie stanowiły przepisy art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Urząd Patentowy RP oddalił przedmiotowy wniosek na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.(v. podstawa prawna zaskarżonej decyzji).

Ze względu na związanie Urzędu Patentowego RP w postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę należało rozważyć, czy pominięcie w podstawie prawnej decyzji (oddalającej w całości wniosek o unieważnienie) jednej z podstaw wskazywanych przez wnioskodawcę stanowi wadliwość podjętego przez organ rozstrzygnięcia; a jeżeli tak, to czy prowadzi ona do wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego.

Zdaniem Sądu, na gruncie niniejszej sprawy należy stwierdzić, że brak powołania w podstawie prawnej zaskarżonej decyzji przepisu art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. choć niewątpliwie narusza art. 107 par. 1 k.p.a. jednakże nie w stopniu uzasadniającym uchylenie bądź stwierdzenie nieważności tejże decyzji. Należy bowiem wskazać, że niepowołanie w zaskarżonej decyzji administracyjnej przepisu nie oznacza, że sprawa została rozstrzygnięta na innej podstawie prawnej, lub że powoływany przepis nie był w ogóle stosowany. Z uzasadnienia decyzji jasno wynika, że organ rozważył niniejszą sprawę również w aspekcie powoływanego przez wnioskodawcę przepisu art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. stwierdzając, że zarzut zgłoszenia spornego znaku w złej wierze jest nieuzasadniony. W decyzji podano argumenty na poparcie stanowiska organu.

Pomijając przedstawione wyżej mankamenty decyzji stwierdzić należy, że przedmiotowa decyzja narusza prawo w stopniu powodującym konieczność uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Na wstępie przypomnienia wymaga, iż to, że Państwa członkowskie posiadają pełną swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących w szczególności rejestracji znaków towarowych (v. wyroki: z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, Zb.Orz. s. I-5873, pkt 30; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-246/05 Häupl, Zb.Orz. s. I-4673, pkt 26), o tyle nie zmienia faktu, że określenie charakteru i zakresu towarów i usług, które mogą być chronione zarejestrowanym znakiem towarowym, nie wynika z przepisów dotyczących procedury rejestracji, lecz z materialnych przesłanek uzyskania prawa przyznanego przez znak towarowy (ww. wyrok w sprawie Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, pkt 31).

W tym względzie motyw 8 dyrektywy 2008/95 podkreśla, że osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich zakłada, by uzyskanie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego było co do zasady poddane, we wszystkich państwach członkowskich, takim samym warunkom (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 36; wyroki: z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I-1619, pkt 122; z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 r. Budĕjovický Budvar, pkt 31).

Niewątpliwie wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, na który składa się zbiór norm. Zmierza on do osiągnięcia szczególnych dla niego celów a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych.

W związku z powyższym, zgodność z prawem decyzji Urzędu Patentowego RP powinna być oceniania wyłącznie w aspekcie przepisów p.w.p. regulujących daną kwestię. Tym niemniej, zdaniem Sądu, wykładnia tych przepisów powinna być spójna z wykładnią dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli zastosowany przepis p.w.p. stanowi implementację przepisu dyrektywy (rozporządzenia).

Mając to na względzie należy stwierdzić, że co prawda przywołane przez skarżącą wyroki TSUE - w tym wyrok w sprawie zajączka L. - nie są wiążące dla Urzędu Patentowego RP przy rozpoznawaniu niniejszej sprawy, w tym znaczeniu, że orzekając w tej sprawie polski organ patentowy jest autonomiczny, co do kierunku podejmowanego przezeń rozstrzygnięcia, to niewątpliwie wykładnia takich samych przepisów (p.w.p. i odpowiadających im przepisów dyrektywy/rozporządzenia) dokonana zarówno przez TSUE jak i Urząd Patentowy nie powinna się w sposób zasadniczy różnić. Tymczasem na gruncie niniejszej sprawy należy stwierdzić, że organ przy dokonywaniu wykładni przepisów prawa materialnego mających zastosowanie w niniejszej sprawie pominął wypracowane w orzecznictwie wspólnotowym kryteria oceny.

Sporny znak towarowy jest znakiem trójwymiarowym tzn. takim, który posiada pewien kształt, a zatem objętość , innymi słowy jest modelem a nie płaską figurą. W odniesieniu do tej kategorii znaków stosuje się pewne ograniczenia zdolności rejestrowej, gdyż nie mogą być uznane za znaki towarowe znaki, które stanowią formę wynikającą wyłącznie z natury produktu. Ponadto nie ma zdolności rejestrowej taka forma, która podnosi wartość produktu a także nie podlega ochronie taka forma produktu, która jest niezbędna (konieczna) do uzyskania określonego rezultatu przemysłowego (v. M. Poźniak- Niedzielska Forma plastyczna jako znak towarowy, PPH czerwiec 1999). Nie można przy tym oczywiście z góry wykluczyć, iż zarówno kształt jak i kolorystyka mogą stanowić przedmiot ochrony jako znak towarowy, a w konsekwencji mogą też determinować ochronę znaku towarowego jako jego elementy.

Charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać z jednej strony przez odniesienie do towarów i usług, dla których został zarejestrowany, i z drugiej strony, uwzględniając sposób postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców. Przy czym dokonując przedmiotowej oceny należy brać pod uwagę jego postrzeganie przez relewantnych odbiorców na obszarze na którym jest zarejestrowany i używany, a nie na całym obszarze Wspólnoty Europejskiej.

Przepis art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. wyłącza możliwość udzielania praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Przepis ten odsyła bezpośrednio do treści art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., który stanowi, iż znamion odróżniających nie mają oznaczenia, które nie nadają się do oznaczania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone.

Zdaniem Sądu, rację ma skarżąca spółka, że Urząd Patentowy w ramach oceny konkretnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, nie uwzględnił wymogu ustalenia, czy znak ten posiada elementy, dzięki którym w znaczący sposób odbiega od norm - lub zwyczajów występujących w danym sektorze towarów, do oznaczania których przeznaczony.

W tym zakresie należy stwierdzić, że sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego tworzonego przez kształt samego towaru - jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - nie jest zawsze taki sam co w przypadku słownego lub graficznego znaku towarowego, które stanowią oznaczenie niezależne od wyglądu oznaczonych nim towarów. Przeciętni konsumenci nie mają w zwyczaju domyślać się pochodzenia towarów w oparciu o ich kształt lub kształt ich opakowania, w sytuacji, gdy dany znak przestrzenny pozbawiony jest elementów graficznych lub słownych. Należy przy tym zaakcentować, że przy ocenie zdolności odróżniającej spornego znaku należy uwzględnić typowe cechy zastrzeżonego kształtu zająca (jako elementu natury) oraz dokonać ustaleń na tle innych form przedstawieniowych czekoladowego zajączka pochodzących od innych przedsiębiorców w aspekcie dowodów zaoferowanych przez wnioskodawcę.

Konieczne jest także dokonanie przedmiotowej oceny przy uwzględnieniu elementów ozdobnych (folia w kolorze złotym, czerwona wstążeczka na szyi i zawieszony na niej dzwoneczek w kolorze złotym). Przy czym osobno przeprowadzona ocena każdego z elementów ozdobnych pod kątem ich ewentualnego charakteru odróżniającego nie zwalnia organu od dokonania całkowitej oceny spornego oznaczenia.

W ocenie Sądu, organ na gruncie niniejszej sprawy nie wykazał, że omawiany znak towarowy w postaci kształtu siedzącego zająca jest wyjątkowy w tym znaczeniu, że znacznie odróżnia się od podstawowych kształtów danego towaru powszechnie używanego w obrocie i nie przypomina zwykłego wariantu tych kształtów. Podkreślenia przy tym wymaga, że organ pominął dowody przedłożone przez skarżącą. Tymczasem w razie niemożności wykazania powyższej okoliczności należałoby uznać, że forma siedzącego zajączka może być potraktowana jako typowa forma zajączków czekoladowych, i tym samym w realiach rozpatrywanej sprawy jako pozbawiona zdolności odróżniającej.

W ocenie Sądu, pomijając wskazane powyżej względy przy wykładni art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. organ naruszył ten przepis w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy

Jak już wspomniano, charakter odróżniający zgłoszonego znaku towarowego należy oceniać z jednej strony przez odniesienie do towarów i usług, dla których wystąpiono o rejestrację, i z drugiej strony, uwzględniając sposób postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców. Przy dokonywaniu oceny zwyczajów zainteresowanych konsumentów, w stosunku do których należy przeprowadzić ocenę charakteru odróżniającego znaku towarowego, należy wziąć pod uwagę zwykłe sposoby sprzedaży omawianego towaru. Uwzględniając powyższe organ powinien dokonać stosownej oceny zarówno w świetle praktyk przyjętych w rozpatrywanym sektorze, jak i sposobu, w jaki postrzegają znaki przeciętni konsumenci.

Przeciętny konsument postrzega kształt towaru jako wskazówkę dotyczącą pochodzenia handlowego towaru tylko wówczas gdy skojarzenie takie nasuwa się natychmiastowo.

W rozpatrywanej sprawie, pomimo zaoferowania przez skarżącą dowodów m.in. kart pocztowych na Święta Wielkanocne, zdjęć przykładowych figurek czekoladowych zająców z elementami tych świąt, opracowania K. S. pt Zając we współczesnym potocznym obrazie polskich Świąt Wielkanocnych, Urząd Patentowy pominął je i w istocie nie zbadał czy sporny znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego z uwagi na to, że forma przedstawieniowa tego znaku jest wykorzystywana w Polsce w określonych uwarunkowaniach (okres Świąt Wielkanocnych) i w związku z tym nie jest wystarczająco oryginalna by przeciętny konsument mógł postrzegać takie przestrzenne oznaczenie samo w sobie jako wskazujące na pochodzenie towaru tego rodzaju ze szczególnego źródła.

W szczególności nie można zgodzić się z organem, iż z góry należy zdyskwalifikować jako dowód nieobiektywny przedłożone przez wnioskodawcę ww. opracowanie K. S. z tego względu, że ma ono charakter dokumentu prywatnego. Skoro na ustalenia tej opinii powoływała się skarżąca, zupełny brak odniesienia się do tego dowodu ze strony Urzędu Patentowego RP uzasadnia zarzut naruszenia przepisów postępowania, które to uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy a to art. 7, 77 i 80 k.p.a., polegające na dowolnej ocenie materiału dowodowego, na nie rozpatrzeniu w sposób wyczerpujący materiału dowodowego oraz na nie wyjaśnieniu wszystkich okoliczności mających wpływ na wynik sprawy.

Ponownie rozpoznając sprawę w powyższym aspekcie organ winien także uwzględnić, że na ocenę co do braku odróżniającego charakteru znaku towarowego nie może mieć wpływu większa lub mniejsza liczba podobnych form występujących na rynku, ani też nieobecność na rynku form identycznych do tej, która została zgłoszona do rejestracji (v. wyrok Trybunału z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM a także wyrok SP I z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie T-15/05 De Waele przeciwko OHIM). Ponadto, zdaniem Sądu, ocena w zakresie braku charakteru odróżniającego znaku towarowego może być uzasadniona w oparciu o fakty powszechnie znane, wynikające z praktycznego doświadczenia nabytego na skutek obserwacji obrotu towarami powszechnej konsumpcji, bez konieczności podawania konkretnych przykładów (podobnie wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-402/02 - kształt papierka od cukierka).

W razie przyjęcia, iż forma przedstawieniowa spornego znaku nie odbiega znacząco od naturalnie nasuwającego się na myśl sposobu przedstawienia wyrobu czekoladowego w postaci zająca oferowanego w okresie Wielkanocnym należałoby uznać, że całościowe wrażenie wywierane przez sporny znak nie umożliwia przeciętnemu konsumentowi rozpoznania handlowego pochodzenia towarów przy dokonywaniu wyboru w czasie zakupów.

Według organu, niezasadny jest zarzut skarżącej naruszenia przez sporną rejestrację art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. W myśl tego przepisu nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony.

Należy przy tym podkreślić, że sam zamiar zamknięcia konkurentom dostępu do rynku, nie świadczy o uzyskaniu prawa z rejestracji znaku towarowego w złej wierze. Prawo ochronne na znak towarowy jako prawo wyłączne, z natury rzeczy wprowadza pewne ograniczenia dla innych podmiotów, które nie mogą już używać takiego oznaczenia. Zatem sam fakt zgłoszenia znaku nie świadczy o złej wierze, muszą zaistnieć dodatkowe okoliczności wskazujące na naganne postępowanie zgłaszającego. Zła wiara zgłaszającego nie określa formy przedstawieniowej znaku, przesłanka ta odnosi się do zachowania zgłaszającego. Oceny tego zachowania Urząd musi dokonać w oparciu o okoliczności towarzyszące zgłoszeniu. W postępowaniu o unieważnienie Urząd ma do dyspozycji dowody przedstawione przez wnioskodawcę i dopiero na ich podstawie decyduje, czy zarzut zgłoszenia w złej wierze jest uzasadniony. To na wnioskującym o unieważnienie spoczywa obowiązek przedstawienia dowodów na okoliczności wskazujące, że zgłoszenie było w swoim całokształcie nieuczciwe.

Skarżąca podnosi, że w niniejszej sprawie przedstawiła dowody na brak używania spornego znaku w postaci w jakiej został on zgłoszony i zarejestrowany dlatego organ powinien stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku doszło do zgłoszenia znaku w złej wierze. Organ wskazał natomiast, że argumentacja wnioskodawcy o nieużywaniu spornego znaku nie jest objęta zakresem wniosku o unieważnienie.

Zdaniem Sądu, stanowisko organu jest błędne.

W ocenie Sądu, przy wykładni art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. konieczne jest uwzględnienie czy uprawniony rozpoczął używanie znaku po jego rejestracji w sytuacji gdy taki zarzut został podniesiony przez podmiot wnioskujący o unieważnienie.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie zarówno wspólnotowym jak i krajowym.

Przykładowo w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., wydanym w sprawie

[...], Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że zamiar zgłaszającego w odnośnej chwili jest elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy. Tak więc zamiar uniemożliwienia osobie trzeciej wprowadzania do obrotu towaru może w pewnych okolicznościach stanowić o złej wierze zgłaszającego. Tak jest zwłaszcza w przypadku, gdy okazuje się później, że zgłaszający zarejestrował jako znak towarowy oznaczenie bez zamiaru używania go wyłącznie po to, by uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek. W takim przypadku, jak stwierdził Trybunał, znak towarowy nie spełnia bowiem podstawowej funkcji polegającej na zagwarantowaniu konsumentowi czy końcowemu użytkownikowi tożsamości pochodzenia danego towaru lub usługi, co umożliwia mu - bez ryzyka wprowadzenia w błąd - odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie (Trybunał Sprawiedliwości WE przywołał również wyrok ETS z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i

C-457/01 P, Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I-5089, pkt 48).

Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 września 2011 r., sygn. akt II GSK 885/10 stwierdził, że ustalenie, iż zgłaszający zarejestrował jako znak towarowy oznaczenie bez zamiaru używania go, wyłącznie po to, aby uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek, możliwe jest poprzez ocenę zachowania uprawnionego już po dokonaniu rejestracji, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających znaczenie dla sprawy. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę, nie ma przeszkód, aby takie intencje zgłaszającego na dzień zgłoszenia znaku do ochrony wyprowadzać z faktów, jakie miały miejsce już po zgłoszeniu do ochrony znaku towarowego. Rozpoznając ponownie przedmiotową sprawę organ powinien przeprowadzić analizę materiału dowodowego i odnieść się do argumentów stron pod kątem zamiaru używania przez skarżącego spornego znaku towarowego, mając na względzie poczynione wcześniej uwagi odnoszące się do intencji zgłaszającego jako wyznacznika jego ewentualnej złej wiary w zgłoszeniu danego oznaczenia do ochrony.

Mając powyższe na uwadze skargę należało uznać za uzasadnioną.

O uchyleniu zaskarżonej decyzji orzeczono na podstawie art. 145 par 1 pkt 1 lit a) i c ) p.p.s.a.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a. natomiast o niewykonywaniu uchylonej decyzji na podstawie art. 152 p.p.s.a.