Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1325/14
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2014-12-02 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5, ust. 6, art. 154
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Protokolant: ref. staż. Piotr Czyżewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] stycznia 2014r. znak: [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej stwierdził z dniem [...] stycznia 2011r wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy słowny "A." o numerze [...] w zakresie wszystkich towarów ujętych w klasie 14 tj. metali szlachetnych, zegarów, przyrządów chronometrycznych.

Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu [...] kwietnia 2011r. do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego wpłynął wniosek T., M. o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "A." o nr [...] zarejestrowany na rzecz A. Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. (dalej: skarżąca). Jako podstawę prawną wniosku wskazano art. 169 ust. 2 w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej p.w.p.).

W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do wspólnotowego znaku towarowego "A." nr [...] zarejestrowanego do oznaczenia towarów w klasie 14. Wnioskodawca posiada prawo wyłączne do znaku towarowego "A.", tym samym ma on prawo żądać zweryfikowania i ustalenia statusu prawnego spornego znaku towarowego, wkraczającego w zakres jego ochrony. Podniósł, że swój interes prawny wywodzi także z treści art. 157 p.w.p. a także art. 166 p.w.p., w świetle którego uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania oznaczenia w obrocie, ani unieważnić prawo ochronne na dany znak, jeżeli swojego znaku nie używa w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 p.w.p. A zatem wnioskodawca ma prawo żądać ustalenia, czy sporny znak był używany na polskim rynku w rozumieniu powołanego wyżej przepisu. Wnioskodawca wskazał również, że niezależnie od powyższego interes prawny w niniejszej sprawie wywodzi z art. 20 Konstytucji, który stanowi, ze każdy ma prawo korzystać z wolności gospodarczej, a także art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (jt. Dz.U z 2013r. poz. 672 – dalej: o działalności gospodarczej ),który precyzuje, że podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

W odpowiedzi na w/w wniosek pismami z dnia [...] stycznia 2012r. (wpływ do organu w dniu [...] i [...] stycznia 2012r. uprawniony do spornego znaku wniosek uznał za bezzasadny i wniósł o przekazanie sprawy do postępowania w trybie spornym. Wskazując jednocześnie, że uprawniony ze znaku zamawia u podmiotów zewnętrznych zegary oznaczone znakiem "A." i rozprowadza je do podmiotów zewnętrznych co miało miejsce np. w lutym 2011r. a zatem przed datą złożenia wniosku o wygaszenie.

Na rozprawie w dniu [...] lipca 2012r. strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie. Uprawniony w trakcie rozprawy złożył materiały w postaci fragmentu katalogu i faktur na okoliczność rzeczywistego używania spornego znaku towarowego i wniósł o przesłuchanie świadka M.R., na okoliczność, że przedstawione faktury dotyczą materiałów ujętych na załączonych zdjęciach, ponieważ M.R. podpisywał większość z tych faktur i zamawiał te materiały oraz na okoliczność dystrybucji tych materiałów.

Pismem z dnia [...] września 2012r. uprawniony poinformował, że fragmenty katalogu jaki załączył do akt postępowania nie istnieje w innej formie niż elektroniczna, więc do akt sprawy może być złożony jedynie w formie wydruku, który już dołączył.

Wnioskodawca w piśmie z dnia [...] listopada 2012r. podniósł, że uprawniony nie przedłożył do akt sprawy materiału potwierdzającego rzeczywiste używanie znaku towarowego, bowiem z przedłożonych pojedynczych wydruków nie wynika jakiego przedziału czasowego dotyczą te materiały, ani też nie zostało wskazane źródło ich pochodzenia.

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2012r. na posiedzeniu niejawnym organ oddalił wniosek uprawnionego o przesłuchanie w charakterze świadka M.R.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu [...] stycznia 2014r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska. Pełnomocnik uprawnionego wniósł ponownie wniosek o dopuszczenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadka M.R., na okoliczność potwierdzenia używania znaku dla towarów objętych wnioskiem. Wskazał, że używaniem znaku towarowego jest używanie także w promocji i reklamie a zeznania świadka pozwolą na ustalenie czy zegary uwidocznione na zdjęciach są zegarami ujętymi w fakturach. Nadto świadek będzie mógł wyjaśnić w jaki sposób te zegary były kolportowane dalej i w jaki sposób dochodziło do używania spornego znaku naniesionego na te zegary. Świadek może zweryfikować kiedy materiały, które są ujęte jako "Artykuły Promocyjne" były wprowadzane do obrotu, jak i też kiedy sama gazeta o nazwie "Artykuły Promocyjne" rozpoczęła swój żywot w obrocie gospodarczym. Wskazał również, że katalog miał formę elektroniczną dlatego jedyną formą umożliwiającą jego złożenie do akt sprawy jest wydruk. Uprawniony wskazał również, że nie były to pojedyncze sztuki zegarów, było bowiem dostępnych prawie 6 tysięcy sztuk.

Pełnomocnik wnioskodawcy wskazał, że postanowienie w przedmiocie wniosku o przesłuchanie w charakterze świadka M.R. zostało już wydane a w przypadku uznania, że strona uprawniona ponownie wnosi o przesłuchanie w charakterze świadka w/w osoby, to wnosi o oddalenie tego wniosku z uwagi na okoliczność, iż zeznania tej osoby nie wniosą niczego nowego do sprawy. Wskazał, że wnioskodawca nie kwestionuje prawdziwości faktur złożonych do akt sprawy, na których widnieje podpis M.R., natomiast kwestionuje ich przydatność dla niniejszej sprawy. Faktury te bowiem potwierdzają, że strona uprawniona kupowała, a nie sprzedawała, pojedyncze sztuki zegarów, dla tego też faktury te nie stanowią dowodu potwierdzającego używanie towarów w obrocie, brak dowodów, że były one wprowadzane w sposób rzeczywisty do obrotu przez stronę uprawnioną. Pełnomocnik wnioskodawcy wskazał również, że w chwili obecnej nie jest wiadome jaki charakter ma materiał złożony do akt przez uprawnionego o nazwie "Artykuły Promocyjne". Materiał ten jest bowiem we fragmencie. Strona uprawniona nie przedłożyła kompletnego materiału w tym zakresie a sam materiał nie zawiera żadnej daty. Z kolei faktury złożone do akt sprawy mogą potwierdzić wyłącznie, że firmy które je wystawiły wprowadzają do obrotu zegarki, natomiast nie są to zegarki oznaczone znakiem A.

Wnioskodawca w piśmie złożonym jako załącznik do protokołu dodatkowo wskazał powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sadu Administracyjnego, że rzeczywiste używanie polega na umieszczeniu znaku na towarze i obrocie takimi towarami, co musi mieć charakter powtarzających się czynności, trwających przez pewien czas. Musi mieć ono zatem zakres i charakter istotny i niedwuznaczny, a także rzeczywisty i poważny a nadto używanie znaku towarowego powinno pozostawać w zgodzie z działalnością przedsiębiorstwa, zaś obowiązkowi rzeczywistego używania czyni zadość jedynie używanie znaku w obrocie gospodarczym, przy czym używanie tego znaku nie może mieć charakteru symbolicznego. Wskazał i przeanalizował złożone do akt sprawy dokumenty przez uprawnioną i podkreślił, że nie udowodniają one okoliczności rzeczywistego używania znaku towarowego A. nr [...] w odniesieniu do towarów w klasie 14, gdyż uprawniony nie wykazał wprowadzania do obrotu w sposób zawodowy lub zarobkowy towarów we wskazanej klasie.

Organ po rozpatrzeniu ponownego wniosku uprawnionego o przesłuchanie świadka oddalił wniosek .

Po rozpoznaniu sprawy Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji z dnia [...] stycznia 2014r. stwierdził z dniem [...] stycznia 2011r. wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy A. nr [...] w zakresie wszystkich towarów ujętych w klasie 14.

W uzasadnieniu decyzji organ podkreślił, że celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie gospodarczym. Udzielenie ochrony na znak towarowy wiąże się bowiem z ustawowym obowiązkiem używania znaku towarowego dla towarów (usług), dla których znak został zarejestrowany. Z kolei nieużywanie znaku towarowego może skutkować w określonych sytuacjach stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego. Instytucja ta została unormowana w art. 169 p.w.p.

Wskazał, że obowiązujące przepisy możliwość stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy wiążą z obowiązkiem wykazania interesu prawnego w żądaniu wygaśnięcia prawa, co wynika z art. 169 ust. 2 p.w.p., a więc wskazania takiej normy prawa materialnego, która z uwagi na prawa lub obowiązki wnioskodawcy, bądź też sytuację w której się znalazł stanowi podstawę do wystąpienia z takim wnioskiem.

Organ podkreślił, że w dotychczasowym orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet najbardziej ogólne normy prawa kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. art. 20 i art. 22 Konstytucji RP (zob. m.in. wyroki: Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r., sygn. akt III RN 218/2001 OSNP 2004/2 poz. 23; wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., II SA 81/2002, nie publ.). Czyni się jednak wówczas założenie, że wspomniane normy prawne, gwarantujące swobodne prowadzenie działalności gospodarczej mogą być źródłem interesu prawnego, tylko wtedy gdy cudzy znak towarowy przeszkadza wnioskodawcy w prowadzeniu działalności gospodarczej (zob. m.in. wyrok NSA z dnia 25 października 2006 r., II GSK 163/06). Powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2012r. (sygn. II GSK 1551/11 ) organ wskazał również, że jeżeli należna przedsiębiorcy swoboda działalności gospodarczej jest zagrożona przez cudze prawo do znaku towarowego, to przedsiębiorca ten ma interes prawny do wystąpienia z wnioskiem o wyeliminowanie z obrotu tego prawa wyłącznego. W świetle powyższego, organ uznał, że interes prawny wnioskodawcy w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy nie budzi wątpliwości. Wnioskodawca jest bowiem właścicielem wspólnotowego znaku towarowego "A." o nr [...] przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 14 a więc identycznego jak znak sporny.

W decyzji wskazano, że zgodnie z art. 169 ust. 6 p.w.p. w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. W świetle wyżej powołanego przepisu ciężar przeprowadzenia dowodu w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego spoczywał na uprawnionym z rejestracji znaku, który powinien wykazać, że znaku używał lub jeżeli znaku nie używał miał ku temu ważne powody. Używanie znaku, aby wyłączało możliwość postawienia zarzutu niewykonywania obowiązku używania znaku towarowego musi mieć miejsce na obszarze Polski, musi mieć niedwuznaczny charakter, musi być rzeczywiste oraz powinno dotyczyć zarejestrowanego znaku dla towarów i usług objętych ochroną. Organ podkreślił, że rzeczywiste używanie znaku towarowego polega na nakładaniu znaku na towar i wprowadzaniu tak oznaczonych towarów do obrotu w określonym przez wnioskodawcę przedziale czasowym.

Organ wskazał, że w rozpatrywanej sprawie uprawniony przedłożył do akt postępowania następujące dokumenty, które jego daniem świadczą o używaniu spornego znaku towarowego:

- faktury VAT z lat 2007, 2008, 2009, i 2011, do których zostały dołączone zdjęcia zegarów, wskazujące uprawnionego jako nabywcę towarów;

-kolorowe wydruki zatytułowane "Materiały Promocyjne"

Zdaniem Urzędu Patentowego ww. materiał dowodowy nie świadczy jednak o tym, że znak towarowy "A." był używany w sposób rzeczywisty i ciągły na terytorium Polski w odniesieniu do towarów takich jak: metale szlachetne, zegary, i przyrządy chronometryczne. Z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach przedmiotowej sprawy nie wynika, aby uprawniony używał spornego znaku na terytorium Polski w odniesieniu do ww. towarów. Zdaniem organu faktury VAT przedłożone do akt sprawy wskazują uprawnionego tj. A. sp. z o.o. jako nabywcę towarów wymienionych na w/w fakturach, w śród których są zegary. Wynika z nich, że uprawniony dokonywał zakupu określonych towarów, w tym również zegarów w latach 2007, 2008, 2009, 2011. Z kolei wydruki zatytułowane "Materiały Promocyjne" nie zawierają żadnej daty, a zatem niemożliwe jest odniesienie się do konkretnego przedziału czasowego. Zawierają one co prawda zegary, jednakże nieznane jest pochodzenie ww. materiału, który w ocenie organu stanowi ofertę sprzedaży, reklamę produktów, przy czym nie jest wiadome czy produkty znajdujące się w ofercie (w tym zegary) zostały wprowadzone na rynek polski. Nadto z samego dokumentu "Materiały Promocyjne" wprost wynika, że materiały te stanowią towary promocyjne, reklamowe. Organ uznał zatem, że materiały przedłożone do akt sprawy, stanowią wyłącznie materiały promocyjne i faktury VAT wystawione na uprawnionego, który jest odbiorcą tych towarów a nie podmiotem sprzedającym czyli wprowadzającym do obrotu.

Organ wyjaśnił również, że wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań M.R. został przez organ oddalony ze względu na to, że w sprawach gdzie przedmiotem postępowania jest stwierdzenie używania znaku towarowego najważniejszym materiałem są dowody rzeczowe potwierdzające wprowadzenie konkretnych towarów na rynek polski. Organ zauważył przy tym, że dowód z przesłuchania tego świadka de facto miał dotyczyć wykazania działań promocyjnych, te zaś same w sobie nie mogą świadczyć o rzeczywistym używaniu spornego znaku towarowego w myśl art. 169 ust. 5 p.w.p. A zatem zdaniem organu w przedmiotowej sprawie nie został złożony żaden dowód, z którego wynikałoby, że towary objęte przedmiotowym wnioskiem zostały wprowadzone na rynek, co oznacza, że przesłuchanie ww. osoby w charakterze świadka było zbędne.

Zdaniem organu uprawniony nie wykazał zatem używania spornego znaku towarowego w zakresie towarów objętych przedmiotowym wnioskiem w sposób rzeczywisty i poważny na obszarze Polski w okresie kolejnych 5 lat od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na ten znak, jak również nie wykazał, że istniały ważne powody usprawiedliwiające nieużywanie spornego znaku.

Organ uwzględniając powyższe wskazał również, że decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "A." o nr [...] wydana została w dniu [...] stycznia 2006r. Wobec powyższego pierwszym dniem 5 letniego okresu, o którym mowa w art. 169 ust.1 pkt 1 p.w.p. jest [...] stycznia 2006r. A zatem ponieważ w przedmiotowej sprawie wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia spornego znaku z najwcześniejszą możliwą datą, to zasadne było wygaśnięcie spornego znaku z dniem [...] stycznia 2011r.

Na ww. orzeczenie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł uprawniony tj. A. sp. z o.o. z siedzibą w Ł. wnosząc o uchylenie skarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Patentowy RP.

W skardze zarzucono, że decyzja została wydana z naruszeniem:

- art. 8 poprzez niepodjęcie wszelkich koniecznych do wyjaśnienia sprawy czynności w szczególności oddalenie wniosku o powołanie świadka, w wyniku czego w sposób znaczący ucierpiało zaufanie Uprawnionej do przepisów prawa, sumienności organów administracji publicznej oraz stosowania prawa przez te organy

- art. 7, 77 oraz 107 ust. 3 k.p.a. poprzez niepełne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy oraz niewłaściwą ocenę zebranego materiału dowodowego, w szczególności przyjęcie:

• że materiał dowodowy złożony w toku postępowania nie dowodzi używania znaku towarowego "A. " o numerze [...] dla towarów w klasie 14

• oddalenie wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań M.R. pracownika działu promocji i reklamy, który dysponuje wiedzą na temat sposobu dystrybucji towarów z klasy 14 oznaczanych znakiem towarowym "A. " o numerze [...]

- art. 75 i 78k.p.a. poprzez ich niezastosowanie i oddalenie wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka, skutkujące pominięciem istotnych aspektów sprawy i wydaniem wadliwej decyzji

- błędne przyjętą wykładnię art. 169 p.w.p. poprzez przyjęcie, że znak towarowy "A." o nr [...] nie był używany do oznaczania towarów z klasy 14 MKTiU mimo oczywistych przesłanek świadczących o używaniu spornego znaku, zwłaszcza przesłanek świadczących o używaniu spornego znaku towarowego na zasadach określonych w art. 154 p.w.p.

W uzasadnieniu skargi Spółka rozwinęła podniesione zarzut podkreślając w szczególności kwestię nie przeprowadzenia przez organ wnioskowanego dowodu z przesłuchania świadka, który posiadał zarówno stosowną wiedzę o sposobie dystrybucji zakupionych towarów ze znakiem "A.", jak również, co do okresu z którego pochodzą przedłożone w postępowaniu "Materiały Promocyjne". Wskazała również powołując się na zapis art. 154 p.w.p., że dla niniejszego postępowania szczególnie istotny jest zapis pkt 3 tego artykułu, który w sposób jednoznaczny określa, że używaniem znaku towarowego jest także używanie takiego znaku w reklamie.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał stanowisko zawarte w skarżonej decyzji oraz wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto - co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną - art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.- zwaną dalej p.p.s.a).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że zasługuje ona na uwzględnienie.

Na wstępie należy przypomnieć, że istota znaku towarowego polega na możliwości odróżniania oznaczonych nim towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa. Uprawniony, który uzyskał prawo ochronne nabywa prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Służące uprawnionemu prawo wyłącznego używania znaku stanowi także jego obowiązek, bowiem nieużywanie znaku powoduje, że otwiera się możliwość dla innych podmiotów, mających w tym interes prawny, żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Celem znaku towarowego jest bowiem odróżnianie towarów wedle ich pochodzenia, a cel ten może być realizowany tylko wtedy, gdy znak nakładany jest na towary, a towary trafiają do klienteli (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1515/07). W myśl art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Zgodnie zaś z ust. 2 tego artykułu Urząd Patentowy wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Celem instytucji wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, o jakim mowa w tym artykule jest więc eliminowanie praw ochronnych na te oznaczenia, które nie są używane w sposób rzeczywisty w obrocie gospodarczym przez dłuższy, określony w ustawie, czas, w skutek nieużywania zarejestrowanego znaku w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym. Zgodnie zaś z art. 169 ust. 6 p.w.p. w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie wygaśnięcia prawa ochronnego, obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. A zatem to skarżący był zobligowany do wykazania, że używał znaku towarowego na terytorium Polski w sposób rzeczywisty poprzez nakładanie oznaczenia na towar i wprowadzanie tak oznaczonych towarów do obrotu.

Pojęcie rzeczywistego używania znaku nie jest w p.w.p. wyjaśnione w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Artykuł 154 p.w.p. wskazuje, iż używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług. Ważne jest żeby znak towarowy był używany w sposób rzeczywisty. Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego było rozważane również w orzecznictwie m.in. NSA w wyroku z dnia 24 maja 2006 r. sygn. akt II GSK 70/06 wyraził pogląd, iż obowiązkowi rzeczywistego używania znaku czyni zadość tylko takie używanie, które pozostaje w związku fizycznym lub pojęciowym z towarem lub usługą. Oznacza to konieczność nakładania zarejestrowanego oznaczenia na towar i wprowadzania do obrotu. Zgodnie zaś z wyrokiem NSA z dnia 10 października 2006 r., sygn. akt II GSK 173/06 używanie znaku towarowego powinno pozostawać w zgodzie z działalnością przedsiębiorstwa, zaś obowiązkowi rzeczywistego używania czyni zadość jedynie używanie znaku w obrocie gospodarczym.

W doktrynie uważa się natomiast, iż używanie rzeczywiste ma być używaniem nie dla pozoru. Konieczne jest, aby przeciętny odbiorca na rynku mógł łączyć określony towar z oznaczeniem. Używanie znaku znajduje najczęściej wyraz w nakładaniu oznaczenia na towar i jego wprowadzeniu do obrotu. To samo dotyczy usług, z tym, że musi to być rzeczywiste świadczenie usług pod tym znakiem. Używanie znaku musi również osiągnąć poważne rozmiary. Zakres koniecznego (poważnego) używania ustala się na podstawie mierników subiektywnych odnoszących się do przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub prawnej uprawnionej z tytułu rejestracji. Należy również wskazać, iż zagraniczne osoby prawne i fizyczne są zobowiązane na równi z polskimi osobami fizycznymi i prawnym do używania zarejestrowanego znaku towarowego. Dlatego też obowiązek powyższy jest wykonywany wówczas, gdy uprawniony z rejestracji używa znaku w toku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na obszarze Polski (por. Ryszard Skubisz, Prawo znaków towarowych, Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa 1997, s. 211-212).

Natomiast nieużywanie znaku towarowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jako przesłanka wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego ma stanowić gwarancje wykorzystywania zastrzeżonego znaku towarowego przez uprawnionego i doprowadzić do eliminacji zastrzegania atrakcyjnych znaków jedynie w celu utrudnienia działań marketingowych konkurentom. Stanowi zatem przymus używania znaku w sposób poważny i istotny gospodarczo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zasadniczo w postaci wpisanej do rejestru znaków towarowych, choć należy dopuścić także możliwość używania znaku w formie zmienionej w niewielkim stopniu, np. poprzez wprowadzenie dodatkowego elementu tła, nie skutkujące zmianą istoty znaku ani jego elementów odróżniających" - Grzegorz Kycia "Powstanie i ustanie prawa do firmy i prawa do znaku towarowego oraz ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych", Dom Wydawniczy "Ostoja", Kraków 1999, s. 195). W myśl bowiem artykułu 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. przez używanie znaku rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, jednakże tylko w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru.

W przedmiotowej sprawie, w ocenie Sądu organ nie zgromadził pełnego materiału dowodowego, co uniemożliwiło dokonanie pełnej analizy oraz prawidłowej oceny, czy miało miejsce rzeczywiste używanie przez skarżącą znaku towarowego.

Podnieść, bowiem należy, że wszystkie dowody są równorzędne. Nie ma zatem lepszych i gorszych dowodów czyli np. dowód z zeznań świadka nie jest gorszym dowodem niż np. dowód z dokumentu. Tym samym nieprzeprowadzenie dowodu z zeznań wnioskowanego świadka M.R., który jak twierdzi skarżąca posiada wiedzę w zakresie m. in. dystrybucji zakupionych towarów, uznać należy za naruszający przepis art. 7 k.p.a. Zgodnie z tym unormowaniem stanowiącym zasadę prawdy obiektywnej, organy administracji publicznej "podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy". Stosownie do tej zasady, organ prowadzący postępowanie ma obowiązek zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego, aby ustalić stan faktyczny sprawy zgodny z rzeczywistością. W szczególności jest obowiązany dokonać wszechstronnej oceny okoliczności konkretnego przypadku na podstawie analizy całego materiału dowodowego, a stanowisko wyrażone w decyzji uzasadnić w sposób wymagany przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (np. wyrok NSA z dnia 26 maja 1981 r., SA 810/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 45). W wyroku z dnia 23 listopada 1994 r., III ARN 55/94, OSNAPiUS 1995, nr 7, poz. 83 Sąd Najwyższy podkreślił, że: "jako dowolne należy traktować ustalenia faktyczne znajdujące wprawdzie potwierdzenie w materiale dowodowym, ale niekompletnym, czy nie w pełni rozpatrzonym. Zarzut dowolności wykluczają dopiero ustalenia dokonane w całokształcie materiału dowodowego (art. 80 k.p.a.), zgromadzonego i zbadanego w sposób wyczerpujący (art. 77 § 1 k.p.a.), a więc przy podjęciu wszystkich kroków niezbędnych dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, jako warunku niezbędnego do wydania decyzji o przekonującej treści (art. 7 k.p.a.)". Przy czym z zasadą prawdy obiektywnej ściśle wiąże się zawarta w art. 8 k.p.a. zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa, która określa wyraźnie to, co implicite jest zawarte w zasadzie praworządności. Z zasady wyrażonej w art. 8 k.p.a. wynika bowiem przede wszystkim wymóg praworządnego i sprawiedliwego prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej, co jest zasadniczą treścią zasady praworządności. Tylko postępowanie odpowiadające takim wymogom i decyzje wydane w wyniku postępowania tak ukształtowanego mogą wzbudzać zaufanie obywateli do organów administracji publicznej nawet wtedy, gdy decyzje administracyjne nie uwzględniają ich żądań (por. Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej, Komentarz do art. 8 kodeksu postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX, 2009, wyd. III) lub tak jak w niniejszej sprawie prowadzi do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.

Nie przeprowadzenie wskazanego dowodu powoduje, iż nie można uznać, że w sposób dostateczny została wyjaśniona kwestia rzeczywistego używania przez skarżącą znaku, skoro kwestia dystrybucji przez skarżącą zegarów opatrzonych znakiem "A." nie została wyjaśniona. Organ na podstawie zebranego materiału a priori założył, że skoro głównym zakresem działalność firmy jest produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych, to zakupione zegary stanowiły jedynie towar reklamujący firmę i nie podlegały one dalszej dystrybucji. Tymczasem z materiałów dostarczonych przez skarżącą i znajdujących się w aktach sprawy, pod tytułem "Artykuły Promocyjne" wynika, że zegary opatrzone znakiem słownym "A." miały określoną cenę sprzedażową, co mogłoby wskazywać, że były one przez podmiot skarżący wprowadzane do dystrybucji jako odrębny towar. W tym miejscu należy również zauważyć, że przedłożone "Artykuły Promocyjne" nie są sygnowane żadną datą, ale jak wynika z wniosku skarżącej okoliczność ta miała być również wyjaśniona przez świadka. Nie przesłuchanie zatem w/w świadka zdaniem Sądu pozbawia skarżącą w istotny sposób możliwości ewentualnego wykazania, że znak towarowy słowny "A." o numerze [...] w zakresie towarów ujętych w klasie 14 był używany a nadto wskazuje, że organ nie zbadał i nie wyjaśnił dokładnie stanu faktycznego sprawy, przed podjęciem skarżonego rozstrzygnięcia.

Za niezasadny natomiast sąd uznał zarzut skargi odnoszący się do błędnej interpretacji przez organ przepisu art. 169 par. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez pominięcie art. 154 p.w.p. w szczególności jego pkt 3, z którego zdaniem skarżącego wynika, że używaniem znaku towarowego w reklamie jest również rzeczywistym używaniem tego znaku. Sąd wskazuje bowiem, że w art. 169 ust. 4-5 p.w.p. zawarte są wskazówki określające formy używania znaku oraz wskazujące, jakie formy używania znaku nie wypełniają pojęcia rzeczywistego używania znaku. Jak wynika z przepisu art. 169 par. 1 pkt 1 p.w.p. używanie musi być rzeczywiste i być związane z udostępnianiem towarów lub usług odbiorcom. Zatem nie każda forma używania znaku zawarta w art. 154 p.w.p. jest wystarczająca dla zachowania prawa ochronnego. Korzystanie ze znaku tylko w działalności wewnątrzorganizacyjnej, umieszczanie znaku w dokumentacji produkcyjnej lub instrukcjach wewnętrznych nie stanowi rzeczywistego używania. Tak samo nie można uznać za rzeczywiste używanie znaku towarowego zastosowanie znaku w firmie, nazwie handlowej czy też używanie znaku wyłącznie w reklamie.

A zatem interpretacja terminu "rzeczywiste używanie" w świetle wyżej wskazanych przepisów została przez organ prawidłowo dokonana w skarżonym orzeczeniu. Jednak nie ustalenie wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności w szczególności nie wyjaśnienie kwestii ewentualnej dystrybucji zegarów oznaczonych znakiem towarowym "A." powoduje konieczność uchylenia przez Sąd skarżonego orzeczenia stosownie do art. 145 § 1 pkt 1c) p.p.s.a.

Rozstrzygnięcie jak w pkt 2 i 3 wyroku Sąd oparł na art. 152 i 200 p.p.s.a.