Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1933/16
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2017-09-07 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 151, art. 106 par. 3
journal: Dz.U. 2017 poz 1369
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Sędziowie Asesor WSA Joanna Kruszewska-Grońska Sędzia WSA Jakub Linkowski Protokolant referent Julia Murawska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2017 r. sprawy ze skargi G.T.M. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Sygn. akt:

VI SA/Wa 1933/16

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2015 r. Urząd Patentowy RP (nazywany dalej "UP" lub organ) unieważnił prawo ochronne udzielone na znak towarowy "DOKTOR EM" R. [...] w zakresie towaru "karma dla zwierząt" kl.31.

Decyzja zapadła w następujących okolicznościach sprawy.

W dniu 3 czerwca 2013 r. do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął sprzeciw E., Inc. z siedzibą w O., Japonia, wobec decyzji UP z dnia [...] września 2012 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy DOKTOR EM o nr R. [...] na rzecz G. M. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe E. w W. Sporny znak towarowy przeznaczony został do oznaczania karmy dla zwierząt w klasie 31 oraz usług dla rolnictwa, higieny zwierząt w klasie 44, a przedmiotowy sprzeciw dotyczy wyłącznie towarów sklasyfikowanych w klasie 31.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że prawo ochronne na znak towarowy DOKTOR EM, zostało udzielone z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., nazywanej dalej "p.w.p.").

W uzasadnieniu sprzeciwiający podniósł, że jest uprawniony do szeregu znaków towarowych, wśród których znajdują się znaki, których jedynymi elementami o charakterze słownym są dwuliterowe słowa "EM", w szczególności wspólnotowy znak towarowy EM o nr [...] oraz międzynarodowy znak towarowy EM o nr IR. [...]. Ponadto, sprzeciwiający jest uprawniony do bardziej rozbudowanych pod względem zapisu literowego znaków, których podstawowym elementem pozostaje słowo EM, takich jak: międzynarodowy znak towarowy EM TECHNOLOGY o nr o IR. [...], oraz wspólnotowe znaki towarowe EM [...] o nr [...], EM [...] o nr [...], EM [...] o nr [...], EM [...] o nr [...] oraz EM [...] o nr [...].

Wszystkie ww. znaki towarowe służą do oznaczania karmy/żywności dla zwierząt w klasie 31. Zdaniem sprzeciwiającego dominującym, najmocniej przykuwającym uwagę elementem wszystkich porównywanych znaków jest dwuliterowe słowo EM. W spornym znaku DOKTOR EM słowo DOKTOR może oznaczać tytuł naukowy lub wskazanie profesji wykonywanej przez osobę o nazwisku lub pseudonimie EM. Podniósł, że w języku polskim słowo DOKTOR jest używane nie tylko jako nazwa stopnia naukowego, ale także jako synonim słowa lekarz i w tym drugim znaczeniu znajduje swoje zastosowanie w odniesieniu do osób zajmujących się leczeniem ludzi jak i do specjalistów weterynarii. Słowo DOKTOR pełni w wyrażeniu DOKTOR EM rolę określenia osoby o nazwisku lub pseudonimie EM, co powoduje, że ma ono znacznie słabsze znamiona odróżniające, aniżeli nazwisko lub pseudonim określanego przez nie podmiotu, stąd na pierwszy plan pod względem siły oddziaływania na odbiorcę wysuwa się słowo EM. Element słowny EM stanowi wyróżnik znaków wnoszącego sprzeciw, które zostały przeznaczone do oznaczania identycznych towarów. W tej sytuacji, w ocenie wnoszącego sprzeciw, istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, które obejmuje skojarzenie spornego znaku ze znakami wcześniejszymi.

Sprzeciwiający podniósł także, że EM stanowi jedyny, nieopisowy i jednocześnie podstawowy element słowny firmy wnoszącego sprzeciw, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji karmy dla zwierząt, a więc istnienie tego elementu w spornym znaku należy traktować jako naruszenie prawa do firmy wnoszącego sprzeciw i tym kontekście decyzja o udzieleniu prawa na znak towarowy DOKTOR EM o nr R. [...] narusza art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny o numerze R. [...] w piśmie z dnia 18 listopada 2013 r. uznał sprzeciw za bezzasadny. Podkreślił, że sporny znak towarowy DOKTOR EM jest znakiem słowno - graficznym, przy zapisie którego wykorzystano czcionkę typu Forte, element EM został zapisany przy użyciu dużej i małej litery, słowa są ściśle związane z tłem. Wszystkie te elementy różnią sporny znak od oznaczeń stosowanych przez wnoszącego sprzeciw. Poinformował, że biopreparat oznaczany spornym znakiem jest jednym z podobnych produktów oferowanych na rynku przez innych producentów. Stwierdził także, iż słowo EM w znakach sprzeciwiającego stanowi przedrostek wobec pozostałych części znaku, natomiast w spornym znaku element EM jest przyrostkiem umiejscowionym po określeniu zasadniczej nazwy produktu.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny przez uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy DOKTOR EM o nr R. [...] na podstawie art. 247 p.w.p. sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

UP decyzją z dnia [...] lutego 2014 r. oddalił sprzeciw jako bezzasadny.

Dokonując oceny podobieństwa porównywanych znaków towarowych, Kolegium Orzekające UP stwierdziło, że sporny znak jest oznaczeniem słowno-graficznym, w którym na tle nieokreślonego rysunku w kolorze zielonym umieszczono wyraźny napis DOKTOR EM wykonany fantazyjną czcionką. Także znak towarowy wnoszącego sprzeciw EM o nr [...] jest oznaczeniem słowno-graficznym, w którym litery EM umieszczono na tle czarnego koła, wokół którego umieszczono sześć zmniejszających się kół. Pozostałe znaki towarowe należące do wnoszącego sprzeciw, tj. międzynarodowe znaki towarowe EM o nr IR. [...], EM [...] o nr IR. [...] oraz wspólnotowe znaki towarowe (CTM) EM [...] o nr [...], EM[...] o nr [...], EM[...] o nr [...], EM [...] o nr [...] oraz EM [...] o nr [...] są oznaczeniami słownymi.

Zdaniem Kolegium Orzekającego, porównywane znaki towarowe oceniane jako całość są odmienne na każdej z płaszczyzn: fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej pomimo tego, że posiadają wspólny element słowny "EM".

W ocenie Kolegium Orzekającego, suma różnic w warstwie fonetycznej oraz wizualnej jest na tyle duża, że przeważa zdecydowanie nad występującym pomiędzy tymi znakami podobieństwem wynikającym z faktu użycia w tych znakach wspólnego elementu słownego EM.

Kolegium Orzekające nie dopatrzyło się także podobieństwa pomiędzy porównywanymi znakami w warstwie znaczeniowej.

Wobec powyższego Kolegium Orzekającego stwierdziło, że cały znak ma fantazyjny charakter względem oznaczanych nim towarów, tj. karmy dla zwierząt i nie wykazuje jakiegokolwiek podobieństwa w warstwie znaczeniowej do znaków towarowych wnoszącego sprzeciw "EM".

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r. na decyzję UP z dnia [...] lutego 2014 r. E., Inc. z siedzibą w O., Japonia, nazywany dalej "skarżącym" wniósł o jej uchylenie.

W skardze na ww. decyzję zarzucono naruszenie przepisów materialnych jak również przepisów postępowania, których skarżący upatrywał w naruszeniu art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 2 p.w.p. poprzez niewłaściwą interpretację i zastosowanie oraz art. 77 § 1 k.p.a. przez pominięcie istotnych okoliczności sprawy mających wpływ na jej rozstrzygnięcie, dotyczy naruszenia przepisów o postępowaniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 9 grudnia 2014 r. uchylił zaskarżoną decyzję stwierdzając równocześnie, że nie podlega ona wykonaniu.

W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, że ocena porównawcza dokonana w uchylanej decyzji nie jest prawidłowa z uwagi na błędy poczynione przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy, gdyż Urząd nie zbadał dokładnie, ani jakie towary sygnowane spornymi znakami są wprowadzane przez skarżącego i uczestnika do obrotu handlowego w Polsce, ani w jaki sposób są dystrybuowane. W dalszej części uzasadnienia Sąd wskazał, że organ nie przeprowadził porównania podobieństwa towarów sygnowanych spornymi znakami w sposób kompletny. Nie uwzględnił w sposób zupełny ani charakteru towarów, ani ich przeznaczenia, kręgu odbiorców czy też warunków zbytu (kanałów dystrybucji).

Ponownie rozpoznając sprawę, Urząd Patentowy wyznaczył na [...] sierpnia 2015 r. rozprawę, podczas której strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie. Uprawniony zaznaczył przy tym, że przedmiot sporu dotyczy dwóch liter E i M, stanowiących skrót "efektywne mikroorganizmy", będącego powszechnym określeniem organizmów, które wchodzą w skład oferowanych przez strony sporu produktów.

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2015 r. UP unieważnił prawo ochronne udzielone na znak towarowy "DOKTOR EM" R. [...] w zakresie towaru "karma dla zwierząt kl.31.

Kolegium Orzekające uznało, iż sporny znak towarowy "DOKTOR EM" R, [...] jest podobny w zakresie towarów: "karmy dla zwierząt" do przeciwstawionego międzynarodowego znaku towarowego "EM" o nr IR. [...].

Organ w pierwszej kolejności poddał ocenie towary, do oznaczania których zostały przeznaczone znaki wskazując, iż dopiero stwierdzenie jednorodzajowości towarów uzasadniałoby rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń.

Sporny znak towarowy "DOKTOR EM" o nr R. [...] służy do oznaczania następujących towarów w klasie 31: "karma dla zwierząt". Przeciwstawiony międzynarodowego znak towarowy "EM" IR. [...], należący do wnoszącego sprzeciw, posiadający wcześniejsze pierwszeństwo, przeznaczony został do oznaczania towarów: "produkty rolne i ogrodnicze nie ujęte w innych klasach, oraz karma dla zwierząt w tym dodatki do karmy dla zwierząt". Kolegium Orzekające uznało, że pomiędzy powyższymi towarami zachodzi identyczność o jakiej mowa w at. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Dokonując powyższego ustalenia Kolegium Orzekające wzięło pod uwagę fakt, iż przeciętnym odbiorcą "karm dla zwierząt" będzie zarówno profesjonalny hodowca zwierząt jak i hobbysta posiadający jedno zwierzę domowe. Bowiem zarówno jedni jak i drudzy posiadają zwierzęta, które są karmione (paszami) "karmami dla zwierząt".

Organ podkreślił, że "karma dla zwierząt" mieści w sobie zarówno towar w postaci karmy wysokiej jakości przeznaczonej dla profesjonalnych hodowców zwierząt, jak i karmę nabywaną nie przez profesjonalistów. Szeroko pojęta kategoria towarów "karma dla zwierząt" (pasza) to produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz mineralnego, a także substancje otrzymywane w wyniku przemian chemicznych (mocznik) lub biologicznych (drożdże paszowe) bogate w składniki pokarmowe, będące pożywieniem dla zwierząt hodowlanych. Karmy dla zwierząt dzielą się ze względu na zawartość suchej masy, białka, węglowodanów, wartość kaloryczną, a także przeznaczenie dla zwierząt mięsożernych, roślinożernych, pasze mlekopędne, tuczące, dietetyczne etc. Tym samym, wszystkie "karmy dla zwierząt", mimo że mogą różnić się między sobą w zależności od gatunku zwierząt i ich przeznaczenia to stanowią towary o tym samym przeznaczeniu tj. karmienie zwierząt (zarówno hodowlanych, domowych czy nawet dokarmianie dzikich zwierząt).

"Karmy dla zwierząt", bez względu czy przeznaczone do hodowli, do domu czy na dokarmianie dzikich zwierząt są zatem wykorzystywane w tym samym celu, a ich miejsca zbytu są również, co do zasady, te same. Mogą to być bowiem zarówno sklepy samoobsługowe ( w tym hipermarkety), jak i mniejsze sklepy (zoologiczne), w których towar podaje sprzedawca lub są sprzedawane za pośrednictwem internetu. Powszechną praktyką jest również osobna sieć dystrybucji karm - w postaci przychodni lekarzy weterynarii. Te ostatnie punkty zajmują się, co do zasady, redystrybucją kilku rodzajów karm dla zwierząt.

Tym samym nie ulega wątpliwości, że "karma dla zwierząt" ("DOKTOR EM" o nr R. [...]) i "karma dla zwierząt w tym dodatki do karmy dla zwierząt" ("EM" IR. [...]) nie tylko należą do tej samej kategorii "pasz dla zwierząt", ale przede wszystkim mają to samo przeznaczenie- tj. żywienie zwierząt.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Orzekające stwierdziło, że towary znaku spornego jak i towary do oznaczania których przeznaczony został znak sporny są identyczne i jako takie mają to samo przeznaczenie, sposób użytkowania oraz warunki zbytu.

UP przytoczył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1098/07), w którego uzasadnieniu Sąd ten stwierdził: "Zasadnie więc organ przyjął, że porównywane znaki przeznaczone są do towarów jednego rodzaju (...). Taki stan rzeczy powinien skutkować ostrzejszymi kryteriami analizy podobieństwa znaków".

Organ podkreślił, iż oznaczenia powinny być oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, a dokonanie oceny porównawczej powinno się odbywać na różnych płaszczyznach postrzegania, przy uwzględnieniu ogólnego wrażenia wywieranego przez znaki na odbiorcy..

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że przeciwstawiony w sprawie znak towarowy "EM" o numerze IR. [...] jest znakiem słownym. Kolegium Orzekające zaznaczyło, że znak ten jako znak słowny może być używany w obrocie handlowym w dowolnej czcionce czy grafice, a więc także upodobniającej go do grafiki znaku spornego. Sporny znak towarowy zawiera bowiem zarówno elementy słowne jak i graficzne. Elementy graficzne w spornym znaku towarowym, w ocenie Kolegium Orzekającego pełnią jednak rolę podrzędną. Sprowadzają się bowiem do sposobu zapisu wyrazów "Doktor Em" oraz tła w kolorze "khaki- białego". Elementy wizualne służą jedynie wyeksponowaniu elementów słownych i same w sobie mają niewielką zdolność utrwalenia się w pamięci odbiorcy. Elementy słowne to DOKTOR EM. Elementy te również różnią się z uwagi na ich charakter oraz znaczenie jakie posiadają z punktu widzenia ich postrzegania przez przeciętnego odbiorcę. Oba elementy słowne umieszczone są w centralnym miejscu znaku i zapisane zostały czarną czcionką.

Kolegium Orzekające zwróciło przy tym uwagę, że oba elementy słowne "DOKTOR" oraz "EM" posiadają odmienne walory informacyjne, bowiem słowo "DOKTOR" w języku polskim stanowi synonim słowa "LEKARZ". Tym samym element ten, w kontekście dystrybuowania "karmy dla zwierząt" m.in. za pośrednictwem lecznic weterynaryjnych i lekarzy weterynarii, będzie postrzegany jako sugerujący, że odbiorca ma do czynienia z karmą dla zwierząt, zalecaną przez lekarza (doktora) weterynarii. Kolegium Orzekające uznało zatem, że słowo "DOKTOR" w znaku spornym ma niewielki wpływ dla całościowej oceny podobieństwa znaku towarowego.

Tym samym - w całościowym wrażeniu, jakie wywiera znak sporny dominujący i wyróżniający charakter pełni element słowny "EM".

Reasumując swoje stanowisko w zakresie podobieństwa znaków organ uznał zatem, iż w obu dominują słowne elementy "EM", co determinuje konstatację, że porównywane znaki są do siebie podobne. Sporny znak w całości bowiem inkorporował znak przeciwstawiony, a drugi element słowny w znaku spornym (DOKTOR) nie przekreśla ich podobieństwa (tak wyrok WSA z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 2044/12). Oznacza to, że porównywane znaki towarowe są do siebie podobne, a zastosowanie w znaku spornym dodatkowego elementu słownego (DOKTOR) o słabej zdolności odróżniającej, nie przekreśla podobieństwa dostrzeganego na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej.

W ocenie organu w opisanej sytuacji zachodzi również ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, tym bardziej, że sporne oznaczenie składa się z zostawienia znaku przeciwstawionego będącego jednoczęśnie głównym członem nazwy przedsiębiorstwa wnoszącego sprzeciw (zob. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2006 r. wydanego w sprawie C-120/04 (Medion AG przeciwko Thompson multimedia Sales Germany & Austria GmbH), oraz słowa DOKTOR.

Z uwagi na powyższe organ podzielił stanowisko wnioskodawcy o możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd nawet, jeśli przeciętnym odbiorcą jest osoba należycie i dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna. Przeciętny odbiorca znając porównywane znaki towarowe może przypisać znak wnioskodawcy uprawnionemu uznając, że należą do tej samej serii znaków jednego podmiotu.

Powołując się na pogląd doktryny (R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz. Warszawa 1990, s. 48 oraz M. Kępiński, op. cit., s. 11), organ podał, że do przyjęcia podobieństwa oznaczeń wystarczy ich zbieżność tylko na jednej płaszczyźnie, przy czym nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców - wystarczy bowiem, że istnieje taka możliwość. W przedmiotowym sporze w ocenie Kolegium ponad wszelką wątpliwość istnieje podobieństwo oznaczeń na płaszczyznach fonetycznej i znaczeniowej, i identyczność towarów, zachodzi również ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców, którzy mogą mylnie uznać, że "karmy dla zwierząt" opatrywane znakiem spornym pochodzą od wnioskodawcy lub między tymi podmiotami zachodzą powiązania.

Mając powyższe na uwadze Kolegium uznało, iż prawo ochronne na sporny znak towarowy należy unieważnić na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, a fakt uznania zarzutu z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest wystarczającą i samodzielną podstawą do unieważnienia spornego prawa.

Skargę od powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wywiodła uprawniona spółka, zarzucając:

1) tj. art. 153 p.p.s.a. poprzez błędną interpretację treści wskazań sądu administracyjnego;

2) tj. art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p poprzez:

a) wadliwe przyjęcie, że znak wcześniejszy [...] jest znakiem słownym, podczas gdy z informacji zawartych w bazie EUIPO wynika, że jest znakiem graficznym;

b) wadlliwą ocenę podobieństwa towarów poprzez odstąpienie (lub ograniczone zastosowanie) zasady, zgodnie z którą przy ocenie podobieństwa towarów należy brać rodzaj towarów (materiał, działanie, sposób wytwarzania, wygląd zewnętrzny), ich przeznaczenie (powszechny czy specjalistyczny użytek, trwała czy krótkookresowa eksploatacja), oraz warunki ich zbytu);

c) wadliwą ocenę podobieństwa towarów poprzez odstąpienie od zasady, zgodnie z którą w wypadku uznania podobieństwa towarów organ winien ocenić jego stopień;

d) sprzeczność w treści zaskarżonej decyzji wyrażającą się tym, że z jednej strony Urząd przyjął, iż oznaczenia powinny być oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, a z drugiej strony Urząd oparł ocenę podobieństwa oznaczeń na jednym elemencie oznaczenia, twierdząc że pozostałe elementy znaku są bez znaczenia;

e) wadliwą ocenę podobieństwa oznaczeń w aspekcie koncepcyjnym poprzez brak określenia idei (treści semantycznej) każdego z elementów znaku;

f) wadliwą ocenę podobieństwa oznaczeń w aspekcie fonetycznym polegająca na pominięciu dla ustalenia podobieństwa w tymże aspekcie kluczowych elementów jakimi są sylaby, ich kolejność, akcent i intonacja;

g) wadliwą ocenę podobieństwa oznaczeń w aspekcie wizualnym polegającą na pominięciu faktu, że sporne znaki nie mają identycznie umiejscowionych liter oraz, że element słowny jest w znaku "Doktor Em" jest w znacznym stopniu stylizowany - różne kroje czcionki, kursywa, pogrubione litery, różna wielkość liter, inny kolor) oraz polegającą na niewyodrębnieniu dla porównania czysto graficznych elementów i czysto słownych elementów;

h) wadliwą ocenę elementów dominujących i jednocześnie dystynktywnych;

i) wadliwą ocenę podobieństwa oznaczeń poprzez odstąpienie od zasady, zgodnie z którą w wypadku uznania podobieństwa oznaczeń organ winien ustalić stopień tego podobieństwa i współzależności zachodzącej pomiędzy podobieństwem oznaczeń a podobieństwem towarów, przy uwzględnieniu stopnia rozpoznawalności znaku wcześniejszego oraz właściwego kręgu odbiorców;

j) wadliwe rozstrzygnięcie, czy oznaczenia są na tyle podobne, by mogły powodować ryzyko wprowadzenia w błąd polegające na podjęciu tejże decyzji podczas porównywania oznaczeń, nie zaś nie zaś w ramach innego aspektu podejmowania decyzji, jakim winna być ocena całościowa;

k) wadliwe uznanie tła i sposobu zapisu wyrazów "Doktor Em" za elementy nieistotne;

l) wadliwą ocenę przeciętnego odbiorcy, z którego punktu widzenia należy oceniać istnienie ryzyka wprowadzenia w błąd wynikającego z podobieństwa towarów lub oznaczeń; m) wadliwą ocenę całościową podobieństwa znaków polegającą na braku porównania stopnia podobieństwa w aspekcie poszczególnych przesłanek podobieństwa i współzależności między nimi;

3) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że pomiędzy spornymi znakami towarowymi istnieje podobieństwo mogące wywołać ryzyko konfuzji, podczas gdy w rzeczywistości podobieństwo takie nie zachodzi.

Skarżąca wniosła na podstawie art 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. o uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

Nadto wnosła o opuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu na okoliczności tamże wskazane.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga jest pozbawiona usprawieliwionych podstaw, ponieważ zaskarżona decyzja nie jest obarczona wadami proceduralnymi mogącymi mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, a przy jej wydawaniu nie zostało naruszone prawo materialne ( art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.) w sposób mający wpływ na podjęte rozstrzygnięcie.

Organ działał w warunkach związania oceną prawną i wskazaniami do do dalszego postępowania wyrażonymi w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014 r. sygn. akt: VI SA/Wa 2079/14.

W myśl art. art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej w świetle którego nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli hodzl ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Jak wynika z treści tego przepisu dla wypełnienia jego dyspozycji konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

• identyczność lub podobieństwo towarów do oznaczania których znaki te są przeznaczone;

• identyczność lub podobieństwo znaków towarowych;

• ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Zgodnie z utrwalonym poglądem zarówno doktryny jak i judykatury, dokonując oceny podobieństwa znaków towarowych na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w pierwszej kolejności należy poddać ocenie towary (usługi), do oznaczania których zostały przeznaczone znaki (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 października 2006r., sygn. akt. VI SA/Wa 533/06).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 grudnia 2014 r. zarzucił naruszenie prawa procesowego poprzez nie wywiązanie się przez organ z obowiązku dokonania wnikliwej oceny porównawczej towarów, dla których oznaczania przeznaczone są porównywane znaki. Nie przystąpił natomiast do oceny decyzji pod kątem prawidłowości dokonanej przez UP oceny porównawczej znaków towarowych z uwagi na przedwczesność oceny tej części decyzji.

Dochodząc do przekonania o braku konfuzyjnego podobieństwa oznaczeń, Urząd Patentowy, w uprzednio wydanej w sprawie decyzji (uchylonej wyrokiem z dnia 9 grudnia 2014 r.) praktycznie odstąpił od dokonania oceny towarów, dla jakich zostały one przeznaczone. Ograniczył się do stwierdzenia, iż "kwestia identyczności towarów do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe w klasie 31 była bezsporna między stronami niniejszego postępowania" (decyzja z dnia [...] lutego 2014 r. str.5, k-100 akt administracyjnych).

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy kierując się wskazaniami i oceną prawną zawartą w powyższym wyroku WSA w Warszawie, Urząd Patentowy dokonanie oceny znaków poprzedził pogłębiona analizą towarów, dla których porównywane znaki są przeznaczone. Zaznaczył, że dopiero stwierdzenie jednorodzajowości towarów (usług) uzasadnia rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń.

Zdaniem Sądu, takie postępowanie organu jest zgodne ze wskazaniami WSA zawartymi w powyższym wyroku, jak również spełnia reguły postępowania wypracowane przez doktrynę prawa (vide - R. Skubisz: Prawo znaków towarowych. Komentarz. Warszawa 1997, s. 84) oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

Przypomnienia w tym miejscu wymaga wymaga, iż w rozpatrywanym przypadku, sporny znak towarowy "DOKTOR EM" o nr R. [...] służy do oznaczania następujących towarów w klasie 31: "karma dla zwierząt". Przeciwstawiony zaś międzynarodowy znak towarowy "EM" IR. [...], należący do wnoszącego sprzeciw, posiadający wcześniejsze pierwszeństwo, przeznaczony został do oznaczania towarów: "produkty rolne i ogrodnicze nie ujęte w innych klasach, oraz karma dla zwierząt w tym dodatki do karmy dla zwierząt". Kolegium Orzekające uznało, że zachodzi identyczność o jakiej mowa w at. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. pomiędzy częścią oznaczanych towarów i unieważnił udzielone prawo ochronne w zakresie towaru "karma dla zwierząt".

Tak więc ocena porównawcza towarów dla obydwu porównywanych przez Urząd znaków dotyczyła wyłącznie towaru sprecyzowanego jako: karma dla zwierząt (klasa 31).

Jak zasadnie wskazał organ, podstawowym kryterium dla oceny identyczności lub podobieństwa towarów i usług jest rodzaj towaru (usługi) oraz jego przeznaczenie - przy uwzględnieniu dziedzin zastosowania oraz funkcji towaru (zob. wyrok WSA, op. cit.). Biorąc powyższe pod uwagę należy podkreślić, iż towary bądź usługi tego samego rodzaju mogą występować zarówno w tych samych jak i w różnych klasach (zob. R. Skubisz, op. cit., str. 87).

Kolegium Orzekające wzięło pod uwagę fakt, iż przeciętnym odbiorcą "karm dla zwierząt" będzie zarówno profesjonalny hodowca zwierząt jak i hobbysta posiadający jedno zwierzę domowe. Bowiem zarówno jedni jak i drudzy posiadają zwierzęta, które są karmione (paszami) "karmami dla zwierząt".

Organ podkreślił, że "karma dla zwierząt" mieści w sobie zarówno towar w postaci karmy wysokiej jakości przeznaczonej dla profesjonalnych hodowców zwierząt, jak i karmę nabywaną nie przez profesjonalistów. Szeroko pojęta kategoria towarów "karma dla zwierząt" (pasza) to produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz mineralnego, a także substancje otrzymywane w wyniku przemian chemicznych (mocznik) lub biologicznych (drożdże paszowe) bogate w składniki pokarmowe, będące pożywieniem dla zwierząt hodowlanych. Karmy dla zwierząt dzielą się ze względu na zawartość suchej masy, białka, węglowodanów, wartość kaloryczną, a także przeznaczenie dla zwierząt mięsożernych, roślinożernych, pasze mlekopędne, tuczące, dietetyczne etc. Tym samym, wszystkie "karmy dla zwierząt", mimo że mogą różnić się między sobą w zależności od gatunku zwierząt i ich przeznaczenia to stanowią towary o tym samym przeznaczeniu tj. karmienie zwierząt (zarówno hodowlanych, domowych czy nawet dokarmianie dzikich zwierząt).

W ocenie Sądu należy podzielić stanowisko Urzędu Patentowego, zgodnie z którym "karmy dla zwierząt", bez względu czy przeznaczone do hodowli, do domu czy w celu dokarmiania dzikich zwierząt są wykorzystywane w tym samym celu, a ich miejsca zbytu są również zbieżne. Mogą to być bowiem zarówno sklepy samoobsługowe (w tym hipermarkety), jak i mniejsze sklepy (zoologiczne), w których towar podaje sprzedawca lub są sprzedawane za pośrednictwem internetu. Powszechną praktyką jest również osobna sieć dystrybucji karm - w postaci przychodni lekarzy weterynarii. Te ostatnie punkty zajmują się, co do zasady, redystrybucją kilku rodzajów karm dla zwierząt.

Tym samym nie ulega wątpliwości, że "karma dla zwierząt" ("DOKTOR EM" o nr R. [...]) i "karma dla zwierząt w tym dodatki do karmy dla zwierząt" ("EM" IR. [...]) nie tylko należą do tej samej kategorii "pasz dla zwierząt", ale przede wszystkim mają to samo przeznaczenie, jakim jest żywienie zwierząt.

Reasumując, w ocenie Sądu, prawidłowo Urząd Patentowy stwierdził, że towary znaku spornego jak i towary, do oznaczania których przeznaczony został znak sporny, są identyczne i jako takie mają to samo przeznaczenie, sposób użytkowania oraz warunki zbytu. Dokonując prawidłowej analizy i oceny towarów, dla których przeznaczone są porównywane znaki, organ wypełnił w należyty sposób wskazania zawarte w wyroku z dnia 9 grudnia 2014 r., zgodnie z normą zawartą w art. 153 p.p.s.a.

Przytaczając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1098/07), organ przyjął, że stwierdzenie identyczności towarów powinno skutkować ostrzejszymi kryteriami analizy podobieństwa znaków. Z tym twierdzeniem w ocenie Sądu również nie sposób polemizować.

Organ wskazał, iż zgodnie z ustaloną praktyką oraz orzecznictwem oznaczenia powinny być oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd (patrz wyrok SN z 11.03.1999 r. III RN 136/98, wyrok NSA z 12.05.2003 r. Sygn. akt. II SA 1486/02). Dokonanie oceny porównawczej powinno się odbywać na różnych płaszczyznach postrzegania, mając na uwadze jednocześnie ogólne wrażenie jakie znaki wywierają na odbiorcy. Do przyjęcia podobieństwa oznaczeń wystarczy ich zbieżność tylko na jednej płaszczyźnie, przy czym nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców - wystarczy bowiem, że istnieje taka możliwość (zob. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz. Warszawa 1990, s. 48 oraz M. Kępiński, op. cit., s. 11).

Podkreślenia wymaga, że przeciwstawiony w sprawie znak towarowy "EM" o numerze IR. [...] jest znakiem słownym. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że taki znak traktuje się jako podlegający silnej ochronie, spowodowanej tym, że może on być używany w obrocie handlowym w dowolnej czcionce czy grafice, a więc także upodobniającej go do grafiki znaku spornego. Sporny znak towarowy zawiera bowiem zarówno elementy słowne jak i graficzne. Elementy graficzne w spornym znaku towarowym pełnią jednak rolę podrzędną. Sprowadzają się bowiem do sposobu zapisu wyrazów "Doktor Em" oraz tła w kolorze "khaki- białego". Elementy wizualne służą jedynie wyeksponowaniu elementów słownych i same w sobie mają niewielką zdolność utrwalenia się w pamięci odbiorcy. Elementy słowne to DOKTOR EM. Elementy te również różnią się z uwagi na ich charakter oraz znaczenie jakie posiadają z punktu widzenia ich postrzegania przez przeciętnego odbiorcę. Oba elementy słowne umieszczone są w centralnym miejscu znaku i zapisane zostały czarną czcionką.

Jak zaznaczył Urząd Patentowy, każdy z uzytych w oznaczeniu spornym elementów słownych: "DOKTOR" oraz "EM" posiada odmienne walory informacyjne. Słowo "DOKTOR" w języku polskim stanowi synonim słowa "LEKARZ i element ten będzie postrzegany jako sugerujący, że odbiorca ma do czynienia z karmą dla zwierząt, zalecaną przez lekarza weterynarii. Kolegium Orzekające uznało zatem, że słowo "DOKTOR" w znaku spornym ma niewielki wpływ dla całościowej oceny podobieństwa znaku towarowego.

Tym samym - w całościowym wrażeniu, jakie wywiera znak sporny dominujący i wyróżniający charakter pełni element słowny "EM".

Prawidowo, w ocenie Sądu, organ uznał zatem, iż w obu oznaczeniach dominują słowne elementy "EM", co determinuje konstatację, że porównywane znaki są do siebie podobne. Sporny znak w całości bowiem inkorporował znak przeciwstawiony, a drugi element słowny w znaku spornym (DOKTOR) nie przekreśla ich podobieństwa (tak wyrok WSA z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 2044/12). Oznacza to, że porównywane znaki towarowe są do siebie podobne, a zastosowanie w znaku spornym dodatkowego elementu słownego (DOKTOR) o słabej zdolności odróżniającej, nie przekreśla podobieństwa dostrzeganego na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej.

Rezultatem powyższego musi być konstatacja, że zachodzi również ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, tym bardziej, że sporne oznaczenie składa się z zostawienia znaku przeciwstawionego będącego jednoczęśnie głównym członem nazwy przedsiębiorstwa wnoszącego sprzeciw, oraz słowa DOKTOR.

Należy zauważyć, iż podobnym problemem zajmował się Sąd I Instancji WE w orzeczeniu T-120/04 (wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2006 r. w sprawie C-120/04 Medion AG przeciwko Thompson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH), w którym porównywano znaki LIFE oraz THOMSON LIFE i analizowano problem następstwa zdarzeń polegający na wcześniejszej rejestracji znaku LIFE oraz późniejszej rejestracji oznaczenia THOMSON LIFE dla towarów identycznych lub podobnych. Sąd orzekł, że zachodziło w sprawie ryzyko konfuzji między tymi dwoma znakami, a zestawienie dwóch oznaczeń o postaciach THOMSON LIFE – LIFE przez niedokonującego wnikliwych rozróżnień konsumenta może doprowadzić go do wniosku, że towary pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie, co jest to sprzeczne z podstawową funkcją znaku towarowego.

Z uwagi na powyższe należy podzielić stanowisko organu, który doszedł do wniosku o możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd nawet, jeśli przeciętnym odbiorcą byłaby osoba należycie i dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna. Przeciętny odbiorca, znając porównywane znaki towarowe mógłby bowiem przypisać znak wnioskodawcy uprawnionemu uznając, że należą do jednego podmiotu.

Odnosząc się do zarzutów skargi należy stwierdzić, żaden z nich nie zasługuje na uwzględnienie. Pierwsza grupa zarzutów zawiera się w podstawie skargi określonej jako naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.). W tym zakresie skarżąca wskazuje po pierwsze (pkt I ppkt 1) skargi) - błędną interpretację wskazań sądu administracyjnego; po drugie (pkt I ppkt 2 lit a)) - wadliwe przyjęcie, że znak wcześniejszy [...] jest znakiem słownym, podczas, gdy z informacji zawartych w bazie EUIPO wynika, że jest znakiem graficznym; po trzecie (pkt I ppkt 2 lit b) - m)) - wadliwą ocenę przesłanek podobieństwa towarów i znaków. Nadto (pkt I ppkt 3) zarzuciła istotne naruszenie naruszenie prawa materialnego - art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że pomiędzy spornymi znakami towarowimi istnieje podobienstwo mogące wywołać ryzyko konfuzji, które zdaniem skarżącej w rzeczywistości nie zachodzi.

O ile zarzuty wskazane w pkt I ppkt 1) , 2) lit. b) - m) oraz ppkt 3) należy uznać wyłącznie za mające charakter polemiczny z ustaleniami i oceną prawną organu zawartymi w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, a zaakceptowanymi przez Sąd w niniejszym wyroku, o czym była mowa powyżej, to zarzut zawarty w pkt I ppkt 2) lit. a) jest nowy i wymaga odrębnego ustosunkowania.

Należy zaznaczyć, iż w odniesieniu do tej kwestii skarżąca załączyła do skargi dokumenty, m.in wydruk z bazy EUIPO, jednakże wniosek o przeprowadzenie dowodu z tych dokumentów został oddalony na rozprawie w dniu 7 września 2017 r. Sąd stanął na stanowisku, iż bez znaczenia dla rozpoznania niniejszej sprawy jest jeszcze jeden wydruk z rejestru (tu: bazy znaków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, d. OHIM) dotyczący znaku wnioskodawcy. Urząd dokonując analizy porównawczej oznaczeń wybrał jako znak w swoim przekonaniu najbardziej reprezentatywny spośród znaków wskazanych przez wnioskodawcę: międzynarodowy, słowny znak towarowy "EM" IR. [...]. Miał pełne prawo tak postąpić, zwłaszcza, że dysponował poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Rzecznika Patentowego A. S. na rozprawie przez UP w dniu [...] lutego 2014 r. wyciągiem z bazy WIPO - ROMARIN (k- 57 tom II akt administracyjnych), dotyczącym tego właśnie znaku, zarejestrowanego w trybie międzynarodowym - w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie - WIPO (system madrycki). Przeprowadzenie dowodu z nowych dokumentów, którymi organ nie dysponował, na etapie postępowania sądowego, nie przyczyniłoby się w żaden sposób do wyjaśnienia sprawy, a zatem zasadne było oddalenie wniosku dowodowego na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a.

Reasumując, zdaniem Sądu, organ przeprowadził postęowanie administracyjne w sposób prawidłowy, nie dopuszczając się żadnych istotnych uchybień w zakresie zastosowania zasad procedury administracyjnej, przy czym w należyty sposb zastosował się do ocen prawnych i wskazań zawartych w wyroku WSA z dnia 9 grudnia 2014 r. Rezultatem było prawidłowe zastosowanie relewantnej w sprawie normy prawa materialnego - art. 132 ust 2 pkt 2 p.w.p.

Z uwagi na powyższe, w myśl art. 151 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji.