Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 70/06
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2006-05-24 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy: article: art. 184
journal: Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Edward Kierejczyk (spr.), Sędziowie NSA Andrzej Kuba, Cezary Pryca, Protokolant Anna Tomaka, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2006 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. w N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 937/05 w sprawie ze skargi M. w N. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną


UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę firmy M. w N. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 27 stycznia 2005 r. nr [...] w przedmiocie: wznowienia postępowania w sprawie nr [...] i stwierdzenia, że decyzja organu z dnia 10 stycznia 2004 r. została wydana z naruszeniem prawa oraz uznania braku przesłanek do uchylenia tejże decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy NAOMI IR-614636, zarejestrowanego na rzecz M. w N., na skutek nieużywania w Polsce.

W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego nie narusza prawa materialnego, w tym art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 33, poz. 286 ze zm.), zwanej dalej p.w.p. oraz brak jest jakichkolwiek uchybień proceduralnych, istotnych dla ostatecznego wyniku sprawy i uzasadniających uchylenie zaskarżonej decyzji. Decyzją z dnia 10 stycznia 2004 r., Nr [...] organ stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy NAOMI z dniem 9 lipca 2003 r., zarejestrowanego na rzecz [...] firmy do oznaczania towarów w klasie 3, tj. preparatów do wybielania i innych substancji do prania, preparatów do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania i ścierania, mydeł, perfum, olejków - esencji, kosmetyków, lotionów do włosów, past do zębów, dezodorantów do użytku osobistego. Wnoszący o wygaśnięcie prawa ochronnego spornego znaku - P.P. "B." B. P., S. P., J. D. Spółka Jawna z K., swój interes prawny wywiódł z faktu, iż [...] firma złożyła w dniu 5 lutego 2003 r. w Sądzie Rejonowym w E. V Wydziale Gospodarczym pozew z wnioskiem o wydanie zarządzenia tymczasowego w sprawie o ustanowienie zakazu wprowadzania do obrotu kosmetyków, produkowanych przez wnioskodawcę w opakowaniach z oznaczeniem słowno - graficznym NOHEMI, powołując się na art. 20 w zw. z art. 19 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), zwanej dalej u.z.t. Wnioskodawca uzasadniając swój wniosek podkreślił, że sporny znak nie był używany w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem wyłącznym na terenie Polski, w nieprzerwanym okresie pięciu lat, a jednocześnie poprzez swoje działanie firma [...] próbuje uniemożliwić firmie polskiej używania oznaczenia NOHEMI, którego podobieństwo do znaku NAOMI nie jest ewidentne. Ponadto, uczestnik postępowania uprawniony jest również do znaku towarowego NAOMI CAMPBELL IR-706887, lecz używanie tego znaku nie można uznać za rzeczywiste używanie znaku NAOMI, zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p.

Uprawniony ze spornej rejestracji uczestnik złożył w dniu 14 stycznia 2005 r. wniosek o wznowienie postępowania w sprawie na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 i art. 147 k.p.a. powołując się na okoliczność nieuczestniczenia w rozprawie bez swojej winy oraz o uchylenie decyzji, na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a. Zaskarżoną decyzją z dnia 27 stycznia 2005 r. organ wznowił postępowanie i uznał, że decyzja z dnia 10 stycznia 2004 r. została wydana z naruszeniem prawa, a brak udziału strony w postępowaniu bez jej winy jest podstawą do wznowienia postępowania, jednakże stwierdził jednocześnie brak przesłanek do jej uchylenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, oddalając skargę na powyższą decyzję uznał w pierwszej kolejności, że organ prawidłowo zastosował przepisy p.w.p., ponieważ zgodnie z art. 315 ust. 2 p.w.p., do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Zdarzeniem prawnym w rozpatrywanej sprawie jest złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego NAOMI w dniu 6 lipca 2003 r., zatem podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowił art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Słusznie też organ przyjął, że wnioskodawca, P.P. "B." B. P., S. P., J. D. Spółka Jawna z K., posiada interes prawny w złożeniu wniosku o wygaśnięcie (zgodnie z art. 169 ust. 2 p.w.p.). Powołał się także na art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 i 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Wprawdzie wolność działalności gospodarczej nie jest wolnością absolutną, jednakże gdy podmiot faktycznie nieużywający znaku podejmuje środki prawne w postaci wytoczenia powództwa mogącego w poważny sposób utrudnić drugiej stronie prowadzenie działalności gospodarczej, to orzecznictwo nie powinno utrudniać przedsiębiorcy prawa do wykazania, że prawo z rejestracji jest faktycznie przez uprawnionego niewykorzystywane. Wnioskodawca znalazł się więc w sytuacji zagrożenia ograniczenia wolności działalności gospodarczej, co w opinii Sądu, stworzyło związek interesu prawnego wnioskodawcy z normą wyrażoną w art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 i 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto, nabycie prawa do znaku towarowego przez rejestrację rodzi obowiązek używania zastrzeżonego oznaczenia, pod rygorem wygaśnięcia prawa do niego przysługującego, co wynika z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., wymieniającego przyczyny wygaśnięcia prawa ochronnego. W ustawie Prawo własności przemysłowej nie zdefiniowano pojęcia rzeczywistego używania, jednakże z analizy art. 169 ust. 4 i 5 p.w.p. wynika, iż aby można było mówić o rzeczywistym używaniu znaku, powinien on być używany rzeczywiście dla towarów objętych rejestracją, tzn. powinien być nakładany na towar lub opakowanie i wprowadzony do obrotu w Polsce lub przeznaczony na eksport, może też być wykorzystywany w reklamie związanej z wprowadzeniem oznakowanych towarów do obrotu krajowego lub dostępnych na rynku krajowym.

M. w N. jest uprawniona z międzynarodowej rejestracji słownych znaków graficznych NAOMI IR-614636 oraz NAOMI CAMPBELL IR-706887. Nie budzi wątpliwości fakt używania w obrocie gospodarczym przez uprawnionego drugiego ze znaków towarowych. Jednakże przedmiotem sporu jest rozstrzygnięcie, czy w ciągu pięciu lat, poprzedzających złożenie wniosku o wygaśnięcie prawa, uczestnik w sposób rzeczywisty używał znaku NAOMI. W opinii Sądu, firma [...] nie wykazała w toku postępowania administracyjnego używania spornego znaku lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających jego nieużywanie. Brak też dowodów na to, że znak ten używała firma C. P. Sp. z o.o., tj. spółka uprawniona do dystrybuowania towarów oznaczonych znakiem NAOMI CAMPBELL. Prawidłowo organ ocenił, że przedstawione przez uprawnionego faktury, z których miało wynikać, że znakiem NAOMI były opatrywane torby i bloczki, nie świadczą o rzeczywistym używaniu spornego znaku w polskim obrocie krajowym, ponieważ o rzeczywistym używaniu znaku można mówić przede wszystkim w przypadku umieszczania znaku na towarach i ich opakowaniach. Reklama towarów jest nierozerwalnie związana z wprowadzaniem ich do obrotu, jednakże nie można przyjąć, że incydentalne wyprodukowanie w ciągu pięciu lat kilkudziesięciu torebek czy bloczków reklamowych oznacza rzeczywiste używanie znaku towarowego. Zdaniem Sądu, taka praktyka jest niedopuszczalna, ponieważ mogłaby prowadzić do sytuacji, gdy uprawniony używając znaku w sposób pozbawiony praktycznego znaczenia gospodarczego zachowuje prawo do znaku, tj. dzięki reklamie towarów czy korespondencji krajowej. Ponadto, obok spornego znaku umieszczone są inicjały NC, którymi opatrywane są towary oznaczane znakiem NAOMI CAMPBELL, co budzi wątpliwości Sądu, czy wskazane dowody stanowią fakt używania samodzielnie znaku NAOMI. Znak powinien być zasadniczo używany w postaci wpisanej do rejestru. Jeżeli jednak używane jest oznaczenie, które nieznacznie różni się od formy zarejestrowanego znaku, to należy przyjąć, że uprawniony używa znaku w rozumieniu art. 169 ust. 1 p.w.p. Wskazane są jednak granice odmienności między używaną i zarejestrowaną postacią znaku. Mogą one występować w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku. Zdaniem Sądu, znak towarowy NAOMI CAMPBELL nie można uznać za odmianę znaku NAOMI. Używanie tego znaku wraz ze słowem CAMPBELL jest używaniem tego znaku w sposób, który uniemożliwia utrzymanie jego odróżniającego charakteru, ponieważ sporny znak staje się tożsamy z innym zarejestrowanym na rzecz uczestnika znakiem, tj. NAOMI CAMPBELL. W doktrynie podkreśla się, używanie znaku powinno być jednoznaczne, aby mogło spełniać podstawową funkcję odróżniania towarów lub usług nim sygnowanych od towarów lub usług konkurencyjnych. Natomiast używanie znaku NAOMI wraz ze słowem CAMPBELL w rzeczywistości prowadzi do zmiany istoty spornego znaku. Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że Urząd Patentowy prawidłowo wydał zaskarżoną decyzję.

Firma M. w N. w skardze kasacyjnej zaskarżyła powyższy wyrok zarzucają mu naruszenie:

1. przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c i art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.s.a., poprzez niezakwestionowanie przez WSA ustaleń faktycznych poczynionych przez Urząd Patentowy co do nieużywania przez uprawnionego znaku towarowego NAOMI i oddalenie skargi, pomimo złożonych do akt sprawy dowodów na używanie spornego znaku,

2. przepisów prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez uznanie, że używanie znaku towarowego NAOMI wraz ze słowem CAMPBELL nie jest używaniem znaku towarowego NAOMI IR-614636.

Skarżąca firma podkreśliła, że znak NAOMI jest słownym znakiem towarowym, używanym w obrocie w Polsce zgodnie z treścią wpisu w rejestrze. Oznaczenie to jest obecne na wyrobach perfumeryjnych dostępnych w kraju. Fakt, że słowo NAOMI pojawia się na perfumach wraz ze słowem CAMPBELL w żaden sposób nie może wpływać negatywnie na uznanie, że sporny znak nie jest używany w sposób rzeczywisty. Używanie go wraz z nazwiskiem sławnej modelki nie stanowi niedozwolonej modyfikacji znaku. Występowanie obu wyrazów na jednym opakowaniu wyrobów perfumeryjnych nie zmniejsza siły oddziaływania znaku NAOMI na konsumentów. Słowo CAMPBELL występuje zawsze po znaku NAOMI i jest umieszczane na opakowaniach poniżej tego słowa, co oznacza, że wyraz CAMPBELL jest pewnego rodzaju dopełnieniem, które nie może być rozumiane jako modyfikacja znaku NAOMI, wykraczająca poza zakres rejestracji tego oznaczenia. Ponadto, Sąd I instancji zaniechał kroków niezbędnych do ustalenia specyficznego sposobu używania spornego znaku, a także argumentów co do znaczenia umiejscowienia na towarach słowa CAMPBELL.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną P.P. "B." B. P., S. P., J. D. Spółka Jawna z K. wniosło o jej oddalenie. Strona podkreśliła, że to właśnie nazwisko jest elementem wyróżniającym daną osobę z grona osób o tym samym imieniu. Dopiero połączenie imienia i nazwiska indywidualizuje daną osobę, to samo dotyczy znaków towarowych, które odpowiadają imieniu i nazwisku. W spornym przypadku dopiero połączenie imienia NAOMI z CAMPBELL wskazuje, że chodzi o słynną modelkę. Tym samym twierdzenie, że nazwisko jest elementem nie zmieniającym odróżniającego charakteru znaku NAOMI jest błędne. Również kolejność zapisu obu słów, kojarzonych z imieniem i nazwiskiem jest zgodna z gramatyką języka angielskiego, a także innych języków europejskich. Rejestracja znaku towarowego NAOMI CAMPBELL nr IR-706887 nie przesądza też o układzie słów. Słusznie też Urząd Patentowy stwierdził, że używanie znaku nie może być uzależnione od linii w znaczeniu graficznym, w jakich umieszczane są poszczególne elementy znaku. Napis NAOMI CAMPBELL oddziaływuje jako całość, ponieważ kojarzy się konsumentom z konkretną, znaną osobą i nie mają oni podstaw do postrzegania znaku tylko jako imienia, z pominięciem nazwiska. Strona podkreśliła też, że na rynku polskim nigdy nie było produktów oznaczonych tylko samym znakiem NAOMI i konsumenci nie mieli możliwości doznać jego oddziaływania jako samodzielnego znaku. Dostarczone przez uczestnika dowody wskazują jedynie na używanie znaku słownego NAOMI CAMPBELL, a nie słowa NAOMI. Zatem decyzja organu oraz wyrok Sądu I instancji są w pełni zasadne.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się nierozerwalnie z obowiązkiem jego używania w obrocie gospodarczym. Instytucja takiego obowiązku została wprowadzona do ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Obecnie obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Przykładowy katalog form używania znaku wymieniony został enumeratywnie w art. 154 i 169 ust. 4 i 5 p.w.p. Katalog ten jest szerszy niż zamieszczony w poprzedniej ustawie. W szczególności, używanie znaku towarowego polega na:

- umieszczaniu znaku na towarach lub opakowaniach towarów objętych rejestracją i wprowadzaniu tak oznaczonych towarów do obrotu,

- umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług,

- posługiwaniu się znakiem w celu reklamy,

- używaniu znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru,

- umieszczaniu znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu,

- używaniu znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego,

- używaniu znaku przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego.

Przyczyną wprowadzenia takiego obowiązku jest zapobieżenie pozorowanemu wykonywaniu prawa do znaku towarowego. Odgrywa on istotną rolę w systemie ochrony znaków towarowych, ponieważ przypomina uprawnionemu, że rejestracja znaku daje wyłączność korzystania z niego w obrocie gospodarczym dla wyróżnienia towarów lub usług, a nie w celu blokowania konkurencji.

[...] firma M. jest uprawniona z międzynarodowej rejestracji dwóch słownych znaków graficznych: NAOMI IR-614636 oraz NAOMI CAMPBELL IR-706887. Są to dwa odrębne znaki towarowe. Doszło do wygaśnięcia pierwszego ze znaków z powodu jego nieużywania. Skarżąca nie zgadza się z takim stanowiskiem organu, które zostało podtrzymane przez Sąd I instancji, podkreślając, że był on używany, tylko w formie zmodyfikowanej. To stwierdzenie nie jest uzasadnione, bo wprawdzie jest możliwe używanie znaku towarowego w formie zmodyfikowanej, ale nie zmieniającej jego odróżniającego charakteru. Jest to uprawnienie, które wynika z właściwości znaku towarowego. Niemniej jednak, jak podkreślono w doktrynie, obowiązkowi rzeczywistego używania oznaczenia czyni zadość tylko takie używanie, które pozostaje w związku z fizycznym lub pojęciowym z towarem lub usługą. Oznacza to konieczność nakładania zarejestrowanego oznaczenia na towar i wprowadzanie do obrotu. Samodzielne używanie znaku wyłącznie w korespondencji handlowej lub reklamie (w spornej sprawie wprowadzenie określonej liczby toreb i bloczków reklamowych opatrzonych znakiem NAOMI) nie jest wystarczające do zachowania tego prawa. Towary, których wprowadzenie do obrotu zostało w jakiś sposób zapowiedziane w reklamie, muszą być następnie możliwe do nabycia przez klientów. Wynika to z art. 169 ust. 5 w związku z art. 154 ust. 3 p.w.p., który stanowi, że nie uważa się za używanie znaku w sposób rzeczywisty, używania znaku w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku krajowym ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu. Co więcej, w literaturze wskazuje się też, że znak towarowy powinien być zauważalny nie tylko przez konsumentów, ale także przez innych przedsiębiorców. W rozpatrywanej sprawie brak jest dowodów na obecność towarów oznaczonych słowno-graficznym znakiem NAOMI na rynku polskim. Skarżąca podkreśliła, że modyfikacja spornego znaku nastąpiła poprzez dodanie słowa CAMPBELL, które stanowi dopełnienie wyrazu NAOMI. Tak zmodyfikowane oznaczenie jest obecne na rynku krajowym w postaci wyrobów perfumeryjnych.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego taka modyfikacja jest niedopuszczalna. Słowo CAMPBELL w połączeniu z wyrazem NAOMI kojarzy się niewątpliwie i niedwuznacznie ze znaną postacią, reklamującą wyroby kosmetyczne, sygnowane swoim imieniem i nazwiskiem. Tym samym wyroby te charakteryzują się rzeczywistym kontaktem z konsumentami, którzy tak oznaczone i wprowadzone do obrotu towary identyfikują z konkretną marką. Odpowiada to definicji rzeczywistego używania oznaczenia NAOMI CAMPBELL o numerze IR-706887. Nie można tak wyodrębnionych w postaci rejestracji dwóch oznaczeń stosować przemiennie. Słusznie doszło do wygaśnięcia pierwszego z oznaczeń, tj. znaku NAOMI, a sporadyczne wprowadzenie gadżetów nie może blokować wygaśnięcia znaku, jeżeli faktycznie jest on nieużywany. Jak zauważył Sąd Najwyższy, każda z form używania tego znaku na podstawie art. 154 p.w.p. dotyczy używania tego znaku w obrocie gospodarczym i wymaga podejmowania powtarzających się czynności w określonym zakresie i celu oraz wiąże się z koniecznością rozpoznawania znaku przez konsumentów (por. wyrok Sąd Najwyższego z dnia 17 lutego 2005 r., sygn. akt I CK 626/04, OSP 2005/12/148 - t.1).

Jak podkreślono w doktrynie, tylko takie używanie oznaczenia jest uznawane za rzeczywiste, gdy charakteryzuje się pewnością i stałością. Zatem w celu osiągnięcia takich cech, obecność znaku na rynku powinna wykazywać poważne rozmiary. Nie ulega wątpliwości, że towary oznaczone znakiem NAOMI CAMPBELL są powszechnie znane, nie tylko na rynku krajowym. Natomiast brak dowodów na używanie znaku NAOMI był podstawą do oczeczenia jego wygaśnięcia z powodu nieużywania, na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

W rozpoznawanej sprawie prawidłowo zastosowano przepisy p.w.p. zamiast u.z.t. przy ocenie przesłanek i skutków nieużywania spornego znaku towarowego, ale nie z powodów ukazanych w motywach zaskarżonego wyroku. Otóż według art. 315 ust. 3 "Ustawowe warunki wymagane do uzyskania (...) prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia (...) znaku towarowego (...) w Urzędzie Patentowym." Tego rodzaju odniesienia do wcześniej obowiązujących przepisów nie ma przy orzekaniu o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego, a takich sytuacji nie obejmuje art. 315 ust. 2 p.w.p. dotyczący stosunków prawnych powstałych przed jej wejściem w życie.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.s.a. orzekł jak w sentencji.