Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 714/16
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2017-10-05 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Powołane przepisy: article: art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 130
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia del. WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Protokolant asystent sędziego Elżbieta Jabłońska-Gorzelak po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 934/15 w sprawie ze skargi A Spółki z o.o. w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasądza od A Spółki z o.o. w C. na rzecz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 1100 (tysiąc sto) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z 7 października 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 934/15 uwzględnił skargę A. Sp. z o.o. w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [..] lutego 2015 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "500", zgłoszony przez Agencję Wydawniczą "..." Sp. z o.o. w C. w dniu [..] czerwca 2010r. za numerem [...], przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 16: czasopisma krzyżówkowe i szaradziarskie, w ten sposób, że: uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 7 listopada 2013 r. (pkt 1 wyroku); oraz orzekł o kosztach postępowania zasądzając od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej A. Sp. z o.o. z siedzibą w C. kwotę 1617 złotych (pkt 2 wyroku).

Przedstawiając stan sprawy Sąd I instancji wskazał, że

Decyzją z [..] listopada 2013 r., utrzymaną następnie w mocy decyzją tego organu z 4 lutego 2015 r., Urząd Patentowy RP (dalej: UP RP), na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, dalej: "p.w.p."), odmówił A. Sp. z o.o. w C. (dalej: ...) udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "500". Według organu, sporne oznaczenie nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu ww. przepisów p.w.p. Zdaniem organu, sporny znak numeryczny, który - co podkreślono - pozbawiony jest jakichkolwiek elementów fantazyjnych, informuje o ilości zadań szaradziarskich w publikacjach krzyżówkowych i szaradziarskich, a przeciętny odbiorca nie skojarzy tego znaku z konkretnym przedsiębiorstwem, ale odbierze je, jako informacje właśnie o zawartości czasopisma. Odnosząc się do podniesionej przez stronę skarżącą kwestii, że poprzez długoletnie stosowanie określenia "500" nabyło ono tzw. wtórną zdolność odróżniającą i w świetle art. 130 ustawy p.w.p. możliwe jest udzielenie na nie prawa ochronnego, Urząd Patentowy RP wskazał, że zdania tego nie podziela. W zakresie odnoszącym się do tej kwestii organ stwierdził, że, co prawda A. przedstawiła obszerne materiały w celu wykazania wtórnej zdolności odróżniającej przedmiotowego znaku, jednakże materiały te nie przekonują, że przeciętny nabywca czasopism szaradziarskich już na podstawie samej liczby "500" kiedykolwiek rozpoznał czasopisma szaradziarskie, jako pochodzące od A.. Zdaniem UP RP, wnioskująca o udzielenie prawa ochronnego nie przedstawiła żadnych dowodów na samodzielne używanie słownego znaku "500" dla oznaczenia czasopism szaradziarskich. Urząd Patentowy RP stwierdził, że z materiałów przedstawionych przez stronę wynika, iż żaden ze znaków liczbowych zgłaszającej nie występuje w obrocie samoistnie, lecz w połączeniu z innymi elementami słownymi jak i obrazowymi. Większość załączonych materiałów odnosi się do różnych cyfr 100, 200, 300, 500, 1000 etc. wraz z innymi elementami, a nie samoistnie do ww. cyfr. Przeprowadzone badania przez Instytut [...], jak również rankingi Ruch S.A. odnoszą się do oznaczeń "100 panoramicznych", "200 panoramicznych" "500 panoramicznych" itd. Dopiero ranking z roku 2014 przeprowadzony był pod kątem rozpoznawalności samoistnej cyfr: 100,200,300,400,500,1000, jako czasopism wydawanych przez tego samego wydawcę niemniej badania te zostały przeprowadzone pod dacie zgłoszenia, tj. 4 lata później i nie mogą zostać przez organ uwzględnione. Z kolei wizualizacje okładek utwierdziły organ w przekonaniu, iż zawarte cyfry stanowią jedynie jeden z wielu elementów okładki, bogatej w grafikę. Organ nie zgodził się z twierdzeniem, jakoby cyfry w wizualizacjach okładek strony skarżącej stanowiły element szczególnie wyeksponowany. W tym zakresie organ stwierdził, że na każdej okładce centralnie umieszczony jest portret młodej, atrakcyjnej kobiety, szczególnie przyciągającej uwagę na tle szablonu krzyżówki. Same zaś oznaczenia w postaci cyfr: 100, 200, 500 itd. występują wraz ze słowem "panoramiczne". Całość zatem wskazuje, zdaniem UP RP, że mamy do czynienia z czasopismem z krzyżówkami, zawierającej oznaczoną daną cyfrą ilość szarad, krzyżówek. Według organu, w konsekwencji należy zatem uznać, że czasopisma firmy [...] będą rozpoznawane nie tyle za pomocą słownego oznaczenia 500, które zajmuje zaledwie 1/4 powierzchni strony tytułowej, ale głównie dzięki charakterystycznej, a zarazem niezmiennej koncepcyjnie warstwie graficznej i bogatej kolorystyce.

W kwestii przedłożonej przez stronę opinii prawnej prof. nadzw. dr hab. U.P. z 30 lipca 2000 r. organ wskazał, że opinia ta odnosiła się do oceny oznaczenia "100 panoramicznych", "200 panoramicznych", "300 panoramicznych", a więc wyrażenia złożonego z cyfr i elementów słownych analizowanych w konkretnych uwarunkowaniach, z uwagi na konflikt z Oficyną Wydawniczą "..." w przedmiocie naruszania czynów nieuczciwej konkurencji. W ocenie Urzędu Patentowego, opinia ta nie ma charakteru obiektywnego, gdyż w sposób ewidentny przychylna jest tylko jednej ze stron. Według UP RP, w nieznacznym stopniu przeprowadzona została w niej analiza oznaczeń liczbowych i ich zdolności odróżniającej, nie dając w sposób oczywisty odpowiedzi na pytania czy oznaczenia w postaci cyfr w przedmiotowej sprawie posiadają zdolność odróżniającą. Zaś stanowisko prokuratora generalnego w sprawie (sygn. akt ...) w przedmiocie naruszania czynów nieuczciwej konkurencji oraz oceny zasadności wniesienia skargi kasacyjnej jest tylko jednym ze stanowisk w przedmiocie oceny zdolności odróżniającej oznaczeń składających się z cyfr, stojące w sprzeczności z bogatą linią orzeczniczą.

W ocenie organu, brak jest podstaw by oznaczeniu słownemu 500 jednoznacznie przypisać długotrwałe używanie na rynku w oderwaniu od innych elementów znaku słowno -graficznego odpowiadającego etykiecie tj. karcie tytułowej używanej na wydawanych przez A. czasopismach czy broszurach, materiałach reklamowych. Według UP RP, w konsekwencji nie można stwierdzić, iż materiały zgromadzone w sprawie stanowią wystarczającą podstawę by uznać, że uzyskane wyniki dotyczą słownego znaku 500. Organ zaakcentował, że wszystkie zaprezentowane okładki - strony tytułowe, posiadają charakterystyczną grafikę, która nie ogranicza się jedynie do zapisu tytułu czasopisma tj. wyrażenia 500. Równie ważny element strony tytułowej stanowi jej kompozycja, z występującą na każdej okładce głową modelki. Podobnie, na zdjęciach przedstawiających materiały reklamowe znajdują się przede wszystkim okładki wydawnictwa odpowiednio 100 panoramicznych, 200 panoramicznych, 500 panoramicznych i innych z tej serii. Nieupoważniany wydaje się więc wniosek, wywodził dalej UP RP, że stanowią one dowód, na to iż jeden z elementów tak prezentowanych znaków, nabył wtórną zdolność odróżniającą. Co więcej, podał organ, ocena tego materiału dowodowego jest o tyle niemożliwa, że nie wiadomo, z jakiego okresu zdjęcia te pochodzą.

Urząd Patentowy wskazał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, znak towarowy stanowi niepodzielną całość. Używanie znaku słowno - graficznego nie oznacza, że w świadomości konsumenta powstają asocjacje pomiędzy elementem słownym a konkretnym przedsiębiorcą. Przy ustalaniu, czy znak towarowy nabył zdolność odróżniającą w wyniku używania, właściwy organ musi dokonać oceny czy znak zaczął identyfikować dany produkt, jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i odróżnia tym samym ten towar od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw. W sytuacji, gdy chodzi o oznaczenie słowne stanowiące element zarejestrowanego znaku słowno - graficznego musiałoby dojść do wyjątkowych zjawisk, w wyniku, których samo oznaczenie słowne byłoby źródłem określonych asocjacji a rejestracja znaku wyłączałaby możność określania rodzaju takiego samego towaru przez innych przedsiębiorców. Zdaniem UP RP, w niniejszej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, że w dacie zgłoszenia takie wyjątkowe zjawiska wystąpiły zwłaszcza, jeśli zważyć, że oznaczenie słowne, wskazujące na ilość i rodzaj krzyżówek, bezspornie było używane również przez innych przedsiębiorców. Przykłady takiego używania znajdują się chociażby w nadesłanej przez skarżącą opinii prawnej prof. U. P., stanowisku prokuratora, jak również w wyrokach sądów w przedmiocie naruszania zasad uczciwej konkurencji przez inne wydawnictwa, jak chociażby [...], które potwierdzają wykorzystywanie oznaczeń liczbowych w stosunku do towarów wskazanych przez zgłaszającą w wykazie w postaci szarad i krzyżówek także przez inne podmioty.

W ocenie organu, przedłożone przez A. badania opinii publicznej przesłane do przedmiotowej sprawy m.in. raport z ogólnopolskiego badania sondażowego [...] przeprowadzonego w latach 2001-2014 przez Instytut [..], nie uzasadniają wniosku strony, że dowody te świadczą o nabyciu charakteru odróżniającego przez sporne oznaczenie. Urząd Patentowy podniósł, że po przeanalizowaniu wszystkich tabel i wykresów opracowanych na podstawie przeprowadzonych ankiet, uznał, iż żaden z wyników nic mówi o tym, jaki odsetek konsumentów rozpoznaje oznaczenie słowne "500" za znak towarowy używany wyłącznie przez A. W ocenie organu, zaprezentowane wyniki świadczą o tym, iż pismo krzyżówkowe 500 panoramicznych uzyskało wysoki rezultat, jeśli chodzi o znajomość znajdujących się na rynku marek pism tego typu. Jednakże w ocenie Urzędu nie stanowi to żadnego dowodu na to, że słowny znak "500" wskazuje na pochodzenie towaru opatrzonego takim znakiem od wnioskodawcy, zwłaszcza w sytuacji, gdy podczas przeprowadzania powołanych badań opinii publicznej [...], stosowano techniki ułatwiające respondentom udzielanie odpowiedzi. Organ zaznaczył, że ankietowanym prezentowano, w celu uniknięcia pomyłek, karty z pismami krzyżówkowymi. Według UP RP, wynik będący odpowiedzią na pytanie, któremu towarzyszy okazanie okładki czasopisma, nie może stanowić dowodu na wtórną zdolność odróżniającą spornego oznaczenia, ponieważ respondentom prezentowano całą kartę, a nie tylko jej warstwę słowną. Organ podkreślił, że w przedmiotowym badaniu nie wskazano dokładnie, jakich pozostałych pism krzyżówkowych badanie dotyczyło. Nie jest też wiadome, czy badanie na temat znajomości pism krzyżówkowych w ogóle uwzględniało inne pisma krzyżówkowe niż te, które wchodziły w skład serii wydawniczej T.. Zdaniem organu, nie może też stanowić dowodu na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej ustosunkowanie się do stwierdzenia ujętego w ankiecie na temat wydawnictw krzyżówkowych T. o treści: "w pismach krzyżówkowych każdy może znaleźć coś dla siebie", "to pisma krzyżówkowe o wyższym poziomie niż pozostałe magazyny tego typu" czy "to pisma umieszczające zbyt łatwe zadania'".

Według Urzędu Patentowego, dołączone do akt sprawy badania opinii publicznej CROSSWORDS nie mogą stanowić dowodu na to, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega samo słowne oznaczenie "500", jako wskazujące na pochodzenie publikowanego przez ten podmiot wydawnictwa. Powoływane wyniki badań opinii publicznej odnosiły się do znajomości okazywanej badanym karty wydawnictwa, a dane o wielkości sprzedaży towaru oznaczonego znakiem słowno - graficznym w niczym nie uzasadniały tezy, że dane wydawnictwo kojarzy się konsumentom z konkretnym przedsiębiorcą z wyłączeniem innych.

W ocenie organu, za argument przemawiający za uznaniem wtórnej zdolności odróżniającej nie mogą zostać także uznane oświadczenia. Są to oświadczenia tylko jednego kolportera, w którym nie uwzględniono innych konkurencyjnych tytułów w ofercie.

Z kolei informacje o wydatkach na reklamę we wskazanym okresie nie wskazują, co było przedmiotem reklamy. Świadczą one jedynie, iż zgłaszający poniósł koszty na promocję swojej działalności w bliżej niesprecyzowanym zakresie. Zgłaszający nie przedstawił natomiast danych dotyczących wydatków reklamowych odnoszących się do konkretnych serii wydawniczych, w szczególności do serii wydawniczej "500". Nie wiadomo czy wskazana seria była faktycznie reklamowana i jak często i w jakiej formie się pojawiała. Tym samym, zdaniem organu, nie mogą zostać potraktowane, jako dowody, ponieważ brak jest szczegółowych danych.

W kwestii zaś bilbordów duże znaczenie ma wielkość tychże, ich ilość, miejsce i sposób wyeksponowania, by mówić o rozpoznawalności. W natłoku tylu reklam ulicznych, by dane bilbordy przykuły uwagę odbiorców muszą się czymś wyróżniać, być odpowiednio wyeksponowane. W przedmiotowej sprawie zgłaszający faktycznie wykazał, iż reklamuje swoje produkty za pomocą bilbordów, nie wykazał jednak, że konkretnie oznaczenie "500" było na nich zamieszczone. Fakt reklamowania swoich produktów za pomocą bilbordów nie świadczy o tym, iż zapadły one w świadomości odbiorców. Ponadto nie mogą one jak to wykazano powyżej, stanowić dowodu na używanie przedmiotowego oznaczenia w postaci, w jakiej został zgłoszony do Urzędu, tj. w oderwaniu od jego słowno - graficznej postaci.

Zdaniem organu, omawiane dowody przedstawione przez stronę świadczą jedynie o używaniu różnych oznaczeń z elementami liczbowymi przez zgłaszającą. Jednakże samo, nawet wieloletnie używanie znaku przez przedsiębiorcę jest konieczną, lecz nie jedyną i niewystarczającą przesłanką do udowodnienia wtórnej zdolności odróżniającej.

Według UP RP, nadesłane do sprawy badania opinii na temat popularności oznaczenia "500" nie potwierdzają, co zostało wykazane powyżej, że oznaczenie to jest jednoznacznie kojarzone jako pochodzące od skarżącej. Jednocześnie Urząd Patentowy stwierdził, że zgadza się z A., że tytuły pochodzące z jej wydawnictwa, zajmują dominującą pozycję na rynku wydawnictw rozrywkowych i szaradziarskich, i że ponosi on wysokie nakłady na ich promocję. Jednakże poza skarżącą również inni wydawcy używają takie wyrażenia jak: "100 panoramiczne" w tytułach swoich publikacji, a ich udział w rynku też jest znaczny np. "Chwila na 100 panoramicznych", zajmująca 6 miejsce na liście najczęściej wybieranych wydawnictw tego typu. Organ zauważył, że w obrocie występują ponadto inne wydawnictwa zawierające w tytule zarówno liczbę "100", jak i "panoramiczne" i "panorama". Zwrot "krzyżówka panoramiczna", pojawia się także na wielu okładkach pism szaradziarskich, jako informacja o charakterze ogólnoinformacyjnym.

Reasumując organ wskazał, że w świetle powyższej analizy materiałów dowodowych odnoszących się do okresu sprzed daty zgłoszenia przedmiotowego znaku, nie można uznać za udowodniona tezę, że słowne oznaczenie "500" nabrało w tej dacie wtórnej zdolności odróżniającej. Dotyczy to wyników badań [...]luty 2014 r. Ponadto, zdaniem organu żadne z przedstawionych badań opinii publicznej nie upoważnia do wniosku, że pomimo znajomości tytułu prasowego "400 panoramicznych", kupujący mają świadomość, kto jest wynalazcą.

WSA w Warszawie, uwzględniając skargę A. na powyższą decyzję na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie t.j. Dz. U. 2016.718 ze zm., dalej: p.p.s.a.), w pierwszej kolejności wskazał, że podstawowym obowiązkiem sędziego krajowego jest nadanie regulacji prawa wewnętrznego (krajowego) takiego sensu normatywnego, który będzie pozostawał w zgodzie z porządkiem prawnym Unii Europejskiej. Dopiero niemożliwość osiągnięcia niesprzeczności uprawnia go do ewentualnej odmowy zastosowania przepisu krajowego. Według Sądu I instancji, nie ulega wątpliwości, że wykładnia prawa krajowego musi być dokonywana z uwzględnieniem okoliczności wspólnotowych, te zaś - zgodnie z doktryną effet utile (zasadą efektywności prawa wspólnotowego) - wymagają skoncentrowania się na funkcji (celu) unormowania i rozważenia jej zgodności z funkcją (celem) założoną przez normodawcę unijnego. Należy przy tym pamiętać, podkreślił Sąd I instancji, że pojęcia występujące w prawie krajowym, które mają swoje odpowiedniki w prawie europejskim, muszą być używane w takim znaczeniu, jakie nadają im dyrektywy, czy rozporządzenia. Dotyczy to zwłaszcza pojęć określonych w definicjach legalnych, zawartych w niektórych rozporządzeniach, czy też dyrektywach wspólnotowych, ale również wykładni niektórych pojęć ogólnych.

Według Sądu I instancji, mając na uwadze powyższe kryteria należało uznać, iż skarga A. jest zasadna, aczkolwiek nie wszystkie zawarte w niej zarzuty zasługiwały na uwzględnienie.

WSA stwierdził, że podziela w całości stanowisko organu odnośnie braku pierwotnej zdolności odróżniającej znaku towarowego "500" i aprobuje jego argumentację, podaną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. W efekcie, zarzuty A. dotyczące naruszenia przez Urząd Patentowy RP przepisów art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz przepisów postępowania w zakresie ustalenia braku pierwotnej zdolności odróżniającej słownego znaku towarowego "500" Sąd I instancji uznał za nietrafne.

Odnosząc się natomiast zarzutów skargi w zakresie naruszenia art. 130 p.w.p. Sąd I instancji uznał, iż organ orzekając w niniejszej sprawie dopuścił się naruszenia powyższego przepisu oraz przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Według WSA, istota naruszenia przez organ art. 130 p.w.p. polega na niewłaściwej wykładni pojęcia używania znaku towarowego, niezgodnej z jego aktualną wykładnią, wynikającą przede wszystkim z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Zdaniem Sądu I instancji, bezpośrednią konsekwencją wadliwej wykładni przepisów prawa materialnego było niewyjaśnienie przez organ wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy oraz brak dokonania pełnej oceny przesłanek koniecznych przy ustaleniu podstaw do stwierdzenia nabycia przez sporny znak wtórnej zdolności odróżniającej, co stanowi naruszenie przepisów postępowania administracyjnego, w szczególności art. 7 k.p.a., 77 § 1 k.p.a. oraz 107 § 3 k.p.a.

Po przytoczeniu art. 130 p.w.p. zgodnie, z którym: przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu, Sąd I instancji wskazał, że w zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy RP stwierdził, iż nabycie wtórej zdolności odróżniającej znaku towarowego stosownie do dyspozycji art. 130 p.w.p. jest możliwe poprzez wykazanie używania danego znaku (konkretnego oznaczenia) nie zaś, jako elementu innego znaku towarowego. Nie dotyczy więc sytuacji, gdy zmieniona forma znaku jest chroniona, jako inny odrębny znak towarowy. Mając powyższe na uwadze, Urząd Patentowy RP uznał, że skarżąca nie przedstawiła żadnych dowodów na obecność spornego znaku "500" na rynku, gdyż przedłożyła jedynie materiały dotyczące innego znaku, a mianowicie słowno-graficznego znaku towarowego "500 Panoramicznych", którego używanie przez skarżącą w obrocie nie dowodzi nabycia wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego.

Zdaniem Sądu I instancji, powyżej przedstawiona analiza pojęcia używania znaku towarowego w rozumieniu przepisu art. 130 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. jest sprzeczna z wykładnią pojęcia rzeczywistego używania znaku, dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyrokach wydanych w sprawie HaVE A BREaK (wyrok z 7 lipca 2005 r. C – 353/03) oraz w sprawie Cristal (wyrok z dnia 8 grudnia 2005, T – 29/04). WSA wskazał, że aktualnie w orzecznictwie europejskim powszechnie przyjęto stanowisko, iż dodawanie do znaku dodatkowych elementów, lub też używanie znaku w połączeniu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym lub jako część złożonego znaku towarowego, także zarejestrowanego nie stanowią same z siebie przeszkody do stwierdzenia jego rzeczywistego używania. Na poparcie swojego stanowiska Sąd I instancji przywołał, jak wskazuje, przede wszystkim, wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE wydane w sprawach PROTI (wyrok z dnia 25 października 2012, C-533/11), LEVI’S (wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r. C-12/12, a także Specsavers (wyrok z dnia 18 lipca 2013 r., C-252/12) oraz w wyroku z dnia 19 czerwca 2014 r. C-217/13 (pkt 74 w zw. z pkt 3 sentencji wyroku).

I tak, wywodził dalej Sąd, w wyroku z dnia 27 października 2012 r., wydanym w sprawie C-553/11, Trybunał Sprawiedliwości UE, wskazał, że art. 10 ust. 2 lit. a) Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, by właściciel znaku towarowego mógł do celów wykazania jego używania w rozumieniu tego przepisu powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem, że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana ,jako znak towarowy (pkt 30 wyroku).

W kolejnym, wskazanym powyżej wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 18 lipca 2013 r., C-252/12, wydanym w sprawie Specsavers, Trybunał stwierdził wyraźnie, że: "Charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu rozporządzenia nr 207/2009 oznacza, że znak ten pozwala na określenie towaru, dla którego występuje się o rejestrację, jako pochodzącego z danego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw" (pkt 22) i że "Ów charakter odróżniający zarejestrowanego znaku towarowego może być wynikiem zarówno używania jednego z jego elementów, jako części zarejestrowanego znaku towarowego, jak i używania innego znaku towarowego w połączeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym" (pkt 23).

W ocenie Sądu I instancji, w świetle wyżej wymienionych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, Urząd Patentowy RP dokonał wadliwej wykładni art. 130 p.w.p. przez brak zbadania możliwości nabycia wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku słownego "500" w wyniku jego używania, jako elementu innego znaku towarowego należącego do skarżącej.

WSA stwierdził przy tym, że podobny pogląd został wyrażony w wyroku z dnia 23 września 2014 r. (sygn. akt: VI SA/Wa 3386/13) oraz z dnia 9 lutego 2015 r. (sygn. akt: VI SA/Wa 1509/14). Gdy zaś chodzi o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2011 r., sygn. akt II GSK 615/10, na który powołał się organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, WSA stwierdził, że wyrok ten został wydany wcześniej niż wskazane wyżej orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a więc siłą rzeczy nie obejmował nowej linii w orzecznictwie europejskim.

Formułując natomiast wskazania, co dalszego postępowania (art. 153 p.p.s.a.), Sąd I instancji stwierdził, że ponownie rozpoznając sprawę Urząd Patentowy RP dokona w tym zakresie uzupełniającej analizy przedłożonych przez skarżącą dowodów na okoliczność wykazania używania znaku towarowego "500" w kontekście ewentualnego nabycia przez ten znak tzw. wtórnej zdolności odróżniającej, jako elementu innego znaku towarowego, a w szczególności oznaczenia "500 Panoramicznych".

Skargę kasacyjną od tego wyroku złożył Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez radcę prawnego.

Na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a. zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono naruszenie:

1) art.141 § 4 p.p.s.a.:

a) poprzez błędne przedstawienie stanu sprawy polegające na przypisaniu Urzędowi twierdzeń, które w decyzji nie padły, a które przesądziły o uchyleniu decyzji Urzędu, a mianowicie uznaniu, że Urząd w swoim rozstrzygnięciu przyjął, że "nabycie wtórnej zdolności odróżniającej (...) jest możliwe poprzez wykazanie używania danego znaku (konkretnego oznaczenia) nie zaś jako elementu innego znaku towarowego" (strona 16 wyroku) oraz że "Urząd Patentowy RP uznał, że skarżąca nie przedstawiła żadnych dowodów na obecność spornego znaku "500" na rynku, gdyż przedłożyła jedynie materiały dotyczące innego znaku", w sytuacji, w której żadne z przytoczonych twierdzeń Sądu w decyzji nie padło, a Urząd szczegółowo i jednoznacznie wskazał w uzasadnieniu decyzji, że wręcz odwrotnie "istnieje możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej poprzez używanie danego oznaczenia, jako części znaku złożonego."(strona 16 decyzji) oraz, że "po raz kolejny trzeba podkreślić i w tej kwestii należy się zgodzić ze zgłaszającym, że zgłaszający wykazał używanie znaku przed datą zgłoszenia." (strona 25 decyzji), co skutkowało stwierdzeniem przez Sąd nieistniejącego naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 130 p.w.p., oraz będące tego konsekwencją naruszenie prawa procesowego, tj. 7, 77 i art. 107 § 3 k.p.a. i niezasadnym uchyleniem decyzji Urzędu na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a/ i c/ p.p.s.a.,

b) polegające na sporządzeniu uzasadnienia wyroku, które nie spełnia ustawowych wymogów w zakresie wyjaśnienia podstawy prawnej rozstrzygnięcia, a mianowicie, w sytuacji, w której przedmiotem niniejszej sprawy była ocena pierwotnej i wtórnej zdolności odróżniające oznaczenia "500" do oznaczania zgłoszonych towarów (art. 130 w związku z art. 129 ust.2.pkt 2 p.w.p.), wywód Sądu dotyczył wykładni pojęcia rzeczywistego używania znaku, które to używanie jest relewantne na gruncie art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 i 5 p.w.p., a nie art. art.130 w zw. art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., i na podstawie art. 153 p.p.s.a. Sąd związał Urząd interpretacją przepisu art. 130 p.w.p., w której odnosi się do rzeczywistego używania znaku (irrelewantnego w tej sprawie), co przy braku wywodu dotyczącego przyczyn takiego rozumowania czyni wyrok zupełnie niezrozumiały dla Urzędu i uniemożliwia kontrolę instancyjną zaskarżonego orzeczenia,

c) poprzez sporządzenie uzasadnienia, które nie zawiera precyzyjnych wskazań, co do dalszego postępowania Urzędu, a w szczególności nie wskazuje, na czym polegać miałaby "uzupełniająca analiza przedłożonych przez skarżącą dowodów", w sytuacji, w której analiza taka została przeprowadzona, a Sąd nie wyjaśnił, który dowód i w jakim zakresie został nieprawidłowo oceniony, co skutkowało pozostawianiem niepewności, co do zakresu związania Urzędu wyrokiem na podstawie art. 153 p.p.s.a.;

2) art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 Iipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269. z późn. zm. - dalej powoływanej jako "p.u.s.a.") w związku z art.3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. poprzez dokonanie nierzetelnej kontroli sądowoadministracyjnej i stwierdzenie niewystępujących w decyzji naruszeń prawa w wyniku, jak się wydaje, niedokładnego zapoznania się z obszernym uzasadnieniem zaskarżonej decyzji i aktami sprawy, co skutkowało przypisaniem Urzędowi twierdzeń, które w decyzji nie padły, a które przesądziły o uchyleniu decyzji Urzędu na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a/ i c/ p.p.s.a.;

3) art. 145 § 1 pkt 1 c p.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1 i 107 k.p.a. poprzez uchylenie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej jej decyzji z dnia 7 listopada 2013 r. z uwagi na domniemane naruszenie przepisów postępowania administracyjnego polegające na nie wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a mianowicie możliwości nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez zgłoszony znak "500" w wyniku używania go, jako elementu innego znaku towarowego, w sytuacji, w której okoliczności te były szczegółowo zbadane przez Urząd Patentowy, i Urząd w obszernej decyzji odniósł się do wiarygodności wszystkich przedstawionych dowodów na używanie znaku "500" jako elementu znaku "500 panoramicznych" i w wyniku powyższej szczegółowej analizy Urząd doszedł do wniosku, iż w tym konkretnym przypadku dowody przedstawione przez stronę nie wystarczyły do jednoznacznego stwierdzenia, iż znak towarowy "500" utrwalił się w świadomości odbiorców, jako wskazanie pochodzenia towarów;

4) art. 130 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię sprowadzającą się do nieuzasadnionego utożsamienia kryteriów nabycia przez dane oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej w wyniku jego używania (wykazywanego na potrzeby uzyskania zdolności rejestrowej), z kryteriami rzeczywistego używania już odróżniającego znaku (dla celów podtrzymania jego ochrony), i pominięcie dalszych utrwalonych w orzecznictwie kryteriów nabycia wtórnej zdolności odróżniającej poza używaniem znaku, a mianowicie przede wszystkim faktu, że w następstwie używania oznaczenia, o którego rejestrację się wnosi, oznaczenie to musi samodzielnie, w oderwaniu od innych znaków, z którymi występuje na rynku, wskazywać zainteresowanemu kręgowi odbiorców, że opatrzone nim towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, co skutkowało uznaniem, że przedstawiona przez Urząd interpretacja przepisu art.130 p.w.p. jest błędna i uchyleniem obu decyzji Urzędu Patentowego na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a/ p.p.s.a.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej przedstawiono argumentację na poparcie zarzutów postawionych w jej petitum.

Wskazując na powyższe, Urząd Patentowy RP wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz zasądzenie kosztów postępowania.

A. nie złożyła odpowiedzi na wniesiony środek zaskarżenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Rozpoznając sprawę w granicach skargi kasacyjnej i nie dostrzegając przesłanek nieważności postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że skarga kasacyjna Urzędu Patentowego RP zawiera usprawiedliwione podstawy i w związku z tym zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem kontroli instancyjnej jest wyrok WSA w Warszawie, którym Sąd ten uchylił zarówno zaskarżoną, jak i utrzymaną nią w mocy decyzję Urzędu Patentowego RP o odmowie udzielenia na rzecz A. prawa ochronnego na znak towarowy słowny "500", zgłoszony z pierwszeństwem od 2 czerwca 2010 r., przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 16, takich jak: czasopisma krzyżówkowe, szaradziarskie uznając, że Urząd Patentowy RP dokonał wadliwej wykładni art. 130 ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) ponieważ nie wziął pod uwagę wykładni pojęcia rzeczywistego używania znaku wynikającej z nowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednocześnie Sąd I instancji uznał za prawidłowe i w zgodne z prawem stanowisko organu, iż przedmiotowe oznaczenie nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 2 ustawy (p.w.p.)

Tym samym, w świetle związania Naczelnego Sądu Administracyjnego zarzutami skargi kasacyjnej należy stwierdzić, że kwestią sporną jest wyłącznie, czy zgłoszone do rejestracji oznaczenie "500" nabyło w dacie zgłoszenia wtórną zdolność odróżniającą (art. 130 p.w.p.).

Przystępując do analizy zarzutów skargi kasacyjnej należy zauważyć, że obejmują one zarówno naruszenie prawa materialnego - przez błędną wykładnię art. 130 p.w.p., jak i przepisów postępowania, które zostały ściśle powiązane z nieprawidłową interpretacją przepisu art. 130 p.w.p. dokonaną przez Sąd I instancji. Uzasadnia to wspólne odniesienie się do obu rodzajów zarzutów.

W punkcie wyjścia należy przypomnieć, że zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. W art. 130 ust. 2 p.w.p. ustawodawca sprecyzował, że nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które: nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone (pkt 1), składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności (pkt 2), a także takie, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (pkt 3). Nie jest przy tym wymagane, kumulatywne spełnienie wszystkich tych przesłanek. Stosownie natomiast do art. 130 p.w.p. przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu.

Słusznie autor skargi kasacyjnej zarzuca, że Sąd I instancji błędnie przedstawił stan sprawy i nieprawidłowo odczytał zaskarżoną decyzję uznając, że według Urzędu Patentowego nabycie wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego stosownie do dyspozycji art. 130 p.w.p. jest możliwe poprzez wykazanie używania danego znaku (konkretnego oznaczenia) nie zaś, jako elementu innego znaku towarowego a także, że organ uznał, iż skarżąca nie przedstawiła żadnych dowodów na obecność spornego znaku "500" na rynku, gdyż przedłożyła jedynie materiały dotyczące innego znaku. Takich bowiem stwierdzeń na próżno szukać w zaskarżonej decyzji. Przeciwnie, analiza uzasadnienia zaskarżonej decyzji prowadzi do wniosku, że organ uznał odwrotnie niż twierdzi Sąd I instancji. Urząd Patentowy RP wskazał bowiem, że istnieje możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej poprzez używanie danego oznaczenia, jako części znaku złożonego oraz, że wnioskująca o udzielenie prawa na sporny znak wykazała używanie znaku 500 przed datą zgłoszenia. Pierwszy z wymienionych poglądów organu, wbrew zarzutom Sądu I instancji, jest zgodny i znajduje pełne odzwierciedlenie w orzecznictwie TSUE – również w tym, które przywołano w zaskarżonym wyroku. Umknęło przy tym Sądowi I instancji, że organ odmawiając udzielenia prawa ochronnego, nie poprzestał jedynie na powyższym stwierdzeniu, ale podał powody, dlaczego - na gruncie tej sprawy - nie można było uznać, że sporne oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą, co jednakże nie zostało przez WSA ocenione w ramach sprawowanej kontroli sądowoadminstracyjnej. W szczególności WSA pominął, że organ w sposób drobiazgowy wyjaśnił, dlaczego uznał, że przedstawione przez stronę dowody na używanie znaku 500, jako elementu znaku "500 panoramicznych" w tym konkretnym przypadku nie wystarczyły do jednoznacznego stwierdzenia, iż sporny znak towarowy 500 utrwalił się w świadomości odbiorców, jako wskazanie pochodzenia towarów. Z kolei zanegowanie przez Sąd I instancji przydatności wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie sygn. akt II GSK 615/10, na który powołał się organ w zaskarżonej decyzji, nie było właściwe bez zapoznania się z treścią tego wyroku. Sąd I instancji z góry założył zbędność tego wyroku NSA, jako wydanego jeszcze przed datami orzeczeń TSUE, które powołał, wskazując przy tym nietrafnie na istnienie rzekomo nowej linii w orzecznictwie europejskim.

Szczegółowa analiza analizy orzeczeń ETS, na które powoływał się Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, prowadzi do wniosku, że samo używanie oznaczenia, jako części innego znaku towarowego, nie wystarcza do przyjęcia, że ta część uzyskuje wskutek takiego używania wtórną zdolność odróżniającą, jako samodzielny znak towarowy.

W wyroku z dnia 7 lipca 2005 r. C-353/03, ETS sformułował tezę ogólną, do której odwołuje się Sąd I instancji, że znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 Dyrektywy w następstwie używania tego znaku, jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z nim. W powołanym orzeczeniu ETS stwierdził jednocześnie, że do uzyskania przez oznaczenie charakteru odróżniającego w następstwie jego używania konieczne jest rozpoznawanie przez właściwy krąg odbiorców towaru, za pomocą tego oznaczenia używanego, jako znak towarowy, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa. Trybunał podkreślił, że wyrażenie "używanie znaku" należy rozumieć, jako odnoszące się wyłącznie do używania znaku w tym celu, aby właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar lub usługi, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, bowiem chodzi o to, aby w następstwie używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznawał towar oznaczony wyłącznie znakiem, o którego rejestrację wniesiono, jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa (por. pkt 26 i pkt 29 wyroku).

Również w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 r. C-12/12 (sprawa Colloseum) Trybunał Sprawiedliwości potwierdził tezę przyjętą w sprawie C-353/03, że wymóg rzeczywistego używania może być spełniony poprzez używanie innego złożonego znaku towarowego. Trybunał podkreślił jednak, że konieczne jest, aby w następstwie używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznawał towar lub usługę oznaczone wyłącznie znakiem towarowym (stanowiącym element innego złożonego znaku towarowego), o którego rejestrację wniesiono, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa.

Jak wynika z powyższego, warunkiem uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej przez znak stanowiący część innego używanego znaku jest rozpoznawanie tego znaku (części), jako samodzielnego znaku towarowego, identyfikującego towary pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Dopiero spełnienie tego wymagania prowadzi do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez znak nieużywany w obrocie, jako samodzielne oznaczenie. Nie jest zatem wystarczające udokumentowanie samego faktu używania złożonego znaku towarowego. Dla przypisania wtórnej zdolności odróżniającej oznaczeniu nie jest bowiem wystarczające samo wykazanie, że było ono używane jako element innego, złożonego znaku towarowego. Analogiczne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt II GSK 2313/15 uchylającym wyrok WSA w Warszawie z 9 lutego 2015 r., na który powołał się Sąd I instancji w niniejszej sprawie – sygn. akt VI SA/Wa 1509/14.

Reasumując należy stwierdzić, że organ – wbrew poglądowi Sądu I instancji - przedstawił prawidłową interpretację art. 130 p.w.p., zgodną z wiążącym orzecznictwem europejskim

Z przedstawionych powodów wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji był uzasadniony, gdyż w rozpoznawanej sprawie Sąd I instancji nie zbadał i nie ocenił prawidłowości zaskarżonej decyzji pod kątem nabycia przez zgłoszone oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej niesłusznie uznając, że organ nieprawidłowo zinterpretował art. 130 p.w.p.

W tej sytuacji ponownie podkreślić trzeba, że istota niniejszej sprawy koncentruje się wokół dokonanej przez organ oceny używania spornego znaku towarowego w kontekście nabycia wtórnej zdolności odróżniającej tego znaku w świetle zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego. Rzeczą Sądu I instancji będzie ocena, czy organ zasadnie przyjął, że przedłożone przez Agencję T. dowody na nabycie przez zgłoszone oznaczenie słowne "500" wtórnej zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 130 p.w.p. nie potwierdzały tego nabycia w dacie zgłoszenia znaku do ochrony - a w konsekwencji, czy organ prawidłowo uznał, że istniała wskazana w decyzji przeszkoda do udzielenia prawa ochronnego na sporny znak.

Uwzględniając powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 §1 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie 1 wyroku.

O kosztach postępowania kasacyjnego należnych skarżącemu kasacyjnie organowi od A. w wysokości 1100 zł, na które składały się: wpis od skargi kasacyjnej 500 zł, oraz wynagrodzenie pełnomocnika organu będącego radcą prawnym (600 zł) orzeczono na podstawie art. 209 w związku z art. 203 pkt 2 i art. 205 § 2 p.p.s.a. oraz § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a) w związku z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 490) w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych(.....) - Dz. U. Nr 163, poz.1349 ze zm.