Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1949/14
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2014-11-21 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6461 Wynalazki
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 252, art. 261 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 264 ust. 1, art. 45 ust. 3, art. 24
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 84 par. 1
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2014 r. sprawy ze skargi K. N.V. z siedzibą w [...], Holandia oraz S. z siedzibą w [...], Japonia na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie patentu na wynalazek 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżących K. N.V. z siedzibą w [...], Holandia oraz S. z siedzibą w [...], Japonia kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. Urząd Patentowy RP na podstawie art. 10 ustawy z 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117) oraz art. 315 ust. 3 i art. 245 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., poz. 1117 ze zm.) utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] lipca 2007 r. o odmowie udzielenia patentu na wynalazek pt. "Urządzenie i sposób modulacji/demodulacji z ograniczeniem kolejnych wystąpień grupy o minimalnej długości" zgłoszony w dniu 25 maja 1999 r. przez K. P. E. N., E., H. oraz S. C., T., J..

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 stycznia 2009 r. r. o sygn. akt VI SA/Wa 1044/08 uchylił powyższe decyzje UP RP.

W wytycznych Sąd zobowiązał organ do ustalenia w sposób niebudzący wątpliwości stanu faktycznego sprawy. Jednoznacznie organ miał zająć stanowisko, czy zgłoszone rozwiązanie zostało dostatecznie ujawnione, a jeżeli tak to dopiero wówczas dokonać dalszych rozważań w zakresie jego patentowalności, uwzględniając, że jednym z elementów oceny zdolności patentowej wynalazku jest charakter techniczny rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia. Z uwagi na brak legalnej definicji pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" oceniając charakter techniczny przedmiotowego wynalazku organ był obowiązany wskazać, co jego zdaniem kryje się pod tym pojęciem. Urząd Patentowy RP miał dokonać oceny charakteru technicznego zgłoszonego wynalazku i w tym aspekcie powinnością organu było odniesienie się również do argumentów skarżącego, jeżeli pogłębiona wykładnia omawianego pojęcia dokonana przez organ będzie różniła się od sposobu rozumienia tego pojęcia przez stronę.

Ponownie rozpoznając zgłoszenie, Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] maja 2010 r. - wydaną na podstawie art. 10 u.o.w. w związku z art. 315 ust. 3 oraz art. 49 ust. 1 p.w.p. - odmówił udzielenia patentu na ww. wynalazek.

Wskazując na wytyczne WSA Urząd Patentowy RP podkreślał, że nigdy nie kwestionował dostateczności ujawnienia rozwiązania, lecz używał tego określenia w sensie braku samego rozwiązania.

W ocenie Urzędu Patentowego RP istota zgłoszonego rozwiązania polega na wyselekcjonowaniu z większego zbioru algorytmów kodowania kanałowego podzbioru, który charakteryzuje się nie do końca sprecyzowanym kompromisem między komplikacją postępowania, komplikacją sprzętu wymaganego do stosowania sposobu i osiąganą odpornością na zakłócenia przy odczytywaniu, przesyłaniu i zapisywaniu zakodowanych treści. Jest to zadanie ściśle prakseologiczne, którego dopuszczenie do patentowalności jako rozwiązania prowadziłoby do sytuacji, że także inne algorytmy mające jakiś związek z techniką stałyby się patentowane. Urząd podkreślił, że przedmiot zgłoszenia może być wynalazkiem jeżeli wnosi wkład techniczny do dotychczasowej wiedzy w sferze stosowanych nauk przyrodniczych. Jeżeli więc nie można wydzielić wkładu technicznego polegającego na powiększeniu praktycznej wiedzy w sferze materialnej oznacza to, że w przedmiocie zgłoszenia nie zawarto wynalazku. Zatem dobranie kodu kanałowego, powodujące większą odporność na zakłócenia, nie jest wkładem technicznym. Zdaniem organu typ algorytmu podany w zgłoszeniu nie da się wyróżnić z innych algorytmów. W ocenie Urzędu Patentowego istnieje klarowna granica obszaru patentowalności wyznaczona przez technikę rozumianą jako rozwiązania natury materialnej. Patentowanie skutków włącza nowy obszar, którego granice nie zostały określone. Dlatego nie ma innego sposobu zdefiniowania innej granicy niż opartej na rozdziale sfery materialnej i niematerialnej.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgłaszający podkreślili potrzebę przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego na potwierdzenie, że zgłoszone rozwiązanie dotyczy określonego sposobu oddziaływania na materię oraz o przeprowadzenie rozprawy z przesłuchaniem w charakterze świadków twórców wynalazku. Ponadto podnieśli, że Urząd Patentowy dokonał błędnej interpretacji pojęcia charakteru technicznego wynalazku (art. 10 ustawy) opierając się na treści § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i badania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119 ze zm.), jako że ten przepis rozporządzenia jest sprzeczny z art. 10 ustawy o wynalazczości i z przepisami międzynarodowymi, tj. art. 27 załącznika 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143; dalej: TRIPS) oraz z art. 1 ust. 3 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. (Dz. U. z 24 marca 1975 r. Nr 9, poz. 51).

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] maja 2010 r.

Zgłoszone rozwiązanie, zdaniem UPRP, polega na przekształceniu jednej formy prezentacji sygnałów cyfrowych na inny typ symboli, tak jak podano to w zaskarżonej decyzji. Przedmiot zgłoszenia jest więc tylko abstrakcyjno-logicznym algorytmem mieszczących się w klasie rozwiązań polegających na przetworzeniu strumienia informacyjnego danych, mających charakter niematerialny. Tymczasem prawo patentowe nie zapewnia ochrony patentowej rozwiązaniom polegającym na zastosowaniu lepszego algorytmu, dzięki któremu nastąpi, np. zmniejszenie czasu przetwarzania, zaoszczędzenie pojemności pamięci lub innych zasobów systemu przetwarzania danych informacyjnych, gdyż te skutki nie wnosząc wkładu technicznego nie są wynalazkami. Zastosowane zaawansowane metody matematyczne nie pociągają za sobą zmian sprzętowych, a tylko takie zmiany same w sobie można uznać za wynalazki, lecz zgłaszający niczego takiego nie ujawnił.

Zdaniem UPRP przedmiot zgłoszenia mieści się w klasie rozwiązań polegających na przetworzeniu strumienia informacyjnego danych i wszelkie operacje tego przedsięwzięcia mają charakter niematerialny nie posiadający niczego odrębnego od znanego stanu wiedzy w zakresie obróbki informacji.

Urząd Patentowy po przeprowadzeniu dodatkowego postępowania uzupełniającego stwierdził, że przedmiot zgłoszenia "Sposób modulacji do przekształcenia słów kodowych" i "Sposób demodulacji do przekształcenia słów kodowych" określony poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi nr 1 i 2 nie stanowi rozwiązania o charakterze technicznym w rozumieniu art. 10 u.o.w. Określenia przedstawione w poprawionych zastrzeżeniach nie przedstawiają żadnego ciągu czynności technicznych w sensie oddziaływania na sygnał prowadzącego do uzyskania rezultatu końcowego ani nie powodują żadnych środków technicznych do wykonania tych czynności, a jedynie dotyczą matematycznych metod kodowania.

Według organu przedmiot zgłoszenia patentowego w części dotyczącej urządzenia pt. "Urządzenie modulujące do przekształcania słów kodowych" i "Urządzenie demodulujące do przekształcania słów kodowych" określony poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi nr 3-29, nie stanowi rozwiązania o charakterze technicznym stosowanie do art. 10 u.o.w. Wynalazek w zakresie urządzenia powinien jednoznacznie określać konstrukcję techniczną przez podanie poszczególnych elementów, ich usytuowanie względem siebie i wzajemne połączenia. Określenia zawarte w wymienionych zastrzeżeniach nie determinują żadnych cech technicznych urządzenia ani jego struktury układowej, a jedynie podają ogólnikową specyfikację urządzenia zawierając niejasno określone co do budowy konstrukcyjnej "środki" i "jednostki".

Zdaniem UP RP przedmiot zgłoszenia patentowego w części dotyczącej urządzenia pt. "Nośnik zapisu" określony poprawionym zastrzeżeniem nr 30, nie stanowi rozwiązania o charakterze technicznym w rozumieniu art. 10 u.o.w. Określenia zawarte w wymienionym zastrzeżeniu nie determinują żadnego wytworu materialnego określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy, podając jedynie treść informacji umieszczonych na nieokreślonym co do budowy nośniku.

Odwołując się do pisma zgłaszających z dnia [...] czerwca 2007 r. i z dnia [...] marca 2008 r. Urząd Patentowy stwierdził, że podane w nim rozwiązania leżą poza obszarem techniki, gdyż dotyczą jedynie utworzenia nowego kodu mającego zastosowanie w istniejącym urządzeniu bez zastosowania elementów technicznych.

W tych okolicznościach Urząd Patentowy uznał, że nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, gdyż naraziłoby to zgłaszających na zbędne przedłużenie postępowania, a organ w sprawie ma jasno sprecyzowany pogląd w zakresie istoty zgłoszonego rozwiązania. Także uznał za bezcelowe przeprowadzenie rozprawy, gdyż nie zachodziła potrzeba składania dodatkowych wyjaśnień przez twórców zgłoszonego rozwiązania lub przez świadków.

W odpowiedzi na pismo organu z dnia [...] grudnia 2010 r. zgłaszający przedłożył w piśmie z dnia [...] kwietnia 2011 r. dodatkowe wyjaśnienia wraz z przeredagowaną wersją zastrzeżeń patentowych. Urząd Patentowy stwierdził, że dodatkowa wersja zastrzeżeń patentowych jest jedynie modyfikacją stylistyczną zastrzeżeń pierwotnych - nie wnosząc nic nowego do przedmiotu sprawy.

Zdaniem organu przedmiot zgłoszenia określony zastrzeżeniami nr 1-30 nie stanowi wkładu do stanu wiedzy w dziedzinie techniki, a więc zgłoszone rozwiązanie nie jest wynalazkiem. W zgłoszeniu nie podano przynajmniej jednego technicznego przykładu realizacji rozwiązania, lecz wyłącznie opisano jego funkcjonalny efekt (skutek). Funkcjonalne bloki określone przez zgłaszającego jako "zespoły" nie są, w ocenie Urzędu Patentowego, podstawą do uznania przedmiotowego rozwiązania za techniczne.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję złożyli zgłaszający.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie o sygn. VI SA/Wa 313/12 oddalił skargę.

Sąd I instancji stwierdził, że postępowanie w sprawie udzielenia ochrony na ww. rozwiązanie od dnia 22 sierpnia 2001 r. toczyć się winno według przepisów p.w.p., natomiast ocena pod względem ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu wymagała uwzględnienia przepisów u.o.w.

Według Sądu I instancji Urząd Patentowy RP nie dopuścił się naruszenia przepisów art. 7, art. 77 i art. 84 § 1 k.p.a. przez nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w sytuacji, w której organ miał trudności z oceną stanu faktycznego sprawy (istoty wynalazku), a którego prawidłowa ocena wymagała wiadomości specjalistycznych. WSA stwierdził, że w sprawie nie było konieczności przeprowadzenia rozprawy z udziałem biegłego i zasięganiem jego opinii jako dowodu, ponieważ organ ocenia zgłoszenie wyłącznie na podstawie opisu wynalazku, jego zastrzeżeń i rysunków. W tym kontekście Sąd I instancji wyjaśnił, że z wzajemnej relacji przepisów art. 261 ust.2 pkt 2 w zw. z art. 264 ust.1 i art. 252 p.w.p. wynika, iż powołanie w postępowaniu zgłoszeniowym biegłego w trybie art. 84 § 1 k.p.a. może nastąpić tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba pozyskania wiadomości specjalistycznych, którymi nie dysponuje ekspert wyznaczony do załatwienia sprawy patentowej, przy czym potrzeba ta ujawniła się już po ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku. Jednakże zarówno art. 45 ust. 3 p.w.p., jak i art. 84 § 1 k.p.a. pozostawiają do uznania organu ocenę konieczności zasięgnięcia opinii. To bowiem organ jest w stanie ocenić, czy posiadana przez niego wiedza jest wystarczająca lub niewystarczająca dla rozwiązania określonego problemu w sprawie, którego rozwiązanie jest niezbędne dla jej rozstrzygnięcia. WSA podkreślił, że wynalazek można uznać za mogący nadawać się do zastosowania, gdy rozwiązanie techniczne jest zupełne, należycie ujawnione, użyteczne społecznie i gwarantujące powtarzalność zamierzonego rezultatu. Zgodnie z art. 16 ust. 3 u.o.w. zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie, który powinien ujawniać istotę wynalazku (art. 26 ust. 1 tej ustawy). Zatem jest rzeczą zgłaszającego rozwiązanie w celu udzielenia patentu, aby na podstawie uprzednio przeprowadzonych prac badawczych w określonej dziedzinie techniki, tak sprecyzować sposób realizacji wynalazku, m.in. poprzez wskazanie konkretnych środków technicznych, które pozwolą na jednoznaczne i powtarzalne osiągnięcie wskazywanego rezultatu, jakie zakreślają opis i zastrzeżenia patentowe, aby specjalista z danej dziedziny techniki mógł zgłoszone rozwiązanie techniczne odtworzyć bez konieczności czynienia dodatkowego własnego wkładu intelektualnego koniecznego do odtworzenia wynalazku. Tymczasem zdaniem WSA, zgłoszone rozwiązanie wskazanych wyżej wymagań nie spełniało, co stało się powodem odmowy udzielenia patentu.

Dalej Sąd I instancji przytaczając treść art. 27 załącznika 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu - Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Dz. U. 96.32.143; dalej TRIPS) wskazał, że przepis ten uzależnia wydanie patentu od tego, by wynalazek, produkt lub proces były "nowe", "nieoczywiste" i "użyteczne". Jednakże zgodnie z art. 10 u.o.w. owe nowe rozwiązanie musi być rozwiązaniem "nowym o charakterze technicznym". W tych warunkach zdaniem WSA nie można mówić o sprzecznej interpretacji przez Urząd Patentowy przepisu art. 10 u.o.w. z przepisem art. 27 TRIPS. Organ administracji nie pominął żadnej z przesłanek wskazanych przez art. 27 TRIPS, a stosując w podstawie prawnej przepis art. 10 u.o.w. był obowiązany ustalić, czy zgłoszone rozwiązanie spełnia przesłankę nowości "o charakterze technicznym". Przepis art. 27 TRIPS nie dookreśla przesłanki "nowości", a jedynie wyrażenia zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania" jako przesłanki "nieoczywistości" i "użyteczności", które również zawarte są w przepisie art. 10 u.o.w. – "nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania".

Sąd I instancji podzielił argumentację organu, że w części dotyczącej sposobu: "Sposób modulacji do przekształcania słów kodowych" i "Sposób demodulacji do przekształcania słów kodowych" - zgodnie z poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi 1 i 2, w zakresie żądanej ochrony, nie stanowią rozwiązania o charakterze technicznym, gdyż nie przedstawiają żadnego ciągu czynności technicznych w sensie oddziaływania na sygnały prowadzących do uzyskania rezultatu końcowego.

Podobnie oceniając przedmiot zgłoszenia w części "Urządzenie modelujące do zapisywania na dysku optycznym słów danych" i "Urządzenie demodulujące do przekształcania słów kodowych" Urząd Patentowy słusznie zdaniem WSA na podstawie zastrzeżeń patentowych od 3 do 29 - uznał za rozwiązanie niestanowiące charakteru technicznego w rozumieniu art. 10 u.o.w. W tej części przedmiotu zgłoszenia patentowego skarżący również nie podali dlaczego, ze względów konstrukcji technicznej urządzenia, owe "środki" i "jednostki" miałyby posiadać wskazane właściwości oddziaływania na sygnał.

Według Sądu I instancji w części dotyczącej wytworu: "Nośnik zapisu" zastrzeżenie nr 30 Urząd Patentowy także zasadnie uznał, że w zakresie żądanej ochrony rozwiązanie nie posiada charakteru technicznego w rozumieniu art. 10 u.o.w. Określenia w podanym zastrzeżeniu "zawierający ścieżkę składającą się ze znaczników", "kody konwersji tabeli konwersji zawierają: kody podstawowe" nie dookreślają żadnego wytworu materialnego za pomocą cech technicznych jego budowy, podając jedynie treść informacji umieszczonych na nieokreślonym co do budowy nośniku.

W ocenie Sądu I instancji organ stwierdzając, że przedmiot zgłoszenia określony zastrzeżeniami od 1 do 30 nie stanowi wkładu do stanu wiedzy w dziedzinie techniki zasadnie uznał jako nie posiadający zdolności patentowej. Zdaniem WSA wszelkie dywagacje o patentowalności rozwiązań wyłącznie mających cechy nietechniczne, bez wskazania na jakiej bazie materialnej i dlaczego na takiej, a nie na innej miałyby one działać, nie mogą stanowić wynalazków.

W konkluzji Sąd I instancji stwierdził, że nie jest uprawniony do dokonywania ustaleń w miejsce poczynionych przez organ administracji publicznej. Jeżeli zatem Urząd Patentowy RP dokonał i przedstawił w uzasadnieniu decyzji, na podstawie jakich ustaleń i to zgodnych z wymaganiami konkretnego przepisu dokonał rozstrzygnięcia, Sąd może jedynie zbadać, czy ustalenia te odpowiadają prawu.

W wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej od powyższego wyroku przez K. P. E. z siedzibą w E., H. oraz S. C. z siedzibą w T., Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie II GSK 78/13 uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył m.in., iż Sąd nie odniósł się do zarzutu naruszenia art. 153 p.p.s.a., zwłaszcza co do wytycznych zawartych w wyroku WSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1044/08 uchylającym decyzje UPRP a także, podobnie jak organ w zaskarżonej decyzji, nie odniósł się do argumentów skarżącego dotyczących oceny technicznego charakteru zgłoszonego wynalazku. Sąd I instancji nie wziął pod uwagę - pomimo wskazań w tym zakresie - stanowiska przedstawicieli polskiej doktryny oraz orzecznictwa Komisji Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego, które uległy pewnej liberalizacji na przestrzeni ostatnich 40 lat. Ponadto organ odwoławczy – czego nie zauważył dokonując kontroli zaskarżonej decyzji Sąd I instancji – nie ustosunkował się do istotnych z punktu widzenia rozstrzygnięcia zarzutów podniesionych przez skarżącą we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd I instancji pominął podnoszony przez skarżących we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzut naruszenia przez Urząd Patentowy RP, stosujący zawężającą wykładnię art. 10 u.o.w., przepisów międzynarodowych, jak również nie odniósł się prawidłowo do zagadnienia konieczności zastosowania wykładni dynamicznej przepisu art. 10 u.o.w. Co jednak najistotniejsze, Sąd I instancji zaakceptował wykorzystanie przez UPRP do interpretacji pojęcia technicznego charakteru rozwiązania przepisy § 32 rozporządzenia z 2001 r. Ponadto nie zauważył, że organ rozstrzygając w rozpoznawanej sprawie i wywodząc, że patentowalnymi są wyłącznie rozwiązania problemów technicznych i nie wystarczy by techniczny był problem, czy tylko efekt (skutek) rozwiązania pominął, że w orzecznictwie Komisji Odwoławczej EUP przyjmuje się, że wkładem technicznym do poprzedniego stanu sztuki (techniki) może być albo techniczny problem do rozwiązania albo techniczny efekt uzyskiwany przez rozwiązanie.

NSA stwierdził nadto, że nie można zaakceptować dokonywania wykładni pojęcia wynalazku jako rozwiązania o charakterze technicznym - zarówno przez Sąd I instancji, jak i UPRP - jedynie w oparciu o art. 10 u.o.w. oraz § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 2001 r. – bez dokonania wykładni obowiązujących w dacie orzekania przez UPRP ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, tj. Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), postanowień Konwencji monachijskiej oraz praktyki orzeczniczej Europejskiego Urzędu Patentowego w zakresie tzw. wynalazków informatycznych, stworzonych przy użyciu komputera. Analiza pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" i metodologia badania patentowalności tzw. wynalazków informatycznych różni się bowiem od metodologii badania patentowalności w odniesieniu do wynalazków tradycyjnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna.

Podkreślić należy, iż stosownie do treści art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Przyjmuje się, iż ocena prawna wyrażona w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego jest wiążąca w sprawie dla sądu pierwszej instancji zarówno wówczas, gdy dotyczy zastosowania przepisów prawa materialnego, jak również przepisów postępowania administracyjnego. Oznacza to, że wojewódzki sąd administracyjny jest obowiązany rozpatrzyć sprawę ponownie, stosując się do oceny prawnej zawartej w uzasadnieniu wyroku, bez względu na poglądy prawne wyrażone w orzeczeniach sądowych w innych sprawach.

Przez ocenę prawną rozumie się powszechnie wyjaśnienie istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich stosowania w rozpoznawanej sprawie, zaś wskazania co do dalszego postępowania stanowią z reguły konsekwencje oceny prawnej. Dotyczą one sposobu działania w toku ponownego rozpoznania sprawy i mają na celu uniknięcie błędów już popełnionych oraz wskazanie kierunku, w którym powinno zmierzać przyszłe postępowanie dla uniknięcia wadliwości w postaci np. braków w materiale dowodowym lub innych uchybień procesowych.

Niewątpliwie ocena prawna może dotyczyć stanu faktycznego, wykładni przepisów prawa materialnego i procesowego, prawidłowości korzystania z uznania administracyjnego, jak i kwestii zastosowania określonego przepisu prawa, jako podstawy do wydania właśnie takiej decyzji. Obowiązek podporządkowania się ocenie prawnej wyrażonej w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego ciążący na wojewódzkim sądzie administracyjnym, może być wyłączony tylko w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadku istotnej zmiany stanu prawnego lub faktycznego (tak również: m.in. H. Knysiak-Molczyk /w:/ T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydanie 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 681-682 i powołane tam orzecznictwo).

Pamiętać należy przy tym, iż ocena prawna, w rozumieniu art. 190 p.p.s.a., to wyjaśnienie przez NSA istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich zastosowania w konkretnym wypadku, a więc nie tylko sama wykładnia w ścisłym tego słowa znaczeniu.

W konsekwencji należy uznać, iż związanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w rozumieniu art. 190 p.p.s.a., oznacza, iż nie może on formułować nowych ocen prawnych - sprzecznych z wyrażonym wcześniej poglądem, a zobowiązany jest do podporządkowania się mu w pełnym zakresie oraz konsekwentnego reagowania poprzez treść nowego wyroku.

W niniejszej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu powołanego wyżej wyroku wskazał m.in., Sąd nie odniósł się do zarzutu naruszenia art. 153 p.p.s.a., zwłaszcza co do wytycznych zawartych w wyroku WSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1044/08 a także, podobnie jak organ, do argumentów dotyczących oceny technicznego charakteru zgłoszonego wynalazku, nie biorąc pod uwagę stanowiska przedstawicieli polskiej doktryny oraz orzecznictwa Komisji Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego. Ponadto organ odwoławczy nie ustosunkował się do istotnych z punktu widzenia rozstrzygnięcia zarzutów podniesionych przez skarżącą we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w szczególności zarzutu zastosowania przez Urząd zawężającej wykładni art. 10 u.o.w., przepisów międzynarodowych, jak również nie odniósł się prawidłowo do zagadnienia konieczności zastosowania wykładni dynamicznej przepisu art. 10 u.o.w. Co więcej, Sąd I instancji zaakceptował wykorzystanie przez UPRP do interpretacji pojęcia technicznego charakteru rozwiązania przepisy § 32 rozporządzenia z 2001 r. i nie zauważył, że organ pominął, że w orzecznictwie Komisji Odwoławczej EUP przyjmuje się, że wkładem technicznym do poprzedniego stanu sztuki (techniki) może być albo techniczny problem do rozwiązania albo techniczny efekt uzyskiwany przez rozwiązanie.

NSA nie zaakceptował dokonywania wykładni pojęcia wynalazku jako rozwiązania o charakterze technicznym jedynie w oparciu o art. 10 u.o.w. oraz § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 2001 r. – bez dokonania wykładni obowiązujących w dacie orzekania przez UPRP ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych.

Jak stanowi art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania, co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Przepis art. 153 p.p.s.a. ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że ani organ administracji publicznej ani sąd, orzekając ponownie w tej samej sprawie, nie mogą nie uwzględnić oceny prawnej i wskazań wyrażonych wcześniej w orzeczeniu Sądu (chyba, że zmienił się stan faktyczny lub stan prawny sprawy, co nie nastąpiło w rozpoznawanej sprawie). Nieprzestrzeganie przepisu art. 153 p.p.s.a. podważa bowiem obowiązującą w demokratycznym państwie prawnym zasadę sądowej kontroli działalności organów administracji i prowadzi do niespójności działania systemu władzy publicznej.

Przez ocenę prawną należy rozumieć wyjaśnienie istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich stosowania w rozpoznawanej sprawie, przy czym ocena ta i wskazania, co do dalszego postępowania zostają sformułowane w uzasadnieniu orzeczenia, które w tym zakresie wykazuje moc wiążącą. Wskazania, co do dalszego postępowania stanowią z reguły konsekwencje oceny prawnej i dotyczą sposobu działania w toku ponownego rozpoznania sprawy przez organ administracji.

Naruszenie przez organ administracji publicznej art. 153 p.p.s.a. w razie złożenia skargi powoduje konieczność uchylenia zaskarżonego aktu (czynności). Można dodać, iż w świetle stanowiska zajętego w literaturze niezastosowanie się przez sąd do oceny prawnej przewidzianej w powołanym przepisie byłoby naruszeniem prawa stanowiącym podstawę do wniesienia skargi kasacyjnej ( art. 174 pkt 1 p.p.s.a )(por. A. Kabat (w:) Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, komentarza, Warszawa 2005, str. 34

W niniejszej sprawie ocena prawna zawarta w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z 26 stycznia 2009 r. o sygn. akt VI SA/Wa 1044/08 nie utraciła mocy wiążącej a zatem rozpoznając sprawę organ był nią związany.

Należy więc przypomnieć, że w ocenie Sądu organ naruszył art. 7 i 77 k.p.a., poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy, a także szczegółowego uzasadnienia przyjętego stanowiska, co w konsekwencji uniemożliwiło Sądowi zapoznanie się z analizą wszystkich okoliczności podnoszonych przez skarżącego i tym samym dokonanie kontroli legalności zaskarżonych decyzji. Sąd wywiódł, że pogłębiona analiza i wnikliwe odniesienie się do twierdzeń skarżącego było szczególnie pożądane, bowiem skarżący zarzucił organowi brak zrozumienia istoty zgłoszonego wynalazku. W ocenie Sądu jeżeli spór pomiędzy zgłaszającym wynalazek do opatentowania a Urzędem Patentowym dotyczy istoty wynalazku i co się z tym wiąże różnej oceny przedmiotu zgłoszenia, jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie, odmawiając udzielenia patentu organ zasadniczo nie może poprzestać jedynie na własnym przekonaniu co do przedmiotu zgłoszenia. Winien dążyć do zebrania odpowiednich dowodów na poparcie swojego stanowiska, tak aby przedstawić kontrargumenty przeczące twierdzeniom skarżącego. W grę może wchodzić dopuszczenie dowodu z opinii biegłego specjalisty z danej dziedziny.

Sąd wskazał, że ponownie rozpoznając przedmiotowe zgłoszenie organ obowiązany jest ustalić niebudzący wątpliwości stan faktycznej sprawy. Jednoznacznie zajmie stanowisko czy zgłoszone rozwiązanie zostało dostatecznie ujawnione, a jeżeli tak to dopiero wówczas dokona dalszych rozważań w zakresie jego patentowalności, uwzględniając, że jednym z elementów oceny zdolności patentowej wynalazku jest charakter techniczny rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia. Z uwagi na brak legalnej definicji pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" oceniając charakter techniczny przedmiotowego wynalazku organ jest obowiązany wskazać, co jego zdaniem kryje się pod tym pojęciem. Urząd Patentowy dokona oceny charakteru technicznego zgłoszonego wynalazku i w tym aspekcie powinnością organu będzie odniesienie się również do argumentów skarżącego, jeżeli pogłębiona wykładnia omawianego pojęcia dokonana przez organ będzie różniła się od sposobu rozumienia tego pojęcia przez stronę. Sąd podkreślił nadto, że skarżący prezentował swoje stanowisko w tym zakresie w toku postępowania.

Jak zaznaczył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku przekazującym tut. Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania, rozwiązanie skarżących w dniu 27 stycznia 2000 r. weszło w fazę krajową jako międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT/IB99/00948, oznaczone w UPRP nr P338300. Zatem zgłoszenie do rejestracji wynalazku przypada na okres po ratyfikowaniu przez Polskę Porozumienia TRIPS w 1996 r. Celem Porozumienia TRIPS było m. in. ustanowienia standardów dotyczących dostępności, zakresu i korzystania z praw własności intelektualnej, w tym patentów na wynalazki (Preambuła i cz. II). Nie ulega wątpliwości, że Członkowie Porozumienia mając na względzie deklarowany zamiar ograniczenia przeszkód w handlu międzynarodowym zobowiązali się m.in. do stosowania jednolitych zasad ochrony praw własności intelektualnej, określonych w tym Porozumieniu.

W art. 1 ust. 1 ustalono, że Członkowie wprowadzą w życie postanowienia niniejszego Porozumienia. Członkowie mogą, lecz nie są zobowiązani, wprowadzić w swoim prawie szerszą ochronę niż wymagana przez niniejsze Porozumienie, pod warunkiem że taka ochrona nie będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszego Porozumienia. Dopuszczenie w tym przepisie możliwości szerszej ochrony w prawie krajowym odnosi się oczywiście do ochrony praw własności intelektualnej, w tym do ochrony wynalazków. Nie stanowi z pewnością poszerzenia tej ochrony wynalazków węższe, bardziej rygorystyczne rozumienie przesłanek ich patentowalności przez krajowy Urząd Patentowy w porównaniu z praktyką stosowania takich samych wymagań na gruncie Porozumienia TRIPS. NSA stwierdził, że nie można oceniać kompetencji polskich organów w zakresie stosowania w 2010 r. krajowego prawa patentowego, wymagającego harmonizacji z prawem międzynarodowym, zatrzymując się na roku 1970.

NSA zwrócił uwagę, że treść przepisów prawa krajowego dotycząca patentowalności wynalazku jest w zasadzie tożsama z treścią przepisów prawa międzynarodowego albowiem przepis art. 10 u.o.w. oraz art. 24 p.w.p. jest powtórzeniem art. 52 pkt 1 Konwencji monachijskiej, który z kolei jest powtórzeniem art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS, co wskazuje na związanie jednolitym rozumieniem tego pojęcia.

Należy uznać za NSA, że nie ma przeszkód w stosowaniu tych przepisów do zaistniałych stanów sprzed akcesji Polski do Konwencji monachijskiej, pod warunkiem, iż stan nie został całkowicie ukształtowany przed akcesją. W rozpoznawanej sprawie decyzja UP o odmowie udzielenia patentu na wynalazek zapadła dnia [...] czerwca 2009 r., zaś decyzja ostateczna UPRP dnia [...] lutego 2010 r., a zatem sprawa o przyznanie ochrony toczyła się po akcesji Polski do UE, tj. po przyjęciu Konwencji, dnia 1 marca 2004 r. Polska stała się stroną Konwencji a zatem jest zobowiązna stosować prawo z całym dobrodziejstwem inwentarza, tj. z wykładnią pojęcia i przesłanek zdolności patentowej wynalazku, która się z tym łączy. Konwencja zaś tworzy Europejską Organizację Patentową, której organem stosującym prawo jest Europejski Urząd Patentowy.

Jak podkreślił NSA przepis art. 9 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. W piśmiennictwie zgodnie przyjmuje się, że obowiązek przestrzegania wiążącego Polskę prawa międzynarodowego obejmuje również obowiązek uwzględniania znaczenia (interpretacji), jaką tym normom nadają międzynarodowe instancje powołane również do orzekania na ich podstawie (m.in. P. Sarnecki: Komentarz do art. 9 Konstytucji RP w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz V pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2007, s. 6). Tymczasem Urząd Patentowy przyznaje, że istnieją różnice w sposobie interpretowania wymagania technicznego charakteru wynalazku pomiędzy nim a innymi urzędami patentowymi uznając to za dopuszczalne. Nie odniósł się przy tym dostatecznie do faktu, że sporny wynalazek został zgłoszony do ochrony w trybie międzynarodowym (PCT) i nie rozważył temat praktyki stosowania wymogu technicznego charakteru wynalazku na gruncie Porozumienia TRIPS oraz praktyki orzeczniczej Europejskiego Urzędu Patentowego.

Sąd powtarza za NSA, że normy prawne zawarte w ratyfikowanych umowach międzynarodowych, a więc również w Porozumieniu TRIPS oraz w Konwencji monachijskiej, stają się normami prawa wewnętrznego o charakterze powszechnie obowiązującym (art. 91 ust. 1 Konstytucji RP). Ratyfikowana umowa międzynarodowa zaś – po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw – stanowi część krajowego porządku prawnego. Moc prawna tych umów jest niższa niż Konstytucji RP, ale mają one pierwszeństwo przed ustawą (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP).

Zgłoszenie wynalazku do opatentowania w Polsce nastąpiło przed przystąpieniem Polski do Konwencji monachijskiej tym nie mniej nie można nie uwzględniać faktu, że ostateczna decyzja UPRP została wydana dnia [...] grudnia 2011 r. Stosując w tym czasie ustawę o wynalazczości zawierającą nieróżniące się normatywnie od określonego w Porozumieniu TRIPS i w Konwencji monachijskiej wymaganie technicznego charakteru wynalazku należało wziąć pod uwagę okoliczności istniejące w chwili rozstrzygania o patencie.

Jak stwierdził NSA w wyroku z 19 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 85/11, "(...) oceniając przesłanki zdolności patentowej wynalazku według ustawy o wynalazczości nie można pominąć całego kontekstu normatywnego, w jakim Urząd Patentowy rozstrzyga sprawę, wymóg rozwiązania o charakterze technicznym powinien podlegać ocenie przy uwzględnieniu aktualnego w dacie decyzji stanu wiedzy (zmiennego z natury rzeczy), jak też celów tej ustawy, których realizacja musi uwzględniając dynamikę procesów społecznych, wpływających na zmianę samego prawa bądź jego interpretacji". Jeżeli wymóg technicznego charakteru rozwiązania oraz przesłanki patentowalności określone w ustawie wynalazczości odpowiadają przesłankom określonym w Konwencji monachijskiej i w Porozumieniu TRIPS, to należało je w 2011 r. interpretować zgodnie z wykładnią przyjmowaną na podstawie tych przepisów prawa międzynarodowego.

Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę podziela pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, że zasadny jest podnoszony w literaturze przedmiotu postulat jednolitej interpretacji przepisów dotyczących przesłanek zdolności patentowej w prawie polskim oraz na gruncie Konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich, uwzględniając przy tym praktykę orzeczniczą Europejskiego Urzędu Patentowego.

Urząd Patentowy RP wydając decyzję miał obowiązek wszechstronnej analizy obowiązujących źródeł prawa, przy uwzględnieniu okoliczności braku normatywnego zróżnicowania przepisów określających przesłanki zdolności patentowej w ustawie o wynalazczości w odniesieniu do przepisów zarówno prawa własności przemysłowej, jak i Porozumienia TRIPS oraz Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Ma to istotne znaczenie, gdyż normatywna tożsamość cech konstytutywnych wynalazku jako rozwiązania o charakterze technicznym we wskazanych wyżej przepisach, nakłada na organ stosujący prawo obowiązek ich interpretowania w sposób jednolity, celem uniknięcia rozbieżności w stosowaniu prawa w identycznym bądź bardzo podobnym stanie faktycznym.

Należy podkreślić za NSA, że wymóg technicznego charakteru rozwiązania oraz przesłanki zdolności patentowej zostały ujednolicone w skali ponadkrajowej w porozumieniu strasburskim z 1963 r. o ujednoliceniu niektórych pojęć prawa patentowego materialnego, a następnie zostały przeniesione w szczególności do Konwencji monachijskiej. Na mocy zaś art. 27 TRIPS te same przesłanki zostały przyjęte w skali globalnej.

Należy także powtórzyć za NSA, że ani przepisy rozporządzenia z 2001 r., ani tym bardziej przepisy zarządzenia z 1993 r., nie mogą stanowić podstawy do dokonywania wykładni wymogu charakteru technicznego zgłoszonego rozwiązania, z uwagi na postanowienia art. 92 i 93 Konstytucji RP dotyczące hierarchii aktów prawnych. Stosownie do art. 93 ust. 2 Konstytucji RP zarządzenia nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Ponadto, dokonywanie wykładni pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" w oparciu o § 32 rozporządzenia z 2001 r., nie mieści się w zakresie delegacji ustawowej z art. 93 p.w.p. Przepisy cyt. rozporządzenia bowiem - stosownie do art. 93 p.w.p. – określają jedynie szczegółowe wymogi odnośnie do zgłoszenia wynalazku, szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym, sposób i formę ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku oraz zakres, w jakim UPRP może dokonywać poprawek w skrócie opisu, formę sporządzanego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udostępnienia go osobom trzecim. Podstawą dokonywania wykładni wymogu powinien stanowić art. 10 u.o.w. oraz przepisy Porozumienia TRIPS, jak i Konwencji monachijskiej, stanowiące część krajowego porządku prawnego, w tym orzecznictwo EUP – stosownie do art. 91 ust. 1 Konstytucji RP.

Jak zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny, przy interpretacji wymogu technicznego charakteru rozwiązania, zawartego w art. 10 u.o.w. należy przyjmować w maksymalnym stopniu jego europejską wykładnię, korzystając przede wszystkim z dorobku praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego wyrażonej w tzw. "Wytycznych EUP" (Guidelines:http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/e/index.htm; por. E. Nowińska, U. Promińska, M. Du Vall, Prawo własności przemysłowej, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 30). Analizując linię orzeczniczą EUP można wskazać wyraźną tendencję do liberalizacji postrzegania wymogu technicznego charakteru wynalazku urzeczywistnianego za pomocą komputera. W praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) stosowane są obecnie, od kilku lat, znacznie bardziej liberalne kryteria oceny zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy użyciu komputera aniżeli w początkowym okresie obowiązywania Konwencji (por. obecną wersję Wytycznych w sprawie badań (Guidelines for Examination in the EPO), część C, rozdz. IV, pkt 2.3.6, grudzień 2007 r.). Złagodzenie kryteriów dotyczy przede wszystkim oceny, czy przedmiot zgłoszenia jest wynalazkiem w rozumieniu art. 52 (1) Konwencji monachijskiej, tzn. czy ma charakter techniczny. Istotny zwrot w tym kierunku, oznaczający odejście od poprzedniej linii orzecznictwa przyjętej w decyzji Izby Odwoławczej EPO z dnia 15 lipca 1986 r. w sprawie Vicom/Computer-related Invention (T-208/84), zaznaczył się w decyzjach Izb Odwoławczych: w sprawie Asynchronous resynchronization of a commit procedure z dnia 1 lipca 1998 r. (T-1173/97) oraz w sprawie Method and system in a data processing system windowing environment for displaying previously obscured information z dnia 4 lutego 1999 r. (T-935/97). W obu sprawach zgłaszającym był IBM, przy czym sprawy są określane jako Computer program product I and II. W sprawach tych przyjęto, co do zasady, dopuszczalność opatentowania programów komputerowych powodujących tzw. dalszy skutek techniczny (further technical effect), tj. skutek wykraczający poza zwykłe zjawiska fizyczne (elektryczne) towarzyszące wykonywaniu programu. W pierwszej z wymienionych decyzji stwierdzono, że do uniknięcia wyłączenia przewidzianego w art. 52 (2) Konwencji monachijskiej wystarcza, że program podczas wykonywania w komputerze powoduje skutek techniczny wykraczający poza normalne interakcje fizyczne (normal physical interactions) zachodzące pomiędzy programem i komputerem.

W przypadku rozwiązania skarżącego, z uwagi na omówiony wyżej kontekst normatywny, organ stosujący prawo nie może wykluczyć, że wobec opisanego w zgłoszeniu – bezpośredniego bądź dalszego – efektu technicznego, zgłoszenie skarżącego może spełniać wymóg rozwiązania o charakterze technicznym. Na gruncie praktyki orzeczniczej EUP powstała bowiem tzw. koncepcja dalszego skutku technicznego, co organ stosujący prawo powinien wziąć pod uwagę w rozpoznawanej sprawie (D. Bieńczak, Ochrona patentowa programów komputerowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Urzędu Patentowego, Glosa 2009, nr 2, s. 113).

Jak stwierdził NSA badanie technicznego charakteru zgłoszonego przez skarżącego rozwiązania powinno być dokonywane na podstawie wykładni przepisów Porozumienia TRIPS oraz Konwencji monachijskiej, a także Wytycznych EUP w sprawie badań patentowych (Guidelines for Examination in the European Patent Office) oraz praktyki orzeczniczej EUP.

Natomiast nieuzasadnionym jest w ocenie Sądu zarzut naruszenia art. 84 § 1 k.p.a. i art. 7, 77 k.p.a. w związku z art. 252 p.w.p. Podstawową zasadą w postępowaniu administracyjnym jest to, że postępowanie prowadzi organ odpowiednio wyspecjalizowany do prowadzenia konkretnego rodzaju spraw. Treść art. 84 § 1 k.p.a., zgodnie, z którym w sytuacji, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii, należy zatem rozumieć w ten sposób, że dowód z opinii biegłego można zastosować, jeżeli istnieje potrzeba pozyskania wiadomości wybiegających poza zwykłą rutynową działalność organu.

Przenosząc ten ogólny wywód na regulacje zawarte w ustawie Prawo własności przemysłowej zauważyć należy, że zgodnie z art. 261 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 264 ust. 1 p.w.p. Urząd Patentowy wydaje decyzje w sprawach udzielania patentów poprzez swoich ekspertów. W warstwie znaczeniowej określenie "ekspert" oznacza biegłego, rzeczoznawcę, specjalistę (W. Kopaliński "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych"). W tym też znaczeniu w każdym postępowaniu o udzieleniu patentu na wynalazek bierze udział biegły (ekspert) posiadający wiadomości specjalistyczne. Nie jest to jednak biegły w znaczeniu proceduralnym, a zatem nie jest osobą powołaną na biegłego przez organ orzekający.

Przepis art. 252 p.w.p. przyjmuje, jako zasadę odpowiednie stosowanie k.p.a., a więc przystosowane do celów i funkcji postępowania zgłoszeniowego. Z wzajemnej relacji przepisów art. 261 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 264 ust.1 p.w.p. i art. 252 cyt. ustawy wynika, iż powołanie w postępowaniu zgłoszeniowym biegłego w trybie art. 84 § 1 k.p.a. może nastąpić li tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba pozyskania wiadomości specjalistycznych, którymi nie dysponuje ekspert wyznaczony do załatwienia sprawy patentowej, przy czym potrzeba ta ujawniła się już po ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku. Przed ogłoszeniem zgłoszenia przepisy prawa własności przemysłowej zawierają bowiem własną regulację "zasięgania niezbędnych opinii". W myśl art. 45 ust.3 p.w.p. w toku badania zgłoszenia Urząd Patentowy może, bez zgody zgłaszającego, zasięgać niezbędnych opinii. Osoby uczestniczące w przygotowaniu i wydawaniu opinii są obowiązane do nieujawniania danych dotyczących zgłoszenia.

Zważyć przy tym należy, że zarówno art. 45 ust. 3 p.w.p., jak i art. 84 § 1 k.p.a. pozostawia do uznania organu ocenę konieczności zasięgnięcia opinii. To bowiem organ jest w stanie ocenić, czy posiadana przez niego wiedza jest niewystarczająca dla rozwiązania określonego problemu faktycznego, który pojawił się w sprawie, a którego rozwiązanie jest niezbędne dla jej rozstrzygnięcia.

Reasumując powyższe Sąd stanął na stanowisku, iż zaskarżone orzeczenie zostało wydane z naruszeniem prawa procesowego oraz prawa materialnego i jako wadliwe winno być wyeliminowane z obrotu prawnego. Sąd nie przesądza o treści decyzji wydanej po ponownym rozpoznaniu sprawy, albowiem uchylając zaskarżoną decyzję nie może nakazać organowi wydania decyzji o określonej treści.

Rozpoznając ponownie sprawę organ weźmie po uwagę przedstawione powyżej rozważania.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 145 § 1 pkt 1 a) i c) p.p.s.a. orzekł jak w wyroku. O wykonalności Sąd orzekł na podstawie art. 152 p.p.s.a., natomiast o kosztach postępowania postanowił na podstawie art. 200 p.p.s.a.