Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 778/15
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2015-11-03 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka - Klimas Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.) Protokolant sekr. sąd. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2015 r. sprawy ze skargi S.S.A. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia sprzeciwu w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz S.S.A. z siedzibą w S. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2013 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw S. S.A. z siedzibą w S. wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "ESTIA" o numerze [...] na rzecz E. S.A. z siedzibą w W., przeznaczonego do oznaczania usług z klas 36, 37 i 42.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 246 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej. Wskazał, że jest uprawniony do:

- znaku towarowego słownego hestia nr [...], przeznaczonego do oznaczania usług z klas 35, 36 oraz 41, tj.: usługi w zakresie akwizycji, marketingu i reklamy, usługi w zakresie bezpośrednich ubezpieczeń majątkowych i osobowych, reasekuracji czynnej polegającej na przyjmowaniu ubezpieczeń krajowych i zagranicznych, reasekuracji biernej polegającej na odstępowaniu ubezpieczeń krajowych i zagranicznych, usługi szkoleniowe w zakresie prowadzenia ubezpieczeń;

- znaku towarowego słowno-graficznego HESTIA nr [...], przeznaczonego do oznaczania usług z klas 35, 36 i 41, tj.: reklama i zarządzanie przedsiębiorstwem, ubezpieczenia, usługi w zakresie spraw finansowych i nieruchomości, nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

Ponadto wskazał, że jest uprawniony do następujących znaków towarowych słowno- graficznych zawierających słowo HESTIA dla szeroko pojętych usług ubezpieczeniowych, które były przedmiotem rejestracji i zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP:

- Hestia insurance s.a. - nr [...],

- HESTIA INSURANCE - nr [...],

- HESTIA-nr [...].

Wnoszący sprzeciw stwierdził, iż znaki towarowe wnoszącego sprzeciw, w tym zarówno słowny hestia jak i słowno-graficzny HESTIA są renomowanymi znakami towarowymi. W opinii wnoszącego sprzeciw znak towarowy ESTIA jest podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp do renomowanych znaków towarowych wnoszącego sprzeciw w tym słownego hestia oraz słowno-graficznego HESTIA o numerze [...].

Ponadto w opinii wnoszącego sprzeciw obok przedstawionej wyżej podstawy prawnej sprzeciwu, w niniejszej sprawie zachodzą również względne przeszkody rejestracji tego znaku, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp w zakresie usług w klasie 36, które, zdaniem wnoszącego sprzeciw należy uznać za podobne do szeroko rozumianych usług ubezpieczeniowych dla których został zarejestrowany krajowy znak-hestia wnoszącego sprzeciw oraz identyczne z usługami w zakresie spraw finansowych i nieruchomości w klasie 36 objętymi ochroną znaku towarowego HESTIA nr [...].

W odpowiedzi na sprzeciw, w piśmie z dnia 12 września 2013 r., uprawniony ze spornego prawa ochronnego uznał sprzeciw za bezzasadny.

W piśmie z dnia 12 lutego 2014 r. uprawniony stwierdził, że stopień podobieństwa wizualnego i fonetycznego pomiędzy znakami jest niewielki. Natomiast znaczeniowo nie występuje podobieństwo między znakami. Stwierdził ponadto, że usługi zawarte w zakresie ochrony znaku spornego w klasie 37 i 42 są usługami o specjalistycznym charakterze, skierowanymi do ograniczonego kręgu odbiorców. Zdaniem uprawnionego ta grupa usług jest tak odległa od usług ubezpieczeniowych, że nie będzie przywodzić na myśl znaków Hestia. Z kolei usługi wymienione dla znaku Estia w klasie 36 też wiążą się z działalnością w branży budowlanej i w branży nieruchomości, więc ich związek z ubezpieczeniami jest nikły.

Na rozprawie w dniu 27 lutego 2014 r. wnoszący sprzeciw podtrzymał swoje stanowisko w sprawie. Sprecyzował, iż odnośnie zarzutu postawionego na gruncie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przeciwstawia prawa wyłączne o numerach: [...], odnośnie zarzutu z przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przeciwstawia prawa wyłączne o numerach: [...].

Uprawniony podtrzymał swoje stanowisko w sprawie.

W kolejnych pismach procesowych i na kolejnym terminie rozprawy strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2014r. nr [...] Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 lipca 2014 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ESTIA o numerze [...] udzielonego na rzecz E. S.A. z skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez S. S.A. z siedzibą w S. na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.; Nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 u.p.w.p., oddalił sprzeciw i przyznać E. S.A. z siedzibą w W. od S. S.A. z siedzibą w S. kwotę 1600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

W uzasadnieniu organ wskazał, że w myśl przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli jego używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami.

Oran stwierdził, że dokonując oceny podobieństwa na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w pierwszej kolejności poddał ocenie podobieństwo samych towarów i usług.

Sporny znak towarowy przeznaczony jest do oznaczania usług z klas 36, 37 i 42 tj. Wnoszący sprzeciw wskazał jako przeciwstawienie przy podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp dwa znaki towarowe [...]. Znak towarowy [...] przeznaczony jest do oznaczania usług z klas 35, 36, 41 tj.: reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ubezpieczenia, działalność finansowa, majątek nieruchomy, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, natomiast znak towarowy [...] przeznaczony jest do oznaczania usług z klas 35, 36 i 41, tj.: usługi w zakresie akwizycji, marketingu i reklamy; usługi w zakresie bezpośrednich ubezpieczeń majątkowych i osobowych, reasekuracji czynnej polegającej na przyjmowaniu ubezpieczeń krajowych i zagranicznych, reasekuracji biernej polegającej na odstępowaniu ubezpieczeń krajowych i zagranicznych; usługi szkoleniowe w zakresie prowadzenia ubezpieczeń.

Kolegium Orzekające zgodziło się z wnoszącym sprzeciw, iż część usług zawarta w zakresie ochrony znaku spornego z klasy 36, tj.: usługi w zakresie: administrowanie majątkiem nieruchomym, zarządzenie majątkiem nieruchomym, agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, wycena majątku nieruchomego, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń usługowo- przemysłowych, wynajmowanie budynków, sprzedaż nieruchomości, jest podobna do usług związanych z majątkiem nieruchomym zawartych w zakresie ochrony znaku przeciwstawionego [...]. Ponadto usługi kredytowania zawarte w zakresie ochrony znaku spornego można uznać za podobne do działalności finansowej zawartej w zakresie ochrony znaku przeciwstawionego [...], bowiem usługi kredytowania to usługi przyznawania środków na realizację inwestycji, czyli finansowania. Także usługę doradztwa inwestycyjnego objętą zakresem ochrony znaku spornego należy uznać za podobną do działalności finansowej jak i majątku nieruchomego ujętych w zakresie usług znaku towarowego wnoszącego sprzeciw, gdyż doradztwo inwestycyjne może obejmować również doradztwo w zakresie finansowania inwestycji budowlanych czyli nieruchomości.

Kolegium Orzekające nie dopatrzyło się natomiast podobieństwa pozostałych usług zawartych w zakresie ochrony spornego znaku towarowego do usług ujętych w zakresie ochrony znaków towarowych [...] wnoszącego sprzeciw. Znaki towarowe wnoszącego sprzeciw przeznaczone są do oznaczania reklamy, zarządzania w działalności handlowej, usług w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, majątku nieruchomego, nauczania, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, gdy tymczasem znak sporny w pozostałej części przeznaczony jest do oznaczania usług budowlanych i instalacyjnych i z nimi związanych. Zatem porównywane zakresy dotyczą zupełnie innych branż. Przeciętny odbiorca raczej nie uzna, że porównywane usługi mogą być świadczone przez ten sam podmiot.

Wobec uznania podobieństwa części usług zawartych w zakresie ochrony znaku spornego do towarów zawartych w zakresie ochrony tylko jednego ze znaków przeciwstawionych tj.: [...] zdaniem organu kluczowa stała się analiza pozostałych przesłanek zawartych w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Urząd wyjaśnił, że zgodnie z ustaloną praktyką oraz orzecznictwem ocena porównawcza znaków powinna być dokonana na różnych płaszczyznach postrzegania - wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Oznaczenia powinny być zatem oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność poszczególnych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Znak sporny to słowno-graficzne oznaczenie ESTIA zapisane czerwoną charakterystyczną czcionką. Wnoszący sprzeciw przeciwstawił dwa znaki towarowe o numerach [...]. Znak towarowy o numerze [...] to słowno-graficzne oznaczenie HESTIA, na które składa się element graficzny w postaci kuli w kolorze zielonym obwiedzioną szarą obwódką, na której tle umieszczona jest falka w kolorze szarym oraz napis HESTIA zapisany pogrubioną czcionką w kolorze szarym. Natomiast znak towarowy [...] to oznaczenie słowne hestia.

Dokonując zatem analizy porównawczej w warstwie wizualnej organ stwierdził, że znak sporny oceniany jako całość wywołuje odmienne ogólne wrażenie od przeciwstawionych znaków za sprawą odmiennej szaty graficznej, polegającej na zapisaniu wyrazu ESTIA charakterystyczną, fantazyjną czcionką w kolorze czerwonym. Znak przeciwstawiony [...] przedstawiony jest w kolorach szarym i zielonym. Barwy, w jakich przedstawione są porównywane znaki czyli czerwony oraz szary z zielonym, nie są podobne jak np. czerwony i pomarańczowy czy zielony i seledynowy. Czerwony nie zostanie pomylony z szarym i zielonym. Ponadto w znaku przeciwstawionym [...] występuje element graficzny w postaci koła i umieszczonej na jego tle falki. Element ten usytuowany jest na początku znaku oraz jest pokaźnych rozmiarów, przewyższa bowiem wysokością napis HESTIA. Porównując same wyrazy ESTIA i HESTIA stwierdzić należy, iż znak sporny składa się z pięciu liter a znak przeciwstawiony z sześciu. Różnica w pierwszej literze wystarcza, żeby uznać znaki za odmienne w stopniu wystarczającym, bowiem pierwsza litera jest bardziej dostrzegalna niż pozostałe litery w znakach. Natomiast dokonując analizy porównawczej spornego znaku towarowego oraz znaku towarowego wnoszącego sprzeciw [...] analizie podlega słowno-graficzny znak ESTIA oraz słowne oznaczenie hestia. Poza tym, że znak sporny zapisany jest charakterystyczną czcionką w kolorze czerwonym to nie ma na początku litery "h", którą zawiera znak towarowy wnoszącego sprzeciw. Jak wyżej wskazano litery początkowe zwracają większą uwagę odbiorcy niż pozostałe litery zawarte w oznaczeniach. Zatem różnica w początkowej literze, mimo, iż pozostałe pięć liter jest identycznych, sprawia, że porównywane znaki wywołują odmienne ogólne wrażenie.

Porównując natomiast przeciwstawione znaki w warstwie fonetycznej organ stwierdził, że ocenie podlega słowo ESTIA oraz słowo HESTIA będące jedynym elementem słownym w obydwu znakach wnoszącego sprzeciw. Porównywane słowa różnią się pierwszą literą, która ma doniosłe znaczenie. Na pierwszą literę bowiem odbiorcy zwracają największą uwagę. Ponadto pierwsza litera w znaku spornym to samogłoska "e" a w znakach przeciwstawionych to spółgłoska "h", co sprawia, że porównywane znaki mają odmienne brzmienie.

Dokonując natomiast analizy porównawczej w warstwie znaczeniowej Urząd zauważył, że Hestia oznacza postać mitologiczną - grecką boginię, opiekunkę ogniska domowego, natomiast słowo estia nie ma znaczenia w języku polskim, zatem w warunkach rynku polskiego należy je uznać za słowo fantazyjne. Wobec powyższego porównywane oznaczenia należy uznać za odmienne w warstwie znaczeniowej.

Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające uznało, że przeciwstawione znaki towarowe nie są podobne w stopniu wywołującym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia usług, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp w zakresie usług uznanych za podobne.

Analizując niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców Kolegium stwierdziło, że oceniane znaki różnią się pod względem wizualnym, fonetycznym oraz znaczeniowym w tak znacznym stopniu, że nie istnieje niebezpieczeństwo, iż odbiorcy stwierdzą, że mają do czynienia z tymi samymi usługami świadczonymi przez wnoszącego niniejszy sprzeciw lub podmiot z nim powiązany.

Ponadto organ stwierdził, że między porównywanymi znakami nie zachodzi takie podobieństwo, które determinowałoby zastosowanie przepisu zawartego w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. bowiem pomiędzy znakami nie istnieje taka zbieżność, która mogłaby wywoływać opisany mechanizm psychologiczny. Przeciwstawione znaki towarowe różnią się bowiem na wszystkich płaszczyznach ich postrzegania. Znak sporny jest na tyle odmienny od znaków wnoszącego sprzeciw, że nie zachodzi obawa, iż nastąpi przeniesienie na niego pozytywnych wyobrażeń ze znaków wnoszącego sprzeciw. Porównywane oznaczenia różni kolorystyka, znaczenie oraz warstwa słowna. Kolegium nie dostrzegło między porównywanymi znakami związku koncepcyjnego wskazanego przez wnoszącego sprzeciw. Co prawda porównywane znaki posiadają pięć wspólnych liter, jednakże porównywane jako całość, są dalece od siebie odmienne. Mimo, że warstwa słowna spornego znaku towarowego "ESTIA" w całości inkorporowana jest w znakach towarowych wnoszącego sprzeciw to jednak połączenie słowa "ESTIA" z literą "H" tworzy wyrażenie o zupełnie innym znaczeniu oraz brzmieniu. Ponadto znak sporny różni się od słowno-graficznych znaków towarowych wnoszącego sprzeciw barwą. Kolor czerwony jest tak odmienny od koloru szarego i zielonego, że nie można tu mówić o skojarzeniu kolorystycznym między znakami. Znak sporny jest zapisany charakterystyczną czcionką zupełnie inną niż słowno-graficzne znaki wnoszącego sprzeciw, co sprawia, że porównywane znaki różnią się charakterem i koncepcją oraz wywołują zupełnie inne wrażenie. Sporny znak towarowy różni się również od znaku słownego "hestia" wnoszącego sprzeciw na tyle, że nie ma obawy, że zajdzie między nimi wyżej opisany mechanizm. Poza członem "estia", w znaku wnoszącego sprzeciw występuje dodatkowo litera "h", za sprawą której porównywane oznaczenia mają odmienne znaczenie i brzmienie. W takiej sytuacji, w ocenie Kolegium Orzekającego, nieuzasadnione jest twierdzenie wnoszącego sprzeciw, że uprawniony może czerpać nienależne korzyści lub używanie spornego znaku może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaków wcześniejszych. Zatem stosując inne, znacznie łagodniejsze kryteria oceny podobieństwa porównywanych oznaczeń, niż ocena podobieństwa na podstawie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., nadal nie ma podstaw do zastosowania przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

W ocenie organu z uwagi na nie spełnienie niezbędnej przesłanki do zastosowania przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. bezcelowa pozostaje ocena renomy powołanych przez wnoszącego sprzeciw znaków towarowych.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 kpc strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony. W oparciu o te przepisy oraz na podstawie § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2003 r.), stawka minimalna w sprawach o unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny wynosi 1600 złotych. Uwzględniając powyższą stawkę Urząd Patentowy ustalił łączne koszty postępowania w przedmiotowej sprawie w wysokości 1600 złotych.

Pismem z dnia 16 lutego 2015 r. S. S.A. z siedzibą w S. reprezentowane przez rzecznika patentowego B. S. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na powyższa decyzję. Zaskarżonej decyzji zarzucono:

1. Mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów postępowania, a mianowicie:

a) art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p., przez brak wszechstronnego, dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy na podstawie analizy całego materiału dowodowego i wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne ustalenia faktyczne polegające na uznaniu, iż znaki towarowe "HESTIA" i "ESTIA" nie są podobne w stopniu wywołującym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia usług, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz w stopniu powodującym możliwość skojarzenia tych znaków przez relewantnych odbiorców w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.;

b) art. 7, 77 § 1 i art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. polegające na niewyczerpującym zebraniu i rozpatrzeniu całego materiału dowodowego i nie podjęciu wszystkich niezbędnych kroków mających na celu wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, w tym brak oceny całego materiału dowodowego przedstawionego przez Skarżącego na okoliczność renomy wcześniejszych znaków towarowych "HESTIA" oraz odstąpienie od badania przesłanki renomy tychże znaków towarowych;

c) art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 255(8) ust. 1 pkt 8 p.w.p. poprzez brak prawidłowego uzasadnienia faktycznego decyzji i nie wskazanie przyczyn, z powodu których organ odmówił wiarygodności i mocy dowodowej przedstawionym przez Skarżącego dowodom i twierdzeniom w zakresie przymiotu renomy znaków towarowych "HESTIA";

d) art. 8 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. poprzez zaniedbanie w zakresie ścisłego przestrzegania prawem przewidzianej procedury w zakresie dokładnego wyjaśnienia sprawy, w tym brak precyzyjnego wskazania motywów przyjętego rozstrzygnięcia.

2. Naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

a) art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na dowolnym uznaniu, iż samo porównanie znaków z pominięciem wszystkich okoliczności sprawy (takich jak wysoka zdolność odróżniająca znaków wcześniejszych, warunki zbytu usług, dla których znaki są przeznaczone) wystarczy do przyjęcia braku ryzyka wprowadzania odbiorców w błąd.

b) art. 132 ust. 3 p.w.p. przez błędną jego wykładnię polegającą na dowolnym uznaniu, iż bezcelowym jest ocena renomy powołanych przez Wnoszącego sprzeciw znaków towarowych, a w konsekwencji zaniechanie oceny tejże przesłanki, w sytuacji gdy ustalenie tej okoliczności jest niezbędne i ma wpływ na kwestię oceny podobieństwa znaków towarowych.

Wobec powyższych zarzutów strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych. W uzasadnieniu skargi skarżąca rozwinęła powyższe zarzuty.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1647), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej i to z przepisami obowiązującymi w dacie jej wydania. Innymi słowy, sąd administracyjny kontroluje legalność rozstrzygnięcia zapadłego w postępowaniu z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i obowiązującymi przepisami prawa procesowego.

Sąd, badając legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o wyżej powołane kryteria, doszedł do przekonania, że zaskarżona decyzja Ministra Sprawiedliwości narusza prawo.

Sprzeciwem z dnia 29 kwietnia 2013 r. skarżący wniósł o unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy ESTIA nr [...] w całości. Wnoszący sprzeciw wskazał, że jest uprawnionym do szeregu wcześniejszych znaków towarowych zawierających wyróżniający element słowny "HESTIA" przeznaczonych do oznaczania szeroko pojętych usług ubezpieczeniowych, zarządzania przedsiębiorstwem, usług w zakresie spraw finansowych i nieruchomości.

Jako podstawę prawną swojego żądania, strona skarżąca wskazała, w pierwszej kolejności na naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.; Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej jako "p.w.p."), przedstawiając obszerny materiał dowodowy na okoliczność renomy swoich znaków towarowych. Strona skarżąca stwierdziła, że używanie znaku towarowego "ESTIA" dla wszystkich towarów przedstawionych w wykazie przyniesie zgłaszającemu nienależną korzyść i będzie szkodliwe dla odróżniającego charakteru i renomy znaków towarowych "HESTIA".

W ocenie orzekającego w niniejszej sprawie Sądu podzielić należy zrzuty skargi, że przesłanka ta w ogóle nie została przez Urząd Patentowy oceniona.

Zgodnie z treścią art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: "identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym"

Natomiast art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: "identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego."

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 października 2012 r. sygn. akt II GSK 1379/11 dokonując wykładni przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. można posłużyć się wykładnią art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dotyczącego naruszenia renomowanego znaku towarowego, bowiem przepis ten posługuje się takimi samymi kryteriami naruszenia znaku towarowego jak art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., co do istnienia względnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego. Stosownie do treści art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W powołanym wyroku NSA stwierdził, że zgodnie z jednolitym stanowiskiem doktryny i judykatury sprawy sporne rozpatrywane są przez UP RP w granicach wniosku. Urząd jest związany granicami wniosku i podstawą prawną wskazana przez wnioskodawcę. Oznacza to, że z jednej strony to wnioskodawca określa zakres wniosku, a więc wskazuje przedmiot swego żądania, którego zasadność jest rozpatrywana w toku postępowania spornego. Zakres ten jest wiążący dla organu patentowego, przy czym nie zwalnia to tego organu od obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy. (por.: M. Rzążewska [w]: Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Red. P. Kostański. Warszawa 2010, s. 1064 i wskazane tam orzecznictwo).

W ocenie Sądu organ Urząd RP nie rozpatrzył w sposób należyty wniosku ze względu na wskazaną w nim podstawę prawną jaką jest art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy ma status znaku renomowanego, ma istotne znaczenie dla zastosowania właściwych kryteriów oceny podobieństwa takiego znaku do oznaczenia późniejszego. Prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wymaga na wstępie ustalenia, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, a jeśli tak – ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, znacznie łagodniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W judykaturze podkreśla się, iż w przypadku znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a nie tylko do podobnych czy identycznych (tak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt V CSK 109/08, LEX nr 479328). Podobnie Sąd Najwyższy w innym wyroku z dnia 4 marca 2009 r. (sygn. akt IV CSK 335/2008, OSNC 2009, nr 3, poz. 85) wskazał, że: "w odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony)". Zdaniem SN: "w orzecznictwie wspólnotowym i krajowym stopień podobieństwa znaków, jako przesłanka naruszenia znaku renomowanego, jest sytuowany na niskim poziomie, wyznaczanym przez takie określenia jak łączenie, kojarzenie, przywodzenie na myśl. Tak subtelne kryteria prawdopodobieństwa mają zastosowanie tylko do znaków renomowanych." Na temat istoty podobieństwa znaku renomowanego wypowiedział się ETS w wyroku z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 (Adidas-Salomon), stwierdzając, że chociaż podobieństwo znaczeń jest przesłanką zastosowania tego przepisu, to wystarczający jest taki stopień podobieństwa, który prowadzi do łączenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców. W uzasadnieniu wskazanego wyroku ETS nawiązując do swego wcześniejszego wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 (Chevy) Trybunał ten wskazał, że naruszenia znaku renomowanego są konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między tym znakiem a spornym oznaczeniem, z powodu którego odbiorcy wiążą oznaczenie ze znakiem (łączą ze sobą oba oznaczenia, nawet jeśli ich nie mylą). W wyroku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 (Intel) ETS stwierdził, że okoliczność, iż późniejszy znak towarowy przywodzi konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą związku w rozumieniu przyjętym w wyroku w sprawie Adidas-Salomon. Zgodnie ze stanowiskiem ETS w każdym przypadku ustalenie takiego związku musi być wynikiem całościowej oceny, a jego badanie nie ogranicza się wyłącznie do badania podobieństwa, ale wymaga uwzględnienia innych kryteriów, takich jak np.: stopień znajomości znaku renomowanego, charakter towarów lub usług oraz ewentualna niepowtarzalność znaku wcześniejszego. Ochrona renomowanych znaków towarowych na gruncie tej regulacji odnosi się do jakichkolwiek towarów – podobnych i niepodobnych, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek rozszerzonej ochrony, tj. uzyskania nienależnej korzyści z używania znaku renomowanego lub wyrządzenia szkody odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku (por. wyrok ETS z 9 stycznia 2003 r., w sprawie C-292/00, Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA przeciwko Gofkid Ltd, Zb. Orz. 2003, s. I-389; por. też A. Tischner: [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Red. P. Kostański Warszawa 2010, s. 1205 i nast. oraz wskazane tam orzecznictwo; Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami. Red. R. Skubisz. Warszawa 2008, s. 600 i nast.).

W pierwszej kolejności organ powinien więc ocenić przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego wskazane w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i nie wystarczy odwołać się do oceny podobieństwa dokonanej na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Niezależnie od powyższego zgodzić należy się ze skarżącą spółką, że pomimo, iż organ dokonując oceny podobieństwa znaków na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. stwierdził, iż znaki towarowe powinny być oceniane jako całość, to dokonał oceny podobieństwa skupiając się w głównej mierze na różnicach pomiędzy ocenianymi znakami. Organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji odniósł się przede wszystkim do elementów graficznych znaków towarowych oraz różnicy w pierwszej literze znaków. Według Urzędu Patentowego różnica w pierwszej literze wystarcza żeby uznać znaki za odmienne, bowiem pierwsza litera jest bardziej dostrzegalna niż pozostałe litery w znakach.

Organ pominął jednak fakt, że jeden z przeciwstawionych znaków jest znakiem słownym, a skarżący przedłożył wyczerpujący materiał dowodowy potwierdzający, iż znak towarowy "HESTIA" był intensywnie reklamowany w telewizji oraz radio. Tym samym potencjalni konsumenci przy przekazie słownym lub reklamie radiowej często nie będą mieli możliwości zapoznania się z zapisem graficznym znaku towarowego, koncentrując się na jego warstwie słownej.

W związku z powyższym zgodzić należy się ze stroną skarżącą, że przedmiotowej sprawie warstwa słowna, z której składają się omawiane znaki, jest ich cechą bardzo silną, zatem większe znaczenie będzie zwykle przypisywane fonetycznemu podobieństwu oznaczeń.

Organ pominął również okoliczność, że zgodnie z orzecznictwem niebezpieczeństwo wyprowadzenia w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów jest tym większe, im silniejsza jest zdolność odróżniająca (renoma) wcześniejszego znaku towarowego, a znaki o silniejszej zdolności odróżniającej korzystają z szerszego zakresu ochrony niż znaki o słabszej zdolności odróżniającej. W celu ustalenia silniejszej zdolności odróżniającej znaku towarowego należy dokonać całościowej oceny mniejszej lub większej zdolności znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, jako pochodzących od określonego przedsiębiorstwa i odróżniania ich w ten sposób od towarów i usług pochodzących od innych przedsiębiorstw. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności wewnętrzne cechy znaku, włączając w to fakt posiadania lub nie elementu opisowego dla towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze, iż sąd administracyjny nie czyni własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, a taka kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ administracyjny rozstrzygający sprawę, za niezbędne Sąd uznał uchylenie zaskarżonych decyzji i przekazanie sprawy organom administracji publicznej.

Dlatego też Sąd działając na podstawie art. art. 145 § 1 pkt c) p. p. s. a. orzekł jak w sentencji. Jednocześnie Sąd – działając w oparciu o przepis art. 200 p.p.s.a. - zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego. Sąd orzekł na podstawie art. 200 i 205 § 2 p.p.s.a w zw. z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212 poz. 2076 ze zm.).