Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 592/13
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2014-06-11 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Magdalena Bosakirska (spr.) Sędzia NSA Anna Robotowska Sędzia del. WSA Zbigniew Czarnik Protokolant Anna Ważbińska po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Agencji Wydawniczej T. Spółki z o.o. w C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 3 grudnia 2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 1937/12 w sprawie ze skargi B. O. - Agencja [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia w części prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2. zasądza od B. O. na rzecz Agencji Wydawniczej T. Spółki z o.o. w C. kwotę 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 3 grudnia 2012r., sygn. akt VI SA/Wa 1937/12, po rozpoznaniu skargi B. O. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2011 r., nr [...], w przedmiocie unieważnienia w części prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny 100 PANORAMICZNYCH, uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdził, że nie podlega ona wykonaniu oraz zasądził na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania.

I

Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd I instancji przyjął za podstawę rozstrzygnięcia następujące ustalenia.

Decyzją z dnia [...] marca 2006 r. Urząd Patentowy RP udzielił A. W. "T." Sp. z o.o. z siedzibą w C. prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny 100 PANORAMICZNYCH o numerze [...] w części dotyczącej "czasopism i czasopism szaradziarskich".

Sprzeciw od powyższej decyzji złożyła B. O. Jako podstawę prawną sprzeciwu wskazała art. 129 ust. 2 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; powoływanej dalej jako: p.w.p.) podnosząc, że decyzja o udzieleniu prawa ochronnego została wydana z naruszeniem ustawowych warunków wymaganych do jego uzyskania.

W odpowiedzi na sprzeciw A. W. "T." Sp. z o.o. uznała sprzeciw za bezzasadny.

W toku postępowania spornego pismem z dnia [...] lutego 2009 r. wnosząca sprzeciw B. O. sprecyzowała i rozszerzyła podstawy prawne żądania unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak, zarzucając naruszenie art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz dodatkowo naruszenie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. w zakresie dotyczącym "czasopism i czasopism szaradziarskich".

Decyzją z dnia [...] maja 2011 r. Urząd Patentowy RP oddalił sprzeciw B. O.

Organ stwierdził, że zasadniczego znaczenia dla niniejszej sprawy nie ma ustalenie, czy liczby (cyfry) jako takie mogą pełnić funkcje znaku towarowego, ale to, czy sporny znak towarowy w zarejestrowanej postaci posiada dostateczne znamiona odróżniające, mając na uwadze rynek szaradziarski lub rynek czasopism w ogólności.

Organ wskazał też, że towary objęte zakresem żądania unieważnienia prawa ochronnego, tj. "czasopisma i czasopisma szaradziarskie" są towarami ogólnodostępnymi, skierowanymi do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców. Oceny dostatecznych znamion odróżniających należało zatem dokonać biorąc pod uwagę oczekiwania przeciętnego polskiego konsumenta właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego.

Organ wskazał, że znak należy oceniać jako całość z uwzględnieniem wszystkich jego elementów.

W ocenie Urzędu Patentowego nie ulega wątpliwości, że użyte w spornym znaku towarowym elementy słowne 100 PANORAMICZNYCH nie nadają mu zdolności odróżniającej jako znakowi przeznaczonemu do oznaczania czasopism funkcjonujących na rynku szaradziarskim i zawierających krzyżówki.

Element 100 będzie wskazówką, że w danym czasopiśmie z krzyżówkami znajduje się wskazywana przez tę liczbę ilość krzyżówek panoramicznych, która może stanowić kryterium decydujące o ich zakupie przez odbiorców.

Słowo "PANORAMICZNYCH" odnosi się natomiast do konkretnego rodzaju krzyżówek tj. krzyżówek panoramicznych.

Użyte w spornym znaku elementy słowne nie mogą być przedmiotem monopolu, gdyż każdy powinien mieć dostęp do takich informacji.

Urząd Patentowy podniósł, że sporny znak jest znakiem słowno-graficznym, złożonym z liczby "100" zapisanej czcionką w kolorze białym z czerwonym konturem nad wyrazem "PANORAMICZNYCH". Wyraz ten wpisany jest w czerwoną wstęgę wygiętą łukowato z zakończeniami skierowanymi na zewnątrz. Zdaniem organu, użycie jakichkolwiek elementów graficznych nie przesądza samo w sobie o zdolności odróżniającej znaku towarowego. Znak towarowy 100 PANORAMICZNYCH, zawierający wskazane elementy i rozpatrywany jako całość, pozbawiony jest dostatecznych znamion odróżniających w odniesieniu do takich towarów jak czasopisma szaradziarskie, bowiem oznaczenie to będzie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka, że w danym czasopiśmie z krzyżówkami znajduje się wskazywana przez tę liczbę (100) ilość krzyżówek określonego rodzaju. Elementy graficzne służą w niniejszym przypadku jedynie do podkreślenia elementów słownych i sprowadzają się w zasadzie do sposobu zapisu liczby "100" oraz przedstawienia wyrazu "panoramicznych" na określonym tle powodującym wyłącznie jego łatwiejszą czytelność. Elementy te są zatem zbyt ubogie, by uznać pierwotną zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego i w powyższym układzie znaku towarowego nie mogą wpływać na sposób postrzegania całego znaku oraz nie utrwalą się w pamięci bez długotrwałego używania.

Urząd Patentowy uznał jednak, że całościowa ocena znaku pozwala na stwierdzenie, iż znak uzyskał wtórną zdolność odróżniającą. Zdaniem organu, proste elementy graficzne, nacechowane pewną minimalną oryginalnością we wzajemnym układzie z elementami opisowymi mogą wskutek używania utrwalić się w świadomości odbiorców i pozwalać na odróżnianie takiego oznaczenia spośród innych, a używanie przez konkurentów oznaczeń opisowych, co do zasady nie uniemożliwia nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej.

Organ wyjaśnił, że sporny znak zgłoszony został do ochrony dnia [...] marca 2003 r., zaś był wykorzystywany w obrocie do oznaczania czasopism krzyżówkowych od 1994 r. Zgodnie zaś z informacjami dotyczącymi miejsca w rankingu tytułów krzyżówkowych z lat 2000- 2004 miesięcznik krzyżówkowy "100 PANORAMICZNYCH" zajmował wyłącznie pierwsze miejsce w rankingu tytułów krzyżówkowych tego dystrybutora. Uprawniony przedstawił także "zestawienie kosztów reklamy w prasie, radiu, telewizji i na bilbordach poniesionych przez A. W. T. w latach 1997-2008 cyfrowej serii: "100 Panoramicznych", "200 Panoramicznych", "300 Panoramicznych", "400 Panoramicznych", "500 Panoramicznych" i "1000 Panoramicznych". Wprawdzie zestawienie to nie wskazuje kosztów poniesionych na jeden konkretny tytuł, to jednak zdaniem organu należało stwierdzić, że uprawniony traktuje powyższe tytuły jako serię, która mogła być reklamowana łącznie. Z ogólnopolskich badań sondażowych pt: "Czytelnictwo pism krzyżówkowych" z lat 2001 - 2004 wynika, że czasopismo "100 Panoramicznych" jest czytane przez ponad 15 % badanych każdego wskazanego roku. Zdaniem Urzędu, wieloletnia obecność na rynku czasopisma opatrywanego znakiem towarowym 100 PANORAMICZNYCH przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, wysokie miejsce w przeprowadzanych rankingach oraz poniesione nakłady pozwalają stwierdzić, że znak ten w formie zarejestrowanej mógł utrwalić się potencjalnym odbiorcom. Jest to kompozycja, która wskutek używania stała się rozpoznawalna w tym sensie, że pozwoliła nabywcom na jej zapamiętanie i ewentualny ponowny zakup tak oznaczonego towaru. Stwierdzenie braku wtórnej zdolności odróżniającej mogłoby prowadzić do korzystania z tych samych prostych form graficznych i wzajemnego układu wszystkich elementów użytych w znaku przez inne podmioty.

Z uwagi na uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, Urząd Patentowy RP uznał za niezasadny zarzut art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Organ podniósł, że skoro uznał wpływ elementów graficznych oraz określonego ich rozmieszczenia na wtórną zdolność odróżniającą nie sposób uznać, że znak ten, rozpatrywany jako całość jest oznaczeniem, które weszło do języka potocznego lub jest zwyczajowo używane w uczciwych praktykach handlowych. Fakt wykorzystywania liczb oraz stosowania określenia "panoramicznych" dla czasopism krzyżówkowych nie oznacza jeszcze, że oznaczeniem takim jest sporny znak towarowy 100 PANORAMICZNYCH. Z uwagi na powyższe przepis art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie może stanowić podstawy unieważnienia prawa ochronnego w tej sprawie.

Urząd Patentowy RP nie rozpatrywał dodatkowych podstaw prawnych sprzeciwu, tj. art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., zgłoszonych w piśmie z dnia [...] lutego 2009 r. Organ stwierdził, że przepisy te zostały wskazane jako podstawa sprzeciwu już po upływie terminu 6 miesięcy, w którym można złożyć sprzeciw i należy wskazać wszystkie podstawy unieważnienia prawa wyłącznego na znak towarowy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. B. O. wniosła o uchylenie powyższej decyzji w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skarżąca podniosła m.in., że Urząd Patentowy RP potwierdził informacyjny charakter elementów słownych "100" oraz "PANORAMICZNYCH" względem czasopism krzyżówkowych. W odniesieniu zaś do elementów graficznych przyjął, iż służą w niniejszym przypadku jedynie do podkreślenia elementów słownych i sprowadzają się w zasadzie do sposobu zapisu liczby "100" oraz przedstawienia wyrazu "panoramicznych" na określonym tle powodującym wyłącznie jego łatwiejszą czytelność. W ocenie skarżącej, wstęga, będąc elementem znaku banalnym i drugorzędnym, nie może jednocześnie decydować o wtórnej zdolności odróżniającej znaku. Twierdzenie, iż znak nie posiada dostatecznych znamion odróżniających oznacza, że nie legitymuje się jakąkolwiek zdolnością odróżniającą (pierwotną lub wtórną). W sprzeczności z tym pozostaje zatem wyraźne przyznanie spornemu znakowi wtórnej zdolności odróżniającej.

W świadomości przeciętnego odbiorcy oznaczenie słowno-graficzne "100 PANORAMICZNYCH", bez względu na jego przedstawienie graficzne, było i będzie odbierane wyłącznie jako informacja o zawartości czasopisma i nie ma dowodów, z których wynikałoby, że to oznaczenie - przed datą zgłoszenia - było używane i rozpoznawane w charakterze znaku towarowego. Skarżąca nie zaprzeczyła, że uczestnik używał spornego znaku w obrocie. Nie jest to jednak, jej zdaniem tożsame z używaniem tego znaku jako znaku towarowego i jego rozpoznawalnością jako znaku towarowego. W decyzji nie wyjaśniono, dlaczego dowody z akt miałyby być wystarczające do przyjęcia, że przeciętny konsument, wybierając czasopismo krzyżówkowe oznaczone znakiem "100 PANORAMICZNYCH" wnioskuje, na podstawie tego znaku, o pochodzeniu czasopisma szaradziarskiego z jednego i tego samego przedsiębiorstwa, a nie wyłącznie o liczbie i rodzaju zadań krzyżówkowych zawartych w czasopiśmie. Dowody nie pozwalają na ustalenie, że sporny znak uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania. Bez znaczenia jest wielkość wydatków na reklamę, nakład czasopism krzyżówkowych z oznaczeniami liczbowymi, czy informacje o wysokich miejscach czasopisma w rankingach wydawnictw szaradziarskich. Z tych dowodów nie wynika, że - w dacie zgłoszenia do rejestracji (jak i później) - przeciętni odbiorcy postrzegali oznaczenie "100 PANORAMICZNYCH" jako oznaczenie pochodzenia towarów z danego przedsiębiorstwa.

B. O. zarzuciła ponadto naruszenie art. 255 ust. 4 p.w.p. w zw. z art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; powoływanej dalej jako: k.p.a.), poprzez nierozpatrzenie wszystkich podstaw unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak. Podniosła, że Urząd Patentowy RP bezzasadnie pominął wskazywaną podstawę sprzeciwu (unieważnienia) z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Odnośnie zarzutów dotyczących naruszenia prawa materialnego skarżąca podniosła m.in., że dla uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej znaku konieczne jest, by oznaczenie używane było w charakterze znaku towarowego, a więc w sposób, który umożliwia w oczach przeciętnych odbiorców towarów odróżnienie danego towaru od towarów innych przedsiębiorców. Konieczna jest również rozpoznawalność wśród docelowych odbiorców. Wieloletnie używanie określonego oznaczenia przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróżniająca. Znak nie może bowiem nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, jeśli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa. Organ dokonał zatem oceny wtórnej zdolności odróżniającej bez uwzględnienia w niej interesu konkurentów z branży w dostępie do oznaczeń informacyjnych (opisowych). Skarżąca stwierdziła również, że zgodnie z treścią przepisu art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p., nie mają znaczenia takie elementy oznaczenia, które nie są istotne w tym oznaczeniu.

B. O. zarzuciła naruszenie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez jego niezastosowanie. Podniosła, że znak "100 PANORAMICZNYCH" został zgłoszony - dla czasopism i czasopism szaradziarskich - w złej wierze. Zgłoszenie do rejestracji wypełniało bowiem znamiona zachowania nieuczciwego.

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd I instancji podzielił stanowisko organu, co do braku pierwotnej zdolności odróżniającej spornego znaku ze względu na opisowy charakter i ubogą nienadającą zdolności odróżniającej grafikę. Przez przeciętnego, należycie poinformowanego, dobrze zorientowanego i rozsądnego odbiorcę sporny znak będzie traktowany jako oznaczenie informujące o rodzaju i ilości umieszczonych w danym czasopiśmie utworów, nie zaś wskazujące na związek tych czasopism ze zgłaszającym.

Oceniając nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej Sąd I instancji wskazał, że jest ona wynikiem rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę danego oznaczenia, w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów. Ocena posiadania wtórnej zdolności odróżniającej powinna być dokonywana przy zbadaniu wszelkich okoliczności faktycznych takich jak czas używania znaku, jego udział w rynku, sposób i intensywność używania. Zdaniem Sądu, należy też zbadać, czy konsumenci na skutek intensywności używania danego oznaczenia identyfikują towar jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy.

Sąd wskazał, że w rozpoznawanej sprawie organ uznał, że wieloletnia obecność na rynku czasopisma opatrywanego znakiem towarowym 100 PANORAMICZNYCH przed datą jego zgłoszenia, wysokie miejsce w rankingach oraz poniesione nakłady pozwalają stwierdzić, że znak ten w formie zarejestrowanej mógł utrwalić się potencjalnym odbiorcom. Wpisanie elementów słownych: "100" oraz "panoramiczne" w określony układ graficzny składający się z elementu wstęgi, w całości stanowi kompozycję, która wskutek używania stała się rozpoznawalna w tym sensie, że pozwoliła nabywcom na jej zapamiętanie i ewentualny ponowny zakup tak oznaczonego towaru. Zdanie Sądu I instancji w uzasadnieniu decyzji zabrakło rozważań organu na jakiej podstawie przyjął, że konsumenci na skutek intensywności używania przedmiotowego oznaczenia identyfikują towar, jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy. Materiały przedłożone przez uprawnionego nie zostały poddane analizie organu w tym zakresie. Organ naruszył zatem przepis art. 7, 77 i 107 § 3 k.p.a. a decyzja w zakresie odnoszącym się do nabycia przez zgłoszone oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej nie poddaje się kontroli, co zaś skutkowało uwzględnieniem skargi.

Ponadto Sąd I instancji wskazał, że Urząd Patentowy nie rozpatrywał podniesionych przez wnoszącego sprzeciw w piśmie z dnia [...] lutego 2009 r. dodatkowo jako podstaw prawnych sprzeciwu art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. W ocenie WSA, związanie podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę w sprzeciwie dotyczy wyłącznie organu. W związku z powyższym nierozpoznanie podniesionych dodatkowo podstaw prawnych sprzeciwu Sąd uznał za naruszenie, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

II

Skargę kasacyjną złożyła A. W. "T." Sp. z o.o.

Wyrok zaskarżyła w całości. Wniosła o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

Powołując się na art. 174 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; powoływanej dalej jako: p.p.s.a.) zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła:

I. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

1. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. poprzez uchylenie decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] maja 2011 r. i uznanie, iż Urząd naruszył art. 7, 77 i 107 § 3 k.p.a. dokonując w uzasadnieniu decyzji niewystarczającej analizy materiału dowodowego koniecznego do stwierdzenia nabycia przez sporny znak "100 PANORAMICZNYCH" wtórnej zdolności odróżniającej, tymczasem postępowanie dowodowe Urzędu, jak i samo uzasadnienie decyzji w zakresie wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku było logiczne i prawidłowe;

2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. Z art. 255 ust. 4 p.w.p. poprzez uznanie, iż nierozpatrzenie przez Urząd Patentowy podstaw prawnych z art. 131 ust. 2 pkt 1 oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowiło naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

3. art. 133 § 1 p.p.s.a. poprzez brak oparcia wyroku na podstawie akt sprawy;

4. art. 134 § 1 poprzez rozstrzygnięcie poza granicami sprawy;

5. art. 141 § 4 poprzez błędne uzasadnienie i brak zrozumiałych wskazań co do dalszego postępowania.

II. naruszenie przepisów prawa materialnego:

1. art. 130 p.w.p. przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż przy ocenie wtórnej zdolności rejestracyjnej należy uwzględnić przesłanki wynikające z art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 2 i 3;

2. art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. przez jego błędna wykładnię polegającą na przyjęciu, iż stanowi on samodzielną podstawę prawną różną od przepisów art. 129 ust. 2 pkt 1-3.

W ocenie strony wnoszącej skargę kasacyjną, najpoważniejszym błędem WSA były jego twierdzenia dotyczące kwestii wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku, w tym zarówno ocena działań samego Urzędu Patentowego, jak i wykładnia art. 130 p.w.p., normującego kwestię tej zdolności. Kasatorka stwierdziła, że WSA błędnie ocenił postępowanie dowodowe dotyczące wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku. Z decyzji wynika bowiem, że organ dokonał dokładnej analizy dowodów, nie pomijając żadnego oraz doszedł do prawidłowego wniosku, iż sporny znak nabył wtórną zdolność odróżniającą.

Zdaniem kasatorki, Sąd I instancji nie wyjaśnił w uzasadnieniu w jaki sposób analiza materiału dowodowego poczyniona przez organ miałaby naruszać art. 7, 77, 107 § 3 k.p.a. W ustaleniach Urzędu Patentowego nie doszło do żadnych sprzeczności, bowiem organ najpierw ustalił brak pierwotnej zdolności odróżniającej, a następnie uzasadnił nabycie przez sporny znak wtórnej zdolności odróżniającej. Uznanie danego oznaczenia za pierwotnie pozbawione zdolności odróżniającej oraz wskazanie np. na jego dominujące cechy opisowe, nie tylko nie jest sprzeczne z uznaniem go później za oznaczenie, które nabyło dystynktywność w wyniku używania, ale jest wręcz tego warunkiem koniecznym.

W ocenie strony wnoszącej skargę kasacyjną, Sąd I instancji, bezzasadnie kwestionując prawidłowe ustalenia faktyczne i postępowanie dowodowe organu, w zakresie nabycia przez sporny znak wtórnej zdolności odróżniającej, dokonał również błędnej wykładni samego art. 130 p.w.p. Sąd uznał bowiem, że w rozważaniach organu zabrakło wskazania na jakiej podstawie przyjął, że konsumenci na skutek intensywności używania przedmiotowego oznaczenia identyfikują towar jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy. Zdaniem kasatorki, stanowisko to wskazuje, że WSA błędnie interpretuje pojęcie wtórnej zdolności odróżniającej. Wbrew twierdzeniom Sądu, organ nie musiał dodatkowo wskazywać na jakiej podstawie przyjął, że konsumenci na skutek intensywności używania przedmiotowego oznaczenia identyfikują towar jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy.

Kasatorka stwierdziła, że gdyby Sąd I instancji dokonał prawidłowej wykładni art. 130 p.w.p., to musiałby dojść do wniosku, że jego zastosowanie w okolicznościach faktycznych sprawy wręcz literalnie wyklucza potrzebę rozpatrywania art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Skoro bowiem w sytuacji, gdy badane jest oznaczenie słowno – graficzne "100 PANORAMICZNYCH", używane jeszcze od 1994 r. jako tytuł prasowy, a zatem w funkcji znaku towarowego i plasujące się od lat jako najbardziej popularny, a zatem i rozpoznawalny miesięcznik krzyżówkowy, nabrało w wyniku intensywnego używania przed datą zgłoszenia charakteru odróżniającego, to odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie mogła nastąpić.

Skarżąca kasacyjnie spółka wskazała również na kolejne naruszenie o charakterze proceduralnym dotyczące zakresu rozpoznania sprzeciwu. W tym zakresie stwierdziła, że ustawodawca jednoznacznie określił konieczność podania okoliczności uzasadniających sprzeciw w terminie 6 miesięcy od daty publikacji o udzieleniu prawa, do których ustosunkowuje się uprawniony. Zdaniem spółki po tym terminie, nie można przytaczać nowych okoliczności, wskazujących na nowe podstawy unieważnienia, poza okolicznościami przytoczonymi w sprzeciwie.

B. O. w piśmie procesowym z dnia [...] maja 2014 r. wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga kasacyjna ma usprawiedliwione podstawy, zatem wyrok uchylający decyzję o oddaleniu sprzeciwu podlega uchyleniu i sprawa musi być rozpoznana ponownie.

Na wstępie przypomnieć należy, że Sąd I instancji uchylił decyzję UP z dwóch powodów procesowych. Po pierwsze, powołując się na art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w związku z art. 7, 77, 107 § 3 k.p.a., naruszenie prawa procesowego upatrywał w niewykazaniu, na jakiej podstawie organ przyjął, że znak "100 PANORAMICZNYCH" uzyskał wtórną zdolność odróżniającą. Po drugie uznał, że sprzeciw nie został rozpoznany w całości z powodu nierozpoznania zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., który to zarzut został zgłoszony trzy lata po zgłoszeniu sprzeciwu. Zarzuty kasacyjne zwracają się przeciwko obydwu przyczynom uchylenia decyzji, przy czym wskazują zarówno na naruszenie przez Sąd I instancji prawa procesowego jak i prawa materialnego.

Naczelny Sąd Administracyjny najpierw rozpozna zarzuty kasacyjne dotyczące naruszenia prawa procesowego, mając jednak na względzie, że ocena ich zasadności jest związana ściśle z wykładnią prawa materialnego. Dokonanie prawidłowej wykładni prawa materialnego jest zatem niezbędne dla ustalenia co powinno być przedmiotem ustaleń UP oraz jakie ustalenia można poczynić mając do dyspozycji konkretne dowody.

Przed przystąpieniem do oceny zarzutu kasacyjnego dotyczącego bezzasadnego uznania przez Sąd I instancji, że decyzja nie poddaje się kontroli, a materiał dowodowy nie został poddany analizie, Naczelny Sąd Administracyjny musi dokonać wykładni art. 130 p.w.p., bowiem właściwe rozumienie powołanego przepisu określa zakres ustaleń, które powinny być poczynione w toku postępowania oraz sposób oceny prawnej poczynionych ustaleń. Prawidłowa wykładnia art. 130 p.w.p. daje zatem odpowiedź na pytanie, co należy ustalać w toku postępowania dotyczącego nabycia przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej oraz jakie okoliczności, co do zasady, pozwalają wnioskować, że znak nabył wtórną zdolność odróżniającą.

Art.130 p.w.p. należy odczytywać w ścisłym powiązaniu z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. oraz art. 129 ust. 2 p.w.p.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających.

Art.129 ust.2 p.w.p. wyjaśnia, jakie oznaczenia nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Są to te oznaczenia, które: 1/ nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone, 2/ składają się wyłącznie z elementów służących do określenia rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności, 3/ weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w utrwalonych praktykach handlowych.

Jak wynika z powyższego, co do zasady, oznaczenia, które powinny funkcjonować w przestrzeni publicznej, jako dostępne dla wszystkich jej użytkowników nie mogą być przedmiotem praw ochronnych udzielonych jednemu tylko użytkownikowi.

Od powyższej zasady art. 130 p.w.p. ustanawia wyjątek. Nie można odmówić udzielenia praw ochronnych z powodu braku dostatecznych znamion odróżniających, jeżeli przed datą zgłoszenia w następstwie używania znak nabrał charakteru odróżniającego. Powołany przepis odnosi się zatem do oznaczeń, które nie mogłyby być przedmiotem praw ochronnych z powodu posiadania cech określonych w art. 129 ust. 2 p.w.p., a jednak mimo tych cech, na skutek używania przed zgłoszeniem do ochrony, nabrały charakteru odróżniającego i z tego powodu mogą jednak uzyskać ochronę.

Zatem w sytuacji, gdy podstawą nabycia prawa ochronnego ma być uzyskanie przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej, przedmiotem ustaleń i oceny musi być z jednej strony występowanie okoliczności powodujących brak pierwotnej zdolności odróżniającej z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 129 ust. 2 p.w.p., a z drugiej strony występowanie okoliczności potwierdzających używanie oznaczenia przed zgłoszeniem oraz wskazujących, że skutkiem tego używania stało się nabycie charakteru odróżniającego przez oznaczenie, które pierwotnie takiego charakteru nie miało. Doktryna i orzecznictwo wypracowały zestaw okoliczności, z których wysnuć można logiczny wniosek o nabyciu przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej (por. np. Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Michał du Vall "Prawo własności przemysłowej" LexisNexis Warszawa 2003, s. 192, wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r. C-108/97 w sprawie Windsurfing Chiemsee, wyrok NSA z dnia 8 listopada 2011 r. II GSK 1033/10). Te okoliczności to: okres używania, ilość towaru oznakowanego wprowadzonego do obrotu, sposób dystrybucji, intensywność reklamy. Od tego jak kształtują się powyższe okoliczności zależy ustalenie jednoznacznego związku między znakiem a przedsiębiorcą, który go używał, który to związek stanowi o powstaniu wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, czyli możliwości odróżniania towarów nim opatrywanych od towarów pochodzących od innych przedsiębiorców. Jest oczywiste, że długotrwałość używania znaku przed zgłoszeniem do rejestracji, duża intensywność reklamy towarów opatrzonych znakiem potwierdzona wydatkami w kolejnych latach, wielka ilość towarów opatrzonych znakiem wprowadzonych do obrotu, powszechny sposób dystrybucji są okolicznościami, z których można wyprowadzić wniosek o powstaniu wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, które pierwotnie nie mogłoby uzyskać ochrony jako znak towarowy.

Zatem "wszystkie okoliczności" art. 130 p.w.p., które powinien oceniać organ rozstrzygając o znamionach odróżniających oznaczenie, to te okoliczności, które pozwalają na ustalenie, że w świadomości odbiorców (klienteli) powstała tego rodzaju więź między oznaczeniem a towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy, która pozwala na świadomy wybór towaru opatrzonego właśnie tym oznaczeniem. Jak wskazano wyżej, więź oznaczenia z towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy może być nieuchronnym skutkiem długotrwałości, intensywności i powszechności nakładania oznaczenia na towarach masowych. Więź ta powstaje w szczególności wtedy, kiedy zostaje ustalone, że żaden inny uczestnik obrotu nie opatrywał swoich towarów takim samym oznaczeniem słowno-graficznym w okresie przed zgłoszeniem oznaczenia do ochrony. Wniosek o powstaniu więzi między oznaczeniem a towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy może być wynikiem logicznych operacji myślowych, opartych o wyżej opisane "wszystkie okoliczności". Do ustalenia więzi między oznaczeniem a konkretnym przedsiębiorcą mogą być przydatne dowody w postaci badań opinii publicznej, ale nie są one konieczne w sytuacji, kiedy dowiedziona zostaje długotrwałość i intensywność używania, w połączeniu z wyłącznością używania oznaczenia w określonym kształcie. W takiej sytuacji oznaczenie w swoim całokształcie utrwala się w świadomości klienteli i nabywa wtórną zdolność odróżniającą, mimo iż posiada cechy, które nie pozwoliłyby mu na uzyskanie ochrony z uwagi na brak dostatecznych znamion odróżniających. Brak znamion odróżniających poszczególnych elementów oznaczenia nie ma tu żadnego znaczenia, bowiem chodzi o stan zaistniały na skutek zmian w świadomości nabywców spowodowany funkcjonowaniem oznaczenia przed jego zgłoszeniem.

Przedmiotem postępowania przy badaniu uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej musi być zatem ustalenie istnienia przesłanek powodujących zmiany w świadomości nabywców, polegające na połączeniu oznaczenia z towarem konkretnego przedsiębiorcy.

Wracając na grunt sprawy niniejszej wskazać należy, że Sąd I instancji uznał, iż z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie nie wynika utrwalenie u odbiorców związku między towarem opatrzonym spornym znakiem a jego producentem.

Zważywszy, że materiał dowodowy zgromadzony w aktach potwierdza 6 letni okres używania przed zgłoszeniem oznaczenia słowno-graficznego "100 PANORAMICZNYCH" w niezmienionym kształcie i kolorystyce, pierwsze miejsca w rankingach prowadzonych przez dystrybutora prasy w latach 2000-2003, znaczące wydatki na reklamę prowadzoną intensywnie w różnych środkach masowego przekazu, potwierdzone czytelnictwo przez 15 % badanych, nakłady liczące w sumie 28 milionów egzemplarzy czasopism opatrzonych spornym znakiem, wniosek Sądu I instancji o niewykazaniu utrwalenia się u odbiorców powiązania oznaczenia z towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy wymaga precyzyjnego wyjaśnienia, zaś bez tego wyjaśnienia jest niezrozumiały. Sąd nie wyjaśnił dlaczego uważa, że mimo niespornego ustalenia wskazanych okoliczności, nabywcy nie łączą oznaczenia z przedsiębiorcą, który przez tyle lat i tak intensywnie go używa.

Mając na uwadze powyższe rozważania uznać należy, że zarzuty skargi kasacyjnej dotyczące błędnego przypisania Urzędowi Patentowemu naruszenia art. 7, 77, i 107 § 3 k.p.a. jest trafny.

Zasadny jest także zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 133 § 1 p.p.s.a. poprzez wadliwą ocenę działania Urzędu Patentowego w świetle treści akt sprawy.

Zasadny jest również zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a., polegający na braku zrozumiałych wytycznych dla organu, bowiem nie wiadomo jakich konkretnie działań oczekuje Sąd od Urzędu Patentowego dla wykazania uzyskania przez znak wtórnej zdolności odróżniającej.

Powyższe przyczyny uzasadniają uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Rozpoznając sprawę ponownie Sąd I instancji przeanalizuje po raz wtóry zgromadzony materiał dowodowy i skonfrontuje go z ustaleniami dokonanymi przez organ w zaskarżonej decyzji w przedmiocie uzyskania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Sąd weźmie pod uwagę wykładnię art. 130 p.w.p. przedstawioną wyżej i oceni, czy łatwe w percepcji oznaczenie, o prostej ale wyrazistej szacie graficznej, zawierające przekaz informacyjny skierowany wprost do klienta, powielone w 28 milionach egzemplarzy, prezentowane niezmiennie przez 6 lat na okładkach jako tytuł prasowy czasopisma szaradziarskiego, a także w telewizji i na billboardach mogło nie utrwalić się w świadomości odbiorców, czy też musiało utrwalić się w tej świadomości i powodować, że przeciętny, zorientowany czytelnik łączył oznaczenie zawsze z tym samym przedsiębiorcą.

Drugi zarzut procesowy skargi kasacyjnej zwrócony był przeciwko drugiej podanej przez Sąd I instancji przyczynie uchylenia decyzji UP, tj. nierozpoznaniu zarzutu podniesionego po upływie 6 miesięcznego terminu uprawniającego do wniesienia sprzeciwu.

Omawiany zarzut kasacyjny jest uzasadniony, zaś pogląd Sądu I instancji dotyczący możliwości rozszerzenia podstaw prawnych sprzeciwu w każdym czasie nie znajduje prawnego uzasadnienia na gruncie przepisów p.w.p. z następujących powodów.

Zgodnie z art. 232 ust. 1 p.w.p. w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" ogłasza się m.in. o udzielonych prawach ochronnych na znak towarowy.

Zgodnie z art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji UP o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu 6 miesięcy od wskazanej publikacji. Sprzeciw jest więc akcją służącą każdemu, bez potrzeby wykazywania się interesem prawnym do jego wniesienia. Zatem każdy swoim działaniem może spowodować wzruszenie prawomocnej decyzji UP. Jest oczywiste, że przy takim uregulowaniu, mając na względzie zasadę trwałości decyzji administracyjnych, przepisy dotyczące sprzeciwu muszą być wykładane i stosowane ściśle.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 p.w.p. podstawę sprzeciwu od udzielenia prawa ochronnego stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa ochronnego, czyli brak spełnienia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa (art. 164 p.w.p.). Przesłanki udzielenia prawa ochronnego oraz przeszkody bezwzględne i względne do uzyskania tego prawa określają odpowiednio art. 120 ust. 1 i art. 130 p.w.p. oraz art. 129 ust. 1 p.w.p., art. 131 ust. 1, 2, 4, art. 132 ust. 1 i 2 p.w.p.

Zatem, skoro sprzeciw ma być "umotywowany", zgłaszający powinien już w sprzeciwie wskazać te okoliczności, które mogą stanowić określone w ustawie przyczyny unieważnienia prawa ochronnego.

Zgodnie z art. 247 ust. 1 p.w.p. o wniesieniu sprzeciwu UP zawiadamia uprawnionego, wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do sprzeciwu. Uprawniony zapoznaje się zatem z zarzutami jakie sprzeciwiający się skierował przeciwko udzieleniu prawa ochronnego i znając te zarzuty zajmuje brzemienne w skutki procesowe stanowisko wobec sprzeciwu.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 p.w.p., jeżeli uprawniony uznaje sprzeciw za zasadny lub milczy (nie zajmuje stanowiska w terminie), UP uchyla decyzję o udzieleniu prawa i umarza postępowanie (z wniosku o udzielnie prawa). Jeżeli natomiast uprawniony uznaje sprzeciw za bezzasadny (czyli dochodzi do sporu między uprawnionym a wnoszącym sprzeciw), UP przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p., UP w trybie postępowania spornego rozstrzyga m.in. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawionego za bezzasadny. Już z tego uregulowania wynika, że sprawa, o której mowa w art. 246 ust. 2 p.w.p., to "sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny". Zatem jej granice wyznaczone są granicami sprzeciwu, czyli wskazanymi w sprzeciwie okolicznościami uzasadniającymi unieważnienie prawa, z którymi to okolicznościami zapoznał się uprawniony. Ponieważ na wniesienie sprzeciwu ustawodawca wyznaczył 6 miesięczny termin, to brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla poglądu, że po upływie tego terminu i wypowiedzeniu się uprawnionego, co do zasadności sprzeciwu o określonej treści, autor sprzeciwu może, w dowolnym czasie, poszerzyć swój sprzeciw wskazując dodatkowe, nowe podstawy unieważnienia udzielonego prawa.

Postępowanie sporne może być zapoczątkowane w dwojaki sposób.

1/ złożeniem wniosku o unieważnienie prawa przez podmiot legitymujący się interesem prawnym, który to wniosek może być wniesiony w każdym czasie z uwzględnieniem jedynie ograniczeń wynikających z art. 165 p.w.p.

2/ przekazaniem przez UP sprzeciwu (uznanego przez uprawnionego za bezzasadny), do którego wniesienia wykazanie interesu prawnego jest zbędne i na którego wniesie ustawodawca zastrzegł 6 miesięczny termin.

W sytuacji pierwszej wskazanie w postępowaniu spornym nowych podstaw prawnych unieważnienia prawa jest dopuszczalne, bo brak jakichkolwiek podstaw do ograniczeń w tym względzie, zaś zmianę, rozszerzenie lub ograniczenie wniosku (a nie sprzeciwu) przewiduje wprost art. 2556 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Natomiast rozszerzenie granic sprzeciwu w postępowaniu spornym, toczącym się na skutek jego wniesienia, prowadzi wprost do przekroczenia (ominięcia) terminu do wniesienia umotywowanego sprzeciwu i pozbawia uprawnionego możliwości ustosunkowania się do sprzeciwu przed skierowaniem sprawy do postępowania spornego.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że wskazanie nowych podstaw prawnych sprzeciwu w toku postępowania spornego jest niedopuszczalne i nowe podstawy sprzeciwu nie podlegają rozpatrzeniu przez UP. Pogląd ten nie stoi w sprzeczności z poglądem wyrażonym w wyroku NSA z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt II GSK 647/10, w którym to wyroku NSA wskazał wprost na konieczność szczegółowego rozważenia tej kwestii.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w sprawie niniejszej nie podziela natomiast poglądu wyrażonego w wyroku z dnia 20 grudnia 2012 r., II GSK 1278/11 oraz w glosie Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej opublikowanej w OSP nr 7-8 z 2012 r. i wskazuje, że nawet jeżeli przyjąć, iż umotywowanie sprzeciwu nie wiąże się z koniecznością wskazania jego podstawy prawnej (powołania konkretnego przepisu prawa), to musi się jednak wiązać ze wskazaniem przyczyn (okoliczności), z powodu których sprzeciwiający się uważa, że udzielone prawo powinno zostać unieważnione. W tych granicach toczy się postępowanie sporne i brak podstaw prawnych dla uzasadnienia, że po upływie terminu wnoszący sprzeciw może wskazywać jego nowe podstawy faktyczne i prawne, poszerzając zakres postępowania spornego.

Mając na uwadze wywody powyższe uznać należy, że także drugi zarzut kasacyjny jest uzasadniony, zatem konieczne jest uchylenie zaskarżonego wyroku również z powodu błędnego uznania przez Sąd I instancji, iż dopuszczalne jest rozszerzanie granic sprzeciwu w toku postępowania spornego.

W ponownie prowadzonym postępowaniu Sąd I instancji oceni działanie UP w kwestii dopuszczalności rozszerzenia podstaw sprzeciwu biorąc pod uwagę wyżej przedstawioną ocenę prawną.

Postawione w skardze kasacyjnej zarzuty naruszenia prawa materialnego zostały rozpoznane przy okazji oceny pierwszego zarzutu procesowego, która wymagała dokonania wykładni prawa materialnego.

Zważywszy powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

O kosztach Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 203 pkt 2 p.p.s.a.