Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1434/18
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2019-02-25 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 145 par. 1 pkt 1 lit a-c, pkt. 2, art. 134 par 1, art, 200, art. 205 par 2
journal: Dz.U. 2018 poz 1302
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
article: art. 7, art. 77 par 1, art. 80, art. 107 par 3
journal: Dz.U. 2018 poz 2096
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jedn.
article: art. 131 ust 2, pkt 1, art. 169 ust 1 pkt 1, art. 256 ust 1
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art. 496 par 1
journal: Dz.U. 2017 poz 1577
law: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - tekst jedn.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Protokolant referent Łukasz Kawalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2019 r. sprawy ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej D. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...] (dalej: wnioskodawca, skarżąca, lub D. ) wniosła do tutejszego Sądu skargę na decyzję z [...] stycznia 2018 r. Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego, który po rozpoznaniu sprawy z wniosku D. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...] , udzielonego na rzecz [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...] (dalej: uprawniona, uczestnik, [...]), na podstawie art. 131 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (t.j.; Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami, dalej: p.w.p. ) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy p.w.p. oddalił wniosek o unieważnienie oraz przyznał spółce [...] od skarżącej 1600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Powyższa decyzja została wydana w następujących okolicznościach sprawy:

W dniu 22 marca 2017r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek D. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...] udzielonego na rzecz uczestnika. Początkowo Wnioskodawca podniósł, że prawo ochronne na sporny znak zostało udzielone z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. ale ostatecznie, w piśmie z dnia 22 grudnia 2017r. wskazał, że jedyną podstawą złożonego wniosku jest zła wiara oparta na art. 131 ust 2 pkt 1 p.w.p. Podkreślił, że sporne oznaczenie jest podobne do należących do niego znaków: słownego [...] o numerze [...], słowno-graficznego [...] o numerze [...] , słowno- graficznego [...] o numerze [...], słowno-graficznego [...] o numerze [...], słowno-graficznego [...] o numerze [...] oraz słownego [...] o numerze [...][...] podkreślił istnienie powiązań pomiędzy uprawnionym a przedsiębiorstwem wnioskodawcy. Podniósł, że uprawniony to spółka której wspólnikiem jest G. K. związany z wnioskodawcą, miał zatem świadomość o istnieniu znaków [...]. Podkreślił, że G. K. jest związany z wnioskodawcą postanowieniami zakazu konkurencji a zgłoszenie do ochrony spornego znaku naruszyło ten obowiązujący zakaz. Wnioskodawca przytoczył historię działania przedsiębiorstwa G. K.. Wskazał, że istotnym w sprawie jest, iż zarówno uprawniony ([...] Sp. z o.o.) jak i G.K. sprzedali wnioskodawcy (jego poprzednikom prawnym) całą działalność związaną z marką [...], w tym znaki towarowe. Wnioskodawca podkreślił przy tym, że działanie uprawnionego jest działaniem nagannym, bezprawnym oraz niezgodnym z dobrymi obyczajami. Wnioskodawca podkreślił podobieństwo oznaczeń [...] i [...]oraz to, że charakterystyczne imię [...] znajduje się w obu oznaczeniach.

W odpowiedzi, uprawniony wniósł o oddalenie przedmiotowego wniosku i zarzucił, że wnioskodawca nie wykazał istnienia interesu prawnego. Uprawniony podkreślił, że nie działał w złej wierze a znak sporny nie jest podobny do znaków przeciwstawionych. Wskazał też, że znaki te są przeznaczone do oznaczania innych towarów i usług oraz podniósł, że produkty ciastkarskie pod marką [...] kojarzone są z uprawnionym. Uprawniony stwierdził, że zakaz konkurencji G. K. dotyczył okresów do 20 maja 2012r. i 20 maja 2015r., przy czym dłuższy okres dotyczył zakazu wytwarzania i dystrybucji ciastek. Podniósł przy tym, że samo zgłoszenie znaku towarowego nie może być utożsamiane z tak rozumianą działalnością konkurencyjną. Uprawniony również podniósł, że związki uprawnionego z poprzednikami prawnymi wnioskodawcy nie mogą mieć wpływu na ocenę działania uprawnionego, jako działanie w złej wierze dlatego, że prawa i obowiązki G. K. zostały jednoznacznie uregulowane w aktach dotyczących sprzedaży udziałów określonych spółek i z tych obowiązków G. K. całkowicie się wywiązał. Podkreślił także, że zakaz konkurencji nie dotyczy wnioskodawcy.

Kolegium Orzekające oddalając wniosek spółki D. podniosło, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 22 marca 2017r., po nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016r. wprowadzona ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015r. poz. 1615).

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w sprawach wniosków o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy wnioskodawca nie musi legitymować się posiadaniem interesu prawnego. Natomiast w myśl art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej ustawowe warunki do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym.

Odwołując się do treści art.131 ust.2 pkt 1 p.w.p. zgodnie, z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze, w celu uzyskania ochrony organ stwierdził, że Kolegium Orzekające stwierdziło, że z akt niniejszej sprawy nie wynika, aby podmiot wnoszący o unieważnienie spornego prawa ochronnego przedstawił dowody na poparcie swych twierdzeń, które by świadczyły przy ocenie całokształtu okoliczności sprawy o zasadności zarzutu złej wiary.

Urząd Patentowy wyjaśnił, że Uprawniony jest osobą prawną - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. G. K. pełni w niej funkcję prezesa zarządu, będąc jednocześnie jej jedynym wspólnikiem (KRS karty 170-177). Bezsporne pomiędzy stronami jest, że G. K., który był prezesem spółki [...] KG Sp. z o.o. umową z dnia 3 marca 2010r. sprzedał swoje udziały [...] Sp. z o.o., z którego podmiotu powstała spółka D. . Ponadto umową z dnia 20 maja 2010r. G. K. przeniósł z [...] Sp. z o.o, (w której pełnił funkcję wspólnika) część znaków towarowych do [...] KG Sp. z o.o., która została następnie przejęta przez [...] Sp. z o.o. (poprzednika wnioskodawcy). Ww. umowy zawierają klauzulę z zakazem konkurencji wobec G.K.. Jednakże z zapisów tych wynika wprost, że zakaz konkurencji dotyczy wytwarzania i dystrybucji ciastek i obejmuje okres do 20.05.2010-20.05.2012 oraz 3.03.2010-20.05.2015. Z akt sprawy nie wynika natomiast, aby uprawniony poza założeniem spółki [...] prowadził w dacie zgłoszenia spornego znaku do ochrony działalność gospodarczą konkurencyjną względem wnioskodawcy. Jak sam wyjaśnił, poczynił jedynie przygotowania do produkcji ciastek w postaci budowy fabryki, w której do dnia złożenia wniosku o unieważnienie spornego prawa (22 marca 2017r.) nie była prowadzona działalność produkcyjna. Zdaniem Kolegium Orzekającego, samo dokonanie zgłoszenia spornego znaku towarowego w dniu [...] lipca 2013r. nie naruszyło ciążącego na G. K. zakazu konkurencji wynikającego z umowy z dnia 3 marca 2010r. Samo zgłoszenie znaku towarowego nie wiąże się bowiem z tym, że zgłaszający, a następnie uprawniony od razu będzie prowadził działalność i używał danego znaku towarowego. Ma on 5 lat od daty udzielenia prawa ochronnego na rozpoczęcie używania chronionego oznaczenia. Wynika to wprost z art. 169 ust 1 pkt 1 p.w.p. W tej sytuacji, Kolegium Orzekające stwierdziło, iż nie podziela zdania wnioskodawcy, że uprawniony działał w złej wierze, gdyż podczas ciążącego na nim zakazu konkurencji dokonał zgłoszenia spornego znaku towarowego. Na marginesie Kolegium jednocześnie wskazało, że umowy zawarte pomiędzy G. K. a poprzednikiem wnioskodawcy nie zawierają zapisu dotyczącego zakazu zgłaszania do ochrony znaków towarowych identycznych lub podobnych do znaków należących do wnioskodawcy. Organ wskazał, że wnioskodawca zarzut złej wiary oparł również na intencjonalnym doborze elementów znaku [...] z uwagi na do, że znak ten składa się z imienia męskiego G. oraz członu "Mc". Co prawda taka konstrukcja znaku spornego sprawia, że znak ten jest podobny do znaków [...] należących do wnioskodawcy, jednakże w przedmiotowej sprawie istotne jest, że wspólnik uprawnionego G. K. a jednocześnie były prezes zarządu uprawnionego, a więc osoba ściśle związana z działalnością uprawnionego, ma na imię G.. G. K. zatem "użyczył" swojego imienia dla znaku towarowego pod którą uprawniony prowadzi lub będzie prowadzić działalność gospodarczą. Żaden przepis nie zabrania prowadzenia działalności gospodarczej pod imieniem własnym lub, w przypadku spółek, pod imieniem wspólników lub osób zasiadających w zarządzie. W związku z powyższym, zdaniem Urzędu patentowego, nie można uznać, aby zastosowanie własnego imienia w znaku towarowym stanowiło naruszenie przepisów prawa. Każdy bowiem może oznaczać prowadzoną działalność, czy przedsiębiorstwo swoim imieniem oraz oznaczać towary wprowadzane na rynek własnym imieniem i/lub nazwiskiem. W związku z powyższym, w ocenie Kolegium Orzekającego, takie działanie uprawnionego również nie nosi znamion działania w złej wierze.

Organ stwierdził, że Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie podniósł również, że zła wiara wynika z faktu, iż G. K. w chwili zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego miał pełną świadomość faktu dotychczasowego używania przez spółkę D. chronionego oznaczenia [...]. Analizując ten zarzut Kolegium Orzekające stwierdziło, że działanie G. K. (wspólnika uprawnionego) nie wykazuje działania w złej wierze. Sama bowiem wiedza o tym, że dany znak jest używany przez dany podmiot nie może być jednoznaczna z działaniem w złej wierze. W przedmiotowej sprawie, uprawniony zgłosił do ochrony znak towarowy, którego zasadniczym elementem jest męskie imię G.. Jest to jednocześnie imię wspólnika uprawnionego. Zatem zastosowanie w znaku towarowym imienia wspólnika spółki kapitałowej nie może świadczyć o zgłoszeniu znaku towarowego w warunkach złej wiary.

Podsumowując Kolegium Orzekające stwierdziło, że badając istnienie złej wiary po stronie uprawnionego miało na uwadze to, iż w orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się, że sama uprzednia współpraca czy powiązania pomiędzy stronami to za mało aby uznać, że znak towarowy został zgłoszony do ochrony w złej wierze (np. wyrok WSA w Warszawie z 28 marca 2014r. sygn. akt VI SA/Wa 2429/13). Co więcej, podkreśla organ, należy również wskazać, że sam fakt oznaczania porównywanymi znakami podobnych i identycznych towarów również nie jest wystarczającą przesłanką do uznania złej wiary, gdyż znak sporny i przeciwstawione nie są do siebie podobne, co zostało wykazane powyżej. W związku z powyższym uznanie złej wiary jedynie na podstawie udokumentowanej uprzedniej współpracy G. K., jako członka władz uprawnionego oraz osoby współpracującej z wnioskodawcą przed zgłoszeniem spornego znaku do ochrony przy stwierdzeniu braku podobieństwa pomiędzy znakiem spornym i przeciwstawionymi jest bezpodstawne. Z kolei samo subiektywne przekonanie przedsiębiorcy o naruszeniu jego praw nie stanowi wystarczającej podstawy do unieważnienia prawa przysługującego innemu przedsiębiorcy. Do chwili udowodnienia złej wiary przyjmuje się, że uprawniony działa w dobrej wierze.

Wysokość zwrotu niezbędnych kosztów postępowania Kolegium Orzekające ustaliło w oparciu o przepisy art. 98 § 1 k.p.c. i § 7 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2017, poz. 881). W związku z faktem, że strona wygrywająca w rozpatrywanej sprawie była reprezentowana przez pełnomocnika - rzecznika patentowego Kolegium uznało za zasadne przyznanie uprawnionemu kwoty 1600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Powyższa kwota obejmuje koszt zastępstwa procesowego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję spółka D. zarzuciła

1. naruszenie art. 7, 8 § 1 i 2. 77 § 1, 78 § 1, 80, 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, dalej "kpa") w zw .z art. 256 ust. 1 pwp nowe w zw z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, datej ;,pwp stare"), polegające na:

a) braku rozpatrzenia całości materiału dowodowego i dokonaniu przez Organ dowolnych ustaleń faktycznych oraz nieuzasadnione ograniczenie się do stwierdzenia, że G. K. przeniósł z [...] sp. z o.o. (w której pełnił funkcję wspólnika) części znaków towarowych na Skarżącą (jej poprzednika prawnego), podczas gdy z materiału dowodowego zebranego w toku postępowania przez Organ wynika, ze [...] sp. z o.o to Uczestniczka, a zatem przeniesienia dokonała Uczestniczka;

b. braku rozpatrzenia całości materiału dowodowego i braku ustalenia, czy po sprzedaży udziałów w Skarżącej (jej poprzedniku prawnym), G.K. łączyła ze Skarżącą umowa świadczenia usług doradczych z dnia 20 maja 2010 roku, która to okoliczność wynika z akt sprawy i wskazuje na naganny zamiar po stronie Uczestniczki;

c. dokonaniu przez Organ dowolnych ustaleń faktycznych i nieuzasadnionym przyjęciu, że G. K. i Uczestniczka poprzez zgłoszenie Znaku Uczestniczki nie naruszyli zakazu konkurencji, podczas, gdy z materiału dowodowego zebranego w toku postępowania przez Organ w sposób jasny wynika, że go naruszyli;

d. braku rozpatrzenia całości materiału dowodowego i braku ustalenia zakresu i stopnia podobieństwa pomiędzy Znakiem Uczestniczki oraz Znakami Skarżącej oraz wpływu tego podobieństwa na ustalenie istnienia złej wiary pod stronie Uczestniczki w chwili zgłoszenia Znaku Uczestniczki;

braku rozpatrzenia całości materiału dowodowego i zaniechaniu ustalenia znajomości i rozpoznawalności Znaków Skarżącej oraz ich renomy w dacie zgłoszenia Znaku Uczestniczki, które to okoliczności dodatkowo rzutują na istnienie nagannego zamiaru po stronie Uczestniczki:

dokonaniu przez Organ dowolnych ustaleń faktycznych i nieuzasadnionym pominięciu okoliczności, że Uczestniczce podczas zgłoszenia Znaku Uczestniczki towarzyszył naganny zamiar wywołania i korzystania ze skojarzeń ze Znakami Skarżącej jej przedsiębiorstwem i produktami, ich znajomości, rozpoznawalności i renomy;

co miało istotny wpływ na wynik sprawy ponieważ w konsekwencji doprowadziło do wadliwego przyjęcia przez Organ braku złej wiary przy zgłoszeniu Znaku Uczestniczki, czyli braku naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp stare;

2. Naruszenie art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp stare polegające na:

a. jego błędnej wykładni i przyjęcie, że aby uznać, że doszło do zgłoszenia Znaku Uczestniczki w złej wierze nie wystarczy uprzednia współpraca czy powiązania, podczas gdy ani z ww. przepisu ani ugruntowanego orzecznictwa to nie wynika, a w realiach niniejszej sprawy okoliczność iż Uczestniczkę i G. K. łączyły ze Skarżącą (jej poprzednikami prawnymi) uprzednie powiązania gospodarcze i korporacyjne oraz współpraca uzasadnia stwierdzenie istnienia złej wiary Uczestniczki;

b. jego błędnej wykładni i przyjęciu, ze Znak Uczestniczki nie został zgłoszony w złej wierze, ponieważ obowiązujące prawo pozwala bez ograniczeń korzystać ze swojego imienia w znaku towarowym, podczas gdy w niniejszej sprawie jest podstawa zakazania rejestracji imienia G. w Znaku Uczestniczki;

c. jego niewłaściwym zastosowaniu poprzez przyjęcie, że w okolicznościach sprawy, w tym byłych powiązań i współpracy, w szczególności sprzedaży przez G. K.. jedynego wspólnika Uczestniczki, udziałów w Skarżącej (jej poprzedniku prawnym) i sprzedaży przez Uczestniczkę znaków Uczestniczki, a następnie świadczeniu przez G. K. Skarżącej (jej poprzednikowi prawnemu) usług doradztwa oraz w świetle obowiązującego zakazu konkurencji oraz znajomości, rozpoznawalności i renomy Znaków Uczestniczki i zgłoszenia pozostałych łudząco podobnych znaków, Uczestniczka nie zgłosiła Znaku Uczestniczki w złej wierze, podczas gdy okoliczności te wskazują na zgłoszenie w złej wierze

II. Wskazując na powyższe, skarżąca wniosła o:

1. uchylenie Zaskarżonej Decyzji w całości na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit a) i c) ppsa;

2. uwzględnienie, na podstawie art. 54 § 3 ppsa niniejszej skargi w całości przez Organ, jako oczywiście uzasadnionej i uchylenie Zaskarżonej Decyzji w całości przez Organ,

3. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i zwrotu opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych, od Organu na rzecz Skarżącej;

4. przeprowadzenie uzupełniającego dowodu z następujących dokumentów na podstawie art. 106 § 3 ppsa:

i. wydruk z bazy UP dla znaku towarowego [...] ;

ii. wydruk z bazy UP dla zgłoszenia znaku towarowego [...];

iii. wydruk z bazy UP dla zgłoszenia znaku towarowego [...]:

iv. wydruk z bazy UP dia zgłoszenia znaku towarowego [...];

na okoliczność ich zgłoszenia do ochrony przez Uczestniczkę w ramach masowej praktyki zgłaszania znaków łudząco podobnych do Znaków Skarżącej;

W uzasadnieniu skargi przedstawiono argumenty na poparcie zarzutów postawionych w petitum wniesionego środka zaskarżenia.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł ojej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Uprawniona do spornego znaku wniosła o oddalenie skargi, jako bezzasadnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Kontrola sądowa sprawowana jest na zasadzie kryterium zgodności z prawem.

W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) – c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2018, poz. 1302), zwaną dalej: p.p.s.a.), a także, gdy decyzja lub postanowienie organu dotknięte są wadą nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UP), działając w granicach sprawy, nie będąc przy tym związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 p.p.s.a) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) stwierdza, że w działaniu organu dopatrzył się nieprawidłowości zarówno, gdy idzie o ustalenie stanu faktycznego sprawy, jak w procesie subsumpcji ustalonego stanu faktycznego pod zastosowane w sprawie przepisy prawa materialnego.

Na wstępie należy podkreślić, że jedyną podstawą wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy [...] złożonego przez spółkę D. była zła wiara zgłaszającego tj. spółki [...].

Zgodnie z art. 131 ust 2 pkt 1 p.w.p., nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze, w celu uzyskania ochrony.

W rozpatrywanej sprawie UP uznał, że spółka D. nie musiała legitymować się interesem prawnym składając wniosek o unieważnienie albowiem przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 22 marca 2017r. tj. po nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016r. ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015r. poz. 1615). Z tym stanowiskiem należy się zgodzić, ponieważ w myśl znowelizowanych przepisów wnioskodawca nie musi legitymować się posiadaniem interesu prawnego we wszczęciu postępowania w sprawach wniosków o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

Zdaniem Sądu, na gruncie tej sprawy za przedwczesne należało uznać stwierdzenie Urzędu Patentowego, że z akt niniejszej sprawy nie wynika, aby podmiot wnoszący o unieważnienie spornego prawa ochronnego przedstawił dowody na poparcie swych twierdzeń, które by świadczyły przy ocenie całokształtu okoliczności sprawy o zasadności zarzutu złej wiary. Według WSA, przedstawiona konkluzja UP świadczy o tym, że organ nie dość wnikliwie przeanalizował stan faktyczny sprawy. Niewątpliwie fakt, że wnioskodawca w wyniku przekształceń podmiotowych jest następcą prawnym podmiotów: [...] sp. z o.o. oraz [...] – K.G. sp. z o.o. a zatem również beneficjentem ich sytuacji prawnej na mocy art 496§1 kodeksu spółek handlowych ma istotne znaczenie z punktu widzenia przesłanki złej wiary. Należy bowiem zauważyć, że wzmiankowane przekształcenia doprowadziły do sytuacji, w której G. K. podpisując w dniu 20 maja 2010 r. umowę świadczenia usług na rzecz [...] K.G. a w umowie sprzedaży udziałów z 3 marca 2010 r. zobowiązał się wobec spółki [...], że w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług (tj. 24 miesiące) oraz 3 lata po jej ustaniu nie będzie prowadzić wobec spółki [...] jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej oznacza, że powyższe zobowiązanie będzie skuteczne również wobec wnioskodawcy w sprawie niniejszej. Ta kwestia powinna być szczególnie rozważona w ramach postępowania przed organem. Nie ulega bowiem wątpliwości, że powinno to mieć wpływ na ocenę istnienia złej wiary po stronie uprawnionego. Obowiązujący zakaz konkurencji obejmował zarówno G.K., jak i spółki z nim powiązane (w tym uczestniczkę) zwłaszcza, że przeniesione prawa do znaków towarowych obejmują również markę [...]. Zakaz ten obejmował również wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez skarżącą spółkę (jej poprzedników prawnych). Trudno nie dostrzec, że w świetle chronologii zdarzeń związanych - z ogólnie rzecz ujmując- kwestią tworzenia i przekształceń spółek w których działał G. K. oraz zawieranych umów - intencją stron kolejnych umów - w tym umowy z 3 marca 2010 r. było , aby cała działalność i prawa związane z marką [...] były skoncentrowane wyłącznie w jednym podmiocie tj. [...] –K.G. ( obecnie skarżąca spółka). Należy podkreślić, że zamiar zgłaszającego znak do ochrony (w tym przypadku zgłoszenie znaku [...]przez spółkę [...]) jest elementem subiektywnym, który powinien być oceniany poprzez uwzględnienie wszystkich istotnych właściwych dla danej sprawy czynników istniejących w chwili dokonania zgłoszenia oznaczenia do rejestracji. Wspomnianą motywację zgłaszającego ustala się zwykle w oparciu o obiektywne kryteria, do których należy w szczególności strategia handlowa, w jaką wpisuje się dokonanie zgłoszenia do rejestracji (zob. podobnie wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 37, 42, 53). W ramach dokonywanej całościowej analizy można także wziąć pod uwagę pochodzenie zakwestionowanego oznaczenia i jego używanie od czasu stworzenia, strategię handlową, w jaką wpisuje się dokonanie zgłoszenia oznaczenia do rejestracji, jako znaku towarowego, a także chronologię wydarzeń związanych z dokonaniem wspomnianego zgłoszenia (zob. podobnie wyrok z dnia 14 lutego 2012 r., BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, pkt 21–23). Nie ulega przy tym wątpliwości, jak słusznie wskazuje organ, że na składającym wniosek o unieważnienie prawa do znaku, który zamierza oprzeć się na tej bezwzględnej podstawie unieważnienia, ciąży obowiązek wykazania okoliczności pozwalających stwierdzić, że właściciel znaku towarowego działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku towarowego (wyrok z dnia 11 lipca 2013 r., GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, pkt 18). Spółka D. wskazywała w toku niniejszego postępowania administracyjnego na istnienie takiej strategii podnosząc, że [...] sp.z o.o., w której Pan G. K. jest jedynym wspólnikiem (Prezesem Zarządu) jest spółką mającą powiązania z poprzednikami prawnymi skarżącej. Tym samym, aby dokonać oceny czy uprawniona w chwili dokonania zgłoszenia działała w złej wierze, należy uwzględnić nie tylko jej własne zachowanie, lecz także zachowanie wszystkich pozostałych powiązanych spółek. Wypada też zauważyć i podkreślić, że już w dniu [...] czerwca 2003r. został zgłoszony i zarejestrowany na rzecz D. (obarczony błędem) słowny znak [...] (numer [...]). Odbyło się to zatem w czasie, kiedy właścicielem spółki był twórca tego znaku Pan G. K.. Tym samym, trudno zakwestionować pogląd, że dokonując zgłoszenia spornego oznaczenia [...] uprawniona spółka [...], co najmniej powinna wiedzieć, że oznaczenie [...] jest w obrocie używane w charakterze nazwy, pod którą wnoszący o unieważnienie prowadzi działalność gospodarczą. Wypada też podkreślić, że o złej wierze w chwili zgłaszania znaku do ochrony może świadczyć istnienie powiązań korporacyjnych (wraz z historyczną chronologią zdarzeń) między zgłaszającym a uprawnionym z kolizyjnego znaku towarowego, gdyż zgłaszający ma świadomość istnienia chronionego oznaczenia. Zdaniem WSA, uwzględniając powyższe, należy podzielić stanowisko strony skarżącej, że przy rozważaniu wpływu historii korporacyjnej skarżącej spółki i faktu następstw prawnych UP pominął, że w chwili zgłoszenia spornego oznaczenia do ochrony to właśnie skarżąca była jedynym podmiotem kojarzonym z marką [...] na potrzebę oceny złej wiary uczestniczki postępowania. Skarżąca ( a ściślej jej poprzednik prawny, [...] sp. z o.o.) przejęła firmę D. w 2011r. a więc przed zgłoszeniem w dniu 10 lipca 2013r. znaku [...] przez spółkę [...], której - jak już powiedziano – jedynym wspólnikiem i udziałowcem był w tym czasie Pan G. K.. Nie można też pominąć, że Pan G. K. zawarł w dniu 20 maja 2010 r. umowę (odpłatnego) świadczenia usług z poprzednikiem prawnym skarżącej spółki tj. spółką [...]- K.G. W ocenie WSA, całokształt okoliczności niniejszej sprawy powinien być więc rozpoznany przez organ również w aspekcie uczciwości zgłaszającej w stosunku do interesów innego przedsiębiorcy – w tym przypadku spółki D.. Do celów oceny ewentualnej złej wiary należy zbadać zamiary zgłaszającego znak towarowy, które można wywieść z obiektywnych okoliczności i jego konkretnych działań, roli lub stanowiska, wiedzy, jaką posiadał na temat używana wcześniejszego oznaczenia – również ze względu na stosunki , jakie utrzymywał z wnioskującym o unieważnienie prawa do znaku na podstawie umów, przed wejściem w stosunek umowny lub po zawarciu umów, istnienia wzajemnych obowiązków lub zobowiązań , w tym obowiązku lojalności i uczciwości wynikłego m.in. z funkcji , które były sprawowane w ramach przedsiębiorstwa wnioskującego o unieważnienie (patrz orzeczenie Sądu z 11 lipca 2013 r. w sprawie T-321/10 (GRUPPO SALINI). Co prawda organ ma rację, że żaden przepis nie zabrania prowadzenia działalności gospodarczej pod imieniem własnym ale w tej sprawie działalność Pana G. K. jest prowadzona obecnie pod nazwą [...] sp. z o.o. (uprawniona) a w sprawie chodzi o zarejestrowany na rzecz uprawnionej słowny znak towarowy "[...]" i przeciwstawiony temu znakowi znak towarowy skarżącej "[...]" nota bene stanowiący nazwę przedsiębiorstwa pod którym działa spółka wnosząca o unieważnienie (skarżąca w sprawie niniejszej). Sąd nie uznaje również za trafne stanowisko organu, że wcześniejsze ( jeszcze w trakcie obowiązywania zakazu konkurencji) poczynienie przez uprawnioną spółkę [...] "jedynie przygotowań do produkcji ciastek w postaci budowy fabryki" nie może przemawiać za istnieniem złej wiary w chwili zgłoszenia znaku do ochrony, gdyż – jak argumentuje organ, powołując się w tym zakresie na przepis art. 169 ust.1 pkt 1 p.w.p. - uprawniona spółka ma 5 lat na rozpoczęcie używania chronionego oznaczenia. W ocenie WSA, dla stwierdzenia złej wiary (na dzień zgłoszenia znaku do rejestracji) konieczna jest bowiem analiza wszystkich okoliczności związanych z daną sprawą, zaistniałych zarówno przed, jak i po dacie zgłoszenia znaku do rejestracji, a nawet po dacie rejestracji znaku. W orzecznictwie przyjmuje się również, że o złej wierze zgłaszającego świadczą jego nieuczciwe zamiary, które muszą wynikać ze wszystkich mających znaczenie okoliczności danej sprawy (v. przykładowo wyrok ETS (obecnie TSUE) w sprawie Malaysia Dairy Industries , C- 320/12, dostępny na www.curia.pl, wyrok NSA z 21 października 2015 r., II GSK 1912/14, dostępny w CBOiS). Działanie uczciwego zgłaszającego skierowane jest na ochronę swojego oznaczenia, zgłoszenie w dobrej wierze to zgłoszenie z myślą o zabezpieczeniu swojej sytuacji , swojego oznaczenia, swojej pracy. Natomiast zgłoszenie w złej wierze to zgłoszenie przeciwko komuś, próba uzyskania ochrony nie w celu zabezpieczenia swoich praw, ale w celu pogorszenia sytuacji kogoś innego ( w tym przypadku skarżącej spółki). Również charakter znaku towarowego może mieć znaczenie dla celów oceny istnienia złej wiary zgłaszającego ( podobnie pkt 19 wyroku w sprawie Lind Goldhase sprawa C-529/07, www.eu.curia.). W tym zakresie, zgłoszenie słownego znaku towarowego zawierającego charakterystyczne imię G., do którego dołączono skrót "Mc" w okolicznościach niniejszej sprawy wskazuje na istnienie związku uprawnionej spółki z przedsiębiorstwem D.. Należy bowiem powtórnie zaakcentować, co nie sporne między stronami, że znak [...] przez wiele lat należał do uprawnionej, która posługiwała się rzeczywiście tym oznaczeniem w obrocie gospodarczym, budując jego rozpoznawalność wśród klientów. Odnośnie natomiast podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń, to sam organ wskazuje, że konstrukcja znaku [...] sprawia, że znak ten jest podobny do znaków [...] należących do wnioskodawcy (str.6 zaskarżonej decyzji). W ocenie WSA, analiza materiału dowodowego zebranego w sprawie - w tym opisu znaków i towarów, dla których są dedykowane a także argumentów stron zawartych zarówno w skardze, jak i na etapie postępowania przed UP a także w replice uprawnionej (uczestniczki) do odpowiedzi na skargę, pozwala na przyjęcie tego stwierdzenia organu za wystarczające na potrzeby rozważań odnośnie podstawy prawnej wydanej decyzji tj. art. 131 ust 2 pkt 1 p.w.p. Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze zakłada identyczność lub podobieństwo zgłoszonego znaku towarowego do cudzego znaku towarowego. Brak tej przesłanki wyklucza zgłoszenie cudzego znaku, jako działanie w celu jego zawłaszczenia, wykorzystanie renomy lub uzyskanie innych korzyści. Przeciwstawione w tej sprawie oznaczenia słowne są jednak podobne – z uwagi na wspólny, kluczowy element odróżniający "[...]Jak już powiedziano, podobieństwo to zauważa sam organ. Dlatego wstępna przesłanka złej wiary (co najmniej podobieństwo przeciwstawionych znaków) jest spełniona w analizowanym stanie faktycznym. Zgłoszenie znaku identycznego lub istotnie podobnego ( w zakresie kluczowego elementu odróżniającego) do wcześniejszych znaków innego przedsiębiorcy a także zgłoszenie znaku silnie nawiązującego do wcześniejszych znaków po ustaniu współpracy należy kwalifikować , jako zgłoszenie w złej wierze ( v. Michał Mazurek, Ryszard Skubisz, Znaczenie elementów słownych przy ocenie kolizji słowno-graficznych znaków towarowych, Glosa1/2012).Tym samym, stwierdzenie UP w dalszej części zaskarżonej decyzji, że zastosowanie w znaku towarowym imienia wspólnika spółki kapitałowej nie może świadczyć o zgłoszeniu znaku towarowego w złej wierze, na gruncie rozpatrywanej sprawy nie może być uznane za prawidłowe. Sporny znak wykorzystuje dominujący, odróżniający element – imię - "G." ,wykorzystywany na rynku jedynie przez skarżącą (czego organ nie kwestionował) a to z kolei może być dla konsumentów wskazówką, że pomiędzy skarżącą spółką i spółką uprawnioną, istnieją nadal powiązania, które miały miejsce w przeszłości, gdy Pan G. K. był właścicielem skarżącej spółki (a dokładniej jej poprzednika prawnego).

W konsekwencji Sąd uznał, że Urząd Patentowy RP, wydając zaskarżoną decyzję dopuścił się - mogącego mieć zasadniczy wpływ na wynik sprawy - naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., a także art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust.1 p.w.p.(po nowelizacji) w związku z art. 131 ust.2 pkt 1 p.w.p. (w brzmieniu obowiązującym na dzień zgłoszenia spornego znaku), albowiem nie wyjaśnił wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy, a także nie dokonał właściwej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego w zakresie oceny złej wiary po stronie uczestniczki w dacie zgłoszenia spornego znaku do ochrony.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) i a) p.p.s.a. orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 § 2 p.p.s.a.