Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 141/07
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2007-04-17 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Marcinkowska Sędziowie Sędzia WSA Dorota Wdowiak Asesor WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2007 r. sprawy ze skargi P. z siedzibą w L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] września 2006 r. Nr [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UP) działający w trybie postępowania spornego, na podstawie art. 246 i 247 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej jako: p.w.p.) oraz art. 8 pkt 1 i art. 9 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (powoływanej dalej jako: u.z.t.) w związku z art. 315 ust.1 i 3 p.w.p., na skutek sprzeciwu firmy P. z siedzibą w L.

- oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy BIG BĄBEL o numerze R-151676 na rzecz K. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Z. z siedzibą w P. oraz przyznał od P. na rzecz uprawnionego do spornego znaku kwotę 1600 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Do wydania decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu [....] marca 2005 r. do Urzędu Patentowego wpłynął sprzeciw firmy P. z siedzibą w L. wobec decyzji Urzędu z dnia [....] lutego 2004 roku o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy BIG BĄBEL o numerze R- 151676 na rzecz uprawnionego K. K. prowadzącego działalność p.n. Z. z siedzibą w P. Przedmiotowy znak przeznaczony jest do oznaczania towarów z klasy 30 tj. wyrobów cukierniczych, czekolad i lodów. Sprzeciwiający się stwierdził, że przedmiotowe prawo ochronne udzielone zostało z naruszeniem art. 8 pkt 1 oraz art. 9 ust. 1 pkt ł ustawy o znakach towarowych. Sprzeciwiający podniósł, że jest uprawnionym do następujących znaków towarowych: - BIG BABOL (R-149234) przeznaczony do oznaczania towarów: kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, lody, miód, syropy z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), lód, guma do żucia i guma balonowa; - BIG BABOL JUMPING FRUIT (JR- 696069) przeznaczony do oznaczania gum do żucia, - BIG BABOL JUMPING FRUIT (IR-696068) przeznaczony do oznaczania gum do żucia;

- BIG BABOL POWERFUL (JR- 730094) przeznaczony do oznaczania gum do żucia oraz wyrobów cukierniczych; - BIG BABOL o numerze 000092213 przeznaczony do oznaczania towarów: kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, lody, miód, syropy z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), lód, guma do żucia. Zdaniem pełnomocnika sprzeciwiającego sporny znak towarowy jest na tyle podobny do wspomnianych znaków, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Pełnomocnik wskazał na podobieństwo samych oznaczeń oraz identyczność towarów dla których znaki te zostały przeznaczone. Naruszenie art. 8 pkt 1 pełnomocnik łączy z renomą znaków sprzeciwiającego oraz wieloletnią obecnością towarów BIG BABOL na rynkach wielu krajów przez co towary te musiały być znane również uprawnionemu. Pełnomocnik uprawnionego do znaku BIG BĄBEL w piśmie z dnia [....] czerwca 2005 r. nie zgodził się z zarzutami sprzeciwiającego uznając sprzeciw za bezzasadny. Uprawniony nie zgodził się z identycznością towarów, którymi oznaczane są przeciwstawione znaki, gdyż w jego ocenie wskazane towary nie występują wobec siebie w stosunku konkurencji. Strona wskazała ponadto na różnice występujące między znakami widoczne w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego oraz wyjaśniła różnice znaczeniowe. Odnosząc się do naruszenia art. 8 pkt 1 ustawy u.z.t. pełnomocnik stwierdził, że wnioskodawca zgłosił do krajowej rejestracji swój znak zaledwie trzy miesiące przed zgłoszeniem spornego znaku, a towary wnioskodawcy nie występują w powszechnym obrocie w Polsce. W tym stanie rzeczy, trudno mówić o świadomym działaniu uprawnionego zmierzającego do wykorzystania ewentualnej renomy. Na rozprawie w dniu 5 września 2006 r. pełnomocnik sprzeciwiającego podtrzymał stanowisko w sprawie i ponownie dokonał oceny podobieństwa oznaczeń oraz towarów dla których przeciwstawione znaki towarowe zostały przeznaczone. Pełnomocnik stwierdził również, że nazwa [....] pod którą uprawniony prowadzi działalność gospodarczą jest nieprzypadkowa i nawiązuje do siedziby sprzeciwiającego.

Pełnomocnik uprawnionego podtrzymał stanowisko zawarte w odpowiedzi na sprzeciw, oraz ponowił analizę podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń a nadto podkreślił, że włoska firma P. nigdy nie produkowała czekolad, których produkcją zajmuje się uprawniony. Stwierdził również, że faktycznym celem unieważnienia znaku towarowego jest wprowadzenie konkurencyjnego produktu z elementem słownym "bąbelki". Pełnomocnik sprzeciwiającego podniósł, że powyższe tezy strony przeciwnej nie są oparte na faktach, lecz jedynie na domniemaniach.

Urząd Patentowy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podkreślił, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego prawa ochronnego na sporny znak za bezzasadny. Powołując się na art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej (pw.p.) organ stwierdził, że każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego, w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. W/w sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania. Odwołując się do treści art. 315 ust.1 i 3 p.w.p. organ stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie znak towarowy BIG BĄBEL o numerze R 151676 został zgłoszony w dniu [....] lipca 2000 roku, tj. w okresie obowiązywania ustawy o znakach towarowych a zatem ta właśnie będzie stanowić podstawę prawną oceny zdolności rejestrowej przedmiotowego znaku. Urząd Patentowy wskazując na treść art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych (u.z.t.) stwierdził, że do wypełnienia dyspozycji omawianego przepisu konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek: - jednorodzajowość towarów i usług do oznaczania których znaki te są przeznaczone; - podobieństwo znaków towarowych. Konsekwencją występującego podobieństwa towarów i znaków jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów i usług oznaczonych tymi znakami. Jednakże z powyższego przepisu wynika zdaniem organu również , że nie każde podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, lecz tylko podobieństwo w takim stopniu, które mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd. Dokonując oceny podobieństwa spornego znaku towarowego ze znakiem towarowym BIG BABOL o numerze R- 149234 organ podniósł, że stwierdzenie podobieństwa w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy u.z.t. choćby do jednego z przeciwstawionych oznaczeń jest wystarczającą przesłanką unieważnienia znaku towarowego. Brak natomiast podobieństwa oznaczenia BIG BABOL do spornego znaku towarowego skutkowałoby odmową uznania podobieństwa do pozostałych, przeciwstawionych znaków towarowych z uwagi na występujące w nich dodatkowe elementy słowne oraz graficzne. Elementy te w żaden sposób, zdaniem organu, nie nawiązują do spornego, słownego znaku towarowego BIG BĄBEL. Kolegium Orzekające dokonując oceny podobieństwa towarów uznało, że przeciwstawione znaki: BIG BĄBEL oraz BIG BABOL przeznaczone są do oznaczania towarów identycznych. Zdaniem organu, przy ocenie podobieństwa towarów należy brać pod uwagę wykaz towarów i usług będący elementem decyzji na mocy której uprawniony nabywa prawo ochronne. Ponieważ wymienione w wykazie towary oznaczane spornym znakiem, a mianowicie wyroby cukiernicze i lody znajdują się również w wykazie towarów oznaczenia BIG BABOL. Z kolei czekolady wskazane w wykazie towarów uprawnionego - co bezsporne są jedynie uszczegółowieniem pojęcia "wyroby cukiernicze" i zawierają się w nim. A zatem fakt, że uprawniony stosuje sporne oznaczenie wyłącznie do czekolad, których z kolei nie produkuje i nie wprowadza do obrotu sprzeciwiający nie ma znaczenia w tym kontekście. Organ nie podzielił natomiast poglądu wnoszącego sprzeciw o podobieństwie samych oznaczeń. W ocenie Urzędu oznaczenia są na tyle zróżnicowane, że nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Urząd Patentowy podkreślił, że zgodnie z ustaloną praktyką oraz orzecznictwem oznaczenia powinny być oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd Dlatego mając na uwadze całościową ocenę znaku towarowego należy zwrócić uwagę na proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów, a także ich oryginalność, miejsce w znaku i kontekst w jakim poszczególne elementy zostały użyte. Dokonanie oceny porównawczej powinno się odbywać na różnych płaszczyznach postrzegania mając na uwadze jednocześnie ogólne wrażenie jakie znaki wywierają na odbiorcy oraz znajomość znaku. Organ zwrócił uwagę, że w rozpoznawanej sprawie znaki towarowe BIG BĄBEL oraz BIG BABOL o numerze R- 149234 są oznaczeniami słownymi. Kolegium uznało, że dominującymi elementami przeciwstawionych znaków są odpowiednio wyrazy BĄBEL i BABOL. Element słowny BIG – który jest identyczny w przeciwstawionych znakach towarowych jest bowiem elementem popularnym i wyeksploatowanym. Wynika to ze znaczenia wyrazu, zazwyczaj dobrze zrozumiałego dla odbiorcy, który można przetłumaczyć jako "duży", "duża". Wyraz taki jest częstym elementem oznaczeń towarów i ma charakter ogólnoinformacyjny wskazujący np. na duże opakowanie czy większą ilość towaru. Oznaczenia typu "big", "best", "super" czy "extra", pomimo swojego obcego pochodzenia z pewnością nie utrwalą się w pamięci odbiorcy. Wynika to z faktu istnienia ogromnej ilości elementów opisowych oraz haseł reklamowych znajdujących się na towarach, z którymi konsument styka się niemal codziennie odwiedzając punkty handlowe. Dlatego też różnorakie określenia znajdujące się w sąsiedztwie innych elementów wyróżniających lub dominujących znajdujących się na oznaczeniu takie jak: "wielka promocja", "20% więcej" "nowy", "większa", czy wymienione już wyżej wyrazy nie mogą decydować o tym, że znak towarowy będzie podobny lub nie do innych oznaczeń. O znikomej oryginalności elementu BIG świadczy choćby ilość zarejestrowanych w Polsce znaków towarowych z tych elementem. Do oznaczania samych wyrobów cukierniczych przeznaczone są m.in. następujące znaki towarowe: BIG BIT o numerze R- 120565, BIG BAMBI o numerze R-132833, MR. BIG o numerze R- 89120, BIG MILK o numerze R- 150839 czy BIG BILLA o numerze IR- 690776. Wszystkie te znaki są znakami słownymi i zarejestrowane zostały na rzecz różnych uprawnionych. Tymczasem dominujące elementy "bąbel" i "babol" różnią się pod względem wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym. W odbiorze fonetycznym z uwagi na zastosowanie różnych samogłosek, z których szczególnie litera "ą" jest dobrze słyszalna nie sposób pomylić powyższych znaków. Zbliżone fonetycznie brzmienie może zaistnieć, gdy wyraz "bąbel" będzie odczytywany przez osobę nie posługującą się językiem polskim, a litera ",ą" będzie odczytywana jako "a". Osoba taka nie będzie jednak przeciętnym odbiorcą w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Pewność prawidłowego fonetycznie odbioru tego wyrazu wzmacnia fakt, że wyraz "bąbel" posiada określone znaczenie. Jest natomiast oczywiste, że wyrazy posiadające swoje znaczenie są lepiej słyszalne (bez zniekształceń) i łatwiej odczytywane niż wyrazy typowo fantazyjne. Powyższy fakt determinuje również ocenę podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej. Przeciwstawione oznaczenia posiadają również odmienne znaczenia, gdyż wyraz "babol" dla większości odbiorców będzie oznaczeniem fantazyjnym, a dla pozostałych (z uwagi na regionalne znaczenie wyrazu przytoczone przez pełnomocnika uprawnionego) będzie miało wydźwięk jednoznacznie pejoratywny i w żaden sposób nie związany ze znaczeniem wyrazu "bąbel". Pełnomocnik uprawnionego słusznie podniósł, że wymyślenie znaku BIG BĄBEL wyłącznie w celu upodobnienia swojego znaku do znaku BIG BABOL (z uwagi na wspomniane znaczenie) byłoby działaniem nielogicznym z marketingowego punktu widzenia. A zatem stanowiska sprzeciwiającego o podobieństwie samych oznaczeń nie można podzielić zwłaszcza, że przeciętny odbiorca nie jest osobą pozbawioną odpowiedniego doświadczenia w zakresie rozróżniania oznaczeń towarów. Przeciętny konsument to osoba "należycie i dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna". Mając na uwadze powyższe nie można mówić o podobieństwie spornego znaku towarowego do pozostałych, przeciwstawionych znaków towarowych. Znaki te, co zostało wskazane powyżej zawierają obok elementów "big babol" takie elementy słowne jak "powerful" czy "jumping fruit", które jedynie zwiększają różnice między znakami towarowymi.

Odpierając zarzut naruszenia przepisu art. 8 pkt 1 u.z.t. zakazującego rejestracji znaku sprzecznego z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego organ przypomniał, że sprzeczność z zasadami współżycia społecznego wnioskodawca upatruje w świadomym działaniu uprawnionego, który z uwagi na naśladownictwo spornego znaku czerpie korzyści z renomy znaków BIG BABOL. Tymczasem w odniesieniu do przedmiotowej sprawy nie sposób jednak uznać działania uprawnionego jako działania sprzecznego z wymienionymi zasadami, gdyż znak BIG BĄBEL nie jest adaptacją znaków BIG BABOL. Znak BIG BĄBEL, co zostało dowiedzione, nie budzi skojarzenia ze znakiem wnioskodawcy przez co korzystanie z prawa ochronnego przez uprawnionego nie narusza praw wnioskodawcy. Niezależnie od powyższego sprzeciwiający nie wykazał renomy swoich znaków towarowych. Pełnomocnik nie dołączył żadnego materiału dowodowego w tym zakresie. W odpowiedzi natomiast na twierdzenie pełnomocnika uprawnionego, że nie jest znane mu używanie znaków towarowych BIG BABOL na obszarze Polski, pełnomocnik stwierdził, że uprawniony może jeszcze rozpocząć używanie znaku, gdyż z uwagi na datę rejestracji krajowej znaku BIG BABOL nie istnieje jeszcze obowiązek jego używania. Mając na uwadze powyższe twierdzenie o renomie znaków sprzeciwiającego Kolegium uznało za gołosłowne. Z kolei nazwa Millano nie jest elementem żadnego z przeciwstawionych znaków towarowych, ani nie wskazuje na siedzibę sprzeciwiającego. Tym bardziej więc zarzut wykorzystania tego elementu słownego do oznaczania firmy uprawnionego nie może prowadzić do unieważniania spornego znaku towarowego.

W skardze do Sądu na powyższą decyzję P. zarzuciła naruszenie art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t. poprzez błędną ocenę stopnia podobieństwa znaku BIG BĄBEL R 151676, oraz BIG BABOL R 149234, art. 8 pkt 1 u.z.t. oraz art. 7,77, 80 k.p.a. Uzasadniając pierwszy z wymienionych zarzutów stwierdziła, że przeciwstawione znaki posiadają identyczny układ strukturalny, identyczny człon pierwszoplanowy " BIG" oraz prawie identyczny człon drugi różniący się w zasadzie tylko jedną, przedostatnią samogłoską. Odnośnie naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. stwierdziła, że zgłaszający działając sprzecznie z zasadami społecznymi celowo upodobnił swój znak (co do struktury zgłaszanego oznaczenia) przyjąwszy identyczny pierwszy człon " BIG" oraz niemal identyczny drugi człon "BĄBEL", co uczynił dla wykorzystania renomy znaków towarowych skarżącego "BIG BABOL". Naruszenie wskazanych przepisów prawa procesowego polega, zdaniem strony, na nie zobowiązaniu jej przez organ do przedstawienia dowodów na okoliczność renomy przeciwstawionego znaku BIG BABOL. Do skargi dołączyła dowody, które w jej przekonaniu świadczą o światowej renomie znaku towarowego BIG BABOL.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ocena działalności organów administracji publicznej dokonywana przez właściwy wojewódzki sąd administracyjny sprowadza się do kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia będącego przedmiotem tej oceny pod względem zgodności z przepisami prawa materialnego oraz pod względem zgodności z przepisami postępowania administracyjnego. Powyższe oznacza, że sąd administracyjny nie jest kolejną instancją odwoławczą od ostatecznej decyzji administracyjnej a - jak wspomniano wyżej - ocenia ten akt pod względem legalności. Sąd administracyjny może uchylić zaskarżony akt (lub stwierdzić jego nieważność) tylko wówczas, jeśli stwierdzi, że akt ten narusza prawo materialne lub procesowe. Należy także podkreślić, że stosownie do treści art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy i nie jest związany zarzutami oraz wnioskami skargi, a także powołaną podstawą prawną. Kompetencja sądu wyraża się w możliwości zastosowania środków przewidzianych w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności organów administracji publicznej wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne do końcowego jej załatwienia. Rozpatrując sprawę w świetle powołanych kryteriów stwierdzić należy, że skarga nie jest uzasadniona, gdyż zaskarżona decyzja nie narusza prawa materialnego, natomiast stwierdzone naruszenia prawa procesowego nie mają istotnego wpływu na wynik sprawy.

Postępowanie o unieważnienie znaku słownego BIG BĄBEL Nr R-151676 zostało wszczęte na skutek sprzeciwu zgłoszonego przez P. z siedzibą w L. na podstawie art. 264 p.w.p. uznanego przez uprawnionego do przedmiotowego znaku za bezzasadny.

O udzieleniu prawa ochronnego na w/w znak towarowy ogłoszono w Wiadomościach Urzędu Patentowego RP Nr 09/2004 a zatem wniesienie sprzeciwu w dniu 30 marca 2005 r. oznacza, iż został zachowany sześciomiesięczny termin o którym mowa w powołanym wyżej przepisie. Umotywowany sprzeciw oparty na art. 246 p.w.p. może być wniesiony przez każdą osobę wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego a zatem w przedmiotowej sprawie P. nie musiała wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania.

Sporny znak został zgłoszony do rejestracji w dniu [....] lipca 2000 r. za numerem Z-221472 i przeznaczony został do oznaczania towarów w klasie 30, tj. wyrobów cukierniczych, czekolad, lodów. W tym stanie rzeczy, zdaniem Sądu, organ prawidłowo uznał, iż w rozpatrywanej sprawie przepisami stanowiącymi podstawę do oceny zdolności rejestrowej znaku BIG BĄBEL Nr R-151676 są przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Powyższe wynika z zasady wyrażonej w art. 315 ust.1 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowiącej, że ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji przed dniem wejścia w życie p.w.p. tj przed 22 sierpnia 2001r., ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów.

W niniejszej sprawie sprzeciwiająca się twierdziła, że przedmiotowe prawo ochronne udzielone zostało z naruszeniem art. 9 ust.1 pkt 1 uzt oraz art. 8 pkt 1 u.z.t. Odnośnie pierwszego zarzutu P. podniosła, że sporny znak jest na tyle podobny do znaków zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz sprzeciwiającej się, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzić w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów. Wskazała przy tym na podobieństwo samych oznaczeń oraz identyczność towarów.

Naruszenie art. 8 pkt 1 u.z.t. skarżąca łączyła z renomą przeciwstawionych znaków oraz wieloletnią obecnością towarów BIG BABOL na rynkach wielu krajów, przez co towary te musiały być znane również uprawnionemu

W ocenie Sądu, skarga nie zasługuje na uwzględnienie ponieważ zaskarżona decyzja nie narusza prawa materialnego, natomiast gdy idzie o prawo procesowe - stwierdzone naruszenie nie ma istotnego wpływu na wynik sprawy.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

W świetle omawianego przepisu niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. O tym, czy w konkretnym przypadku mogłoby dojść do kolizji praw z rejestracji, czy obydwa znaki towarowe są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Niebezpieczeństwo to polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony na niego znak (tak również: R. Skubisz /w:/ Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997 r., s. 83). Oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń dokonuje się przy uwzględnieniu ogólnego wrażenia, jakie wywierają one na odbiorcy. Konfrontowane znaki porównuje się przy tym w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji, w odniesieniu do pierwszej przesłanki niebezpieczeństwa konfuzji - tj. jednorodzajowości towarów - organ a priori założył podobieństwo towarów z uwagi na zaklasyfikowanie ich do tej samej klasy w międzynarodowym wykazie towarów i usług. Poczynione założenie jest o tyle nieprawidłowe, że wspomniana klasyfikacja ma charakter porządkowy i służy jedynie potrzebom rejestracji znaków, wprowadzając jednolity system zaszeregowania towarów. Towary zaliczane do jednej klasy mogą zatem być towarami różnego rodzaju i przeciwnie – towary z różnych klas mogą być uznane za podobne. Klasyfikacja nie ma zatem charakteru normatywnego przy określaniu "jednorodzajowości" towarów, może mieć natomiast znaczenie pomocnicze. Jednakże, zdaniem Sądu, w rozpatrywanej sprawie nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wyprowadzony przez organ wniosek o jednorodzajowości towarów oznaczonych przeciwstawionymi znakami jest prawidłowy. Uzasadniając prawidłowość przyjętej koncepcji należy w pierwszej kolejności podkreślić, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t. jest rezultatem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń. Obydwa elementy łączą się ze sobą ściśle i przeciętny odbiorca dokonując wyboru towarów, w toku porównywania znaku towarowego (towaru i oznaczenia) nie rozdziela ich. Im bardziej są podobne towary, tym większa możliwość uznania znaków za podobne do siebie. Przy ustalaniu podobieństwa towarów bierze się pod uwagę rodzaj towaru, jego przeznaczenie oraz warunki zbytu. W rozpatrywanej sprawie obydwa znaki towarowe zostały przeznaczone do oznaczania towarów z klasy 30 przy czym znak uprawnionego (BIG BĄBEL) do oznaczania: wyrobów cukierniczych, czekolad i lodów. Natomiast znak przeciwstawiony (BIG BABOL) do oznaczania: wyrobów cukierniczych i piekarniczych, kawy, herbaty, kakao, ryżu, sago, słodyczy, lodów, miodu, melasy (syropów), drożdży, proszku do pieczenia, lodów, soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), gumy do żucia i gumy balonowej. Zdaniem Sądu, miarodajny krąg odbiorców w/w towarów nie jest ograniczony i obejmuje potencjalnie wszystkich konsumentów. Tak więc tożsamość końcowych konsumentów dla których są przeznaczone omawiane towary nie może stanowić znaczącej okoliczności w ocenie ich podobieństwa. Należy ponadto zaakcentować, że "jednorodzajowość" towarów o której mowa w ustawie o znakach towarowych nie może być interpretowana jako "identyczność" towarów (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2002 r. sygn. II SA 4031/01 , Monitor Prawniczy 2003/1/5). Gdy chodzi o porównanie towarów zaakcentowania wymaga, iż w celu dokonania oceny ich podobieństwa trzeba mieć na względzie wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują relację między tymi towarami.

W szczególności należy mieć na uwadze: ich charakter, przeznaczenie, czyniony z nich użytek, jak również kwestię, czy są one względem siebie konkurencyjne, czy też się uzupełniają (zob. wyrok Sądu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Pedro Díaz przeciwko OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO), Rec. str. II-0000, pkt 32 oraz wskazane w nim orzecznictwo, opublikowane na stronie internetowej www. curia. eu.).

Nie ulega wątpliwości, że towary oznaczone przeciwstawionymi znakami tj. gumy do żucia i czekolady są podobne, ponieważ są wyrobami cukierniczymi (rodzaje słodyczy), sprzedawane są w tych samych miejscach (m.in. w sklepach spożywczych zarówno małych jak i należących do dużych sieci handlowych, sklepach zlokalizowanych na stacjach paliw, kioskach, bazarach). Należą do towarów o stosunkowo niskiej cenie, które są dość często kupowane. Ponadto są artykułami o specyficznym charakterze zasługującym na uwzględnienie przy dokonywaniu oceny ryzyka konfuzji. Są to bowiem towary spożywcze należące do jednej z najbardziej popularnych kategorii słodyczy na polskim rynku. Zaliczane są do tzw. produktów impulsowych tj. nabywanych przez klienta pod wpływem impulsu, częstokroć w ostatniej chwili, tuż przy kasie sklepowej. Istniejący związek między funkcjami wymienionych towarów, który jest widoczny przede wszystkim z uwagi na przynależność do tej samej klasy (wyroby cukiernicze), ponadto faktyczna możliwość wytwarzania ich przez te same podmioty gospodarcze oraz jednakowe warunki zbytu pozwala wyciągnąć wniosek, że omawiane towary mogą zostać uznane przez relewantny krąg odbiorców za powiązane ze sobą w rozumieniu art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t. (por. wyroki Sądu Pierwszej Instancji opublikowane na stronach internetowych www.curia.eu. w sprawach: T-169/03 znaki MISS ROSSI/SISSI ROSSI oraz T-115/02 AVEX pko OHIM). Zdaniem Sądu, mając na względzie przedstawioną argumentację nie zmienia powyższej oceny niemożność zastąpienia jednego artykułu drugim (czekolada jest przeznaczona do konsumpcji natomiast guma do żucia – co do zasady nie powinna być zjedzona).

W tym stanie rzeczy za wadliwy uznać należy pogląd uprawnionego, który upatruje braku "jednorodzajowości" w tym, że stosuje sporne oznaczenie wyłącznie do czekolad, których z kolei nie produkuje i nie wprowadza do obrotu skarżący. Kwestia jednorodzajowości towarów oznaczonych znakami BIG BĄBEL i BIG BABOL nie jest jedyną determinantą skutkującą stwierdzeniem podobieństwa.

W przypadku jednorodzajowości towarów, tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, powinno się stosować zaostrzone kryterium odnośnie zachowania dystansu pomiędzy poszczególnymi oznaczeniami, ponieważ im bardziej podobne są towary, tym większa możliwość uznania znaków za podobne (tak m.in. R. Skubisz /w:/"Prawo znaków towarowych – komentarz" Wyd. Prawnicze sp. z o. o. 1997 s. 97).

O podobieństwie znaków decyduje postać znaku, elementy wyróżniające, brzmienie znaku oraz ogólne wrażenie wywarte na odbiorcy. Zdaniem Sądu, w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania, organ prawidłowo dokonał oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków, albowiem rozpatrywał wszystkie ich elementy nie przekraczając przy tym zasady swobodnej oceny dowodów wyrażonej w art. 80 k.p.a. Zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym, przy ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd trzeba w szczególności ustalić, jakie są odróżniające i dominujące elementy znaków (np. wyrok ETS z 11 listopada 1997r. w sprawie C-251/95 SABEL BV przeciwko PUMA AG Rudolf Dassler Sport). Przymus ustalenia elementu dominującego w znaku uzasadniony jest powszechnie przyjętym faktem, iż przy postrzeganiu znaków składających się z więcej niż jednego elementu (na przykład znaków słowno-graficznych) konsument zwraca uwagę na element dominujący w znaku, który najłatwiej zapada mu w pamięć i stanowi o właściwościach odróżniających znaku. W orzecznictwie i w piśmiennictwie podkreśla się, że dokonując analizy podobieństwa znaków towarowych należy uwzględniać to, iż przeciętny odbiorca towaru zazwyczaj nie analizuje szczegółowo elementów znaku, lecz odbiera znak na podstawie ogólnego wrażenia, w którym decydujące znaczenie mają główne i zbieżne elementy porównywanych oznaczeń; z reguły odbiorca mniejszą uwagę zwraca na końcowe fragmenty słowa.

Jak wspomniano na wstępie rozważań, przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd należy dokonać globalnego porównania znaków towarowych w płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy, w odniesieniu do podobieństwa oznaczeń za prawidłowe należy uznać stanowisko organu, iż przeciwstawione oznaczenia są na tyle zróżnicowane, że nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych spornymi znakami. Zdaniem Sądu, organ zasadnie przyjął, że dominujące elementy przeciwstawionych znaków stanowią wyrazy BĄBEL i BABOL ponieważ identyczny dla obu znaków element słowny "BIG" jest detalem popularnym i wyeksploatowanym, gdyż znaczenie tego wyrazu jest zazwyczaj dobrze zrozumiałe dla odbiorcy. Należy zgodzić się z Urzędem, że słowo to ma w istocie charakter informacyjny wskazujący na duże opakowanie czy większą ilość. W ocenie Sądu uzasadnione jest stanowisko organu, że przeciwstawione oznaczenia różnią się pod względem wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym. Rozpatrywane znaki są znakami słownymi stąd ich podobieństwo, czy różnica będzie zatem widoczna głównie w brzmieniu znaków. Ponadto przy analizie podobieństwa wizualnego (graficznego) takich znaków zasadniczą rolę odgrywa sposób nakreślenia czcionek jak również charakter użytego pisma. Przy czym w przeciwstawionych znakach elementy te są zbieżne co powoduje, że nie stanowią wyróżnika dla jednego z nich. Zaakcentować przy tym należy, iż w niniejszej sprawie aspekt różnic fonetycznych jakie występują pomiędzy w/w znakami ma przełożenie na ocenę różnic pod względem wizualnym, gdyż występują różnice w literach Ą/A (BĄBEL/ BABOL) oraz E/O (BĄBEL/ BABOL). Stąd uzasadnione jest twierdzenie organu, że zastosowanie różnych samogłosek ą/a , e/o - z których szczególnie litera "ą" jest dobrze słyszalna eliminuje pomyłkę w odbiorze fonetycznym. Natomiast zdecydowanie różne samogłoski e/o nie stwarzają ryzyka konfuzji również w odbiorze wizualnym. Dokonana ocena podobieństwa pod względem fonetycznym jest prawidłowa również z tego powodu, że w znakach krótkich (do pięciu liter) przyjmuje się, iż wystarcza na ogół różnica jednej litery, aby wyłączyć podobieństwo. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie występuje różnica dwóch liter choć mamy do czynienia z wyrazami krótkimi. Poza tym, co już podkreślano, występowanie zróżnicowanych samogłosek powoduje, że nie sposób je pomylić. Za prawidłowe należy również uznać stanowisko organu, iż występujące różnice znaczeniowe, przytoczone szczegółowo w uzasadnieniu decyzji, eliminują ryzyko konfuzji. Ze względu na dominujące różnice między porównywanymi znakami, znaki te – zdaniem Sądu - wywierają inne wrażenie na odbiorcach. Różnice te powodują, że spornego znaku nie można uznać za podobny w takim stopniu do przeciwstawionego znaku skarżącego, że w zwykłych warunkach obrotu mógłby wprowadzać odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów a więc nie doszło do naruszenia prawa materialnego tj. art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t.

Reasumując: Urząd Patentowy wykazał, że istnieją różnice eliminujące ryzyko pomyłki w warstwie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej przeciwstawionych znaków a zatem podobieństwo w rozumieniu art. 9 ust.1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych nie zachodzi.

Odnosząc się pozostałych zarzutów skargi należy podnieść, że słuszny jest zarzut naruszenia procedury administracyjnej polegający na tym, że organ nie zobowiązał skarżącego do przedłożenia dowodów na okoliczność posiadania renomy, podczas gdy w uzasadnieniu decyzji uznał twierdzenia strony w tym zakresie za gołosłowne. Postępowanie sprzeciwowe - a w takim trybie toczyło się niniejsze postępowanie przed Urzędem Patentowym - jest postępowaniem spornym uregulowanym w art. 255 (1) i nast. p.w.p. Powyższe oznacza, że inicjatywa dowodowa spoczywa na stronach - a w szczególności na wnoszącym sprzeciw. Jednakże omawiana konstrukcja nie zwalnia organu od aktywnego udziału w gromadzeniu materiału dowodowego oczywiście w zakresie ściśle ograniczonym wskazanymi podstawami prawnymi sprzeciwu. Skoro zatem strona wnosząca sprzeciw zarzuciła naruszenie przy rejestracji art. 8 pkt 1 u.z.t. (zła wiara zgłaszającego) i powołała się w tym zakresie na renomę swojego znaku nie oferując przy tym żadnych dowodów, zdaniem Sądu, w takiej sytuacji organ powinien wezwać ją do przedstawienia dowodów. Tak się w niniejszej sprawie nie stało, ponieważ Urząd Patentowy nie zobowiązał wnoszącego sprzeciw do dostarczenia dowodów świadczących o renomie znaku BIG BABOL a poprzestał jedynie na ocenie argumentów przedstawionych w sprzeciwie wiedząc, że są one całkowicie nieprzydatne dla udowodnienia zarzutu naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. W tym stanie rzeczy uznać należy, że naruszony został przepis art. 7 i 77 k.p.a.

Naruszenie przepisów procedury administracyjnej może prowadzić do wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego jedynie w sytuacji, gdy stwierdzone uchybienie miało istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 §1 pkt 1 lit c) p.p.s.a.), a zatem należy w tym miejscu wskazać, czy z taką sytuacją mamy do czynienia na gruncie rozpatrywanej sprawy. Zdaniem Sądu, odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna. W ocenie Sądu, w warunkach niniejszej sprawy zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. nie jest uzasadniony albowiem nie można mówić o złej wierze w sytuacji gdy znak uprawnionego (BIG BĄBEL) nie jest ani kopią, ani adaptacją ani nie budzi skojarzenia ze znakiem sprzeciwiającego się (BIG BABOL). Należy przecież mieć na względzie, że "renoma" pozwala na ochronę znaku poza podobieństwem towarów a nie podobieństwem oznaczeń. Skoro przeciwstawione znaki nie są podobne w rozumieniu art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t. ustalenia w zakresie renomy znaku strony sprzeciwiającej się rejestracji (w kontekście naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t.) są kwestią wtórną, nie mającą wpływu na wynik sprawy.

W tym stanie rzeczy skargę należało oddalić na podstawie art. 151 p.p.s.a. jako pozbawioną usprawiedliwionych podstaw.