Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 279/07
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2007-12-20 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy: article: art. 132, art. 132 ust. 2 pkt 1, art 163.
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
article: art. 243.
journal: Dz.U. 2004 nr 90 poz 864
journal: Dz.U.UE.L 1989 nr 40 poz 1 art. 4 ust. 5, art. 8.
law: Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków  towarowych (89/104/EWG)
Teza: Przepis art . 4 ust. 5 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EEC) z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodwastw Państ Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. UE.L Nr 40 z 1989 r., poz. 1.) należy do tych postanowień prawa  wspólnotowego, które pozostawiają swobodę państwom członkowskim, co do implementacji ich do prawa krajowego. Nie spełnia on zatem wymagań bezpośredniej skuteczności dla jednostek.

TEZY

Przepis art . 4 ust. 5 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EEC) z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodwastw Państ Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. UE.L Nr 40 z 1989 r., poz. 1.) należy do tych postanowień prawa  wspólnotowego, które pozostawiają swobodę państwom członkowskim, co do implementacji ich do prawa krajowego. Nie spełnia on zatem wymagań bezpośredniej skuteczności dla jednostek.


SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Biernat Sędziowie Tadeusz Cysek NSA Jan Kacprzak (spr.) Protokolant Grzegorz Antas po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2007 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. W. mbH w M. a.d. Ruhr, N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 14 marca 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 2314/06 w sprawie ze skargi P. W. mbH w M. a.d. Ruhr, N. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uznania prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną


UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 14 marca 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 2314/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę D. P. W. mbH, N., na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2006 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uznania prawa ochronnego na znak towarowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekał w następującym stanie sprawy:

Firma D. P. W. mbH, N., w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, wystąpiła w dniu [...] czerwca 2003 r. o udzielenie prawa ochronnego w Polsce na znak towarowy słowny A. pod numerem [...], przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 3, tj. środki czyszczące dla gospodarstw domowych w postaci stałej, ciekłej, pasty i proszku, środki myjące, wszystkie towary przeznaczone do zmywarek.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] marca 2006 r. odmówił uznania prawa ochronnego na wskazany wyżej znak towarowy dla towarów objętych rejestracją. Za

podstawę prawną organ przyjął artykuł 132 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 145 ust. 1

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U.

z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), dalej jako p.w.p. W uzasadnieniu decyzji

Urząd stwierdził, że zgłoszony znak A. jest identyczny ze znakiem słownym

A. zarejestrowanym pod numerem [...] na rzecz O.-P.-M.

GmbH z siedzibą w N., z pierwszeństwem od [...] maja 1993 r. przeznaczony do oznaczania między innymi towarów w klasie 3, tj. sole do usuwania plam, środki czyszczące dla gospodarstw domowych w postaci stałej, ciekłej, sproszkowanej i pasty, środki piorące i wybielające. Organ stwierdził, że towary w obydwu znakach są identyczne i w ujęciu ogólnym stanowią środki czyszczące, myjące i piorące przeznaczone dla gospodarstw domowych. Odnosząc się do nadesłanego do akt sprawy listu zgody firmy O.-P.-M. GmbH na używanie i rejestrację przedmiotowego znaku, Urząd Patentowy stwierdził, że nie stanowi on argumentu dla udzielenia ochrony.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożyła firma P. W. mbH, wskazując, iż list zgody wywołuje podobne skutki jak licencja na korzystanie ze znaku i jako taki powinien być wiążący dla Urzędu Patentowego. Podnosiła, że inny jest krąg klientów towarów P. W. mbH i O.-P.-M. GmbH i obie firmy nie widzą kolizji odnośnie stosowania znaku. Podkreślono, że firma O.-P.-M. GmbH nie używa znaku dla oznaczania środków czyszczących przeznaczonych dla zmywarek.

Po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] października 2006 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Podniósł, że zastosowany przepis art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p. wymaga stwierdzenia jednorodzajowości towarów i identyczności oznaczeń. Towary w obu przeciwstawionych sobie znaków pokrywają się. Uznał, że towary określone jako: środki czyszczące dla gospodarstw domowych w postaci stałej, ciekłej, pasty i proszku, (...) wszystkie wymienione towary przeznaczone do zmywarek są tożsame ze środkami czyszczącymi dla gospodarstw domowych w postaci stałej, ciekłej, sproszkowanej i pasty, tj. towarami z rejestracji wcześniejszej.

List zgody, na który powołuje się zgłaszający, nie obliguje Urzędu Patentowego do uznania prawa ochronnego. Zacytował przepis art. 4 ust. 5 Pierwszej Dyrektywy Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. Nr 890/104/EWG o harmonizacji przepisów prawa Państw Członkowskich w zakresie znaków towarowych, w myśl którego Państwa Członkowskie mogą zezwolić na to, że w określonych okolicznościach decyzja o odmowie rejestracji lub stwierdzająca nieważności znaku towarowego nie zostanie podjęta, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa wyraża zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego. Organ wskazał, że każde Państwo Członkowskie samo decyduje o możliwości uznania listu zgody na podstawie okoliczności jakie istnieją w każdej konkretnej sprawie. Znak towarowy służy również klientowi a nie tylko producentom, który powinien mieć możliwość rozróżnienia towarów pochodzących z różnych źródeł. Urząd Patentowy stwierdził ponadto, że list zgody nie może być traktowany jako licencja. Licencja wymaga specjalnej umowy licencyjnej i ma odzwierciedlenie w rejestrze.

Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. złożyła firma P. W. mbH (dalej cyt. jako skarżący), wnosząc o jej uchylenie i uznanie w Polsce międzynarodowej rejestracji lub uchylenie zaskarżonej decyzji i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Urząd Patentowy oraz zasądzenie kosztów postępowania. Zarzucał naruszenie art. 132 p.w.p.

Skarżący podnosił, iż zasadniczym problemem prawnym jest rozstrzygnięcie, czy deklaracja zgody jest dla Urzędu Patentowego wiążąca w zakresie uznania dopuszczalności rejestracji podobnego lub identycznego znaku towarowego dla podobnych lub identycznych towarów, czy też nie. Wskazał, że uprawniony może tolerować naruszanie jego znaku przez inne podmioty czy też być zainteresowany w używaniu jego znaku przez inne podmioty. Powoływał się na art. 19 ust. 2 TRIPS-u. Podnosił, że list zgody wywołuje podobne skutki do udzielenia licencji na korzystanie ze znaku, udzielenie licencji w polskim prawie jest dozwolone, więc list zgody powinien być wiążący dla Urzędu Patentowego. Nie zgadzał się z oceną jednorodzajowości towarów, podpisanie przez uprawnionego z przeciwstawionego znaku listu zgody jest potwierdzeniem, że kolizja między towarami nie występuje.

Nie uważał za słuszny pogląd organu, że list zgody nie może być traktowany jako licencja, podkreślając, iż umowa licencyjna podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych jedynie na wniosek.

Na rozprawie postawił zarzut naruszenia art. 4 Dyrektywy uznając, iż stanowi ona źródło bezpośredniego stosowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalając skargę wskazał, iż zgodnie z art. 4 ust 5 Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżanie ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG), Państwa Członkowskie mogą zezwolić na to, że w określonych okolicznościach decyzja o odmowie rejestracji lub stwierdzająca nieważność znaku towarowego nie zostanie podjęta, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub wcześniejszego prawa wyraża zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego. W ustawie Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) brak jest przepisu dotyczącego wpływu zgody uprawnionego z wcześniejszego prawa na rejestrację znaku zgłoszonego później, co oznacza w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, iż w tym zakresie nie nastąpiła implementacja art. 4 ust 5 powołanej Dyrektywy.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przepis art. 4 ust. 5 Dyrektywy należy do tych jej postanowień, które pozostawiają swobodę państwom członkowskim co do implementacji ich do prawa krajowego, a z użytego określenia "mogą" wynika zdaniem Wojewódzkiego Sądu, iż Polska jako państwo członkowskie może zezwolić, aby wyrażenie zgody (tzw. list zgody) umożliwiało rejestrację znaku, wskazując okoliczności, w których po wyrażeniu zgody nie będzie można odmówić rejestracji znaku późniejszego.

Powyższe w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przesądza o bezzasadności podniesionego zarzutu dotyczącego naruszenia przez organ art. 4 ust. 5 Dyrektywy, traktowanej jako źródło bezpośredniego stosowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż podstawą materialnoprawną zaskarżonej decyzji był przepis art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p., a zastosowanie tego przepisu jako podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak jest możliwe po stwierdzeniu identyczności znaku ze znakiem ze wcześniejszym pierwszeństwem oraz identyczności towarów z towarami ze znaku wcześniejszego.

Wojewódzki Sąd wskazał, iż w przedmiotowej sprawie identyczność oznaczeń jest bezsporna, oba znaki stanowią to samo słowo - wyraz. Natomiast co do identyczności towarów, to zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dla uznania identyczności towarów nie jest konieczne używanie identycznych sformułowań. Przy ocenie jednorodzajowości (identyczności) towarów stosuje się różnorakie kryteria, takie jak przeznaczenie towarów, zasadę działania, krąg odbiorców, do których są skierowane towary, sposób działania, sposób sprzedaży (dystrybucji) towarów, czas użytkowania, pomocniczo wygląd towarów.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organ patentowy dokonał prawidłowej oceny jednorodności towarów i trafnie uznał, że wymienione towary są tożsame, gdyż wszystkie mają na celu zachowanie czystości w gospodarstwie domowym, przeznaczone są dla szerokiego kręgu odbiorców, nabywane są w tych samych punktach sprzedaży artykułów czyszczących, myjących przeznaczonych dla gospodarstwa domowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z Urzędem Patentowym RP, że przy porównaniu towarów należało opierać się na dokumentacji zawartej w rejestracji wcześniejszego znaku i wskazanych tam towarach objętych ochroną oraz wykazie towarów, które wskazał sam zgłaszający. Wojewódzki Sąd podkreślił również, iż twierdzenia zgłaszającego, że uprawniony z tytułu wcześniejszej rejestracji używa znaku w innym zakresie niż to wykazano w rejestracji, nie zostały udokumentowane.

Skargą kasacyjną firma D. P. W. mbH zaskarżyła powyższy wyrok w całości, wnosząc o jego uchylenie i uznanie w Polsce międzynarodowej rejestracji [...] A. lub uchylenie zaskarżonego wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Urząd Patentowy RP oraz o zasądzenie na rzecz skarżącego od strony przeciwnej zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

W skardze kasacyjnej skarżąca firma zarzuciła wyrokowi:

1) naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie przepisów dotyczących rejestracji znaków towarowych, a szczególnie art. 4 ust. 5 Pierwszej Dyrektywy Wspólnot Europejskich w zakresie znaków towarowych,

2) naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie art. 132 p.w.p. w zakresie prawnych skutków udzielenia listu zgody przez uprawnionego z przeciwstawionego znaku na rejestrację późniejszego znaku towarowego,

3) naruszenie przepisów postępowania poprzez nierozpoznanie skargi na decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] marca 2006 r. w całości, a w szczególności nierozpoznanie zarzutu, iż list zgody powinien być traktowany jako udzielenie skarżącej licencji na korzystanie z przeciwstawionego znaku dopuszczającej rejestrację znaku skarżącej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Wszystkie trzy zarzuty skargi kasacyjnej pozostają z sobą w bezpośrednim związku, gdyż dotyczą w istocie jednego zasadniczego zagadnienia w sprawie, a mianowicie skutków prawnych oświadczenia uprawnionego z wcześniejszego prawa o wyrażeniu zgody na rejestrację w Polsce znaku towarowego wnioskodawcy, tj. tzw. listu zgody.

Wprawdzie ma rację skarżąca, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie odniósł się do kwestii, czy przedmiotowy list zgody powinien być potraktowany jako udzielenie licencji na korzystanie z przeciwstawionego znaku, lecz nie miało to wpływu na wynik sprawy, gdyż w świetle zarówno przepisów powołanej Pierwszej Dyrektywy Rady, jak i polskiego Prawa własności przemysłowej (p.w.p.) jest oczywiste, że zgoda, o jakiej mowa w art. 4 ust. 5 Dyrektywy jest całkowicie odrębną instytucją prawną niż licencje, o których mowa w art. 8 Dyrektywy i w art. 163 p.w.p.

Ta oczywistość zwalniała Wojewódzki Sąd Administracyjny od rozważań, czy zgoda, o której mowa w art. 4 ust. 5 Dyrektywy, a która nie jest przewidziana w polskim Prawie własności przemysłowej (p.w.p.), może (powinna) zostać potraktowana jak licencje w rozumieniu powyższych przepisów art. 8 Dyrektywy i art. 163 p.w.p.

Niezasadny jest zarzut naruszenia art. 4 ust. 5 powołanej Pierwszej Dyrektywy. W pełni trafne jest stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że przepis art. 4 ust. 5 Dyrektywy należy do tych postanowień prawa wspólnotowego, które pozostawiają swobodę państwom członkowskim co do implementacji ich do prawa krajowego. Według art. 243 Traktatu WE, Dyrektywa wyznacza cele - skutki do osiągnięcia - dla państw członkowskich, pozostawiając im swobodę co do środków służących do osiągnięcia tych celów. Dyrektywa adresowana jest do państw członkowskich, natomiast bezpośrednia jej skuteczność dla jednostek jest wyjątkiem, a nie zasadą.

Przepis art. 4 ust. 5 powołanej Pierwszej Dyrektywy nie spełnia wymagań bezpośredniej skuteczności dla jednostek. Zawiera on bowiem upoważnienie dla państw członkowskich do dopuszczenia zgody uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego na rejestrację późniejszego znaku towarowego i do określenia okoliczności, od zaistnienia których wyrażenie takiej zgody wyłączy odmowę rejestracji późniejszego znaku. Jest to przepis należący do sfery swobody regulacyjnej państw członkowskich. Stosowanie tego przepisu w państwie członkowskim wymagało zatem wprowadzenia takiej regulacji do prawa krajowego - dopuszczenia przesłanki zgody i określenia okoliczności co do jej prawnej skuteczności.

Przepis ten nie został implementowany do polskiego Prawa własności przemysłowej, dlatego bezskuteczne jest powoływanie się na jego naruszenie.

Z tych też powodów nie może być uznany za zasadny zarzut skargi kasacyjnej naruszenia art. 132 p.w.p. w zakresie prawnych skutków udzielenia w tej sprawie zgody uprawnionego na rejestrację późniejszego znaku towarowego. Z treści uzasadnienia tego zarzutu skargi kasacyjnej można wnosić, że skarżącemu chodzi o art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p. - identyczność znaku i identyczność towarów jako obligatoryjnej przesłanki odmowy rejestracji późniejszego znaku towarowego, która została wyłączona przez zgodę uprawnionego z wcześniejszego pierwszeństwa.

Jak to wyżej wskazano, zgoda taka nie ma w powyższym zakresie skuteczności prawnej w polskim prawie. Natomiast prawidłowe jest stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego akceptujące ustalenie Urzędu Patentowego o pokrywaniu się, oznaczonych takim samym znakiem A., towarów z klasy 3, określonych jako: "środki czyszczące dla gospodarstw domowych w postaci stałej, ciekłej, pasty i proszku (...) przeznaczone do zmywarek", z towarami z tejże klasy 3, określonymi jako: "środki czyszczące dla gospodarstw domowych w postaci stałej, ciekłej, sproszkowanej i pasty", skoro wszystkie mają na celu zachowanie czystości w gospodarstwie domowym, przeznaczone są dla masowego odbiorcy, w tych samych punktach sprzedaży artykułów czyszczących, myjących przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz skoro z treści zgody uprawnionego z pierwszeństwa ani z innych dokumentów złożonych w sprawie nie wynika, aby używał on tego znaku w innym zakresie niż określony w rejestracji.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 184 p.p.s.a. o oddaleniu skargi kasacyjnej.

............................ ............................ ............................

s. T. Cysek s. S. Biernat s. J. Kacprzak