Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 181/06
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2006-11-21 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy: article: art. 184
journal: Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędziowie NSA Jan Bała (spr.) Anna Robotowska Protokolant Magdalena Rosik po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2006 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej U. w R. (H.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 662/05 w sprawie ze skargi U. w R. (H.) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2004 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną


UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 7 października 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 662/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę U. w R., H. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 29 listopada 2004 r., nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Sąd orzekał w następującym stanie sprawy:

W dniu 18 listopada 2003 r. firma U. z siedzibą w R., H. złożyła wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MAGNUM R-135798 udzielonego z pierwszeństwem od dnia 21 lipca 1997 r. na rzecz B. S.A. z siedzibą w O. dla towarów w klasie 32, tj. wyrobów bezalkoholowych. W jej ocenie prawo ochronne na kwestionowany znak towarowy zostało udzielone z naruszeniem art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), dalej u.z.t.

W uzasadnieniu żądania wnioskodawca podniósł, że zarejestrowany na jego rzecz z wcześniejszym pierwszeństwem, zarówno w formie słownej pod numerem R-67912, jak i słowno-graficznej pod numerem IR-590691, znak towarowy MAGNUM należy do grupy znaków renomowanych podlegających szczególnej ochronie prawnej. Uzyskał on niezwykłą i pozytywną siłę oddziaływania na przeciętnych odbiorców dzięki:

- długoletniemu używaniu w obrocie gospodarczym (lody Magnum zostały wprowadzone na rynek w 1989 r.),

- intensywnej reklamie we wszystkich stacjach telewizyjnych, prasie i na bilbordach w całej Polsce, która rozpoczęła się w Polsce od 1992 r. i której towarzyszyło równoległe wprowadzanie do obrotu lodów oznaczonych znakiem towarowym MAGNUM i które były dostępne w większości polskich sklepów,

- stopniu znajomości w obrocie, co potwierdzają sondaże opinii społecznej (Ranking Polska Marka Roku sporządzony na podstawie badania zrealizowanego przez Instytut SMG KRC w okresie od 14 listopada do 13 grudnia 2001 r.).

Działanie B. S.A., które zgłosiły i uzyskały prawo ochronne na znak towarowy MAGNUM R-135798 z przeznaczeniem do oznaczania napojów alkoholowych, jest działaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, gdyż ma na celu wykorzystanie renomy znaku towarowego wnioskodawcy oraz czerpanie korzyści z jego sławy i siły atrakcyjnej, jak również prowadzi do osłabienia zdolności odróżniającej tego znaku. O sprzecznym z zasadami współżycia społecznego działaniu uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak towarowy świadczy także fakt, iż na opakowaniach swojego produktu wykorzystał on wizerunek formy graficznej znaku towarowego wnioskodawcy, tj. identyczną czcionkę oraz identyczną kompozycję wyróżnienia wielkością pierwszej i ostatniej litery. Odnośnie renomy znaku towarowego wnioskodawca przedłożył do akt sprawy zestawienie kosztów poniesionych na reklamę towarów oznaczonych znakiem MAGNUM w latach 1993-1995 na łączną kwotę 25 milionów złotych, jak również kolorowe kserokopie ofert reklamowych oraz filmy reklamowe na dwóch płytach CD towarów wnioskodawcy oznaczonych znakiem MAGNUM z lat 1995-1997.

Uprawniony z prawa ochronnego wniósł o oddalenie wniosku podnosząc, iż wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego do wystąpienia z żądaniem unieważnienia spornego znaku towarowego MAGNUM R-135798. Podniósł nadto, że sporny znak towarowy, przeznaczony do oznaczenia towarów w klasie 32, jest jednym z pięćdziesięciu znaków towarowych zarejestrowanych przez Urząd Patentowy, z czego na rzecz wnioskodawcy zarejestrowanych jest dziesięć znaków. Dołączonych dowodów nie można uznać za przekonywujące, nie potwierdzają one powszechności tego znaku uzyskanej tylko i wyłącznie dzięki produkcji lodów, jak również nie przedstawiają danych źródłowych.

Jako konkretne normy prawne, przewidujące konieczność ochrony renomy, a tym samym uzasadniające istnienie interesu prawnego w dochodzeniu unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, wnioskodawca powołał art. 296 ust. 2 pkt 3 i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), powoływanej dalej jako p.w.p., oraz art. 16 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), stanowiącego załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483). Niezależnie wnioskodawca podniósł, iż jego interes wynika z zasad wyrażonych w art. 21 i 64 Konstytucji RP.

Decyzją z dnia 29 listopada 2004 r., nr Sp. [...] Urząd Patentowy RP, na podstawie art. 164 p.w.p. oraz art. 8 pkt 1 u.z.t. w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p. oddalił wniosek firmy U. z siedzibą w R., H. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MAGNUM R-135798 udzielonego na rzecz B. S.A. z siedzibą w W.

Zdaniem Kolegium Odwoławczego Urzędu Patentowego RP wnioskodawca wykazał swój interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy MAGNUM R-135798, skoro powołuje się na uzyskanie z wcześniejszym pierwszeństwem prawa z rejestracji znaków towarowych z elementem słownym MAGNUM, które to znaki, zdaniem wnioskodawcy, są renomowane. Prawa nabyte pod rządami u.z.t. uprawniają wnioskodawcę do wyłącznego używania tych znaków w obrocie gospodarczym w świetle art. 13 u.z.t. w związku z art. 315 ust. 1 p.w.p., obecnie art. 153 p.w.p., w tym także do korzystania z renomy, jaką cieszą się te znaki. W związku z powyższym wyłączona jest możliwość udzielenia ochrony na znak towarowy zgłoszony z późniejszym pierwszeństwem, którego ochrona wkraczałaby w zakres wcześniej udzielonego prawa, w tym m.in., gdy działanie osoby trzeciej grozi ryzykiem pasożytnictwa lub "rozwodnieniem" znaku towarowego.

W ocenie Kolegium Orzekającego nie jest uzasadniony zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. stanowiący o niedopuszczalności rejestracji znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Zdaniem Kolegium, w świetle przedłożonych materiałów brak jest podstaw do uznania, aby znaki towarowe wnioskodawcy w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony cieszyły się ustaloną renomą, która uzasadniałaby rozszerzoną ochronę tych znaków poza zakresem podobieństwa towarów. Przedłożony do akt sprawy Ranking Polska Marka Roku, sporządzony na podstawie zrealizowanych przez Instytut SMG KRC, nie jest miarodajnym dowodem w przedmiotowej sprawie, gdyż badania, na podstawie których sporządzono ten ranking zostały zrealizowane w okresie od 14 listopada do 13 grudnia 2001 r., podczas gdy sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony 16 lipca 1997 r., tj. 3 lata wcześniej. Także takie materiały jak: zestawienie kosztów poniesionych na reklamę towarów oznaczonych znakiem MAGNUM w latach 1993-1995 na łączną kwotę 25 milionów złotych, materiały reklamowe z lat 1995-1996 oraz filmy reklamowe z lat 1995-1997 nie stanowią potwierdzenia faktu, że znak towarowy wnioskodawcy w dacie zgłoszenia spornego znaku cieszył się ustaloną renomą. Wnioskodawca nie przedłożył materiałów, które potwierdzałyby, że w dacie zgłoszenia spornego znaku jego znaki towarowe cieszyły się uznaniem klientów, ponieważ gwarantowały wysokie walory towarów, i w konsekwencji zachęcały do nabywania oznaczonych nimi produktów. Urząd Patentowy zwrócił także uwagę na to, że udzielił ochrony na szereg znaków towarowych z elementem MAGNUM na rzecz różnych podmiotów, w tym także przed zgłoszeniem przez wnioskodawcę do ochrony jego znaków towarowych MAGNUM.

Oddalając skargę złożoną przez U. w R., H. Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że w zaskarżonej decyzji nastąpiło szczegółowe ustalenie stanu faktycznego sprawy. Organ przedstawił także argumentację na poparcie zajętego stanowiska. Materiał dowodowy został przez organ zgromadzony i rozpatrzony w sposób wyczerpujący.

Podkreślania wymaga fakt, iż w ustaleniach dokonanych przez organ nie występuje żadna sprzeczność. Ocena posiadania interesu prawnego wnioskodawcy w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy i ocena czy zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania ochrony to dwa odrębne zagadnienia. Wbrew twierdzeniom skarżącego, Urząd uzasadniając swoją ocenę w zakresie legitymowania się przez wnioskodawcę interesem prawnym nie stwierdził, że uzyskane z wcześniejszym pierwszeństwem znaki towarowe MAGNUM na rzecz U. są znakami renomowanymi. Urząd uznał tylko, iż powoływanie się przez wnioskodawcę na zarejestrowane na jego rzecz z wcześniejszym pierwszeństwem znaki towarowe ze słowem MAGNUM, które jego zdaniem są znakami renomowanymi, uzasadnia posiadanie przez niego interesu prawnego. Dopiero ustalenie interesu prawnego wnioskodawcy pozwoliło na rozpoznanie merytorycznej zasadności wniosku i dokonanie oceny czy nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy, a więc czy poprzez nieuczciwe wykorzystanie renomy znaków skarżącego, rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła w warunkach określonych w art. 8 pkt 1 u.z.t.

Odnosząc się do zarzutu nieuwzględnienia przez Urząd dowodu z przesłuchania świadka, zgodzić się należy z Urzędem, iż w sytuacji wykazania przez skarżącego okoliczności, na które miał zeznawać świadek (co potwierdza protokół rozprawy), innymi dowodami, jego przesłuchanie byłoby zbędnym mnożeniem dowodów. Fakt używania i rozpowszechniania przez niego znaku towarowego MAGNUM w odniesieniu do lodów, czasu jego obecności na rynku, kosztów poniesionych na reklamę został udowodniony innymi środkami dowodowymi. Sąd uznał, że tym samym zarzut naruszenia przepisów postępowania, a mianowicie art. 7, 77 k.p.a., 75 i 78 k.p.a., 8, 80 k.p.a. oraz 107 § 3 k.p.a. nie jest trafny.

Przechodząc do merytorycznej oceny rozstrzygnięcia decyzji, a mianowicie oddalenia wniosku o unieważnienie rejestracji spornego znaku na podstawie art. 8 pkt 1 u.z.t. Sąd stwierdził, że wbrew twierdzeniom skarżącego Urząd Patentowy nie naruszył wskazanego wyżej przepisu, mającego zastosowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 315 ust. 3 p.w.p. Art. 8 pkt 1 u.z.t. stanowi o niedopuszczalności rejestracji znaku towarowego, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. W doktrynie i orzecznictwie ukształtował się pogląd, że ze względu na zasady współżycia społecznego wyłączona jest rejestracja danego oznaczenia dla towarów innego rodzaju, gdy ta rejestracja zmierza do wykorzystania renomy cudzego znaku towarowego bądź stanowi zagrożenie tej renomy.

Wbrew twierdzeniom skarżącego, zdaniem Sądu, Urząd Patentowy dokonał prawidłowej interpretacji pojęcia renomy. Jest ona zgodna z rozumieniem tego pojęcia zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie, także europejskim. Z braku legalnej definicji pojęcia renomy, powinność jej zdefiniowania spoczywa na orzecznictwie i nauce prawa, przy czym każdy konkretny przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Oznacza to konieczność każdorazowego analizowania - obok stopnia znajomości znaku - takich czynników, jak:

- udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów), zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem,

* terytorialny i czasowy zasięg używania znaku,

* licencje udzielane na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów,

- wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych,

* rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku,

* relacja cenowa do towarów substytucyjnych,

* czy (i ewentualnie, w jakim zakresie) znak ten używany jest przez osoby trzecie.

Wszystkie powyższe elementy składają się na ogół z pozytywnych wyobrażeń konsumentów o wyrobach opatrzonych takim znakiem. Znak o uznanej renomie staje się więc symbolem potwierdzonej jakości towaru czy usług, w odniesieniu do których jest używany.

Stanowisko to podziela także Trybunał Sprawiedliwości, co znalazło wyraz w wyroku z dnia 14 września 1999 r., C - 375/97. Z orzeczenia tego wynika, że znak renomowany to znak posiadający reputację, a więc obejmuje on swym zasięgiem tak elementy ilościowe, jak i jakościowe.

W świetle powyższych rozważań, uprawniony jest pogląd, że renoma nie jest prostą konsekwencją rozpowszechniania znaku. Znak renomowany to znak posiadający reputację, a więc obok jego znajomości musi wyróżniać się dodatkowymi, wskazanymi wyżej cechami. Wśród nich ważna jest także jakość towaru opatrzona znakiem.

Zdaniem Sądu, zgodzić się więc należy z Urzędem Patentowym, że skarżący nie wykazał, aby uzyskanie przez uprawnionego ochrony na słowny znak towarowy MAGNUM R-135798, który przeznaczony jest do oznaczania takich towarów jak napoje bezalkoholowe, zmierzało do wykorzystania renomy zarejestrowanych na rzecz wnioskodawcy znaków towarowych MAGNUM, które przeznaczone są do oznaczania lodów, czy też do uznania, że prawo ochronne na sporny znak towarowy zagraża renomie tych towarów. Skarżący dowiódł jedynie intensywnej reklamy i nakładów na nią poczynionych. Brak natomiast dowodów na okoliczność udziału w rynku, co jest niezwykle ważne w sytuacji dużej konkurencji na rynku lodów. Przedstawiony ranking stopnia znajomości w obrocie dotyczy tylko jednego miesiąca i to w kilka lat po zarejestrowaniu spornego znaku. Ze wskazanego wyżej powodu ważna jest też jakość towaru opatrzonego znakiem, a także relacja cenowa do towarów substytucyjnych czy konkurencyjnych. Na powyższe okoliczności brak jakichkolwiek dowodów. Na dzień zarejestrowania spornego znaku znak towarowy skarżącego pozostawał w obrocie kilka lat. W ocenie Sądu trudno przyjąć kilkuletnie używanie za długotrwałe. Ważne jest także jednoznaczne kojarzenie znaku z towarem. Tymczasem słowo MAGNUM kojarzy się nie tylko z lodami, jak chce tego wnioskodawca, ale także np. z fotografią, a przede wszystkim z bronią. Urząd Patentowy RP zarejestrował szereg znaków towarowych z elementem słowa MAGNUM na rzecz różnych podmiotów.

Sąd nie zgodził się ze skarżącym, że Urząd utożsamia renomę znaku z jego jakością. Wskazuje przecież w decyzji, że przedstawiony materiał dowodowy nie jest wystarczający dla oceny spornego znaku jako renomowanego, co oznacza i z czym należy się - zdaniem Sądu - zgodzić, że pojęcie renomy nie jest tożsame tylko z jego cechami ilościowymi, wskazując na niezbędne kryteria także jakościowe.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że zarzut błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania art. 8 pkt 1 u.z.t., polegający na zawężonej wykładni pojęcia renomy, nie jest trafny.

Sąd podkreślił, że sporny znak towarowy jest znakiem słownym i tylko w takiej postaci, w jakiej jest lub może być używany, mógł być przedmiotem oceny Urzędu i kontroli Sądu w aspekcie spełnienia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania ochrony i z tego powodu wykorzystywanie formy graficznej znaku skarżącego przez uprawnionego z rejestracji nie ma w niniejszej sprawie znaczenia.

U. z siedzibą w R., H. zaskarżył powyższy wyrok w całości i wniósł o jego uchylenie oraz zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania kasacyjnego wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zaskarżonemu orzeczeniu Spółka zarzuciła naruszenie:

1) art. 133 § 1 p.p.s.a. poprzez wadliwe, nie znajdujące oparcia w aktach sprawy ustalenie, że znak towarowy MAGNUM nie jest znakiem renomowanym, co w istotny sposób wpłynęło na wynik postępowania;

2) art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez wadliwe przedstawienie stanu sprawy przez błędne przytoczenie tez dowodowych wskazanych we wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka, co miało istotny wpływ na wynik sprawy;

3) art. 145 § 1 ust. 1 lit. c p.p.s.a. poprzez niezastosowanie tego przepisu w sytuacji wydania przez Urząd Patentowy RP decyzji z naruszeniem art. 7, 77 k.p.a., 75 i 78 k.p.a., 8, 80 k.p.a., co w istotny sposób wpłynęło na wynik sprawy;

4) prawa materialnego poprzez niewłaściwą wykładnię art. 8 pkt 1 u.z.t. poprzez wadliwe rozumienie pojęcia renomy znaku towarowego, co miało wpływ na wynik sprawy;

5) art. 145 § 1 ust. 1 lit. a p.p.s.a. poprzez brak oparcia wyroku o ten przepis w sytuacji wadliwego uznania, że art. 8 pkt 1 u.z.t. nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, co miało wpływ na wynik sprawy;

6) art. 151 p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi przy braku przesłanek

pozwalających stwierdzić legalność decyzji Urzędu Patentowego RP.

W uzasadnieniu U. podniósł, że wydając zaskarżony wyrok WSA dokonał wadliwej wykładni art. 8 pkt 1 u.z.t. (pojęcia renomy znaku towarowego), czego konsekwencją było następnie przyjęcie przez sąd nieprawidłowego stanowiska, iż Urząd Patentowy RP wyjaśnił wszystkie istotne okoliczności sprawy. Skarżący podniósł, że interpretacja pojęcia renomy przedstawiona przez WSA jest wadliwa, ponieważ Sąd nieprawidłowo ocenił, iż znak renomowany, obok określonego stopnia jego znajomości w obrocie musi wyróżniać się dodatkowymi cechami, wśród których ważna jest jakość towaru.

Zdaniem skarżącego, o ile renoma buduje pozytywne wyobrażenia konsumentów o wyrobach opatrzonych znakiem, to jednak nie jest prawidłowe twierdzenie, że znak renomowany staje się symbolem potwierdzonej jakości towaru. WSA w sposób nieuprawniony postawił w tym zakresie znak równości pomiędzy renomą znaku a renomą produktu, która przecież podlega ochronie w innym trybie, tj. w oparciu o przepis art. 3 u.z.t. Renoma znaku towarowego to ogół pozytywnych skojarzeń odbiorców wywoływanych wskutek obcowania z danym oznaczeniem. Doktryna i orzecznictwo wskazują na wartość reklamową znaku i jego siłę atrakcyjną, jednak nie potwierdzają one, że znak renomowany symbolizuje potwierdzoną jakości towaru. W ocenie skarżącego, brak jest zatem podstaw, aby wysuwać takie twierdzenia, zwłaszcza że zacytowane przez WSA kryteria, mające podlegać analizie w przypadku badania renomy, nie dotyczą badań nad jakością towaru oznaczanego danym znakiem ani nie przewidują, aby elementami badania renomy znaku były takie czynniki jak testy czy badania nad jakością.

WSA, próbując znaleźć potwierdzenie dla zaprezentowanej wykładni pojęcia renomy znaku poprzez utożsamienie tej renomy z jakością towaru, powołał się na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 września 1999 r., C-375/97 w sprawie Chevy. Orzeczenie to jest powszechnie uznawane przez doktrynę i orzecznictwo jako podstawowe dla określenia pojęcia renomowanego znaku towarowego, jako że ETS wskazał tam kryteria pozwalające określić jaki znak towarowy można uznać za znak renomowany. Wskazując na to orzeczenie WSA przytoczył dwie kategorie kryteriów pozwalających określić znak renomowany, niemniej jednak po raz kolejny dokonał wadliwej interpretacji tej grupy kryteriów określanej jako elementy jakościowe, utożsamiając ją nieprawidłowo z jakością towaru. W wymienionym wyżej wyroku ETS wskazał literalnie, że dla oceny renomy znaku należy uwzględniać wszystkie istotne elementy takie jak udział w rynku, intensywność używania, zasięg terytorialny i czasowy używania znaku, koszty poniesione na reklamę i promocję. Z analizy tego orzeczenia wynika zatem, że w ocenie ETS wyrażenie "mający renomę" zakłada przede wszystkim określony stopień znajomości znaku. Tylko bowiem wówczas, gdy wcześniejszy znak jest w wystarczającym stopniu znany odbiorcom mogą oni kojarzyć znak późniejszy ze znakiem wcześniejszym, także w sytuacji gdy późniejszy znak jest używany w odniesieniu do niepodobnych towarów lub usług, jednakże tylko wtedy, gdy używanie to może szkodzić sile odróżniającej znaku wcześniejszego. W szczególności w wyroku zauważono, że treść art. 5(2) Dyrektywy 89/104 wskazuje na dostateczną znajomość wcześniejszego znaku wśród odbiorców i w tym kontekście renoma znaku jest uwarunkowana stopniem jego znajomości wśród odbiorców, przy czym należy ją oceniać głównie na podstawie kryterium ilościowego.

A zatem przy badaniu renomy znaku towarowego organy orzekające powinny uwzględniać wszystkie okoliczności mogące przyczynić się do jej ustalenia, przy czym żaden z elementów wymienionych w wyroku Chevy nie odnosi się do jakości produktu. Wyżej wymieniony wyrok był szeroko komentowany w doktrynie, która potwierdziła, że "kryteria jakościowe nie odgrywają w świetle orzeczenia "Chevy" żadnej roli", a ponadto stosowanie w kwestii oceny renomy znaku jakichś kryteriów jakościowych byłoby nader trudne, zważywszy że wszelkie oceny dotyczące znaków towarowych dokonywane są na podstawie kryterium zapatrywań przeciętnego odbiorcy (prof. I. Wiszniewska). Analogiczną interpretację wyroku w sprawie Chevy przedstawił prof. M. Kępiński w załączonej do akt sprawy opinii z dnia 25 stycznia 2005 r. Wprawdzie analizując kryteria oceny renomy znaku użył on określenia "elementy jakościowe", jednak nie utożsamiał ich w żadnym wypadku z jakością towarów. W świetle wyroku w sprawie Chevy pod pojęciem kryteriów jakościowych rozumieć należy zatem okres i intensywność używania znaku oraz nakłady na reklamę. Strona wskazała, że powyższe rozważania znajdują potwierdzenie także w innych orzeczeniach europejskich.

Koncentrując się na rzekomej konieczności zbadania kryterium jakości towarów WSA nieprawidłowo pominął wagę innych czynników wskazujących na renomę znaku MAGNUM, które były lub miały być przedmiotem postępowania dowodowego prowadzonego w toku sprawy, a mianowicie: znajomość znaku, zasięg i długotrwałość reklamy, terytorialny i czasowy zasięg używania znaku, nakłady na reklamę. W doktrynie i orzecznictwie (także w wyroku w sprawie Chevy) podkreśla się, iż wszystkie wymieniane czynniki winny być oceniane elastycznie, niemniej jednak już sam stopień znajomości znaku może być uznawany za element wiodący dla oceny renomy znaku. Zawężona wykładnia pojęcia renomowanego znaku towarowego doprowadziła w konsekwencji do błędnego stwierdzenia, iż dla wykazania renomy znaku MAGNUM skarżący powinien był przedłożyć materiały dowodowe, które potwierdzałyby, że w dacie zgłoszenia spornego znaku znak ten był gwarantem wysokich walorów towaru. W związku z ich brakiem uznano, że renoma znaku MAGNUM nie została przez skarżącego wykazana.

Wadliwe rozumienie pojęcia renomy znaku, sprzeczne z zasadami oceny tego pojęcia wypracowanymi w orzecznictwie ETS, miało w konsekwencji wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Gdyby bowiem WSA dokonał prawidłowej wykładni tego pojęcia, to uznałby, że Urząd Patentowy wadliwie rozpoznał sprawę zakładając, że skoro brak jest materiałów dowodowych potwierdzających jakość towarów oznaczanych znakiem MAGNUM, to znak ten nie może być uznany za znak renomowany.

Skarżący podniósł również, iż o wadliwiej interpretacji art. 8 pkt 1 u.z.t. świadczy także teza WSA, iż wykorzystanie formy graficznej znaku skarżącego przez uprawnionego z rejestracji nie ma znaczenia w niniejszej sprawie. W toku postępowania skarżący wskazywał, iż słowny znak towarowy MAGNUM jest w obrocie używany przez uprawnionego w identycznej stylizacji graficznej i na tę okoliczność przedłożył do akt sprawy wizerunek opakowania piwa opatrywanego graficznym znakiem MAGNUM, naśladującym słowno-graficzną wersję renomowanego znaku skarżącego, wykorzystującą kompozycję wyróżnienia wielkością pierwszej i ostatniej litery M.

W ocenie skarżącego wykładnia art. 8 pkt 1 u.z.t. pozwala brać pod uwagę całość okoliczności związanych z zachowaniem się uprawnionego przy ocenie wykorzystania renomy cudzego znaku, jako że w myśl tego przepisu jest ona przecież oceniana przez pryzmat naruszenia zasad współżycia społecznego.

Biorąc pod uwagę, że materiał dowodowy złożony do akt sprawy wskazywał na renomowany charakter znaku towarowego MAGNUM zarówno w jego wersji słownej, jak i słowno-graficznej, kategoryczne stwierdzenie WSA, iż wykorzystanie formy graficznej znaku skarżącego przez uprawnionego z rejestracji nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy, zostało postawione sprzecznie z prawidłową wykładnią art. 8 pkt 1 u.z.t.

Skarżący podniósł również, iż WSA wydał wyrok z naruszeniem art. 133 § 1 p.p.s.a., polegającym na dokonaniu wadliwych, nie znajdujących oparcia w aktach sprawy ustaleń, iż znak towarowy MAGNUM nie jest znakiem renomowanym, co w istotny sposób wpłynęło na wynik postępowania. Sąd jako podstawę orzekania przyjął stan faktyczny niezgodny ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

WSA naruszył także przepis art. 145 §1 ust.1 lit. c p.p.s.a., ponieważ w stanie faktycznym niniejszej sprawy powinien stwierdzić brak wyjaśnienia przez Urząd Patentowy RP w sposób wnikliwy i wyczerpujący wszystkich okoliczności sprawy. Do nieprawidłowej oceny stanu faktycznego przyczyniło się w szczególności uznanie, iż nieuwzględnienie przez Urząd dowodu z przesłuchania świadka było zasadne i nie naruszało przepisów art. 75 i 78 k.p.a. w związku z art. 7 i 77 k.p.a. WSA nie rozpatrzył wnikliwie akt sprawy i dokonał w związku z tym nieprawidłowych ustaleń w zakresie stwierdzenia, jakie tezy dowodowe zostały wskazane we wniosku o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał bowiem, że okoliczności, na które miał zeznawać świadek, znajdujące rzekomo potwierdzenie w protokole z rozprawy, to: fakt używania i rozpowszechniania znaku towarowego MAGNUM w odniesieniu do lodów, czas jego obecności na rynku, koszty poniesione na reklamę. Tymczasem z protokołu z rozprawy, jaka miała miejsce w dniu 16 listopada 2004 r. wynika, iż pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka - M. M. - na okoliczność znajomości znaku towarowego wnioskodawcy MAGNUM, czasu jego obecności na rynku oraz kosztów poniesionych na reklamę. O ile rzeczywiście dwie ostatnie okoliczności zostały wykazane w toku postępowania przy pomocy innych środków dowodowych, co przyznał sam Sąd, to pierwsza teza dowodowa na okoliczność znajomości znaku skarżącego, a więc okoliczność uznawaną powszechnie w doktrynie i orzecznictwie za priorytetową dla oceny renomowanego charakteru znaku towarowego, nie była potwierdzona w materiale dowodowym dołączonym do akt sprawy. Zeznania świadka mające wykazać stopień znajomości znaku towarowego MAGNUM dla lodów mogły mieć zatem istotny wpływ na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. Z powyższego wynika, iż WSA błędnie ustalił okoliczności, na wykazanie których skarżący wnioskował o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka.

Powyższe wyczerpuje również znamiona naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. polegającego na wadliwym przedstawieniu stanu sprawy w zakresie błędnego przytoczenia tez dowodowych wskazanych we wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka, co miało istotny wpływ na wynik sprawy. Informacje uzyskane od świadka na okoliczność znajomości znaku MAGNUM pozwoliłyby organowi ustalić szereg elementów określanych w doktrynie jako kryteria ilościowe, a zatem byłyby to w szczególności dane dotyczące stopnia znajomości znaku wśród nabywców, znajomość tego znaku w odniesieniu do udziału w rynku i ilości zbywanych towarów sygnowanych tym znakiem, znajomość znaku wśród podmiotów działających w tej samej branży, stopień znajomości znaku zdobyty wskutek licencji udzielanych na używanie znaku bądź innych form jego legalnego używania przez podmioty trzecie. W świetle wyroku w sprawie Chevy informacje te miałby zasadniczy wpływ na ocenę renomowanego charakteru znaku towarowego MAGNUM zarejestrowanego na rzecz skarżącego.

Sąd nieprawidłowo ustalił zatem, że Urząd Patentowy RP nie naruszył przepisów postępowania, tj. art. 75 i 78 w związku z art. 7 i 77 k.p.a., i wadliwie uznał, że powołanie świadka było zbędne dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. Powyższe należy zdefiniować jako poczynienie wadliwych ustaleń faktycznych, mające istotny wpływ na wynik postępowania.

Skarżący nie zgodził się także z ustaleniami WSA, iż w przedmiotowej sprawie istotne znaczenie ma brak w aktach sprawy dowodów na okoliczność wykazania udziału w rynku. Jak już wskazano powyżej, informacje uzyskane od świadka pozwoliłyby Urzędowi Patentowemu ustalić szereg elementów określanych w doktrynie jako kryteria ilościowe, a zatem byłyby to w szczególności dane dotyczące stopnia znajomości znaku wśród nabywców, znajomość tego znaku w odniesieniu do udziału w rynku i ilości zbywanych towarów, znajomość znaku wśród podmiotów działających w tej samej branży.

Nieprawidłowe ustalenie, iż znak skarżącego nie korzysta z renomy spowodowane zostało również brakiem wnikliwości sądu w zakresie oceny materiału dowodowego złożonego do akt sprawy. Z uzasadnienia wyroku wynika bowiem, iż w ocenie Sądu okolicznościami udowodnionymi przez skarżącego były: fakt używania i rozpowszechniania znaku MAGNUM, czas obecności na rynku oraz koszty poniesione na reklamę. Rzeczywiście, w toku postępowania spornego skarżący przedłożył szereg dowodów potwierdzających renomę znaku towarowego MAGNUM, pochodzących sprzed daty zgłoszenia spornego znaku. Wykazana została zatem długość używania znaku w Polsce (od 1992 r.), intensywna promocja i reklama znaku towarowego MAGNUM niemalże we wszystkich mediach, takich jak prasa codzienna, magazyny kobiece, telewizja, reklama zewnętrzna w postaci billboardów, przy czym udokumentowany został okres reklamy i promocji już od 1993 aż do 1997 r., a także wysokie rozmiary kosztów, przeznaczonych na działalność związaną z promocją znaku w latach 1993-1995, które wynosiły ok. 25 mln złotych. Dowody te odnosiły się więc do niemal wszystkich elementów, jakie orzecznictwo europejskie, w szczególności wyrok w sprawie Chevy, nakazują brać pod uwagę w przypadku dokonywania oceny czy dany znak można uznać za renomowany. Potwierdzały one bowiem zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem, terytorialny i czasowy zasięg używania znaku, okres i intensywność używania znaku, nakłady na reklamę. Przesłanką, która pozostała jeszcze do wykazania, a w celu wykazania której zawnioskowano o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka, była ocena stopnia znajomości znaku towarowego skarżącego.

Skarżący podniósł, że materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy nie dawał podstaw do ustalenia przez Sąd, iż kilkuletnie używanie znaku towarowego MAGNUM nie można uznać za używanie długotrwałe. Pogląd ten należy uznać za dowolny i nie może on stanowić podstawy do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Powyższe określić należy jako naruszenie art. 133 p.p.s.a., mające istotny wpływ na wynik sprawy. Skarżący podkreślił, że teza WSA postawiona została w oderwaniu od specyfiki i uwarunkowań związanych z rodzajem towaru, oznaczanego znakiem skarżącego. Artykuły spożywcze (lody) są bowiem o wiele częściej przedmiotem zmian marketingowych, stąd rzeczywiście obecność na rynku oznaczeń tych towarów może, choć nie musi być krótsza. Niemniej jednak podlegają one intensywnej reklamie i promocji, co pozwala trafić z konkretnym oznaczeniem do odbiorców i wypromować je w czasie krótszym niż w przypadku towarów innego rodzaju.

Ponadto zdaniem skarżącego, nie można zgodzić się z WSA w zakresie ustaleń, że słowo MAGNUM kojarzy się nie tylko z lodami, ale także np. z fotografią, a przede wszystkim z bronią. Dokonując takich ustaleń WSA miał obowiązek wskazać, co było ich podstawą. W aktach sprawy brak jest bowiem jakichkolwiek dowodów, które potwierdzałyby, że oznaczenie MAGNUM ma czy też może mieć takie konotacje znaczeniowe.

Kwestia skojarzeń wywoływanych wśród odbiorców przez znak MAGNUM nie należy do kategorii faktów powszechnie znanych ani też faktów znanych organowi z urzędu, zwłaszcza że w niniejszej sprawie okoliczność ta była kwestionowana przez skarżącego, a zatem jako okoliczność sporna między stronami tym bardziej wymagała przeprowadzenia dowodu. Naruszenie zatem przepisu art. 133 p.p.s.a. w tym zakresie miało oczywisty wpływ na wynik sprawy, gdyż przy właściwej ocenie materiału dowodowego Sąd winien był dojść do przekonania, że dowody złożone w aktach sprawy wskazują jednoznacznie na silne kojarzenie słowa MAGNUM jedynie z takimi towarami jak lody.

W ocenie skarżącego WSA wydał wyrok z naruszeniem art. 145 §1 ust.1 lit. a p.p.s.a. polegającym na niezastosowaniu tego przepisu w sytuacji wadliwego uznania, że art. 8 pkt 1 u.z.t. nie stanowi podstawy do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy MAGNUM nr R-135798, co miało wpływ na wynik sprawy.

B. S.A. wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej. Spółka nie podzieliła poglądu wnoszącego skargę kasacyjną, że przy właściwej ocenie materiału dowodowego Sąd winien dojść do przekonania, że dowody złożone w aktach sprawy wykazują jednoznacznie na silne kojarzenie słowa "Magnum" jedynie z takimi towarami jak lody. U. nie przedstawił na tę okoliczność wystarczających dowodów. Spółka B. wskazała, że słowo "Magnum" jest powszechnie znane od 1974 r. dzięki działalności słynnej francuskiej agencji fotograficznej, a od 1979 r. słowo "Magnum" kojarzy się ze słynnymi na cały świat pistoletami produkowanymi przez firmę Magnum Research Inc /USA/, a zaraz po tym pojawiły się setki gier komputerowych w milionowych nakładach, w których występował pistolet Magnum. Ponadto słowo "Magnum" w r. 1991 zostało zarejestrowane przez Urząd Patentowy na rzecz firmy T. w zakresie produkcji wyrobów między innymi dla celów fotograficznych, w r. 1993 słowo to zostało zarejestrowane na rzecz firmy M.M. w zakresie wyrobów dla palących, a więc wcześniej niż został zarejestrowany znak na rzecz firmy U. Takie rejestracje na różne towary dla różnych firm były zgodne zarówno z u.z.t., jak i z p.w.p. Biorąc powyższe pod uwagę słuszne jest stanowisko zarówno Urzędu Patentowego, jak i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że słowo "Magnum" kojarzy się nie tylko z lodami. Zdaniem Spółki, nietrafne są zarzuty skarżącego dotyczące niedopuszczenia świadka. Według skarżącego świadek miał zeznać na temat znajomości "Magnum" na rynku. Urząd Patentowy i Wojewódzki Sąd Administracyjny słusznie stwierdzili, że dane te są omówione szczegółowo w dostarczonych materiałach (ksero czasopism, wykazów, zestawień oraz w dostarczonej dyskietce).

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W związku z oparciem skargi kasacyjnej na obydwu podstawach kasacyjnych wymienionych w art. 174 p.p.s.a. rozpoznania w pierwszej kolejności wymagają zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania, gdyż zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego mogą być w zasadzie poddane ocenie dopiero wówczas, gdy zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania okażą się nieusprawiedliwione. Skarżący zarzucił Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie naruszenie przepisów postępowania szczegółowo wymienionych w skardze kasacyjnej, wskazując na wadliwe - nie znajdujące oparcia w aktach sprawy - ustalenie, że znak towarowy MAGNUM nie jest znakiem renomowanym, wadliwe przedstawienie stanu sprawy przez błędne przytoczenie tez dowodowych wskazanych we wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka, a także niezastosowanie przepisu art. 145 § 1 ust. 1 lit. c p.p.s.a. w sytuacji wydania przez Urząd Patentowy RP decyzji z naruszeniem art. 7, 77, 75, 78, 8 i 80 k.p.a.

Należy podkreślić, że nie każde naruszenie przepisów postępowania czyni uzasadnionym zarzut, o którym mowa w art. 174 pkt 2 p.p.s.a.

Wbrew twierdzeniom skarżącego, Sąd I instancji rozpoznał sprawę w jej granicach, oparł swoje rozstrzygnięcie na ustaleniach faktycznych dokonanych w oparciu o materiał dowodowy zebrany w trakcie postępowania administracyjnego, dokonując jednocześnie jego właściwej oceny i wyciągając prawidłowe wnioski.

W świetle art. 141 § 4 p.p.s.a. wymagane jest przedstawienie w uzasadnieniu wyroku zwięzłego stanu sprawy, zarzutów skargi i podstawy prawnej jej rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienia.

Uzasadnienie zaskarżonego wyroku spełnia te wymagania. Jeżeli zaś chodzi o zarzut, iż Sąd I instancji wadliwie wskazał tezy dowodowe podane we wniosku o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka M. M., gdyż Sąd podał, iż świadek ten został powołany na okoliczność używania i rozpowszechniania znaku towarowego MAGNUM w odniesieniu do lodów, czasu jego obecności na rynku i kosztów poniesionych za reklamę, a z protokołu rozprawy administracyjnej wynika, że świadek ten został powołany na okoliczność znajomości znaku towarowego, czasu jego obecności na rynku oraz kosztów poniesionych na reklamę, to stwierdzić należy, iż okoliczność ta nie miała wpływu na wynik sprawy. Sąd uznał bowiem, iż powyższe okoliczności zostały wykazane za pośrednictwem innych dowodów (co zresztą przyznaje sam skarżący), a na znajomość znaku wpływ mają również kwestie związane z używaniem i rozpowszechnianiem znaku.

Wbrew zarzutom skargi kasacyjnej Sąd I instancji dokonując oceny, czy sporny znak towarowy jest znakiem renomowanym (cieszy się reputacją), a tym samym czy zasługuje na rozszerzoną ochronę poza zakresem podobieństwa towarów przewidzianą w art. 8 pkt 1 u.z.t., trafnie nie ograniczył się wyłącznie do kwestii stopnia znajomości tego znaku. Znajomość znaku stanowi tylko jedną z okoliczności, jakie należy brać pod uwagę, wykazując jego renomę. Sąd zasadnie zwrócił uwagę na konieczność analizowania - obok stopnia znajomości znaku - takich czynników, jak:

udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów), zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem,

terytorialny i czasowy zasięg używania znaku,

licencje udzielone na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów,

wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych,

rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku,

relacja cenowa do towarów substytucyjnych,

czy (i ewentualnie, w jakim zakresie) znak ten używany jest przez osoby trzecie.

Dopiero w świetle wszystkich powyższych okoliczności można ocenić, czy znak wcześniejszy ma renomę, której szkodę może wyrządzić używanie późniejszego znaku dla towarów niepodobnych.

Przy ocenie renomy spornego znaku towarowego Sąd trafnie zwrócił też uwagę, że znak o uznanej renomie staje się symbolem jakości towarów czy usług, w odniesieniu do których jest używany.

Powyższy pogląd Sądu nie pozostaje też w sprzeczności z powołanym już wcześniej wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 września 1999 r. C-375/97 w spawie Chevy, w którym Trybunał podkreślił, że przy ocenie renomy znaku należy brać pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego i przykładowo podał (w szczególności), iż chodzi o udział znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania znaku, a także wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z jego promocją.

W końcu zauważyć należy, że przy ocenie renomy znaku torowego używanego przez skarżącego dla lodów Sąd trafnie zwrócił uwagę, że ten znak MAGNUM kojarzy się nie tylko z lodami, lecz przede wszystkim z fotografią i bronią, gdyż te wyroby były już wcześniej sygnowane tym znakiem. Jeżeli zaś chodzi o zarzut skarżącego, iż w aktach sprawy brak jest jakichkolwiek dowodów, które potwierdzałyby, że oznaczenie MAGNUM może mieć takie konotacje znaczeniowe, to stwierdzić należy, iż znaki słowne MAGNUM zostały zarejestrowane przez Urząd Patentowy na rzecz innych przedsiębiorców, przy czym o rejestracji tych znaków ogłoszono w "Wiadomościach Urzędu Patentowego", a te wiadomości są źródłem informacji o prawach z rejestracji.

Z przytoczonych powodów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w wyroku na mocy art. 184 p.p.s.a.