Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1151/17
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2017-12-13 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 134 par. 1, art. 151
journal: Dz.U. 2017 poz 1369
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
article: art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 153,
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art, 77 par. 1, art. 80
journal: Dz.U. 2016 poz 23
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś - Dębecka Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Jarosław Kielczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi F. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie częściowej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

F. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej też jako "skarżąca", "zgłaszająca", "spółka") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z [...] marca 2017r. nr [...], który po rozpoznaniu wniosku spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] lutego 2015 r. nr [...] o odmowie częściowej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy F. zgłoszonego 6 lutego 2012r. pod nr [...].

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił art., 245 ust 1 w związku z art. 132 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r., Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2013.1410) – dalej też jako "p.w.p." oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2015.1615).

Podstawę faktyczną stanowiły następujące ustalenia faktyczne:

F. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłosiła [...] lutego 2012r. pod nr [...] wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy F. przeznaczony do oznaczania następujących towarów i usług w klasach:

09: urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski;

16: papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki; materiały introligatorskie; fotografie, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach);

35: usługi reklamy; usługi zarządzania w działalności handlowej; usługi administrowania działalności handlowej; usługi dotyczące prac biurowych; 40: obróbka materiałów;

41: usługi dotyczące nauczania, kształcenia, rozrywki; usługi związane z działalnością sportową i kulturalną.

Urząd Patentowy po przeprowadzeniu badań stwierdził, że ww. zgłoszone oznaczenie jest podobne w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do zarejestrowanego:

1) pod numerem [...] znaku towarowego [...] z pierwszeństwem od dnia 27.03.1991r. na rzecz T.., Stany Zjednoczone Ameryki przeznaczonego do oznaczania towarów:

16: papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury; druki, dzienniki, czasopisma, książki; artykuły introligatorskie; fotografie, papeteria; materiały do klejenia (dla papeterii i materiałów gospodarstwa domowego); artykuły dla artystów plastyków; pędzle; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały do uczenia się i nauczania (z wyjątkiem aparatów); karty do gry; czcionki i klisze drukarskie; materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie zawarte w innych klasach;

2) pod numerem [...] znaku towarowego [...] z pierwszeństwem od dnia 12.09.2006r. na rzecz T., Stany Zjednoczone Ameryki przeznaczonego do oznaczania towarów i usług:

9: publikacje elektroniczne (nie do pobrania); nagrane taśmy audio, taśmy wideo, płyty kompaktowe, płyty DVD i oprogramowanie multimedialne nagrane na dysku CD-ROM dotyczące szczególnie spółek, firm i działalności gospodarczej i informacji finansowych; obrazy przechowywane w formacie elektronicznym; dzwonki telefoniczne, oddzwaniacze, wcześniej nagrane wideoklipy, wcześniej nagrane klipy dźwiękowe, dzwonki animowane, dzwonki wideo, skróty audio, skróty wideo, animowane wygaszacze ekranu; pobieralne nagrane taśmy audio, wideo, tekst i grafiki przechowywane w elektronicznych komputerach osobistych i podręcznych urządzeniach bezprzewodowych;

16: magazyny, książki, biuletyny i czasopisma; druki; kalendarze; plakaty; artykuły papiernicze; kartki pocztowe;

36: ubezpieczenia; działalność finansowa; działalność monetarna; majątek nieruchomy.

38: telekomunikacja;

W odpowiedzi na zastrzeżenia organu w zakresie stwierdzonej kolizji, wyrażone w piśmie do zgłaszającego z 29 maja 2013r., zgłaszający pismem z 1 lipca 2013r. wskazał, że nie zachodzą przesłanki odmowy rejestracji w/w znaku towarowego określone w art. 132 p.w.p.

Urząd Patentowy decyzją z [...].02.2015 r. nr [...] odmówił w części udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak, stwierdzając, że jest on podobny w rozumieniu art. 132 ust.2 pkt. 2 p.w.p.., do:

- znaku towarowego słownego [...] zarejestrowanego pod numerem [...] na rzecz: T., Stany Zjednoczone Ameryki z pierwszeństwem od 27.03.1991r., przeznaczonego do oznaczania: "papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury; druki, dzienniki, czasopisma, książki; artykuły introligatorskie; fotografie, papeteria; materiały do klejenia (dla papeterii i materiałów gospodarstwa domowego); artykuły dla artystów plastyków; pędzle; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały do uczenia się i nauczania (z wyjątkiem aparatów); karty do gry; czcionki i klisze drukarskie; materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie zawarte w innych klasach" (kl.16);

- wspólnotowego znaku towarowego słownego [...] zarejestrowanego pod numerem [...] na rzecz: T.., Stany Zjednoczone Ameryki z pierwszeństwem od 12.09.2006r., przeznaczonego do oznaczania: publikacje elektroniczne (nie do pobrania); nagrane taśmy audio, taśmy wideo, płyty kompaktowe, płyty DVD i oprogramowanie multimedialne nagrane na dysku CD-ROM dotyczące szczególnie spółek, firm i działalności gospodarczej i informacji finansowych; obrazy przechowywane w formacie elektronicznym; dzwonki telefoniczne, oddzwaniacze, wcześniej nagrane wideoklipy, wcześniej nagrane klipy dźwiękowe, dzwonki animowane, dzwonki wideo, skróty audio, skróty wideo, animowane wygaszacze ekranu; pobieralne nagrane taśmy audio, wideo, tekst i grafiki przechowywane w elektronicznych komputerach osobistych i podręcznych urządzeniach bezprzewodowych (kl.09), magazyny, książki, biuletyny i czasopisma; druki; kalendarze; plakaty; artykuły papiernicze; kartki pocztowe (kl.16).

Zgłaszający złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zarzucił m.in., wadliwe badanie kwestii podobieństwa, z uwagi na brak ryzyka konfuzji z powodu braku wystarczającego podobieństwa między znakami i odmiennego obszaru działalności obu podmiotów; błędu w ustaleniach faktycznych, ponieważ "urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów" nie są objęte ochroną znaku [...]; błędne przyjęcie, że analizowane znaki przeznaczone są do oznaczania identycznych i podobnych, komplementarnych towarów; wadliwej oceny materiału zgromadzonego w sprawie, ponieważ w jednym miejscu uzasadnienia decyzji jest mowa o towarach, później porównywane są usługi. Zgłaszający kategorycznie zaprzeczył, by towary/usługi objęte ochroną miały taki sam krąg odbiorców i takie same kanały dystrybucji, by porównywane znaki miały wspólny źródłosłów. Znaki zarejestrowane zapisane są jako jeden wyraz, który w tłumaczeniu należy rozumieć jako "fortuna, los, szczęście", natomiast znak zgłoszony składa się z dwóch wyrazów i nawiązuje do muzyki. Zaprzeczył podobieństwu wizualnemu znaków, ponieważ są oznaczeniami słownymi. Występujące podobieństwo fonetyczne wszystkich znaków ma znaczenie marginalne i nie może przesądzać o ryzyku konfuzji, ze względu na istotne różnice w warstwie znaczeniowej i wizualnej. Okoliczność, ze elementy znaku stanowią dwa odrębne słowa o określonym znaczeniu niejako wymusza rozłączną ich wymowę,

Podkreślił, że głównym nurtem działalności spółki jest nagrywanie, wydawanie i sprzedaż nagrań muzycznych oraz, że spółka nie prowadziła i nie prowadzi żadnej działalności w zakresie działalności T., ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na poparcie swoich tez powołał się na Rozporządzenie Rady (WE) Nr40/94 z 20.12.1993r., w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz orzecznictwo.

Rozpoznając ponownie wniosek, Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] lutego 2015 r. Wskazanie w decyzji usług ocenił jako omyłkę pisarską. Odwołał się do wykładni w art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. i do orzecznictwa, i wskazał, że dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące miedzy nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny konkurencyjny lub komplementarny charakter.

Za bezsporny uznał fakt jednorodzajowości i komplementarności towarów z klasy 9 i 16.

Znak Zgłaszającego o numerze [...] przeznaczony jest do oznaczania w klasie 09: "urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski", natomiast przeciwstawiony znak towarowy o numerze [...] przeznaczony jest do oznaczania "publikacje elektroniczne (nie do pobrania); nagrane taśmy audio, taśmy wideo, płyty kompaktowe, płyty DVD i oprogramowanie multimedialne nagrane na dysku CD-ROM dotyczące szczególnie spółek, firm i działalności gospodarczej i informacji finansowych; obrazy przechowywane w formacie elektronicznym; dzwonki telefoniczne, oddzwaniacze, wcześniej nagrane wideoklipy, wcześniej nagrane klipy dźwiękowe, dzwonki animowane, dzwonki wideo, skróty audio, skróty wideo, animowane wygaszacze ekranu; pobieralne nagrane taśmy audio, wideo, tekst i grafiki przechowywane w elektronicznych komputerach osobistych i podręcznych urządzeniach bezprzewodowych".

Wskazał, że "nośnik magnetyczny" - jest nośnikiem danych wykorzystującym do przechowywania danych zjawisko ferromagnetyzmu. Zapis i odczyt dokonywany jest z wykorzystaniem głowic elektromagnetycznych. Zatem jest to urządzenie elektroniczne lub jego część, na której można zapisywać i odczytywać informacje.

Podobnie dysk, który jest urządzeniem peryferyjnym, służącym do gromadzenia informacji. Ze względu na zasadę działania lub nośnik, na którym jest utrwalona dana informacja wyróżnia się różne rodzaje dysków. Zatem są to nośniki danych na których możliwe jest: zapisanie informacji i z których możliwe jest późniejsze jej odczytanie. Nośnik danych można też zdefiniować jako medium dla danych, w celu ich przechowywania, przetwarzania i transmisji. Natomiast: "urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów" są pojęciem bardzo ogólnym i szerokim, i zawierają w sobie szereg różnych urządzeń.

Zdaniem Urzędu Patentowego, wskazane w znaku Zgłaszającego "magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski" są to towary, które pokrywają się wprost z towarami zawartymi w znaku zarejestrowanym takimi jak: nagrane taśmy audio, taśmy wideo, płyty kompaktowe, płyty DVD i oprogramowanie multimedialne nagrane na dysku CD-ROM.

Powołując definicję "płyta kompaktowa" jako krążka z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego wskazał, że zaprojektowany został w celu nagrywania i przechowywania dźwięku, przy użyciu kodowania PCM - jest dzisiaj tylko jednym ze standardów cyfrowego zapisu dźwięku. Może służyć do zapisywania muzyki, filmu lub danych - plików komputerowych.

Natomiast "taśma audio i wideo", to nośnik danych w postaci cienkiego paska taśmy, zaś "płyta DVD" to standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu, dzielą się na przeznaczone tylko do odczytu DVD-ROM oraz umożliwiające zapis na płycie DVD-R, DVD-R DL, DVD-R W, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM.

Urząd za nietrafny uznał zarzut błędnych ustaleń faktycznych, ponieważ "urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów" nie są objęte ochroną znaku przeciwstawionego. Przeciwnie, ponieważ per se takie sformułowanie nie widnieje w wykazie towarów znaku przeciwstawionego, jednakże wszystkie towary wskazane w znaku uprawnionego z rejestracji są lub mogą być odtwarzane poprzez "urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów" lub mogą zawierać w sobie towary zgłaszającego, zatem są one komplementarne względem siebie.

Po drugie, zgłoszony znak [...] przeznaczony jest do oznaczania w klasie 16 "papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki; materiały introligatorskie; fotografie, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach", natomiast pierwszy przeciwstawiony znak [...] przeznaczony jest do oznaczania "papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury; druki, dzienniki, czasopisma, książki; artykuły introligatorskie; fotografie, papeteria; materiały do klejenia (dla papeterii i materiałów gospodarstwa domowego); artykuły dla artystów plastyków; pędzle; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały do uczenia się i nauczania (z wyjątkiem aparatów); karty do gry; czcionki i klisze drukarskie; materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie zawarte w innych klasach". Drugi przeciwstawiony znak towarowy [...] przeznaczony jest do oznaczania: "magazyny, książki, biuletyny i czasopisma; druki; kalendarze; plakaty; artykuły papiernicze; kartki pocztowe".

Wskazane w zgłoszonym znaku towary takie jak: "papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki" pokrywają się wprost z towarami widniejącymi w znakach wcześniejszych, tj. "papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektur}/, druki ([...]) i "druki" ([...]). Ponadto zawarte w znaku Wnioskodawcy "materiały introligatorskie" są towarami identycznymi względem "artykułów introligatorskich" umieszczonych w znaku [...].

Także widniejące w zgłoszonym znaku "fotografie, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach" są towarami, które pokrywają się wprost z towarami wskazanymi w znaku przeciwstawionym [...], tj. "fotografie, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie zawarte w innych klasach".

Co więcej, znak spółki przeznaczony jest do oznaczania "druków". Druk jest to wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe (np. na papier). Potocznie nazywana drukiem jest również każda kopia, czyli odbitka drukowa. Za druk uważa się również rozmaite techniki powielania tekstu i grafiki zarówno metodami tradycyjnymi, z użyciem maszyn drukarskich, jak i nowoczesnymi metodami komputerowymi z użyciem komputerowych urządzeń peryferyjnych, jak drukarki, plotery itp. - choć poprawnie tego rodzaju odbitki powinno nazywać się wydrukami. Wprowadzenie do drukarń technik komputerowych i druku cyfrowego, sprawiły, że coraz częściej przez druk rozumie się również wydruk dokonywany na skalę przemysłową za pomocą przystosowanych do tego maszyn drukarskich. Druk można dzielić ze względu na różne jego aspekty, a jednym z ich rodzajów są "broszury, książki i czasopisma", zatem towary, które widnieją w obu przeciwstawionych znakach tj., w znaku [...] są to "dzienniki, czasopisma, książki", zaś w znaku [...] są to "magazyny, książki, biuletyny i czasopisma".

Zdaniem Urzędu Patentowego, we wszystkich przypadkach mamy do czynienia z identycznymi i komplementarnymi towarami, występującymi wprost w zakresach ochrony porównywanych znaków.

Ustalając krąg odbiorców omawianych towarów UP wskazał, że obejmuje on te same osoby, czyli przeciętnych konsumentów, jak również specjalistów przykładowo z w branży IT, czy RTV. Warunki zbytu i dystrybucji towarów wskazanych we wszystkich znakach będą identyczne, mogą być one zbywane przykładowo w formie przetargów publicznych, jak również dystrybuowane na stronach internetowych lub specjalistycznych sklepach czy hurtowniach stacjonarnych w formie zwykłej i hurtowej sprzedaży, jak również za pośrednictwem przedstawicielstw handlowych.

Zdaniem Urzędu Patentowego, kryterium przeznaczenia towaru, odwołując się do cytowanej literatury przedmiotu, pozwala uznać w niniejszej sprawie, za towary jednego rodzaju takie wyroby, spośród których jeden ma charakter uzupełniający w stosunku do drugiego, bądź stanowi jego wyposażenie". Przyjął, że porównywane towary, skoro są jednorodzajowe i komplementarne, mogą być one wytwarzane przez przedsiębiorców specjalizujących się w tych samych lub podobnych branżach, kierujących swoje wytwory do tej samej grupy odbiorców, które z kolei dostępne będą w tych samych punktach handlowych lub kanałach zbytu.

Urząd Patentowy nie kwestionował, że głównym nurtem działalności Zgłaszającego jest nagrywanie, wydawanie i sprzedaż nagrań muzycznych oraz wynikającego z oświadczenia, faktu nie prowadzenia, czy braku zamiaru prowadzenia działalności w zakresie działalności firmy T. USA. Ocenił, że nie ma to znaczenia. Porównując towary i/lub usługi opiera się na dokumentacji zawartej w rejestracji wcześniejszych znaków i wskazanych tam towarach i/lub usługach objętych ochroną oraz wykazie towarów i/lub usług wskazanych przez Zgłaszającego.

Urząd Patentowy wskazał, że nie może się sugerować hipotetycznymi twierdzeniami Zgłaszającego, że nie zamierza on prowadzić działalności, która pokrywałaby się z działalnością właściciela znaków przeciwstawionych. Na podstawie przytoczonych wykazów wszystkich oznaczeń, nie stwierdził odmienności zgłoszonych towarów od towarów spółki uprawnionej do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem, skoro towary te pokrywają się. Przeciętny konsument może uznać porównywane towary za przynajmniej podobne. Za towary i/lub usługi identyczne należy uznać te terminy, w których szersze definicje znaczeniowo obejmują terminy węższe. Poszukując tego typu lub podobnych towarów/usług bazuje raczej na niewyraźnym obrazie znaków towarowych w pamięci i rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania podobnych oznaczeń. Szczególnie przy dużym rozdrobnieniu rynku i znaczącej na nim konkurencji, wzmacnia to ryzyko konfuzji przedsiębiorstw w obrocie. Towary objęte przedmiotowym zgłoszeniem jako identyczne i komplementarne będą adresowane do tych samych odbiorców zaspokajając te same potrzeby.

Urząd Patentowy odnosząc się do oceny podobieństwa oznaczeń wskazał, że przy istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, znaki oceniał całościowo, a w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego, oparł się na wywołanym przez nie ogólnym wrażeniu, z uwzględnieniem w szczególności ich znamion odróżniających i dominujących jako łatwiejszych do zapamiętania. Wobec tego, że zgłoszony znak, jak i znaki przeciwstawione są oznaczeniami słownymi i nie posiadają żadnej grafiki, która pozwoliłaby je wyróżniać w obrocie, a dla konsumenta podstawowe znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń, to analizowane znaki uznał za bardzo podobne i mogące wprowadzić w błąd, co do ich pochodzenia z tego samego przedsiębiorstwa. Uznając podobieństwo w warstwie znaczeniowej Urząd Patentowy zaznaczył, że obu znakach występuje bardzo podobny, fantazyjny element "[...]" ([...]), który w znaku zgłoszonym został przedzielony spacją między wyrazem "[...]". Uznał jednak, że to właśnie element słowny "F." stanowi główny i jedyny element w znaku, składający się z tych samych liter, ułożonych w tej samej kolejności, tworzących ten sam wyraz: fortunę.

Odnosząc się do twierdzenia Zgłaszającego, że znaki chronione zostały zapisane jako pojedynczy wyraz - [...], który w tłumaczeniu na język polski należy rozumieć jako fortuna, a w potocznym znaczeniu: los, szczęście, natomiast znak zgłoszony ma całkowicie odmienne znaczenie, składając się z dwóch wyrazów F. i nawiązując wyłącznie do muzyki – organ wskazał, że znaki: F. i [...] utworzone są ze słów obcojęzycznych. Dlatego, dla polskiego odbiorcy wszystkie oznaczenia będą oznaczeniami obcojęzycznymi i fantazyjnymi. Ma to istotne znaczenie, bowiem znaki fantazyjne łatwiej zostają w pamięci odbiorców. Powoduje to możliwość zwiększenia konfuzji poprzez uznanie przez przeciętnego odbiorcę, że to znaki seryjne, nowa wersja dotychczasowego oznaczenia, czy "odświeżenie" nowej marki na rynku..

Porównując znaki w warstwie fonetycznej Zgłaszający sam zauważył istniejące podobieństwo pomiędzy wszystkimi znakami. Twierdzenie o jego marginalnym charakterze ocenił jako niezrozumiałe. Zdaniem Urzędu, nie jest konieczne, aby podobieństwo między znakami towarowymi było wysokie. Aby istniało ryzyko ich konfuzji w obrocie wystarczy, że znaki są do siebie podobne.

Porównywane znaki są podobne w warstwie fonetycznej, ponieważ za dominujący należy uznać tworzący je kolizyjny człon F./ [...], który zostanie wymówiony w ten sam sposób. Podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej jest ważnym argumentem za uznaniem znaków za podobne, gdyż szybki rozwój technik multimedialnych, oraz wzrost intensywności reklamy radiowej i telewizyjnej, będącej najskuteczniejszą w tej chwili formą dotarcia do klienta spowodowało to, iż nie tylko wygląd znaku, lecz często jego brzmienie decydują o rozpoznawalności danej marki na rynku.

Znaki wymawia się zgodnie z ich zapisem, a zatem słowa "F./ [...]" składające się na wszystkie znaki są bez wątpienia zbieżne fonetycznie, a znaki przeciwstawione: [...] (znaki wcześniejsze) i F. (znak zgłoszony) są podobne w warstwie fonetycznej.

Analizując oznaczenia w warstwie wizualnej stwierdził, że podobieństwo wizualne polega przede wszystkim na użyciu w znakach tych samych lub podobnych słów, sylab, tych samych lub podobnych elementów graficznych.

Ustalił, że zgłoszone oznaczenie składa się ze słów: F. i jest znakiem słownym. Znaki chronione: [...]oraz [...] również są oznaczeniami słownymi. Jedyną różnicą jaka występuje pomiędzy wskazanymi znakami jest oddzielenie spacją członów [...] w znaku Zgłaszającego. Człon - [...] ( zawarty w znakach wcześniejszych) jest zbieżny z jedynym elementem znaku zgłoszonego - F.. Wprawdzie, w znaku zgłoszonym określenie F. zostało napisane oddzielnie, jednakże zabieg taki, przy identycznych elementach słownych [...]-zamieszczonych w przeciwstawionych sobie znakach, nie jest w stanie rozróżnić obu znaków na rynku. Natomiast fakt, że przeciwstawione znaki składają się z jednego słowa [...], natomiast znak zgłoszony z dwóch słów F., nie zaprzecza podobieństwu wizualnemu wszystkich znaków, ponieważ składają się one z tych samych liter tworzących bardzo podobny człon. Co więcej, Urząd uznał je za podobne, a nie identyczne. Organ ocenił, że ryzyko konfuzji wśród konsumentów jest znaczne, albowiem we wszystkich znakach występują zbieżne elementy słowne [...] i F., których podobieństwo nie ulega wątpliwości przy uwzględnieniu jednorodzajowości w zakresie towarów.

Dokonując oceny podobieństwa oznaczeń z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy wskazał, że nie analizuje on zazwyczaj szczegółowo elementów znaku, lecz odbiera go na podstawie ogólnego wrażenia, w którym decydujące znaczenie mają główne i zbieżne elementy porównywanych oznaczeń. Ocenił, że w niniejszej sprawie podobieństwo oznaczeń występuje na wszystkich trzech płaszczyznach. Przeciętny odbiorca, nawet jeżeli stopień jego uwagi jest wysoki, widząc znaki zawierające zbliżone elementy, które może identyfikować z określonym przedsiębiorcą, może odebrać je za pochodzące z tego samego źródła, co oznacza, że spełniona została druga z przesłanek wymaganych przepisem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Zdaniem organu, zbieżności jakie występują w analizowanych znakach są na tyle duże, że odbiorca może uznać "nowy" znak za oznaczenie pochodzące "z tej samej rodziny" znaków podmiotu od lat istniejącego na rynku. Ocenił, że w analizowanym przypadku ryzyko konfuzji wśród konsumentów jest znaczne, skoro zbieżne elementy znaków są identyczne, a do stwierdzenia podobieństwa nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie oznaczeń przez odbiorców - wystarczy prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji.

Jednocześnie Urząd Patentowy poinformował, że po uprawomocnieniu niniejszej decyzji udzieli prawa ochronnego na przedmiotowy znak F. w zakresie następujących usług: usługi reklamy; usługi zarządzania w działalności handlowej; usługi administrowania działalności handlowej; usługi dotyczące prac biurowych (kl.35), obróbka materiałów (kl.40), usługi dotyczące nauczania, kształcenia, rozrywki; usługi związane z działalnością sportową i kulturalną (kl.41).

W skardze złożonej do tut. Sądu Skarżąca zarzuciła zaskarżonej decyzji:

1) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 132 ust 2 pkt 2 w zw. z art. 145 ust. 3 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że znak towarowy F., zgłoszony przez skarżącą w celu uzyskania prawa ochronnego pod numerem [...], jest podobny do znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, tj. znaku towarowego słownego [...], zarejestrowanego pod numerem [...] i wspólnotowego znaku towarowego [...], zarejestrowanego pod numerem [...], w związku z czym zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;

2) naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 77 § 1 k.p.a. oraz art. 80 k.p.a., poprzez:

a) błędną, nie znajdującą oparcia w stanie faktycznym ocenę stopnia podobieństwa znaków towarowych, jak również oznaczanych nimi towarów,

b) nieuwzględnienie wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności, mających wpływ na ocenę ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd przez porównywane znaki towarowe, w szczególności odmiennych obszarów działalności spółek F. Sp. z o.o. i T..

Z uwagi na powyższe wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Urząd Patentowy RP oraz zasądzenie od tego organu na jej rzecz kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu zarzutów błędnej oceny przez organ podobieństwa znaków m.in. podkreśliła fakt, że zgłoszony znak jest dwu-elementowy. Jego odmienna pisownia, mimo tych samych liter, wbrew ocenie organu, składa się na dwa różne wyrazy, a spacja pomiędzy nimi nie stanowi tylko zabiegu graficznego.

W znaku F. zaakcentowany jest bowiem element [...], oznaczający melodię w języku angielskim, co powoduje uzyskanie innego wydźwięku i skojarzenia u potencjalnego odbiorcy niż znak [...] Skarżąca zarzuciła, że organ błędnie uznał za nieistotne angielskie znaczenie obu wyrażeń. Tymczasem sam organ wskazał, że znaki należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie okoliczności danego przypadku. Dlatego błędne jest ograniczenie się do badania wizualnego i fonetycznego podobieństwa lecz należy zwróć uwagę na znaczenie poszczególnych słów, jako wręcz kluczowy czynnik wpływający na postrzeganie towaru.

Zdaniem skarżącej, nie ma podstaw do przyjęcia, że zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, a prawdopodobieństwo zajścia sytuacji, w której pomyli on towary jest znikome z uwagi na zupełnie odmienne warunki zbytu i inne obszary działalności spółek. Powołała się na wpisy w KRS, nie kwestionowane przez organ, a jednocześnie nie uwzględnienie powyższych okoliczności. Skoro ocena podobieństwa winna być dokonana z perspektywy gospodarczej, to zarzuciła, że organ pominął fakt, że obie spółki działają w zupełnie odmiennych branżach, co nie pozwala na pomylenie towarów.

Zarzuciła, że UP dokonał oceny w oderwaniu od treści, które są kodowane na płytach i nośnikach danych przez obie spółki, co znacząco wpływa na krąg odbiorców tych towarów, który jest odmienny.

Za niesłuszne uznała odmawianie jej udzielenia prawa ochronnego na znak w klasie 16 poprzez uznanie, że drukiem może być także broszura, książka, czasopismo czy dziennik, które oznacza przeciwstawiony znak.

Zakwestionowała uznanie ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorcy wobec różnicy w warstwie wizualnej, fonetycznej, a przede wszystkim znaczeniowej, a w szczególności różny obszar działalności spółek, co nawet przy błędnym skojarzeniu przez konsumenta oznaczeń nie doprowadzi go do wniosku, że towary pochodzą od jednego producenta.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1066), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Istotnym jest, że ocena dokonywana jest przez sąd administracyjny według stanu faktycznego i prawnego na dzień wydania decyzji, na podstawie materiału dowodowego zebranego w toku postępowania administracyjnego. Wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jednolity Dz. U z 2017 roku, poz. 1369, z późn. zm.; zwaną dalej "p.p.s.a.").

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie przedmiotem kontroli Sądu jest zaskarżona decyzja z [...] marca 2017 r., którą Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z [...] lutego 2015 roku odmawiającą w części udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny F., jak wynika ze zgłoszenia z [...] lutego 2012r. pod nr [...], a dotyczącej oznaczania konkretnych towarów z klas:

09: urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski;

16: papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki; materiały introligatorskie; fotografie, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach).

Wobec postawienia w skardze zarzutu naruszenia prawa materialnego oraz przepisów postępowania, jako pierwszy należało poddać ocenie zarzut naruszenia przepisów postępowania pod kątem prawidłowości dokonanych ustaleń faktycznych, które wyznaczają przepisy prawa materialnego mające w sprawie zastosowanie.

Podstawą odmowy był art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., który stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. określa tzw. względną przeszkodę udzielenia prawa ochronnego i, jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, jest to klasyczna przeszkoda w udzieleniu praw wyłącznych. Ma zastosowanie wówczas, gdy kumulatywnie spełnione zostaną trzy następujące przesłanki: po pierwsze podobieństwa lub identyczności towarów, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, po drugie podobieństwa lub identyczności oznaczeń oraz po trzecie – istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczonych danymi znakami towarów. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów oznaczanych tymi znakami jest konsekwencją zaistniałego podobieństwa znaków i towarów. Tak więc w braku jednej z przesłanek, nie może występować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Dla porządku należy wskazać, że art. 132 p.w.p. został uchylony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U.2015.1615) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2016 r. Okoliczność ta nie ma wpływu na podstawę prawna rozstrzygnięcia, bowiem zgodnie z art. 315 ust. 3 zd. 1 p.w.p., ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie organ w sposób prawidłowy i nie budzący wątpliwości dokonał ustaleń faktycznych pozwalających na prawidłową subsumpcję art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i nie doszło do naruszenia przepisów postępowania art. 77 § 1 k.p.a. czy art. 80 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W sprawie został zgromadzony wystarczający materiał dowodowy dla jej rozstrzygnięcia. UP prawidłowo uznał podobieństwo zarówno towarów, do których oznaczania zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe oraz podobieństwo tych znaków stwarzające ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia zgłoszonego znaku z dwoma znakami wcześniejszymi, zarejestrowanymi na rzecz T., Stany Zjednoczone Ameryki:

1) pod numerem [...] znaku towarowego [...] z pierwszeństwem od dnia 27.03.1991r. na rzecz przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 16: papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury; druki, dzienniki, czasopisma, książki; artykuły introligatorskie; fotografie, papeteria; materiały do klejenia (dla papeterii i materiałów gospodarstwa domowego); artykuły dla artystów plastyków; pędzle; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały do uczenia się i nauczania (z wyjątkiem aparatów); karty do gry; czcionki i klisze drukarskie; materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie zawarte w innych klasach;

2) pod numerem [...] znaku towarowego [...] z pierwszeństwem od dnia 12.09.2006r. przeznaczonego do oznaczania towarów:

9: publikacje elektroniczne (nie do pobrania); nagrane taśmy audio, taśmy wideo, płyty kompaktowe, płyty DVD i oprogramowanie multimedialne nagrane na dysku CD-ROM dotyczące szczególnie spółek, firm i działalności gospodarczej i informacji finansowych; obrazy przechowywane w formacie elektronicznym; dzwonki telefoniczne, oddzwaniacze, wcześniej nagrane wideoklipy, wcześniej nagrane klipy dźwiękowe, dzwonki animowane, dzwonki wideo, skróty audio, skróty wideo, animowane wygaszacze ekranu; pobieralne nagrane taśmy audio, wideo, tekst i grafiki przechowywane w elektronicznych komputerach osobistych i podręcznych urządzeniach bezprzewodowych;

16: magazyny, książki, biuletyny i czasopisma; druki; kalendarze; plakaty; artykuły papiernicze; kartki pocztowe;

Urząd Patentowy wszechstronnie ocenił zgłoszony znak i przeciwstawione mu znaki, chronione z wcześniejszym pierwszeństwem, dochodząc do prawidłowej konkluzji, co do istnienia pomiędzy tymi znakami podobieństwa w rozumieniu przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p..

Prawidłowo dokonał analizy porównawczej towarów do oznaczenia, których zostały przeznaczone zgłoszony i przeciwstawione znaki towarowe. Sąd podziela ocenę, że towary objęte przedmiotowym zgłoszeniem F. w klasach 9 i 16 (urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski oraz papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki; materiały introligatorskie; fotografie, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach) są identyczne i komplementarne oraz, że będą adresowane do tych samych odbiorców zaspokajając te same potrzeby potencjalnych konsumentów, co te do oznaczania, których przeznaczone zostały znaki [...] z wcześniejszym pierwszeństwem:

1) od 27.03.1991r. [...] w klasie 16 (papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury; druki, dzienniki, czasopisma, książki; artykuły introligatorskie; fotografie, papeteria; materiały do klejenia (dla papeterii i materiałów gospodarstwa domowego); artykuły dla artystów plastyków; pędzle; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały do uczenia się i nauczania (z wyjątkiem aparatów); karty do gry; czcionki i klisze drukarskie; materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie zawarte w innych klasach )

2)od 12.09.2006r. [...] w klasach 9 i 16 (9: publikacje elektroniczne (nie do pobrania); nagrane taśmy audio, taśmy wideo, płyty kompaktowe, płyty DVD i oprogramowanie multimedialne nagrane na dysku CD-ROM dotyczące szczególnie spółek, firm i działalności gospodarczej i informacji finansowych; obrazy przechowywane w formacie elektronicznym; dzwonki telefoniczne, oddzwaniacze, wcześniej nagrane wideoklipy, wcześniej nagrane klipy dźwiękowe, dzwonki animowane, dzwonki wideo, skróty audio, skróty wideo, animowane wygaszacze ekranu; pobieralne nagrane taśmy audio, wideo, tekst i grafiki przechowywane w elektronicznych komputerach osobistych i podręcznych urządzeniach bezprzewodowych; 16: magazyny, książki, biuletyny i czasopisma; druki; kalendarze; plakaty; artykuły papiernicze; kartki pocztowe).

Sąd podziela stanowisko Urzędu Patentowego w kwestii istnienia podobieństwa towarów oznaczanych przeciwstawionymi znakami w klasach 9 i 16. Uznaje za trafne szeroko umotywowane stanowisko organu o ich identyczności i komplementarności. Szersza ochrona w klasach ujętych wcześniejszą ochroną zawiera bowiem w sobie klasy ujęte późniejszym zgłoszeniem. Niewadliwa jest ocena Urzędu Patentowego, na tle powołanych definicji towarów, że wskazane w znaku Skarżącego "magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski" są towarami pokrywającymi się wprost z towarami zawartymi we wcześniejszym znaku towarowym [...] takimi jak: nagrane taśmy audio, taśmy wideo, płyty kompaktowe, płyty DVD i oprogramowanie multimedialne nagrane na dysku CD-ROM.

Nie ma znaczenia dla oceny podobieństwa towarów podnoszona kwestia, że objęte zgłoszeniem towary w klasie 9: "urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów" nie są objęte – w takim zapisie - ochroną znaku przeciwstawionego. Istotne jest bowiem, że towary w tej samej klasie - wskazane w znaku przeciwstawionym: "nagrane taśmy audio, taśmy wideo, płyty kompaktowe, płyty DVD i oprogramowanie multimedialne nagrane na dysku CD-ROM", są komplementarne z wykazem objętym zgłoszeniem Skarżącego, są bowiem lub mogą być odtwarzane poprzez "urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów" lub mogą zawierać w sobie towary zgłaszającego, zatem są one komplementarne względem siebie.

Zgłoszony znak Skarżącego F. [...] przeznaczony został do oznaczania towarów w klasie 16: "papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki; materiały introligatorskie; fotografie, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach", gdy tymczasem przeciwstawiony mu znak [...] przeznaczony jest także do oznaczania w klasie 16: papieru i szeroko ujętych wyrobów z papieru, tektury i wyrobów z tektury; druki, dzienniki, czasopisma, książki; artykułów introligatorskich; fotografii, papeterii; materiałów do klejenia (dla papeterii i materiałów gospodarstwa domowego); artykułów dla artystów plastyków; pędzli; maszyn do pisania i artykułów biurowych (z wyjątkiem mebli), materiałów do uczenia się i nauczania (z wyjątkiem aparatów); kart do gry; czcionek i kliszy drukarskich; materiałów z tworzyw sztucznych do pakowania nie zawartych w innych klasach. Co więcej, także drugi z przeciwstawionych znaków [...] nr [...], w klasie 9 przeznaczony jest do oznaczania: magazynów, książek, biuletynów i czasopism; druków; kalendarzy; plakatów; artykułów papierniczych; kartek pocztowych.

Nie sposób zatem skutecznie zaprzeczyć logicznym wywodom Urzędu Patentowego, że wskazane w zgłoszonym znaku towary bądź pokrywają się wprost z towarami widniejącymi w znakach wcześniejszych [...] i nr [...], bądź są identyczne, bądź komplementarne.

Niewadliwe jest zatem ustalenie ich odbiorców jako przeciętnych konsumentów, jak również specjalistów przykładowo z w branży IT, czy RTV. Organ odniósł się również do sposobu dystrybucji: na stronach internetowych lub specjalistycznych sklepach czy hurtowniach stacjonarnych, w formie zwykłej i hurtowej sprzedaży, czy za pośrednictwem przedstawicielstw handlowych wskazując trafnie, że warunki zbytu i dystrybucji towarów wskazanych we wszystkich znakach będą identyczne. To kryterium przeznaczenia towaru, pozwoliło na uznanie za towary jednego rodzaju wyrobów, spośród których jeden ma charakter uzupełniający w stosunku do drugiego, bądź stanowi jego wyposażenie.

Zdaniem Sądu, Urząd Patentowy prawidłowo ocenił, że z tego względu przeciętny konsument może uznać porównywane towary za przynajmniej podobne. Sąd podziela pogląd przywołanego w zaskarżonej decyzji orzecznictwa, że za towary i/lub usługi identyczne należy uznać te terminy, w których szersze definicje znaczeniowo obejmują terminy węższe. Przy dużym rozdrobnieniu rynku i znaczącej na nim konkurencji, poszukujący tego typu lub podobnych towarów bazuje raczej na niewyraźnym obrazie znaków towarowych w pamięci. Rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania podobnych oznaczeń, co wzmacnia ryzyko konfuzji przedsiębiorstw w obrocie.

Powyższe ustalenia i ocena uprawniały zatem Urząd Patentowy do stwierdzenia, że towary z klasy 9 i 16 objęte przedmiotowym zgłoszeniem są identyczne i komplementarne oraz, że będą adresowane do tych samych potencjalnych konsumentów, co towary z klasy 9 i 16 ze znaków z wcześniejszym pierwszeństwem. Zdaniem Sądu, organ uwzględnił wszystkie czynniki charakteryzujące relacje, wzajemne zależności pomiędzy tymi towarami, powołał się na ich definicje, czym przekonywująco i skutecznie wykazał, że chodzi o rodzaje towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny konkurencyjny lub komplementarny charakter także warunki ich zbytu i dystrybucji.

Przechodząc do kontroli analizy porównawczej znaków dokonanej w niniejszej sprawie, należy wskazać, że zgodnie z ustaloną praktyką oraz orzecznictwem, ocena ta została dokonana na różnych płaszczyznach postrzegania – wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Niewątpliwie decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy. Klienci z reguły postrzegają i zachowują w pamięci jedynie ogólny zarys poszukiwanego oznaczenia, kierując się przy wyborze głównie jego dominującymi elementami. Oznaczenia powinny być zatem oceniane jako całość. Standardy takiego postępowania zostały zdefiniowane w orzecznictwie wspólnotowym, także powołanym w zaskarżonej decyzji. W wielu orzeczeniach Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) wyraził pogląd, że w postępowaniu zgłoszeniowym należy zbadać całościowo przeciwstawione oznaczenia tzn. przeprowadzić syntetyczną ocenę ogólnego wrażenia jakie wywołują porównywane znaki towarowe na potencjalnym odbiorcy towarów opatrzonych tymi znakami. Należy więc brać pod uwagę wszystkie elementy składające się na te oznaczenia (por. wyrok ETS C-120/04 ws. Medion, wyrok ETS C-251/95 ws. Sabel BV v Puma AG). Chodzi tutaj o podobieństwo w sensie wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym z uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących (por. decyzja OHIM z dnia 31 października 2008 r. Nr B 1 1 160 912 ws. Royal).

Sąd podzielił zatem ocenę organu, że przeciwstawione znaki słowne, mające odróżniać identyczne i komplementarne towary w klasach 9 i 16: F. Z.401328, [...] i nr [...], oceniane jako całość są w takim stopniu podobne, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych. Zgłoszony znak F., jak i znaki [...] mu przeciwstawione są oznaczeniami słownymi. Oczywiste jest zatem, że skoro nie posiadają grafiki, która pozwoliłaby je odróżniać w obrocie, zatem odróżniać je w obrocie powinna warstwa słowna.

Tymczasem, Urząd Patentowy prawidłowo ustalił, że oznaczeń F. i [...]– w języku polskim nie odróżnia warstwa znaczeniowa, ponieważ wyrazy są obcojęzyczne i fantazyjne. Wobec tożsamego ich brzmienia, warstwa znaczeniowa, wyrażona poprzez rozłączną pisownię F., jest zbliżona do znaczenia słowa [...]. Dwa elementy: F. w znaku zgłoszonym i element [...], są jedynymi dominującymi i wyróżniającymi w znaku i we wszystkich znakach warstwa znaczeniowa w sposób aluzyjny nawiązuje do polskiego wyrazu "fortuna". Odmienności znaczeniowej nie definiuje spacja, bowiem ta różnica nie przekreśla podobieństwa, a raczej go wzmaga. Oznaczenia są fantazyjne, a zatem łatwiej pozostają w świadomości odbiorców. Sąd podziela stanowisko organu, że powoduje to możliwość zwiększenia konfuzji poprzez uznanie przez przeciętnego odbiorcę, że to znaki seryjne, nowa wersja dotychczasowego oznaczenia, czy "odświeżenie" nowej marki na rynku.

Podnoszona przez Skarżącego okoliczność, że w tłumaczeniu znaków z języka angielskiego na język polski: przeciwstawione znaki to "fortuna", a zgłoszony F. "nawiązuje do muzyki", nie ma istotnego wpływu na wynik sprawy i tego nie podnosi. Jednakże, obcojęzycznych znaków towarowych, wykorzystywanych w obrocie gospodarczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie podaje się z tłumaczeniem z polskim odpowiednikiem (na towarze). Ich siła odróżniająca płynie z fantazyjności obcojęzycznego brzmienia czy zapisu, co też zazwyczaj łatwiej jest zapamiętać

Tym samym, wobec braku wykazania powszechnej znajomości języka angielskiego w Polsce warstwa znaczeniowa jest postrzegana jako obcojęzyczna, abstrakcyjna, ewentualnie nawiązująca "aluzyjnie" do polskiego potocznego rozumienia słowa "fortuna". Nie pozwala natomiast, jak twierdzi skarżący na przyjęcie warstwy znaczeniowej znaków jako przetłumaczonej automatycznie na język polski: przeciwstawionych jako "fortuna","los", "szczęście", a zgłoszonego F., składającego się z dwóch wyrazów, jako nawiązującego wyłącznie do muzyki.

Co więcej, oznaczenia F. i [...] składają się z identycznych liter ustawionych w tej samej kolejności, a także identycznych sylab, a w konsekwencji ich fonetyczne brzmienie jest identyczne. Oba odczytywane w języku polskim, brzmią obcojęzycznie i abstrakcyjnie, ale wymowa ich, mimo spacji, jest w istocie tożsama. Znaki przeciwstawione [...]wymawia się wszak zgodnie z ich zapisem, przez dwie sylaby [...], stanowiące znak zgłoszony do ochrony. Należy przypomnieć, że Zgłaszający w piśmie z 1 lipca 2013r. przyznał zbieżność fonetyczną analizowanych znaków uważając wprawdzie, że nie przesądza to o ich podobieństwie. Twierdzenie obecnie o marginalnym charakterze identyczności fonetycznej jest niezrozumiałe, w sytuacji, kiedy często brzmienie znaku towarowego decyduje o rozpoznawalności danej marki na rynku, a tym bardziej, gdy pozostałe płaszczyzny postrzegania także nie odróżniają znaków od siebie.

W płaszczyźnie wizualnej oznaczenia F. i [...]także nie można pominąć, że składają się z identycznych liter, ustawionych w tej samej kolejności. Jedyna różnica wizualna, odstęp (spacja) między [...], nie niweluje podobieństwa wizualnego identycznie po sobie następujących liter. W obu znakach omawiana warstwa słowna jest jedyna i dominująca. Zgłoszony znak nawet spostrzegając jego dwu-elementowość, nie niweluje podobieństwa wynikającego z identycznych liter i sylab, które automatycznie kojarzy się ze znakiem wcześniejszym. Odmienna pisownia, na którą wskazuje Skarżący, wynika jedynie z warstwy wizualnej - co do odstępu między sylabami i wbrew twierdzeniu skarżącego nie niweluje podobieństwa wizualnego. Zabieg w postaci spacji, przy identycznych elementach słownych F. i [...], nie jest w stanie rozróżnić obu znaków na rynku. Sąd zgadza się ze stanowiskiem organu, że okoliczność, iż przeciwstawione znaki składają się z jednego słowa [...], natomiast znak zgłoszony z dwóch słów [...], nie zaprzecza podobieństwu wizualnemu wszystkich znaków, ponieważ składają się one z tych samych liter tworzących bardzo podobny człon.

W ocenie Sądu, także analiza i ustalenie istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorcy w błąd, co do pochodzenia towarów jest poprawna. Niebezpieczeństwo to, oceniane z punktu widzenia "modelowego" kupującego, jako obiektywnego wzorca, jest wypadkową podobieństwa towarów i znaków, które zostało stwierdzone. Skoro przeciętny odbiorca, dokonując wyboru towarów, w toku porównywania znaku towarowego nie rozdziela ich, to istnieje możliwość błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez odbiorcę danego towaru zgłaszającego znak – jako pochodzącego od uprawnionego ze znaków wcześniejszych. Zaprzecza to funkcji odróżniającej, jaką ma znak spełniać w obrocie - umożliwić odróżnienie podobnych towarów i przypisanie ich pochodzenia od jednego konkretnego podmiotu.

Także trafne jest stanowisko organu, że wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść uprawnionego do znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. O ile przedsiębiorca, który dla towarów tego samego rodzaju wybiera znak towarowy podobny do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem to działa na własne ryzyko i wątpliwości powinny być rozstrzygane na jego niekorzyść.

Jak wynika z dokumentacji rejestracyjnej obecność pierwszego ze znaków uprawnionego notowana jest na rynku od 1993r., czyli od 25 lat.

Należy przy tym podkreślić, że w toku ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd nie jest zarazem konieczne wykazanie, że doszło do rzeczywistych pomyłek nabywców towarów. Określenie "ryzyko wprowadzenia w błąd" należy rozumieć jako możliwość wywołania pomyłek co do pochodzenia towarów.

Na gruncie niniejszej sprawy znaki chronione z wcześniejszym pierwszeństwem oraz znak zgłoszony są oznaczeniami bardzo podobnymi na wszystkich płaszczyznach postrzegania, co może, uwzględniając te same i komplementarne towary w klasach 9 i 16, wprowadzić w błąd potencjalnych odbiorców, co do ich pochodzenia z tego samego przedsiębiorstwa. Należy zgodzić się z organem, że w niniejszej sprawie ryzyko konfuzji wśród konsumentów jest znaczne, bowiem we wszystkich znakach występują zbieżne elementy słowne [...] i F., których podobieństwo nie ulega wątpliwości przy uwzględnieniu jednorodzajowości w zakresie towarów.

Skoro w przedmiotowej sprawie podobieństwo oznaczeń występuje na wszystkich trzech płaszczyznach, to przeciętny odbiorca, nawet jeżeli stopień jego uwagi jest wysoki, widząc znaki zawierające zbliżone elementy, które może identyfikować z określonym przedsiębiorcą, może odebrać je za pochodzące z tego samego źródła. Zbieżności jakie występują w analizowanych znakach są na tyle duże, że pozwalają na uznanie, że odbiorca może uznać "nowy" znak za oznaczenie pochodzące "z tej samej rodziny" znaków podmiotu od lat istniejącego na rynku. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem europejskim prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (zob. wyroki: OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 33; Nestlé/OHIM, C-193/06 P, EU:C:2007:539, pkt 32).

Podkreślenia wymaga, że art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p. mówi o błędzie polegającym w szczególności na "skojarzeniu między znakami". Zatem dotyczyć to może jedynie przypadków, w których skojarzenie prowadzi do błędu co do pochodzenia.

Dokonana w niniejszej sprawie analiza towarów oraz znaków pozwoliła na przyjęcie, że ryzyko konfuzji wśród konsumentów jest znaczne, bo skojarzenie między znakami [...]i F. jest jak najbardziej prawdopodobne. Tym bardziej, że do stwierdzenia podobieństwa nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie oznaczeń przez odbiorców, a wystarczy prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji. Zbieżne elementy znaków [...]i F. są identyczne, co wzmacnia ryzyko błędnego skojarzenia między znakami obu przedsiębiorstw w obrocie.

Wbrew twierdzeniu skarżącego, to nie badanie zakresu działalności przedsiębiorstwa T.. z siedzibą w USA i pod tym kątem porównanie jego znaków towarowych: [...] i wspólnotowego [...] - ze znakiem towarowym skarżącego F. zgłoszonym pod nr [...] - pod kątem jego działalności, może przesądzić o naruszeniu chronionych z wcześniejszym pierwszeństwem rejestracji spółki T.. z siedzibą w Nowym Jorku.

Zakres działalności wpisany do krajowego rejestru sądowego może bowiem ulegać zmianom, w zależności od woli przedsiębiorcy. Tymczasem inną rzeczą jest poddanie ochronie prawnej konkretnego znaku towarowego przeznaczonego dla oznaczania konkretnych i wskazanych w zgłoszeniu klas towarów czy usług. Na marginesie można dodać, że wskazane w zgłoszeniu znaku do ochrony klasy nie muszą się zgadzać z zakresem aktualnej działalności przedsiębiorcy. Znak towarowy, jako prawo majątkowe może być np. w ramach licencji oddany innemu przedsiębiorcy – w ramach jego zakresu działalności.

Niemniej jednak, przedmiotem rozpoznania organu była także podnoszona przez stronę kwestia zakresu działalności Skarżącego, jak i złożonego oświadczenia, że nie ma zamiaru prowadzenia tej samej działalności co uprawniony do znaków przeciwstawionych.

Jednakże, zdaniem Sądu, dla rozpatrzenia tej sprawy takie oświadczenie nie mogło odnieść oczekiwanego skutku wobec uprawnienia wynikającego z art. 153 p.w.p. dla właściciela chronionych już znaków wcześniejszych, co Urząd Patentowy musiał badać z urzędu i to uczynił. Przeprowadzając badanie zgłoszonego znaku towarowego w konfrontacji z prawami chronionymi uprzednim pierwszeństwem Urząd Patentowy miał obowiązek poinformowania strony o istniejących kolizjach i to uczynił w piśmie z 29 maja 2013r.

Zdaniem Sądu, nie może odnieść oczekiwanego skutku twierdzenie skarżącego, że pomiędzy wcześniej znakiem towarowym "[...]" (nr [...]), a zgłoszonym obecnie znakiem "F." nie istnieje podobieństwo z uwagi na brak wspólnego źródłosłowu. Skarżący wskazuje, że w znaku F. zaakcentowany jest element [...], oznaczający melodię w języku angielskim, co powoduje uzyskanie innego wydźwięku i skojarzenia u potencjalnego odbiorcy niż znak [...].

Zarzut braku badania angielskiego źródłosłowu każdego ze znaków nie ma znaczenia dla badania płaszczyzny znaczeniowej.

Po pierwsze: uprawniony przez uzyskanie prawa ochronnego nabył prawo wyłącznego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego [...] w ww. klasach, a nie znaku "fortuna", "los" czy "szczęście". W świetle art. 153 p.w.p. w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie może być tak, by zgłaszający kolizyjne prawo miał więcej praw niż ten, który posiada już ochronę znaku wcześniej zarejestrowanego.

Po drugie, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), język polski jest językiem urzędowym organów wymienionych w tymże przepisie. Wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne na terenie Polski mają obowiązek dokonywania wszystkich czynności urzędowych w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 5 ust. 1). Przepisy prawa własności przemysłowej nie zawierają w tym zakresie odrębnych uregulowań.

Oznacza to, że z punktu widzenia ustawowych zasad ochrony, dokonana została analiza porównawcza zarówno towarów jak i znaku: zgłoszonego i mu przeciwstawionych znaków. Zarówno F. jak i [...], na gruncie języka polskiego są wyrazami abstrakcyjnymi.

Twierdzenie Zgłaszającego o powszechnej znajomości języka angielskiego w Polsce nie zostało w jakikolwiek sposób uprawdopodobnione. Zatem analiza obu oznaczeń została przeprowadzona prawidłowo - pod kątem ich znaczenia w Polsce, gdzie mogą w sposób aluzyjny nawiązywać do podobnego polskiego słowa "fortuna".

Po trzecie, organ wyjaśnił szczegółowo, powołując się na cytowane orzecznictwo, dlaczego – w całościowym odbiorze znaku – to nie jego końcówka, ostatnie litery, a właśnie jego początek i jego pierwsze litery, czy słowa, mają większą zdolność zapamiętania przez potencjalnego odbiorcę. Uwzględnił także ich obcojęzyczne i abstrakcyjne brzmienie na polskim rynku i wszystkie okoliczności tego przypadku we wszystkich badanych płaszczyznach postrzegania znaków, wpływających na postrzeganie towarów.

Zdaniem Sądu, zarówno badanie to, jak i ocena zostały dokonane z poszanowaniem zasad wynikających z art. 77 § 1 k.p.a. i art. 80 k.p.a. wskazujących, że podobieństwo zachodzi w warstwie wizualnej oraz na płaszczyźnie fonetycznej, a także znaczeniowej. A co należy podkreślić, wystarczy podobieństwo na jednej płaszczyźnie postrzegania, by stwierdzić kolizyjność uniemożliwiającą rejestrację zgłoszenia. W ocenie Sądu, argumenty procesowe podnoszone w skardze mają charakter polemiczny ze stanowiskiem organu i nie zmieniają poprawności oceny podobieństwa oznaczeń. Argumentacja ta odrywa się od całościowej oceny przeciwstawianych oznaczeń i nie zmienia poprawności stanowiska organu.

Sąd nie dopatrzył się także w zaskarżonej decyzji zarzuconego w skardze naruszenia prawa materialnego art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w sposób mający wpływ na wynik sprawy. Organ dokonał prawidłowej wykładni tej normy i należycie ją zastosował w realiach niniejszej sprawy.

Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd

z urzędu tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść

rozstrzygnięcia, a które Sąd ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.