Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 1413/14
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2015-08-06 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Inne
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Powołane przepisy: article: art 141 par 4
journal: Dz.U. 2012 poz 270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz (spr.) Sędziowie NSA Zofia Przegalińska Krystyna Anna Stec Protokolant Szymon Janik po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 1699/13 w sprawie ze skargi [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji na znak towarowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz [...] 1050 (słownie: tysiąc pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 grudnia 2013 r. o sygn. akt VI SA/Wa 1699/13, oddalił skargę [...], poprzednio [...] (obecnie: [...]; dalej: uprawniona lub skarżąca) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...]w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "calcium c".

Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia.

I

Urząd Patentowy RP (UPRP) decyzją z dnia [...] lipca 2000 r. dokonał rejestracji – na rzecz uprawnionej – słownego znaku towarowego "calcium c", z pierwszeństwem od dnia [...] września 1999 r., przeznaczonego do oznaczania produktów farmaceutycznych z klasy 5.

W dniu [...] września 2000 r. [...] (dalej: wnioskodawca) złożył wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji na słowny znak towarowy "calcium c". W podstawie prawnej żądania wskazano art. 7 ust. 2 oraz art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 5 poz. 17 z późn. zm.; dalej: u.z.t.).

Wnioskodawca stwierdził, iż posiada interes prawny do występowania w niniejszej sprawie, gdyż uprawniona pismem z dnia [...] sierpnia 2000 r. wezwała go do zaniechania produkcji i wprowadzania do obrotu preparatu o nazwie "calcium c". Tymczasem określenie "calcium c" nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, gdyż informuje o składzie oznaczanego preparatu, tj. o obecności w nim wapnia i witaminy C. W związku z powyższym, udzielając prawa z rejestracji na sporny znak towarowy nieuwzględniono interesu innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym wnioskodawcy) w swobodnym dostępie do oznaczeń ogólnoinformacyjnych.

Wnioskodawca stwierdził, iż w obrocie farmaceutycznym "calcium" wraz z symbolem "c" są znakami notoryjnymi w oznaczaniu preparatów wapniowych ze wskazaniem zawartości witaminy C. Zarówno w obrocie farmaceutycznym, jak i w potocznym rozumieniu odbiorców oznaczenie wyrobu nazwą "calcium" wskazuje bezpośrednio, że głównym składnikiem preparatu jest wapń. Nie ma przy tym znaczenia forma farmaceutyczna preparatu (tabletki, syropy, proszki, granulaty), ani rodzaj zastosowanej soli wapnia (mleczan, glukonian, glubionian). Oznaczenie "calcium" stanowi bowiem nazwę rodzajową preparatów wapniowych, zatem ma charakter ogólnoinformacyjny - informuje nabywcę, iż kupując preparat "calcium" kupuje preparat wapniowy. Słowo "calcium" po łacinie i w języku angielskim oznacza "wapno" oraz stanowi element nazwy międzynarodowej (INN) soli wapniowej obecnej w składzie preparatu. Zastosowanie nazwy "calcium" dla produktu farmaceutycznego, innego niż preparat wapniowy, wprowadzałoby odbiorców w błąd co do składu i charakteru preparatu, a tak nazwany w/w preparat nie uzyskałby akceptacji Komisji Rejestracji Środków Farmaceutycznych.

Zdaniem wnioskodawcy długoletnia obecność na rynku wielu preparatów o nazwie "calcium", pochodzących od różnych producentów, powoduje, iż oznaczenie to nie może być uznane za znak wyróżniający, wiążący preparat z konkretnym wytwórcą. Trudno jest natomiast uznać, iż dodanie na końcu litery "c" nadaje znakowi spornemu charakter wyróżniający, skoro rzeczą powszechnie znaną i praktykowaną od lat jest sygnalizowanie obecności witaminy w składzie preparatu poprzez dodanie odpowiedniej litery na końcu nazwy, np. [...]

Wnioskodawca podkreślił, że posiada świadectwo rejestracji Ministerstwa Zdrowia z dnia [...] grudnia 1999 r., nr [...] na preparat: calcium c (o smaku brzoskwiniowym). Produkt ten, zgodnie z treścią ww. świadectwa został wpisany do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych w postaci farmaceutycznej: tabletek musujących. Świadectwo ważne było do dnia [...] stycznia 2005 r.

W odpowiedzi na wniosek o unieważnienie prawa uprawniona przyznała, iż określenie "calcium" wskazuje na główny składnik oznaczanego preparatu, którym jest wapń, jednakże sporny znak towarowy składa się z dwóch słów – "calcium" i "c". Uprawniona podniosła, iż wyróżnikiem w znaku spornym jest litera "c", a dodanie na końcu nazwy produktu farmaceutycznego litery "c" lub innej nie oznacza, że produkt ten zawiera określoną witaminę, przykładem czego jest m.in. środek dezynfekcyjny o nazwie "Disteryl C", który nie zawiera witaminy C. W ocenie uprawnionego, w dobie postępu technicznego wyroby farmaceutyczne tak jak inne ulegają modyfikacji - nadawana jest im inna jakość, co różni te wyroby od poprzednich i wymaga wprowadzenia nowych oznaczeń z pozostawieniem dla ułatwienia rozróżnienia członów poprzedniej nazwy. Uprawniona podkreśliła również, iż jej preparat o nazwie "calcium c" oprócz laktoglukonianu wapnia zawiera kwas L-askorbowy oraz kilka innych związków chemicznych, w związku z czym na podstawie w/w nazwy preparatu nie można określić jego składu, co zasugerował wnioskodawca.

Podniosła także, iż wnioskodawca wprawdzie stwierdził, iż znak sporny jest powszechnie znany, lecz nie wskazał podmiotu uprawnionego do tego powszechnie znanego znaku "calcium c". Tymczasem to uprawniony wytwarza od wielu lat produkt opatrywany znakiem towarowym "calcium c" i jeżeli można mówić o powszechnej znajomości tego znaku to niewątpliwie uprawnionym do niego są [...] Uprawniona wskazała również na niekonsekwencję wnioskodawcy, który jednocześnie uznał znak sporny za znak powszechnie znany i za oznaczenie nieposiadające zdolności odróżniającej, co wzajemnie się wyklucza. Uprawniony zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż niedopuszczalne jest zawłaszczanie przez jednego z uczestników rynku określeń lub symboli, które są niezbędne do prowadzenia przez konkurentów własnej działalności, gdyż oznaczałoby to pozbawienie tych ostatnich prawa do rzetelnej informacji o istotnych cechach towarów lub ich zwykłych typowych właściwościach, jednakże wskazał, iż w przedmiotowej sprawie sytuacja taka nie ma miejsca. Wnioskodawca nie musi bowiem używać do oznaczania produkowanych przez siebie preparatów wapniowych oznaczenia "calcium c".

Decyzją z dnia [...] czerwca 2001 r. ([...]) Urząd Patentowy RP unieważnił prawo z rejestracji spornego znaku towarowego.

Na skutek skargi uprawnionej decyzja UPRP ta została uchylona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 maja 2003 r. o sygn. akt II SA 2741/02.

W uzasadnieniu NSA podkreślił, że organ niezasadnie przyjął za fakt powszechnie znany, iż w preparatach złożonych literą "c" oznacza się skrótowo witaminę C, które to założenie rzutowało na treść rozstrzygnięcia. Tymczasem za fakt powszechnie znany może być uznany tylko taki fakt, który odpowiada rzeczywistości i którego nie można obalić dowodem przeciwnym. Jeżeli fakt jest sporny między stronami to powinien być udowodniony na zasadach ogólnych. W niniejszej sprawie między stronami brak zgodności co do faktu, iż użycie litery "c" w preparatach farmaceutycznych zawsze oznacza, iż w ich składzie znajduje się witamina "C". Takie stanowisko stron nie pozwalało organowi bez przeprowadzenia stosownego postępowania dowodowego, na zajęcie stanowiska w sprawie, a tym bardziej na uznanie tych okoliczności za niewymagające koniecznych ustaleń.

Następnie UPRP postanowieniem z dnia [...] września 2011 r., [...] podjął zawieszone postępowanie.

W dniu [...]2 marca 2012 r. odbyła się rozprawa, na której strony wniosły o dołączenie do akt niniejszego postępowania akt spraw o nr [...] oraz [...] ze względu na zawarte w nich istotne materiały dowodowe. Jednocześnie uprawniony powołał się na wyrok SN z dnia 21 czerwca 2006 r., sygn. akt II CSK 34/06, na mocy którego wnioskodawca został zobowiązany do zaniechania umieszczania na swoim produkcie oznaczenia "calcium c P.", a który to wyrok, jego zdaniem, ma znaczenie dla ustalenia interesu " pray/nęgo wnioskodawcy w niniejszym postępowaniu.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu [...] czerwca 2012 r. wnioskodawca złożył do akt sprawy dwa odpisy wyroków: wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 23 maja 2005 r., sygn. akt I Aca 436/05 oraz wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z dnia 11 stycznia 2005 r. sygn. akt X GC 1/04 - dotyczące naruszenia prawa do znaku towarowego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Jednocześnie sprecyzował podstawę prawną wniosku wskazując art. 7 ust. 2 oraz art. 8 pkt 1 u.z.t.

Uprawniony podtrzymał twierdzenie, iż wnioskodawca nie posiada interesu prawnego do występowania z żądaniem unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy. W zakresie materiału dowodowego w niniejszej sprawie uprawniony powołał się na pismo z dnia [...] kwietnia 2008 r. zawarte w aktach sprawy o nr [...], w którym zostały dokładnie wymienione tezy dowodowe dotyczące fantazyjności litery "c" oraz powołane odpowiednie dowody na w/w okoliczność, jak też na okoliczność wtórnej zdolności odróżniającej spornego oznaczenia, tj.: dokumenty obrazujące moment rozpoczęcia produkcji preparatu "calcium c", wielkość jego sprzedaży oraz reklamę i promocję m.in. takie jak: zestawienie sprzedaży preparatu "calcium c", szereg umów dotyczących reklamy "calcium c", zestawienia kosztów na reklamę "calcium c" za lata 1995-2001. W ocenie uprawnionego powyższe dokumenty wskazują na wysoki poziom sprzedaży przez niego preparatu o nazwie "calcium c", który to preparat już w niespełna rok po uruchomieniu produkcji był dostępny w hurtowniach we wszystkich województwach Polski. Uprawniony wskazał, iż w Polsce reklama leków była prawnie zabroniona do 1993 r. Zdaniem uprawnionego o tym, iż oznaczenie "calcium c" jest nazwą fantazyjną świadczą dołączone do w/w pisma z dnia 16 kwietnia 2008 r. dokumenty takie jak: wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 września 2004 r., sygn. akt X GC 1174/03, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 marca 2005 r., sygn. akt I Aca 121/05, wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 stycznia 2005 r. sygn. akt X GC 1/04, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2006 r. sygn. akt IICSK. 34/06 oraz opinie [...] z dnia [...] maja 2004 r. na temat badania postrzegania przez uczestników obrotu znaku "calcium c", [...] z dnia [...] października 2001 r., [...] z dnia 28 lipca 2005 r., dr n. med. [...] z dnia [...] lipca 2005 r., a także mgr [...] wydaną do sprawy o sygn. akt X GC 1/04.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. - działając na podstawie art. 29 u.z.t. z art. 315 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.; dalej: p.w.p.) w związku z art. 7 ust. 2 u.z.t. a także art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. - unieważnił prawo ochronne na znak towarowy "calcium c" o [...].

Organ uznał, iż wnioskodawca wykazał się interesem prawnym do występowania z wnioskiem o unieważnienie spornego prawa w odniesieniu do produktów farmaceutycznych z kl. 5, skoro w jego ocenie jest to oznaczenie opisowe w odniesieniu do tych towarów i jako takie powinno pozostać do swobodnego użytku przez wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

W ocenie organu oznaczenie "calcium c" nie posiada dostatecznej zdolności odróżniającej w odniesieniu do oznaczanych nim towarów. Okoliczność, iż oznaczenie słowne "calcium" wskazuje na obecność w oznaczanym preparacie wapnia jest między stronami bezsporna. Kwestią sporną natomiast jest to, czy dodana do słowa "calcium" litera "c", która w ocenie uprawnionego nie wskazuje jednoznacznie na skład produktu, powoduje, iż znak towarowy jako całość posiada zdolność odróżniającą. Litera "c" w odniesieniu do witaminy C, obecnej w składzie oznaczanego produktu, ma charakter opisowy, a połączenie tych dwóch elementów, tj. słowa "calcium" oraz litery "c" nie tworzy nowej wartości, dzięki której znak sporny nabierze charakteru odróżniającego. Tym samym można uznać, iż zarówno wapń jak i witamina C zawarte w produkcie "calcium c" są składnikami istotnymi, a tym samym sporne oznaczenie ma charakter opisowy.

Zdaniem organu przedstawione przez uprawnioną w toku postępowania dowody w postaci | zestawień sprzedaży preparatu "calcium c" za lata 1994-2001 oraz za lata 1995-2007, świadectwo rejestracyjne nr [...] dotyczące "calcium c", pisma [...]z dnia [...] marca 1994 r. do [...] czerwca 1994 r., dwadzieścia faktur potwierdzających sprzedaż preparatu "calcium c" w 1995 r. wskazują jedynie na to, iż uprawniona w 1994 r. rozpoczęła produkcję preparatu o nazwie "calcium c" i wprowadzała do obrotu towary oznaczane w/w oznaczeniem, co nie stanowi wystarczającego dowodu na stwierdzenie nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej. Wysokość sprzedaży towaru nie przekłada się bezpośrednio na wytworzenie wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia. Również "nie każde intensywne używanie musi doprowadzić do powstania wtórnej zdolności odróżniającej danego znaku towarowego. Istotne i decydujące jest to, by dane oznaczenie było używane w funkcji znaku towarowego, a więc dla oznaczania pochodzenia towaru. Oczywiste jest także, że takie używanie musi cechować pewna długotrwałość, konieczna dla powstania w świadomości odbiorów owego skojarzenia pomiędzy oznaczeniem a towarem. Tymczasem uprawniona rozpoczęła produkcję preparatu oznaczanego spornym znakiem towarowym "calcium c" w 1994 r., zaś produkt był dostępny w obrocie w pierwszym kwartale 1995 r., tj. niecałe 5 lat przed zgłoszeniem spornego znaku do ochrony, a zatem okres ten był stosunkowo krótki. Uprawniona nie przedstawiła w toku postępowania dowodów potwierdzających, iż intensywne używanie spornego znaku towarowego w obrocie w w/w okresie niespełna 5 lat doprowadziło do powstania w świadomości odbiorców trwałej asocjacji pomiędzy tym oznaczeniem a towarem.

Reasumując, uprawniona nie wykazała, iż wielkość sprzedaży towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym oraz nakładów poniesionych na ich reklamę do dnia [...] września 1999 r. spowodowała, że towary te były postrzegane jako pochodzące jedynie od niej.

Na powyższą decyzję uprawniona wniosła skargę, którą Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 grudnia 2013 r. oddalił.

Zdaniem WSA, organ prawidłowo stwierdził istnienie interesu prawnego wnioskodawcy w żądaniu unieważnienia spornego prawa ochronnego na słowny znak towarowy "calcium c". Wnioskodawca prowadzi konkurencyjną wobec uprawnionego działalność gospodarczą (na tym samym rynku producentów/dystrybutorów produktów farmaceutycznych). Toczące się między stronami spory sądowe, a wśród nich spór, w którym Sąd Najwyższy nakazał ostatecznie wnioskodawcy zaniechanie umieszczania na swoim produkcie "Calcium c – Polfarmex" oznaczenia "calcium c", wprowadzania do obrotu tak oznaczonych produktów oraz posługiwania się tym oznaczeniem w środkach masowego przekazu w celu reklamy świadczy o tym, że wnioskodawca ma interes prawny.

Zdaniem WSA w dacie zgłoszenia oznaczenie słowne "calcium c" nie posiadało pierwotnej zdolności odróżniającej dla towarów w klasie 5 (preparaty farmaceutyczne) a ponadto, że uprawniona nie wykazała, że znak ten nabył wtórną zdolność odróżniającą.

Sąd I instancji zaznaczył, że sam fakt występowania w znaku towarowym informacji o składzie produktu (towaru) nim oznaczonego nie przesądza o jego opisowym charakterze w rozumieniu art. 7 ust. 2 u.z.t. Istotne jest bowiem, czy informacja ta ma charakter bezpośredni, czy też tylko pośrednio może być wnioskowana ze znaku towarowego. Tylko bowiem w pierwszym z wymienionych przypadków, znak jest opisowy, w drugim jest znakiem aluzyjnym lub sugerującym – a więc posiadającym zdolność odróżniającą. Omawiane znaczenie słowne składa się z dwóch elementów: "calcium" oraz "c". Okoliczność, że element słowny "calcium" wskazuje na obecność w preparacie wapnia jest między stronami bezsporna. Problematyczne jest to, czy dodana do tego słowa litera "c" jednoznacznie wskazuje/bądź nie wskazuje na skład produktu. Na powyższe zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 maja 2003 r. nakazując organowi ponownie rozważyć tę kwestię.

Sąd I instancji podniósł, że litera "c" w odniesieniu do witaminy c, która jest obecna składzie oznaczanego produktu farmaceutycznego, ma charakter opisowy. Połączenie tych dwóch elementów (tj. calcium i litery c) nie tworzy nowej wartości, dzięki której sporny znak nabiera charakteru odróżniającego. Znaki towarowe, które wyłącznie składają się z łacińskich nazw składników towarów dla których są przeznaczone mają charakter opisowy względem tych towarów. To samo dotyczy obiektywnie zrozumiałych skrótów takich nazw. To, że w składzie preparatu farmaceutycznego oznaczonego spornym znakiem znajdują się jeszcze inne składniki, na co powołuje się skarżąca, nie może podważyć prawidłowości przedstawionego wyżej stanowiska organu. Rozpatrywane jako całość oznaczenie to wykazuje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z towarami objętymi zgłoszeniem dlatego, o czym była mowa wyżej, sporne oznaczenie nie ma konkretnej zdolności odróżniającej.

Brak zdolności odróżniającej uznaje się za bezwzględną przeszkodę rejestracji tym niemniej znaki pozbawione tej zdolności mogą ją nabyć w rezultacie używania. Jednakże to na uprawnionym spoczywał obowiązek powołania się w toku niniejszego postępowania administracyjnego na tę okoliczność i wykazania, że w dacie zgłoszenia do rejestracji oznaczenie "calcium c" posiadało wtórną zdolność odróżniającą.

WSA podkreślił, że nie ma racji skarżąca zarzucając, że organ nie uwzględnił, iż sporny znak faktycznie występował w obrocie 5 lat i 5 miesięcy (a nie jak wskazuje Urząd Patentowy 4 lata i 8 miesięcy), co przekłada się na ocenę wtórnej zdolności odróżniającej tego oznaczenia. Uzasadniając swoje stanowisko skarżąca powołuje się na pismo jej poprzednika prawnego z dnia [...] marca 1994 r. skierowane do Ośrodka Informacji Naukowej Polfa, w którym poinformowano, że rozpoczęto produkcję preparatu calcium c – tabletki musujące. Według skarżącej, od tego dnia, tj. [...] marca 1994 r. należy liczyć występowanie preparatu w obrocie. Samo rozpoczęcie produkcji preparatu oznaczonego Calcium C – tabletki musujące nie oznacza wprowadzenia go do obrotu. Jednakże dopiero wykazanie przez stronę, że faktycznie do kwietnia 1994 r. skarżąca rozpoczęła dostawy preparatu Calcium c na rynek odbiorców umożliwiało podjęcie dalszych rozważań w zakresie uzyskania (bądź nieuzyskania) przez ten znak wtórnej zdolności odróżniającej. Samo bowiem wprowadzenie preparatu oznaczonego "calcium c" na rynek nie przekłada się bezpośrednio na wytworzenie wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia.

Sąd I instancji podkreślił, że gdy chodzi o okoliczności w których wymagana przesłanka (uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej) jest spełniona, do organu patentowego należy zbadanie, czy zostały one ustalone na podstawie konkretnych i wiarygodnych danych. W wyroku z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie Chiemsee (C-108/97 i C-109/97) ETS uściślił, że okoliczności, w których można uznać za spełnioną przesłankę rejestracji znaku (tj. uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej) nie można ustalać jedynie na podstawie informacji (danych) o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym, takich jak określone procentowo liczby.

W niniejszej sprawie skarżąca twierdziła, że do daty zgłoszenia znaku, na rynek wprowadzono przez okres co najmniej 5 lat około 40 mln opakowań produktu leczniczego pod oznaczeniem Calcium C, zaś żaden inny przedsiębiorca nie identyfikował tak swojej oferty. Według skarżącej powyższe świadczy o tym, że w dacie zgłoszenia oznaczenie to musiało identyfikować produkt ze względu na pochodzenie. Zdaniem skarżącej jest to wystarczająca okoliczność wskazująca na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaczenia. Z tym stanowiskiem nie sposób się zgodzić, gdyż – jak już wyżej wskazano – nawet w sytuacji gdy dany przedsiębiorca jest jedynym producentem (podmiotem oferującym) na rynku towary oznaczone spornym znakiem nie zwalnia go to od wykazania, że znaczna część odbiorców kojarzy ten znak z nim właśnie. Tymczasem takich dowodów nie przedstawiono.

Ponadto strona wskazuje na poczynione przez nią nakłady na promocję i reklamę produktu opatrzonego spornym znakiem, które jej zdaniem, dowodzą, że towary oznaczone przedmiotowym znakiem osiągnęły skutek asocjacji. Odnosząc się do powyższego stwierdzenia należy podkreślić, że w odniesieniu do dowodów w postaci zestawienia kosztów na reklamę produktu "calcium c" oraz zestawienia sprzedaży w relewantnym dla sprawy okresie organ prawidłowo przyjął, iż przedstawienie samych zestawień bez wykazania, że wielkości sprzedanych towarów oznaczonych znakiem "calcium c" i nakłady poniesione na ich reklamę nie wystarczą dla przyjęcia, że towary te były postrzegane jako pochodzące jedynie od skarżącej.

Nawet przy przyjęciu za prawidłowe stanowisko skarżącej, że wykazane przez nią koszty poniesione na reklamę preparatu "calcium c" do dnia [...] września 1999 r. były duże a także, że inny niż obecnie jest skutek reklam wyemitowanych (wydrukowanych) w relewantnym okresie na zlecenie skarżącej, to nie zwalniało to strony od wykazania, że właściwy krąg odbiorców identyfikował na ten dzień, tj. 10 września 1999 r. towary oznaczone spornym oznaczeniem jako pochodzące od skarżącej a nie na przykład jako oznaczenie, które informuje jedynie o składzie towaru.

Gdy zaś chodzi o akcentowane przez stronę pominięte przez organ dowody w postaci polskiego [...], to skarżąca nie wykazała, że brak szczegółowych rozważań organu w tej kwestii miał istotny wpływ na wynik sprawy zważywszy, iż przedmiotowe dowody (k. 20 i 21 tom III akt adm.) świadczą o nadaniu tych nagród po dacie pierwszeństwa, a mianowicie: [...] maja 2000 r. ([...]);[...] października 2000 r. (Medal Europejski), a skarżąca nie przedstawiła żadnej argumentacji, że przedmiotowe wyróżnienia odnosiły się do okresu sprzed [...] września 1999 r.

W tym stanie rzeczy stanowisko organu o nieistotności dowodów z okresu prawnie obojętnego dla potrzeb niniejszej sprawy ma w pełni zastosowanie również do ww. dowodów.

II

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniosła [...] domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Ewentualnie wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpoznanie skargi oraz uchylenie decyzji Urzędu Patentowego RP z [...] lipca 2012 r., oraz poprzedzającej ją decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2001 r. w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "calcium c" o nr [...] w całości. Wniosła również o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

Zaskarżonemu wyrokowi na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 – dalej: p.p.s.a.) zarzucono:

I. Naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.), tj. art. 1, art. 3, art. 133 § 1, art. 141 § 4 oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. c i 151 p.p.s.a.:

1) poprzez wadliwą ocenę ustaleń faktycznych poczynionych przez Urząd Patentowy RP, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny z naruszeniem art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 k.p.a, w sposób przekraczający granice swobodnej oceny dowodów, co skutkowało przyjęciem, m.in. że:

a) oznaczenie "calcium c" w chwili dokonywania zgłoszenia nie było neologizmem odpowiadającym zestawieniu łacińskiej nazwy wapnia "calcium" oraz literki "c", która odpowiada co najmniej dwóm składnikom preparatu, tj. węgla i wit. C tylko jako oznaczenia o charakterze wyłącznie opisowym (s. 22 uzasadnienia);

b) nie ma znaczenia dla dokonywania oceny zdolności odróżniającej fakt uzyskania ochrony słownego znaku "calcium c" we Francji i w Niemczech z datą pierwszeństwa od dnia [...] lipca 2000 r., których ochrona została przedłużona do [...] lipca 2020 r. (s. 23 uzasadnienia);

c) data [...] marca 1994 r., tj. dzień skierowania pisma do [...] o rozpoczęciu wprowadzania do obrotu preparatu "calcium c" nie może zostać uznana za początek wprowadzania produktu na rynek Polski, a tym samym skrócenie faktycznego czasu istnienia preparatów "calcium c" na rynku z 5, 5 roku do 4 lat i 8 miesięcy (s. 23 uzasadnienia);

d) fakt posługiwania się oznaczeniem "calcium c" wyłącznie przez skarżącą przez okres ponad 5 lat przez zgłoszeniem znaku towarowego na terenie RP, nie wpłynął na wytworzenie asocjacji pomiędzy oznaczeniem a jego pochodzeniem;

e) czas wprowadzania na rynek preparatu "calcium c", wielkość sprzedaży 40 min opakowań produktu, 97% udział w rynku, nie wpłynął na identyfikacje produktu z konkretnym źródłem pochodzenia, tj. od uprawnionej (s. 26 uzasadnienia);

f) jedynym dowodem wskazującym na wykazanie osiągnięcia asocjacji pomiędzy znakiem a pochodzeniem jest wykazanie, że znaczna część odbiorów kojarzy oznaczanie "calcium c" z konkretnym źródłem pochodzenia, przy jednoczesnym zignorowaniu wyników opinii [...] , z których wynika, że aż 50% respondentów kojarzy oznaczenie "calcium c" ze skarżącą, tj. [...] (s. 26 uzasadnienia);

g) przedstawienie wielkości nakładów poczynionych na reklamę "calcium c" w okresie do daty zgłoszenia znaku towarowego do ochrony z jednoczesnym wskazaniem, że uprawniona była jedynym podmiotem wprowadzającym produkty do obrotu nie jest przesłanką pozwalającą na przyjęcie powstania asocjacji pomiędzy oznaczeniem "calcium c" a jego pochodzeniem (s. 26 uzasadnienia);

h) nie są istotne dla oceny wtórnej zdolności odróżniającej dowody w postaci polskiego godła promocyjnego [...] , jakie skarżąca otrzymała za serię preparatów musujących, w tym preparatów "calcium c", poprzez uznanie, że ze względu na datę ich otrzymania nie mają znaczenia dla oceny wtórnej zdolności odróżniającej w sytuacji, gdy okolicznością notoryjną jest, że nagrody te otrzymuje się nie za rok, w którym są wydane lecz za działalność dotychczasową a tym samym dotyczą de facto okresu poprzedzającego zgłoszenie znaku towarowego "calcium c" do ochrony (s.27 uzasadnienia);

i) zignorowanie opinii dra n. med. [...] - specjalisty z zakresu farmakologii, która potwierdziła, że oznaczenie "calcium c" nie stanowi nazwy rodzajowej i nie informuje o składzie przy ocenie pierwotniej zdolności odróżniającej nie jest istotna i uznaniu , że jest to znak towarowy ma charakter wyłącznie opisowy (s. 22 uzasadnienia);

j) pominięcie przy dokonywaniu oceny interesu prawnego wnioskodawcy, tj. [...] z wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie znaku towarowego treści wyroków sądów powszechnych, tj. wyroku SO w Łodzi z dn. 16 września 2004 r sygn. akt. XGC 1174/03, wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dn. 30 marca 2005 r sygn. akt. I Aca 121/05, wyroku SO w Łodzi z 11 stycznia 2005 r sygn. akt. X GC 1/04, wyroku SN z dn. 21 czerwca 2006 r., sygn. akt. II CSK 34/06;

k) pominięcie treści wyroków wskazanych w pkt j) przy dokonywaniu oceny wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego;

2) art. 1 § 1 w zw. z art. 1 § 2 w zw. z art. 3 § 2 w zw. z art. 141 § 4 p.p.s.a., poprzez przedstawienie sprawy niezgodnie ze stanem rzeczywistym, w szczególności w zakresie dokonania analizy wyroków sądów powszechnych zakazujących posługiwania się oznaczeniem "calcium c";

3) art. 141 § 1 pkt 4 p.p.s.a., poprzez brak ustosunkowania się w treści uzasadnienia WSA do zarzutów dotyczących naruszenia prawa materialnego, w szczególności kwestii braku wykazania interesu prawnego przez wnioskodawcy, tj. [...] tj. pominięcie stanowiska zawartego w wypowiedziach doktryny oraz licznego orzecznictwa a także treści wyroków sądów powszechnych;

II. Naruszenie przepisów prawa materialnego polegające na:

1) art. 29 w zw. z art. 30 u.z.t. poprzez nieprawidłowe przyjęcie, iż wnioskodawca postępowania [...] wykazał interes prawny niezbędny do unieważnienia znaku towarowego "calcium c";

2) poprzez przyjęcie, że znak towarowy "calcium c" nie nabył wtórnej zdolności odróżniającej;

3) poprzez błędną wykładnię art. 7 ust 2 u.z.t. przez przyjęcie, iż znak towarowy słowny "calcium c" nie ma zdolności odróżniającej pomimo tego, że nie informuje jedynie o składzie.

Argumentację na poparcie zarzutów skarżąca przedstawiła w uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

Ponadto, w piśmie z dnia [...] lipca 2015 r. przedstawiła dodatkowe uzasadnienia podstaw kasacyjnych.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zawiera usprawiedliwione podstawy.

Zgodnie z art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny jest związany podstawami skargi kasacyjnej, albowiem zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. rozpoznając sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze z urzędu pod uwagę jedynie nieważność postępowania. Z powyższego wynika, że wywołane skargą kasacyjną postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie polega na ponownym rozpoznaniu sprawy w jej całokształcie, lecz ogranicza się do rozpatrzenia poszczególnych zarzutów przedstawionych w skardze kasacyjnej w ramach wskazanych podstaw kasacyjnych. Istotą tego postępowania jest więc weryfikacja zgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz postępowania, które doprowadziło do jego wydania (por. H. Knysiak-Molczyk Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2009, s. 238 – 240; wyrok NSA z dnia 15 lipca 2005 r., sygn. akt FSK 2706/04; wyrok NSA z dnia 13 lutego 2007 r., sygn. akt II FSK 329/06).

Zawarty w skardze kasacyjnej wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku zasługiwał na uwzględnienie, choć nie wszystkie podstawy, na których skargę kasacyjną oparto i nie wszystkie argumenty przedstawione na ich poparcie można było podzielić.

W pierwszej kolejności oceną Naczelnego Sądu Administracyjnego objęty został zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a., jego zasadność bowiem wykluczałaby możliwość merytorycznego odniesienia się do pozostałych, objętych zarzutami skargi kasacyjnej nieprawidłowości (por. wyroki NSA: z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt II GSK 1293/13; z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt II GSK 937/12).

Za niezasadny należy uznać zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a., sformułowany w punkcie I ppkt 2) i 3) petitum skargi kasacyjnej. Zgodnie z utrwalonym już w tym względzie orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. może stanowić samodzielną podstawę kasacyjną, jeżeli uzasadnienie wojewódzkiego sądu administracyjnego nie zawiera stanowiska co do stanu faktycznego przyjętego za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia (wyrok NSA z dnia 11.05.2012 r., sygn. II OSK 335/11, Lex nr 1252022). Przepis art. 141 § 4 p.p.s.a. można naruszyć wtedy, gdy uzasadnienie orzeczenia nie pozwala jednoznacznie ustalić przesłanek, jakimi kierował się wojewódzki sąd administracyjny podejmując zaskarżone orzeczenie, a wada ta nie pozwala na kontrolę kasacyjną orzeczenia lub brak jest uzasadnienia któregokolwiek z rozstrzygnięć sądu albo gdy uzasadnienie obejmuje rozstrzygnięcie, którego nie ma w sentencji orzeczenia (wyrok NSA z 10.07.2012 r., sygn. II GSK 1012/12, Lex nr 1225696). Zarzut naruszenia przepisu art. 141 § 4 p.p.s.a. może być skuteczny tylko wtedy, gdy uzasadnienie wyroku sporządzone jest w sposób uniemożliwiający kontrolę instancyjną, w szczególności gdy nie zawiera któregoś z elementów konstrukcyjnych wymienionych w powyższym przepisie (wyrok NSA z dnia 10.07.2012 r., sygn. II GSK 1807/11, lex nr 1219231). I co najistotniejsze, za pomocą zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. nie można skutecznie zwalczać prawidłowości przyjętego przez sąd stanu faktycznego (por. wyrok NSA z dnia 01.08.2012 r., sygn. II OSK 2012/11, lex nr 1225725).

Wbrew odmiennemu w tym względzie stanowisku skarżącego, Sąd I instancji nie naruszył art. 141 § 4 p.p.s.a. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku zostało sporządzone w sposób umożliwiający kontrolę instancyjną, w szczególności zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne wymienione w powyższym przepisie prawa i pozwala jednoznacznie ustalić przesłanki, jakimi kierował się wojewódzki sąd administracyjny podejmując zaskarżone orzeczenie. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera też stanowisko co do stanu faktycznego przyjętego za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia. Z uzasadnienia skargi kasacyjnej wynika, że za pomocą zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. skarżąca w istocie próbuje zwalczać prawidłowość przyjętego przez Sąd I instancji stanu faktycznego, czego jak wskazano wyżej, a co wynika ze stanowiska zajętego przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 sierpnia 2012 r., sygn. II OSK 2012/11 (lex nr 1225725) skutecznie uczynić nie może (por. też wyrok NSA z dnia 27.07.2012 r., sygn. I FSK 1467/11, lex nr 1217333).

Niezasadny jest zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 133 § 1 p.p.s.a. Ustawodawca w art. 133 § 1 p.p.s.a. stanowi, że sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy. Wynikający z tego przepisu obowiązek wydania wyroku "na podstawie akt sprawy" oznacza zakaz wyjścia poza materiał znajdujący się w tych aktach. Do naruszenia tego przepisu doszłoby wówczas, gdyby Sąd I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na materiale innym niż ten, który jest zawarty w aktach sprawy. Zgodnie zaś z ugruntowanym orzecznictwem orzekanie "na podstawie akt sprawy" oznacza, że sąd przy ocenie legalności zaskarżonej decyzji bierze pod uwagą okoliczności, które z akt tych wynikają i które legły u podstaw jej wydania.

W rozpoznawanej sprawie Sąd I instancji orzekał na podstawie akt sprawy, tzn. rozpatrywał sprawę na podstawie stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dniu wydania zaskarżonej decyzji.

Istota sporu w rozpoznawanej sprawie sprowadza się do polemiki skarżącej kasacyjnie ze stanowiskiem Sądu I instancji i Urzędu Patentowego RP co do posiadania przez sporne oznaczenie pierwotnej oraz nabycia wtórnej zdolność odróżniającej w wyniku jego używania, co jej zdaniem wynika z przedłożonego przez nią w postępowaniu przed organem materiału dowodowego. Zdaniem Sądu I instancji oraz organu, sporny znak towarowy "calcium c" nie posiadał pierwotnej zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia, jak również nie nabył wtórnej zdolności odróżniającej wskutek jego używania.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w rozpoznawanej sprawie uznaje za usprawiedliwione zarzuty naruszenia przepisów postępowania przez Sąd I instancji sformułowane w punkcie I ppkt 1) petitum skargi kasacyjnej, tj. zarzuty naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. Naruszenie tych przepisów polegało na niedostrzeżeniu przez Sąd I instancji dokonujący kontroli zaskarżonej decyzji, że organ w sposób niewystarczający i niedostatecznie wyczerpujący rozpatrzył materiał dowodowy przedstawiony w postępowaniu przez skarżącą kasacyjnie, nie poddał wnikliwej ocenie i analizie materiału dowodowego, jak i argumentacji przedstawianej przez skarżącą kasacyjnie w toku postępowania zarówno przed Sądem I instancji, jak i przed Urzędem Patentowym RP, zwłaszcza w zakresie oceny nabycia przez sporny znak towarowy "calcium c" wtórnej zdolności odróżniającej – co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W odniesieniu do oceny pierwotnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego - brak ustosunkowania się zarówno przez Sąd I instancji, jak i Urząd Patentowy RP do fantazyjności spornego znaku. Nie jest bowiem wykluczone, aby znak towarowy, nawet fantazyjny, mógł zawierać informacją o składzie danego towaru. Sąd I instancji nie odniósł się do argumentów skarżącej, która podnosiła, że sama konstrukcja słowna znaku zaczynająca się i kończąca na literę "c" (pisaną dużą czcionką) może ewentualnie stanowić o jego fantazyjności. Ponadto Sąd I instancji całkowicie pominął okoliczność, iż każdy lek musi zostać zarejestrowany, a zatem przepisy prawa farmaceutycznego wymagają wskazania składu preparatu, co ma także znaczenie dla oceny samej fantazyjności i siły oddziaływania tego rodzaju znaków towarowych. Brakuje również zarówno ze strony Sądu, jak i organu ustosunkowania się do wyroków sądów powszechnych, w tym Sądu Najwyższego dotyczących zakazania wnioskodawcy naruszania prawa do znaku towarowego "calcium c" i czynów nieuczciwej konkurencji, uznających fantazyjność spornego znaku. Odnosząc się bowiem do zarzutu pominięcia dowodów w postaci wyroków sądów powszechnych w sprawach dotyczących ochrony przed nieuczciwą konkurencją, w których uznano znak "calcium c" za nazwę fantazyjną należy zauważyć, że nie mają one charakteru wiążącego dla sądu administracyjnego i organu w sprawie o unieważnienie znaku i same nie przesądzają, czy istnieją podstawy do unieważnienia prawa z rejestracji znaku. Nie oznacza to jednak, by poglądy wyrażane w orzecznictwie sądów powszechnych w wyniku rozpoznawania spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji nie miały znaczenia i nie wymagały rozważenia w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego, w szczególności gdy dotyczą znaku, którego dotyczy postępowanie o unieważnienie prawa z rejestracji tego znaku (por. wyrok NSA z 20 grudnia 2006 r., sygn. akt II GSK 210/06).

Sąd I instancji nieprawidłowo zaakceptował niedostateczne wyjaśnienie i niewystarczające rozważenie przez Urząd Patentowy RP istotnych kwestii związanych z oceną, czy sporny znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą na podstawie przedstawionego przez skarżącą kasacyjnie materiału dowodowego w postępowaniu przed organem.

Podkreślenia wymaga, że doktryna i orzecznictwo wypracowały katalog okoliczności, których wykazanie przez uprawnionego może prowadzić do powstania wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, które pierwotnie nie mogłoby uzyskać ochrony jako znak towarowy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 22 czerwca 2006 r. w sprawie August Storck KG, C-25/05 P, (pkt 75 wyroku) podkreślił, że przy ocenie, czy dany znak nabył charakter odróżniający w drodze używania, należy wziąć pod uwagę w szczególności: udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku towarowego, wysokość nakładów przedsiębiorstwa związanych z promocją, odsetek zainteresowanych kręgów odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, jak również opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych zrzeszeń zawodowych.

Od tego, jak kształtują się powyższe okoliczności zależy ustalenie jednoznacznego związku między znakiem a przedsiębiorcą, który go używał, który to związek stanowi o powstaniu wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, czyli możliwości odróżniania towarów nim opatrywanych od towarów pochodzących od innych przedsiębiorców. Jest oczywiste, że długotrwałość używania znaku przed zgłoszeniem do rejestracji, duża intensywność reklamy towarów opatrzonych znakiem potwierdzona wydatkami w kolejnych latach, znacząca ilość towarów opatrzonych znakiem wprowadzonych do obrotu, powszechny sposób dystrybucji, etc. – są okolicznościami, z których można wyprowadzić wniosek o powstaniu wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, które pierwotnie nie mogłoby uzyskać ochrony jako znak towarowy (por. wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., C-108/97 w sprawie Windsurfing Chiemsee; wyroki NSA: z 11 czerwca 2014 r., II GSK 592/13; z dnia 8 listopada 2011 r. II GSK 1033/10).

Takiej pogłębionej analizy ogółu okoliczności decydujących o nabyciu wtórnej zdolności odróżniającej przez sporne oznaczenie zabrakło w zaskarżonym orzeczeniu Sądu I instancji. Sąd I instancji nie dostrzegł, że – jak stwierdził ETS w wyroku z 4 maja 1999 r. w sprawie Chiemsee w połączonych sprawach C- 108/97 i C-109/97 – że przy ustalaniu, czy znak towarowy nabył zdolność odróżniającą w wyniku używania, właściwy organ musi dokonać całościowej oceny dowodów na okoliczność, że znak zaczął identyfikować dany produkt jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i odróżniać tym samym ten produkt od produktów pochodzących z innych przedsiębiorstw.

Ponadto, Sąd I instancji – akceptując i powtarzając stanowisko organu - nie wziął pod uwagę, okoliczności, które pozwalają na ustalenie, że w świadomości odbiorców (klienteli) powstała tego rodzaju więź między oznaczeniem a towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy, która pozwala na świadomy wybór towaru opatrzonego właśnie tym oznaczeniem. Jak wskazano wyżej, więź oznaczenia z towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy może być nieuchronnym skutkiem długotrwałości, intensywności i powszechności nakładania oznaczenia na towarach masowych. Więź powstaje w szczególności wtedy, kiedy zostaje ustalone, że żaden inny uczestnik obrotu nie opatrywał swoich towarów takim samym oznaczeniem słowno-graficznym w okresie przed zgłoszeniem spornego oznaczenia do ochrony. Wniosek o powstaniu więzi między oznaczeniem a towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy może być wynikiem logicznych operacji myślowych, opartych o wyżej opisane "wszystkie okoliczności". Do ustalenia więzi między oznaczeniem a konkretnym przedsiębiorcą mogą być przydatne dowody w postaci badań opinii publicznej, ale nie są one konieczne w sytuacji, kiedy dowiedziona zostaje długotrwałość i intensywność używania, w połączeniu z wyłącznością używania oznaczenia w określonym kształcie. W takiej sytuacji oznaczenie w swoim całokształcie utrwala się w świadomości klienteli i nabywa wtórną zdolność odróżniającą, mimo iż posiada cechy, które nie pozwoliłyby mu na uzyskanie ochrony z uwagi na brak dostatecznych znamion odróżniających. Brak znamion odróżniających poszczególnych elementów oznaczenia nie ma tu żadnego znaczenia, bowiem chodzi o stan zaistniały na skutek zmian w świadomości nabywców spowodowany funkcjonowaniem oznaczenia przed jego zgłoszeniem (por. wyrok NSA z 11 czerwca 2014 r., sygn. akt II GSK 592/13).

Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy podkreślić należy, że zważywszy, iż materiał dowodowy zgromadzony w aktach, pochodzący sprzed daty zgłoszenia spornego znaku towarowego potwierdza, w szczególności: a) co najmniej 5-letni okres używania przed zgłoszeniem oznaczenia słownego "calcium c", tj. przed [...] września 1999 r. w niezmienionym kształcie i kolorystyce na terenie RP; b) czas wprowadzania na rynek preparatu oraz wielkość sprzedaży w liczbie 40 mln opakowań produktu leczniczego pod oznaczeniem "calcium c"; c) znaczące jak na lata 90-te nakłady poniesione przez skarżącą na reklamę i promocję produktu, m. in. na reklamy telewizyjne; d) procentowy udział skarżącej w rynku w wysokości 97%; e) okoliczność, iż skarżąca była jedynym podmiotem posługującym się spornym oznaczeniem i wprowadzającym produkty "calcium c" do obrotu; f) otrzymanie przez skarżącą prestiżowych nagród, a zwłaszcza polskiego godła promocyjnego [...], za serię preparatów musujących, w tym preparatów Calcium C, poprzez uznanie, że ze względu na datę ich otrzymania nie mają znaczenia dla oceny wtórnej zdolności odróżniającej w sytuacji, gdy okolicznością notoryjną jest, że nagrody te otrzymuje się nie za rok, w którym są wydane lecz za działalność dotychczasową a tym samym dotyczą one de facto okresu poprzedzającego zgłoszenie spornego znaku towarowego "calcium c" do ochrony – to wniosek Sądu I instancji, akceptujący stanowisko organu o braku związku pomiędzy spornym oznaczeniem a produktem jako pochodzącym od skarżącej – budzi poważne wątpliwości.

Wyprowadzony w oparciu o materiał dowodowy wniosek Sądu I instancji o niewykazaniu utrwalenia się u odbiorców powiązania oznaczenia z towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy - wymaga precyzyjnego i szczegółowego wyjaśnienia, gdyż bez tego wyjaśnienia jest całkowicie niezrozumiały. Sąd I instancji nie wyjaśnił dlaczego uważa, że pomimo niespornego ustalenia wskazanych okoliczności, konsumenci (nabywcy) nie łączą spornego oznaczenia ze skarżącą jako przedsiębiorcą, która przez tyle lat i tak intensywnie go używa, a jednocześnie jedynym używającym spornego oznaczenia w obrocie. W żadnym razie wyjaśnieniem ze strony Sądu I instancji nie jest powtarzanie za organem, że wykazana przez skarżącą wielkość sprzedaży produktu, znaczne nakłady poniesione na jego reklamę i promocję, udział w rynku, czy bycie jedynym w obrocie przedsiębiorcą - nie stanowią o powiązaniu spornego oznaczenia z towarem jako pochodzącym jedynie od skarżącej (s. 19 uzasadnienia wyroku Sądu I instancji).

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że Sąd I instancji nie zauważył braku wnikliwego odniesienia się i oceny przez Urząd Patentowy RP wyżej opisanych zagadnień istotnych dla oceny zarówno pierwotnej, jak i wtórnej zdolności odróżniającej, jak również pominięcia przez organ istotnych dla sprawy argumentów skarżącej kasacyjnie spółki.

Należy bowiem stwierdzić, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy nie jest wyłączony obowiązek organu wyjaśnienia okoliczności sprawy, o którym mowa w art. 7 i art. 77 k.p.a. Powołane przepisy k.p.a. mają zastosowanie w takim postępowaniu na podstawie art. 256 ust. 1 p.w.p. Obowiązek organu wyjaśnienia okoliczności sprawy nie jest sprzeczny z zasadą, że ciężar dowodu ostatecznie spoczywa na tym, kto z określonego faktu wywodzi dla siebie skutki prawne. Jednakże dopiero zaniechanie przedstawienia przez stronę dowodów, pomimo wezwania przez organ, wyłącza możliwość skutecznego podnoszenia zarzutu, że zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem wskutek naruszenia obowiązku organu wyjaśnienia okoliczności sprawy zgodnie z art. 7 i art. 77 k.p.a. Na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie dowodowe oparte jest bowiem na zasadzie oficjalności, a rola organu nie jest ograniczona tylko do oceny faktów, które przedstawił wnioskodawca. Uważa się, że w sprawach, w których na stronie spoczywa ciężar wskazania konkretnych faktów i zdarzeń, z których wywodzi ona dla siebie określone skutki prawne, a twierdzenia strony w tym zakresie są ogólnikowe i lakoniczne, obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie jest wezwanie strony do uzupełnienia i sprecyzowania tych twierdzeń. Dopiero gdy strona nie wskaże takich konkretnych okoliczności, można z tego wywieść negatywne dla niej wnioski (wyroki NSA: z 20 grudnia 2006 r., sygn. akt II GSK 210/06; z 19 października 1988 r., sygn. akt II SA 1947/87, ONSA nr 2/1988, poz. 82; W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002, str.104 i cytowana tam literatura).

W konsekwencji, Sąd I instancji zaaprobował naruszenie przez organ przepisów postępowania, tj. art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a., uniemożliwiające sądową kontrolę zaskarżonej decyzji administracyjnej. Ogólne stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu decyzji Urzędu Patentowego RP, powtórzone za organem przez Sąd I instancji, że fakt poczynienia dużych nakładów na reklamę oraz wykazanie znaczących obrotów same w sobie nie stanowią o nabyciu wtórnej zdolności odróżniającej (str. 14-15 uzasadnienia decyzji i str. 19 uzasadnienia wyroku) niczego nie wyjaśnia i jedynie prima facie jest trafne.

Stwierdzone uchybienia przepisom prawa procesowego powodują, że przedwczesna byłaby ocena zasadności podstawy skargi kasacyjnej opartej na zarzutach naruszenia prawa materialnego. Posunięcie takie niweczyłoby bowiem cele kontroli instancyjnej ukształtowanej przepisami p.p.s.a. Dla oceny zasadności zarzutów naruszenia prawa materialnego istotne znaczenie mają bowiem prawidłowe ustalenia faktyczne stanowiące podstawę zaskarżonego orzeczenia.

Ponownie orzekając w sprawie ze skargi na zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji na sporny znak towarowy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązany będzie uwzględnić rozważania poczynione w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Zważywszy na przytoczone wyżej względy Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. i przekazał sprawę Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 203 pkt 1 p.p.s.a.