Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 390/08
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2008-07-30 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 9 ust. 1 pkt 1,
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
article: art. 7, art. 8, art. 77 par. 1, art. 80, art. 104 par. 2, art. 107 par. 3,
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: art. 151, art. 153
journal: Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś- Dębecka (spr.) Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant Anna Fabiańczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2008 r. sprawy ze skargi I. Sp. z o.o. z siedzibą w Ż. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy MERCI R-146586 oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej po ponownym rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] sierpnia 2007 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MERCI R-16586, udzielonego na rzecz R. Sp. jawna z siedzibą w K., na skutek sprzeciwu wniesionego przez A. KG z siedzibą w B., Niemcy, na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst.jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z póź. zm.), a także art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. nr 5, poz. 17 z późn. zm.), w związku z art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej unieważnił prawo ochronne na znak towarowy MERCI R-146586.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

W dniu 26 sierpnia 2004 r. firma A. KG z siedzibą w B., Niemcy wniosła sprzeciw wobec decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] września 2003 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy MERCI R-146586 na rzecz R. w K., przeznaczonego do oznaczenia towarów w klasie 30 tj. kawy, namiastek kawy, napojów na bazie kawy.

Zdaniem firmy A., prawo ochronne udzielone zostało z naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. bowiem znak towarowy MERCI R-146586 jest podobny w stopniu stwarzającym ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, co do źródła pochodzenia towarów zarejestrowanych na jego rzecz z wcześniejszym pierwszeństwem dwóch znaków towarowych: słownego MERCI R-68903 oraz słowno-graficznego MERCI IR-728855. Porównywane znaki są identyczne, jak również przeznaczone są do oznaczenia podobnych towarów, albowiem produkty czekoladowe, kakao oraz kawa są w tej samej klasie. Między tymi towarami występuje ścisły związek, gdyż kawa, czy napoje na bazie kawy najczęściej konsumowane są ze słodyczami, jak również stanowią popularny zestaw upominkowy. Oznaczenie MERCI używane jako znak towarowy w odniesieniu do wyrobów czekoladowych poprzez utrzymywaną ochronę, intensywne używanie oraz reklamę uzyskało przymiot powszechnej znajomości, a także cieszy się renomą. Na potwierdzenie powyższych okoliczności wnosząca sprzeciw podała zestawienie sprzedaży towarów ze znakiem MERCI, a także zestawienie poniesionych wydatków na marketing i promocję tych towarów w Polsce w latach 1997-1999.

Używanie więc przez uprawnionego w obrocie spornego znaku towarowego przyniosłoby firmie R. nienależną korzyść, a jednocześnie byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru i renomy jej znaku towarowego.

Dodatkowo w sprzeciwie podniesiono, iż towary, dla których zarejestrowane są ww. znaki towarowe wraz z towarami, dla których zarejestrowany jest sporny znak towarowy pozostają ze sobą w ścisłych związkach funkcjonalnych i służą zaspokojeniu tych samych potrzeb, tego samego kręgu odbiorców, jak również nabywane są w tych samych punktach sprzedaży detalicznej i rozprowadzane są tymi samymi kanałami dystrybucji.

Wobec identyczności znaków towarowych oraz bezspornego podobieństwa towarów do oznaczenia których przeznaczone są porównywane znaki towarowe istnieje realne niebezpieczeństwo wprowadzenia przeciętnego konsumenta w błąd, co do pochodzenia towarów oznaczonych spornym znakiem. Utrzymywanie ochrony na sporny znak towarowy powodowałoby rozwodnienie znaku MERCI poprzez osłabienie jego odróżniającego charakteru i renomy.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy MERCI R-146586 wnosił o oddalenie sprzeciwu.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2005 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oddalił sprzeciw wniesiony przez firmę A. KG z siedzibą w B., Niemcy wobec decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] września 2003 r. o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy MERCI R-146586 na rzecz R. Spółka jawna w K., przeznaczony do oznaczenia towarów w klasie 30 tj. kawy, namiastek kawy, napojów na bazie kawy.

W ocenie Kolegium Orzekającego Urzędu Patentowego RP podniesiony w sprzeciwie zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych (Dz.U. nr 5, poz. 1117 ze zm.) nie jest zasadny.

Zdaniem organu, w przedmiotowej sprawie, brak było jednorodzajowości towarów do oznaczenia których przeznaczone są przeciwstawione znaki towarowe, mimo podobieństwa w warstwach fonetycznej , wizualnej i znaczeniowej.

Znak towarowy MERCI R-146586 przeznaczony jest do oznaczenia towarów w klasie 30 tj. kawy, namiastek kawy oraz napojów na bazie kawy. Znaki towarowe wnoszącej sprzeciw, które także służą do oznaczenia towarów w klasie 30 przeznaczone są do oznaczenia - znak towarowy MERCI R- 68903: "kakao, czekolady i słodyczy", zaś znak towarowy MERCI IR-728855: "słodyczy, czekolady, produktów czekoladowych i pieczywa cukierniczego". Nie ulega wątpliwości, że w/w. towary są towarami powszechnego użytku, a ich odbiorcami jest przeciętny konsument. Przy ocenie podobieństwa towarów należy brać pod uwagę przeciętnie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta. Ponadto, w obrocie gospodarczym nie jest bowiem zjawiskiem powszechnie przyjętym, aby produkcja tych samych towarów zajmowali się ci sami producenci, co musiałoby oznaczać, że większość producentów tych samych towarów to same podmioty. Także nabywanie towarów w tych samych punktach sprzedaży nie wystarcza do stwierdzenia podobieństwa porównywanych towarów jako, że wiele różnych towarów może być sprzedawanych w tych samych punktach sprzedaży.

Mając powyższe rozważania na uwadze, Urząd Patentowy doszedł do wniosku, że pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi nie istnieje taki stopień podobieństwa, który stwarzałby realne niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów, tym bardziej, iż punktem odniesienia w niniejszej sprawie jest przeciętny konsument, właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Niezależnie od tego wnosząca sprzeciw nie wykazała, aby jej znaki towarowe cieszyły się ustaloną renomą na terenie Polski w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego tj. 29 października 1999 r. Zestawienie sprzedaży towarów ze znakiem MERCI oraz zestawienie wydatków na marketing i promocję tych towarów w Polsce w latach 1997-1999 nie zostało poparte żadnym materiałem weryfikującym te liczby.

Skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] grudnia 2005 r. złożyła Spółka A. KG z siedzibą w B., Niemcy wnosząc o jej uchylenie jako niezgodnej z prawem.

Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy, w szczególności przepisów art. 7, 8 i 77 § 1 kpa poprzez nierozpatrzenie wszystkich okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie, nieustosunkowanie się do wszystkich argumentów sprzeciwu, a także zaniechanie wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy oraz przyjęcie wadliwych ustaleń okoliczności sprawy. Naruszenie wskazanych przepisów wpłynęło w konsekwencji, w sposób istotny na nieprawidłowe zastosowanie w sprawie normy prawa materialnego wyrażonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, mającej w sprawie niniejszej zastosowania w związku z art. 315 ust. 3 ustawy dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Urząd Patentowy, zdaniem skarżącej, dokonał analizy podobieństwa towarów z pominięciem podstawowych kryteriów oceny podobieństwa uznawanych od lat w orzecznictwie i doktrynie, a także w sposób wybiórczy dokonał analizy podobieństwa towarów na podstawie błędnie ustalonych okoliczności sprawy, w szczególności dotyczącej sytuacji rynkowej. Pominął zasadę oceny podobieństwa oznaczeń i towarów z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, a także zasadę wzajemnej korelacji podobieństwa towarów i znaków towarowych, zgodnie z którą im większy stopień podobieństwa znaków, tym mniejszy wystarczy stopień podobieństwa towarów, aby przyjąć istnienie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Ponadto przy ocenie wprowadzenia w błąd odbiorców Urząd nie uwzględnił ważkiego argumentu skarżącej, a dotyczącego wpływu stopnia znajomości wśród konsumentów należącego do niej znaku MERCI. Nadto Urząd odbiegł znacznie od treści wniosku. Zarzut renomy nigdy nie był sformułowany. W konsekwencji nie zaistniała konieczność udowodnienia ustalonej renomy znaku towarowego MERCI. Skarżący wskazywał jedynie, że dla oceny niebezpieczeństwa pomyłek, co do pochodzenia towarów oznaczonych znakiem MERCI, niezbędne jest uwzględnienie znajomości występującego na rynku od lat znaku i wynikającej z tego siły oddziaływania znaku na odbiorców.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej oddalenie, przywołując argumentację zawartą w decyzji.

Uczestnik postępowania wnosił o oddalenie skargi, podkreślając brak uzasadnionych podstaw do jej uwzględnienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 października 2006 r., działając w oparciu o art. 145 § 1 pkt 1) c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchylił decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] grudnia 2005 r.

Sąd ten wskazał, że w postępowaniu administracyjnym funkcjonuje zasada prawdy obiektywnej, wyprowadzona z art. 7 i 7 k.p.a. Obowiązkiem organu administracji publicznej jest wiec wyczerpująco zbadać wszystkie okoliczności faktyczne sprawy tak, aby właściwie zastosować normę prawa materialnego. Z tych obowiązków Urząd Patentowy w sprawie niniejszej się nie wywiązał. W szczególności dokonał analizy podobieństwa towarów na podstawie wadliwych przesłanek oraz błędnie ustalonych okoliczności sprawy, co uzasadnia postawienie zrzutu, iż jest to ocena dowolna, przekraczająca zasadę swobodnej oceny dowodów wyrażoną w art. 80 k.p.a.

Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, iż obydwa znaki składają się z tego samego słowa MERCI, co sprawia, że są identyczne w warstwie fonetycznej, znaczeniowej i wizualnej. Sąd zgodził się ze skarżącą firmą A., że Urząd Patentowy obok stosowanych dotychczas kryteriów ustalania podobieństwa towarów zastosował dodatkowe, a mianowicie, że produkcją porównywanych towarów powszechnie nie zajmują się ci sami producenci. Wobec nowości tego rodzaju kryterium, a przede wszystkim jego decydującej roli w sprawie niniejszej, obowiązkiem Urzędu było poinformować o nim strony postępowania tak, aby mogły się do niego ustosunkować. Dlatego też rzeczą organu, ponownie rozpoznającego sprawę będzie wyjaśnić powyższą okoliczność.

Za trafny Sąd uznał argument skargi, że Urząd Patentowy ograniczył przedmiot oceny podobieństwa towarów do porównania podobieństwa "kawy" do "wyrobów cukierniczych". Tymczasem znak skarżącej jest zarejestrowany także dla kakao. Przedmiotem oceny Urzędu winny więc być wszystkie towary ujęte w wykazie towarów zarejestrowanych znaków towarowych.

Wątpliwości Sądu wzbudził także argument organu, iż jeden towar nie jest nieodzowny lub istotny dla użycia drugiego i argumentu tego Urząd nie rozważył należycie. Ograniczył się tylko do stwierdzenia, że z zestawienia zakresów ochrony porównywanych znaków towarowych wynika, iż wprawdzie, w ogólności przeznaczone są one do oznaczania artykułów spożywczych, powszechnego użytku, którego odbiorcami jest przeciętny konsument, ale nie istnieje między nimi ścisły związek polegający na tym, że jeden towar jest nieodzowny lub istotny dla użycia drugiego. Nie wymaga udowodnienia, że często, zarówno kawa jak i kakao, a także pieczywo cukiernicze, będące towarami powszechnego użytku, których odbiorcą jest przeciętny konsument, stanowią tak produkt końcowy jak i składnik wielu produktów spożywczych.

Następnie, w ocenie WSA, Urząd Patentowy także nie przeanalizował w sposób prawidłowy podnoszonego argumentu o wpływie znajomości znaku na jego zdolność odróżniającą w kontekście wprowadzenia w błąd odbiorcy. Przyjął, iż wnoszący sprzeciw nie udowodnił renomy oraz powszechnej znajomości znaku. Istotnie zarzut renomy nie został sformułowany, aczkolwiek wobec stwierdzenia uczestnika postępowania nie budził wątpliwości. Nie mógł jednak stanowić podstawy rozpoznania przez Urząd, albowiem zgodnie z art.255 ust. 4 p.w.p. Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Natomiast, zdaniem WSA, zestawienia wydatków na marketing i promocję mogły służyć wykazaniu większej sile oddziaływania przedmiotowego znaku niż przeciętnego znaku towarowego, a w konsekwencji większemu niebezpieczeństwu wprowadzenia w błąd odbiorcy nawet tego uważnego.

W wyniku uchylenia zaskarżonej decyzji sprawa została przekazana Urzędowi Patentowemu do ponownego rozpoznania.

Na rozprawie w dniu [...] sierpnia 2007 r. strony podtrzymały swoje wcześniejsze stanowiska. Dodatkowo uprawniony podniósł, iż jedynie znak MERCI R-68903 jest znakiem wcześniejszym niż znak sporny. Drugi ze znaków przeciwstawionych (MERCI IR-728855) został bowiem zarejestrowany [...] lutego 2000 r., a więc po dacie zgłoszenia kwestionowanego znaku (zgłoszonego w dniu 29 października 1999 r.).

Rozpoznając sprzeciw decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. Urząd Patentowy nie podzielił stanowiska uprawnionego jakoby znak MERCI IR728855. nie może stanowić przeciwstawienia w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., bowiem został zarejestrowany z późniejszym pierwszeństwem.

Organ podkreślił, że co prawda rejestracja międzynarodowa znaku MERCI (IR-728855) rzeczywiście nastąpiła w dniu [...] lutego 2000 r. to jednak znak ten jest chroniony z wcześniejszym pierwszeństwem niż data rejestracji. Ma tu zastosowanie przepis art. 124 p.w.p. zgodnie z którym pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w umowach międzynarodowych według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia znaku, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty. Sytuacja taka miała miejsce w niniejszej sprawie. Zgodnie z danymi zawartymi w bazie ROMARIN prowadzonej dla znaków międzynarodowych przez Biuro Międzynarodowe w Genewie, znak MERCI IR-728855 korzystał z pierwszeństwa na zasadach określonych w Konwencji Paryskiej od dnia 16 sierpnia 1999 r. Porównanie tej daty i późniejszej rejestracji znaku w trybie międzynarodowym ([...] lutego 2000 r.) prowadzi do wniosku, iż zachowany został wskazany w art. 124 p.w.p. termin sześciu miesięcy. W tej sytuacji należy stwierdzić, że znak MERCI IR-728855 jest znakiem wcześniejszym (chronionym od 16 sierpnia 1999 r.) niż znak sporny (zgłoszony w dniu 29 października 1999 r.) i może stanowić przeciwstawienie w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.

Rozpoznając sprawę ponownie w świetle wytycznych WSA organ uznał, że znak sporny został przeznaczony do oznaczania towarów tego samego rodzaju co znaki przeciwstawione bowiem znak MERCI R-68903 służy do oznaczania produktów tj.: "kakao, czekolada, słodycze", natomiast oznaczenie MERCI IR-728855 zostało przeznaczone dla "słodyczy, czekolady i produktów czekoladowych" oraz "pieczywa cukierniczego". Z kolei znak sporny służy do oznaczania towarów: ,,kawa, namiastki kawy, napoje na bazie kawy"

Urząd zaznaczył, iż "jednorodzajowość" towarów nie może być interpretowana jako "identyczność" (w ten sposób m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 listopada 2002 r., sygn. akt II SA 4031/01), zaś klasyfikacja dotycząca towarów ma jedynie charakter porządkowy, natomiast nie może przesądzać o jednorodzajowości, skutkiem czego w konkretnej sytuacji towary zaliczane do jednej klasy mogą być towarami różnego rodzaju i odwrotnie jednorodzajowe mogą być towary ujęte w różnych klasach (decyzja z dnia 28 września 1992 r. Komisji Odwoławczej, sygn. akt 1120/92, w sprawie znaku słownego CANDIDA).

W ocenie organu jednorodzajowość towarów dotyczy "kakao" (R- 68903) oraz "kawy, namiastek kawy" i "napojów na bazie kawy" (R146586). Towary te należą do kategorii napojów sprzedawanych w tych samych miejscach tj. sklepach spożywczych i służą zaspokajaniu zbliżonych potrzeb (należą do kategorii używek). Odnosząc się do twierdzenia uprawnionego, iż oferta kawy nie jest skierowana do dzieci, organ stwierdził, iż nie dotyczy to wszystkich rodzajów kawy (np. kawy zbożowej), po drugie w wykazie towarów znaku spornego wskazano napoje na bazie kawy, co do których również nie można wykluczyć, że mogą być spożywane przez dzieci. Niezależnie od powyższego odbiorcami zarówno kawy (i jej pochodnych) jak i kakao są w znacznej mierze dorośli i grupy odbiorców porównywanych towarów w konkretnej sytuacji mogą się pokrywać. Zarówno kakao, jak i kawa mogą być zamiennie składnikami różnych produktów spożywczych (np. lodów, ciast, napojów). Zdaniem organu wskazane towary mogą być względem siebie konkurencyjne (potencjalny nabywca może raz nabyć kakao innym razem kawę, w celu zaspokojenia tych samych potrzeb).

Podobne wnioski organ odniósł do innych towarów objętych ochroną w ramach znaków przeciwstawionych tj. "czekolada, słodycze" (R-68903) oraz "słodycze, czekolada i produkty czekoladowe, pieczywo cukiernicze" (IR-728855) w szczególności mając na uwadze stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, iż "nie wymaga udowodnienia, że często zarówno kawa jak i kakao, a także pieczywo cukiernicze, będące towarami powszechnego użytku, których odbiorcą jest przeciętny konsument, stanowią tak produkt końcowy jak i składnik wielu produktów spożywczych" .

Ponadto Urząd Patentowy zauważył, iż wszystkie analizowane towary należą do towarów o stosunkowo niskiej cenie, powszechnie nabywanych, zaliczanych do kategorii tzw. "produktów impulsowych", tj. nabywanych przez klienta pod wpływem impulsu. Faktyczna możliwość wytwarzania ich przez te same podmioty (do takich należy np. firma N. która jest producentem zarówno kawy, jej pochodnych, kakao jak i produktów cukierniczych) oraz jednakowe warunki zbytu wskazują, że omawiane towary mogą zostać uznane przez relewantny krąg odbiorców za powiązane ze sobą w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. (podobnie w wyr. Sądu Pierwszej Instancji w sprawach sygn. akt T-l 69/03, a także T-l 15/02).

Jednocześnie Urząd Patentowy uznał, że przeciwstawione oznaczenia są podobne gdyż składają się z tego samego słowa MERCI. Zarówno znak sporny jak i przeciwstawiony mu znak R-91685 są znakami słownymi. Drugi ze znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz wnoszącego sprzeciw (IR-728855) posiada dodatkowo grafikę, na którą składa się słowo MERCI zapisane małymi pogrubionymi literami w kolorze złotym, przy czym nad literą "i" zamiast kropki umieszczone jest czerwone serduszko. Stanowisko to pozostaje w zgodzie z ustaleniami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 13 października 2006 r. stwierdził, iż identyczność przeciwstawionych znaków (MERCI R-146586 oraz MERCI R-68903 i MERCI IR-728855) nie budzi wątpliwości, zarówno w warstwie fonetycznej, znaczeniowej i wizualnej.

W związku z powyższym organ doszedł do przekonania, że wniosek o unieważnienie spornego prawa ochronnego jest zasadny. Co prawda nie zostało wykazane aby w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego (29 października 1999 r.) należący do firmy A. znak MERCI było oznaczeniem szczególnie znanym, cieszącym się dobrą opinią wśród odbiorców, przy czym okoliczności te, w świetle naruszenia rozpatrywanego zarzutu opartego na treści art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., nie mają decydującego znaczenia.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uprawniony wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji, zarzucając naruszenie przepisów postępowania, mających wpływ na wynik sprawy, w szczególności przepisów art. 7, art. 8, art.77 §1 i § 2, art.104 § 2 i art.107 § 3 k.p.a. i wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji jako niezgodnej z prawem.

W szczególności, w ocenie skarżącego, organ nietrafnie uznał, iż odbiorcami zarówno kawy (i jej pochodnych), jak i kakao są w znacznej mierze dorośli oraz, że "zarówno kakao jak i kawa mogą być zamiennie składnikami różnych produktów spożywczych (np. lodów, ciast, napojów)" ,a także, iż kawa i kakao są produktami końcowymi. Skarżący zaznaczył, iż obecnie w ramach produkcji wielkoprzemysłowej wyrobów cukierniczych, ich producenci dość często stosują dodatki smakowe w postaci substytutów, jakimi są smakowe i zapachowe produkty aromatyczne (wyszczególnione również w klasie 30), jak i smakowe i zapachowe esencje i olejki eteryczne. Skarżący zakwestionował stwierdzoną przez Urząd Patentowy wzajemną konkurencyjność kawy i kakao. Zdaniem strony Urząd nie udowodnił, że w celu zaspokojenia tych samych potrzeb (poprawienie samopoczucia, przyspieszenie krążenia, podwyższenie ciśnienia, ale również i potrzeb smakowych), potencjalny nabywca, który dość często wypija kilka filiżanek kawy dziennie, zamiast kawy, nabywa kakao. Brak jest w w/w uzasadnieniu dowodu przeprowadzonego przez Urząd na tę okoliczność. Skarżący zaznaczył, że przeciętny nabywca kawy nie jest nabywcą nierozważnym. Zna on z reguły doskonale jakość i smak kupowanej przez siebie marki. Najczęściej kieruje się subiektywnym odczuciem smakowym i jakościowym będących w obrocie różnych oznaczeń i nazw kawy od znacznej ilości jej producentów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Duże znaczenie dla przeciętnego odbiorcy kawy, ale i również czekolady na jego decyzję zakupu ma również bardzo intensywna reklama tych produktów, zwłaszcza w telewizji.

Zdaniem skarżącego błędne wnioski Urząd wywiódł odnosząc się do stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , iż "nie wymaga udowodnienia, że często zarówno kawa, jak i kakao, a także pieczywo cukiernicze, będące towarami powszechnego użytku, których odbiorcą jest przeciętny konsument, stanowią tak produkt końcowy jak i składnik wielu produktów spożywczych " Nie można rozpatrywać wykazu towarów i usług w odniesieniu do tego, co z tym produktem końcowym, jakim jest kawa lub też kakao, zrobi potencjalny nabywca i czy ten końcowy produkt będzie stanowić dla niego tylko i wyłącznie surowiec do zaparzenia kawy, czy też użyje on kawy do innego celu. Przedmiotem ochrony znaków towarowych nie jest domniemanie, co odbiorca zrobi z produktem oznaczonym tym znakiem. Ochrona na znak towarowy jest udzielana przedsiębiorcy do oznaczania wytwarzanych przez niego produktów wymienionych w wykazie towarów i usług zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Towarów i Usług. Produktem końcowym skarżącej jest "kawa, namiastki kawy i napoje na bazie kawy", natomiast produktem końcowym uczestnika postępowania jest "kakao, czekolada, produkty czekoladowe, słodycze i pieczywo cukiernicze" i na te produkty zarówno skarżąca, jak i uczestnik postępowania posiadają prawa ochronne. Natomiast utożsamianie słodyczy i pieczywa cukierniczego z kawą na tej podstawie, iż są one produkowane o smaku kawowym, nie ma uzasadnienia i taka interpretacja narusza art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.

W ocenie skarżącego nieuzasadnione i nie poparte żadnym logicznym wyjaśnieniem, ani żadnym dowodem, jest stwierdzenie Urzędu Patentowego RP, że wszystkie analizowane towary należą do towarów o stosunkowo niskiej cenie, powszechnie nabywanych, zaliczanych do kategorii tzw. "produktów impulsowych", t. j. nabywanych rzez klienta pod wpływem impulsu. Zarówno kawa jak i kakao jest nabywane przez rozważnych odbiorców nie pod wpływem, a tylko i wyłącznie pod wpływem potrzeby.

Skarżący zauważył, że zgodnie z przepisem 104 § 2 k.p.a. Urząd Patentowy RP nie rozpatrzył możliwości unieważnienia prawa ochronnego w części co do spornych w tym postępowaniu towarów takich jak "namiastki kawy i napoje na bazie kawy", pozostawiając ważne prawo ochronne nr R-146586 jedynie na wymieniony w klasie 30 produkt o nazwie "kawa". Brak rozpatrzenia wszystkich okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie, jak również nieustosunkowanie się do części argumentów podniesionych w postępowaniu spornym, narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego, stanowiąc podstawę do uchylenia przez Sąd.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Ustosunkowując się do zarzutów skargi organ podkreślił, iż krąg odbiorców towarów nie musi być identyczny lecz wystarczy aby częściowo się pokrywał.

Urząd Patentowy wyjaśnił też, że produkty takie jak kawa i kakao mogą być użyte zamiennie jako składniki. Sytuacja taka może mieć miejsce np. przy domowym przygotowywaniu określonych produktów np. ciasta dlatego nie ma znaczenia dla sprawy okoliczność, że jako zamienniki mogą być użyte jeszcze inne produkty. W ocenie organu wystarczające jest wykazanie potencjalnej (hipotetycznej) możliwości współistnienia ww. towarów, w postaci w jakiej zostały one zarejestrowane, zaś takie stanowisko organu jest zgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zawartymi w wyroku z dnia 13 października 2006 r.

W ocenie Urzędu bezzasadny jest też zarzut naruszenia art. 104 § 2 k.p.a., bowiem w toku postępowania stwierdzono podstawy unieważnienia spornego prawa ochronnego w całości a nie w części, co wynika wprost z treści uzasadnienia decyzji.

Wnosząca sprzeciw firma A. wniosła o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W ocenie Sądu analizowana pod tym kątem skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2007 r. nie narusza prawa.

Zdaniem Sądu, unieważniając prawo ochronne na znak towarowy MERCI R- 146586 Urząd Patentowy RP nie dopuścił się zarówno naruszenia przepisów prawa materialnego, w tym art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., jak również nie uchybił przepisom postępowania, a w szczególności art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na ostateczny wynik sprawy.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej w art. 315 ust. 3 stanowi, iż ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Przepis ten wyraża więc zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed dniem 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. W związku z tym organ zasadnie przyjął, iż przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, są przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, skoro zgłoszenie spornego znaku nastąpiło w dniu 29 października 1999 r.

Stosownie do wytycznych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zawartych w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 października 2006 r., przy ponownym rozpoznaniu sprawy, Urząd Patentowy RP był obowiązany dokonać szczegółowej oceny całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie w celu ustalenia czy przeciwstawiane znaki są podobne w stopniu stwarzającym niebezpieczeństwo konfuzji w obrocie, przy czym Sąd uchylając decyzję stwierdził, iż podobieństwo w warstwach fonetycznej, znaczeniowej i wizualnej nie budzi wątpliwości. Sąd zaznaczył także, iż nie wymaga udowodnienia okoliczność, że często, zarówno kawa jak i kakao, a także pieczywo cukiernicze, będące towarami powszechnego użytku, których odbiorcą jest przeciętny konsument, stanowią tak produkt końcowy jak i składnik wielu produktów spożywczych.

W myśl przepisu art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność była przedmiotem zaskarżenia.

Analizując zarzuty skargi nie można podzielić argumentów skarżącego, iż Urząd Patentowy dokonał dowolnej interpretacji art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. porównując sporne oznaczenia.

Jak wynika z treści decyzji ponownie rozpatrując sprzeciw Urząd Patentowy kierował się regułami zawartymi w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych - zwanej dalej u.z.t. (Dz. U. Nr 5, poz. 17), który to artykuł stanowił podstawę rozstrzygnięcia. W myśl art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Tak więc aby rejestracja znaku była niedopuszczalna muszą wystąpić następujące przesłanki:

- rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju,

- podobieństwo do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa,

- podobieństwo znaków musi być kwalifikowane to znaczy takie, że może odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

Niewątpliwie przeciwstawiane znaki należą do samej klasy towarowej tj. klasy 30. Znak MERCI R-146586 - dla produktów: kawa, namiastki kawy, napoje na bazie kawy, zaś znaki towarowe firmy A. przeznaczone są do oznaczenia - znak towarowy (słowny) MERCI R- 68903: "kakao, czekolady i słodyczy", zaś znak towarowy ( słowno-graficzny) MERCI IR-728855: "słodyczy, czekolady, produktów czekoladowych i pieczywa cukierniczego".

W ocenie Sądu, mając na uwadze wytyczne zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 października 2006 r. organ prawidłowo przyjął, iż w badanych znakach zachodzi jednorodzajowość towarów. Towary te (zwłaszcza kawa i kakao) należą do kategorii napojów sprzedawanych w tych samych miejscach (sklepy spożywcze), grupy odbiorców tych towarów pokrywają się, jednocześnie zarówno kawa, jak też kakao mogą być zamiennie składnikami różnych produktów spożywczych (ciasta, lody). Wbrew twierdzeniom skarżącego nie można też wykluczyć konkurencyjności wspomnianych towarów, mimo, iż rzeczywiście rację ma skarżący twierdząc, iż część nabywców kawy kupuje ją ze względu na przyzwyczajenie (nałóg). Jednakże niewątpliwie istnieje rzesza nabywców tych napojów, którzy kupują je zamiennie w celu zaspokojenia podobnych potrzeb. Dlatego też należy podzielić stanowisko organu, że wystarczające jest częściowe pokrywanie się kręgu odbiorców w tym zakresie, co dotyczy również rodzaju kawy zbożowej, namiastek kawy, jak również napojów na bazie kawy, które tak jak kakao mogą być spożywane przez dzieci. W konsekwencji, zdaniem Sądu, Urząd Patentowy prawidłowo ocenił stopień podobieństwa samych towarów uznając je za jednorodzajowe ze względu na krąg konsumentów.

Podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Zatem różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, kupujący może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie uzasadniającym postawienie zarzutu naruszenia prawa do znaku oryginalnego (wyrok WSA z dnia 25 kwietnia 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 2082/05, Lex nr 198473, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjny z dnia 17 października 2006 r., sygn akt II GSK 172/06, Lex nr 274853). Sprawdzenie podobieństwa powinno więc prowadzić do obiektywnego bilansu podobieństw i różnic, a ich sumę należy odnieść do przeciętnej uwagi rozsądnego kupującego.

Zdaniem Sądu w rozpoznawanej sprawie wskazywane w skardze różnice w zakresie jednorodzajowości towarów nie mają decydującego znaczenia dla końcowego rozstrzygnięcia sprawy. Nie można zatem podzielić stanowiska strony skarżącej, iż organ uchybił wskazaniom zawartym w wyroku WSA z dnia 13 października 2006 r. lub też wyciągnął z niego wadliwe wnioski.

W tej sytuacji Sąd doszedł do przekonania, iż Urząd dokonał trafnej analizy stopnia podobieństwa porównywanych znaków towarowych z uwzględnieniem wszystkich reguł stosowanych przy ocenie znaków towarowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., dając wyraz zajętemu stanowisku w uzasadnieniu swej decyzji. Stanowiska tego nie mogą też zmienić przytaczane przez stronę skarżącą argumenty dotyczące błędnego utożsamiania słodyczy i pieczywa cukierniczego z kawą na podstawie ich smaku. Tutaj skarżący powołuje przykłady cukierków o smaku kawowym czy też tortu kawowego. Także zarzut o wykorzystywaniu przez producentów substytutów w miejsce produktów naturalnych nie jest wystarczająco zasadny. Jak wynika z treści uzasadnienia wyroku z 13 października 2006 r. zostało uznane za udowodnione, iż kawa i kakao oraz pieczywo cukiernicze stanowią z jednej strony produkty końcowe kupowane przez przeciętnego konsumenta, zaś z drugiej strony mogą być wykorzystywane jako składniki innych produktów spożywczych. Kwestia ta ma istotne znaczenie w sprawie jeśli się zważy, że jak trafnie wskazał organ, jednorodzajowość nie może być interpretowana jako identyczność, a do tego wniosku wydają się zmierzać wywody skarżącego zawarte w uzasadnieniu jego stanowiska.

Jednocześnie należy - zdaniem Sądu - podkreślić, iż Urząd Patentowy RP wydając zaskarżoną decyzję co do zasady uwzględnił wszelkie rygory procedury administracyjnej, określające jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy. Związanie rygorami procedury administracyjnej oznacza, że Urząd Patentowy RP jest obowiązany m.in. do przestrzegania zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa (art.8 k.p.a.). Zdaniem Sądu organ uwzględniając powyższą zasadę zobowiązany jest dokładnie wyjaśnić okoliczności sprawy, konkretnie ustosunkować się do żądań i twierdzeń strony oraz uwzględnić w decyzji zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes strony. Organ administracji jest ponadto obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i ocenić cały materiał dowodowy (art. 7, art.77 § 1 i art. 80 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.

Z tej przyczyny należy stwierdzić, iż w zaskarżonej decyzji brak jest jakichkolwiek istotnych uchybień formalnych, które Urząd poczyniłby w toku postępowania administracyjnego, co dotyczy także sugerowanego w skardze naruszenia art. 104 § 2 k.p.a.,

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.