Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1462/13
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2013-12-20 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. art. 132 ust. 2 pkt 2, 164, 246 ust. 1 i 2, 247 ust. 2, 255 ust. 1 pkt 9
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędzia WSA Urszula Wilk Protokolant sekr. sąd. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi G. s.r.o. z siedzibą w P., Czechy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" nr [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej G. s.r.o. z siedzibą w P., Czechy kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] sierpnia 2012 roku sprawy o unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego "CITALEC" o numerze [...] udzielonego na rzecz Z. k.s. z siedzibą w P. (Republika Czeska) (uprawniony, uczestnik), wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez G. s.r.o. z siedzibą w P. (Republika Czeska) (skarżący, wnoszący sprzeciw) na podstawie art. 15211 oraz art. 246 i 247 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej jako p.w.p.), a także art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p., oddalił sprzeciw.

Do wydania przedmiotowej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu [...] stycznia 2011 r. wpłynął do Urzędu Patentowego RP sprzeciw wniesiony przez G. s.r.o. z siedzibą w P. (Republika Czeska) wobec uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego "CITALEC" o numerze [...] udzielonego na rzecz Z. k.s. z siedzibą w P. (Republika Czeska) w zakresie leków i produktów farmaceutycznych stosowanych przez ludzi.

W dniu [...] lipca 2002 r. w odniesieniu do terytorium Polski wykaz towarów i usług ograniczono w stosunku do znaku towarowego "CITALEC" do preparatów farmaceutycznych przeciw depresji.

Wnoszący sprzeciw jako podstawę swego wystąpienia wskazał art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Podniósł, że przysługuje mu prawo wyłączne do znaku towarowego CITAL chronionego w trybie krajowym w Polsce pod nr [...] i przeznaczonego do sygnowania leków.

Wnoszący sprzeciw dokonał porównania przedmiotowych znaków towarowych i towarów podnosząc odpowiednio ich "wysokie podobieństwo" oraz identyczność. W ocenie sprzeciwiającego się prowadzi do zaistnienia ryzyka określonego w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W odpowiedzi, pismem z dnia [...] listopada 2011 r., uprawniony do spornego prawa ochronnego uznał sprzeciw za bezzasadny.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny przez uprawnionego do spornego prawa sprawa, zgodnie z art. 247 ust. 2 p.w.p., została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

W piśmie z dnia [...] kwietnia 2012 r. uprawniony do spornego prawa wyłącznego przedstawił swoje stanowisko. Potwierdził identyczność porównywanych towarów, jednak zaprzeczył podobieństwu znaków CITAL i CITALEC podnosząc różnice w sferze fonetycznej i wizualnej. W ocenie uprawnionego brak jest podstaw do stwierdzenia przesłanki wystąpienia błędu określonej w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Podniósł nadto, że oba znaki zostały utworzone na bazie nazwy substancji czynnej "Citalopram", oraz wskazał, że w Polsce jest zarejestrowanych kilka znaków zawierających człon "cital", np. CITALOSTAD o numerze [...] oraz CITALON o numerze [...]. Strona wskazała, że przedmiotowe leki są wydawane na receptę i w związku z tym następuje dwuetapowe sprawdzenie leku, który trafia do końcowego odbiorcy (najpierw lekarz, potem farmaceuta, a następnie pacjent).

W dniu [...] maja 2012 r. wnoszący sprzeciw przedstawił wyciągi z bazy ROMARIN i wskazał, że wniosek uprawnionego o uznanie ochrony znaku towarowego międzynarodowego CITALEC o numerze [...] w Polsce "dwukrotnie, tj. w roku 2006 oraz 2008, spotkał się z decyzją odmowną Urzędu Patentowego RP, (...) uzasadniając swoje decyzje Urząd podnosił zarzut konfuzyjnego podobieństwa znaku międzynarodowego CITALEC do wcześniejszego znaku krajowego CITAL [...] będącego podstawą niniejszego sprzeciwu". Tym samym, według wnoszącego sprzeciw, decyzję Urzędu Patentowego z kwietnia 2010 r. dotyczącą uznania ochrony międzynarodowego znaku towarowego "CITALEC" o numerze [...] "należy uznać za wadliwą".

W odpowiedzi, pismem z dnia [...] sierpnia 2012 r., uprawniony wyjaśnił, iż odmowa uznania skutków rejestracji spornego znaku w roku 2006 spowodowana była istnieniem zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem znaku CITOLEK [...], a nie znaku CITAL [...]. Strona wskazała, że "w czasie drugiego postępowania, zainicjowanego wyznaczeniem znaku CITALEC [...] na Polskę w dniu [...] lutego 2006 r., Urząd Patentowy RP wydał decyzję odmowną w oparciu o znak CITAL [...], aczkolwiek na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, znak ten uzyskał ostatecznie ochronę w Polsce".

Na rozprawie w dniu [...] sierpnia 2012 r. obie strony podtrzymały swoje stanowisko. Wnoszący sprzeciw nie zgodził się z opinią uprawnionego, że jego znak towarowy jest znakiem słabym. Jego zdaniem przeciętny konsument będzie porównywane znaki odbierał jako oznaczenia fantazyjne. Wskazał też, że odbiorca będzie mógł potraktować sporne oznaczenie jako kolejne "pochodzące od wnoszącego sprzeciw". Jego zdaniem element "LEC" będzie "najbardziej aluzyjny i przez przeciętnego odbiorcę traktowany jako element rodzajowy". Uprawniony przywołał natomiast wyrok WSA z dnia 12 sierpnia 2009 r. i wskazał na tezę dotyczącą ograniczonej możliwości udzielania ochrony prawnej na oznaczenia ogólnoinformacyjne. Podkreślił, że nie można zakazywać uzyskiwania ochrony na oznaczenia wskazujące nazwę składnika chemicznego preparatu farmaceutycznego. Nadto uprawniony podniósł, iż "oba znaki zostały utworzone w oparciu o nazwę substancji czynnej »Citalopram«, co czyni znak CITAL znakiem słabym".

Wspomnianą decyzją z dnia [...] sierpnia 2012 r. Urząd Patentowy RP oddalił sprzeciw. W uzasadnieniu wskazał między innymi, że:

Zgodnie z art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa.

Natomiast w świetle art. 247 ust. 2 p.w.p., w sytuacji w której uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny rozpatrywane są w trybie postępowania spornego. Ochrona spornego znaku towarowego międzynarodowego "CITALEC" (z wykazem towarów i usług ograniczonym do preparatów farmaceutycznych przeciw depresji) trwa w Polsce od dnia [...] lutego 2006 r., tj. daty późniejszego wyznaczenia Polski przez Z. k.s. z siedzibą w P. (Republika Czeska). W dniu [...] stycznia 2010 r. uznana została przez Urząd Patentowy RP ochrona międzynarodowego znaku towarowego "CITALEC" o numerze [...].

W niniejszej sprawie wnoszący sprzeciw podniósł, że prawo ochronne na sporny znak zostało udzielone wbrew ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania ochrony określonym w przepisach art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Przepis ten ma zatem zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy kumulatywnie spełnione zostały trzy następujące przesłanki: po pierwsze, podobieństwa lub identyczności oznaczeń, po drugie, podobieństwa lub identyczności towarów lub usług do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, oraz, po trzecie, istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

W doktrynie wskazuje się na konieczność porównania wykazów towarów i usług analizowanych oznaczeń przed rozpoczęciem porównywania znaków towarowych.

W wykazie towarów i usług znaku towarowego spornego CITALEC o numerze [...] występują towary w klasie 5, tj. preparaty farmaceutyczne przeciw depresji, natomiast znak towarowy przeciwstawiony "CITAL" o numerze [...] jest przeznaczony do sygnowania towarów w klasie 5, tj. leków.

A zatem w badanym przypadku należało uznać identyczność towarów. Leki stanowią bowiem szeroką kategorię towarów, do których zaliczyć należy preparaty farmaceutyczne przeciw depresji. Dokonując analizy porównawczej, z uwzględnieniem wskazanych powyżej tez z orzecznictwa, Kolegium Orzekające miało na uwadze, że porównywane towary są przedmiotem zainteresowania przeciętnych konsumentów, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (wyrok dawnego Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 22 czerwca 1999 r., sygn. akt C-342/97). Trzeba jednak zaznaczyć, że ich uwaga jest większa niż w przypadku innych towarów lub usług. Przedmiotem zainteresowania są bowiem leki (preparaty farmaceutyczne), które służą do poprawy zdrowia i są zasadniczo wydawane na receptę po to, ażeby ograniczyć do nich dostęp. Niemniej wśród leków występują też leki wydawane bez recepty i wprowadzane do obrotu w zwykłych sklepach albo kioskach. Natomiast towary, do oznaczania których został przeznaczony sporny znak towarowy (tj. preparaty farmaceutyczne przeciw depresji) przepisywane są przez lekarzy i następnie wydawane przez farmaceutów, co wpływa istotnie na obrót tymi preparatami, przy czym końcowymi odbiorcami w obu przypadkach są zawsze pacjenci.

W analizowanym przypadku ocenie poddane zostało podobieństwo znaku towarowego przeciwstawionego CITAL do spornego znaku towarowego CITALEC. Należy podkreślić, że ocena podobieństwa oznaczeń prowadzona jest w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, pomijając drobne lub nieistotne różnice między nimi (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1791/07). Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 października 2008 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1313/08) wskazał, iż "w toku takiej oceny oznaczeń bierze się pod uwagę m. in. liczbę sylab i liter oraz ich rozłożenie w sylabach, a także następstwo samogłosek". W doktrynie dominuje pogląd, iż "pominięcie kompleksowego badania podobieństwa znaków choćby na jednej z płaszczyzn, prowadzi do niepełnej oceny podobieństwa znaków. Jest to istotna kwestia, gdyż takie znaki towarowe należy porównywać na trzech ww. płaszczyznach, a ponadto należy wskazać, iż nie ma tutaj żadnego wyłączenia się tych sfer oddziaływania, przeciwnie każda z nich łączy się z drugą. Do przyjęcia podobieństwa dwóch oznaczeń wystarcza w zasadzie ich zbieżność na jednej z powyższych płaszczyzn. Jednakże zbieżność taka może być na innych płaszczyznach utwierdzona albo przeciwnie neutralizowana" (zob. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997). Wojewódzki Sąd Administracyjny z Warszawy (wyrok z dnia 26 lutego 2004 r., sygn. akt II SA/Wa 1615/02) stwierdził, iż "ocena podobieństwa znaków towarowych nie może ograniczać się do jednego tylko z elementów znaków, choćby najbardziej charakterystycznego".

W sprawie konieczne było uwzględnienie specyfiki tworzenia nazw farmaceutyków. Jak wskazuje się w doktrynie prawniczej "w przemyśle farmaceutycznym ogólnie przyjęte jest obieranie dla środków leczniczych, jako znaków - nazw fantazyjnych utworzonych ze źródłosłowów, zaczerpniętych m.in. z nazw podstawowych składników chemicznych danego środka lub nazwy choroby, do której usunięcia dany środek jest przeznaczony, w połączeniu z pewnymi przedrostkami lub pewną stereotypową końcówką" (W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001). Także w literaturze medycznej wskazuje się, że nazwy leków pochodzą często od nazwy substancji czynnych zawartych w konkretnym leku. Organ powołał również w tym zakresie stosowne orzeczenia - VISA/Wa 1236/11).

Dokonując porównania znaków towarowych CITAL [...] i CITALEC [...] w trzech płaszczyznach wskazał na wstępie, że oba znaki towarowe należą do znaków słownych.

Oceniając znaki w płaszczyźnie wizualnej organ wskazał, że sporny znak towarowy o numerze [...] i przeciwstawiony mu znak towarowy o numerze [...] składają się z jednego słowa zapisanego w alfabecie łacińskim, odpowiednio CITALEC i CITAL. Pierwszy ze wskazanych słów (CITALEC) składa się z 7 liter (w tym 4 spółgłosek) i 3 sylab. Z kolei oznaczenie przeciwstawione (CITAL) składa się z 5 liter (w tym 3 spółgłosek) i 2 sylab. W porównywanych znakach występują identyczne elementy w postaci pierwszych pięciu liter "cital", odmienna natomiast jest końcówka w znaku spornym "ec". Porównywane znaki towarowe są znakami słownymi i nie mają w swojej strukturze elementów graficznych (jest to typowe dla nazw farmaceutyków). Mając na uwadze ogólne wrażenie wywoływane przez oceniane znaki Kolegium Orzekające uznało brak podobieństwa w sferze wizualnej porównywanych znaków. Odbiorca dostrzeże przede wszystkim to, że przedmiotowe znaki różnią się pod względem długości (są to stosunkowo krótkie oznaczenia, a dwie litery stanowią istotną różnicę). Równie ważne będzie to, że odbiorca zauważy podobne rdzenie, ale też odmienne końcówki obu znaków. Dokonując oceny podobieństwa na płaszczyźnie fonetycznej Kolegium miało na względzie, że wymowa porównywanych znaków różni się, w obu przypadkach bowiem akcent pada odpowiednio na pierwszą (CITAL) i drugą (CITALEC) sylabę. Wymowa porównywanych znaków jest zatem odmienna. Dodatkowo w znaku spornym słychać wyraźnie człon "lec". Ponadto wymowa słowa CITALEC trwa dłużej od wymowy słowa CITAL. Wobec tego stwierdzono brak podobieństwa także na tej płaszczyźnie. Odnośnie do płaszczyzny znaczeniowej Kolegium uznało fantazyjny charakter oznaczenia spornego i znaku przeciwstawionego w kontekście rozpatrywanych towarów. Jedynie część konsumentów (tj. lekarze i farmaceuci) będzie mogła rozumieć słowo "CITAL" i "CITALEC" jako odniesienie do substancji czynnej o nazwie "Citalopram". Z uwagi na fantazyjny charakter obu oznaczeń nie ma podstaw do prowadzenia analizy podobieństwa/identyczności porównywanych znaków na płaszczyźnie znaczeniowej (nawet w przypadku uznania przedmiotowych znaków za aluzyjne).

Kolegium Orzekające dokonując oceny miało na uwadze sygnalizowany pogląd, według którego "dla oceny podobieństwa fonetycznego ma znaczenie liczba sylab, ich brzmienie oraz akcent. Podobieństwo wizualne ocenia się z punktu widzenia liczby słów bądź liter w ogóle, liczby słów bądź liter takich samych, ich kształtu, układu jaki koloru" (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 września 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1236/11). W niniejszej sprawie najistotniejsza była właśnie liczba "liter w ogóle". W przypadku, gdy żaden element nie może być uznany za charakterystyczny, należy brać pod uwagę formę prezentacji jako całość. Ewentualne podobieństwo dwóch porównywanych znaków będzie wówczas wynikiem przeważającej sumy elementów podobnych (por. T. Szymanek, Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, Warszawa 2001).

Kolegium miało świadomość, iż przy ocenie porównywanych oznaczeń słownych w warstwie fonetycznej większą uwagę należy przywiązywać do pierwszych liter i sylab, zdecydowanie mniejszą zaś rolę przyznawać zakończeniom słów (J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001). Jednak w przypadku nazw leków zasada ta jest istotnie ograniczona z uwagi na to, że przy tworzeniu nazw wykorzystuje się nazwy substancji czynnych użytych w farmaceutykach. Kolegium uznało, że element "ec" użyty w znaku spornym (w konsekwencji "lec") jest powszechnie używaną końcówką nazw preparatów farmaceutycznych. Trzeba zauważyć, że w orzecznictwie i doktrynie występuje pogląd, zgodnie z którym w znakach krótkich (do pięciu liter włącznie) wystarczy różnica jednej litery by wyłączyć podobieństwo (wyrok WSA w Warszawie 11 grudnia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1601/08). M. Kępiński zauważa, iż w znakach słownych średniej długości (do 8 liter włącznie) różne powinny być co najmniej dwie litery. W badanym przypadku porównywane znaki różnią się właśnie dwoma literami (zob. M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ 28/1982 r.).

Wobec powyższego Kolegium Orzekające stwierdziło brak podobieństwa między porównywanymi oznaczeniami. Przy dokonywaniu oceny podobieństwa znaków towarowych organ oparł się przede wszystkim na ogólnym wrażeniu wywieranym przez oznaczenia podzielając tezę z wyroku WSA w Warszawie z dnia 14 września 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 878/07), zgodnie z którą "przy porównaniu znaków należy uwzględnić ogólne całościowe wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają u odbiorcy".

Ostatnią badaną przesłankę wskazaną w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. stanowi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

We wszystkich sprawach, w których powstaje problem podobieństwa porównywanych znaków towarowych, jest on wypadkową dwóch - ściśle ze sobą powiązanych - elementów: po pierwsze - podobieństwa oznaczeń, a po drugie podobieństwa (jednorodzajowości) towarów/usług, dla których znaki są zgłaszane, zarejestrowane lub używane (wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 lutego 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 1904/09). Zdaniem Kolegium "ogólna i całościowa ocena ryzyka wprowadzenia w błąd uwarunkowana jest szeregiem współzależności występujących pomiędzy wszystkimi elementami, które należy poddać analizie w danej sprawie" (zob. wyrok WSA z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1524/08). W doktrynie powszechnie przyjmuje się, że "im większe podobieństwo między towarami, tym surowsze wymagania, co do koniecznych cech odróżniających konkurujące znaki. Jednorodzajowość towarów wzmaga ryzyko pomyłki podobnych znaków" (zob. U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004). Ponadto "im bardziej są podobne towary (jeżeli wcześniej stwierdzono ich podobieństwo), tym większa możliwość uznania znaków za podobne do siebie." (zob. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997). Zasada ta jest również prezentowana w orzecznictwie wspólnotowym, które wskazuje, że całościowa ocena podobieństwa znaków "powinna uwzględniać pewną współzależność między czynnikami, które brane są pod uwagę, a w szczególności współzależność między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem towarów i usług tymi znakami oznaczanych. Niewielkie podobieństwo określonych towarów lub usług może bowiem zostać zrekompensowane wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie" (zob. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r., sygn. akt T-172/05). Zasady te ulegają jednak modyfikacji w przypadku obrotu lekami. Jak wskazano powyżej z uwagi na charakter towaru finalni konsumenci (chorzy) zwracają szczególną uwagę na nazwę leku. Ich wybór jest ograniczony, bowiem uprzednio muszą otrzymać receptę (wydaną przez lekarza) oraz zakupić lek (wydany przez farmaceutę). Mamy więc do czynienia z podwójną kontrolą, zanim lek trafi do finalnego odbiorcy. Zarówno lekarz, jak i farmaceuta, będą także podejmować czynności związane z przepisaniem i wydaniem leku z najwyższą starannością. Należy jednak zaznaczyć, że w obrocie mogą też występować leki, które są dostępne w obrocie bezrecepturowym. Kolegium Orzekające przyjęło, że leki opatrywane znakiem "CITALEC" są dostępne wyłącznie na recepty (wykaz: preparaty farmaceutyczne przeciw depresji), a leki sygnowane znakiem "CITAL" mogą też być dostępne bez recepty (wykaz: leki). Wobec powyższego, mimo ewentualnej dostępności leku "CITAL" w obrocie bezrecepturowym, pomylenie preparatów farmaceutycznych sygnowanych "CITAL" i "CITALEC" jest znacząco ograniczone (na co dodatkowo wpływa brak podobieństwa porównywanych znaków towarowych). Wobec uznania, że porównywane oznaczenia nie są do siebie podobne należało wykluczyć ryzyko, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Urząd Patentowy RP miał na uwadze także inne warunki dotyczące obrotu przedmiotowymi towarami. Nie są to tzw. towary impulsowe, a ponadto są dostępne zasadniczo tylko w aptekach na recepty - dlatego, zdaniem Kolegium, przeciętny konsument, dokonując zakupu produktu farmaceutycznego, z pewnością rozróżni znaki CITAL i CITALEC. Należy przyjąć, że nabywając lek bez recepty pacjent będzie równie uważny, jak w przypadku zakupu (i użycia) leku na receptę. W rozpatrywanym przypadku nie będzie miała zastosowania zasada dotycząca niedoskonałej pamięci konsumentów, gdyż różnice między porównywanymi znakami są na tyle znaczące, że do pomyłki nie dojdzie. Finalny odbiorca jest ponadto świadomy, że powinien zażyć właściwy lek i dlatego będzie bardziej uważny.

Mając na uwadze powyższe argumenty Urząd uznał, że nie istnieje prawdopodobieństwo ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Nie ma tym samym podstaw do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jako podstawy unieważnienia spornego prawa.

Urząd Patentowy podkreślił, że unieważniając prawo wyłącznie na sporny znak towarowy organ potwierdziłby niejako monopol wnoszącego sprzeciw na znaki towarowe przeznaczone do sygnowania preparatów farmaceutycznych, w których rdzeń stanowi słowo "cital".

Urząd podkreślił również, że końcówka "ec" jest bardzo często używana w przypadku leków.

W ocenie Urzędu nie ma też podstaw aby przyjąć, że odbiorca będzie mógł potraktować sporne oznaczenie jako kolejne - jak to określił wnoszący sprzeciw - "pochodzące od wnoszącego sprzeciw". Wnoszący sprzeciw nie przedstawił żadnych dowodów świadczących o tym, że jest uprawniony do "serii" oznaczeń o rdzeniu "cital". Swój sprzeciw oparł na jednym znaku towarowym. Tym samym trudno jest wyobrazić sobie, że konsument uzna znak CITALEC za kolejny w "rodzinie" znaków towarowych.

Wskazywane przez wnoszącego sprzeciw decyzje negatywne Urzędu Patentowego RP odnośnie do uznania ochrony znaku towarowego międzynarodowego CITALEC o numerze [...] w Polsce nie miały znaczenia w sprawie. Istotne jest bowiem, że ochrona została ostatecznie uznana przez UPRP. W toku ponownego rozpoznania sprawy organ, w prawomocnej decyzji z dnia [...] stycznia 2010 r., wskazał na brak podobieństwa między znakami CITAL i CITALEC ("oba znaki różnią się ilością liter (...) jest zauważalna różnica w warstwie wizualnej - długość zapisu znaku, co w konsekwencji prowadzi do odmienności ich odbioru fonetycznego"). W przedmiotowej decyzji Urząd Patentowy RP akcentował warunki obrotu lekami i podniósł, że nazwa "Citalopram" jest międzynarodową nazwą INN zastrzeżoną przez Światową Organizację Zdrowia dla określonej substancji leczniczej.

Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł G. s.r.o. – skarżący. Domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji, której zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj:

1. naruszenie przepisów art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 kpa w zw. z art. 256 ust. 1 pwp poprzez:

a) wadliwą ocenę, bez oparcia w jakimkolwiek materiale dowodowym, że większość leków to leki na receptę,

b) wadliwe przyjęcie, bez oparcia w jakimkolwiek materiale dowodowym, że preparaty farmaceutyczne przeciw depresji wydawane są zawsze na receptę,

c) wadliwą ocenę przeciętnego konsumenta preparatów farmaceutycznych/leków polegającą na przyjęciu, że uwaga przeciętnego konsumenta tych towarów jest większa niż konsumenta innych towarów i usług, podczas gdy większość przeciętnych konsumentów preparatów farmaceutycznych/leków to osoby chore i starsze, a więc już z tej przyczyny mniej uważne, bardziej podatne na sugestie i ryzyko konfuzji,

d) wadliwą ocenę przeciętnego konsumenta preparatów farmaceutycznych przeciw depresji, który z uwagi na swój stan zdrowotny jest zwykle osobą mniej uważną niż przeciętny konsument innych towarów i usług, w tym przeciętny konsument innych leków,

e) wadliwą ocenę elementów dominujących i jednocześnie dystynktywnych w znakach towarowych CITAL (nr prawa ochronnego [...]) oraz CITALEC ([...]) poprzez przyjęcie, że żaden z elementów obu znaków nie ma charakteru dominującego i jednocześnie dystynktywnego, podczas gdy o ile w znaku CITALEC końcówka LEC ma dla leków wyraźnie charakter opisowy, a więc ten element znaku nie ma charakteru dominującego i jednocześnie dystynktywnego i nie powinien być brany pod uwagę przy ocenie podobieństwa znaków towarowych, to człon CITAL (CITA) w obu znakach ma - zgodnie z ustaleniami Urzędu - przynajmniej dla części konsumentów (tj. dla pacjentów) charakter fantazyjny, a w konsekwencji dominujący i dystynktywny, i to on powinien być brany pod uwagę przy ocenie podobieństwa obu oznaczeń,

f) sprzeczność w treści zaskarżonej decyzji wyrażającą się tym, że z jednej strony Urząd przyjął, iż jedynie część konsumentów (tj. lekarze i farmaceuci) będzie mogła ewentualnie wiedzieć, iż człon CITAL (CITA) może odnosić się do nazwy substancji czynnej, a więc dla pozostałej części konsumentów (pacjentów) będzie ona miała charakter fantazyjny, a z drugiej strony Urząd przyjął, iż w obu znakach żaden element nie może zostać uznany za charakterystyczny i dystynktywny bowiem końcówka EC w znaku CITALEC jest powszechnie używaną końcówką nazw preparatów farmaceutycznych, a więc z tej przyczyny nie ma charakteru dystynktywnego, oraz iż w przypadku leków pierwszym literom i sylabom, tj. członowi CITAL (CITA), nie należy przypisywać większej roli, bowiem odnoszą się one zwykle do nazwy substancji czynnej i z tej przyczyny nie mają charakteru dystynktywnego, a więc w konsekwencji uznanie przez Urząd z jednej strony, że dla pacjentów człon obu znaków CITAL (CITA) ma charakter fantazyjny i dystynktywny, a z drugiej strony uznanie, że zarówno człon CITAL (CITA), jak i końcówka EC (LEC) mają charakter opisowy lub aluzyjny,

g) wadliwą ocenę, bez oparcia w jakimkolwiek materiale dowodowym, że końcówka LEC jest powszechnie używaną końcówką w nazwach preparatów farmaceutycznych, podczas gdy z przestawionych przez Urząd kilku znaków towarowych z końcówką EC żaden nie posiada końcówki LEC, a więc żaden dowód nie potwierdza ustaleń Urzędu co do powszechnego używania końcówki LEC w nazwach znaków towarowych zastrzeganych dla leków, a co więcej pominięcie przez Urząd, iż w niniejszej sprawie istotny jest fakt, że sporny znak posiada końcówkę LEC, a więc mającą charakter opisowy dla leków, a nie fakt czy którykolwiek ze znaków posiada końcówkę EC,

h) wadliwą ocenę podobieństwa wizualnego znaków CITAL i CITALEC poprzez przyjęcie, że znaki te są niepodobne z uwagi na różnicę w długości obu znaków, tj. z uwagi na końcówkę EC w drugim z ww. znaków, podczas gdy prawidłowa ocena podobieństwa wizualnego tych znaków towarowych powinna odnosić się jedynie do elementów o charakterze dominującym oraz dystynktywnym, a takiego charakteru nie ma końcówka w znaku CITALEC, jako że LEC ma dla leków charakter opisowy, a nie dystynktywny, a zatem ocena podobieństwa powinna się opierać o porównanie początkowych członów obu znaków, które przynajmniej dla części odbiorców będą miały charakter fantazyjny, dominujący i dystynktywny,

i) wadliwą ocenę podobieństwa fonetycznego znaków towarowych poprzez odstąpienie od (lub ograniczone zastosowanie) zasady, zgodnie z którą przy ocenie oznaczeń słownych w warstwie fonetycznej większą uwagę należy przywiązywać do pierwszych liter i sylab, zdecydowanie mniejszą zaś rolę przyznawać zakończeniom słów, i w konsekwencji przypisanie większej roli końcówce EC/LEC niż członowi CITAL (CITA), podczas gdy w okolicznościach niniejszej sprawy końcówka LEC (fonetycznie LEK) ma charakter opisowy dla leków, a więc nie powinno się do niej przywiązywać większej roli już z tej przyczyny, a zatem brak było podstaw do odstąpienia od przywołanej powyżej zasady, tym bardziej przy ustaleniu przez Urząd, iż człon CITAL (CITA) przynajmniej dla części odbiorców będzie miał charakter fantazyjny, dominujący i dystynktywny,

j) wadliwą ocenę podobieństwa fonetycznego znaków towarowych poprzez przyjęcie, że znaki te są niepodobne z uwagi na różnicę w "liczbie liter w ogóle" oraz z uwagi na dłuższą wymowę słowa CITALEC od słowa CITAL i wyraźne brzmienie końcówki LEC (fonetycznie LEK) w pierwszym z tych słów, podczas gdy prawidłowa ocena podobieństwa fonetycznego znaków towarowych powinna odnosić się jedynie do elementów o charakterze dominującym oraz dystynktywnym, a takiego charakteru nie ma końcówka LEC (fonetycznie LEK) w znaku CITALEC, jako że końcówka LEC (fonetycznie LEK) ma dla leków charakter opisowy, a nie dystynktywny, a więc że sama różnica w liczbie liter oraz wyraźnie słyszalna końcówka LEC (fonetycznie LEK) nie powinna być brana pod uwagę przy ocenie podobieństwa fonetycznego, w przypadku gdy różnica ta dotyczy jedynie elementu opisowego, a co najmniej nie powinna być przesądzająca dla stwierdzenia braku podobieństwa obu znaków,

k) wadliwą ocenę ryzyka konfuzji poprzez przyjęcie, że takie ryzyko nie zachodzi, bowiem oba znaki są niepodobne, podczas gdy znaki te są podobne w sposób, który może wprowadzać w błąd co do źródła pochodzenia towarów nimi oznaczonych,

I) wadliwą ocenę ryzyka konfuzji poprzez przyjęcie, że z uwagi na rodzaj towarów (preparaty farmaceutyczne), przeciętny konsument, którym jest rzekomo osoba "bardziej" uważna, nie będzie miał wątpliwości co do źródła pochodzenia towarów, a w szczególności że nie uzna iż pochodzą one od tego samego przedsiębiorcy, podczas gdy przeciętny konsument leków, zwłaszcza leków przeciw depresji, nie jest osobą "bardziej uważną", a więc ocena ryzyka konfuzji powinna być dokonywana przy uwzględnieniu innego poziomu uwagi przeciętnego konsumenta niż przyjęty przez Urząd,

m) wadliwą i niepełną ocenę ryzyka konfuzji poprzez dokonanie tej oceny wyłącznie dla przypadku, gdy preparat farmaceutyczny przeciw depresji dla którego został zarejestrowany znak CITALEC, jest wydawany na receptę, podczas gdy brak jest dowodu potwierdzającego, iż znak CITALEC nie może być używany dla preparatów farmaceutycznych przeciw depresji wydawanych bez recepty, a więc niedokonanie oceny ryzyka konfuzji dla przypadku, w którym oba znaki towarowe byłyby w praktyce używane dla preparatów farmaceutycznych wydawanych bez recepty,

n) wadliwą i niepełną ocenę ryzyka konfuzji poprzez przyjęcie, że skoro w praktyce CITALEC jest wydawany na receptę, to ryzyko konfuzji u przeciętnego odbiorcy (pacjenta) jest wykluczone także w przypadku, gdyby lek CITAL był wydawany bez recepty, podczas gdy prawidłowa ocena ryzyka konfuzji powinna prowadzić do wniosku, iż przeciętny konsument leku CITAL może uważać, iż lek CITAL oraz CITALEC pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, a zatem stykając się z jednej strony z lekiem przeciw depresji CITALEC, który jest obecnie wydawany na podstawie recepty, a z drugiej strony z lekiem CITAL, którego nazwa została zastrzeżona także dla leków wydawanych bez recepty, może zostać wprowadzony w błąd i może uważać, iż lek CITAL to ten sam lek co przepisany mu uprzednio na receptę CITALEC, lub że pochodzi on od tego samego przedsiębiorstwa,

o) błędne przyjęcie, że "unieważniając prawo wyłączne na sporny znak towarowy organ potwierdziłby niejako monopol wnoszącego sprzeciw na znaki towarowe przeznaczone do sygnowania preparatów farmaceutycznych, w których rdzeń stanowi słowo "cital" w sytuacji, gdy Urząd przywołał dwa inne zarejestrowane znaki CITALON oraz CITALOSTAD, które zawierają rdzeń "cital", a więc już z tej przyczyny nie sposób mówić o monopolu Skarżącego, a co więcej, błędne przyjęcie, iż okoliczność ta (tj. rzekomy monopol) może mieć znaczenie na potrzeby oceny podobieństwa pomiędzy znakiem CITAL oraz CITALEC,

p) wadliwe powoływanie się przez Urząd na rejestracje znaków CITALON oraz CITALOSTAD, jako rzekomo mających znaczenie w niniejszym postępowaniu, bowiem należy wskazać, że znaki te nie zawierają końcówki LEC, a więc ich końcówka nie ma charakteru opisowego dla leków,

q) wadliwe powoływanie się przez Urząd na rejestracje znaków ENZEC, PLANOSEC, RECTOSEC, TUBULITEC, jako rzekomo mających znaczenie w niniejszym postępowaniu, bowiem należy wskazać, że znaki te posiadają wprawdzie końcówkę EC, lecz nie posiadają końcówki LEC, a więc ich końcówka nie ma charakteru opisowego dla leków,

2. naruszenie art. 255 ust. pkt 12) pwp, także art. 98 kpc w zw. z art. 256 ust. 2 pwp, poprzez wydanie decyzji oddalającej sprzeciw i przyznanie Uczestnikowi kosztów postępowania, podczas gdy Urząd powinien unieważnić decyzję o uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego do międzynarodowego znaku towarowego CITALEC w stosunku do wszystkich towarów.

Naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy tj.

1. naruszenie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy istnieje podobieństwo pomiędzy znakami towarowymi CITAL i CITALEC mogące wywołać ryzyko konfuzji.

W uzasadnieniu skargi, skarżący szczegółowo odniósł się do poszczególnych zarzutów.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innym słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszność rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.; zwaną dalej p.p.s.a.).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że zasługuje ona na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania przez Sąd była skarga na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...], którą to decyzją po rozpoznaniu sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak "CITALEC" [...] udzielonego na rzecz Z. k.s. z siedzibą w P. (Republika Czeska) – uprawnionej, na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez G. s.r.o. z siedzibą w P. (Republika Czeska) – skarżąca. Urząd działając na podstawie art. 152 oraz art. 246 i 247 ust. 2 w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oddalił sprzeciw.

Zgodnie z art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa. W świetle wyżej cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która w celu wszczęcia tego postępowania nie musi wykazywać interesu prawnego. Przepis art. 246 ust. 2 tej ustawy wskazuje, iż podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa ochronnego, zaś zgodnie z art. 164 p.w.p. okoliczność taką stanowi niespełnienie ustawowych przesłanek wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Natomiast w świetle art. 247 ust. 2 p.w.p. w sytuacji, w której uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny rozpatrywane są w trybie postępowania spornego.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., który to artykuł był podstawą niniejszego rozstrzygnięcia, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Powyższy przepis ma zatem zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy łącznie spełnione zostały trzy przesłanki: po pierwsze podobieństwo lub identyczność oznaczeń, po drugie podobieństwo lub identyczność towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, oraz po trzecie istnienie ryzyka spowodowania wśród odbiorców błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu znaku spornego ze znakiem wcześniejszym.

W świetle przytoczonego wyżej art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem.

O tym, czy w konkretnym przypadku mogłoby dojść do kolizji praw z rejestracji rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów. Przy czym, co należy wyraźnie podkreślić, ryzyko skojarzenia ze znakiem wcześniejszym jest kategorią błędu, a nie samodzielną przeszkodą w rejestracji oderwaną od funkcji oznaczenia pochodzenia (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2007 r., sygn. akt II GSK 113/07).

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy znakiem zgłaszanym, a znakiem wcześniejszym oraz identyczność lub podobieństwo pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został wcześniejszy znak towarowy. Przesłanki te powinny być spełnione kumulatywnie (tak m.in. /w:/wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P, Vedial vs. OHIM, Rec. s. I-9573, pkt 51). Tak więc w przypadku braku jednej z przesłanek niezbędnych do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej, nie może występować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Innymi słowy, we wszystkich sprawach, w których powstaje problem podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, jest on wypadkową dwóch - ściśle ze sobą powiązanych - elementów: po pierwsze - podobieństwa oznaczeń, a po drugie – podobieństwa (jednorodzajowości) towarów/usług, dla których znaki są zgłaszane, zarejestrowane lub używane. Oba te czynniki wyznaczają zakres ochrony znaku towarowego (tak m.in. M. Kępiński /w:/ Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PWOWI zeszyt nr 28 z 1982 r., s. 10).

Nie każde podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, lecz takie, które nawet potencjalnie mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów i usług, w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia między znakami. Jest to zgodne z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 16 października 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 965/07, LEX nr 395325, w którym stwierdzono m.in., że w toku ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd nie jest konieczne wykazanie, że doszło do rzeczywistych pomyłek nabywców towarów. Określenie "ryzyko wprowadzenia w błąd" należy rozumieć jako możliwość wywołania pomyłek co do pochodzenia towarów (pkt 3).

W doktrynie prawa definiuje się, że "niebezpieczeństwo, wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów polega na możliwości błędnego nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony nań znak. Niebezpieczeństwo to jest wynikiem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń (R. Skubisz "Prawo Znaków Towarowych" komentarz Wydawnictwo Prawnicze Spółka z o.o. str. 83 Warszawa 1997).

W niniejszej sprawie przedmiotowy znak "CITALEC" [...] jak i przeciwstawiony mu znak towarowy z uprzednim pierwszeństwem "CITAL" [...] należą do znaków słownych, obydwa znaki przeznaczone zostały do sygnowania towarów z klasy 5 klasyfikacji nicejskiej tj. towarów farmaceutycznych.

W tym miejscu należy przyznać organowi, że w sposób prawidłowy wskazał na identyczność towarów do oznaczenia, których przeznaczone zostały oba wyżej wskazane znaki towarowe.

Po ustaleniu identyczności towarów, organ przystąpił do oceny samych oznaczeń. Skład orzekający w tej sprawie nie podzielił jednak stanowiska wyrażonego przez organ w tym zakresie, gdyż organ bezpodstawnie przyjął w ocenie Sądu, że brak jest podobieństwa porównywanych oznaczeń.

W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że przystępując do porównania znaków towarowych należy najpierw ocenić podobieństwo lub identyczność towarów, do oznaczania których służą oba znaki. Dopiero przesądzenie o jednorodzajowości towarów implikuje konieczność dokonania porównania oznaczeń. Z kolei ustalenie ryzyka błędu co do źródła pochodzenia towarów i/lub usług będzie polegało na określeniu wypadkowej identyczności (podobieństwa) towarów i/lub usług oznaczanych przeciwstawionymi znakami towarowymi oraz identyczności (podobieństwa) samych oznaczeń (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2009 r., sygn. akt 1671/08, LEX nr 510739).

Jak już wyżej wskazano w niniejszej sprawie mamy doczynienia z identycznością towarów wobec powyższego należy wskazać za stanowiskiem doktryny, że czym bardziej towary są podobne, tym bardziej ostre kryteria należy przyjąć dokonując oceny podobieństwa oznaczeń.

Przy ocenie podobieństwa przeciwstawionych sobie znaków towarowych organ winien oprzeć się na powszechnie przyjętej zasadzie, że podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Występujące różnice nie wykluczają bowiem podobieństwa znaków. Sprawdzenie podobieństwa powinno więc prowadzić do obiektywnego bilansu podobieństw i różnic.

M. Kępiński przy dokonywaniu analizy sugeruje uwzględniać "ogólne wrażenie, jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń. Jest to usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Kieruje się więc przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia, z pominięciem odrębnych rozbieżności" (M. Kępiński: Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, nr 28, s. 48, por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 21/10).

Powyższy pogląd podziela prof. R. Skubisz, wskazując na pierwszym miejscu wśród zasad, którymi winien kierować się nie tylko Urząd Patentowy RP, ale także sądy w postępowaniach z tytułu naruszeń prawa z rejestracji, iż "..po pierwsze, należy uwzględniać ogólne wrażenie, jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń". (R. Skubisz "Prawo znaków towarowych. Komentarz" Warszawa 1997, s. 90-91).

Analogiczne stanowisko wyrażają również komentatorzy na gruncie ustawy - Prawo własności przemysłowej, w szczególności na przypomnienie zasługuje myśl wyrażona przez U. Promińską: "Jedna z powszechnie przyjętych reguł stanowi, że podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Zatem różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne, a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, kupujący może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie uzasadniającym postawienie zarzutu naruszenia prawa do znaku oryginalnego" ("Prawo własności przemysłowej" pod red. U. Promińskiej Warszawa 2004, s. 261).

Zasada, iż dla odbiorców priorytetowe znaczenie mają zbieżne cechy oznaczeń, a nie występujące pomiędzy nimi różnice znalazła potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (vide: wyrok NSA z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie znaku towarowego KRÓLEWSKA PARA, sygn. akt II S.A. 2778/01, wyrok WSA z 30 marca 2004 r. w sprawie znaku towarowego TERRAVITA, sygn. akt 6 II S.A. 1017/02), sądów powszechnych (vide: postanowienie SW w W. z dnia [...] grudnia 1995 r. w sprawie zabezpieczenia powództwa U. N.V. przeciwko Z., sygn. akt [...], wyrok S.A. w W. z dnia [...] czerwca 2002 r. uznający zasadność powództwa B. Sp. z o.o. przeciwko E. Sp. z o.o., sygn. akt [...]), a także w orzecznictwie SN (orz. SN z 18 maja 1937 r., C II 2570/36, PPH 1937, nr 9, poz. 1672).

I wreszcie, wskazać należy, że na konieczność uwzględniania ogólnego wrażenia wywoływanego przez znaki przy dokonywaniu całościowej oceny niebezpieczeństwa pomyłek w odniesieniu do podobieństwa znaków, po wielokroć zwracał uwagę Europejski Trybunał Sprawiedliwości, zwłaszcza w orzeczeniu z 22 czerwca 1999 r., C-342/97 - "Lloyd" vs "Loint's".

Podkreślenia wymaga również, że do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaku przez odbiorców.

W przedmiotowej sprawie Urząd uwzględnił co prawda specyfikę rynku farmaceutycznego i weterynaryjnego, jednak dokonując porównania oznaczeń wyciągnął błędne wnioski. W doktrynie występuje pogląd, iż "w przemyśle farmaceutycznym ogólnie przyjęte jest obieranie dla środków leczniczych, jako znaków - nazw fantazyjnych utworzonych ze źródłosłowów, zaczerpniętych m.in. z nazw podstawowych składników chemicznych danego środka lub nazwy choroby, do której usunięcia dany środek jest przeznaczony, w połączeniu z pewnymi przedrostkami lub pewną stereotypową końcówką" (W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 78-79).

Powyższe nie oznacza jednak, że znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem o źródłosłowiu identycznym ze znakiem przeciwstawionym nie może zostać tak obudowany przedrostkiem i końcówką, że będzie znacznie odróżniał się od znaku z wcześniejszym pierwszeństwem.

Przystępując do oceny podobieństwa oznaczeń Urząd Patentowy winien mieć na uwadze wyżej wskazane zasady, które powinny znaleźć zastosowanie w jego ocenie.

Przechodząc do porównania oznaczeń należy dokonać tego w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej, znaczeniowej z uwzględnieniem dystynktywnych i dominujących elementów oznaczeń pomijając natomiast drobne lub nieistotne różnice między nimi.

Podobieństwo w jednej płaszczyźnie może być wystarczające dla uznania porównywanych znaków za podobne. Jednak zbieżność taka może być na innych płaszczyznach potwierdzana lub neutralizowana (R. Skubisz Prawo znaków towarowych, Komentarz W-wa 1997). Nadto należy uwzględniać ogólne wrażenie, jakie wywierają porównywane oznaczenia na odbiorcach towarów. Dla odbiorcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy. Nabywca zachowuje w pamięci ogólny zarys oznaczenia. Co istotne, im bardziej podobne są towary w porównywanym znakach, tym większa możliwość uznania znaków za podobne. W końcu, dla oceny podobieństwa nie jest wymagane rzeczywiste pomylenie znaków, wystarczy istnienie takiej możliwości.

Przechodząc do porównania znaków w warstwie wizualnej (graficznej) należy zauważyć, że znak przedmiotowy "CITALEC" [...] oraz znak przeciwstawiony "CITAL" [...] składają się z jednego słowa zapisanego w alfabecie łacińskim. Rdzeń znaku "CITALEC" stanowi przeciwstawiony znak "CITAL" tak więc należy wskazać, że 5 pierwszych liter obydwu znaków jest identycznych. Znak sporny jest znakiem dłuższym od przeciwstawionego, gdyż zbudowany jest z 7 liter, do znaku przeciwstawionego dodana została bowiem końcówka "ec".

W literaturze wskazuje się, iż podobieństwo "graficzne" wynika "...z użycia części tych samych liter do budowy obu porównywanych oznaczeń". Należy także podkreślić, że "drobne odchylenia pomiędzy znakami nie powinny prowadzić do wniosku o braku podobieństwa oznaczeń. Chodzi o brak lub dodanie przedrostka lub przyrostka, jak również zmiana litery lub liter..." (R. Skubisz "Prawo znaków towarowych" Komentarz Wydawnictwo prawnicze Spółka z o.o. str. 92 Warszawa 1997 r.).

Stąd, zaprezentowane w skarżonej decyzji stanowisko Urzędu Patentowego RP, który skoncentrował się na różnicach występujących pomiędzy znakami, nie wskazując jednocześnie dlaczego odmawia racji argumentom wskazywanym już we wniosku o unieważnienie uzasadniającym podobieństwo omawianych oznaczeń, stoi w sprzeczności z powołanym powyżej ugruntowanym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, bowiem w ocenie Urzędu Patentowego zaprezentowanym na str. 7 decyzji istotne znaczenie w ocenie podobieństwa wizualnego ma odmienna końcówka "ec" oraz to, że znaki różnią się długością. Organ w ogóle nie podjął próby wyjaśnienia dlaczego rdzeń obu wyrazów "CITAL" pomimo jego identyczności nie ma znaczenia dla porównania powyższych oznaczeń w warstwie wizualnej, czym w ocenie Sądu naruszył art. 7, 77 i 107 § 3 k.p.a. w stopniu mającym istotny wpływ na wynik postępowania. Powyższe naruszenie uniemożliwiło ponadto kontrolę zaskarżonej decyzji w tym zakresie.

Ograniczając się do wskazania różnic powyższych oznaczeń – końcówka "ec" i długość znaku spornego Urząd nie wyjaśnił dlaczego ta różnica przeważa nad elementami świadczącymi o podobieństwie oznaczeń, zwłaszcza, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z identycznością pierwszej znacznie dłuższej części oznaczenia.

Wskazać również należy na fakt, że w orzecznictwie wielokrotnie podkreślano niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, który inkorporował cudzy znak, jeżeli element inkorporowany zachował niezależną pozycję odróżniającą, co również nie zostało przez organ zbadane.

Reasumując należy wskazać, że przy ocenie przeciwstawionych oznaczeń organ po raz kolejny skoncentrował się na różnicach występujących na tej płaszczyźnie w przedmiotowych oznaczeniach, nie wypowiadając się na temat elementów wspólnych, czym naruszył wyżej wskazane zasady.

Oceniając oznaczenia w warstwie znaczeniowej organ przyznał, że oba oznaczenia mają charakter fantazyjny w kontekście do towarów, do których oznaczenia służą i z uwagi na to uznał, że analiza w tym zakresie nie jest konieczna.

W tym miejscu rodzi się pytanie czy stanowisko organu w zakresie oceny znaków na płaszczyźnie znaczeniowej nie jest przedwczesne. W ocenie Sądu nieuprawnione jest stanowisko organu, że jedynie część konsumentów (tj. lekarze i farmaceuci) będzie mogła rozumieć słowo "CITAL" i "CITALEC" jako odniesienie do substancji czynnej o nazwie "citalopram".

Powyższe stoi w sprzeczności po pierwsze z modelem przeciętnego konsumenta, który jest osobą uważną, dobrze zorientowaną, rozsądną, świadomą, a także z wywodami organu na temat docelowego odbiorcy leków (str. 10 decyzji) pacjenta uważnego i ostrożnego.

W ocenie Sądu, przeciętny konsument, zgodnie z wyżej przedstawionym modelem zażywając leki może być zorientowany co do składu leku a zwłaszcza użytej w nim substancji czynnej. Kwestię tą organ rozważył w sposób wewnętrznie sprzeczny.

Reasumując należy wskazać, że uzasadnienie zaskarżonego rozstrzygnięcia narusza art. 107 § 3 k.p.a. nie zawiera podania przyczyn, z powodu których organ uznał, że elementy podobne obu znaków nie świadczą o ich podobieństwie oraz nie podał dlaczego wskazana różnica, jest na tyle istotna, że powoduje uznanie, że między przedmiotowymi znakami nie zachodzi ryzyko konfuzji. Brak wyjaśnienia powyższych kwestii powoduje to, że przedmiotowa decyzja nie poddaje się kontroli Sądu w powyższym zakresie.

Rozpoznając ponownie sprawę organ dokona oceny podobieństwa przedmiotowych oznaczeń kierując się w tym zakresie wskazaniami zawartymi w powyższym uzasadnieniu, a następnie dokona oceny ostatniej przesłanki podobieństwa oznaczeń zawartej w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. tj. oceni możliwość spowodowania wśród odbiorców, wskutek używania spornego znaku towarowego, błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu znaku spornego ze znakiem wcześniejszym.

Biorąc powyższe pod rozwagę na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a orzeczono jak w sentencji, o niewykonalności orzeczono na podstawie art. 152 p.p.s.a. a o kosztach w oparciu o art. 200 p.p.s.a.