Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 719/14
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2014-09-22 00:00:00+02:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3, 153 ust. 1, 154, 166 ust. 1, 169 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 6,  246
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś - Rosińska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędzia WSA Urszula Wilk Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2014 r. sprawy ze skargi C. z siedzibą w [...], Francja na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia międzynarodowego znaku towarowego w zakresie wszystkich towarów w klasie 5 oraz oddalenia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] września 2013 r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej po rozpoznaniu na rozprawie sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w części wszystkich towarów w klasie 5, ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] udzielonej na rzecz C. z siedzibą w L., Francja, z wniosku B. B.V. z siedzibą w A., Holandia, na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 6 w związku z art. 152(15) w związku

z art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U.

z 2003r.( Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej jako p.w.p.) oraz na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] udzielonego na rzecz B. B.V. z siedzibą w A., Holandia, na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez C. z siedzibą w L., Francja, na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 i art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) w związku z art. 166 p.w.p., a także na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. postanowił:

- stwierdzić wygaśnięcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego [...] o numerze [...]

w zakresie wszystkich towarów w klasie 5 z dniem [...] kwietnia 2011;

- oddalić sprzeciw wobec prawomocnej decyzji prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy [...]o numerze [...].

Ponadto Urząd orzekł w sprawie kosztów prowadzonych postępowań.

Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym

i prawnym: w dniu [...] listopada 2011 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw C. z siedzibą w L. (Francja) wobec decyzji

z dnia [...] listopada 2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] udzielonego na rzecz B. B.V. z siedzibą w A., Holandia. Przedmiotowy wzór przemysłowy jest przeznaczony do sygnowania towarów w klasie 5, tj. preparatów farmaceutycznych

i wyrobów medycznych zawartych w tej klasie, mineralnych, witaminowych

i ziołowych suplementów diety do celów medycznych, preparatów witaminowych

i preparatów mineralnych do celów medycznych. Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 132 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej jako p.w.p.) podnosząc że znak towarowy "[...]" o numerze [...] jest podobny do należącego do niego znaku towarowego "[...]" o numerze [...], który jest przeznaczony do sygnowania towarów w klasach 5, 29, 30, 32, przy czym w klasie 5 występują następujące towary: produkty farmaceutyczne, fermenty mleka (enzymy białka) do użytku farmaceutycznego i laktozy, produkty dietetyczne do celów medycznych, żywność dla niemowląt, czyli mleczna mączka, zupy, zupy odwodnione, mleko, mleko w proszku, kompoty owocowe, przeciery warzywne, suszone przeciery warzywne, soki owocowe i warzywne oraz zboża dla niemowląt. Podnosząc zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. strona wskazała, że między znakami towarowymi występuje "wysoki stopień podobieństwa" między porównywanymi towarami oraz porównywanymi znakami towarami. Według wnoszącego sprzeciw "prawdopodobieństwo wystąpienia konfuzji u potencjalnych odbiorców jest nieuniknione". Co do naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wnoszący sprzeciw podniósł renomowany charakter znaku towarowego "[...]"

o numerze [...], który "pojawił się w obrocie już w 2005 r. na jogurtach [...] i od tamtej pory jest intensywnie używany i reklamowany oraz promowany przy pomocy różnych mediów". Strona wskazała na wydatki na reklamę w okresie 2005-2009 oraz udział w rynku w latach 2006-2009 jogurtów [...]. Ponadto wnoszący sprzeciw podniósł, że uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] korzysta z renomy znaku towarowego "[...]" o numerze [...], a ponadto działa na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego "[...]" o numerze [...].

W odpowiedzi na sprzeciw, pismem z dnia [...] kwietnia 2012 r., uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] uznał sprzeciw za bezzasadny. Wskazał na brak podobieństwa między znakami oraz okoliczność, że element "regularis" jest często stosowany w znakach towarowych, szczególne w przypadku znaków służących do sygnowania towarów wpływających "na prawidłowe funkcjonowanie organizmu".

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

W dniu [...] kwietnia 2012 r. do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego wpłynął wniosek B. B.V. z siedzibą

w A., Holandia, o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] z powodu jego nieużywania. Wnioskodawca podniósł, że przedmiotowy znak towarowy nie był używany w Polsce w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 152(15) w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat od dnia ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego RP" informacji o uznaniu jego ochrony. Publikacja ta miała miejsce w dniu [...] kwietnia 2006 r. ("Wiadomości Urzędu Patentowego RP" [...]). Wnioskodawca wyjaśnił nadto, że jego interes prawny w powyższej sprawie wynika z faktu wniesienia przez C. z siedzibą w L. (Francja) sprzeciwu wobec decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...].

W odpowiedzi na ten wniosek, w piśmie z dnia [...] czerwca 2013 r., uprawniony z prawa ochronnego do znaku towarowego "[...]" o numerze [...] stwierdził, że jest on nieuzasadniony i wniósł o jego oddalenie. Wyjaśnił co oznacza rzeczywiste używanie znaku towarowego oraz przedstawił materiały dowodowe w tym zakresie. Wskazał na wielkość oraz wartość sprzedaży "produktów [...]" w latach 2006- 2012, a także na dane dotyczące ich udziału w rynku w latach 2006-2009.

W dniu [...] czerwca 2013 r. wpłynęło do Urzędu Patentowego RP pismo wnoszącego sprzeciw zawierające materiały mające wskazywać na renomę znaku towarowego "[...]" o numerze [...].

Na rozprawie w dniu [...] września 2013 r. obie strony potwierdziły swoje stanowiska. B. B.V. z siedzibą w A. (Holandia) przedłożył załącznik do protokołu, w którym stwierdził, że żaden z materiałów przedstawionych przez stronę przeciwną nie dowodzi, że znak towarowy "[...]" o numerze [...] "był używany w związku z towarami, dla jakich jest przeznaczony, czyli z produktami farmaceutycznymi". Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] wniósł z kolei o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka I. B. - specjalisty ds. prawa żywnościowego "na okoliczność wykazania używania znaku towarowego »[...]« dla bakterii mlekowych w produktach mlecznych uprawnionego". B. B.V. z siedzibą w A. (Holandia) oświadczyła, że nie kwestionuje używania znaku towarowego "[...]" dla bakterii mlekowych w produktach mlecznych C. z siedzibą w L. (Francja). Strona podkreśliła, że kwestionuje, iż złożone w sprawie dowody wykazują używanie znaku "[...]" dla towarów w klasie 5. C. z siedzibą w L. (Francja) stwierdziła z kolei, że dowody wskazują na używanie przedmiotowego znaku towarowego dla fermentów mleka do użytku farmaceutycznego i laktozy oraz produktów dietetycznych do celów medycznych, a mała widoczność oznaczenia "[...]" na opakowaniu nie ma znaczenia.

Kolegium Orzekające oddaliło wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka I. B.. C. z siedzibą w L. (Francja) podtrzymał sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...]. Wskazał na podobieństwo porównywanych towarów oraz renomę znaku towarowego "[...]".

Rozpatrując sprawę Kolegium Orzekające wskazało, iż w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak za bezzasadny. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. Wnoszący sprzeciw podniósł, że prawo ochronne na znak towarowy "[...]" o numerze [...] zostało udzielone wbrew ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania ochrony określonym w art. 132 ust. 2 pkt. 2 i 3 p.w.p., ponieważ znak ten jest podobny do należącego do niego znaku towarowego "[...]" o numerze [...], a ponadto znak "[...]" o numerze [...] korzysta z renomy i działa na szkodę charakteru odróżniającego jego znaku towarowego.

W związku z powyższym uprawniony z prawa wyłącznego na znak "[...]" o numerze [...] złożył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] z powodu jego nieużywania.

Organ stwierdził, że stan faktyczny i prawny w niniejszej sprawie stanowi podstawę do zastosowania art. 166 p.w.p. Zgodnie z art. 166 p.w.p. w takim przypadku wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie w związku z tym, że prawo ochronne nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak towarowy jest podobny do wcześniejszego znaku, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 i 5.

Wobec powyższego w pierwszej kolejności Kolegium Orzekające rozpatrzyło wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...], a następnie sprzeciw wobec decyzji

o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...]. Jest to uzasadnione tym, że ewentualne stwierdzenie wygaśnięcia ochrony wcześniejszego znaku, który był podstawą wniesienia sprzeciwu, czyni ten sprzeciw bezpodstawnym.

Stosownie do przepisów art. 169 ust. 2 p.w.p. ustawy prawo ochronne na znak towarowy może zostać uznane za wygasłe na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Dlatego też jako wstępną kwestię organ rozważył istnienie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy. Organ uznał, że w rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekające stwierdziło, iż B. B.V. z siedzibą w A. (Holandia) jest uprawniony z tytułu prawa wyłącznego do znaku towarowego "[...]" o numerze [...], który jest przedmiotem postępowania unieważnieniowego wszczętego wskutek sprzeciwu złożonego przez C. z siedzibą w L. (Francja).

Organ zauważył, iż zarzut wnoszącego sprzeciw dotyczył między innymi

art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i obejmował podobieństwo przedmiotowych znaków towarowych. Rozważając istnienie interesu prawnego w sprawie o wygaszenie

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w części wszystkich towarów w klasie 5, ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] należało mieć na uwadze art. 166 ust. 2 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem zarzut nieużywania znaku towarowego może zostać podniesiony tylko łącznie

z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, przy czym zarzut ten podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie.

W rozpatrywanym sprzeciwie wobec decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] na rzecz B. I B.V. z siedzibą w A. (Holandia) wskazano jako przeciwstawienie prawo wyłączne na znak towarowy "[...]" o numerze [...] bowiem rozstrzygnięcie w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w części wszystkich towarów w klasie 5, ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] będzie miało bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...]. Tym samym zdaniem organu B. B.V. z siedzibą w A. (Holandia) posiada interes prawny w domaganiu się stwierdzenia wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego [...] o numerze [...].

Ponadto należało uznać interes prawny wnioskodawcy w domaganiu się stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy "[...]" o numerze [...] z uwagi na istnienie prawa ochronnego do znaku towarowego "[...]" o numerze [...].

W dalszej kolejności organ wskazał, że zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, prawo ochronne na znak towarowy wygasa

w sytuacji nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. W myśl art. 152(15) p.w.p. do stwierdzenia wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego przepisy art. 169-172 stosuje się odpowiednio, jednakże termin,

o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, biegnie od dnia ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o uznaniu jego ochrony.

Dlatego Kolegium wzięło pod uwagę okres od [...] kwietnia 2006 r. do [...] kwietnia 2011 r. (publikacja o uznaniu ochrony miała miejsce w dniu [...] kwietnia 2006r., "Wiadomości Urzędu Patentowego RP" [...]). Nadto z uwagi na ograniczenie wniosku do towarów z klasy 5 Kolegium Orzekające analizowało zgromadzony materiał dowodowy w tym właśnie zakresie.

Organ podkreślił, ze używanie znaku musi mieć miejsce na obszarze Polski, powinno mieć jednoznaczny charakter, konieczne jest również, by było rzeczywiste

i poważne oraz dotyczyło towarów objętych prawem ochronnym. Przez rzeczywiste używanie należy w tym kontekście rozumieć nakładanie oznaczenia na towar

i wprowadzanie tak oznaczonych towarów do obrotu. Niespełnienie jednego z tych warunków w określonym przedziale czasowym może prowadzić do utraty prawa ochronnego poprzez stwierdzenie jego wygaśnięcia. Zgodnie z art. 169 ust. 6 p.w.p. w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.

C. z siedzibą w L. (Francja) podnosił, że używał znaku towarowego "[...]" o numerze [...] w odniesieniu do bakterii mlekowych w produktach mlecznych (rozprawa w dniu [...] września 2013 r.),

a także fermentów mlekowych do celów farmaceutycznych i laktozy, a także produktów dietetycznych dla celów leczniczych (str. 386 akt sprawy Sp. [...]). Ponadto C. z siedzibą w L. (Francja) przyznał, iż nie podjął używania spornego znaku towarowego w pozostałym zakresie, w tym

w odniesieniu do produktów farmaceutycznych, żywności dla niemowląt, czyli mlecznej mączki, zup, zup odwodnionych, mleka, mleka w proszku, kompotów owocowych, przecierów warzywnych, suszonych przecierów warzywnych, soków owocowych i warzywnych oraz zboża dla niemowląt.

Uprawniony z prawa wyłącznego do znaku towarowego "[...]"

o numerze [...] przedstawił na okoliczność używania tego znaku następujące dowody: przykłady produktów ze znakiem towarowym "[...]" (dowód nr 1), tekst "[...] Naturalnie pomaga regulować pracę jelit" (clowód nr 2), tekst "[...] do picia" (dowód nr 3), tekst "[...] Backgrounder" (dowód nr 4), tekst "[...] Musli" (dowód nr 5), tekst "Once upon a time ... [...]!" (dowód nr 6), tekst "[...]: published scientific studies" (dowód nr 7), tekst "A fermented milk with ..." (dowód nr 8), tekst "Effects of Consumption ..." (dowód nr 9), tekst "Clinical trial ..." (dowód nr 10), tekst "Recent Advances ..." (dowód nr 11), tekst "Fermented milk ..." (dowód nr 12), oświadczenie kierownika marki [...] o wielkości I wartości sprzedaży jogurtów [...]w latach 2006-2012 (dowód nr 13), a także oświadczenie starszego kierownika marki o udziale jogurtów [...] na rynku jogurtów w okresie 2006-2009 (dowód nr 14). Dodatkowo strona przedłożyła do akt niniejszej sprawy załącznik stanowiący liczne faktury VAT (dowód nr 15).

Oceniając przedstawione przez stronę dowody organ zauważył:

- odnośnie do dowodu nr 1 - nie zawiera on żadnej daty i samodzielnie nie świadczy o wprowadzaniu do obrotu znaku towarowego "[...]" o numerze [...] w odniesieniu do towarów ujętych w jego klasie 5, w szczególności fermentów mleka (enzymów białka) do użytku farmaceutycznego. Wobec powyższego nie mógł zostać uwzględniony;

- dowody nr 2-5 nie noszą żadnej daty wydania i tym samym nie zostały uwzględnione przez Kolegium Orzekające na okoliczność używania spornego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w obrocie gospodarczym. Jedynie w dowodzie

nr 4 mowa jest o tym, że "od lutego 2006 na rynek wprowadzony został wariant pitny (...)[...] do picia". Powyższe stwierdzenie nie potwierdza jednak tego, że na opakowaniu widniał znak towarowy [...], a towar stanowiły produkty wskazane w klasie 5 znaku towarowego "[...]" o numerze [...].

- dowody nr 6-12 (teksty w języku angielskim) nie mogą stanowić dowodu

w niniejszej sprawie, gdyż dotyczą jedynie produktu (jogurtu) o nazwie [...] wpływającego na "komfort trawienny". Dowody te nie zawierają żadnych dat i nie dotyczą wprowadzania na rynek polski produktu sygnowanego znakiem towarowym [...].

- dowody nr 13-14, choć według autora - starszego kierownika marki - dotyczą jogurtów [...], to jednak w zeskanowanych tabelach pojawia się jedynie nazwa [...]. Tym samym zaprezentowane dane nie zostały uwzględnione przez Kolegium Orzekające. Także faktury załączone do akt sprawy nie wskazują na to, że dotyczą produktu sygnowanego znakiem [...], ponieważ w ich treści pojawiają się jedynie nazwy takie jak przykładowo "[...]", "[...]", "[...]", "[...]" (karta 179 akt sprawy 169/12). Kolegium Orzekające uznało, że nabywca w trakcie wyboru

i zakupu jogurtu będzie kierował się nazwą [...]. Według Kolegium żaden

z załączonych materiałów nie dowodzi rzeczywistego, poważnego

i niedwuznacznego używania w obrocie znaku towarowego [...]

w odniesieniu do wskazanych w wykazie towarów z klasy 5 spornego znaku towarowego w okresie od dnia 28 kwietnia 2006 r. do dnia 28 kwietnia 2011 r. Dokumenty mogą świadczyć co najwyżej o używaniu innego znaku towarowego,

a mianowicie znaku "[...]", który jest zarejestrowany na rzecz C. z siedzibą w L. (Francja). Nie ma znaczenia dla sprawy argumentacja C. z siedzibą w L. (Francja), że znak "[...]" o numerze [...] jest nazwą handlową. Istotne jest, że w toku niniejszego postępowania C. z siedzibą w L. (Francja) wskazywał, że używał znaku towarowego "[...]" o numerze [...] w odniesieniu do bakterii mlekowych

w produktach mlecznych, a także fermentów mlekowych do celów farmaceutycznych i laktozy, a także produktów dietetycznych dla celów leczniczych, przy czym kwestia używania bakterii mlekowych nie ma znaczenia dla sprawy, zaś używania spornego znaku towarowego w pozostałym zakresie nie wykazano.

Kolegium po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów uznało, że uprawniony nie przedstawił materiałów dowodowych na okoliczność używania przedmiotowego oznaczenia w sposób rzeczywisty dla towarów wskazanych we wniosku, lub wskazujących, że nieużywanie to było usprawiedliwione. W tej sytuacji wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony znaku towarowego "[...]"

o numerze [...] z powodu nieużywania znaku należy uznać za uzasadniony. Należy ponadto zaznaczyć, że wniosek o przesłuchanie I. B., specjalisty ds. prawa żywnościowego D. Sp. z o.o., na okoliczność wykazania używania znaku towarowego "[...]" o numerze [...] dla bakterii mlekowych

w produktach mlecznych został oddalony z uwagi na to, że okoliczność ta nie była kwestionowana przez stronę przeciwną. Należy podkreślić, że okoliczność ta nie ma znaczenia dla sprawy, bowiem bakterie mlekowe nie należą do towarów objętych ochrona znakiem towarowym "[...]" o numerze [...].

Wobec tego Kolegium Orzekające uznało za zasadne stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] w zakresie wszystkich towarów w klasie 5 z dniem [...] kwietnia 2011 r. W tym dniu upłynął bowiem okres 5 lat nieużywania spornego znaku towarowego liczony zgodnie z art. 152(15) p.w.p. od dnia ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o uznaniu jego ochrony (tj. [...] kwietnia 2006 r.).

Rozpatrując następnie sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] Kolegium Orzekające stwierdziło, że przedmiotowy sprzeciw jest nieuzasadniony, gdyż w sprawie

z wniosku B. B.V. z siedzibą w A., Holandia,

o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w części dotyczącej wszystkich towarów w klasie 5, ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] udzielonej na rzecz C. z siedzibą w L., Francja, została wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie tego prawa. Należy zaznaczyć, że przedmiotowy sprzeciw dotyczył prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] w zakresie towarów z klasy 5.

Na podstawie niniejszej decyzji stwierdzono wygaśnięcie ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek jego nieużywania. Znak ten był zaś podstawą wniesienia wskazanego powyżej sprzeciwu. Wobec powyższego, mając na względzie treść art. 166 ust. 1 p.w.p., Kolegium Orzekające uznało, iż nie ma podstaw do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]"

o numerze [...] z uwagi brak skutecznego przeciwstawienia w postaci prawa wyłącznego "[...]" o numerze [...] w zakresie towarów w klasie 5.

Odnośnie naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. C.

z siedzibą w L. (Francja) nie wykazała ani renomy znaku towarowego "[...]" o numerze [...] ani nie przedłożyła dowodów na używanie tego znaku w sposób rzeczywisty w obrocie gospodarczym. Wnoszący sprzeciw powołał się w tym zakresie na dowody identyczne jak w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w części wszystkich towarów w klasie 5, ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] na okoliczność używania tego znaku w obrocie w sposób rzeczywisty. Kolegium Orzekające dokonało analogicznej oceny stwierdzając brak renomy znaku towarowego przeciwstawionego. Dodatkowo wnoszący sprzeciw przedłożył do akt niniejszej sprawy inne dowody w postaci oświadczenia prywatnego złożonego przez V. C. - partnera biznesowego klienta globalnego, oświadczeń prywatnych złożonych przez A. K. - starszego kierownika marki, wydruków stron internetowych www.[...].pl, kopii ulotki [...], wydruku strony internetowej zawierającej artykuł "Czy znasz już sekrety [...]?", wydruku strony internetowej www.[...].pl, kopii ulotek reklamowych wnoszącego sprzeciw, a także filmów na płycie CD. Kolegium Orzekające ustaliło, że żaden z powyższych dowodów nie dotyczy bezpośrednio znaku towarowego [...], a jedynie odnosi się do znaku towarowego [...]. Nazwa [...] pojawia się co prawda w jednym z oświadczeń A. K. oraz kopii ulotki [...] i wydruku strony internetowej zawierającej artykuł "Czy znasz już sekrety [...]?", ale w tych przypadkach przedmiotowy znak towarowy nie figuruje na towarze i nie dotyczy bezpośrednio towarów, dla których jest przeznaczony. Powoduje to, że prawo do znaku towarowego "[...]" o numerze [...] nie mogło stanowić skutecznego przeciwstawienia w niniejszym postępowaniu.

Pismem z dnia 7 lutego 2014 r. C. z siedzibą

w L., Francja reprezentowana przez rzecznika patentowego B. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na powyższą decyzję, zarzucając:

1. naruszenie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie mające wpływ na wynik sprawy;

2. naruszenie art. 132 ust 2. pkt 2 p.w.p. i art. 132 ust 2 pkt 3 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie mające wpływ na wynik sprawy;

3. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy poprzez naruszenie art. 7, 8, 9, 10 § 1, 75 § 1, 77 § 1, 78 § 1 i 80 k.p.a. polegające na braku wyczerpującego zbadania sprawy, pominięciu szeregu istotnych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie decyzji, dopuszczeniu dowodów mogących przyczynić się do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, a także naruszenie art. 107 § 3 kpa polegające na braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji, co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Wobec powyższych zarzutów strona wniosła o:

1. uchylenie decyzji w całości oraz o przekazanie sprawy Urzędowi Patentowemu RP do ponownego rozpoznania,

2. zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu strona skarżąca rozwinęła powyższe zarzuty, podkreślając że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego wskazanych jako podstawy sprzeciwu, które to naruszenie polega na niewłaściwym zrozumieniu przez organ przesłanek pozwalających ich zastosowania. Nadto, decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania mającym wpływ na wynik sprawy, ponieważ organ przeprowadził postępowanie sporne wbrew zasadom określonym w k.p.a. a także wadliwie ustalił stan faktyczny, co spowodowało

w konsekwencji błędne uznanie, że art. 169 ust 1 pkt 1 pwp oraz art. 132 ust 2 pkt 2 p.w.p. i art. 132 ust 2 pkt 3 p.w.p. nie mają w sprawie zastosowania.

Strona skarżąca podkreśliła, że znak "[...]s" ten jest bowiem używany dla bardzo dobrze znanych na rynku probiotycznych bakterii mlekowych występujących w jogurtach i innych wyrobach mlecznych, mających działanie prozdrowotne i dietetyczne, wspomagające i regulujące pracę jelit oraz wspomagające leczenie dolegliwości związanych z zaburzeniami funkcjonowania jelit. Na zdjęciach opakowań, obok znaku towarowego [...] występuje także zawsze znak towarowy "[...]". Przedstawione opakowania są jedynie przykładowymi, niemniej jednak w każdym przypadku na jogurtach i innych produktach mlecznych obok znaku towarowego [...] widnieje także znak towarowy "[...]", wskazując w ten sposób na zawartość w jogurcie konkretnego, probiotycznego szczepu bakterii mlekowych.

Biorąc zatem pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych przedstawionych w sprawie, zdaniem strony skarżącej wszystkie okoliczności sprawy oraz wszystkie materiały dowodowe złożone do akt sprawy potwierdzają, że znak towarowy "[...]" był używany w obrocie dla wskazanych towarów.

W ocenie strony skarżącej Urząd Patentowy RP w przedmiotowej sprawie dokonał wadliwej interpretacji pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego, uznając, że w sytuacji kiedy znak towarowy towarzyszy na opakowaniu innemu znakowi towarowemu, nie jest on rzeczywiście używany w obrocie. Taka interpretacja prawa, wraz z dokonaniem wadliwiej oceny całokształtu sprawy przez pryzmat argumentacji skarżącej, materiałów dowodowych, okoliczności przyznanych przez organ i stronę przeciwną, doprowadziła w konsekwencji do wydania błędnej decyzji.

Skarżący w toku postępowania spornego wskazywał, że znak towarowy "[...]" jest nazwą handlową probiotycznego szczepu bakterii mlekowych Bifidobacterium [...], wchodzącego w skład produktów mlecznych uprawnionego tj. jogurtów [...]. Na tę okoliczność został przedłożony do akt sprawy obszerny materiał dowodowy, który został przez organ został oceniony z naruszeniem postanowień art. 7, 8, 77 § 1 i 80 k.p.a.

z pominięciem okoliczności na jakie dowody zostały przedstawione.

Skarżącą spółka podkreśliła, że fermentacja mlekowa jest enzymatycznym beztlenowym procesem przemiany cukrów mlecznych - laktozy - do kwasu mlekowego pod wpływem bakterii kwasu mlekowego. Stanowi ona podstawę biologicznych metod preparowania (fermentowania) mleka. Do produkcji mlecznych napojów fermentowanych stosuje się mieszaną mikroflorę składającą się z bakterii tradycyjnych oraz bakterii pochodzenia jelitowego. Mleko wyprodukowane za pośrednictwem takich bakterii nosi nazwę w zależności od składu czystych kultur. Napoje fermentowane z użyciem tych zakwasów to biojogurt zawierający L. acidophillus, S. salivarius ssp thermophilus, L. delbrueckii ssp. Bulgaricus czy omawiane w niniejszej sprawie Bifidobacterium. Fermentowane produkty mleczne mają także właściwości lecznicze ze względu na dużą przyswajalność szeregu składników mleka oraz dzięki wprowadzeniu do jelit bakterii kwasu mlekowego (fermentów mlekowych) i stworzeniem niekorzystnych warunków dla rozwoju mikroflory gnilnej.

Znak towarowy "[...]" został przeznaczony do identyfikowania specyficznego szczepu bakterii mlekowych Bifidobacterium [...], będącym stałym składnikiem jogurtów i innych fermentowanych produktów mlecznych uprawnionego sprzedawanych w opakowaniach oznaczonych [...].

Ponadto skarżący na rozprawie w dniu [...] września 2013 r. złożył wniosek

o przesłuchanie świadka – I. B., specjalisty ds. prawa żywnościowego D. Sp. z o. o. na okoliczność wykazania używania spornego znaku towarowego w zakresie towarów z klasy 5 objętych wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia. Organ w/w wniosek oddalił, uznając, że używanie spornego znaku towarowego [...] dla bakterii mlekowych w produktach mlecznych nie było kwestionowana przez stronę przeciwną i nie ma znaczenia dla sprawy. Takie postepowanie organu strona uznał za wadliwe. Po pierwsze - świadek miał złożyć zeznania na okoliczność wykazania używania spornego znaku towarowego

w odniesieniu do towarów z klasy 5 (zgodnie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia). Tym samym jego zeznania miały dotyczyć używania znaku dla fermentów mlekowych do celów farmaceutycznych i produktów dietetycznych do celów leczniczych. Po drugie - specjalizacja świadka miała być gwarancją przekazania organowi wiedzy i informacji na temat używania spornego znaku

w odniesieniu do fermentów mlekowych do celów farmaceutycznych, miał on także potwierdzić sposób używania znaku "[...]" na opakowaniach produktów [...]. Skarżący złożył w/w wniosek mając na uwadze doręczenie mu na rozprawie pisma procesowego strony przeciwnej w formie załącznika do protokołu, w którym przedstawiona została nowa argumentacja strony odnośnie złożonego materiału dowodowego. Mając na względzie, że strona przyznała, że sporny znak jest używany dla fermentów mlekowych, a jednocześnie kwestionowała, że to używanie ma cel farmaceutyczny i leczniczy, o których mowa w przypadków tychże towarów w klasie 5, a także kwestionowała wiarygodność przedłożonych dowodów, skarżący uznał za zasadne wykorzystanie swojego prawa do obrony w zakresie przedstawienia dodatkowych dowodów odnośnie kwestionowanych okoliczności. Urząd jednakże odmówił odroczenia rozprawy, uniemożliwiając tym samym uprawnionemu do spornego znaku towarowego pełne i wyczerpujące ustosunkowanie się do zarzutów strony przeciwnej, czym naruszył jej prawo do obrony.

Jednocześnie skarżąca wskazała, że organ wadliwie uznał, iż wydanie w.w decyzji eliminuje przesłanki wskazane jako podstawy sprzeciwu i bezpodstawnie odstąpił od ich przeanalizowania łącznie z całokształtem stanu faktycznego sprawy. Powyższe uzasadnia naruszenie przez organ przepisów prawa materialnego wskazanego w pkt 2 petitum skargi oraz przepisów kpa mających istotny wpływ na wynik sprawy. Znak towarowy "[...]" nr [...] rzeczywiście był podstawą wniesienia sprzeciwu, niemniej jednak decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia wydana została w jego odniesieniu jedynie w zakresie klasy 5. Stąd, nie było przeszkód, aby przeprowadzić analizę przesłanek podobieństwa towarów w zakresie towarów, które nie zostały objęte decyzją o stwierdzeniu wygaśnięcia, w szczególności fermentów mlekowych. Dodatkowo, Urząd nie odniósł się także w ogóle do kwestii podobieństwa oznaczeń, a przecież określone ustalenia w tym zakresie mogłyby wywrzeć wpływ na całościową ocenę ryzyka konfuzji.

Drugą podstawą sprzeciwu był przepis art. 132 ust 2 pkt 3 p.w.p. Odnośnie tego przepisu Urząd lakonicznie wskazał, że "C. nie wykazała ani renomy znaku towarowego [...] o nr [...] ani nie przedłożyła dowodów na używanie tego znaku w sposób rzeczywisty w obrocie gospodarczym. Twierdzenie to świadczy, iż organ wadliwie podszedł do oceny materiału dowodowego złożonego na okoliczność renomy, utożsamiając jego treść nadal z przesłankami rzeczywistego używania znaku. W decyzji powinny znaleźć się rozważania odnośnie wykazania tymże materiałem kryteriów renomy znaku - długość używania, zakres, udział w rynku, wielkość sprzedaży, rozpoznawalność, wydatki na reklamę, formy reklamy. Organ sam zaś przyznał, że odnośnie złożonego materiału dowodowego dokonał analogicznej oceny stwierdzając brak renomy znaku towarowego przeciwstawionego, czym potwierdził, że nie była to analiza dedykowana innej podstawie prawnej i wynikających z niej innych przesłanek i kryteriów.

Urząd Patentowy sam również wskazał, że w zakresie renomy wnoszący sprzeciw złożył dodatkowe materiały dowodowe (vide str. 13 decyzji). Organ nie przeanalizował ich jednak, a jedynie zbiorczo wskazał, że żaden z nich nie dotyczy bezpośrednio znaku towarowego "[...]", jedynie odnosi się do znaku towarowego [...].

W zaskarżonej decyzji organ odstąpił także od analizy podobieństwa spornych oznaczeń, pomijając w tym kontekście zasadę, że przesłanką zastosowania art. 132 ust 2 pkt 3 p.w.p. jest podobieństwo o innym charakterze i stopniu niż podobieństwo, o którym mowa w art. 132 ust 2 pkt 2 p.w.p. Orzecznictwo jest bowiem zgodne,

że w przypadku znaków renomowanych wystarczy niższy, a nie konfuzyjny stopień podobieństwa oznaczeń, aby ochrony takiej móc dochodzić.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Przepis art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1269 ze zm.) stanowi, iż sąd administracyjny sprawuje, w zakresie swej właściwości, kontrolę pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 z późn. zm.), dalej zwanej p.p.s.a, sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Sądy administracyjne sprawują więc kontrolę aktów i czynności z zakresu administracji publicznej pod względem ich zgodności z obowiązującym w dacie ich wydania prawem materialnym i przepisami procesowymi.

Oceniając zaskarżoną decyzję w oparciu o powyższe kryteria, Sąd nie dopatrzył się tego rodzaju naruszeń prawa materialnego i procesowego które powinny skutkować uchyleniem decyzji.

Przedmiotem skargi jest decyzja Urzędu Patentowego RP stwierdzająca wygaśnięcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w części wszystkich towarów

w klasie 5, ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]"

o numerze [...] udzielonej na rzecz C. z siedzibą

w L., Francja, oraz oddalająca sprzeciw wobec decyzji z dnia [...] listopada 2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...] na rzecz B. B.V. z siedzibą w A. (Holandia).

Jak wynika z akt sprawy postępowanie w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak za bezzasadny.

Zgodnie z art. 246 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz.1117 ze zm.) każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego

o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania

w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. Sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że prawo ochronne na znak towarowy "[...]" o numerze [...] zostało udzielone wbrew ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania ochrony określonym w art. 132 ust. 2 pkt. 2 i 3 p.w.p., ponieważ znak ten jest podobny do należącego do niego znaku towarowego "[...]" o numerze [...], a ponadto znak "[...]" o numerze [...] korzysta z renomy i działa na szkodę charakteru odróżniającego jego znaku towarowego. Wobec powyższego uprawniony z prawa wyłącznego na znak "[...]" o numerze [...] złożył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] z powodu jego nieużywania.

W ocenie Sądu organ prawidłowo uznał, że w sprawie zastosowanie znajduje art. 166 p.w.p. zgodnie z którym wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie w związku z tym, że prawo ochronne nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak towarowy jest podobny do wcześniejszego znaku, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 i 5.

W pierwszej kolejności Kolegium Orzekające rozpatrzyło wniosek

o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...], a następnie sprzeciw wobec decyzji

o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] uznając że ewentualne stwierdzenie wygaśnięcia ochrony wcześniejszego znaku, który był podstawą wniesienia sprzeciwu, czyni ten sprzeciw bezpodstawnym.

Stosownie do treści art. 169 ust. 2 p.w.p. ustawy prawo ochronne na znak towarowy może zostać uznane za wygasłe na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. A zatem jako wstępną kwestię należało rozważyć istnienie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy. W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekające zasadnie stwierdziło, iż B. B.V. z siedzibą w A. (Holandia) jest uprawniony z tytułu prawa wyłącznego do znaku towarowego "[...]" o numerze [...], który jest przedmiotem postępowania unieważnieniowego wszczętego wskutek sprzeciwu złożonego przez C. z siedzibą w L. (Francja).

Organ szczegółowo wykazał w zaskarżonej decyzji, iż rozstrzygnięcie

w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w części wszystkich towarów w klasie 5, ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] będzie miało bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...]. Tym samym B. B.V. z siedzibą w A. (Holandia) posiada interes prawny w domaganiu się stwierdzenia wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...]. Ponadto należało uznać interes prawny wnioskodawcy w domaganiu się stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy "[...]" o numerze [...] z uwagi na istnienie prawa ochronnego do znaku towarowego "[...]" o numerze [...].

Podstawą żądania wygaśnięcia ochrony międzynarodowej znaku towarowego "[...]" w części wszystkich towarów w klasie 5 był art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zgodnie z którym prawo ochronne na znak towarowy wygasa w sytuacji nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Stosownie zaś do treści art. 152(15) p.w.p. do stwierdzenia wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego przepisy art. 169-172 stosuje się odpowiednio, jednakże termin, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, biegnie od dnia ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o uznaniu jego ochrony.

Przedmiotem oceny używania spornego znaku był zatem okres od [...] kwietnia 2006 r. do [...] kwietnia 2011 r. (publikacja o uznaniu ochrony miała miejsce w dniu [...] kwietnia 2006 r., "Wiadomości Urzędu Patentowego RP" [...]). Jednocześnie z uwagi na ograniczenie wniosku do towarów z klasy 5 Kolegium prawidłowo analizowało zgromadzony materiał dowodowy w tym właśnie zakresie.

Prawo własności przemysłowej nie reguluje w sposób jednoznaczny pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego. Jak zauważył organ przy ocenie pojęcia "używanie" można kierować się art. 153 ust. 1 p.w.p., który stanowi, że używanie znaku polega na używaniu go w sposób zarobkowy lub zawodowy. Przykładowy katalog form używania znaku towarowego wymieniony został w art. 154 p.w.p. Stanowi on, że używanie znaku towarowego polega w szczególności na: umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, a także posługiwaniu się nim w celu reklamy. Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego było przedmiotem rozważań

w orzecznictwie. NSA w wyroku z dnia 24 maja 2006 r. (sygn. akt II GSK 70/06) wyraził pogląd, iż obowiązkowi rzeczywistego używania znaku czyni zadość tylko takie używanie, które pozostaje w związku fizycznym lub pojęciowym z towarem lub usługą. Oznacza to konieczność nakładania zarejestrowanego oznaczenia na towar i wprowadzania do obrotu. Zgodnie zaś z wyrokiem NSA z dnia 10 października 2006 r. (sygn. akt II GSK 173/06) używanie znaku towarowego powinno pozostawać w zgodzie z działalnością przedsiębiorstwa, zaś obowiązkowi rzeczywistego używania czyni zadość jedynie używanie znaku w obrocie gospodarczym. W doktrynie podkreśla się, iż rzeczywiste używanie znaku towarowego oznacza konkretne działanie, mające za przedmiot znak, a polegające na jego realnym odniesieniu do określonego towaru lub usługi. Chodzi o korzystanie ze znaku w sposób odpowiadający jego podstawowej funkcji (oznaczenia pochodzenia towarów lub usług). Używanie rzeczywiste ma polegać na bezpośrednim udostępnieniu towarów lub usług ich odbiorcom. Obowiązek używania wymaga pełnego korzystania ze znaku, przez udostępnienie towarów lub usług ze znakiem ich odbiorcom.

Zgodnie z art. 169 ust. 6 p.w.p. w przypadku wszczęcia postępowania

w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. Celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest, więc wyeliminowanie praw udzielonych na znaki towarowe, które nie są używane w obrocie gospodarczym. Przyznanie prawa ochronnego na znak wiąże się bowiem z ustawowym obowiązkiem używania danego oznaczenia dla towarów, dla których zostało ono zarejestrowane. Podmiot nie korzystający z przyznanego prawa musi się zatem liczyć z tym,

że w określonych okolicznościach prawo to może zostać wygaszone.

W ocenie Sądu prawidłowo w toku postępowania administracyjnego ustalono, iż C. z siedzibą w L. Francja nie wykazała,

że używała znaku towarowego "[...]" o numerze [...] dla towarów klasie 5 w tym w odniesieniu do fermentów mlekowych do celów farmaceutycznych

i laktozy, a także produktów dietetycznych dla celów leczniczych.

Jednocześnie strona skarżąca potwierdziła, iż nie podjęła używania spornego znaku towarowego w pozostałym zakresie, tj. w odniesieniu do pozostałych towarów

z klasy 5: produktów farmaceutycznych, żywności dla niemowląt, czyli mlecznej mączki, zup, zup odwodnionych, mleka, mleka w proszku, kompotów owocowych, przecierów warzywnych, suszonych przecierów warzywnych, soków owocowych

i warzywnych oraz zboża dla niemowląt.

Uprawniony z prawa wyłącznego do znaku towarowego "[...]"

o numerze [...] przedstawił na okoliczność używania tego znaku kilkanaście dowodów mających potwierdzać z jednej strony faktyczne używanie spornego znaku dla towarów z klasy 5, z drugiej zaś prozdrowotne działanie szczepu bakterii mlekowych Bifidobacterium [...] dla oznaczenia których używany był znak "[...]".

Zdaniem Sądu wbrew twierdzeniom organu przedłożony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na używanie we wskazanym okresie międzynarodowego znaku "[...]". W ocenie Sądu bez wpływu na ocenę używania znaku pozostaje przy tym fakt, iż był on używany łącznie ze znakiem [...]. Jednakże decydujący dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy pozostaje fakt, iż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy przedłożony przez skarżącą spółkę potwierdza używanie międzynarodowego znaku "[...]" o numerze [...] tylko i wyłącznie

w odniesieniu do bakterii mlekowych w produktach mlecznych, które jak słusznie uznał organ nie należą do towarów objętych ochroną znakiem towarowym "[...]" o numerze [...]. Nie można przy tym zgodzić się ze stroną skarżącą, iż wskazane bakterie zaliczyć należy do grupy towarów z klasy 5 tj. fermentów mlekowych do celów farmaceutycznych i laktozy, a także produktów dietetycznych dla celów leczniczych.

Nie jest kwestionowane prozdrowotne działanie bakterii mlekowych na organizm ludzki. Jak jednak zasadnie zauważył w piśmie z dnia [...] września 2013 r. uczestnik postępowania B. B.V. z siedzibą w A. (Holandia), szczepy bakterii mlekowych wykorzystywane są zarówno w branży spożywczej m.in. do produkcji jogurtów, kefirów, kapusty kiszonej, ogórków, jak

i farmaceutycznej (szczepy bakterii są składnikami probiotyków, których zadaniem jest korzystne dla zdrowia działanie w przewodzie pokarmowym, poprzez immunomodulację oraz zachowanie prawidłowej flory fizjologicznej).

Przedstawione przez stronę skarżącą materiały dowodowe potwierdzają używanie szczepu bakterii mlekowych Bifidobacterium [...] właśnie w branży spożywczej. I dla tych bakterii strona wykazał używanie znaku "[...]".

Podkreślenia, wymaga iż towary m.in. takie jak: jogurty, fermentowane produkty mleczne, kwas mlekowy umieszczone zostały w klasie 29 a zatem nie można ich utożsamiać z towarami z klasy 5.

Wobec powyższego w ocenie Sądu, Kolegium zasadnie uznało, że zachodzą podstawy do stwierdzenia wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] w zakresie wszystkich towarów w klasie 5 z dniem [...] kwietnia 2011 r. W tym dniu upłynął bowiem okres 5 lat nieużywania spornego znaku towarowego liczony zgodnie z art. 152(15) p.w.p. od dnia ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o uznaniu jego ochrony (tj. [...] kwietnia 2006 r.).

Za prawidłowe uznać należało także rozstrzygnięcie decyzji w zakresie oddalenia sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...]. Organ zasadnie uznał, że przedmiotowy sprzeciw jest nieuzasadniony, gdyż w sprawie z wniosku B. B.V. z siedzibą w A., Holandia, o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w części dotyczącej wszystkich towarów w klasie 5, ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] udzielonej na rzecz C. z siedzibą

w L. Francja, została wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie tego prawa. Należy zaznaczyć, że przedmiotowy sprzeciw dotyczył prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] w zakresie towarów z klasy 5. Mając na względzie treść art. 166 ust. 1 p.w.p., organ zasadnie uznał, iż nie ma podstaw do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]"

o numerze [...] z uwagi brak skutecznego przeciwstawienia w postaci prawa wyłącznego "[...]" o numerze [...] w zakresie towarów w klasie 5. Za bezpodstawne uznać należy żądanie skarżącej, aby w tej sytuacji organ przeprowadził analizę przesłanek podobieństwa towarów w zakresie towarów, które nie zostały objęte decyzją o stwierdzeniu wygaśnięcia, w szczególności fermentów mlekowych, skoro sprzeciw dotyczył prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...] w zakresie towarów z klasy 5.

Za bezzasadny uznać należy zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. albowiem C. z siedzibą w L. (Francja) nie wykazała ani renomy znaku towarowego "[...]" o numerze [...] ani nie przedłożyła dowodów na używanie tego znaku w sposób rzeczywisty w obrocie gospodarczym dla towarów z klasy 5.

Sąd nie podzielił również zarzutów dotyczących naruszenia przepisów postępowania. Strona wskazywała na naruszenie jej praw z powodu oddalenia wniosku skarżącej o odroczenie rozprawy w dniu [...] września 2013 r. Skarżąca argumentowała, że odmówiono jej prawa do obrony i naruszone zostały tym samym art. 7, art. 8 oraz art. 10 § 2 k.p.a. Jak wynika jednak z akt sprawy podczas rozprawy w dniu [...] września 2013 r. odbyła się 15 minutowa przerwa, podczas której pełnomocnik skarżącej spółki mógł przygotować swoją replikę. Przewodniczący Kolegium Orzekającego zapytał nadto pełnomocnika C.

z siedzibą w L. Francja o dodatkowy czas na zapoznanie się

z materiałami złożonymi na rozprawie - pełnomocnik oświadczył, że nie wnosi

o zarządzenie przerwy. Organ zasadnie oddalił wniosek o przesłuchanie świadka – I. B. uznając, że używanie spornego znaku towarowego "[...]" dla bakterii mlekowych w produktach mlecznych nie było kwestionowana przez stronę przeciwną i nie ma znaczenia dla sprawy.

Wobec powyższego w ocenie Sądu za nieuzasadnione uznać należało zarzuty podniesione w skardze.

Mając na uwadze powyższe Sąd działając na podstawi art. 151 oddalił skargę.