Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2038/21
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-12-14 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 315 ust. 3; art. 165 ust. 1 pkt 2; art. 169 ust. 4 pkt 1;
journal: Dz.U. 2020 poz 286
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art. 7;
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
article: art. 80; art. 107 par 3;
journal: Dz.U. 2020 poz 256
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędziowie Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.) Sędzia WSA Dorota Pawłowska Protokolant ref. Robert Mirończyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2021 r. sprawy ze skargi B. Limited z siedzibą w L., Wielka Brytania na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2020 r., [...], Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2020 r. wniosku N. W. ("uczestnik", "wnioskodawca") o unieważnienie uznania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego o nr [...] udzielonego na rzecz B. z siedzibą w [...], Wielka Brytania ("skarżąca", "spółka", "uprawniony"), działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17 ze zm.; dalej "u.z.t.") w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 286 ze zm.; dalej "p.w.p.") oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p., unieważnił uznanie na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego o nr [...] oraz przyznał wnioskodawcy od uprawnionego kwotę w wysokości 10 981,95 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Stan sprawy przedstawia się następująco:

4 lipca 2018 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek N. W. o unieważnienie uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego graficznego o nr [...], do którego uprawniony jest B. z siedzibą w [...], Wielka Brytania.

Sporny znak, chroniony z pierwszeństwem od dnia 15 marca 2000 r., przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasach 3, 18 i 25 takich jak: preparaty toaletowe o charakterze nieleczniczym, perfumy, preparaty kosmetyczne do zębów i do włosów, mydła szampony, antyprespiranty, woda kolońska i woda toaletowa, olejki eteryczne, preparaty do golenia, mieszaniny aromatyczne (klm 3), artykuły bagażowe, walizki, torby, torby podróżne, torebki, portfele, portmonetki, torby na ramię, zestawy toaletowe i kosmetyczki, aktówki, saszetki i portfele, teczki na akta, parasolki, parasole, laski, breloczki do kluczy, odzież dla psów (klm 18), odzież zewnętrzna, płaszcze przeciwdeszczowe, bluzy długie, odzież codzienna, koszulki polo, bluzy, sukienki, piżamy, wyroby z dzianiny, szorty, spodnie, garnitury, koszule, marynarki, bielizna, wyroby pończosznicze, nakrycia głowy, obuwie, odzież sportowa, dresy, gotowe, podszewki, krawaty, paski (odzież), peleryny, poncza, chusty, szale i etole, rękawiczki (klm 25).

Jako podstawę prawną żądania wnioskodawca wskazał art. 4 i art. 7 u.z.t., znajdujących zastosowanie w świetle art. 315 ust. 3 p.w.p., i podniósł, że sporny znak towarowy nie posiada abstrakcyjnej i konkretnej zdolności odróżniającej.

Jego zdaniem, sporne oznaczenie nie może pełnić funkcji identyfikacyjnej, rozumianej jako możliwość przekazywania konsumentom informacji o źródle pochodzenia towarów, niezależnie, w oderwaniu, od towarów i usług. Podniósł, że uprawniony nazywa sporne oznaczenie "classic Burberry check", czyli klasyczny wzór kratki Burberry. W ocenie wnioskodawcy, znak ten stanowi powszechnie znany motyw dekoracyjny. Na tę okoliczność wnioskodawca przedstawił historię motywu wzoru kraty wyrabianego od XVII w. przez Szkotów, na wełnianym materiale (tartan).

Przywołał również przykłady użycia motywu kraty, jako wzoru odzieży oraz jako elementu wystroju wnętrz. Stwierdził, że wzór kraty, jako wzór będący w powszechnym stosowaniu już od XVII w., nie posiada zdolności odróżniającej, ponieważ jako taki nie może pełnić podstawowej funkcji znaku towarowego.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że żaden z przywołanych przykładów przedstawiających produkt z nałożoną na niego kratą nie przekazuje informacji o pochodzeniu od konkretnego przedsiębiorcy, a pełni jedynie funkcję estetyczną, sprawia, że towar może się podobać lub nie.

Rejestracja wzoru kraty - jako znaku towarowego o nr [...] - zdaniem wnioskodawcy, prowadzi do naruszenia interesu ogólnego rozumianego jako interes pozostałych przedsiębiorców, bowiem ogranicza dostęp do wzoru, który od wielu lat był używany na rynku. W jego ocenie, brak abstrakcyjnej zdolności odróżniającej potwierdza także sposób graficznego przedstawienia spornego znaku towarowego, który nie spełnia wymogu jednolitości i samodzielności. Jak podkreślał, istnieje ryzyko, że znak może być powielany w taki sposób, że będzie stanowić część lub całość wyglądu towaru, a więc forma przedstawieniowa jest niedookreślona i niemożliwe jest ustalenie na podstawie rejestru, w jaki sposób znak będzie widoczny dla odbiorców na towarze. Odnosząc się do kwestii oceny charakteru odróżniającego, uwzględniającej sposób używania spornego znaku towarowego, wnioskodawca (odwołując się do przywołanych przykładów) stwierdził, że wzór kraty w rejestrze odbiega od sposobu przedstawienia go w obrocie na konkretnych towarach. Powyższe, w jego ocenie, świadczy o tym, że kwestionowany znak jest powszechnie stosowany, tradycyjny i typowy, a to pozbawia go abstrakcyjnej zdolności odróżniającej. Brak mu cech, które identyfikują źródło pochodzenia oznaczanych nim towarów, ponieważ każdy z przedsiębiorców działających w branży modowej miał i ma towary ze wzorem kraty. Konsekwencją powszechności motywu wzorniczego i powtarzalnością towarów opatrzonych znakiem kraty jest, zdaniem wnioskodawcy, niemożność zatrzymania tego znaku w świadomości odbiorcy, tak aby mógł na jego podstawie odróżnić towary uprawnionego od towarów pochodzących od innych przedsiębiorców.

W zakresie zarzutu braku konkretnej zdolności odróżniającej wnioskodawca odwołał się do treści art. 7 u.z.t. Dokonując oceny w odniesieniu do towarów sklasyfikowanych w klasach 3, 18 i 25 stwierdził, że towary objęte ochroną spornego znaku towarowego, to produkty znajdujące się w ofercie produktów z szeroko rozumianej branży odzieżowej. Sporny znak towarowy, mający postać wzoru kratki, który jest umieszczany na ich części lub pokrywa całość ich powierzchni odpowiada zewnętrznemu wyglądowi towarów dla których uzyskał ochronę. Towary dla których przeznaczono znak towarowy o nr [...] należą do grupy powszechnie używanych, zatem krąg odbiorców stanowią konsumenci w Polsce, których należy uważać za właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych. Uwzględniając, że krąg odbiorców ma wiedzę, że wzór kratki jest powszechnie używany jako motyw dekoracyjny dla towarów takich jak odzież, kosmetyki, torby czy walizki, jak również uwzględniając, że na rynku występuje mnogość produktów opatrzonych wzorem kratki, zdaniem wnioskodawcy, niemożliwe jest stwierdzenie, że jeden z tych wzorów kraty oznacza towary uprawnionego. Podkreślił, że znaki, które są oznaczeniami powszechnie stosowanymi przez inne podmioty na rynku jako dekoracja lub ornament nie mogą być przedmiotem rejestracji jako znak towarowy z powodu braku dostatecznych znamion odróżniających.

W piśmie z dnia 31 maja 2019 r. stanowisko w sprawie przedstawił uprawniony, wnosząc o oddalenie wniosku o unieważnienie uznania rejestracji znaku towarowego o nr [...].

W zakresie zarzutu braku abstrakcyjnej zdolności odróżniającej, wskazał, że graficzny znak towarowy o nr [...] - znany jako "Krata Burberry", spełnia wszystkie wymagania z art. 4 u.z.t. Znak jest spójny ponieważ pozwala na objęcie jednym aktem poznawczym, natomiast samoistność przejawia się w odrębności od produktów, istnienia znaku jako odrębnego bytu w sensie fizycznym i pojęciowym. Znak zostanie zapamiętany bez konieczności uruchamiania szczególnych procesów myślowych ze strony odbiorcy i spełnia wymóg jednolitości oraz nie jest motywem banalnym.

Odnosząc się do twierdzeń wnioskodawcy dotyczących używania znaków towarowych składających się z powtarzających się elementów lub możliwości wielokrotnego użycia znaku na produkcie uprawniony podkreślił, że takie znaki towarowe są objęte ochroną.

Nawiązując do przywołanych przez wnioskodawcę - na okoliczność braku zdolności rejestrowej - wzorów krat wskazał, że żaden ze wzorów nie powiela całościowej kompozycji użytej w znaku towarowym o nr [...]. Nie zgodził się również z twierdzeniem wnioskodawcy o ochronie spornego znaku jako wzoru przemysłowego oraz zarzutem naruszenia interesu publicznego. Podkreślił, że wnioskodawca nie uzasadnił powodów, dla jakich sporny znak towarowy nie posiada abstrakcyjnej zdolności odróżniającej dla towarów takich jak: torebki, akcesoria skórzane, buty, odzież, kosmetyki i perfumy.

Również w zakresie podniesionego zarzutu braku konkretnej zdolności odróżniającej wnioskodawca ocenił sporny znak towarowy w odniesieniu do właściwości produktów, na których go umieszczono, a takie argumenty nie dotyczą wszystkich towarów objętych ochroną spornego znaku towarowego, nie wskazują na rynkowe zwyczaje w odniesieniu do towarów objętych ochroną spornego znaku. Uprawniony stwierdził, że na skutek intensywnego używania, tj. opatrywania znakiem o nr [...] szeregu towarów objętych prawem ochronnym w klasach 3, 18 i 25, kierowania towaru do szerokiego grona odbiorców, jak również podejmowania działań promocyjnych i marketingowych, sporny znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą.

Odwołał się do historii domu mody Burberry, który powstał w 1856 r., ma ok. 540 salonów sprzedaży na całym świecie, sklep internetowy, wskazał również na licencjonowanie perfum i kosmetyków. Nadmienił, że graficzny znak towarowy Krata Burberry, który powstał w latach dwudziestych XX w., po raz pierwszy został użyty w trenczach, następnie rozszerzono gamę towarów z odzieży na torby, parasole akcesoria, szale, buty, opaski, a także perfumy i kosmetyki. Spółka B. jest notowana w rankingu Best Global Brands. Działalność uprawnionego w kontekście czasu, sposobu i intensywności używania znaku towarowego Kratka Burberry jest bardzo dobrze znana polskim odbiorcom i utożsamiana z angielską modą, ekskluzywnością i wysoką jakością. Salon B. został otwarty w [...] w 2005 r., działa także sklep internetowy. Autoryzowanym franczyzobiorcą w latach 2004 - 2016 było P. sp. z o.o., zarządzająca sklepami w [...],[...],[...] i [...]. Aktualnie B. ma trzech odbiorców hurtowych w Polsce, w tym punkty działające w strefie wolnocłowej. Uprawniony oświadczył, że używa spornego znaku towarowego o nr [...] na towarach objętych rejestracją, tj.: dla odzieży, obuwia, nakryć głowy, toreb, portfeli, wyrobów galanteryjnych oraz kosmetyków w szczególności, perfum. Kolejne kolekcje są prezentowane dwa razy do roku, a produkty z tych kolekcji trafiają co miesiąc do sklepów. Na potwierdzenie sprzedaży toreb oznaczanych graficznym znakiem towarowym, uprawniony przedłożył zestawienie wielkości ich sprzedaży z lat 2009 - 2013 oraz faktury za lata 2009 - 2011 wystawione dla P. sp. z o.o., internetową sprzedaż odzieży, toreb, wyrobów galanteryjnych i obuwia potwierdzają oferty z lat październik, grudzień 2011, luty, marzec, maj czerwiec 2012 oraz listopad 2013. Zaznaczył, że znak towarowy "Krata Burberry" był używany na zawieszkach kartonowych - etykietach załączonych do prawie wszystkich towarów z kolekcji Burberry, w tym toreb. Znak ten jest intensywnie używany w reklamie i działaniach marketingowych oraz witrynie sklepu internetowego. Na podstawie artykułów prasowych uprawniony stwierdził, że produkty opatrzone spornym znakiem są popularne nie tylko wśród osób ze świata mody, ale także telewizji i biznesu, na których wzorują się kolejne grupy konsumentów. Znak cieszy się renomą i jest postrzegany jako symbol marki uprawnionego, co dowodzi, że towary opatrzone znakiem [...] są od razu rozpoznawane i identyfikowane jako pochodzące od uprawnionego. Podkreślił również, że sporny znak jest nazywany potocznie "Kratka Burberry", a więc funkcjonuje wykorzystując firmę uprawnionego, co utrwala skojarzenie z przedsiębiorstwem uprawnionego. W kwestii rozpoznawalności spornego znaku, uprawniony powołał się na publikacje w Kwartalniku Urzędu Patentowego z 2013 r. oraz na wyniki badania rynkowego ARC Rynek i Opinie z marca 2018 r., tj. przed datą złożenia przedmiotowego wniosku. Jego zdaniem, z ww. badania wynika, że 52% Polaków kojarzy sporny znak towarowy z konkretną marką, czyli utożsamia go z konkretnym przedsiębiorcą, przy czym 75% rozpoznało go jako pochodzący od uprawnionego po wzorze kraty, kolorystyce.

Podsumowując stwierdził, że sporny znak towarowy jest od kilkudziesięciu lat intensywnie używany dla towarów objętych ochroną, jest znany znacznej części konsumentów, jest bardzo wartościową marką. Zaznaczył, że nawet jeśli przyjąć, iż sporny znak towarowy o nr [...] nie posiadał w dacie zgłoszenia pierwotnej zdolności odróżniającej, to spełnione zostały kryteria, które świadczą o nabyciu przez ten znak wtórnej zdolności odróżniającej przed dniem wniesienia niniejszego wniosku.

Pismem z dnia 5 sierpnia 2019 r. uprawniony uzupełnił swoje stanowisko, m.in. w kwestii uzyskania przez sporny znak towarowy o nr [...] wtórnej zdolności odróżniającej. Na tę okoliczność przedłożył do akt sprawy zestawienia wartości sprzedaży z lat 2012 - 2018, przykładowe faktury z lat 2012 - 2018, przykłady wizualizacji produktów oferowanych do sprzedaży w latach 2010 - 2017, zestawienie liczby osób odwiedzających stronę internetową [...], zdjęcia etykiet używanych przez uprawnionego, wydruki z platform społecznościowych uprawnionego, a także oświadczenie promotora marek modowych.

Na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2019 r., wnioskodawca podtrzymując dotychczasowe stanowisko, dodatkowo zarzucił naruszenie art. 8 ust. 1 u.z.t. oraz podniósł zarzut złej wiary. Odwołał się też do decyzji EUIPO wydanych w sprawach o unieważnienie (na skutek sprzeciwu) należących do uprawnionego znaków towarowych graficznych o nr [...] oraz [...], w których wskazano wprost, że znaki te stanowią szkockie tartany. Stwierdził, że skoro sporny znak towarowy przedstawia wyłącznie tartan, a tartan jako element kultury szkockiej oraz powszechnie stosowany wzór dekoracyjny od wieków należy do domeny publicznej, to sporny znak nie posiada żadnej zdolności odróżniającej. Podniósł, że w jego ocenie, na przedstawionych przez uprawnionego materiałach dowodowych, nie występuje znak towarowy o nr [...]. Dowody te przedstawiają szereg produktów wykonanych z różnych materiałów, w tym materiałów z deseniem w beżową kratkę, określaną przez uprawnionego jako "kratka Burberry". Zaznaczył, że nawet jeżeli przyjąć, że sporny znak towarowy znajduje się na produktach, to próba usunięcia znaku towarowego z tych produktów doprowadziłaby do ich zniszczenia. Powyższe prowadzi do wniosku, że spornemu znakowi brak samoistności, która świadczy o odrębności od towaru w sensie fizycznym lub co najmniej pojęciowym. Struktura spornego znaku towarowego nie tworzy zdolności odróżniającej znaku towarowego, tak aby prawidłowo pełnić funkcję indywidualizującą źródło pochodzenia oznaczanych nim towarów.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 7 u.z.t., wnioskodawca stwierdził, że sporny znak jest tartanem, a więc odmianą kraty, która jest wzorem, deseniem stosowanym jako dekoracja. Dopiero dodanie dodatkowych oznaczeń, pozwala odbiorcom na prawidłowe zidentyfikowanie źródła pochodzenia towarów, chodzi w szczególności o oznaczenie Burberry jako słowny znak towarowy ([...]) oraz znak graficzny przedstawiający rycerza na koniu ([...]). Podkreślił, że ww. znak graficzny jest umieszczany na niemal wszystkich produktach uprawnionego, co wskazuje na to, że to ten właśnie znak pełni funkcję identyfikującą towary uprawnionego, a nie "kratka Burberry".

Uzasadniając naruszenie art. 8 ust. 1 u.z.t., wnioskodawca stwierdził, że tartany należy uznać za element domeny publicznej, a uprawniony niewątpliwie miał wiedzę o istnieniu tartanów, w szczególności klanu [...], Thompson oraz królewskiego tartanu [...].

Zgłoszenie spornego znaku towarowego do rejestracji, zdaniem wnioskodawcy, miało na celu zawłaszczenie tartanu przedstawionego w spornym znaku a zatem działanie uprawnionego miało charakter blokujący, ponieważ poprzez uzyskany monopol na oznaczenie stanowiące deseń, który jest używany od setek lat i przez wiele podmiotów, uprawniony ma możliwość zakazywania innym podmiotom, w tym wnioskodawcy, stosowania wzoru kraty. Powyższe, w jego ocenie, w pełni uzasadnia zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze.

Odnosząc się do twierdzeń uprawnionego o wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego wnioskodawca podkreślił, że po pierwsze wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej nie jest możliwe, ponieważ znak nie jest i nie był używany dla towarów objętych wykazem, po drugie nakładania na towary zwielokrotnionego znaku nie można uznać za używanie spornego znaku towarowego lecz jako używanie elementu dekoracyjnego, po trzecie sporny znak nie nabył wtórnej zdolności, ponieważ od lat są dostępne towary, identyczne jak wskazane w wykazie, na które są nakładane desenie odpowiadające tartanom szkockich klanów [...],[...] i [...]. Długoletnia obecność na rynku identycznych, jak w wykazie spornego znaku, towarów, oznaczanych przez różne podmioty niemal identycznymi tartanami powoduje, że sporny znak towarowy nie mógł nabyć funkcji wskazywania źródła pochodzenia oznaczanych nim towarów jako pochodzących od konkretnego przedsiębiorcy. Wnioskodawca pokreślił, że tartany istnieją od co najmniej 1800 r., a historia domu mody Burberry miała swoje początki dopiero w 1856 r. Zakwestionował dowody na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej, które uznał za wadliwe i nieprzydatne. Podkreślił, że w jego ocenie, określenie "kratka Burberry" to sformułowanie obejmuje nieokreślony zbiór różnych "kratek" przypisanych firmie [...], wśród których znajduje się sporny znak towarowy.

W dniu 9 września 2019 r. wnioskodawca załączył do akt sprawy tłumaczenia materiałów znajdujących się przy piśmie z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Uprawniony w pismach z dnia 8 października 2019 r. oraz z dnia 25 listopada 2019 r. przedstawił tłumaczenia materiałów załączonych do pisma z dnia 8 sierpnia 2019 r.

W piśmie procesowym z dnia 28 stycznia 2020 r. uprawniony wniósł o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka A. C. na okoliczność autentyczności raportu z badania "Rozpoznawalności znaku towarowego Krata Burberry" oraz jego metodologii. W uzasadnieniu stwierdził, że zarzut oparty na art. 8 ust. 1 u.z.t. nie ma podstaw, ponieważ ww. przepis stanowi nową podstawę żądania względem wniosku złożonego w dniu 4 lipca 2018 r. i nie spełnia wymogu określonego w art. 255 ust. 4 p.w.p. Uprawniony odniósł się także do kwestii wtórnej zdolności odróżniającej i stwierdził, że znak jest używany w formie zarejestrowanej i jako taki może być nakładany na towary objęte rejestracją, nie ma przy tym znaczenia, na jaką część towaru (całość czy fragment) znak jest nakładany. Wyjaśnił, że posługuje się określeniem "Kratka Burberry", co stanowi odpowiednik angielskiego określenia "Burberry Check". Zaznaczył, że wskazane określenie jest używane niezmiennie do określenia spornego znaku, a nie jak twierdzi wnioskodawca, w odniesieniu do katalogu różnych "kratek".

Podczas rozprawy w dniu [...] lutego 2020 r., strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

W piśmie z dnia 13 lipca 2020 r. wnioskodawca przedstawił kontrargumenty wobec twierdzenia uprawnionego o wtórnej zdolności odróżniającej ww. znaku towarowego oraz wniosku o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka. Wskazał również na wadliwy technicznie materiał dowodowy uprawnionego (np. załącznik nr 10 przy piśmie z dnia 31 maja 2019 r.). W zakresie wtórnej zdolności odróżniającej, wnioskodawca powołał dodatkowy materiał dowodowy, który - jego zdaniem -świadczy, że sporny znak towarowy jest popularnym i powszechnym motywem zdobniczym w świecie mody, przemysłu odzieżowego.

W piśmie z dnia 22 października 2020 r. uprawniony ponownie dokonał oceny argumentacji wnioskodawcy.

W dniu 3 listopada 2020 r. podczas ostatniej rozprawy, strony podtrzymały dotychczasowe wnioski.

Rozpoznając sprawę Kolegium Orzekające stwierdziło, że sporny znak towarowy o nr [...] przedstawia typowy wzór określany jako krata, kratka. Znak ten składa się z elementów charakterystycznych dla tego wzoru, tj. krzyżujących się różnobarwnych linii. Układ znaku i jego poszczególne elementy są typowe dla tego rodzaju wzoru, nie jest on więc, ani oryginalny, ani fantazyjny. Także użyte w znaku kolory nie są oryginalne ani fantazyjne, jest to jedynie krata w kolorach czarnym, beżowym, białym i czerwonym. Wszystkie wyżej wymienione elementy, tj. układ linii, użyte kolory, zdaniem organu, nie kreują w całości oznaczenia, które jest zapamiętane ze względu na swoją szczególność, oryginalność.

Przedmiotowy znak stanowi wzór kraty i nie posiada żadnych innych cech, które nie są kratą. Wszystkie elementy z których składa się sporny znak są typowe dla wzoru kraty, stanowią o strukturze tego wzoru.

Kolegium Orzekające uznało zatem, że sporny znak towarowy jest pozbawiony zdolności odróżniającej. W ocenianym znaku nie można bowiem odnaleźć takich elementów, które nie należą do wzoru kraty by odróżnić kratę jako znak, także w odbiorze całego znaku brak jest jakiejkolwiek cechy, która pozwalałaby na uznanie, że znak będzie postrzegany przez odbiorów nie jako element dekoracyjny, ale oznaczenie identyfikujące źródło pochodzenia tak oznaczonych towarów. Kolegium Orzekające podkreśliło, że na ocenę braku zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego o nr [...] nie ma wpływu okoliczność istnienia większej lub mniejszej ilości podobnych form występujących na rynku, ani też nieobecność na rynku formy identycznej do tej, która została zgłoszona do rejestracji. Nie może także ujść uwadze, że tego rodzaju oznaczenie nie jest postrzegane przez właściwy krąg odbiorców tak jak znak słowny, słowno-graficzny, a nawet graficzny o zamkniętej strukturze, który jest nakładany na towar w sposób widoczny i jednoznaczny. W rozpatrywanym przypadku, kiedy oceniane oznaczenie przybiera wymiary i formę towaru odbiorcy mogą być zdezorientowani czy mają do czynienia ze znakiem towarowym czy dekoracją, motywem, deseniem materiału. Kolegium podkreśliło, że powyższe rozważania należy odnieść do faktu, iż sporny znak towarowy o nr [...] jest przeznaczony do oznaczania konkretnych towarów z klas 3, 18 i 25. Odwołując się do stwierdzenia uprawnionego ze spornego znaku, który wskazał, że - w rozumieniu surowca, materiału w kratę - były szyte między innymi ubiory, obuwie, nakrycia głowy, odzież dziecięca (klasa 25), torby, plecaki, parasole (klasa 18), jak również opakowania kosmetyków były zadrukowywane deseniem kraty (klasa 3) Kolegium uznał, że można przyjąć, że sporne oznaczenie w rzeczywistości pełni funkcję dekoracyjną, jako jeden z motywów dekoracyjnych. Wobec powyższego nie sposób założyć, że sporny znak towarowy posiada pierwotną zdolność odróżniającą, która uzasadnia udzielenie ochrony. W rozpatrywanej sprawie, zdanie organu, sporne oznaczenie jest wzorem służącym ozdobie, które jest odbierane jako element dekoracyjny, a więc oddziałuje w dużej mierze emocjonalnie - podoba się lub nie. Kolegium podkreśliło, że sporny znak w dokumentach rejestrowych ma postać kwadratu, ale jak wskazał sam uprawniony i co znajduje potwierdzenie w materiale dowodowym, może on pokrywać całość lub część towarów lub opakowań tych towarów, odpowiadając w konsekwencji ich zewnętrznemu wyglądowi i jak wynika z materiału dowodowego głównie w taki sposób oznaczenie to było używane przez uprawnionego obrocie (np. akta, tom IV, k. 872, 848, 860, 874, 884, 886, 889, 896, 901, 925, 956, 1007). W ww. materiałach krata stanowiąca sporne oznaczenie jest także modyfikowana poprzez jej zwielokrotnienie, powiększenie, obrót, drapowanie, czy marszczenie. Takie zabiegi, zdaniem Kolegium Orzekającego, mają wyłącznie na celu podniesienie waloru estetycznego, wpływają na atrakcyjność towaru, a więc oddziałują na potencjalnych odbiorców, by osiągnąć sukces handlowy. W konsekwencji, oznaczenie takie nie informuje o źródle pochodzenia tak oznaczanych towarów, ale pełni funkcję dekoracyjną tych towarów. Kolegium wskazało, że sam uprawniony wielokrotnie w swoich pismach opisywał znak sporny jako "kratka Burberry", określenie to występuje również w przedłożonych przez uprawnionego materiałach dowodowych (np. artykułach prasowych i oświadczeniach S. L. - dyrektora ds. własności intelektualnej przedsiębiorstwa uprawnionego oraz K. H. - dyrektorki ds. Ochrony Marki [...]), co potwierdza, że uprawniony jest świadomy istnienia innych wzorów w kratę i stąd dodatkowa identyfikacja, poprzez wskazanie nazwy uprawnionego [...]. Przyznanie wyłączności na sporny znak towarowy, w ocenie organu, wprowadziłoby ograniczenia dla innych producentów z szeroko rozumianego przemysłu modowego w dostępie do tego oznaczenia, skutkujące nieuzasadnioną przewagą uprawnionego na rynku.

Uwzględniając powyższe Kolegium Orzekające uznało, że stanowiąca sporny znak towarowy krata nie jest na tyle unikalna, ani wyjątkowa aby umożliwiała identyfikację pochodzenia tak oznaczanych towarów z jednego i tego samego źródła pochodzenia, tj. od uprawnionego. Tym samym sporny znak towarowy o nr [...] nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej.

Odnosząc się do twierdzenia uprawnionego o nabyciu przez sporny znak wtórnej zdolności odróżniającej, Kolegium Orzekającego stwierdziło, że uprawniony nie wykazał, by znak towarowy w dacie zgłoszenia, tj. w dniu 25 kwietnia 2000 r. (z pierwszeństwem od dnia 15 marca 2000 r.) posiadał w Polsce wtórną zdolność odróżniającą w wyniku używania znaku przez uprawnionego. Odnosząc się do przedłożonych przez uprawnionego dowodów Kolegium Orzekające wskazało, że jedynym dowodem odnoszącym się do okresu sprzed daty zgłoszenia spornego znaku jest wyciąg z katalogu B. Ltd. z około 1920 r. (pkt 2), jednakże nie zostały w nim przedstawione towary oznaczone spornym znakiem. Ponadto, brak jest dowodu, że katalog ten był dystrybuowany w Polsce.

Dokonując szczegółowej analizy przedłożonego przez uprawnionego materiału dowodowego Kolegium Orzekającego stwierdziło, że:

- ranking "Best Global Brands" (pkt 1), nie dotyczy znaku towarowego, ale najlepszych/mocniejszych marek/Brandów - tutaj B. - na świecie, materiał bez znaczenia dla aspektu wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku;

- wyciąg z katalogu B.z ok. 1920 r., na którego kartach widnieje marka Burberry, a w dalszej części rysunek siedziby i katalog dystrybutorów (pkt 2) nie odnosi się do spornego znaku towarowego;

- zdjęcia [...] i [...] salonu sprzedaży [...] z lat 2006, 2007 i 2010 (pkt 3) nie wskazują, jakim znakiem były oznaczane sprzedawane towary; potwierdzają jedynie istnienie dwóch miejsc sprzedaży towarów uprawnionego w 2006, 2007 i 2010 r.;

- oświadczenie polskiego dystrybutora - spółki P. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (pkt 4) dotyczy ogólnie "sprzedaży towarów marki [...]", a więc nie dotyczy spornego znaku towarowego, ponadto jego wystawcą jest podmiot powiązany biznesowo z uprawnionym, a więc zainteresowany w sprawie;

- z oświadczenia S. L., który pełni funkcje dyrektora od 2004 r. ds. własności intelektualnej B. Ltd. z siedzibą w [...], dotyczące działalności spółki uprawnionego B. Ltd. wraz z zestawieniem wielkości sprzedaży toreb ze znakiem towarowym Burberry Check polskiemu dystrybutorowi P. sp. z o.o., w sezonach wiosna/lato 2009 r. - jesień/zima 2013 r. (pkt 5) wynika, że przez ponad 4 lata sprzedano 1067 toreb (ponad 250 sztuk na rok), z danych nie wynika, w jaki sposób sporny znak towarowy został naniesiony na torby, ponadto są to dokumenty potwierdzające relacje handlowe między kontrahentami - przedsiębiorstwem uprawnionego i jego polskim dystrybutorem;

- oświadczenie S. L. (pkt 6) potwierdza jedynie, że faktury były wystawione przez B. Ltd. [...] dla P. sp. z o.o. z [...], a więc są to dokumenty wewnętrzne, potwierdzające transakcje między kontrahentami. W fakturach zaczerniono dane dotyczące łącznej kwoty, jak np. na k. 557, 541, 537, 529, 526 (akta, tom II,) oraz w tabelach na kartach: 555, 554, 553, 552, 551, 548, 547, 546, 545, 544, 540, 539, 536, 535, 533, 531, 530, 528, 525, 524, 523, 522, 521, natomiast strony katalogów przedstawiają torby z motywem kraty, w innych kolorach niż w spornym znaku, krata została zmodyfikowana poprzez powiększenie, pomniejszenie, złożenie, zwielokrotnienie, obrót;

- oświadczenie S. L., w którym stwierdza, że załączone zestawienie dotyczy sprzedaży toreb przez internet w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2012 r. oraz wydruki z katalogu z torbami ujętymi w zestawieniu (pkt 7) przedstawiają torby z motywem kraty, w innych kolorach niż użyte w spornym znaku, krata została zmodyfikowana poprzez powiększenie, pomniejszenie, złożenie, zwielokrotnienie, obrót, pomijając powyższe, z zestawienia wynika, że przez 15 miesięcy sprzedano 34 torby, co świadczy o proporcjonalnie niewielkim udziale w rynku;

- oświadczenie S. L. dotyczące sklepu internetowego, który rozpoczął działalność w dniu 1 stycznia 2011 r. oraz wydruki z lat 2011-2012 (pkt 8)- z ofertą walizek i toreb podróżnych, plecaków, które zostały pokryte zwielokrotnionym elementem kraty jaka stanowi sporny znak towarowy, także w odmiennej kolorystyce np. k. 499, 498, 497, 494 (akta, tom II), na każdej z kart/stron internetowych nazwa B. nie pozwalają na ustalenia co do wartości ich sprzedaży, ponieważ jest to jedynie oferta, nie poparta żadnymi danymi pozwalającymi na stwierdzenie, ile polskich odbiorców się z nią zapoznało i/ lub z niej skorzystało;

- wyciąg z oferty B. (pkt 9), aktualnej w latach 2008-2011, przedstawia torebki, portfele, saszetki, na których umieszczono element kraty, ale krata jest powiększona, zwielokrotniona, obrócona oraz w odmiennej kolorystyce jak np. na k. 486, 477, 476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 457 (akta, tom II), w tej sytuacji, odnoszą się do niej uwagi Kolegium jak w ww. pkt 8.

- w ofercie sklepu internetowego z 2013 r. (pkt 10) obejmującej odzież w tym, odzież dziecięcą i szeroko rozumianą galanterię od okularów, etui, pasków, po krawaty, czapki i torby, z elementem jak sporny znak towarowy, krata jest powiększona, zwielokrotniona, obrócona oraz w odmiennej kolorystyce jak np. na k. 441, 440, 428, 427, 425, 420, 415, 413, 412, 407, 406, 401, 398, 391, 387, 384, 376, 375, 371, 361, 360, 355, 354, 349, 344, 342, ponadto, dotyczy ona wyłącznie oferty sprzedaży, a więc na tej podstawie nie można ustalić, jak np. kształtował się udziału w rynku towarów oznaczonych spornym znakiem lub jaka była ilość osób prawidłowo identyfikujących źródło pochodzenia towarów jako podstawowe kryteria oceny wtórnej zdolności odróżniającej;

- artykuły publikowane drukiem i umieszczone w internecie (pkt 11) mają charakter publicystyczny, a użyte sformułowania jak np. "Najbardziej rozpoznawalny deseń Wielkiej Brytanii - kratka Burberry" (akta, tom II, k. 340), "Burberry: historia angielskiej kratki" (akta, tom II, k. 337), "Zestaw dwóch talerzyków na cukierki (...) jak na Burberry przystało z dnem w kratkę" (akta, tom II, k. 335), "Znakiem rozpoznawczym Burberry od 1920 roku jest czerwono-czarno-beżowa kratka Burberry zwana także kratką z Haymarket, która permanentnie pojawia się we wszystkich projektach." (akta, tom II, k. 329), "Czerwono-czaro-beżowa kratka jest jednym z największych osiągnięć tego ekskluzywnego domu mody z Wielkiej Brytanii. Już w latach 60. kratką z Haymarket, Burberry zaczął zdobić poza trenczami, również torebki, parasolki i szaliki." (akta, tom II, k. 328), "W 1924 roku wprowadzono podszewkę: czerwono-biało-czarną kratkę znaną jako haymarket check lub Burberry class chec" (akta, tom II, k. 324), "(...) nie ma słynniejszej niż krata Burberry" (akta, tom II, k 306), potwierdzają, że chodzi o kratkę Burberry lub Haymarket rozumianą jako wzór czy deseń, a nie znak towarowy. Ww. materiały pochodzą z lat od 2006 r. (akta, tom II, k. 340) do 2013 r. (akta, tom II, k. 288) i na dzień złożenia wniosku, tj. 4 lipca 2018 r., można przyjąć, że zachowały wyłącznie publicystyczny charakter, nie podlegający więc ocenie w kontekście nabycia wtórnej zdolności odróżniającej;

- wybrane karty artykułu z Kwartalnika UP RP nr [...] (pkt 12) (całość na stronach 58, 59, 60 i 61, dostęp do Kwartalnika UP RP na stronie www.uprp) można potraktować jedynie jako opinię jego autora, opartą na bliżej nieokreślonych przesłankach, która nie odzwierciedla postrzegania spornego znaku przez docelowy krąg odbiorców przez co nie może przesądzić o uznaniu jego wtórnej zdolności odróżniającej;

- oświadczenie K. H. - dyrektorki ds. Ochrony Marki [...] (pkt 14), w którym stwierdza, że załączone zestawienie dotyczy wielkości sprzedaży hurtowej i detalicznej w Polsce, w latach 2013-2018 (akta, tom VIII, k. 1783-1778), są to tabele z następującymi tytułami rubryk: kraj docelowy, jednostki w sztukach, obrót w funtach brytyjskich, koszt sprzedaży w funtach brytyjskich, marża brutto w procentach, jednostki w procentach, wartość w procentach, towary wskazane w tabelach to: "akcesoria-kosmetyki-specjalistyczne-damskie" (k. 1780), "akcesoria-kosmetyki- dziecięce-męskie-specjalistyczne-damskie" (k. 1779, 1778), w związku z tym oświadczenie to nie wskazuje, ani na konkretny rodzaj towaru objęty ochroną spornego znaku, ani na znak towarowy, który jest nakładany na te towary, co uniemożliwia dokonanie ich oceny pod kątem któregokolwiek z kryteriów pozwalającego na ustalenia o wtórnej zdolności odróżniającej;

- z oświadczenia K. H. (pkt 15) zawierającego zestawienie sprzedaży przez internet w latach 2010-2019 dotyczące polskich odbiorców (akta, tom VIII, k. 1775) nie wynika, ani konkretny rodzaj towarów, ani znak towarowy, który jest nakładany na te towary, natomiast wartość przedstawiona jest w funtach brytyjskich, co uniemożliwia dokonanie ich oceny pod kątem któregokolwiek z kryteriów pozwalającego na ustalenia o wtórnej zdolności odróżniającej;

- oświadczenie K. H. (pkt 16), w którym stwierdza, że "załączone faktury i towarzyszące im obrazy pochodzą z dokumentacji handlowej i rejestrów firmy B.", dotyczą lat 2012-2018, jednak faktury zostały zaczernione, wizualizacja zawiera element graficzny jak w spornym znaku towarowym, ale zwielokrotniony, powiększony, obrócony, co w sumie uniemożliwia jakąkolwiek ocenę w zakresie wtórnej zdolności odróżniającej;

- wizualizacja produktów oferty z lat 2010-2017 (pkt 17) stanowią zrzuty z ekranu komputera i analogicznie do oceny wizualizacji produktów w pkt 16, przedstawione na zrzutach obrazy zawierają element graficzny jak w spornym znaku towarowym, ale zwielokrotniony, powiększony, obrócony, tak przedstawiony materiał uniemożliwia ocenę wtórnej zdolności odróżniającej;

- dowody w punktach 6, 14, 15, 16 i 17 w szczególności sposób ich prezentacji uniemożliwia ich prawidłową analizę oraz wnioskowanie na ich podstawie, ponieważ brak jest wykazania, w jaki sposób materiały z katalogów są powiązane z danymi z faktur, część danych została zaczerniona, co skutecznie uniemożliwia jakąkolwiek ocenę;

- oświadczenie K. H. (pkt 18), zawierające zestawienie liczby osób odwiedzających stronę internetową uprawnionego z lat 2012-2018 potwierdza wyłącznie liczbę osób wizytujących stronę internetową uprawnionego, a tego rodzaju dane nie pozwalają na ustalenia o jaki znak towarowy i dla jakich towarów chodzi, w kontekście oceny wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, zatem dowód pozostaje bez związku z oceną wtórnej zdolności odróżniającej;

- oświadczenie K. H. (pkt 19) dotyczące przywieszek oraz sposobu łączenia ich z towarem oraz zdjęcia przywieszek używanych przez uprawnionego (akta, tom IV, k. 805-800), tłumaczenie (akta, tom VIII, k. 1770-1767) tego rodzaju elementy dołączane do towaru pełnią funkcję, np. jak etykietka (tu organ podał za wikipedią definicję etykiety) w związku z powyższym brak jest podstaw by przyjąć, że dołączone do towarów etykiety, przywieszki czy metki stanowią potwierdzenie używania znaku towarowego, skoro ze swej istoty przekazują informacje handlowe;

- oświadczenie K. H. (pkt 20), w którym potwierdza, że "wydruki przedstawiające różne towary noszące znak towarowy pod postacią klasycznej Kraty Burberry pochodzą z kont społecznościowych firmy B. (...), które są dostępne na całym świecie, w tym również dla polskich użytkowników. Potwierdzam, że obecnie liczba osób obserwujących firmę B. na Instagramie wynosi 15 milionów. Facebooku wynosi ponad 17 milionów". Kolegium stwierdziło, że wydruki z facebook-a uprawnionego (akta, tom IV, k. 799-736), tłumaczenie (akta, tom VIII, k. 1935-1802, 1765-1764), potwierdzają aktywność uprawnionego przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych, zatem nie dotyczy to znaku towarowego o nr [...];

- z oświadczenia M. Z. z 11 lipca 2019 r. (pkt 21), (akta, tom IV, k. 735-734), w którym ww. osoba - ekspert w promocji marek modowych, stwierdza, że przedstawiony motyw jest znany, "jest jednym z najbardziej rozpoznawanych motywów w świecie mody" (akta, tom IV, k. 734), wynika, że sporne oznaczenie jest odbierane, nawet przez znawców jako motyw nie jako znak towarowy.

Dodatkowo odnosząc się do złożonych w niniejszej sprawie oświadczeń, składnych samodzielnie lub wraz z innymi dokumentami, w szczególności dotyczy to dowodów w pkt: 5, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20, a więc oświadczeń złożonych przez S. L., K. H. oraz M. Z. Kolegium uznało, że ww. oświadczenia są autorską opinią osób je składających, dlatego też nie są dowodem, co do faktów i okoliczności pozwalających na ustalenie stanu faktycznego w sprawie - w tym zakresie Kolegium podzieliło stanowisko zaprezentowane w wyroku Sądu Najwyższego z 12 maja 2004 r., sygn. akt III CK 16/03. Podkreśliło także, że zarówno osoba S. L., jak i K. H. była służbowo zależne od przedsiębiorstwa uprawnionego, co jedynie wzmacnia ocenę o nieobiektywnym charakterze oświadczeń.

Kolegium Orzekającego uznało, że uprawniony powołując tak obszerny materiał dowodowy starał się stworzyć wrażenie, że sporny znak towarowy o nr [...] w dniu wniesienia wniosku z żądaniem jego unieważnienia, posiadał walor wtórnej zdolności odróżniającej. Odnosząc się do powołanego przez uprawnionego raportu badania rynku przeprowadzonego w marcu 2018 r. pt. "Rozpoznawalność znaku towarowego krata Burberry", (pkt 13) (akta, tom 1, k. 137-127)organ uznał, że nie dowodzi on nabycia przez sporny znak wtórnej zdolności odróżniającej. W ocenie Kolegium Orzekającego, z raportu tego wynika, że w sposób spontaniczny motyw kraty stanowiący sporny znak towarowy nie tylko w formie kwadratu, tak jak został przedstawiony w dokumentacji rejestrowej, ale także jako oznaczenie pokrywające całość lub część takich produktów jak torby, torebki, parasole, szaliki, trencze (akta, tom I, k. 135) skojarzyło 64% ale spośród zaledwie 16% wszystkich respondentów kojarzących ten motyw z konkretną firmą (akta, tom I, k. 134). Powyższe w ocenie Kolegium Orzekającego, odpowiada niewiele ponad 10% wszystkich badanych, którzy skojarzyli ten znak w sposób spontaniczny z firmą B. Także ilość respondentów, która w sposób wspomagany, a więc po przedstawieniu listy marek, skojarzyło ten motyw ze znakiem Burberry wynosiła zaledwie 36%, przy czym, znaczna część respondentów skojarzyła ten motyw z zupełnie innymi markami nie należących do uprawnionego, takimi jak: Witchen, Louis Vuitton, Ochnik, Prada, Chanel i Dior (akta, tom 1, k. 132). Powyższe, w ocenie Kolegium, nie daje podstaw do przyjęcia, że sporny znak towarowy, w wyniku jego używania stał się wskaźnikiem pochodzenia towarów z jednego i tego samego źródła pochodzenia, tj. od uprawnionego, a nadto badanie nie potwierdziło utrwalenia więzi między znakiem, a opatrywanymi nim towarami.

Reasumując, Kolegium Orzekające uznało za zasadne unieważnienie uznania ochrony międzynarodowego znaku towarowego graficznego o nr [...]. W jego ocenie, sporny znak towary nie posiadał bowiem nie tylko pierwotnej zdolności odróżniającej, ale także nie uzyskał na terytorium Polski, w dacie złożenia wniosku o unieważnienie zdolności wtórnej. Kolegium podkreśliło jednocześnie, że w sytuacji potwierdzenia zarzutu wnioskodawcy o udzieleniu prawa na sporny znak towary z naruszeniem art. 7 u.z.t. jest to wystarczająca podstawa by prawo na znak towarowy o nr [...] unieważnić. Okoliczność, podniesienia przez wnioskodawcę zarzutu naruszenia prawa w oparciu o art. 4 u.z.t. i art. 8 pkt 1 u.z.t. w sytuacji stwierdzenia ww. naruszenia nie wymaga odrębnego rozstrzygnięcia.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżąca zaskarżyła ww. decyzję w całości zarzucając jej:

1. naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, to jest:

a. art. 7 ust. 1 i 2 u.z.t. poprzez jego wadliwą wykładnię i uznanie, że elementy zdobnicze i dekoracyjne nie mogą stanowić oznaczeń graficznych posiadających zdolność odróżniającą;

b. art. 7 ust. 1 i 2 u.z.t. poprzez jego błędne zastosowanie polegające na unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy [...], podczas gdy nie zostały wykazane przesłanki w tym przepisie określone;

c. art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. poprzez jego niezastosowanie, podczas gdy znak towarowy [...] nabył w wyniku używania wtórną zdolność odróżniającą;

d. art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez jego niezastosowanie w stanie faktycznym niniejszej sprawy;

2. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, to jest:

a. art. 7 k.p.a. w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. poprzez:

- dowolne, nieznajdujące oparcia w materiale dowodowym, ustalenie, że znak towarowy [...] przedstawia typową kratę;

- dowolne, nieznajdujące oparcia w materiale dowodowym, ustalenie, że znak towarowy [...] jest dekoracyjnym elementem zdobniczym, powszechnie występującym w branży mody w Polsce i oddziałującym emocjonalnie;

- dowolne, nieznajdujące oparcia w materiale dowodowym, ustalenie, że na rynku występuje oznaczenie identyczne lub podobne do znaku towarowego [...], a jego rejestracja wprowadziłaby ograniczenia dla innych producentów z przemysłu modowego;

- dowolne, nieznajdujące oparcia w materiale dowodowym, ustalenie, że znak [...] stanowi tartan znany polskim odbiorcom;

- niewyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy poprzez pominięcie i nierozpoznanie wniosku dowodowego skarżącego o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka A. C. na okoliczność autentyczności raportu z badania "Rozpoznawalności znaku towarowego Krata Burberry", metodologii przeprowadzenia badań rynkowych oraz sposobu postrzegania znaku [...] przez konsumentów w Polsce;

b. art. 75 k.p.a. poprzez odmowę mocy dowodowej niektórym dowodom, tj. oświadczeniom osób fizycznych, materiałom dotyczącym przedsiębiorstwa skarżącej, artykułom prasowym, wydrukom z serwisu społecznościowego Facebook;

c. art. 8 k.p.a. w zw. z art. 80 k.p.a. poprzez zastosowanie wadliwej metodologii oceny materiału dowodowego i dokonanie oceny poszczególnych dowodów, a nie wszystkich łącznie oraz niedokonanie oceny istotnych okoliczności stanu faktycznego przez pryzmat całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie;

d. art. 80 k.p.a. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów i w następstwie tego:

- uznanie, że znak towarowy [...] przedstawia typową kratę;

- uznanie, że występujące w przedłożonym materiale dowodowym określenie "Kratka Burberry" potwierdza konieczność dodatkowej identyfikacji znaku [...] poprzez wskazanie nazwy skarżącej;

- błędne ustalenie, że krąg odbiorców towarów, do oznaczania których przeznaczony jest znak towarowy [...], tworzą wszyscy polscy konsumenci;

- uznanie, że zdjęcia salonów sprzedaży w Polsce oraz katalog B. z ok. 1920 r. nie mają waloru dowodu, ponieważ nie wskazują, jakim znakiem towarowym były oznaczane sprzedawane towary;

- odmówienie mocy dowodowej oświadczeniu dystrybutora towarów skarżącej w Polsce ze względu na występujące pomiędzy nim a skarżącą powiązania biznesowe;

- odmówienie mocy dowodowej oświadczeniom S. L. i uznanie, że są to dokumenty potwierdzające relacje handlowe skarżącej z jej polskim dystrybutorem, przy czym mają one charakter wewnętrzny i nie wynika z nich sposób, w jaki został naniesiony znak towarowy na torby. Nadto na fakturach i w tabelach nie określono łącznej kwoty sprzedaży, natomiast strony katalogów przedstawiają zmodyfikowany sporny znak, a wydruki kart/stron internetowych nie pozwalają ustalić wartości sprzedaży produktów w związku z czym należy traktować je jedynie jako ofertę niepozwalającą stwierdzić, ilu polskich odbiorców zapoznało się z nią i/lub z niej skorzystało a nie dowody potwierdzające sprzedaż towarów opatrzonych znakiem towarowym [...];

- odmówienie mocy dowodowej ofercie sklepu internetowego z lat 2008-2011 i w 2013 r. oraz wizualizacji produktów z lat 2010-2017 ze względu na brak potwierdzenia używania spornego znaku, a także brak możliwości ustalenia wielkości udziału w rynku towarów oznaczonych spornym znakiem oraz liczby osób identyfikujących źródło pochodzenia towarów;

- odmówienie mocy dowodowej artykułom opublikowanym w prasie i Internecie ze względu na ich publicystyczny charakter, nieodnoszący się do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej;

- odmówienie mocy dowodowej artykułowi z kwartalnika UP RP nr 3/2013 i uznanie go za prywatną opinię autora artykułu;

- odmówienie mocy dowodowej oświadczeniom K. H. z powodu braku możliwości ustalenia do jakiego znaku towarowego i do jakich towarów oświadczenia te się odnoszą, oraz ze względu na wskazanie w nich wartości sprzedanych towarów w funtach brytyjskich, co uniemożliwia ustalenie istnienia wtórnej zdolności odróżniającej znaku [...];

- uznanie, że przywieszki/metki dołączane do towarów nie stanowią używania znaku towarowego;

- odmówienie mocy dowodowej oświadczeniu M. Z., ponieważ nie dotyczy ono używania znaku towarowego;

- dokonanie oceny mocy dowodowej raportu z "Rozpoznawalności znaku towarowego Krata Burberry" z przekroczeniem zasady swobodnej oceny dowodów i wyprowadzenie wadliwych wniosków w zakresie rozpoznawalności spornego znaku, co było między innymi następstwem niedopuszczenia dowodu z przesłuchania świadka wnioskowanego przez skarżącej na okoliczność metodologii przeprowadzania badania.

W oparciu o powyższe zarzuty spółka wnosiła o uchylenie zaskarżonej decyzji, rozpoznanie skargi na rozprawie oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. W obszernym uzasadnieniu skargi szczegółowo uzasadniła każdy z postawionych zarzutów.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Pismem z dnia 30 września 2021 r. stanowisko w sprawie zajął uczestnik postępowania wnosząc o oddalenia skargi w całości jako bezzasadnej. Zdaniem uczestnika postępowania zaskarżona decyzja jest prawidłowa i odpowiada przepisom prawa. Podkreślił, że w jego ocenie, organ przeprowadził dogłębną analizę całokształtu stanu faktycznego sprawy, odnosząc się w sposób pełny i prawidłowy zarówno do spornego znaku towarowego, uwzględniając zarówno jego formę w jakiej został zarejestrowany, jak również objęte ochroną towary i ich odbiorców oraz uwzględnił aktualnie orzecznictwo krajowe oraz unijne, mające zastosowanie w niniejszej sprawie. Organ dokonał oceny pierwotnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, odnosząc się szczegółowo do poszczególnych towarów objętych sporną rejestracją, w wyniku czego doszedł do prawidłowego wniosku, że "stanowiąca sporny znak towarowy krata nie jest na tyle unikalna, ani wyjątkowa aby umożliwiała identyfikację pochodzenia tak oznaczonych towarów z jednego i tego samego źródła pochodzenia, tj. od uprawnionego". Prawidłowo organ odniósł się do również do towarów oraz kręgu odbiorców spornego znaku, wskazując, że towary objęte ochroną spornego znaku "są towarami ogólnodostępnymi, skierowanymi do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców, powszechnie używane i nabywane. Tym samym, docelowy krąg odbiorców tych towarów tworzą wszyscy polscy konsumenci". Ocena materiału dowodowego przeprowadza została zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, normami prawa procesowego oraz doświadczeniem życiowym. Również złożone przez skarżącego dowody na rzekomą wtórną zdolność odróżniającą spornego znaku zostały przez organ szczegółowo omówione i przeanalizowane w zaskarżonej decyzji. Za bezzasadny uczestnik postępowania uznał zarzut skarżącego dotyczący naruszenia art. 165 § 1 pkt 1 p.w.p. wskazując, że został on oparty jedynie na polemice z oceną materiału dowodowego dokonaną przez organ. Uczestnik podkreślił, że dokonana na towarach skarżącej modyfikacja spornego znaku towarowego poprzez jego powiększenie, pomniejszenie, zwielokrotnienie czy obrócenie potwierdziły, że sporny znak towarowy to w rzeczywistości motyw zdobniczy – używany przez skarżącą w tej właśnie funkcji, mający na celu zwiększenie atrakcyjności jego towarów, a nie jako oznaczenie identyfikujące źródło pochodzenia.

W piśmie z dnia 24 listopada 2021 r. (złożonym faksem, a następnie w formie tradycyjnej, za pośrednictwem Poczty) skarżąca zawarła replikę do stanowiska organu zawartego w odpowiedzi na skargę oraz pisma uczestnika z dnia 30 września 2021 r. Wskazała, że nie podziela stanowiska organu oraz uczestnika postępowania oraz podtrzymuje, że w toku postępowania organ naruszył wskazane w skardze przepisy prawa materialnego i procesowego, co miało istotny wpływ na wynik sprawy. W jej ocenie organ dopuścił się błędów natury logicznej będących konsekwencją dokonania nieprawidłowej wykładni przepisów prawa, co doprowadziła Urząd Patentowy RP do błędnego przekonania, że znaki towarowe, które mogą być nakładane na powierzchnię towaru, w tym stanowiące deseń, są per se wyłączone spod ochrony, gdyż nie posiadają pierwotnej zdolności odróżniającej, jak również nie mogą nabyć wtórnej zdolności odróżniającej. W tej sytuacji, zdaniem skarżącej, argumenty przedstawione przez organ, jak i uczestnika postępowania na obronę legalności zaskarżonej decyzji są daleko nieprzekonywujące.

Ustosunkowując się do postawionego w odpowiedzi na skargę pytania "jeżeli wzór kratki nie jest motywem dekoracyjnym, to jaki jest sens nakładania go na towary należące do szeroko rozumianego rynku modowego, którego istnienie zależne jest od emocji producentów, jak i klientów" skarżąca wskazał, że sensem umieszczenia spornego znaku towarowego na towarze nie jest jedynie walor estetyczny, a umożliwienie klientom jednoznacznego przypisania danego towaru jako pochodzącego od skarżącej. Wskazując powyższe podnosi, że jeżeli organ miał jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, zobowiązany był do ich wyjaśnienia w toku postępowania. Powyższe, zdaniem skarżącej, dotyczy również wątpliwości organu związanych z raportem z badania rynku pt. "Rozpoznawalność znaku towarowego krata Burberry". Nie przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka doprowadziło do wyprowadzenia przez organ wniosku sprzecznego z treścią raportu, niekorzystnego dla skarżącej. Odnosząc się do dokonanej przez organ oceny materiału dowodowego przedłożonego na okoliczność nabycia przez sporny znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej skarżąca wskazała, że dokonując wyłącznie oceny poszczególnych dowodów z osobna organ nie mógł prawidłowo ustalić nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez znak towarowy [...]. Oceniając zebrane w sprawie elementy materiału dowodowego we wzajemnym ich powiązaniu organ nie doszedłby do tego rodzaju dyskusyjnych wniosków świadczących o nieprawidłowym ustaleniu stanu faktycznego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skarga jest nieuzasadniona. Decyzja Urzędu Patentowego jest prawidłowa. W niniejszej sprawie organ słusznie uznał, że wnioskodawca wykazał istnienie podstaw unieważnienia uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego o nr [...].

Zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia tego znaku do ochrony. W niniejszej sprawie sporny znak towarowy został zgłoszony w dniu 25 kwietnia 2000 r., z pierwszeństwem od dnia 15 marca 2000 r., czyli pod rządami ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Co oznacza, że przepisy tej ustawy będą stanowić podstawę oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania ochrony na ten znak.

Wnioskodawca podniósł, że sporne prawo zostało udzielone wbrew ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania ochrony określonym m.in. w art. 7 u.z.t.

W świetle art. 7 u.z.t. ustawodawca gwarantuje ochronę takim oznaczeniom, które posiadają dostateczne znamiona odróżniające.

W doktrynie przyjmuje się, że "ocena zdolności odróżniającej jest wypadkową dwóch elementów. Z jednej strony forma przedstawieniowa znaku musi być "sama w sobie" na tyle charakterystyczna, aby mogła identyfikować towar. Z drugiej musi zapewnić kupującemu możliwość dokonania wyboru według niej, bez konieczności ustalania pochodzenia towaru drogą okrężną (np. zmuszać do szukania na towarze nazwy producenta)" [red. U. Promińska, "Prawo własności przemysłowej", Difin, Warszawa 2005, wyd. II, str. 211].

Charakter odróżniający znaku należy zatem analizować w odniesieniu do towarów, do oznaczania których jest on przeznaczony oraz postrzegania go przez odbiorców na rynku.

Ocena Urzędu Patentowego dokonana w omawianym zakresie uwzględniała rodzaj dobra konsumpcyjnego, które jest chronione spornym znakiem oraz uwarunkowania rynkowe.

Towary ujawnione w wykazie znaku nr [...] należą do klasy 3, 18 i 25. Słusznie organ uznał je za towary powszechnego (codziennego) użytku, skierowane do nieograniczonej liczby odbiorców. Inaczej mówiąc, potencjalnymi nabywcami tych towarów mogą być praktycznie wszyscy konsumenci. Przy czym należy traktować przeciętnego odbiorcę jako osobę należycie poinformowaną, dostatecznie uważną i rozsądną. Za znajdującym się w aktach - jako załącznik do wniosku o unieważnienie uznania ochrony spornego znaku - tłumaczeniem decyzji EUIPO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku o unieważnienie nr [...] dot. unijnego znaku towarowego nr [...], wskazać należy, że także w niniejszej sprawie z opisu przedmiotowych towarów nie wynika jasno, że są one luksusowe lub tak wyrafinowane, czy kosztowne, by ich potencjalni odbiorcy zwracali na nie szczególną uwagę.

Kryterium w analizowanym zakresie stanowią również uwarunkowania rynkowe. W okolicznościach niniejszej sprawy chodzi o uwzględnienie, w jakich warunkach zawierane są transakcje sprzedaży takich towarów jak obuwie, odzież, akcesoria i kosmetyki i pozostałych wymienionych w wykazie spornego znaku. Nic nie naprowadza, że obrót ten charakteryzują szczególne cechy, które należałoby w ww. zakresie uwzględnić. Podkreślić należy, że na tym etapie ewentualna renoma marki nie oddziałuje na towar ani na warunki jego obrotu. Innymi słowy nie zmienia charakter towaru (z powszechnego/ogólnodostępnego na luksusowy) z uwagi na markę, pod którą się go sprzedaje.

Tak więc w świetle art. 7 ust. 1 u.z.t., aby zgłoszone oznaczenie mogło zostać zarejestrowane - jako znak towarowy - powinno posiadać konkretną zdolność odróżniającą, tzn. zdolność do odróżniania konkretnych towarów (i usług) pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów (i usług) pochodzących z innego przedsiębiorstwa. Co do zasady, oznaczenie powinno posiadać opisaną zdolność w dacie dokonania zgłoszenia (tzw. pierwotna zdolność odróżniająca).

W tym kontekście organ słusznie uznał, że znak towarowy o nr [...] przedstawia typowy wzór określany jako krata, kratka.

Znak ten składa się z elementów charakterystycznych dla tego wzoru, tj. krzyżujących się różnobarwnych linii. Układ znaku i jego poszczególne elementy są typowe dla tego rodzaju wzoru, nie jest on więc, ani oryginalny, ani fantazyjny. Także użyte w znaku kolory nie są oryginalne ani fantazyjne, jest to jedynie krata w kolorach czarnym, beżowym, białym i czerwonym. Wszystkie wyżej wymienione elementy, tj. układ linii, użyte kolory nie kreują w całości oznaczenia, które jest zapamiętane ze względu na swoją szczególność, oryginalność. Innymi słowy, przedmiotowy znak stanowi wzór kraty i nie posiada żadnych innych cech, które nie są kratą.

Sąd w pełni podziela tę ocenę. Faktycznie, zastrzeżony - jako znak towarowy - motyw kraty (prawidłowo opisany w decyzji) nie ma oryginalnego/fantazyjnego, zapadającego w pamięć charakteru (ani w zakresie formy ani kolorystyki). Jest to bowiem wykorzystywany od stuleci w włókiennictwie motyw (wzór) utworzony z krzyżujących się - różnej szerokości i barwy - pasów, przebiegających w określonym porządku zarówno wzdłuż i w poprzek (tj. według osnowy i wątku).

Odnosząc się w tym miejscu zarzutów skargi, wskazać należy, że organ w prowadzonym postępowaniu nie ustalił, że znak [...] stanowi tartan. Jak podniesiono w odpowiedzi na skargę, słowo tartan przywołano w zaskarżonej decyzji jedynie w jej stanie faktycznym, gdzie relacjonowano stanowiska stron. Rzeczywiście, wnioskodawca w swojej argumentacji nawiązywał m.in. do szkockich tartanów, wykazując w ten sposób długą tradycję takiego zdobienia tkanin i różnorodność wykorzystywanych w tym zakresie wzorów i kolorów.

Powracając do zasadniczych rozważań należy zaś wskazać, że fakt, że sporny znak składa się z powtarzającej się sekwencji elementów, uprawniało do dokonania ustalenia, że przez to dostrzega się w nim przede wszystkim motyw zdobniczy (co pozostaje w zgodzie z poglądami już wyrażonymi w orzecznictwie, por. wyrok z dnia 19 września 2012 r., Wzór w kratkę w kolorach ciemnoszarym, jasnoszarym, czarnym, beżowym, ciemnoczerwonym i jasnoczerwonym, T‑50/11, niepublikowany, EU:T:2012:442, pkt 51).

W ww. zakresie organ podniósł, że tego rodzaju oznaczenie nie jest postrzegane przez właściwy krąg odbiorców tak, jak znak słowny, słowno-graficzny, a nawet graficzny o zamkniętej strukturze, który jest nakładany na towar w sposób widoczny i jednoznaczny. Z doświadczenia wynika, że tego rodzaju oznaczenia najczęściej pokrywają całą lub znaczną część produktu jako motyw dekoracyjny. W rozpatrywanym przypadku, kiedy oceniane oznaczenie przybiera wymiary i formę towaru, odbiorcy mogą być zdezorientowani, czy mają do czynienia ze znakiem towarowym czy dekoracją, motywem, deseniem materiału.

Organ wyrażając pogląd o naturze spornego znaku - jako deseniu - miał na względzie to, że sporny znak towarowy o nr [...] jest przeznaczony do oznaczania konkretnych towarów z klas 3, 18 i 25, oraz to, że sam uprawniony wskazywał, że ze spornego znaku - w rozumieniu surowca, materiału w kratę - były szyte między innymi ubiory, obuwie, nakrycia głowy, odzież dziecięca (klasa 25), torby, plecaki, parasole (klasa 18), jak również opakowania kosmetyków były zadrukowywane deseniem kraty (klasa 3).

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w opinii Rzecznika Generalnego, przedstawionej w dniu 6 czerwca 2018 r., do sprawy C-26/17, podkreślono, że jedynie w przypadku, gdy użycie danego oznaczenia jako motywu zdobniczego jest ze względu na charakter rozpatrywanych towarów mało prawdopodobne, oznaczenie to nie może zostać uznane za motyw zdobniczy w stosunku do rozpatrywanych towarów i w rezultacie nie ma do niego zastosowania orzecznictwo wypracowane w przedmiocie trójwymiarowych znaków towarowych pokrywających się z wyglądem towarów.

W niniejszej sprawie prawidłowe zaś było przyjęcie, że w zwykłym warunkach obrotu towarami z wykazu spornego znaku istnieje możliwość wykorzystania danego znaku towarowego jako motywu zdobniczego (zarówno towaru, jak i jego opakowania - w przypadku produktów z klasy 3).

Na tym tle przekonywujący, oczywisty i logiczny jest wniosek organu, że w opisanych okolicznościach sprawy - mimo że ochronie podlega konkretny układ pasów i ich kolorów - brak jest w zastrzeżonym wzorze specyficznych/wyróżniających go cech, które umożliwiałyby identyfikację pochodzenia tak oznaczanych towarów z wykazu z jednego i tego samego źródła pochodzenia, tj. od uprawnionego. Tym samym, słuszna jest konkluzja Kolegium Orzekającego, że sporny znak towarowy o nr [...] nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej.

Organ nie poprzestał w niniejszej sprawie na ocenie okoliczności związanych z pierwotną zdolnością odróżniającą znaku, ale - w związku z argumentacją strony skarżącej - zbadał także, czy sporne oznaczenie nie nabyło zdolności odróżniającej w efekcie jego używania.

Bywają bowiem sytuacje, że na skutek intensywnego używania, kampanii reklamowej dochodzi do takich zmian w świadomości klienteli, iż zaczyna ona - w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego - kojarzyć znak i opatrywany nim towar wyłącznie z konkretnym producentem, a oznaczenie, które w dacie zgłoszenia nie posiadało pierwotnej zdolności odróżniającej, może służyć odróżnianiu towarów. W takiej sytuacji znak nabywa tzw. wtórną zdolność odróżniającą.

Urząd powołując się na orzecznictwo, wskazał, że do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego prowadzi jedynie długotrwałe używanie w obrocie oznaczenia w funkcji znaku towarowego w taki sposób, by odbiorcy (konsumenci) identyfikowali tak oznaczone towary lub usługi jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa. Nie jest zatem wystarczające udokumentowanie samego faktu używania złożonego znaku towarowego.

Organ badał te okoliczności z uwzględnianiem dwu dat, tj. na dzień zgłoszenia (tj. 25 kwietnia 2000 r., z pierwszeństwem od dnia 15 marca 2000 r.) oraz - w związku z art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. - na dzień złożenia wniosku o unieważnienie uznania międzynarodowej rejestracji spornego znaku (tj. 4 kwietnia 2018 r.).

Wtórna zdolność odróżniająca jest okolicznością faktyczną, która podlega wykazaniu przez uprawnionego/zgłaszającego i podlega ocenie na podstawie dowodów, przy czym ciężar dowodu spoczywa w tym zakresie na uprawnionym/zgłaszającym dane oznaczenie.

Wbrew zarzutom skarżącej, organ prawidłowo ocenił materiał dowodowy przedłożony przez stronę skarżącą w celu wykazania następczej zdolności odróżniającej jej znaku i - w konsekwencji - zasadnie stwierdził, że uprawniony do spornego znaku, nie przedstawił przekonujących dowodów na potwierdzenie ww. okoliczności.

Organ w zaskarżonej decyzji wymienił i opisał dowody przedłożone przez skarżącą, a następnie dokonał oceny każdego z nich. Stanowisko Urzędu Patentowego w ww. zakresie jest wyjątkowo jasno wyłożone. Łatwo można zweryfikować, czy zastrzeżenia organu zgłaszane wobec poszczególnych dowodów mają swoje uzasadnienie.

Sąd w całości podzielił ocenę dowodów dokonaną przez organ i wnioski sformułowane w jej podsumowaniu.

W szczególności, organ bez naruszenia prawa ocenił wartość dowodów z oświadczeń S. L., dyrektora ds. własności intelektualnej B. Ltd. oraz K. H., dyrektora ds. ochrony tej marki. Są to dokumenty prywatne, co oznacza, że stanowią dowód wyłącznie na to, że ww. osoby złożyły oświadczenia określonej treści.

Organ w każdym przypadku szczegółowo i merytorycznie odniósł się do ww. oświadczeń. Wskazywał na niepełny zakres informacji w nich przedstawiony. Przykładowo zauważył, że w oświadczeniu K. H. (pkt 14 zestawienia dowodów w decyzji) nie powołano znaku towarowego, którego dotyczyło zestawienie wielkości sprzedaży hurtowej i detalicznej w Polsce w latach 2013-2018.

Z kolei w oświadczeniu S. L. (pkt 7 zestawienia dowodów w decyzji) załączono zestawienie sprzedaży toreb przez Internet w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r. oraz wydruki z katalogu z torbami ujętymi w tym zestawieniu, tyle że wydruki te dotyczą toreb z motywem kraty także w innych kolorach, niż użyte w spornym znaku.

W sprawie nie ma pewności, jakie znaczenie dla wyniku sprawy odnoszącej się do konkretnego znaku skarżącej ma zestawienie dotyczące różnych towarów sprzedanych przez spółkę dystrybutorowi – P. sp. z o.o., w poszczególnych sezonach 2009 r. - 2013 r. (dołączone do oświadczenia S. L. z dnia 18 listopada 2013 r.). Z zestawienie tego nie wynika bowiem, że chodzi o towary oznaczane tym właśnie znakiem. Podobnie należy ocenić oświadczenie M. Z. z dnia 11 lipca 2019 r., w którym mowa jest nie o spornym znaku ale o jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów w świecie mody.

Jednoczenie z ww. dowodów ani z faktur sprzedaży towarów na rzecz dystrybutora nie wynika wprost, że towary te zostały zaoferowane końcowemu konsumentowi, co jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia, że oznaczenie używane było w obrocie w funkcji znaku towarowego.

Mocy dowodowej - rozumianej jako siła przekonania uzyskana przez organ wskutek przeprowadzenia określonych środków dowodowych na potwierdzenie prawdziwości lub nieprawdziwości twierdzeń na temat okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy - nie można także przypisać oświadczeniu z dnia 26 marca 2014 r. M. K., prezesa zarządu spółki P. sp. z o.o., o tym, że spółka ta w 2004 r. zawarła umowę franczyzy, na podstawie której prowadzi sprzedaż i promocję produktów odzieżowych i akcesoriów skórzanych marki B. na terenie Polski. W ramach tej umowy, w ostatnich trzech latach, sprzedano ok. średnio 9700 szt. różnorodnych towarów ww. marki. W oświadczeniu tym nie wskazano źródła ww. danych, ani nie sprecyzowano ile sprzedanych towarów oznaczonych było spornym znakiem.

Sąd - podobnie jak organ - stoi na stanowisku o nieprzydatności w sprawie przedstawionych przez spółkę dowodów w postaci kopii faktur dotyczących sprzedaży towarów na rzecz ww. dystrybutora lub poszczególnych sklepów sprzedających w Polsce towary skarżącej.

Na kopiach ww. faktur zarówno całkowita (brutto), jak i wartość naliczonego podatku VAT, została zakryta/zaczerniona. Utajniono także treść załączników do przedłożonych faktur. Zmazano na nich dane odnoszące się do wartości sprzedaży poszczególnych grup towarów, jak i wysokości cen dla konsumenta. W części faktur zakryto także dane o ilości sprzedanych towarów poszczególnych rodzajów. Poza tym załączone dokumenty w ww. zakresie są niekompletne, np. faktura znajdująca się w V tomie akt administracyjnych (karty nr 1331 do 1310) powinna - wraz z załącznikami - liczyć 30 stron, w aktach zaś znajduje się kopia tego dokumentu tylko do 22 strony.

Wpływając w opisany wyżej sposób na formę ww. dokumentów naruszono zasadę integralności ich treści, co bezpośrednio przełożyło się na pozbawienie czytelności tych faktur. Przedstawione w takiej postaci dowody są nieprzydatne do dokonania na ich podstawie bezspornych ustaleń faktycznych. Trudno bowiem na podstawie ww. materiału dowodowego wyrobić sobie pogląd np. o wielkości sprzedaży towarów na rzecz polskiego odbiorcy, jak i jej wartości.

Także z oświadczenia K. H. o tym ile osób z całego świata obserwuje w mediach społecznościowych profil spółki, nie wynikają wprost okoliczności istotne z punktu widzenia oceny nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Poza tym używanie oznaczenia niezbędne do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej musi odbywać się na terytorium Polski.

Faktem jest, że organ oceniając dowody z oświadczeń S. L. oraz K. H. zwrócił uwagę na powiązania zawodowe ww. osób ze skarżącą spółką. Tak jak wskazał organ, okoliczność tę kwalifikuje się w orzecznictwie jako podważającą wiarygodność takiego dowodu. Faktem również jest, że organ z powodu powyższych okoliczności nie odrzucił (nie pominął) ww. dowodów. Przeciwnie, wartość każdego z dowodów opisanych w zaskarżonej decyzji została przez organ omówiona. W ramach zaś tego omówienia podniesiono, jakie braki czy niejednoznaczności dostrzeżono w ich treści. I te okoliczności decydowały o wartości dowodowej poszczególnych dokumentów.

Skarżąca nie podważyła stanowiska organu w ww. zakresie, tj. nie wykazała, że zastrzeżenia organu nie mają uzasadnionych podstaw.

Bezpośrednie zetknięcie się przez Sąd z materiałem dowodowym przedstawionym przez spółkę, potwierdza wnioski wywiedzione w tym zakresie przez organ.

Po pierwsze z dowodów tych trudno wysnuć bezsporne wnioski, czy sporny znak nabrał odróżniającego charakteru na skutek jego używania. Przedstawione dowody nie odwołują się jednoznacznie do kwestii używania tego konkretnego - spornego w sprawie - znaku.

Po drugie, sama spółka nie sformułowała spójnej - odnoszącej się wprost do przedstawionych dowodów i powoływanych przez siebie danych - argumentacji na podnoszone przez siebie okoliczności. Nie wyjaśniła, dlaczego należy uznać, że jej znak posiada wtórną zdolność odróżniającą. Nie budzi przy tym wątpliwości, że argumentacja ww. zakresie musi odnosić się do okoliczności wynikających z wyroku Trybunału z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C‑108/97 i 109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I‑2779. Jedynie dla porządku wskazać należy, że w wyroku tym wskazuje się, że przy ocenie charakteru odróżniającego będącego przedmiotem wniosku o rejestrację znaku towarowego można wziąć pod uwagę w szczególności udział tego znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku towarowego, wysokość nakładów poczynionych przez przedsiębiorstwo na jego promocję, odsetek zainteresowanych odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, jak również opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych. Trybunał uściślił przy tym, iż okoliczności tych nie można ustalać jedynie na podstawie danych o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym, takich jak z góry określone procentowo liczby (predetermined percentages - por. pkt 52).

W kontrolowanym przez Sąd postępowaniu do akt sprawy złożono wprawdzie obszerny materiał dowodowy, nie opatrzono go jednak odpowiednim komentarzem strony pozwalającym na dokonanie istotnych w sprawie ustaleń. Nic nie wiadomo np. na temat wielkości udziału spornego znaku towarowego w rynku, intensywności używania tego znaku towarowego, czy wysokości nakładów poczynionych przez przedsiębiorstwo na jego promocję. W tym miejscu należy odnieść się do argumentacji strony wynikającej w ww. zakresie ze skargi. Mianowicie na str. 16 strona podnosi, że "stawianie zarzutu niewielkiego udziału w sprzedaży towarów dla oznaczenia, których znak jest przeznaczony, nie znajduje uzasadnienia przy prawidłowym ustaleniu, do kogo jest kierowana oferta skarżącego. Krąg odbiorców towarów luksusowych w Polsce w latach 2009-2013 nie był duży." Skarżąca formułując takie stanowisko powinna wskazać miarodajne dane w ww. zakresie. Użyty kwantyfikator nic nie mówi o wielkości i wartości tego rynku.

Nie są także zasadne zarzuty naruszenia art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez jego niezastosowanie w stanie faktycznym niniejszej sprawy.

Skarżąca w postępowaniu przed organem nie podnosiła argumentów prawnych odwołujących się do ww. przepisu, ani nie powoływała okoliczności faktycznych naprowadzających na obowiązek ich oceny na gruncie omawianego przepisu. Już tylko z tego powodu organ nie mógł naruszyć prawa w sposób mu w tym zakresie zarzucany. Pamiętać należy, że nie można przerzucać na Urząd Patentowy obowiązku stawiania tez dowodowych niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie korzystnego dla strony orzeczenia, ani też wskazywania środków dowodowych na ich potwierdzenie. Konsekwentnie - Urząd Patentowy nie ma obowiązku określania z urzędu jakie dowody są niezbędne do ustalenia stanu faktycznego, jak również przeprowadzenia dowodów z urzędu, natomiast zadaniem Urzędu jest wnikliwa, pełna i wyczerpująca ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego (czyli wskazanego przez strony), co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wydanej decyzji, tym samym w istocie Urząd pełni rolę arbitra, a jego stanowisko w sprawie przedstawia wydana decyzja, co miało miejsce również w niniejszej sprawie.

W tych okolicznościach uzasadniona jest teza (powołana przez organ a wywiedziona z uzasadnienia wyroku tut. Sądu o sygn. akt VI SA/Wa 858/16), że samo przedstawienie materiału dowodowego na wykazywane przez siebie okoliczności nie stanowi jeszcze o wypełnieniu przez stronę ciążącego na niej obowiązku dowodzenia. Strona powinna na podstawie przedłożonych dowodów sformułować wnioski wprost z dowodów tych wynikające. Innymi słowy powinna przedstawić logiczną argumentację popartą spójnym materiałem dowodowym na wykazywane przez siebie okoliczności.

Sąd wskazuje, że nie zgadza się jednak z kategorycznym stanowiskiem organu w zakresie braku podstaw do uznania za formę używania znaku - praktyki umieszczania tegoż znaku na przywieszkach/etykietach do ubrań. Oznaczenie może bowiem być używane na towarze, jego opakowaniu, itd. w rozmaitych celach (np. jako cena, określenie okresu przydatności, dekoracja). Nie ma przy tym znaczenia intencja przedsiębiorcy towarzysząca używaniu oznaczenia. Każde używanie znaku prowadzące do uzyskania charakteru odróżniającego musi zostać uwzględnione w badania wtórnej zdolności odróżniającej. Przesądzające znaczenie o charakterze używania ma bowiem pogląd nabywców tych towarów. Jeżeli rozpoznają oni to oznaczenie w następstwie jego używania, jako nośnik informacji o pochodzeniu towaru, to jest to użycie w charakterze znaku towarowego.

W niniejszej sprawie dowody w ww. zakresie mają jednak niską wartość dowodową.

Informacje w ww. zakresie pochodzące od spółki są bowiem bardzo ogólne. Praktyka posługiwania się przez spółkę omawianymi przywieszkami na terenie Polski w badanym przez organ okresie nie została wykazana obiektywnymi dowodami. Poza tym ten dowód pozostaje w związku ze sprzedażą samych towarów oznaczanych konkretnym znakiem. Wobec niewystarczających danych o wielkości sprzedaży w Polsce towarów oznaczanych spornym znakiem trudno uznać, że omawiany dowód może samoistnie wykazywać okoliczności istotne z punktu widzenia wtórnej zdolności odróżniającej.

Nie mogą zostać uwzględnione także zastrzeżenia strony zgłaszane w skardze wobec stanowiska organu co do dowodu z opinii wyrażonej w artykule zamieszczonym w Kwartalniku Urzędu Patentowego RP nr [...] r., a odnoszącej się do stwierdzenia nabycia przez znak skarżącej wtórnej zdolności odróżniającej w wyniku intensywnego używania.

Nie przytaczając tu trafnej oceny organu wyrażonej w ww. zakresie na str. 12 decyzji, Sąd wskazuje, że wartość dowodowa tej opinii jest bardzo ograniczona m.in. z uwagi na jej wyjatkowo ogólny charakter. Bez uzasadnienia formułuje się w niej stanowisko, które wymaga przekonujących dowodów. Zdaniem Sądu opinii tej nie można traktować inaczej niż stanowiska samej strony.

Reasumując, dowody zaoferowane przez skarżącą nie były w stanie przekonać o tym, że jej znak towarowy nabył zdolność odróżniającą na skutek używania w tym znaczeniu, że dane oznaczenie kojarzone jest przez odbiorców tylko i wyłącznie z towarami pochodzącymi od konkretnego przedsiębiorcy, który tego oznaczenia używa na rynku. Zatem, że doszło do wykształcenia asocjacji pomiędzy oznaczeniem a towarem oraz pomiędzy towarem a konkretnym przedsiębiorcą w świadomości przeciętnego odbiorcy towaru. Fakt ten zresztą w pełni potwierdza dowód przedstawiony przez skarżącą, mianowicie raport agencji Arc Rynek i Opinie z badania pt. "Rozpoznawalność znaku towarowego Krata Burberry" z marca 2018 r. (tom I akt administracyjnych, karta nr 135).

Trudno podważyć ocenę tego dowodu przez organ, który na jego podstawie zauważył, że w sposób spontaniczny motyw kraty stanowiący sporny znak towarowy - nie tylko w formie kwadratu, tak jak został przedstawiony w dokumentacji rejestrowej, ale także jako oznaczenie pokrywające całość lub część takich produktów jak torby, torebki, parasole, szaliki, trencze - skojarzyło 64% ale spośród tylko 16% wszystkich respondentów kojarzących ten motyw z konkretną firmą, co jak wyliczyło Kolegium Orzekającego, odpowiada niewiele ponad 10% wszystkich badanych, którzy skojarzyli ten znak w sposób spontaniczny z firmą B.A ilość respondentów, która w sposób wspomagany, a więc po przedstawieniu listy konkretnych marek, skojarzyła ten motyw ze znakiem Burberry, wynosiła 36%, przy czym, znaczna część respondentów skojarzyła ten motyw z markami nie należącymi do uprawnionego, takimi jak: Wittchen, Louis Vuitton, Ochnik, Prada, Chanel i Dior.

W świetle powyższego uzasadniony jest wniosek organu, że badanie nie potwierdziło utrwalenia więzi między znakiem a opatrywanymi nim towarami, w konsekwencji - także z ich producentem.

Słusznie organ postąpił nie uwzględniając wniosku o przesłuchanie świadka A. C. Skarżący w skardze zarzucił pominięcie i nierozpoznanie wniosku dowodowego o przeprowadzenie ww. dowodu na okoliczność metodologii przeprowadzenia badań rynkowych oraz sposobu postrzegania znaku [...] przez konsumentów w Polsce". Urząd Patentowy, postanowieniem z dnia [...] września 2020 r., oddalił ww. wniosek. Jak zaś wyjaśnił w odpowiedzi na skargę, we wniosku z dnia 28 stycznia 2020 r., skarżący wnosił o przesłuchanie na okoliczność: "kompletności przedłożonego raportu, metodologii oraz procesu zadawania pytań". W tym kontekście - jak słusznie podniósł organ - zakres zarzutu skargi różni się od rozpatrzonego wcześniej wniosku i nie zasługuje na uwagę.

Ponadto Urząd Patentowy przeprowadził ocenę dowodu z ww. badań rynkowych i uwzględnił w sprawie wnioski wprost z tego raportu wypływające. Organ nie zgłaszał przy tym zastrzeżeń co do sposobu/metodologii przeprowadzenia ww. badania, Trudno przyjąć, że zeznania świadka o kompletności przedłożonego raportu, metodologii oraz procesie zadawania pytań mogłaby zmienić ocenę omawianego dowodu wywiedzioną na podstawie przedstawionych w raporcie danych.

Badanie przedstawione przez stronę, które nie zostało zakwestionowane pod względem poprawności metodycznej i treściowej, mogło zaś stanowić podstawę ustaleń faktycznych w sprawie.

Reasumując, organ co do zasady dochował standardów postępowania, dokonał bowiem oceny wartości poszczególnych dowodów dla toczącej się sprawy - w ramach ciążącego na nim obowiązku rozpatrzenia całego materiału dowodowego, co z kolei jest związane ściśle z przyjętą w k.p.a. zasadą swobodnej oceny dowodów (art. 80 k.p.a.) odwołującą się do prawideł logiki, praw nauki i doświadczenia życiowego. Następnie organ prawidłowo odniósł się do tych kwestii w uzasadnieniu decyzji. Z przepisu art. 107 § 3 k.p.a. wynika wprost, że powody umniejszenia przez organ mocy dowodowej posiadanych dowodów muszą jasno wynikać z treści decyzji.

Przyjmuje się, że ocena, czy dana okoliczność została udowodniona, dokonywana ma być na podstawie całokształtu materiału dowodowego. Istotną przesłanką prawidłowości swobodnej oceny dowodów jest jednak to, aby organ administracji publicznej ocenił "nie tylko każdy dowód z osobna, ale wszystkie dowody w łączności" (por. E. Iserzon w: E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, W.Pr., 1970, s. 156).

Całościowa analiza materiału dowodowego wymagała uprzedniego przeprowadzenia oceny (wartości) każdego z dowodów z osobna. Suma okoliczności bezspornie wynikających z przeprowadzonych dowodów nie pozwalała zaś na wydanie orzeczenia korzystnego dla spółki.

Dlatego Sąd oddalił skargę na podstawie art. 151 p.p.s.a.