Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 668/08
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2009-01-21 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżony wyrok
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 1 pkt. 3, art. 133, art. 153 ust. 2, art. 170, art. 172, art. 168, art. 169
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
article: art. 105 par. 1 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p.
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Edward Kierejczyk (spr.) Sędzia del. WSA Magdalena Bosakirska Sędzia NSA Cezary Pryca Protokolant Anna Tomaka-Magdoń po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej S. d. P. N. S.A. w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 791/07 w sprawie ze skargi S. d. P. N. S.A. w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2. uchyla decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...], 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz S. d. P. N. S.A. w S. kwotę 1050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 12 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. d. P. N. S.A. w S. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.

Sąd I instancji oparł się na następujących ustaleniach faktycznych. W dniu [...] stycznia 2005 r. skarżąca zgłosiła do rejestracji znak towarowy CHOKELLA dla następujących towarów: płatki śniadaniowe, muesli, płatki kukurydziane, batony zbożowe, płatki zbożowe, preparaty zbożowe, produkty żywnościowe na bazie ryżu, mąki lub zbóż, także w formie dań gotowych do użytku. W związku z możliwością przeciwstawienia temu znakowi znaku towarowego CHOKELLA [...], udzielonego z pierwszeństwem od dnia [...] sierpnia 1993 r. na rzecz uczestnika postępowania K. T. I. B. A/S w D., a będącego w dniu zgłoszenia znaku skarżącej w stanie tzw. karencji (wynikającej z art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2002 r. Prawo własności przemysłowej; Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; zwanej dalej p.w.p.) skarżąca w dniu [...] lutego 2005 r. do Urzędu Patentowego wniosła o wydanie decyzji deklaratoryjnej, stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania, skutecznej od chwili, gdy nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia, tj. z chwilą, kiedy upłynął 5-letni okres jego nieużywania.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2006 r. Urząd Patentowy, działający w trybie postępowania spornego, umorzył na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. postępowanie w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia kwestionowanego prawa ochronnego uznając, że jest ono bezprzedmiotowe, ponieważ przed datą wystąpienia z tym wnioskiem prawo ochronne na znak CHOKELLA [...] wygasło z dniem [...] sierpnia 2003 r. z mocy prawa, z uwagi na nieprzedłużenie ochrony na kolejny dziesięcioletni okres. W tej sytuacji niedopuszczalne jest stwierdzenie wygaśnięcie prawa, które nie istniało w dacie złożenia wniosku o wygaśnięcie. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy podtrzymał dotychczasową argumentację wskazując, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia kwestionowanego prawa został złożony prawie dwa lata po jego wygaśnięciu, więc umorzenie postępowania było zasadne z uwagi na brak przedmiotu nadającego się do merytorycznego orzekania. Natomiast zakładając, że zostały spełnione warunki do wydania decyzji o wygaśnięciu prawa z rejestracji, prawo to wygasa w dniu wydania decyzji ze skutkiem od dnia złożenia wniosku. Jest to więc decyzja o charakterze konstytutywnym, działającym ex tunc. Tym samym nie podzielił on stanowiska skarżącej, że instytucje wygaśnięcia prawa wyłącznego w ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), zwanej dalej u.z.t., i ustawie Prawo własności przemysłowej uregulowane są odmiennie. W szczególności brak podstaw do przyjęcia, że konstrukcja art. 169 ust. 2 p.w.p. przesądza o deklaratoryjnym charakterze decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego. Przepis ten, poza odmiennym nazewnictwem instytucji (tj. uznanie za wygasłe prawa z rejestracji w u.z.t., stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w p.w.p.), jest tożsamy z art. 26 i art. 30 ust. 1 u.z.t. Wprawdzie u.z.t. nie wskazywała daty, z którą następuje wygaśnięcie spornego prawa, lecz doktryna i orzecznictwo wypracowało sposób jej obliczenia w oparciu o określone zdarzenie, za które uznano wystąpienie z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji za wygasłe, a art. 172 p.w.p. stanowi usankcjonowanie nieformalnej reguły wypracowanej pod rządami u.z.t. Również na gruncie przepisów p.w.p. dotychczasowe orzecznictwo wykształciło pogląd, że zdarzeniem prawnym, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego jest złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Patentowym (tak np. w wyrokach: Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2005 r. sygn. akt II GSK 71/05 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z dnia 21 grudnia 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 1315/05, z dnia 12 października 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 937/05, z dnia 7 lutego 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 1749/05).

W skardze do Sądu I instancji skarżąca stwierdziła, że wbrew stanowisku organu, p.w.p. zupełnie odmiennie reguluje instytucję wygaśnięcia prawa do znaku towarowego. Zgodnie z art. 169 ust. 2 p.w.p. organ wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy i konstrukcja tego przepisu wskazuje jednoznacznie, że decyzja ta jest obecnie aktem deklaratoryjnym o skutku konstytutywnym, czyli sama w sobie nie znosi prawa, lecz jedynie stwierdza, że prawo to wygasło z mocy ustawy, co wywiera skutek wobec osób trzecich od chwili jej wydania. Deklaratoryjny charakter tej decyzji jednoznacznie wynika z art. 172 p.w.p., który przewiduje inną datę wygaśnięcia tego prawa niż data złożenia wniosku. Ustawa ta więc wskazuje, że prawo ochronne wygasa z chwilą upływu 5-letniego okresu nieużywania tego znaku, zatem brak było przeszkód do stwierdzenia wygaśnięcia prawa z rejestracji kwestionowanego znaku CHOKELLA zgodnie z wnioskiem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę, podtrzymując stanowisko organu, że skarżąca nie mogła domagać się stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, którego ochrona już nie istniała. Taki wniosek skarżącej złożony do Urzędu po dacie wygaszenia z mocy prawa jest bezprzedmiotowy, ponieważ w dacie jego złożenia, tj. [...] lutego 2005 r. prawo ochronne już nie istniało. Zarzut nieużywania jako podstawę wniosku o wygaszenie można skutecznie podnosić w czasie trwania ochrony znaku, ponieważ jego przesłanką jest nieużywanie znaku zarejestrowanego. Pięcioletni okres nieużywania znaku mógł upłynąć wcześniej niż 10-letni okres ochrony, ale nikt, kto miał interes prawny w wygaszeniu tego znaku nie złożył przed upływem jego wygaśnięcia z mocy prawa stosownego wniosku. Po upływie terminu ochrony organ nie mógł badać kwestii nieużywania znaku, którego ochrona z rejestracji nie istniała, ustała z mocy prawa na długo wcześniej przed wnioskiem skarżącej.

Odnosząc się do tzw. karencji, wynikającej z art. 132 ust. 1 pkt 3 p.w.p., wyjaśnił, że karencja ta nie obowiązuje, gdyby ochrona znaku towarowego wygasła na skutek wcześniejszego zarzutu nieużywania, ale skarżąca spóźniła się z tym zarzutem wobec samoistnego upływu 10-letniego, ustawowego okresu ochrony. W rozpoznawanej sprawie art. 169 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. nie mógł mieć zastosowania, tzn. organ nie mógł wydać decyzji o wygaśnięciu prawa ochronnego z powodu jego nieużywania, ponieważ ziścił się skutek określony w art. 168 ust. 1 pkt 1 p.w.p. - prawo ochronne na znak towarowy wygasło na skutek upływu okresu, na który zostało udzielone. Przyjęcie takiego poglądu potwierdza, jak słusznie organ zauważył, art. 172 p.w.p., zgodnie z którym w tej sprawie zdarzeniem powodującym wygaśnięcie prawa był upływ czasu jego ochrony, tj. [...] sierpnia 2003 r. Tym samym domniemanie istnienia prawa ochronnego w dacie złożenia wniosku o wygaszenie zostało obalone.

S. d. P. N. S.A. w S. zaskarżyła powyższy wyrok w całości, zarzucając mu naruszenie:

I) prawa materialnego:

przez błędną wykładnię i w rezultacie niezastosowanie art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 172, art. 132 ust. 1 pkt 3, art. 133 p.w.p. i błędne przyjęcie, że wniosek o uznanie prawa ochronnego na znak towarowy za wygasły z powodu jego nieużywania jest procesowo dopuszczalny tylko w czasie trwania tego cywilnoprawnego prawa, a niedopuszczalny po jego wygaśnięciu, pomimo że nadal istnieje administracyjnoprawna ochrona znaku towarowego, będącego przedmiotem tego wygasłego prawa;

przez błędną wykładnię i zastosowanie art. 105 § 1 k.p.a. przez przyjęcie, że ma miejsce bezprzedmiotowość postępowania, pomimo istnienia jednoznacznego interesu prawnego strony w załatwieniu sprawy i nie występują żadne, przewidziane prawem, przeszkody procesowe do jej rozpoznania;

II) przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przez jego błędne zastosowanie i niezastosowanie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ p.p.s.a. na skutek błędnego uznania przez ten Sąd, że organ słusznie nie zastosował art. 132 ust. 1 pkt 3, art. 133, art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 172 p.w.p.

W oparciu o powyższe wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skarżąca podkreśliła, że decyzja wydana w trybie art. 169 ust. 2 ma charakter deklaratoryjny, ponieważ art. 172 tej ustawy przewiduje przyjęcie innej (zazwyczaj wcześniejszej) daty wygaśnięcia prawa niż data złożenia wniosku. Na potwierdzenie tego stanowiska powołała uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r. sygn. akt II GPS 1/08. Tym samym, jej zdaniem, nie było przeszkód do wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego CHOKELLA [...] zgodnie z wnioskiem, skoro wskutek jego nieużywania ochrona wygasła ex lege w dacie wcześniejszej niż upływ czasu, na jaki został on zarejestrowany. Ponadto jej zdaniem, w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. mowa jest o znakach zarejestrowanych, czyli takich, które pomyślnie przeszły administracyjną procedurę rejestracji, ponieważ tylko takie znaki podlegają obowiązkowi używania i konsekwencjom realizowania tego obowiązku. Dla zastosowania tego przepisu nie ma więc znaczenia fakt, że upłynął 10-letni okres ochrony znaku, w sytuacji kiedy żąda się stwierdzenia wygaśnięcia prawa w okresie, kiedy znak ten był zarejestrowany. Podkreśliła też, że pomimo upływu okresu ochrony tego znaku nadal stanowi on przeszkodę rejestracyjną dla zgłoszonego przez nią znaku CHOKELLA z uwagi na art. 132 ust. 1 pkt 3 p.w.p., dlatego też złożyła stosowny wniosek o wygaśniecie kwestionowanego prawa, korzystając w ten sposób z możliwości, jakie stwarza expressis verbis art. 133 p.w.p. w celu wyeliminowania przeszkody rejestracji. Obawy skarżącej co do przeszkody rejestracji jej znaku potwierdził organ, który pismem z dnia [...] lutego 2007 r. jej znakowi przeciwstawił kwestionowany znak, wskazując jako podstawę prawną właśnie art. 132 ust. 1 pkt 3 p.w.p. W tej sytuacji faktyczna ochrona prawna zarejestrowanego znaku towarowego nie ustaje wraz z upływem okresu, na jaki udzielono to prawo. Ochrona ta ustaje wyłącznie w sferze stosunków cywilnoprawnych, natomiast ochrona administracyjnoprawna nadal trwa w zakresie, jaki wyznaczają art. 132 ust. 1 pkt 3 i art. 133 p.w.p. Tym samym skarżąca ma uzasadniony przepisami prawa materialnego interes w stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego na znak CHOKELLA [...] i z uwagi na ten interes prawny brak podstaw do uznania bezprzedmiotowości postępowania w sprawie o wygaszenie tego prawa.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wynikające z art. 183 p.p.s.a. związanie Naczelnego Sądu Administracyjnego granicami skargi kasacyjnej, poza uwzględnioną z urzędu nieważnością postępowania, wyznacza mu zakres badania legalności zaskarżonego wyroku i nie pozbawia go możliwości przytaczania dodatkowych argumentów nawiązujących do dorobku orzecznictwa i doktryny.

Skarżąca zarzuca WSA, że błędnie uznał on za zgodne z prawem umorzenie przez Urząd Patentowy, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 p.w.p., postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego uczestnika postępowania na sporny znak towarowy. Przepis ten nakazuje wydanie decyzji o umorzeniu postępowania, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn stało się ono bezprzedmiotowe. Chodzi w nim o trwałą i niemożliwą do usunięcia przeszkodę w kontynuowaniu postępowania, mającą charakter materialnoprawny lub procesowy, której w żadnym razie nie można łączyć z zasadnością roszczenia strony. W rozpoznawanej sprawie konieczna jest więc ocena, czy odniesione do stanu faktycznego sprawy, wskazane przez skarżącą przepisy p.w.p., kwalifikowały to postępowanie jako bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 § 1 k.p.a. Przy jej dokonywaniu oraz badaniu legalności decyzji Urzędu Patentowego i zaskarżonego wyroku niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, z jaką datą następuje wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy i jaki charakter ma decyzja stwierdzająca wygaśnięcie tego prawa.

W motywach decyzji Urzędu Patentowego i zaskarżonego wyroku przyjęto, że poza odmiennym nazewnictwem samej instytucji prawnej, nie uległa zmianie jej istota wg przepisów u.z.t. oraz p.w.p. Decyzja wydana na podstawie art. 26 i 30 u.z.t. ma charakter konstytutywny ze skutkiem od dnia złożenia wniosku o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe, podobnie jak decyzja wydana na podstawie art. 169 ust. 2 i art. 172 p.w.p. stwierdzająca wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy. Takie stanowisko uzasadniono dorobkiem orzecznictwa i doktryny z okresu obowiązywania u.z.t. Wymaga ono kontynuacji po wejściu w życie p.w.p. przy założeniu, że jego nowe unormowania w tej części stanowią usankcjonowanie nieformalnej reguły wypracowanej przy stosowaniu dotychczasowych przepisów. Skoro w dniu złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy jego ochrona już wygasła, to wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia nieistniejącego prawa stał się bezprzedmiotowy i postępowanie należało umorzyć. Zarzut nieużywania znaku można bowiem podnosić jedynie w czasie trwania jego ochrony, a skarżąca tego warunku nie spełniła.

Ukazana przez skarżącą argumentacja podważała natomiast dopuszczalność umorzenia postępowania z uwagi na brak zaistnienia przesłanki jego bezprzedmiotowości. Jej zdaniem wskazane przepisy p.w.p. uzasadniają przyjęcie konstrukcji deklaratoryjnej decyzji Urzędu Patentowego stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat - z upływem ostatniego dnia tego okresu. Tej możliwości w rozpoznawanej sprawie nie została pozbawiona, bo upływ pięcioletniego okresu nieużywania spornego znaku przez uczestnika postępowania nastąpił w czasie trwania prawa ochronnego (art. 153 ust. 2 p.w.p.), zaś przeszkoda w rejestracji jej znaku, wynikająca z dwuletniej karencji, nie występuje tylko w sytuacjach objętych art. 133 p.w.p.

Już po wydaniu zaskarżonego wyroku, skład siedmiu sędziów NSA po rozpoznaniu przedstawionego mu zagadnienia prawnego podjął uchwałę z dnia 23 kwietnia 2008 r. sygn. akt II GPS 1/08 treści następującej: "Datą stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), o której mowa w art. 172 tej ustawy, jest ostatni dzień pięcioletniego okresu liczonego od początkowej daty nieużywania znaku" (ONSAiWSA z 2008 r. Nr 5, poz. 77).

W świetle art. 269 § 1 p.p.s.a. nie można jej pominąć przy orzekaniu w tej sprawie, chyba że skład rozpoznający skargę kasacyjną, nie podzielając zajętego w niej stanowiska, przedstawi budzące jego wątpliwości zagadnienie prawne odpowiedniemu, powiększonemu składowi NSA. Z tej możliwości w rozpoznawanej sprawie nie skorzystano ze względu na trafną sentencję i przekonującą argumentację zawartą w uzasadnieniu uchwały, które są wystarczające do udzielenia odpowiedzi na sformułowane wyżej pytanie.

W tej uchwale powołując się na orzecznictwo i doktrynę przypomniano istotę własności przemysłowej i różnice zawarte w przepisach u.z.t. oraz p.w.p. dotyczące analizowanej problematyki. Podobieństwo treści i charakteru własności przemysłowej do własności w rozumieniu prawa cywilnego polega na wyłącznym prawie korzystania z dóbr, pobierania pożytków i dysponowania dobrami. Różni je natomiast formalny charakter prawa własności przemysłowej wynikający z powiązania jego bytu z decyzją o jego udzieleniu, unieważnieniu i wygaśnięciu. Decyzja np. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy ma bezspornie charakter aktu konstytutywnego, kształtującego uprawnienia podmiotu przez sam fakt jej wydania. Akty deklaratoryjne nie mogą zaś same określać momentu powstania nowej sytuacji prawnej, lecz muszą nawiązać do innego faktu lub zdarzenia wcześniej zaistniałych i czasowo łączyć z nimi uprawnienia lub obowiązki podmiotu. Zamieszczone w uchwale odniesienia do poglądów wyrażonych w piśmiennictwie o potrzebie zaliczania do aktów deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nieważność bądź wygaśnięcie prawa - mimo istnienia w nich pewnych elementów charakterystycznych dla aktów konstytutywnych - wykorzystano do porównania rozwiązań przyjętych w u.z.t. oraz p.w.p.

W ramach tych uwarunkowań w uchwale podkreślono, że formułowaniu poglądów o konstytutywnym charakterze decyzji o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 26 i 30 u.z.t. sprzyjały zawarte tam mało precyzyjne unormowania. Zabrakło w nich prawnej identyfikacji przesłanek wygaśnięcia prawa określonych w art. 25, co mogło usprawiedliwiać uznanie ich za inne, równorzędne elementy stanu faktycznego sprawy, wśród których nieużywanie znaku towarowego w przewidzianym okresie nie było samodzielną przesłanką wygaśnięcia prawa. W dodatku uprawnienia Urzędu Patentowego dotyczyły wydania decyzji "o wygaśnięciu prawa" czy też rozpoznania wniosku "o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe". Przy takim unormowaniu można więc było przyjmować za dopuszczalne uzależnienie załatwienia wniosku od woli organu, a datę złożenia w Urzędzie Patentowym traktować jako zdarzenie określające przyjmowany w decyzji dzień wygaśnięcia prawa.

Z dniem 22 sierpnia 2001 r. dotychczasowy stan prawny uległ wydatnej zmianie. Stosownie do art. 172 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy wygasa, z zastrzeżeniem art. 170, w dniu nastąpienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego, a data wygaśnięcia tego prawa powinna być potwierdzona w decyzji. Jak podkreślono w uchwale, jest to kluczowe unormowanie, które porządkuje nazewnictwo i określa podstawowe elementy wygaśnięcia prawa ochronnego, eliminując niejasności jakie występowały w u.z.t. i usprawiedliwiały wówczas przyjmowanie konstytutywnego charakteru decyzji o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego. Jednocześnie sytuacje objęte art. 168 i 169 ust. 1 p.w.p. nazwano zbiorczo zdarzeniami, z którymi wiąże się skutek w postaci wygaśnięcia prawa, choć w sposób procesowo niejednorodny: z mocy prawa po upływie okresu udzielonej ochrony, z mocy decyzji podejmowanej z urzędu przy zrzeczeniu się prawa lub na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. Treścią decyzji stało się natomiast stwierdzenie wygaśnięcia prawa, a nie - jak w art. 26 u.z.t. - wygaśnięcie prawa z rejestracji. W sentencji decyzji wskazuje się nie tylko zaistniałe zdarzenie spośród wymienionych w art. 168 i 169 ust. 1 p.w.p., lecz również dzień jego zaistnienia będący potwierdzoną datą wygaśnięcia prawa. Nie można więc różnicować istoty tych zdarzeń o charakterze wynikającym z norm prawa materialnego ani ich modyfikować w inny sposób na podstawie przepisów o postępowaniu służącym potwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego w drodze decyzji. Dopóki taka decyzja nie stanie się ostateczna, nie można skutecznie powoływać się na wygaśnięcie prawa. Dzień złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego nie ma zatem wpływu na datę wygaśnięcia prawa, bo jest to czynność wszczynająca postępowanie administracyjne na żądanie strony. Zresztą w każdym postępowaniu chodzi o udowodnienie zdarzeń lub okoliczności potwierdzających bądź kształtujących prawa czy obowiązki strony - z wykorzystaniem zasad postępowania administracyjnego. O tym, czy i kiedy prawo ochronne wygasło, np. w następstwie upływu okresu pięciu lat liczonego od dnia, w którym uprawniony zaprzestał lub nie podjął używania znaku towarowego, rozstrzygają ustalenia dokonane w toku postępowania na potrzeby normy prawa materialnego.

Podzielając trafność rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dokonanego w tej uchwale i przypomnianego w zarysie jej uzasadnienia, składu orzekającego NSA w rozpoznawanej sprawie nie przekonuje argumentacja ukazana w zdaniach odrębnych dwóch sędziów NSA oraz w glosie R. Skubisza i M. Trzebiakowskiego do tej uchwały (OSP z. 1/2009, poz. 3). Stwierdzono w nich potrzebę przyjmowania - jak w orzecznictwie z okresu stosowania przepisów u.z.t. - konstytutywnego charakteru decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, wywierającej skutek od dnia zgłoszenia wniosku, bo przepisy p.w.p. różnią się w stosunku do poprzednich jedynie nieznaczącym nazewnictwem. Ponadto za konstytutywnym charakterem decyzji przemawiają konieczność badania w postępowaniu administracyjnym zaistnienia przesłanek wygaśnięcia prawa i pozostawanie w obrocie prawa ochronnego mimo upływu pięcioletniego okresu jego nieużywania (art. 157 p.w.p.). W aprobującej je glosie podano przykłady uchwał Sądu Najwyższego i wyroków sądowych z zakresu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa, a także "rozwiązania, zniweczenia czy unicestwienia małżeństwa" jako aktów o charakterze konstytutywnym, do których też zaliczono decyzję o utracie statusu zakładu pracy chronionej kształtującą na nowo sytuację prawną jej adresata. Zwrócono też uwagę na komplikacje przy ustalaniu istnienia interesu prawnego wnioskodawcy na dzień stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego podany w decyzji o charakterze deklaratoryjnym.

Odnosząc się do tych uwag trzeba przypomnieć, że nie stwarza żadnych trudności wystarczająco rozpoznana w doktrynie istota aktu deklaratoryjnego i konstytutywnego, do czego nawiązano też w zdaniach odrębnych i glosie. Trudności pojawiają się wówczas, gdy nieprecyzyjne przepisy tworzące normy prawa materialnego potrzebują dokonania wykładni w powiązaniu z odpowiedzią na pytanie, od kiedy i w oparciu o co (stan, fakt, zdarzenie, czynność) jest wydawany akt o charakterze deklaratoryjnym czy konstytutywnym. Przy dokonywaniu takiego zabiegu ważne są też dziedzina, sfera i przedmiot regulacji indywidualizowane w procesie stosowania prawa. W polemice z tą uchwałą składu siedmiu sędziów NSA niezrozumiałe jest podawanie przykładów orzeczeń o nieważności małżeństwa czy ojcostwa, których skutków nie da się przenieść mocą aktu deklaratoryjnego na wieloletni z reguły okres funkcjonowania stron takiego postępowania w rodzinie i społeczeństwie. Sygnalizowane podobieństwa własności przemysłowej z własnością w rozumieniu prawa cywilnego usprawiedliwiają natomiast uzasadnianie deklaratoryjnego charakteru decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego również na tej płaszczyźnie. I tak np. przedmiotem postępowania wg art. 609-610 k.p.c. jest nabycie własności (a nawet użytkowania wieczystego czy służebności gruntowej) przez zasiedzenie, stwierdzane deklaratoryjnym orzeczeniem sądu w następstwie upływu ostatniego dnia wymaganego okresu posiadania. Aktem o charakterze deklaratoryjnym była również decyzja wydana na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 ze zm.) stwierdzająca nabycie nieruchomości i orzekająca przekazanie jej na własność posiadacza spełniającego w dniu 4 listopada 1971 r. warunki określone w art. 1 lub 2 tej ustawy. Podobnie decyzja wydana na podstawie art. 18 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) stwierdzała nabycie mienia z mocy prawa przez gminę z dniem 27 maja 1990 r., jeżeli zostały spełnione warunki podane w jej art. 5. Są to jedynie przykłady stosowania na szeroką skalę aktów z mocą od dnia spełnienia wymogów zawartych w przepisach prawa materialnego. Można je zakończyć wskazaniem postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym też wraca się do stanu zaistniałego w dniu otwarcia spadku (art. 669 k.p.c. i art. 925 k.c.).

W każdym z tych postępowań prowadzi się nieodzowne postępowanie dowodowe, czasami skomplikowane, ale zawsze dotyczące spełnienia warunków decydujących o treści kończącego je aktu. Nie jest to więc cecha postępowania odróżniająca czy specyficzna tylko dla aktów konstytutywnych. Jeżeli takie warunki czy przesłanki niezbędne do wydania aktu deklaratoryjnego są wskazane precyzyjnie bądź dostatecznie wyraźnie, to nie jest dopuszczalna ich modyfikacja lub poszukiwanie innych z pominięciem wykładni gramatycznej. W podanych przykładach jednoznacznie powiązano orzekanie o prawach stron postępowania na podstawie określonej w prawie materialnym daty zaistniałego zdarzenia wywołującego skutki prawne. Tak samo precyzyjne unormowania zawarte w art. 168, 169 ust. 1 i art. 172 p.w.p. wymagają zaliczenia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy do aktów deklaratoryjnych. Nie stoi temu na przeszkodzie art. 157 p.w.p. Stanowi on, że uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5. W jego świetle nawet formalnie nieodebrane prawo ochronne, co do którego zaistniała niekwestionowana przez uprawnionego przesłanka stwierdzenia jego wygaśnięcia z powodu nieużywania znaku towarowego, już wywiera skutki w tej precyzyjnie wyodrębnionej sytuacji. Podobnie należy ocenić rolę odgrywaną przez art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p. Chodzi w nim o pozostawienie uprawnionemu możliwości korzystania z prawa ochronnego, mimo upływu pięcioletniego okresu nieużywania znaku towarowego, jeżeli przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku. Jest to rozwiązanie uzasadnione względami ekonomicznymi, a rozstrzygnięcie sprawy przez oddalenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa, nie pozostaje w kolizji z przypomnianą istotą aktu deklaratoryjnego, którym zawsze jest decyzja Urzędu Patentowego stwierdzająca wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania.

Urząd Patentowy prowadzi jawne rejestry dla dokonania wpisów, w tym rejestr znaków towarowych, a także ogłasza w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacje o udzielonych prawach. Mając dostęp do tych informacji przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem dla siebie prawa ochronnego na znak towarowy, który przez okres pięciu lat nie był używany przez uprawnionego, może po upływie tego okresu wystąpić o stwierdzenie wygaśnięcia niewykorzystywanego prawa, jeżeli wykaże interes prawny uzasadniający jego roszczenie. Istnienie interesu prawnego musi wykazać na dzień złożenia wniosku, a nie w dacie upływu pięcioletniego okresu nieużywania znaku towarowego podanej w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa, której wydania domaga się w tym postępowaniu. W świetle art. 120 ust. 1 p.w.p. funkcją znaku towarowego jest bowiem identyfikacja producenta towarów lub podmiotu świadczącego usługi, bo służy on odróżnianiu towarów i usług tego samego rodzaju pochodzących od różnych producentów. Każdy przedsiębiorca ma więc prawo do ich oznaczania znakiem towarowym, jeżeli nie pozostaje on w kolizji co do formy, okresu ważności i terytorium z wcześniej uzyskanym prawem ochronnym innego przedsiębiorcy do takiego samego znaku oraz nie koliduje np. z obowiązkiem uzyskiwania zezwoleń, licencji czy spełnieniem innych jeszcze wymogów przy podejmowaniu działalności gospodarczej w określonych dziedzinach (szerzej o elementach kształtujących interes prawny - np. w wyroku NSA z dnia 20 listopada 2008 r. sygn. akt II GSK 581/08). Przy istnieniu takiej kolizji dopiero po upływie okresu ochrony, unieważnieniu lub wygaśnięciu poprzednio udzielonego prawa zajęta nim przestrzeń przestaje być przeszkodą dla innego przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie np. prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Zgodnie z art. 123 p.w.p. pierwszeństwo do uzyskania takiego prawa oznacza się według daty wpływu zgłoszenia znaku towarowego. Z tej możliwości skarżący nie może skorzystać, bo mimo upływu dziesięcioletniej ochrony na znak towarowy uczestnika postępowania nadal trwała dwuletnia karencja z art. 132 ust. 1 pkt 3 p.w.p., której w inny sposób niż przez wcześniejsze stwierdzenie wygaśnięcia prawa na sporny znak towarowy nie da się pominąć. Tryb stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania ze swej natury stosuje się w czasie istnienia prawa, jeżeli pięcioletni okres nieużywania znaku upłynął przed zakończeniem dziesięcioletniej jego ochrony. Skarżący twierdzi, że w rozpoznawanej sprawie tak się właśnie stało. Bez wyjaśnienia tej podstawowej kwestii z udziałem uczestnika postępowania, na którym zgodnie z art. 169 ust. 6 p.w.p. spoczywa obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających jego nieużywanie, umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego było przedwczesne. Wobec istnienia w tym postępowaniu wszystkich elementów stosunku administracyjnoprawnego nie było w nim podstaw do zastosowania art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 p.w.p.

Skarga kasacyjna zawierała uzasadnione zarzuty naruszenia prawa materialnego w zaskarżonym wyroku i decyzji Urzędu Patentowego i dlatego wobec braku naruszenia przepisów postępowania wpływającego na wynik sprawy, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 188 i 203 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.