Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1332/16
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2016-10-12 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 164, art. 315 ust.3, art. 256 ust. 2
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 8 pkt. 1
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wilk Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Nowecki (spr.) Sędzia WSA Danuta Szydłowska Protokolant ref. staż. Łukasz Kawalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2016 r. sprawy ze skargi G. M. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę w całości


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy RP, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2014 r. sprawy z wniosku M. G. i W. H. (dalej także "uczestnicy postępowania") o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny PERŁY I ŁOTRY SZANGHAJU o numerze [...] udzielonego na rzecz G. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą S. w K. (dalej także "skarżący", "strona" lub "uprawniony"), decyzją z [...] grudnia 2014 r., nr [...] unieważnił prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny PERŁY I ŁOTRY SZANGHAJU o numerze [...].

Zaskarżone rozstrzygnięcie wydano na podstawie art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm., dalej także "p.w.p.") i art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 5 poz. 35 ze zm., dalej także "u.z.t."), w związku z art. 315 ust.3 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c., w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym oraz prawnym.

W dniu 25 marca 2008 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek uczestników postępowania, S. O. oraz A. S. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny PERŁY I ŁOTRY SZANGHAJU o numerze [...]. Prawo ochronne na ww. znak towarowy zostało udzielone w dniu 9 czerwca 2005 r. na rzecz skarżącego. Jako podstawę prawną wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy wskazano art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t.

Wnioskodawcy podnieśli, że sporny znak został zgłoszony w złej wierze i że prawo udzielone na ww. znak towarowy narusza prawa majątkowe i osobiste wnioskodawców. Uzasadniając istnienie interesu prawnego wnioskodawcy wskazali, że uprawniony wystosował do nich pismo przedprocesowe o naruszeniu prawa do znaku towarowego PERŁY I ŁOTRY SZANGHAJU o numerze [...] "grożąc wniesieniem sprawy o naruszenie do sądu powszechnego". Ponadto stwierdzili, że wraz z uprawnionym byli członkami zespołu muzycznego PERŁY I ŁOTRY SZANGHAJU "przez co nazwa zespołu jest ich wspólnym dobrem, a zgłoszenie jej do ochrony bez zgody pozostałych współuprawnionych narusza ich prawa". Podnieśli, że zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego przez uprawnionego wyłącznie na jego rzecz, w momencie w którym nie uczestniczył już w pracach zespołu i jednocześnie wiedział, że zespół kontynuuje działalność, jest działaniem w złej wierze, zwłaszcza, że w oparciu o udzielone prawo ochronne zaczął domagać się zaprzestania prowadzenia działalności pod pochodną nazwą przez pozostałych członków zespołu.

Uprawniony pismem z dnia 4 listopada 2008 r. wystąpił o oddalenie wniosku o unieważnienie spornego prawa. Podniósł, że wnioskodawcy nie wykazali interesu prawnego w złożeniu przedmiotowego wniosku. Sporny znak towarowy oraz znak, którymi posługują się wnioskodawcy prezentują różne formy graficzne, ale mają podobne nazwy a także, że "oba znaki reprezentują zespoły artystyczne". Kompozycja wyrazów jest naruszeniem praw uprawnionego do znaku spornego. Skarżący zarzucił, że wnioskodawcy działając w ten sposób naruszają zasady współżycia społecznego, gdyż jedynym ich interesem prawnym jest próba uniknięcia odpowiedzialności za wieloletnie naruszanie prawa ochronnego do znaku należącego do uprawnionego i podszywania się pod najważniejszy element znaku, bowiem nazwa jest drukowana na plakatach zapowiadających koncerty zespołów. W jego ocenie działalność wnioskodawców pod znakiem "Perły i Łotry" w zakresie tych samych towarów i usług co znak sporny "Perły i Łotry Szanghaju", narusza markę wypracowaną jego wieloletnią osobistą działalnością.

Uprawniony również podkreślił, że wniosek o unieważnienie spornego prawa został złożony przez osoby, z których żadna nie współtworzyła zespołu Perły i Łotry Szanghaju i nie posiada do tej nazwy żadnych praw. Sporny znak nie jest własnością zespołu o tej nazwie ponieważ jedynym autorem znaku pozostaje on sam, więc rejestracja tego znaku nie narusza żadnych praw osobistych ani majątkowych osób trzecich. Skarżący poinformował również, że nie odszedł z zespołu na własne życzenie, zaś wnioskodawcy rezygnując w lutym 2001 r. z używania znaku "Perły i Łotry Szanghaju" uznali prawo uprawnionego do tego znaku. Jednocześnie sporny znak jest ściśle związany z uprawnionym, który realizuje z jego wykorzystaniem kolejne przedsięwzięcia. Skarżący podkreślił, że jest nie tylko autorem nazwy i znaku towarowego ale również kierownikiem, frontmanem i liderem oraz autorem większości repertuaru wykonywanego przez zespół. We wrześniu 2000r. ze względu na problemy rodzinne i zdrowotne musiał wstrzymać się z aktywną działalnością koncertową w zespole, jednocześnie uzgadniając z pozostałymi członkami zespołu, że do czasu jego powrotu będą kontynuowali działalność bez niego. Gdy w październiku 2000 r. a następnie w lutym 2001 r. próbował powrócić do zespołu, pozostali uczestnicy na to się jednak nie zgodzili się. Na dowód powyższego załączył prowadzoną z członkami zespołu korespondencję mailową. Wskazał, że w dniu 27 grudnia 2000 r. został poinformowany przez wnioskodawców, że zamierzają bez jego udziału posługiwać się nazwą zespołu oraz, że będą wykonywać piosenki jego autorstwa bez jego zgody. Ta okoliczność zmusiła uprawnionego do wystąpienia do Urzędu Patentowego RP o rejestrację spornego oznaczenia. W jego ocenie takie działanie nie było działaniem w złej wierze.

W piśmie z dnia 5 listopada 2008 r. uprawniony podtrzymał swoje argumenty oraz uzupełnił prezentowane dotychczas stanowisko. Podniósł, że wnioskodawcy od 2001 r. prowadzą zarobkową działalność estradowo-artystyczną oraz fonograficzną pod znakiem Perły i Łotry w klasach 9 i 41, w których ten znak nie uzyskał ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Podkreślił różnice graficzne pomiędzy tymi znakami oraz łudzące podobieństwo w warstwie słownej. Uprawniony poinformował również, że wytoczył wnioskodawcom proces o naruszenie praw do jego znaku towarowego przed Sądem Okręgowym w K. (sygn. akt [...]).

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 7 kwietnia 2009 r. uprawniony złożył odpisy wyroków i protokołów z postępowań przed Sądem Okręgowym w K. sygn. akt [...], sygn. akt [...] oraz sygn. akt [...].

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu [...] września 2009 r. wnioskodawcy podnieśli, że posiadają interes prawny bowiem przeciwko nim jest prowadzone postępowanie sądowe z pozwu uprawnionego o naruszenie praw z rejestracji znaku towarowego. Ponadto załączyli do akt przedmiotowej sprawy korespondencję mailową, z której wynika jakie były relacje z uprawnionym, jak układała się współpraca i jaki był odbiór całego zespołu na zewnątrz. Stwierdzili, że z korespondencji tej wynika, że zespół nie był kojarzony jedynie ze skarżącym, ale i z pozostałymi członkami zespołu. Ponadto wskazali, że z korespondencji wynika, że to uprawniony sam zrezygnował z udziału w zespole, a po zgłoszeniu spornego znaku rozpoczął postępowanie przeciwko wnioskodawcom. Podtrzymali również zarzut, że zgłoszenie spornego znaku towarowego narusza dobra osobiste wnioskodawców zespołu jako ich wspólnego dobra oraz, że zostało ono dokonane w złej wierze. Stwierdzili, że nazwa Perły i Łotry Szanghaju funkcjonowała w odbiorze słuchaczy jako nazwa zespołu muzycznego a nie nazwa przedsiębiorstwa lub zespołu skarżącego. Poinformowali, że wszyscy członkowie zespołu podejmowali wspólne działania dla osiągnięcia wspólnego celu. Podkreślili, że uprawniony wykorzystywał prawo do spornego oznaczenia do dezorganizacji i podważania legalności przedsięwzięć artystycznych realizowanych przez członków zespołu, a także organizowanych przez nich akcji charytatywnych, festiwali. Ponadto publicznie naruszał dobre imię członków zespołu w prasie. Wnioskodawcy stwierdzili również, że ich interes prawny jednoznacznie wynika z tego, że zostali pozwani przez uprawnionego w sprawie [...]. Podkreślili także, że skarżący odszedł z zespołu i świadomie zostawił do dyspozycji pozostałych członków zespołu do niego wszelkie prawa, co wynika z maila z dnia 6 grudnia 2000 r., co miało miejsce z jego własnej i nieprzymuszonej woli. Po jego odejściu pozostali członkowie prowadzili dalej działalność zespołu, lecz "uznali za stosowne zmienienie nazwy zespołu i jego logo" ze względu na działalność uprawnionego, który bez wiedzy członków zespołu zgłosił do ochrony znak towarowy. Wnioskodawcy zarzucili, że uprawniony nie przedstawił jakiejkolwiek "umowy o przeniesieniu na jego rzecz praw od innych członków zespołu, ani nabyciu praw od grafika".

Z kolei uprawniony podniósł, że zgodnie z przedstawionymi w sprawie materiałami dowodowymi prawo do nazwy Perły i Łotry Szanghaju przysługuje jemu. Był on również autorem "idei graficznego pomysłu tego znaku" zaś postać tego znaku wykonał grafik. Podkreślił przy tym, że zespół pod ww. nazwą istniał w latach 1992-2001. Wnioskodawcy bowiem zmienili nazwę w 2001 r. po otrzymaniu wezwania do zmiany i po 2001 r. już nie posługiwali się tym znakiem towarowym. Ponadto uprawniony wskazał, że opuścił zespół ze względu na sytuację osobistą, a ponieważ nie został dopuszczony do zespołu to powstał między stronami konflikt.

Decyzją z dnia [...] września 2009 r. Urząd Patentowy RP oddalił złożony wniosek o unieważnienie spornego prawa. Stwierdził, że wnioskodawcy posiadali interes prawny, lecz zgłoszenie spornego znaku towarowego przez uprawnionego nie naruszyło dóbr osobistych wnioskodawców, bowiem nie przysługują im żadne prawa osobiste i majątkowe. Organ za bezzasadny uznał także zarzut złej wiary uprawnionego w związku z faktem że wnioskodawcy nie mogą skutecznie powołać się na prawa osobiste do nazwy zespołu "Perły i Łotry Szanghaju".

Powyższa decyzja została zaskarżona przez wnioskodawców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 347/10 uchylił zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP, stwierdził, że uchylona decyzja nie podległa wykonaniu i zasądził od Urzędu Patentowego RP na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania. WSA w Warszawie stwierdził, ze Kolegium Orzekające nie rozpoznało wniosku o unieważnienie, a w swej decyzji powołało się wyłącznie na pewne stwierdzenie zawarte w wyroku z dnia 4 marca 2009r. Sądu Apelacyjnego w K. w sprawie [...], wskazując że "powodowie nie wykazali faktu, iż przysługuje im prawo do ( ) nazwy zespołu "Perły i Łotry Szanghaju", z czego Urząd Patentowy wyprowadził wniosek, że wnioskodawcom nie przysługują żadne prawa osobiste lub majątkowe, a następnie o bezzasadności zarzutu działania w złej wierze". Ponadto WSA stwierdził, że wyroki Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w K. dotyczyły innej sprawy, w której tylko częściowo występowały te same strony, a w której nie doszło do rozstrzygnięcia meritum sprawy. WSA zlecił Urzędowi Patentowemu RP dokonanie oceny przedłożonego przez strony materiału dowodowego i wydanie decyzji rozstrzygającej co do istoty sprawy, uzasadniając ją stosownie do art. 107 § 3 k.p.a.

Na rozprawie przeprowadzonej przez Urząd Patentowy w dniu 24 sierpnia 2011r. wnioskodawcy przytoczyli historię zespołu Perły i Łotry Szanghaju, oraz korespondencję która miała miejsce pomiędzy jego członkami a uprawnionym. Podkreślili szczególnie treść korespondencji mailowej z dnia 1 lutego 2001 r., tj. na dzień przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego, w którym uprawniony potwierdził, że życzy zespołowi dobrze i czeka na dalsze osiągnięcia. Oznacza to, że zgadza się i toleruje, że zespół działa pod dotychczasową nazwą. Tymczasem po trzech tygodniach od dnia dokonania zgłoszenia, uprawniony wystąpił z roszczeniami przeciwko członkom zespołu, co w ich ocenie jednoznacznie świadczy, że celem dokonania zgłoszenia znaku towarowego była wyłącznie chęć przeszkodzenia działalności członkom zespołu pod dotychczasową nazwą. Wnioskodawcy podkreślili, że prawo do nazwy zespołu muzycznego przysługuje wszystkim członkom zespołu, dlatego zgłoszenie do Urzędu Patentowego logo zespołu bez wiedzy i zgody pozostałych członków stanowi o naruszeniu ich praw. Sprecyzowali, że przedmiotowa sprawa dotyczy prawa do nazwy zespołu muzycznego oraz praw osobistych i majątkowych. Ponadto wnioskodawcy stwierdzili, że rezygnacja skarżącego z członkostwa w zespole nie była dorozumiana lecz sformalizowana. Nie budzi przy tym ich zastrzeżeń, że mógłby on na równych prawach korzystać z nazwy zespołu z uwagi na kilkuletnią wcześniejszą działalność.

Uprawniony podniósł, że jest autorem nazwy zespołu, a także autorem koncepcji plastycznej, której wykonanie zostało zlecone do wykonania profesjonalnemu plastykowi. Stwierdził, że zgłoszenie znaku nie nastąpiło w złej wierze. Ponadto wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą i od 1998r. posługiwał się spornym oznaczeniem prowadząc taką działalność.

W dniu 5 września 2011 r. uprawniony nadesłał pismo wraz z odpisem pozwu o zapłatę oraz odpisy wyroków Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w K..

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 20 lutego 2012 r. wnioskodawca M. G. oświadczył, że wnioskodawcy nie mają nic przeciwko aby uprawniony używał spornego oznaczenia, ale prawo do posługiwania się tym oznaczeniem powinno przysługiwać również pozostałym członkom zespołu.

W piśmie z dnia 30 kwietnia 2012 r. wnioskodawcy wnieśli o rozpatrzenie przedmiotowej sprawy w oparciu wyłącznie o zarzut naruszenia złej wiary.

Pismem z dnia 11 stycznia 2013r. wnioskodawcy nadesłali wyrok Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 14 listopada 2012r. (sygn. akt [...]), który oddalił apelację uprawnionego i podtrzymał stanowisko Sądu Okręgowego, że nazwa zespołu Perły i Łotry Szanghaju stanowi dobro osobiste wszystkich członków zespołu i wszystkim powinny przysługiwać prawa związane z jego nazwą zaś uprawniony działał niezgodnie z zasadami współżycia społecznego i w złej wierze.

W piśmie z dnia 8 kwietnia 2014r. uprawniony stwierdził, że wnioskodawcy nie posiadają interesu prawnego aby unieważnić znak towarowy, którego sami nie używają i który nie przeszkadza im w prowadzeniu ich działalności gospodarczej. Podkreślił, że Sąd Apelacyjny w K. w postępowaniu o sygn. akt [...] potwierdził bez wątpliwości, że uprawniony jest jedynym autorem znaku Perły i Łotry Szanghaju w formie zarówno słownej jak i graficznej, zaś wnioskodawcy nie wykazali, aby prawa do tego znaku nabyli w drodze wymaganej prawem pisemnej umowy. Skarżący stworzył sporne oznaczenie bez udziału wnioskodawców w 1992 r., co zostało potwierdzone zarówno przez Sąd jak i UPRP. Ponadto pod spornym oznaczeniem i bez uczestnictwa wnioskodawców wciąż prowadzi on działalność gospodarczą oraz stronę internetową i uzyskuje przychody ze sprzedaży płyt. Podkreślił, iż udział wnioskodawców w zespole polegał jedynie na krótkiej współpracy z uprawnionym w latach 1999-2001 i nagraniu jednej z pięciu płyt oznaczonej spornym znakiem towarowym.

Pismem z dnia 2 czerwca 2014 r. wnioskodawcy w kwestii istnienia po ich stronie interesu prawnego powołali się na tezy wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 14 listopada 2012r. (sygn. akt [...]) i na ich podstawie z istnienia praw osobistych i majątkowych wywiedli istnienie bezpośredniego, konkretnego i aktualnego interesu prawnego. Powołując się na tezy ww. wyroku oświadczyli także, że prawo do znaku towarowego Perły i Łotry Szanghaju przysługuje wszystkim członkom zespołu wspólnie.

Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2014 r. Urząd Patentowy RP wyłączył z postępowania [...] sprawę z wniosku S. O. i A. S. do rozpoznania i rozstrzygnięcia w odrębnym postępowaniu. Sprawa ta została zarejestrowana pod numerem [...] .

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 1 grudnia 2014r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe argumenty i twierdzenia. Wnioskodawcy jako podstawę prawną swego żądania wskazali art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. Poinformowali też, że powrócili do nazwy Perły I Łotry i na powyższą okoliczność przedłożyli wydruk ze strony internetowej, na której przedstawiono historię zespołu. Wskazali, że na podstawie spornego znaku towarowego zostało unieważnione ich prawo do znaku Perły i Łotry.

Uprawniony podniósł, że wyrok na który powołują się wnioskodawcy nie stanowił podstawy do ustalenia komu przysługuje prawo do znaku towarowego. Postępowanie to nie było prowadzone na podstawie art. 283 i 284 ust. 2 p.w.p., w ramach których strony mogłyby dochodzić ustalenia, kto ma prawo do znaku towarowego. Ww. wyrok Sądu Apelacyjnego był wydany w wyniku pozwu uprawnionego o odszkodowanie za posługiwanie się znakiem Perły i Łotry i dotyczył tylko tego zakresu wzajemnych relacji. W jego ocenie z ww. wyroku trudno jest wywodzić bezpośrednie uprawnienie dla wnioskodawców oraz trudno jest uznać, aby Urząd Patentowy był związany tym wyrokiem w zakresie ustalenia prawa do znaku towarowego. Wskazał, że podczas prowadzenia działalności pod spornym znakiem towarowym wydał dwie płyty CD i dwie kasety magnetofonowe, które są do tej chwili dostępne w sprzedaży na stronie Internetowej uprawnionego. Podkreślił przy tym, że wnioskodawcy uczestniczyli w wyprodukowaniu tylko jednego z tych wydawnictw. Jego zdaniem trudno uznać, że z okoliczności uczestniczenia w 1/5 dorobku powstałego pod znakiem towarowym Perły i Łotry Szanghaju można wywodzić roszczenie do unieważnienia tego znaku, zaś powyższe orzeczenie Sądu Apelacyjnego zezwala na korzystanie przez wnioskodawców z nazwy Perły i Łotry bez żadnych negatywnych konsekwencji prawnych.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] grudnia 2014 r. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny PERŁY I ŁOTRY SZANGHAJU o numerze [...] udzielonego na rzecz skarżącego.

Organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie jest sporne między stronami, że zespół Perły I Łotry Szanghaju powstał w 1992 r., zaś uprawniony działał w nim od chwili założenia. W tym samym roku powstało logo i nazwa zespołu. Również nie budzi sporu pomiędzy stronami, że w 1998 r. do zespołu dołączyli wnioskodawcy. Nie jest także sporna okoliczność, że w 2000 r. uprawniony odszedł z zespołu. Sporne natomiast pomiędzy stronami pozostają okoliczności odejścia (powód oraz czy jest to odejście stałe, czy też zawieszenie uczestnictwa w zespole). Z korespondencji mailowej prowadzonej pomiędzy uprawnionym a M. G. wynika, że uprawniony wyraził chęć opuszczenia zespołu, nie ma zaś wzmianki o jego zawieszeniu jako członka zespołu, czy też o odejściu z zespołu powodów zdrowotnych.

Organ zauważył, iż bezsporną okolicznością faktyczną w tej sprawie jest natomiast dokonanie przez G. M. w dniu 2 lutego 2001r. zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP słowno-graficznego znaku towarowego Perły i Łotry Szanghaju bez wiedzy członków zespołu, a także wystąpienie z roszeniami uprawnionego do członków zespołu w oparciu o ww. znak towarowy, co wynika wprost z materiału dowodowego przedłożonego do akt przedmiotowej sprawy. Są to wydruki z korespondencji mailowej pomiędzy uprawnionym a wnioskodawcą M. G., a także z protokołów z postępowań prowadzonych przed Sądem Okręgowym, a następnie Apelacyjnym w K.. Działanie ("podjęcie działań prawnych i faktycznych") uprawnionego spowodowało konieczność zmiany nazwy zespołu przez wnioskodawców na Perły i Łotry, co wynika wprost z ich oświadczenia umieszczonego w Internecie w dniu 26 lutego 2001r.

W ocenie Urzędu Patentowego RP działanie uprawnionego po odejściu z zespołu Perły i Łotry Szanghaju było ukierunkowane na utrudnienie i zakazanie pozostałym w zespole osób prowadzenia działalności artystycznej pod ww. nazwą lub podobną. Z treści maili wynika, że uprawniony odszedł z zespołu z własnej woli, zostawił go "w dobrych rękach", jednocześnie życząc sukcesów i przynajmniej sugerując dalsze prowadzenie zespołu, zatem miał świadomość, że pozostali członkowie zespołu chcą i będą kontynuować działalność artystyczną. Ponadto w korespondencji mailowej uprawniony poinformował wnioskodawców o chęci pomocy oraz pozostawieniu do ich dyspozycji praw do nazwy i dorobku artystycznego.

Zdanie organu z powyższego wynika, że uprawniony miał wiedzę i zgadzał się na to, że zespół Perły i Łotry Szanghaju będzie nadal prowadził działalność artystyczną pod tą samą nazwą, jednocześnie jednak bez wiedzy członków zespołu (z którego odszedł z własnej woli), dokonał on zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP znaku towarowego Perły i Łotry Szanghaju, a następnie zakazał członkom zespołu występowania pod ta nazwą, a później pod nazwą Perły i Łotry. Takie działanie uprawnionego, w ocenie organu świadczy o działaniu w złej wierze.

Z analizy działania skarżącego wynika bowiem wprost, że dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP znaku towarowego Perły i Łotry Szanghaju nastąpiło zasadniczo w celu uzyskania możliwości zakazania wnioskodawcom kontynuowania prowadzenia działalności artystycznej pod nazwą Perły i Łotry Szanghaju. Używanie oznaczenia Perły i Łotry Szanghaju przez uprawnionego miało więc charakter incydentalny, a jego główna działalność związana ze znakiem spornym skupiała się na kierowaniu roszczeń wobec wnioskodawców i innych form utrudniania im działalności. Odchodząc z zespołu uprawniony wyraźnie dał do zrozumienia pozostałym członkom zespołu, że oczekuje na nowy materiał zespołu (co wynika wprost z korespondencji mailowej), a więc chce aby zespół nadal prowadził działalność i pod dotychczasową nazwą.

Tymczasem w oparciu o uzyskane prawo ochronne, a wręcz w oparciu o dokonane zgłoszenie tj. w lutym 2001 r. uprawniony zakazał wnioskodawcom prowadzenia działalności artystycznej pod nazwą Perły i Łotry Szanghaju (co wynika z protokołu przesłuchania świadka S. O. vide: akta [...]), w tym także pod nazwą zbliżoną, oraz w 2007 r. wystąpił przeciwko nim do Sądu w K.. Uprawniony również w dniu 26 lutego 2001 r. (tj. niezwłocznie, po dokonaniu zgłoszenia spornego znaku do ochrony) wystąpił do organizatorów Festiwalu "[...]" w B. o niedopuszczenie zespołu Perły i Łotry Szanghaju do udziału w ww. Festiwalu, co wynika wprost z załączonej do akt przedmiotowej sprawy kopii ww. pisma skierowanego do organizatorów Festiwalu. Wprawdzie wskazane okoliczności w części zaistniały po dacie zgłoszenia spornego znaku, jednakże oceniane w całokształcie pozwalają na ustalenie motywacji towarzyszącej zgłoszeniu przez skarżącego spornego znaku.

Organ podkreślił ponadto, że uprawniony w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP nie negował ww. okoliczności. Co więcej, sam skarżący przed Sądem Okręgowym w K. (sygn. akt [...]) zeznał, że nie poinformował nikogo o zamiarze zarejestrowania znaku Perły i Łotry Szanghaju oraz że 24 lutego 2001 r. zażądał od wnioskodawców, aby "zaprzestali nazwy i piosenek mojego autorstwa, to jest piosenek, których byłem autorem słów". Podczas tego przesłuchania zeznał także, że domagał się aby powodowie w ww. sprawie zaprzestali używania nazwy "Perły i Łotry".

W związku z powyższym organ stwierdził, że zgłoszenie spornego znaku nastąpiło bez zgody i wiedzy pozostałych członków zespołu, przy pełnej świadomości zgłaszającego, że zespół taki działał w tej dacie (w jego skład wchodzili m.in. wnioskodawcy). Zatem zgłoszenie znaku spornego przez jednego z członków (wówczas już nieaktywnego), w celu zawłaszczenia nazwy zespołu, a co za tym Idzie z zamiarem pokrzywdzenia pozostałych, należy uznać za naganne. Organ wskazał, iż istnienie złej wiary, określone art. 8 pkt. 1 u.z.t., stanowi samodzielną przesłankę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, w związku z czym w tej sprawie zbędne było badanie zasadności zarzutu udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem także art. 8 pkt 2 u.z.t. Wystarczy bowiem jedna podstawa prawna świadcząca o zasadności przedstawionych w tym zakresie zarzutów i nie ma konieczności analizowania pozostałych.

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP z [...] grudnia 2014 r. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie przepisów poprzez:

- niezastosowanie art. 97 §1 pkt 4 k.p.a. w związku z art. 284 pkt 2 p.w.p., poprzez wydanie decyzji o unieważnieniu znaku towarowego w sytuacji, gdy sporną kwestią pozostaje kto ma prawo do przedmiotowego znaku towarowego i nie zostało wytoczone powództwo o ustalenie praw do prawa ochronnego w trybie art. 284 pkt 2 p.w.p.,

- wadliwe zastosowanie art. 164 p.w.p. w związku z art. 16 kpa i w związku z art. 147 p.w.p., a to poprzez rozpoznawanie po raz drugi już raz rozpoznanej sprawy dotyczącej zastrzeżeń wnioskodawców w niniejszej sprawie, co do zgłoszonego przez skarżącego znaku towarowego.

Powołując się na powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi administracji. Skarżący wniósł jednocześnie zasądzenie zwrotu kosztów postępowania na jego rzecz.

Skarżący w uzasadnieniu wskazał, że Urząd Patentowy w toku postępowania dopuścił się naruszeń procedury, polegających na zaniechaniu prawidłowego rozpoznania sprawy, przez wydanie decyzji pomimo tego, że w toku postępowania pojawił się spór co do ustalenia prawa do spornego znaku towarowego. W tej sytuacji, zgodnie z istniejącym orzecznictwem (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2006 r. VI SA/Wa 1472/2005 LexPoionica nr 1875801), w razie zaistniałego sporu pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prawa do oznaczenia, które stanowi istotny element znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji, wyrok sądu cywilnego ma w tej kwestii znaczenie prejudycjalne dla Urzędu Patentowego RP, badającego zgodność takiej rejestracji z przepisem art. 8 pkt 1 i art. 9 ust 1 pkt 2 u.z.t.

Powyższe zdaniem skarżącego oznacza, że Urząd Patentowy RP winien zawiesić postępowanie, pouczając stronę kwestionującą prawa uprawnionego do znaku, o konieczności wytoczenia powództwa w trybie art. 284 pkt 2 p.w.p. o ustalenie prawa do tego znaku. Fakt ten nie miał miejsca i to dwukrotnie, zarówno w czasie procedury rejestracji znaku (kiedy to wnioskodawcy w niniejszym postępowaniu oprotestowali rejestrację przedmiotowego znaku), jak i obecnie w toku postępowania o unieważnienie znaku. Skarżący wskazał, iż organ administracji, kierując się bliżej nieznanymi przesłankami, oparł zaskarżoną decyzję na ustaleniach sądu powszechnego poczynionych w toku postępowania o zapłatę odszkodowania za naruszenie jego znaku towarowego. Przedmiotem tego postępowania sądowego nie było jednak ustalenie praw do znaku (zgodnie z art. 284 pkt 2 p.w.p.) czy też okoliczności jego rejestracji i w konsekwencji nie dawało to podstaw do oparcia się na tym rozstrzygnięciu w niniejszym postępowaniu. Zdaniem skarżącego takie zachowanie organu administracji należy uznać za wadliwe.

Skarżący ponadto wskazał, że organ administracji ponownie podjął postępowanie dotyczące unieważnienia znaku towarowego na podstawie zastrzeżeń, które wnioskujący zgłaszali w toku postępowania o rejestrację znaku w ramach postępowania rejestrowego tego znaku, które to zastrzeżenia w żaden sposób nie zostały rozszerzone o nową merytoryczną argumentację. W postępowaniu rejestrowym organ administracji nie dopatrzył się podstaw do odmowy rejestracji znaku, pomimo zgłoszonych takich samych argumentów przez wnioskodawców. Tak niestabilne orzecznictwo Urzędu Patentowego RP skarżący uznał za wprowadzanie zamętu i braku pewności obrotu gospodarczego, którego prawo ochronne na znak towarowy ma być istotnym elementem.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie i podtrzymał dotychczasowe stanowisko prezentowane w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 6 lipca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 1280/15 odrzucił ww. skargę z uwagi na nieuiszczenie wpisu sądowego.

Skarżący wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na powyższe rozstrzygnięcie.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 4 grudnia 2015 r., sygn. akt II GSK 3174/15 uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1066), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej i to z przepisami obowiązującymi w dacie jej wydania. Innymi słowy, sąd administracyjny kontroluje legalność rozstrzygnięcia zapadłego w postępowaniu z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i obowiązującymi przepisami prawa procesowego.

Skarga analizowana pod tym kątem nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie wskazać należy, iż ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (dalej "p.w.p."), w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl, której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed wejściem jej w życie ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów, którymi są unormowania ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (dalej "u.z.t."). Nie ulega, bowiem wątpliwości, że uzyskanie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy tego, czy prawo to zostało prawidłowo nabyte, a więc przedmiotem żądania jest dokonanie oceny zdarzenia, które było źródłem nabycia prawa (decyzja o rejestracji). Żądanie unieważnienia prawa musi odwoływać się do przesłanek unieważnienia obowiązujących w czasie nabycia prawa. Prawo może zatem być unieważnione, jeżeli zostało wadliwie nabyte, tzn. nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do nabycia tego prawa. W przypadku przedmiotowej sprawy wniosek o rejestrację znaku towarowego słowno-graficznego "PERŁY I ŁOTRY SZANGHAJU" został wniesiony i rozpoznany na podstawi przepisów u.z.t., zatem te same przepisy znajdują zastosowanie dla oceny przesłanek nieważności udzielonego prawa ochronnego na ww. znak.

Zgodnie z dyspozycją art. 164 p.w.p., z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy może wystąpić każdy kto ma w tym interes prawny. jeżeli wykaże, że przy udzielaniu prawa wyłącznego nie zostały spełnione warunki ustawowe wymagane do uzyskania tego prawa.

W przedmiotowej sprawie został przez skarżącego zakwestionowany interes prawny wnioskodawców, zatem zbadania wymaga przez Sąd, czy żądanie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy spełniało powyższą przesłankę istnienia interesu prawnego.

W orzecznictwie sądowym nie budzi wątpliwości teza, iż źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nie tylko konkretne, ale nawet ogólne normy prawne kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 20 i art. 22 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a wcześniej art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej)- ( szerzej patrz dr Andrzej Kisielewicz " Interes prawny w sprawach własności przemysłowej"- materiał przygotowany na konferencje pn. Wzory w praktyce Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i Urzędu Patentowego RP. Wzory w orzecznictwie Unii Europejskiej i Polski, Warszawa 8-9 listopada 2006 roku, wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2007 roku sygn. VI SA/Wa 1944/06 LEX 299739, z dnia 20 marca 2007 roku sygn. VI SA/Wa 1998/06 LEX 322691, z dnia 26 czerwca 2007 roku sygn. VI SA/Wa 635/07 LEX nr 355519, z dnia 29 sierpnia 2006 roku sygn. VI SA/Wa 867/06 LEX 246145).

Skład orzekający w niniejszej sprawie podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, który uznał wnioskodawców za stronę postępowania. W ocenie Sądu ich interes prawny uzasadnia wezwanie przez uprawnionego pismem, mającym charakter pisma przedprocesowego, do zaniechania naruszania jego prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "PERŁY I ŁOTRY SZANGHAJU" o nr [...], które polegało na jego używaniu przez innych członków zespołu, a także z faktu, iż zarówno skarżący jak i wnioskodawcy prowadzą działalność artystyczną na tym samym rynku muzycznym. Skarżący złożył ponadto pozew przed sądem cywilnym o naruszenie praw do ww. znaku towarowego przez wnioskodawców. Powyższe w wystarczającym stopniu konkretyzuje interes prawny wnioskodawców.

Powołany we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego oraz przez Urząd jako podstawa rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie art. 8 pkt 1 u.z.t. stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z poglądami prezentowanymi w doktrynie oraz orzecznictwie sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, stanowiąca przesłankę niedopuszczalności zarejestrowania znaku towarowego na podstawie powołanego przepisu, należy łączyć nie tylko bezpośrednio z samym znakiem, ale również odnosi się ona do działań zgłaszającego i ich skutku.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 września 2006r. w sprawie sygn. II GSK 113/06 "niezgodność znaku z zasadami współżycia społecznego obejmuje już nie tylko samą postać znaku, ale także - a może nawet przede wszystkim - skutki, jakie ten znak wywołuje w szeroko rozumianym obrocie prawnym. Trzeba, bowiem, pamiętać, że ze znakiem towarowym wiąże się przecież istotne w obrocie gospodarczym domniemanie, że podmiot, który się posługuje tym znakiem ma do niego prawo, a towary opatrzone takim znakiem pochodzą od tego właśnie podmiotu". NSA wskazał także, że taki kierunek interpretacyjny odpowiada również tendencjom międzynarodowym w tym zakresie, bowiem "Pierwsza Dyrektywa - z dnia 21 grudnia 1988 r. - mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) przewidziała w Art. 3 ust. 2 pkt d), że każde Państwo Członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskującego w złej wierze. Dyrektywa ta może (a nawet powinna) stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną przy wykładni i stosowaniu przepisów prawa krajowego".

Podkreślić należy, że orzecznictwo Urzędu Patentowego (por. np. dec. UP RP z 27 września 1994r. nr Sp. 40/94 i dec. Kom. Odw. przy UP RP z dnia 29 maja 1995r. nr Odw. 1023/95/ w sprawie "Tchibo"), oraz sądowoadministracyjne (np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2006 r., sygn. akt II GSK 113/06, z dnia 17 lipca 2003r. sygn. akt II SA 1165/02, lub z dnia 28 marca 2002r. sygn. akt II SA 2971/02 patrz także m.in.: wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 135/05, z dnia 26 sierpnia 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1112/04, z dnia 5 lipca 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 2310/05, z dnia 26 lipca 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 871/06) a także doktryna (por. R. Skubisz "Prawo znaków towarowych. Komentarz" Warszawa 1997, s. 74-75, R. Skubisz, E. Traple glosa do wyroku SN z dnia 23 czerwca 1989r. ICR 236/89 w Przegląd Sądowy nr 2/1992) od lat zgodnie przyjmują, że art. 8 pkt 1 u.z.t. musi być interpretowany rozszerzająco i obejmuje nie tylko samą postać znaku, ale również elementy podmiotowe. Podstawą unieważnienia mogą być, zatem nie tylko cechy samego znaku towarowego, ale także naganne zachowania zgłaszającego. Za prawidłowością takiej interpretacji art. 8 pkt 1 u.z.t. przemawia również treść art. 31 u.z.t. wprost przewidująca możliwość unieważnienia prawa z rejestracji uzyskanego w wyniku działania w złej wierze.

Niemniej istnienie negatywnej materialnoprawnej przesłanki udzielenia ochrony, polegającej na zachowaniu uprawnionego sprzecznym z zasadami współżycia społecznego należy wykazać w dacie zgłoszenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego. A zatem chwilą istotną dla oceny złej wiary jest moment dokonania przez zainteresowanego zgłoszenia rejestracyjnego. Takie stanowisko potwierdza treść art. 8 ust. 1 u.z.t. stanowiący, iż "....niedopuszczalna jest rejestracja.." jak również art. 31 ...."od daty rejestracji...".

W ocenie Sądu Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji prawidłowo wykazał, iż na dzień zgłoszenia spornego znaku do rejestracji uprawniony działał w złej wierze.

Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w rozpoznawanej sprawie, skarżący w dniu dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego "PERŁY I ŁOTRY SZANGHAJU" nie był już członkiem zespołu działającego w tym czasie na rynku pod tą właśnie nazwą. Mimo to wystąpił on z takim wnioskiem uznając, iż jako jedyny autor ww. znaku ma do tego prawo i rejestracja takiego znaku nie narusza żadnych praw osobistych ani majątkowych osób trzecich. Skarżący nie poinformował jednak o tym fakcie pozostałych członków zespołu, a nawet nie przejawiał takiego zamiaru, co jednoznacznie wynika z korespondencji prowadzonej między stronami w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie do Urzędu Patentowego wniosku rejestracyjnego przez skarżącego.

W tych okolicznościach sprawy trudno nie uznać, aby takie działanie skarżącego nie miało na celu pozbawienia pozostałych członków zespołu PERŁY I ŁOTRY SZANGHAJU praw wyłącznych do tej nazwy, w wyniku jej rejestracji w postaci znaku towarowego, co jednoznacznie stanowi działanie w złej wierze i jako zachowanie sprzeczne z zasadą współżycia społecznego stanowi samoistną podstawę unieważnienia udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy. Sąd podziela przy tym stanowisko, iż istnienie (udowodnienie) złej wiary, określone art. 8 pkt 1 u.z.t., stanowi samodzielną przesłankę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, w związku z czym nie jest konieczne badanie zasadności innych zarzutów udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, tj. z naruszeniem także art. 8 pkt 2 u.z.t., jak to miało miejsce w przypadku rozpoznawanej sprawy.

W ocenie Sądu zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego nie nosi cech dowolności, organ prawidłowo ocenił zaistniały w sprawie stan faktyczny w świetle obowiązujących przepisów prawa. Nie znajdują uzasadnienia zarzuty skargi, ani odnośnie naruszenia przez organ przy rozpoznaniu sprawy przepisów prawa materialnego, ani przepisów postępowania administracyjnego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, a z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, w sposób nie budzący wątpliwości, jakimi przesłankami kierował się organ przy załatwieniu sprawy. Organ rozstrzygnął przedmiotową sprawę na podstawie własnych ustaleń, na bazie zgromadzonego materiału dowodowego, w którym prawomocne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 14 listopada 2012r. (sygn. akt [...]), który oddalił apelację uprawnionego, uznając za Sądem I instancji, że nazwa zespołu Perły i Łotry Szanghaju stanowi dobro osobiste wszystkich członków zespołu, w związku z czym im wszystkim powinny przysługiwać prawa związane z jego nazwą, jak również w przedmiocie działania uprawnionego niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, stanowiło jedynie jeden z elementów materiału dowodowego niniejszej sprawy, których organ ze względów formalnych nie mógł pominąć.

Konkludując, wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, które Sąd ma obowiązek badać z urzędu, skargę należało oddalić.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 151 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji wyroku.