Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1786/11
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2011-11-04 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 7, art. 77 par. 1, art. 80,  art. 107 par. 3
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: art. 246, art. 247 ust. 2
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 8 pkt 1
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Protokolant ref. staż. Katarzyna Smaga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2011 r. sprawy ze skargi T. z siedzibą w H., USA na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej T. z siedzibą w H., USA kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 31 maja 2011 r. wydanym w sprawie sygn. akt II GSK 523/10, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej "T." w H. (USA) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 października 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 645/09 w sprawie ze skargi "T. " w H. (USA) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy - uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania oraz zasądził od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz "T. " w H. (USA) kwotę 1067 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Do wydania powyższego wyroku doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu [...] lipca 2005 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw, wniesiony przez T. z siedzibą w N. w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej: wnoszący sprzeciw, wnioskodawca, uczestnik postępowania) wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP z [...] kwietnia 2004 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy TIFFANY o numerze [...] (dalej: sporne prawo, sporny znak) na rzecz T. z siedzibą w H. w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Zgłoszenie znaku miało miejsce [...] lutego 1996 r. dla oznaczania następujących towarów i usług: środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, środki do czyszczenia zębów, pasty do obuwia, środki do pielęgnacji skóry, środki do prania, środki do mycia naczyń, dezodoranty, perfumy, wody kolońskie, dietetyczne środki przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt, sztućce, aparaty do golenia, obrusy papierowe, kufry i walizki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, wyroby rymarskie, paski, galanteria ze skóry i imitacji skóry, nakrycia na łóżka i stoły, koce, tekstylne produkty finalne, pościel, tapety z materiału, odzież i elementy odzieży z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, szaliki, apaszki, kapelusze, bielizna, buty, nakrycia głowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, gry planszowe, gry elektroniczne i inne niż telewizyjne, ciastka, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, lody, wody mineralne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe, soki owocowe, wina, wódki, spirytus, koniaki, zapałki, tytoń, papierosy, cygara, reklama osób trzecich, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych i kinowych, usługi doradztwa handlowego, opinie w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie agencji kredytowych, doradztwo w sprawach finansowych, serwis finansowy, prowadzenie usług depozytowych i sejfów depozytowych, usługi bankowe, obsługa czeków podróżnych, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, usługi kredytowego wykupu wierzytelności handlowych powstałych lub mogących powstać w obrocie towarowym, wynajem dóbr inwestycyjnych trwałego użytku, prowadzenie stacji radiowych i telewizyjny, prowadzenie kursów edukacyjnych i nauki jazdy, prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kin, teatrów, cyrków, prowadzenie agencji artystycznych, organizowanie pokazów, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, prowadzenie wypożyczalni kaset i płyt, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie klubów zdrowia dla poprawienia kondycji, kluby rozrywkowe, kluby sportowe, kluby towarzyskie mające na celu zabawę, ekspertyzy geologiczne i inżynierskie, usługi hotelarskie, usługi wypoczynkowe i rekreacyjne związane z rezerwacją zakwaterowania, usługi klubowe związane z żywieniem, kluby konsumentów, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi ćwiczeniowo - rehabilitacyjne, prowadzenie saun, solariów i siłowni.

Wnoszący sprzeciw powołał się pięćdziesięcioletnią tradycję jego firmy, która posługuje się powszechnie znanym znakiem TIFFANY. T. zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą wysokiej jakości luksusowych towarów konsumpcyjnych, dostarczaniem związanych z nimi usług oraz projektowaniem, produkcją i sprzedażą luksusowych upominków. Przedsiębiorstwo "T." powstało w 1837 r., a w 1868 zarejestrowane zostało pod nazwą T. w stanie N.. Już w 1850 r. otwarty został sklep w Paryżu, a w kilka lat później w Londynie. Obecnie wnoszący sprzeciw i jego towary, oznaczane znakiem towarowym TIFFANY znane są na całym świecie.

Wyraził pogląd, że znak TIFFANY należy do znaków sławnych, o szczególnie wysokiej, światowej renomie, których kategoria winna być objęta szczególną, wzmożoną ochroną przed zagrożeniem wykorzystywania ich wartości handlowej przez inne osoby dla promocji własnych, niekonkurencyjnych towarów. Rejestracja spornego znaku jest w tej sytuacji sprzeczna z art. 8 pkt 1 u.z.t., który wyłącza od rejestracji znaki sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zarzucił, że znak TIFFANY został zgłoszony przez T. w okolicznościach wskazujących na złą wiarę zgłaszającego, z zamiarem wykorzystania sławy tego znaku.

Na okoliczność powszechnej znajomości spornego znaku w Polsce zostały załączone następujące polskie przewodniki (zał. nr 37):

- Nowy Jork, pod red. Eleanor Berman, Wiedza i Życie, Warszawa 1994

- Zwiedzamy Nowy Jork. Przewodnik, Izabela Filipiak, Mirosław Spychalski, Exter Pol-Am Publischers, Gdańsk - New York 1994 r.

Wnioskodawca podnosił, iż niezwykłą sławę, wykraczającą ponad standardy popularności producenta biżuterii i wyrobów luksusowych, przyniosła znakowi towarowemu TIFFANY bestsellerowa powieść autorstwa Trumana Capote'a pt "Śniadanie u Tiffany'ego". Podał, iż książka ta miała osiem wydań w Polsce: 1967 -Książka i Wiedza, 1962, 1972, 1993 - Czytelnik, 1998,1999 - Prószyński i Sk., 2002-Libros, 2004-Media Set Poland.

Urząd Patentowy RP decyzją z [...] czerwca 2008 r. orzekł o unieważnieniu prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy TIFFANY o numerze [...]. Jako podstawę prawną wskazał art. 246 i 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.- dalej: p.w.p.). a także art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm) - dalej jako u.z.t. w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy p.w.p. Stwierdził, iż brak prawa wyłącznego na znak towarowy TIFFANY, skutecznego na terenie Polski nie wyłącza możliwości zastosowania w niniejszej sprawie art. 8 pkt 1 u.z.t. Przepis ten należy odnosić szeroko do zachowania podmiotu zgłaszającego znak towarowy, w tym w szczególności tego, czy wiedział on albo z zachowaniem należytej staranności winien był wiedzieć, że w wyniku uzyskania prawa ochronnego na zgłaszany znak towarowy może uzyskać nienależną korzyść. Uprawniony jest podmiotem z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki i należy przyjąć, że miał on, lub z zachowaniem należytej staranności winien był mieć świadomość istnienia oraz światowej pozycji znaku towarowego TIFFANY należącego do wnoszącego przedmiotowy sprzeciw.

Urząd Patentowy ocenił, że zachodzi istotne podobieństwo pomiędzy spornym znakiem towarowym, a przeciwstawionym mu słownym znakiem TIFFANY. Oba oznaczenia w warstwie słownej są tożsame. Ponadto element słowny - pełniący rolę podpisu umieszczonego pod realistyczną fotografią, na którą składa się sporny znak towarowy ogniskuje na sobie uwagę odbiorcy i ma kluczowe znaczenie dla całościowego odbioru tego oznaczenia. Niewątpliwe, jego zdaniem, jest skojarzenie, jakie sporny znak towarowy może budzić z wcześniejszym znakiem towarowym TIFFANY oraz w szczególności reklamami wnoszącego sprzeciw, na których znak ten jest umieszczany. Powołał się na orzecznictwo wspólnotowe, gdzie podkreśla się, że krąg odbiorców ustalany jest w zależności od rodzaju naruszenia renomy. Wyraził pogląd, iż używanie oznaczenia TIFFANY przez podmiot niezwiązany z wnoszącym sprzeciw, na różnorodnych, ogólnodostępnych towarach i usługach, ze swej istoty w przeważającej mierze masowych i całkowicie różnych niż luksusowe wyroby, z których słynie T. może w zasadniczy sposób wpłynąć na sposób postrzegania tego oznaczenia przez konsumentów dóbr luksusowych. W takiej sytuacji, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem może dojść do "rozmycia" renomy znaku TIFFANY, polegającego w szczególności na erozji ogółu pozytywnych wyobrażeń o wyjątkowości, prestiżu i elitarności tego znaku. Za zasadny uznał zarzut wnoszącego sprzeciw odnoszący się do naruszenia przez sporny znak towarowy renomy znaku TIFFANY należącego do T. Od lat sześćdziesiątych bowiem oznaczenie Tiffany zarówno w prasie, jak i w kulturze masowej funkcjonuje jako jeden z symboli luksusu i elitarności. Konsument mający wiedzę o wcześniejszym znaku TTFFANY napotykając w obrocie sporny znak towarowy, może skojarzyć te znaki ze sobą. W rezultacie uznał, że może dojść albo do przeniesienia pozytywnych wyobrażeń o znanej wcześniej marce TIFFANY na nowo spotkany znak towarów i produkty nim oznaczane.

Powyższą decyzję zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uprawniony – T. z siedzibą w H., USA. W skardze zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy. Naruszenia art. 7 k.p.a. upatrywał w niepodjęciu działań w celu dokładnego wyjaśnienia kwestii renomy znaku towarowego uczestnika TIFFANY, w szczególności w zakresie spełnienia kryteriów posiadania renomy przez ten znak, w zakresie ustalenia kryteriów renomy tego znaku w Polsce, w zakresie występowania powszechnej renomy ww. znaku wśród ogółu odbiorców w Polsce w oparciu o występowanie jego renomy światowej wśród krajowych odbiorców towarów luksusowych oraz w zakresie okoliczności przemawiających za działaniem rejestracji i używania znaku na szkodę renomy znaku towarowego przysługującego uprawnionemu. Naruszenia art. 77 § 1 i 80 k.p.a. upatrywał w braku wyczerpującego zebrania materiału dowodowego oraz braku wszechstronnej i wnikliwej oceny materiału w kwestii renomy znaku, a w szczególności w zakresie spełnienia kryteriów posiadania renomy przez dany znak towarowy i w zakresie renomy spornego znaku na terytorium RP; w zakresie występowania powszechnej renomy tego znaku wśród ogółu odbiorców w Polsce w oparciu o występowanie jego renomy światowej wśród krajowych odbiorców towarów luksusowych (biżuterii); z powodu braku zebrania w sposób wyczerpujący materiału dowodowego oraz braku wszechstronnej i wnikliwej oceny całego materiału w kwestii naruszenia renomy znaku TIFFANY, w szczególności w zakresie okoliczności przemawiających za działaniem rejestracji i używania znaku na szkodę renomy spornego znaku towarowego. Naruszenia art. 107 § 3 k.p.a. upatrywał w pominięciu w uzasadnieniu wyjaśnienia znaczenia faktu istnienia w zagranicznych rejestrach znaków towarowych - a zwłaszcza w rejestrze UP, wielu znaków towarowych z wyrazem TIFFANY, przysługujących różnym podmiotom dla różnych towarów i usług; z powodu sprzeczności w uzasadnieniu decyzji twierdzeń w kwestii znaczenia dla oceny światowej renomy znaku towarowego uczestnika TIFFANY, jak i dla oceny jego renomy w Polsce - faktu używania tego samego znaku przez wiele różnych podmiotów dla różnych towarów i usług, w szczególności dla biżuterii. Z kolei naruszenia art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z art. 8 k.p.a. oraz naruszenia art. 107 § 3 k.p.a. upatrywał w niewłaściwej ocenie dowodów, pominięciu w uzasadnieniu kwestii używania przez skarżącego znaku przez kilkanaście lat przed datą sprzeciwu w niniejszej sprawie, w tym 6 lat przed datą zgłoszenia i prawie 15 lat przed datą rejestracji tego znaku, a zarazem faktu nie prowadzenia nigdy działalności w Polsce przez uczestnika i brakiem jego sprzeciwu wobec używania znaku przez skarżącego.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasową argumentację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 19 października 2009 r. o sygn. akt VI SAM/a 645/09 oddalił skargę T. z siedzibą w H. w USA na decyzję Urzędu Patentowego RP z [...] czerwca 2008 r. [...], który unieważnił prawo ochronne na znak towarowy TIFFANY o numerze [...]. Uznał, że zaskarżona decyzja odpowiada prawu. Ocenił, że przepis art. 8 pkt 1 u.z.t. umożliwia wprowadzenie rozszerzonej ochrony renomowanych znaków towarowych w sytuacji, gdy już w momencie zgłoszenia do rejestracji znaku późniejszego, można przypisać uprawnionemu do niego naganne intencje. W szczególności chodzi o zamiar czerpania nienależnych korzyści kosztem uprawnionego do wcześniejszego -niezarejestrowanego - znaku renomowanego (pasożytniczego wykorzystania tego znaku), czego konsekwencją jest obniżenie siły odróżniającej znaku renomowanego, czyli jego rozwodnienie. Sąd uznał za zasadne stwierdzenie organu, iż porównywane znaki są do siebie podobne w sposób istotny. Decyduje o tym warstwa słowna: wyraz "Tiffany", który stanowi element dominujący w obu znakach. Podobieństwa elementu słownego znaków nie równoważy element graficzny przynależny znakowi spornemu.

Zdaniem Sądu I instancji, w sposób wyczerpujący została w postępowaniu wykazana renoma o zasięgu światowym znaku towarowego. Świadczą o niej zarówno dowody pochodzące nawet na długi okres sprzed rejestracji znaku spornego, jaki i bezpośrednio tę rejestrację poprzedzającego, a także dowody późniejsze, świadczące o tym, że renoma znaku wciąż jest niezwykle silna i że nie uległ on dotychczas degeneracji, co mogłoby skutkować dopuszczalnością używania oznaczenia Tiffany w powszechnym obrocie. Objęcie znaku renomowanego ochroną w Polsce jest możliwe wówczas, gdy zostanie wykazane istnienie relewantnego kręgu odbiorców świadczących o tym, że renoma konkretnego znaku swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje Polskę, co potwierdziły wywody organu. Sąd podzielił argumentację Urzędu Patentowego, iż renoma znaku Tiffany odnosi się do luksusowej biżuterii oraz wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, a przeciętnym odbiorcą takich towarów w Polsce przed datą zgłoszenia do rejestracji spornego znaku było wąskie grono osób zamożnych (odbiorców dóbr luksusowych). Uznał, że w przypadku niniejszej sprawy towary, do których oznaczania służy sporny znak towarowy, są skierowane do stosunkowo niezbyt dobrze sytuowanego jak również niewymagającego przeciętnego odbiorcy. Brak reakcji w postaci skutecznego przeciwstawienia się oznaczaniu tego rodzaju towarów znakiem o rdzeniu słownym identycznym do przeciwstawionego byłby niebezpieczny dla powyżej opisanej renomy marki TIFFANY. W dotychczasowej postaci znak jest prawie nieosiągalny dla osób nie znajdujących się w tzw. "elicie finansowej". Jednakże mniej zamożny nabywca mógł nabyć produkt tej marki jako dobra wyjątkowo luksusowego w charakterze prezentu czy pamiątki, lub uzyskanego trofeum z tytułu osiągniętego sukcesu sportowego itp. Sytuacja byłaby odmienna w przypadku przyjęcia szerokiej dopuszczalności oznaczania znakiem zawierającym wyraz TIFFANNY z uwagi na brak rejestracji tego znaku w Polsce. Wówczas renoma tej marki podlegałaby rozwodnieniu - w dotychczasowej postaci przestałaby istnieć. Każdy bowiem mógłby być jej nabywcą. Wypracowana renoma marki ekskluzywnej uległaby w końcu całkowitej deprecjacji.

Sąd I instancji uznał, że nie ma żadnego znaczenia fakt braku rejestracji znaku Tiffany w Polsce. Znaczenie ma natomiast to, ze zgłoszenie znaku przez spółkę T. w H. nosi znamiona korzystania z dorobku i nakładów spółki T. w N., których efektem było wypromowanie renomowanej marki nacechowanej opinią ekskluzywności. Dla negatywnej oceny działań skarżącego nie bez znaczenia jest okoliczność, że jest on spółką amerykańską, zarejestrowaną w USA, a więc nie może powoływać się na brak znajomości, mającej ponad stuletnią tradycję, amerykańskiej firmy T. w N. oraz jej znaku TIFFANY. Nie bez znaczenia jest też okoliczność, że firma T. ma swoją siedzibę w N, w którym znajduje się słynna ulica Brodway, co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo kojarzenia znaku T. w H. z tą właśnie firmą. Ponadto z przedstawionych materiałów wynika, że w Stanach Zjednoczonych toczyły się postępowania sprzeciwowe inicjowane przez firmę T. w N. w związku z podejmowanymi przez skarżącego próbami uzyskania rejestracji znaków zawierających oznaczenie TIFFANY. Skarżący mimo to zgłosił do ochrony znak towarowy TIFFANY & BROADWAY Inc. w Polsce.

Od powyższego wyroku T. w H. wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną i wyrokiem z 31

maja 2011 r. w sprawie II GSK 523/10 uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 października 2009 r., przekazując sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

W szczególności, odnosząc się do zarzutów skargi kasacyjnej dotyczących błędnej wykładni prawa materialnego tj. art. 8 pkt 1 u.z.t. oraz art. 4 ust. 4 lit. a) Pierwszej Dyrektywy Rady w zakresie zakwestionowania istnienia podstawy prawnej do objęcia ochroną prawną w Polsce znaku towarowego renomowanego, który nie został zarejestrowany uznał, że co do zasady pogląd kasatora jest błędny, a zarzut kasacyjny nieusprawiedliwiony.

Wskazując na brzmienie art. 8 pkt 1 u.z.t. stwierdził, że ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych nie przewidywała wprost żadnej szczególnej ochrony dla niezarejestrowanych, renomowanych znaków towarowych. Jednakże doktryna i praktyka orzecznicza dopuszcza udzielanie takiej ochrony, na podstawie art. 8 pkt 1 u.z.t., dopatrując się w "sprzeczności znaku z zasadami współżycia społecznego" również elementów podmiotowych. Przyjmuje się, że o sprzeczności z zasadami współżycia społecznego mogą świadczyć okoliczności dotyczące zachowań zgłaszającego, a w szczególności naganny cel jego działania. Za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, jako dokonaną w złej wierze, uznaje się rejestrację, której celem jest wykorzystanie renomy cudzego znaku towarowego, bądź zagrożenie tej renomie. Naczelny Sąd Administracyjny uznał za trafny pogląd Sądu pierwszej instancji, że zgłoszenie oznaczenia w celu wykorzystania renomy cudzego znaku powinno być oceniane jako zgłoszenie z naruszeniem zasad współżycia społecznego (dokonane w złej wierze) niezależnie od tego, czy dotyczy znaku renomowanego zarejestrowanego, czy znaku renomowanego niezarejestrowanego. Zatem art. 8 pkt 1 u.z.t. może stanowić podstawę materialnoprawną do udzielenia ochrony znakowi towarowemu renomowanemu, także wtedy, gdy znak ten nie został zarejestrowany.

Stwierdził, wbrew poglądowi kasatora, że za takim rozumieniem omawianej regulacji przemawia również interpretacja Pierwszej Dyrektywy Rady. W preambule tejże dyrektywy zadeklarowano, że "nie wydaje się konieczne podejmowanie procesu zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie znaków towarowych w pełnym zakresie oraz że wystarczające będzie ograniczenie tego procesu do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego". W preambule stwierdza się ponadto, że "dla ułatwienia swobodnego obrotu towarów i usług podstawowe znaczenie ma zapewnienie, że od tej chwili zarejestrowane znaki towarowe korzystają z takiej samej ochrony na podstawie systemów prawnych wszystkich Państw Członkowskich; nie powinno to jednakże uniemożliwiać Państwom Członkowskim udzielania, z ich wyboru, szerokiej ochrony tym znakom towarowym, które cieszą się renomą".

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że co więcej, dyrektywa przewiduje w art. 4 ust. 4 lit. a) wprost możliwość udzielania w prawie krajowym ochrony wcześniejszym zarejestrowanym renomowanym znakom towarowym, poza granicami podobieństwa towarów, jeżeli używanie późniejszego znaku towarowego bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w świetle przytoczonych postanowień preambuły dyrektywy, art. 4 ust. 4 lit. a) Pierwszej Dyrektywy Rady nie można interpretować jako ustalenia maksymalnego pułapu ochrony znaków renomowanych w prawie krajowym. Dyrektywa wprost dopuszcza m. in. możliwość udzielania, z wyboru Państwa Członkowskiego, "szerokiej ochrony tym znakom towarowym, które cieszą się renomą" nie odnosząc tej uwagi do znaków zarejestrowanych. Tę szeroką ochronę można również rozumieć jako ochronę wykraczającą, poza ramy określone w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy.

Nie zgodził się z tezą kasatora, że Pierwsza Dyrektywa Rady stanowi przykład tzw. "harmonizacji zupełnej", ustala wyczerpująco standardy ochrony, uniemożliwiając tym samym modyfikowanie ochrony w prawie krajowym. Przeciwko przyjmowaniu takiego rozumienia przemawia też wyrok ETS z dnia 9 stycznia 2003 r., sygn. C-292/00, w sprawie Davidoff & Cie S. A. dopuszczający szerszą ochronę niezarejestrowanych renomowanych znaków towarowych. Taka interpretacja postanowień dyrektywy nie burzy logiki określonych w niej przesłanek odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji (art. 3 i 4). Dyrektywa dopuszcza ochronę niezarejestrowanych znaków towarowych na podstawie art. 4 ust. 4 lit. b).

Naczelny Sąd Administracyjny za niezasadny uznał zarzut błędnej wykładni art. 8 pkt 1 u.z.t., którą uznał za prawidłową i nie pozostającą w sprzeczności z art. 4 ust. 4 lit. a) Pierwszej dyrektywy Rady, bowiem powołane przepisy nie sprzeciwiają się udzielaniu w prawie krajowym ochrony prawnej znakom towarowym renomowanym niezarejestrowanym.

Uznając co do zasady, że niezarejestrowany renomowany znak towarowy

może korzystać z ochrony prawnej w Polsce, polecił Sądowi I instancji poddanie szczegółowej kontroli poczynionych przez organ ustaleń. Ustalenia te powinny dawać odpowiedź na podstawowe pytania: czy znak którego ochrony domaga się wnoszący sprzeciw w ogóle ma renomę, a następnie czy ma renomę na terytorium Polski, jaki jest zakres renomy wśród odbiorców w Polsce, a także czy kręgi odbiorców towarów opatrywanych znakiem renomowanym i znakiem spornym pokrywają się w jakimkolwiek zakresie. Wskazał, że dopiero wyjaśnienie powyższych okoliczności pozwoli ocenić, czy działanie uprawnionego rzeczywiście było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jako nakierowane na wykorzystanie cudzej renomy i rozwodnienie znaku, a zatem czy w sprawie może znaleźć zastosowanie art. 8 pkt 1 u.z.t. jako podstawa unieważnienia znaku. Sąd powinien zatem dokonać oceny, czy ustalenia w omawianych kwestiach zostały prawidłowo poczynione w wyniku należycie zgromadzonych i ocenionych dowodów.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał za usprawiedliwione zarzuty kasatora postawione wyrokowi Sądu pierwszej instancji co do naruszenia prawa procesowego - art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w związku z art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a -polegające na niewyjaśnieniu istotnych dla sprawy okoliczności i niedokonania ustaleń istotnych dla zastosowania prawa materialnego, a także zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. i art. 3 § 1 p.p.s.a. polegający na braku rozpatrzenia zarzutów skargi i braku stanowiska Sądu co do tych zarzutów w uzasadnieniu wyroku.

Zwrócił uwagę, że w skardze do Sądu pierwszej instancji T. w H. stawia decyzji Urzędu Patentowego RP zarzuty procesowe kwestionujące poczynione przez organ ustalenia w zakresie posiadania przez znak TIFFANY renomy w ogóle i posiadania renomy w Polsce. Wskazuje okoliczności, które zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwa stanowią kryteria ustalania istnienia renomy i że ocena realizacji kryteriów renomy ma charakter terytorialny. Wskazuje na konieczność wyjaśnienia zakresu renomy znaku TIFFANY wśród ogółu odbiorców w Polsce oraz wyjaśnienia okoliczności działania spornego znaku na szkodę renomy znaku TIFFANY w świetle kryteriów przyjętych w orzecznictwie wspólnotowym, a także znaczenia istnienia w Polsce i za granicą licznych znaków towarowych ze słowem "tiffany" oraz znaczenia używania tego znaku przez liczne podmioty dla różnych towarów i usług, znaczenia długotrwałego używania przez uprawnionego znaku TIFFANY w Polsce, bez sprzeciwu ze strony T. w N. Skarżąca zarzuciła w szczególności, że organ administracji zaniechał ustalenia udziału w rynku, zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów ze znakiem TIFFANY, nie ustalił rozmiaru nakładów poniesionych w związku z promocją znaku, a także w ogóle nie ustalił, czy i ewentualnie w jakim zakresie znak ten jest używany przez osoby trzecie.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd pierwszej instancji nie odniósł do tych zarzutów istotnych z punktu widzenia renomy znaku TIFFANY, a mimo to podzielił stanowisko Urzędu Patentowego RP, że znak towarowy TIFFANY jest znakiem renomowanym i że renoma ta występowała przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego także na terytorium Polski. Uznał, że brak odniesienia się w uzasadnieniu wyroku do istotnych z punktu widzenia wyniku sprawy zarzutów sprawia, że dokonana przez Sąd pierwszej instancji ocena legalności postępowania administracyjnego nie poddaje się kontroli instancyjnej dokonywanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Takie działanie Sądu pierwszej instancji uzasadnia podniesiony w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez brak rozpoznania wszystkich zarzutów skargi w zakresie naruszenia art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., bowiem uzasadnienie wyroku nie zawiera odniesienia do większości z nich, zgodnie z art. 141 § 4 p.p.s.a. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku wskazuje, że Sąd pierwszej instancji nie dokonał własnej analizy materiału dowodowego i nie skonfrontował ustaleń poczynionych przez organ z zarzutami podniesionymi przez stronę w skardze, bezkrytycznie przyjmując w wyroku stanowisko Urzędu Patentowego RP z pominięciem argumentacji skarżącego.

Sąd także nie ustosunkował się do zarzutu naruszenia art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. oraz art. 80 k.p.a. poprzez brak zebrania w sposób wyczerpujący materiału dowodowego i brak oceny tego materiału w zakresie ustalenia na podstawie wypracowanych w orzecznictwie kryteriów posiadania przez znak TIFFANY renomy na terytorium Polski. Ograniczył się do stwierdzenia, że podziela poglądy Urzędu Patentowego, że znak TIFFANY posiada światową renomę i przyjął, że renoma ta ma charakter transgraniczny, zatem obejmuje także Polskę. Tymczasem renoma to kwestia faktów i nie wystarczy wykazać, że są dowody pozwalające przypuszczać, że znak mógł być znany i uznawany za atrakcyjny także w Polsce z uwagi popularność książki Trumana Capota oraz filmu "Śniadanie u Tiffaniego". Należało bowiem ocenić, czy wykazano metodami wypracowanymi przez doktrynę i orzecznictwo (por. np. wyrok ETS z dnia 14 września 1999 r. w sprawie General Motors C-375/97, wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie EICorte Ingles, T-8/03, J.Piotrowska, op.cit., s.16 i s.74), że znak w dacie zgłoszenia był znany i uznawany za renomowany w Polsce. Sąd pierwszej instancji nie odniósł się także do podnoszonej przez skarżącego kwestii wadliwości oceny renomy w oparciu o badanie znajomości tego znaku wśród wąskiego kręgu odbiorców luksusowej biżuterii i wyciąganie na tej podstawie wniosków o istnieniu renomy znaku TIFFANY wśród ogółu odbiorców w Polsce w odniesieniu do różnych towarów.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że Sąd pierwszej instancji w ogóle nie odniósł się do zarzutu naruszenia art. 77 § 1 k.p.a. w związku z art. 80 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a. poprzez niewłaściwą ocenę dowodów oraz pominięcie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wyjaśnienia, jakie znaczenie dla kwestii renomy znaku TIFFANY ma okoliczność używania w Polsce przez skarżącą jej znaku towarowego przez kilkanaście lat przed datą sprzeciwu, a także czy i jakie znaczenie ma fakt, że T. w N. nigdy nie prowadziła w Polsce działalności.

Wskazał, że jego ocenie nie mogły zostać poddane pozostałe zarzuty procesowe skargi kasacyjnej dotyczące naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) w związku z art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 3 § 1 p.p.s.a., a także błędnego zastosowania art. 8 pkt 1 u.z.t. w związku z art. 4 ust. 4 lit. a) Pierwszej dyrektywy Rady - w sytuacji braku wyczerpującego stanowiska Sądu pierwszej instancji w zakresie istotnych dla sprawy ustaleń faktycznych. Wyrażenie w tym zakresie stanowiska przez Naczelny Sąd Administracyjny byłoby naruszeniem zasady dwuinstancyjności sądownictwa administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził wskazał, by w ponownym postępowaniu Sąd pierwszej instancji w sposób wyczerpujący odniósł się w uzasadnieniu wyroku do zarzutów skargi oraz wyjaśni racje i motywy dokonanej oceny legalności decyzji Urzędu Patentowego RP. Ocenił, czy mając na względzie przyjęte w orzecznictwie metody badania renomy, w świetle przeprowadzonych dowodów prawidłowy jest wniosek, że znak TIFFANY posiadał renomę w Polsce, a także oceni czy ustalono kręg odbiorców, w którym znak ten cieszy się renomą. Sąd oceni również, czy renoma znaku TIFFANY (jeżeli zostanie ustalona) odnosi się do tego samego kręgu odbiorców, do którego adresowane jest kwestionowane oznaczenie, bowiem aby zyskać ochronę, znak renomowany musi cieszyć się renomą także wśród odbiorców, do których adresowane są wyroby naruszyciela (renoma znaku chronionego musi zostać wykazana w obydwu kręgach odbiorców - por. J. Piotrowska, op.cit, s. 20 i 36, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 r. C-252/07, Lex 4651100).

Sąd oceni także znaczenie dla ustalenia istnienia renomy podniesionej w skardze i skardze kasacyjnej okoliczności nieprowadzenia w Polsce działalności gospodarczej przez firmę T. w N., a także używania znaków towarowych z użyciem słowa "tiffany" przez wiele podmiotów w Polsce i w USA. Oceniając tę okoliczność Sąd weźmie pod uwagę, że renoma znaku towarowego wiąże się z jego wysoką zdolnością odróżniającą, zaś zdolność ta jest tym niższa, im więcej podmiotów używa takiego samego lub podobnego znaku dla oznaczania towarów pochodzących od innych przedsiębiorców.

Dopiero po dokonaniu oceny powyższych kwestii Sąd może przejść do oceny zachowania uprawnionego i badać, czy naruszało ono zasady współżycia społecznego i w prawidłowo ustalonym stanie faktycznym było naganne z uwagi na cel. Oceniając, czy celem rejestracji było korzystanie z renomy znaku TIFFANY, Sąd weźmie pod uwagę podnoszoną przez uprawnionego (T .w H.) okoliczność używania przez niego znaku TIFFANY na polskim rynku od kilkunastu lat bez protestów ze strony T. w N., a także fakt, iż towary obu firm były różne i adresowane do zupełnie innego kręgu odbiorców.

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że sprawy między tymi samymi stronami, dotyczące znaków towarowych ze słowem "tiffany", były już przedmiotem rozpoznania przez ten Sąd (wyroki z dnia 8 lipca 2009 r., sygn. akt II GSK 1110/08 oraz II GSK 1111/08, a także wyrok z dnia 25 listopada 2009 r., sygn. akt II GSK 203/09). Mimo zbliżonej argumentacji podnoszonej przez strony postępowania, każda ze spraw dotyczy kontroli legalności odrębnych i nie identycznych rozstrzygnięć. Argumentacja zawarta w uzasadnieniu wyroku Sądu pierwszej instancji w sprawie niniejszej powinna te różnice dostrzegać. Celowe byłoby wzięcie pod uwagę poglądów wyrażonych we wcześniejszych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego na tle podobnych spraw między tymi samymi stronami.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Oznacza to, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania nie ma całkowitej swobody przy wydawaniu nowego orzeczenia. Związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny i związanie dokonaną przez ten Sąd wykładnią ma szeroki zasięg. Nie można bowiem oprzeć skargi kasacyjnej - od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy - na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Badając zatem ponownie sprawę według powyższego kryterium i w ramach kontroli zaskarżonej decyzji pod względem zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi należy uznać, że skarga zasługuje na uwzględnienie, ponieważ przy wydawaniu decyzji doszło do naruszenia prawa procesowego w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy.

Urząd Patentowy decyzją z [...] czerwca 2008 r. nr [...] unieważnił prawo ochronne na znak towarowy TIFFANY o numerze [...] w oparciu o art. 8 pkt 1 u.z.t. w zw. art. 315 ust. 3 p.w.p. uznając, iż zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego, który jest tożsamy z renomowanym znakiem TIFFANY stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Przypomnieć należy, że podstawa materialnoprawna rozstrzygnięcia, art. 8 pkt 1 u.z.t. stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Według art. 29 u.z.t. prawo z rejestracji znaku towarowego może być unieważnione w całości lub w części, jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji, określone w przepisach art. 4, 6-9 i 32.

W orzecznictwie sądowym i w doktrynie ustalony jest pogląd, że przy badaniu naruszenia zasad współżycia społecznego należy brać również pod uwagę elementy podmiotowe. Oznacza to, że nie tylko znak, ale i określone jako naganne zachowania mogą być podstawą unieważnienia i przesądzić o zaistnieniu przesłanki z art. 8 pkt 1 u.z.t. Za prawidłowością takiej interpretacji art. 8 pkt 1 u.z.t. przemawia również treść art. 31 tej ustawy, który wprost przewidywał możliwość unieważnienia prawa z rejestracji uzyskanego w wyniku działania w złej wierze.

W niniejszej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że na podstawie art. 8 pkt 1 u.z.t. także niezarejestrowane, a renomowane znaki towarowe podlegają ochronie i nie jest to sprzeczne z przepisami Pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104 z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. U. UE z 1989, Nr L 40). Przepisy Pierwszej Dyrektywy Rady nie wykluczają zatem możliwości udzielenia w prawie krajowym ochrony niezarejestrowanym renomowanym znakom towarowym.

Oznacza to, że NSA uznał za trafny pogląd Sądu pierwszej instancji, że zgłoszenie oznaczenia w celu wykorzystania renomy cudzego znaku powinno być oceniane jako zgłoszenie z naruszeniem zasad współżycia społecznego (dokonane w złej wierze) niezależnie od tego, czy dotyczy znaku renomowanego zarejestrowanego, czy znaku renomowanego niezarejestrowanego. Przepis art. 8 pkt 1 u.z.t. może zatem stanowić podstawę materialnoprawną do udzielenia ochrony znakowi towarowemu renomowanemu, także wtedy, gdy znak ten nie został zarejestrowany.

Podnieść należy, że skarga oparta została zarówno na podstawach naruszenia prawa materialnego, jak i naruszenia przepisów postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy. Wobec tego w pierwszej kolejności rozważenia wymaga zasadność zarzutów o charakterze procesowym, gdyż zarzuty naruszenia prawa materialnego mogą być przedmiotem oceny wówczas, gdy zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania okażą się nieusprawiedliwione.

Jednakże, unieważnienie prawa ochronnego może nastąpić wówczas, gdy poczynione na podstawie dowodów przedstawionych przez wnioskodawcę ustalenia faktyczne nie budzą wątpliwości. Wojewódzki Sąd Administracyjny ustaleń takich za organ administracji dokonywać nie może.

W przedmiotowej sprawie Urząd Patentowy nie wyjaśnił bowiem wszystkich okoliczności faktycznych dotyczących renomy przeciwstawionego znaku towarowego TIFFANY i w rezultacie bezpodstawnie przyjął, że ten znak jest znakiem renomowanym. Przyjął, iż z uwagi na transgraniczny charakter renomy, niezależny od przebiegu granic poszczególnych państw, wnioskodawca wnoszący sprzeciw nie musiał wykazywać renomy znaku TIFFANY odrębnie dla terytorium Polski. W uzasadnieniu decyzji Urząd Patentowy uznał za zasadne jego twierdzenie o światowej, czyli obejmującej również terytorium Polski, renomie należącego do niego znaku TIFFANY w odniesieniu do luksusowej biżuterii oraz wyrobów z metali i kamieni szlachetnych. Organ przyjął zatem, iż udowodniona okoliczność posiadania przez znak renomy o charakterze światowym jest jednoznaczna z posiadaniem przez ten znak takiej samej renomy na terytorium Polski. Jednakże Urząd Patentowy nie przeprowadził żadnych dowodów na okoliczność istnienia tej renomy na terytorium Polski w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony czyli w dniu [...] lutego 1996 r.

Nie kwestionując faktu, że sporny znak ma renomę w wielu innych krajach świata nie sposób pominąć w niniejszej sprawie, że stosownie do oceny dokonanej w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz powołanych tamże innych wyroków NSA nie można wyłącznie na podstawie istniejących możliwości przepływu i dostępu do tej wiedzy wnioskować o zasięgu renomy i o jej stanie wśród takiego czy innego kręgu obywateli. Znajomość i związana z tym renoma znaku towarowego jest kwestią faktów, a nie czystych spekulacji myślowych (wyrok z 8 lipca 2008 r. , sygn. akt II GSK 1111/08).

W tej sytuacji należało uwzględnić zarzuty skargi dotyczące istotnych i mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie uchybień procesowych Urzędu Patentowego w kwestii braku ustaleń faktycznych na okoliczność posiadania przez znak TIFFANY renomy na terytorium Polski.

Kierunek takich ustaleń przy ponownym rozpatrzeniu sprawy wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, powołując się na orzecznictwo wspólnotowe, gdzie za podstawową przesłankę uznania znaku towarowego za renomowany traktuje się znajomość znaku przez znaczącą część klientów (tak wyrok ETS z dnia 14 września 1999 r. w sprawie General Motors, C - 375/97, wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie El Corte Ingles, T - 8/03 i z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie SPA Finders, T - 67/04, decyzja OHIM z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr 780 256 w sprawie Tosca).

W związku z tym, przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ uwzględni, że testem na renomę znaku towarowego, poza znaczącą znajomością znaku, jest: udział znaku towarowego w rynku, intensywność oraz geograficzny zasięg używania, intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem, wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku. Powyższa zasada została potwierdzona w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 21 listopada 2006 r. w sprawie sygn. akt II GSK 181/06 stwierdził, że znajomość znaku stanowi tylko jedną z okoliczności, jakie należy brać pod uwagę, wykazując jego renomę.

Ponadto należy brać pod uwagę takie czynniki, jak:

- udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów), zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem,

- terytorialny i czasowy zasięg używania znaku,

- licencje udzielone na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów,-wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych,

- rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku,- relacja cenowa do towarów substytucyjnych, czy (i ewentualnie, w jakim zakresie) znak ten używany jest przez osoby trzecie.(Lex nr 288201).

Oznacza to, że renoma znaku towarowego musi być zbadana i ustalona w kraju, w którym wystąpiono o jego ochronę. Nie można twierdzić, iż o renomie w Polsce świadczy renoma międzynarodowa. Fakt posiadania renomy w Polsce musi być udowodniony. Nie można wyłącznie na podstawie dostępu do wiedzy i informacji o znaku i towarach nim opatrywanych wnioskować o jej zasięgu.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, co wiąże zarówno Sąd jak i Urząd Patentowy, przy ocenie renomy znaku należy również uwzględnić fakt nieprowadzenia w Polsce przez uczestnika, będącego wnioskodawcą postępowania, działalności gospodarczej z wykorzystaniem znaku.

Nie ulega też wątpliwości, że nieobecność firmy na rynku polskim, chociaż nie jest decydująca, to jednak jest istotna dla renomy jej znaku w Polsce. Wpływa bowiem znacząco na zasięg znajomości produktów ze znakiem TIFFANY. W sprawie II GSK 1111/08 NSA zaznaczył, że produkty te trafiają do Polski niejako przypadkowo, poza obiegiem handlowym, kontrolowanym przez producenta i przez to nie są w Polsce dostatecznie reklamowane.

Ponadto, przy ocenie renomy znaku w Polsce Urząd Patentowy uwzględni okoliczności, że taki sam znak towarowy jest zarejestrowany i używany przez wiele podmiotów gospodarczych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Słowo Tiffany występuje w nazwach barów i restauracji, hoteli i zakładów fryzjerskich, a także sklepów z odzieżą i bielizną. Jest też w Polsce dość znane od dziesiątków lat, ze względu na popularne wyroby ze szkła (witraże i lampy witrażowe) w charakterystycznym stylu, określanym jako tiffany (od nazwiska prekursora tego wzornictwa L. T., syna założyciela firmy T. ).

Dopiero więc ustalenie przez Urząd Patentowy, czy znak TIFFANY (należący

do T. w N.) posiadał renomę w Polsce w chwili zgłoszenia spornego znaku do ochrony tj. w dniu [...] lutego 1996 r. czy też nie, pozwoli na poczynienie dalszych ustaleń faktycznych w sprawie, w szczególności co do złej wiary skarżącego.

Oznacza to naruszenie przez Urząd Patentowy RP art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. oraz art. 80 k.p.a. w sposób mogący mieć wpływ na wynik sprawy poprzez brak zebrania w sposób wyczerpujący materiału dowodowego i brak oceny tego materiału w zakresie ustalenia na podstawie wypracowanych w orzecznictwie kryteriów posiadania przez znak TIFFANY renomy na terytorium Polski.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż nie można mówić o naruszeniu lub wykorzystaniu renomy cudzego znaku towarowego, jeżeli sama renoma budzi istotne wątpliwości. Nie można uznawać, że każde zgłoszenie do ochrony znaku towarowego identycznego z renomowanym znakiem towarowym może być kwestionowane jako zgłoszenie w złej wierze. Zakładając natomiast, że znak TIFFANY firmy T. w N. rzeczywiście cieszy się w Polsce renomą, Urząd Patentowy musi zbadać, ustalić i ocenić, jaki konkretnie wpływ na osłabienie renomy znaku TIFFANY mogłaby mieć rejestracja spornego znaku na rzecz T. w H. Przy ocenie intencji i celów działania zgłaszającego uwzględni okoliczność, iż wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w Polsce od 1990 r. z wykorzystaniem tego znaku i dopiero po około pięciu latach od podjęcia działalności zgłosił znak do zarejestrowania.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy w wypadku ustalenia renomy w Polsce, Urząd Patentowy musi zbadać i określić krąg odbiorców oraz ocenić czy renoma, o ile zostanie wykazana, odnosi się do tego samego kręgu odbiorców. Oceniając tę okoliczność Urząd Patentowy weźmie pod uwagę, że renoma znaku towarowego wiąże się z jego wysoką zdolnością odróżniającą, zaś zdolność ta jest tym niższa, im więcej podmiotów używa takiego samego lub podobnego znaku dla oznaczania towarów pochodzących od innych przedsiębiorców. Dopiero po dokonaniu oceny powyższych kwestii organ może przejść do oceny zachowania uprawnionego i badać, czy naruszało ono zasady współżycia społecznego i w prawidłowo ustalonym stanie faktycznym było naganne z uwagi na cel.

Sąd uznał za uzasadniony zarzut skargi co do naruszenia w istotny sposób art. 77 § 1 k.p.a. w związku z art. 80 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a. poprzez niewłaściwą ocenę dowodów oraz pominięcie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wyjaśnienia, jakie znaczenie dla kwestii renomy znaku TIFFANY ma okoliczność używania w Polsce przez skarżącą jej znaku towarowego przez kilkanaście lat przed datą sprzeciwu, a także znaczenia faktu, że T. w N. nigdy nie prowadziła w Polsce działalności.

Oceniając, czy celem rejestracji było korzystanie z renomy znaku TIFFANY, organ weźmie zatem pod uwagę podnoszoną przez uprawnionego (T. w H.) okoliczność używania przez niego znaku TIFFANY na polskim rynku od kilkunastu lat bez protestów ze strony T. w N.

Urząd Patentowy musi zbadać i ocenić także fakt, iż towary obu firm były różne, a zatem adresowane do zupełnie innego kręgu odbiorców. W niniejszej sprawie sporny znak służy do oznaczania bardzo szerokiej gamy towarów i usług. Są to: "środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, środki do czyszczenia zębów, pasty do obuwia, środki do pielęgnacji skóry, środki do prania, środki do mycia naczyń, dezodoranty, perfumy, wody kolońskie, dietetyczne środki przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt, sztućce, aparaty do golenia, obrusy papierowe, kufry i walizki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, wyroby rymarskie, paski, galanteria ze skóry i imitacji skóry, nakrycia na łóżka i stoły, koce, tekstylne produkty finalne, pościel, tapety z materiału, odzież i elementy odzieży z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, szaliki, apaszki, kapelusze, bielizna, buty, nakrycia głowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, gry planszowe, gry elektroniczne i inne niż telewizyjne, ciastka, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, lody, wody mineralne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe, soki owocowe, wina, wódki, spirytus, koniaki, zapałki, tytoń, papierosy, cygara, reklama osób trzecich, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych i kinowych, usługi doradztwa handlowego, opinie w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie agencji kredytowych, doradztwo w sprawach finansowych, serwis finansowy, prowadzenie usług depozytowych i sejfów depozytowych, usługi bankowe, obsługa czeków podróżnych, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, usługi kredytowego wykupu wierzytelności handlowych powstałych lub mogących powstać w obrocie towarowym, wynajem dóbr inwestycyjnych trwałego użytku, prowadzenie stacji radiowych i telewizyjny, prowadzenie kursów edukacyjnych i nauki jazdy, prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kin, teatrów, cyrków, prowadzenie agencji

artystycznych, organizowanie pokazów, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, prowadzenie wypożyczalni kaset i płyt, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie klubów zdrowia dla poprawienia kondycji, kluby rozrywkowe, kluby sportowe, kluby towarzyskie mające na celu zabawę, ekspertyzy geologiczne i inżynierskie, usługi hotelarskie, usługi wypoczynkowe i rekreacyjne związane z rezerwacją zakwaterowania, usługi klubowe związane z żywieniem, kluby konsumentów, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi ćwiczeniowo – rehabilitacyjne, prowadzenie saun, solariów i siłowni".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, związany wykładnią dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w niniejszej sprawie sygn. akt II GSK 523/10 wskazuje, że art. 8 pkt 1 u.z.t. wprawdzie pozwala na udzielenie na jego podstawie ochrony niezarejestrowanym w Polsce, renomowanym znakom towarowym, niemniej taka ochrona przez to, że dotyczy znaków niezarejestrowanych, ma charakter szczególny i stanowi wyjątek od zasady chronienia praw własności przemysłowej przez rejestrację. Powyższe zaś wymaga zachowania dużej staranności w ustaleniu stanu faktycznego po to, by bez należytego uzasadnienia nie deprecjonować znaczenia rejestracji znaku towarowego, nie sprowadzać jej do zabiegu czysto formalnego i nie mającego większej wagi, czyli nie kwestionować istoty działania Urzędu Patentowego.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, Urząd Patentowy uwzględni powyższe wskazania. Nadto, oprócz ustalenia renomy w Polsce zbada i określi krąg odbiorców towarów oraz oceni, czy renoma, o ile zostanie wykazana, odnosi się do tego samego kręgu odbiorców.

Mając powyższe na uwadze Sąd, uznając skargę za zasadną, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a., uchylił zaskarżoną decyzję.

Na zasadzie art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 i art. 205 § 2, 3 i 4 p.p.s.a. oraz na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076 z późn. zm.).