Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 897/09
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2009-10-20 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 8 pkt 1 i 2, art. 9 ust.1 pkt1, art. 13 ust. 1
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2009 r. sprawy ze skargi J. R., M. K. i J. R. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy PRIOR [...] oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [....] października 2008 r., sygn. akt [...] w sprawie z wniosku H. S., M. S., Z. S. [...] o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy PRIOR [...] udzielonego na rzecz J. R., J. R., M. K. [...] Urząd Patentowy unieważnił prawo ochronne na znak towarowy PRIOR o numerze [...] przyznając na rzecz wnioskodawców od uprawnionych kwotę 3007,- złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Urząd Patentowy RP wskazał art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) – dalej u.z.t. w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – zwanej dalej p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Podstawę faktyczną stanowiły następujące ustalenia:

W dniu [...] lutego 2005 r. H. S., M. S. i Z. S. [...] (dalej: uczestnicy postępowania, wnioskodawcy) złożyli do Urzędu Patentowego RP (dalej UP) wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny PRIOR o numerze [...] (dalej: sporne prawo) udzielony z pierwszeństwem od dnia [...] lipca 1999r. na rzecz J. R., J. R., M. K. [...] dalej jako uprawniony, skarżący).

Znak ten przeznaczony jest do oznaczania towarów i usług w klasie 16, 35,40 i 42 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.

W ostatecznie sprecyzowanym wniosku, wnioskodawcy zarzucili, iż prawo ochronne na kwestionowany znak towarowy zostało udzielone z naruszeniem art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p. wobec uzyskania go w złej wierze i z naruszeniem prawa do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Wskazali, że jako przedsiębiorstwo od 1990 r. używają znaku PRIOR dla oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej i jest on podobny do spornego znaku towarowego. Uprawniony ze spornego prawa wyłącznego rozpoczynając swoją działalność gospodarczą dopiero w 1998 r. pod nazwą PRIOR i uzyskując prawo wyłączne na sporny znak chciał wymusić na wnioskodawcy rezygnację ze stosowania dotychczasowej nazwy firmy wnioskodawcy. Wiedział o istnieniu przedsiębiorstwa wnioskodawcy posługującego się znakiem PRIOR, ponieważ J. R. była jednym z trzech wspólników rozpoczynających działalność w 1990 r. pod nazwą [...]. Uchwałą wspólników z dnia [...] czerwca 1998 r., współwłaściciele spółki cywilnej [...] J. i J. R. odstąpili od Spółki i przekazali pozostałym wspólnikom – H. S. i M. S. Spółkę Cywilną [...] z S. na własność i w całości.

Wobec powyższego, uprawniony ze spornego prawa do znaku towarowego [...] wiedział, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do zarejestrowania przedmiotowego znaku uzyskując prawo wyłączne w złej wierze. Rozpoczynając w roku 1998 r. działalność gospodarczą celowo umieścił w oznaczeniu PRIOR datę 1990, przez co w sposób nieuczciwy wykorzystał renomę znaku należącego do wnioskodawcy, dodatkowo wprowadzając w błąd przeciętnego odbiorcę co do źródła pochodzenia tak oznaczanych towarów i usług. Dokonanie w tych okolicznościach zgłoszenia sprzeczne jest z dobrymi obyczajami i narusza prawa do firmy wnioskodawcy, który oznaczeniem PRIOR posługuje się wcześniej, bo od 1990 r.

Uprawniony, wnosząc o oddalenie wniosku przyznał, że J. R. w okresie od [...] listopada 1990 r. do [...] czerwca 1998 r. była wspólnikiem spółki [...], jak również J. R. był od [...] kwietnia 1994 r. do [...] czerwca 1998 r. wspólnikiem tej spółki. Wyjaśnił, że w dacie założenia spółki [...] przyjęła ona nazwę, której zasadniczy element był autorstwa J. R., natomiast element graficzny – [...] był dziełem J. B.. Po wystąpieniu ze spółki w dniu [...] lipca 1998 r. J. i J. R. założyli wraz z M. K. spółkę – [...] i posługiwali się oznaczeniem słownym PRIOR oraz znakiem graficznym, który był używany w działalności poprzedniej spółki i znak ten został zarejestrowany przez Urząd Patentowy.

Uprawniony wskazywał, że wnioskodawca po wystąpieniu ze spółki p. R. sam dokonał zmian w oznaczeniu graficznym usuwając datę "[...]", zmieniając oznaczenie na [...] bez napisu, a nawet w niektórych wypadkach bez nazwy [...]. Odpierając zarzut o naruszeniu dobrych obyczajów, działania w złej wierze i naruszenia praw osobistych lub majątkowych podnosił, że posiada prawa autorskie w zakresie warstwy graficznej spornego znaku, a J. R. jest autorem użytego w znaku słowa PRIOR.

Wnioskodawca kwestionował twierdzenie uprawnionego o autorstwie J. B. warstwy graficznej spornego oznaczenia.

Kolegium Orzekające zawiesiło postępowanie udzielając wnioskodawcom terminu do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego w celu prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym komu przysługuje prawo do oznaczenia PRIOR jako nazwy firmy.

Jego podjęcie [...] lutego 2006 r. nastąpiło po zakończeniu sprawy cywilnej przed Sądem Apelacyjnym [...], który wyrokiem z [...] sierpnia 2007 r., sygn. akt [...] oddalił apelację pozwanych, czyli uprawnionych ze spornego prawa wyłącznego. Tym samym utrzymany został mocy wyrok Sądu Okręgowego [...] z dnia [...] marca 2007 r. w sprawie sygn. akt [...] ustalający, że H. S., M. S. i Z. S. [...] Spółka Cywilna przysługuje prawo do oznaczenia "Prior" jako nazwy przedsiębiorstwa i oddalający powództwo w pozostałej części (tj. w zakresie prawa do uzyskania prawa ochronnego na znak słowno-graficzny "Prior" oraz, że znak towarowy słowno-graficzny "Prior" nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim).

Po podjęciu postępowania przed Urzędem Patentowym strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska w sprawie:

Wnioskodawca w zakresie zarzutu naruszenia przez sporne prawo wyłączne art. 8 pkt 1 u.z.t. podkreślił aspekt zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze, a w zakresie art. 8 pkt 2 u.z.t. podnosił naruszenie prawa do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Uprawniony twierdził, że nie został także potwierdzony zarzut zgłoszenia przedmiotowego znaku towarowego w złej wierze, skoro J. R. poinformowała wnioskodawcę, że będzie prowadzić swoją działalność stosując nazwę "Prior" i jednocześnie nie zakazywała stosowania tego oznaczenia przez wnioskodawcę. Odnosząc się do wyroków sądowych zapadłych w postępowaniu pomiędzy stronami uprawniony stwierdził, że przedmiotem oceny sądu było oznaczenie PRIOR bez jego płaszczyzny graficznej. Pokreślił, że nazwę spółki cywilnej identyfikują nazwiska wspólników. J. R. oświadczyła, że jest autorem nazwy, a J. B. jest autorem znaku graficznego.

Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego uznało, że zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p., obligującym do badania ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa wyłącznego w dacie dokonania zgłoszenia znaku towarowego, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych wobec tego, że sporny znak towarowy został zgłoszony w dniu [...] lipca 1999 r., a prawo ochronne zostało udzielone w dniu [...] stycznia 2003 r.

Na wstępie stwierdziło, iż w świetle art. 164 p.w.p. wnioskodawca wykazał swój interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ze spornego znaku towarowego PRIOR [...], poprzez powołanie się na wcześniejsze używanie w swojej nazwie tożsamego oznaczenia. Wskazało, że nazwa firmy podlega ochronie w świetle art. 23 i 24 w związku z art. 4310 kodeksu cywilnego, a zatem te przepisy prawa materialnego uzasadniają interes prawny wnioskodawcy.

Dokonując oceny, czy sporne prawo na znak towarowy zostało udzielone z naruszeniem przepisów art. 8 pkt 1 u.z.t. wskazało, że niedopuszczalne jest udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zła wiara stanowi kwalifikowaną postać dokonania zgłoszenia znaku w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, bowiem "w złej wierze jest ten, kto powołując się na pewne prawo lub stosunek prawny wie, że owo prawo lub stosunek prawny nie istnieje, albo też wprawdzie tego nie wie, ale braku jego wiedzy nie można w danych okolicznościach uznać za usprawiedliwiony" (wyrok NSA w Warszawie z dn. 5 kwietnia 2002 r., sygn. akt II SA 3856/01).

Odnosząc powyższą zasadę do przedmiotowej sprawy Kolegium Orzekające UP uznało, iż zgłoszenie znaku spornego PRIOR nastąpiło w warunkach złej wiary, skoro jeden ze wspólników przedsiębiorstwa uprawnionego ze spornego prawa wiedział, że oznaczenie "Prior" służy jako nazwa przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Ustaliło, że w roku 1990 J. R. (obok p. B. i aktualnego wspólnika p. S.) była jednym ze wspólników zakładających przedsiębiorstwo oznaczone "Prior", co potwierdza zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Osobami rozpoczynającymi działalność gospodarczą pod nazwą PRIOR byli J. B., H. S. (jeden z obecnych wnioskodawców) oraz J. R. (współuprawniona do spornego oznaczenia) i fakt ten jednoznacznie wskazuje na wiedzę J. R. o funkcjonowaniu oznaczenia PRIOR jako nazwy przedsiębiorstwa.

Oceniło także, że złą wiarę uprawnionego potwierdza fakt, iż w dniu [...] czerwca 1998 r., na mocy uchwały wspólników J. i J. R. przekazali dotychczasowym wspólnikom – H. S. i M. S. spółkę [...] s.c. na własność oświadczając, że ją "odstępują w całości, jej majątek nienaruszony, a rozliczenia dokonują finansowo na podstawie załączonego pliku rozliczeń, wg wspólnie ustalonego kalendarium spłat".

Kolegium Orzekające UP uznało, że zakończenie współpracy w ramach spółki cywilnej, przekazanie jej na rzecz wnioskodawców w całości, a więc także w odniesieniu do nazwy przedsiębiorstwa PRIOR potwierdza, że działanie uprawnionego związane ze zgłoszeniem na swoją rzecz znaku towarowego PRIOR [...] miało naganny charakter. Miał on świadomość istnienia innego podmiotu gospodarczego oznaczającego swoją działalność oznaczeniem Prior, zatem zgłoszenie znaku towarowego PRIOR [...] w celu udzielenia ochrony uznało za dokonane w złej wierze.

W ocenie Kolegium Orzekającego został także wykazany zarzut o naruszeniu prawa do nazwy przedsiębiorstwa oparty o przepis art. 8 pkt 2 u.z.t., który stanowi, że niedopuszczalne jest udzielenia prawa wyłącznego na znak, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Nazwa przedsiębiorstwa korzysta z prawa do ochrony dóbr osobistych na mocy 23 i 24 k.c. w związku z art. 4310 k.c. Nazwa przedsiębiorstwa jest dobrem osobistym związanym z identyfikacją przedsiębiorstwa wówczas, gdy ją indywidualizuje.

Oceniło, że nazwa przedsiębiorstwa wnoszącego sprzeciw jest zbieżna ze spornym znakiem towarowym, a w przypadku konfliktu pomiędzy nazwą przedsiębiorstwa, a chronionym znakiem towarowym - o prawie do używania powinno decydować pierwszeństwo używania takiego oznaczenia. Takie stanowisko oparło na utrwalonym w tym aspekcie orzecznictwie, w tym postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r., sygn. akt II CZP 109/94., w sprawie Cogito.

Kolegium Orzekające ustaliło jako bezsporny fakt, iż zgłoszenie spornego znaku towarowego PRIOR nastąpiło w dniu [...] lipca 1999 r., natomiast używanie oznaczenia PRIOR przez wnioskodawcę rozpoczęło się [...] listopada 1990 r.

Uznało za uzasadniony interes sprzeciwiających - priorytet prawa do nazwy przedsiębiorstwa, wskazując, że udzielenie ochrony na sporny znak towarowy zapewniając uprawnionemu wyłączność używania chronionego znaku uniemożliwia, czy też utrudnia wnioskodawcy korzystanie z firmy, w której elementem wyróżniającym jest ten właśnie sporny znak towarowy. Powołało się na pogląd w orzecznictwie, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 stycznia 2002 r., sygn. akt II SA 3390/01 w sprawie znaku towarowego Pebex stwierdził "że w piśmiennictwie słusznie podkreśla się, iż art. 8 pkt 2 u.z.t., zawierający skrót myślowy, należy interpretować jako wyłączający z rejestracji znaki, »których używanie stanowiłoby akt naruszenia prawa osobistego lub majątkowego osoby trzeciej. Znaki towarowe bowiem są zgłaszane i rejestrowane w celu zabezpieczenia wyłączności ich używania w obrocie«(zob. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz Warszawa 1997, s. 75-76)".

Powołało się na okoliczność, iż oznaczenie PRIOR pełniące funkcję nazwy przedsiębiorstwa było przedmiotem sądowego ustalenia uprawnień wnioskodawcy do używania go jako nazwy przedsiębiorstwa. W wyroku Sądu Apelacyjnego [...] (z [...] sierpnia 2007 r., sygn. akt [...]) zostało ustalone prawo podmiotowe powodów do używania nazwy PRIOR dla oznaczenia swojego przedsiębiorstwa "z uwagi na pierwszeństwo w korzystaniu z tej firmy i trafnie ocenił sąd pierwszej instancji, iż dla oceny zasadności powództwa bez znaczenia jest ustalenie, kto był autorem nazwy "Prior"".

W świetle wyroku sądu powszechnego Urząd Patentowy uznał, że nieistotna jest okoliczność, kto opracował znak towarowy ze słowem PRIOR i rysunkiem koniczynki, ponieważ zasadniczym elementem tego znaku używanego przez wnioskodawcę jest oznaczenie słowne PRIOR stanowiące zasadniczy człon nazwy przedsiębiorstwa wcześniej zaistniałego na rynku. Funkcjonowało ono na rynku w formie spółki cywilnej, a skoro na mocy uchwały wspólników J. i J. R. przekazali dotychczasowym wspólnikom H. S. i M. S. spółkę "P." na własność odstępując "w całości jej majątek nienaruszony", to i także znak towarowy.

W przedmiocie zwrotu niezbędnych kosztów postępowania Kolegium oparło się na przepisach art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. przyznając solidarnie H. S., M. S., Z. S. [...] spółka cywilna z S. solidarnie od J. R., J. R., M. K. [...] z C. tytułem zwrotu kosztów postępowania kwotę w wysokości 3.007,- zł (jako opłatę w wysokości 1.600,- zł za czynności rzecznika patentowego, kwotę 400,- zł zwrotu opłaty za wniosek oraz kwotę 1.007,- zł jako zwrot kosztów przejazdu na rozprawy).

Kolegium oddaliło wniosek o zwrot kosztów postępowania w pozostałej części dotyczącej podwyższenia o współczynnik 1,5. Powołując się na praktykę i doświadczenie związanym z rozpatrywaniem spraw spornych nie stwierdziło wysokiego stopnia zawiłości sprawy, a ponadto uznało, że § 12 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 2 grudnia 2003 r., w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych dotyczy stawek minimalnych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie znajduje zastosowania w postępowaniu przed Urzędem Patentowym.

W skardze do tut. Sądu skarżący wnosili o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy PRIOR [...], ewentualnie uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W skardze nie zarzucili naruszenia konkretnych norm prawa procesowego i materialnego, niemniej jednak zarzuty procesowe zawarte są w treści skargi.

1.

Odnośnie zarzutów procesowych Skarżący podnieśli pominięcie dowodu w postaci oświadczenia zawartego w piśmie z dnia [...] czerwca 1998 r. (stanowiącego załącznik do pisma Skarżących do UP z dnia 15 marca 2005 r.), złożonego pozostałym wspólnikom, tj. H. S. i M. S.. J. i J. R. występując ze spółki "PRIOR" oświadczyli, "... iż przyczynili się do uznania dobrej marki "Prior" i w lipcu tego roku zawiążą nową firmę, której nazwa obejmie słowo "Prior". Zdaniem skarżących, oświadczenie to wyłącza ich działanie w warunkach złej wiary.

Okoliczność, że H. S. i M. S. wiedzieli o tym od samego początku działania nowej firmy J. R., J. R. i M. K. ustalona została w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego [...], sygn. akt [...] z [...] marca 2007 r. i nie podejmując żadnych działań w celu ochrony praw do nazwy swojej Spółki, godzili się na używanie elementu oznaczenia PRIOR w nazwie firmy skarżących. Dlatego nie można im zarzucić, że działali w złej wierze.

Skarżący podnosili błędną ocenę materiału dowodowego powołując się na ustalenia wyroku Sądu Okręgowego [...] z dnia [...] marca 2007 r., iż autorem znaku słowno graficznego, zawierającego element słowny "PRIOR" jest J. B., a autorką nazwy "PRIOR" jest J. R. W dniu [...] lipca 1999 r. przekazał on wszelkie prawa do znaku słowno graficznego "PRIOR" na rzecz J. R., która zastosowała ten znak w swojej firmie, tj. [...]..

Skarżący wywiedli z tych okoliczności pełne prawo do znaku towarowego PRIOR i możliwość jego zastrzeżenia na swoją rzecz poprzez zgłoszenie go [...] lipca 1999 r. do Urzędu Patentowego. Uznali, że posiadając prawo do znaku towarowego mają prawo do używania oznaczenia "PRIOR".

Ich zdaniem, uprawnienie to wynika z wyroku Sądu Okręgowego w [...] w sprawie [...], który orzekł, że wnioskodawcom przysługuje prawo do oznaczania "PRIOR" jako nazwy przedsiębiorstwa, jednakże nie oznacza to, iż skarżący nie mają do tego prawa.

Z tego wywiedli, że w sposób ewidentny sąd powszechny ustalił ich prawo do znaku towarowego "PRIOR".

2.

Zarzuty naruszenia prawa materialnego dotyczyły zastosowania art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. Skarżący wskazywali, że nie działali w warunkach złej wiary i nie doszło do naruszenia dóbr osobistych. Dokonując rejestracji znaku towarowego działali w dobrej wierze, w całkowitej zgodzie z prawem, skoro:

a) J. R. jest autorem oznaczenia "PRIOR" i ma prawo własności do znaku towarowego "PRIOR",

b) J. R. i J. R. występując ze Spółki Cywilnej [...] w 1998 r. zastrzegli używanie tego elementu nazwy w firmie, którą zakładali,

c) obie firmy wykonują usługi do zamkniętego, profesjonalnego kręgu podmiotów gospodarczych, którzy mając czytelne odmienne oznaczenia imion nazwisk i firm nie mylą się z kim mają do czynienia w obrocie gospodarczym, a używane przez nich formy znaków towarowych różnią się,

d) wnioskodawcy nie występowali pomiędzy 1998 r. a 2005 r. wobec skarżących z roszczeniami odnośnie używania oznaczenia "PRIOR", zatem brak zastrzeżeń należy uznać za dorozumianą akceptację działania drugiej firmy pod nazwą zawierającą ten sam element w nazwie,

e) wnioskodawcy zmienili oznaczenie używanego przez siebie znaku poprzez wyłączenie oznaczenia "1990", co świadczy o ich świadomości braku tytułu prawnego do znaku towarowego.

Skarżący powołali się na treść obecnie obowiązującego art. 131 ust. 5 p.w.p., stanowiącego, że zgłoszenie w charakterze znaku towarowego oznaczenia, którym inna osoba posługuje się jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności jeżeli jest ona wyrazem pospolitym, nie stanowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego, jeżeli zgłaszający działał w dobrej wierze, w chwili zgłoszenia znaku nie było konfliktu interesów, w szczególności ze względu na lokalny jej zasięg lub odmienne formy używania obu oznaczeń.

Skarżący podnosili, że stosując znak słowno - graficzny "PRIOR" nikogo nie wprowadzali w błąd. Podkreślali istotne różnice w znakach towarowych używanych przez obie strony: ich pięciolistną złotą koniczynę z wpisem w koniczynie "1990" i słowem "PRIOR" oznaczonym w kolorze zielonym i umiejscowionym na wygiętej łodyżce koniczyny oraz wnioskodawców czterolistną zieloną koniczyną ze słowem "PRIOR" S.C. umiejscowionym pod nią.

Powołali się nadto na pogląd NSA, który w wyroku z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie II GSK 298/07 stwierdził, że samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do firmy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa nie świadczy o naruszeniu prawa do firmy.

Skarżący zarzucili, że art. 4310 k.c. nie miał zastosowania. Został dodany do k.c. przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz.U.03.49.408) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 września 2003 r.

W ich ocenie nie mają zastosowania także przepisy art. 23 i 24 k.c., które dotyczą m.in. ochrony dobra osobistego jakim jest nazwisko, a nie nazwy Spółki wnioskodawców, która brzmiała: Spółka Cywilna [...]. Dopiero od [...] kwietnia 2002 r. H. S., M. S. i Z. S. działali pod własnym imieniem i nazwiskiem.

Skarżący w oznaczeniu firmy stosowali swoje imiona i nazwiska z dodatkiem [...].

Takimi oznaczeniami nie mogli wprowadzić nikogo w błąd i nie można twierdzić, że doszło do naruszenia dóbr osobistych.

3.

Skarżący dodatkowo podnosili okoliczności wystąpienia przez J. R. i J. R. ze spółki [...] w 1998 r.

W odpowiedzi na skargę, Urząd Patentowy RP wnosił o jej oddalenie. Stwierdził, że nie dotyczy przedmiotu sporu zarzut nie uwzględnienia oświadczenia z dnia [...] czerwca 1998 r. na podstawie którego wnioskodawcy mieli świadomość, że oznaczenie "Prior" stanowi nazwę innego przedsiębiorstwa i nie podjęli żadnych działań w celu ochrony praw do nazwy swojej firmy. Także wywiedzenie z niego, że uprawnionym nie można postawić zarzutu złej wiary.

Podkreślił, że przedmiotem sporu są prawa do znaku towarowego PRIOR [...].

Oświadczenie dotyczy możliwości używania oznaczenia "Prior" jako pełniącego wyłącznie funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa. Nie dotyczy działań uprawnionego związanych z uzyskaniem prawa wyłącznego na znak towarowy PRIOR [...] - prawa z rejestracji znaku towarowego.

Zła wiara, w tym konkretnym przypadku, dotyczy kwestii zgłoszenia przedmiotowego oznaczenia do Urzędu Patentowego w sytuacji, gdy wnioskodawca używał oznaczenia PRIOR nie tylko jako nazwy przedsiębiorstwa, ale również jako znaku towarowego z elementem słownym PRIOR i elementem graficznym stylizowanej koniczynki.

Kolegium Orzekające przyznało, iż w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego brak było w kodeksie cywilnym szczegółowego unormowania art. 4310 dotyczącego oznaczenia przedsiębiorstwa. Fakt ten nie powoduje braku ochrony oznaczenia przedsiębiorstwa prowadzonego przez wspólników spółki cywilnej, ponieważ przed wprowadzeniem tego unormowania do kodeksu cywilnego ochrona nazwy przedsiębiorstwa mogła być realizowana w świetle art. 23 i 24 k.c.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia prawa do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy - art. 8 pkt 2 u.z.t. - UP podkreślił, że wcześniej istniejące prawo do nazwy przedsiębiorstwa Prior istnieje bez względu na osoby go tworzące od 15 listopada 1990 r., natomiast sporny znak został zgłoszony do ochrony w dniu [...] lipca 1999 r. Przyznając priorytet ochrony prawa powstałemu wcześniej - oznaczeniu fantazyjnemu PRIOR używanemu przez wspólników spółki cywilnej w nazwie przedsiębiorstwa - istniały podstawy, aby prawo ochronne na znak towarowy PRIOR, do którego uprawniony jest skarżący, zostało unieważnione. Istnienie autorskich praw majątkowych związanych z graficznym przedstawieniem tego oznaczenia, należących do uprawnionego nie było kwestionowane i nie ma znaczenia w sprawie.

Istotne było ustalenie pierwszeństwa w posługiwaniu się oznaczeniem PRIOR w działalności gospodarczej, jak skutkującego szerszym zakresem ochrony - erga omnes. Taki pogląd wyraził także Sąd Apelacyjny [...] w uzasadnieniu wyroku z dnia [...] sierpnia 2007 r., sygn. akt [...] gdzie stwierdził, że prawo podmiotowe służy powodom z uwagi na pierwszeństwo w korzystaniu z tej firmy i dla oceny zasadności powództwa bez znaczenia jest ustalenie, kto był autorem nazwy »Prior«.

Kwestia praw autorskich do znaku »Prior« nie mogła wpłynąć na odmienne rozstrzygnięcie sprawy w sytuacji, gdy dominującym i wyróżniającym elementem spornego znaku towarowego jest słowo PRIOR, które w świetle wyroku sądu przysługuje wnioskodawcom jako oznaczenie przedsiębiorstwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1269 ze zm.) stanowi, iż sąd administracyjny sprawuje, w zakresie swej właściwości, kontrolę pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U . Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej zwanej p.p.s.a, sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Sąd, kierując się powyższą zasadą stwierdził, że zaskarżona decyzja – w przedmiocie dokonania oceny czy sporne prawo na znak towarowy zostało udzielone z naruszeniem przepisów ustawy o znakach towarowych - wydana została zgodnie z obowiązującym prawem.

Na wstępie wskazać należy, że rozpoznania w pierwszej kolejności wymagały podniesione zarzuty procesowe, ponieważ zarzuty dotyczące niewłaściwego zastosowania prawa materialnego mogą być przedmiotem oceny wówczas, gdy stan faktyczny stanowiący podstawę zaskarżonego wyroku został ustalony w sposób prawidłowy, a więc bez naruszenia przepisów postępowania.

Podkreślić należy, że istotą niniejszego sporu, która określa jednocześnie zakres ustaleń faktycznych, są prawa do znaku towarowego PRIOR [...].

Oświadczenie J. i J. R. zawarte w piśmie z dnia [...] czerwca 1998 r. dotyczy zamiaru używania przez nich oznaczenia "Prior" jako pełniącego wyłącznie funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa.

Nie dotyczy natomiast ich działań związanych z uzyskaniem prawa z rejestracji znaku towarowego PRIOR, podjętych w 1999 r., w rezultacie których uzyskali prawo wyłączne [...]. Oznaczało to, w myśl art. 13 ust. 1 u.z.t., że przedsiębiorstwo, na którego rzecz został zarejestrowany znak towarowy, nabywa wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją. Przy czym używanie znaku towarowego, zgodnie z ust. 2 polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu, wprowadzaniu tak oznaczonych towarów do obrotu, umieszczaniu go na dokumentach związanych z wprowadzeniem tych towarów do obrotu albo na posługiwaniu się nimi w polskich środkach masowego przekazywania w celu reklamy.

Innymi słowy, sporna rejestracja dała uprawnionym wyłączność używania znaku PRIOR, zgłoszonego w 1999 r. w sytuacji, gdy już firma wnioskodawców od 1990 r. i legalnie – także po wyjściu z niej wspólników J. i J. R. - używała go nie tylko jako nazwy przedsiębiorstwa, ale również jako znaku towarowego z elementem słownym PRIOR i elementem graficznym stylizowanej koniczynki.

Bezzasadny jest zarzut skarżących pominięcia dowodu z oświadczenia J. i J. R. z dnia [...] czerwca 1998 r. Dowód ten został prawidłowo przez organ oceniony, bowiem na jego podstawie ustalono, że prawa do oznaczenia PRIOR pozostały w spółce wnioskodawców.

J. R., nawet jeśli była autorką nazwy PRIOR, to w okolicznościach niniejszej sprawy nie ma to znaczenia, skoro odchodząc ze spółki cywilnej o nazwie PRIOR, oznaczenie to nie było przedmiotem jej rozliczeń ze wspólnikami, którzy w spółce pozostali, a było jedynie przedmiotem oświadczenia zastrzegającego używanie tej nazwy przez jej nową firmę. Innymi słowy, oświadczenie J. i J. R. z dnia [...] czerwca 1998 r. dawało im tylko możliwość używania tego znaku, a nie zastrzegania wyłączności używania z mocy ustawy o znakach towarowych.

W okolicznościach niniejszej sprawy Urząd Patentowy prawidłowo ocenił, że zła wiara, o której mowa w art. 8 pkt 1 u.z.t., dotyczy kwestii zgłoszenia przez skarżących znaku towarowego PRIOR do ochrony w sytuacji, gdy wnioskodawcy pierwsi używali tego oznaczenia nie tylko jako nazwy przedsiębiorstwa, ale również jako znaku towarowego z elementem słownym PRIOR i elementem graficznym stylizowanej koniczynki, a skarżący o tym wiedzieli.

Wbrew zarzutom skargi, nie ma znaczenia dla oceny działania skarżących, że wnioskodawcy, nie podejmowali żadnych działań w celu ochrony praw do nazwy swojej Spółki i godzili się na używanie elementu oznaczenia PRIOR w nazwie firmy skarżących.

Urząd Patentowy prawidłowo ocenił, że skarżący z tych okoliczności błędnie wywiedli pełne prawo do znaku towarowego PRIOR i możliwość jego zarejestrowania do wyłącznego używania poprzez zgłoszenie dokonane [...] lipca 1999 r. Innymi słowy, błędnie uznali, że posiadając prawo do używania oznaczenia PRIOR mają prawo do wyłączności korzystania z niego z mocy rejestracji znaku towarowego.

W ocenie Sądu, jednoznaczny pogląd wyraził także Sąd Okręgowy [...], który orzekł, że wnioskodawcom przysługuje prawo do oznaczania "PRIOR" jako nazwy przedsiębiorstwa, jednakże nie oznacza to, iż skarżący nie mają do tego prawa. Miał niewątpliwie na myśli prawo używania oznaczania "PRIOR" jako nazwy przedsiębiorstwa, a nie, jak interpretują skarżący - prawo wyłączności z rejestracji do znaku towarowego "PRIOR".

Podkreślić należy, ze stan faktyczny w niniejszej sprawie nie jest sporny. Sporna jest jego ocena. Sformułowane opisowo zarzuty procesowe, dotyczące naruszenia art. 107 § 3 k.p.a. nie znajdują podstaw do uwzględnienia. Skarżący nie wskazuje nawet jaki, istotny wpływ na wynik sprawy miałoby jego naruszenie.

Zdaniem Sądu, ustalony przez Urząd Patentowy stan faktyczny i jego ocena wykazały zasadność zastosowanej podstawy materialnoprawnej rozstrzygnięcia o unieważnieniu spornego prawa. Przy jego udzieleniu nastąpiło bowiem naruszenie art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t., co oznacza, że skarżący uzyskał prawo w złej wierze (art. 8 pkt 1), a nadto zostało naruszone przez sporny znak towarowy prawo do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy (art. 8 pkt 2).

Art. 8 pkt 1 u.z.t. stanowi, że niedopuszczalne jest udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Zła wiara stanowi kwalifikowaną postać dokonania zgłoszenia znaku w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. I nie chodzi tu wyłącznie o sprzeczność z zasadami współżycia społecznego samego znaku (jego treści, formy przedstawieniowej) lecz także o sprzeczność z tymi zasadami określonych działań zgłaszającego i ich zamierzonego skutku (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 28 marca 2002 r., sygn. akt II SA 2971/01; Prawo znaków towarowych. Komentarz - R. Skubisz wyd. II, W-wa '97, s. 74-75).

Ma zatem rację Urząd Patentowy prezentując pogląd, iż nie można zastrzec identycznego znaku towarowego, kiedy na rynku działa już przedsiębiorca o tej samej nazwie, o czym wie zgłaszający do ochrony znak towarowy.

Należy podkreślić, że przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jest stwierdzenie naruszenia prawa osobistego wnioskodawcy – jakim jest prawo do nazwy firmy używane od 1990 r., a nie podobieństwo znaków towarowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., którym organ nie zajmował się

Odnośnie drugiego zarzutu materialnoprawnego, wskazać należy, że przepis art. 8 pkt 2 u.z.t. stanowi, że niedopuszczalne jest udzielenia prawa wyłącznego na znak, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Przesłanką unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 29 w związku z art. 8 pkt 2 u.z.t. jest naruszenie przez znak praw osobistych i majątkowych osób trzecich, w tym prawa do nazwy przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, że nazwa przedsiębiorstwa (firma) służy jego identyfikacji i wyróżnieniu w obrocie prawnym i gospodarczym. Jest również nośnikiem pewnych informacji o cechach i walorach prowadzonej przez nie działalności. Nieuprawnione zakłócanie tych funkcji nazwy przedsiębiorstwa narusza prawo do nazwy. Nazwa przedsiębiorstwa, także spółki cywilnej, jest dobrem osobistym tej firmy związanym z jej identyfikacją wówczas, gdy ją indywidualizuje. Nazwa taka korzysta z prawa do ochrony dóbr osobistych na mocy 23 i 24 k.c., a obecnie także w związku z art. 4310 k.c.

Firma jest prawem podmiotowym bezwzględnym, skutecznym erga omnes i przysługującym każdemu przedsiębiorcy także tym osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Przy czym prawo do firmy powstaje z chwilą wpisania przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej, a w każdym razie z chwilą użycia firmy po raz pierwszy w obrocie gospodarczym. (wyrok z dnia 14 marca 2006 r. Sądu Apelacyjnego w Katowicach I ACa 2057/05 LEX nr 196072)

Prawo do firmy jest naruszone, jeżeli zarejestrowanie kolizyjnego znaku zakłóca korzystanie z tego prawa. (np. wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2008 r. sygn. akt II GSK 298/07). To zakłócenie polega na wprowadzaniu w błąd co do tożsamości podmiotów (występującego pod firmą i używającego znaku) i w związku z tym może narażać na szwank firmę (np. wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. akt II GSK 31/06).

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd podziela pogląd zajęty w zaskarżonej decyzji, że skoro nazwa przedsiębiorstwa wnoszącego sprzeciw jest zbieżna ze spornym znakiem towarowym, to zasadnie UP ocenił, że w przypadku konfliktu pomiędzy nazwą przedsiębiorstwa, a chronionym znakiem towarowym - o prawie do używania powinno decydować pierwszeństwo używania takiego oznaczenia.

Za bezsporne uznano, iż używanie oznaczenia Prior przez wnioskodawcę rozpoczęło się [...] listopada 1990 r., zaś zgłoszenie spornego znaku towarowego PRIOR nastąpiło w dniu [...] lipca 1999 r. Innymi słowy, udzielenie ochrony na sporny znak towarowy poprzez zapewnienie uprawnionemu wyłączności jego używania uniemożliwia, czy też utrudnia wnioskodawcy korzystanie z nazwy firmy, w której elementem wyróżniającym jest ten sporny znak towarowy.

O naruszeniu nie przesądza jednakże samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa. Wyłączność prawa do nazwy (firmy) nie jest bowiem zupełna. Jej granice wyznacza zasięg (terytorialny, przedmiotowy) faktycznej działalności używającego nazwy. Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy identycznymi lub podobnymi: nazwą i znakiem towarowym (tak NSA w wyroku z dnia 2006-04-26 w sprawie sygn. II GSK 31/06).

Ze stanu faktycznego, bezspornie ustalonego w niniejszej sprawie wynika, że obie strony prowadzą działalność o tym samym profilu przedmiotowym - w zakresie usług reklamowych. Poza sporem pozostaje zasięg terytorialny działalności obu firm, skoro ich siedziby to: C. w przypadku skarżącego i S. - w przypadku uczestnika postępowania (wnioskodawcy). Kwestia używania oznaczenia tej działalności, jak i nazw obu firm jako PRIOR była już tematem dwóch sporów cywilnych przed sądami powszechnymi, a odpisy prawomocnych wyroków zostały dołączone do skargi.

Wnosząca o unieważnienie znaku wykazała, że zarejestrowanie znaku PRIOR pociąga dla niej zagrożenie. W aktach sprawy administracyjnej znajdują się pisma z [...] stycznia, [...] lutego i [...] maja 2005 r. kierowane przez skarżących do wnioskodawców wzywające do natychmiastowego zaprzestania przez wnioskodawców dalszego używania firmy o nazwie PRIOR, zaprzestania używania tego oznaczenia na swoich wyrobach, wobec zastrzeżenia znaku towarowego PRIOR, pod rygorem wszczęcia postępowania karnego i cywilnego.

W ocenie Sądu wnioskodawcy, domagając się unieważnienia znaku PRIOR na rzecz skarżących wykazali, że zarejestrowanie kolizyjnego znaku zakłóca korzystanie z tego prawa.

Firma ich występuje w obrocie handlowym pod nazwą PRIOR już od 1990 r. Nazwa firmy identyfikująca podmiot gospodarczy na rynku jest odpowiednikiem nazwiska osoby fizycznej. Stanowi zatem dobro osobiste w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego. W przypadku kolizji firma - znak towarowy ochronę przyznaje się temu podmiotowi, którego firma/znak towarowy wcześniej zaistniał na rynku.

Sąd podzielił zatem utrwaloną linię orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którą w przypadku kolizji miedzy firmą (nazwą) przedsiębiorstwa, a zarejestrowanym z "gorszym pierwszeństwem" znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej.

Dlatego trafnie Urząd Patentowy przyjął, na gruncie niniejszej sprawy, wobec zbieżności nazwy funkcji przedsiębiorstwa (firmy) i znaku towarowego doszło do kolizji między firmą i znakiem, a jak już wyżej wskazano, w przypadku kolizji firma - znak towarowy ochronę przyznaje się temu podmiotowi, którego firma/znak towarowy wcześniej zaistniał na rynku. Zarejestrowanie więc znaku PRIOR prowadziło do ograniczenia wykorzystywania tego znaku w prowadzeniu działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, prowadzącego wcześniej działalność w oparciu o identyczne oznaczenie.

Okoliczność praw autorskich J. R. do znaku PRIOR nie ma znaczenia dla niniejszego rozstrzygnięcia. Istotne jest bowiem, że H., M. i Z. S. przysługuje prawo do oznaczenia PRIOR jako nazwy przedsiębiorstwa, co prawomocnym wyrokiem z dnia [...] stycznia 2007 r. orzekł Sąd Okręgowy [...].

Jak wskazano na wstępie, J. R. odchodząc ze spółki cywilnej [...] – w rozliczeniach udziału - nie zapewniła sobie wyłącznego prawa do używania tej nazwy. Okoliczność poinformowania pozostałych wspólników o tym, że pod taką samą nazwą prowadzić będzie działalność nie oznaczała prawa do zastrzeżenia tego oznaczenia na wyłączność. Dopiero takie zastrzeżenie oznaczałoby, zgodnie z art. 13 ust. 1 u.z.t., że to spółka skarżących, na których rzecz został zarejestrowany znak towarowy, nabywa wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją.

Nie stanowi uchybienia mającego wpływ na wynik rozstrzygnięcia zastosowanie w podstawie zaskarżonej decyzji art. 4310 k.c., który obowiązywał w dacie jej wydania, ale nie obowiązywał jeszcze w dacie decyzji z dnia 31 stycznia 2003 r. udzielającej prawa ochronnego na znak towarowy PRIOR. Został dodany do kodeksu cywilnego (k.c.) przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz.U.2003, Nr 49, poz. 408) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 września 2003 r.

Przed wprowadzeniem tego unormowania do kodeksu cywilnego ochrona nazwy przedsiębiorstwa mogła być realizowana w świetle art. 23 i 24 k.c. Należy podzielić pogląd przyjęty przez doktrynę (R. Skubisz "Prawo znaków towarowych Komentarz" (Wyd. Prawnicze, W-wa '97, wyd. II, str.70) że "... w razie bezprawnego używania cudzego nazwiska w charakterze znaku towarowego uprawniony może wystąpić z zakazem używania na podstawie art. 23 - 24 k.c, a w przypadku nazwy przedsiębiorstwa stosuje się art. 23 - 24 k.c, art. 5 u.z.n.k., i art. 37 k.h., w razie użycia znaku mylącego stosuje się art. 10 u.z.n.k".

Sąd podzielił argumenty Urzędu, iż art. 23 i 24 k.c. mają zastosowanie nie tylko w odniesieniu do nazwy przedsiębiorstwa, która zawiera nazwisko przedsiębiorcy. Oznaczenie przedsiębiorstwa Spółka Cywilna [...] jest objęte ochroną przysługującą z mocy przepisów kodeksu cywilnego, a pogląd ten znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądów powszechnych, które dopuszczają objęcie ochroną, wynikającą z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji także fantazyjnych oznaczeń przedsiębiorstw prowadzonych przez wspólników spółki cywilnej (vide: wyroki SN z dnia 14 grudnia 1990 r., I CR 529/90, OSNC 1992, nr 7-8, poz. 136; z 7 marca 1997 r., II CKN 70/96, OSNC 1997, nr 8, poz. 113; z 25 stycznia 1933 r., C III 1 Rw 2667/32, Zb. Urz. 1933, nr 1, poz. 47 dotyczące oznaczenia przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną, nie działającą w ramach spółki cywilnej).

Z tych względów zasadnie Urząd uznał, że podstawą unieważnienia znaku jest zarówno art. 8 pkt 1 (zła wiara w jego zgłoszenie) jak i art. 8 pkt 2 (naruszenie prawa do nazwy firmy).

Skarżący nie może twierdzić, że jego wniosek został złożony w dobrej wierze, skoro J. R. i J. R. w ramach wyjścia ze spółki – nie zadbali o "odebranie" tej spółce prawa do oznaczenia PRIOR – mimo, że twierdziła, że jest autorem nazwy. Powoływane oświadczenie z 30 czerwca 1998 r. nie miało żadnej mocy dowodowej dla poparcia twierdzeń skarżącego w sprawie znaku towarowego oprócz zastrzeżenia J. i J. R., że będą korzystać z oznaczenia PRIOR do prowadzonej działalności gospodarczej od lipca 1998 r., mając na uwadze wkład jaki wnieśli do wypracowania tej marki.

Okoliczność ta była przedmiotem oceny sądu powszechnego, który przyznał, że stanowi ono podstawę do używania tego oznaczenia przez uczestnika, nie wykluczając używania go przez skarżącego.

Okoliczność ta nie daje jednak skarżącemu podstaw do zastrzegania wyłączności używania znaku PRIOR na swoją rzecz.

Mając na uwadze powyższe, na mocy art. 151 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w wyroku.