Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2897/13
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2014-07-18 00:00:00+02:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: journal: Dz.U.UE.L 1989 nr 40 poz 1 art. 2; art. 3 ust. 1 lit. b-d i lit. e oraz ust. 3;
law: Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków  towarowych (89/104/EWG)
article: art. 4 ust. 1; art. 7 ust. 1 i 2; art. 31
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
article: art. 6 ust. A pkt 1 i ust. B pkt 2
journal: Dz.U. 1932 nr 2 poz 8
law: Konwencja związkowa paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej
article: art. 165 ust. 1 pkt 2; art. 164;
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 107 par 3
journal: Dz.U. 2013 poz 267
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Protokolant st. ref. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2014 r. sprawy ze skargi C. S.A. z siedzibą w P., Francja na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia w części uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego przestrzennego o numerze [...] oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z [...] kwietnia 2013 r. Urząd Patentowy RP unieważnił uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego przestrzennego o numerze [...] w części dotyczącej towarów ujętych w klasie 29: produkty nabiałowe, a mianowicie desery mleczne, jogurty, jogurty pitne, musy, desery śmietankowe, napoje składające się głównie z mleka lub produktów mlecznych, napoje składające się głównie z fermentów mlekowych, napoje mleczne zawierające owoce, sfermentowane produkty mleczne zwykłe lub aromatyzowane oraz w klasie 30: lody jadalne całkowicie lub częściowo zrobione z jogurtu, zamrożone jogurty (lody cukiernicze). Jako podstawę wskazano art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. nr 5, poz. 17 ze zm.), dalej u.z.t. oraz art. 315 ust. 3 i art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.), dalej p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Powyższa decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Znak towarowy przestrzenny o numerze [...] zarejestrowany został na rzecz C. S.A. z siedzibą w P., [...] - dalej uprawniony. Rejestracja tego znaku miała miejsce dnia 12 sierpnia 1998 r. (przewidziana data wygaśnięcia 12 sierpnia 2018 r) i rozciąga się na terytorium Polski. Znak ów został przeznaczony dla towarów w klasie 5, 29, 30 oraz 32.

1. W dniu 2 grudnia 2010 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek B sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej wnioskodawca) o unieważnienie ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w części dotyczącej towarów z klasy 29 i 30 tj.: produkty nabiałowe, a mianowicie desery mleczne, jogurty, jogurty pitne, musy, desery śmietankowe, napoje składające się głównie z mleka lub produktów mlecznych, napoje składające się głównie z fermentów mlekowych, napoje mleczne zawierające owoce, sfermentowane produkty mleczne zwykłe lub aromatyzowane, lody jadalne całkowicie lub częściowo zrobione z jogurtu, zamrożone jogurty (lody cukiernicze). Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 8 pkt 1 i art. 7 u.z.t. w zw. z art. 315 ust. 3, art. 164 i art. 15213 oraz art. 255 ust. 1 pkt 12 p.w.p. Wywodząc swój interes prawny w domaganiu się unieważnienia w Polsce ochrony międzynarodowego spornego znaku wnioskodawca powołał się na toczące się pomiędzy nim a uprawnionym w sądzie powszechnym postępowanie z powództwa uprawnionego D. SA przeciwko B. sp. z o.o. z tytułu naruszenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Jako podstawę materialno-prawną interesu prawnego wskazał art. 296 ust. 2 pkt 2 i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., gdyż to te przepisy stanowiły podstawę ww. powództwa. Zaznaczył przy tym, że jego interes prawny znajduje oparcie również w innych przepisach materialno-prawnych, w szczególności w art. 20 Konstytucji RP, a także art. 6 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447), dalej u.s.d.g.

W uzasadnieniu złożonego wniosku użyto następujących argumentów faktycznych i prawnych:

A. uprawniony D. S.A. w dacie rejestracji działał w złej wierze, gdyż nie zamierzał używać znaku. Wskazuje na to charakter wielu towarów w specyfikacji znaku, w stosunku do których trudno sobie wyobrazić używanie spornego oznaczenia. Uprawniony nigdy nie używał w Polsce przedmiotowego znaku towarowego dla jakichkolwiek towarów objętych jego rejestracją. W szczególności słowno-graficzno-przestrzenne opakowania (oznaczenia) - z elementami słownymi "DANONE" i "Fantasia" używane w Polsce przez D. Sp. z o.o. dla deserów jogurtowych są całkowicie odmiennymi znakami w porównaniu ze spornym znakiem. Znaki te składają się bowiem z elementów słownych ("DANONE" oraz "Fantasia"), z elementów graficznych (kolorystyka oraz rysunki) i formy przestrzennej, a nie wyłącznie z samej formy przestrzennej. Zdaniem wnioskodawcy używanie znaku słowno-graficzno-przestrzennego (z bogatą grafiką i z elementami słownymi "DANONE" i "Fantasia") nie jest używaniem spornego znaku i znajduje to potwierdzenie w unijnym orzecznictwie. Na tą okoliczność powołał wyrok Sądu z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T-399/02 utrzymany w mocy wyrokiem Trybunału z 30 czerwca 2005 r. w sprawie C-286/04; wyrok Sądu z 15 grudnia 2005 r. w sprawie T-262/04 oraz wyroki z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie T- 109/08 i w sprawie T- 110/08. Podniósł, że na terytorium Polski były używane znaki słowno-graficzno-przestrzenne z elementami słownymi "Fantasia" i "DANONE", nie był natomiast nigdy używany sporny znak towarowy, co stanowi istotny argument za potwierdzeniem złej wiary w jego zgłoszeniu.

Zdaniem wnioskodawcy złą wiarę w zgłoszeniu spornego znaku potwierdza także charakter tego oznaczenia. Znak ten jest silnie zdeterminowany względami funkcjonalnymi (technicznymi) - zwłaszcza w zakresie, w jakim jest on stosowany dla jogurtowych deserów dwuskładnikowych. Z samej istoty dwuskładnikowego deseru jogurtowego wynika, że składniki tego deseru muszą być od siebie oddzielone. Okoliczność ta wymusza zastosowanie dwóch odrębnych komór w opakowaniu. Jeżeli produkt ma stanowić jogurt z "dodatkiem", a nie "dodatek" z jogurtem, komora na dodatek musi być znacznie mniejsza od komory na jogurt. Musi występować rozdzielenie dwóch pojemników - część oddzielająca obydwa pojemniki uniemożliwia wymieszanie się składników znajdujących się w komorach, gdy opakowanie jest zamknięte. Odległość pomiędzy dwoma komorami musi być niewielka, tak aby ułatwić przeniesienie dodatku do komory z jogurtem dzięki możliwości przegięcia komory z dodatkiem. Wnioskodawca wskazał, że liczba potencjalnie dostępnych kształtów opakowań na dwuskładnikowe desery jogurtowe jest - m.in. ze względów technicznych - ograniczona. Ponadto rozwiązanie zastosowane w spornym znaku jest jednym z bardzo niewielu praktycznie uzasadnionych rozwiązań. Zatem forma stanowiąca przedmiot spornego znaku towarowego jest rozwiązaniem, które jest funkcjonalne technicznie, zaś takie rozwiązania nie mogą być przedmiotem ochrony na podstawie przepisów prawa znaków towarowych.

B. sporny znak towarowy nie miał - w dacie jego zgłoszenia do rejestracji, pierwotnej zdolności odróżniającej dla towarów w klasach 29 i 30 wskazanych we wniosku. Znak ten ze swej istoty, nie nadaje się do odróżniania ww. towarów, bowiem jest po prostu pojemnikiem (rozwiązaniem funkcjonalnym), nie posiadającym żadnych dodatkowych elementów umożliwiających wnioskowanie o komercyjnym pochodzeniu oznaczanych towarów. Ponadto znak ten nigdy nie był używany w obrocie gospodarczym. Już w dacie rejestracji międzynarodowej tego znaku można było racjonalnie zakładać, że nie będzie on stosowany dla oznaczania ww. towarów. Niezależnie od powyższego w dacie pierwszeństwa (rejestracji międzynarodowej) ów znak nie nabył zdolności odróżniającej dla towarów objętych wnioskiem. Znak ten nigdy nie był w Polsce używany, a używanie znaku jest warunkiem potwierdzenia jego wtórnej zdolności odróżniającej. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, formy zdeterminowane względami funkcjonalnymi (tj. formy konieczne do uzyskania właściwości technicznych) nie mogą być przedmiotem rejestracji w oparciu o wtórną zdolność odróżniającą, nawet jeśli istnieją inne formy, które umożliwiają uzyskanie tych samych właściwości technicznych.

2. Uprawniony D. S.A. wniósł o oddalenie wniosku. Zakwestionował interes prawny B. sp. z o.o. w domaganiu się unieważnienia spornego znaku z tego powodu, że postępowanie sądowe z tytułu nieuczciwej konkurencji, na które powoływał się wnioskodawca, dotyczy jedynie jogurtów.

Odnośnie zarzutu zgłoszenia spornego znaku w złej wierze stwierdził, że jest on bezzasadny, ponieważ zgłoszenia dokonał na 10 lat przed tym, kiedy wnioskodawca zaczął posługiwać się w obrocie analogicznym kształtem opakowania.

Przedkładając badania rynkowe z 2008 r. zaprzeczył, że dla jogurtów używa wyłącznie znaku słowno-graficzno-przestrzennego i tylko taki znak, jako znak kombinowany, może być uznany za używany w obrocie. Powołał się na orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji z 8 grudnia 2005 r. w sprawie znaku towarowego CRISTAL T-29/04 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2008 r. II GSK 251/08, a także wyrok ETS z 7 lipca 2005 r. C-353/03 (Have a breake,...have a kit kat).

Uprawniony nie zgodził się również z zarzutem wnioskodawcy jakoby sporny znak towarowy był silnie zdeterminowany względami funkcjonalnymi, gdyż dwukomorowość nie jest jego cechą odróżniającą i jako taka nigdy nie była zakazywana, zaś na rynku polskim występuje wiele opakowań dwukomorowych, które nie imitują spornego znaku, gdyż posiadają szereg cech różniących. Na tą okoliczność załączył do akt wizerunki opakowań produktów dwuskładnikowych oferowanych w opakowaniach jednokomorowych oraz wizerunki opakowań dwukomorowych występujących na rynku polskim.

Co do braku możliwości nabycia wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku podniósł, że znak ten jest rozpoznawany samoistnie przez 65% osób jedzących jogurty, które kojarzą kształt opakowania stanowiącego przedmiot spornego prawa ochronnego z konkretnym jogurtem o nazwie "Fantasia", wprowadzonym na rynek polski od 1997 r., którego sprzedaż jest wspierana od lat przez regularne akcje marketingowe, obejmujące również najdroższą formę reklamy - tj. reklamę telewizyjną. Uprawniony podniósł, że o silnej pozycji rynkowej oraz renomie jogurtów "Fantasia" - sprzedawanych w charakterystycznych opakowaniach, świadczą także przeprowadzone już w 2006 r. badania rynkowe, z których wynika, że jogurty te cieszą się największym na rynku uznaniem konsumentów, którzy niewątpliwie wiążą nazwę "Fantasia" z charakterystycznym opakowaniem naruszanym przez wnioskodawcę. Na tą okoliczność przedłożył do akt wyniki badań rynkowych dotyczących spożycia i nastawienia konsumentów w styczniu 2006 r.

3. W dalszej części postępowania spornego strony w obszernych pismach procesowych oraz wypowiedziach na rozprawach przed Urzędem Patentowym RP prowadziły pomiędzy sobą polemikę na temat zdolności odróżniającej spornego oznaczenia szeroko przywołując orzecznictwo polskie i europejskie.

I tak;

W stanowisku zawartym w piśmie z [...] maja 2011 r. wnioskodawca D. S.A. nie zgodził się z twierdzeniem uprawnionego, że od dawna używa spornego znaku w Polsce w charakterze znaku towarowego i podkreślił, że w świetle właściwego orzecznictwa, używanie znaku kombinowanego, obejmującego przestrzenną formę z innymi elementami, zwłaszcza silnie odróżniającymi elementami słownymi, nie może być postrzegane jako używanie samej tej przestrzennej formy, jako znaku towarowego. Pogląd jest reprezentowany w orzecznictwie unijnym, dotyczącym bezpośrednio obowiązku używania znaku towarowego , które to orzecznictwo zostało obszerne powołane w tym piśmie. W świetle powoływanych przez wnioskodawcę orzeczeń sporny znak nigdy nie był używany jako znak towarowy dla towarów objętych rejestracją. Takiego używania bowiem nie uzasadnia fakt używania kombinowanego znaku obejmującego formę dwukomorowego pojemnika z etykietami i elementami "DANONE" i "Fantasia". Natomiast odnosząc się do powołanych przez uprawnionego orzeczeń stwierdził, że nie uzasadniają one stanowiska o rzeczywistym używaniu spornego znaku w Polsce, jako znaku towarowego dla jakichkolwiek towarów. Jego zdaniem wyrok Trybunału w sprawie C-353/05 (Have a break) dotyczył innego rodzaju oznaczeń, niż znaki z elementem przestrzennym. Za niemający znaczenia w tym sporze potraktował także wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-29/04 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2008 r. II GSK 251/08.

Zdaniem wnioskodawcy rzeczywistego używania spornego znaku w Polsce, jako znaku towarowego, nie uzasadniają również przedłożone przez uprawnionego wyniki badań rynkowych z 2008 r., gdyż badania te zostały przeprowadzone 10 lat po dacie międzynarodowej rejestracji znaku towarowego, a zatem nie mają znaczenia dla oceny zastosowania podstaw unieważnienia spornego prawa w tej sprawie. Ponadto budzą zastrzeżenia co do prawidłowości metodyki ich przeprowadzenia.

Wnioskodawca jako podstawę prawną swojego wniosku wskazał także art. 7 u.z.t. zarzucając, że w dacie rejestracji międzynarodowej sporny znak nie miał konkretnej zdolności odróżniającej dla towarów wskazanych w petitum wniosku. Podkreślił, że sporny znak nie nadawał się i nie nadaje do odróżniania zakwestionowanych towarów z uwagi na okoliczność, iż jest po prostu pojemnikiem (rozwiązaniem funkcjonalnym), nie mającym żadnych dodatkowych elementów, umożliwiających wnioskowanie o komercyjnym pochodzeniu oznaczanych towarów oraz, że nigdy nie był jako taki używany w obrocie gospodarczym w charakterze znaku towarowego, i brak takiego używania można było racjonalnie przewidzieć już w dacie jego międzynarodowej rejestracji. W tym kontekście wskazał na złożone do akt sprawy dwie opinie prof. F. - specjalisty z zakresu psychologii zachowań konsumenckich, z których jego zdaniem wynika, że dwukomorowa forma pojemnika opakowań dwuskładnikowych produktów (deserów jogurtowych) nie określa pochodzenia komercyjnego tych towarów, z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Kluczowe znaczenie mają natomiast etykiety z elementami słownymi na opakowaniach tych produktów.

W odpowiedzi na to uprawniony w piśmie z [...] września 2011 r. zarzucił, że wniosek nie spełnia przesłanek z art. 31 u.z.t. oraz art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Podniósł, że do spornego znaku mają zastosowanie przepisy ustawy o znakach towarowych, w tym m.in. art. 31 u.z.t., który reguluje tzw. instytucję niewzruszalności prawa z rejestracji, która wyłącza możliwość unieważnienia prawa z rejestracji, nawet pomimo niespełnienia ustawowych warunków wymaganych do zarejestrowania znaku, jeżeli uprawniony uzyskał rejestrację w dobrej wierze, a od tej daty minął okres 5 lat. Okoliczność posiadana przez znak zdolności odróżniającej przed datą złożenia wniosku potwierdzają załączone do odpowiedzi na wniosek wyniki badań rynkowych z 2008 r., w toku których 44% przeciętnych odbiorców, na podstawie samego kształtu opakowania, stanowiącego przedmiot spornego znaku, wskazało na konkretny produkt o nazwie "Fantasia" (37%) lub bezpośrednio na fakt, że jest to jogurt "Danone". Jogurt o nazwie "Fantasia" wprowadzany jest do obrotu na rynku polskim od 1997 r. i do dnia dzisiejszego funkcjonuje w opakowaniach o kształcie chronionym jako sporny międzynarodowy znak towarowy. Od momentu pojawienia się na rynku ww. jogurtów ich oferta była nieprzerwanie rozszerzana, poprzez wprowadzane coraz to nowych smaków, dzięki czemu odnotowywał wysokie wyniki sprzedaży. Na dowód przedłożył materiały informacyjne marketingu z lat 2004 - 2007. Od lat podejmowane są działania, aby produkty "Fantasia" były powszechnie dostępne na polskim rynku, czego potwierdzeniem jest uzyskany w 2004 r. tytułu "Lider Dystrybucji" właśnie za produkt "Fantasia" w Rankingu Wartościowych Marek. Podniósł, że w reklamie tego produktu kładziony jest szczególny nacisk na eksponowanie charakterystycznego kształtu chronionego jako przestrzenny sporny znak towarowy, niezależnie od promocji słownego znaku towarowego "Fantasia", na dowód czego przedłożył artykuł prasowy "Ale zmiana!", dotyczący wizerunku linii "AleOwoc" jogurtów "Fantasia".

Dla potwierdzenia obecności jogurtów "Fantasia" na rynku polskim uprawniony przedłożył przykładowe faktury ich sprzedaży. Wskazał nadto, że tylko w 2007 r. wydatki na reklamę telewizyjną jogurtu "Fantasia" wyniosły ponad [...] milionów 369 tysięcy złotych i przedłożył faktury za emisję tych reklam, w dwóch stacjach telewizyjnych, opiewające na łączną kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Stwierdził więc, że nawet gdyby przyjąć hipotetycznie, iż sporny znak nie posiadał w chwili zgłoszenia tj. w 1998 r., pierwotnej zdolności odróżniającej, to w wyniku wieloletniego, intensywnego używania, w tym w reklamie, nie tylko tę zdolność wypracował, ale wręcz stał się znakiem renomowanym.

Co do złożonych przez drugą stronę opinii stwierdził, że zostały one sporządzone na zlecenie wnioskodawcy, zaś treść ich zawiera subiektywne odczucia ich autora, a nie fakty obiektywne, jak to ma miejsce w przypadku badań rynkowych. Uprawniony wskazał, że poglądy przedstawione w ww. opiniach różnią się istotnie, od poglądów wyrażonych przez tego samego autora w najnowszej literaturze przedmiotu, z zakresu psychologii zachowań konsumenckich tj. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk 2009, wyd. II poszerzone, str. 367-368).

Z kolei w piśmie z [...] października 2011 r. wnioskodawca stwierdził, że ani art. 31 u.z.t., ani art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie mają zastosowania w niniejszej sprawie bowiem zarówno uznanie rejestracji spornego znaku w Polsce (2002 r.); jak i upływ 5 lat, o których mowa w art. 31 u.z.t. (2007 r.); jak i jego wniosek o unieważnienie, miały miejsce pod rządami ustawy Prawo własności przemysłowej. Powyższe wyklucza więc zastosowanie w niniejszej sprawie art. 31 u.z.t. Przeciwko zastosowaniu przepisu art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. przemawia zaś treść tej normy, która odnosi się do praw ochronnych na takie znaki towarowe, które zostały udzielone "z naruszeniem art. 129 p.w.p.". Podniósł, że ocenie pod kątem zgodności z art. 129 p.w.p. podlegać mogą wyłącznie znaki z datą zgłoszenia (międzynarodowej rejestracji) po wejściu w życie ustawy Prawo własności przemysłowej, bowiem przed dniem jej wejścia w życie, przepis art. 129 p.w.p. nie obowiązywał. Tym samym art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. dotyczy wyłącznie znaków z datą zgłoszenia (międzynarodowej rejestracji) po 22 sierpnia 2001 r., a takim znakiem nie jest sporny znak.

Przedłożył do akt wyrok Sądu Okręgowego w [...] ([...]) z uzasadnieniem oraz wyjaśnił, że sprawa jest nadal w toku - obecnie toczy się przed Sądem Apelacyjnym w [...] ([...]).

Wskazał na funkcjonalność techniczną formy w spornym znaku (funkcja użytkowa tej formy). W tym względzie przywołał dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips oraz z 10 września 2010 r. w sprawie C-48/09P Lego Juris przeciwko OHIM. Z wyroków tych wynikają kluczowe wytyczne interpretacyjne pojęcia oznaczenia funkcjonalnego technicznie. U podstaw wyłączenia spod ochrony takich oznaczeń leży interes publiczny. Forma towaru (opakowania), której główne cechy odpowiadają funkcji technicznej i które zostały wybrane w celu realizowania tej funkcji, może być swobodnie używana przez wszystkich. Takie oznaczenia (formy) nie mogą zostać zastrzeżone dla jednego przedsiębiorstwa, poprzez rejestrację w charterze znaku towarowego. Odmowa rejestracji znajduje zastosowanie, jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości danego kształtu (formy) spełniają funkcję techniczną. Określenie "zasadnicze właściwości" musi być rozumiane jako odniesienie do najbardziej istotnych elementów oznaczenia. Rejestracja ww. formy (kształtu) jest wyłączona także wtedy, gdy te same właściwości techniczne można uzyskać dzięki innym formom. Oznaczenia funkcjonalne technicznie nigdy nie mogą uzyskać ochrony wskutek intensywnego używania, w oparciu o tzw. wtórną zdolność odróżniającą. W konsekwencji forma stanowiąca kwestionowany znak nie może być chroniona jako znak towarowy, gdyż pełni funkcję użytkową. Pozwala bowiem konsumentowi na użycie produktu w taki sposób, aby mógł łatwo połączyć dwa składniki - wlewając konfiturę lub wsypując inne dodatki do jogurtu. Wszystkie istotne elementy tej formy (dwukomorowej formy pojemnika) są silnie zdeterminowane funkcjonalnie - dwie komory stanowią pojemniki na zawartość każdego z dwóch składników produktu (dodatku np. kruszynek i jogurtu). Dwukomorowość opakowania jest prostą konsekwencją dwuskładnikowości produktu

Wnioskodawca wskazał, że funkcjonalności technicznej formy w spornym znaku nie przekreślają inne występujące na rynku dwukomorowe formy deserów dwuskładnikowych, bowiem z orzecznictwa wynika, że takie funkcjonalne technicznie oznaczenia jak sporny znak, nie podlegają ochronie, także wówczas, gdy te same właściwości techniczne można uzyskać dzięki innym formom. Funkcjonalności technicznej formy w spornym znaku nie przekreśla okoliczność, że deser jogurtowy w takim opakowaniu może być konsumowany bez mieszania obydwu składników (np. łyżeczką). Przyjęte w danym produkcie (opakowaniu) rozwiązanie ma charakter funkcjonalny nie tylko w sytuacji, gdy konsument musi z tego rozwiązania skorzystać. Wystarczy, że konsument może z niego skorzystać.

Zdaniem wnioskodawcy z punktu widzenia zastosowania art. 7 u.z.t. istotne znaczenie ma percepcja form (kształtów) w obrocie gospodarczym. Z orzecznictwa wynika, że co do zasady formy towaru (czy formy opakowania towaru) nie są postrzegane jako wskazówki komercyjnego pochodzenia towarów z jednego i tego samego źródła, w przeciwieństwie do elementów słownych i graficznych. Powołał się przy tym na wyrok Trybunału z 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01, Henkel KgaA i wskazał, że forma nie określa pochodzenia komercyjnego ww. towarów, z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Kluczowe znaczenie mają natomiast etykiety z elementami słownymi na opakowaniach tych produktów.

W ocenie wnioskodawcy wyniki badań rynkowych z 2008 r. nie potwierdzają stanowiska o rzeczywistym i intensywnym używaniu spornego znaku, jako znaku towarowego, bowiem są starsze o 10 lat od daty pierwszeństwa przedmiotowego znaku. Wskazał, że w przypadku znaków z pierwszeństwem sprzed 22 sierpnia 2001 r. jedynym czasowym punktem odniesienia oceny wtórnej zdolności odróżniającej może być data zgłoszenia międzynarodowej rejestracji. Oferty cenowe produktów DANONE i katalogi produktów DANONE nie dowodzą, ani rozpoznawalności spornego znaku, ani używania tego znaku jako znaku towarowego w Polsce. Materiały te w części przedstawiają słowno-graficzno-przestrzenne oznaczenia (opakowania) z etykietami i oznaczeniami słownymi "DANONE" i "Fantasia", ale nie dotyczą one spornego znaku jako takiego. Zdaniem wnioskodawcy w katalogach tych szczególnie silnie eksponowane jest oznaczenie "Fantasia" i etykiety deserów jogurtowych pod tym znakiem. Ponadto zarzucił, że większość materiałów załączonych przez uprawnionego dotyczy okresu znaczenie późniejszego, niż data pierwszeństwa spornego znaku.

Uprawniony nie przedstawił natomiast dowodów, które potwierdzałyby używanie w obrocie spornego znaku i to jako znaku towarowego. W ocenie wnioskodawcy także przedłożone do akt faktury sprzedaży produktów "Fantasia" nie potwierdzają "użycia w obrocie" spornego znaku jako znaku towarowego. Ponadto stwierdził, że przedłożone przez uprawnionego materiały: certyfikat "Lider dystrybucji" i artykuł "Ranking wartościowych marek", na okoliczność podejmowania od lat skutecznych działań, aby produkty "Fantasia" były powszechnie dostępne na rynku, nie uprawniają do wniosku, że forma w tych produktach jest lub kiedykolwiek była używana jako znak towarowy do oznaczania towarów w klasie 29 (w tym deserów jogurtowych). Odnosząc się do materiałów dotyczących reklamy produktów "Fantasia" wnioskodawca stwierdził, że nie wynika z nich używanie (kiedykolwiek) spornego znaku jako znaku towarowego. Materiały te dotyczą bowiem produktu "Fantasia", a reklama tego produktu, nie jest tożsama z rzeczywistym używaniem spornego znaku jako znaku towarowego.

W ostatecznie sprecyzowanym wniosku na rozprawie w dniu [...] listopada 2011 r. wnioskodawca jako podstawę unieważnienia spornego prawa wskazał art. 7 i art. 8 pkt 1 u.z.t. W zakresie interpretacji art. 7 u.z.t. podniósł, że należy uwzględnić przepisy prawa wspólnotowego, tj. przepisy art. 3 ust. 1 litera e pkt 2 dyrektywy 89/104 oraz art. 7 ust. 1 lit. e pkt 2 rozporządzenia o wspólnotowym znaku towarowym. Oświadczył, że w świetle tych norm nie podlegają ochronie jako znaki towarowe takie oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego. Na tle art. 7 u.z.t. nie podlegają ochronie oznaczenia przestrzenne, które są oznaczeniami stricte funkcjonalnymi technicznie. Takie oznaczenia są automatycznie wyłączone spod ochrony znaku towarowego, z uwagi właśnie na funkcjonalność techniczną. Powołał się przy tym na ww. przez siebie orzecznictwo, w szczególności w sprawie Philips i w sprawie Lego Juris. Z tych wyroków w jego ocenie wynikają reguły interpretacyjne, jak należy rozumieć oznaczenie funkcjonalne. Sporne oznaczenie w świetle owych reguł interpretacyjnych jest oznaczeniem funkcjonalno-technicznym w świetle art. 3 ust. 1 lit. e pkt 2 dyrektywy 89/104. Przytoczony zarzut funkcjonalnego charakteru spornego oznaczenia jest zasadniczym w niniejszej sprawie, gdyż powoduje automatyczne wyłączenie go spod ochrony znaku towarowego. Niemożliwe jest więc uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej. Podkreślił, że objęta ochroną postać przedstawia widok pojemnika widzianego z góry. Patrząc na opakowanie należy przyjąć, że nie pojawi się w takiej postaci, jak zarejestrowana w obrocie, na pewno jako znaku towarowego. Na tej formie muszą być również elementy identyfikujące czyli: folia wierzchnia i boczna. Podniósł, że w świetle orzecznictwa formy opakowania produktu nie są postrzegane jako wskazówki komercyjnego pochodzenia towarów z jednego i tego samego źródła w przeciwieństwie do elementów słownych, czy graficznych. Powołał się w tym zakresie na wyrok TS z 12 lutego 2004 r. C 218/01 w sprawie znaku Henkel.

W zakresie zarzutu z art. 8 pkt 1 u.z.t. powołał się na wyrok C 529/07 w sprawie "Chocoladenfabriken Lindt & Sprungli AG" z 11 czerwca 2009 r., w którym wskazano wytyczne interpretacyjne - np. zgłoszenie znaku do rejestracji bez zamiaru używania tego znaku, wyłącznie po to by blokować używanie innych oznaczeń przez osoby trzecie.

Natomiast uprawniony odpowiadając na zarzut funkcjonalnego charakteru spornego oznaczenia podniósł, że w kontekście dyrektywy 89/104, bądź ww. rozporządzenia, lub też przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, art. 7 u.z.t. znajduje swoje miejsce w art. 129 p.w.p. Funkcjonalność oznaczenia mieści się natomiast w treści art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. Nie ma zarejestrowanego znaku słowno-graficzno-przestrzennego, są natomiast zarejestrowane znaki słowne albo słowno-graficzne. Z natury znaków towarowych wynika, że są one używane równolegle. Wyjaśnił, że w tym wypadku jest to słowo "Fantasia", znak słowno-graficzny "Danone" oraz forma przestrzenna i powołał się na wyrok w sprawie C 353/03 "have a brake... have a kitkat", wyrok w sprawie C-488/06 i wyrok Sądu Najwyższego w sprawie skopka z 10 lutego 2011 r. ( IV CSK 393/10).

Uprawniony - złożył wydruk wzoru przemysłowego [...] zarejestrowanego na rzecz wnioskodawcy i wskazał, że we wzorze tym jest widoczne nacięcie. Podczas rozprawy przed organem nastąpiła prezentacja możliwości dozowania jogurtu, w toku której uprawniony starał się wykazać, że łączenie dwóch produktów ze sobą jest chwytem reklamowym, a nie rzeczywistą funkcją techniczną.

W odpowiedzi na powyższe stanowisko uprawnionego wnioskodawca złożył wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2006 r. (II GSK 67/06) oraz z 20 stycznia 2009 r. (II GSK 642/08), na okoliczność, że w sprawie takiej jak niniejsza art. 31 u.z.t. zastosowania nie znajduje. Zdaniem wnioskodawcy wszystkie istotne elementy spornego znaku wykonują funkcję techniczną. Stosowanie oznaczenia słowno-graficzno-przestrzennego, kombinowanego nie stanowi używania samej formy opakowania. Odnośnie zgłoszenia wzorów przemysłowych w Alicante wnioskodawca wyjaśnił, że rzeczywiście takie zgłoszenia miały miejsca, ale dotyczyły one wzorów przemysłowych, dlatego nie mają żadnego znaczenia przy ocenie zdolności ochronnej znaku towarowego. Na dowód okazał wydruk przedstawiający sporne opakowanie i oświadczył, iż widzi linię, która może służyć jako załamanie umożliwiające "transport" składnika z mniejszej komory do większej komory.

W dalszym toku sprawy strony podtrzymywały swoje stanowiska polemizując ze sobą i przytaczając szeroko orzecznictwo. Uprawniony podkreślał możliwość używania jednego znaku w ramach innego znaku, opierając się w tym zakresie na wyroku w sprawie skopka oraz wyroku Naczelnego Sąd Administracyjny z 3 października 2011 r. sygn. akt IIGSK 839/10 w sprawie DUAL vs DUAL SALT TECHNOLOGY. Używanie spornego przestrzennego znaku towarowego w połączeniu ze znakiem towarowym "Fantasia" czy "Danone", należy traktować jako używanie tego znaku w obrocie, umożliwiające nie tylko nabycie wtórnej zdolności przez ten znak, ale wręcz uzyskanie statusu znaku renomowanego, jak to ma miejsce w stanie faktycznym i prawnym niniejszej sprawy.

W piśmie z [...] lutego 2012 r. wnioskodawca rozszerzył podstawy swojego wniosku o art. 4 u.z.t. Jego zdaniem takimi oznaczeniami są także znaki przestrzenne (formy), o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e pkt ii dyrektywy nr 89/104. Wszystkie istotne elementy takich znaków przestrzennych wykonują funkcje techniczną/użytkową. Z tego też powodu, nie mogą wykonywać podstawowej funkcji znaku towarowego, polegającej na oznaczeniu komercyjnego pochodzenia towarów (usług) z jednego i tego samego przedsiębiorstwa. Jako takie muszą pozostać dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczestników obrotu gospodarczego.

Zdaniem wnioskodawcy znakiem funkcjonalnym technicznie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e pkt ii dyrektywy nr 89/104 jest również sporny znak. Podkreślił przy tym, że z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika nakaz uwzględniania ww. przepisu dyrektywy nr 89/104, przy interpretacji przepisów ustawy o znakach towarowych i przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 czerwca 2005 r. II GSK 92/05. Wnioskodawca powołał się również na stanowisko Trybunału z 12 lutego 2004 r. w sprawie C- 218/01, Henkel KgaA, zgodnie z którym w odniesieniu do znaków składających się z opakowań towarów "(...) które są opakowywane w handlu z powodów związanych z samym charakterem towaru, opakowanie tego towaru musi być utożsamione z formą towaru, w ten sposób, że opakowanie stanowi formę towaru w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. (e) dyrektywy." Mając to na względzie wskazał, że jogurt (deser jogurtowy) jest bez wątpienia towarem, który nie ma formy właściwej sobie i dlatego handel tym produktem wymaga opakowania. Zatem w jego ocenie, opakowanie dwuskładnikowego deseru jogurtowego (a takim opakowaniem jest sporny znak) musi zostać utożsamione z formą towaru, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e pkt ii dyrektywy nr 89/104.

Odnosząc się do powoływanego przez uprawnionego wyrok o sygn. akt II GSK 839/10 w sprawie DUAL vs DUAL SALT TECHNOLOGY stwierdził, że nie stanowi on istotnego argumentu na rzecz tezy uprawnionego, z uwagi na odmienność stanów faktycznych. Powoływany wyrok dotyczył bowiem kwestii wykazania rzeczywistego używania znaku słownego "DUAL" na podstawie materiałów dotyczących innego znaku słownego (znaku "DUAL GOLD"). Ponadto analogiczna ocena nie wchodzi w rachubę w niniejszym stanie faktycznym, gdyż oznaczenie obejmujące dwukomorową formę z etykietami i elementami słownymi "DANONE" i "Fantasia" nie jest znakiem, tym samym co do istoty (art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p.) w porównaniu ze spornym znakiem. Tym bardziej, że element przestrzenny w opakowaniu produktu "DANONE Fantasia" różni się od elementu przestrzennego stanowiącego sporny znak.

Ponadto wnioskodawca wskazał, że w powoływanym wyroku o sygn. akt II GSK 839/10 Sąd nie potwierdził rzeczywistego używania znaku towarowego. W istocie nakazał ponowną ocenę tego używania, na podstawie całokształtu okoliczności sprawy.

W piśmie z [...] kwietnia 2012 r. uprawniony wskazał, że Sąd Apelacyjny w [...] wyrokiem z 14 marca 2012 r. (sygn. akt [...]) zmienił wyrok Sądu I Instancji i uwzględnił jego roszczenia, w tym roszczenie o zakazanie wnioskodawcy (pozwanemu) naruszania praw ochronnych uprawnionego na przestrzenny sporny znak towarowy oraz dopuszczania się względem powoda czynów nieuczciwej konkurencji poprzez oferowanie produktów mlecznych w opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu oraz pojemnika większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś przestrzeń między pojemnikami tworzy w przekroju pionowym trapez. Uprawniony wskazał, że w ocenie Sądu Apelacyjnego sporny znak jest znakiem renomowanym.

Uprawniony podniósł, że zarzuty naruszenia art. 4 i art. 7 u.z.t. wykluczają się wzajemnie. Nie jest bowiem możliwe, aby jedno i to samo oznaczenie, nie spełniało cech znaku towarowego jako takiego, w rozumieniu art. 4 u.z.t. i jednocześnie spełniało te cechy, co jest warunkiem sine qua non możliwości podniesienia zarzutu naruszenia art. 7 u.z.t. Podkreślił, że łączenie dwóch składników ze sobą jest zabiegiem reklamowym, a nie rzeczywistą funkcją techniczną, zaś ich dozowanie może nastąpić wyłącznie przy użyciu łyżeczki i nie jest tu konieczne przechylenie mniejszej części w kierunku większej. Wskazał, że celem reklamy jest podkreślenie wyjątkowości jogurtów "Fantasia" i zachęcenie konsumenta do ich kupna ze względu na wyjątkowy smak, który konsument może dowolnie kreować, łącząc dwa składniki w proporcjach, jakie uzna za najlepsze dla niego. Każdy konsument jest inny, jeden woli jogurty bardziej słodkie, inny mniej słodkie, jeszcze inny woli zjeść najpierw sam dodatek, a potem jogurt, a kolejny w dokładnie odwrotnej kolejności. Taką możliwość daje im dwukomorowość jako taka, a nie przelewanie jednego składnika do drugiego, czy pozostałe cechy przestrzennego spornego znaku towarowego.

W piśmie z [...] lipca 2012 r. wnioskodawca wskazał, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego funkcjonalność techniczną, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e pkt ii dyrektywy nr 89/104, należy uwzględnić zarówno na tle art. 4 u.z.t, jak i na tle art. 7 u.z.t. Innymi słowy rejestracja formy objętej zakresem art. 3 ust. 1 lit. e pkt ii dyrektywy nr 89/104 narusza zarówno art. 4, jak i 7 u.z.t. Powołał się w tym względzie na wyrok z 29 czerwca 2005 r. w sprawie sygn.. akt II GSK 92/05 (ciastka Delicje), w świetle którego uzasadniony jest pogląd, że rejestracja formy objętej zakresem art. 3 ust. 1 lit. e pkt ii dyrektywy nr 89/104 - a taką formą jest zdaniem wnioskodawcy sporny znak, narusza art. 4 u.z.t., jak również art. 7 u.z.t.

Wnioskodawca powołał się także na dwie decyzje Izb Odwoławczych Urzędu w Alicante, dotyczące dwukomorowych pojemników dla produktów mlecznych, które załączył do sprawy, tj.: decyzję IV Izby Odwoławczej Urzędu w Alicante z 3 marca 2009 r. w sprawie R 993/2008-4 oraz decyzję I Izby Odwoławczej Urzędu w Alicante z 22 stycznia 2009 r. w sprawie R 1626/2008-1.

Ostatecznie reasumując swoje stanowisko wnioskodawca wskazał, że kluczowe znaczenie w niniejszym postępowaniu mają przede wszystkim wyroki Trybunału Sprawiedliwości: w sprawie Henkel (C-218/01), w sprawie Philips (C-299/99), w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprungli (C-529/07) oraz wydany w wyniku odwołania od wyroku Sądy Pierwszej Instancji w sprawie Lego Juris (C- 48/09 P).

Natomiast uprawniony stwierdził, że sporny znak towarowy posiadał pierwotną zdolność odróżniającą w dacie zgłoszenia. Potwierdzeniem tego ma być w jego ocenie okoliczność zgłoszenia na terenie Polski przez spółkę niemiecką D. GmbH wzoru zdobniczego o kształcie podobnym do spornego znaku. Jednocześnie przedłożył do akt materiały marketingowe, ukazujące różnorodność i jakość jogurtów Fantasia, a także dominującą ich pozycję na rynku polskim w latach 2004-2008 oraz przykładową wielkość sprzedaży w 2008 r. oraz postanowienie niemieckiego Sądu Najwyższego (sygn. akt C-12/12), dotyczące pytania prejudycjalnego, w zakresie dopuszczalności używania jednego zarejestrowanego znaku towarowego, będącego częścią innego zarejestrowanego znaku towarowego. Przy piśmie z [...] stycznia 2013 r. uprawniony załączył także wyniki badań rynku jogurtów przeprowadzonych przez M. w 2004 r.

4. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy RP na wstępie zbadał interes prawny po stronie wnioskodawcy do wniesienia rozpoznawanego wniosku. Wskazał, że samo wystosowanie listu ostrzegawczego jest zgodnie z judykaturą traktowane jako przejaw istnienia interesu prawnego. Mając także na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2002 r. (sygn. akt III RN 218/01) uznał, że wnioskodawca - jako konkurent uprawnionego, domagający się dostępu do rynku w ten sposób, iż chce mieć możliwość używania w obrocie gospodarczym oznaczenia o kształcie pojemnika dwukomorowego, ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia ochrony na terytorium Polski spornego znaku towarowego, który jak twierdzi, jest znakiem funkcjonalnym technicznie. Organ wyjaśnił przy tym, że strony niniejszego postępowania są konkurentami na rynku, zaś uprawniony wystąpił z powództwem przeciwko wnioskodawcy z tytułu naruszenia praw do znaku spornego. Sprawa ta jest obecnie na etapie skargi kasacyjnej wniesionej do Sądu Najwyższego. Istnienie spornego prawa ogranicza więc swobodę działalności gospodarczej wnioskodawcy w rozumieniu art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 20 Konstytucji RP w zakresie posługiwania się w obrocie opakowaniem dwukomorowym. Dlatego wnioskodawca ma prawo żądać ustalenia, czy uznanie ochrony znaku spornego na terenie Polski nastąpiło z zachowaniem ustawowych warunków uznania ochrony. Konkludując organ stwierdził, że interes prawny wnioskodawcy znajduje oparcie w przepisach art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jest to interes bezpośredni, konkretny, realny oraz znajduje potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, a nadto wynika z przepisów prawa materialnego.

5. Przechodząc do meritum sprawy Urząd Patentowy RP ustalił, że sporny znak towarowy został zarejestrowany dnia 12 sierpnia 1998 r., czyli w czasie obowiązywania ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, wobec tego przyjął, że przepisy tej ustawy będą stanowić podstawę oceny ustawowych warunków wymaganych do uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony spornego znaku.

Analizując ww. znak jako całość Urząd Patentowy RP uznał, że relewantny krąg odbiorców nie skojarzy formy opakowania z pochodzeniem towarów od konkretnego przedsiębiorcy, lecz z samym produktem i jego składem. Kształt rozpatrywanego opakowania jest banalny, nie zawiera żadnych elementów charakterystycznych, które pozwalałyby na jego utożsamienie z konkretnym źródłem. Dla potencjalnego odbiorcy samo opakowanie jest informacją, że ma do czynienia z dwoma oddzielnymi produktami. W opakowaniu większym znajduje się produkt główny, w mniejszym dodatek tj. dżem, musli, kruszonka, podlegający zmieszaniu z produktem głównym. Jaka jest zawartość dodatku potencjalny nabywca może dostrzec przed otwarciem, bowiem komora mniejsza ma przezroczyste ścianki, przez które wszystko widać. Także rozmieszczenie i kształt komór są uwarunkowane funkcjonalnie tak żeby możliwe było pobranie zawartości łyżką. Dzięki zastosowaniu mniejszej i większej komory uzyskuje się możliwość dodania zawartości mniejszej komory do większej komory poprzez przełamanie mniejszej komory w kierunku większej komory. Gdyby obie komory miały tę samą wielkość to powstałoby niebezpieczeństwo, że zawartość jednej komory zostałaby przy przełamaniu kubeczka przeniesiona poza obręb drugiej komory. Przyjęty system jest zrozumiały, bowiem zastosowanie dwóch komór umożliwia oferowanie różnych smaków w jednym produkcie bez konieczności ich uprzedniego łączenia. Zapewnia to możliwość dłuższego terminu przydatności do spożycia. Konfekcjonowanie w dwóch odrębnych komorach pozwala bowiem na utrzymanie w stanie suchym dodatków takich jak, np. prażone płatki zbożowe, czy płatki kukurydziane. Rozdzielenie dodatków od produktu głównego pozwala też na odpowiednie dozowanie tych dodatków. Czysto funkcjonalnego charakteru spornego oznaczenia nie podważa okoliczność, że konsument nie musi skorzystać z "mechanizmu" przenoszenia składników poprzez przegięcie mniejszej komory do większej komory lub zamiast tego użyć łyżeczki. Dwukomorowość opakowania, jak sam uprawniony stwierdził, daje możliwość dowolnego kreowania smaku, poprzez łączenie dwóch składników w proporcjach jakie konsument uzna za najlepsze. Organ przypomniał, że uprawniony wskazał, że jest to zabieg reklamowy, a nie rzeczywista funkcja techniczna, jednakże w jego ocenie mimo, że jest to atrakcyjny sposób oferowania jogurtu, to bezsprzecznie dwukomorowość jest cechą techniczną, która umożliwia sposób konsumpcji pozwalający na dowolne łączenie dodatku z jogurtem.

Przypominając dla jakich towarów sporny znak został zarejestrowany organ zauważył, że w rzeczywistości w opakowaniu o kształcie będącym przedmiotem ochrony spornego znaku towarowego konfekcjonowane są jogurty wraz z dodatkiem, którym może być dżem, kruszonka, płatki lub inne. Są to towary, które nie mają swojej formy, lecz przybierają formę opakowania. W tym kontekście organ przywołał treść wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01 Henkel KgaA (pkt 33 i 35) i stwierdził, że podobna sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie. Towary takie jak jogurt przybierają formę opakowania, a zatem czyste opakowanie należy utożsamić z formą towaru. Ponadto wskazał, że przedmiotowe opakowanie nie odbiega od norm i zwyczajów panujących w sektorze opakowywań jogurtów i innych produktów nabiałowych. Jest to bowiem opakowanie plastikowe, którego większa komora jest w kolorze białym, a mniejsza jest przezroczysta, o obłym kształcie i gładkich ściankach. Z materiału dowodowego wynika, że opakowanie to odpowiada wielkością innym opakowaniom produktów nabiałowych na rynku. Natomiast dwukomorowość jest cechą funkcjonalną, która - jak sam uprawniony stwierdził, nie jest cechą odróżniającą sporny znak i jako taka nigdy nie była zakazywana. Na potwierdzenie powyższego Urząd Patentowy RP przywołał: decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z 31 stycznia 2001 r. w sprawie R-556/1999-1, dotyczącą dwukomorowego pojemnika o kształcie kwadratu oraz wyrok Trybunału z 7 października 2004 r. w sprawie C-136/02 (pkt 31), dotyczący trójwymiarowych znaków towarowych stanowiących cylindryczne kształty latarek.

Urząd Patentowy RP wskazał, że charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać z jednej strony przez odniesienie do towarów i usług, dla których został zarejestrowany, z drugiej strony uwzględniając sposób postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców. Przy czym dokonując przedmiotowej oceny należy brać pod uwagę jego postrzeganie przez relewantnych odbiorców na obszarze na którym jest zarejestrowany i używany, a nie na całym obszarze Wspólnoty Europejskiej. Mając to na względzie organ zbadał stopień uwagi potencjalnych odbiorców i warunki zbytu w analizowanej grupie towarów i stwierdził, że przy zakupie towarów, będących przedmiotem niniejszego postępowania, stopień uwagi odbiorców nie jest wysoki, gdyż chodzi w tym przypadku o artykuły konsumpcji masowej, które są z reguły usytuowane w niskim segmencie cenowym i są nabywane codziennie w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. W odniesieniu do takich towarów krąg odbiorców zwraca raczej uwagę na etykietę, która jest umieszczona na opakowaniu oraz na znajdującą się na etykiecie nazwę lub logo niż na gołe opakowanie. W sytuacji, gdy nie mamy do czynienia z nabywaniem towarów w systemie samoobsługowym, lecz towar podaje sprzedawca wyłącznym elementem branym pod uwagę będzie nazwa produktu Danone albo Fantasia. Na dowód przywołał wyroku z 4 marca 2010 r. w sprawie T-24/08 (pkt 33), wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 grudnia 2012 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1340/12) oraz stanowisko w sprawie C-24/05 P (pkt 49).

Urząd Patentowy RP zauważył, że sporny znak nie ma ani etykiety, ani logo lub nazw, które mogłyby nadać całości charakter wskazujący na pochodzenie produktu, ani też nie wykazuje on jakiejkolwiek cechy szczególnej, która przekazywałaby informacje o źródle pochodzenia. Organ zgodził się z uprawnionym, że przeciętny odbiorca nie analizuje skrupulatnie etykiet oraz zwraca uwagę na opakowanie, na które w normalnych warunkach obrotu składa się pojemnik wraz z barwnymi etykietami. Zgodził się również z tezą, że jogurty są produktami nabywanymi impulsywnie, natomiast nie ulega wątpliwości, że sięgając po artykuł spożywczy, spogląda się na etykietę i jednym aktem poznawczym jest się w stanie odczytać umieszczony na towarze znak towarowy. Stąd zauważalne na rynku tendencje umieszczania na produktach wyrazistych etykiet z wyraźnie dającymi się odczytać elementami słownymi, stanowiącymi znaki towarowe. Tak samo jest w przypadku produktu oznaczonego znakiem towarowym Fantasia. Wyraz Fantasia rozciąga się na całą długość etykiety umieszczonej na opakowaniu jogurtu, a nad oznaczeniem Fantasia widnieje nie mniej dostrzegalny znak towarowy DANONE.

Mając powyższe na uwadze organ stwierdził, że mimo, iż na rynku występują różne kształty opakowań dwukomorowych, analizowane opakowanie nie może stanowić znaku towarowego, który zgodnie z ustawą ma pełnić funkcję gwarancyjną, to jest ma być gwarantem, że produkt oznaczany tym znakiem, ma niezmienioną jakość. O ile znak towarowy Fantasia czy DANONE może taką funkcję pełnić, o tyle w przypadku samego gołego opakowania konsument może mieć wątpliwości, czy na pewno w tym opakowaniu zawiera się poszukiwany produkt. W ocenie organu konsument biorąc do ręki takie opakowanie, nawet jeśli już wcześniej widział ten kształt i był zadowolony z produktu, będzie jednak szukał informacji potwierdzającej, że to opakowanie zawiera poszukiwany przez niego jogurt. Taką informacją, która rozwieje wątpliwości konsumenta, będzie umieszczony na opakowaniu znak towarowy Fantasia lub DANONE. Ujrzawszy oznaczenia słowno-graficzne, konsument nie poszukuje już na opakowaniu informacji dotyczącej podmiotu wprowadzającego produkt do obrotu. W tym kontekście organ ponownie powołał wyrok Trybunału z 7 października 2004 r. w sprawie C-136/02 P (pkt 32), dotyczącej trójwymiarowych znaków towarowych stanowiących cylindryczne kształty latarek, a także wyrok z 14 września 2010 r. w sprawie C-48/09 P Lego Juris A/S (pkt 81 i 83 oraz pkt 72); wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 grudnia 2012 r. (VI SA/Wa 1340/12); wyrok Trybunału z 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM; wyrok SP I z 31 maja 2006 r. w sprawie T-15/05 De Waele przeciwko OHIM i wyrok Sądu z 10 listopada 2004 r. w sprawie T-402/02. Konkludując stwierdził, że potencjalny odbiorca nie dostrzeże w pojemniku informacji o pochodzeniu produktu, zaś rozpatrywana forma stanowiąca kształt opakowania dla potencjalnego odbiorcy będzie wyłącznie informacją, że opakowanie to składa się z dwóch komór i jest przeznaczone do przechowywania dwóch różnych składników: produktu podstawowego oraz dodatku. Organ uznał to za zgodne z tezą zawartą w wyroku Trybunału z 12 lutego 2004 r. w sprawie Henkel KgaA (C-218/01), że "w odniesieniu do znaków trójwymiarowych składających się z opakowania towarów, które są opakowywane w handlu z powodów związanych z samym charakterem towaru, zdolność odróżniająca, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy nr 89/104, musi być określana w związku z percepcją należycie poinformowanego, uważnego i racjonalnego przeciętnego konsumenta tych towarów. Taki znak powinien pozwolić mu, bez przeprowadzania analizy lub porównania i bez wykazywania szczególnej uwagi, na odróżnienie danego towaru od towarów innych przedsiębiorstw."

6. Urząd Patentowy RP mając na względzie upływ pięcioletniego okresu między datą uznania skutków rejestracji znaku międzynarodowego podniósł, że musiał zająć się kwestią art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. z mocy art. 15213 p.w.p. i art. 31 u.z.t., czyli który przepis stosować i czy w ogóle stosować którykolwiek z nich. Wskazał, że w orzecznictwie dominuje pogląd, iż postępowanie sporne wszczęte pod rządami ustawy Prawo własności przemysłowej skutkuje tym, że zastosowanie ma przepis art. 165 p.w.p., a nie art. 31 u.z.t. Przyznał, że co prawda w niektórych orzeczeniach przyjmuje się, że dla ustalenia jaką ustawę stosuje się, w tym względzie decydujące znaczenie ma moment upływu 5 letniego terminu od daty rejestracji, niemniej niezależnie od przyjętego sposobu liczenia zastosowanie ma jego zdaniem w tej sprawie art. 165 p.w.p., a nie 31 u.z.t. Uzasadnił to tym, że zarówno wniosek o unieważnienie, jak i upływ pięciu lat od daty uznania skutków rejestracji międzynarodowej spornego znaku, nastąpiło pod rządami ustawy Prawo własności przemysłowej. Jednocześnie wskazał, że przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. podlega ocenie w niniejszej sprawie, bowiem dotyczy kwestii zdolności odróżniającej, czyli instytucji określonej w art. 129 p.w.p., której odpowiednikiem był przepis art. 7 u.z.t., mający zastosowanie w tej sprawie. Nadto organ podał, że stosowania przepisu art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie wyłącza przepis art. 165 ust. 2 p.w.p., bowiem nie dopatrzył się nagannego zachowania po stronie uprawnionego, które z uwagi na przepis zawarty w art. 165 ust. 2 p.w.p. mogłoby uniemożliwić uprawnionemu wykazywanie okoliczności, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

7. Urząd Patentowy RP odnosząc się do zarzutu dotyczącego złej wiary zacytował treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 grudnia 2012 r. (VI SA/Wa 1340/12) i przyjął, że w sprawie nie zostało dowiedzione, że zgłoszenie przedmiotowego oznaczenia miało charakter wyłącznie blokujący, bez zamiaru używania. Za nieprzemawiające za uznaniem złej wiary po stronie uprawnionego przyjął także wytoczone przez niego powództwo przeciwko wnioskodawcy, takie działanie bowiem potraktował raczej za korzystanie z prawa do wyłączności, jakie daje prawo do znaku towarowego. Stwierdził, że uprawniony wykorzystywał w obrocie opakowanie o kształcie jak przedmiotowy znak towarowy, jednakże z uwagi na sposób używania nie było ono stosowane w charakterze znaku towarowego. W subiektywnym odczuciu uprawnionego opakowanie to było od początku stosowane w funkcji znaku towarowego. W związku z tym organ przyjął, że zarzut zgłoszenia znaku wyłącznie w celu blokowania konkurentów bez zamiaru używania oznaczenia jest bezzasadny.

Organ wyjaśnił, że o złej wierze w rozpatrywanej części towarów nie może również świadczyć sam fakt rejestracji oznaczenia w odniesieniu do innych towarów, nie objętych niniejszym wnioskiem. Jakkolwiek wnioskodawca twierdzi, że dla tak szerokiej grupy towarów oznaczenie nie może być stosowane w obrocie, to jednak kwestia ta pozostaje poza zakresem rozpoznania w obecnej sprawie i używanie lub nie oznaczenia w zakresie jednych produktów, nie może automatycznie świadczyć o zamiarze niestosowania znaku przez zgłaszającego w odniesieniu do innych towarów (objętych przedmiotowym wnioskiem). Organ podał, że w przypadku, gdy wnioskodawca kwestionuje używanie znaku w zakresie określonych towarów, może wystąpić w tej części z odrębnym wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego.

8. Jednocześnie Urząd Patentowy RP uznał, że przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie może stanowić przeszkody w unieważnieniu spornego prawa bowiem uprawniony nie udowodnił, że sporny znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego. Jego zdaniem przesądza o tym sposób stosowania oznaczenia spornego razem z innymi oznaczeniami. Przychylając się do tezy, że w konkretnej sytuacji może być używanych kilka znaków obok siebie, to dla wykazania takiego używania w sposób rzeczywisty w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej, za konieczne organ przyjął udowodnienie, że oznaczenie takie dało się w sposób jednoznaczny wyodrębnić, z punktu widzenia relewantnego kręgu odbiorców, tak żeby mógł się on z nim w całości zetknąć. W ocenie organu sposób nałożenia etykiet, które niemal w całości zajmują powierzchnię frontową komory większej i górną część spornego opakowania powoduje, że to przez te elementy graficzne i słowne potencjalny nabywa postrzega produkt i go zapamiętuje. Nie zmienia tego fakt, że frontowa część mniejszej komory nie jest opatrzona etykietą bowiem, jest ona przezroczysta i po napełnieniu, czyli w chwili sprzedaży, dominuje znajdujący się w środku produkt np. ciemny dżem, który wpływa na sposób postrzegania tej mniejszej komory. Odbiorca zwraca uwagę na znajdujący się wewnątrz dodatek a nie komorę opakowania. Z punktu widzenia wypracowanych zasad oceny używania znaku, że modyfikacje między postacią używaną a czystą formą objętą ochroną są istotne.

Powyższego nie zmieniają zdaniem organu załączone w sprawie dowody, w szczególności wyniki badań z września 2008 r. przedstawione na okoliczność postrzegania i zapamiętywania opakowania Fantasia. Abstrahując od tego, że dowód ten został sporządzony na zlecenie uprawnionego, organ zwrócił uwagę, że z jego treści wynika, iż jedynie część odbiorców postrzega opakowanie w postaci zbliżonej do objętej ochroną, czyli bez etykiet, czy widocznych w małej komorze składników, jako pochodzące od uprawnionego. Przykładowo tylko 57% respondentów używających Fantasię, kojarzy to opakowanie z Fantasią. Z tego organ wywiódł, że pozostałe 43% osób, które używają jogurtu Fantasia, a zatem miały w ręku i zapoznały się dwukomorowym opakowaniem tego produktu, nie kojarzą go z marką Fantasia. Uznał więc, że część respondentów nie utożsamiała tego opakowania z wnioskodawcą, lecz z innymi podmiotami, lub nie miała żadnych skojarzeń. Zdaniem organu z punktu widzenia tej drugiej grupy odbiorców, która jest znacząca, należy rozpatrywać czy przyjęty sposób dystrybucji wpływa na asocjacje, możliwość powiązania przez odbiorcę znaku, w postaci czystego opakowania i producenta. W ocenie organu nie zostało to wykazane.

9. Odnośnie przedłożonych przez uprawnionego wyników badań rynkowych, dotyczących spożycia i nastawienia konsumentów w styczniu 2006 r., Urząd Patentowy RP przypomniał, że jak sam uprawniony wskazał, odnoszą się one do produktu mleczarskiego o nazwie Fantasia, nie odnoszą się natomiast do kształtu opakowania będącego przedmiotem spornego prawa. Ponadto organ stwierdził, że także inne dowody przedłożone przez uprawnionego - takie jak katalog produktów czerwiec-wrzesień 2007 r. oraz styczeń-marzec 2008; certyfikat "Lider Dystrybucji" z 2004 r.; materiały marketingowe i przedstawiające opakowanie z etykietami, na których widnieje znak towarowy Fantasia oraz DANONE; ranking wartościowych marek 2004 r.; faktury sprzedaży; wyniki badań rynku jogurtów przeprowadzonych przez M. z 2004 r., dotyczą znaku towarowego Fantasia lub DANONE, a nie kształtu opakowania, będącego przedmiotem spornego prawa. Wobec tego organ uznał, że nie mogą one stanowić dowodu na wtórną zdolność odróżniającą spornego znaku.

10. W ocenie Urzędu Patentowego RP intensywne używanie i ewentualna renoma znaku towarowego Fantasia oraz DANONE, nie mogą niejako spłynąć na dwukomorowy pojemnik, który nie był używany w charakterze znaku towarowego i przesądzić o jego wtórnej zdolności odróżniającej. Zastosowanie poglądu o automatycznym przeniesieniu renomy znaku towarowego na opakowanie w praktyce miałoby kuriozalne skutki, bowiem każde zwykłe pudełko czy butelka nabywałoby wtórną zdolność odróżniającą tylko dlatego, że widniał na nim znak towarowy renomowany. Taka sytuacja zapewne sparaliżowałaby rynek. Nie kwestionując przy tym ogólnego założenia, że możliwe jest używanie kilku znaków obok siebie, organ stwierdził, że konieczne jest by stosowanie to umożliwiało zainteresowanemu kręgowi odbiorców faktyczne rozpoznanie towaru oznaczonego tym znakiem jako pochodzącego z określonego źródła.

Organ przypomniał, że uprawniony powołał się m.in. na wyrok Trybunału (druga izba) z 7 lipca 2005 r. w sprawie C- 353/03 Société des produits Nestlé SA przeciwko Mars UK Ltd, mającej za przedmiot wniosek o wydanie - na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, dotyczącego wykładni art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U.L 1989 r., nr 40, str. 1), w którym Trybunał, odpowiadając na pytania, orzekł że "znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w następstwie używania tego znaku jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z nim." Jednakże uzasadniając powyższą tezę, Trybunał wskazał, że "w odniesieniu do uzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania należy stwierdzić, że fakt rozpoznawania przez właściwy krąg odbiorców towaru lub usługi jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa musi wynikać z używania danego znaku w charakterze znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 64). Dla spełnienia tego ostatniego wymogu, będącego przedmiotem sporu przed sądem krajowym, nie jest bezwzględnie konieczne, by zgłoszony znak towarowy był używany samodzielnie. W istocie art. 3 ust. 3 dyrektywy nie zawiera ograniczenia w tym względzie, ponieważ wspomina jedynie o "używaniu" znaku. W związku z tym wyrażenie "używanie znaku w charakterze znaku towarowego" należy rozumieć jako odnoszące się wyłącznie do używania znaku w tym celu, aby właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar lub usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Tego rodzaju rozpoznanie i związane z tym uzyskanie przez znak towarowy charakteru odróżniającego może nastąpić zarówno w następstwie używania go jako części zarejestrowanego znaku towarowego lub jako jego elementu, jak i w następstwie używania innego znaku towarowego w połączeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym. W tych dwóch przypadkach wystarczy, gdy w następstwie używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznaje towar lub usługę oznaczone wyłącznie znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa." (pkt 26 - 31).

Nadto organ wskazał, że uprawniony powołał się również na postanowienie niemieckiego Sądu Najwyższego, w którym zawarty został wniosek do Trybunału Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (sprawa C-12/12 LEVI), w którym to Sąd Najwyższy niczego nie przesądza bowiem stwierdził, że sukces kasacji uzależniony jest od sposobu interpretacji art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/1994 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Z tego względu przed podjęciem decyzji w sprawie środka odwoławczego zawiesił postępowanie i wystąpił do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym. Trybunał wydał wyrok w tej sprawie już po wydaniu decyzji w przedmiotowym postępowaniu, tj. 18 kwietnia 2013 r.

11. Przechodząc na grunt niniejszej sprawy organ stwierdził, że nie mamy jednak w niej do czynienia ze znakiem, który nie był używany w charakterze znaku towarowego tak, aby właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar nim opatrywany jako pochodzący od uprawnionego. Oznaczenia, którymi było pokryte przedmiotowe opakowanie zmieniały istotnie jego charakter odróżniający.

Dalej organ wskazał, że uprawniony powołał się na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 25 października 2012 r. w sprawie C-553/11 PROTI obszernie go cytując. Organ zauważył, że między postacią używaną zobrazowaną w materiałach dowodowych przedłożonych przez uprawnionego, a postacią zarejestrowaną jako sporny znak zachodzą zasadnicze różnice. I tak sporny znak przedstawia gołe opakowanie, natomiast postać używana to opakowanie pokryte barwnymi oznaczeniami graficznymi oraz słowno-graficznymi. Między tymi postaciami występują zasadnicze różnice w charakterze odróżniającym.

Mając powyższe na względzie organ uznał, że uprawniony nie wykazał używania opakowania w postaci objętej ochroną w funkcji znaku towarowego. Jednocześnie nie podzielił założenia uprawnionego, że to na wnioskodawcy spoczywał obowiązek wykazania wszystkich okoliczności, gdyż zgodnie z ogólną zasadą dowodzenia ciężar udowodnienia danego faktu spoczywa na tym, kto z tego faktu wywodzi określone skutki prawne. W tej sytuacji każda ze stron musi wykazać samodzielnie zaistnienie okoliczności na które się powołuje.

12. Powyższych ustaleń nie zmienia także wyrok Sądu Apelacyjnego z [...] marca 2012 r. sygn. akt [...], gdyż w niniejszej sprawie nie jest on związany ustaleniami tego sądu powszechnego i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, przepisy, poglądy doktryny i orzecznictwa sam może samodzielnie ustalić istotne dla sprawy okoliczności. Organ wskazał, że nie ma tu zastosowania art. 153 p.p.s.a. Na tą okoliczność odwołał się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lipca 2012 r., sygn. akt. II GSK 2324/11 oraz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 21 lutego 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 2216/07. Mając to na uwadze organ dodatkowo wyjaśnił, że ww. wyrok Sądu Apelacyjnego w [...] w sprawie z powództwa uprawnionego zapadł [...] marca 2012 r., tj. w czasie, gdy międzynarodowy sporny znak towarowy był chroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem dopóki Urząd Patentowy RP w postępowaniu spornym o unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego spornego znaku nie orzeknie o unieważnieniu tegoż prawa, należy je honorować i przyjmować założenie, że znak ten spełnia ustawowe warunki uzyskania ochrony. Tak z resztą stwierdził Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu omawianego wyroku. Wskazał on, że ochrona spornego znaku towarowego została uznana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co oznacza, że ma on charakter odróżniający i z tytułu tej rejestracji wynika również domniemanie jego odróżniającego charakteru. Dalej organ wyjaśnił, że w tym stanie rzeczy ww. Sąd Apelacyjny, respektując wyłączne prawo ochronne uprawnionego - powoda, na przestrzenny sporny znak towarowy, zakazał wnioskodawcy - pozwanemu m.in. naruszania tego prawa oraz zakazał dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji poprzez oferowanie produktów mlecznych w opakowaniach o konkretnym kształcie, tj. kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu, większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy nimi tworzy, w przekroju pionowym, trapez oraz używanie w obrocie gospodarczym i/lub wprowadzania do obrotu produktów mlecznych w opakowaniach o opisanym wyżej kształcie.

13. Urząd Patentowy RP ostatecznie stwierdził, że rozpatrując ww. wniosek o unieważnienie prawa wyłącznego w ramach zarzutów wskazanych tym wniosku władny był unieważnić prawo, jeżeli przemawia za tym materiał zgromadzony w sprawie i poczynione ustalenia. W ocenie organu przytoczony więc ww. wyrok Sądu Apelacyjnego nie mógł przesądzać o sposobie rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie administracyjnej. Ponadto w obu sprawach różne są daty, z punktu widzenia których ustalane są istotne dla sprawy okoliczności (Sąd orzekł na dzień zamknięcia rozprawy), natomiast w niniejszym postępowaniu podstawą unieważnienia jest ocena zdolności rejestrowej spornego znaku towarowego na datę pierwszeństwa tj. 1998 r., względnie w zakresie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej w zw. z art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. badany był okres po dacie uznania ochrony do chwili wszczęcia postępowania spornego).

Mając powyższe na uwadze organ wskazał, że dokonując samodzielnych ustaleń oparł się na zgromadzonym w postępowaniu administracyjnym materiale dowodowym, kierując się w zakresie ustawowych warunków uznania ochrony właściwymi przepisami ustawy o znakach towarowych (art. 7 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 pkt 1), w części zaś przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej interpretowanymi, w duchu utrwalonej linii orzeczniczej zarówno krajowych sądów administracyjnych, jak również sądów wspólnotowych (co wynika wprost z uzasadnienia decyzji). Podstawą roszczeń w postępowaniu przed sądem cywilnym były natomiast przepisy art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. oraz art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W oparciu o poczynione ustalenia organ stwierdził, że zebrane w niniejszej sprawie materiały nie dowodzą używania spornego oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Z materiałów tych wynika bowiem, że zarówno na etykiecie bocznej, jak i na folii wierzchniej, widnieją te same znaki towarowe Fantasia i DANONE oraz te same barwy w zależności od oferowanego dodatku. Etykieta boczna rozciąga się na całej długości większej komory, natomiast mniejsza jest przezroczysta i przyjmuje kolor dodatku. Zatem bez dodatkowych starań, klient przede wszystkim dostrzega znaki towarowe, którymi opatrzone jest opakowanie o kształcie spornego oznaczenia. Organ uznał ostatecznie przewagę elementów słownych, słowno-graficznych i graficznych w zakresie dystynktywności nad kształtem opakowania, co jego zdaniem wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą, dotyczącą znaków towarowych przestrzennych w tym opakowań produktów. Na tą okoliczność przywołał orzeczenia Trybunału wydane na podstawie art. 234 TWE, mające za przedmiot pytania prejudycjalne, dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy nr 89/104, które stanowią niejako wykładnię przepisów zawartych w ustawie o znakach towarowych, którymi był on związany wydając skarżoną decyzję; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1748/06.

14. Reasumując Urząd Patentowy RP wskazał, że zgodnie z orzecznictwem znaki towarowe stanowiące opakowanie dla towaru o konsystencji płynnej, któremu swoją formę nadaje to opakowanie, zasadniczo podlegają odmowie rejestracji, jeżeli nie posiadają żadnych elementów dystynktywnych pozwalających na odróżnienie danego towaru od towarów innych przedsiębiorców (Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w wyroku z 12 lutego 2004 r. w sprawie Henkel KgaA C-218/01). Opakowanie, którego kształt stanowi przedmiot spornego prawa, było oferowane tylko i wyłącznie wraz z dominującymi oznaczeniami słownymi i słowno-graficznymi Fantasia i DANONE. W przedłożonym materiale dowodowym widnieje opakowanie, które pokryte jest wyrazistymi oznaczeniami słowno-graficznymi oraz graficznymi w taki sposób, że nie da się go jednoznacznie wyodrębnić i nie pozwala potencjalnemu nabywcy zapoznać się z nim w całości.

Jednocześnie organ wyjaśnił, że nie kwestionuje tezy zawartej w wyroku ETS z 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-24/05 P dotyczącego karmelowego cukierka Werter's Original, iż znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania tego znaku w połączeniu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym. Dlatego też trójwymiarowy znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania, nawet, jeśli używany jest łącznie ze słownym lub graficznym znakiem towarowym

15. Odnosząc się do argumentacji uprawnionego, że Urząd Patentowy RP bada przesłanki bezwzględne rejestrowalności znaku z urzędu, i gdyby rzeczywiście one zachodziły, znak ten nie zostałby zarejestrowany jeszcze na etapie postępowania zgłoszeniowego organ stwierdził, że procedura unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy zawsze odnosi się do znaków zarejestrowanych przez niego i jest procedurą odmienną od postępowania zgłoszeniowego, mającą na celu eliminację z obrotu prawnego praw udzielonych niezgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej (Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt II GSK 94/12).

16. Urząd Patentowy RP wskazał, że w tej sytuacji ww. wniosek o unieważnienie musiał uwzględnić i unieważnić sporne prawo w żądanym zakresie. Przy czym uznając zasadność zarzutu z art. 7 u.z.t. wyjaśnił, że nie analizował zarzutu z art. 4 u.z.t., gdyż był on bezprzedmiotowy. Podniósł, że na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej także aktualny jest pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarty w wyroku z 5 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II GSK 16/06), gdzie stwierdzono, że: "Każda z sytuacji określonych w następujących po sobie jednostkach redakcyjnych komentowanych przepisów stanowi wystarczającą, samodzielną i wewnętrznie spójną podstawę do unieważnienia prawa z rejestracji. Jeśli zatem zostaną wyczerpane przesłanki niedopuszczalności rejestracji określone w którymkolwiek z punktów art. 8 czy art. 9 ustawy o znakach towarowych, to zbędnym jest ustalanie czy w sprawie występują także inne podstawy do unieważnienia prawa z rejestracji wymienione w tych przepisach, nawet wówczas gdyby takie podstawy istniały". Natomiast w wyroku z 9 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II GSK 94/12) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skuteczne wykazanie jednej tylko przesłanki (podstawy prawnej) uzasadniającej niedopuszczalność udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, jest wystarczające do unieważnienia tego prawa.

17. C. S.A. z siedzibą w P. ([...] - dalej skarżący) niezgadzając się z unieważnieniem rejestracji swojego prawa na sporny znak towarowy wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, w której zarzucił:

I. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a w szczególności:

1. art. 6, art. 7, art. 8, art. 77 §1 , art. 80 i 107 § 3 k.p.a. poprzez brak uwzględnienia istotnych okoliczności sprawy, jej niewłaściwą ocenę, a także brak odniesienia się w uzasadnieniu do wszystkich argumentów oraz materiałów dowodowych wskazywanych w toku postępowania przez skarżącą, w tym w szczególności poprzez:

a) pominięcie materiału dowodowego za okres sprzed daty uznania w Polsce ochrony spornego znaku tj. sprzed 20 lipca 2002 r., czyli za okres 5 lat;

b) uznanie twierdzeń wnioskodawcy o braku zdolności odróżniającej spornego znaku za zasadne, mimo braku dowodów w aktach sprawy na tę okoliczność;

c) brak rozpoznania istoty sprawy, w tym dokonanie nieprawidłowej i niepełnej oceny zdolności odróżniającej przestrzennego spornego znaku w wyniku ograniczenia tej oceny do dwukomorowości;

d) przyjęcie, że sporny znak był w dacie zgłoszenia typowym w Polsce opakowaniem jogurtów, mimo braku dowodów potwierdzających tę okoliczność oraz istnieniu dowodów przeczących prawidłowości tego ustalenia;

e) pominięcie okoliczności bezspornej, potwierdzonej nadto materiałem dowodowym, iż to jogurt Frutica firmy wnioskodawcy w opakowaniu o zbieżnym kształcie do kształtów opakowań jogurtów Fantasia była w 2008 r. jedynym konkurentem dla jogurtu Fantasia;

f) pominięcie dowodów podważających zasadność twierdzeń wnioskodawcy;

g) pominięcie przy ustaleniu stanu faktycznego, iż 13% przeciętnych odbiorców widząc produkt o nazwie Frutica z umieszczoną na etykietach tą nazwą oraz nazwą Bakoma, oferowany w opakowaniu dwukomorowym o bardzo podobnym kształcie jak przestrzenny sporny znak, stwierdziło, iż jest to jogurt Fantasia, mimo że jedyne podobieństwo jakie zachodziło to kształt opakowania;

h) przyjęcie, iż ustalenia dokonane w toku postępowania cywilnego nie mają znaczenia dla sprawy, ze względu na niepokrywanie się okresów, których dotyczą poczynione w tym postępowaniu ustalenia Sądu Apelacyjnego oraz Urzędu Patentowego RP, mimo że w rzeczywistości okresy te były zbieżne, zaś ustalenia potwierdzały nie tylko istnienie w dniu złożenia wniosku w niniejszej sprawie zdolności odróżniającej spornego znaku, ale wręcz jego renomę;

i) pominięcie przy ustalaniu stanu faktycznego, iż 44% przeciętnych odbiorców jogurtów utożsamia przestrzenny znak towarowy z konkretnym źródłem pochodzenia, co jest okolicznością wystarczającą, aby przyjąć iż znak ten nie tylko posiadał w dacie złożenia wniosku zdolność odróżniającą na rynku polskim, ale był wręcz znakiem renomowanym;

j) pominięcie, iż 57% osób używających jogurtu Fantasia, oferowanego w opakowaniach o kształcie jak przestrzenny znak towarowy, wskazało w przedłożonych do akt badaniach rynkowych z 2008 r. na podstawie wizerunku samego opakowania, potrafiło wskazać jego źródło pochodzenia w sytuacji, gdy z badań tych jednoznacznie wynikało, iż 64% przeciętnych odbiorców wskazało, iż jest to jogurt Fantasia lub że jest to jogurt pochodzący od wnioskodawcy;

k) pominięcie - przy ustalaniu okoliczności sprawy - materiałów dowodowych dotyczących okresu występowania w obrocie spornego znaku przed dniem uzyskania na niego ochrony w sytuacji, gdy ustalenia w tym zakresie są istotne dla oceny przesłanek w zakresie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej w zw. z art. 165 ust.1 pkt 2 p.w.p. badany był okres po dacie uznania ochrony do chwili wszczęcia postępowania spornego.

2. art. 77 § 4 k.p.a. poprzez uznanie za fakty powszechnie znane okoliczności, iż sporny znak był w dacie zgłoszenia tj. w 1998 r., opakowaniem typowym dla rynku jogurtów, nie odbiegającym od norm w danej branży, podczas gdy okoliczność ta nie tylko nie spełnia wymogów okoliczności powszechnie znanej, w tym jest kwestionowana przez skarżącą, to jeszcze w materiale dowodowym są dowody przeczące prawidłowości takiego ustalenia;

3. art. 75 k.p.a. poprzez przyjęcie, iż badania rynkowe sporządzone na zlecenie skarżącej nie posiadają waloru dowodu, podczas gdy jako dowód należy dopuścić wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy;

4. art. 76 k.p.a. poprzez pominięcie dowodu z dokumentu urzędowego dotyczącego wzoru zdobniczego [...] i okoliczności z niego wynikających w tym faktu, iż Urząd stwierdził, że na dzień zgłoszenia wzór ten był nowy na rynku polskim, tj. że na rynku polskim nie istniały jakiekolwiek inne kształty opakowań, które na zorientowanym użytkowniku nie wywoływałyby odmiennego wrażenia;

5. art. 6 k.p.a. w zw. z art. 256 p.w.p. poprzez odwoływanie się w postępowaniu kontradyktoryjnym nie tylko do zasad postępowania administracyjnego, ale dodatkowo do nieobowiązujących w Polsce i niebędących przedmiotem harmonizacji przepisów postępowania zawartych w Rozporządzeniu Rady WE nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku wspólnotowego;

II. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a w szczególności:

1. art. 7 ust. 1 i 2 u.z.t. poprzez jego błędną wykładnię, a w rezultacie niewłaściwe zastosowanie, przejawiającą się między innymi w tym, że według organu:

a. znak nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej, gdy nie daje gwarancji, że towar nim oznaczony pochodzi z konkretnego źródła, podczas gdy w świetle orzecznictwa i literatury przedmiotu, zdolność odróżniająca może mieć charakter konkretny jak i abstrakcyjny;

b. znak nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej, gdy nie daje gwarancji, że towar nim oznaczony jest określonej jakości, podczas gdy funkcja gwarancyjna nie jest przesłanką zdolności odróżniającej znaku towarowego;

c. przeciętnym odbiorcą towarów dla oznaczania których przeznaczony jest sporny znak tj. jogurtów, są osoby spożywające konkretny produkt Fantasia tym znakiem oznaczony;

d. znak który jest rozpoznawalny przez 44% przeciętnych odbiorców nie posiada zdolności odróżniającej, podczas gdy w literaturze przedmiotu i orzecznictwie wskazuje się, iż dolną granicą uznania znaku za znak renomowany jest jego rozpoznawalność przez przeciętnych odbiorców na poziomie 25-30%;

e. kryteria oceny zdolności odróżniającej przestrzennych znaków towarowych składających się z samej formy towaru są inne niż kryteria oceny pozostałych kategorii znaków towarowych, podczas gdy kryteria te winny być takie same dla wszystkich kategorii znaków;

f. funkcjonalność znaku przestrzennego jest przesłanką uniemożliwiającą stwierdzenie istnienia jego pierwotnej zdolności odróżniającej, podczas gdy ugruntowany jest pogląd, iż każdy kształt towaru jest funkcjonalny, co nie wyłącza jego rejestrowalności;

2. art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, przejawiające się m.in. w tym, że według organu przepis ten winien mieć zastosowanie, a nie art. 31 u.z.t. podczas, gdy rozszerzenie ochrony spornego znaku nastąpiło ponad trzy lata przed wejściem w życie ustawy Prawo własności przemysłowej, w tym jej art. 165 ust. 1 pkt 2;

3. art. 31 u.z.t. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, przejawiające się m.in. w tym, że według organu przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie podczas, gdy rozszerzenie ochrony spornego znaku na Polskę nastąpiło ponad trzy lata przed wejściem w życie ustawy Prawo własności przemysłowej, w tym jej art. 165 ust. 1 pkt 2;

4. art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię, przejawiającą się m.in. w tym, że według organu:

a. początkiem okresu, w którym bada się czy znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą jest dzień udzielenia prawa podczas, gdy oceniając nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez znak towarowy bada się cały okres jego występowania na rynku, aż do dnia złożenia wniosku o jego unieważnienie;

b. przestrzenne znaki towarowe są znakami szczególnej kategorii, w związku z czym w zasadzie nie mogą nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, chyba że są używane samodzielnie na rynku podczas, gdy znaki przestrzenne należy oceniać, także w zakresie ich używania, analogicznie jak pozostałe kategorie znaków towarowych;

c. znak towarowy aby nabył wtórną zdolność odróżniającą musi być używany samodzielnie na rynku, zaś występowanie znaku przestrzennego wyłącznie wraz z etykietami wyłącza możliwość uznania takiego używania za samodzielne podczas, gdy ugruntowany jest pogląd w orzecznictwie, iż znak może nabyć wtórną zdolność odróżniającą, także gdy był używany w połączeniu z innymi znakami lub jako część innego znaku;

5. art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię, a w rezultacie niewłaściwe zastosowanie, przejawiającą się m.in. w tym, że według organu znak towarowy musi być używany w formie zarejestrowanej;

6. art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię, a w rezultacie niewłaściwe zastosowanie, przejawiającą się m.in. w tym, że według organu używanie znaku przestrzennego łącznie z etykietami nie jest używaniem znaku, gdyż zmienia jego odróżniający charakter.

Mając na względzie powyższe skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o orzeczenie na jej rzecz kosztów postępowania. W obszernym uzasadnieniu swego stanowiska powtórzyła całokształt swojej argumentacji przedstawianej w toku postępowania spornego.

W obszernym, liczącym 60 stron uzasadnieniu skargi rozwinięto poszczególne zarzuty.

18. W zakresie zarzutu I naruszenia przepisów postępowania, a mianowicie art. 6, 7, 8, 10, 77 § 1 i 4 k.p.a. oraz 80 i 107 § 3 k.p.a. skarżący podnosi, że przy rozpoznaniu niniejszej sprawy doszło do przerzucenia ciężaru dowodu na uprawnionego tymczasem to wnioskodawca powinien wykazać, że zachodzą przesłanki do unieważnienia. Omawiając kwestię dwukomorowości znaku IR-700040 w odniesieniu do eksperymentu, który miał miejsce na rozprawie przez organem (próba przelania zawartości pojemnika mniejszego do większego, która skończyła się niepowodzeniem) skarżący zwraca uwagę, że z przeprowadzonego eksperymentu wynika, iż pojemnik większy musiałby być znacznie szerszy niż pojemnik mniejszy, jak to ma miejsce np. w przypadku funkcjonujących obecnie na rynku dwukomorowych pojemników o kształcie okrągłym lub trójkątnym (nie używanych dla jogurtów), czy nawet czworokątnym, przedzielonym na dwa trójkąty (zdjęcie poniżej) używanym dla jogurtów firmy M., którego to kształtu dotyczy cytowana w zaskarżonej decyzji decyzja Izby Odwoławczej OHIM, aby uznać kształt opakowania dwukomorowego za użyteczny, umożliwiający konsumentowi swobodne przelewanie produktu z jednego pojemnika do drugiego. Wiąże się z tym kwestia nierozpoznania przez organ istoty sprawy bowiem Urząd Patentowy, oceniając pierwotną zdolność odróżniającą, nie badał cech charakterystycznych przestrzennego znaku towarowego a jedynie dwukomorowość. Tymczasem, dwukomorowość nie jest przedmiotem ochrony znaku towarowego IR-700040 ani jego cechą odróżniającą.

19. Omawiając wyrok Sądu UE w sprawie T-24/08 skarżący stwierdza, że bezpodstawne są poczynione przez organ w zaskarżonej decyzji ustalenia, iż:

• formy przestrzenne nie mogą być co do zasady zarejestrowane jako znaki towarowe, gdyż ze swej istoty nie posiadają zdolności odróżniającej;

• używanie na rynku musi być tylko samodzielne tj. bez innych elementów, aby móc stwierdzić iż znak jest rzeczywiście używany;

• użycie etykiet eliminuje możliwość dostrzeżenia znaku przestrzennego a tym samym jego zdolność odróżniającą;

Odnosząc treść tego wyroku do niniejszej sprawy skarżący zauważa, że przestrzenny znak towarowy [...] posiada pierwotną zdolność odróżniającą. Omawiając orzecznictwo OHIM skarżący dochodzi zatem do wniosku, że sporny znak w momencie wprowadzenia jogurtów Fantasia na rynek polski był oznaczeniem nowym, nietypowym, na podstawie którego od początku jego używania na tym rynku mógł bez przeszkód odróżnić jogurty jednego przedsiębiorcy od jogurtów jego konkurentów. Stan pewności istniał aż do momentu kiedy wnioskodawca w sierpniu 2008r. podjął decyzję o podszyciu się pod renomę jogurtów Fantasia i wprowadzeniu na rynek polski własnych jogurtów w opakowaniach o analogicznym kształcie.

20. Co do naruszenia przepisów art. 7 ust. 1 i 2 u.z.t. skarżący wywodzi, że znaki przestrzenne nie są znakami szczególnej kategorii bowiem są one jednym z kilku podstawowych rodzajów znaków towarowych obok słownych i graficznych, i podobnie jak one spełniają funkcję odróżniającą, a niejednokrotnie ze względu na wypracowaną renomę, także funkcję reklamową, jak to ma miejsce w przypadku znaku lR-700040. Także art. 2 Pierwszej Dyrektywy Rady WE 89/104/EWG o harmonizacji przepisów prawa Państw Członkowskich o znakach towarowych, w duchu której interpretowane są przepisy zarówno krajowe jak i wspólnotowe, dotyczące znaków towarowych, wyraźnie wskazuje, iż znakami towarowymi mogą być wszystkie oznaczenia, które można przedstawić w sposób graficzny w tym forma lub opakowanie towaru.

21. Analizując kwestię wtórnej zdolności odróżniającej skarżący podnosi, że Urząd Patentowy RP dokonał błędnej wykładni pojęcia używania znaku stwierdzając, iż użycie w obrocie przestrzennego znaku towarowego razem z innymi oznaczeniami nie jest już używaniem znaku. Zdaniem skarżącego wymóg rzeczywistego używania zarejestrowanego znaku towarowego spełnia zarówno używanie go łącznie z innym znakiem towarowym bądź jako części innego znaku towarowego, jak również używanie znaku w postaci nie zmieniającej jego odróżniającego charakteru. W tym zakresie skarżący obszernie przywołuje i cytuje orzecznictwo, a mianowicie; wyroki polskich sądów: Sądu Najwyższego w sprawie opakowania serków ALMETTE sygn. akt IV CSK 393/10, Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie MILKA sygn. akt II GSK 251/08, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie DUAL SALT, sygn. akt II GSK 839/10, oraz w orzecznictwie europejskim; sprawa HAVE A BREAK wyrok z dnia 7 lipca 2007r., sygn. akt C-353/03), sprawa choinek zapachowych skład orzekający rozpatrywał kwestię używania graficznego znaku towarowego CTM nr 91991 w postaci choinki bez żadnego napisu a dotychczas używanego w obrocie tylko i wyłącznie jako część innego słowno-graficznego znaku towarowego ARBRE MAGIQUE, sygn. akt: C-488/0 oraz wyroki najnowsze m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym z dnia 25 października 2012r. sygn. akt C-553/11 (znak PROTI).

Po drugie, w ocenie skarżącego, Urząd Patentowy RP błędnie uznał, że o rzeczywistym używaniu, a więc używaniu które może prowadzić do uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej można mówić jedynie wówczas, gdy strona udowodni, że oznaczenie takie dało się jednoznacznie wyodrębnić tak aby przeciętny odbiorca mógł się z nim w całości zetknąć. Skarżący zauważa, że w żadnej sprawie Sądy nie sformułowały takiego warunku. Wręcz przeciwnie, konsekwentnie w przywołanych wyrokach było podkreślane, że mimo używania danego znaku z innymi znakami lub jako część innego znaku - znak nie zmieniał swojej istoty. Skarżący przytacza szereg orzeczeń w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 18 lipca 2013r. sygn. akt C-252/12. Na tym tle skarżący wskazuje, że w literaturze z zakresu psychologii zachowań konsumenckich, podkreśla się, iż "Produkty mało angażujące kupowane są odruchowo, konsument nie zastanawia się długo i nie ogląda opakowania produktu z różnych stron tak, jak to robi w przypadku drogich towarów, gdzie stara się wszystko sprawdzić. Czas poświęcony na kupienie mało angażujących towarów jest więc bardzo krótki, wynosi zaledwie kilka sekund (Hoyer, 1984; Hoyer i Brown, 1990) W zakupach takich produktów klienci kierują się ekonomią poznawczą, minimalizującą wysiłek poznawczy. Nie analizują dokładnie nazwy i pochodzenia produktu, a decyzje o zakupie podejmują na podstawie wyglądu opakowania. Oznacza to, że w naturalnej sytuacji konsument może błędnie identyfikować produkt nie tylko w oparciu o samą grafikę lub słowne określenie znaku towarowego, ale także ze względu na opakowanie, które również należy do oznakowania produktu" (A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk 2009, wyd. II poszerzone, str. 367-368).

22. W dalszej części uzasadnienia skargi skarżący koncentruje się na kwestii nakładania na znaki przestrzenne - będące jednocześnie opakowaniami towarów - dodatkowych etykiet , co w ocenie strony , jest powszechnie obowiązująca praktyką, a ze względu na obowiązywanie przepisów szczególnych (np. obowiązek umieszczania daty ważności produktu, składu itp.) jest to wręcz konieczne. Urząd jednakże pominął fakt, że używanie w obrocie znaku przestrzennego następuje poprzez posługiwanie się w obrocie określonym kształtem, a nakładanie dodatkowych elementów słownych czy graficznych nie ma żadnego wpływu na fakt używania znaku przestrzennego i nie zmienia jego istoty, czyli kształtu właśnie. Gdyby przyjąć tok rozumowania dotyczący sposobu używania w obrocie znaków towarowych przestrzennych przyjęty w niniejszej sprawie przez Urząd Patentowy RP, to praktycznie nigdy nie można by uznać, że znaki które stanowią jednocześnie kształt opakowania, są rzeczywiście używane w obrocie. W tym zakresie ponownie powołuje się na wykładnię prawa dokonaną w wyroku Sądu Najwyższego w sprawie ALMETTE sygn. akt IV CSK 393/10, w którym Sąd Najwyższy uznał, iż przez używanie znaku rozumie się, zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 154 p.w.p., także używanie go łącznie z innymi oznaczeniami, nie zmieniającymi jego odróżniającego charakteru. Wyrok ten potwierdza zdaniem skarżącego , że przeciętny odbiorca może kierować się formą przestrzenną opakowania jako oznaczeniem, na podstawie którego odróżnia towary jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa bez konieczności zwracania uwagi na inne elementy w tym także słowne również charakterystyczne dla danego przedsiębiorcy. Skarżący powołuje się także na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie stacji benzynowej BP, sygn. akt IV CSK 232/10 z dnia 21 października 2010 r. W związku z tym skarżący stwierdza, że dokonana przez organ błędna ocena użycia znaku słownego Fantasia oraz Danone oraz charakterystycznej dla Danone grafiki przesądziło, iż znak przestrzenny nie został uznany za oznaczenie używane na rynku polskim. Zdaniem skarżącego o wadliwości ustaleń Urzędu Patentowego w przedmiocie używania spornego znaku towarowego i wykładni samego pojęcia rzeczywistego używania w tym w rozumieniu art. 165 ust. 1 pkt 2) p.w.p. i w efekcie wadliwego zastosowania tego przepisu, świadczy także stanowisko Izby Odwoławczej OHIM z 11 grudnia 2012 r. w sprawie R- 513/2011-2 zajęte co do znaku Nestle Kitt Kat.

23. Omawiając wyniki badań rynkowych z 2008 r. na okoliczność wadliwości stanowiska Urzędu Patentowego skarżący stwierdza, że Urząd Patentowy wadliwie ustalił, że 57% osób jedzących Fantasię prawidłowo określiło źródło pochodzenia. W ocenie strony skarżącej Urząd Patentowy wziął bowiem jedynie pod uwagę % osób który skojarzyły ten kształt z jogurtami Fantasia, pomijając całkowicie fakt, że kolejne 7% kojarzy ten kształt wprost z Danone. Tym samym nie 57% a 64% osób jedzących Fantasię wskazało bezbłędnie na źródło ich pochodzenia. Fakt ten potwierdza, że organ nie rozpoznał istoty sprawy błędnie interpretując wyniki badań, a tym samym wadliwie ustalając realia rynkowe w konsekwencji naruszył przepisy postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Ponadto Urząd Patentowy dokonując oceny rozpoznawalności znaku [...] wśród potencjalnych odbiorców błędnie przyjął, że to osoby jedzące jogurty Fantasia należą wyłącznie do przeciętnych odbiorców, wśród których należy badać zdolność odróżniającą. Natomiast w ocenie skarżącego przeciętnym odbiorcą nie są bowiem osoby, które spożywają produkty danej marki, ale osoby, które kupują dany rodzaj produktów, w tym przypadku jogurty, niezależnie od tego czy kiedykolwiek kupiły lub spotkały się z produktem danej marki. Urząd Patentowy RP pominął jednakże całkowicie tę przesłankę, co już samo z siebie stanowi podstawę do uchylenia zaskarżonej decyzji. Jak wynika bowiem z przedłożonych badań rynkowych 44% przeciętnych odbiorców, a więc takich którzy kupują nawet sporadycznie jogurty, niezależnie od tego czy kupują także jogurty Fantasię w spornych opakowaniach i czy kiedykolwiek się z nią spotkały na rynku, stwierdziło, że przedstawiony przestrzenny kształt (i to z zakrytą sreberkiem wierzchnią jego stroną) kojarzy się im z Fantasią/Danone.

24. Skarżący podkreśla, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż jogurty Fantasia były opatrzone przedmiotowym znakiem towarowym [...] i posiadały: w 2002 roku 7% udziału wartościowego całego rynku jogurtów zaś w 2003-2004 średnio 6% udziału wartościowego. Z kolei w kategorii jogurtów kremowych, do których jogurty Fantasia są w głównej mierze zaliczane, posiadały w latach 2002-2004 średnio 60% rynku pod względem wartościowym, zaś w 2005r. było to już 65% rynku tych jogurtów. Omawiając to zagadnienie także z punktu widzenia wielkości wydatków poczynionych na reklamę jogurtów Fantasia skarżący dochodzi do wniosku, że niewiele jest znaków towarowych, które służą do oznaczania produktów posiadających tak dalece dominującą pozycję na rynku, należąc do kategorii produktów masowych, codziennego użytku, wśród których konkurencja jest duża.

25. Co do kwestii mocy dowodowej wyroków sądów powszechnych - wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z [...] marca 2012r. sygn. akt [...] skarżący stwierdza, że renoma znaku towarowego [...] została przez Sąd Apelacyjny stwierdzona na dzień początku naruszenia praw do znaku [...] tj. w sierpniu 2008 r. i istniała w dniu zamknięcia rozprawy przez Sąd I Instancji tj. [...] lutego 2011 r. co oznacza, że istniała także trzy miesiące wcześniej tj. w dacie złożenia wniosku o unieważnienie w listopadzie 2010 r.

26. W kwestii naruszenia przepisów także naruszenia prawa materialnego tj. art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. skarżący podnosi, że stosując ten przepis organ nie wziął pod uwagę okresu od momentu rozpoczęcia używania tego znaku na rynku polskim już w 1997 r. do 20 lipca 2002r. czyli ponad 5 lat. Tymczasem, w ciągu tak długiego okresu znak może nabyć wtórną zdolność odróżniającą.

27. Urząd Patentowy RP w odpowiedzi na skargę wniósł o oddalenie skargi, odwołując się do stanowiska zajętego w uzasadnieniu skarżonej decyzji.

28. B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej uczestnik postępowania) przyłączył się do stanowiska organu i wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej. Swoje stanowisko zawarł w piśmie procesowym z dnia [...] czerwca 2014 r. oraz załączniku do protokołu rozprawy.

Uczestnik postępowania w swoich wypowiedziach położył szczególny nacisk na problem monopolizacji oznaczeń przez zgłaszających chcących uzyskać wyłączne prawo na eksploatację oznaczeń mających charakter stricte techniczny. W jego ocenie działanie takie ma na celu również ominięcie ograniczeń czasowych jakie istnieją np. przy rejestracji wzorów przemysłowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

29. Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej p.p.s.a.).

W ocenie Sądu skarga nie jest zasadna, gdyż Urząd Patentowy RP nie dopuścił się naruszenia przepisów prawa w stopniu wymagającym uchylenia zaskarżonej decyzji.

30. Na samym wstępie wymaga podkreślenia, że niewątpliwie kształt, forma przestrzenna, w tym towaru lub opakowania, może być znakiem towarowym zarówno na gruncie ustawy o znakach towarowych, jak też ustawy Prawo własności przemysłowej, Dyrektywy (art. 2) oraz rozporządzenia nr 40/94. Podlegający rejestracji znak przestrzenny nie może jednak składać się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samych towarów lub kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego albo kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru (por. art. 3 ust. 1 lit. e) Dyrektywy). Powyższe ograniczenia stawiane znakowi przestrzennemu nie tylko są zgodne z zasadą samoistności oznaczenia wymaganego od każdego znaku towarowego (usługowego), ale również mają na celu uniemożliwienie obchodzenia przepisów prawa wynalazczego, które uprawnionemu z patentu, czy z wzoru ochronnego przyznają czasową ochronę, podczas gdy znak towarowy - o ile jego ochrona jest przedłużana, nie podlega tym ograniczeniom. Zatem w przeciwieństwie do patentu, czy wzoru przemysłowego znak towarowy nie może stanowić mechanizmu zabraniającego wytwarzania pewnych wyrobów przez konkurentów. Wyrób, który nie jest chroniony innymi prawami (patent, wzór, prawa autorskie) może być wytwarzany także przez konkurentów, jeżeli oznaczają go własnymi znakami towarowymi, a nie podrabiają znaków innego przedsiębiorcy (M. Kępiński, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2003 r., sygn. akt III RN 240/01; OSP.2004.10.129). Kształt towaru winien być tak obrany przez przedsiębiorcę, aby mógł pozwolić nabywcy na wyróżnienie tego towaru od innych towarów ze względu na jego szczególny kształt. Jeśli kształt jest kształtem pospolitym to nikomu nie uda się wyróżnić wyrobu od innych. Tak samo jest w przypadku, gdy chodzi o kształty narzucone przez funkcje wyrobu, a nie chronione patentem, czy wzorem przemysłowym, gdyż te elementy mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Zachodzi to zwłaszcza wtedy, gdy patent, czy wzór przemysłowy na pewne elementy konstrukcji wygasł (M. Kepiński j.w.).

31. W trzech sprawach dotyczących odmowy zarejestrowania przez Urząd Patentowy RP znaków towarowych przestrzennych (pojazd jako znak towarowy dla oznaczania silnikowych wózków podnośnikowych; latarka kieszonkowa; zegarek na rękę) w odpowiedzi na pytania Sądu krajowego, ETS w wyroku z 8 kwietnia 2003 r., Linde AG, Winward Industries i Rado Uren AG ( C- 53/01 , C-54/01, C-55/01) wziął m.in. pod uwagę, że zdolność odróżniającą znaku towarowego należy ocenić względem - z jednej strony, towarów lub usług objętych zgłoszeniem do rejestracji a z drugiej strony - w odniesieniu do percepcji relewantnych osób, będących przeciętnymi konsumentami tych towarów lub usług. Zgodnie z orzecznictwem ETS chodzi o domniemaną percepcję przeciętnego konsumenta kategorii przedmiotowych towarów lub usług, który jest należycie poinformowany, uważny i racjonalny (wyrok z 16 lipca 1998 r. w sprawie C-210/96, Gut Springenheide i Tusky, Zb.Orz. 1998, s. I-4657). Według ETS ani układ, ani brzmienie przepisu art. 3 ust. 1 lit. b) Dyrektywy nie wskazują ściślejszych kryteriów oceny zdolności odróżniającej znaków składających się wyłącznie z formy towaru, niż kryteria stosowane do innych znaków. Toteż, przy ocenie zdolności odróżniającej znaku towarowego, składającego się z przestrzennej formy produktu w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 lit. b) Dyrektywy nie wolno stosować ściślejszego kryterium, niż kryterium stosowane do innych typów znaków towarowych. Odpowiadając na pytanie drugie ETS stwierdził, że każda z przeszkód rejestracji wymienionych w art. 3 ust. 1 Dyrektywy jest niezależna od innych i wymaga odrębnego badania. Zatem, o ile rejestracja znaku przestrzennego, składającego się z formy produktu, nie jest wyłączona na podstawie art. 3 ust. 1 lit. e) Dyrektywy, może być nadal wyłączona, jeżeli taki znak należy do jednej z wielu kategorii określonych w art. 3 ust. 1 lit. b) do d) Dyrektywy. Zdaniem ETS zakres przepisu art. 3 ust. 1 lit. c) Dyrektywy jest wystarczająco szeroki, aby objąć nim dużą różnorodność znaków towarowych, w tym także znak przestrzenny. Jak podkreślił ETS różne przeszkody rejestracji określone w art. 3 Dyrektywy należy interpretować w świetle interesu publicznego, który leży u podstaw każdej z nich. ETS nawiązał do wyroku w sprawie Philips akcentując, że ochrona z rejestracji znaku towarowego nie może prowadzić do udzielenia monopolu na rozwiązania techniczne albo funkcjonalne cech towaru, które mogą być poszukiwane przez użytkowników w towarach konkurentów. Z tych względów przestrzenna forma towaru, tak jak każda inna kategoria znaku towarowego, musi być badana pod względem zgodności z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 lit. b) do e) Dyrektywy i w każdy przypadku wymogi te muszą być interpretowane i stosowane w świetle interesu ogólnego, który leży u podstaw każdego z tych wymogów. Interes ogólny polega na tym, aby znaki lub oznaczenia, które mogą służyć do oznaczania cech towaru lub usługi, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c Dyrektywy mogły być swobodnie używane przez wszystkich i nie były rejestrowane, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3 Dyrektywy.

32. Idąc tym tokiem rozumowania należy wyjaśnić, że w świetle treści art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 u.z.t., aby zgłoszone oznaczenie mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy, powinno posiadać konkretną zdolność odróżniającą, tzn. zdolność do odróżniania konkretnych towarów (i usług) pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów (i usług) pochodzących z innego przedsiębiorstwa. Co do zasady, oznaczenie powinno posiadać opisaną zdolność w dacie dokonania zgłoszenia, wówczas posiada tzw. pierwotną zdolność odróżniającą. Bywają jednak sytuacje, że na skutek intensywnego używania, kampanii reklamowej dochodzi do takich zmian w świadomości klienteli, iż zaczyna ona - w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, kojarzyć znak i opatrywany nim towar, wyłącznie z konkretnym producentem, a oznaczenie, które w dacie zgłoszenia, na skutek okoliczności wymienionych w art. 7 ust. 2 u.z.t., nie posiadało pierwotnej zdolności odróżniającej, może służyć odróżnianiu towarów. W takiej sytuacji znak nabywa tzw. wtórną zdolność odróżniającą (wyrok NSA z 14 października 2011 r., sygn. akt II GSK 1095/10). Jednocześnie przepis art. 4 u.z.t. mówi o tym, że znakiem towarowym może być forma plastyczna, jednak art. 7 ust. 1 u.z.t. ogranicza rejestrację tylko do znaków, które mają dostateczne znamiona odróżniające. Art. 6 quinquies ust. A pkt. 1 Konwencji Paryskiej stanowi wprawdzie, że każdy znak towarowy prawidłowo zarejestrowany w Państwie pochodzenia będzie mógł być zgłoszony i chroniony w takiej samej postaci, jak w państwach będących członkami Związku, z zastrzeżeniami, ponieważ: ust. B pkt. 2 przewiduje, że można odmówić rejestracji znaków towarowych, wymienionych w niniejszym artykule, jeżeli są one pozbawione jakichkolwiek znamion odróżniających, albo jeżeli są one złożone wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które w handlu mogą służyć do oznaczenia rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, miejsca pochodzenia produktów lub czasu ich wytwarzania bądź też są zwykle używane w mowie potocznej lub w uczciwych i stałych zwyczajach handlowych w Państwie, w którym wnosi się o ochronę.

33. Ocena dostatecznych znamion odróżniających znaku towarowego musi być dokonywana przy uwzględnieniu towarów i usług, do których oznaczania przeznaczony jest dany znak( vide: wyrok NSA w Warszawie z 14 grudnia 2001 r. sygn. akt II SA 3446/01, ONSA 2003/1/27). Takiej sytuacji wyraźnie zapobiega art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej, na który powołuje się skarżący (i wynikająca z niego zasada "telle-guelle"). Mówi on, że każdy znak towarowy prawidłowo zarejestrowany w Państwie pochodzenia, będzie mógł być zgłoszony i chroniony w takiej samej postaci, jak w innych Państwach, będących członkami Związku, ale z zastrzeżeniami. Tylko w wymienionych w ust. B wypadkach można odmówić rejestracji znaków towarowych lub ją unieważnić, a wśród nich w pkt 2 Konwencja wymienia sytuację kiedy są one pozbawione jakichkolwiek znamion odróżniających albo jeżeli są one złożone wyłącznie np. z oznaczeń lub wskazówek, które w handlu mogą służyć do oznaczenia rodzaju towarów czy przeznaczenia (sygn. akt II SA 416/03).

34. W rozpoznawanej sprawie w pierwszej kolejności należało zatem rozważyć kwestię prawidłowości dokonania przez organ analizy zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego stanowiącego formę przestrzenną w postaci dwukomorowego pojemnika. Przedmiotem oceny było opakowanie przeznaczone do oznaczania produktów mlecznych z klas 29 i 30. Opakowanie to składa się z dwóch komór, przy czym jedna z nich jest większa od drugiej. Obie komory są zaokrąglone, połączone i zintegrowane w zewnętrznej ramie, przy czym sposób ich łączenia, umiejscowienie komór, ich różna wielkość pozwala na przeniesienie zawartości z komory mniejszej do większej, w szczególności w odniesieniu do dodatków sypkich. Jednocześnie sporny znak nie zawiera żadnych dodatkowych elementów słownych lub graficznych.

Dokonując tej analizy w aspekcie zarzutów skargi należało mieć zatem na względzie zarówno podstawy prawne wniosku B. sp. z o.o., jak też argumentację stron, obszernie odwołującą się do poglądów wyrażanych w bogatym orzecznictwie na temat znaków przestrzennych. Nie można też było pominąć silnie akcentowanej kwestii dotyczącej toczącego się pomiędzy D. S.A. a B. sp. z o.o. przed sądem cywilnym postępowania z tytułu nieuczciwej konkurencji.

35. Z akt sprawy wynika, że znak słowno-graficzno-przestrzenny obejmujący także sporne opakowanie dwukomorowe nie został zarejestrowany, są natomiast zarejestrowane na rzecz skarżącego oddzielne znaki słowne albo słowno-graficzne, które były używane równolegle ze znakiem przestrzennym [...], a mianowicie jest to słowo "Fantasia", znak słowno-graficzny "Danone". Wymienione znaki były nakładane na sporne opakowanie i w konsekwencji wprowadzane w tej formie do obrotu (por. str. 54 skargi).

36. W pierwszej kolejności wskazać należy, że Sąd co do zasady podzielił stanowisko Urzędu Patentowego RP, że sporne oznaczenie jest rozwiązaniem o charakterze funkcjonalnym w rozumieniu art. 7 u.z.t. w zw. z art. 3 ust. 1 lit. e drugie tiret Dyrektywy i dlatego nie może być przedmiotem ochrony na terytorium Polski.

W ocenie Sądu analiza charakteru spornego znaku przestrzennego została przeprowadzona przez organ kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności sprawy. W szczególności należy podzielić stanowisko Urzędu Patentowego RP co do tego, że sporny znak - postrzegany jako "goły" pojemnik dwukomorowy, nie jest niczym niezwykłym, zaś jego kształt można uznać w istocie za banalny.

37. Ma to swoje dalsze konsekwencje bowiem, jak słusznie przyjęto w zaskarżonej decyzji, relewantny krąg odbiorców nie skojarzy formy opakowania z pochodzeniem towaru od konkretnego przedsiębiorcy, lecz z samym produktem lub jego składem. Skoro sam kształt opakowania - pojemnika dwukomorowego, nie jest na tyle charakterystyczny, aby stanowić dla przeciętnego odbiorcy stosowny przekaz, co do pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorcy to dwukomorowy kształt pojemnika będzie informacją, że ma on do czynienia z dwoma oddzielnymi produktami, które może sobie dowolnie połączyć lub też skonsumować osobno. Innymi słowy daje to możliwość dowolnego kreowania smaków, co zasadnie zauważył Urząd Patentowy RP.

38. Po drugie w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia z towarami w klasach 29 i 30 - a mianowicie produktami nabiałowymi, czy mlecznymi, które w większości są płynne, zatem nie mają swojej formy. W utrwalonym orzecznictwie przyjmuje się, że opakowanie jest utożsamiane z towarem czyli np. jogurt przybiera formę opakowania (por. wyrok ETS z 12 lutego 2004 r. w sprawie Henkel KgaA sprawa C-218/01, cytowany przez organ). Jednocześnie należy przyznać rację Urzędowi Patentowemu RP, że sporne opakowanie nie odbiega kształtem od zwyczajów w branży produktów mlecznych. Według ETS jedynie znak towarowy, który w sposób wyraźny odbiega od norm i zwyczajów panujących w danym sektorze, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego (sprawa Henkel KgaA). Natomiast znak towarowy przestrzenny, stanowiący jednocześnie formę produktu, nie ma zdolności odróżniającej i nie może zastąpić prawa z rejestracji wzoru zdobniczego lub wzoru użytkowego (wzoru przemysłowego). Taki pogląd został wypowiedziany również przez Sąd Najwyższy w wyroku z 8 stycznia 2003 r. sygn. akt III RN 240/01, Lex nr 82520 w sprawie klocków Lego. Zgodnie z tym wyrokiem forma przestrzenna, będąca odzwierciedleniem towaru i uwarunkowana wyłącznie właściwościami funkcjonalnymi, nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej, a także nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, wymaganych dla rejestracji znaku towarowego. Ponadto Sąd Najwyższy wyraził w cytowanym wyroku pogląd, że znak towarowy przestrzenny, stanowiący jednocześnie formę produktu, nie ma zdolności odróżniającej i nie może zastąpić prawa z rejestracji wzoru zdobniczego albo wzoru użytkowego (wzoru przemysłowego). Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego poglądy prawne wyrażone w tym wyroku pozostają nadal aktualne.

39. W tej sytuacji Sąd doszedł do przekonania, że nie są zasadne zarzuty skargi wiążące się z nierozpoznaniem przez organ istoty sprawy, w szczególności dokonanie nieprawidłowej i niepełnej oceny zdolności odróżniającej przestrzennego spornego znaku w wyniku ograniczenia tej oceny do dwukomorowości oraz przyjęcia, że sporny znak był w dacie zgłoszenia typowym w Polsce opakowaniem jogurtów, mimo braku dowodów potwierdzających tę okoliczność oraz istnieniu dowodów przeczących prawidłowości tego ustalenia. Bardziej przekonująca od stanowiska skarżącego jest konstatacja organu co do tego, że potencjalny odbiorca nie dostrzeże w samym pojemniku informacji o pochodzeniu produktu, lecz kształt opakowania będzie dla niego informacją, że opakowanie jest dwukomorowe co oznacza, iż jest przeznaczone do przechowywania dwóch różnych składników, a mianowicie produktu podstawowego oraz dodatku. Nie ma również racji skarżący, że organ ograniczył badanie znaku do kwestii dwukomorowości pojemnika, bowiem w zaskarżonej decyzji znajduje się obszerna i wielowątkowa analiza zdolności odróżniającej przedmiotowego znaku, poparta cytowanym tam orzecznictwem. Sąd zauważa, że kwestia dwukomorowości pojemników była jedynie punktem wyjścia dla rozważań organu, prowadzących do tezy sprzecznej z oczekiwaniami skarżącego, który stanął na stanowisku, iż mimo połączenia w produkcie trzech, zarejestrowanych znaków towarowych (Danone, Fantasia i znaku przestrzennego [...]) znak przestrzenny uzyska rolę, co najmniej równorzędną z pozostałymi dwoma znakami, nakładanymi na wprowadzany do obrotu produkt.

40. Nie zostało również w sprawie udowodnione, aby reakcja konsumenta automatycznie i w pierwszej kolejności nastawiona była na rozpoznanie producenta za pomocą skojarzenia kształtu opakowania. Uzasadnione jest natomiast twierdzenie uczestnika postępowania, że w dacie pierwszeństwa - nawet przy założeniu, iż była to nowość na rynku, konsument postrzegał formę dwukomorowego pojemnika jako po prostu pojemnik. W wyroku w sprawie T- 178/11 Voss Sąd wykluczył pierwotną zdolność odróżniającą opakowania produktu (butelki), nawet przy założeniu, że butelka ta była jedyna w swoim rodzaju na rynku. Podobne stanowisko przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 1340/12, który uznał, że na ocenę co do braku odróżniającego charakteru znaku towarowego nie może mieć wpływu większa lub mniejsza liczba podobnych form występujących na rynku, ani też nieobecność na rynku form identycznych do tej, która została zgłoszona do rejestracji (v. wyrok Trybunału z 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, a także wyrok SP I z 31 maja 2006 r. w sprawie T-15/05 De Waele przeciwko OHIM). Ponadto, zdaniem Sądu, ocena w zakresie braku charakteru odróżniającego znaku towarowego może być uzasadniona w oparciu o fakty powszechnie znane, wynikające z praktycznego doświadczenia nabytego na skutek obserwacji obrotu towarami powszechnej konsumpcji, bez konieczności podawania konkretnych przykładów (podobnie wyrok Sądu z 10 listopada 2004 r. w sprawie T-402/02 - kształt papierka od cukierka).

41. Przechodząc do zarzutów odnośnie pominięcia dowodów zgłoszonych przez skarżącego, a świadczących o pierwotnej oraz o wtórnej zdolności odróżniającej spornego oznaczenia, Sąd podziela stanowisko organu wsparte argumentami uczestnika postępowania – B. sp. z o.o., że materiały przedstawione przez skarżącego okazały się niewystarczające dla wykazania ww. okoliczności. Wypowiadając się na temat tych dowodów Urząd Patentowy RP dokładnie je omówił i uznał, że intensywne używanie i renoma znaków Fantasia oraz DANONE nie może automatyczne przenosić się na znak przestrzenny. Wbrew zarzutom skarżącego organ nie zakwestionował przyjętego w orzecznictwie poglądu o możliwości używania kilku znaków obok siebie lecz stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie oznaczenia, którymi były pokryte przedmiotowe opakowanie zmieniały istotnie jego charakter odróżniający, co ostatecznie przekłada się na sposób odbioru znaku [...] przez konsumentów. Uzupełniająco należy podkreślić, że skarżący przywołując wyrok Sądu Najwyższego w sprawie skopka (sygn. akt IV CSK 393/10) pomija istotny fakt, że w sprawie skopka została opracowana opinia przez biegłego na okoliczność ustalenia rozpoznawalności, skojarzeń, siły rynkowej oraz wartości znaku towarowego, będącego przedmiotem powództwa. Opinia ta była następnie analizowana pod kątem czy odbiorcy samoistnie kojarzą czysty skopek jako znak towarowy ze źródłem pochodzenia towaru, którym jest producent serka. Natomiast w rozpoznawanej sprawie taka opinia została zastąpiona przez badania rynkowe, przeprowadzone na zlecenie skarżącego. Badania te koncentrowały się bądź na osobach, które używają jogurtów Fantasia, lub też dotyczyły znaku towarowego Fantasia i Danone. Badania te budziły także wątpliwości strony przeciwnej B. sp. z o.o., co do ich metodologii i właściwej dokumentacji tych badań odnośnie składu grupy respondentów, gdzie i w jakich okolicznościach respondenci odpowiadali na pytania, jak również stosowano pytania sugerujące, na co konsekwentnie zwracał uwagę uczestnik postępowania. Dlatego też analizując sprawę pod kątem zarzutu skargi, dotyczącego nie uznania wtórnej zdolności odróżniającej Sąd, podzielił stanowisko organu oraz uczestnika postępowania, że przedmiotowy znak nie legitymował się wtórną zdolnością odróżniającą. Na tę okoliczność został powołany wyrok Trybunału w sprawie Philips C-299/99 stanowiący o tym, że oznaczenia funkcjonalnie technicznie nie mogą nabyć wtórnej zdolności odróżniającej.

42. Odnośnie toczącego się równolegle postępowania cywilnego pomiędzy skarżącym D. a firmą B. oraz mocy dowodowej wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z [...] marca 2012 r. w sprawie sygn. akt [...], w którym stwierdzono renomę znaku [...]. należy zauważyć, że w sprawach własności przemysłowej Urząd Patentowy RP władny był dokonywać własnych ustaleń faktycznych w sposób niezależny. W podobnej kwestii wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 listopada 2013 r. sygn. akt II GSK 1054/12. I tak;

"W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego niezasadność tego zarzutu wywodzi się z niezrozumienia różnicy między ochroną prawną udzielaną znakom towarowym w postępowaniu cywilnym, w sytuacji kiedy do naruszenia już doszło i ochroną prawną niejako prewencyjną, realizowaną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, która ma zapobiec możliwości powstawania naruszeń poprzez odmowę udzielenia prawa ochronnego lub unieważnienie wadliwie udzielonego prawa ochronnego. Ochrona w postępowaniu cywilnym, w zależności od pozycji naruszyciela tj. od tego, czy naruszyciel posiada własne prawo ochronne a naruszenie realizowane jest poprzez używanie tego własnego znaku towarowego, czy też działa całkowicie bezprawnie, realizowana jest na podstawie przepisów u.z.n.k. lub na podstawie przepisów p.w.p. albo na podstawie obu tych ustaw. Sąd powszechny bada zatem, czy doszło do konkretnego naruszenia prawa do znaku towarowego, a więc zakres jego działania i wydanego rozstrzygnięcia jest z istoty rzeczy znacznie węższy niż Urzędu Patentowego, który bada zaskarżoną prawidłowość udzielenia prawa ochronnego. Postępowania te nie pokrywają się ani nie zastępują, zatem rozstrzygnięcie sądu powszechnego oddalające powództwo o ustanowienie zakazu określonego działania nie przesądza o bezzasadności żądania unieważnienia prawa ochronnego."

43. Na oddalenie zasługuje również zarzut naruszenia art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię. Sąd podzielił stanowisko organu w tym zakresie, które szczegółowo zostało opisane w zaskarżonej decyzji. Dla wzmocnienia tej argumentacji trzeba dodatkowo odwołać się do wykładni przepisów wyrażonej w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2006 r., sygn. akt II GSK 67/06, gdzie wskazano, że "W poprzednio obowiązującym stanie prawnym funkcjonował przepis art. 31 ustawy o znakach towarowych, który to przepis wprowadzał ograniczenie czasowe w zakresie zgłoszenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Ustawodawca wprowadził zakaz występowania z takim wnioskiem po upływie pięciu lat od daty rejestracji. Wyjątkiem była sytuacja, gdy uprawniony uzyskał rejestrację w złej wierze. W obecnym stanie prawnym, przepis art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej, wprowadził zasadę wskazującą jednoznacznie na to, że wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy nie jest obwarowany żadnym ustawowym terminem. Oznacza to, że może być złożony w każdym czasie. Wyjątek od tej zasady przewiduje przepis art. 165 ustawy. Tak więc w sytuacji, w której wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (które to prawo powstało przed wejściem w życie w/w ustawy) został złożony w okresie obowiązywania ustawy Prawo własności przemysłowej, do tego wniosku nie znajduje zastosowania przepis art. 31 ustawy o znakach towarowych. Tym samym nie jest dopuszczalne ograniczenie oceny legalności decyzji administracyjnej jedynie do sytuacji szczególnej, jaką jest uzyskanie rejestracji w złej wierze. Oznacza to, że w zakresie odnoszącym się do złożenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, które to prawo powstało przed wejściem w życie ustawy Prawo własności przemysłowej, będą miały zastosowanie przepisy art. 164 i art. 165 ustawy tej ustawy i nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie przepisu art. 31 ustawy o znakach towarowych."

44. Z tych przyczyn należy stwierdzić, że w zaskarżonej decyzji brak jest istotnych uchybień formalnoprawnych, które organ poczyniłby w toku postępowania o unieważnienie, a które uniemożliwiłyby Sądowi dokonanie prawidłowej oceny zarzutów skargi i wypowiedzenia się co do zasadności podjętego rozstrzygnięcia pod względem materialnoprawnym.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie uznał ponadto, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji spełnia wymogi stawiane przez art. 107 § 3 k.p.a., albowiem Urząd Patentowy RP w dostatecznym stopniu i wyraźnie wskazał przesłanki faktyczne i prawne, z powodu których unieważnił uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego przestrzennego o numerze [...], w części dotyczącej towarów ujętych w klasie 29.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.