Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 20/08
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2008-04-08 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6461 Wynalazki
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 10
journal: Dz.U. 1993 nr 26 poz 117
law: Ustawa.z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędzia WSA Dorota Wdowiak Protokolant Patrycja Wrońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2008 r. sprawy ze skargi A., L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia patentu na wynalazek pt. "Krystaliczna pochodna dibenzotiazepiny i jej zastosowanie jako środka przeciwpsychotycznego" 1. uchyla zaskarżoną decyzję z dnia [...] listopada 2007 r.; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej A., L. kwotę 617 (sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) mającego zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 oraz na podstawie art. 245 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami) po ponownym rozpatrzeniu sprawy zgłoszenia wynalazku pt. "Krystaliczna pochodna dibenzotiazepiny i jej zastosowanie jako środka przeciwpsychotycznego", nr [...], zgłoszonego do ochrony w dniu 28 lipca 1998 r. przez A., L., na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy na decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] czerwca 2007 r. o odmowie udzielenia patentu na ww. wynalazek utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Organ wskazał, że decyzją z dnia [...] czerwca 2007 r. odmówił udzielenia patentu na zgłoszony wynalazek, podtrzymując wcześniejszy zarzut przedstawiony w zawiadomieniu z dnia 4 sierpnia 2006 r. Podstawą odmowy był brak nieoczywistości dla zgłoszonego rozwiązania w świetle informacji ujawnionych w opisach EP-240228-A1, EP-282236-A1 oraz w podręczniku "Preparatyka organiczna" - Arthur I. Vogel, wyd. II WNT, W-wa 1984 r. Urząd zarzucając oczywistość zgłoszonym rozwiązaniom wskazał, że z opisu EP-240228-A1 i EP-282236-A1 znany jest związek o wzorze (1), sposób jego otrzymywania, jak również znane jest zastosowanie tego związku jako substancji aktywnej. Z przykładu 2 opisu EP-240228-A1 (str. 5) znany jest sposób otrzymywania formy krystalicznej tiazepiny o wzorze (J) w postaci soli (chlorowodorku). Natomiast z podręcznika "Preparatyka organiczna" - Arthur I. Vogel, wyd. II WNT, W-wa 1984 r. str. 85-100 wiadomo, że stałe związki organiczne, bezpośrednio wydzielone w reakcji, nie są zazwyczaj czyste, lecz zawierają niewielkie ilości innych związków powstających jednocześnie z pożądanym produktem reakcji, w takim przypadku krystalizacja z odpowiedniego rozpuszczalnika lub mieszaniny rozpuszczalników należy do rutynowych sposobów oczyszczania związków organicznych, które to sposoby i metody doboru odpowiedniego rozpuszczalnika zostały szeroko omówione w tym podręczniku.

Według Zgłaszającego przedstawione rozwiązanie nie jest oczywiste, gdyż przeciwstawiony stan techniki nie daje specjaliście żadnych wskazówek pozwalających na otrzymanie postaci krystalicznej wolnej zasady tiazepiny. Wskazano, że przeciwstawiony podręcznik nie wspomina ani nie daje żadnych wskazówek pomocnych przy krystalizacji tiazepiny, a jedynie opisuje krystalizację związku organicznego z wybranego rozpuszczalnika lub mieszaniny rozpuszczalników jako rutynowy sposób oczyszczania zanieczyszczonych produktów reakcji.

Ponownie rozpoznając sprawę organ stwierdził, że zgodnie zaś z art. 10 cytowanej ustawy o wynalazczości podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania. W ponownie rozpatrywanej sprawie oceniana jest oczywistość rozwiązania, a więc należało rozstrzygnąć czy zgłoszone rozwiązanie mogło być ustalone przez fachowca, posiadającego wiedzę z danej dziedziny, bez wysiłku twórczego, wykorzystując jedynie w sposób standardowy posiadane umiejętności oraz na podstawie informacji ujawnionych w stanie techniki, który został wskazany przez Urząd we wcześniejszym postępowaniu.

Zdaniem organu po przeanalizowaniu ww. przeciwstawionego stanu techniki oraz wszystkich materiałów zawartych w aktach sprawy łącznie z zawartą w pismach argumentacją Zgłaszającego, Urząd Patentowy RP w trakcie ponownego rozpatrzenia sprawy stwierdza, że przedstawione rozwiązanie nie spełnia warunku nieoczywistości i zgodnie z art. 10 ustawy o wynalazczości z dnia 19 października 1972 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) mającym zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 ww. ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami) nie nadaje się do opatentowania. Urząd stoi na stanowisku, iż biorąc pod uwagę opisy EP-240228-A1 i EP-282236-Al biegły z danej dziedziny znający rutynowe metody krystalizacji związków organicznych, szeroko opisane łącznie z doborem odpowiedniego rozpuszczalnika bądź mieszaniny rozpuszczalników w podręczniku "Preparatyka organiczna" A.I.Vogla oczekiwałby uzyskania związku o wzorze (1) w postaci krystalicznej po przeprowadzeniu standardowych metod oczyszczania i krystalizacji związku o wzorze (1) otrzymanego w formie lepkiego oleju w powyższych opisach. Zgłaszający twierdzi, iż przeciwstawiony podręcznik nie wspomina ani nie daje żadnych wskazówek pomocnych przy krystalizacji tiazepiny, a metodę opracowano dopiero po upływie 10 lat od zgłoszeń EP-240228-A1 oraz EP-282236-A1, co według Zgłaszającego świadczy o tym że wszystkie poprzednie próby krystalizacji musiały być nieudane i dowodzi, że problem rozwiązany w niniejszym zgłoszeniu okazał się trudny i daleki od trywialności. Zdaniem Urzędu przeciętny znawca dziedziny techniki, do której należy rozwiązanie, mając do dyspozycji wytworzony związek o wzorze (1) w postaci lepkiego oleju bez problemu byłby w stanie wykrystalizować związek w postaci wolnej zasady. Przeciwstawione opisy nie wykluczają możliwości oczyszczenia i wykrystalizowania związku o wzorze (1), fakt iż twórca bezpośrednio z nieczyszczonego lepkiego oleju omawianej tiazepiny o wzorze (1) wybrał wytworzenie soli tego związku nie wyklucza tego, że rutynowymi metodami można wykrystalizować tiazepinę jako wolną zasadę i nie świadczy o tym, że miałby jakiekolwiek trudności z wykrystalizowaniem tegoż związku. Ponadto biorąc pod uwagę powyższe opisy, w których podano metodę wytwarzania tiazepiny, jako substancję aktywną oraz podano dla niej zastosowanie medyczne należy uznać rozwiązanie za oczywiste również w zakresie kompozycji farmaceutycznej i zastosowania.

Zdaniem Urzędu stanowisko Zgłaszającego przedstawione we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy sprowadza się do odmiennej interpretacji powołanego przez Urząd Patentowy RP stanu techniki. Mianowicie zdaniem Zgłaszającego dokumenty przeciwstawione przez Urząd stanowią najbliższy stan techniki niepodważający nowości i nieoczywistości przedmiotowego rozwiązania (co potwierdza argumentacja oraz fakt powołania dwóch powyższych opisów w stanie techniki w opisie rozpatrywanego projektu wynalazczego). Natomiast zdaniem Urzędu dwie cytowane publikacje oraz podręcznik "Preparatyka organiczna" A.I.Vogla zawierają informacje podważające nieoczywistość rozpatrywanego rozwiązania. Przy czym należy zauważyć, że argumentacja Zgłaszającego traktuje przeciwstawione dokumenty osobno, a więc pojedynczo, natomiast merytoryczne uzasadnienie Urzędu traktuje informacje ujawnione w ww. materiałach łącznie. Należało rozważyć czy specjalista znający najbliższy stan techniki, przy rozpatrywaniu problemu technicznego, miałby możliwość bez dokonań twórczych w sposób zawodowy i rutynowy dojść do zastrzeganego rozwiązania (orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VI SA/Wa 2183/04), i zdaniem Urzędu przedmiotowe rozwiązanie dla znawcy nie wykracza poza zwykłe rutynowe postępowanie mające na celu wykrystalizowanie związku organicznego, wynika wyraźnie i logicznie ze stanu techniki tj. nie wymaga wykorzystania umiejętności wykraczających poza te, które przypisuje się znawcy. Znawca bez trudności na podstawie istniejącego stanu techniki otrzymałby omawianą tiazepinę w formie krystalicznej, a więc mając również na uwadze brak szczególnych właściwości (cech które odróżniałyby przedstawione rozwiązanie od już istniejących) otrzymanego związku o wzorze (1) w postaci krystalicznej, należy uznać to rozwiązanie w całości jako oczywiste.

W skardze do Sądu skarżący zarzuca, że decyzja z dnia [...] września 2007 r. narusza art. 7, art. 77, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych sprawy i wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne ustalenia faktyczne.

Skarżący w skardze wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej wskazał, że zgodnie z art. 10 ustawy o wynalazczości wynalazek ma spełniać kryteria:

1. nieoczywistości;

2. korzystnych efektów wynalazku;

3. błędnego podejścia Urzędu;

4. niepewnych przesłanek rozumowania.

W kwestii nieoczywistości przedstawia incydent mający miejsce na przemysłowej linii wytwarzania tiazepiny, kiedy to nieplanowany spadek temperatury spowodował zatkanie linii krystaliczną tiazepiną.

Zgłaszający argumentował, że zgodnie z art. 10 ustawy o wynalazczości, wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące nadawać się do stosowania. Urząd nie kwestionował nowości rozwiązania, jego charakteru technicznego, ani tego, że może ono nadawać się do zastosowania. Zatem jedynym spornym warunkiem ustawowym jest nieoczywistość rozwiązania. Urząd domagał się także wskazania korzystnych efektów wynalazku, ale jest to nieuprawnioną nadinterpretacją własną Urzędu, a nie warunkiem wynikającym z ustawy o wynalazczości. Zdaniem Urzędu, w przypadku niedogodności stosowania związku w postaci lepkiego oleju oczywistym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest uzyskanie farmaceutycznie dopuszczalnych soli tego związku w postaci krystalicznej. Zgłaszający znalazł inny, nieoczywisty sposób usunięcia tej niedogodności przez opracowanie sposobu wytwarzania wolnej zasady tiazepiny w postaci krystalicznej. Zdaniem skarżącego przeciwstawiany stan techniki nie daje specjaliście żadnych wskazówek pozwalających na otrzymanie postaci krystalicznej wolnej zasady tiazepiny. "Preparatyka organiczna" A. I. Vogla opisuje krystalizację związku organicznego z wybranego rozpuszczalnika lub mieszaniny rozpuszczalników jako rutynowy sposób oczyszczania zanieczyszczonych produktów reakcji. Podręcznik ten nie wspomina ani nie daje żadnych wskazówek pomocnych przy krystalizacji tiazepiny. W istocie nie istnieje żadna niezawodna procedura ogólna gwarantująca uzyskanie kryształów związków organicznych o odpowiedniej czystości i jakości. Jeśli chodzi o przedmiotową tiazepinę, to oczywiście w stanie techniki takiej procedury również nie było. Została ona opracowana dopiero po upływie ponad 10 lat od zgłoszeń EP-240228-A1 oraz EP-282236-A1. Wskazał, że zdaniem Urzędu rekrystalizacja tiazepiny nie jest zaskoczeniem - ale wskazał, że przez co najmniej 10 lat nikt nie wiedział jak ją przeprowadzić. Zgłaszający twierdził więc, że sama postać krystaliczna wolnej zasady tiazepiny jest nowa i nieoczywista. Skoro tak, to również jej kompozycję farmaceutyczną i zastosowanie można traktować jako nowe i nieoczywiste.

Wskazał, że Urząd nie dostrzegł jaki problem rozpatrywane zgłoszenie rozwiązuje w stosunku do stanu techniki. Zgłaszający wskazał, że korzystnymi efektami wynalazku było rozwiązanie następujących problemów:

– potrzeba opracowania sposobu otrzymywania postaci krystalicznej wolnej zasady tiazepiny o czystości farmaceutycznej;

– potrzeba opracowania bardziej wygodnego, skutecznego, wydajnego i ekonomicznego sposobu oczyszczania tiazepiny;

– potrzeba opracowania bardziej wygodnego, skutecznego, wydajnego i ekonomicznego sposobu wytwarzania soli tiazepiny.

Zgłaszający podkreślił, że nie traktuje równorzędnie krystalicznej wolnej zasady tiazepiny i krystalicznej soli tiazepiny. Wynalazek dostarcza sposobu oczyszczania wolnej zasady tiazepiny dającego, z dobrą wydajnością krystaliczny produkt o wysokiej czystości. Produkt ten może być następnie przerabiany na krystaliczną farmaceutycznie dopuszczalną sól tiazepiny, na przykład fumaran, również o wysokiej czystości, przy zużyciu kwasu fumarowego dwukrotnie mniejszym niż przy wytwarzaniu fumaranu bezpośrednio po syntezie tiazepiny. Zatem korzystnym efektem wynalazku jest również dwukrotne zmniejszenie zużycia kwasu fumarowego przy wytwarzaniu soli fumaranowej tiazepiny.

Wskazano, że podstawą wynalazku stał się incydent, który miał miejsce na przemysłowej linii wytwarzania tiazepiny. Nieplanowany spadek temperatury, spowodował zatkanie linii krystaliczną tiazepiną. Przeprowadzone dochodzenie ujawniło, że ten spadek temperatury był jednym z warunków niezbędnych do spowodowania krystalizacji. Dalsze badania rozpuszczalników pozwoliły określić warunki, w których można było otrzymać krystaliczną tiazepinę, wcześniej nieznaną. Twórcy wynalazku nic nie wiadomo o jakichkolwiek publikacjach dotyczących takiego zdarzenia przed datą zgłoszenia wynalazku, a podręczniki chemii również nic nie mówią na temat takiego zachowania tego związku. Przytaczane zdarzenie dowodzi, że projektant linii przemysłowej do wytwarzania tiazepiny, który z pewnością musiał prowadzić próby pilotowe, najpierw laboratoryjne, a potem półtechniczne, zupełnie nie spodziewał się możliwości wykrystalizowania wytwarzanego związku.

Skarżący wykazał, że sposobem według wynalazku z lepkiego oleju surowej tiazepiny można wygodnie otrzymać farmaceutycznie czystą tiazepinę krystaliczną, z nieoczekiwanie bardzo dobrą wydajnością. Co więcej, kiedy wytwarza się sól fumaranową tiazepiny, to można zaoszczędzić połowę wcześniej używanej ilości kwasu fumarowego.

Zdaniem skarżącego organ zamierzając wykazać oczywistość rozważanego projektu wynalazczego sugeruje, że skarżący, nie mogąc uzyskać krystalicznej tiazepiny z lepkiego oleju, który zapewne zawierał, zanieczyszczenia, powinien był oczyścić tiazepinę jakąś inną metodą, a wtedy na pewno zdołałby uzyskać jej czyste kryształy. Takie podejście może mieć sens w laboratorium, gdzie nakład pracy i koszty są mało istotne, a chodzi o oczyszczenie małej próbki związku do badań. Tym niemniej, w skali produkcji przemysłowej unika się oczyszczania chromatograficznego, które jest kosztowne i pracochłonne, oraz ekstrakcji, która jest szkodliwa dla środowiska, w porównaniu z jednokrotną krystalizacją. Krótko mówiąc, procedura proponowana przez Urząd byłaby nieopłacalna ekonomicznie i (w porównaniu ze sposobem według wynalazku) nie miałaby żadnych widoków na zastosowanie przemysłowe.

Skarżący twierdził, że nie istnieje żadna niezawodna procedura ogólna gwarantująca uzyskanie kryształów związków organicznych o odpowiedniej czystości i jakości. Przeciwstawienie podręcznika Vogla nic nie wniosło do oceny nieoczywistości wynalazku. W przypadku otrzymywania nowych związków, jak opisano w dokumentach EP-240228-A1 oraz EP-282236-A1, oczywistym, bo rutynowym, etapem badania uzyskanego produktu była próba wykrystalizowania go w celu zmierzenia jego temperatury topnienia, i musiała ona być nieudana, skoro w tych dokumentach dla uzyskanej tiazepiny nie podano temperatury topnienia, a dla innych związków podano.

Wobec powyższego, skarżący uważa, że Urząd przy podejmowaniu skarżonej decyzji błędnie ocenił stan faktyczny. Skarżący uważa, że Urząd Patentowy nie dopełnił obowiązku wszechstronnego dokładnego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych sprawy. Jego zdaniem w oparciu o niepewne przesłanki dokonał błędnej oceny nieoczywistości, i bez dochowania należytej staranności podjął skarżoną decyzję podtrzymującą decyzję o odmowie udzielenia patentu. Tym samym Urząd naruszył art. 7, art. 77 i art. 80 k.p.a. Jednocześnie Urząd, wydając skarżoną decyzję, uchybił także wymogom stawianym uzasadnieniu decyzji administracyjnej określonym w art. 107 § 3 k.p.a.

Organ wniósł o oddalenie skargi i wskazał, że przedmiotowe rozwiązanie dla znawcy sprowadza się do krystalizacji wytworzonego 10 lat wcześniej związku i nie wykracza poza zwykłe rutynowe postępowanie mające na celu wykrystalizowanie związku organicznego, wynika wyraźnie i logicznie ze stanu techniki tj. nie wymaga wykorzystania umiejętności wykraczających poza te, które przypisuje się znawcy. Znawca bez trudności na podstawie istniejącego stanu techniki otrzymałby omawianą tiazepinę w formie krystalicznej. Poza tym to właśnie Zgłaszający poprzez "niepewne przesłanki rozumowania" (ad. 4) zakłada, że przeprowadzano próbę wykrystalizowania tiazepiny w celu zmierzenia temperatury topnienia, i musiała ona być nieudana skoro w opisach EP-240228-A1 i EP-282236-A1 dla uzyskanej tiazepiny nie podano temperatury topnienia, co zdaniem Urzędu jest bezpodstawnym domniemaniem ze strony Zgłaszającego.

Zdaniem organu twierdzenie skarżącego "że nie istnieje żadna niezawodna procedura...", jak również że "nie ma nawet żadnej pewności, że ogólne procedury przedstawione w podręczniku Vogla mogłyby zagwarantować sukces krystalizacji", nie wykluczają jednak możliwości wykrystalizowania związku organicznego jakim jest tiazepina, a specjalista z danej dziedziny oczekiwałby, że z lepkiego oleju (opisanego w dokumentach EP-240228-A1 i EP-282236-A1) rutynowymi metodami opisanymi w podręczniku "Preparatyka organiczna" (Arthur I. Vogel, wyd. II WNT, W-wa 1984 r.) wykrystalizuje tiazepinę jako wolną zasadę.

Ponadto Urząd nie domagał się wskazania korzystnych efektów wynalazku (ad. 2), lecz ciągle stwierdzał, iż Zgłaszający nie wykazał, że tiazepina w postaci krystalicznej posiada korzystne właściwości względem przeciwstawionego stanu techniki, natomiast fakt, iż można otrzymać (wykrystalizować) farmaceutycznie czystą tiazepinę krystaliczną z bardzo dobrą wydajnością bądź fakt, że wytwarzając sól fumaranową tiazepiny można zaoszczędzić połowę wcześniej używanej ilości kwasu fumarowego nie przyczynia się do wykazania nieoczywistości, ponieważ mniejsze zużycie kwasu potrzebnego do wytworzenia soli związku w przypadku gdy jako substrat stosuje się związek oczyszczony poprzez krystalizację jest również oczywiste dla znawcy z danej dziedziny, wobec tego Urząd ciągle zajmował stanowisko, że przedstawione rozwiązanie jest w całości oczywiste.

Ustosunkowując się do zarzutów podniesionych przez skarżącego, Urząd Patentowy wyjaśnia, że nie zasługują one na uwzględnienie w świetle ustalonego stanu faktycznego i prawnego sprawy, gdyż sprowadzają się do tego, że skarżący nie zgadza się z orzeczeniem zawartym w zaskarżonej decyzji powtarzając argumenty, które Urząd brał pod uwagę oraz do których odniósł się w zaskarżonej decyzji. Ponadto należy stwierdzić, iż argumentacja skarżącego sprowadza się do polemiki z ustaleniami Urzędu i próby przedstawienia własnej interpretacji nieoczywistości.

Wobec powyższego bezzasadny jest zarzut naruszenia przez zaskarżoną decyzję art. 7, art. 77 i art. 80 k.p.a., z uwagi na brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych sprawy i wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne ustalenia faktyczne.

Wskazując powyższe uchybienia skarżący stwierdził, że kwestionowana decyzja została wydana z naruszeniem podstawowych zasad postępowania administracyjnego i w tym zakresie zbiorczo powołał przepisy art. 7, 77, 80 i 107 § 3 k.p.a. Jednocześnie skarżący w żaden sposób nie sprecyzował swego stanowiska tzn. nie wskazał na czym konkretnie polegało naruszenie powyższych unormowań proceduralnych (w szczególności nie wskazał który paragraf art. 77 k.p.a. został naruszony) oraz nie udowodnił, że wytknięte uchybienia mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Tymczasem każdy z powołanych przepisów stanowi samoistną podstawę kontroli (i ewentualnego uchylenia) zaskarżonej decyzji, w związku z czym powinien być odpowiednio umotywowany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 u.s.a. sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Kontrolując zaskarżoną decyzję z punktu widzenia powołanych wyżej kryteriów skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja narusza przepisy prawa procesowego jak i materialnego w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.

Sporny wynalazek został zgłoszony w Urzędzie Patentowym przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.), zwanej p.w.p. Ustawa ta weszła w życie w dniu 22 sierpnia 2001 r.

W świetle art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym. Zatem, w świetle powyższego przepisu, zgłoszenie wynalazku winno być rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. Ponadto, co wymaga podkreślenia, z chwilą wejścia w życie przepisów p.w.p. postępowanie przed Urzędem Patentowym toczy się w trybie tych przepisów (art. 317 p.w.p.). Urząd Patentowy przy wydawaniu decyzji, tak pierwszo jak i drugoinstancyjnej, miał zatem obowiązek stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile danej kwestii przepisy p.w.p. odmiennie nie regulowały (art. 252 p.w.p.).

Przepis art. 10 ustawy o wynalazczości określa przesłanki jakie powinien spełniać wynalazek podlegający opatentowaniu, a mianowicie:

– posiadać przymiot nowości o charakterze technicznym,

– posiadać poziom wynalazczy (nieoczywistość rozwiązania),

– nadawać się do zastosowania w określonej dziedzinie techniki.

W sprawie kwestionowany jest przez Urząd Patentowy brak nieoczywistości wynalazku.

Jak już wskazano na Urzędzie Patentowym spoczywał obowiązek stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Organ ten miał zatem obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli (art. 7 k.p.a.), obowiązek umożliwienia stronie wypowiedzenia się przed podjęciem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów (art. 10 k.p.a.), obowiązek wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego (art. 77 § 1 k.p.a.), a także obowiązek uzasadnienia faktycznego decyzji zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 3 k.p.a. Tych wszystkich wymogów, a w szczególności określonych w art. 10 k.p.a. i 107 § 3 k.p.a., nie spełnia zaskarżona decyzja.

Istotnym mankamentem decyzji jest w swej istocie uchylenie się Urzędu Patentowego od powinności rozpatrzenia zgłoszonego wynalazku pod kątem jego nieoczywistości. Urząd Patentowy podkreślił zarówno w pierwszej jak i drugiej decyzji, że zgłoszony wynalazek odmówiono z powodu braku nieoczywistości rozwiązania, nie wyjaśnił jednak na czym brak nieoczywistości polega, czym naruszył w ocenie Sądu zarówno art. 10 Prawa wynalazczego jak i art. 107 § 3 k.p.a. Zdaniem sądu powołanie się na brak nieoczywistości dla zgłoszonego rozwiązania w świetle informacji ujawnionych w opisach EP-240228-A1, EP-282236-A1 oraz w podręczniku "Preparatyka organiczna" - Arthur I. Vogel, wyd. II WNT, W-wa 1984 r. jest niewystarczające. Urząd zarzucając oczywistość zgłoszonym rozwiązaniom wskazał, że z opisu EP-240228-A1 i EP-282236-A1 znany jest związek o wzorze (1), sposób jego otrzymywania, jak również znane jest zastosowanie tego związku jako substancji aktywnej. Wskazał, że z przykładu 2 opisu EP-240228-A1 (str. 5) znany jest sposób otrzymywania formy krystalicznej tiazepiny o wzorze (J) w postaci soli (chlorowodorku). Natomiast z podręcznika "Preparatyka organiczna" - Arthur I. Vogel, wyd. II WNT, W-wa 1984 r. str. 85-100 wiadomo, że stałe związki organiczne, bezpośrednio wydzielone w reakcji, nie są zazwyczaj czyste, lecz zawierają niewielkie ilości innych związków powstających jednocześnie z pożądanym produktem reakcji, w takim przypadku krystalizacja z odpowiedniego rozpuszczalnika lub mieszaniny rozpuszczalników należy do rutynowych sposobów oczyszczania związków organicznych, które to sposoby i metody doboru odpowiedniego rozpuszczalnika zostały szeroko omówione w tym podręczniku. Należy uznać, że nie zostało wskazane, iż jeżeli rozwiązanie jest oczywiste i nie wymaga od specjalisty wkładu intelektualnego to jaki wpływ na wskazane rozwiązanie i czy taki wpływ był podstawą rozwiązania miał nieplanowany spadek temperatury na linii produkcyjnej wskazywany przez skarżącego. Nadto biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest wskazanie powodów powstania takiego rozwiązania w świetle oświadczenia skarżącego, że projektant linii przemysłowej do wytwarzania tiazepiny, który z pewnością musiał prowadzić próby pilotowe, najpierw laboratoryjne, a potem półtechniczne, zupełnie nie spodziewał się możliwości wykrystalizowania wytwarzanego związku. Takie działania ze strony organu podjęte pomocniczo mogą pomóc w określeniu oczywistości wynalazku.

Metodą zmierzającą do ustalenia, czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości jest ustalenie najbliższego stanu techniki, jako jednej lub kilku publikacji, na tle których specjalista najłatwiej doszedłby do wynalazku. Następnie formułuje się problem techniczny, poprzez określenie cech zastrzeganego wynalazku, które nie występują w najbliższym stanie techniki. Zabieg ten pozwala na ocenę postępu technicznego wnoszonego przez wynalazek. W rezultacie, w wyniku powyższych ustaleń, udziela się odpowiedzi na pytanie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki, przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego w wynalazku miałby możliwość bez dokonań twórczych, w sposób zawodowo rutynowy, dojść do zastrzeganego rozwiązania. Taką metodykę przyjęto na gruncie Konwencji o patencie europejskim w wytycznych EPO (zob. Stanisław Yasma, Zdolność patentowa wynalazku w europejskim prawie patentowym ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki poziomu wynalazczego; "Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej", Regulacje w dziedzinie własności przemysłowej pod redakcją Alicji Adamczak, Zeszyt 26). W zaskarżonej decyzji nie przeprowadzono takiej analizy.

Należy również podkreślić, że wynalazek uważa się za nieoczywisty, gdy istota problemu technicznego wynalazku jest realizowana w szczególności przez:

- całkiem odmienne środki techniczne od znanych ze stanu techniki, które umożliwiają uzyskanie funkcji celu wynalazku innej niż dotychczas znanej,

- nowe środki techniczne oraz takie ich wzajemne strukturalne i funkcjonalne powiązanie, które różni się od powszechnie znanych, przy czym te środki techniczne różnią się od znanych stawianymi celami oraz osiągniętymi rezultatami. Czego w zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy nie wyjaśnił.

Podobnie w literaturze przedmiotu (por. np. St. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, "Komentarz do prawa wynalazczego", Wyd. Prawnicze, Warszawa 1990, komentarz do art. 10 powołanej ustawy, czy "Prawo własności przemysłowej" pod red. U. Promińskiej, Difin, Warszawa 2005, wyd. II, str. 61) podkreśla się, że "nieoczywistość" jest pojęciem nieostrym, a jej wyjaśnieniu służy zestawienie pozytywnych i negatywnych jej przesłanek. Jednocześnie stwierdza się, że odmiennie niż przy badaniu nowości, argumentów przeciwko nieoczywistości rozpatrywanego projektu poszukiwać można nie tylko poprzez przeciwstawienie przedmiotowi zgłoszenia konkretnych znanych rozwiązań, lecz przy uwzględnieniu całego stanu techniki (St. Sołtysiński...). Oceniane rozwiązanie może być bowiem nowe, lecz mimo to może wynikać w sposób oczywisty ze stanu techniki. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że metodą zmierzającą do ustalenia, czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości jest ustalenie najbliższego stanu techniki, jako jednej lub kilku publikacji, na tle których specjalista najłatwiej doszedłby do wynalazku. Następnie formułuje się problem techniczny, poprzez określenie cech zastrzeganego wynalazku, które nie występują w najbliższym stanie techniki. Zabieg ten pozwala na ocenę postępu technicznego wnoszonego przez wynalazek. W rezultacie, w wyniku powyższych ustaleń, udziela się odpowiedzi na pytanie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki, przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego w wynalazku miałby możliwość bez dokonań twórczych, w sposób zawodowo rutynowy, dojść do zastrzeganego rozwiązania (wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 listopada 2004 r., sygn. akt II SA 4734/03, LEX nr 177405). Jednocześnie wskazuje się, że odmawiając udzielenia patentu na zgłoszony wynalazek ze względu na brak nieoczywistości, Urząd Patentowy nie może poprzestać jedynie na wskazaniu na swoje własne przekonanie lub poglądy naukowe, ale winien je zanalizować i wyjaśnić. Potrzebne jest powołanie się na odpowiednie dowody - wyniki przeprowadzonego porównania zgłoszonego rozwiązania i stanu techniki - oraz przytoczenie przekonującej argumentacji (wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2004 r., sygn. akt II SA 2276/03, LEX nr 177403). W związku z tym wskazuje się, że w razie zaistniałego sporu pomiędzy zgłaszającym wynalazek do opatentowania a Urzędem Patentowym, zwłaszcza w kwestii nieoczywistości rozwiązania, odmawiając udzielenia patentu Urząd Patentowy zasadniczo nie może poprzestać jedynie na swoim własnym przekonaniu, co do braku spełnienia przez wynalazek wspomnianego wyżej kryterium. Urząd Patentowy powinien dążyć do zebrania odpowiednich dowodów na poparcie swego stanowiska. Można dopuścić dowód z opinii biegłego specjalisty z danej dziedziny techniki, gdyż zbadanie kwestii nieoczywistości wynalazku wymaga zasadniczo wiadomości specjalnych (art. 84 § 1 k.p.a.). Brak przeprowadzenia przez Urząd Patentowy wszechstronnego postępowania dowodowego w tym zakresie, a oparcie się jedynie na własnym przekonaniu co do niespełnienia przez wynalazek kryterium braku nieoczywistości, co miało miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy, uzasadnia zarzut naruszenia w zaskarżonej decyzji art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. (wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 maja 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 2059/04, LEX nr 166084).

Ponownie rozpoznając sprawę Urząd Patentowy RP przeprowadzi niezbędne ustalenia w kierunku wskazanym w niniejszym uzasadnieniu, a następnie na podstawie całokształtu materiału dowodowego oceni zdolność patentową przedstawionego rozwiązania jako całości. Ewentualnie organ rozważy podjęcie decyzji w kwestii zakresu ochrony jeżeli zgłoszone zastrzeżenie jest za szerokie. Uzasadnienie ponowne wydanej decyzji winno dopowiadać wymogom zawartym w art. 107 § 3 k.p.a.

W tym stanie sprawy, uznając zasadność skargi, zaskarżona decyzja podlega uchyleniu (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.).

O niewykonalności decyzji orzeczono w oparciu o art. 152 p.p.s.a. o kosztach w oparciu o art. 200 p.p.s.a.