Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 2782/15
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2017-06-21 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 3; art. 132 ust. 2 pkt 2.
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
Teza: Prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.; dalej: p.w.p.) wymaga, w zakresie badania identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, już na wstępie ustalenia przez Urząd Patentowy, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, gdyż w przypadku stwierdzenia takiej okoliczności, ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, względniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Okoliczność taka stanowi zatem przesłankę zastosowania szerszej ochrony, właściwej dla znaków o ustalonej renomie. Dokonana przez organ wykładnia  art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. - w przypadku, gdy organ całkowicie pominął podniesioną w ramach sprzeciwu okoliczność renomy przyjmując, że przy badaniu istnienia względnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego wskazanych w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., wystarczy odwołać się do oceny podobieństwa dokonanej na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., abstrahując przy tej ocenie od statusu przeciwstawionego znaku wcześniejszego, jako znaku renomowanego – jest wadliwa.

TEZY

Prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.; dalej: p.w.p.) wymaga, w zakresie badania identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, już na wstępie ustalenia przez Urząd Patentowy, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, gdyż w przypadku stwierdzenia takiej okoliczności, ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, względniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Okoliczność taka stanowi zatem przesłankę zastosowania szerszej ochrony, właściwej dla znaków o ustalonej renomie. Dokonana przez organ wykładnia  art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. - w przypadku, gdy organ całkowicie pominął podniesioną w ramach sprzeciwu okoliczność renomy przyjmując, że przy badaniu istnienia względnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego wskazanych w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., wystarczy odwołać się do oceny podobieństwa dokonanej na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., abstrahując przy tej ocenie od statusu przeciwstawionego znaku wcześniejszego, jako znaku renomowanego – jest wadliwa.


SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz (spr.) Sędzia NSA Cezary Pryca Sędzia del. WSA Ewa Cisowska - Sakrajda Protokolant asystent sędziego Magdalena Chewińska po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 3042/14 w sprawie ze skargi Parfums Christian Dior, Paryż, Francja na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r., nr Sp. 324/13 w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Parfums Christian Dior, Paryż, Francja 300 (trzysta) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 31 marca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 3042/14, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Parfums Christian Dior z siedzibą w Paryżu, Francja na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. nr Sp. 324/13 w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy: uchylił zaskarżoną decyzję (pkt 1); stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (pkt 2); zasądził od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Parfums Christian Dior z siedzibą w Paryżu, Francja kwotę 1600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia.

I

W dniu 30 marca 2012 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw Parfums Christian Dior z siedzibą w Paryżu, Francja (dalej: wnoszący sprzeciw lub skarżący) wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "A ADORATION" o numerze R.235773 na rzecz Interton Sp. z o.o. z siedzibą w Regułach (dalej: uprawniony).

Sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony 4 sierpnia 2009 r. z przeznaczeniem do oznaczania towarów z klasy 3, takich jak: cienie do powiek, róże do policzków, tusze do rzęs, pomadki do ust, błyszczyki do ust, konturówki do ust, konturówki do brwi, konturówki do oczu, pudry prasowane, fluidy, podkłady pod makijaż, lakiery do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji paznokci.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 246 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410; dalej: p.w.p.).

Wnoszący sprzeciw podniósł, iż jest uprawniony do następujących znaków towarowych:

a) słownego "J'ADORE" o numerze IR.687422, zarejestrowanego w trybie międzynarodowym z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 3, takich jak: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,

b) słowno-graficznego "J'ADORE" o nr CTM 001160886, zarejestrowanego w trybie wspólnotowym z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy 3 takich jak: środki perfumeryjne, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów i środki do czyszczenia zębów, do których, jego zdaniem, sporny znak towarowy jest podobny w stopniu mogącym rodzić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

Wnoszący sprzeciw stwierdził, iż produkty wymienione w wykazie znaku spornego należą do kosmetyków objętych ochroną znaku towarowego "J'ADORE", w związku z czym należy je uznać za towary identyczne. Ponadto, jego zdaniem, porównywane oznaczenia zbudowane są z tego samego trzonu słownego "ADOR" (ADORE/ADORA-), co ma istotny wpływ na tożsamość ich postrzegania przez odbiorców. W ocenie wnoszącego sprzeciw dodatkowe elementy takie jak: litera "J", apostrof w znaku wnoszącego sprzeciw oraz końcówka –"TION" w znaku spornym nie eliminują podobieństwa pomiędzy ww. oznaczeniami w zakresie członów "ADORE-ADORA".

Ponadto wnoszący sprzeciw stwierdził, że uwaga odbiorców porównywanych znaków towarowych będzie skupiała się na członie "ADORE/ADORA", z uwagi na to, iż nasuwa on skojarzenia z polskim wyrazem "adorować". Dodatkowo wnoszący sprzeciw oświadczył, że znak "J'ADORE" uzyskał na terenie Polski status znaku renomowanego w odniesieniu do wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych w konsekwencji długotrwałego i intensywnego używania go w obrocie, uzyskania wysokiej pozycji na rynku oraz poczynienia przez wnoszącego sprzeciw znacznych nakładów finansowych na promocję i reklamę tego oznaczenia. W ocenie wnoszącego sprzeciw uzyskanie ochrony na sporny znak towarowy może przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść oraz być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy oznaczenia "J'ADORE" ponieważ konsumenci mogą sugerować się skojarzeniami jakie występują pomiędzy porównywanymi oznaczeniami, a także mogą uznać, iż kosmetyki "A ADORATION" są powiązane z linią jego renomowanych kosmetyków i perfum "J'ADORE".

W odpowiedzi z dnia 14 czerwca 2013 r. uprawniony uznał wniesiony sprzeciw za bezzasadny. Stwierdził, że towary, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe nie są jednorodzajowe, a porównywane oznaczenia nie wykazują podobieństwa. Uprawniony wskazał, że wspólny człon "ADOR" stanowi mniej niż 50 % elementów znaku spornego. Ponadto, sporny znak został opatrzony charakterystyczną, dominującą grafiką, W jego ocenie wnoszący sprzeciw nie przedłożył również żadnych dowodów na renomę przeciwstawianych znakowi spornemu znaków towarowych "J'ADORE".

Na rozprawie przed Urzędem Patentowym w dniu 8 listopada 2013 r. wnoszący sprzeciw podkreślił dodatkowo, że powołane przez niego jako przeciwstawienia znaki towarowe "J'ADORE" są renomowane, zaś używanie w obrocie znaku spornego doprowadzi do ich rozwodnienia oraz utraty silnej pozycji rynkowej związanej z siłą atrakcyjną ucieleśnioną w tych znakach, tym samym będzie szkodliwe dla ich odróżniającego charakteru i renomy. Uprawniony natomiast będzie czerpał nienależne korzyści z pozycji rynkowej ww. znaków, gdyż przeciętny odbiorca, pochodzący z kręgu klienteli uprawnionego, chętniej wybierze to oznaczenie, które przywiedzie mu na myśl znak towarowy "J'ADORE", jako budzący silne pozytywne skojarzenia i asocjacje. Jednocześnie wnoszący sprzeciw przedłożył do akt przedmiotowej sprawy obszerne materiały dowodowe na okoliczność renomy należących do niego znaków towarowych "J'ADORE".

Zaskarżoną decyzją z dnia 12 marca 2014 r. Urząd Patentowy - na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w zw. z art. 246 i art. 247 ust. 2 p.w.p. - oddalił sprzeciw.

UP stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie wnoszący sprzeciw podniósł zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Porównując towary opatrywane znakiem spornym oraz przeciwstawionymi mu znakami towarowymi "J'ADORE" UP stwierdził, iż wszystkie towary wskazane w wykazie znaku spornego mieszczą się w szerokim pojęciu "kosmetyki" objętym zakresem ochrony znaków przeciwstawionych, a tym samym należy je uznać za towary identyczne.

UP dokonał analizy porównywanych znaków: spornego "A ADORATION" oraz, przeciwstawionych mu znaków: słownego "J'ADORE" o nr IR.687422 oraz słowno-graficznego "J'ADORE" o nr CTM 001160886, na trzech różnych płaszczyznach postrzegania wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, mając na uwadze to, że decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy i uznało, iż ww. znaki towarowe "A ADORATION" i "J'ADORE" nie są do siebie podobne w stopniu rodzącym ryzyko konfuzji, pomimo, iż posiadają pewne elementy wspólne.

UP stwierdził, że porównywane znaki różnią się zasadniczo również w warstwie fonetycznej. Znak sporny składa się z dwóch elementów - litery "A", oraz długo brzmiącego, czterosylabowego słowa "ADORATION", podczas, gdy słowny znak "J'ADORE" postrzegany jest jako jeden, dwu lub trzysylabowy wyraz. Znak przeciwstawiony "J'ADORE" o nr CTM 001160886 oprócz dominującego określenia "J'ADORE" posiada jeszcze 4 elementy słowne - dwukrotny napis "Christian Dior".

Warstwa znaczeniowa porównywanych znaków towarowych również nie jest identyczna i będzie odczytana zgodnie ze znaczeniem rzeczownika "ADORATION" i czasownika "ADORER" wyłącznie przez odbiorców znających język francuski. To, iż obydwa znaki towarowe tylko nawiązują do wyrazów o podobnym znaczeniu, jest w ocenie UP niewystarczające, aby uznać, iż są one do siebie konfuzyjnie podobne w warstwie znaczeniowej. Należy mieć także na uwadze, iż pozostali nabywcy, którzy nie znają ww. języków obcych będą postrzegać porównywane znaki jako fantazyjne.

UP nie podzielił stanowiska wnoszącego sprzeciw, iż porównywane oznaczenia zbudowane są z tego samego trzonu słownego "ADOR" (ADORE/ADORA-), co ma istotny wpływ na tożsamość ich postrzegania przez odbiorców. Zdaniem UP fakt, iż wyraz "ADORATION" i określenie "J'ADORE" posiadają ten sam źródłosłów nie może przesądzać o tym, iż znaki te, postrzegane jako całość, są podobne w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Mało prawdopodobne jest, aby konsumenci nabywający towary opatrywane ww. znakami, które zalicza się, zgodnie ze stanowiskiem wnoszącego sprzeciw, do towarów powszechnego użytku, nabywanych dość często, czasem nawet impulsywnie, bez zachowania podwyższonego stopnia uwagi, dokonywali analizy gramatycznej słów stanowiących poszczególne znaki towarowe. Należy również podkreślić, iż zawarta w dominujących elementach porównywanych znaków cząstka "ADOR" nie została w żaden sposób w nich wyróżniona czy wyodrębniona. Nie jest również usytuowana w tych elementach w tym samym miejscu. W związku z powyższym UP za niezasadne uznał wywody wnoszącego sprzeciw dotyczące podobieństwa porównywanych oznaczeń wynikającego z powtarzalności członu "ADORE/ADORA".

Ostatnią przesłanką, o której stanowi art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia oznaczanych towarów. Organ stwierdził, że mając na uwadze, że porównywane znaki towarowe, pomimo pewnych cech wspólnych (cztery identyczne i uszeregowane w tej samej kolejności litery "ADOR") jako całość, różnią się istotnie przede wszystkim w warstwach wizualnej i fonetycznej, ale także znaczeniowej w takim stopniu, że wywierają odmienne ogólne wrażenie na odbiorcach, nie istnieje, zdaniem UP, ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

W ocenie organu w rozpatrywanej sprawie brak jest także podstaw do stwierdzenia, iż prawo ochronne na sporny znak towarowy zostało udzielone z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Organ stwierdził, że na gruncie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jako pierwsze powinno zostać zbadane podobieństwo pomiędzy znakami, bowiem potwierdzenie związku myślowego pomiędzy późniejszym znakiem towarowym a znakiem renomowanym uzasadnia rozpoczęcie badania pozostałych przesłanek stosowania tego przepisu. Tym samym, ustalenie podobieństwa między znakami warunkuje potrzebę badania dalszych przesłanek wynikających z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Z kolei brak podobieństwa znaków czyni zbędnym potrzebę badania renomy, gdyż przepis ten może mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu do znaków identycznych lub podobnych.

UP stwierdził, że z uwagi na brak podobieństwa między ww. znakami w stopniu niosącym ze sobą niebezpieczeństwo ich skojarzenia UP odstąpił od badania pozostałych przesłanek wynikających z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., w tym renomy znaków przeciwstawionych. W związku z powyższym Kolegium Orzekające oddaliło wniosek wnoszącego sprzeciw o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka w osobie Riccardo Friedrani na okoliczności faktyczne dotyczące obecności i zakresu używania znaku towarowego "J'ADORE" w Polsce przed datą zgłoszenia znaku spornego do ochrony, wysokiej pozycji znaku towarowego "J'ADORE" na polskim rynku na tle konkurencji, jego statusu wśród odbiorców jak również metod jego promocji i reklamy, jako nieprzydatny do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Podsumowując, w niniejszej sprawie nie została spełniona pierwsza z niezbędnych przesłanek tj. podobieństwo znaków w stopniu polegającym na niebezpieczeństwie skojarzenia między znakami. Brak podobieństwa między badanymi znakami czynił zbędnym badanie renomy znaków przeciwstawionych, gdyż niezależnie od tego czy znaki przeciwstawione są znakami renomowanymi, czy też nie, niedopuszczalne było zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 3p.w.p.

Z uwagi na brak podobieństwa między ww. znakami w stopniu niosącym ze sobą niebezpieczeństwo ich skojarzenia UP odstąpił od badania pozostałych przesłanek wynikających z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., w tym renomy znaków przeciwstawionych. Według Urzędu Patentowego niezależnie od tego, czy znaki przeciwstawione są znakami renomowanymi, czy też nie, niedopuszczalne było zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Tym samym, brak było podstaw do unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy również na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 31 marca 2015 r. uwzględnił skargę i uchylił zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP.

Zdaniem Sądu I instancji, organ uchybił przepisom art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalej: k.p.a.), albowiem nie rozpoznał sprawy w sposób prawidłowy w zakresie oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, w wyniku naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

W rozpoznawanej sprawie, po ustaleniu podobieństwa towarów Urząd Patentowy RP przystąpił do badania podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń i zgodnie z obowiązującymi zasadami zbadał je na trzech polach: wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym uznając brak konfuzyjnego podobieństwa znaku A "ADORATION" i znaków "J’ADORE". Badanie to zostało przeprowadzone w zakresie, o którym mowa w art. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., gdyż jeżeli chodzi o podniesione przez stronę skarżącą naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., organ w ogóle tej kwestii nie rozważył przyjmując, że przepis ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż znak "A ADORATION" i znaki mu przeciwstawione nie są do siebie podobne.

W ocenie Sądu I instancji, organ dokonał tym samym błędnej interpretacji powyższego przepisu. W tym kontekście WSA odwołał się do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodnie z którym - prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wymaga, w zakresie badania identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, już na wstępie ustalenia, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, gdyż w przypadku stwierdzenia takiej okoliczności, ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, względniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Okoliczność taka stanowi zatem przesłankę zastosowania szerszej ochrony, właściwej dla znaków o ustalonej renomie.

Sąd I instancji stwierdził również, że w przypadku znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a nie tylko do podobnych czy identycznych. W odniesieniu do znaku renomowanego do jego stwierdzenia podobieństwa wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony). Przy czym w orzecznictwie wspólnotowym i krajowym stopień podobieństwa znaków, jako przesłanka naruszenia znaku renomowanego, jest sytuowany na niskim poziomie, wyznaczanym przez takie określenia jak łączenie, kojarzenie, przywodzenie na myśl. Tak subtelne kryteria prawdopodobieństwa mają zastosowanie tylko do znaków renomowanych.

Sąd I instancji stwierdził, że podziela stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w przytoczonych wyrokach, jak i powyższe poglądy prawne. Zdaniem Sądu I instancji organ uchybił przepisom art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a., albowiem nie rozpoznał sprawy w sposób prawidłowy w zakresie oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, w wyniku naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy Sąd I instancji zobowiązał organ do rozważenia, czy niezależnie od art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., istnieją w tej sprawie podstawy do unieważnienia spornego znaku z uwzględnieniem przesłanek ochrony znaków renomowanych, wynikających z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. W tym celu organ powinien odnieść się do dowodów przedstawionych na okoliczność renomy znaków wcześniejszych, a jeśli uzna je za przekonujące, dokona oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków z uwzględnieniem tej renomy.

II

Urząd Patentowy RP wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku, domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Ponadto organ wniósł o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono:

I. Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej: p.p.s.a.), tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a w zw. z art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. poprzez bezzasadne przyjęcie, że Urząd Patentowy RP nie rozpoznał sprawy w sposób prawidłowy, tj. nie rozważył podnoszonej przez wnoszącego sprzeciw przesłanki naruszenia rejestracją spornego znaku "A ADORATION" R-235773 art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., gdyż odstąpił od badania renomy znaków przeciwstawionych, a wniosek o braku zastosowania powołanego przepisu wywiódł po ustaleniu, że badane znaki nie są podobne, prowadzące do uwzględnienia skargi i uchylenia zaskarżonej decyzji, chociaż:

- dla zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. konieczne jest łączne wystąpienie wszystkich przesłanek tj. podobieństwa znaków towarowych, w stopniu skutkującym kojarzeniem (łączeniem) znaków przez relewantnych odbiorców, renomy znaku wcześniejszego oraz możliwości czerpania przez zgłaszającego nienależnych korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego, a brak którejkolwiek z przesłanek wyklucza możliwość zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.,

- w toku postępowania Urząd Patentowy RP ocenił podobieństwo badanych znaków towarowych mając na uwadze, że wystarczające jest podobieństwo niosące ze sobą niebezpieczeństwo skojarzenia między znakami, a więc ocenił podobieństwo badanych znaków w sposób właściwy dla znaków renomowanych i z uwagi na niespełnienie przesłanki niezbędnej do zastosowania przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. odstąpił od badania renomy przeciwstawionych znaków towarowych, Sąd z kolei w ogóle nie odniósł się do przeprowadzonej przez Urząd Patentowy RP oceny,

- brak podobieństwa między znakami w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

wykluczał możliwość zastosowania wskazanego przepisu w niniejszej

sprawie, a co za tym idzie, brak oceny renomy przeciwstawionych znaków

towarowych nie mógł mieć wpływu wynik sprawy;

II. Naruszenie przepisów prawa materialnego (art. 174 pkt 1 p.p.s.a.), tj. art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że renoma wcześniejszego znaku towarowego musi być zawsze badana w pierwszej kolejności, podczas gdy:

- wszystkie przesłanki wynikające z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. muszą być spełnione łącznie, a niespełnienie jednej z nich przesądza o braku możliwości zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p, tj. pomiędzy znakami zachodzi podobieństwo niosące ze sobą niebezpieczeństwo skojarzenia, wcześniejszy znak jest znakiem renomowanym oraz zachodzi możliwość czerpania przez zgłaszającego nienależnych korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego,

- wskazany przepis nie narzuca kolejności badania poszczególnych przesłanek, istotnym jest natomiast, żeby każda z przesłanek została zbadana prawidłowo, w szczególności ocena podobieństwa znaków uwzględniała, że na gruncie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., wystarczające jest podobieństwo niosące ze sobą niebezpieczeństwo skojarzenia między znakami.

Argumentację na poparcie zarzutów skarżący kasacyjnie organ przedstawił w uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ pozbawiona jest usprawiedliwionych podstaw.

W postępowaniu kasacyjnym obowiązuje wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada związania Naczelnego Sądu Administracyjnego podstawami i granicami zaskarżenia, wskazanymi w skardze kasacyjnej. Przytoczone w tym środku prawnym przyczyny wadliwości kwestionowanego orzeczenia determinują zakres jego kontroli przez Sąd drugiej instancji. Do podjęcia działań z urzędu Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązany jest jedynie w sytuacjach określonych w art. 183 § 2 p.p.s.a., które w sprawie nie występują.

Przedstawione w ramach skargi kasacyjnej zarzuty zbudowane zostały na obydwu podstawach przewidzianych w art. 174 p.p.s.a., przy czym zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. miały charakter wtórny, gdyż mogły okazać się zasadne wyłącznie wobec stwierdzenia naruszenia powiązanego z nimi przepisu prawa materialnego, tj. art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Wobec tego właśnie do zarzutu błędnej wykładni art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. należało odnieść się w pierwszej kolejności.

Istota sporu w rozpoznawanej sprawie - jak wynika z treści powołanych w skardze kasacyjnej zarzutów - sprowadza się do ustalenia wykładni art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w zakresie prawidłowości zastosowanej przez organ, a niezaakceptowanej przez Sąd I instancji, metodologii badania kolizji spornego znaku towarowego ze znakami przeciwstawionymi, a w szczególności ustalenia, czy renoma wcześniejszego znaku towarowego powinna być badana w pierwszej kolejności przed przejściem przez organ do oceny identyczności lub podobieństwa spornego znaku towarowego do renomowanego znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Sąd I instancji stwierdził, że doszło do naruszenia przez organ art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wskutek jego błędnej wykładni polegającej na przyjęciu nieprawidłowej metodologii polegającej na zbadaniu w pierwszej kolejności podobieństwa pomiędzy spornym znakiem towarowym a znakami przeciwstawionymi, bowiem według organu ustalenie podobieństwa między znakami warunkuje potrzebę badania dalszych przesłanek wynikających z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Z kolei - brak podobieństwa znaków czyni zbędnym potrzebę badania renomy przeciwstawionego znaku towarowego, gdyż art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. może mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu do znaków identycznych lub podobnych (s. 14 zaskarżonej decyzji UP).

Odnosząc się do tak zakreślonej istoty sporu należy na wstępie przypomnieć, że zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd I instancji słusznie stwierdził – powołując się na orzecznictwo NSA – że prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wymaga, w zakresie badania identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, już na wstępie ustalenia, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, gdyż w przypadku stwierdzenia takiej okoliczności, ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, względniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Okoliczność taka stanowi zatem przesłankę zastosowania szerszej ochrony, właściwej dla znaków o ustalonej renomie (por. wyroki NSA: z 24 września 2014 r., sygn. akt: II GSK 1195/13 oraz z 16 października 2012 r., sygn. akt: II GSK 1379/11, CBOSA).

Okoliczność ustalenia renomy znaku przeciwstawionego stanowi przesłankę zastosowania szerszej ochrony wynikającej z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Bowiem renoma (rozpoznawalność) znaku towarowego wśród znaczącej części odbiorców towarów pod tym znakiem na znaczącej części terytorium Polski umożliwia zastosowanie, w razie spełnienia innych wymaganych warunków, art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Natomiast brak realizacji wskazanych warunków, w tym renomy znaku wcześniejszego - wyłącza możliwość skorzystania z rozszerzonej ochrony (R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14 B. Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 723).

Z przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wynikają następujące przesłanki ochrony renomowanego znaku towarowego w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy:

1) znak wcześniejszy jest znakiem zarejestrowanym w UP lub w OHIM;

2) znak wcześniejszy jest znakiem renomowanym;

3) znak późniejszy jest znakiem identycznym lub podobnym do renomowanego znaku towarowego;

4) znak późniejszy został zgłoszony dla jakichkolwiek towarów (identycznych, podobnych lub niepodobnych) do towarów objętych rejestracją renomowanego znaku towarowego;

5) udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego (R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14 B. Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 716).

Z powyższego wynika, że prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wymaga, w zakresie badania identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, już na wstępie ustalenia przez Urząd Patentowy, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, gdyż w przypadku stwierdzenia takiej okoliczności, ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, względniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Okoliczność taka stanowi zatem przesłankę zastosowania szerszej ochrony, właściwej dla znaków o ustalonej renomie.

W judykaturze podkreśla się, iż w przypadku znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a nie tylko do podobnych czy identycznych (tak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt V CSK 109/08, LEX nr 479328). Podobnie, Sąd Najwyższy w innym wyroku z dnia 4 marca 2009 r. (sygn. akt IV CSK 335/2008, OSNC 2009, nr 3, poz. 85) wskazał, że: "w odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony)". Zdaniem SN: "w orzecznictwie wspólnotowym i krajowym stopień podobieństwa znaków, jako przesłanka naruszenia znaku renomowanego, jest sytuowany na niskim poziomie, wyznaczanym przez takie określenia jak łączenie, kojarzenie, przywodzenie na myśl. Tak subtelne kryteria prawdopodobieństwa mają zastosowanie tylko do znaków renomowanych." Na temat istoty podobieństwa znaku renomowanego wypowiedział się ETS w wyroku z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 (Adidas-Salomon), stwierdzając, że chociaż podobieństwo znaczeń jest przesłanką zastosowania tego przepisu, to wystarczający jest taki stopień podobieństwa, który prowadzi do łączenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców. W uzasadnieniu wskazanego wyroku nawiązując do swego wcześniejszego wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 (Chevy) Trybunał ten wskazał, że naruszenia znaku renomowanego są konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między tym znakiem a spornym oznaczeniem, z powodu którego odbiorcy wiążą oznaczenie ze znakiem (łączą ze sobą oba oznaczenia, nawet jeśli ich nie mylą). W wyroku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 (Intel) ETS stwierdził, że okoliczność, iż późniejszy znak towarowy przywodzi konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą związku w rozumieniu przyjętym w wyroku w sprawie Adidas-Salomon. Zgodnie ze stanowiskiem ETS w każdym przypadku ustalenie takiego związku musi być wynikiem całościowej oceny, a jego badanie nie ogranicza się wyłącznie do badania podobieństwa, ale wymaga uwzględnienia innych kryteriów, takich jak np.: stopień znajomości znaku renomowanego, charakter towarów lub usług oraz ewentualna niepowtarzalność znaku wcześniejszego. Ochrona renomowanych znaków towarowych na gruncie tej regulacji odnosi się do jakichkolwiek towarów - podobnych i niepodobnych, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek rozszerzonej ochrony, tj. uzyskania nienależnej korzyści z używania znaku renomowanego lub wyrządzenia szkody odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku (por. wyrok ETS z 9 stycznia 2003 r., w sprawie C-292/00, Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA przeciwko Gofkid Ltd, Zb. Orz. 2003, s. I-389; por. też A. Tischner: [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Red. P. Kostański Warszawa 2010, s. 1205 i nast. oraz wskazane tam orzecznictwo; Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami. red. R. Skubisz. Warszawa 2008, s. 600 i nast.; por. wyroki NSA: z 24 września 2014 r., sygn. akt: II GSK 1195/13 oraz z 16 października 2012 r., sygn. akt: II GSK 1379/11, CBOSA).

W rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy, całkowicie pominął podniesioną w ramach sprzeciwu okoliczność renomy przyjmując, iż przy badaniu istnienia względnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego wskazanych w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., wystarczy odwołać się do oceny podobieństwa dokonanej na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., abstrahując przy tej ocenie od statusu znaku wcześniejszego, jako znaku renomowanego. Z omówionych względów dokonana wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest wadliwa.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekającego w rozpoznawanej sprawie ma rację Sąd I instancji twierdząc, że organ dokonał błędnej wykładni art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., a w konsekwencji naruszył ten przepis. Organ bowiem całkowicie pominął podniesioną w ramach sprzeciwu okoliczność renomy przyjmując, iż przy badaniu istnienia względnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego wskazanych w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., wystarczy odwołać się do oceny podobieństwa dokonanej na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., abstrahując przy tej ocenie od statusu przeciwstawionego znaku wcześniejszego, jako znaku renomowanego. Z omówionych względów dokonana wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest wadliwa.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy - jak słusznie stwierdził Sąd I instancji - organ powinien uwzględnić powyższe uwagi i rozważyć, czy niezależnie od art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., istnieją w tej sprawie podstawy do unieważnienia spornego znaku z uwzględnieniem przesłanek ochrony znaków renomowanych, wynikających z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.p.s.a. W tym celu organ ustosunkuje się do dowodów przedstawionych na okoliczność ustalenia renomy przeciwstawionych znaków z wcześniejszym pierwszeństwem, a jeśli uzna je za przekonujące, dokona oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków z uwzględnieniem tej renomy. W konsekwencji, organ powinien uwzględnić wniosek wnoszącego sprzeciw, który został w postępowaniu oddalony, o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka w osobie Riccardo Friedrani na okoliczności faktyczne dotyczące obecności i zakresu używania znaku towarowego "J'ADORE" w Polsce przed datą zgłoszenia znaku spornego do ochrony, wysokiej pozycji znaku towarowego "J'ADORE" na polskim rynku na tle konkurencji, jego statusu wśród odbiorców jak również metod jego promocji i reklamy, jako nieprzydatny do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Z uwagi na powyższe, podniesione w petitum skargi kasacyjnej zarzuty są całkowicie niezasadne, gdyż Sąd I instancji prawidłowo uchylił zaskarżoną decyzję na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a.

Z tych wszystkich przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi kasacyjnej i orzekł jak w sentencji wyroku na mocy art. 184 p.p.s.a.

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 204 pkt 2 p.p.s.a.