Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1073/18
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2018-11-16 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Właściwość sądu
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 152(21), art. 132(1) ust. 1 pkt 3
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryka Lewandowska- Kuraszkiewicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2018 r. sprawy ze skargi M. S.A. z siedzibą w B., Hiszpania na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oddala skargę


UZASADNIENIE

Decyzją z [...] kwietnia 2018 r., znak: [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (w skrócie: Urząd, UP, organ), po rozpoznaniu sprzeciwu M., S.A., [...], HISZPANIA (dalej: wnioskodawca, wnoszący sprzeciw, skarżący) wobec zgłoszenia z 19 lipca 2016 r., nr [...] znaku towarowego słowno-graficznego "iSmoking Wszystko do palenia" przez B., [...], POLSKA (dalej: uprawniony, uczestnik postępowania), na podstawie art. 15221 w zw. z art. 1321 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776, dalej: p.w.p.), oddalił sprzeciw w całości.

Do wydania powyższej decyzji doszło w oparciu o następujące ustalenia:

12 grudnia 2016 r. M., S.A., [...], HISZPANIA wniosła do UP sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego słowno-graficznego nr [...], dokonanego 19 lipca 2016 r. przez uprawnionego. Jako podstawę prawną wnoszący sprzeciw powołał art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Natomiast jako podstawę faktyczną wskazał wcześniejsze znaki towarowe słowno – graficzne: Smoking nr [...]; Smoking nr [...]; Smoking nr [...]. Sprzeciw dotyczył wszystkich zgłoszonych towarów z klasy 34 klasyfikacji nicejskiej. Według wnioskodawcy późniejszy znak jest podobny do ww. znaków towarowych w sposób mogący spowodować niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, co do rzeczywistego źródła pochodzenia tak sygnowanych towarów. Co do przesłanki podobieństwa towarów, wnoszący sprzeciw uważał, że towary, dla których zgłoszony został znak sporny są identyczne lub bardzo podobne do towarów sygnowanych przeciwstawionymi znakami. Wnoszący sprzeciw podnosił nadto, że porównywane znaki posiadają wspólny i dominujący element - graficzny człon "Smoking". Element ten cechuje się samodzielną zdolnością odróżniającą i posiada pozycję dominującą we wszystkich znakach, co potwierdzają wcześniejsze rejestracje znaku unijnego i międzynarodowego o numerach [...]. Pozostałe słowne elementy znaku zgłaszającego: "Wszystko do palenia" nie są elementami dystynktywnymi dla polskiego konsumenta. Umieszczenie ich w układzie graficznych na samym dole oraz wykonanie mniejszą czcionką sprawia, że mają drugorzędne znaczenie. Ponadto wnioskodawca uważał, że sporny znak inkorporuje w całości wcześniejsze jego znaki o numerach [...].

Co do ryzyka wprowadzenia w błąd, wnoszący sprzeciw stwierdził, że krąg odbiorców towarów oznaczanych porównywanymi znakami składa się przede wszystkim z osób palących stanowiących standardowy model konsumenta. Wyroby tytoniowe bowiem nie wymagają szczególnego poziomu uwagi przy ich zakupie. To właśnie element "Smoking" jako tożsamy człon porównywanych znaków, w tym element słowny, zostanie najlepiej zapamiętany przez konsumentów, mimo grafiki w znaku zgłoszonym i mniej odróżniającego elementu "wszystko do palenia".

Zdaniem wnioskodawcy zaistniała możliwość zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego ryzyka wprowadzenia w błąd konsumentów. Wskazał też, że od lat konsekwentnie buduje swoją markę również poprzez dokonywanie rejestracji znaków towarowych, opartych na charakterystycznym elemencie - słowie "Smoking". Opisywana rodzina znaków zaistniała już w świadomości konsumentów i dzięki wspólnemu elementowi wskazuje na pochodzenie towarów od wnoszącego sprzeciw. Dlatego posługiwanie się przez uprawnionego w jego znaku elementem "Smoking" - w odniesieniu do identycznych i wysoce podobnych towarów stwarzało ryzyko, że konsumenci będą pozostawali w błędzie, co do przynależności spornego znaku do rodziny znaków towarowych wnoszącego sprzeciw.

Na zawiadomienie Urzędu Patentowego o wniesionym sprzeciwie i wobec tego – możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie dwóch miesięcy od doręczenia pisma, a następnie na wezwanie organu do zajęcia stanowiska w sprawie sprzeciwu - uprawniony wyjaśnił, że został zgłoszony znak "iSmoking Wszystko do palenia" i znak ten różni się od znaków przeciwstawionych.

W odpowiedzi na powyższe pismo wnioskodawca wyjaśnił, że istotnie w Biuletynie Urzędu Patentowego nr [...] z dnia [...] września 2016 r. wskazany został znak "iSmoking Wszystko do palenia", a nie "Smoking wszystko do palenia". Powtórzył też szereg argumentów, zaprezentowanych w sprzeciwie.

Analizując przesłanki zastosowania powołanego w sprzeciwie art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p, UP stwierdził, że podobieństwo znaków powinno być rozpatrywane jednocześnie w aspekcie podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie podobieństwa towarów i/lub usług, do oznaczania których znak został przeznaczony. Znak towarowy ma pełnić rolę odróżniającą w taki sposób, aby nie wprowadzał w błąd uczestników obrotu gospodarczego, co do źródła pochodzenia towarów i/lub usług. O niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd można mówić wtedy, gdy podobieństwo znaków i towarów sprzyja mylnemu wyobrażeniu odbiorców o pochodzeniu towarów/usług. Do stwierdzenia podobieństwa wystarczy, że zaistnieje możliwość pomylenia znaków przez odbiorców. Prawdopodobieństwo konfuzji w obrocie zachodzi zaś, jeżeli odbiorcy towarów i usług mogliby uznać, że pochodzą one od tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W konkretnej sprawie zależy od: ustalenia relewantnego kręgu odbiorców, względem którego należy dokonywać analiz, ustalenia podobieństwa towarów/usług, do oznaczania których służą oznaczenia, ustalenia podobieństwa samych oznaczeń.

Organ wskazał, że oceny istnienia zdolności odróżniającej dokonuje się właśnie z punktu widzenia relewantnego odbiorcy towarów bądź usług. Co do zasady jest nim przeciętny odbiorca takich towarów/usług czyli - konsumenci, przy czym – co do pewnych towarów lub usług mogą być także odbiorcy profesjonalni. Poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców, przy zakupie towarów/usług bowiem może być zróżnicowany w zależności od rodzaju lub wartości danego towaru/usługi. W wypadku towarów i usług specyficznych lub drogich, poziom uwagi przeciętnych odbiorców jest na ogół wyższy niż w przypadku towarów/usług bieżącej konsumpcji.

Organ stwierdził, że określenie towarów, oznaczanych analizowanymi znakami towarowymi, pozwala na sprecyzowanie kręgu odbiorców będących nabywcami tych towarów. Zgłoszony znak towarowy został przeznaczony do sygnowania towarów: bloczki bibułki papierosowej; ustniki do papierosów i cygar z bursztynu; ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach; cygara; gilotynki do cygar; cygaretki; cygarnice; cygarnice; cygarniczki; ustniki do cygarniczek; fajki; przybory do czyszczenia fajek; stojaczki na fajki; filtry do papierosów; zbiorniki na gaz do zapalniczek; gilotynki do cygar; papier higroskopijny do fajek; humidory; kamienie do zapalniczek; zapalniczki dla palaczy tytoniu; bibułka papierosowa; papierosy; bloczki bibułki do papierosów; filtry do papierosów; kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów; ustniki papierosowe; papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych; papierośnice; pojemniki na zapałki; popielniczki dla palaczy; spluwaczki dla żujących tytoń; środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne; środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne; tabaka; tabakierki; tytoń; pojemniki na tytoń; woreczki na tytoń; ustniki do cygar; ustniki do cygarniczek; ustniki papierosów; ustniki z bursztynu do papierosów i cygar; waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego; woreczki na tytoń; zbiorniczki z gazem do zapalniczek; zapalniczki dla palaczy tytoniu; zapałki; pudełka na zapałki; zioła do palenia; tytoń do żucia (klasa 34).

Wcześniejsze znaki towarowe służą zaś do oznaczania towarów: bibułki pokrywane gumą; artykuły dla palaczy; zapałki; aparatura do robienia papierosów, książeczki papierowe do papierosów; papier do papierosów; zapalniczki dla palaczy tytoniu; rurki do zwijania papierosów, filtry do papierosów; przybory dla palaczy (klasa 34).

Zdaniem UP relewantnym kręgiem odbiorców będzie ogół społeczeństwa, głównie grupa paląca tytoń. Wyroby tytoniowe nie wymagają bowiem szczególnego poziomu uwagi przy ich zakupie. Będzie to więc standardowy model konsumenta czyli przeciętny nabywca, w miarę dobrze poinformowany, oraz w miarę uważny i rozważny. Taki konsument przy zakupie wskazanych towarów nie wykaże podwyższonego stopnia uwagi. Osoby palące to grupa mniej uważna, podchodząca do zakupów z obniżonym poziomem uwagi, przeciwnie niż tzw. profesjonaliści, którzy bardzo często nawiązują stałą współpracę gospodarczą z określonymi producentami i dobrze znający wszystkie działające na danym rynku podmioty (a tym samym znaki towarowe). Wydatkom przeznaczonym dla porównywanych towarów nie poświęca się tyle skrupulatności, co nabywaniu towarów wysokowartościowych, np. samochodów czy drogiego sprzętu elektronicznego. Konsument poszukujący tego typu lub podobnych towarów będzie bazować raczej na niewyraźnym obrazie znaków towarowych w pamięci i rzadko będzie miał możliwość bezpośredniego porównania podobnych oznaczeń, szczególnie przy dużym rozdrobnieniu rynku i znaczącej na nim konkurencji. Wzmacnia to ryzyko konfuzji przedsiębiorstw w obrocie. Ponad to, przy codziennych zakupach (w tym i artykułów tytoniowych), korzystaniu z internetu, radia czy telewizji konsumenci nie będą dokonywali subtelnych rozróżnień i analiz fonetyczno – konceptualnych. W rzeczywistości posługują się oni o wiele częściej intuicją, co zwiększa jeszcze ryzyko pomyłki.

Badając podobieństwo towarów, UP wyjaśnił, że badanie podobieństwa towarów powinno poprzedzać ocenę podobieństwa znaków. Przesądzenie o podobieństwie towarów dopiero implikuje konieczność porównania oznaczeń. Powołując się na judykaturę, Urzad podał, że przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące ich wzajemny stosunek, w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie oraz czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają. Pomiędzy przeciwstawionymi towarami może zachodzić albo stosunek podobieństwa, albo identyczności. Identyczność porównywanych towarów ustala się na podstawie ich brzmienia i może również zachodzić, gdy towary objęte wnioskiem o rejestrację znaku towarowego należą do bardziej ogólnej kategorii objętej wcześniejszym znakiem towarowym oraz gdy towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym mieszczą się w bardziej ogólnej kategorii, objętej wnioskiem o rejestrację znaku towarowego. Zakres ochrony znaku towarowego wyznacza zakres towarów zawarty w zgłoszeniu lub decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Stąd badanie podobieństwa towarów w sprawie przeprowadza się wyłącznie w oparciu o treść wykazu towarów porównywanych znaków towarowych.

Porównując wykazy towarów znaków: zgłoszonego z przeciwstawionymi, Urząd podzielił stanowisko wnioskodawcy, że wskazane w znakach wcześniejszych towary należy uznać za częściowo identyczne, częściowo zaś podobne (w tym komplementarne) do towarów, ujętych w wykazie towarów znaku spornego. Urząd Patentowy stwierdził, że termin chroniony przez znaki "Smoking" [...] oraz "SMOKING DELUXE 2.0" [...] jak: "przybory/artykuły dla palaczy" jest terminem bardzo szerokim i obejmuje swoim zakresem niemalże całość wykazu towarów sygnowanego przez oznaczenie sporne, tj. ustniki do papierosów i cygar z bursztynu; ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach; gilotynki do cygar; cygarnice; cygarnice; cygarniczki; ustniki do cygarniczkek; przybory do czyszczenia fajek; stojaczki na fajki; zbiorniki na gaz do zapalniczek; gilotynki do cygar; papier higroskopijny do fajek; humidory; kamienie do zapalniczek; kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów; ustniki papierosowe; papierośnice; pojemniki na zapałki; popielniczki dla palaczy; spluwaczki dla żujących tytoń; środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne; środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne; tabakierki; pojemniki na tytoń; woreczki na tytoń; ustniki do cygar; ustniki do cygarniczek; ustniki papierosów; ustniki z bursztynu do papierosów i cygar; waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego; woreczki na tytoń; zbiorniczki z gazem do zapalniczek; pudełka na zapałki. Podobnie uznał za podobne towary określone jako "aparatura do robienia papierosów" chronione przez znak "SMOKING DELUXE 2.0" [...] do mieszczących się w terminie: "przyrządy do skręcania papierosów" sygnowanego przez oznaczenie sporne.

Natomiast co do towarów, jak cygara, cygaretki, tytoń, fajki, czy papierosy, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, tabaka, tytoń do żucia, czy zioła do palenia wskazanymi w wykazie zawartym w oznaczeniu spornym, zachodzi podobieństwo (w tym komplementarność) do objętych ochroną terminów sygnowanych przez wcześniejsze znaki towarów, np.: bibułki powlekane gumą do skręcania papierosów, bloczki i bibułki papierosowe, zapałek, zapalniczek dla palaczy tytoniu, rurki do zwijania papierosów, filtry do papierosów, czy przyborów dla palaczy bowiem jeden towar jest konieczny lub istotny do użycia drugiego.

Organ przyjął, że wszystkie wyżej wymienione towary skierowane są do tego samego odbiorcy - palacza (e- palacza) tychże wyrobów. Uznał w konkluzji, że porównywane towary są względem siebie konkurencyjne.

Podkreślił, że dokonana ocena towarów jest zgodna z funkcjonującym stanem prawnym i potwierdzona w orzecznictwie, gdyż za towary i usługi identyczne należy uznać te terminy, w których szersze definicje znaczeniowo obejmują terminy węższe (bardziej sprecyzowane). Przy ocenie jednorodzajowości towarów, istotne jest, czy nabywcy mogą sądzić, że towary wytwarzane są przez to samo przedsiębiorstwo, a jednym z istotnych kryteriów określenia przynależności towarów do jednego rodzaju są warunki zbytu towarów. Przeciętny odbiorca może być przekonany, iż producent papierosów produkuje również ustniki papierosów, a także że towary takie mieszczą się w tych samych punktach sprzedaży i mają tego samego odbiorcę, UP przyjął, że towary oznaczane przeciwstawionymi znakami są tego samego rodzaju.

Przechodząc do kwestii podobieństwa oznaczeń, organ wyjaśnił, że oceny należy dokonywać przy uwzględnieniu okoliczności, że przeciętny odbiorca zachowuje w pamięci jedynie niedoskonały obraz zapamiętanych znaków. Badając podobieństwo oznaczeń, należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy, dla którego tak naprawdę decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych oznaczeń. Znaki towarowe porównywać należy całościowo, wszystkie ich elementy, ze szczególnym uwzględnieniem elementów o charakterze dominującym. Oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, pomijając drobne lub nieistotne różnice między nimi. Podobieństwo znaków towarowych ocenia się według występujących w nich wspólnych cech, a nie według występujących w nich różnic, bowiem istnienie różnic, nie wyklucza istnienia podobieństwa. Porównanie znaków następuje się w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, przy czym do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń może być już wystarczające ustalenie podobieństwa na jednej z płaszczyzn.

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna opierać się na całościowym wrażeniu, jakie sprawiają znaki, z uwzględnieniem między innymi ich elementów odróżniających i dominujących.

Kierując się wskazanymi wytycznymi, UP stwierdził, że analiza podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń prowadziła do wniosku o braku podobieństwa w rozumieniu art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Analiza porównywanych znaków pod względem fonetycznym wskazywała, że obydwa znaki zawierają w swoich strukturach elementy słowne, umożliwiające ich odczytanie. Porównując warstwę fonetyczną znaków przeciwstawionych: zgłoszonego do wcześniejszych znaków towarowych: Smoking sporny znak składa się z 8 sylab, a znaki przeciwstawione z 2 sylab. Niewielka różnica fonetyczna pomiędzy sylabami "ismo" i "king" oraz "smo" i "king", a w szczególności brak 6-ciu ostatnich sylab występujących jedynie w oznaczeniu spornym, zdaniem UP wystarczająco różni brzmienie analizowanych znaków towarowych. Jednocześnie, chociaż co do zasady elementy początkowe oznaczeń są bardziej istotne dla ich odróżniającego charakteru, gdyż to właśnie na częściach początkowych skupiona jest uwaga odbiorcy, zaś końcówka znaku nie przyciąga tak dużej uwagi, to pierwsze dwie podobne (ismo/smo) i identyczne (king/king) sylaby, dotyczą elementu opisowego, informującego jedynie o sygnowanych przez porównywane oznaczenia towarach. Ponadto zapis w oznaczeniu spornym iSmoking może być, ze względu na swój niejednoznaczny zapis odbierany przez pewną część relewantnych odbiorców jako element iSnoking. Bowiem trzecia litera "m" znajdująca się w wyrażeniu iSmoking zapisana została dwuznacznie i dla pewnej grupy odbiorców może kojarzyć się z literą "n", a nie z literą "m". W konkluzji Urząd uznał, że w warstwie fonetycznej podobieństwo pomiędzy spornymi oznaczeniami należało ocenić jako słabe.

Analizując porównywane oznaczenia słowno-graficzne pod względem wizualnym, UP wyjaśnił, że znaki przeciwstawione tworzą ciąg liter: S-M-O-K- I-N-G, a także są zbudowane z fantazyjnej i charakterystycznej czcionki szczególnie liter S (pierwsza litera) oraz litery G (ostatnia litera). Natomiast znak, co do którego wpłynął sprzeciw utworzony jest przez ciąg liter I-S-M-O-K-I-N-G-W-S-Z-Y-S-T-K-O-D-O-P-A-L-E-N-l-A, jak również przez dodatkowe elementy graficzne przedstawiające: 1) czarno, czerwonego koła, w które została wpisana 2) fantazyjna twarz mężczyzny (głowa i tors) trzymającego w zębach papierosa. Pomimo zbieżnego ciągu elementów: "s-m-o-k-i-n-g", według UP podobieństwo wizualne nie zachodzi. Znaki różnią: początkowa litera "i" w znaku spornym, elementy słowne "Wszystko do palenia" znajdujące się w oznaczeniu spornym oraz zupełnie inne elementy graficzne, kompozycja graficzna, kompozycja kolorystyczna, itp. Dodatkowo znak zgłoszony jako oznaczenie słowno-graficzne został wykonany w żywej kolorystyce z następujących elementów jak: biały napis "smoking", czerwona litera "i", czerwone koło wewnętrzne, czarne koło zewnętrzne będące tłem dla głównego elementu graficznego - fantazyjnej twarzy mężczyzny (głowa i tors) trzymającego w zębach papierosa. Całościowe wrażenie wizualne wywoływane przez porównywane znaki prowadziło do wyraźnego ich odróżnienia, w szczególności za sprawą odmiennych elementów graficznych występujących w tych znakach oraz niejednoznaczny zapis iSmoking odbierany przez pewną część odbiorców jako element iSnoking.

Odnosząc się do argumentu wnioskodawcy, że pierwsza litera "i" na początku elementu iSmoking jest niewidoczna dla konsumenta, jako zapisana kolorem czerwonym, który się zlewa z innymi elementami koloru czerwonego Urząd wyjaśnił, że litera ta jest słabiej widoczna, niż biały element smoking, ale pozostaje wystarczająco widoczna w zgłoszonym układzie. Dlatego dla pewnej grupy konsumenckiej będzie ona istotnym elementem w zgłoszonym układzie.

W konsekwencji UP uznał w warstwie wizualnej podobieństwo pomiędzy spornymi oznaczeniami jako słabe.

Oceniając warstwę konceptualną, organ wskazał, że znaki porównywane posiadają określone znaczenie. Zauważył, że przeciwstawione znaki utworzone są m.in. przez słowa, które nie mają określonego znaczenia w języku polskim. Mimo to odbiorcy towarów sygnowanych tymi oznaczeniami mogą wyodrębnić w nich wyrazy pochodzenia angielskiego, które takie znaczenie posiadają. Zatem relewantny krąg odbiorców może mieć określone skojarzenia związane z każdym z tych znaków. Wspólnym/podobnym elementem dla wszystkich znaków porównywanych jest element iSmoking/"Smoking. Słowo "smoking" w języku angielskim oznacza między innymi czasowniki "palenie" (np. papierosów) lub "palić (papierosy, fajkę)". Konfiguracja tego słowa wraz z literą "i" zastosowaną na początku wskazuje (podobnie jak e-smoking) na elektroniczny charakter papierosów (np. papierosów lub fajek elektronicznych). Znaki porównywane za sprawą wspólnych elementów mogą zatem wywoływać skojarzenia z towarami przeznaczonymi dla osób palących papierosy/fajki lub e-papierosy/e-fajki. Zatem zastosowanie w porównywanych oznaczeniach wspólnego elementu będzie dla odbiorcy porównywanych towarów jedynie informacją wskazującą na rodzaj towarów lub ich właściwości, a nie na identyfikację źródła pochodzenia sygnowanych towarów. Pozostałe elementy słowne w znaku spornym: Wszystko do palenia, organ również uznał za posiadające jedynie charakter opisowy o słabej wartości odróżniającej. Ponadto znaki bardzo różnią się od siebie poprzez swoją reprezentację graficzną umożliwiającą łatwe odróżnienie porównywanych oznaczeń, a wspólne opisowe elementy słowne zapisane w zupełnie inny sposób nie mogą świadczyć o podobieństwie tych znaków.

Zatem nie można było mówić o konfuzyjnym podobieństwie semantycznym oznaczeń, zwłaszcza że odbiorcy towarów sygnowanych tymi oznaczeniami będą potrafili wyodrębnić wyrazy pochodzenia angielskiego. Przeciętny odbiorca nie będzie miał problemów ze zrozumieniem podstawowych angielskich słów, składających się na przedmiotowe znaki towarowe, gdyż znajomość języka angielskiego w Polsce jest bardzo wysoka. Jest on wiodącym językiem obcym na terenie Rzeczypospolitej.

W konkluzji Urząd Patentowy w warstwie konceptualnej podobieństwo pomiędzy tymi oznaczeniami ocenił jako słabe.

Całościowa ocena porównywanych znaków towarowych prowadziła do wniosku, że nie są one do siebie podobne w stopniu, który mógłby rodzić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów sygnowanych tymi znakami towarowymi. Nie wykazują one mylącego podobieństwa w warstwie fonetycznej, wizualnej ani semantycznej. Świadczy o tym szereg różniących się elementów dystynktywnych, ich odmienna kompozycja oraz kolorystyka. Niezasadne było stanowisko wnioskodawcy o dominującym elemencie - słowie "Smoking". Wnoszący sprzeciw nie zwrócił bowiem uwagi na opisowy charakter tego słowa, pomimo że wszystkie wskazane towary, we wszystkich oznaczeniach wskazują na to, że są one przeznaczone dla osób palących. Elementy opisowe zaś mogą być zarejestrowane jako znak towarowy jedynie z innymi elementami dystynktywnymi (słowa, elementy graficzne), a rejestracja słów opisowych (bez dodatkowych wyróżników) jest całkowicie zabroniona. Element "Smoking" jako oznaczenie słowne powinno być dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, a rejestracja takich elementów w formie znaków towarowych powinna być dopuszczalna, jeżeli znaki te posiadałyby dodatkowe elementy dystynktywne.

Zatem całościowe wrażenie wywoływane przez porównywane oznaczenia jest wystarczająco odmienne, aby spełniona była podstawowa funkcja znaku towarowego - oznaczanie pochodzenia towarów z konkretnego źródła.

Oceniając ostatnią przesłankę - ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, UP podkreślił, że powinno być jednoczesne, kumulatywne istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy znakiem zgłaszanym, a znakiem wcześniejszym oraz identyczność lub podobieństwo pomiędzy towarami, dla których dokonuje się zgłoszenia i objętych zarejestrowanym znakiem z wcześniejszym pierwszeństwem.

Mimo że w niniejszej sprawie przeciwstawione oznaczenia są przeznaczone do oznaczania podobnych i identycznych towarów, to jednak stopień podobieństwa tych oznaczeń jest niewielki. Porównywane oznaczenia postrzegane jako całość wykazują niewiele cech wspólnych na tle omówionych płaszczyzn - fonetycznej, znaczeniowej i wizualnej. Natomiast istniejące pomiędzy nimi różnice są wyraźne i wystarczające dla zapewnienia właściwego odróżnienia pochodzenia oznaczanych nimi towarów. Porównywane znaki oceniane jako całość są podobne w stopniu na tyle nieznacznym, że nie istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia wskazanego zakresu towarów. Biorąc pod uwagę model przeciętnego odbiorcy, bez trudu odróżni porównywane znaki na rynku, a co za tym idzie będzie w stanie wskazać komercyjne pochodzenie produktu. W przypadku nabywców zawodowo użytkujących dany produkt poziom uwagi będzie wyższy i dlatego bez trudu dostrzegą różnice oznaczeń. Podobnie nabywcy o niższym stopniu uwagi, nabywający dane produkty okazjonalnie, w niewielkim zakresie, również nie powinni mieć problemu z łatwym odróżnieniem przeciwstawionych znaków towarowych, jako że ogólne wrażenie jakie wywołują jest różne.

Odnosząc się do argumentu wnoszącego sprzeciw, że istnieje ryzyko pomylenia znaku, ponieważ przeciwstawione znaki "Smoking" stanowią serie znaków wnioskodawcy, zdaniem organu liczne elementy odróżniające powodowały brak podobieństwa oznaczeń. Trzy znaki z wcześniejszym pierwszeństwem (stanowiące serię), podnoszone jako przeszkoda przedmiotowej rejestracji, opierają się na elementach "Smoking", których wartość semantyczna jest jedynie opisowa, a ich ochrona prawna polega jedynie na ich reprezentacji graficznej.

Wnoszący sprzeciw nie podzielił stanowiska Urzędu Patentowego i wystąpił ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zaskarżając rozstrzygnięcie w całości. Zaskarżonej decyzji zarzucił:

I. Naruszenie przez UP przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, polegające na naruszeniu:

1. art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257; dalej: k.p.a.) poprzez brak wzięcia pod uwagę faktów powszechnie znanych oraz faktów znanych organowi z urzędu, tj. pominięcie faktu, iż słowo "smoking" ma znaczenie w języku polskim.

2. art. 7, art. 8, art. 11 i art. 107 § 3 kpa poprzez niewłaściwe uzasadnienie decyzji i odejście od utrwalonych w orzecznictwie zasad polegające na:

- braku wyjaśnienia przyczyn, dla których organ pominął część twierdzeń skarżącego, formułowanych w oparciu o utrwalone orzecznictwo sądów, dotyczących zależności pomiędzy identycznością/podobieństwem towarów a oceną podobieństwa znaków i ryzykiem wprowadzenia odbiorców w błąd;

- braku wyjaśnienia przyczyn, dla których organ pominął twierdzenia skarżącego, formułowanych w oparciu o utrwalone orzecznictwo sądów, w zakresie całościowej inkorporacji w znaku "iSmoking Wszystko do palenia" wcześniejszych znaków skarżącego i wpływu tejże inkorporacji na ocenę podobieństwa znaków i ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd;

- braku wyjaśnienia przyczyn, dla których organ pominął przy ocenie podobieństwa znaków twierdzenia skarżącego w zakresie przedstawienia elementów słownych w układzie znaku "¡Smoking Wszystko do palenia" i wyróżnienia elementu "Smoking" w grafice, w tym nie przesądził o pozycji elementu "Smoking" w spornym oznaczeniu ani nie określił jednoznacznie elementów odróżniających i dominujących w "iSmoking Wszystko do palenia";

- braku wyjaśnienia przyczyn dla których konsument polski miałby automatycznie kojarzyć słowo "smoking" wyłącznie jako słowo pochodzące z języka angielskiego;

- braku wyjaśnienia przyczyn, dla których organ najpierw sam przytoczył orzecznictwo i zasady w zakresie istotności oceny podobieństwa znaków przez pryzmat występujących w nich cech wspólnych, decydującego znaczenia dla konsumentów zbieżnych elementów porównywanych znaków oraz zapamiętywania przez konsumentów jedynie niedoskonałego obrazu znaku, zaś następnie nie zastosował tych zasad i wydał decyzję bez ich uwzględnienia;

- braku wyjaśnienia przyczyn dla których organ rozróżnił kilka rodzajów konsumentów tego samego towaru;

- braku wyjaśnienia przyczyn dla których Organ nie wziął pod uwagę przy ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd warunków dystrybucji porównywanych towarów, w tym pominął kwestię pośredniego ryzyka wprowadzenia w błąd.

II Naruszenie przez UP przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, polegające na:

1. błędnej wykładni art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. w zakresie przesłanki podobieństwa znaków i ryzyka wprowadzenia w błąd, a w efekcie uznanie, że przesłanki te zostały spełnione i na znak towarowy "iSmoking Wszystko do palenia" nr [...] może zostać udzielone prawo ochronne;

2. naruszeniu art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie wynikające z uznania, iż w niniejszej sprawie zachodzi brak podobieństwa pomiędzy znakami i brak ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wnosił o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie od Urzędu na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę UP wnosił o jej oddalenie.

Skarżący w piśmie procesowym z 25 października 2018 r. podtrzymał swoje dotychczasowe zarzuty i wnioski jak w skardze.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę wnioskodawcy należało uznać za niezasadną.

Przede wszystkim należy zauważyć, że skarżona decyzja została wydana w postępowaniu, które się toczyło w oparciu o uregulowania Rozdziału 42 Działu I Tytułu VII p.w.p. – Postępowanie w sprawie sprzeciwu. Postępowanie to toczy się po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego i w zakresie wskazanym w sprzeciwie (art. 15217 ust. 1 i 3 p.w.p.). Podstawą materialnoprawną sprzeciwu oraz kwestionowanego rozstrzygnięcia był art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Przepis ten stanowi, że po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 1526a ust. 1 lub art. 15217 ust. 1, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym. Przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy są zbieżne z przeszkodami odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, wcześniej uregulowanymi w art. 132 ust.2 pkt 2 p.w.p. (nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym). Dlatego wcześniejszy dorobek orzecznictwa i doktryny wypracowany na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. zachował aktualność.

Zatem, aby rejestracja znaku była niedopuszczalna muszą wystąpić następujące przesłanki:

- rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju;

- podobieństwo do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa;

- podobieństwo znaków musi być kwalifikowane to znaczy takie, że może odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia między znakami.

Niedopuszczalna jest rejestracja znaków towarowych, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. Czy obydwa znaki towarowe są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Kontrolując stanowisko organu przy uwzględnieniu powyższych przesłanek, Sąd nie dopatrzył się uchybień, które powodowałyby konieczność uchylenia zaskarżonej decyzji.

Należy przypomnieć, że kwestionowanemu znakowi słowno-graficznemu "iSmoking Wszystko do palenia" [...] zostały przeciwstawione trzy zarejestrowane znaki słowno-graficzne "Smoking" o nr: [...]. Zarówno znak zgłoszony, jak i przeciwstawione oznaczenia obejmowały towary z klasy 34 klasyfikacji nicejskiej.

Wnioskodawca w sprzeciwie podnosił, że towary objęte wykazami w spornym znaku, jak i w zarejestrowanych znakach są w większości identyczne, a w pozostałym zakresie podobne (i komplementarne), tj. ze znaku zgłoszonego: cygara, cygaretki, tytoń, fajki, papierosy, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, tabaka, tytoń do żucia, czy zioła do palenia są podobne do tych, objętych chronionymi znakami: bibułki powlekane gumą do skręcania papierosów, bloczki i bibułki papierosowe, zapałki, zapalniczki dla palaczy tytoniu, rurki do zwijania papierosów, filtry do papierosów, przybory dla palaczy, gdyż jeden towar jest konieczny dla drugiego.

Urząd Patentowy doszedł do takich samych wniosków, analizując wykazy towarów przypisanych przeciwstawionym oznaczeniom.

Sąd nie dopatrzył się błędów w argumentacji organu. Uwzględnił UP w swoich wywodach rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób użytkowania (w tym czy konkurują ze sobą, czy też wzajemnie się uzupełniają), warunki zbytu, charakter odbiorców towarów. Wywiódł, że są to towary stosunkowo tanie i stanowią przedmiot częstego zakupu. W konkluzji organ doszedł do prawidłowego wniosku, że porównywane towary są względem siebie konkurencyjne.

Określając krąg odbiorców organ nie popełnił błędu, wychodząc z prawidłowego założenia, że w świetle art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. właściwy krąg odbiorców, to osoby właściwie poinformowane, należycie spostrzegawcze i ostrożne. Mając z kolei na uwadze towary objęte porównywanymi oznaczeniami, to UP, podobnie jak podnoszono w sprzeciwie, przyjął, że towary są skierowane do tego samego odbiorcy – palacza (e-palacza), czyli ogółu społeczeństwa, głównie grupy palącej tytoń. Zatem odbiorcą tych towarów będzie modelowy, przeciętny konsument, który przy ich zakupie nie wykaże podwyższonego stopnia uwagi.

Nie można podzielić stanowiska skarżącego, aby organ wyodrębnił na użytek kontrolowanego postępowania kilka kategorii konsumentów. Urząd stanowczo twierdził, że określony, jak wyżej, przeciętny konsument nie będzie miał problemów z rozpoznaniem znaków. Dodanie, że zawodowi odbiorcy nie pomylą znaków, nie oznaczało wprowadzenia kolejnej kategorii odbiorców, zwłaszcza że przyjęty przez UP, i akceptowany przez wnioskodawcę model odbiorców przeciwstawionych oznaczeń był zdecydowanie szerszy.

Sąd nie dopatrzył się w czynnościach UP uchybień proceduralnych czy wynikających z błędnego zastosowania art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. przy określaniu kryteriów podobieństwa towarów, a następnie odniesienia ich do towarów objętych przeciwstawionymi oznaczeniami.

Nie można podzielić stanowiska skarżącego, że Urząd nie przeprowadził rygorystycznej analizy porównywanych oznaczeń w sytuacji ustalenia identyczności i wysokiego podobieństwa objętych znakami towarów. Przystępując do porównania przeciwstawionych oznaczeń, z takiego założenia wyszedł, co następnie potwierdził, przeprowadzając wyczerpującą, logiczną, znajdującą oparcie w przepisach i orzecznictwie – analizę. Porównania przeciwstawionych oznaczeń dokonał w warstwach: językowej, wizualnej, znaczeniowej. Prawidłowo przyjął, że występujące w spornym znaku oraz- jako jedyne - w przeciwstawionych znakach słowo: "smoking" ma charakter opisowy. Skutkiem tego nie mogło ono być elementem dominującym, odróżniającym, dystynktywnym, jak prawidłowo przyjął UP. Element ten ma charakter wyłącznie informujący o towarach sygnowanych przez porównywane oznaczenia (por. wyrok TSUE z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. T-617/15 w sprawie Chic Investments sp. z o.o. p-ko EUIPO, opubl. europa.curia.eu). Skarżący nie wywodził, aby omawiany element nie miał znaczenia, jak to wskazywane przez UP. Podnoszenie w skardze i w postępowaniu sądowym, że organ nie uwzględnił innego znaczenia słowa "smoking" jako specjalnego rodzaju garnituru, nie miało wpływu na wynik sprawy. Jeżeli bowiem słowo ma kilka znaczeń (czemu wnioskodawca nie zaprzeczył), to wystarczające jest do odmówienia przypisania charakteru odróżniającego takiemu znakowi, aby przynajmniej jedno z możliwych znaczeń stanowiło opis właściwości oznaczonych nim towarów. Słusznie to zauważył organ. Zatem omawiany element jako opisowy, nie posiadający charakteru odróżniającego, nie mógł decydować o podobieństwie oznaczeń, mimo że sporny znak miał inkorporować w całości to wyrażenie.

Jak słusznie podkreślił organ, sporny znak charakteryzował się jeszcze innym elementem słownym oraz grafiką. To założenie było istotne przy porównywaniu oznaczeń na wszystkich płaszczyznach. Sporne oznaczenie posiada jeszcze inne elementy słowne, gdyż przed "smoking" występuje litera "i", co daje "ismoking", a nadto zawiera slogan "Wszystko do palenia". Organ prawidłowo uznał, że w warstwie słownej te elementy wpływają na wymowę spornego oznaczenia (choćby długość wyrażenia – 8 sylab), co skutkuje brakiem jego podobieństwa do przeciwstawionych znaków, obejmujących tylko słowo "smoking" (2 sylaby).

Choć wyrażenie "Wszystko do palenia" jest sloganem reklamowym, co podnosił UP, to jednocześnie, jak zasadnie zauważył, dodane do pozostałych elementów słownych (stworzyły łącznie ciąg kilkunastu liter) i dodatkowych elementów graficznych (białe litery słowa "smoking", które też może być odbierane jako "snoking" z uwagi na graficzne przedstawienie litery "m/n" z czerwoną literą "i", czarno-czerwone koło, w które została wpisana fantazyjna twarz mężczyzny, trzymającego w zębach papierosa, będąca głównym elementem oznaczenia, oznaczenie zostało wykonane w żywej kolorystyce) w całości wpływało na odróżniający charakter spornego znaku. Element "smoking" skutkował jedynie bardzo słabym podobieństwem przeciwstawionych oznaczeń w warstwie słownej oraz znaczeniowej. Użyta grafika w przypadku przeciwstawionych oznaczeń tylko umożliwiała łatwe ich odróżnienie.

W warstwie znaczeniowej bowiem, jedynym wspólnym elementem omawianych znaków pozostaje słowo "smoking", jak wskazał UP, o określonym znaczeniu (w języku angielski rozumiane jako "palenie, palić" i tak rozumiane przez polskich odbiorców), ale pozbawione mocy odróżniającej. Dlatego ten element nie pozwala na identyfikację źródła pochodzenia oznaczonych nim towarów (co jest zasadniczą funkcją znaku towarowego).

Organ doszedł do prawidłowego wniosku, że porównywane oznaczenia nie wykazywały mylącego podobieństwa w warstwie fonetycznej, wizualnej oraz znaczeniowej. Dokonując całościowej oceny przeciwstawionych oznaczeń, UP także uznał, że nie są do siebie podobne w stopniu, aby mogły rodzić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Mimo że z reguły zasadnicze znaczenie dla odróżnienia oznaczeń maja elementy słowne, to w omawianym przypadku wspólny element słowny "smoking" o charakterze opisowym nie mógł posiadać charakteru dystynktywnego. Słusznie organ przyjął, że tego rodzaju elementy nie podlegają rejestracji, jeżeli nie występują z innymi elementami dystynktywnymi.

Zatem z uwagi na słusznie wywiedzione nikłe podobieństwo między przeciwstawionymi oznaczeniami, UP stwierdził prawidłowo, że nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów objętych tymi znakami (czy od danego przedsiębiorstwa, czy też od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, s. 9 decyzji).

Urząd także wskazał powody, dla których sporne oznaczenie nie będzie odbierane jako kolejne przynależące do serii znaków wnoszącego sprzeciw. Przeciwstawione znaki bowiem opierają się wyłącznie na odpowiednio przedstawionym graficznie elemencie "Smoking".

Mając powyższe na uwadze sąd nie dopatrzył się naruszenia przepisów postępowania, dotyczących samego prowadzenia postępowania, jak i treści skarżonej opinii. Wszystkie zasadnicze kwestie zostały w kwestionowanym rozstrzygnięciu wyjaśnione i w sposób prawidłowy. Organ prawidłowo zinterpretował i następnie zastosował przepisy prawa materialnego. Zarzuty skargi stanowią wyłącznie polemikę z właściwą decyzją organu.

W tej sytuacji skargę jako niezasadną na mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ) należało oddalić.