Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 766/04
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2005-02-24 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę

SENTENCJA

Sygn. akt VI SA/Wa 766/04       W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2005r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sędziowie : Sędzia WSA Protokolant: po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2005r. sprawy ze skargi M. z/s w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Dnia [...] czerwca 1996 r. zgłaszający - firma M., z/s w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [...], wystąpiła do Urzędu Patentowego RP z podaniem o zarejestrowanie znaku towarowego trójwymiarowego (przestrzennego) opisanego jako: "[...]", dla oznaczenia towarów z klasy 11 - latarki, flesze i części do nich, części składowe i akcesoria do powyższych towarów.

Pismem z dnia [...] sierpnia 1998 r. Urząd Patentowy RP stwierdził, że zgłoszony za numerem [...] znak towarowy przestrzenny nie spełnia ustawowych warunków wymaganych do rejestracji i zgodnie z art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17, z późn. zm.). Zgodnie z art. 4 powołanej ustawy znakiem towarowym może być znak nadający się do odróżniania towarów i usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw i art. 7 tej ustawy, zgodnie z którym jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Zgodnie z powyższym znakiem towarowym może być tylko takie oznaczenie, co do którego prawo do wyłącznego używania można przyznać tylko jednemu podmiotowi bez naruszania uprawnień innych podmiotów. Do oznaczeń takich zgodnie z art. 7 nie należą takie, które wskazują wyłącznie m.in. na rodzaj towaru, jego przeznaczenie itp. Zgłoszone oznaczenie nie może otrzymać statusu znaku towarowego, ponieważ wskazuje jedynie na rodzaj towarów, do oznaczania których zostało przeznaczone, tj. latarek. Ponadto nie posiada ono żadnych innych cech (znamion), jak np. nazwa firmy, które pozwoliłyby przeciętnemu odbiorcy zindywidualizować dany towar na rynku pod względem pochodzenia.

Zgłaszający nie zgodził się z powyższym stanowiskiem Urzędu i w piśmie z dnia [...] lutego 1999 r. stwierdził, że w jego przekonaniu zgłoszone oznaczenia posiada wszelkie cechy, które powodują, że może być uznane i chronione jako znak towarowy, aczkolwiek jest to znak pewnego szczególnego rodzaju. Znakiem według zgłoszenia [...] jest bowiem "[...]". Przytoczony opis znaku nabiera wyrazistości i konkretnego znaczenia po ustaleniu, że znak ten nakładany ma być na latarki, flesze i części do nich oraz części składowe i akcesoria do powyższych towarów — klasa 11 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług. Istota opisanego powyżej znaku polega na charakterystycznym i swoistym umiejscowieniu na produkcie napisu, obojętnie o jakiej treści. Zazwyczaj jest to

odpowiadający danemu towarowi, zarejestrowany już na rzecz zgłaszającego znak towarowy, nazwa firmy i podobne dane charakteryzujące produkt i wskazujące na producenta. Jednakże to nie treść napisu jest istotna, tylko jego usytuowanie na towarze. Intencją zgłaszającego jest bowiem uzyskanie ochrony na oznaczenie, które poprzez specyficzne umiejscowienie elementu, którym jest napis, kojarzone będzie właśnie z przedsiębiorstwem M.

Pismem z dnia [...] września 1999 r. Urząd Patentowy RP poinformował zgłaszającego, że występuje rozbieżność pomiędzy rodzajem znaku wskazanym w podaniu (tj. znak trójwymiarowy) a opisem znaku zamieszczonym w podaniu. Zgodnie z opisem znaku, jak również wyjaśnieniami zgłaszającego zawartymi w piśmie z dnia [...] lutego 1999 r. przedmiotem ochrony ma być "[...]", który zgłaszający będzie nakładał na latarki, flesze i części do nich. W związku z powyższym zgłaszający powinien wskazać jako rodzaj znaku mającego być przedmiotem ochrony znak słowno-graficzny i jednocześnie wskazać element słowny (tj. obwodowy napis), który ma być przedmiotem ochrony.

W związku z powyższym wezwaniem Urzędu do zajęcia stanowiska w przedstawionej kwestii zgłaszający w piśmie z dnia [...] czerwca 2000 r. poprosił o zmianę klasyfikacji znaku ze znaku trójwymiarowego na znak słowno-graficzny. Jednocześnie zgłaszający potwierdził, że znakiem według zgłoszenia [...] (oraz rejestracji USA nr [...], w oparciu o którą zostało dokonane zgłoszenie w Polsce) jest "[...] ". Znak ten nie wskazuje na kształt czy ogólny wygląd towarów (latarek, fleszy i części do nich), do których oznaczenia ma być używany. Uwidoczniony na rysunku przerywaną linią zarys latarki nie stanowi części znaku towarowego, a jedynie służy do wskazania, w którym miejscu przedmiotu napis jest umieszczany. Rysunek złożony w Urzędzie Patentowym w dacie zgłoszenia wskazuje na umieszczenie napisu [...] symetrycznie w dwóch miejscach na obwodzie oznaczanego przedmiotu, przy czym napisy te są połączone linią wyznaczającą miejsce umieszczenia dalszych elementów obwodowego napisu, tj. nazwy firmy - M., adresu: [...], USA, zarejestrowanego pod numerem [...] znaku graficznego. W zależności od rodzaju oznaczanego przedmiotu znak [...] może być zastąpiony np.: - dla małych latarek napisem [...] oraz określeniem typu AA; - dla dużych latarek napisem [...] oraz określeniem typu 3D-cell; - dla bardo małych latarek napisem [...], itd.

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2002 r., Nr [...], wydaną na podstawie art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych oraz art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) odmówiono udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy przestrzenny zgłoszony przez M. w dniu [...] czerwca 1996 r. pod numerem [...]. W uzasadnieniu decyzji, po przedstawieniu stanu sprawy stwierdzono, że istota instytucji znaku towarowego jest zdolność odróżniania towarów i usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Znak towarowy jest znakiem odróżniającym wówczas, gdy stanowi związek towaru i przedsiębiorstwa z oznaczeniem, które utkwiło w świadomości odbiorcy jako wskazanie, że towar tak oznaczony pochodzi zawsze z tego samego źródła. Zgłoszone oznaczenie nie spełnia ustawowych warunków wymaganych dla uzyskania prawa ochronnego. Nie może ono funkcjonować jako byt samodzielny, niezależny od towaru, jak również nie nadaje się do odróżniania towarów. Zamieszczanie różnego rodzaju napisów w różnych miejscach na towarach czy też ich opakowaniach, w tym na latarkach i fleszach, jest powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym przez przedsiębiorców. Samo miejsce usytuowania napisu na towarze, będące istotą przedmiotowego znaku, nie będzie traktowane przez przeciętnego odbiorcę jako oznaczenie informujące o pochodzeniu towaru. W takiej sytuacji oznaczeniem przekazującym informację o pochodzeniu towaru (znakiem towarowym) może być ewentualnie napis ( o ile oczywiście będzie miał charakter dystynktywny), a nie miejsce usytuowania tego napisu. Odnośnie powołania się przez zgłaszającego na przykłady znaków towarowych, które jego zdaniem maja taki sam charakter jak znak zgłoszony, należy podkreślić, że zgłoszenie każdego znaku rozpatrywane jest zawsze indywidualnie (ocena czy dane oznaczenie posiada dostateczne znamiona odróżniające dokonywana jest zawsze indywidualnie w odniesieniu do każdego zgłoszenia) w jego konkretnych uwarunkowaniach. Podane przez zgłaszającego przykłady zarejestrowanych znaków [...],[...],[...] nie są adekwatne do rozpatrywanej sprawy. Znaki te bowiem zostały zarejestrowane jako znaki słowno-graficzne z napisem "[...]". Z opisu tych znaków wynika, że przedmiotem ochrony jest bluza czy spodenki z elementem ozdobnym w postaci trzech podłużnych pasków umieszczonych po bokach tej bluzy czy spodenek oraz napis "[...]". Tak więc istotą tych znaków jest ściśle określony element graficzny (trzy podłużne paski) umieszczony w określonym miejscu bluzy czy spodenek, jak również znaki te posiadają dodatkowy element jakim jest napis "[...] ". Co zaś się tyczy oświadczenia zgłaszającego, że ubiega się o zarejestrowanie znaku towarowego w takiej samej postaci jak w państwie pochodzenia - USA ( nr rejestracji [...]), tj., art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej (zasada telle-quelle) należy stwierdzić, że art. 6 quinquies ust. B pkt 2 tejże Konwencji dopuszcza możliwość odmowy rejestracji znaku towarowego, który został zgłoszony z powołaniem się na zasadę telle-quelle, jeśli jest on pozbawiony jakichkolwiek znamion odróżniających, co miało miejsce w rozpatrywanym przypadku. Odnośnie powołania się przez zgłaszającego na fakt, że zgłoszone oznaczenie jest używane na polskim rynku od początku 1979 r., a więc od 20 lat, jak również fakt powszechnej znajomości latarek zgłaszającego na rynkach niemalże całego świat, należy stwierdzić, że zgłaszający ograniczył się tylko do samego stwierdzenia powyższych faktów, które nie zostały poparte żadnymi materiałami. Ponadto należy zauważyć, że przedmiotowy znak towarowy a służyć do oznaczania nie tylko latarek.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i uchylenie powyższej decyzji w całości wniósł zgłaszający. W uzasadnieniu zgłaszający nie podzielił stanowiska Urzędu Patentowego twierdząc, że:

- istota zgłoszonego przez niego znaku polega na charakterystycznym i swoistym umiejscowieniu na latarce jakiegokolwiek napisu i właśnie owo specyficzne umiejscowienie jest kojarzone ze zgłaszającym i produkowanego przez niego latarkami,

- w wyniku wieloletniego używania i intensywnej reklamy zgłoszony znak nabył wtórnej zdolności wyróżniającej,

- znak towarowy w takiej samej postaci został zarejestrowany przez Amerykański Urząd Patentowy, a więc należy wziąć pod uwagę art. 6 quinquies (zasada telle- quelle) lit. B i C Konwencji Paryskiej.

Decyzją Urzędu Patentowego RP- Izba Odwoławcza z dnia [...] marca 2004 r., Nr [...], wydaną na podstawie art. 245 ust. 1 i art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117) utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy. W uzasadnieniu wskazano najpierw, powtarzając już użytą motywację, że zgodnie z art. 4 ustawy o znakach towarowych istota instytucji znaku towarowego jest zdolność odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Wynika z tego, że znakiem towarowym może być jedynie znak, do używania którego można przyznać wyłączność tylko jednemu podmiotowi bez naruszania uprawnień innych podmiotów. Konsekwencją tego jest możliwość na mocy art. 7 ustawy o znakach towarowych rejestracji wyłącznie takich znaków, które mają dostateczne znamiona odróżniające. Oznacza to, iż znak towarowy musi posiadać cechy pozwalające zindywidualizować dane towary na rynku wśród towarów tego samego rodzaju pochodzących z innego źródła. Jest to podstawowa funkcja znaku towarowego, polegająca na tym, ze musi on mieć takie cechy, które mogą utkwić w świadomości przeciętnego odbiorcy jako wskazania, że towar w ten sposób oznaczony pochodzi od pewnego, zawsze tego samego przedsiębiorstwa. Zgłoszone jako znak towarowy miejsce usytuowania napisu na towarze należy do tego typu oznaczeń, które nie mogą otrzymać statusu znaku towarowego. Samo miejsce usytuowania napisu na towarze nie będzie traktowane przez przeciętnego odbiorcę jako oznaczenie informujące o pochodzeniu towaru, lecz np. jako zwyczajna cecha zewnętrzna przedmiotu, który może być w sposób dowolny, czasami przypadkowy, nadawana przez jakiegokolwiek przedsiębiorcę (wiadomo, że towar musi mieć jakieś oznakowanie). Nie ma przy tym znaczenia technika, za pomocą której takie oznakowanie wykonano. Zgłaszający zgodnie z sugestią Urzędu załączył materiał mający świadczyć o wtórnej zdolności wyróżniającej, jednakże dotyczy on jedynie kształtu samych latarek, a nie stanowiącego przedmiot zgłoszenia miejsca umieszczenia napisu. Odnosząc się do oświadczenia

zgłaszającego, że ubiega się on o zarejestrowanie znaku towarowego w takiej samej postaci jak w państwie pochodzenia - USA ( nr rejestracji [...]), tj., art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej (zasada telle-quelle) należy stwierdzić, że art. 6 quinquies ust. B pkt 2 tejże Konwencji dopuszcza możliwość odmowy rejestracji znaku towarowego, który został zgłoszony z powołaniem się na zasadę telle-quelle, jeśli jest on pozbawiony jakichkolwiek znamion odróżniających, co ma miejsce w rozpatrywanym przypadku. Oznaczenie takie nie może zatem spełniać prawidłowo funkcji odróżniającej, ponieważ nie ma żadnych cech, które pozwoliłyby przeciętnemu odbiorcy zindywidualizować dany towar na rynku wśród takich samych towarów, ale pochodzących z innych źródeł.

Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożył zgłaszający zarzucając jej naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez niewłaściwa interpretacje przepisów art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17, z późn. zm.) mające istotny wpływ na wynik sprawy i w związku z tym wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości. W uzasadnieniu skargi zgłaszający, polemizując ze stanowiskiem Urzędu podniósł, ze znak towarowy w postaci miejsca usytuowania napisu na towarze, aczkolwiek jest oznaczeniem szczególnego rodzaju, posiada, zgodnie z art. 4 i art. 7 ustawy o znakach towarowych wszelkie cechy, dzięki którym nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw i posiada dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Skarżący podniósł, ze przedmiotowy znak jest oznaczeniem szczególnego rodzaju, podkreślając za U. Promińską (Ustawa o znakach towarowych. Komentarz", Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1998, str. 16), że zarówno polski ustawodawca, jak i legislatorzy obcy stanowią, że w istocie każde oznaczenie może być znakiem towarowym, jeśli tylko pozwala na odróżnienie towarów i usług. Kładą więc akcent na zdolność do odróżniania, a nie na postaci, jakie może przybrać znak towarowy. Przedmiotowy znak towarowy służy do oznaczania latarek, które same w sobie posiadają odróżniający je spośród innych latarek kształt i są zarejestrowanymi znakami towarowymi (rejestracje nr [...],[...],[...],[...]). Oprócz kształtu elementem wyróżniającym jest również miejsce usytuowania napisu na latarkach. Istota zgłoszonego znaku polega zatem na charakterystycznym i swoistym umiejscowieniu napisu na latarce - czyli na zewnętrznej powierzchni jej nasadki lub główki. Tak wybrane miejsce usytuowania napisu na latarce nie jest "zwyczajną cechą zewnętrzna przedmiotu". Intencją zgłaszającego jest bowiem uzyskanie ochrony na oznaczenie, które poprzez specyficzne umiejscowienie napisu jest kojarzone z przedsiębiorstwem M. i produkowanymi przezeń latarkami. Cel ten został osiągnięty. Każda z latarek firmy M. ma precyzyjnie wykonany, bardzo wytrzymały koipus z lotniczego aluminium o zdecydowanym kolorze (firma udziela wieczystej gwarancji na części aluminiowe). Obwodowo, na zewnętrznej powierzchni nasadki lub główki latarki usytuowany jest napis kontrastujący z tłem latarki. Napis jest precyzyjnie i trwale

umieszczony na przedmiocie poprzez wyżłobienie go w powierzchni technika laserową. Jest to proces wymagający drogich i precyzyjnych urządzeń dostosowanych do żłobienia obwodowego w twardym materiale. Latarki firmy M. są jedynymi tak oznakowanymi latarkami. Takie oznaczenie postrzegane jest za pomocą zmysłu wzroku lub dotyku i posiada dostateczne znamiona odróżniania towarów pochodzących z w/w przedsiębiorstwa od podobnych towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw. Tym samym w świetle definicji zawartej w art. 4 i art. 7 ustawy o znakach towarowych może być zarejestrowane jako znak towarowy. Dalej, wbrew temu co uznał Urząd Patentowy załączone do wniosku materiały dowodowe bez wątpienia świadczą o nabyciu wtórnej zdolności odróżniającej poprzez zgłoszony znak towarowy w postaci miejsca usytuowania napisu na towarze, a nie tylko o wtórnej zdolności odróżniającej kształtu latarek.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej, podtrzymując swoje argumenty zawarte w zaskarżonej decyzji z dnia [...] marca 2004 r. W szczególności Urząd odniósł się do argumentu skarżącego, iż zgłoszone przez niego jako znak towarowy miejsce usytuowania napisu ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, gdyż tak specyficzne umiejscowienie napisu jest kojarzone właśnie z nim i z produkowanymi przez niego latarkami. Wyżłobiony jest on bowiem techniką laserową, wymagającą drogich i precyzyjnych urządzeń dostosowanych do żłobienia obwodowego w twardy materiale. Zdaniem Urzędu samo miejsce usytuowania napisu na towarze nie będzie przez potencjalnych klientów traktowane jako wskazanie na producenta. Odbiorca chcąc nabyć dany towar nie analizuje przecież problemu dotyczącego stopnia skomplikowania techniki potrzebnej do wykonania napisu. Widzi on natomiast, że najszerszą częścią latarki jest główka, a więc to ona najlepiej nadaje się na umieszczenie jakiegokolwiek napisu. Urząd Patentowy nie zgodził się także ze stwierdzeniem zgłaszającego, że znajdujące się na zewnętrznej powierzchni nasadki lub główki miejsce na napis jest kojarzone wyłącznie ze zgłaszającym, a więc posiada wtórną zdolność odróżniającą. Znak nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniania, jeśli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa. Samo wielokrotne używanie przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył wtórnej zdolności odróżniania. Kształt latarek firmy M. posiada rejestracje, ale są one uzyskane stosunkowo niedawno, na przykład najstarsza o numerze [...] ma datę zgłoszenia z grudnia 1996 r., a więc nie upłynął nawet pierwszy dziesięcioletni okres ochrony. Innym czynnikiem decydującym o tym, że nawet znaki pierwotnie pozbawione zdolności odróżniającej nabywają wtórnej zdolności jest intensywna reklama. Fakt, iż dane latarki używane są w amerykańskich filmach i serialach telewizyjnych nie wpływa na jednoczesne rozpoznawanie ich producenta przez polskiego widza. Co więcej, eksponowanie tego byłoby przecież zabronioną kryptoreklamą. Również trudno mówić o powszechnej znajomości danego produktu w wyniku umieszczenia go w [...] w [...], gdyż nie jest to miejsce odwiedzane przez rzesze Polaków. Z psychologicznego punktu widzenia odbiorca akcji promocyjnej zwróci uwagę na kształt latarki, jej wielkość, kolor, natomiast miejsce umieszczenia napisu pominie jako szczegół nieistotny i w żaden sposób nie związany z producentem. Jak z powyższego wynika Urząd nie dostrzegł w rozpatrywanej sprawie możliwości zastosowania na art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej (zasada telle-quelle), gdyż zdaniem Urzędu miejsce na umieszczenie napisu pozbawione jest jakichkolwiek znamion odróżniających.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z póź.zm.), sądy administracyjne sprawują

wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

W sprawie niniejszej zgodnie z treścią art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej ( Dz. U. Nr 49 poz.508z póź. zm.) ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Dlatego też podstawą do oceny zdolności ochronnej znaku towarowego w postaci miejsca usytuowania napisu na towarze stanowią przepisy art. 4 i 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 17 z póź. zm.).

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną ( art. 134 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy o znakach towarowych - znakiem towarowym może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorców.

Natomiast art. 7 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, iż powyższą zdolnością odróżniania znak towarowy powinien legitymować się w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

Zdolność odróżniająca znaku towarowego jest więc bezwzględną przesłanką jego rejestracji. Realizując funkcję odróżniającą znak towarowy pozwala

w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego identyfikować towar i zapewnić kupującemu możliwość dokonania wyboru bez konieczności ustalania pochodzenia towaru w inny sposób np. przez szukanie na towarze nazwy producenta.

Jak podkreśla się w literaturze znak nie musi charakteryzować się oryginalnością i nowością ( choć niewątpliwie charakterystyczna lub oryginalna forma

jego przedstawienia zwiększa siłę oddziaływania na kupującego). Jednak

jego forma przedstawieniowa powinna być na tyle charakterystyczna, aby

była w stanie zwrócić uwagę uczestników obrotu , indywidualizując tym

samym towar lub usługę ( Ewa Nowińska, Urszula Promińska ,

Miehał du Vall "PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Przepisy

i omówienia ", Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2003 s. 188-189;

Wojciech Włodarczyk "Zdolność odróżniająca znaku towarowego" Oficyna Wydawnicza VERBA 2001 r. s 21).

W niniejszej sprawie skarżąca firma M. wnosiła

o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w postaci miejsca usytuowania napisu na towarze tj. na latarce, na jej zewnętrznej powierzchni nasadki lub główki.

Zgodnie ze stanowiskiem strony skarżącej znak towarowy w postaci miejsca usytuowania napisu na towarze, choć nie jest oznaczeniem szczególnego rodzaju posiada zgodnie z art.4 i 7 ustawy o znakach towarowych wszelkie cechy dzięki którym nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw i posiada dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

Z takim stanowiskiem skarżącego nie można się jednak zgodzić. Albowiem oceniając zdolność odróżniającą przedmiotowego znaku - w postaci miejsca usytuowania napisu na towarze poprzez wyżłobienie go w powierzchni techniką laserową - należało wziąć pod uwagę czy jego forma przedstawieniowa jest na

tyle charakterystyczna, że pozwala identyfikować towar i czyni go rozróżnialnym dla uczestników obrotu spośród innych towarów i usług.

Zdaniem sądu znak towarowy w postaci miejsca usytuowania napisu na towarze

nie spełnia podstawowej funkcji jaką jest zdolność odróżniająca.

Nie posiada bowiem cech na tyle charakterystycznych, które mogą utkwić w świadomości i pamięci kupującego, jako wskazanie że towar oznaczony w ten właśnie sposób pochodzi od pewnego zawsze tego samego przedsiębiorstwa,

Trudno więc zgodzić się ze skarżącym że samo umiejscowienie napisu na latarce pozwoli przeciętnemu odbiorcy zindywidualizować towar na rynku spośród innych takich samych towarów lecz pochodzących od innego przedsiębiorcy,

lecz będzie traktowane raczej jako cecha zewnętrzna przedmiotu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić , iż zgłoszony do rejestracji znak towarowy w postaci miejsca usytuowania napisu na towarze nie mógł też nabyć wtórnej zdolności odróżniania.

W ocenie skarżącej firmy wieloletnie używanie i intensywna reklama latarek,

na których przedmiotowy znak towarowy jest umieszczony wpłynęło na fakt nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej.

W tym miejscu podkreślić należy, iż zdolność odróżniania może być zdolnością pierwotną wynikającą z natury oznaczenia, lub zdolnością wtórną nabytą poprzez używanie danego oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Pomimo, że ustawa o znakach towarowych nie zawierała przepisu , który przewidywałby możliwość uzyskania przez znak wtórnej zdolności odróżniania,

to jednak zarówno doktryna jak i orzecznictwo Urzędu Patentowego RP dopuszczały rejestrację znaku towarowego który taką wtórną zdolność odróżniania nabył.

Jak już stwierdzono powyżej, dla przyjęcia że znak posiada zdolność odróżniającą (zarówno pierwotną jak i wtórną ) konieczne jest ustalenie czy ma on dostateczne znamiona odróżniające pozwalające na identyfikację źródła pochodzenia towaru tj. gdy jest w stanie identyfikować towar jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy.

Ustalenie przez Sąd , iż przedmiotowy znak towarowy nie zawiera cech na tyle charakterystycznych które mogą utkwić w świadomości i pamięci kupującego,

jako wskazanie że towar oznaczony w ten właśnie sposób pochodzi od pewnego zawsze tego samego przedsiębiorstwa, przesądza o tym , iż znak ten nie mógł

nabyć wtórnej zdolności odróżniającej. W ocenie Sądu nawet wieloletnia

i intensywna reklama latarek ( w filmach, serialach telewizyjnych, prasie ) na których znak jest umieszczony nie może stanowić podstawy do przyjęcia, iż znak ten nabył wtórną zdolność odróżniającą bowiem jak słusznie zauważył Urząd Patentowy RP z psychologicznego punktu widzenia odbiorca akcji promocyjnej zwróci uwagę na kształt latarki, jej wielkość, kolor, natomiast miejsce

umieszczenia napisu pominie jako szczegół nieistotny i w żaden sposób nie związany z producentem.

W przedmiotowej sprawie nie można również mówić o naruszeniu art. 6 quinquies ust. A pkt 1 Konwencji Paryskiej (zasada telle-quelle), stanowiącym iż każdy znak towarowy prawidłowo zarejestrowany w Państwie pochodzenia (znak został zarejestrowany przez Amerykański Urząd Patentowy ) będzie mógł być zgłoszony i chroniony w takiej samej postaci w innych państwach, albowiem stosownie do treści art. 6 quinquies ust. B pkt 2 można odmówić rejestracji znaku towarowego jeżeli jest on pozbawiony jakichkolwiek znamion odróżniających.

Ustalenie, iż zgłoszony do rejestracji znak towarowy w postaci miejsca usytuowania napisu na towarze nie zawiera jakichkolwiek znamion odróżniających będących podstawową przesłanką rejestracji znaku towarowego uniemożliwia zastosowanie przepisów art. 6 quinquies ust. A pkt 1 Konwencji Paryskiej (zasada telle-quelle).

W tym stanie rzeczy należy uznać, że zarzuty skarżącego nie były uzasadnione, a wobec tego na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z póź. zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie orzekł jak w sentencji.