Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 257/12
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2013-05-24 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 256 ust. 1
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art.141 § 4
journal: Dz.U. 2012 poz 270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Teza: 1. Ocena powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd ze względu na kolizję znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem z zarejestrowanym znakiem towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem – w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) – wymaga ustalenia: 1) identyczności lub podobieństwa towarów (usług) objętych przeciwstawionymi znakami; 2) identyczności lub podobieństwa samych przeciwstawionych znaków, którą należy badać w trzech płaszczyznach: znaczeniowej, fonetycznej i wizualnej, przy czym dokonując porównania należy wziąć pod uwagę rodzaj porównywanych znaków towarowych; 3) istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

2. Ocena podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych powinna być przeprowadzona w podanej kolejności we wskazanych trzech płaszczyznach i powinna być całościowa, co zakłada konieczność uwzględnienia wszystkich składników porównywanych oznaczeń. W razie pominięcia pewnych elementów przeciwstawionych znaków – ocena ich podobieństwa będzie nieprawidłowa. Badaniem finalnym jest całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, która obejmuje ryzyko skojarzenia spornego znaku ze znakiem wcześniejszym. Dlatego podczas tego badania powinno się uwzględniać rozpoznawalność (stopień zdolności odróżniającej) znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Według utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu UE niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im wyższa jest rozpoznawalność znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Przy ocenie rozpoznawalności znaku z wcześniejszym pierwszeństwem należy wziąć pod uwagę, w szczególności: udział znaku w rynku, zakres czasowy, geograficzny oraz intensywność używania znaku towarowego, poczynione nakłady na promocję znaku, etc.

TEZY

1. Ocena powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd ze względu na kolizję znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem z zarejestrowanym znakiem towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem – w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) – wymaga ustalenia: 1) identyczności lub podobieństwa towarów (usług) objętych przeciwstawionymi znakami; 2) identyczności lub podobieństwa samych przeciwstawionych znaków, którą należy badać w trzech płaszczyznach: znaczeniowej, fonetycznej i wizualnej, przy czym dokonując porównania należy wziąć pod uwagę rodzaj porównywanych znaków towarowych; 3) istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

2. Ocena podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych powinna być przeprowadzona w podanej kolejności we wskazanych trzech płaszczyznach i powinna być całościowa, co zakłada konieczność uwzględnienia wszystkich składników porównywanych oznaczeń. W razie pominięcia pewnych elementów przeciwstawionych znaków – ocena ich podobieństwa będzie nieprawidłowa. Badaniem finalnym jest całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, która obejmuje ryzyko skojarzenia spornego znaku ze znakiem wcześniejszym. Dlatego podczas tego badania powinno się uwzględniać rozpoznawalność (stopień zdolności odróżniającej) znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Według utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu UE niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im wyższa jest rozpoznawalność znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Przy ocenie rozpoznawalności znaku z wcześniejszym pierwszeństwem należy wziąć pod uwagę, w szczególności: udział znaku w rynku, zakres czasowy, geograficzny oraz intensywność używania znaku towarowego, poczynione nakłady na promocję znaku, etc.


SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Sieńczyło – Chlabicz (spr.) Sędzia NSA Anna Robotowska Sędzia del. WSA Joanna Zabłocka Protokolant Marcin Chojnacki po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 3 października 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1411/11 w sprawie ze skargi [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną


UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z 3 października 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1411/11, po rozpoznaniu sprawy ze skargi [...] S.A. z siedzibą w R. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2010 r., nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, uchylił zaskarżoną decyzję.

Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia.

I

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] marca 2007 r. zostało udzielone na rzecz [...] S.A. z siedzibą w R. (zwanej dalej także skarżącą), prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny z napisem [...] przeznaczony do oznaczania usług zaliczanych do klas: 35, 36, 37, 38, 39 i 43 – według klasyfikacji nicejskiej. W klasie 35: usługi w zakresie: wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, wynajmowania miejsca na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania w działalności gospodarczej, pokazów towarów, rozpowszechniania materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, próbek, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wypożyczania maszyn i urządzeń dla biur; w klasie 39: usługi w zakresie wynajmowania magazynów, wynajmowania miejsc parkingowych, wypożyczania pojazdów, wynajmowania powierzchni na salony samochodowe, wynajmowania garaży, pakowania produktów i towarów, parkowania samochodów, przewozu samochodami ciężarowymi, rozładunku, transportu samochodowego, wypożyczania samochodów, składowania towarów w magazynach, spedycji, dystrybucji gazet; w klasie 43: usługi w zakresie wynajmowania sal na posiedzenia – został zgłoszony sprzeciw w części dotyczącej usług z klas: 35, 39 i 43. Znak został zastrzeżony w kolorze czerwonym z charakterystyczną literą "o" w postaci połączenia dwóch strzałek.

Wobec tej decyzji [...] z siedzibą we F., (zwana dalej także uczestnikiem postępowania), wniosła sprzeciw. Uczestnik postępowania wskazał, że jest uprawnionym do dwóch znaków towarowych wspólnotowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa: [...] zarejestrowanego do oznaczania usług zawartych m.in. w klasach 35, 39 i 43 oraz [...] zarejestrowanego do oznaczania usług zawartych m.in. w klasach 35 i 39. Pierwszy ze wskazanych znaków jest znakiem słownym, drugi – znakiem słowno-graficznym z zastrzeżonymi trzema kolorami: żółtym, zielonym i czarnym. W sprzeciwie podnoszono, że sporny znak towarowy narusza prawa osobiste uczestnika postępowania ze względu na to, iż jego częścią składową jest nazwa uczestnika postępowania. Ponadto sporny znak jest podobny do wskazanych wyżej dwóch znaków wspólnotowych zarejestrowanych dla usług identycznych oraz podobnych zawartych w klasach 35, 39 i 43.

Skarżąca uznała sprzeciw za bezzasadny. Odnosząc się do zarzutu naruszenia praw osobistych podniosła, iż uczestnik postępowania posiada siedzibę we F., ponadto słowo [...] jest słowem powszechnie używanym, bowiem w języku francuskim, oznacza mieszkanie, bądź lokal mieszkalny. Nie zgodziła się również z drugim zarzutem, tj. naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.; dalej powoływanej jako "p.w.p.") wskazując, że nie występuje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Wskazała różnice wizualne w porównywanych znakach zwracając uwagę na odmienną kolorystykę i element graficzny w jednym z przeciwstawionych znaków, różnice w ilości wyrazów, podnosząc, iż jej znak jest znakiem jednowyrazowym natomiast znaki przeciwstawione dwu i trzywyrazowe. Zwróciła uwagę na różnice znaczeniowe porównywanych znaków podnosząc, iż znaki w języku francuskim mają określone znaczenie, podczas gdy znak [...] w języku polskim jest oznaczeniem fantazyjnym. Wskazała, że [...] S.A. to firma logistyczno-spedycyjna i zastrzeżenie znaku w klasach 35, 39 i 43 odnosi się tylko i wyłącznie do usług logistyczno-spedycyjnych i tylko w tym zakresie spółka korzysta z tego znaku. Wskazała, że ze względu na odmienny przedmiot działalności nie ma możliwości wprowadzenia w błąd odbiorców, bowiem uczestnik postępowania prowadzi transport osobowy w celach turystycznych, natomiast skarżąca zajmuje się transportem towarów.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

Decyzją z dnia [...] listopada 2010 r. [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej unieważnił prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny z napisem [...] nr [...] w części usług objętych klasą 35, tj. usług w zakresie: wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, wynajmowania miejsca na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania w działalności gospodarczej, pokazów towarów, rozpowszechniania materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, próbek, promocji sprzedaży dla osób trzecich oraz w części usług objętych klasą 39, tj. usług przewozu samochodami ciężarowymi, transportu samochodowego. W pozostałym zakresie sprzeciw oddalił.

W ocenie Urzędu Patentowego RP usługi w zakresie: wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, wynajmowania miejsca na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania w działalności gospodarczej, pokazów towarów, rozpowszechniania materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, próbek, promocji sprzedaży dla osób trzecich, na jaki zarejestrowano znak [...] są podobne ze względu na to, iż wskazane znaki obejmują usługi reklamy, doradztwa w zakresie działalności handlowej (gospodarczej), jak również organizowania wystaw, pokazów towarów. Pozostałe usługi z klasy 35 ze spornego znaku: wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biur, ze względu na brak ich występowania w przeciwstawionych znakach wspólnotowych, organ nie uznał za podobne. Za podobne - ze względu na spełnianie tej samej funkcji oraz przeznaczenie dla tego samego kręgu odbiorców - organ uznał także część usług z klasy 39: usługi przewozu samochodami ciężarowymi, transport samochodowy ze względu na to, iż znaki przeciwstawione zostały przeznaczone do oznaczania transportu.

W kwestii podobieństwa samych oznaczeń, biorąc pod uwagę warstwę wizualną, fonetyczną i znaczeniową, Urząd Patentowy stwierdził brak podobieństwa między spornym znakiem a znakiem [...] natomiast uznał podobieństwo do znaku [...]. Stwierdził, iż znak sporny ma charakter słowno-graficzny, gdzie fantazyjne słowo [...] jest zapisane prostą czcionką w czerwonym kolorze, a charakterystycznym elementem jest litera "O" zapisana jako połączenie dwóch strzałek. Uznał, że znak [...] nie jest podobny w stopniu powodującym ryzyko konfuzji do spornego znaku, pomimo, iż w znaku tym występuje słowo [...] a słowo [...] ma słabą zdolność odróżniającą. Znak posiada całkowicie odmienną grafikę w postaci domowego kominka w kolorystyce zielonożółtej, która dominuje nad warstwą słowną. Zasadnicza różnica wizualna pomimo wspólnych elementów słownych czyni znaki różnymi w odbiorze.

Organ uznał podobieństwo spornego znaku do znaku słownego [...] z uwagi na zawarty w nim element słowny [...]. Stwierdził, iż element [...] ma charakter opisowy i o zdolności odróżniającej decyduje słowo [...]. Można przyjąć, iż znak sporny został zaczerpnięty ze znaku z wcześniejszym pierwszeństwem i może on być potraktowany jako kolejny z serii. Uznał, że porównywane znaki są podobne w warstwie wizualnej i fonetycznej.

W konkluzji Urząd Patentowy stwierdził, że kwestionowany znak [...] jest podobny do znaku [...] w stopniu uzasadniającym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia usług w ich części.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. uwzględnił skargę, uchylając zaskarżoną decyzję. W pierwszej kolejności WSA podniósł, że objął kontrolą całą zaskarżoną decyzję z dnia 2 listopada 2010 r. pomimo, iż skarżąca kwestionowała ją tylko w części. W tym kontekście wskazał na art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), dalej p.p.s.a.

W ocenie Sądu I instancji Urząd Patentowy prawidłowo dokonał oceny podobieństwa znaku spornego [...] i jednego z przeciwstawionych mu znaków [...]. WSA zgodził się z organem, że dominującym elementem w znaku przeciwstawionym jest element graficzny w określonej kolorystyce, tj. rysunek kominka, który dominuje nad elementami słownymi. Z racji odmiennej warstwy graficznej przeciwstawionego znaku wywołuje on inne ogólne wrażenie, zatem pomimo występowania tego samego słowa [...] w obu znakach, nie są one podobne w stopniu wywołującym ryzyko konfuzji.

Jednakże Sąd I instancji przyznał rację skarżącej, że Urząd Patentowy porównując sporny znak z drugim przeciwstawionym znakiem [...] nie dokonał całościowej oceny podobieństwa obu oznaczeń pod kątem ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców. Organ wprawdzie zauważył, iż sporny znak [...] jest znakiem słowno-graficznym, z charakterystyczną literą "o" zapisaną jako połączenie dwóch strzałek i jest w kolorze czerwonym, ale dokonując podobieństwa traktował ten znak jako słowny, bez żadnych elementów graficznych. Pominął również fakt, iż znak przeciwstawiony składa się z trzech elementów słownych. Uznanie, że element [...] ma charakter opisowy nie uprawniał jeszcze do pominięcia go przy porównywaniu znaków. Rolą Urzędu Patentowego RP nie była ocena zasadności udzielenia ochrony temu znakowi, ale zbadanie podobieństwa znaków, w takiej postaci w jakiej zostały zarejestrowane.

Według Sądu I instancji dokonana analiza podobieństwa innych znaków niż zostały zarejestrowane oznacza w istocie, iż organ nie rozpoznał wniosku o unieważnienie udzielonego prawa ochronnego. Zatem Urząd Patentowy nie rozpoznał sprawy w sposób wszechstronny i wyczerpujący, a tym samym naruszył art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

II

Uczestnik postępowania [...] z siedzibą we F. wystąpił ze skargą kasacyjną od wyroku Sądu I instancji, zaskarżając ten wyrok w całości i wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. do ponownego rozpoznania.

Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.), tj.:

1. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c), art. 141 § 4 oraz art. 133 § 1 p.p.s.a. poprzez uwzględnienie skargi i uchylenie decyzji Urzędu Patentowego RP w wyniku przedstawienia stanu sprawy niezgodnie ze stanem rzeczywistym wynikającym wprost z uzasadnienia decyzji Urzędu Patentowego RP, skutkującym uznaniem, że:

a) Urząd Patentowy nie dokonał całościowej oceny podobieństwa obu oznaczeń pod kątem ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd;

b) Urząd Patentowy pominął w ocenie podobieństwa znaków okoliczność, że sporny znak jest znakiem słowno-graficznym w kolorze czerwonym;

c) Urząd Patentowy pominął w ocenie podobieństwa fakt, że znak wcześniejszy składa się z trzech elementów słownych;

2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art.107 § 3 k.p.a. poprzez uwzględnienie skargi i uchylenie decyzji Urzędu Patentowego RP:

a) pomimo, że Urząd Patentowy nie naruszył wskazanych wyżej przepisów postępowania administracyjnego, w szczególności dokonał prawidłowej oceny podobieństwa znaków pod kątem ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, uwzględniającej postać znaków, w jakiej zostały one zarejestrowane oraz uwzględniającej wszelkie zasady dokonania tej oceny, a w szczególności dokonał porównania znaków w oparciu o wspólne słowne elementy dominujące w obu znakach;

b) pomimo, że zaskarżona decyzja nie zawiera naruszeń, które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Argumentację na poparcie zarzutów uczestnik postępowania przedstawił w uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną [...] S.A. z siedzibą w R. wniosła o jej oddalenie w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie z powodu braku usprawiedliwionych podstaw.

W postępowaniu kasacyjnym obowiązuje wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada związania Naczelnego Sądu Administracyjnego podstawami i granicami zaskarżenia, wskazanymi w skardze kasacyjnej. Przytoczone w tym środku prawnym przyczyny wadliwości kwestionowanego orzeczenia determinują zakres jego kontroli przez Sąd drugiej instancji. Do podjęcia działań z urzędu Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązany jest jedynie w sytuacjach określonych w art. 183 § 2 p.p.s.a., które w sprawie nie występują.

Autor skargi kasacyjnej zarzucił Sądowi I instancji jedynie naruszenie przepisów postępowania w ramach podstawy kasacyjnej określonej w art. 174 pkt 2 p.p.s.a.

Niezasadny jest zarzut naruszenia przepisów postępowania zawarty w punkcie 2 petitum skargi kasacyjnej, tj. zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c. p.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1, 80 oraz 107 § 3 k.p.a.

Jak słusznie podkreślił NSA w tezie wyroku z dnia 15 września 2009 r. (sygn. akt I OSK 92/09 – LEX nr 595613): "Art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. obejmuje wyłącznie przypadki, w których gdyby nie naruszono przepisów postępowania, to najprawdopodobniej zapadłaby decyzja o innej treści. Można zatem zarzucić Sądowi naruszenie tego przepisu tylko wówczas, gdy sąd stwierdza naruszenie przepisów prawa, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mimo to nie spełnia dyspozycji tej normy prawnej i nie uchyla zaskarżonej decyzji". W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w rozpoznawanej sprawie Sąd I instancji zasadnie uchylił zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP z uwagi na naruszenie przez organ art. 7, 77 § 1, 80 oraz 107 § 3 k.p.a.

Podkreślenia wymaga, że Urząd Patentowy RP - wydając decyzję w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy - związany jest rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania (art. 256 ust. 1 p.w.p.). Związanie rygorami procedury administracyjnej oznacza, że Urząd Patentowy RP jest zobowiązany do przestrzegania zasady dochodzenia do prawdy materialnej (art. 7 k.p.a.), a więc do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Urząd Patentowy RP powinien w sposób wyczerpujący zebrać, rozpatrzyć i ocenić cały materiał dowodowy (art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.). Jak stanowi bowiem art. 80 k.p.a. Urząd Patentowy RP jako organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Urząd może odmówić wiary określonym dowodom, jednakże dopiero po wszechstronnym ich rozpatrzeniu, wyjaśniając przyczyny takiej ich oceny, co winno mieć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji. Urząd Patentowy powinien uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w art. 107 § 3 k.p.a. Związanie Urzędu Patentowego RP rygorami procedury administracyjnej potwierdza bogate orzecznictwo sądów administracyjnych (por. m. in. wyroki WSA w W-wie: z dnia 16 lipca 2009 r., VI SA/Wa 1666/08; z dnia 8 marca 2007 r., VI SA/Wa 1331/06; z dnia 29 marca 2007 r., VI SA/Wa 118/07; z dnia 3 kwietnia 2007 r., VI SA/Wa 110/07; z dnia 7 maja 2007 r., VI SA/Wa 117/07; z dnia 18 maja 2007 r., VI SA/Wa 411/07).

Podkreślić należy, iż ocena powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd ze względu na kolizję znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem z zarejestrowanym znakiem towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem – w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. – wymaga ustalenia:

1) identyczności lub podobieństwa towarów (usług) objętych przeciwstawionymi znakami;

2) identyczności lub podobieństwa samych przeciwstawionych znaków, którą należy badać w trzech płaszczyznach: znaczeniowej, fonetycznej i wizualnej, przy czym dokonując porównania należy wziąć pod uwagę rodzaj porównywanych znaków towarowych;

3) istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Jak słusznie stwierdził Sąd I instancji, Urząd Patentowy RP prawidłowo ocenił, że wskazane w dokumentacji zgłoszeniowej usługi z klasy 35 i 39 dla oznaczania których przeznaczone zostały przeciwstawione sobie zarejestrowane trzy znaki towarowe, są podobne. Ponadto, Urząd Patentowy RP prawidłowo dopiero po stwierdzeniu podobieństwa usług przystąpił do oceny do badania podobieństwa konkurujących znaków

Należy jednak przyznać rację Sądowi I instancji, iż Urząd Patentowy porównując sporny znak towarowy [...] z drugim przeciwstawionym znakiem [...], nie dokonał całościowej oceny podobieństwa obu oznaczeń pod kątem ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców. Sąd I instancji zasadnie stwierdził, iż organ porównując przeciwstawione znaki towarowe traktował sporny znak [...] jako znak słowny i nie wziął pod uwagę faktu, że znak ten został zarejestrowany jako znak słowno-graficzny, co wynikało z decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] marca 2007 r. o udzieleniu na ten znak prawa ochronnego. Istotne zatem było przeprowadzenie przez organ badania podobieństwa oznaczeń zwłaszcza w płaszczyźnie wizualnej polegającej na badaniu wyglądu oznaczenia w postaci spornego znaku towarowego. Grafika spornego znaku towarowego [...] polega na użyciu prostej czcionki w czerwonym kolorze, przy czym charakterystycznym elementem tego znaku jest litera "o" zapisana jako połączenie dwóch strzałek. Natomiast przeciwstawiony znak towarowy [...] został zarejestrowany jako znak słowny i nie towarzyszy temu znakowi żadna grafika.

Podkreślenia wymaga, że badanie wyglądu oznaczenia ma istotne znaczenie dla znaków słowno-graficznych, przy czym powinna podlegać szczegółowej analizie prezentacja zastosowanej grafiki i formy oraz kolorystyka. Jak trafnie zauważył Sąd I instancji, Urząd Patentowy nie dokonał badania podobieństwa oznaczeń w płaszczyźnie wizualnej i nie odniósł poczynionych w tym zakresie ustaleń do oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Ponadto, organ nie przeprowadził oceny fonetycznej, a mianowicie pominął fakt, iż słowny znak przeciwstawiony [...] składa się z trzech elementów słownych. Uznanie przez organ, iż element [...] ma charakter opisowy, nie uprawniał do całkowitego pominięcia tego elementu przy porównywaniu znaków. Rolą Urzędu Patentowego RP - jak słusznie stwierdził Sąd I instancji - nie była bowiem ocena zasadności udzielenia ochrony temu znakowi, ale zbadanie podobieństwa znaków, w takiej postaci w jakiej zostały zarejestrowane. Nadto, w ramach badania w płaszczyźnie znaczeniowej, którego organ w ogóle nie przeprowadził, uwzględnia się dostrzegane przez właściwych odbiorców znaczenie (jedno lub więcej) przeciwstawionych znaków towarowych.

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, iż badanie podobieństwa oznaczeń przeprowadza się w następujących płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej (brzmieniowej) i znaczeniowej (koncepcyjnej). Dopiero całościowa ocena wymienionych płaszczyzn może doprowadzić do wniosku, że konkurujące oznaczenia są do siebie podobne. Zatem nie można zredukować całościowej oceny podobieństwa znaków jedynie do jednej z wymienionych płaszczyzn. Przy ustalaniu podobieństwa porównywanych znaków towarowych, pominięcie badania znaków na jednej z płaszczyzn powoduje, iż ocena podobieństwa znaków jest niepełna. Dlatego stwierdzenie przez Urząd Patentowy RP podobieństwa konkurujących znaków towarowych tylko na jednej płaszczyźnie, nie zwalnia go z obowiązku badania podobieństwa na pozostałych płaszczyznach porównywanych znaków towarowych, co znajduje potwierdzenie w literaturze przedmiotu (por. P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 712; M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ 1982, z. 28, s. 12).

Zatem, ocena podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych powinna być przeprowadzona we wskazanych trzech płaszczyznach i powinna być całościowa, co zakłada konieczność uwzględnienia wszystkich składników porównywanych oznaczeń. W razie pominięcia pewnych elementów przeciwstawionych znaków – ocena ich podobieństwa będzie nieprawidłowa. Badaniem finalnym jest całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, która obejmuje ryzyko skojarzenia spornego znaku ze znakiem wcześniejszym. Dlatego podczas tego badania powinno się uwzględniać rozpoznawalność (stopień zdolności odróżniającej) znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Według utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu UE niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im wyższa jest rozpoznawalność znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem (zob. R. Skubisz, Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14 B, pod. red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 689).

Stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego powinien być uwzględniany przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, co wynika zarówno z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (por. m. in. wyrok ETS z 11 listopada 1997 r., C-251/95, sprawa SABEL; wyrok ETS z 12 stycznia 2006 r., C-361/04), jak i jest podnoszone w doktrynie (por. R. Skubisz, Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14 B, pod. red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 680). Kluczowe znaczenie dla zidentyfikowania pojęcia rozpoznawalności znaku towarowego ma stanowisko ETS zawarte w wyroku z 22 czerwca 1999 r. w sprawie Lloyd (C-342/97, Zb. Orz. 1999, s. I-1319). Trybunał zwrócił uwagę, iż dokonując takiej oceny należy wziąć pod uwagę, w szczególności: wewnętrzne cechy znaku towarowego; udział znaku w rynku; zakres czasowy i geograficzny oraz intensywność używania znaku towarowego; poczynione nakłady na promocję znaku; odsetek relewantnej grupy odbiorców, którzy ze względu na znak towarowy rozpoznają towary lub usługi jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa; deklaracje izb handlu i przemysłu lub innych związków przedsiębiorstw.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, iż zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP została zasadnie uchylona przez Sąd I instancji z powodu niedokonania przez organ całościowej oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych w trzech płaszczyznach i z uwzględnieniem wszystkich składników porównywanych oznaczeń oraz brakiem całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd uwzględniającej rozpoznawalność (stopień zdolności odróżniającej) znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem.

Niezasadny jest zarzut naruszenia art. 133 § 1 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że sad wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy. Wynikający z tego przepisu obowiązek wydania wyroku "na podstawie akt sprawy" oznacza zakaz wyjścia poza materiał znajdujący się w tych aktach. Do naruszenia tego przepisu doszłoby wówczas, gdyby Sąd I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na materiale innym niż ten, który jest zawarty w aktach sprawy. Zgodnie zaś z ugruntowanym orzecznictwem orzekanie "na podstawie akt sprawy" oznacza, że sąd przy ocenie legalności zaskarżonej decyzji bierze pod uwagą okoliczności, które z akt tych wynikają i które legły u podstaw jej wydania.

W rozpoznawanej sprawie Sąd I instancji orzekał na podstawie akt sprawy, tzn. rozpatrywał sprawę na podstawie stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dniu wydania zaskarżonej decyzji. Sąd I instancji nie dokonywał ustaleń faktycznych w zakresie objętym sprawą administracyjną, natomiast badał, czy ustalenia faktyczne dokonane przez organ, którego decyzja została zaskarżona odpowiadają prawu (por. wyrok NSA z 23 stycznia 2007 r., sygn. akt II FSK 72/06, ONSAiWSA 2008, nr 2, poz. 31).

Nietrafny jest również zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. Wadliwość uzasadnienia wyroku może stanowić przedmiot skutecznego zarzutu kasacyjnego z art. 141 § 4 p.p.s.a jedynie wówczas, gdy uzasadnienie sporządzone jest w taki sposób, że niemożliwa jest kontrola instancyjna zaskarżonego wyroku. Funkcja uzasadnienia wyroku wyraża się bowiem i w tym, że jego adresatem, oprócz stron, jest także Naczelny Sąd Administracyjny. Tworzy to po stronie wojewódzkiego sądu administracyjnego obowiązek wyjaśnienia motywów podjętego rozstrzygnięcia w taki sposób, który umożliwi przeprowadzenie kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia w sytuacji, gdy strona postępowania zażąda, poprzez wniesienie skargi kasacyjnej, jego kontroli (wyrok NSA z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt II OSK 1620/10).

Według Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekającego w rozpoznawanej sprawie, brak jest podstaw aby uznać, że uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie spełnia wymogów określonych przepisem art. 141 § 4 p.p.s.a. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne przewidziane w art. 141 § 4 p.p.s.a.

Z tych wszystkich przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi kasacyjnej i orzekł jak w sentencji wyroku na mocy art. 184 p.p.s.a.