Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 318/13
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2013-08-07 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, art. 246, art. 247 ust. 2
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 7, art. 77 par. 1, art. 80, art. 107 par. 3
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.) Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Protokolant st. ref. Paulina Stylińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi C. z siedzibą w B., W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2010 r. nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej C. z siedzibą w B., W. kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] po rozpoznaniu na rozprawie sprawy o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy słowny ANTI-SPA nr [...] na rzecz firmy Z [...] s.a. z siedzibą w S [...], na skutek sprzeciwu firmy C [...] z siedzibą w B [...], Węgry, na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 oraz art. 132 ust 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – dalej P.w.p. - oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy P.w.p., oddalił sprzeciw oraz przyznał uprawnionemu od skarżącej kwotę 1894 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Decyzję wydano w następujących ustaleniach;

Z[...] s.a. z siedzibą w S[...] (uprawniony ze znaku spornego ANTI-SPA ) zgłosiły swój znak do ochrony [...] maja 2006 r. dla towarów w kl. 05 – produkty farmaceutyczne, otrzymując prawo ochronne decyzją z dnia [...] marca 2008 r. podaną do wiadomości publicznej w Wiadomościach Urzędu Patentowego nr [...].

W dniu [...] lutego 2009 r. wpłynął do Urzędu Patentowego sprzeciw firmy C[...] siedzibą w B[...], Węgry (dalej jako składający sprzeciw lub skarżący). Sprzeciw oparto na przepisach art. 132 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i pkt 3 P.w.p. podnosząc, iż znak składającego sprzeciw uzyskał w wielu krajach (w tym w Polsce) prawo ochronne, jako znak międzynarodowy NO-SPA IR nr [...] z wcześniejszym pierwszeństwem, bowiem od dnia [...] marca 1994 r., przeznaczony do oznaczania - lekarstw oraz preparatów farmaceutycznych dla ludzi i zwierząt, produktów farmaceutycznych.

Wnoszący sprzeciw podkreślał, że jego znak (NO-SPA) jest znakiem powszechnie znanym i renomowanym, a jednocześnie oba znaki są przeznaczone do oznaczania identycznych towarów mających to samo przeznaczenie dla tej samej grupy odbiorców i sprzedawanych takimi samymi kanałami dystrybucji. Oceniając przeciwstawione znaki stwierdzono, że są one podobne w płaszczyźnie wizualnej i konceptualnej, przez co istnieje możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów także poprzez skojarzenie znaku ANTI-SPA z wcześniejszym znakiem NO-SPA jako znaku należącego do rodziny znaków NO-SPA. Zdaniem składającego sprzeciw w znaku ANTI-SPA wykorzystano ten sam pomysł co w znaku NO-SPA przez dodanie po myślniku wyrażenia “spa" w całości zamieszczonego w znaku spornym, a charakterystycznego dla znaku składającego sprzeciw. Ryzyko powstania pomyłek u odbiorców towarów oznaczanych oboma znakami jest tym większe, że towary oznaczane znkiem NO-SPA są sprzedawane bez recepty, a więc są dostępne praktycznie we wszystkich punktach sprzedaży bez kontroli profesjonalistów. Użycie w znaku spornym przedrostka “anti", w związku z takim samym drugim członem w znaku ANTI-SPA, jak w znaku składającego sprzeciw, tj. –SPA, może sugerować nabywcom towarów oznaczanych oboma znakami istnienie jakiś związków prawnych, gospodarczych lub organizacyjnych łączących obu producentów.

Wskazując na przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p. składający sprzeciw uznał, że jego znak powinien korzystać ze szczególnej ochrony, gdyż należy do znaków mocnych – powszechnie znanych i renomowanych, jako znany na polskim rynku od wielu lat, będący przedmiotem aktywnej kampanii reklamowej i akcji promocyjnych. Dowodem tego jest ilość "wejść" na stronie internetowej Google w wyszukiwaniu odpowiedzi na zapytanie o NO-SPA.

Po zawiadomieniu Z[...] s.a. o wniesieniu sprzeciwu i udzieleniu terminu jednego miesiąca na odpowiedź, w wyznaczonym terminie uprawniony ze znaku spornego złożył odpowiedź na sprzeciw, uznając sprzeciw za bezzasadny.

Wskazując na długoletni okres działania firmy (od 1935 r.) i na pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży opakowań leków, odpowiadający na sprzeciw stwierdził, że znak ANTI-SPA jest jednym z wielu przeznaczonych do oznaczania leków o działaniu spazmolitycznym. Leków o takim działaniu, a zawierających różne substancje czynne, jest kilkanaście. W związku z tym można jedynie dopatrywać się podobieństwa, lecz nie identyczności towarów oznaczanych znakami przeciwstawionymi.

Wskazując na często spotykane i powszechne używanie w branży farmaceutycznej podobnych nazw leków, zdaniem uprawnionego ze znaku spornego same znaki się różnią. Znak ANTi-SPAskłada się z 7 liter i 3 sylab, a znak NO-SPA z 5 liter i 2 sylab. Pierwsze zupełnie odmienne sylaby w znaku spornym (ANTI-SPA) nadaje znakowi inne brzmienie fonetyczne i wygląd wizualny od znaku NO-SPA, co jest decydujące w odbiorze znaku, jako że przeciętny odbiorca zwraca uwagę na początkowy wygląd i brzmienie znaku, a nie na jego końcówkę. W związku z tym, zwracając uwagę na całościowy wygląd i brzmienie znaków, przeciwstawione znaki nie mogą być podobne i to podobne kolizyjnie, tym bardzie, że są to znaki fantazyjne, pozbawione jakiegokolwiek konkretnego znaczenia.

Drugi człon obu znaków "spa" pochodzi od słowa łacińskiego spasmolyticum oznaczającego środek rozkurczowy wskazując na przeznaczenie leku. Użycie tego rodzaju wyrażeń w znakach przeznaczonych dla towarów farmaceutycznych jest dopuszczalne dla wszystkich producentów leków, jako określenia ogólnoinformacyjnego.

Zdaniem odpowiadającego na sprzeciw przeciętny odbiorca (należycie poinformowany, uważny i ostrożny) nie będzie wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów oznaczanych przeciwstawionymi znakami, chociażby dlatego, że na opakowaniach musi być umieszczona informacja o podmiocie odpowiedzialnym (podmiocie posiadającym pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego).

W sytuacji zatem niespełnienia co najmniej dwóch przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. ewentualna renoma (powszechna znajomość), jeżeli zostanie udowodniona, znaku NO-SPA nie ma znaczenia.

Podkreślano także, iż sporny znak nie jest przeznaczony do oznaczania produktów zawierających identyczną substancję czynną – drotawerynę, gdyż dla tej molekuły od lat firma używa w obrocie zarejestrowanego znaku Desparin R-[...].

W związku z treścią odpowiedzi na sprzeciw Urząd Patentowy skierował sprawę do postępowania spornego, w którym po przeprowadzeniu rozprawy, omawiając wymienione przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej, wydał wymienioną na wstępie decyzję administracyjną.

Wskazując na art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. stwierdzono, że wymienione w nim trzy przesłanki: podobieństwo lub identyczność towarów, podobieństwo lub identyczność oznaczeń i zaistnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów; muszą zostać spełnione kumulatywnie.

Organ patentowy uznał za niewątpliwe, że towary oznaczane przeciwstawionymi znakami towarowymi są identyczne.

Badając podobieństwo obu oznaczeń podkreślono, że znaki należy badać jako całość, gdyż sama powtarzalność pewnych ich elementów lub zbieżność pewnych ich członów nie determinuje zaistnienie ryzyka wprowadzenia odbiorcy w błąd. Dokonując zatem oceny znaków na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej uwzględniono elementy znaków o charakterze dystynktywnym i dominującym, mając na względzie stopień uwagi przeciętnego odbiorcy postrzeganego jako należycie poinformowanego, uważnego i rozsądnego.

Mając na uwadze wymienione kryteria Urząd Patentowy nie podzielił argumentacji składającego sprzeciw co do tego, że wspólny element występujący w obu znakach (-SPA) ma charakter dominujący. Element ten występuje w wielu zarejestrowanych znakach przeznaczonych do oznaczania produktów farmaceutycznych, jak Dermika Spa [...], Diaspam [...], Spascupreel [...], Marispa [...], Dispa [...] czy Kolospa [...]. Sam uprawniony posiada także inne znaki zarejestrowane z tym elementem: Sine-Spa [...], Dee-Spa [...].

Wskazując na powszechną praktykę w przemyśle farmaceutycznym zamieszczania w znakach towarowych elementów sugerujących lub aluzyjnych, nawiązujących do przeznaczenia leku lub do występującego w nim substancji czynnej Urząd Patentowy uznał, że wspólny element znaków (-SPA), nie może decydować o kolizyjnym podobieństwie tych znaków. Elementy takie, nie posiadające w swej całości żadnego konkretnego znaczenia, służą jednak lekarzom i farmaceutom do łatwiejszego zapamiętywania substancji czynnej zawartej w danym leku, a więc wspólny człon obu znaków (-SPA) w swym skrócie może odnosić się do nazwy środka rozkurczowego "spasmolyticum".

W warstwie wizualnej i fonetycznej w przeciwstawionych znakach litery występujące w ich pierwszych członach – N,O oraz A,N,T,I – różnicują znaki w takim stopniu, że pomimo takiego samego drugiego ich członu wywierają całkowicie odmienne ogólne wrażenie. Wskazując na orzecznictwo wspólnotowe podkreślano, że w znakach krótkich (do 5 liter) wystarczy różnica jednej litery, by wyłączyć podobieństwo znaków. Natomiast twierdzenie składającego sprzeciw, iż owe pierwsze człony obu znaków w języku angielskim są takie same, bowiem dla przeciętnego odbiorcy wyrażają negację, nie przekonało Urzędu Patentowego dla stwierdzenia podobieństwa znaków w sytuacji, w której oba znaki nie mają konkretnego znaczenia będąc znakami fantazyjnymi.

Co do zarzutu zaistnienia możliwości wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd znakiem spornym co do pochodzenia towarów (art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p.) zdaniem organu administracji, uwzględniając wszystkie istotne czynniki występujące w sprawie, ryzyko takie nie występuje. Wśród tych czynników wymieniono: stopień rozpoznawalności znaku wcześniejszego, skojarzenie pomiędzy oboma znakami oraz stopień podobieństwa znaków i towarów nimi oznaczanych. Zdaniem Urzędu Patentowego "rodzina" znaków zarejestrowanych przez wnioskodawcę: NO-SPA FORTE IR nr [...] i SPA IR nr [...] oraz przedmiotowy znak NO-SPA w swych sylabach pokrywają się. Co innego, gdyby wnioskodawca posiadał znaki z dodatkiem innych wyrażeń połączonych z sylabą "-spa".

Niejako ponownie zwracając uwagę na specyfikę nabywania przez przeciętnego konsumenta, jak i przez profesjonalistów, towarów farmaceutycznych, organ podnosił, iż przy zakupie tego rodzaju produktów podmioty te cechuje wyjątkowa uwaga i ostrożność, co jest uzasadnione ich odpowiedzialnością za skutki, jakie niesie ze sobą używanie tych produktów dla zdrowia. W związku z tym, niezależnie od dostępności produktów farmaceutycznych, zarówno specjaliści medyczni, jak i zwykli konsumenci przy nabywaniu takich produktów wykazują zwiększony stopień uwagi, nie kierując się w swoim działaniu "na chybił trafił", co wyklucza zaistnienie pomyłki.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p. (w związku z podnoszoną renomą lub powszechną znajomością znaku NO-SPA) Urząd Patentowy podkreślał, że dla zastosowania tego przepisu konieczne jest łączne spełnienie wskazanych przesłanek. Tymczasem, jak wykazano wcześniej, przeciwstawione znaki nie są podobne, co powoduje, że nie została spełniona jedna z przesłanek wymienionego przepisu. Zatem w ocenie organu patentowego zbędne stało się ustalanie, czy wskazane wcześniejsze znaki składającego sprzeciw posiadały renomę oraz badanie, ewentualnej szkodliwości znaku spornego lub uzyskania przez zgłaszającego nienależytej korzyści.

Na decyzję C[...] z siedzibą w B[...], Węgry złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o uchylenie zaskarżonej decyzji i zasądzenie kosztów postępowania. Decyzji zarzucono naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p., poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, mające wpływ na wynik sprawy, naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., poprzez błędną wykładnię

i niewłaściwe zastosowanie, mające wpływ na wynik sprawy; naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik, tj. art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., polegające na braku wyczerpującego zbadania sprawy, pominięciu szeregu istotnych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie decyzji, braku przeprowadzenia ustaleń i dokonania analizy materiału dowodowego przedłożonego na okoliczność wysokiej dystynktywności i renomowanego charakteru znaku towarowego NO-SPA nr [...] oraz braku prawidłowego zbadania podobieństwa znaków towarowych w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. i art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., naruszenie art. 107 § 3 k.p.a. polegające na braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji, w zakresie odmowy unieważnienia znaku towarowego ANTI- SPA Nr [...] w oparciu o art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 P.w.p.,

co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Wskazując na naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. skarżący uznał, że pomimo stwierdzenia przez Urząd Patentowy identyczności towarów oznaczanych przeciwstawionymi znakami towarowymi, błędnie oceniono podobieństwo znaków, z których znak spory jest podobny do znaku skarżącego NO-SPA i to podobny konfuzyjnie. Jeżeli bowiem uznano towary za identyczne, to zachodziła tym większa konieczność szczegółowego zbadania znaków na ich kolizyjne podobieństwo przy zastosowaniu zaostrzonych kryteriów.

Przy ocenie możliwości zaistnienia pomyłek przy nabywaniu przez przeciętnego odbiorcę towarów oznaczanych oboma znakami organ powinien uwzględniać to, że tymi odbiorcami są osoby chore o obniżonym poziomie percepcji i uwagi. W takiej grupie odbiorców nie można zatem wykluczyć ryzyka konfuzji, gdyż odbiorcy ci nie zawsze są uważni przy nabywaniu leków. W tym zakresie Urząd Patentowy nie przeprowadził postępowania prawidłowo.

W ocenie skarżącego znaki są podobne na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, a w szczególności w płaszczyźnie koncepcyjnej. W obu znakach użyto bowiem identycznego elementu "-spa" poprzedzonego analogicznym słowem "no" oraz "anti", które oznaczają negację. Zatem zestawienie obu wyrażeń daje oczywiste podobieństwo koncepcyjne oby znaków. Organ patentowy w tym zakresie niewystarczająco odniósł się do tej okoliczności, co świadczy o braku wyczerpującego zbadania sprawy przez skoncentrowanie w uzasadnieniu decyzji uwagi jedynie na znaczeniu słowa "spa".

Skarżący podkreślał, że nie różnice lecz podobieństwa w znakach badanych powinny być przedmiotem oceny organu patentowego. Tym elementem tożsamym jest w obu znakach słowo "spa" i powinno zostać uznane za element dominujący. Przywołane w decyzji znaki z tym wyrażeniem: Diaspam [...], Spascupreel [...], Marispa [...], Dispa [...] czy Kolospa [...] były znakami całkowicie różnymi od znaków przeciwstawionych NO-SPA i ANTI-SPA. W powołanych znakach słowo "spa" pełni bowiem zupełnie inna rolę niż w znakach skarżącego i uczestnika postępowania, nie będąc wyraźnie oddzielone średnikiem i nie występując samodzielnie. Takiego porównania znaków na brak podobieństwa nie uzasadniała teza o aluzyjnym charakterze obu znaków oraz o powszechnym stosowaniu wyrażenia "spa" dla oznaczania preparatów farmaceutycznych.

Podkreślając wysoką dystynktywność znaku NO-SPA, z uwagi na długi okres posługiwania się tym znakiem, stwierdzono niedostateczne zbadanie obu znaków na zwiększone ryzyko konfuzji. W tym zakresie odwołano się do dowodów przedkładanych w toku postępowania administracyjnego na stwierdzenie wysokiej wartości sprzedaży produktów oznaczanych znakiem NO-SPA oraz nakładów na ich reklamę, zarzucając organowi patentowemu pominięcie tych faktów.

Zdaniem skarżącego Urząd Patentowy powinien w pierwszej kolejności zbadać, czy renoma znaku NO-SPA została wykazana, a dopiero wówczas przejść do badania podobieństwa znaków. Jeżeli bowiem uznano by renomę znaku skarżącego, to przy badaniu znaków na ich podobieństwo należałoby zastosować kryteria zaostrzone. Tymczasem Urząd Patentowy badał znaki na ich podobieństwo tak, jak gdyby dotyczyło to znaku NO-SPA będącego znakiem zwykłym, a nie renomowanym. W związku z tym organ administracji naruszył art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy oraz uczestnik postępowania Z[...] s.a. z siedzibą w S[...] wnosili o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2011 r. wydanym w sprawie VI SA/Wwa 2623/10 oddalił skargę uznając zasadność stanowiska Urzędu Patentowego co do braku podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych oraz braku ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczanych tymi znakami.

Od wyroku C[...] z siedzibą w B[...], Węgry złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku i zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 4 grudnia 2012 r. wydanym w sprawie II GSK 1793/11 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie zasądzając od Urzędu Patentowego na rzecz skarżącego koszty postępowania kasacyjnego.

Zdaniem NSA sąd pierwszej instancji prawidłowo uznał trafność stanowiska organu patentowego co do tożsamości (identyczności, podobieństwa) towarów oznaczanych przeciwstawionymi znakami. Podobnie sąd pierwszej instancji, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, trafnie uznał za właściwe stanowisko Urzędu Patentowego, co do braku podobieństwa znaków w płaszczyznach fonetycznej i wizualnej, nie podzielając jednak stanowiska sądu pierwszej instancji, co do braku podobieństwa znaków na płaszczyźnie znaczeniowej.

Zdaniem NSA u podstawy konstrukcji obu znaków towarowych legł ten sam zamysł koncepcyjny przez zastosowanie w obu znakach jako przedrostków wyrażeń "anti" i "no". Wyrażenia te wywodzą się z języka greckiego ("anti") i z łaciny ("no") będąc znaczeniowo tożsame, określając zaprzeczenie. Zatem na płaszczyźnie znaczeniowej znaki są podobne, sugerując odbiorcom tę samą treść. Natomiast to, czy stwierdzone podobieństwo znaków może prowadzić do ich konfuzji, Naczelny Sąd Administracyjny pozostawił do oceny sądowi pierwszej instancji.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie doszło do zbadania przez organ administracji renomy znaku NO-SPA pod kątem przeszkody rejestracyjnej z art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p. W związku z tym, w sytuacji podobieństwa znaków na płaszczyźnie znaczeniowej, koniecznym stało się zbadanie, czy zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem ze względu na wymieniony przepis.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje;

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi więc o kontrolę aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywaną pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają

w pierwszej instancji wojewódzkie sądy administracyjne (art. 3 § 1 ww. ustawy), jednakże w sytuacji, w której sprawa na skutek jej rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny została przekazana do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji, sąd ten związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny (art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, iż skarga jest zasadna.

Skarżący wystąpił ze sprzeciwem w stosunku do prawa ochronnego udzielonego Z[...] s.a. z siedzibą w S. na znak towarowy ANTI-SPA nr [...]. Znak ten został zgłoszony [...] maja 2006 r. i prawo ochronne udzielono decyzją z dnia [...] marca

2008 r., a więc w okresie obowiązywania ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Zatem Urząd Patentowy zasadnie zastosował w sprawie przepisy tej ustawy, nie badając, zgodnie z art. 246 P.w.p., interesu prawnego składającego sprzeciw.

Udzielenie prawa ochronnego ogłoszono w Wiadomościach Urzędu Patentowego nr [...], a sprzeciw wpłynął do Urzędu Patentowego [...] lutego 2009 r. z zachowaniem terminu do jego wniesienia z art. 246 ust. 1 P.w.p.

Po zawiadomieniu uprawnionego ze spornego znaku towarowego o wniesieniu sprzeciwu, w terminie wskazanym w zawiadomieniu złożył on odpowiedź na sprzeciw uznając sprzeciw za bezzasadny, co stało się podstawą skierowania sprawy do postępowania spornego.

W związku z powyższymi ustaleniami formalnymi należy stwierdzić, że Urząd Patentowy zachował wymagania ustawowe, pozwalające na rozpatrzenie niniejszej sprawy.

Skarżący oparł sprzeciw na przepisach art. 132 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i pkt 3 P.w.p., z których zasadniczy spór wynikł z zarzutu naruszenia przepisów art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 P.w.p. nie może być udzielone prawo ochronne na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego zgłoszonego lub na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które to ryzyko obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na dany znak towarowy ze względu na powołany przepis wymaga spełnienia trzech przesłanek: towary muszą być identyczne lub podobne, znaki towarowe muszą być identyczne lub podobne i musi zachodzić ryzyko konfuzji. Jak podkreślał Naczelny Sąd Administracyjny, zgodnie z przyjętym w doktrynie i orzecznictwie stanowiskiem, badanie czy zachodzą przeszkody do udzielenia ochrony ze względu na art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. rozpoczyna się od oceny czy towary, dla oznaczania których przeznaczone są przeciwstawione znaki towarowe są identyczne lub podobne, a negatywna ocena w tym względzie powoduje, że dalsze jest już bezcelowe (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, Wyd. Prawnicze, wyd II, str. 84).

Przeciwstawione znaki towarowe: NO-SPA IR nr [...] i ANTI-SPA nr R-[...] zostały przeznaczone do oznaczania produktów farmaceutycznych jako towarów z kl. 5 według klasyfikacji nicejskiej. Zarówno towary oznaczane znakiem skarżącego, jak i towary oznaczane znakiem spornym są produktami farmaceutycznymi, zatem Urząd Patentowy prawidłowo uznał, że przeciwstawione znaki towarowe służą do oznaczania towarów identycznych.

Badając znaki na ich podobieństwo w świetle wymagań art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. Urząd Patentowy trafnie uznał, iż w warstwie fonetycznej i wizualnej znaki te nie można uznać za podobne, w szczególności za podobne kolizyjnie. Nie można zgodzić się ze skarżącym, że wspólny element tych znaków (-SPA) ma charakter wyróżniający (szczególny) i decydujący o podobieństwie znaków. Jak bowiem zwracał uwagę Naczelny Sąd Administracyjny słowo to zostało poprzedzone w znaku skarżącego wyrażeniem –NO, a w znaku spornym uczestnika postępowania wyrażeniem – ANTI. Zatem w obu wymienionych płaszczyznach znaki są odbierane różnie, nie mogąc w związku z tym być znakami podobnymi, w szczególności podobnymi konfuzyjnie. Inna jest wymowa i inny wygląd znaku NO-SPA oraz znaku ANTI-SPA. Jak bowiem trafnie ocenił Urząd Patentowy, "grafika" czyli wygląd znaku NO-SPA i znaku ANTI-SPA, nie upoważnia do uznania ich za podobne ze względu na ilość użytych liter występujących w obu znakach, co daje się wprost zauważyć, a w szczególności ze względu na brak tożsamości lub podobieństwa przedrostków użytych w tych oznaczeniach. Także inna jest ich wymowa – nospa i antispa – także z uwagi na owe przedrostki.

Nie można przyjąć także jako bez znaczenia uwag Urzędu Patentowego co do znaczenia drugiego członu zawartego w obu znakach. Tutaj organ patentowy odwołał się do praktyki konstrukcji znaków farmaceutycznych, w których wprowadza się w całości, a najczęściej skrótowo nazwy substancji czynnej leku. Stąd wyrażenie –Spa występujące w obu znakach należy powiązać ze spasmolyticum, substancją rozkurczową.

Za najistotniejsze należy uznać jednak stanowisko wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w kontekście stosowania przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p. Sąd ten, omawiając zasady stosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 tej ustawy podkreślał, że dla braku podobieństwa badanych znaków towarowych wymagany jest brak wystąpienia łącznego wszystkich trzech przesłanek z tego przepisu: identyczności/podobieństwa towarów, identyczności/podobieństwa znaków towarowych przeznaczonych do oznaczania tych towarów i wystąpienia ryzyka konfuzji. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w sprawie została spełniona przesłanka z omawianego przepisu – podobieństwo znaków w płaszczyźnie znaczeniowej. Chociaż wyrażenie –SPA (drugi człon obu znaków) nie decyduje o ich podobieństwie to, jak podkreślał NSA, połączenie go z wyrażeniem "no" w znaku NO-SPA i z wyrażeniem "anti" w znaku ANTI-SPA nadaje tym znakom w istocie to samo znaczenie. Oba wyrażenia "anti" i "no" (odpowiednio) w języku greckim i w łacinie oznaczają zaprzeczenie – "przeciw" i "nie". Uwaga ta prowadzi w związku z tym do stwierdzenia, że na płaszczyźnie znaczeniowej przeciwstawione znaki są podobne i kwestię tę przesądził Naczelny Sąd Administracyjny. Należało w związku z tym uznać za zasadny zarzut skarżącego o braku zbadania i oceny przez Urząd Patentowy, jakie ewentualne znaczenie, dla wystąpienia konfuzji pomiędzy przeciwstawionymi znakami, organ patentowy uważa za uzasadnione lub nieuzasadnione, w sytuacji podobieństwa przeciwstawionych znaków na omawianej płaszczyźnie znaczeniowej.

W sytuacji powstałej wadliwości co do oceny przez Urząd Patentowy podobieństwa znaków na płaszczyźnie konceptualnej doszło w konsekwencji, na co zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny, do braku zbadania, czy nie wystąpiły przesłanki z art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p., gdyż w tej kwestii organ administracji uznał za uzasadnione nie wypowiadanie się.

W tym znaczeniu zarzuty naruszenia przepisów art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. należało uznać za uzasadnione, jak i zarzut naruszenia art. 107 § 3 k.p.a., które to naruszenia mogły mieć istotny wpływ na wynika sprawy, w związku z brakiem ustaleń w kwestii ewentualnej konfuzji przeciwstawionych znaków towarowych (art. 132, ust. 2 pkt 2 i pkt 3 P.w.p.).

Rozpatrując zatem ponownie sprawę Urząd Patentowy, mając na względzie wymienione uwagi oraz zgromadzony materiał dowodowy, dokona oceny, jakie znaczenie i jaki wpływ na ewentualną konfuzję obu znaków ma ich podobieństwo na płaszczyźnie znaczeniowej odnosząc się jednocześnie do okoliczności wskazanych w art. 132 ust. 2 pkt 3 P.w.p. w odniesieniu do znaku/znaków skarżącego.

W tych warunkach Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 152 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku, postanawiając o kosztach postępowania w oparciu o art. 200 w związku z art. 205 § 4 P.p.s.a.