Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1345/21
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-10-04 00:00:00+02:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art.245 ust.1 pkt 1, art.129 ust.1 pkt 2, art.129 ust.1 pkt 3, art.252, 130
journal: Dz.U. 2020 poz 286
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art.145a, 151
journal: Dz.U. 2019 poz 2325
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Pawłowska Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.) Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Dzięcioł po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2021 r. sprawy ze skargi Spółdzielni [...] z siedzibą w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny oddala skargę


UZASADNIENIE

S. w W. zwróciła się do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowny [...], przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 29: produkty serowarskie, sery dojrzewające, sery topione, ser twarogowy, biały ser, ser mieszany, ser wędzony, ser miękki, ser twardy, substytuty serów, ser z przyprawami, mleczne produkty.

Urząd decyzją z dnia [...] listopada 2019 roku odmówił udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak stwierdzając, że przedmiotowe oznaczenie nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone w rozumieniu art. 1291 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, a także składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania rodzaju towaru i pochodzenia w rozumieniu art. 1291 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Zgłaszający, złożył w dniu [...] lutego 2020 roku wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którego uzasadnieniu pełnomocnik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości. Strona powołała się na nabycie przez przedmiotowe oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Wskazała, że w dniu [...] sierpnia 2019 r. przedstawiono Urzędowi Patentowemu wyniki badania rynku przeprowadzonego

w sprawie rozpoznawalności marki "[...]" oraz "[...]" przez niezależny ośrodek badania opinii [...]. Badania te jednoznacznie wykazały, że:

- dla zdecydowanej większości badanych określenie "[...]" kojarzy się ze zgłaszającym, tj. S. w W., a nie z konkurencyjną mleczarnią W. czy też jakimkolwiek innym podmiotem związanym z [...] bądź z działalnością mleczarską. Najwyższy wynik - 61% - odnotowano

w województwie [...], w którym sieć dystrybucji produktów zgłaszającego jest szczególnie szeroka;

- około 60% respondentów wskazało, że już od dłuższego czasu kojarzy określenie "[...]" ze zgłaszającym, tj. S. w W., przy czym wyrażenie "od dłuższego czasu" oznacza w tym przypadku okres co najmniej od 2017 roku, a więc na kilka miesięcy przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP,

- wyraźna większość badanych od co najmniej 2017 roku kojarzy określenie "[...]" z marką "[...]", a więc z najpopularniejszym produktem zgłaszającego,

- 21% ankietowanych potwierdziło używanie określenia "[...]"

w nawiązaniu do twarożku sernikowo-kanapkowego "[...]". Częściej stosowana jest jedynie sama nazwa "[...]". Należy też zauważyć, że znacząca większość respondentów - niemalże 70% - posługuje się wybranym przez siebie określeniem od co najmniej 2017 roku.

Powyższe wnioski, zdaniem strony, potwierdzają zarówno popularność twarożku "[...]", jak również jego skojarzenie z określeniem "[...]", które jest często stosowane dla opisania wspomnianego produktu. Podkreślono, że przeprowadzony sondaż został przeprowadzony zgodnie z najwyższymi standardami oraz dokładnie zgodnie z powyższymi zasadami i nie mógł zostać przeprowadzony odmiennie. Reprezentujący stronę pełnomocnik nie zgodził się też z oceną Urzędu, że badania zostały przeprowadzone na bardzo małej próbie - jedynie dwustu ośmiu osobach oraz że była to grupa nie obejmująca całego terytorium Polski - badani byli tylko ludzie z województw, gdzie obecnie są produkty zgłaszającego. Jak zaznaczył pełnomocnik, cztery województwa, w których przeprowadzone zostały badania opinii, nie stanowią rynku "lokalnego czy regionalnego". Badanie objęło znacznie szerszą grupę, wykraczającą nie tylko ponad gminę czy miasto, ale również ponad województwo. Nieprawdą jest, jak podkreślił pełnomocnik, jakoby badani byli tylko ludzie z województw, gdzie obecnie są produkty zgłaszającego. Produkty zgłaszającego dostępne są również w innych województwach niż te, w których przeprowadzone zostało badanie. Pytania zadawane respondentom, aby umożliwiły uzyskanie odpowiedzi potrzebnych w tej sprawie musiały dotyczyć konkretnej okoliczności. A taką jest w tym przypadku używanie określenia "[...]" lub "[...]" w odniesieniu do towarów zgłaszającego - w przypadku badań opinii konieczne jest doprecyzowanie pytań tak, aby odpowiedź dotyczyła przedmiotu badania, co nie jest jednoznaczne z sugerowaniem odpowiedzi.

Jak podkreślił pełnomocnik, twarożek "[...]", stanowiący najbardziej rozpoznawalny produkt zgłaszającego często określany jest mianem "[...]" lub "[...]". Jest on bardzo wysoko ceniony przez konsumentów, o czym świadczą przeliczne nagrody i wyróżnienia przyznawane zgłaszającemu

i jego marce, na które powoływano się już w toku ww. postępowań w sprawie sprzeciwów, m.in.:

- tytuł "[...]" w roku 2012, przyznawany przez [...] złożoną z szefów największych przedsiębiorstw w Polsce, przede wszystkim na podstawie wyników badania opinii konsumentów;

- wysoka pozycja w [...] wydawanym przez [...], uwzględniającym m. in. wskaźnik lojalności klientów, który pokazuje, w jakim stopniu użytkownicy będą brali daną markę pod uwagę przy okazji następnego zakupu produktu z danej kategorii;

-czołowe miejsce w "[...]" przygotowanym przez [...] za lipiec 2018r.;

- znak "[...]" nadawany przez [...], przyznawany wyłącznie wyrobom spełniającym kryteria opracowane przez [...];

- wyróżnienie w konkursie [...];

- [...] dla marki;

- [...];

Jak podkreślił Pełnomocnik, produkty wyróżnione niezliczonymi nagrodami

i wyróżnieniami znane ze swojej znakomitej jakości potocznie określane są i znane, jako: "[...]" lub "[...]". Twarożek "[...]" od 2008 roku należy do grona produktów wyróżnionych przez [...]. Twarożek "[...]" potocznie określany i znany jako: "[...]" lub "[...]" od 2008 roku należy do grona produktów wyróżnionych znakiem [...] nadawanego przez [...]. Znak [...] jest przyznawany tylko wyrobom, które spełniają kryteria opracowane przez [...]. Pełnomocnik podkreślił także, że zgłoszenia znaków towarowych dokonane

w Urzędzie Patentowym RP zawierających element "[...]", które w wyniku interwencji zgłaszającego zostały wycofane. Uczestnicy obrotu gospodarczego wiedzą, jak dobrze rozpoznawany na rynku jest znak towarowy "[...]". Świadomość tę ma również zgłaszający, który zauważył niepokojącą tendencję realizowaną przez p. L. W. (jednego z założycieli zgłaszającej S. w W., który od początku działalności S. do dnia [...] kwietnia 2002 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej). Otóż w miejscu zam. p. L. W. (zam. [...], gmina [...]) podjęta została produkcja wytworów z mleka. Działający tu przedsiębiorca dokonał zgłoszenia do ochrony w Urzędzie Patentowym RP kolejno znaków towarowych zawierających w nazwie właśnie określenie "[...]" lub "[...]" i mających łudząco podobną szatę graficzną do znaków już zarejestrowanych przez zgłaszającego. Jako przykłady należy wskazać zgłoszenia z roku 2018 r. znaków [...] "[...]" oraz [...] "[...]". Wobec obu tych zgłoszeń S. w W. złożyła sprzeciw, przedstawiając obszerne dowody świadczące nie tylko o znacznym podobieństwie, ale i o popularności oraz rozpoznawalności zarejestrowanych znaków S.. W związku z wniesionymi sprzeciwami, zgłoszenia znaków [...] i [...] zostały wycofane.

Pismem z dnia [...].02.2020r. strona wniosła o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków na okoliczność łącznego stosowania rozpatrywanego znaku towarowego łącznie ze znakiem "[...]", ponieważ rozpatrywany znak zawiera się w tym znaku, kto i od kiedy używał przedmiotowego znaku towarowego, do oznaczania jakich produktów znak ten był używany, czy znak ten był używany przez zgłaszającego do oznaczania nim produktów, do oznaczania których przeznaczony jest przedmiotowy znak towarowy, a co za tym idzie – wyznaczenie rozprawy w trybie art. 244 ust. 13 p.w.p. Pismem z dnia [...].08.2020r. Pełnomocnik wniósł o przeprowadzenie rozprawy w niniejszej sprawie na zasadzie: art. 89 § 2 k.p.a. uzasadniając, że zachodzi potrzeba wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozpoznania niniejszej sprawy przy udziale świadków. Urząd, postanowieniem z dnia [...] lipca 2020 r. odmówił przeprowadzenia rozprawy. Wobec postanowienia Urzędu Patentowego RP dat. dnia [...] lipca 2020 r. odmawiającego przeprowadzenia rozprawy administracyjnej Pełnomocnik, w piśmie z dnia [...].10.2020r., wniósł o dopuszczenie dowodu z oświadczeń wskazanych osób fizycznych , na okoliczność wskazaną w piśmie. Pełnomocnik wskazał, że liczne oświadczenia osób mających przez całe minione lata kontakt z rozpatrywanym znakiem towarowym potwierdzają, że produkt o nazwie "[...]" określany jest w sposób skrótowy jako "[...]" lub "[...]", znaki te są używane przez pracowników zgłaszającej, są rozpoznawane zarówno przez konsumentów, jak i przez sprzedawców oraz dostawców, są też jednoznacznie kojarzone ze zgłaszającą.

Jak wskazał pełnomocnik, znaki towarowe "[...]" i "[...]" zawierają się w znakach towarowych zgłaszającej (w tym w przestrzennym znak u towarowym, który stanowi opakowanie twarożku), których odbiór przez rynek uzasadnia stwierdzenie, że jest on znakiem powszechnie znanym. Nawet jeśli rozpatrywany znak towarowy nie jest znakiem towarowym powszechnie znanym, z całą pewnością zawiera się w innych zarejestrowanych znakach towarowych, a także w znaku powszechnie znanym, który cieszy się tym walorem i jest znakiem powszechnie znanym. Strona zgłaszająca wykazała tę okoliczność, ponieważ znaki towarowe "[...]" i "[...]" zawierają się niemal dosłownie przede wszystkim w przestrzennym znaku towarowym "[...]", a także

w innych znakach towarowych o długiej tradycji, w których występują elementy "[...]", "[...]", "[...]". Zdaniem pełnomocnika, uzasadnione wydaje się oczekiwanie zgłaszającej skonfrontowania przez Urząd Patentowy dowodów zgromadzonych w sprawie z twierdzeniem, że przedstawiony niżej przestrzenny znak towarowy "[...]" jest znakiem powszechnie znanym. Twierdzenie to wymaga też z pewnością oceny

w świetle przedstawionych niżej orzeczeń. Przestrzenny znak towarowy zawierający elementy "[...]", "[...]", "[...]" używany jest co najmniej

od 2008r. S. W W. jest jednym

z czołowych zakładów branży mleczarskiej w całym kraju. Jej produkty są znane

i dostępne w większości polskich sklepów. Produkty zgłaszającej nie są może szczególnie znane w województwie [...], lecz w skali kraju biją one rekordy popularności. Serki te cechuje wysoka jakość, która przekłada się na znakomite wyniki sprzedaży. W rezultacie są one wyróżniane niezliczonymi nagrodami konsumenckimi. Twarożek kanapkowo-sernikowy "[...]" jest flagowym produktem S. W W. Jest on od wielu lat wprowadzany na rynek w opakowaniu o tej samej, charakterystycznej szacie graficznej z napisem, w którym występują łatwo zapamiętywane elementy: "[...]", "[...]", "[...]". Przedstawione dowody wykazujące ww. okoliczności uzasadniają twierdzenie, że przestrzenny znak zawierający napis "[...]" (a więc zawierający niemal wprost znaki towarowe: "[...]" i "[...]") - jest znakiem powszechnie znanym. Jak zaznaczył Pełnomocnik, znak słowno-graficzny "[...]" [...], który zawiera elementy "[...]", "[...]" i "[...]" - umieszczany jest na opakowaniach sztandarowego produktu zarówno w gramaturach 200g, 450g i 1kg. Sponsoruje reklamy w TV, a także prezentuje produkty oznaczone swoimi znakami towarowymi w eksponowanych miejscach podczas [...], targów krajowych, wystaw, warsztatów kulinarnych oraz na materiałach reklamowych.

Decyzją z dnia [...] marca 2021r. Urząd Patentowy działając na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 1 oraz art. 1291 ust. 1 pkt 2 oraz art. 1291 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324 dalej pwp), po rozpoznaniu wniosku z dnia [...] lutego 2020 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] listopada 2019 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny znak towarowy słowny "[...]" zgłoszony w dniu [...]-06-2018 pod numerem [...] przez S. w W. orzekł o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy.

Urząd Patentowy, ponownie rozważając sprawę i zebrany w sprawie materiał dowodowy, stwierdził że generalną zasadą ustawy Prawo własności przemysłowej jest nieudzielanie praw ochronnych na takie oznaczenia, które zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt. 2 nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, natomiast zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt. 3 składają się wyłącznie

z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Jednak art. 130 pwp stanowi, że nie można odmówić udzielenia prawa wyłącznego na podstawie ww. przepisu, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał,

w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu.

W związku z brakiem w prawie własności przemysłowej jednoznacznych wytycznych dotyczących wymogów nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, zdaniem organu należy posiłkować się dotychczasowym orzecznictwem i wypracowanymi poglądami doktryny. Przy ocenie, czy dany znak towarowy nabył charakter odróżniający w drodze używania, należy wziąć pod uwagę w szczególności udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg terytorialny i długość okresu jego używania, wysokość nakładów przedsiębiorstwa związanych z promocją, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar/usługę jako pochodzącą od określonego przedsiębiorstwa, jak również opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych zrzeszeń zawodowych.

Okoliczności, na podstawie których uznaje się spełnienie wymogu uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, nie mogą jednak zostać stwierdzone wyłącznie w oparciu o ogólne i abstrakcyjne dane. Charakter ten należy bowiem oceniać w odniesieniu do towarów czy usług, dla których znak został zgłoszony, jak również z uwzględnieniem sposobu, w jaki przeciętny konsument, właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny, postrzega omawianą kategorię towarów lub usług.

W sytuacji jednak, gdy dany podmiot gospodarczy jest jedynym podmiotem oferującym na rynku towary lub usługi szczególnego rodzaju, częste używanie wybranego oznaczenia może stać się wystarczające dla nadania temu oznaczeniu charakteru odróżniającego, w sytuacji gdy w wyniku tego używania znaczna część odbiorców kojarzy je z konkretnym podmiotem gospodarczym.

Organ podkreślił, że w postępowaniu zgłoszeniowym wtórna zdolność odróżniająca badana jest na dzień zgłoszenia znaku towarowego (lub na dzień pierwszeństwa konwencyjnego). Udowodnienie więc wtórnej zdolności odróżniającej jest możliwe jedynie po wykazaniu używania danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego przed datą jego zgłoszenia.

Organ wskazał, że aby znak nabrał wtórnych cech odróżniających, powinien posiadać dokumenty stwierdzające nabycie przez niego owej zdolności co najmniej

w dniu zgłoszenia. Zgłaszający przedstawił na przedmiotowy znak zgłoszony w dniu [...] czerwca 2018r. szereg dokumentów, które miałyby nabycie tej zdolności dowieść. Istotą instytucji nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie jest ocena, czy konsumenci kojarzą badany znak właśnie z konkretnym przedsiębiorstwem.

Zdaniem organu w przedmiotowej sprawie nie można tego stwierdzić

a z przedstawionych dokumentów nie wynika, aby konsumenci kojarzyli przedmiotowe oznaczenie ze Zgłaszającym.

Urząd Patentowy stwierdził, że większość materiałów (reklam, nagród) przedstawionych przez Zgłaszającego dotyczyła pozycji rynkowej i znajomości znaku "[...]". Znajomość i odróżnianie oznaczenia "[...]" nie może jednak, w ocenie organu, zostać udowodnione w taki pośredni sposób. Wszak wtórna zdolność odróżniająca jest wynikiem rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę oznaczenia w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów.

W przypadku opisywanym powyżej nie mamy do czynienia z jakimkolwiek używaniem przez przedsiębiorcę przedmiotowego oznaczenia. Sam Zgłaszający powołuje się jedynie na to, że jego produkty "bywają" określane w ten sposób przez konsumentów oraz na niejednoznaczną wypowiedź redakcji [...]. Nigdzie nawet nie wspomina, że sam tak określa, oznacza swoje produkty, a co dopiero rzeczywiście i konsekwentnie używa go w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów.

Zgłaszający nie wykazał jakiegokolwiek używania oznaczenia "[...]" na rynku. Tym bardziej nie wykazał nabycia przezeń wtórnej zdolności odróżniającej. Przedstawione badania dotyczą między innymi używania określenia "[...]" przez konsumentów w odniesieniu do towarów pochodzących od Zgłaszającego, ale nawet i one nie udowadniają wystarczająco wysokiego stopnia rozpoznawalności, by uznać je za dowodzące czegokolwiek, nawet jeśli by dotyczyły rzeczywistej rozpoznawalności używanego znaku towarowego".

Zdaniem organu dowody przedstawione przez stronę nie są wystarczające, aby uznać, że określenie "[...]" w formie w jakiej zostało zgłoszone, nabrało cech wtórnej zdolności odróżniającej. Wszystkie dowody, odznaczenia, nagrody dotyczą znaku "[...]", natomiast brak jest w nich nazwy "[...]".

Odnosząc się do dowodów w postaci zeznań osób wskazanych w pismach

z dnia [...].02.2020r., [...].08.2020r. oraz [...].10.2020r., organ zaznaczył, że mogą one co najwyżej wskazywać na znajomość serka na lokalnym terenie, nie zaś na nabycie przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Nie ma takiego waloru również publikacja "[...]", która także może jedynie wskazywać na obecność takiego serka a rynku.

Organ podkreślił, że z orzecznictwa TSUE jasno wynika, że niezależnie od tego, czy znak ten był używany jako część innego zarejestrowanego znaku towarowego, czy też w połączeniu z takim znakiem, zgłaszający musi przedstawić dowód, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega towar lub usługę oznaczone tylko tym znakiem, z pominięciem wszelkich innych znaków, które również mogą być obecne, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Takiego dowodu w przedmiotowej sprawie Zgłaszający nie przedstawił.

Zdaniem organu przestawione dowody nie stanowią wystarczającego dowodu, aby można było z całą pewnością uznać, że znak nabył przed datą zgłoszenia wtórną zdolność odróżniającą.

Pismem z dnia 28 kwietnia 2021r. S. w W. wniosła do WSA w Warszawie skargę na powyższą decyzję zarzucając naruszenie:

1. art. 130 p.w.p., ponieważ ze stwierdzenia zawartego w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wynika, że Urząd zgodził się ze zgłaszającą, że istnieją dowody potwierdzające "nabycie przez przedmiotowe oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej", jednak równocześnie z naruszeniem art. 130 p.w.p. odmówił udzielenia ochrony na ten znak, mimo że przepis ten wyklucza odmowę udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 1291 ust. 1 pkt 3

w przypadku, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego znak ten nabrał,

w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu,

2. art. 77 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p., zgodnie z którym organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy,

3. art. 8 k.p.a. w związku z art. 252 p.w.p., który nakazuje kierowanie się przez organ zasadą równego traktowania oraz nieodstępowania od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym bez uzasadnionej przyczyny, tymczasem Urząd nie wyjaśnił, dlaczego odmiennie ocenił zdolność rejestracyjną znaku towarowego, odmiennie natomiast znaków: [...] [...], [...] [...], [...] [...],

4. art. 391 § 1 pkt. 2 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. poprzez przemilczenie

i zaakceptowanie błędnej wykładni zasad doręczeń obowiązujących Urząd Patentowy, która przedstawiona została we wcześniejszym piśmie Urzędu dat. [...].12.2020 r.

W dalszej części przedmiotowej skargi pełnomocnik strony skarżącej, przedstawiając stan faktyczny oraz orzeczenia sądowe, stwierdził, że:

- uzasadnienie zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP zostało bardzo starannie zredagowane. Nie udało się w nim jednak wyjaśnić wszystkich okoliczności istotnych w sprawie. Urząd Patentowy udzielił ochrony na inne słowne znaki towarowe, w czym zdaniem skarżącego, Urząd nie dostrzega problemu;

- nie jest dla skarżącego zrozumiałe, dlaczego Urząd nie uwzględnił przedstawionych dokumentów. Natomiast ich wykazanie przez zgłaszającą (tu skarżącą) nie budzi wątpliwości zgodnie z punktem I niniejszej skargi;

- nie jest dla skarżącego jasne, dlaczego Urząd nie zastosował tych ogólnie przyjętych zasad, skoro przesłanki nabycia przez rozpatrywany znak wtórnej zdolności odróżniającej zostały wykazane dowodami opisanymi w pkt. I niniejszej skargi. Tacy właśnie konsumenci - nabywcy produktów mlecznych (kupujący je w sklepach na co dzień dla realizowania własnych potrzeb żywieniowych) odpowiadali na pytania zadane w ramach badania opinii rynku przedstawionego w dniu [...].08.2019 r. Znakomita ich część potwierdziła identyfikowanie towarów określanych mianem "[...]" lub "[...]" z tym samym producentem, tj. ze S. w W.;

- część motywacyjna orzeczenia Urzędu Patentowego RP jest wewnętrznie sprzeczna, zawiera bowiem wzajemnie wykluczające się stwierdzenia, z których wynika, że wynika, że Urząd zgadza się ze zgłaszającą (tu: skarżącą), że istnieją dowody potwierdzające "nabycie przez przedmiotowe oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej", jednak z naruszeniem art. 130 p.w.p. odmówił udzielenia ochrony na ten znak;

- Urząd Patentowy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (w ślad za pismem Urzędu Patentowego RP z dnia [...].12.2020 r.) pominął uzupełniający wniosek zgłaszającej (tutaj: "skarżącej"), która poprosiła w piśmie [...].08.2020 r.: na zasadzie art. 391 § 1 pkt. 2 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. - wnosi o doręczanie korespondencji w tej sprawie pocztą elektroniczną, na adres e-mail: [...].

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym ta kontrola stosownie do § 2 powołanego artykułu sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Sąd w ramach swojej właściwości dokonuje zatem kontroli aktów z zakresu administracji publicznej z punktu widzenia ich zgodności z prawem materialnymi jak i prawem procesowym.

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zw. dalej "p.p.s.a." - Dz. U. 2019 poz.2325).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać,

że nie jest ona zasadna.

Przedmiotem skargi jest decyzja Urzędu Patentowego RP utrzymująca

w mocy decyzję tego samego organu, którą Urząd Patentowy odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "[...]".

Sąd, badając legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o wyżej powołane kryteria, doszedł do przekonania, iż zarówno zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego jak i poprzedzająca ją decyzja tego organu nie naruszają prawa. W opinii Sądu, wbrew twierdzeniom strony skarżącej, poczynione przez organ ustalenia wynikają z zebranego w sprawie materiału dowodowego, zaś dokonana przez nie ocena tego materiału w kontekście zastosowanych przepisów ustawy nie budzi zastrzeżeń. Zdaniem Sądu, organ wyczerpująco zbadał wszystkie okoliczności faktyczne związane z niniejszą sprawą, zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej art. 7 k.p.a. i art. 77 k.p.a. Nie doszło do naruszenia praw skarżącego jako strony.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324 dalej pwp) nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt. 2 nie nadają się do odróżniania

w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, natomiast zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt. 3 składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 130 p.w.p. odmowa udzielenia prawa ochronnego nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu.

Spór w niniejszej sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii czy zgłoszony do ochrony znak towarowy słowny "[...]" nabył wtórną zdolność odróżniającą.

Za ugruntowany w orzecznictwie uznać należy pogląd, że nabycie wtórnej zdolności odróżniającej jest konsekwencją rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę danego oznaczenia w postaci zgłoszonej do ochrony. Znak towarowy nabywa wtórną zdolność odróżniania, jeżeli skutkiem długotrwałego używania następuje efekt w postaci powstania u odbiorcy skojarzeń oznaczenia

z konkretnym przedsiębiorcą, a znak wystarczająco odróżnia oznaczony nim towar od towarów wprowadzanych do obrotu przez innych przedsiębiorców.

Podkreślić należy, że wtórna zdolność odróżniająca jest faktem podlegającym ocenie na podstawie dowodów. Ciężar faktu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej spoczywa na zgłaszającym, który musi przedstawić dowody w ww. zakresie.

Oceny, czy znak nabył wtórną zdolność odróżniającą, należy dokonywać przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności, w jakich znak ten był używany w obrocie. Do takich okoliczności zalicza się czas używania znaku, jego udział w rynku, sposób i intensywność jego używania oraz przy uwzględnieniu wszystkich danych wskazujących, że określona grupa odbiorców przypisze określonemu przedsiębiorcy towar oznaczony tym znakiem. Konieczna jest przy tym ocena, czy oznaczenie używane było w charakterze znaku towarowego, a więc w taki sposób, który umożliwia w oczach przeciętnego odbiorcy towarów odróżnienie danego towaru od towarów innych przedsiębiorców.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, zdaniem sądu, stwierdzić należy, że punkt widzenia nie ma podstaw do podważenia stanowiska organu, iż przedstawiony przez skarżącego materiał dowodowy jest niewystarczający do ustalenia nabycia przez sporny znak towarowy słowny wtórnej zdolności odróżniającej.

Zdaniem sądu, Urząd Patentowy zasadnie stwierdził, że większość materiałów (reklam, nagród) przedstawionych przez Zgłaszającego dotyczyła pozycji rynkowej

i znajomości znaku "[...]", który na runku odniósł niewątpliwy sukces. Znajomość i odróżnianie oznaczenia "[...]" nie może jednak,

w ocenie sądu, zostać udowodnione w taki pośredni sposób. Wtórna zdolność odróżniająca jest wynikiem rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę oznaczenia w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów.

Konieczne jest, by oznaczenie używane było w charakterze znaku towarowego, a więc w taki sposób, który umożliwia w oczach przeciętnego odbiorcy towarów odróżnienie danego towaru od towarów innych przedsiębiorców.

Strona skarżąca podkreślała, że sporny znak "[...]" zawiera się w znakach towarowych zgłaszającej, w tym w znaku towarowym, "[...]", który jest znakiem powszechnie znanym.

Jak jednak słusznie zauważył organ wtórną zdolność odróżniającą może nabyć element używanego w obrocie zarejestrowanego znaku towarowego, oczywiście o ile w odniesieniu do tego elementu spełnione są kryteria nabycia wtórnej zdolności odróżniającej jako samodzielnego oznaczenia, a więc krąg odbiorców rozpoznaje towar oznaczony tym oznaczeniem, jako pochodzący

z określonego przedsiębiorstwa. Fakt jednak, że jest on używany jako część innego znaku towarowego lub jego element, nie wyłącza takiej możliwości, gdyż nie ma wymogu samodzielności stosowania oznaczenia dla nabycia zdolności odróżniającej przez używanie. Istotą jest sposób, w jaki używa się danego oznaczenia. Podobnie może być w sytuacji, gdy dane oznaczenie jest używane łącznie z innym znakiem towarowym. W obu takich przypadkach istotne jest jednak tylko to, czy oznaczenie,

o którego rejestrację się wnosi, ze względu na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej może wskazywać relewantnym dla tego towaru odbiorcom na pochodzenie z określonego przedsiębiorstwa. Sprowadza się do to wymogu przedstawienia przez podmiot ubiegający się o rejestrację oznaczenia stosowanego jako część innego znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem dowodu, że to oznaczenie z pominięciem innych znaków towarowych wskazuje na pochodzenie danych towarów z określonego przedsiębiorstwa.

A zatem sporny znak towarowy aby nabyć wtórną zdolność odróżniającą musiał być używany i rozpoznawany na rynku jako odróżniający towary co do źródła ich pochodzenia. Strona skarżąca nie wykazała jednak jakiegokolwiek używania oznaczenia "[...]" na rynku. Nie wykazał, aby na rynku obecny był produkt z oznaczeniem "[...]".

Strona skarżąca powołuje się jedynie na to, że jego produkty "bywają" określane w ten sposób przez konsumentów oraz na niejednoznaczną wypowiedź redakcji [...]. Nigdzie nawet nie wspomina, że sam tak określa, oznacza swoje produkty, a co dopiero rzeczywiście i konsekwentnie używa go w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów.

Podzielić należy stanowisko organu, że wśród materiału dowodowego nie można dopatrzeć się bezpośredniego dowodu rozpoznawalności znaku wśród relewantnego kręgu odbiorców, chociażby w postaci załączonego przez stronę badania opinii publicznej. Przedstawione badania wykazały zamiennego używania określenia "[...]" przez konsumentów w odniesieniu do towarów pochodzących od Zgłaszającego. Zdaniem sądu nie dowodzi to jednak nabycia przez zgłoszony znak wtórnej zdolności odróżniającej, albowiem pojęcie serek traktować należy jako synonim serów, produktów nabiałowych bez względu na to, od jakiego producenta pochodzą. Słowo "serek" wskazuje na rodzaj i właściwości produktu,

a nie jego pochodzenie od konkretnego producenta.

Reasumując uznać należy, że organ w przedmiotowej sprawie dokonał należytej analizy całości materiału dowodowego, w tym przedłożonego przez skarżącego, dochodząc do zasadnej konkluzji, że dowody przedstawione przez stronę nie są wystarczające, aby uznać, że określenie w formie w jakiej zostało zgłoszone, nabrało cech wtórnej zdolności odróżniającej. Wszystkie dowody, odznaczenia, nagrody dotyczą znaku "[...]", natomiast brak jest w nich nazwy [...].

Zdaniem Sądu, uzasadniając wydane w sprawie decyzje Urząd Patentowy RP wyczerpująco przedstawił i rozważył zagadnienia faktyczne oraz prawne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz wykazał dlaczego podjął decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak słowny "[...]". Urząd Patentowy szczegółowo odniósł się także do zgromadzonych w sprawie materiałów dowodowych.

Sąd nie znalazł podstaw do uwzględniania zarzutu naruszenia art. 130 p.w.p., wynikającego zdaniem strony skarżącej z faktu, że w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Urząd stwierdził, że istnieją dowody potwierdzające "nabycie przez przedmiotowe oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej" i równocześnie odmówił udzielenia ochrony na ten znak. Zdaniem sądu powołane przez stronę skarżącą sformułowanie stanowi niewątpliwie pomyłkę organu, pozostającą bez wpływu na wynik rozstrzygnięcia. W ocenie sądu z treści uzasadnienia decyzji i wyrażonego

w nim stanowiska organu jednoznacznie wynika, że dowody przedstawione przez stronę skarżącą nie są wystarczające, aby uznać, że sporne określenie w formie

w jakiej zostało zgłoszone, nabrało cech wtórnej zdolności odróżniającej

Za bezzasadne sąd uznał zarzuty dotyczące naruszenia art. 77 oraz 8 k.p.a.

w związku z art. 252 p.w.p., polegające na tym, że Urząd nie wyjaśnił, dlaczego odmiennie ocenił zdolność rejestracyjną znaku towarowego, odmiennie natomiast znaków: [...] [...], [...] [...], [...] [...]. Zauważyć należy, że zdolność rejestracyjna wskazanych znaków miała miejsce w odrębnych postępowaniach, które pozostają bez wpływu na treść wydanych w sprawie rozstrzygnięć.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 391 § 1 pkt. 2 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. poprzez przemilczenie i zaakceptowanie błędnej wykładni zasad doręczeń obowiązujących Urząd Patentowy, sąd zwraca uwagę na wyjaśnienia organu,

z których wynika, że Urząd Patentowy RP prowadzi korespondencję elektroniczną za pomocą elektronicznej platformy PUEUP (wymagany aktywny profil zaufany lub certyfikowany podpis elektroniczny). E-mail nie może być potraktowany jako oficjalna forma komunikacji z Urzędem ze względów bezpieczeństwa (brak możliwości uwierzytelnienia podpisu). Ponadto, Urząd, pismem z dnia [...].12.202r. zaznaczył, że nie jest możliwe korespondowanie drogą mailową, zaś w sprawach, w których strony wyraziły wolę elektronicznego doręczania pism - a tak jest w przedmiotowej sprawie -będzie to możliwe jedynie po przekazaniu Urzędowi informacji o adresie założonej skrzynki na ePUAP bądź PUEUP. Brak takiej wiadomości wymusi doręczanie pism drogą tradycyjną (papierowo). Wobec powyższego zarzut skargi uznać należy za bezzasadny.

Biorąc zatem pod uwagę, że oznaczenie słowne "[...]" nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej, a zgromadzone materiały dowodowe nie potwierdzają tezy o nabyciu przez nie wtórnej zdolności odróżniania, Sąd uznał,

że decyzja zaskarżona Urzędu Patentowego odmawiająca jego rejestracji jest zgodna z prawem i dlatego działając na podstawie art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.