Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 1502/10
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2012-01-31 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Powołane przepisy: article: art. 171, art. 169 ust. 4 pkt. 1
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Trzciński Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia NSA Gabriela Jyż (spr.) Protokolant Monika Tutak-Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2012 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej K. S.A. w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 21 maja 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 173/10 w sprawie ze skargi K. S.A. w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W., 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz K. S.A. w S. kwotę 1067 (tysiąc sześćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z 21 maja 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 173/10, oddalił skargę K. S.A. z siedzibą w S. (dalej: skarżąca Spółka) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej. UP RP) z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy "Transpak gotuj ze smakiem" nr [...].

Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:

K. S.A. z siedzibą w S. złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia w całości prawa ochronnego na słowny znak towarowy "Transpak gotuj ze smakiem" o nr [...] z powodu jego nieużywania, udzielonego na rzecz Z. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P. G. Z. z siedzibą w P. (dalej: uprawniony, uczestnik) z pierwszeństwem od dnia [...] marca 1998 r., dla oznaczania następujących towarów z kl. 29, 30, 31 i 32. Jako podstawę prawną swojego żądania wskazała art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z art. 315 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej p.w.p.)

Swój interes prawny do złożenia tegoż wniosku Spółka K. wywiodła z zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej wskazując, iż ubiega się o uzyskanie praw ochronnych na znaki towarowe: słowno-graficzny "Gotuj ze smakiem" [...], słowno-graficzny "Kamis. Gotuj ze smakiem" [...] (zgłoszone [...] kwietnia 2006 r.) i słowny "Gotuj ze smakiem" [...] i słowny "Kamis. Gotuj ze smakiem" [...] (zgłoszone [...] października 2006 r.), które zostały przeznaczone do oznaczania podobnych lub identycznych towarów z klasy 29, 30, 31 i 32, co oznaczenie sporne. Z uwagi na to, iż ww. oznaczenia zawierały kombinację słów "gotuj ze smakiem" UP RP poinformował Spółkę o istnieniu przeszkody dla ich rejestracji w postaci wcześniejszego prawa ochronnego dla "Transpak gotuj ze smakiem" o nr [...].

Skarżąca Spółka twierdziła, że znak "Transpak gotuj ze smakiem" o [...] nie był używany na terytorium Polski w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat od daty publikacji decyzji o rejestracji przedmiotowego znaku towarowego (tj. od [...] sierpnia 2001 r. do [...] września 2007 r.) we wskazanym zakresie ochrony, w sposób rzeczywisty i wymagany przez przepisy prawa, a tym samym nie ma przeszkód stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa. Uzasadniając powyższe stanowisko we wniosku, podniosła, iż: strona internetowa uprawnionego wskazuje, iż uprawniony zmienił formę i profil produkcji i obecnie zajmuje się usługami w zakresie produkowania opakowań, ponadto wskazano, że skarżąca Spółka jest jedną z najbardziej znanych, polskich firm spożywczych, specjalizujących się w produkcji przypraw. Na opakowaniach przypraw, przedstawionych przez uprawnionego, brak jest daty produkcji, a data przydatności do spożycia na opakowaniu lubczyku jest pieczątką i mogła zostać postawiona w dowolnym czasie. Natomiast kopia faktur nie wskazuje, iż sprzedaż przez uprawnionego dotyczyła produktów opatrzonych spornym znakiem towarowym. Skarżąca Spółka przyjmując prawdziwość przedstawionych przez uprawnionego dowodów zarzuciła, iż uprawniony nie używał na swoich produktach oznaczenia "Transpak gotuj ze smakiem", gdyż słowo "Transpak" oraz hasło "gotuj ze smakiem" nie występuje na nich razem. Oprócz tego słowa "gotuj ze smakiem" były umieszczone na odwrotnej stronie opakowania, w związku z czym używane przez uprawnionego oznaczenie nie mogło pełnić funkcji znaku towarowego, tj. służyć odróżnianiu towarów. Zdaniem skarżącej świadczy to o tym, iż słowo "Transpak" zostało użyte jako oznaczenie producenta, zaś hasło "gotuj ze smakiem" stanowi hasło reklamowe.

Uprawniony ze znaku uznał zasadność wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy "Transpak gotuj ze smakiem" [...] w odniesieniu do innych aniżeli przyprawy towarów objętych wykazem przyznając, iż spornego oznaczenia używał tylko w stosunku do przypraw. Ponadto wyjaśnił, iż nie zmienił profilu swojej działalności, a towary opatrzone spornym oznaczeniem wprowadzał ostatnio do obrotu w 2006 r., na dowód czego przedstawił opakowania przypraw oraz kopie faktur dokumentujące ich sprzedaż. Wskazał, iż przedstawione przez niego w charakterze dowodów opakowania są autentyczne, daty na nich nie zostały umieszczone w terminie późniejszym, a ciężar dowodu sugerowanych, odmiennych okoliczności spoczywa na wnioskodawcy tj. skarżącej Spółce.

UP RP decyzją z dnia [...] maja 2009 r., nr Sp. [...] stwierdził wygaśnięcie z dniem [...] maja 2006 r. prawa ochronnego na znak towarowy "Transpak gotuj ze smakiem" o nr [...] w części uznanej, tj. dotyczącej wszystkich towarów z kl. 29, 31 i 32, a także następujących towarów z kl. 30 tj.: wyroby zbożowe, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze, słodycze, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy. Oddalił wniosek w zakresie obejmującym przyprawy wszelkiego rodzaju (kl. 30),

W uzasadnieniu organ stwierdził wadliwość zarzutów, iż uprawniony zmienił formę oraz profil produkcji i nie będzie zainteresowany utrzymaniem ochrony spornego znaku, bowiem jednoznacznie zaprzeczył takim twierdzeniom. Złożył na tę okoliczność zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika, iż od [...] października 1987 r. prowadzi działalność m.in. w zakresie sprzedaży przypraw.

Jednocześnie podnosił, że jako uprawniony używał należące do niego oznaczenie. Oznacza to, że używanie znaku polegało na łącznym występowaniu cech określonych w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Jednocześnie UP RP ocenił, że przedstawione w trakcie postępowania przez uprawnionego liczne faktury za lata 2003 - 2006 wskazują na wprowadzanie do obrotu przypraw w konkretnej dacie. Nie zmienia jej brak umieszczenia na opakowaniu daty produkcji danego towaru, czy też wybicie na nim daty przydatności do spożycia w formie pieczątki. Przyznał, że faktycznie dołączone do akt sprawy faktury nie określają wprost, iż towary wprowadzane na rynek były opatrywane znakiem towarowym "Transpak-gotuj ze smakiem", niemniej jednak wskazane na nich symbole produktów pokrywają się z numerami produktów umieszczonymi na opakowaniach przypraw. Przedłożone faktury świadczą także o tym, iż sprzedaż przypraw nie miała charakteru incydentalnego. Brak jest dowodów do uznania, iż uprawniony w obrocie posługiwał się innymi opakowaniami aniżeli przedstawione w materiale dowodowym i także skarżąca ich nie przedstawiła.

Odnosząc się do argumentacji skarżącej Spółki dotyczącej przerabiania przez uprawnionego opakowania lubczyku organ stwierdził, iż uprawniony do materiału dowodowego dołączył także inne opakowania przypraw - czosnku granulowanego, ziela angielskiego, bazylii, liści laurowych, gorczycy i majeranku, które nie budzą wątpliwości co do miejsca umieszczenia na nich spornego oznaczenia i stanowią wystarczający dowód w tym zakresie.

Organ nie zgodził się z twierdzeniem skarżącej Spółki, iż umieszczenie w pewnej odległości od siebie hasła "gotuj ze smakiem" oraz słowa "transpak" na odwrotnej stronie opakowania sprawia, iż te dwa elementy oznaczenia nie są integralne i nie mogą pełnić funkcji znaku towarowego.

W ocenie organu, sporne oznaczenie bez względu na stronę opakowania na jakiej zostało umieszczone spełnia wszystkie funkcje znaku towarowego: gwarancyjną, reklamową i odróżniania. Brak jest zatem podstaw dla uznania, iż część znaku towarowego - "gotuj ze smakiem" stanowi jedynie hasło reklamowe i nie spełnia funkcji znaku towarowego. Dalej UP ocenił, że fakt, iż skarżąca jest znaną, specjalizującą się w sprzedaży przypraw, dużą firmą spożywczą i ma zamiar rozszerzenia gamy swoich produktów z serii "ze smakiem" nie usprawiedliwia jej chęci zawłaszczenia cudzego znaku towarowego. Tym samym UP uznał wniosek o wygaśnięcie przedmiotowego znaku, w części dotyczącej przypraw, za nieuzasadniony.

Skargę na decyzję UP RP złożyła K. S.A. wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w pkt. 2 i 3 i o przekazanie sprawy Urzędowi Patentowemu do ponownego rozpatrzenia w tym zakresie i dopuszczenie nowych dowodów.

W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej oddalenie, powołując dotychczasowe argumenty.

W odpowiedzi na skargę uczestnik postępowania Z. G. wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę oddalił wskazując, iż przedmiotem badania była zgodność z prawem materialnym i procesowym decyzji UP RP z [...] maja 2009 r. w części oddalenia wniosku o wygaszenie prawa ochronnego na znak towarowy słowny "Transpak gotuj ze smakiem" o nr [...] w części dotyczącej towarów z kl. 30 obejmujących przyprawy wszelkiego rodzaju oraz w zakresie orzeczenia zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Sąd I instancji wyjaśnił, iż nie był kwestionowany interes prawny skarżącej Spółki, bowiem UP RP prawidłowo ocenił, iż jako duża firma spożywcza specjalizuje się w sprzedaży przypraw i ubiega się o rozszerzenie gamy swoich produktów z serii "ze smakiem" przeznaczonych do oznaczania podobnych lub identycznych towarów z kl. 29, 30, 31 i 32, czemu na przeszkodzie stoi sporny znak uprawnionego. W ocenie WSA, organ prawidłowo przyjął interes prawny wnioskodawcy, skoro pomiędzy jego sytuacją prawną, a rozstrzygnięciem mogącym zapaść w tej sprawie istnieje realny i bezpośredni związek, czyniący go prawnie zainteresowanym wydaniem rozstrzygnięcia.

Istota sporu zasadniczo sprowadzała się zatem do oceny dowodów złożonych przez uprawnioną na okoliczność używania znaku zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt. 1 p.w.p., czyli w "w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego". Uprawniony w toku postępowania był obowiązany do udowodnienia rzeczywistego używania znaku "Transpak gotuj ze smakiem" i na te okoliczności złożył opakowania przypraw: gorczycy, ziela angielskiego, majeranku, bazylii, liści laurowych, czosnku i lubczyku na których umieszczone jest sporne oznaczenie, faktury ze sprzedaży przypraw w spornym okresie oraz oświadczenia trzech pracowników uprawnionego wskazanych jako świadków, przy czym organ nie uwzględnił wniosku o ich przesłuchanie. Dowody te zostały przez UP ocenione jako potwierdzające fakt umieszczania w badanym okresie znaku na opakowaniach towaru objętego prawem ochronnym (przypraw), oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu.

Zdaniem WSA jako nietrafne należało uznać także zarzuty naruszenia przepisów postępowania poprzez nieprzeprowadzenie analizy materiału dowodowego w celu ustalenia jakiej kategorii przyprawy były wprowadzane przez uprawnionego do obrotu. W ocenie Sądu I instancji organ dokonał wnikliwej, wszechstronnej i swobodnej oceny przedstawionych mu okoliczności faktycznych, dysponował niezbędnym materiałem dowodowym uzasadniającym rozstrzygnięcie i dostatecznie przekonywujące jest jego uzasadnienie wskazuje fakty, które organ uznał za udowodnione, dowody na których się oparł, oraz przyczyny, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej

Działając w granicach wniosku, UP związany był podstawą prawną żądania. Oceniając używanie znaku organ uwzględnił okoliczność, że jest to znak słowny, a zatem możliwości jego graficznego przedstawiania są niczym nie ograniczone. Zatem zdaniem WSA rację miał organ, iż umieszczenie na opakowaniach słowa "Transpak" i zdania "gotuj ze smakiem" oddzielnie, nie ma znaczenia dla oceny używania znaku, mimo że to pierwsze słowo oznacza producenta, a drugie zdanie jest sloganem reklamowym. Organ prawidłowo ocenił, że jego warstwa wizualna może być dowolna. Ocenie tej nie stoi na przeszkodzie okoliczność, iż używanie znaku towarowego musi być zgodne z podstawową funkcją, jaką jest odróżnianie towarów od innych mających inne pochodzenie.

WSA nie zgodził się z zarzutami skarżącej Spółki, iż uprawniony nie udowodnił używania znaku towarowego, ponieważ dowody na kwestionowane okoliczności zostały przez uprawnionego złożone i przez UP RP ocenione i logicznie uzasadnione. Dodatkowo w sytuacji kiedy to skarżący zarzucał sfałszowanie dowodu i podnosił wątpliwości, to ciężar dowodzenia takiego zarzutu, na zasadach ogólnych, spoczywał na nim. W ocenie Sądu I instancji, w świetle zasad dowodzenia, niezrozumiałe jest żądanie od strony, która przedstawia oryginalne dowody, lub poświadczone za zgodność z oryginałem, by wykazywała ich dodatkową "prawdziwość". Ponadto uprawniony odnosząc się do zarzutów skarżącej Spółki, iż zmienił formę i profil produkcji i zajmuje się usługami w zakresie produkowania opakowań złożył stosowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika, że od [...] października 1987 r. prowadzi działalność m.in. w zakresie sprzedaży przypraw.

Wyrok z 21 maja 2010 r. K. S.A. w drodze skargi kasacyjnej zaskarżyła w całości. Wniosła o uchylenie tegoż wyroku w całości

i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji

oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Kasator zaskarżonemu wyrokowi zarzucił na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej p.p.s.a.) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie naruszenie:

- art. 134 § 1 p.p.s.a. poprzez niedopełnienie przez WSA obowiązku rozpoznania skargi na decyzję UP z 20 maja 2009 r. w granicach skargi, poprzez nierozpoznanie wszystkich zarzutów objętych skargą, znajdujących oparcie w stanie faktycznym, błędnie ocenionym przez organ, skutkujące niesłusznym oddaleniem skargi w trybie art. 151 p.p.s.a.;

- art. 145 §1 pkt 1 lit, a) i c) p.p.s.a. poprzez ich niezastosowanie, skutkujące oddaleniem skargi w trybie art. 151 p.p.s.a., a to w następstwie: przeprowadzenia przez WSA kontroli zaskarżonej decyzji UP RP w sposób nieprawidłowy, poprzez zaakceptowanie w swoim rozstrzygnięciu przeprowadzenia przez organ oceny materiału dowodowego zawartego w sprawie w sposób sprzeczny z zasadami oceny charakteru używania znaku, podczas gdy ocena sposobu postrzegania demonstrowanego sposobu używania znaku przez odbiorców docelowych, zdecydowanie odmiennego od przesłania zawartego w zarejestrowanym znaku, powinna była doprowadzić do uwzględnienia skargi oraz nieuwzględnienie wszystkich sformułowanych wobec tej decyzji zarzutów skarżącej Spółki dotyczących kierowania się przez organ błędną wykładnią oceny materiału dowodowego, a w szczególności poprzez uznanie materiału dowodowego przedstawionego przez uprawnionego za wystarczająco właściwy do potwierdzenia "rzeczywistego używania" w powiązaniu z "przyprawami wszelkiego rodzaju" słownego złożonego znaku "Transpak gotuj ze smakiem" objętego prawem ochronnym [...], z pominięciem znajdujących swoje oparcie w przepisach prawa ogólnych reguł oceny zdolności odróżniającej postaci znaków towarowych używanych w obrocie, przez co doszło do naruszenia przez organ przepisów postępowania (art. 7 k.p.a., art. 77 k.p.a. i art. 107 § 3 k.p.a.), czego następstwem było wydanie przez organ zaskarżanej decyzji z naruszeniem prawa materialnego (art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w zw. z art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p.);

- naruszenie przez Sąd I instancji art. 134 § 1 p.p.s.a. poprzez pominięcie rozpatrzenia zarzutu zawartego w skardze, co do błędnego zastosowania przez organ art. 171 p.w.p., czego następstwem było wydanie przez organ zaskarżanej decyzji z naruszeniem prawa materialnego, skutkujące nieuwzględnieniem przez WSA niewymienionej w skardze podstawy prawnej, pomimo że jakkolwiek Sąd I instancji nie był nią związany, to jednak objęta była granicami sprawy i miała bezpośrednie przełożenie na jej całokształt i istotę;

- naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. w zw. z art. 134 § 1 p.p.s.a. poprzez nieodniesienie się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do zarzutów podniesionych w skardze, w szczególności dotyczących wyjaśnienia, dlaczego WSA: uznał zasadność nieprawidłowego ustalenia przez organ używania rozpatrywanego znaku w zakresie "wszelkiego rodzaju przypraw", podczas gdy materiał dowodowy dotyczył tylko jednej subkategorii (przypraw jednoskładnikowych, zgodnie z rynkową nomenklaturą przyjętą przez UOKiK, z uwzględnieniem ich jednolitego charakteru, postaci, przeznaczenia, sposobu konfekcjonowania i oferowania); nie wskazał przyczyny, dla której argumenty podnoszone przez skarżącą w tym zakresie, podtrzymane w piśmie procesowym z 30 kwietnia 2010 r., nie zasługują na uwzględnienie, i nie dostrzegł sprzeczności w decyzji organu dotyczącej jednoczesnego uznania przez organ zasadności wygaśnięcia prawa ochronnego dla rodzaju przypraw takich, jak sól, musztarda, ocet (z przyczyn administracyjnych objętych kl. 29 MKTiU), które przynależą do kategorii "przypraw wszelkiego rodzaju", które to uchybienie proceduralne rodzi poważne skutki w zakresie prawa materialnego (art. 153 ust. 1 w zw. z art. 120 ust. 1 p.w.p.);

- ograniczył część dyspozytywną uzasadnienia kwestionowanego wyroku w zasadzie do powtórzenia odnośnych uzasadnień decyzji organu ze wskazaniem, pozbawionym wykazania logicznego związku ze sprawą, iż "uprawniony jest niewielką firmą, zaś ustawodawca nie wymaga, aby wprowadzanie do obrotu "przypraw różnego rodzaju" było jednoznaczne z obowiązkiem wprowadzania wszystkich ich rodzajów";

- nie wyjaśnił, dlaczego akceptując następujące twierdzenia organu - str. 5 wyroku: "Ustawodawca nie określił zatem wprost w jaki sposób oznaczenie ma być umieszczone na opakowaniu produktu. Zgodnie z doktryną znak musi nosić cechę jednolitości, czyli jego odbiór powinien być możliwy w drodze jednego aktu poznawczego" Sąd zasady tej nie uwzględnił, arbitralnie precyzując zasadę generalną co do oceny "rzeczywistego używania" znaków słownych (str. 15 wyroku) jak następuje: "Oceniając używanie znaku organ uwzględnił okoliczność, że jest to znak słowny, a zatem możliwości jego graficznego przedstawienia są niczym nie ograniczone. Obowiązek używania znaku w postaci, w jakiej jest zarejestrowany znak słowny, nie ograniczą postaci używania znaku słownego, bo ograniczyć nie może. Organ prawidłowo ocenił, że jego warstwa wizualna może być dowolna".

W następstwie powyżej postawionych zarzutów WSA oddalił skargę w trybie art. 151 p.p.s.a., podczas gdy skarga zasługiwała na uwzględnienie i uchylenie decyzji w całości na podstawie art. 145 § 1 ust. 1) punkt a) i c) p.p.s.a. poprzez stwierdzenie naruszenia przez organ przepisów postępowania, mających istotny wpływ na wynik sprawy, skutkujący wydaniem przez organ zaskarżanej decyzji z naruszeniem prawa materialnego.

Na podstawie art. 174 ust. 1 pkt 1) p.p.s.a. kasator zarzucił naruszenie prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a mianowicie naruszenie:

- art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w zw. z art. 154 p.w.p. poprzez błędną jego wykładnie i niewłaściwe zastosowanie art. 169 ust. 4 pkt 1) p.w.p., tj. poprzez przyjęcie przez WSA za dopuszczalne wykluczenia potrzeby stosowania normy przepisu art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. w celu ustalenia, czy używanie przedmiotowego znaku (o ile prawidłowo zostałoby dowiedzione i rozpatrzone w oparciu o twardy materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy, z odrzuceniem domniemań i przypuszczeń, oraz wskutek kierowania się przesłanką, iż znaki słowne o charakterze złożonym nie podlegają kontroli i ocenie charakteru ich "rzeczywistego używania" w warunkach obrotu gospodarczego towarów, którymi są opatrywane) miało "charakter rzeczywisty" i nie zmieniający charakteru odróżniającego znaku w stosunku do jego postaci zarejestrowanej (w rozumieniu prawa znaków towarowych);

-art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez jego niezastosowanie, wskutek niewłaściwego ustalenia znaczenia normy prawnej zawartej w tym przepisie oraz przyjęcia, że ustalony stan faktyczny oparty na materiale dowodowym odpowiada hipotezie normy prawnej zawartej w tym przepisie;

-art. 171 p.w.p. wskutek nieuwzględnienia zarzutu skarżącej dotyczącego zasadności wydzielenia z kategorii "przypraw wszelkiego rodzaju" subkategorii przypraw jednoskładnikowych, których dotyczył materiał dowodowy, co było niezbędne dla ustalenia, czy i w jakim zakresie uprawniony wykazał "rzeczywiste używanie" znaku;

-niewłaściwe zastosowanie art. 174 pkt 1 p.p.s.a., a mianowicie naruszenie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez zastosowanie tego przepisu przez WSA do błędnie ustalonego stanu faktycznego, opartego na domniemaniach i przypuszczeniach, podczas gdy zawarty w sprawie twardy materiał dowodowy (faktury i kilka opakowań) nie potwierdził w sposób niewątpliwy rzeczywistego, tj. faktycznego i bezpośredniego, używania znaku w postaci nie zmieniającej charakteru jego postrzegania w stosunku do percepcji znaku zarejestrowanego, to jest w takiej postaci, która nie wykracza poza zakres rejestracji;

-naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 256 ust. 2 p.w.p. w związku z art. 98 § 1, art. 100 i art. 101 k.p.c. poprzez przyjęcie, iż uprawniony uznał żądanie skarżącej przy pierwszej czynności procesowej, przez co nie dał powodu do prowadzenia sporu i tym samym to on jest stroną utrzymującą się przy swoim twierdzeniu, podczas gdy fakt, iż pierwszą czynnością procesową uprawnionego była odpowiedź na wniosek z [...] grudnia 2007 r., zaś uznanie żądania skarżącej, ale tylko w zakresie klas 29, 31 i 32, nastąpiło w trakcie postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego "Transpak gotuj ze smakiem" oznacza, iż organ stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy w większym zakresie jego ochrony przedmiotowej i to skarżąca utrzymała się w większym zakresie swojego wniosku.

Uprawniony nie skorzystał z prawa wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną.

Skarżąca Spółka w piśmie procesowym z dnia [...] stycznia 2012 r., złożonym na rozprawie jako załącznik do protokołu, uzupełniła uzasadnienie swoich zarzutów zawartych w skardze kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie, ponieważ ma usprawiedliwione podstawy.

Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę jedynie nieważność postępowania. Oznacza to związanie NSA zarzutami i wnioskami skargi kasacyjnej, które mogą dotyczyć wyłącznie ocenianego wyroku Sądu I instancji, a nie postępowania administracyjnego i wydanych w nim rozstrzygnięć.

Natomiast stosownie do treści art. 176 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom określonym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Przepis art. 174 p.p.s.a stanowi z kolei, iż skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: a) naruszenia prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie (art. 174 pkt 1 p.p.s.a.) lub b) naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.). W świetle cytowanych przepisów do autora skargi kasacyjnej należy wskazanie konkretnych przepisów prawa materialnego lub przepisów procesowych, które w jego ocenie naruszył Sąd I instancji i precyzyjne wyjaśnienie na czym polegało ich niewłaściwe zastosowanie lub błędna interpretacja - w stosunku do prawa materialnego, bądź wykazanie istotnego wpływu naruszenia prawa procesowego na rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd I instancji – w odniesieniu do przepisów postępowania. A zatem Naczelny Sąd Administracyjny, z uwagi na ograniczenia wynikające ze wskazanych regulacji prawnych, nie może we własnym zakresie konkretyzować zarzutów skargi kasacyjnej, ani uściślać bądź w inny sposób ich korygować.

W zarzutach dotyczących naruszenia przepisów postępowania, co w ocenie kasatora miało istotny wpływ na wynik sprawy, analizowanej skargi kasacyjnej strona skarżąca zarzuciła naruszenie przez Sąd pierwszej instancji art. 134 § 1 p.p.s.a. poprzez niedopełnienie obowiązku rozpoznania sprawy w granicach skargi i nierozpoznanie wszystkich zarzutów objętych skargą oraz naruszenie tego przepisu poprzez pominięcie rozpatrzenia zarzutu co do błędnego zastosowania przez UP RP art. 171 p.w.p., czego następstwem było wydanie przez UP RP zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa materialnego, skutkujące nieuwzględnieniem przez Sąd I instancji niewymienionej w skardze podstawy prawnej, a także naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. w zw. z art. 134 § 1 p.p.s.a. poprzez nieodniesienie się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do następujących zarzutów podniesionych w skardze:

- nieprawidłowe ustalenie przez UP RP używania spornego znaku w zakresie "wszelkiego rodzaju przypraw", podczas gdy materiał dowodowy dotyczył tylko jednej subkategorii (przypraw jednoskładnikowych, zgodnie z rynkową nomenklaturą przyjęta przez UOKiK, z uwzględnieniem ich jednolitego charakteru, postaci, przeznaczenia, sposobu konfekcjonowania i oferowania),

- nie dostrzeżenie sprzeczności w decyzji UP RP, który uznał używanie spornego znaku w zakresie "wszelkiego rodzaju przypraw", podczas gdy materiał dowodowy dotyczył tylko jednej subkategorii "przypraw jednoskładnikowych". UP RP uznał jednocześnie zasadność wygaśnięcia prawa ochronnego dla takich rodzajów przypraw jak: sól, ocet, musztarda, które przynależą do kategorii "przyprawy wszelkiego rodzaju", które to uchybienie proceduralne rodzi skutki w zakresie prawa materialnego (art. 153 ust. 1 i art. 120 ust. 1 p.w.p.),

- nie wyjaśnienie dlaczego akceptując następujące twierdzenie organu (s. 5 uzasadnienia wyroku): "Ustawodawca nie określił zatem wprost w jaki sposób oznaczenie ma być umieszczone na opakowaniu produktu. Zgodnie z doktryną znak musi nosić cechy jednolitości, czyli jego odbiór powinien być możliwy w drodze jednego aktu poznawczego" Sąd pierwszej instancji zasady tej nie uwzględnił, arbitralnie precyzując zasadę generalną co do oceny "rzeczywistego używania" znaków słownych (s. 15 wyroku), iż: "Oceniając używanie znaku organ uwzględnił okoliczność, że jest to znak słowny, a zatem możliwości jego graficznego przedstawienia są niczym nie ograniczone. (...) Obowiązek używania znaku w postaci, w jakiej jest zarejestrowany znak słowny, nie ogranicza postaci używania znaku słownego, bo ograniczyć nie może. Organ prawidłowo ocenił, że jego warstwa wizualna może być dowolna".

W konsekwencji wskazanych wyżej naruszeń, w ocenie kasatora, WSA niezasadnie oddalił skargę w oparciu o art. 151 p.p.s.a, podczas gdy skarga ta zasługiwała na uwzględnienie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit c) i lit. a) p.p.s.a.

Odnosząc się do wskazanych zarzutów Naczelny Sąd Administracyjny uznał je za zasadne. Art. 141 § 4 p.p.s.a. stanowi, że: "Uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie powinno zawierać wskazania co do dalszego postępowania." Natomiast treść art. 134 § 1 p.p.s.a. brzmi następująco: "Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawa prawną." Zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze podkreśla się, iż ponieważ sąd administracyjny nie jest związany zarzutami i wnioskami zawartymi w skardze to ma obowiązek badać w pełnym zakresie treść zaskarżonego aktu albo czynności pod względem ich zgodności z prawem. Brak związania sądu pierwszej instancji zarzutami i wnioskami skargi nie może być rozumiany jako prawo sądu do pominięcia kwestii podnoszonych przez stronę lub wybiórczego potraktowania zarzutów – przez rozpoznanie tylko niektórych z nich przy jednoczesnym braku odniesienia się do pozostałych. Powinnością sądu – niezależnie od przyjętego kierunku rozstrzygnięcia – jest rozważenie wszystkich zarzutów strony i dokonanie ich zasadności na gruncie danej sprawy (por. wyrok NSA z 1 kwietnia 2008 r., II FSK 291/07, Legalis). "Sąd administracyjny ma obowiązek – w każdym przypadku – szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko, zwłaszcza w sytuacji, gdy podzielając ocenę sprawy dokonana przez organ w postępowaniu administracyjnym, nie podziela argumentów strony skarżącej. Nie wystarczy przy tym proste stwierdzenie, że nie doszło do naruszenia prawa. Za takim stwierdzeniem musi iść jak najbardziej szczegółowa analiza całej sprawy, łącznie z wyjaśnieniem podstawy prawnej i argumentami przemawiającymi za jej zastosowaniem." (wyrok NSA z 9 lutego 2006 r., I GSK 1447/05, Legalis). "Przedstawienia w uzasadnieniu własnego stanowiska sądu nie można zastępować ogólnikową aprobatą stanowiska organów orzekających." (wyrok NSA z 31 marca 2006 r., II FSK 462/05, Legalis). "Skoro uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji w ogóle nie zawiera stanowiska wobec części zarzutów skargi, to brak możliwości przyjęcia, iż zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu."(wyrok NSA z 5 kwietnia 2005 r., II FSK 616/04,Legalis; por. także: M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa 2011, s.507 i nast. oraz s. 520 i nast.).

Przenosząc te rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, iż istotnie Sąd pierwszej instancji nie dostrzegł wskazanych wyżej naruszeń. Należy podkreślić, iż na pytanie czy w celu zachowania ochrony na znak towarowy w pełnym jej zakresie konieczne jest, żeby "rzeczywiste" używanie tego znaku obejmowało wszystkie towary lub usługi, dla których ochrona ta została udzielona - w doktrynie stwierdza się, że na tak postawione pytanie należałoby odpowiedzieć zasadniczo twierdząco. Rozważane używanie wymaga jego odniesienia nie tylko do konkretnych towarów lub usług, ale także do towarów lub usług, które wyznaczają granice ochrony znaku. Przekonuje o tym nie tylko zasada specjalizacji. Taki wymóg wynika z zasady częściowej utraty prawa ochronnego na znak (art. 171 p.w.p. w zw. z art. 13 dyrektywy PE i Rady 2008/95/WE z 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 2008.299.25 ze zm.) "Przemawia za tym także fakt, iż w przeciwieństwie do postaci znaku, w odniesieniu do której dopuszcza się wypełnienie obowiązku używania przez jego zastosowanie w postaci odmiennej od zarejestrowanej, w odniesieniu do towarów lub usług taka możliwość nie jest przewidziana. Są to wyraźne argumenty za ścisłym pod tym względem zastosowaniem obowiązku używania. Należy jednak zauważyć, że podana wyżej odpowiedź nie może być rozumiana w ten sposób, że obowiązkowe używanie znaku ma odbywać się jednocześnie wobec każdego z towarów lub usług, na które rozciąga się ochrona znaku" (por. M. Trzebiatowski: Obowiązek używania znaku towarowego. W: Studia prawa prywatnego. Warszawa 2009, z. 3, s. 218 i nast. oraz powołana tam literatura przedmiotu i orzeczenia sądowe). Wskazać można, iż w orzeczeniach zarówno sądów polskich, jak i wspólnotowych zajęto analogiczne stanowisko – np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt II GSK 708/08 (opubl. na stronie internetowej – http://orzeczenia.nsa.gov.pl) stwierdził, iż z istoty i celu ustanowienia prawa ochronnego na znak towarowy wynika, iż znak ten powinien w sposób rzeczywisty funkcjonować w obrocie gospodarczym. Jeżeli znak towarowy zarejestrowany jest dla szerokiej kategorii towarów, określonej jednym pojęciem (na gruncie rozpoznawanej w powołanym wyroku przez Sąd sprawy były to "napoje alkoholowe"), a faktycznie używany jest tylko dla określonej podkategorii tych towarów (w tej sprawie win), to dopuszczalne i prawidłowe jest stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na ten znak towarowy dla wszystkich innych podkategorii towarów, dla których znak ten jest nieużywany (w tej sprawie inne niż wina napoje alkoholowe). Sąd Pierwszej Instancji WE w wyroku z 13 lutego 2007 r. w sprawie o sygn. akt T 256/04 Mundipharma AG z siedzibą w Bazylei, przeciwko OHIM, stwierdził, że "w przypadku, gdy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług, która jest na tyle szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, (...) dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla części tych towarów lub usług zapewnia ochronę jedynie dla tej lub tych podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których znak towarowy był faktycznie używany". Sąd ten konkludując zaakcentował, iż dopiero: "jeżeli znak towarowy został zarejestrowany dla towarów lub usług zdefiniowanych w sposób na tyle precyzyjny, że dokonanie istotnych podziałów wewnątrz danej kategorii nie jest możliwe, wtedy (...) dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla wspomnianych towarów lub usług bezwzględnie obejmuje całą tę kategorię."

Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy niewątpliwie należy zauważyć, iż materiał dowodowy zgromadzony w sprawie (łącznie faktury i opakowania przypraw ze spornym znakiem) dowodzi rzeczywistego używania spornego znaku tylko w przypadku przypraw jednoskładnikowych, tj.: lubczyku, czosnku granulowanego, ziela angielskiego, bazylii, liścia laurowego, gorczycy i majeranku. Wprawdzie w znajdujących się w materiale dowodowym sprawy fakturach figurują także przyprawy wieloskładnikowe, tj. np.: przyprawa do gulaszu, przyprawa do flaczków, przyprawa do bigosu, zioła prowansalskie, jednak brak jest dowodów w postaci opakowań, w których były one wprowadzane do obrotu, a zatem nie wiadomo czy były to opakowania ze spornym znakiem towarowym. A zatem zaakceptowanie przez Sąd pierwszej instancji stanowiska UP RP, iż uprawniony przedstawił dowody na rzeczywiste używanie spornego znaku dla "przypraw wszelkiego rodzaju" nie jest zasadne. W konsekwencji Sąd pierwszej instancji winien był zauważyć, iż UP RP nie ocenił właściwie zebranego materiału dowodowego w tej sprawie, czym naruszył wskazane w skardze kasacyjnej przepisy procesowe, tj.: art.7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. Nadto organ patentowy nie rozważył, iż kategoria towarów "przyprawy wszelkiego rodzaju" jest na tyle szeroka, że można wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii, w tym wskazywaną przez skarżącą Spółkę podkategorię przypraw jednoskładnikowych. A zatem UP RP winien był przeanalizować, czy w realiach tej sprawy nie znajdzie zastosowanie art. 171 p.w.p., który stanowi, iż: "Jeżeli przyczyna wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy jedynie niektórych towarów, wygaśnięcie prawa odnosi się tylko do tych towarów."

Rację ma także wnosząca skargę kasacyjną Spółka, iż Sąd pierwszej instancji nie wywiązał się z obowiązku wnikliwego zbadania czy UP RP dokonał pełnych i prawidłowych ustaleń faktycznych w zakresie wszystkich istotnych okoliczności, stanowiących podstawę do zastosowania przepisu prawa materialnego i stwierdzenia, czy mamy do czynienia z używaniem znaku towarowego, co prawda różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru, czy też z używaniem całkowicie odmiennego oznaczenia. Zarówno w doktrynie jak i w judykaturze podkreśla się, iż uprawniony do znaku towarowego może używać oznaczenia w postaci zmodyfikowanej w stosunku do jego postaci zarejestrowanej. Modyfikacje te nie mogą jednak dotyczyć elementów decydujących o odróżniającym charakterze znaku, ani nie mogą prowadzić do zmiany formy przedstawieniowej jako odróżniającej całości (por.: wyrok NSA z 3 października 2011 r., sygn. akt II GSK 839/10- opubl. na stronie internetowej – http://orzeczenia.nsa.gov.pl; M. Trzebiatowski: Obowiązek...). Zakwalifikowanie znaku w postaci zmodyfikowanej jako użycia w celu zachowania prawa ochronnego jest możliwe tylko o tyle, o ile modyfikacja ta nie tylko nie ma wpływu na znamiona odróżniające znaku, lecz także nie prowadzi do zmiany samej istoty znaku. Przy czym dla rozstrzygnięcia o wypełnieniu obowiązku używania znaku odmiennego od zarejestrowanego podstawowe znaczenie ma zdanie przeciętnego odbiorcy. Jak słusznie podnosi skarżąca Spółka w piśmie procesowym z [...] stycznia 2012 r. w tym celu należałoby zbadać takie kwestie jak: 1) cechy grupy docelowych odbiorców towarów oznaczanych spornym znakiem, w tym ich niewysokiego stopnia uwagi podczas dokonywania wyboru towaru oznaczanego spornym znakiem, 2) sposobu postrzegania przez konsumentów spornego oznaczenia i tego czy z ich punktu widzenia znaki używane przez uprawnionego mogą być postrzegane jako całkowicie odrębne oznaczenia o różnych funkcjach (TRANS PAK – znak firmowy oraz "gotuj ze smakiem" – slogan reklamowy) czy też jako spójne oznaczenie słowne ("transpak gotuj ze smakiem"), 3) dystynktywny charakter całości spornego znaku oraz poszczególnych jego składników, 4) czy nastąpiła zmiana odróżniającego charakteru oznaczenia słownego, na skutek rozczłonkowania go na dwa odrębne względem siebie oznaczenia, umieszczone w dwóch różnych miejscach na opakowaniu towaru, 5) zmiany formy przedstawieniowej spornego słownego znaku towarowego z jednego spójnego oznaczenia na dwa oznaczenia oraz konsekwencji płynących z tego faktu dla funkcjonowania oznaczeń uprawnionego w obrocie i sposobu ich postrzegania przez konsumentów.

Nadto, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, rację ma wnosząca skargę kasacyjną Spółka, iż Sąd pierwszej instancji niezasadnie przyjął, że uprawniony ze spornego znaku towarowego uznał żądanie przy pierwszej czynności procesowej, co miałoby uzasadniać zdaniem organu patentowego korzystne dla niego rozstrzygnięcie w zakresie kosztów postępowania, podczas gdy uprawniony nie uznał wniosku o wygaśnięcie znaku przy pierwszej czynności procesowej, lecz uczynił to dopiero w toku spornego postępowania administracyjnego w zakresie klas 29, 31 i 32. Należy podzielić pogląd autorki skargi kasacyjnej, iż stanowi to obrazę art. 256 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 98 § 1, art. 100 i art. 101 k.p.c.

Konkludując Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż Sąd pierwszej instancji naruszył wskazane w skardze kasacyjnej przepisy proceduralne, tj. art. 134 § 1, art. 141 § 4 , art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a., a w konsekwencji w oparciu o art. 151 p.p.s.a. niezasadnie skargę oddalił.

Co do zarzutów dotyczących naruszenia prawa materialnego należy podkreślić, iż ich rozważanie aktualnie jest przedwczesne, wobec wskazanych wyżej naruszeń prawa procesowego mogących mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Dopiero po przeanalizowaniu przez UP RP wszystkich wskazanych wyżej kwestii natury faktycznej i uzupełnieniu postępowania dowodowego w tej sprawie zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, możliwe będzie dokonanie pełnej i prawidłowej oceny czy w tej sprawie mogą mieć zastosowanie przepisy prawa materialnego takie jak: art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., art. 171 p.w.p., czy też art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji. O kosztach rozstrzygnięto w oparciu o art. 203 pkt 1 p.p.s.a w zw. z § 12 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076 ze zm.).