Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1388/12
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2012-12-18 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 255 ust. 1 pkt 1, art. 255 ust. 4, art. 256 ust. 1, art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust 2 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 1.
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Anna Błażejczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi T. z siedzibą w P. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego przestrzennego nr [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej T. z siedzibą w P. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

T. Sp. z o.o. z siedzibą w P. zwana dalej "skarżącą" wniosła do tutejszego Sądu skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2011 r. Nr [...] oddalającą wniosek skarżącej o unieważnienie prawa z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego przestrzennego [...] udzielonego na rzecz C. AG z siedzibą w K., Szwajcaria (pkt 1 decyzji) oraz zasądzającej od skarżącej na rzecz uprawnionego kwotę 1680 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Powyższa decyzja została wydana na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm. "p.w.p." oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu 24 czerwca 2009 r. do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego wpłynął wniosek T. Sp z o.o. z siedzibą w P. o unieważnienie prawa z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego przestrzennego o nr [...] udzielonego na rzecz C AG z siedzibą w K., Szwajcaria, z pierwszeństwem od dnia [...] marca 2006 r.

Sporny znak towarowy przedstawia postać siedzącego zajączka w kolorze złotym i służy do oznaczania towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej to jest produktów czekoladowych.

Jako podstawę prawną swego żądania wnioskodawca powołał się na art. 164 p.w.p. w związku z art. 152 13 p.w.p. i wskazał art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Wnioskodawca swój interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, wywodził z art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173 poz. 1807), podnosząc, że prawo do spornego znaku towarowego jest przeszkodą w swobodnym prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności w oferowaniu na krajowym rynku wyrobów z czekolady w formie zajączka.

Zdaniem skarżącej, forma zajączka jest typowa dla wyrobów czekoladowych - sprzedawanych w okresie świątecznym, stąd też zajączek ma symboliczny charakter Świąt Wielkanocy. W ocenie strony, prawo na znak towarowy ogranicza konkurencję, blokuje wnioskodawcy rozwój gospodarczy w zakresie wyrobów czekoladowych. Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca powołał orzecznictwo, a także podkreślił szczególną funkcję jaką pełni znak towarowy w obrocie handlowym i ustanowieniem ochrony na sporny znak towarowy. Wnioskodawca poinformował, że jest podmiotem produkującym wyroby czekoladowe i obawia się, że spotka się ze sprzeciwem uprawnionego w sytuacji użycia formy zajączka dla wyrobów czekoladowych.

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. powołanego w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p skarżąca podniosła, że sporny znak towarowy nie posiada znamion odróżniających.

Odwołując się do treści ww. przepisów a także art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. z 24 marca 2009 r. nr L.78, s.1) stwierdziła, że zarejestrowany znak zajączek o nr [...] jest typowym oznaczeniem wyrobów czekoladowych. Potwierdzeniem tego stanowiska, jest zdaniem wnioskodawcy, orzecznictwo Izby Odwoławczej OHIM, która odmówiła rejestracji zajączka jako znaku CTM - zgłoszonego do ochrony także przez uprawnionego w niniejszym postępowaniu jak i innych producentów wyrobów z czekolady.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., a więc dokonania zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, wskazano, że zgodnie z orzecznictwem (wyrok ETS w sprawie o sygn. akt C-529/07) zła wiara przejawia się w charakterze zgłoszonego znaku, wiedzy zgłaszającego oraz zamiarze jaki towarzyszy takiemu zgłoszeniu.

Według skarżącej, znak zajączek ma kształt jak i wygląd towaru typowego dla tego rodzaju towarów, kształt jest zdeterminowany względami funkcjonalnymi, forma zajączka jest ograniczona procesem technologicznym wyrobu zajączka z czekolady. Zdaniem wnioskodawcy, indywidualny kształt był możliwy jedynie w wypadku wyrobów ręcznie produkowanych, natomiast mechaniczna produkcja tego rodzaju towarów spowodowała upodobnienie form. Wnioskodawca podkreślił, że przed datą zgłoszenia zajączek był produkowany przez innych producentów (T.) w Polsce oraz przez podmioty zagraniczne w Niemczech. Wnioskodawca stwierdził, że uprawniony ze spornego prawa wyłącznego nie wprowadza do obrotu tak oznaczanych towarów, używa natomiast oznaczenia "Złoty zajączek L.", ale nie jest to sporny znak towarowy o nr [...], ale oznaczenie słowno-graficzno-przestrzenne z odróżniającym elementem L.. Stąd używanie ww. oznaczenia nie jest używaniem spornego znaku. Zatem, zdaniem wnioskodawcy, uprawniony uzyskał ochronę spornego znaku towarowego bez zamiaru jego używania, a używanie dotyczy wyłącznie formy zajączka zawsze łącznie z elementem L.. Wnioskodawca podkreślił, że zamiarem uprawnionego było zmonopolizowanie formy wyrobów czekoladowych, które poprzez swoją symbolikę nie mogą być objęte monopolem jednego producenta. W tym też kontekście, wnioskodawca powołał się na inne znaki towarowe zgłoszone przez uprawnionego w OHIM, które nie zostały zarejestrowane ze względu na ich szczególny przekaz symboliczny.

Uprawniony do spornego oznaczenia wniósł o oddalenie wniosku. Zakwestionował interes prawny wnioskodawcy stwierdzając, że przedmiotowy wniosek stanowi wyłącznie retorsję wnioskodawcy wobec uprawnionego za podjęte przez niego akcje prawne. "L." występował przeciw "T." do sądu powszechnego z roszczeniami dotyczącymi produktów opisywanych jako "złoty zajączek wielkanocny". Zdaniem uprawnionego, nie ma żadnego uzasadnienia, iż sporne prawo stanowi przeszkodę w swobodnym prowadzeniu przez wnioskodawcę działalności gospodarczej - w szczególności - oferowaniu czekolady i wyrobów z niej. Zatem, w ocenie uprawnionego, samo istnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy jest abstrakcyjnie opisaną przeszkodą i nie może uzasadniać interesu prawnego. Istnienie prawa ochronnego na znak towarowy o nr [...] nie jest także "blokadą" używania formy zajączka w złotym kolorze, co również nie uzasadnia istnienia interesu prawnego wnioskodawcy. Zdaniem uprawnionego, jego przedsiębiorstwo nie ma wyłączności na produkcję jakiegokolwiek zajączka ale jest uprawnione na konkretne wyrażenie zajączka zrealizowane w spornym znaku towarowym. Podkreślił, że możliwość wyrażenia zajączka w jego formie jest nielimitowana, nie ogranicza się do formy objętej spornym znakiem towarowym, tym bardziej, że wnioskodawca sam stosuje formę zajączka dla produkowanych przez siebie wyrobów czekoladowych. Powołał się na sprawę o sygn. akt [...] dotyczącą znaku towarowego o nr [...], również przedstawiającego zajączka. Uprawniony wskazał na subiektywne cechy interesu prawnego wnioskodawcy, w szczególności na okoliczność istnienia praw wyłącznych nie mających żadnego wpływu na ograniczenie działalności rynkowej wnioskodawcy, która nie może świadczyć o interesie prawnym wnioskodawcy. W ocenie uprawnionego, wykazany w sprawie interes prawny nie jest własny i indywidualny i konkretny, nie został także powiązany z jakąkolwiek normą prawną.

Odnosząc się do postawionych zarzutów naruszenia prawa materialnego uprawniony wskazał, że sporny znak posiada zdolność odróżniającą co potwierdza rejestracja udzielona w Szwajcarii.

Zdaniem uprawnionego, zarzut wnioskodawcy dotyczy dwóch kwestii - założenia, że zajączek to symbol Wielkanocy oraz twierdzenia, że forma przestrzenna - objęta ochroną spornego znaku towarowego jest typowa dla towaru w postaci "czekoladowego zajączka Wielkanocnego". W związku z tym, uprawniony stwierdził, że wnioskodawca wywiódł o istniejącej symbolice Wielkanocnej zajączka z zagranicznych orzeczeń.

Zdaniem spółki L., sporny znak zyskał wtórną zdolność odróżniającą w wyniku jego używania. Uprawniony podkreślił, że forma zajączka objętego ochroną znaku towarowego o nr [...] nie jest typowa, a występujące na rynku zajączki różnią się kształtem.

W zakresie zarzutu uzyskania prawa na znak towarowy w złej wierze uprawniony podniósł, że jest to zarzut nietrafny, samo zgłoszenie znaku nie uzasadnia złej wiary, tym bardziej, że sam wnioskodawca uzyskał ochronę na znak zawierający postać zajączka – [...].

W ocenie uprawnionego przedmiotowe postępowanie jest wyrazem walki konkurencyjnej i elementem sporów prawniczych.

Pismem z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie ponownie wypowiedział się wnioskodawca. W zakresie zakwestionowanego przez uprawnionego ze spornego prawa na znak towarowy interesu prawnego, wnioskodawca powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych. Zarzucił uprawnionemu błędne twierdzenia dotyczące interesu prawnego i odwołał się w tym zakresie na okoliczność wystąpienia przez uprawnionego do wnioskodawcy z żądaniem zaprzestania dystrybucji zajączków. Podważył twierdzenie uprawnionego o nielimitowanej formie przedstawieniowej zajączka i podniósł, że ilość możliwych form jest ograniczona co potwierdza orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości o unifikacji formy zajączka. O interesie prawnym świadczy także możliwe ryzyko spotkania się ze sprzeciwem uprawnionego wobec wnioskodawcy w odniesieniu do którejkolwiek formy zajączków oferowanych przez wnioskodawcę. Wnioskodawca stwierdził, że sporny znak towarowy nie miał i nie ma zdolności odróżniającej. A o zdolności rejestrowej nie świadczy fakt udzielenia prawa ochronnego, jak twierdzi uprawniony, ponieważ prawdziwość tej tezy wykluczałaby wniesienie wniosku o unieważnienie prawa na znak towarowy. Ponadto stanowisko uprawnionego o wtórnej zdolności rejestrowej nie zostało potwierdzone materiałem dowodowym i pozostało gołosłowne. Samo zaś używanie znaku towarowego nie musi skutkować uzyskaniem wtórnej zdolności odróżniającej, a uprawniony nie przeprowadził dowodu na okoliczność "nie tylko na intensywne używanie ale również musi udowodnić, że potencjalni nabywcy wiążą czekoladowego zajączka (obejmującego formę zajączka w złotym kolorze) zawsze z jego przedsiębiorstwem" (akta, tom I, k. 127). Wnioskodawca podtrzymał zarzuty naruszenia przez sporne prawo art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. i jednocześnie poinformował, że nie uzyskał prawa na wspólnotowy znak towarowy [...] (przywołany przez uprawnionego), a ponadto znak ten nie ma znaczenia w sprawie, ponieważ znak ten jest słowno-graficzno- przestrzenny z napisem T..

Na wezwanie organu wnioskodawca przy piśmie z dnia 27 września 2010 r. przedłożył do akt dowody potwierdzające, jego zdaniem, że przed dniem [...] marca 2006 r. wielu producentów wprowadzało na polski rynek figurki czekoladowego zająca.

Z kolei uprawniony złożył pismo dotyczące wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku informując, że sprzedaje w Polsce czekoladowe zajączki od 1997 r., powołał się na wyniki sprzedaży tak oznaczanego towaru oraz wydatki na reklamę. W piśmie z dnia 14 maja 2010 r. uprawniony dołączył katalogi wyrobów z lat 2005 i 2006. W kolejnym piśmie z dnia 27 maja 2010 r. uprawniony ustosunkował się do materiałów przedłożonych przez wnioskodawcę przy piśmie z dnia 27 kwietnia

2010 r. i stwierdził, że dowody te nie świadczą o sprzedaży w Polsce, przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, zajączków podobnych do zajączka L., a więc przeciwnie dowodzą, że zajączek L. jest bardzo charakterystyczny i wyróżnia się w segmencie podobnych produktów. Ponadto, uprawniony szczegółowo odniósł się i ocenił przedłożony przez wnioskodawcę materiał dowodowy. Stwierdził między innymi, że na polskim rynku oferowane były zajączki jedynie podobne do zajączka uprawnionego, ponieważ producenci stosowali odmienne formy zajączków. Zdaniem uprawnionego, wnioskodawca "miałby może rację gdyby sprawa dotyczyła abstrakcyjnej formy "zajączka wielkanocnego" (...), a nie konkretnego znaku towarowego jakim jest "zajączek L.".

W toku postępowania strony składały szereg pism procesowych w których prezentowały argumentację na poparcie swojego stanowiska oraz odpierały stanowisko strony przeciwnej.

Uprawniony nadal kwestionował interes prawny wnioskodawcy akcentując, że spółka T. wykazała co najwyżej interes faktyczny. Co do zarzutu braku zdolności odróżniającej uprawniony stwierdził, że stanowisko oparto na nieprawomocnych orzeczeniach wydanych za granicą, bez materiału dowodowego. Zdaniem uprawnionego, wnioskodawca nie wykazał, aby w dacie zgłoszenia znaku do ochrony, zajączek z czekolady był typowym symbolem Świąt Wielkanocnych w Polsce. Jednocześnie uprawniony oświadczył, że na polskim rynku występują zajączki wielkanocne o charakterystycznej formie różniące się kształtem, wielkością, kolorem, ilością i różnorodnością ozdób, ponieważ różni producenci stosują inne formy do produkcji. Podkreślił, że wnioskodawca uzyskał rejestrację wspólnotowego znaku towarowego CTM o nr [...], który obejmuje przestrzenny znak zajączek. W odniesieniu do materiałów dowodowych przedłożonych przez wnioskodawcę, uprawniony uznał, że materiały te potwierdzają istnienie zajączków jedynie podobnych do spornego znaku, a katalogi nie są dowodem na obecność w obrocie zajączków.

Z kolei spółka T. podtrzymywała swoje żądanie.

W ocenie wnioskodawcy, przedmiotowy znak towarowy nie zawiera żadnych elementów słownych, mających wpływ na jego poziom odróżnialności, natomiast dowody przedłożone przez uprawnionego potwierdzają używanie innego znaku towarowego również objętego ochroną na rzecz uprawnionego. Zdaniem wnioskodawcy materiały zgromadzone przez uprawnionego, mogą wyłącznie potwierdzać używanie innych znaków towarowych nie zaś spornego. Ponadto katalogi nie potwierdzają faktycznej obecności na rynku towaru opatrzonego spornym znakiem towarowym. W zakresie dowodów, które miały potwierdzać okoliczność wprowadzania do obrotu towarów w postaci spornego znaku przez wielu producentów, wnioskodawca uznał, że przed dniem "[...] marca 2006 r., na polskim rynku dostępne były - poza podobnymi -również takie same figurki czekoladowego zajączka jak figurka objęta znakiem towarowym [...]". Zdaniem spółki T. potwierdzeniem faktu produkowania przez inne podmioty czekoladowych zajączków jest wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia [...] lipca 2006 r., sygn. akt [...], w którym Sąd stwierdził, że "kształt zajączka L. odpowiada naturalnemu wyglądowi siedzącego zająca. Nie ma charakteru unikalnego, na co wskazują wzory innych producentów S., F., G., R., H., R., O.", co świadczy, że przed datą zgłoszenia spornego znaku do ochrony na "rynku krajowym znana była forma siedzącego zajączka z czekolady". Uprawniony nie zakwestionował powołanych okoliczności. W ocenie wnioskodawcy stanowisko spółki T. potwierdza także treść decyzji OHIM o odmowie udzielenia prawa na znak odpowiadający spornemu znakowi z uwagi na brak zdolności odróżniającej, spowodowanej rozpowszechnieniem identycznej postaci - figurki zajączka na europejskim rynku. Wnioskodawca przedłożył organowi materiał dowodowy w postaci orzecznictwa w tym: wyroki Sądu Pierwszej Izby z dnia [...] grudnia 2010 r., wydane w sprawie zgłoszenia przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego opisanego jako forma zająca z czekolady - sygn. akt: [...], forma renifera z czekolady - sygn. akt: [...], forma zająca z czekolady z czerwoną tasiemką - sygn. akt: [...], opinii kulturoznawcy, kopii katalogów innych producentów wyrobów z czekolady.- w tym katalog firmy O..

W ocenie wnioskodawcy wykazał on, że "zajączek" stanowi symbol określonego zjawiska tj. "Świąt Wielkanocnych".

Podczas rozprawy w dniu [...] maja 2011 r. wnioskodawca podtrzymał swój wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy przestrzenny o nr

[...] oraz swoje stanowisko zaprezentowane w toku postępowania wynikające z jednolitego orzecznictwa, w szczególności uchwał Federalnego Sądu Patentowego w Niemczech z dnia 25 lutego 2010 r. o sygn. 25W(pat)33/09 oraz o sygn.

25W(pat)32/09. W uchwałach tych przyjęto, że trójwymiarowa forma zajączka wielkanocnego, w pozycji siedzącej, bez dodatkowych elementów i cech konstrukcyjnych nie wykazuje w odniesieniu do wyrobów czekoladowych ani abstrakcyjnej ani konkretnej zdolności odróżniającej, a wyroby czekoladowe są w okresie Świąt Wielkiej Nocy oferowane w wielu podobnych wariantach, różniących się jedynie w niuansach. Wykazanie zaś wtórnej zdolności odróżniającej takiego oznaczenia wymaga przedstawienia badań sondażowych pochodzących z okresu sprzedaży takiego rodzaju towaru. W odniesieniu do złej wiary uprawnionego, wnioskodawca stwierdził, że mogłaby zostać wyłączona jedynie w sytuacji wystąpienia przesłanek "a. używania znaku, ale także przed zgłoszeniem (...), b. intensywnego stopnia tego używania, dużo większego niż konkurentów w stosunku do znaków podobnych, c. posiadania przez zgłoszoną formę takiej postaci, która w perspektywie przeszłej rejestracji, z punktu widzenia zakresu jej ochrony, mimo wszystko pozwoliłaby przedsiębiorcom konkurencyjnym na swobodny wybór podobnej formy do oznaczania podobnych towarów" (akta, tom V, k. 53 - protokół z rozprawy). Jednocześnie wnioskodawca poinformował, że na rzecz jego przedsiębiorstwa nie są chronione znaki towarowe "czysto przestrzenne w postaci zajączka lecz zawsze z napisem T.". Uprawniony podtrzymał w pełni dotychczasowe stanowisko w sprawie. Podkreślił, że w Polsce brak jest jednolitego orzecznictwa w zakresie samego znaku towarowego o dokładnie takiej postaci jak znak sporny.

Oddalając przedmiotowy wniosek Urząd Patentowy RP w decyzji z dnia [...] maja 2011 r. stwierdził, że wnioskodawca ma interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego prawa ochronnego.

Odwołując się do konkretnych wyroków sądów administracyjnych Urząd Patentowy RP wskazał, że przywołane orzecznictwo potwierdza istnienie interesu prawnego wnioskodawcy, zwłaszcza, że strony postępowania są konkurentami na rynku, a zdaniem wnioskodawcy sporny znak towarowy jest oznaczeniem ogólnoinformacyjnym i powinien być dostępny wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego.

Skoro wnioskodawca twierdzi, że sporny znak towarowy pozbawiony jest zdolności odróżniającej z uwagi na to, iż stanowi on "oznaczenie typowe o silnym przekazie symbolicznym, a ponadto, twierdzi, że jest oznaczeniem "ogólnoinformacyjnym (wskazuje na sam towar, jakim jest czekoladowy zajączek wielkanocny)" to zdaniem organu ma interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa na sporny znak towarowy, gdyż strona powołała się na prawo do posługiwania się oznaczeniami ogólnoinformacyjnymi.

W ocenie Kolegium Orzekającego niezasadny jest zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy przestrzenny o nr [...] z naruszeniem art. 129 ust- 1 pkt 2 p.w.p. wyłączającego możliwość udzielania praw ochronnych na oznaczenia niemające dostatecznych znamion odróżniających. Przepis ten odsyła bezpośrednio do treści art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., precyzującego, iż znamion odróżniających nie mają oznaczenia, które nie nadają się do oznaczania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone. Znamiona odróżniające znaku towarowego zawierają się w jego strukturze i jeżeli budowa znaku nie wykazuje jakichkolwiek cech charakterystycznych to znak taki pozbawiony jest dostatecznych znamion odróżniających i nie nadaje się do identyfikacji towaru jako pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy. Zatem, kryterium oceny występujących w znaku znamion odróżniających są cechy strukturalne ocenianego znaku towarowego wobec towarów przeznaczonych do oznaczania ocenianym znakiem - ocena zdolności in concreto.

Organ przypomniał, że sporny znak towarowy został przeznaczony do oznaczania produktów czekoladowych w klasie 31 klasyfikacji nicejskiej. Znak ten jest znakiem przestrzennym, na którego formę przedstawieniową składa się przestrzenna postać siedzącego zajączka, całość znaku wykorzystuje kolor złoty. Należy więc przyjąć, że forma przedstawieniowa spornego znaku towarowego stanowi kompozycję, która w ocenie Kolegium Orzekającego, użyta do oznaczania towarów z klasy 31 tj. produktów czekoladowych, posiada dostateczne znamiona odróżniające pozwalające wyróżnić towary uprawnionego od towarów tego samego rodzaju pochodzących z innych przedsiębiorstw.

Należy podkreślić, że uprawniony uzyskując ochronę na sporny znak towarowy posiada wyłączność używania tego znaku towarowego. Zdaniem Kolegium Orzekającego, brak jest podstaw by przyjąć, iż sporny znak towarowy o nr

[...] w postaci przestrzennej formy zająca, w złotym kolorze nie nadaje się do odróżniania wyrobów czekoladowych, jako że taka właśnie postać zająca w kolorze złotym jest symbolem Świąt Wielkanocy, jak twierdzi wnioskodawca.

Odnosząc się do stanowiska spółki T., że czekoladowy zajączek jest sezonową formą towaru związanego bezpośrednio ze świętami Wielkanocnymi Urząd Patentowy stwierdził, że wnioskodawca nie wykazał aby zajączek w kolorze złotym był powszechnie łączony przez Polaków z tymi świętami. Organ wskazał, że brak jest jakichkolwiek badań potwierdzających istnienie związku między świętami Wielkanocnymi a postacią zajączka wśród odbiorców. W istocie bowiem nie chodzi tu o sam symbol Świąt Wielkanocnych mający postać zajączka, ale o zajączka w złotym kolorze o konkretnej postaci, chronionej prawem o nr [...], bo tylko w takim aspekcie zdaniem organu, należy rozpatrywać konkretną zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego, a więc relację znaku towarowego w stosunku do towarów - produktów czekoladowych.

W ocenie Kolegium Orzekającego, w niniejszej sprawie nie przedłożono dowodów potwierdzających, że przedmiotowy znak towarowy nie pełni prawidłowo funkcji znaku towarowego, w szczególności, że nie nadaje się do odróżniania w obrocie wyrobów czekoladowych. Stąd, nie można przyjąć twierdzenia wnioskodawcy o limitowanej liczbie form przedstawienia zajączka, wynikającej z ograniczeń technologicznych wykonania formy, koniecznej do wypełnienia jej czekoladą i wiązania tych okoliczności ze zdolnością ochronną znaku towarowego.

W ocenie Kolegium Orzekającego, twierdzenie to stoi w sprzeczności z przedłożonym przez wnioskodawcę materiałem dowodowym na okoliczność produkowania i wprowadzania na rynek czekoladowych figurek zajączka przez inne podmioty w których zajączek został przedstawiony w najróżniejszych ujęciach, pozach czy kolorystyce. W tym aspekcie sprawy istotne jest, zdaniem Kolegium Orzekającego, że forma przedstawieniowa zajączka jest ograniczona jedynie cechami, które przypisane są temu zwierzęciu i jego wyobrażeniom nadanym przez człowieka. Założenie takie pozwala na uzasadnioną tezę, w myśl której przedstawienie zajączka nie poddaje się jakimkolwiek ograniczeniom. Nie można w związku z tym postawić zarzutu, iż sporny znak towarowy wypełnia w całości sferę wyobrażeń związanych z zajączkiem jako symbolem Świąt Wielkanocnych. Przyjęcie argumentacji wnioskodawcy za słuszną, prowadziłoby do bezpodstawnego uznania, iż ta i wyłącznie ta forma przedstawieniowa zajączka jest symbolem świąt i konsekwentnie, że udzielenie prawa ochronnego na ten znak towarowy narusza przepisy bezwzględnie eliminujące z ochrony znaki pozbawione znamion odróżniających względem towarów nim oznaczanych.

Kolegium Orzekające, nie podzieliło poglądu wnioskodawcy, aby o braku zdolności ochronnej znaku towarowego decydowały orzeczenia lub też decyzje wydane przez organy sądowe i administracyjne.

Po pierwsze, orzeczenia i decyzje te nie dotyczą przedmiotowego znaku towarowego (ale np. znaków krzyżówkowych) 113, znaku Zajączka T., tom IV, k. 141-151, zgłoszeń przestrzennych wspólnotowych znaków towarowych opisanych jako forma zająca z czekolady - sygn. akt: [...], forma renifera z czekolady - sygn. akt: [...], forma zająca z czekolady z czerwoną tasiemką - sygn. akt:

[...]. tom IV, k. 218 - 266), po drugie, Kolegium Orzekające rozpatrując niniejszy wniosek zobowiązane jest do dokonania własnych ustaleń w zakresie konkretnej sprawy, zatem powoływane przez wnioskodawcę orzecznictwo nie ma wpływu na wynik sprawy.

Ponadto zaakcentowano, że ustalenia organu rozpatrującego niniejszy wniosek dokonane zostały wyłącznie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, a nie w świetle wcześniejszej praktyki orzeczniczej. W tym też kontekście, bez znaczenia dla niniejszej sprawy pozostaje argumentacja wnioskodawcy powołana za uzasadnieniem wyroku Sądu Apelacyjnego w [...][...] Wydział [...] z dnia [...] lipca 2006 r., sygn. akt [...] (akta, tom IV, k. 141 - 151) o braku unikalnego charakteru zajączka "L." na tle wzorów pochodzących od innych producentów, ponieważ dla prawidłowej oceny zdolności odróżniającej istotne są znamiona odróżniające nie zaś unikalność czy oryginalność przejawiająca się w formie przedstawieniowej ocenianego znaku.

Zdaniem organu, przedłożone przez wnioskodawcę opracowanie p.t.: "Zając we współczesnym potocznym obrazie polskich świat wielkanocnych" nie może przesądzać o wyniku sprawy. W tym zakresie Urząd Patentowy odwołał się do orzecznictwa, przyjmując za swoje wyrażone w nich poglądy a mianowicie, że przedmiotowa opinia (opracowanie) ma charakter dokumentu prywatnego, nie ma waloru opinii specjalistycznej, pochodzi od strony zainteresowanej i sporządzona jest na jej koszt, co dyskwalifikuje ją jako nieobiektywną. W analogiczny sposób organ ocenił walor opinii autorstwa dr E. K. złożonej przez uprawnionego ( "Zając jako symbol Wielkanocny w Polsce).

Odnośnie zarzutu zgłoszenia spornego znaku towarowego o nr [...] w złej wierze (art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.) organ stwierdził, że jest to zarzut niezasadny.

Urząd Patentowy wskazał, że wnioskodawca zarzucił, iż sporny znak towarowy zgłosił znak w złej wierze, ponieważ uprawniony wiedział jaki charakter ma znak zajączek a więc, że jest to typowy wygląd i kształt towaru oferowanego w okresie Świąt Wielkanocnych, zatem wygląd jest zdeterminowany funkcją, zaś sama forma zajączka jest ograniczona procesem technologicznym. Podkreślił, że sporny znak towarowy nie jest używany, ponieważ uprawniony używa znaku słowno-graficzno-przestrzennego o nr [...]. Wnioskodawca argumentował również, że zgłoszenie spornego znaku towarowego jest monopolizowaniem formy wyrobów czekoladowych, które poprzez swoją symbolikę nie mogą być objęte monopolem jednego producenta.

Zadaniem Kolegium Orzekającego, podniósł w rzeczywistości te same argumenty, które były podstawą podniesionego zarzutu naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

W ocenie organu, ww. okoliczności nie świadczą o złej wierze uprawnionego, a sama wiedza uprawnionego o istnieniu, według wnioskodawcy, symbolu w formie czekoladowych zajączków związanych ze świętami Wielkanocnymi i oferowanych w czasie ich trwania nie może stanowić zdaniem Urzędu Patentowego, podstawy dla potwierdzenia złej wiary, skoro nie towarzyszyły temu żadne dodatkowe okoliczności świadczące o nagannym charakterze działań uprawnionego. Argumentacja wnioskodawcy o nieużywaniu spornego znaku towarowego, w ocenie Kolegium Orzekającego, nie jest objęta zakresem wniosku o unieważnienie prawa wyłącznego na znak towarowy - zgodnie z dyspozycją art. 164 p.w.p. Jeżeli wnioskodawca zażąda wykazania używania spornego znaku towarowego, wówczas wystąpienie z takim wnioskiem będzie należało oprzeć o przepis art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz uwzględnić upływ pięciu lat od dnia, z którym ustawodawca wiąże obowiązek wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego przez uprawnionego. W niniejszej sprawie pięć lat będzie liczone od dnia 31 maja 2007 r., co wynika z treści art. 152 15 p.w.p.

W niniejszej sprawie istotne jest ustalenie, że zgłoszenie spornego znaku towarowego nie nastąpiło w celu wymuszenia ustępstw finansowych czy zawarcia umowy licencyjnej. Sama zaś działalność uprawnionego i charakter jego działań, w tym znajomość rynku - niewątpliwa z uwagi na wieloletnią obecność uprawnionego w branży producentów produktów z czekolady oraz znajomość nazewnictwa wyrobów z tej dziedziny działalności gospodarczej nie determinuje złej wiary. Stąd też nie można przyjąć, że sporny znak towarowy ma blokujący charakter, skoro wykazano, iż zajączek może przybrać różnorodną formę przedstawieniową przejawiającą się w kształcie, kolorze postaci zajączka.

Według organu zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie przyjmuje się, że w złej wierze działa ten, kto dokonuje zgłoszenia znaku towarowego z innych powodów aniżeli chęć posiadania wyłączności jego używania dla własnych towarów, wskutek czego dochodzi do naruszenia cudzych praw podmiotowych, co nie zostało wykazane przez wnioskodawcę. Zatem zgłoszenie znaku towarowego i późniejsze jego używanie dla oznaczania określonego rodzaju towarów przez konkurencyjny podmiot nie można utożsamiać z działaniem uprawnionego w złej wierze.

W ocenie Kolegium Orzekającego bez wpływu na prawidłowość podjętej decyzji, w świetle postawionych zarzutów, ma okoliczność podniesiona przez uprawnionego, a mianowicie powołanie się na wtórną zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego o nr [...], skoro znak ten, jak ustaliło to Kolegium Orzekające, posiada pierwotną zdolność odróżniającą.

Ustalając wysokość zwrotu niezbędnych kosztów postępowania Kolegium oparło się na przepisach art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. a także § 10 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych (...) (Dz. U. Nr 2, poz. 163 ze zm.), ustalającego stawkę minimalną za prowadzenie spraw o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, na kwotę w wysokości 840 zł, Kolegium Orzekające postanowiło przyznać C. AG z siedzibą w K., Szwajcaria od T. Sp. z o.o. z siedzibą w P. podwojoną ww. kwotę, a więc 1680 zł.

W skardze na powyższą decyzję wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie spółka T., reprezentowana przez radcę prawnego, zarzuciła zaskarżonej decyzji:

I.1 naruszenie art. 77 § 4 k.p.a. poprzez nieuznanie za fakt powszechnie znany, że figurka (postać) zajączka, w tym zwłaszcza taka figurka wykonana z czekolady, opakowana w kolorową, zwłaszcza złotą folię (owijkę), a zarazem przedstawiająca zajączka w pozycji siedzącej, jest w Polsce symbolem Świąt Wielkanocnych;

a alternatywnie, w razie nieuwzględnienia powyższego zarzutu wskazano:

I.2 naruszenie art. 7 k.p.a. oraz art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., jak i art. 107 § 3 k.p.a. poprzez nieuznanie za fakt udowodniony, że figurka (postać) zajączka, w tym zwłaszcza taka figurka wykonana z czekolady, opakowana w kolorową, zwłaszcza złotą folię (owijkę), a zarazem przedstawiająca zajączka w pozycji siedzącej, jest w Polsce symbolem Świąt Wielkanocnych, w szczególności poprzez pominięcie w ocenie zajączka, w jakiejkolwiek postaci, w tym zwłaszcza wykonanego z czekolady, jako symbolu Świąt Wielkanocnych w Polsce, opinii opracowanej na zlecenie skarżącej (tu: opinii dr K. S. pt.: "Zając we współczesnym potocznym obrazie polskich świat wielkanocnych") oraz innych materiałów w postaci kart pocztowych na Święta Wielkanocne, treści życzeń z okazji tych świąt oraz wielu zdjęć przykładowych figurek czekoladowego zajączka z elementami tych świąt, pochodzących od innych przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, jako dowodów na taką okoliczność, a uznanie za jedyny dowód na tę okoliczność "badań", które potwierdzałyby istnienie związku między wymienionymi Świętami a postacią zajączka ze spornego znaku wśród odbiorców w Polsce, podczas gdy nie dokonano jakiejkolwiek analizy ww. materiałów, w tym wskazanej opinii, pod względem znaczenia wynikających z nich argumentów w odniesieniu do wspomnianej okoliczności, a także nie zostało wyjaśnione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, o jakiego rodzaju wymagane "badania" tu chodzi, jak też nie zostało też wyjaśnione w uzasadnieniu tej decyzji, z jakich powodów odmówiono innym wskazanym materiałom przedkładanym przez skarżącą, poza samą rzeczoną opinią, mocy dowodowej w zakresie omawianej okoliczności;

I.3 naruszenie art. 7 k.p.a., a zarazem naruszenie art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., poprzez przyjęcie, że przy ocenie zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego orzecznictwo sądowe i decyzje powołane przez skarżącą, w tym zwłaszcza orzeczenia sądów UE oraz decyzje OHIM, jak również uchwały Federalnego Sądu Patentowego w Niemczech, a także wyrok SN oraz wyrok SA w [...] o sygn. akt [...], "nie ma wpływu na wynik sprawy" i "pozostaje bez znaczenia" w tej kwestii, a tym samym poprzez pominięcie wymienionych orzeczeń i decyzji, w tym jako dowodów w sprawie, przy ocenie wskazanej kwestii, w szczególności nierozważenie podnoszonych w nich okoliczności faktycznych i argumentów merytorycznych w zakresie oceny wymienionej kwestii, podczas gdy wymienione orzeczenia i decyzje powinny być wzięte pod uwagę w ramach oceny tej kwestii, ponieważ były istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, a istotne tym bardziej, że dotyczyły identycznego znaku, jak znak towarowy będący przedmiotem sporu w tej sprawie, a także tym bardziej, że w części tych orzeczeń został stwierdzony fakt używania w Polsce dla wyrobów czekoladowych, przez innych przedsiębiorców, identycznych figurek "zajączka", w tym w bardzo podobnym opakowaniu, w szczególności w złotej folii, jak ta figurka i jej opakowanie, którą przedstawia sporny znak, a przy tym używania takich figurek przed datą zgłoszenia tego znaku do rejestracji;

I.4 naruszenie art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., oraz art. 107 § 3 k.p.a., poprzez brak ustaleń w kwestii zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, a dokładniej niedokonanie oceny takiej zdolności tego znaku na tle typowych cech zajączka (jako elementu natury), a zarazem na tle innych form przedstawieniowych czekoladowego zajączka, pochodzących od innych przedsiębiorców w Polsce (jak i za granicą), pod kątem posiadania przez ten znak elementów w znaczący sposób wyróżniających go spośród tych innych form, a przy tym brak odwołania się przy takiej ocenie do konkretnych z tych innych form czekoladowych zajączków, jak też w konsekwencji brak przedstawienia tego rodzaju ustaleń w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji oraz brak wskazania w uzasadnieniu tej decyzji na tego rodzaju dowody, a stwierdzenie jedynie, że nie przedłożono dowodów, że sporny znak nie nadaje się do odróżniania w obrocie wyrobów czekoladowych, podczas gdy takie dowody zostały przedłożone, w szczególności w postaci czekoladowego zajączka w kolorowej owijce produkowanego przez przedsiębiorstwo "O.", a przy tym oferowanego przed datą zgłoszenia spornego znaku do rejestracji, o kształcie (formie) identycznym z postacią czekoladowego zajączka zawartą w spornym znaku, podczas gdy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji brak oceny znaczenia okoliczności związanej z zajączkiem "O." dla ustaleń w kwestii zdolności odróżniającej spornego znaku i brak też wyjaśnienia powodów, dla których wskazanemu dowodowi odmówiono mocy dowodowej w tej kwestii;

I.5 naruszenie art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., oraz art. 107 § 3 k.p.a., poprzez stwierdzenie, że jeśli chodzi o przestrzenną formę przedstawienia czekoladowego zajączka, to w świetle materiału dowodowego przedłożonego przez skarżącą nie występuje limitowana liczba takich form, wynikająca z ograniczeń technologicznych wykonania formy koniecznej do wypełnienia jej czekoladą i wobec tego brak jest powiązania tej okoliczności z oceną zdolności odróżniającej znaku towarowego, zwłaszcza, że forma przedstawienia czekoladowego zajączka jest ograniczona jedynie cechami, które są przypisane temu zwierzęciu i jego wyobrażeniom nadanym przez człowieka i z tego względu ta forma nie poddaje się jakimkolwiek ograniczeniom, podczas gdy w świetle wskazanego materiału dowodowego występują na rynku, krajowym i zagranicznym, tylko dwie zasadnicze przestrzenne formy czekoladowego zajączka, tj. forma zajączka stojącego i forma zajączka siedzącego, z których druga została objęta prawem wyłącznym do spornego znaku, podczas gdy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie zostało wyjaśnione, jakie są te cechy, które są przypisywane zajączkowi w wyobrażeniu człowieka o tym zwierzęciu, a którymi to cechami jedynie mogłaby być ograniczona forma przedstawienia zajączka i przez to ograniczona byłaby możliwość objęcia takiej formy wyłącznością wynikającą z prawa ochronnego na znak towarowy;

II naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

II.1 naruszenie art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz w zw. z art. 3 ust. 1 lit. b Dyrektywy nr 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008 r., s. 25-33, dalej "dyrektywa"), poprzez błędną jego wykładnię, polegającą na pominięciu, w ramach stwierdzenia konkretnej zdolności odróżniającej danego znaku towarowego, wymogu ustalenia, że znak posiada elementy, dzięki którym w znaczący sposób odbiega od norm lub zwyczajów występujących w danym sektorze towarów, do oznaczania których przeznaczony jest znak, oraz na pominięciu w badaniu wspomnianej zdolności interesu konkurencyjnych przedsiębiorców w dostępie do oznaczeń opisowych, podczas gdy dopiero ustalenie tego rodzaju elementów w znaku, a także wzięcie pod uwagę wspomnianego interesu innych przedsiębiorców z danej branży, pozwala na "zawłaszczenie" (monopolizację) znaku w praktyce handlowej przez udzielenie prawa do takiego znaku na rzecz jednego z przedsiębiorców konkurujących w danym sektorze rynku i poprzez to ograniczenie przysługującego im prawa do swobodnego dostępu do oznaczeń opisowych;

II.2 naruszenie art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez błędną jego wykładnię, polegającą na przyjęciu, że uznanie danego znaku towarowego - w ramach oceny konkretnej zdolności odróżniającej - za mający charakter opisowy w odniesieniu do oznaczanych nim towarów, w tym za stanowiący symbol świąt, jest możliwe tylko wtedy, gdy dokładnie taka sama, tj. "ta i wyłącznie ta" postać spornego znaku (tu: czekoladowego zajączka w owijce w kolorze) jest łączona przez odbiorców towarów, oznaczanych tym znakiem, z samym towarem, w szczególności towarem będącym symbolem określonych świąt (tu: Świąt Wielkanocnych), podczas gdy do uznania danego znaku (tu: figurki czekoladowego zajączka z określonym wyżej dekoracyjnym opakowaniem) za mający wskazany charakter, w tym za będący symbolem wspomnianych świąt, nie jest konieczne, aby "wypełniał on w całości sferę wyobrażeń związanych z zajączkiem jako symbolem Świąt Wielkanocy", ponieważ do takiego uznania wystarczy, że znak, z uwagi na swój całościowy wygląd, stanowi jedną z przykładowych postaci figurki zajączka, traktowanego przez odbiorów na ryku jako symbol tych świąt;

II.3 naruszenie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez przyjęcie, że dla oceny zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze bez znaczenia jest, czy uprawniony do tego znaku rozpoczął używanie tego znaku po jego rejestracji, a także czy, zgłaszając znak do rejestracji, miał zamiar jego używania, ponieważ tego rodzaju okoliczność ma znaczenie tylko z punktu widzenia oceny rzeczywistego używania znaku towarowego i dlatego jest brana pod uwagę wyłącznie w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa na znak, podczas gdy okoliczność używania znaku po jego rejestracji ma znaczenie także dla oceny zgłoszenia znaku w złej "wierze i unieważnienia z tej przyczyny prawa do znaku w szczególności w ramach takiej oceny ma znaczenie, czy zgłaszającemu towarzyszył zamiar używania znaku.

Wskazując na powyższe wniesiono o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W obszernym (54 strony) uzasadnieniu skargi rozwinięto poszczególne zarzuty.

W zakresie zarzutu I.1 podkreślono, że w niniejszej sprawie istniały wszelkie dane ku temu, aby uznać, że figurka czekoladowego zajączka jako symbol Świąt Wielkanocnych w Polsce jest faktem powszechnie znanym.

Skarżąca wyjaśniła, że do materiału dowodowego przedmiotowej sprawy przedłożyła liczne dowody, w tym opinię dr K. S. pt.: "Zając we współczesnym potocznym obrazie polskich świat wielkanocnych" oraz katalogi kart pocztowych na Święta Wielkanocne, wydruki ze stron internetowych z treścią życzeń z okazji tych świąt oraz wiele zdjęć przykładowych figurek czekoladowego zajączka z elementami tych świąt używanych przez różnych przedsiębiorców branży spożywczej (tak w Polsce, jak i za granicą), z których to dowodów wynika, że w powszechnym odbiorze mieszkańców Polski zajączek, w tym figurka czekoladowego zajączka, stanowi symbol Świąt Wielkanocnych. Dotyczy to także takiej figurki opakowanej w kolorową folię (owijkę), a zarazem figurki przedstawiającej zajączka w pozycji siedzącej. Wszystkie te wymienione elementy należą bowiem do spotykanej w kulturze polskiej, a tym samym w odpowiadającej jej praktyce obrotu handlowego w Polsce stylizacji oraz formy opakowania czekoladowej figurki zajączka jako symbolu wielkanocnego (w szczególności folia w kolorze złotym jest przecież elementem opakowania prezentu, a w takiej funkcji jest też używany czekoladowy zajączek w Polsce).

Zdaniem skarżącej, organ nie rozpatrzył tych dowodów z punktu widzenia uznania, że zajączek jako symbol wspomnianych świąt jest faktem powszechnie znanym w Polsce. Tym samym UP naruszył art. 77 § 4 k.p.a.

Skarżąca zauważyła, że podnoszone naruszenie jest o tyle oczywiste, że w powszechnym mniemaniu odbiorców krajowych, tj. w świadomości przeciętnego mieszkańca Polski, istnieją określone symbole Świąt Wielkanocnych. Skarżąca przyznaje, że takich symboli jest kilka, a nie tylko jeden. Niemniej nie powinno budzić wątpliwości, że do symboli wielkanocnych należy przede wszystkim pisanka, baranek, kurczątko, a także zajączek. Figurki, czy inne przedmioty przedstawiające takie symbole, stanowią z reguły wyposażenie każdego gospodarstwa domowego w Polsce w okresie Świąt Wielkanocnych. Są one elementem ozdobienia stołów wielkanocnych, a także są wręczane jako prezenty. Do takich prezentów należą bardzo często czekoladowe jajeczka, a zwłaszcza figurki czekoladowych zajączków w kolorowych owijkach (foliach), wskazujących na charakter takich przedmiotów jako prezentów świątecznych. Wskazany fakt należy do swoistego rytuału świątecznego, a tym samym jest faktem powszechnie znanym. Dlatego nie wymaga wcale dowodu, że zajączek, w tym figurka takiego zajączka z czekolady, opakowana w kolorową owijkę (folię), jest przedmiotem symbolizującym Święta Wielkanocne. Przekonuje też o tym dodatkowo praktyka obrotu, która pokazuje, że tego rodzaju przedmiot nie występuje jako towar na rynku poza wymienionym okresem świątecznym. Również ta ostatnia wymieniona okoliczność jest zasobem tzw. doświadczenia życiowego każdego przeciętnego mieszkańca Polski i jako taka nie wymaga żadnego formalnego dowodu.

Odnośnie zarzutu opisanego w punkcie I.2 skarżąca zaakcentowała całkowicie pominięcie przez organ okoliczności wynikające z dowodów w postaci kart pocztowych oraz życzeń na Święta Wielkanocne, a także wielu zdjęć przykładowych figurek czekoladowego zajączka - i co należy podkreślić - takich figurek zawierających elementy tych świąt, a używanych przez różnych przedsiębiorców branży spożywczej (tak w Polsce, jak i za granicą), z których to dowodów wynika symboliczny dla wspomnianych świąt charakter figurki zajączka. Dotyczy to zwłaszcza zajączka czekoladowego, opakowanego w folię (owijkę) w kolorze złotym.

Urząd nie rozpatrzył wymienionych dowodów, a przy tym nie tylko nie rozpatrzył ich w sposób wyczerpujący, lecz nie rozpatrzył ich w żaden sposób. Zarazem takim działaniem UP naruszył art. 107 § 3 k.p.a., ponieważ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji próżno szukać jakichkolwiek wyjaśnień, co do znaczenia wspomnianych wyżej dowodów w rozstrzygnięciu przedmiotowej sprawy, a zwłaszcza przyczyn, dla których dowodom tym UP odmówił wiarygodności czy mocy dowodowej.

Niezależnie od tego zdaniem strony, Urząd Patentowy naruszył art. 7 k.p.a. poprzez to, że z góry, a przy tym jedynie w oparciu o sam charakter tego dowodu, a więc bez jakiejkolwiek, a tym bardziej bez dokładnej analizy treści merytorycznej, odmówił znaczenia w rozstrzygnięciu sprawy przedłożonemu przez skarżącą dowodowi w postaci opinii dr K. S. pt.: "Zając we współczesnym potocznym obrazie polskich świat wielkanocnych". UP nie zbadał zatem w ogóle tego dowodu, czym zarazem naruszył art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., nie czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązkowi wszechstronnego i wyczerpującego zebrania materiału dowodowego i jego rozpatrzenia, w tym ustalenia okoliczności za udowodnioną na podstawie całokształtu tego materiału. Powołanie się przy odrzuceniu wspomnianego dowodu na pogląd orzecznictwa, dotyczący prywatnych opinii naukowych przedkładanych przez strony postępowania, jest w tym przypadku chybione. Cytowana opinia dr K. S. wskazywała na wiele różnych okoliczności faktycznych z dziedziny tradycji, kultury i obyczajów dotyczących Polski i jej mieszkańców, które odnosiły się wprost do zajączka, w tym czekoladowego zajączka, jako symbolu wielkanocnego. Co szczególnie ważne, wspomniane okoliczności opierały się także na źródłach naukowych. Odrzucenie zatem a limine tego rodzaju dowodu tylko z racji charakteru tej opinii jako prywatnej było nieuprawnione. Opinia ta stanowiła bowiem element stanowiska strony i jako taka nie mogła podlegać całkowitemu pominięciu.

Zdaniem skarżącej, wadliwym jest także uznanie przez UP za jedyny dowód na okoliczność dotyczącą symbolicznego charakteru (czekoladowej figurki) zajączka wielkanocnego, "badań", które potwierdzałyby istnienie związku między wymienionymi świętami a postacią zajączka ze spornego znaku wśród odbiorców w Polsce.

UP nie wyjaśnił w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, jakie dokładnie "badania" ma na myśli. Natomiast jeśli Urząd ten oczekiwał tego rodzaju dowodu, przypisując mu podstawowe znaczenie w omawianej kwestii, to powinien był zwrócić na to uwagę skarżącej, wzywając ją do przedłożenia takiego dowodu. Zaniechanie powyższego działania skarżąca kwalifikuje jako naruszenie art. 7 k.p.a., art. 8 i art. 10 k.p.a.

Ostatecznie, zdaniem strony, jeśli UP taką dużą wagę przywiązywał do "badań", to powinien był wystąpić formalnie o odpowiednią dla omawianej kwestii opinię biegłego (najprawdopodobniej - bo nie jest to w pełni jasne - opinię biegłego w dziedzinie kulturoznawstwa) a skoro jednak UP zaniechał tego rodzaju własnych działań, powinien był - mimo prywatnego charakteru wspomnianej opinii dr K. S. - zbadać treść tej opinii pod kątem okoliczności, które miałyby wynikać z owych "badań", o których jedynie ogólnikowo wspomniał Urząd.

Strona podnosi przy tym, że enigmatycznym pojęciem "badań" należy rozumieć badania opinii publicznej, to w ocenie skarżącej takie badania były nawet zbyteczne wobec innych dowodów, przedłożonych już przez skarżącą do akt sprawy, w szczególności w postaci kart pocztowych na Święta Wielkanocne oraz treści życzeń na te Święta, a także zdjęć wielu figurek czekoladowego zajączka używanych przez przedsiębiorców branży spożywczej (w Polsce, jak i za granicą). Wskazane dowody znajdują się też zresztą w powszechnie dostępnych zasobach internetowych. Tymczasem UP zaniechał jakiegokolwiek zbadania wszelkich z wymienionych wyżej dowodów.

Skarżąca podnosi także, że zajączek, w tym figurka zajączka w czekoladzie, w pozycji siedzącej, opakowana w kolorową, zwłaszcza złotą owijkę, jest jednym z kilku

symboli Świąt Wielkanocnych, obok pisanki, baranka czy kurczaczka. W tym kontekście wymaga więc zaznaczenia, że stwierdzana w omawianym zarzucie wada zaskarżonej decyzji polega także na tym, że UP w ogóle nie dążył do ustalenia, co jest w Polsce symbolem Świąt Wielkanocnych. Wprawdzie Urząd ten zaprzeczył, że jest nim wspomniany zajączek, w tym wskazana figurka, ale nie powiedział, co zamiast owego zajączka jest w Polsce symbolem takich świąt.

Można się bowiem tylko domyślać, gdyż z decyzji tej to nie wynika, a mianowicie, że UP przyjmuje, iż są inne, w jego ocenie, autentyczne symbole Świąt Wielkanocnych w Polsce, ale nie jest nim zajączek. Ponadto aktualny jest zarzut naruszenia przez wspomniane zaniechanie art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. Mając bowiem odpowiednie ku temu dowody (w postaci kart pocztowych, tekstów życzeń świątecznych oraz zdjęć czekoladowych zajączków z elementami świątecznymi) UP w ogóle pominął te dowody i nie rozważył ich pod kątem podnoszonej we wniosku skarżącej symboliki świątecznej figurki czekoladowego zajączka, jaka jest objęta spornym znakiem towarowym [...].

Zdaniem skarżącej gdyby UP dokładnie rozważył wszystkie dowody, o których mowa wyżej, musiałby dojść do wniosku, że świadczą one o symbolicznym charakterze zajączka, w tym o takim charakterze czekoladowej figurki zajączka w pozycji siedzącej, opakowanego w kolorową, zwłaszcza złotą folię (owijkę). Wszystkie bowiem z wymienionych elementów, zarówno co do kształtu zajączka, jak i co do sposobu jego opakowania, stanowią w Polsce zwykłą formę zjawiskową zajączka wielkanocnego, w szczególności zajączka wręczanego jako prezent na Święta Wielkanocne. Wobec takich ustaleń UP powinien był następnie stwierdzić, że w obliczu takich dowodów nie są potrzebne żadne dodatkowe dowody, w tym w postaci ogólnie określonych "badań". Na tej podstawie z kolei UP powinien ostatecznie uznać, że sporny znak towarowy, jako stanowiący element domeny publicznej, pozbawiony jest zdolności odróżniającej i wobec tego prawo na taki znak powinno zostać unieważnione, jak żądała tego skarżąca w swoim wniosku.

Uzasadniając z kolei zarzut sformułowany w punkcie I.3. skarżąca stwierdziła, że orzecznictwo przez niego wskazywane jest istotne w sprawie. Dotyczy bowiem kwestii monopolizacji na rzecz jednego przedsiębiorcy opisowych znaków towarowych, a tym bardziej istotne, że dotyczy wprost identycznej figurki czekoladowego "zajączka" w kolorowej, w tym złotej owijce jako znaku towarowego. Zarazem orzecznictwo to przyznaje wymienionej figurce, ze względu na jej symboliczny (świąteczny) charakter, funkcję czysto opisową, i to w odniesieniu do terytorium całej UE. Takie samo stanowisko zajmują sądy państw członkowskich UE w odniesieniu do wymienionego znaku, jak pokazują to np. najnowsze uchwały Federalnego Sądu Patentowego w Niemczech, na które powołała się skarżąca przed UP podczas rozprawy [...] maja 2011 r. Ponadto, w orzecznictwie krajowym, w szczególności w powołanym wyroku SA w [...] o sygn. akt [...], został stwierdzony fakt używania takiej samej figurki przez innych przedsiębiorców w Polsce, a przy tym przed datą jej zgłoszenia przez uprawnionego do rejestracji jako znaku towarowego.

Skarżąca podkreśla ogólne znaczenie orzecznictwa sądów i organów UE, wydane zwłaszcza na gruncie przepisów dyrektywy o znakach towarowych, dla stosowania odpowiednich krajowych przepisów państw członkowskich. Dotyczy to w szczególności stosowania art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p., którego stosowanie przez organy i sądy polskie powinno pozostawać w zgodzie ze stosowaniem art. 3 ust. 1 lit. b dyrektywy, a poprzez ten przepis także z art. 7 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE z 24.03.2009 r., nr L 78, s. 1 i nas).

Strona akcentuje, że w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się konieczność uwzględniania przez krajowe organy rozstrzygające zwłaszcza tej części dorobku jurysdykcyjnego UE, który dla danej sprawy, z uwagi na rozważane w niej sporne zagadnienie, ma istotne znaczenie dla rozpatrzenia tej sprawy.

Skarżąca podkreśla, że o istnieniu wymogu ścisłego trzymania się przez UP i sądy administracyjne linii orzeczniczej wyznaczonej w praktyce OHIM oraz w wyrokach sądów UE, przekonuje także szereg wyroków sądów administracyjnych w kwestii zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze z racji braku zamiaru jego używania.

Wobec powyższych ustaleń nie może być wątpliwości, że UP odmawiając znaczenia orzecznictwu UE w zakresie rozważanej sprawy, naruszył zarówno art. 7 k.p.a. oraz art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. UP zaniechał bowiem dokładnego ustalenia stanu faktycznego przedmiotowej sprawy w kontekście orzecznictwa cytowanego przez skarżącą.

Naruszenie wymienionych przepisów jest tym poważniejsze, że orzeczenia wskazywane przez skarżącą (i składane do akt sprawy wraz z tłumaczeniami na język polski) dotyczyły oceny zdolności odróżniającej tego samego znaku albo przynajmniej znaku bardzo podobnego do spornego znaku towarowego, a przy tym przeznaczonego do oznaczania identycznych towarów (w klasie 30: czekolada i wyroby czekoladowe). Naruszenie wspomnianych przepisów procesowych jest tym większe, że w niektórych z tych orzeczeń, tj. decyzjach OHIM i w wyrokach Sądu UE, został stwierdzony opisowy charakter spornego znaku towarowego (jako bezpośredniego symbolu Świąt Wielkanocnych) wprost w odniesieniu do terytorium całej UE, a zatem także do terytorium Polski. Znaczenie tych decyzji i wyroków jest niepodważalne z racji tego, że 24 maja 2012 r., w sprawie C-98/11 P Trybunał Sprawiedliwości UE utrzymał w mocy wyrok Sądu UE w sprawie oddalenia odwołań Uprawnionego od decyzji OHIM o unieważnieniu takiego samego wspólnotowego znaku towarowego, jak międzynarodowy znak towarowy [...], którego dotyczy przedmiotowa sprawa. W pełni podzielając stanowisko Sądu UE, Trybunał potwierdził okoliczności, o których wyżej mowa.

Tymczasem UP całkowicie pominął te wszystkie istotne względy wynikające z cytowanego orzecznictwa i to względy odnoszące się wprost do spornego znaku towarowego. Tym samym UP naruszył nie tylko art. 7 k.p.a., lecz także art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. Braki w ocenie dowodów, wynikające z kwestionowanej opinii z zaskarżonej decyzji są oczywiste, zarówno z punktu widzenia obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, jak i z punktu widzenia ustalenia okoliczności za udowodnioną na podstawie całokształtu tego materiału.

Bliższa analiza tego orzecznictwa, zwłaszcza decyzji OHIM i wyroków Sądu UE oraz uchwał Federalnego Sądu Patentowego Niemiec, dotyczących takiego samego znaku towarowego, jak sporny znak międzynarodowy [...], musiałaby skłonić UP do stwierdzenia, że figurka czekoladowego zajączka, będąca też w Polsce symbolem Świąt Wielkanocnych, ma charakter opisowy. Dodatkowo, figurka objęta spornym znakiem, nie posiada żadnych cech, które by ją czymkolwiek wyróżniały spośród powszechnie stosowanych figurek czekoladowego zajączka w działalności konkurencyjnych przedsiębiorców, tak w Polsce, jak i za granicą. Jednocześnie UP byłby w takim przypadku zmuszony uwzględnić także tę okoliczność, że zgodnie z faktami ustalonymi w wyroku SA w [...] o sygn. akt [...] identyczna figurka czekoladowego zajączka w kolorowej owijce była używana w Polsce przez innych przedsiębiorców i to przed datą zgłoszenia spornego znaku do rejestracji w odniesieniu do terytorium Polski. W konsekwencji, UP musiałby w takim przypadku dojść do przekonania, że sporny znak jest pozbawiony zdolności odróżniającej, a tym samym, że zgodnie z wnioskiem skarżącej prawo z rejestracji tego znaku w odniesieniu do terytorium Polski powinno zostać unieważnione.

Skarżąca stwierdza, że w zaskarżonym wyroku nie dokonano w ogóle oceny zdolności odróżniającej spornego międzynarodowego znaku towarowego [...] zgodnie z metodologią obowiązującą w zakresie takiej oceny. W szczególności, nie dokonano przede wszystkim ustalenia, na ile a dokładniej - pod jakim względem sam kształt (forma) czekoladowego zajączka, zawartego w tym znaku, różni się od kształtów zajączka jako zwierzęcia (tzw. elementu przyrody ożywionej).

W sytuacji, gdy znak zawiera występujące w przyrodzie elementy natury, ustalenie ich zdolności odróżniającej jako znaku towarowego jest uzależnione od zbadania, czy elementy te, z uwagi na swój kształt lub inne cechy są w znaczącym stopniu odmienne od zwykłych kształtów lub tych innych cech występujących w rzeczywistości. Dopiero stwierdzenie istnienia tego rodzaju (znaczących) odmienności pozwala zatem na stwierdzenie, że znak posiada zdolność odróżniającą.

Równocześnie w zaskarżonej decyzji brak też jakichkolwiek ustaleń w kwestii istotnych odmienności figurki czekoladowego zajączka w stosunku do występujących na rynku typowych form czekoladowego zajączka. W sytuacji, gdy sporny znak przedstawia zwykłą formę zajączka, a tym bardziej nie posiada cech, które na tle cech czekoladowych zajączków oferowanych przez innych przedsiębiorców krajowych, w znaczącym stopniu wyróżniałyby go jako towar na rynku w Polsce, nie można stwierdzić, że tak wyglądający znak ma zdolność odróżniającą. Skoro bowiem znak nie odznacza się tego rodzaju szczególnymi cechami, to należy do domeny publicznej, której monopolizacja na potrzeby indywidualnego przedsiębiorcy jest niedopuszczalna.

Skarżąca podkreśla, że w swoim stanowisku w kwestii braku zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego odwoływał się też do praktyki orzeczniczej dotyczącej ochrony czekoladowych figurek zajączka jako znaków towarowych nie tylko w Polsce, lecz także w państwach UE. W związku z tym skarżąca wskazywała na wspomniane już decyzje OHIM oraz wyroki Sądu UE w sprawie znaku wspólnotowego identycznego ze spornym znakiem międzynarodowym, jak również na inne orzeczenia OHIM dotyczące podobnych figurek zajączka, zgłaszanych przez innych przedsiębiorców.

Skarżąca zwraca uwagę, że przedstawiła szereg katalogów krajowych i zagranicznych producentów wyrobów czekoladowych, w których przedstawione były zdjęcia czekoladowych figurek zajączka w kolorowej owijce z dodatkowymi elementami dekoracyjnymi. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że były to figurki zajączka w pozycji siedzącej, bardzo podobne do zajączka ze spornego znaku, a także że produkty w postaci wspomnianych zajączków były oferowane - odpowiednio na rynku polskim, jak i na rynku zagranicznym - przed datą zgłoszenia spornego znaku do rejestracji w trybie międzynarodowym, w tym na terytorium Polski. Tymczasem UP nie odniósł się do tych dowodów w kontekście omawianej tu kwestii, tj. oceny znaczącej odmienności cech spornego znaku w porównaniu z pierwowzorem zajączka jako elementu natury, a także w porównaniu z innym konkretnymi figurkami czekoladowego zajączka, w tym zwłaszcza zajączka w pozycji siedzącej, wykorzystywanymi przez konkurentów. Nie wyjaśnił też w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, dlaczego doszło do pominięcia wymienionych dowodów.

Skarżąca przedłożyła do materiału dowodowego przedmiotowej sprawy i zarazem kilkakrotnie powoływała się w swoich pismach w sprawie (zob. wyżej) na zdjęcia czekoladowego zajączka pochodzącego od przedsiębiorstwa "O.". Znaczenie tego dowodu jest szczególnie duże, ponieważ figurka takiego zajączka jest bardzo podobna z figurką zajączka zawartego w spornym znaku. Fakt obecności czekoladowego zajączka przedsiębiorstwa "O." w obrocie jest tym większy dla rozstrzygnięcia sprawy, że produkt ten był oferowany na rynku przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji w odniesieniu do terytorium Polski. W zaskarżonej decyzji UP całkowicie pominął ten dowód.

Skarżąca uważa, za nietrafne ustalenie przyjęte w zaskarżonej decyzji, że w świetle materiału dowodowego nie występuje - w przypadku przestrzennego znaku towarowego w postaci czekoladowego zajączka - limitowana liczba form przestrzennych takiego zajączka wypełnianych czekoladą, uzasadniona względami technologicznymi. Ustalenie takie jest błędne dlatego, że w świetle materiału dowodowego nie budzi wątpliwości, że istnieją jedynie dwie przestrzenne formy czekoladowego zajączka, tj. forma zajączka w pozycji stojącej oraz forma zajączka w pozycji siedzącej. Ta druga forma została objęta monopolem w wyniku rejestracji spornego znaku. Wskazany fakt występowania jedynie dwóch wymienionych form przestrzennych zajączka jako wyrobu czekoladowego nie został zaprzeczony przez UP przez wskazanie jakiejś trzeciej czy nawet kolejnych form przestrzennych takiego zajączka. Zaprzeczenie takie było zatem jedynie gołosłowne i wbrew faktom wynikającym ze wspomnianych dowodów przedłożonych przez skarżącą, a odnoszących się przy tym nie tylko do rynku krajowego, ale nawet i rynku zagranicznego. Dowody te pokazują bowiem powszechność występowania tylko tych dwóch form przestrzennych czekoladowego zajączka (stojącego i siedzącego).

Okoliczność ograniczonej liczby form przestrzennych zajączka jest ważna, ponieważ bezpośrednio przekłada się na ocenę zdolności odróżniającej znaku towarowego. Fakt, że liczba takich form jest limitowana względami technologicznymi oznacza, że dla przedsiębiorców na rynku w zakresie określonych towarów, dostępna jest tylko ta ograniczona liczba form tych towarów. Mając zatem do wyboru tylko dwie wymienione formy, przedsiębiorcy nie mogą być ograniczeni w odniesieniu do żadnej z nich. Tego rodzaju sytuacja byłaby sprzeczna z zasadą swobodnego dostępu do powszechnych form prowadzenia działalności gospodarczej, tu - do przestrzennych form wykorzystywanych dla wyrobów czekoladowych.

Za bezpodstawne uznaje skarżąca stwierdzenie w zaskarżonej decyzji, że forma przedstawienia czekoladowego zajączka jest ograniczona jedynie cechami, które są przypisane temu zwierzęciu i jego wyobrażeniom nadanym przez człowieka i z tego względu wspomniana forma nie poddaje się jakimkolwiek ograniczeniom. Stwierdzenie takie jest przede wszystkim wewnętrznie sprzeczne. Skoro bowiem forma przedstawienia zajączka w postaci wyrobu czekoladowego jest wyznaczona wyobrażeniem człowieka o tym zwierzęciu to znaczy, że jest ona ograniczona modelem zajączka jako zwierzęcia występującego w świadomości człowieka. Jeżeli zatem tak jest, to nie można powiedzieć, że wspomniana forma (przestrzennego) wyrobu czekoladowego "nie poddaje się jakimkolwiek ograniczeniom''.

W ocenie skarżącej, UP powinien był ustalić, jakie są przestrzenne formy zajączka jako wyrobu czekoladowego, oraz czy ograniczenie liczby takich form jest spowodowane względami technologicznymi. Powinien był wziąć przy tym pod uwagę zasadę swobodnego dostępu przedsiębiorców do powszechnie stosowanych środków wykonywania działalności gospodarczej w danym segmencie rynku (produktów). Powinien był także w ramach tego ustalenia dokładnie zbadać materiał dowodowy i wszechstronnie ocenić dowody odnoszące się do wspomnianej okoliczności.

Argumentując zarzuty naruszenia prawa materialnego opisane w punkcie II.1 i II.27 skarżąca zarzuciła, że w ramach oceny konkretnej zdolności odróżniającej spornego znaku organ nie uwzględnił wymogu ustalenia, że znak ten posiada elementy, dzięki którym w znaczący sposób odbiega od norm lub zwyczajów występujących w danym sektorze towarów, do oznaczania których przeznaczony został ten znak.

Skarżąca stwierdza, że ocena zdolności odróżniającej spornego znaku została też w zaskarżonej decyzji dokonana z pominięciem innego jeszcze kryterium takiej oceny, tj. uwzględnienia w niej interesu konkurentów z danej branży w dostępie do oznaczeń opisowych. UP stwierdził bowiem wiedzę uprawionego o istnieniu symbolu w formie czekoladowych zajączków związanych ze Świętami Wielkanocnymi i oferowanych przez różnych przedsiębiorców w czasie trwania tych świąt. Jednak nie uwzględnił tej okoliczności w ocenie zdolności odróżniającej spornego znaku (s. 14-15 zaskarżonej decyzji). Wspomnianą okoliczność UP odniósł wprost do oceny zgłoszenia spornego znaku w złej wierze, niemniej tuż wcześniej zauważył, że chodzi tu "w rzeczywistości o te same argumenty, które były podstawą podniesionego zarzutu naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p." (s. 15 tej decyzji).

Strona podkreśla, że z cytowanych przez nią wyroków wynika, że ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego, w szczególności takiego znaku, co do którego sporne jest, czy nie ma on charakteru opisowego w odniesieniu do oznaczanych nim towarów, nie może się obyć bez zbadania, czy w świetle praktyki obrotu w danej branży udzielenie prawa ochronnego na taki znak nie naruszyłoby interesu uczestników tej branży w swobodnym dostępie do oznaczeń opisowych i nie ograniczyło w ten sposób przyznanej im prawnie, w tym konstytucyjnie, wolności prowadzenia działalności gospodarczej.

W ocenie skarżącej do uznania danego znaku (tu: czekoladowego zajączka z określonymi wyżej elementami ozdobnymi) za mający charakter opisowy, w tym za będący symbolem Świąt Wielkanocnych, nie jest konieczne - wbrew temu co równocześnie przyjął UP - aby "wypełniał on w całości sferę wyobrażeń związanych z zajączkiem jako symbolem Świąt Wielkiej nocy" (s. 12 zaskarżonej decyzji). Do takiego uznania wystarczy bowiem, że znak, z uwagi na swój całościowy wygląd, stanowi jedną z przykładowych postaci figurki zajączka, używanych przez producentów wyrobów czekoladowych i traktowanego przez odbiorów takich towarów na ryku jako symbol wspomnianych świąt.

Kwestionowany pogląd wyrażony w zaskarżonej decyzji jest właściwie sprzeczny z innymi stwierdzeniami z tej decyzji, a z pewnością nie da się go pogodzić z całością stanowiska UP w kwestii oceny zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego. Skarżąca akcentuje, że przecież sam UP przyjął, że w świetle materiału dowodowego sprawy istnieje bardzo duża, wręcz nieskończona liczba postaci czekoladowego zajączka, w tym takiego zajączka jako symbolu Świąt Wielkanocnych, ponieważ liczba ta jest wyznaczona jedynie wyobraźnią człowieka. Skoro tak, to przyjęte przez UP założenie oznaczyłoby, że do uznania takiego zajączka, tj. figurki czekoladowego zajączka, jako symbolu wspomnianych świąt nie mogłoby dojść nigdy. Jeśliby pogląd organu miał być trafny, znaczyłoby to, że żaden czekoladowy zajączek w pozycji stojącej nie może być uznany za symbol Świąt Wielkanocnych już tylko z tego powodu, że jest też przecież taki zajączek, ale w pozycji siedzącej, wobec czego, czekoladowy zajączek w pozycji stojącej nie wypełnia wszelkich (całości) wyobrażeń odbiorców o tego rodzaju zajączku jako symbolu Świąt Wielkanocnych.

Odwołując się do orzecznictwa skarżąca wskazuje, że stwierdzenia opisowości danego znaku towarowego - z punktu widzenia oceny jego (konkretnej) zdolności odróżniającej - nie jest konieczne, żeby znak ten łączył w sobie ogół (całość) wyobrażeń o danym zjawisku, które opisuje (którego jest symbolem). Do takiego stwierdzenia wystarczy, że jest on jedną z możliwych form, która wywołuje taki efekt opisowy (symboliczny), tj. że odpowiada jednemu, dość popularnemu wyobrażeniu o opisywanym (symbolizowanym) zjawisku.

W konsekwencji powyższego, UP przyjmując jednak odmienną wykładnię opisowego charakteru znaku towarowego na tle art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p., naruszył wymieniony przepis, w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Gdyby bowiem UP prawidłowo zinterpretował przesłanki uznania znaku towarowego za opisowy, przyjmując - w przypadku znaku przestrzennego - że do ustalenia takiego charakteru znaku wystarczy, iż znak ten przedstawia jedną z możliwych form, która w wyobrażeniu odbiorców wskazuje na cechy oznaczanego nim towaru, musiałby dojść do odmiennego wniosku niż ten, który został sformułowany w zaskarżonej decyzji. W takiej sytuacji Urząd ten byłby zmuszony uznać, że sporny znak towarowy, stanowiąc wprawdzie tylko jedną, niemniej jednak popularną w branży wyrobów czekoladowych figurkę wielkanocnego zajączka jako produktu oferowanego w okresie tych świąt, jest pozbawiony zdolności odróżniającej. Musiałby zatem stwierdzić, że sporny znak towarowy jako tego rodzaju przykładowa forma czekoladowego zajączka symbolizująca Święta Wielkanocne nie może być objęta wyłącznością na rzecz jednego przedsiębiorcy. Taka konstatacja prowadziłaby więc UP do uwzględnienia wniosku skarżącej i unieważnienia prawa na sporny znak towarowy w odniesieniu do terytorium Polski.

Odpierając, jako błędną, argumentację organu w zakresie oceny zgłoszenia spornego znaku w złej wierze (pkt II.3 skargi) skarżąca podnosi, że w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że zgłoszenie znaku do rejestracji bez zamiaru jego używania jest zgłoszeniem w złej wierze. Ta podstawa pozbawienia prawa do nieużywanego znaku jest przy tym odrębną podstawą od niewypełnienia obowiązku używania. Jej zastosowanie powoduje unieważnienie, a nie wygaśnięcie prawa ochronnego

W przypadku zgłoszenia w złej wierze poddaje się analizie czynnik subiektywny - zamiar (intencje). Czynnik ten bada się na tle okoliczności faktycznych, ale należące do nich nieużywanie odgrywa tylko rolę potwierdzającą. Ocenia się zarazem zgłaszającego znak do rejestracji, a nie uprawnionego z rejestracji. Antycypuje się jednak, że zgłaszający, stając się uprawnionym, ma podjąć używanie znaku. Jeśli tego nie uczyni, potwierdzi złą wiarę w zgłoszeniu, ujawniając nieuczciwy zamiar. Ten zamiar może być zrealizowany samodzielnie przez zgłaszającego lub przez osobę trzecią. Brak takiego zamiaru oznacza, że zgłaszający działa niezgodnie z ratio legis przysługującego mu prawa. Wskazany zamiar używania powinien być poważny; podobnie jak poważne powinno być używanie zarejestrowanego znaku towarowego.

Skarżąca wskazuje na szereg orzeczeń sądów administracyjnych, które w jego ocenie potwierdzają powyższe stanowisko.

Przejawem działania w złej wierze zgłaszającego znak do ochrony jest zamiar zablokowania rynku innym przedsiębiorcom. Tylko takie działanie mogłoby być uznane za działanie w złej wierze jako kwalifikowanej postaci działania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego (por. wyrok ETS w sprawie C-529/07 czekoladowych zajączków L. z dnia 11 czerwca 2009 r.).

Skarżąca zwraca uwagę na znaczenie argumentacji, która jest podnoszona w cytowanych wyrokach, a która jest wywodzona ze wspomnianego już wyżej w niniejszej skardze unijnego kazusu dotyczące "zajączka L." (sprawa C- 529/07). Znaczenie to zdaniem strony, jest widoczne w szeregu innych orzeczeń.

W ocenie strony skarżącej, cytowane orzecznictwo sądów administracyjnych ujawnia trafność stanowiska skarżącej nie tylko w kwestii doniosłego znaczenia zamiaru, a dokładniej braku zamiaru używania znaku towarowego z punktu widzenia zgłoszenia znaku w złej wierze. Wskazują także na słuszność stanowiska niniejszej skargi w kwestii znaczenia orzecznictwa organów i sądów UE dla stosowania krajowych przepisów o znakach towarowych, a więc stanowiska wyrażonego w ramach zarzutu naruszenia przepisów postępowania.

Wobec powyższych ustaleń nie powinno budzić wątpliwości, że przy wykładni art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. konieczne jest uwzględnienie, czy zgłaszający miał zamiar używania znaku towarowego, a przy tym dokonanie oceny takiej przesłanki na tle okoliczności mających miejsce zarówno przed, jak i po dacie zgłoszenia.

Urząd Patentowy, zajmując stanowisko odmienne od przedstawionego wyżej naruszył powołany przepis w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. W sprawie przedstawione zostały dowody na brak używania spornego znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zgłoszony i zarejestrowany. Zresztą Urząd Patentowy tych dowodów nie zakwestionował. Wobec tego, kierując się wskazanym wyżej orzecznictwem, w świetle wspomnianego braku używania i braku też zamiaru używania spornego znaku towarowego, Urząd ten powinien był stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku doszło do zgłoszenia znaku w złej wierze. W konsekwencji, UP byłby zmuszony do przyznania racji skarżącej i uwzględnienia jego zarzutu z wniosku o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego, wywodzonego ze sprzeczności udzielenia tego prawa z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Tym samym Urząd musiałby unieważnić prawo do tego znaku.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Uprawniony do spornego oznaczenia wniósł o oddalenie skargi. Zaakcentował, że zarzuty skarżącej są oparte na jednostronnie dobranych dowodach. Wbrew stanowisku skarżącej sprawa nie dotyczy "symbolu Wielkanocy" ale konkretnego znaku towarowego. Gdy zaś chodzi o złą wiarę uczestnika postępowania to nie fakt nieużywania ale zamiar nieużywania znaku jest relewantny dla oceny złej wiary. Sporny znak nie był użyty w roli blokującej możliwości rejestracji innych znaków.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Wniosek o unieważnienie dotyczył prawa z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego przestrzennego o nr [...] przedstawiającego postać siedzącego zajączka w kolorze złotym.

Podstawę oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania ochrony na powyższy znak będą stanowić przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - p.w.p. gdyż znak ten został zgłoszony do ochrony z pierwszeństwem od dnia [...] marca 2006 r. a więc pod rządami tejże ustawy.

Sprawa toczyła się przed Urzędem Patentowym w trybie spornym (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). W myśl art. 255 ust. 4 p.w.p. Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę.

Omawiane postępowanie cechuje kontradyktoryjność. To strona wszczynająca spór określa, w jakim zakresie nie zostały spełnione ustawowe przesłanki do uzyskania rejestracji znaku towarowego i przedkłada dowody na poparcie swojego stanowiska. Tylko w sprawach nieuregulowanych w ustawie - Prawo własności przemysłowej stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (art. 256 ust. 1 p.w.p.).

Przedmiotowy wniosek złożono po upływie 6 m-cy od dokonania ogłoszenia o rejestracji w związku z powyższym do tego wniosku miał zastosowanie przepis art. 164 pwp w myśl którego "Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa".

Uprawniony do spornego oznaczenia kwestionował istnienie interesu prawnego po stronie Wnioskodawcy.

Zdaniem Sądu, stanowisko uprawnionego nie zasługuje na uwzględnienie.

W orzecznictwie sądowym nie budzi raczej wątpliwości teza, iż źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet ogólne normy prawne kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 20 i art. 22 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a wcześniej art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. -Prawo działalności gospodarczej) - ( szerzej patrz dr Andrzej Kisielewicz "Interes prawny w sprawach własności przemysłowej"- materiał przygotowany na konferencje pn. Wzory w praktyce Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i Urzędu Patentowego RP. Wzory w orzecznictwie Unii Europejskiej i Polski, Warszawa 8-9 listopada 2006 roku, wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2007 roku, sygn. VI SA/Wa 1944/06 LEX 299739, z dnia 20 marca 2007 roku sygn. VI SA/Wa 1998/06 LEX 322691, z dnia 26 czerwca 2007 roku sygn. VI SA/Wa 635/07 LEX nr 355519, z dnia 29 sierpnia 2006 roku sygn. VI SA/Wa 867/06 LEX 246145).

Nie nasuwa zastrzeżeń Sądu, stanowisko organu, który akcentując prowadzenie przez wnioskodawcę konkurencyjnej względem uprawnionego działalności gospodarczej (na rynku wyrobów czekoladowych) podniósł, że skoro używa on podobnych oznaczeń dla towarów tego samego rodzaju, to rejestracja opisowego oznaczenia tych towarów, jako znaku towarowego, na rzecz innego przedsiębiorcy, uniemożliwia mu, ze względu na zakres ochrony wynikającej z takiej rejestracji, korzystanie z takich samych lub podobnych oznaczeń opisowych dla sygnowania własnych towarów.

Sporny znak służy do oznaczania towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej to jest czekolady i produktów czekoladowych. W tym miejscu należy wskazać, że podanie przez organ w motywach zaskarżonej decyzji, iż przedmiotowy znak służy do oznaczania towarów w klasie 31 należy uznać za oczywistą omyłkę nie wpływającą na wynik niniejszej sprawy, gdyż organ pomimo powołania klasy 31 wymienił towary z klasy 30. Poczynione przez organ rozważania w zakresie podobieństwa towarów również dotyczyły towarów z klasy 30 klasyfikacji nicejskiej to jest czekolady i produktów czekoladowych.

Pomijając przedstawiony powyżej mankament decyzji stwierdzić należy, że przedmiotowa decyzja narusza prawo w stopniu powodującym konieczność uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Podstawę prawną wniosku o unieważnienie stanowiły przepisy art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Urząd Patentowy RP oddalił przedmiotowy wniosek na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.(v. podstawa prawna zaskarżonej decyzji).

Na wstępie przypomnienia wymaga, iż to, że Państwa członkowskie posiadają pełną swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących w szczególności rejestracji znaków towarowych (v. wyroki: z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, Zb.Orz. s. I-5873, pkt 30; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-246/05 Häupl, Zb.Orz. s. I-4673, pkt 26), o tyle nie zmienia faktu, że określenie charakteru i zakresu towarów i usług, które mogą być chronione zarejestrowanym znakiem towarowym, nie wynika z przepisów dotyczących procedury rejestracji, lecz z materialnych przesłanek uzyskania prawa przyznanego przez znak towarowy (ww. wyrok w sprawie Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, pkt 31).

W tym względzie motyw 8 dyrektywy 2008/95 podkreśla, że osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich zakłada, by uzyskanie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego było co do zasady poddane, we wszystkich państwach członkowskich, takim samym warunkom (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 36; wyroki: z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I-1619, pkt 122; z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 r. Budĕjovický Budvar, pkt 31).

Niewątpliwie wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, na który składa się zbiór norm. Zmierza on do osiągnięcia szczególnych dla niego celów a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych.

W związku z powyższym, zgodność z prawem decyzji Urzędu Patentowego RP powinna być oceniania wyłącznie w aspekcie przepisów p.w.p. regulujących daną kwestię. Tym niemniej, zdaniem Sądu, wykładnia tych przepisów powinna być spójna z wykładnią dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli zastosowany przepis p.w.p. stanowi implementację przepisu dyrektywy (rozporządzenia).

Mając to na względzie należy stwierdzić, że co prawda przywołane przez skarżącą wyroki TSUE - w tym wyrok w sprawie zajączka L. - nie są wiążące dla Urzędu Patentowego RP przy rozpoznawaniu niniejszej sprawy, w tym znaczeniu, że orzekając w tej sprawie polski organ patentowy jest autonomiczny, co do kierunku podejmowanego przezeń rozstrzygnięcia, to niewątpliwie wykładnia takich samych przepisów (p.w.p. i odpowiadających im przepisów dyrektywy/rozporządzenia) dokonana zarówno przez TSUE jak i Urząd Patentowy nie powinna się w sposób zasadniczy różnić. Tymczasem na gruncie niniejszej sprawy należy stwierdzić, że organ przy dokonywaniu wykładni przepisów prawa materialnego mających zastosowanie w niniejszej sprawie pominął wypracowane w orzecznictwie wspólnotowym kryteria oceny.

Sporny znak towarowy jest znakiem trójwymiarowym tzn. takim, który posiada pewien kształt, a zatem objętość , innymi słowy jest modelem a nie płaską figurą. W odniesieniu do tej kategorii znaków stosuje się pewne ograniczenia zdolności rejestrowej, gdyż nie mogą być uznane za znaki towarowe znaki, które stanowią formę wynikającą wyłącznie z natury produktu. Ponadto nie ma zdolności rejestrowej taka forma, która podnosi wartość produktu a także nie podlega ochronie taka forma produktu, która jest niezbędna (konieczna) do uzyskania określonego rezultatu przemysłowego (v. M. Poźniak- Niedzielska Forma plastyczna jako znak towarowy, PPH czerwiec 1999). Nie można przy tym oczywiście z góry wykluczyć, iż zarówno kształt jak i kolorystyka mogą stanowić przedmiot ochrony jako znak towarowy, a w konsekwencji mogą też determinować ochronę znaku towarowego jako jego elementy.

Charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać z jednej strony przez odniesienie do towarów i usług, dla których został zarejestrowany, i z drugiej strony, uwzględniając sposób postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców. Przy czym dokonując przedmiotowej oceny należy brać pod uwagę jego postrzeganie przez relewantnych odbiorców na obszarze na którym jest zarejestrowany i używany, a nie na całym obszarze Wspólnoty Europejskiej.

Przepis art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. wyłącza możliwość udzielania praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Przepis ten odsyła bezpośrednio do treści art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., który stanowi, iż znamion odróżniających nie mają oznaczenia, które nie nadają się do oznaczania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone.

Zdaniem Sądu, rację ma skarżąca spółka, że Urząd Patentowy w ramach oceny konkretnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, nie uwzględnił wymogu ustalenia, czy znak ten posiada elementy, dzięki którym w znaczący sposób odbiega od norm - lub zwyczajów występujących w danym sektorze towarów, do oznaczania których przeznaczony.

W tym zakresie należy stwierdzić, że sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego tworzonego przez kształt samego towaru - jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - nie jest zawsze taki sam co w przypadku słownego lub graficznego znaku towarowego, które stanowią oznaczenie niezależne od wyglądu oznaczonych nim towarów. Przeciętni konsumenci nie mają w zwyczaju domyślać się pochodzenia towarów w oparciu o ich kształt lub kształt ich opakowania, w sytuacji, gdy dany znak przestrzenny pozbawiony jest elementów graficznych lub słownych. Należy przy tym zaakcentować, że przy ocenie zdolności odróżniającej spornego znaku należy uwzględnić typowe cechy zastrzeżonego kształtu zająca (jako elementu natury) oraz dokonać ustaleń na tle innych form przedstawieniowych czekoladowego zajączka pochodzących od innych przedsiębiorców w aspekcie dowodów zaoferowanych przez wnioskodawcę.

Konieczne jest także dokonanie przedmiotowej oceny przy uwzględnieniu elementów ozdobnych (folia w kolorze złotym), przy czym osobno przeprowadzona ocena elementu ozdobnego pod kątem jego ewentualnego charakteru odróżniającego nie zwalnia organu od dokonania całkowitej oceny spornego oznaczenia.

W ocenie Sądu, organ na gruncie niniejszej sprawy nie wykazał, że omawiany znak towarowy w postaci kształtu siedzącego zająca jest wyjątkowy w tym znaczeniu, że znacznie odróżnia się od podstawowych kształtów danego towaru powszechnie używanego w obrocie i nie przypomina zwykłego wariantu tych kształtów. Podkreślenia przy tym wymaga, że organ pominął dowody przedłożone przez skarżącą. Tymczasem w razie niemożności wykazania powyższej okoliczności należałoby uznać, że forma siedzącego zajączka może być potraktowana jako typowa forma zajączków czekoladowych, i tym samym w realiach rozpatrywanej sprawy jako pozbawiona zdolności odróżniającej.

Według Sądu, pomijając wskazane powyżej względy przy wykładni art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. organ naruszył ten przepis w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy.

Jak już wspomniano, charakter odróżniający zgłoszonego znaku towarowego należy oceniać z jednej strony przez odniesienie do towarów i usług, dla których wystąpiono o rejestrację, i z drugiej strony, uwzględniając sposób postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców. Przy dokonywaniu oceny zwyczajów zainteresowanych konsumentów, w stosunku do których należy przeprowadzić ocenę charakteru odróżniającego znaku towarowego, należy wziąć pod uwagę zwykłe sposoby sprzedaży omawianego towaru. Uwzględniając powyższe organ powinien dokonać stosownej oceny zarówno w świetle praktyk przyjętych w rozpatrywanym sektorze, jak i sposobu, w jaki postrzegają znaki przeciętni konsumenci.

Przeciętny konsument postrzega kształt towaru jako wskazówkę dotyczącą pochodzenia handlowego towaru tylko wówczas gdy skojarzenie takie nasuwa się natychmiastowo.

W rozpatrywanej sprawie, pomimo zaoferowania przez skarżącą dowodów m.in. kart pocztowych na Święta Wielkanocne, zdjęć przykładowych figurek czekoladowych zająców z elementami tych świąt, opracowania K. S. pt Zając we współczesnym potocznym obrazie polskich Świąt Wielkanocnych, Urząd Patentowy pominął je i w istocie nie zbadał czy sporny znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego z uwagi na to, że forma przedstawieniowa tego znaku jest wykorzystywana w Polsce w określonych uwarunkowaniach (okres Świąt Wielkanocnych) i w związku z tym nie jest wystarczająco oryginalna by przeciętny konsument mógł postrzegać takie przestrzenne oznaczenie samo w sobie jako wskazujące na pochodzenie towaru tego rodzaju ze szczególnego źródła.

W szczególności nie można zgodzić się z organem, iż z góry należy zdyskwalifikować jako dowód nieobiektywny przedłożone przez wnioskodawcę ww. opracowanie K. S. z tego względu, że ma ono charakter dokumentu prywatnego. Skoro na ustalenia tej opinii powoływała się skarżąca, zupełny brak odniesienia się do tego dowodu ze strony Urzędu Patentowego RP uzasadnia zarzut naruszenia przepisów postępowania, które to uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy a to art. 7, 77 i 80 k.p.a., polegające na dowolnej ocenie materiału dowodowego, na nie rozpatrzeniu w sposób wyczerpujący materiału dowodowego oraz na nie wyjaśnieniu wszystkich okoliczności mających wpływ na wynik sprawy.

Ponownie rozpoznając sprawę w powyższym aspekcie organ winien także uwzględnić, że na ocenę co do braku odróżniającego charakteru znaku towarowego nie może mieć wpływu większa lub mniejsza liczba podobnych form występujących na rynku, ani też nieobecność na rynku form identycznych do tej, która została zgłoszona do rejestracji (v. wyrok Trybunału z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM a także wyrok SP I z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie T-15/05 De Waele przeciwko OHIM). Ponadto, zdaniem Sądu, ocena w zakresie braku charakteru odróżniającego znaku towarowego może być uzasadniona w oparciu o fakty powszechnie znane, wynikające z praktycznego doświadczenia nabytego na skutek obserwacji obrotu towarami powszechnej konsumpcji, bez konieczności podawania konkretnych przykładów (podobnie wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-402/02 - kształt papierka od cukierka).

W razie przyjęcia, iż forma przedstawieniowa spornego znaku nie odbiega znacząco od naturalnie nasuwającego się na myśl sposobu przedstawienia wyrobu czekoladowego w postaci zająca oferowanego w okresie Wielkanocnym należałoby uznać, że całościowe wrażenie wywierane przez sporny znak nie umożliwia przeciętnemu konsumentowi rozpoznania handlowego pochodzenia towarów przy dokonywaniu wyboru w czasie zakupów.

Według organu, niezasadny jest zarzut skarżącej naruszenia przez sporną rejestrację art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. W myśl tego przepisu nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony.

Należy przy tym podkreślić, że sam zamiar zamknięcia konkurentom dostępu do rynku, nie świadczy o uzyskaniu prawa z rejestracji znaku towarowego w złej wierze. Prawo ochronne na znak towarowy jako prawo wyłączne, z natury rzeczy wprowadza pewne ograniczenia dla innych podmiotów, które nie mogą już używać takiego oznaczenia. Zatem sam fakt zgłoszenia znaku nie świadczy o złej wierze, muszą zaistnieć dodatkowe okoliczności wskazujące na naganne postępowanie zgłaszającego. Zła wiara zgłaszającego nie określa formy przedstawieniowej znaku, przesłanka ta odnosi się do zachowania zgłaszającego. Oceny tego zachowania Urząd musi dokonać w oparciu o okoliczności towarzyszące zgłoszeniu. W postępowaniu o unieważnienie Urząd ma do dyspozycji dowody przedstawione przez wnioskodawcę i dopiero na ich podstawie decyduje, czy zarzut zgłoszenia w złej wierze jest uzasadniony. To na wnioskującym o unieważnienie spoczywa obowiązek przedstawienia dowodów na okoliczności wskazujące, że zgłoszenie było w swoim całokształcie nieuczciwe.

Skarżąca podnosi, że w niniejszej sprawie przedstawiła dowody na brak używania spornego znaku w postaci w jakiej został on zgłoszony i zarejestrowany dlatego organ powinien stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku doszło do zgłoszenia znaku w złej wierze. Organ wskazał natomiast, że argumentacja wnioskodawcy o nieużywaniu spornego znaku nie jest objęta zakresem wniosku o unieważnienie.

Zdaniem Sądu, stanowisko organu jest błędne.

W ocenie Sądu, przy wykładni art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. konieczne jest uwzględnienie czy uprawniony rozpoczął używanie znaku po jego rejestracji w sytuacji gdy taki zarzut został podniesiony przez podmiot wnioskujący o unieważnienie.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie zarówno wspólnotowym jak i krajowym.

Przykładowo w wyroku z dnia [...] czerwca 2009 r., wydanym w sprawie [...] Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że zamiar zgłaszającego w odnośnej chwili jest elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy. Tak więc zamiar uniemożliwienia osobie trzeciej wprowadzania do obrotu towaru może w pewnych okolicznościach stanowić o złej wierze zgłaszającego. Tak jest zwłaszcza w przypadku, gdy okazuje się później, że zgłaszający zarejestrował jako znak towarowy oznaczenie bez zamiaru używania go wyłącznie po to, by uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek. W takim przypadku, jak stwierdził Trybunał, znak towarowy nie spełnia bowiem podstawowej funkcji polegającej na zagwarantowaniu konsumentowi czy końcowemu użytkownikowi tożsamości pochodzenia danego towaru lub usługi, co umożliwia mu - bez ryzyka wprowadzenia w błąd - odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie (Trybunał Sprawiedliwości WE przywołał również wyrok ETS z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i

C-457/01 P, Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I-5089, pkt 48).

Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 września 2011 r., sygn. akt II GSK 885/10 stwierdził, że ustalenie, iż zgłaszający zarejestrował jako znak towarowy oznaczenie bez zamiaru używania go, wyłącznie po to, aby uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek, możliwe jest poprzez ocenę zachowania uprawnionego już po dokonaniu rejestracji, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających znaczenie dla sprawy. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę, nie ma przeszkód, aby takie intencje zgłaszającego na dzień zgłoszenia znaku do ochrony wyprowadzać z faktów, jakie miały miejsce już po zgłoszeniu do ochrony znaku towarowego. Rozpoznając ponownie przedmiotową sprawę organ powinien przeprowadzić analizę materiału dowodowego i odnieść się do argumentów stron pod kątem zamiaru używania przez skarżącego spornego znaku towarowego, mając na względzie poczynione wcześniej uwagi odnoszące się do intencji zgłaszającego jako wyznacznika jego ewentualnej złej wiary w zgłoszeniu danego oznaczenia do ochrony.

Mając powyższe na uwadze skargę należało uznać za uzasadnioną.

O uchyleniu zaskarżonej decyzji orzeczono na podstawie art. 145 par 1 pkt 1 lit a) i c ) p.p.s.a.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a. natomiast o niewykonywaniu uchylonej decyzji na podstawie art. 152 p.p.s.a.