Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 784/08
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2008-10-23 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Powołane przepisy: article: art. 7;  art. 8; art. 77; art. 77 par 4; art. 80;
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: art. 32
journal: Dz.U. 1997 nr 78 poz 483
law: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie  Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu  25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
article: art. 8 pkt 1 i pkt 2;  art. 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 3;
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
article: art. 315 ust. 3
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak (spr.) Protokolant Patrycja Wrońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2008 r. sprawy ze skargi H. GmbH & Co. KG z siedzibą w M., Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy BOSS nr R-142171 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części oddalającej wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BOSS nr R-142171; 2. stwierdza, że decyzja opisana w pkt. 1 nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej H. GmbH & Co. KG z siedzibą w M., Niemcy kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Decyzją z [...] stycznia 2003 r. Urząd Patentowy udzielił prawa ochronnego na znak towarowy BOSS na rzecz R. GmbH, H., Niemcy, przeznaczony do oznaczania towaru w klasie 14 – przybory dla palaczy i w klasie 34 tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy, zapałki.

[...] września 2004 r. H. GmbH & Co. KG, M., Niemcy (dalej jako skarżący) złożył wniosek o unieważnienie powyższego prawa ochronnego, wskazując jako jego podstawę prawną art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 3, art. 8 pkt 1 oraz art. 8 pkt 2 ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm., dalej jako u.z.t.).

Uzasadniając swój wniosek skarżący wskazał na przysługujące mu z rejestracji prawa do m.in. takich znaków jak:

- słownego BOSS nr 66417 na towary objęte klasą 9, 14, 18, 25 oraz 28;

- słownego HUGO BOSS nr 66418 na towary objęte klasą 9, 14, 18, 25, 28, 34;

- słowno-graficznego BOSS HUGO BOSS nr 584899 na towary objęte klasą 34;

- słowno-graficznego BOSS nr 606620 na towary objęte klasą 34.

W toku postępowania przed Urzędem Patentowym skarżący podał, że jego interes prawny wynika z naruszenia przez przedmiotową rejestrację wcześniej nabytego prawa do znaku towarowego oraz firmy.

Podniósł, że ww. znaki towarowe są znakami renomowanymi oraz posiadają charakter notoryjny, na dowód przedkładając zestawienie dochodów ze sprzedaży towarów ze znakiem BOSS za lata 1995-2000, faktury wydatków na reklamę i sprzedaż towarów również z oznaczeniem BOSS za lata 2000 i 2001. W celu wykazania renomy powyższych znaków przedłożył także wyniki badań opinii publicznej w Czechach (styczeń 2001 r.) oraz badania niemieckiej opinii publicznej za lata 1986, 1994, 1996, 1997 i 2001. Stwierdził, że o renomie znaków towarowych BOSS oraz HUGO BOSS świadczą nadto udzielone licencje na rzecz szwajcarskiego przedsiębiorstwa produkującego zegarki, które oznacza swoje wyroby znakami BOSS i HUGO BOSS. Na dowód renomy i powszechnej znajomości znaków towarowych przedstawił również wyniki badań znajomości marki BOSS HUGO BOSS, potwierdzające znajomość tej marki wśród 60% respondentów. W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t., skarżący stwierdził, że zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło w okresie karencji, albowiem znak towarowy BOSS R-66 417 został wygaszony w zakresie towarów klasie 34 decyzją ze skutkiem od 26 maja 1998 r., znak towarowy HUGO BOSS R-66 418 został również wygaszony dla towarów w klasie 34 (z wyjątkiem zapalniczek) decyzją z 1 października 1998 r. W stosunku do znaków towarowych BOSS HUGO BOSS IR-584 899 oraz BOSS IR-606 620, decyzja o ich częściowym wygaszeniu dla towarów z klasy 34 została wydana ze skutkiem od 30 września 1998 r. Dlatego też zgłoszenie spornego znaku towarowego dokonane 19 maja 1999 r., należało uznać jako dokonane w czasie trwania karencji, co oznacza, że wymagany okres trzech lat karencji nie został zachowany. Dokonując oceny podobieństwa między przeciwstawionymi znakami towarowymi skarżący stwierdził, że zarówno oznaczenia użyte w znakach towarowych, jak również towary, do których oznaczania przeznaczono znaki, są względem siebie podobne. Podobieństwo towarów polega na tym, że towary chronione spornym znakiem towarowym w klasie 14 i 34 są podobne do towarów chronionych znakiem towarowym BOSS HUGO BOSS IR-584 899 w klasie 14 i 34. Podkreślił, że zapalniczki i papierosy są razem kojarzone przez konsumentów, tym bardziej, że producenci papierosów wprowadzają do obrotu oprócz papierosów także i zapalniczki. W jego ocenie zapalniczki należy uznać za towar komplementarny wobec papierosów. W zakresie podobieństwa samych oznaczeń skarżący stwierdził, że znaczenie mają główne elementy odróżniające oraz całościowe wrażenie wywoływane przez znaki oparte na ocenie wizualnej, fonetycznej i konceptualnym podobieństwie. W przedmiotowej sprawie ma znaczenie fakt występowania w spornym znaku towarowym silnie odróżniającego elementu BOSS. Dla stwierdzenia podobieństwa w takich okolicznościach wystarczające jest – zdaniem skarżącego – aby dotyczyło ono jednego elementu. Tym elementem w porównywanych znakach jest słowo BOSS. Oceniając ryzyko wprowadzenia w błąd, co do źródła pochodzenia towaru, skarżący podniósł, że będzie ono polegało na nakładaniu przez uprawnionego ze spornego prawa wyłącznego znaku BOSS na zapalniczki i akcesoria dla palaczy, równolegle z towarami oznaczanymi jego znakami towarowymi. W ocenie skarżącego renoma "rozciąga się" na inne towary, z którymi pierwotnie znak taki nie był związany. Potencjalny nabywca widząc oznaczenie towarów BOSS skojarzy ten znak ze znakiem HUGO BOSS. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez PBS dotyczące znajomości marki BOSS HUGO BOSS. Wyżej wymienione okoliczności w ocenie skarżącego wskazują, że uprawniony ze spornego znaku towarowego posługując się tym znakiem, może przejmować korzyści z wykreowanej, silnej marki BOSS. Nadto skarżący podniósł, że sporny znak towarowy zawiera nazwę przedsiębiorstwa uprawnionego z wcześniejszych rejestracji [...], a to jest naruszeniem jego dóbr osobistych oraz majątkowych. Podkreślił, że znaki towarowe zawierające w swej treści nazwę przedsiębiorstwa są znakami mocnymi, a w związku z tym przysługuje im szczególna ochrona, ponieważ niebezpieczeństwo jest tym większe im bardziej znany jest taki znak, a pamięć odbiorców kieruje się ku znakom dobrze znanym.

Uprawniony ze spornego znaku nie uznał powyższego wniosku o unieważnienie, kwestionując na wstępie istnienie interesu prawnego skarżącego. W jego ocenie sporny znak różni się od znaków towarowych, na które powołuje się skarżący, zaś przedłożone przez skarżącego dowody nie wskazują na renomę jego znaków towarowych. Dowody te powinny bowiem pochodzić z Polski i być sporządzone na datę sprzeciwu. Zakwestionował również dowody świadczące o powszechnej znajomości ww. znaków towarowych. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. uprawniony podał, że w jego ocenie w tym aspekcie powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej. Podkreślił, iż znaki towarowe, na które powołuje się skarżący zostały wygaszone z powodu nieużywania na wniosek uprawnionego ze spornego prawa. Uprawniony nie zgodził się z zarzutem dotyczącym naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. i dokonał oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych stwierdzając, że słowo BOSS jest zarejestrowanym znakiem towarowym dla oznaczania różnorodnych towarów i usług w 37 przypadkach. Znak BOSS nie jest kojarzony z przedsiębiorstwem skarżącego, wywołuje odmienne wrażenie niż powołane we wniosku znaki towarowe, na co składa się charakter znaku towarowego HUGO BOSS odbieranego jako imię i nazwisko konkretnej osoby. Zdaniem uprawnionego ocenę podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń należy dokonać w sposób całościowy a nie ograniczać tejże oceny do poszczególne wybranych części oznaczeń. Oceniając zarejestrowane znaki towarowe w zakresie podobieństwa towarów uprawniony stwierdził również, że przeciwstawione znaki służą do oznaczania odmiennych rodzajowo towarów, a ponadto dystrybucja tak oznaczanych towarów przebiega w odmienny sposób. Towary wnioskodawcy są oferowane w sieci własnych sklepów, natomiast towary oznaczane znakiem spornym są do nabycia w ogólnie dostępnych punktach sprzedaży. Znak towarowy HUGO BOSS nie jest kojarzony z wyrobami tytoniowymi, a wyroby oznaczone spornym oznaczeniem BOSS choćby z powodu odmiennej oceny nie będą kojarzone z przedsiębiorstwem skarżącego. Oceniając całościowo przeciwstawione znaki towarowe uprawniony stwierdził, że ocena ta powinna uwzględniać zwykłe warunki obrotu i reakcje przeciętnego odbiorcy. Stąd też, przedmiotowy znak towarowy jest niedystynktywny, a podstawą do stwierdzenia o podobieństwie nie może być jedynie fakt, że słowo BOSS jest elementem innego znaku towarowego. Co do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. poprzez naruszenie prawa do znaku renomowanego uprawniony stwierdził, że skarżący nie wykazał za pomocą rzetelnych dowodów renomy znaków towarowych, do których jest uprawniony.

Decyzją z [...] października 2007 r. Urząd Patentowy na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r., Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm. dalej jako p.w.p.) oraz na podstawie art. 100 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy BOSS R-142 171 dla towarów w klasie 14 - przybory dla palaczy, w pozostałej części wniosek oddalił, oraz wzajemnie zniósł koszty postępowania.

W ocenie organu skarżący wykazał posiadanie interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Powołanie się na naruszenie prawa do nazwy przedsiębiorstwa, przy czym uwzględniając, że prawo do nazwy przedsiębiorstwa jest chronione na podstawie przepisów kodeksu cywilnego – w szczególności art. 43 k.c., uzasadnia istnienie jego interesu prawnego. Ponadto skarżący ma interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego prawa, skoro wykazuje, że sporny znak jest myląco podobny do znaków, do których jest uprawniony, zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem. Interes prawny znajduje swoje źródło w art. 13 u.z.t. w związku z art. 315 ust. 1 p.w.p. (obecnie art. 153 p.w.p.), które to przepisy definiują treść prawa wyłącznego udzielonego na znak towarowy.

Jednocześnie organ podał, że w przedmiotowej sprawie znak towarowy BOSS R-142 171 został zgłoszony w celu uzyskania ochrony [...] maja 1999 r., tj. w okresie obowiązywania ustawy o znakach towarowych. Ustawa ta stanowi więc podstawę prawną oceny zdolności rejestrowej przedmiotowego znaku w związku z treścią art. 315 ust. 3 p.w.p.

Ustalając zakres ochrony przeciwstawionych znaków towarowych organ podał, że znak towarowy BOSS R-142 171 jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasach 14 - przybory dla palaczy i 34 - tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy. Znaki towarowe skarżącego: słowne BOSS R-66 417 jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 9, 14, 18, 25 i 28, HUGO BOSS R-66 418 służy do oznaczania towarów w klasach 9, 14, 25, 28 i 34 (w klasie 34: zapalniczki); słowno-graficzne: BOSS HUGO BOSS IR-584 499 obejmuje ochroną towary w klasach 9, 14, 18, 24, 25, 28, 34 (w klasie 34: zapalniczki), BOSS HUGO BOSS IR-606 620 służy do oznaczania towarów i usług w klasach: 3, 9, 14, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 34 (w klasie 34: zapalniczki) 35 i 42. W klasie 14 wszystkie znaki towarowe służą najogólniej do oznaczania wyrobów z metali szlachetnych, wyrobów biżuteryjnych i jubilerskich.

Dokonując oceny podobieństwa towarów, dla których przeznaczono znak sporny BOSS oraz towarów chronionych rejestracją znaków towarowych skarżącego R-66 417, R-66 418, IR-584 499, IR-606 620 – zdaniem organu - należy uwzględnić te czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek towarów. Chodzi w szczególności o rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób ich użytkowania oraz to czy są to towary względem siebie konkurencyjne czy też mają charakter uzupełniający. W przedmiotowej sprawie organ uznał, że towary objęte ochroną w klasie 14 spornego znaku towarowego R-142 171 są podobne do towarów sklasyfikowanych również w klasie 14 znaków towarowych skarżącego. Objęte ochroną spornego znaku przybory dla palaczy z klasy 14 są wykonane z metali szlachetnych i nie można wykluczyć, że towary chronione znakami towarowymi skarżącego wytworzone z metali szlachetnych, nie będą stanowiły przyborów dla palaczy. W ocenie organu, szeroki zakres ochrony towarów chronionych znakami towarowymi skarżącego w klasie 14, zawiera w swym pojęciowym zakresie przybory dla palaczy, a więc towary objęte ochroną spornego znaku, ze względu na fakt, iż towary ujęte w klasie 14 są wyrobami z metali szlachetnych. W związku z powyższym organ przyjął, że w zakresie podobieństwa towarów w klasie 14 podobieństwo zostało potwierdzone, a tym samym, że zakres ochrony spornego znaku towarowego wchodzi w zakres towarów chronionych znakami skarżącego.

Organ nie znalazł natomiast uzasadnienia dla stwierdzenia o istniejącym podobieństwie w zakresie towarów sklasyfikowanych w klasie 34. Chodzi o objęte spornym prawem ochronnym BOSS R-142 171 towary: tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy, zapałki wobec chronionych znakami skarżącego R-66 418, IR-584 499, IR-606 620 w klasie 34 zapalniczek. Urząd Patentowy przyjął, że nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić o istnieniu podobieństwa między tymi towarami, chociaż nie ulega wątpliwości, że wobec papierosów - zapałki i zapalniczki mogą mieć charakter uzupełniający, natomiast pomiędzy zapałkami i zapalniczkami może zachodzić wymienność. Zdaniem organu, oceniając podobieństwo, należy wziąć pod uwagę specyficzny charakter takich towarów jak zapałki i zapalniczki, polegający na służeniu wyłącznie do rozniecenia ognia, natomiast rozróżnienie polega na zastosowaniu innego rodzaju materiału w tych towarach, który ma wpływ na trwałość zapałek i zapalniczek. Producenci zapalniczek z reguły nie są producentami zapałek i na odwrót.

Oceniając podobieństwo oznaczeń organ ograniczył się do oceny warstwy słownej przeciwstawionych oznaczeń. Stwierdził, że pomiędzy jednoelementowym znakiem BOSS R-142 171 a trójelementowymi znakami, na które powołał się skarżący BOSS HUGO BOSS, nie zachodzi taki stopień podobieństwa, o którym stanowi art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Wynika to z tego, że znak BOSS HUGO BOSS bezpośrednio wskazuje na wykorzystanie w tym znaku imienia i nazwiska osoby Hugo Boss, indywidualizując konkretną osobę. Ponadto znak sporny składa się wyłącznie ze słowa BOSS i można przyjąć, że użyto je ze względu na jego znaczenie w języku angielskim - szef. W znaku towarowym skarżącego występujące słowa tworzą pewien układ słowa HUGO i powtórzonych słów BOSS.

W odniesieniu do podobieństwa pomiędzy znakiem BOSS R-142 171, a znakiem towarowym BOSS R-66 418 organ dokonał oceny podobieństwa słów użytych w ww. znakach towarowych w trzech płaszczyznach słownej, fonetycznej oraz znaczeniowej i stwierdził, że znak towarowy BOSS R-142 171 oraz znak towarowy BOSS R-66 418 są identyczne we wszystkich wymienionych wyżej płaszczyznach.

W konkluzji Urząd Patentowy uznał, że pomiędzy tymi znakami towarowymi istnieje wykazane podobieństwo towarów dla towarów z klasy 14, jak również podobieństwo co do samych oznaczeń, co uzasadnia unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy w zakresie towarów z klasy 14.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez sporne prawo wyłączne art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t., organ nawiązując do poglądu wyrażonego w doktrynie uznał, że stwierdzenie wygaszenia ochrony na prawo wyłączne z powodu jego nieużywania eliminuje możliwość podniesienia zarzutu naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. wobec znaku zgłoszonego z późniejszym pierwszeństwem. W rozpoznawanej sprawie stwierdzono wygaszenie wobec wskazanych przez skarżącego znaków towarowych dla towarów w klasie 34 z wyjątkiem zapalniczek i dlatego też zarzut naruszenia przez sporny znak towarowy BOSS R-142 171 przepisu art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. należy – w ocenie organu - uznać za nieuzasadniony.

Odnosząc się do przedstawionych przez skarżącego dowodów, organ uznał, że nie mogą one stanowić potwierdzenia istnienia renomy znaków towarowych skarżącego. Część z tych dowodów świadczy o używaniu tych znaków, ale brak jest dowodów potwierdzających ich "siłę atrakcyjną". Przedstawione badania przeprowadzone zostały wśród niemieckich i czeskich klientów, a skarżący domaga się ochrony, powołując się na renomę zarejestrowanych znaków towarowych w Polsce. Nie stanowi potwierdzenia renomy znaków także przedstawiony wynik badania Pracowni Badań Społecznych, albowiem badanie to zostało przeprowadzone po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego. Z treści badań wynika, że okres badawczy nie obejmował czasu przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego, ponieważ pytania postawione respondentom ograniczają okres do dwóch lat wstecz. Ponadto – w ocenie organu - istnieje pewna niespójność pomiędzy tytułem całego badania, dotyczącym "Prezentacji wyników badania znajomości marki BOSS HUGO BOSS", a poszczególnymi pytaniami, które odnoszą się do marki BOSS. O wartości znaków skarżącego i o ich atrakcyjności świadczy natomiast dokument zawarcia umowy licencyjnej między przedsiębiorstwem skarżącego, a przedsiębiorstwem produkującym zegarki, ponieważ umowa ta wygasła [...] grudnia 2000 r., a więc już po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego. Niemniej umowa licencyjna wraz z ww. dowodami na używanie znaków towarowych skarżącego nie może – zdaniem organu - świadczyć o tym, że znaki towarowe skarżącego były renomowane w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego. Skarżący przedstawił bowiem dowody dotyczące poszczególnych aspektów renomy (np. w zakresie świadomości marki i jej znajomości wśród czeskich i niemieckich odbiorców), które pochodzą z różnych państw, a tym samym z różnych obszarów ochrony. Dokonanie takiego zbioru dowodów nie może – w ocenie organu – uzasadniać renomy znaków towarowych, do których uprawniony jest skarżący, w państwie gdzie dochodzi się ochrony tych znaków towarowych.

Oceniając zarzut naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t. organ stwierdził, że w niniejszej sprawie, nazwa przedsiębiorstwa skarżącego nie jest zbieżna ze spornym znakiem towarowym, ponieważ nazwa przedsiębiorstwa brzmi H. GmbH & Co KG, natomiast spornym znakiem towarowym jest znak BOSS R-142 171. Przedmiotem oceny są te elementy w nazwie przedsiębiorstwa skarżącego, które posiadają charakter wyróżniający - a więc Hugo Boss. Hugo Boss indywidualizuje przedsiębiorstwo poprzez jego pochodzenie - od imienia i nazwiska konkretnej osoby. Natomiast sporny znak towarowy składa się wyłącznie ze słowa BOSS i rzeczywiście jest to drugi element w nazwie przedsiębiorstwa wnioskodawcy, jednakże nie można w związku tym przyjąć – zdaniem Urzędu Patentowego - że sporne prawo ochronne narusza prawo do nazwy przedsiębiorstwa skarżącego. W tej konkretnej sprawie znaczenie ma funkcja jaką pełni w nazwie przedsiębiorstwa zestawienie słów Hugo Boss, stanowiącego imię i nazwisko, wobec znaku towarowego BOSS. Niemożliwe jest przyjęcie, że którykolwiek z elementów w nazwie przedsiębiorstwa ma dominujące znaczenie w znaku, ponieważ wyłącznie zestawienie tych słów - Hugo Boss - stanowiących imię i nazwisko jest nazwą przedsiębiorstwa.

Orzekając o kosztach organ w oparciu o art. 100 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p. zniósł wzajemnie koszty postępowania, albowiem żądanie skarżącego zostało w części uwzględnione.

W skardze na powyższą decyzję, w części dotyczącej oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BOSS w klasie 34, która wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skarżący H. GmbH & Co KG zaskarżonej decyzji zarzucił:

I. rażące naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, tj.:

1. art. 32 Konstytucji RP oraz 7, 8, 11 k.p.a. poprzez nieuzasadnioną zmianę stanowiska organu w stosunku do opartych na tych samych podstawach faktycznych i prawnych rozstrzygnięć pomiędzy tymi samymi lub powiązanymi podmiotami;

2. art. 77 § 4 k.p.a. przez pominięcie znanych organowi z urzędu dowodów i faktów dotyczących renomy znaków towarowych skarżącego;

3. art. 6, 7, 77 oraz 107 § 3 k.p.a. przez błędną ocenę materiału dowodowego i przyjęcie, że element BOSS nie stanowi elementu dominującego w znakach skarżącego;

4. art. 75 § 1, 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a. poprzez niezasadne uznanie, że badanie opinii wskazujące na renomę i ekskluzywne skojarzenia związane ze znakami skarżącego, nie stanowi potwierdzenia renomy znaków skarżącego;

II. naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest:

1. art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a w konsekwencji przyjęcie, że porównywane znaki towarowe nie są podobne w rozumieniu tego przepisu;

2. art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że przepis ten rozgranicza pomiędzy podstawami prawnymi, zgodnie z którymi doszło do wygaszenia.

W związku z powyższymi zarzutami skarżący wnosił o:

1) uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej oddalenia wniosku o unieważnienie dla towarów w klasie 34,

2) przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Urzędowi Patentowemu wraz z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania administracyjnego;

3) zasądzenie od Urzędu Patentowego na rzecz skarżącego kosztów postępowania przed Sądem;

Uzasadniając zarzuty skargi skarżący wskazał, że przed wydaniem zaskarżonej decyzji w Urzędzie Patentowym zapadły trzy rozstrzygnięcia w sprawach pomiędzy tymi samymi bądź powiązanymi podmiotami, w których organ przyjął, że:

- słowo BOSS jest elementem dominującym w znakach towarowych i firmie skarżącego;

- znaki towarowe i firma skarżącego mają przymiot znaków renomowanych;

- znaki te są kojarzone z produktami luksusowymi, którym może szkodzić skojarzenie z tanimi papierosami.

W toku postępowań poprzedzających wydanie tych decyzji zostały powołane te same podstawy prawne, te same prawa wcześniejsze, złożono te same dowody.

Rozstrzygając w niniejszej sprawie organ czyniąc odmienne ustalenia nie odniósł się do poprzednich decyzji. Taka nieuzasadniona zmiana poglądów stanowi, w ocenie skarżącego, naruszenie art. 8 k.p.a. i art. 32 Konstytucji RP, natomiast nieuwzględnienie znanej organowi z urzędu okoliczności renomy znaków towarowych skarżącego stanowi naruszenie art. 77 § 4 k.p.a. Zdaniem skarżącego Urząd Patentowy niezasadnie odrzucił przedłożone przez niego dowody, pomijając okoliczność, że renoma znaku nie jest zależna od przebiegu granic państw czy regionów. W ocenie skarżącego działania uprawnionego ze spornego znaku zmierzają do nieuczciwego wykorzystania jego renomy.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. skarżący podniósł, że organ dokonał wykładni tego przepisu w sposób ewidentnie sprzeczny z jednoznaczną jego treścią, opierając się na odosobnionym poglądzie przedstawiciela doktryny. Brzmienie powyższego przepisu – w ocenie skarżącego – nie daje żadnych podstaw do czynienia wyjątków w zakresie konieczności upływu okresu karencji.

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. skarżący wskazał, że organ zaproponował konkretny test dotyczący oceny podobieństwa towarów, a następnie przyjął brak tego podobieństwa co do zapałek i zapalniczek na podstawie innych przesłanek. Nie odniósł się do kwestii, iż przybory dla palaczy zawierają w sobie zapalniczki, jak również nie odniósł się do kwestii jednorodzajowości towarów: tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy oraz zapalniczki.

W zakresie podobieństwa oznaczeń skarżący podniósł, iż w jego znakach towarowych dominującym elementem jest BOSS, a zatem znaki te są podobne do zakwestionowanego znaku towarowego. W tej sytuacji przeciętny kupujący, widząc taki sam znak BOSS na towarach nie będących zapalniczkami, ale związanych z paleniem tytoniu i akcesoriami z tym związanymi, może zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia tych towarów.

Skarżący zarzucił również, że organ nie odniósł się do kwestii możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw, a także do zgłoszenia przez R. GmbH znaczącej liczby znaków towarowych zawierających słowo BOSS w klasie 34. Działanie to – w ocenie skarżącego – świadczy o próbie zawłaszczenia tego oznaczenia i stanowi wykorzystanie renomy wcześniejszej nazwy przedsiębiorstwa skarżącego.

W odpowiedzi na skargę organ wnosząc o jej oddalenie, podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko. Odnosząc się do zarzutów skargi podniósł, iż Urząd Patentowy dokonuje oceny konkretnych zarzutów, postawionych wobec konkretnego prawa wyłącznego na znak towarowy i dlatego też każda sprawa rozpatrywana jest w konkretnych okolicznościach. Organ dokonał oceny całego materiału dowodowego przedstawionego przez skarżącego, który w oparciu o te materiały wywodził swoje uprawnienia, będące podstawą konkretnego zarzutu naruszenia prawa do znaków towarowych renomowanych.

W piśmie z [...] października 2008 r. R. GmbH wnosił o oddalenie skargi oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. Dokonał oceny zgromadzonego materiału dowodowego i wskazał, że skarżący nie udowodnił renomy znaku towarowego BOSS HUGO BOSS w Polsce. Podniósł, że bezpodstawny jest sformułowany w skardze zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., albowiem nie zachodzą przesłanki jednorodzajowości towarów ani też podobieństwa oznaczeń. Nie ma zatem kolizji pomiędzy spornymi znakami i nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd potencjalnych odbiorców.

W ocenie uprawnionego ze znaku nie ma żadnego związku przyczynowego i ekonomicznego pomiędzy znakiem towarowym BOSS i firmą H. GmbH & Co KG.

Odnosząc się do powyższego pisma skarżący w piśmie z [...] października 2008 r. podniósł, że [...] kwietnia 2008 r. Urząd Patentowy unieważnił w całości prawo ochronne R. GmbH do znaku towarowego BOSS INTERNATIONAL, opierając się na identycznym materiale dowodowym jak zgromadzony w niniejszej sprawie.

Zwrócił uwagę, że organ przesądził, iż znaki towarowe skarżącego są znakami renomowanymi, a także uznał, że elementem dominującym w nich jest słowo BOSS. Podtrzymał również zarzuty i twierdzenia zawarte w skardze.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Rolą sądu administracyjnego jest kontrola decyzji administracyjnych pod względem ich zgodności z prawem, zarówno materialnym jak i procesowym, a nie samodzielne rozstrzyganie sprawy na etapie postępowania w Urzędzie Patentowym i wyprowadzanie własnych wniosków z materiału dowodowego. Rolą sądu nie jest bowiem zastępowanie organu administracji publicznej w merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy.

Dokonując oceny zasadności skargi H. GmbH na decyzję Urzędu Patentowego z [...] października 2007 r. Sąd doszedł do przekonania, że zasługuje ona na uwzględnienie.

W rozpoznawanej sprawie organ związany podstawą prawną zawartą we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BOSS, analizował czy znak ten spełnia ustawowe warunki wymagane do rejestracji, określone w art. 8 pkt 1 i 2, 9 ust. 1 pkt 1, 3 u.z.t. Zgodnie bowiem z art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia tego znaku do zarejestrowania. Sporny znak towarowy BOSS został zgłoszony w celu uzyskania ochrony [...] maja 1999 r., czyli w okresie obowiązywania ustawy o znakach towarowych. Stosownie do podanej reguły ustawa ta zatem powinna stanowić podstawę prawną oceny zdolności rejestrowej przedmiotowego znaku.

Według art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest rezultatem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń.

W rozpoznawanej sprawie organ nie znalazł uzasadnienia dla stwierdzenia o istniejącym podobieństwie w zakresie towarów sklasyfikowanych w klasie 34. Organ dokonał oceny czy tytoń, papierosy, zapałki są podobne do zapalniczek i uznał, że nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić o istnieniu podobieństwa między tymi towarami.

Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją towarów i usług dla celów rejestracji znaków (VIII edycja) do klasy 34 został zakwalifikowany tytoń, przybory dla palaczy i zapałki. Zakwalifikowanie towaru do określonej klasy jest oparte, co do zasady, na kryterium funkcji lub przeznaczenia towaru. Towary występujące w wykazie klas mają charakter ogólny, odnoszą się bowiem do całej dziedziny, do której te towary należą. Uszczegółowienie towarów znajduje się na alfabetycznej liście towarów danej klasy.

Sporny znak towarowy BOSS został zarejestrowany w klasie 34 dla tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów, przyborów dla palaczy i zapałek. Natomiast przeciwstawione znaki towarowe należące do skarżącego HUGO BOSS IR-66 418, BOSS HUGO BOSS IR-584899, BOSS HUGO BOSS IR-606 620 są w klasie 34 przeznaczone do oznaczania zapalniczek.

Odnosząc się do oceny jednorodzajowości towarów dokonanej przez organ zauważyć należy, że nie jest ona pełna. Organ nie dokonał bowiem oceny podobieństwa przyborów dla palaczy i zapalniczek. Przybory dla palaczy to cała grupa towarów, do której należą towary wskazane w liście towarów, nie będące tytoniem i zapałkami. Zachodziła zatem konieczność zbadania, czy zapalniczki można zaliczyć do przyborów dla palaczy i czy w związku z tym występuje między tymi towarami podobieństwo do jakiego odnosi się art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Bez dokonania takiej oceny i mając na uwadze zasady na jakich oparte jest przypisanie danego towaru do określonej klasy, stanowisko organu o braku podobieństwa w zakresie towarów sklasyfikowanych w klasie 34 uznać trzeba za przedwczesne i nieodnoszące się do wszystkich okoliczności faktycznych sprawy.

Również ocena podobieństwa samych oznaczeń nie została dokonana – zdaniem Sądu – w pełnym zakresie. Przedmiotem oceny dokonanej przez organ w zakresie towarów z klasy 34 była warstwa słowna znaku towarowego BOSS i przeciwstawionych znaków towarowych HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS IR-584899 i BOSS HUGO BOSS IR-606620. Organ nie wziął jednak pod uwagę graficznej formy znaków towarowych skarżącego BOSS HUGO BOSS, w której element BOSS jest mocno wyeksponowany. Bez dokonania oceny również w tym aspekcie, analiza podobieństwa oznaczeń nie może być uznana za wyczerpującą. Podkreślić przy tym trzeba, że badanie podobieństwa oznaczeń przeprowadzone zostało przez organ dość powierzchownie. Ze stwierdzenia organu, że znak BOSS HUGO BOSS bezpośrednio wskazuje na wykorzystanie w tym znaku imienia i nazwiska, a znak sporny składa się wyłącznie ze słowa BOSS, które mogło zostać użyte w znaczeniu szef, nie wynikają żadne wnioski. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w decyzji z [...] lipca 1991 r. (Odw. [...]), Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym przyjęła, że znak słowno-graficzny ELIZABETH jest podobny do znaku słownego ELIZABETH ARDEN. Także dalsza analiza podobieństwa znaku towarowego BOSS do znaków towarowych BOSS HUGO BOSS, dokonana tylko w warstwie słownej, ograniczyła się jedynie do wskazania, że w trójelementowych znakach słowa tworzą określony układ. Organ nie odniósł się do faktu, że w znakach tych słowo BOSS zostało powtórzone, a tylko odnotował tę okoliczność. Ocena w tym zakresie ma jednak znaczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wcześniejsze stanowisko organu, że HUGO BOSS wskazuje na imię i nazwisko osoby Hugo Boss. Pojawia się wtedy pytanie, jaka jest rola i znaczenie pierwszego elementu znaku BOSS zważywszy, że element ten został w znaku słowno-graficznym szczególnie wyeksponowany. Powszechnie przyjęta i ustalona reguła stanowi, że podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Podobieństwo ma być tego rodzaju, aby w zwykłych warunkach obrotu mogło wprowadzić w błąd kupującego, którego należy oceniać w realiach konkretnego rynku.

W rozpoznawanej sprawie organ nie dokonał analizy funkcjonowania znaków w warunkach określonego rynku oraz jego odniesienia do przeciętnego odbiorcy, co jest o tyle istotne, że na gruncie rozpoznawanej sprawy mamy do czynienia z rodziną znaków, wykorzystujących w różnej konfiguracji te same elementy. Próbę takiej oceny podjął uczestnik postępowania w piśmie procesowym z [...] października 2008 r., ale co oczywiste, pismo to nie może sanować braków decyzji i podlegać w tym aspekcie ocenie Sądu.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez sporne prawo wyłączne art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t., organ odwołał się do poglądu doktryny, postulującego dokonanie wykładni funkcjonalnej i systemowej powyższego przepisu. Przywołane przez organ stanowisko przedstawiciela doktryny nie zostało przyjęte przez innych znawców problematyki znaków towarowych, na co zresztą zwraca uwagę cytowany przez organ prof. Ryszard Skubisz w komentarzu do Prawa znaków towarowych. Również Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 21 marca 2003 r. (sygn. akt II SA 3874/01) wyraził stanowczy pogląd, że przepis art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. ma charakter przepisu bezwzględnie obowiązującego. Zdaniem NSA zgłoszenie znaku z naruszeniem okresu przewidzianego w tej normie prawnej jest nieważną czynnością prawną. Takie zgłoszenie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże ze zgłoszeniem znaku towarowego do rejestracji. I wbrew twierdzeniom organu w sprawie, w której powyższe stanowisko Sądu zostało sformułowane, do wygaśnięcia znaku towarowego doszło także z powodu jego nieużywania.

Powyższe uwagi nie oznaczają oczywiście, że organ nie ma prawa dokonać samodzielnej wykładni normy prawnej, znajdującej zastosowanie w rozpoznawanej przez niego sprawie. Aby jednak wykładnia ta mogła zostać zaaprobowana przez Sąd, musi być ona - co oczywiste – poprawna. W rozpoznawanej sprawie organ stanął na stanowisku, że stwierdzenie wygaszenia ochrony na prawo wyłączne z powodu jego nieużywania eliminuje możliwość podniesienia zarzutu naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. W cytowanym przez organ, na poparcie swego poglądu, fragmencie powołanego powyższej komentarza, autor stwierdza, że niebezpieczeństwo pomyłek przeciętnych nabywców co do pochodzenia towarów nie zachodzi w razie zgłoszenia takiego samego znaku dla towarów tego samego rodzaju przez inną osobę, gdy znak ten nie był używany w okresie ostatnich trzech lat. Akcent – w ocenie Sądu – postawiony został zatem na nieużywanie znaku i na moment, w którym to zaprzestanie używania nastąpiło. Zresztą sam komentator zwraca uwagę, że celem przepisu art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. jest wyłączenie pomyłek nabywców co do pochodzenia towarów. Właściwie rozumiany interes konsumentów nie wymaga, aby w każdym wypadku okres trzech lat liczyć od daty wygaśnięcia prawa z rejestracji, wystarczy bowiem brać pod uwagę datę rzeczywistego zaprzestania używania danego znaku przez uprzednio uprawnionego.

W świetle powyższych uwag wykładnia funkcjonalna i systemowa omawianego przepisu dokonana przez organ nie mogła zostać zaakceptowana przez Sąd, albowiem nie uwzględnia ona potrzeby sprawdzania od kiedy nie używano znaku (co w efekcie doprowadziło do jego wygaszenia) i od tej daty liczenia przewidzianego w cyt. przepisie trzyletniej karencji danego znaku towarowego. W rozpoznawanej sprawie Urząd Patentowy nie ustalił, kiedy skarżący zaprzestał używania znaków dla określonych towarów.

Na marginesie dla porządku, w ocenie Sądu, wspomnieć należy, że organ przywołując w komparycji zaskarżonej decyzji podstawy prawne wydanego rozstrzygnięcia z nieznanych powodów pominął art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t., który później w uzasadnieniu decyzji był przedmiotem jego analizy.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez sporne prawo wyłączne art. 8 pkt 1 u.z.t. organ przyjął, że jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego można uznać naruszenie prawa do renomowanych znaków towarowych. Skoro zatem skarżący powołuje się na renomę swoich znaków towarowych, przeciwstawionych znakowi spornemu, to na nim ciąży obowiązek wykazania tej renomy.

W ocenie Sądu organ zasadniczo prawidłowo określił, co należy rozumieć pod pojęciem renomy. Do rozważań organu należy dodać jeszcze uwagę, że przy ustalaniu renomy właściwy krąg odbiorców określany jest przez towary i usługi wprowadzane na rynek pod wcześniejszym znakiem. Mogą to być zatem szerokie kręgi odbiorców lub odbiorcy wyspecjalizowani. W przypadku tzw. znaków snobistycznych towary nimi oznaczone są przedmiotem zainteresowania bogatych użytkowników. Znaki te promowane są w myśl zasady "wyjątkowo drogie dla nielicznych" (por. J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001). Renomowany znak towarowy musi być znany istotnej części właściwych, czyli relewantnych odbiorców, do których jest adresowany, co oznacza, że grupy tych odbiorców w zależności od rodzaju towarów, do oznaczania których służy znak, będą różne. W orzecznictwie utrwalony został nadto podgląd, że renoma znaku nie jest zależna od przebiegu granic poszczególnych państw czy regionów (vide: wyroki WSA z 8 listopada 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 845/05, z 24 lipca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 237/08 i VI SA/Wa 238/08).

Organ prawidłowo wskazał również kryteria umożliwiające dokonanie oceny czy dany znak można uznać za znak renomowany. Te rozważania organu nie zostały jednak połączone z kompleksową analizą materiału dowodowego, zaś nie wszystkie wnioski organu odnoszące się do poszczególnych dowodów zostały poparte przekonywującą argumentacją.

Zwrócić należy zwłaszcza uwagę na pozbawienie mocy dowodowej badań przeprowadzonych wśród czeskich i niemieckich klientów. Skoro przyjmuje się, że renoma znaku jest niezależna od przebiegu granic, to brak uzasadnienia dla dezawuowania a’ priori tych badań. Powinny one zostać poddane ocenie organu, zgodnie z wyrażoną w art. 80 k.p.a. swobodną oceną dowodu, a wnioski wypływające z tej oceny przedstawione w uzasadnieniu rozstrzygnięcia.

Dokonując oceny badań Pracowni Badań Społecznych organ wskazał, że istnieje pewna niespójność pomiędzy tytułem całego badania, a poszczególnymi pytaniami. Nie podał jednak jakie z tej niespójności wynikają wnioski dla rozstrzyganej sprawy. Uznanie, że przeprowadzone badania nie odnoszą się do okresu sprzed zgłoszenia spornego znaku towarowego, organ wyprowadził z faktu, że pytania postawione respondentom ograniczają okres do dwóch lat wstecz. Taki wniosek organu jest dowolny i nieznajdujący potwierdzenia w badaniach, na które powołuje się Urząd Patentowy. W treści pytań nie można dopatrzeć się bowiem, aby w jakikolwiek sposób ograniczały one okres, do którego poszczególne pytania odnoszą się. Co najwyżej mówi się o zakupach określonych produktów dokonywanych raz na dwa lata, ale takie stwierdzenia w treści badań nie ograniczają okresu, którego badania te dotyczą. Ma rację skarżący, że powstawanie pozytywnych skojarzeń ze znakiem towarowym nie jest procesem krótkotrwałym. Aby określony znak towarowy mógł zapaść w świadomości odbiorców i być przez nich kojarzony ze sprecyzowanymi, luksusowymi towarami, a także wywoływać wśród nich pozytywne skojarzenia, musi minąć dłuższy okres czasu. Uznanie jego pozycji na rynku, na co wskazuje doświadczenie życiowe, jest rozciągnięte w czasie. Dlatego też nie można z góry zakładać, że badania przeprowadzone po dacie zgłoszenia danego znaku towarowego, nie mogą odnosić się do okresu poprzedzającego to zgłoszenie. Należy wziąć pod uwagę istniejące warunki rynkowe i dokonać ich porównania w dacie przeprowadzania badań oraz w okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku towarowego i dopiero wówczas przesądzić czy badania mogą być miarodajne dla oceny znajomości znaku BOSS HUGO BOSS wśród odbiorców w Polsce, także w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku. Zasadne w tym miejscu zdaje się być przypomnienie wytycznych w sprawach sprzeciwu OHIM (część 5, art. 8 (5), str. 355), w których wskazano "Podobne pytanie pojawia się odnośnie dowodów opatrzonych datą późniejszą niż data zgłoszenia znaku wspólnotowego. Chociaż takie dowody zazwyczaj nie będą wystarczały same w sobie dla udowodnienia, że znak nabył renomę w dacie zgłoszenia, nie należy ich jednak także odrzucać. Biorąc pod uwagę fakt, że renoma jest zazwyczaj budowana przez lata i nie może być po prostu włączona i wyłączona, a pewien typ dowodów (np. sondaże, oświadczenia) niekoniecznie są dostępne przez daną datą, zazwyczaj są sporządzane dopiero po rozpoczęciu sporu, takie dowody muszą być oceniane na podstawie ich zawartości oraz w połączeniu z resztą dowodów".

Oceniając czy znaki skarżącego można zaliczyć do znaków renomowanych organ pominął fakty znane mu z urzędu, a dotyczące renomy przeciwstawionych znaków towarowych. W wyroku z 20 września 2007 r. (sygn. akt II GSK 113/07) NSA zwrócił uwagę, że "związanie granicami wniosku i wskazaną w nim podstawą prawną i postulowanymi środkami dowodowymi nie oznacza, że działając w tak określonych ramach Urząd Patentowy jest zwolniony z obowiązku przestrzegania zasad rzetelnej procedury administracyjnej... Rozpoznając sprawę w granicach zakreślonych przez wnioskodawcę Urząd Patentowy zobligowany jest do jej wszechstronnego wyjaśnienia, odniesienia się do wszelkich dowodów złożonych przez stronę, a w przypadku wątpliwości co do okoliczności, które ma wykazać postulowany dowód, wezwać strony do ich wyjaśnienia... W postępowaniu spornym ma (również) zastosowanie art. 77 § 4 k.p.a. Przepis ten obejmuje zarówno fakty notoryczne (powszechnie znane), jak i znane organowi z urzędu. W wypadku faktów znanych organowi z urzędu, ustawodawca nałożył na organ obowiązek zakomunikowania ich stronie". W dalszej części rozważań NSA przyjął, że faktem znanym organowi z urzędu winna być renoma określonych znaków towarowych, w sytuacji gdy taką renomę przyjął wcześniej Urząd Patentowy, wydając decyzję w sprawie toczącej się pomiędzy tymi samymi stronami i w której powoływano się na te same znaki towarowe.

W rozpoznawanej sprawie taka sytuacja miała miejsce. Przed datą wydania zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy rozstrzygnął w trzech sprawach, unieważniając znaki towarowe z wyrazem BOSS (Sp. [...] – decyzja z [...] marca 2007 r., Sp. [...] – decyzja z [...] marca 2007 r., Sp. [...] – decyzja z [...] września 2006 r.). Jedna z tych spraw toczyła się między tymi stronami co niniejsze postępowanie, zaś w dwóch uprawnionym do spornego znaku była firma T., która, jak wynika z oświadczenia złożonego na rozprawie przed Urzędem Patentowym [...] października 2007 r., jest zakładem podległym R. GmbH. W sprawach tych powołano się na te same znaki towarowe i zgłoszono te same dowody co w rozstrzyganej sprawie i Urząd Patentowy przyjął, że przedstawione przez skarżącego znaki towarowe są znakami renomowanymi. Nie może ujść uwadze Sądu, że również po wydaniu zaskarżonej decyzji, Urząd Patentowy w decyzji z [...] kwietnia 2008 r., unieważniając prawo ochronne na znak towarowy BOSS INTERNATIONAL, podzielił stanowisko skarżącego co do renomy jego znaku towarowego BOSS HUGO BOSS w Polsce. Renoma znaków, do których uprawniony jest skarżący, była zatem znana organowi z urzędu, a nadto stronom postępowania. Tymczasem organ, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 7 i 77 k.p.a. nie odniósł się do tych faktów przyjmując, że dowody przedłożone przez skarżącego nie potwierdzają jego tezy o renomowanym charakterze znaków towarowych, na które się powołał. Naruszenie tych przepisów miało, w ocenie Sądu, istotny wpływ na wynik sprawy, skoro skarżący opierał się na przekonaniu, uwzględniając także ocenę dokonaną przez Urząd Patentowy, że należące do niego znaki są znakami renomowanymi, natomiast organ, wbrew dotychczasowemu stanowisku, odmówił tym znakom przymiotu renomy. Powyższe uwagi nie oznaczają, że organ nie ma prawa zmieniać poglądów co do treści prawidłowego rozstrzygnięcia. Jednakże zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowiskiem, powinien taką zmianę dokładnie uzasadnić, w szczególności wówczas, gdy zmienia pogląd w decyzjach wydanych w stosunku do tego samego adresata. Orzecznictwo organu może podlegać zmianom, o ile organ wykaże, że są ku temu uzasadnione przyczyny. Nieuzasadniona zmienność poglądu organu stanowi bowiem naruszenie przepisu art. 8 k.p.a., gdyż może spowodować uzasadnione podważenie zaufania obywateli do organów państwa oraz wpłynąć ujemnie na świadomość i kulturę prawną obywateli, a tym samym naruszenie art. 32 Konstytucji RP (por. wyrok NSA z 20 września 2007 r., sygn. akt II GSK 113/07, wyrok NSA z 8 kwietnia 1998 r., I SA/Łd 65/97). Skoro w rozpoznawanej sprawie organ nie odniósł się do wcześniejszych decyzji i nie wyjaśnił dokładnie dlaczego prezentuje diametralnie różne stanowisko od dotychczasowego, to - w ocenie Sądu - zasadny jest zarzut naruszenia art. 8 i art. 77 § 4 k.p.a., które to naruszenie z przyczyn podanych powyżej mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Sąd nie podzielił natomiast zarzutów skargi dotyczących nieuznania przez Urząd Patentowy naruszenia prawa skarżącego do firmy (art. 8 pkt 2 u.z.t.). W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że o naruszeniu prawa do firmy wskutek używania kolizyjnego znaku towarowego można mówić dopiero wtedy, gdy się wykaże, że używanie tego znaku zakłóca korzystanie z prawa do firmy, naraża na szwank firmę przez to, że wprowadza klientów w błąd co do tożsamości podmiotów – występującego pod firmą i używającego znaku (tak np. wyrok NSA z 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 31/06, wyrok z 15 stycznia 2008 r., II GSK 298/07, wyrok z 9 kwietnia 2008 r., sygn. akt II GSK 439/07).

W rozpoznawanej sprawie skarżący nie wykazał okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że firma H. GmbH & Co. KG doznała tak rozumianego uszczerbku przed datą zgłoszenia do rejestracji spornego znaku, wskutek korzystania przez skarżącą z tego znaku towarowego. Zatem – co do zasady – stanowisko Urzędu Patentowego przyjmujące, że przy rejestracji znaku towarowego BOSS IR-142 171 nie doszło do naruszenia przepisu art. 8 pkt 2 u.z.t., uznać należy za prawidłowe.

Rozpoznając ponownie sprawę, organ mając na względzie poczynione powyżej uwagi i zastrzeżenia, winien jeszcze raz dokonać oceny podobieństwa znaku spornego i przeciwstawionych znaków towarowych, ustalić kiedy doszło do zaprzestania używania znaków towarowych skarżącego w odniesieniu do określonych towarów, których dotyczy wygaszenie praw ochronnych. Urząd Patentowy jest także obowiązany do ponownego przeanalizowania poszczególnych dowodów, zgłoszonych w celu wykazania renomy znaków towarowych skarżącego oraz poddania ich ocenie, mając na względzie, że dowody mogą się wzajemnie uzupełniać, co oznacza, że ich ocena powinna być dokonywana również łącznie.

Z tych wszystkich powodów Sąd uznał, że organ naruszył wskazane powyżej przepisy prawa procesowego, jak również przepisy prawa materialnego w podanym wcześniej zakresie, co miało istotny wpływ na wynik sprawy i dlatego też na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku. Rozstrzygnięcie w kwestii wykonalności zostało wydane w oparciu o art. 152 p.p.s.a. O kosztach, obejmujących uiszczony wpis sądowy oraz wynagrodzenie pełnomocnika, Sąd orzekł w myśl art. 200 p.p.s.a.