Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 626/09
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2010-08-31 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy: article: art. 7 ust. 1 i ust. 2
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska (spr.) Sędzia NSA Jan Bała Sędzia del. WSA Maria Jagielska Protokolant Beata Kołosowska po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. P. - "P. M." od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 27 lutego 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 2219/08 w sprawie ze skargi M. P. - "P. M." na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną


UZASADNIENIE

I

Objętym skargą kasacyjną wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę M. P. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2008 r. w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Sąd orzekał w następującym stanie sprawy: decyzją z dnia [...] lutego 2002 r. Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz M. M. P. Spółki z o.o. w W. prawo ochronne na znak towarowy "skarb kibica", zgłoszony do rejestracji w dniu [...] sierpnia 1998 r., do oznaczania towarów w klasach 16, 35, 39, 41 klasyfikacji nicejskiej. Unieważnienia prawa ochronnego udzielonego tą decyzją domagali się M. P. i G. P. wskazując jako podstawę prawną żądania art. 4 i 7 oraz art. 29 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm., dalej jako: u.z.t. lub ustawa o znakach towarowych) w zw. z art. 315 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej jako: p.w.p.).

Decyzją z dnia [...] stycznia 2006 r. Urząd Patentowy RP unieważnił prawo ochronne na sporny znak towarowy, uznając, że używanie znaku towarowego przez dłuższy okres przez kilku lub więcej przedsiębiorców, uniemożliwia wykonywanie przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia. Urząd uznał za udowodnione, że przed datą zgłoszenia spornego znaku do rejestracji był on używany w uczciwych i utrwalonych zwyczajach handlowych przez różnych wydawców, na co wskazuje używanie oznaczenia przez wnioskodawcę w okresie od 1991 r. do kwietnia 1998 r. W efekcie organ uznał, że w dacie zgłoszenia oznaczenie nie miało dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 7 u.z.t.

Wyrokiem z dnia 2 października 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 791/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. uchylił powyższą decyzję z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako: p.p.s.a.). Sąd uznał, że organ nie poddał szczegółowej analizie zgromadzonych dowodów i nie wiadomo, w oparciu o które z nich uznał, że sporny znak był używany w uczciwych i utrwalonych zwyczajach handlowych przez różnych wydawców. Nadto organowi zarzucono, że nie przeprowadził wykładni istotnych w sprawie pojęć, takich jak: zwyczajowe używanie, uczciwe i utrwalone praktyki. Ponadto organ winien uzasadnić, dlaczego znaki zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych przez różnych wydawców zaliczył do "innych podobnych oznaczeń nie dających wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru". W ocenie WSA w zaskarżonej decyzji brak było również określenia, jakie konkretnie towary lub usługi są oferowane odbiorcom pod oznaczeniem "skarb kibica", co było niezbędne dla przeprowadzenia dalszych ustaleń wskazujących, czy oznaczenie to jest zwyczajowo używane dla jednorodzajowych towarów.

Decyzją z dnia [...] lutego 2008 r. Urząd Patentowy RP, po ponownym rozpoznaniu sprawy, oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego. Dokonując oceny zdolności odróżniającej spornego znaku na gruncie art. 4 u.z.t. organ stwierdził, że sporny znak towarowy posiada zdolność odróżniającą i nie podzielił stanowiska wnioskodawcy, że informuje on o zawartości informacji kierowanych do kibiców sportowych. Przyjął, że jest to określenie o charakterze fantazyjnym, mogące oznaczać coś wartościowego dla amatorów, czy też pasjonatów sportu.

Analizując dowody przedstawione w toku postępowania na okoliczność używania oznaczenia przez innych przedsiębiorców w latach 1990 -1998 Urząd Patentowy RP doszedł do przekonania, że dowody te nie mogą pozbawić znaku "skarb kibica" zdolności odróżniającej. Organ uznał bowiem, że oferowanie towarów i usług tego samego rodzaju przez kilka podmiotów nie pozbawia oznaczenia tej zdolności. Pozostałe dowody złożone przez wnioskodawcę a obejmujące lata 2000-2003 organ uznał za bezprzedmiotowe gdyż dotyczyły okresu po dacie zgłoszenia spornego oznaczenia. Urząd Patentowy RP podkreślił, że w sprawie nie wskazano na dowody, z których w jednoznaczny sposób wynikałoby, w jaki sposób jest postrzegany znak "skarb kibica" przez właściwy - finalny krąg odbiorców. Ten aspekt sprawy miał zaś zasadnicze znaczenie dla oceny zdolności rejestrowej, ponieważ w istocie chodzi o sprawdzenie, czy dane oznaczenie spełnia funkcję znaku towarowego wśród nabywców.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśniając powody oddalenia skargi na tę decyzję, stwierdził, że brak jest uzasadnionych podstaw faktycznych i prawnych do uznania, że nastąpiła degeneracja znaku towarowego "skarb kibica". Przyjął, że nie można uznać za zasadne twierdzeń skarżącej, iż znak ten już w chwili zgłoszenia do rejestracji był znakiem wolnym. W ocenie Sądu w rozpatrywanej sprawie kluczowa była kwestia wyjaśnienia zdolności odróżniającej znaku, o której nie decyduje wyłącznie zachowanie wydawców prasy, ale także wyobrażenie i skojarzenie przeciętnego odbiorcy oraz stereotypy wśród konsumentów. Zdaniem Sądu Urząd Patentowy prawidłowo uznał, że skarżący jako wnioskodawca domagający się unieważnienia prawa ochronnego nie przedstawił wystarczających dowodów pozwalających na ocenę percepcji słów "skarb kibica" przez przeciętnego odbiorcę. Natomiast złożone przez skarżącego dowody w większości mające postać kopii wydawnictw prasowych z lat 1990 - 1998 oraz z lat 1999 - 2004 nie mogą w pełni świadczyć o degeneracji znaku. W szczególności nie potwierdzają, w jaki sposób znak ten był odbierany przez przeciętnego odbiorcę - kibica sportowego. Okoliczność, że wydawnictwa te znajdowały nabywców, sama w sobie nie zastępuje swą mocą innych dowodów, takich jak dowód w postaci badań opinii publicznej. Za zasadne Sąd uznał zatem stanowisko Urzędu Patentowego RP, iż brak innych dowodów znacznie ograniczył możliwość prawidłowej oceny funkcjonowania spornego oznaczenia jako znaku towarowego.

Według Sądu pierwszej instancji dowody dotyczące używania słów "skarb kibica" przez różnych wydawców przed datą rejestracji znaku nie miały charakteru powszechnego, aby mogły doprowadzić do przekształcenia się spornego znaku w nazwę rodzajową w rozumieniu art. 7 ust. 2 u.z.t. Z akt sprawy wynika, że na rynku prasowym funkcjonowały też inne określenia dla tego rodzaju informacji takie jak: Kibic, Vademecum Kibica, Gazeta Kibica.

Sąd nie uznał za trafny zarzut skarżącego dotyczący pominięcia przy ocenie stanu faktycznego sprawy części materiału dowodowego (dowodów z lat 1999-2004), która miała wskazywać, że we wskazanym okresie słowami "skarb kibica" posługiwał się wciąż rosnący krąg wydawców, zaś dzięki rozwojowi internetu możliwe było również pokazanie, że jego użytkownicy używali go w formie opisowej. W tym zakresie Sąd podzielił stanowisko uczestnika postępowania, iż dowody takie mogą być brane pod uwagę jedynie pomocniczo, w wypadku, gdy dowody pierwotne są w pełni wiarygodne dla stwierdzenia okoliczności mającej istotne znaczenie dla końcowego rozstrzygnięcia. Taka sytuacja nie miała natomiast w sprawie miejsca.

Zadaniem organu była ocena zdolności odróżniającej konkretnego oznaczenia słownego na dzień złożenia wniosku o rejestrację. Skoro skarżący nie przedstawił żadnych dowodów na okoliczność rzekomej utraty zdolności odróżniającej w wyniku używania oznaczenia przez samego uprawnionego i jego poprzedników prawnych przed 1990 r., zarzut ten został przez Sąd uznany za bezskuteczny.

W ocenie Sądu organ wywiązał się również w sposób prawidłowy z obowiązku wyczerpującego zebrania i oceny całego materiału dowodowego (art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.) oraz uzasadnienia rozstrzygnięcia według wymagań określonych w art. 107 § 3 k.p.a.

II

M. P. zaskarżył wyrok w całości domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. do ponownego rozpoznania, a także zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych. Wyrokowi zarzucił:

1. Na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. naruszenie prawa materialnego, a to art. 7 ust. 1 i ust. 2 u.z.t. w zw. z art. 3 ust. 1 lit. d) Pierwszej Dyrektywy Rady Nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. Nr L 40 z 11 lutego 1989 r., s. 1, dalej jako: Dyrektywa) w zw. z art. 66 ust. 1 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38, dalej jako: Układ) poprzez:

a) błędną wykładnię art. 7 ust. 1 i ust. 2 u.z.t., polegającą na przyjęciu, że podstawą unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu braku zdolności odróżniającej nie może być jego zwyczajowe używanie w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, a jedynie sposób jego postrzegania przez nabywców towarów lub usług, natomiast zwyczajowe używanie znaku towarowego w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych może pełnić wyłącznie rolę pomocniczą, podczas gdy prawidłowa wykładnia art. 7 ust. 1 i ust. 2 u.z.t., uwzględniająca art. 3 ust. 1 lit. d) Dyrektywy w zw. z art. 66 ust. 1 Układu, prowadzi do przeciwnego wniosku,

b) niewłaściwe zastosowanie art. 7 ust. 1 i ust. 2 u.z.t., spowodowane ich błędną wykładnią.

2. Na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. - naruszenie przepisów postępowania, tj.:

a) art. 3 § 1 p.p.s.a, art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) i art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., polegające na nieprawidłowym przeprowadzeniu kontroli decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2008 r., znak [...], czego skutkiem było oddalenie skargi na tę decyzję pomimo, sprzecznego z zasadami postępowania dowodowego, nieuwzględnienia w niej wniosków wynikających z przytoczonych w sprawie [...] dowodów z lat 1998 - 2005, co wobec ich wagi powinno prowadzić do uchylenia tej decyzji z powodu naruszenia art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a., a zatem do uwzględnienia skargi,

b) art. 3 § 1, art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) i art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., poprzez dokonanie nieprawidłowej kontroli decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2008 r., znak [...], czego skutkiem było oddalenie skargi na tę decyzję pomimo przeprowadzenia przez organ postępowania dowodowego z naruszeniem art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a., co doprowadziło do sprzecznego ze zgromadzonym materiałem dowodowym ustalenia, że skarżący nie wykazał używania znaku towarowego "skarb kibica" [...] w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych oraz sposobu postrzegania tego znaku przez odbiorców docelowych, które to naruszenie powinno doprowadzić do uwzględnienia skargi,

c) art. 3 § 1, art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i art. 151 p.p.s.a, polegające na nieprawidłowym przeprowadzeniu kontroli zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2008 r., znak [...], czego skutkiem było oddalenie skargi, pomimo przyjęcia w tej decyzji błędnej wykładni art. 7 (ust. 1 i ust. 2) u.z.t. w zw. z art. 3 ust. 1 pkt d) Dyrektywy i art. 66 ust. 1 Układu, a w konsekwencji błędnego zastosowania art. 7 u.z.t., które to uchybienie powinno prowadzić do uchylenia tej decyzji, a zatem do uwzględnienia skargi.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podano, że art. 7 ust. 1 i ust. 2 u.z.t. powinien być interpretowany zgodnie z art. 3 ust. 1 Dyrektywy. Art. 3 ust. 1 lit. d) Dyrektywy zawiera zaś dwie normy dotyczące braku zdolności odróżniającej znaku towarowego. Użycie spójnika "lub" łączącego obie powyższe normy wskazuje na to, że są one od siebie niezależne. Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie pierwszej normy wynikającej z art. 3 ust. 1 lit. d) Dyrektywy wymaga odniesienia się do sposobu postrzegania znaku towarowego przez docelowych odbiorców towarów lub usług. W odróżnieniu od powyższego, do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie drugiej normy wynikającej z art. 3 ust. 1 lit. d) Dyrektywy konieczne jest zbadanie sposobu funkcjonowania znaku towarowego w obrocie profesjonalnym oraz ustalenie, czy używanie to jest używaniem uczciwym i utrwalonym. Przyjmuje się bowiem, że znak towarowy używany w sposób uczciwy i utrwalony przez wielu przedsiębiorców nie może spełniać funkcji oznaczania pochodzenia. Druga norma wynikająca z art. 3 ust. 1 lit. d) Dyrektywy nakazuje zatem domniemywać, że oznaczenie powszechnie i w sposób powtarzalny używane przez wielu różnych przedsiębiorców dla oznaczania tego samego rodzaju towarów lub usług, nie posiada w percepcji docelowego kręgu odbiorców zdolności odróżniania pochodzenia towarów opatrzonych tym oznaczeniem. Przyjęta przez WSA i organ wykładnia art. 7 ust. 1 i ust. 2 u.z.t., zakładająca konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w kierunku bezpośredniego ustalenia sposobu percepcji znaku towarowego przez jego odbiorców końcowych, jest zatem sprzeczna z art. 3 ust. 1 lit. d) Dyrektywy i jako taka jest wykładnią nieprawidłową.

Konsekwencją przyjęcia przez WSA nieprawidłowej wykładni art. 7 u.z.t. jest błędna subsumcja stanu faktycznego niniejszej sprawy do normy wynikającej z tego przepisu. Prawidłowe zastosowanie tego przepisu powinno było doprowadzić do ustalenia, że istniały przesłanki do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak.

W ocenie wnoszącego skargę kasacyjną dla pełnej oceny stanu faktycznego niniejszej sprawy konieczne było uwzględnienie dowodów z lat 1998 - 2005, gdyż na ich podstawie można było wyciągnąć istotne wnioski dotyczące okresu wcześniejszego, w szczególności wobec wykładni art. 7 u.z.t. WSA dokonał zatem błędnej kontroli zastosowania przez organ art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a., skoro zaaprobował pominięcie przez organ istotnej części materiału dowodowego.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną M. C. [...] M. P. sp. z o.o. w likwidacji wniosła o jej oddalenie oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Pismem z dnia 15 czerwca 2010 r. dotychczasowy pełnomocnik uczestnika M. C. [...] M. P. Spółka z o.o. w likwidacji zawiadomił Naczelny Sąd Administracyjny, że Spółka ta została wykreślona z rejestru przedsiębiorców, zaś podmiotem, który nabył prawa do spornego znaku towarowego jest V. I. Spółka z o.o. w W.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw. Jej autor wadliwość wyroku Sądu pierwszej instancji upatruje zarówno w naruszeniu przepisu prawa materialnego jak i w naruszeniu przepisów postępowania sądowoadministracyjnego. W takiej sytuacji, co do zasady, najpierw powinny zostać rozpoznane zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania. Jednakże redakcja zarzutów skargi kasacyjnej i ich uzasadnienia uprawnia do stwierdzenia, że oparto ją na poglądzie, iż na skutek błędnej wykładni prawa materialnego doszło do niewłaściwego jego zastosowania a konsekwencją tego była niedostateczna kontrola decyzji pod względem zgodności z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Wobec tego ocena zarzutu obejmującego pierwszą podstawę kasacyjną, o której mowa w art. 174 pkt 1 p.p.s.a. musi poprzedzać ocenę zasadności zarzutów postawionych w oparciu o art. 174 pkt 2 p.p.s.a.

W postępowaniu spornym skarżący domagał się unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy "skarb kibica" powołując jako podstawę prawną żądania przepisy ustawy o znakach towarowych – art. 4, art. 7 i art. 8 pkt 1 tej ustawy. Poza sporem pozostaje, że zdolność rejestracyjną znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji pod rządami ustawy o znakach towarowych należy oceniać w oparciu o przepisy tej ustawy. Nadto, dla określenia granic kontroli instancyjnej istotne jest to, że skarga kasacyjna zwalcza wyrok Sądu I instancji w zakresie obejmującym żądanie unieważnienia prawa ochronnego z przyczyn określonych w art. 7 ustawy o znakach towarowych. To oznacza, że poza granicami skargi kasacyjnej pozostają pozostałe przyczyny oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. W myśl natomiast ust. 2 omawianego przepisu nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informacje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru lub inne podobne oznaczenie niedające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru.

W zakresie istotnym dla dalszych rozważań niezbędnym jest ustalenie znaczenia użytego w art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych określenia inne podobne oznaczenie niedające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w pojęciu tym mieści się każde oznaczenie, które z przyczyn innych niż podane w enumeratywnym wyliczeniu zawartym w tym przepisie jest oznaczeniem niedającym wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru.

Znakiem niemającym dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 7 ust. 2 in fine ustawy o znakach towarowych może być więc oznaczenie, które weszło do języka potocznego lub które jest zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Wynika to z art. 3 ust. 1 lit. d Pierwszej Dyrektywy, w myśl którego nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

W obecnym stanie prawnym prawo krajowe wprost stanowi, że nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p.). Brak takiego przepisu w ustawie o znakach towarowych nie oznacza, że wykładając art. 7 ust. 2 tej ustawy należy pomijać treść art. 3 ust.1 lit. d Pierwszej Dyrektywy w zakresie wykładni normy stanowiącej o innym podobnym oznaczeniu niedającym wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru.

Na takim stanowisku stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w kontrolowanym wyroku, a Naczelny Sąd Administracyjny pogląd ten, z przyczyn powyżej podanych, podziela. Nie jest więc zasadny zarzut dotyczący naruszenia przez Sąd I instancji art. 7 ust.1 i 2 ustawy o znakach towarowych poprzez jego błędną wykładnię dokonaną, jak wywodzi kasator, z pominięciem art. 3 ust. 1 lit. d Pierwszej Dyrektywy.

Z omawianym zarzutem wiąże się zarzut postawiony w punkcie 2c skargi kasacyjnej. Z uzasadnienia kontrolowanej przez Sąd I instancji decyzji wynika, że Urząd Patentowy dokonał odmiennej wykładni art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych i uznał, że skoro w przepisach ustawy o znakach towarowych brak jest pojęć "utrwalonego i uczciwego zwyczaju" to oznaczeń używanych w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych nie można zaliczyć do innych podobnych oznaczeń niedających wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru. Sąd I instancji uznał ten pogląd za błędny, jednakże stwierdził, że uchybienie to nie mogło stanowić wystarczającej przyczyny do wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego, gdyż "Urząd de facto wypowiedział się w uzasadnieniu decyzji stwierdzając brak podstaw do uznania degeneracji znaku". Autor skargi kasacyjnej nie zgadza się z tą oceną i zarzuca Sądowi I instancji naruszenie art. 3 § 1 p.p.s.a., art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. i art. 151 p.p.s.a.

Przepis art.145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. stanowi podstawę uwzględnienia skargi na decyzję w sytuacji, gdy doszło do naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy. Dla oceny zasadności tego zarzutu, przy przyjęciu, że doszło do błędnej wykładni art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych, niezbędne jest zatem ustalenie, czy naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy - rozumiany jako wynik postępowania spornego. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego błędna wykładnia art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych miałaby wpływ na wynik sprawy, gdyby w postępowaniu spornym ustalono, że "skarb kibica" jest oznaczeniem, które w dacie rejestracji było używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych zatracając przez to konkretną zdolność odróżniającą, jednakże wobec braku takiej przesłanki w art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych, oddalono by wniosek o unieważnienie prawa ochronnego. Taka sytuacja nie wystąpiła w tej sprawie.

Ustalenie, że oznaczenie "skarb kibica" było używane przez różnych wydawców, obok zresztą innych oznaczeń dla określenia zbioru informacji sportowych, nie jest bowiem ustaleniem wystarczającym dla stwierdzenia, że była to utrwalona i uczciwa praktyka handlowa, która pozbawiła to oznaczenie dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

Słusznie bowiem zwrócił uwagę Sąd I instancji, że nazwanie określonych informacji sportowych oznaczeniem "skarb kibica" przez różnych wydawców nie miało charakteru powszechnego. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego obejmującego zarówno częstotliwość wydawania przed datą rejestracji informacji sportowych nazwanych "skarbem kibica" jak i z faktu, iż na rynku wydawniczym dla tego rodzaju informacji używano wielu różnych oznaczeń, wynika, iż w toku postępowania spornego nie wykazano utrwalonej praktyki handlowej w używaniu omawianego oznaczenia. Z tych powodów Naczelny Sąd Administracyjny zgadza się z Sądem I instancji, iż naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych dokonaną przez Urząd Patentowy nie miało wpływu na wynik postępowania spornego, a to czyni oceniany zarzut bezzasadnym.

Wadliwość wykładni art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych skarżący upatruje także w tym, że Sąd I instancji przyjął, że "podstawą unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu braku zdolności odróżniającej nie może być jego zwyczajowe używanie w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, a jedynie sposób jego postrzegania przez nabywców towarów lub usług, natomiast zwyczajowe używanie znaku towarowego w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych może pełnić wyłącznie rolę pomocniczą" (treść zarzutu 1a).

Zarzut ten jest niezasadny z wielu powodów. Po pierwsze, o czym już była mowa, Sąd I instancji wyraził pogląd zgodny w istocie z poglądem skarżącego, iż brak konkretnej zdolności odróżniającej może wynikać ze zwyczajowego używania określonego oznaczenia w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Po wtóre, wbrew temu co twierdzi skarżący, Sąd I instancji nie traktował przesłanki zwyczajowego używania w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych jako "pomocniczej". Stwierdził natomiast, że dla jej wykazania istotne jest zarówno zachowanie profesjonalistów – wydawców prasy jak i ocena nabywców określonych towarów i usług. Po trzecie, rozważając kwestie konkretnej zdolności odróżniającej Sąd przyjął, że skarżący nie wykazał, aby oznaczenie "skarb kibica" było zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych stwierdzając, że dowody używania tego oznaczenia "przez różnych wydawców nie miały charakteru powszechnego, aby mogły doprowadzić do przekształcenia spornego znaku w nazwą rodzajową w rozumieniu art. 7 ust. 2 u.z.t." (uzasadnienie wyroku).

Ten wywód uszedł uwadze skarżącemu a ma on istotne znaczenie dla oceny skuteczności stawianych zarzutów. Zgodzić bowiem należy się z autorem skargi kasacyjnej, że przepis art. 3 ust. 1 d Pierwszej Dyrektywy określa dwie przesłanki unieważnienia rejestracji. Dla zaistnienia drugiej z nich niezbędne jest ustalenie, że znak towarowy składa się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Przepisy prawne nie definiują użytego w omawianej normie pojęcia praktyk handlowych, jednakże precyzują okoliczności związane z ich stosowaniem stanowiąc, że muszą to być praktyki zwyczajowe, uczciwe i utrwalone. Z akt sprawy wynika, że w okresie poprzedzającym rejestrację oznaczenia "skarb kibica" było używane przez wydawców prasy dla określenia informacji związanych, najogólniej rzecz ujmując, z określonymi wydarzeniami sportowymi. Nie było to jednak jedyne oznaczenie dla tego rodzaju informacji funkcjonujące w praktykach wydawniczych. Informacje tego rodzaju oznaczano bowiem również określeniami "Kibic", "Vademecum Kibica", "Gazeta Kibica", a to oznacza, że na rynku wydawniczym obejmującym prasę sportową nie było utrwalonego zwyczaju używania oznaczenia "skarb kibica" dla przekazu określonych informacji sportowych.

Tymczasem skarżący pomijając ten aspekt skupia się na wykazywaniu, że dla przyjęcia braku konkretnej zdolności odróżniającej wystarczającym jest ustalenie, że znak towarowy składa się wyłącznie z oznaczenia zwyczajowo używanego w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych bez potrzeby badania oceny uczestników rynku, czy dane oznaczenie pozwala zidentyfikować dany towar (usługę), jako pochodzący od danego przedsiębiorcy lub podmiotów z nim związanych, od towarów (usług) tego samego rodzaju pochodzących od innych przedsiębiorców.

Analizowany zarzut skargi kasacyjnej opiera się zatem na założeniu, iż w postępowaniu spornym wykazano zwyczajowe używania oznaczenie "skarb kibica" w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych. Założenie to nie znajduje oparcia w materiale sprawy.

Za nieskuteczną należało uznać próbę podważenie tych ustaleń przedstawioną w obrębie zarzutu obejmującego naruszenie art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a. i art. 80 k.p.a. powiązanych z przepisami Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Naczelny Sąd Administracyjny raz jeszcze podkreśla, że przedstawiony materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie tezy o istnieniu utrwalonego zwyczaju używania spornego określenia w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Zgadza się również z Sądem I instancji, że dla wykazania braku konkretnej zdolności odróżniającej danego oznaczenia istotne jest ustalenie sposobu jego odbioru przez właściwy krąg odbiorców.

Inaczej rzecz ujmując, dla uznania niespełnienia przesłanki z art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych koniecznym było wykazanie, że w dacie zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego "skarb kibica" oznaczenie to nie miało dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego z powodu jego zwyczajowego używania w utrwalonych i uczciwych praktykach kupieckich. Tych okoliczności skarżący nie wykazał. Nie wykazał zatem, że zgłoszony znak towarowy nie posiadał konkretnej zdolności odróżniającej.

Nie powinien przy tym budzić wątpliwości pogląd, że oceny zdolności rejestracyjnej znaku towarowego należy dokonać na dzień jego zgłoszenia. Takich dowodów skarżący nie przedstawił, a nie może ich zastąpić materiał dowodowy obejmujący okres po dacie zgłoszenia, stąd słusznie i Urząd Patentowy i Sąd I instancji (aczkolwiek Sąd z innym uzasadnieniem) pominął przy ocenie stanu faktycznego sprawy materiał dowodowy obejmujący lata 1999 – 2004.

Z przedstawionych powodów Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.