Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1102/07
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2009-11-19 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 315 ust. 3;
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: art. 9 ust. 1 pkt 1; art. 8 ust. 1 pkt 1;
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
article: art. 20; art. 22;
journal: Dz.U. 1997 nr 78 poz 483
law: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie  Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu  25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
article: art. 6 ust. 1;
journal: Dz.U. 2004 nr 173 poz 1807
law: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
article: art. 5;
journal: Dz.U. 1999 nr 101 poz 1178
law: Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.
article: art. 7; art. 77 par 1; art. 80; art. 107;
journal: Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
journal: Dz.U.UE.L 1989 nr 40 poz 1 art. 4 ust. 1 pkt b; art. 3 ust. 2 pkt d;
law: Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków  towarowych (89/104/EWG)

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Bosakirska Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędzia WSA Pamela Kuraś – Dębecka (spr.) Protokolant Monika Bodzan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2009 r. sprawy ze skarg U., H. oraz M. Z., S. Z. I. Sp. j. z siedzibą w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. oddala skargę U., H.; 4. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej M. Z., S. Z. I. Sp. j. z siedzibą w C. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

VI SA/Wa 1102/07

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2007 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 17 z późn. zm. - u.z.t.) w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm.- p.w.p.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.:

1. unieważnił prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy SOLEY nr R [...]

2. przyznał U., H. od M. Z., S. Z. I. Sp.J. z siedzibą w C. kwotę 2000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Do powyższego rozstrzygnięcia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Dnia [...] września 1999 r. ( przyjęta data zgłoszenia) I. s.c. M. Z. i S. Z. z siedzibą w C. złożyło do Urzędu Patentowego RP wniosek o zarejestrowanie na jej rzecz znaku towarowego słowno-graficznego "SOLEY lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry" dla towarów z klasy 30 (lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, torty lodowe, rolady lodowe, jogurt mrożony, ciasta mrożone, ciasta i wyroby cukiernicze, słodycze, środki wiążące do lodów spożywczych).

Decyzją z [...] sierpnia 2003 r. Urząd Patentowy RP zarejestrował na rzecz skarżącej spółki I. (która po dacie zgłoszenia przekształciła się w spółkę jawną) prawo ochronne na ww. znak towarowy - z pierwszeństwem od [...] września 1999 r., przeznaczony do oznaczania towarów i/lub usług klas: 30 klasyfikacji nicejskiej i 5.7.8.1 27.5.29.1 klasyfikacji wiedeńskiej.

Dnia [...] sierpnia 2005 r. do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek U., H. o unieważnienie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy "SOLEY lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry" nr R [...] udzielonego na rzecz M. Z., S. Z. I. Sp.J. dla towarów z klasy 30.

Za podstawę swojego żądania wnioskodawca podał przepisy art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, art.8 pkt 1 u.z.t. w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p. Swój interes prawny w sprawie wywodził jako konkurent uprawnionego w zakresie produkcji i sprzedaży lodów, twierdząc, że przedmiotowe prawo ochronne narusza prawo wyłącznego używania należących do wnioskodawcy z wcześniejszym pierwszeństwem znaków towarowych słownego SOLERO IR [...] (od [...] lipca1994 r.) i słowno-graficznego SOLERO IR [...] (od [...] listopada 1994 r.).

W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem przepisu art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t., gdyż przedmiotowy znak towarowy jest podobny do należących do wnioskodawcy z wcześniejszym pierwszeństwem znaków towarowych słownego SOLERO IR [...] i słowno-graficznego SOLERO IR [...] również dla wyrobów w klasie 30, a zwłaszcza dla lodów, co powoduje wprowadzanie w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Podniósł on, że jednorodzajowość towarów i okoliczności ich sprzedaży zwiększają niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców. Wskazał on na identyczność pierwszych czterech liter w spornym znaku towarowym ("SOLE") i w znakach uprawionego, a także na podobną stylistykę graficzną w porównywanych znakach słowno-graficznych, na podobieństwo fonetyczne elementu słownego oraz na podobne skojarzenie treściowe (ze słońcem), podkreślając, iż oceny podobieństwa znaków towarowych należy dokonywać w kontekście ogólnego wrażenia jakie te oznaczenia wywierają na odbiorcy, przy czym podkreślił, że słowo "SOLEY" jest jedynym wyróżniającym elementem tego znaku. W konsekwencji okoliczność występowania w spornym znaku dodatkowych elementów graficznych nie przesądza o braku podobieństwa tego znaku ze znakami SOLERO, gdyż elementy te jako przedstawiające wyrób (loda na patyku i orzechy) stanowią jedynie informację o jego właściwościach i składzie, podobnie jak pozostałe elementy słowne.

Uzasadniając zarzut oparty na naruszeniu przepisu art.9 ust.1 pkt 2 u.z.t. wskazał na powszechną znajomość posiadanych znaków, co powoduje dodatkowe niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia znaku i powinno wiązać się z szerszą ochroną tych oznaczeń.

Wnioskodawca stwierdził także, że rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem przepisu art. 8 pkt 1 powołanej ustawy o znakach towarowych, gdyż znak został zgłoszony w złej wierze, tj. w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. W latach 1997-2001 toczyły się bowiem między stronami niniejszego postępowania dwa postępowania cywilne przed Sądem Okręgowym w [...] o sygn. akt. [...] i [...], zakończone ugodą, w której uprawniony zobowiązał się m.in. do zaprzestania używania oznaczeń SOLER, SOLLER i SOLLEI (identycznego fonetycznie ze znakiem spornym). O naruszeniu przepisu art. 8 pkt 1 u.z.t. świadczy, zdaniem wnioskodawcy, wykorzystywanie renomy znaków SOLERO wnioskodawcy poprzez używanie przez uprawnionego w obrocie dla lodów różnych oznaczeń w tym SOLER, SOLLER i SOLLEI (oznaczenie sporne) upodobnionych do znaków SOLERO wnioskodawcy w celu wykorzystania ich renomy. Wnioskodawca przedłożył na poparcie swoich argumentów postanowienie i protokół Sądu Okręgowego w [...] z [...] lutego 2002 r. sygn. akt. [...] z ugodą, w której uprawniony zobowiązał się m.in. do zaprzestania używania oznaczeń SOLER, SOLLER i SOLLEI, oraz szereg dowodów reklamy lodów SOLERO w Polsce uprzednio załączonych do pozwu złożonego [...] listopada1997 r. przed Sądem Okręgowym w [...] sygn. akt. [...], przy czym materiały reklamowe obejmowały zdjęcia materiałów promocyjnych dostarczanych do sklepów i stoisk, opakowania lodów Solero, kalendarza na rok 1997 ze znakiem Solero, bilbordów umieszczanych na środkach transportu, parasolach stoiskowych i innych obiektach.

Uprawniony – I. Sp.J. w odpowiedzi na wniosek podniósł brak interesu prawnego wnioskodawcy. Zdaniem uprawnionego oznaczenie SOLEY zostało zapożyczone z popularnej piosenki "Soley, soley" i jest przez uprawnionego używane nieprzerwanie od przełomu lat 1993/94. Na tą okoliczność przedstawiono wizerunki znaku spornego i znaków przeciwstawionych, oświadczenie S. S. o drukowaniu opakowania lodów SOLEY w 1993 r. w S., fakturę firmy [...] z 1995 r. za wydrukowanie opakowania lodów SOLEY, faktury z lat 1995-99 dotyczące sprzedaży lodów SOLEY, wizerunki folderów reklamowych i opakowań lodów SOLEY i lodów wg. znaków przeciwstawionych, oraz wydruki różnych rejestracji znaków towarowych dla towarów z klasy 30 z literami "SOLE" w nazwie. Ponadto, zdaniem uprawnionego, ugoda sądowa z [...] lutego 2002 r. sygn. akt. [...], na którą powołuje się wnioskodawca, zakazuje mu występowania z roszczeniami w stosunku do spornego znaku towarowego SOLEY. W kolejnych pismach procesowych uprawniony przeprowadzając analizę porównawczą należących do wnioskodawcy z wcześniejszym pierwszeństwem znaków towarowych słownego SOLERO IR-[...] i słowno-graficznego SOLERO IR-[...] oraz znaku spornego podkreślił występujące różnice w grafice znaków oraz odmienną ich kolorystykę, co sprawa, iż na płaszczyźnie wizualnej brak podobieństwa ze znakiem słowno-graficznym. Podkreślił, że odmienna jest także stylistyka i kolorystyka białego, ukośnego napisu "Soley" od niebieskiego napisu "Solero".

Zdaniem uprawnionego I. Sp.J. oba porównywane oznaczenia także w warstwie fonetycznej różnią się w sposób zasadniczy ze względu na różną ilość sylab i odmienność drugiej sylaby, natomiast na płaszczyźnie znaczeniowej oznaczenie SOLERO nawiązujące fonetycznie i wizualnie do słońca budzi odmienne skojarzenia niż oznaczenie SOLEY zapożyczone z przeboju z lat 70-tych XX wieku, piosenki "Soley, soley". Ponadto podniósł, że wśród wyrobów w klasie 30, do których oznaczania przeznaczone są porównywane znaki jednorodzajowość towarów zachodzi jedynie dla lodów, przy czym okoliczności ich sprzedaży zmniejszają niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców, gdyż od lat w handlu obowiązuje praktyka przechowywania lodów przeznaczonych do sprzedaży w oddzielnych, firmowych zamrażarkach. Bezzasadny jest też zarzut, iż sporny znak został zgłoszony w złej wierze, tj. w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, gdyż znak powstał na przełomie lat 1993/1994, a więc przed datami pierwszeństwa znaków przeciwstawionych oraz przed datą pojawienia się na polskim rynku lodów "SOLERO", tj. przed marcem 1996 r. Zdaniem uprawnionego, załączone przez wnioskodawcę 12 fotografii, na dowód renomy i powszechnej znajomości znaków SOLERO, jedynie informuje o jednorazowej akcji promocyjnej wnioskodawcy o ograniczonym zasięgu terytorialnym (nad morzem) przeprowadzonej prawdopodobnie w 1996 r. Uprawniony wniósł o dopuszczenie dowodu z przesłuchania piosenki "Soley, soley", na okoliczność istnienia takiego utworu muzycznego, dowodu z zeznań świadka S. S. na okoliczność ustalenia daty rozpoczęcia używania przez uprawnionego oznaczenia "SOLEY" na opakowaniach lodów, dowodu z akt sądowych sprawy zawisłej przed Sądem Okręgowym w [...] sygn. akt. [...] na okoliczność braku związku pomiędzy treścią ugody sądowej zawartej [...] lutego 2002 r. w powyższym postępowaniu, a ochroną przedmiotowego znaku towarowego "SOLEY lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry" nr R-[...] oraz dowodu z zeznań świadka M. G. na okoliczność popularności w Polsce utworu muzycznego, piosenki "Soley, soley".

Urząd Patentowy RP uznał, że wnioskodawca U., H. posiada interes prawny w domaganiu się unieważnienia przedmiotowego prawa ochronnego na znak towarowy "SOLEY lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry" nr R-[...], bowiem powołuje się na podobieństwo przedmiotowego znaku towarowego do swoich znaków towarowych zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem, tj.: słownego SOLERO IR [...] i słowno-graficznego SOLERO IR [...]. Ponadto, zdaniem organu wnioskodawca jako producent i dystrybutor lodów ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w ramach wolności prowadzenia działalności gospodarczej zagwarantowanej w art. 20 Konstytucji RP - i potwierdzonej w art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), obecnie art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.).

Uzasadniając unieważnienie prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy Urząd Patentowy uznał za słuszny zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. Organ wskazał, że znak został zgłoszony w złej wierze, tj. w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Zdaniem organu świadczą o tym postanowienie i protokół Sądu Okręgowego w [...] z [...] lutego 2002 r. sygn. akt. [...] z ugodą, w której uprawniony zobowiązał się m.in. do zaprzestania używania oznaczeń SOLER, SOLLER i SOLLEI (identycznego fonetycznie ze znakiem spornym). Z ww. dokumentów wynika, że uprawniony używał oznaczeń SOLER, SOLLER, praktycznie tożsamych z oznaczeniem SOLERO, jak również, że zobowiązał się do zaprzestania używania oznaczenia SOLLEI, praktycznie tożsamego z oznaczeniem spornym SOLEY. Wobec powyższego, w ocenie Urzędu, zgłoszenie znaku towarowego z dominującym elementem SOLEY przez uprawnionego dnia [...] września 1999 r. oraz brak wniosku o rezygnacji z tego znaku do chwili obecnej pozostają w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art.8 pkt 1 u.z.t.

Rozpatrując natomiast zarzut z art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t, organ uznał, iż wnioskodawca nie wykazał podobieństwa oznaczeń w takim stopniu, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego przedmiotowy znak towarowy mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. W kontekście ogólnego wrażenia, jakie te oznaczenia wywierają na odbiorcy i w świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2004 r. sygn. akt 6 II SA 3054/03, (w którym Sąd wskazał, iż ocena podobieństwa znaków towarowych powinna być oparta na analizowaniu podobieństwa znaków według ich cech wspólnych, a nie według występujących między nimi różnic), Urząd Patentowy uznał, że przedmiotowy znak towarowy nie jest podobny do należących do wnioskodawcy z wcześniejszym pierwszeństwem znaków towarowych; słownego i słowno-graficznego SOLERO, również dla wyrobów w klasie 30, a zwłaszcza dla lodów.

Zdaniem organu identyczność pierwszych czterech liter w spornym znaku towarowym ("SOLE") i w znakach wnioskodawcy, a także podobieństwo fonetyczne elementu słownego oraz podobne skojarzenie treściowe (ze słońcem), nie przesądzają o podobieństwie porównywanych znaków towarowych z uwagi na występujące między nimi różnice powodujące ich odmienny odbiór. Brak ogólnego podobieństwa wizualnego między znakiem słowno-graficznym SOLERO oraz znakiem spornym wynika z faktu, że znak SOLERO ma postać niebieskiego napisu "Solero" na żółtym tle (przy czym dominuje kolor żółty), podczas gdy znak towarowy "SOLEY lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry" nr R-[...] ma barwę zieloną. Dodatkowo, szata graficzna tego znaku zawiera rysunek porcji lodów na patyku o barwie ciemnobrązowej z bardzo wyraźnym logo uprawnionego i rysunkiem orzechów laskowych, oraz napisami Soley. Odmienna jest także stylistyka i kolorystyka białego, ukośnego napisu "Soley" od niebieskiego napisu "Solero" .Także w warstwie fonetycznej podobieństwo głównych elementów znaków porównywanych nie zmienia faktu, że znak "SOLEY lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry" ma wiele innych elementów słownych, które odróżniają go od samego słowa SOLERO. Podobnie na płaszczyźnie znaczeniowej oznaczenie SOLERO budzi odmienne skojarzenia jak oznaczenie "SOLEY lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry", pomimo, że oznaczenie SOLEY nawiązuje fonetycznie do słońca. Jednocześnie, w ocenie Urzędu Patentowego, obecność innych elementów słownych odróżnia sporny znak towarowy od znaków przeciwstawionych w stopniu wystarczającym dla uniknięcia w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów przez przedmiotowy znak towarowy.

Urząd nie zgodził się z tezą, że fakt występowania w spornym znaku dodatkowych elementów graficznych przedstawiających wyrób (loda na patyku i orzechy) stanowią jedynie informację o jego właściwościach i składzie, podobnie jak pozostałe elementy słowne, gdyż elementy graficzne stanowią kompozycję fantazyjną, a elementy słowne zawierają oznaczenie wyróżniające "ice mastry". Natomiast ze względu na jednorodzajowość towarów jedynie dla lodów i towarów podobnych do lodów (np. torty lodowe, jogurt mrożony, ciasta mrożone, ciasta i wyroby cukiernicze, cukierki, środki wiążące do lodów) organ wyjaśnił, iż nie rozpatrywał ewentualnego ograniczenia towarowego.

Organ odrzucił też zarzut naruszenia art.9 ust. 1 pkt 2 u.z.t., gdyż należące do wnioskodawcy z wcześniejszym pierwszeństwem znaki towarowe SOLERO słowny i słowno-graficzny "są znakami powszechnie znanymi, ze względu na stwierdzony brak podobieństwa porównywanych znaków".

Organ ocenił dowody przedłożone przez uprawnionego I. S. J. jako bezprzedmiotowe bowiem ostatecznie nie mogły one zmienić treści ugody sądowej zawartej pomiędzy stronami w dniu [...] lutego 2002 r. w sprawie [...]. Oznaczenia SOLLEI i SOLEY są, zdaniem organu tożsame, i w konsekwencji ugoda sądowa z [...] lutego 2002 r. nie zakazuje wnioskodawcy występowania z roszczeniami w stosunku do spornego znaku towarowego SOLEY.

Od powyższej decyzji obie strony postępowania wnioskodawca U., H. i uprawniony M. Z. i S. Z. I. Sp.J. wniosły skargi.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnioskodawca U., H.. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w części jej uzasadnienia, w której Urząd Patentowy odmówił unieważnienia znaku towarowego "SOLEY" na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. ze względu na brak istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców.

Skarżący zarzucił naruszenie przepisów prawa procesowego - art. 7, 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a., oraz przepisów prawa materialnego - art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. oraz art. 4 ust. 1 pkt b) Pierwszej Dyrektywy Rady z 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 89/104/EWG (OJ EC L 40, 11/02/1989 - dalej Dyrektywa).

W uzasadnieniu podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie wskazał, że organ dokonał błędnych ustaleń faktycznych, w konsekwencji czego niezasadnie przyjął, że przeciwstawiane znaki "SOLERO" i "SOLEY" nie są podobne.

W ocenie skarżącego U., H. Urząd Patentowy nie dokonał analizy spornych znaków przede wszystkim w aspekcie tzw. testu konfuzji wymaganego prawem wspólnotowym. W skardze znajduje się szerokie omówienie etapów testu konfuzji z uwzględnieniem grupy docelowej towarów/usług, poziomu uwagi docelowego konsumenta, podobieństwa towarów, podobieństwa pomiędzy znakami (na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, przez ogólne wrażenie oraz charakterystyczne i dominujące elementy znaku) i wzajemnej zależności tych elementów.

Zdaniem U., H. Urząd Patentowy, dokonując oceny ryzyka wprowadzenia w błąd ograniczył się wyłącznie do oceny podobieństwa oznaczeń i stwierdzenia, że, wobec braku podobieństwa oznaczeń, nie ma ryzyka wprowadzenia w błąd. W szczególności, Urząd Patentowy w swoich rozważaniach pominął kwestię podobieństwa (identyczności) towarów, charakteru towarów, właściwego odbiorcy czy też poziomu uwagi przeciętnego odbiorcy. Dokonując niejako bardzo skrótowej oceny ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców, Urząd Patentowy nie mógł dojść do prawidłowych wniosków. Gdyby Urząd Patentowy dokonał oceny ryzyka wprowadzenia w błąd według elementów wskazanych przez skarżącego to unieważniłby znak "SOLEY" także w oparciu o art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.

Strona skarżąca stoi na stanowisku, iż Urząd Patentowy dokonał w sprawie błędnej i zawierającej braki oceny okoliczności faktycznych w odniesieniu do przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd oraz należycie nie uzasadnił swojego stanowiska w tej materii. Przede wszystkim organ nie wyjaśnił na czym polega "odmienne wrażenie" wywołane przez znak "SOLEY"

Ponadto Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji nie dokonał wieloetapowej oceny, wymaganej prawem, lecz połączył etap oceny podobieństwa znaków z etapem oceny ryzyka wprowadzenia w błąd pomijając, iż z art. 9 ust. 1 u.z.t., jak też ze stosownych postanowień Dyrektywy wynika, że w pierwszej kolejności porównuje się znaki jako takie, a następnie można dopiero ocenić, czy istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd.

Jednocześnie Urząd Patentowy, rozpatrując zasadność uwzględnienia art. 9 ust. 1 pkt. 1 u.z.t., nie dokonał nawet szczątkowej analizy charakteru towarów i jego wpływu na zachowanie się przeciętnego odbiorcy. Skarżący wskazuje, iż w niniejszej sprawie artykuły spożywcze z klasy 30 w szczególności lody, są towarami masowej konsumpcji. Lody należą do towarów nabywanych pod wpływem "emocji i spontanicznej chęci", tj. bez racjonalnego zastanowienia nad potrzebą ich nabycia, często pod wpływem nagłego impulsu, przykładowo, wysokiej temperatury panującej na zewnątrz lub nagłej potrzeby zjedzenia czegoś słodkiego. Potwierdzeniem takiego charakteru omawianych towarów jest powszechne umiejscowienie w sklepach wielkopowierzchniowych zamrażarek z lodami przy kasach.

Skarżący twierdzi, iż w konsekwencji tych uchybień stanowisko zajęte przez Urząd Patentowy w kwestii podobieństwa omawianych znaków stoi w sprzeczności, z co najmniej trzema podstawowymi zasadami obowiązującymi w prawie znaków towarowych:

1. zasadą, że elementy słowne przeważają nad elementami graficznymi,

2. zasadą, że całościowa ocena podobieństwa oznaczeń wymaga szczególnego uwzględnienia elementów dominujących i dystynktywnych znaków, oraz

3. zasadą, że znaki należy porównywać koncentrując się na podobieństwach, a nie różnicach występujących między nimi.

W ocenie skarżącego niewątpliwie elementem dystynktywnym i dominującym spornych znaków są elementy słowne "SOLERO" i "SOLEY",

Skarżący kwestionuje stanowisko organu, iż element słowny w znaku "SOLEY" czyli "lody waniliowo-orzechowe w polewie czekoladowej z orzechami" na zielonym tle przesądza o dystynktywności tej części znaku ponieważ opakowania kolorowe z wizerunkiem loda powszechnie występują w obrocie u wszystkich producentów.

W ocenie skarżącego, Urząd Patentowy dokonując analizy porównawczej znaków w oparciu o wszystkie komponenty znaków (dystynktywne i nie dystynktywne oraz dominujące i niedominujące), bez jednoczesnej oceny wagi poszczególnych elementów znaków z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, nie mógł dokonać prawidłowej oceny podobieństwa oznaczeń. Znaki należy porównywać koncentrując się na podobieństwach, a nie różnicach między znakami, co jest ustaloną zasadą w prawie znaków towarowych, zaś organ koncentruje się wyłącznie na występujących pomiędzy porównywanymi znakami różnicach.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uprawniony M. Z. i S. Z. I. Sp.J. z siedzibą w C. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik spraw, tj. art. 7, art. 75 § 1, art.77 § 1 oraz art. 78 § 1 k.p.a. przez błędną ocenę stanu faktycznego oraz zebranego w sprawie materiału dowodowego, a także niedopuszczenie istotnych dowodów, mogących przyczynić się do wyjaśnienia sprawy oraz naruszenie prawa materialnego które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 8 pkt 1 u.z.t. przez jego niewłaściwe zastosowanie. Kwestionując interes prawny wnioskodawcy do żądania unieważnienia oznaczenia "SOLEY" spółka I. podnosi, że Urząd Patentowy dokonał błędnych ustaleń faktycznych w tym zakresie i bezpodstawnie przyjął istnienie interesu prawnego wnioskodawcy nie wywodząc go z konkretnej normy prawnej.

Zdaniem skarżącego I., Urząd Patentowy nietrafnie przyjął, że rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem art. 8 pkt. 1 u.z.t. Organ powołując się na ugodę zawartą przez strony w postępowaniu przed Sądem Wojewódzkim (obecnie Okręgowym) w [...], w której uprawniony zobowiązał się do zaprzestania używania oznaczeń SOLER,SOLLER oraz SOLLEI, w sposób nieuzasadniony wyprowadził wniosek, że skoro uprawniony zgłosił do rejestracji znak towarowy "SOLEY", tożsamy fonetycznie z oznaczeniem SOLLEI, to działał w złej wierze, innymi słowy - działał w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

W tej materii skarżący zwraca uwagę, że ugoda jest umową, w której strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. Celem ugody jest wyjaśnienie stanu niepewności co do roszczeń wynikających z tego stosunku, zapewnienie ich wykonania albo uchylenie istniejącego lub potencjalnego sporu. W postępowaniu przed Sądem Okręgowym w [...] sygn. akt [...] celem zawarcia ugody było zakończenie istniejącego pomiędzy stronami sporu jaki zaistniał w związku z używaniem przez skarżącego opakowania lodów zawierającego oznaczenia, które zdaniem U. wskazywało cechy podobieństwa do zarejestrowanego znaku towarowego "SOLERO". Określenia SOLER, SOLLER, SOLLEI, opisane w ugodzie odnosiły się do konkretnych oznaczeń występujących na konkretnych opakowaniach lodów. Ponadto skarżący wywodzi, że z treści ugody nie wynikało, aby skarżący zrzekł się z korzystania z jakichkolwiek uprawnień o charakterze majątkowym w szczególności prawa do zgłoszenia znaków towarowych.

Zdaniem skarżącego, Urząd Patentowy nie dokonał praktycznie żadnych ustaleń w zakresie zgodności rejestracji z zasadami współżycia społecznego, co znalazło wyraz w lakonicznym uzasadnieniu podstaw rozstrzygnięcia w tym zakresie (zawartego w czterech zdaniach uzasadnienia na str. [...], z czego jedno zdanie jest opisowe). Skutkiem tego nastąpiło naruszenia przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik spraw, tj. art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1 oraz art. 78 § 1 k.p.a.

Strona skarżąca I. Sp. J. zwraca uwagę, że w przedmiotowej sprawie istotnym jest również to, iż zarówno w dniu wszczęcia postępowania przed Sądem Okręgowym w [...], jak i w dniu zawarcia ugody przed tym sądem skarżący używał znaku zawierającego słowo "SOLEY" dla oznaczania swoich lodów i nie budziło to u wnioskodawcy sprzeciwu. Z przedstawionego przez skarżącego materiału dowodowego (oświadczenia, faktury, foldery reklamowe, itp.) wynika że wówczas, gdy lody Solero wnioskodawcy pojawiły się na rynku w Polsce (lata 1996 -1997), to wytwarzane od1994 r. przez skarżącego lody, zawierające w nazwie słowo SOLEY, były już popularne na rynku, a oznaczenia tych lodów ze słowem "SOLEY" były już znanymi, choć jeszcze nie zgłoszonymi do Urzędu Patentowego, zaś w następnych latach lody "Solero" i lody zawierające w nazwie słowo "Soley" występowały jednocześnie na rynku i nie stwarzały ryzyka pomylenia przez odbiorców. Ponadto porównywane towary - lody dotyczą innego segmentu rynku są przeznaczone dla odbiorców mających odmienne gusty bowiem inny klient kupuje lody owocowe w polewie z owoców tropikalnych, a inny klient lody śmietankowe orzechowe w polewie orzechowo-czekoladowej.

W odpowiedzi na skargi Urząd Patentowy RP, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, wniósł o ich oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozpoznając skargi w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że skarga U. nie zasługuje na uwzględnienie, zaś skarga I. jest zasadna, aczkolwiek częściowo z przyczyn innych niż wskazane.

Poza sporem pozostaje, iż w myśl art. 315 ust. 3 p.w.p., zgodnie z którym zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów, w niniejszej sprawie zdolność rejestracyjną przedmiotowego znaku należy ocenić według przepisów ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (u.z.t.).

Nie można zapominać, że istotą znaku towarowego jest odróżnienie produktów jednego przedsiębiorcy od produktów innego podmiotu. Uprawniony, w wyniku udzielenia prawa z rejestracji znaku towarowego uzyskuje wyłączne prawo do posługiwania się tym znakiem w obrocie gospodarczym w odniesieniu do towarów objętych tym prawem.

Ponadto stosownie do poglądów orzecznictwa i zgodnie z literaturą przedmiotu trzeba oceniać znak jako integralną całość, a nie wyłącznie jedno ze słów, które stanowi tylko jeden z elementów znaku słowno-graficznego (por. wyrok NSA z 20 lutego 2007 r. sygn. akt II GSK 265/06, Lex nr 321313). Po drugie podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Zatem różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne, a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją kupujący może być wprowadzony w błąd. Sprawdzenie podobieństwa powinno więc prowadzić do obiektywnego bilansu podobieństw i różnic, a ich sumę należy odnieść do przeciętnej uwagi rozsądnego kupującego (por. wyrok NSA z 17 października 2006 r. sygn. akt II GSK 172/06, Lex nr 274853).

Mając na uwadze powyższe zalecenia i ustosunkowując się do skargi U. należy stwierdzić, że zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Urząd Patentowy RP dokonał w sposób prawidłowy analizy podobieństwa znaków słownego i słowno-graficznego "SOLERO" i przeciwstawionego mu znaku słowno-graficznego "SOLEY - lody waniliowo-orzechowe w polewie czekoladowej i orzechami ice mastry". Zdaniem Sądu, w tym zakresie Urząd Patentowy nie dopuścił się zarówno naruszenia przepisów prawa materialnego, w tym art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., jak również nie uchybił przepisom postępowania, a w szczególności art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., oraz art. 107 k.p.a., w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na ostateczny wynik sprawy.

Znaki te organ porównał mając na uwadze podobieństwo ich warstwy słownej, fonetycznej, znaczeniowej i wizualnej.

We wniosku o unieważnienie podnoszona była jednorodzajowość towarów oraz fakt, iż okoliczności ich sprzedaży zwiększają niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców. Wskazywano na identyczność pierwszych czterech liter w spornym znaku towarowym ("SOLE") i w znakach uprawionego, a także na podobną stylistykę graficzną w porównywanych znakach słowno-graficznych, na podobieństwo fonetyczne elementu słownego oraz na podobne skojarzenie treściowe (ze słońcem). Argumentowano, że słowo "SOLEY" jest jedynym wyróżniającym elementem tego znaku, zatem okoliczność występowania w spornym znaku dodatkowych elementów graficznych nie przesądza o braku podobieństwa tego znaku ze znakami "SOLERO", gdyż elementy te jako przedstawiające wyrób (loda na patyku i orzechy) stanowią jedynie informację o jego właściwościach i składzie, podobnie jak pozostałe elementy słowne.

W ocenie Sądu powyższego stanowiska nie można podzielić. Dlatego też organ słusznie uznał, iż identyczność pierwszych czterech liter w spornym znaku towarowym ("SOLE") i w znakach wnioskodawcy, a także podobieństwo fonetyczne elementu słownego oraz podobne skojarzenie treściowe (ze słońcem), nie przesądzają o podobieństwie porównywanych znaków towarowych z uwagi na występujące między nimi dominujące różnice powodujące odmienny odbiór znaków. Po drugie organ zasadnie stwierdził brak ogólnego podobieństwa wizualnego między znakami ponieważ znak "SOLERO" ma postać niebieskiego napisu "Solero" na żółtym tle (przy czym dominuje kolor żółty), podczas gdy znak towarowy "SOLEY lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry" nr R-[...] ma barwę zieloną. Wbrew zarzutom skarżącej U. inna szata graficzna tego znaku i odmienna stylistyka i kolorystyka białego ukośnego napisu "Soley" od niebieskiego napisu "Solero" stwarzają zauważalne różnice w odbiorze graficznej treści znaku. Ponadto elementy słowne zawierają oznaczenia wyróżniające w postaci słów "ice mastry" (nazwa [...]). Charakter wyróżniający tego elementu znaku "SOLEY" dodatkowo pogłębia fakt, że oznaczenie to umieszczono na odmiennym granatowym tle.

Należy podzielić stanowisko Urzędu Patentowego, iż także w warstwie fonetycznej podobieństwo głównych elementów znaków nie zmienia faktu, że znak "SOLEY lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry" ma wiele innych elementów słownych, które odróżniają go od samego słowa SOLERO. Podobnie na płaszczyźnie znaczeniowej obecność innych elementów słownych odróżnia sporny znak towarowy od znaków przeciwstawionych w stopniu wystarczającym dla uniknięcia w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Z tych względów nie są zasadne zarzuty skargi U. co do tego, iż dopuszczono się naruszenia prawa materialnego - art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, a w konsekwencji także naruszenia art. 4 ust. 1 pkt b) Dyrektywy. W szczególności nie zasługuje na uwzględnienie zarzut braku przeprowadzenia testu konfuzji na podstawie schematu opisanego w pkt. 1.1. w skardze bowiem końcowe wnioski organu co do braku konfuzji w obrocie porównywanych znaków są prawidłowe i Sąd w pełni je podziela. Wbrew zarzutom skargi ocena podobieństwa znaków dokonana przez Urząd Patentowy nie była skrótowa ani pobieżna, zatem w tej sytuacji decyzji nie można uznać za arbitralną. Znaki te organ porównał mając na uwadze podobieństwo ich warstwy słownej, fonetycznej, znaczeniowej i wizualnej.

Niewątpliwie ma rację skarżąca, że w przypadku oceny stopnia uwagi przeciętnego konsumenta jako przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd organ zbyt mało uwagi poświęcił temu zagadnieniu, jednakże w ostateczności brak ten nie może podważyć prawidłowości rozstrzygnięcia w tym zakresie.

W tych warunkach skarga U. w oparciu o art. 151 p.p.s.a. została oddalona.

Rozpoznając skargę M. Z., S. Z. I. Sp.J. z siedzibą w C. Sąd doszedł do przekonania, że zasługuje ona na uwzględnienie, jednakże nie wszystkie zarzuty skargi są zasadne. W szczególności Sąd nie podzielił stanowiska skarżącej spółki I. co do braku interesu prawnego U. do żądania unieważnienia spornego oznaczenia "SOLEY". W rozpatrywanych sprawach słusznie organ przyjął istnienie interesu prawnego wywiedzionego z zasady swobody działalności gospodarczej. W orzecznictwie nie budzi raczej wątpliwości teza, że źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet najbardziej ogólne normy prawne, kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w tym art. 20 i 22 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), a wcześniej art. 5 ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm. ).

W ocenie Sądu unieważniając prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny "SOLEY - lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry" nr R [...] udzielonego na rzecz M. Z., S. Z. I. Sp.J. dla towarów z klasy 30 dopuścił się naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności art. 7 k.p.a. i art. 77 § 1 k.p.a. – poprzez pominięcie istotnych dla sprawy okoliczności dotyczących istnienia złej wiary uprawnionego. Kwestia ta nie została poddana wszechstronnej analizie z punktu widzenia realiów konkretnej sprawy a także specyfiki ugody sądowej zawartej pomiędzy stronami w dniu [...] lutego 2002 r. przed Sądem Okręgowym w [...].

Organ wskazał, że znak został zgłoszony w złej wierze, tj. w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, o czym świadczy treść ugody, w której uprawniony zobowiązał się m.in. do zaprzestania używania oznaczeń SOLER, SOLLER i SOLLEI (identycznego fonetycznie ze znakiem spornym). Z tego dokumentu organ wysnuł wniosek, że uprawniony używał oznaczeń SOLER, SOLLER, praktycznie tożsamych z oznaczeniem SOLERO, jak również, że zobowiązał się do zaprzestania używania oznaczenia SOLLEI, praktycznie tożsamego z oznaczeniem spornym SOLEY. Wobec tego organ uznał, niejako automatycznie, że w takim razie zgłoszenie znaku towarowego z dominującym elementem SOLEY przez uprawnionego w dniu [...] września 1999 r. oraz brak wniosku o rezygnacji z tego znaku do chwili obecnej pozostają w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art.8 pkt 1 u.z.t.

Zgodnie z poglądami prezentowanymi w doktrynie oraz orzecznictwie sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, stanowiąca przesłankę niedopuszczalności zarejestrowania znaku towarowego na podstawie powołanego przepisu, należy łączyć nie tylko bezpośrednio z samym znakiem, ale również odnosi ona się do działań zgłaszającego i ich skutku, które obejmują także zawłaszczenie cudzego znaku, nawet, jeśli nie jest objęty ochroną wynikającą z rejestracji.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 września 2006 r. w sprawie sygn. II GSK 113/06 "niezgodność znaku z zasadami współżycia społecznego obejmuje już nie tylko samą postać znaku, ale także - a może nawet przede wszystkim - skutki, jakie ten znak wywołuje w szeroko rozumianym obrocie prawnym. Trzeba, bowiem, pamiętać, że ze znakiem towarowym wiąże się przecież istotne w obrocie gospodarczym domniemanie, że podmiot, który się posługuje tym znakiem ma do niego prawo, a towary opatrzone takim znakiem pochodzą od tego właśnie podmiotu". NSA wskazał także, że taki kierunek interpretacyjny odpowiada również tendencjom międzynarodowym w tym zakresie, bowiem "Pierwsza Dyrektywa - z dnia 21 grudnia 1988 r. - mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) przewidziała w Artykule 3 ust. 2 pkt d), że każde Państwo Członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskującego w złej wierze. Dyrektywa ta może (a nawet powinna) stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną przy wykładni i stosowaniu przepisów prawa krajowego".

Należy podkreślić, że orzecznictwo Urzędu Patentowego (por. np. dec. UP RP z [...] września 1994r. nr [...] i dec. Kom. Odw. przy UP RP z dnia [...] maja 1995r. nr Odw. [...] w sprawie "Tchibo"), oraz sądowoadministracyjne (np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2006 r., sygn. akt II GSK 113/06, z dnia 17 lipca 2003r. sygn. akt II SA 1165/02, lub z dnia 28 marca 2002r. sygn. akt II SA 2971/02 patrz także m.in.: wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 135/05, z dnia 26 sierpnia 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1112/04, z dnia 5 lipca 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 2310/05, z dnia 26 lipca 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 871/06) a także doktryna (por. R. Skubisz "Prawo znaków towarowych. Komentarz" Warszawa 1997, s. 74-75, R. Skubisz, E. Traple glosa do wyroku SN z dnia 23 czerwca 1989r. ICR 236/89 w Przegląd Sądowy nr 2/1992) od lat zgodnie przyjmują, że art. 8 pkt 1 u.z.t. musi być interpretowany rozszerzająco i obejmuje nie tylko samą postać znaku, ale również elementy podmiotowe. Podstawą unieważnienia mogą być, zatem nie tylko cechy samego znaku towarowego, ale także naganne zachowania zgłaszającego.

Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie skarżąca od 1994 r., a więc jeszcze przed datą zgłoszenia spornego znaku do rejestracji sprzedawała lody opatrzone zakwestionowanym znakiem. Ponadto, jak utrzymuje strona skarżąca I., w przedmiotowej sprawie istotnym jest również to, iż zarówno w dniu wszczęcia postępowania przed Sądem Okręgowym w [...], jak i w dniu zawarcia ugody przed tym sądem skarżący używał znaku zawierającego słowo "SOLEY" dla oznaczania swoich lodów i nie budziło to u wnioskodawcy U. sprzeciwu. Z przedstawionego przez skarżącego materiału dowodowego (oświadczenia, faktury, foldery reklamowe, itp.) wynika że wówczas, gdy lody Solero wnioskodawcy U. pojawiły się na rynku w Polsce (lata 1996 -1997), to wytwarzane od 1994 r. przez skarżącego lody, zawierające w nazwie słowo SOLEY, były już na rynku, zaś w następnych latach lody "Solero" i lody zawierające w nazwie słowo "Soley" występowały jednocześnie na rynku.

Zdaniem Sądu w swych ustaleniach Urząd Patentowy pominął nader istotną okoliczność, iż ugoda sądowa została zawarta w 2002 r. zatem trzy lata po zgłoszeniu spornego znaku przez firmę I. ([...] września 1999 r.). Jednocześnie organ uznał za bezzasadne dopuszczenie dowodów zgłoszonych przez uprawnionego I. w toku postępowania spornego świadczących w ocenie skarżącego, o używaniu spornego znaku "SOLEY" - lody już od 1994 r.

Z powyższego wynika, że Urząd Patentowy przedwcześnie przyjął, że w dacie zgłoszenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego istniała negatywna materialnoprawna przesłanka udzielenia ochrony, polegająca na zachowaniu uprawnionego sprzecznym z zasadami współżycia społecznego - działaniu z zamiarem zablokowania rynku innym przedsiębiorcom. Tylko takie działanie mogłoby być uznane za działanie w złej wierze jako kwalifikowanej postaci działania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego ( por. wyrok ETS w sprawie C-529/07 czekoladowych zajączków Lindt z dnia 11 czerwca 2009 r.). Wprawdzie wyrok ten zapadł po wydaniu zaskarżonej decyzji jednakże potwierdza on dotychczasowe poglądy, iż po pierwsze, chwilą istotną dla oceny złej wiary jest moment dokonania przez zainteresowanego zgłoszenia rejestracyjnego, zaś po drugie zła wiara występuje jeśli zainteresowany zarejestrował znak towarowy bez zamiaru używania go i wyłącznie po to aby uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek.

W ocenie Sądu brak pełnego odniesienia się do wyżej opisanych kwestii nie pozwala na pełne skontrolowanie legalności zaskarżonej decyzji. Aby rozstrzygnięcie to ocenić w sposób prawidłowy, Sąd musi dysponować stanowiskiem organu zawierającym odniesienia do wszystkich wątpliwości występujących w niniejszej sprawie. Sąd administracyjny nie czyni bowiem własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Taka kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż w toku ponownego postępowania organ winien – uwzględniając powyższe zastrzeżenia - szczegółowo ustosunkować się do zarzutów strony skarżącej I. Organ musi ustalić czy według stanu na dzień zgłoszenia można było postawić uprawnionemu zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 pkt. 1 u.z.t. Od ustalenia tych okoliczności faktycznych zależy zatem dalsza ocena przesłanek unieważnienia spornego znaku.

Na marginesie wskazać wypada, że w uzasadnieniu nastąpił błąd w oznaczeniu numeru IR dla znaku słowno-graficznego "SOLERO", który posiada numer - IR [...] nie zaś IR [...].

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. Jednocześnie Sąd – działając w oparciu o przepis art. 152 cyt. ustawy – stwierdził, że uchylone decyzje Urzędu Patentowego RP nie podlegają wykonaniu. O kosztach orzeczono na mocy art. 200 p.p.s.a. w związku z art. 205 § 1 p.p.s.a.