Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1576/20
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-01-12 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 169 ust. 1 pkt 1, art. 171, art. 153 ust. 1, art. 154, art. 169 ust. 6, art. 255 ust. 1 pkt 3
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art. 151
journal: Dz.U. 2019 poz 2325
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 12 stycznia 2021 r. sprawy ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2019 r. nr Sp. [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r. Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] października 2019 r. wniosku F . sp. z o.o. z siedzibą w W. o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "suportan" o numerze [...] udzielonego na rzecz A. sp. z o.o. z siedzibą w P., na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1, art. 169 ust. 2 i art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p stwierdził z dniem 13 listopada 2017 r. wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy "suportan" o numerze [...] dla ujętych w klasie 5 suplementów diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego i orzekł o kosztach postępowania.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia Urząd Patentowy wskazał, że w dniu 30 marca 2018 r. wpłynął wniosek F. sp. z o.o. z siedzibą w W. o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy SUPORATN o nr [...], do którego uprawnionym jest A. sp. z o.o. z siedzibą w P. i który jest przeznaczony do oznaczania towarów i usług w klasach 3, 5 i 44.

Jako podstawę prawną wskazano art. 169 ust. 2 w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Wnioskodawca zażądał stwierdzenia wygaśnięcia spornego znaku z dniem 13 listopada 2017 r. Stwierdził, że uprawniony nie używa oznaczenia w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla ww. towarów i usług objętych rejestracją. W piśmie z dnia 23 kwietnia 2018 r. wnioskodawca zmodyfikował przedmiotowy wniosek, wnosząc o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy "suportan" o numerze [...] w zakresie następujących towarów ujętych w klasie 5: suplementy diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego.

Uprawniony ze spornego prawa prawa wniósł o oddalenie wniosku. Stwierdził, że sporny znak był używany przez niego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu spornego prawa, w szczególności dla towarów takich jak suplementy diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego. Wskazał, że wnioskodawca złożył w dniu 27 listopada 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP wniosek o unieważnienie spornego prawa ochronnego na znak towarowy "SUPORTAN" [...]. Urząd decyzją z dnia [...] października 2015 r. oddalił wniosek potwierdzając, iż znak towarowy "SUPORTAN" został zgłoszony w celu jego używania oraz był używany w sposób rzeczywisty przez uprawnionego. Podniósł, że wraz z rozpoczęciem procedury zgłoszenia spornego znaku pismem z dnia 9 sierpnia 2011 r. poinformował Główny Inspektorat Sanitarny o pierwszym wprowadzeniu do obrotu suplementu diety "Tani Rekin Suportan". Przedstawił kopię opakowania wprowadzonych do obrotu suplementów diety z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego oznaczonych znakiem towarowym SUPORTAN. Stwierdził, że wprowadzał do obrotu produkt sygnowany spornym znakiem za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych oraz sklepów sieciowych. W latach 2011-2014 sprzedał ponad 20 tysięcy opakowań tego produktu, których łączna wartość netto wynosi niecałe 100 tysięcy złotych. Na dowód załączył kopie faktur VAT. Wskazał również, że czynnikiem, który uniemożliwia mu działanie na rynku farmaceutycznym i ogranicza jego prawo do używania spornego znaku jest działalność wnioskodawcy na tym samym rynku i używanie przez niego konfuzyjnie podobnego oznaczenia. Podkreślił, że przepisy p.w.p. nie nakładają na właściciela znaku towarowego obowiązku jego ciągłego używania od dnia rejestracji.

W piśmie z dnia 23 sierpnia 2018 r. uprawniony wniósł na podstawie art. 61a § 1 k.p.a. o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na okoliczność toczącego się w dacie złożenia przedmiotowego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa tożsamego postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy "suportan" [...] pod sygnaturą akt Sp. [...]. Stwierdził, że w związku z faktem, iż niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 30 marca 2018 r. równolegle do toczącego się postępowania w sprawie Sp. [...]z identycznego wniosku złożonego w dniu 15 listopada 2017 r., postępowanie w przedmiotowej sprawie nie powinno być kontynuowane na podstawie art. 61a § 1 k.p.a.

Na rozprawie w dniu [...] września 2018 r. wnioskodawca uznał wniosek za bezpodstawny, a zarzuty nadużycia prawa procesowego oraz wprowadzenia w błąd Urzędu Patentowego RP za nieuzasadnione. Wniósł również o dopuszczenie dowodów z zeznań M. M., M. G. i G. Z. w charakterze świadków na okoliczność nieużywania przez uprawnionego spornego znaku towarowego dla oznaczania suplementów diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego w sposób rzeczywisty w okresie do dnia złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa, w tym nieużywania tego znaku dla oznaczania suplementu diety o nazwie "Tani Rekin Suportan", w tym niewprowadzania do obrotu produktów w opakowaniu przedstawionym przez uprawnionego.

Uprawniony załączył oświadczenie kierownika działu sprzedaży M. G. dotyczące sprzedaży produktu "TANI REKIN SUPORTAN" w latach 2011-2014. W piśmie z dnia 8 października 2018 r. załączył kopie potwierdzeń dokonania płatności przez odbiorców m.in. za sprzedaż produktu "SUPORTAN" na podstawie faktur VAT stanowiących załącznik do odpowiedzi uprawnionego na przedmiotowy wniosek. Stwierdził, że powyższe wyciągi bankowe są kolejnym dowodem, iż znak "SUPORTAN" był używany po dniu 12 listopada 2012 r. oraz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku. Wniósł o oddalenie wniosku wnioskodawcy o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań w/w świadków.

Urząd Patentowy RP postanowieniem z dnia [...] marca 2019 r. oddalił wnioski wnioskodawcy o dopuszczenie dowodów z zeznań w/w w charakterze świadków na okoliczności wskazane w piśmie wnioskodawcy z dnia 6 września 2018 r.

Na rozprawie w dniu [...] maja 2019 r. wnioskodawca stwierdził, że przedłożone przez uprawnionego materiały nie potwierdzają rzeczywistego używania spornego znaku. Wskazał, że z uzasadnienia powołanej przez uprawnionego decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2015 r. (sygn. akt Sp. [...]) nie wynika, iż Urząd uznał, że sporny znak towarowy "SUPORTAN" był używany w sposób rzeczywisty przez uprawnionego. Przedłożone przez uprawnionego pismo z dnia 9 sierpnia 2011 r. skierowane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące suplementu diety "Tani Rekin Suportan" oraz pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 września 2012 r. pochodzą z daty nie mającej znaczenia w niniejszym postępowaniu. Dokument dotyczący sprzedaży produktu "TANI REKIN SUPORTAN" w latach 2011-2014 został podpisany przez kierownika działu sprzedaży uprawnionego. Wobec powyższego dowód ten należy traktować wyłącznie jako oświadczenie pracownika uprawnionego. Stwierdził, że uprawniony przedłożył sześć faktur skierowanych do czterech odbiorców, co wydaje się znikome w kontekście poziomu obrotów uprawnionego. Ilości towaru wskazane na tych fakturach są tak nieznaczne, że nie mogą świadczyć o rzeczywistym używaniu spornego znaku. Podkreślił, że przedstawione dokumenty są niewiarygodne i wewnętrznie sprzeczne. W dokumencie dotyczącym sprzedaży produktu "TANI REKIN SUPORTAN" w latach 2011-2014 wskazano, iż uprawniony sprzedał w tym czasie 20802 sztuki suplementu diety o tej nazwie, których wartość netto wyniosła 99944 złotych. Są to wartości symboliczne. Wniósł również o dopuszczenie dowodów z zeznań M. M., G. Z., M. G., F. B., A. T., S.G., A. U., K. W. i M. K. w charakterze świadków na okoliczność nieużywania przez uprawnionego znaku towarowego "suportan" dla oznaczania suplementów diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego w sposób rzeczywisty w okresie do dnia złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa, w tym nieużywania tego znaku dla oznaczania suplementu diety o nazwie "Tani Rekin Suportan", nie występowania w ofercie wnioskodawcy produktu o nazwie "Tani Rekin Suportan" w okresie od dnia 13 listopada 2012 r. do 30 marca 2018 r., rodzaju produktu objętego fakturami stanowiącymi załącznik nr 10 do pisma uprawnionego z dnia 6 czerwca 2018 r.

Uprawniony wycofał wniosek o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Wniósł o zawieszenie przedmiotowego postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej dotyczącej sprawy o sygnaturze akt Sp. [...].

Urząd Patentowy RP postanowieniem z dnia [...] lipca 2019 r. na podstawie art 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 p.w.p. odmówił zawieszenia postępowania w przedmiotowej sprawie.

Na rozprawie w dniu [...] października 2019 r. wnioskodawca stwierdził, że rynek suplementów diety jest rynkiem masowym, a jego wartość w Polsce w 2014 roku wynosiła ok. 3.330.000.000 złotych. Uprawniony jest od wielu lat liderem sprzedaży na tym rynku. Wskazał, że większość przedstawionych faktur pochodzi z okresu od kwietnia do lipca 2014 roku i rzekomo dotyczą produktów "Tani Rekin Suportan" z datą ważności 30 września 2014 r., co sugerowałoby, że dotyczą transakcji pozornych, ponieważ nabywcy tych towarów nie byliby w stanie wprowadzić ich do obrotu przed upływem daty ważności tych produktów. Zarzucił, że "o swoistej desperacji sprzedażowej uprawnionego świadczyć może zastosowany rabat od 50 do 90% wartości produktu". Stwierdził, że uprawniony pomimo, iż był największym reklamodawcą na polskim rynku suplementów diety, nie przedstawił żadnych dowodów promocji towarów rzekomo oznaczanych spornym znakiem.

Uprawniony podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Kolegium Orzekające oddaliło wnioski wnioskodawcy o przeprowadzenie dowodów z zeznań zawnioskowanych świadków na okoliczności wskazane w piśmie wnioskodawcy z dnia 7 maja 2019 r.

Rozpoznając sprawę organ przytoczył treść art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 6, art. 153, art. 154 i wyjaśnił, że w niniejszej sprawie wydanie decyzji nastąpiło w dniu 12 listopada 2012 r., zaś wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia przedmiotowego prawa ochronnego z dniem 13 listopada 2017 r. Wobec powyższego Kolegium wzięło pod uwagę okres od 13 listopada 2012 r. do 13 listopada 2017 r. mając przy tym na uwadze treść art. 170 ust. 1 p.w.p.

Organ wyjaśnił, że uprawniony przedstawił na okoliczność używania spornego znaku słownego "suportan" następujące materiały dowodowe:

- sześć faktur sprzedaży - z dnia 10 stycznia 2013 r., 10 kwietnia 2014 r., 12 czerwca 2014 r., 13 czerwca 2014 r., 17 czerwca 2014 r. i 7 lipca 2014 r. (karty 34-43, tom 1);

- kopie bankowych potwierdzeń dokonania płatności przez odbiorców za sprzedaż produktów na podstawie ww, faktur VAT (karty 294-299, tom II);

- oświadczenie kierownika działu sprzedaży M. G. dotyczące sprzedaży produktu "TANI REKIN SUPORTAN" w latach 2011-2014 (karty 45-46, tom I; karta 276, tom II);

- pismo z dnia 9 sierpnia 2011 r. skierowane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu suplementu diety "Tani Rekin Suportan" oraz pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 września 2012 r. (karty 56-69, tom I);

- kopia opakowania suplementów diety 'SUPORTAN' (karta 120, tom I),

i stwierdził, że nie potwierdzają one, iż w badanym okresie znak towarowy "suportan" o numerze [...] był używany w Polsce w sposób rzeczywisty do oznaczania suplementów diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego ujętych w klasie 5.

Organ podkreślił, że obowiązek używania znaku towarowego odnosi się do oznaczenia w formie, w jakiej dany znak został zarejestrowany. Sporny znak towarowy jest oznaczeniem słownym składającym się z jednego słowa "suportan". Tymczasem przedłożone do akt niniejszej sprawy dowody, w tym faktury VAT, dotyczą sprzedaży towarów oznaczanych inną nazwą, a mianowicie oznaczeniem "TANI REKIN SUPORTAN".

Zdaniem Kolegium Orzekającego w przedmiotowej sprawie nie może mieć zastosowania art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. W świetle tego przepisu, a także utrwalonego orzecznictwa krajowego i wspólnotowego, nie jest konieczna ścisła zgodność między postacią, w której oznaczenie jest używane, a postacią w której zostało zarejestrowane, jednakże różnice pomiędzy oznaczeniem używanym a zarejestrowanym nie mogą zmieniać odróżniającego charakteru znaku zarejestrowanego. Dodane do zarejestrowanej postaci spornego znaku słowo "TANI" wskazuje jedynie na wartość towaru, a tym samym na charakter opisowy. Natomiast element słowny "REKIN" w odniesieniu do towarów, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy, tj. suplementów diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego, ma charakter odróżniający, gdyż nie wskazuje wprost i bezpośrednio na żadną cechę tych towarów. Wobec powyższego obecność elementu słownego "REKIN" w używanym przez uprawnionego oznaczeniu "TANI REKIN SUPORTAN" zmienia odróżniający charakter spornego znaku w zarejestrowanej postaci ("suportan").

Kolegium Orzekające uznało, że nie ma podstaw do przyjęcia, iż używanie znaku "TANI REKIN SUPORTAN" stanowi jednocześnie rzeczywiste używanie spornego znaku "suportan" o numerze [...].

Analizując kwestię postaci oznaczenia używanego przez uprawnionego Kolegium miało również na uwadze okoliczność, iż w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w W. Wydział Gospodarczy z powództwa uprawnionego przeciwko wnioskodawcy (sygn. akt [...]) przesłuchany został w charakterze świadka pracownik marketingu uprawnionego który zeznał, że wdrażał na rynek suplement diety "Tani Rekin Suportan", ale wskazane przez uprawnionego opakowanie suplementów diety "Suportan" nie było opakowaniem tamtego produktu. Organ podkreślił, że na wskazanym przez uprawnionego opakowaniu produktu nie znajduje się nazwa "Tani Rekin Suportan", a jedynie słowo "Suportan", co dodatkowo podważa związek przedłożonych dokumentów z zarejestrowanym znakiem spornym,

Niezależnie od powyższego przedstawione przez uprawnionego materiały dowodowe, w tym faktury VAT dotyczące sprzedaży towarów sygnowanych znakiem "TANI REKIN SUPORTAN" nie potwierdzają rzeczywistego używania również tego znaku, a tym samym nie dowodzą używania spornego znaku w postaci nie zmieniającej jego odróżniającego charakteru, nawet gdyby uznać, z czym Kolegium Orzekające się nie zgadza, że znak ten nie różni się od spornego znaku w elementach nie zmieniających jego odróżniającego charakteru. Co do zasady, dowody takie jak faktury VAT, zawierające znak towarowy, potwierdzają jego używanie, jednakże wskazany materiał dowodowy potwierdza sześć aktów sprzedaży towarów oznaczonych nazwą "TANI REKIN SUPORTAN" w badanym okresie czasu o łącznej ilości ponad 20 tysięcy opakowań, których łączna wartość brutto wynosi 107170 złotych. Kolegium uznało, że taka ilość i wartość sprzedaży danych towarów nie może świadczyć o rzeczywistym używaniu znaku towarowego albowiem rzeczywiste używanie znaku towarowego to takie używanie, które zmierza do utrwalenia danej marki na rynku oraz w świadomości konsumentów. Powinno być ono na tyle trwałe i intensywne, a zarazem na tyle stabilne pod względem postaci znaku, żeby odnieść odpowiedni skutek komercyjny na rynku. Nie może to być działanie jednorazowe czy podejmowane w sposób sporadyczny. Przyjmuje się przy tym, że przy ocenie poważnych rozmiarów należy brać pod uwagę: wielkość przedsiębiorstwa, charakter produktu, wielkość sprzedaży tych samych lub podobnych produktów pod innymi markami uprawnionego.

W związku z powyższym Kolegium uznało, że sprzedaż produktów, której dotyczy złożony materiał dowodowy, nie świadczy o rzeczywistym używaniu tego znaku. Miała ona bowiem charakter sporadyczny i niewielki ilościowo w sytuacji, gdy w realiach rynku suplementów diety taka sprzedaż ma charakter masowy i osiąga znacznie większe rozmiary. Sprzedaż, skierowana jedynie do kilku odbiorców, na przestrzeni tak długiego okresu czasu (ponad pięć lat) nie pozwala uznać, że znak towarowy mógł się utrwalić lub utrzymać w świadomości potencjalnych odbiorców w skali całego kraju jako informacja o pochodzeniu danego towaru z określonego źródła. Uprawniony przedłożył jedynie sześć faktur skierowanych do kilku odbiorców, co wydaje się znikome w kontekście poziomu całości obrotów uprawnionego.

W ocenie Kolegium ilości towaru wskazane na tych fakturach są tak nieznaczne, że nie mogą świadczyć o rzeczywistym używaniu spornego znaku. W dokumentach dotyczących sprzedaży produktu "TANI REKIN SUPORTAN" wskazano, iż uprawniony sprzedał w ciągu ponad pięciu lat jedynie 20802 sztuki suplementu diety o tej nazwie, których wartość brutto wyniosła 107170 złotych. Tymczasem z informacji podawanych przez uprawnionego w sprawozdaniach finansowych składanych do akt rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że w latach 2012-2014 osiągał rocznie przychód netto ponad 500.000.000 złotych. Zatem uzyskana w latach 2011-2014 ze sprzedaży suplementów o nazwie "TANI REKIN SUPORTAN" kwota brutto w wysokości 107170 złotych wskazuje na niewielkie rozmiary tej sprzedaży.

Kolegium Orzekające miało na uwadze również raport Najwyższej Izby Kontroli z dnia [...] lutego 2017 r. z którego wynika, że wartość rynku suplementów diety w Polsce w 2014 roku wynosiła ok. 3.330.000.000 złotych i z każdym kolejnym rokiem dynamicznie się rozwijała. Uprawniony jest od wielu lat liderem sprzedaży na tym rynku, o czym świadczą materiały przedłożone przez wnioskodawcę oraz twierdzenia uprawnionego zawarte w odpowiedzi na wniosek. Wobec powyższego organ stwierdził, że działania uprawnionego nie służyły stworzeniu czy też utrzymaniu udziału w rynku produktu oznaczonego spornym znakiem. Niewielkie rozmiary sprzedaży, której dotyczą analizowane dokumenty, wskazują raczej, że uprawniony miał na celu jedynie wyprzedaż małego zapasu magazynowego towaru.

Kolegium podniosło, iż większość przedstawionych przez uprawnionego faktur pochodzi z okresu od kwietnia do lipca 2014 roku i dotyczy produktu "Tani Rekin Suportan" z datą ważności 30 września 2014 r. Oznacza to, iż nabywcy tych towarów nie byliby w stanie wprowadzić ich do obrotu przed upływem wskazanej daty ważności co z kolei rodzi wątpliwość dotyczące realnego charakteru tych transakcji. Nadto, większość z tych faktur wskazuje na zastosowanie przy danych transakcjach sprzedaży rabatu w wymiarze od 50 aż do 90% wartości produktu, co jest dodatkowym argumentem sugerującym pozorny charakter transakcji, które mogły mieć na celu jedynie ochronę spornego prawa przed wygaszeniem, a nie rzeczywiste używanie znaku.

Organ stwierdził, że wskazana na przedłożonych dowodach ilość towaru oznaczanego znakiem "TANI REKIN SUPORTAN", biorąc pod uwagę kryteria wskazane przez orzecznictwo, czyli wielkość przedsiębiorstwa, charakter produktu, wielkość sprzedaży tych samych lub podobnych produktów pod innymi markami przez podmioty na danym rynku, jest nieznaczna i nie świadczy o rzeczywistym używaniu spornego znaku towarowego.

Wobec powyższego Kolegium uznało, że z przedstawionych przez uprawnionego materiałów dowodowych nie wynika, że sporne oznaczenie w badanym okresie było używane w sposób rzeczywisty w Polsce do sygnowania wskazanych powyżej towarów. Powyższe materiały nie mogą być uznane za dowód potwierdzający używanie znaku "suportan" w rozumieniu art. 169 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Używanie znaku wymaga bowiem podejmowania powtarzających się czynności w określonym zakresie oraz celu i wiąże się z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów. W niniejszej sprawie warunki te nie zostały spełnione, albowiem przedstawione dowody odnoszą się do kilku sporadycznych transakcji sprzedaży produktów sygnowanych znakiem "TANI REKIN SUPORTAN", które dotyczyły niewielkiej jak na dany rynek ilości towarów o nieznacznej wartości.

Kolegium Orzekające miało na uwadze, że na rzeczywisty charakter używania znaku towarowego składają się m. in. takie czynniki jak skala i częstotliwość używania danego znaku przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości uprawnionego. Koniecznym warunkiem uznania używania znaku za rzeczywiste jest powstanie wśród konsumentów przekonania o istnieniu związku pomiędzy znakiem i towarami nim opatrywanymi a podmiotem, od którego dane towary pochodzą. Utrwalenie w świadomości odbiorców towarów istnienia tego związku wymaga, aby upłynął pewien trwały okres rzeczywistego używania znaku na rynku. Nie wystarczą do tego np. jednorazowe, sporadyczne transakcje sprzedaży dokonywane w krótkim okresie. O rzeczywistym używaniu znaku towarowego można mówić jedynie w sytuacji, gdy znak ten zdążył się utrwalić w świadomości przeciętnego odbiorcy, który ma styczność z towarami oznaczanymi danym znakiem towarowym w taki sposób, że kojarzy dany znak towarowy z danym produktem i przedsiębiorcą.

Dlatego też nie można mówić o rzeczywistym i poważnym używaniu znaku towarowego, który nie zdążył utrwalić się w świadomości odbiorców.

Analizując pozostałe materiały dowodowe przedłożone przez uprawnionego organ zauważył, że istotną okolicznością jest to, że wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak "suportan" nastąpiło w dniu [...] listopada 2012 r., wobec czego badaniu należy poddać dowody dotyczące okresu od 13 listopada 2012 r. Tymczasem uprawniony odnosi się również do okoliczności, które miały miejsce przed udzieleniem spornego prawa. Wobec powyższego część przedstawionych materiałów nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy i nie mogą być w związku z tym brane pod uwagę przy jego rozstrzyganiu.

Z okresu przed 13 listopada 2012 r. pochodzą dwa dokumenty, a mianowicie pismo uprawnionego z dnia 9 sierpnia 2011 r. skierowane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące suplementu diety "Tani Rekin Suportan" oraz pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 września 2012 r.

Kolegium Orzekające uznało, że o rzeczywistym używaniu spornego znaku nie świadczy również przywołany przez uprawnionego fragment uzasadnienia decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2015 r. (sygn. akt Sp. [...]). Z analizy powyższego uzasadnienia w żaden bowiem sposób nie wynika, by Urząd uznał. że sporny znak towarowy "SUPORTAN" był używany w sposób rzeczywisty przez uprawnionego. W powyższej decyzji organ stwierdził jedynie, że sporny znak został zgłoszony do rejestracji z zamiarem jego używania, a zatem było to odniesienie do intencji zgłaszającego, a nie stwierdzenie rzeczywistego używania znaku w obrocie. Ponadto Urząd wskazał, że "w związku z tym, że wnioskodawca nie udowodnił braku używania przez uprawnionego spornego znaku w obrocie gospodarczym, należy uznać za nieuzasadniony zarzut o zgłoszeniu spornego znaku jedynie w celu blokującym używanie tego znaku przez wnioskodawcę", co również nie może być utożsamiane z udowodnieniem czegokolwiek przez uprawnionego. W sprawie o sygnaturze akt Sp. [...] ciężar dowodu przy zarzucie zgłoszenia spornego znaku spoczywał na wnioskodawcy, który twierdził, że uprawniony zgłosił znak bez zamiaru jego używania. Natomiast w niniejszej sprawie zachodzą odmienne okoliczności, albowiem to na uprawnionym spoczywa obowiązek udowodnienia używania spornego znaku, pomimo tego, że zarzut jego nieużywania został podniesiony przez wnioskodawcę.

Organ zauważył także, iż uprawniony nie wskazał wprost, że w niniejszej sprawie istniały ważne powody usprawiedliwiające nieużywanie tego znaku w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Tym niemniej wyjaśnił, że podnoszone przez uprawnionego twierdzenia związane z istnieniem okoliczności, które uniemożliwiają mu działanie na rynku farmaceutycznym i ograniczają jego prawo do używania spornego znaku nie mają charakteru obiektywnego, lecz są związane ze zwykłym ryzykiem gospodarczym, które dotyczy bieżącej działalności każdego przedsiębiorcy. Wskazane przez uprawnionego przeszkody wynikające z działalności wnioskodawcy na tym samym rynku i używania przez niego konfuzyjnie podobnego oznaczenia są okolicznościami, które nie należą do przeszkód natury prawnej lub faktycznej, uzasadniających uznanie ważnych powodów nieużywania znaku. Przeszkodami natury faktycznej są zdarzenia zewnętrzne o charakterze siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. Z kolei przeszkodą natury prawnej, uniemożliwiającą używanie znaku towarowego, może być na przykład indywidualny akt administracyjny wprowadzający zakaz używania znaku. Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym trudności natury handlowej, rynkowej czy wewnątrzorganizacyjnej są natomiast obojętne z punktu widzenia ważnych powodów nieużywania znaku.

Zdaniem Kolegium wskazana przez uprawnionego przeszkoda w używaniu spornego znaku nie powstała na skutek niezależnych od niego nadzwyczajnych okoliczności zewnętrznych. Okoliczności te stanowią bowiem elementy związane z ryzykiem gospodarczym, które każdy przedsiębiorca powinien brać pod uwagę. Nie można zatem uznać, że do ograniczenia używania znaku doszło bez winy uprawnionego. Uprawniony powinien mieć świadomość, że udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się z obowiązkiem jego używania, zaś celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie gospodarczym. Nieużywanie znaku towarowego powoduje, że dla innych podmiotów otwiera się możliwość żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Celem znaku jest bowiem odróżnianie towarów według ich pochodzenia, a cel ten może być realizowany tylko poprzez nakładanie znaku na towary trafiające do odbiorców.

Mając zatem na uwadze okoliczność, iż materiał dowodowy zgromadzony w aktach niniejszej sprawy nie potwierdza używania spornego znaku towarowego do sygnowania ujętych w klasie 5 suplementów diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego, Kolegium Orzekające stwierdziło, że w analizowanym okresie sporny znak towarowy "suportan" o numerze [...] nie był używany w Polsce w sposób rzeczywisty do oznaczania tych towarów w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz że nie istniały ważne powody usprawiedliwiające nieużywanie tego znaku w rozumieniu tego przepisu uznając za uzasadniony wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na w/w znak towarowy z dniem 13 listopada 2017 r.

Kolegium oddaliło wnioski o dopuszczenie dowodu z zeznań zawnioskowanych świadków uznając, że okoliczności, na które miałyby zostać przesłuchane wskazane osoby, zostały wyjaśnione i ustalone na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.

Kolegium postanowieniem z dnia [...] lipca 2019 r. na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 p.w.p. odmówiło zawieszenia postępowania uznając, że pomiędzy przedmiotowym postępowaniem a postępowaniem wskazanym przez uprawnionego nie występuje zależność, o której mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie A. sp. z o.o. z siedzibą w P. wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Podniosła zarzuty naruszenia:

1) przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

- art. 7, 77 § 1, 80 oraz 107 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 1960 Nr 30, poz. 168 ze zm.) w zw. z art. 256 ust. 1 pwp przez niepodjęcie przez organ wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy oraz przez brak rozpatrzenia całości materiału dowodowego, a także przez przyjęcie dowolnej a nie swobodnej oceny całokształtu materiału dowodowego, jak również pominięcie niektórych dowodów, co spowodowało również błędy w uzasadnieniu faktycznym i prawnym decyzji i uznanie, że skarżąca nie udowodniła używania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, podczas, gdy skarżąca przedstawiła w niniejszym postępowaniu dowody świadczące o rzeczywistym używaniu znaku towarowego "suportan" o numerze [...] do oznaczania suplementów diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego ujętych w klasie 5 Klasyfikacji Nicejskiej, co skutkowało wydaniem błędnej decyzji o wygaszeniu prawa ochronnego na znak towarowy "suportan" o numerze [...];

- art. 61a § 1 kpa w zw. z art. 256 ust. 1 pwp przez brak wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania i wszczęcie postępowania, podczas gdy zachodziły uzasadnione przyczyny w związku z którymi, postępowanie nie mogło być wszczęte;

- art. 97 § 1 pkt 4 kpa w zw. z art. 256 ust. 1 pwp przez odmówienie zawieszenia postępowania w przedmiotowej sprawie podczas gdy organ powinien zawiesić postępowanie w związku z tym, iż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Naczelny Sąd Administracyjny w ramach skargi kasacyjnej dotyczącej sprawy o sygnaturze akt Sp. [...],

2) przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:

- art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp przez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie przez Urząd Patentowy RP, że zachodzą przesłanki wskazane w tym przepisie do stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy "suportan" ([...]) dla ujętych w klasie 5 towarów - suplementów diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego, podczas gdy w przedmiotowej sprawie nie zachodziły przesłanki do zastosowania niniejszego przepisu, tj. skarżąca wykazała używanie zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego;

- art. 154 w zw. z art. 169 ust. 4 pwp przez ich błędną wykładnie i uznanie, iż w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do zastosowania powyższych przepisów, a zwłaszcza, że dowody przedstawione przez skarżącą nie potwierdzają, iż w badanym okresie sporny znak towarowy byt używany w Polsce w sposób rzeczywisty do oznaczania suplementów diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego ujętych w klasie 5 Klasyfikacji Nicejskiej, podczas gdy skarżąca wypełniła przesłanki zastosowania powyższych przepisów, a przedstawione dowody stanowiły o używaniu przedmiotowego znaku w rozumieniu art. 154,169 ust. 4 pwp.

W uzasadnieniu skargi skarżąca rozwinęła i szczegółowo uzasadniła wskazane zarzuty.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie oraz podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia stanowi art. 169 ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.) zgodnie z którym prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.

Ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 136, poz. 958) ustawodawca wyjaśnił, że okres nieużywania znaku należy liczyć od dnia wydania przez UP decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Rozwiązanie to jest zgodne z art. 10 ust. 1 z dyrektywy 2008/95/WE, gdyż stosownie do tego przepisu wspomniany okres należy liczyć od daty zakończenia procedury rejestracji. Przepis analogiczny do art. 169 ust.1. pkt 1 p.w.p. obowiązuje również na gruncie rozporządzenia nr 207/2009, w związku z czym, dokonując jego interpretacji, należy powołać się na orzecznictwo TSUE wydane w odniesieniu do analizowanego zagadnienia w prawie unijnym (zob. art. 15 ust. 1 w zw. Z art. 51 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 207/2009).

Tak więc bieg pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., będzie rozpoczynał się po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego przy niepodjęciu w ogóle używania znaku lub od dnia zaprzestania jego używania. Zatem w przypadku braku dowodów na używanie znaku towarowego, stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy powinno nastąpić w dacie, w której upłynęło pięć lat liczonych od dnia następującego po dniu wydania decyzji.

Przy czym należy wskazać, iż znaku nie trzeba używać przez cały okres pięciu lat, lecz w tym okresie. Przepisy dotyczące wymogu używania nie nakładają obowiązku nieprzerwanego używania, (patrz: wyrok z dnia 16 grudnia 2008 roku, T-86/07, pkt 52).

Celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie gospodarczym. Udzielenie ochrony na znak towarowy wiąże się bowiem z ustawowym obowiązkiem używania znaku towarowego do oznaczania towarów i usług, dla których znak ten uzyskał prawo ochronne. Nieużywanie znaku towarowego może zatem skutkować stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego na podstawie art. 169 p.w.p., przy czym zgodnie z art. 171 p.w.p. jeżeli przyczyna wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy jedynie niektórych towarów, wygaśnięcie prawa odnosi się tylko do tych towarów.

Pojęcie rzeczywistego używania znaku nie jest w p.w.p. wyjaśnione w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Przy ocenie pojęcia "używanie" można kierować się art. 153 ust. 1 p.w.p. zgodnie z którym używanie znaku polega na używaniu go w sposób zarobkowy lub zawodowy. Z kolei artykuł 154 tej ustawy wskazuje, iż używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług. Ważne jest żeby znak towarowy był używany w sposób rzeczywisty.

O wygaszeniu prawa wyłącznego decyduje wyłącznie ziszczenie się trzech przesłanek, a mianowicie: znak zarejestrowany nie był używany w sposób rzeczywisty dla towarów lub usług nim oznaczonych, znak nie był używany przez kogokolwiek z uprawnionych z prawa ochronnego, licencji czy innego upoważnienia i wreszcie znak nie był używany nieprzerwanie przez pięć kolejnych lat.

O używaniu (bądź nieużywaniu) znaku towarowego decydują ustalenia faktyczne.

Zgodnie z tym, co stwierdził TSUE w wyroku w sprawie Ansul: "rzeczywiste używanie musi być rozumiane jako używanie, które nie ma jedynie charakteru symbolicznego, służącego tylko zachowaniu praw związanych ze znakiem towarowym. Takie używanie musi być zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego, którą jest zapewnienie konsumentowi i końcowemu użytkownikowi możliwości identyfikacji pochodzenia towarów lub usług, poprzez umożliwienie mu, bez żadnych możliwości pomyłki, odróżnienie towarów lub usług od innych mających odmienne źródło pochodzenia. Wynika z tego, że rzeczywiste używanie znaku pociąga za sobą używanie znaku na rynku dla towarów lub usług objętych ochroną przez ten znak, a nie tylko wewnętrzne używanie znaku przez dane przedsiębiorstwo" (wyrok ETS z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 36, 37).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 marca 2009 r., II GSK 762/08, LEX nr 531545, wyjaśnił, że "używanie znaku w rozumieniu art. 154 p.w.p., który nie zawiera zamkniętego katalogu sposobów realizacji tego prawa ochronnego, powinno być używaniem, które manifestuje się czynnościami i działaniami widocznymi na rynku i dotyczącymi klientów przedsiębiorcy, a terminowi "rzeczywiste używanie" można przeciwstawić czynności okazjonalne, podejmowane z reguły dla pozoru, w celu uniknięcia zarzutu nieużywania znaku, a nie w celu prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. Sposoby używania znaku towarowego wymienione są również w art. 169 ust. 4 p.w.p., jednakże przepis ten także nie zawiera wyczerpującego katalogu takich działań, których realizacja gwarantuje zachowanie prawa. Oba wspomniane przepisy uzupełniają się. Zasadą jest też używanie znaku w takiej postaci, w jakiej został wpisany do rejestru. Jednakże w ramach przysługującego uprawnionemu prawa ochronnego dopuszczalna jest pewna modyfikacja znaku. Stosownie do art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., polega ona na używaniu znaku różniącego się od znaku, na który prawo ochronne udzielono, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. Sytuacja taka zachodzi, gdy oznaczenie może być używane w różnych odmianach, a różnice nie dotyczą elementów istotnych, które decydują o wyróżniającym charakterze znaku" W wyroku z dnia 21 listopada 2012 r., II GSK 1551/11 LEX nr 1258391) NSA stwierdził, że znak musi być używany w celu identyfikacji pochodzenia towaru z określonego przedsiębiorstwa, aby można było mówić o rzeczywistym używaniu znaku.

Dla dokonania oceny rzeczywistego używania znaku ważne jest ponadto, by dana działalność była prowadzona w odniesieniu do nieograniczonego kręgu odbiorców (ogółu odbiorców), tj. miała charakter zewnętrzny, a nie wewnętrzny, związany z realizacją własnych potrzeb danej organizacji lub też zrzeszonych w niej członków (zob. wyrok ETS z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie Verein Radetzky-Orden przeciwko Bundesvereingigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky", C-442/07, EU:C:2008:696, pkt 22-23; wyrok SN z dnia 22 października 2003 r. II CK161/02, OSNC 2004, nr 11, poz. 186).

Istotne znaczenie ma również skala, w jakiej znak towarowy jest używany, mierzona liczbą sprzedaży towarów lub świadczonych usług. Kwestia ta jednak nie może być zdefiniowana a priori. Konieczne jest jej indywidualne zbadanie w przypadku każdej sprawy osobno, gdyż ocena skali użycia danego znaku towarowego dla określonych towarów (usług) zależy przede wszystkim od tego, z jaką kategorią towarów (usług) mamy do czynienia oraz jakie są cechy danego rynku.

Znak towarowy jest rzeczywiście używany, jeżeli:

1) używanie ma charakter poważny, a nie jedynie symboliczny;

2) używanie ma charakter zewnętrzny, nakierowany na odbiorców towarów (usług), a nie tylko realizowany wewnątrz przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw;

3) znak jest używany w funkcji znaku towarowego w celu oznaczania pochodzenia towarów (usług) z określonego przedsiębiorstwa;

4) znak jest używany w odniesieniu do zarejestrowanych towarów (usług);

5) znak jest używany w postaci zarejestrowanej lub nieznacznie zmienionej (jedynie w takim zakresie, by zmiany nie wpływały na charakter odróżniający znaku);

6) znak jest używany na określonym terytorium objętym zakresem prawa wyłącznego do znaku.

Formami rzeczywistego używania znaku są- oferowanie i wprowadzanie do obrotu towarów opatrzonych znakiem towarowym, ich import lub eksport, składowanie takich towarów w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, oferowanie lub świadczenie usług pod znakiem towarowym, a także umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług. Natomiast posługiwanie się znakiem jedynie w celu reklamy, o którym mowa w art. 154 p.w.p., nie może być uznane za rzeczywiste używanie znaku, co dodatkowo potwierdza art. 169 ust. 5 p.w.p. (zob. podobnie R. Skubisz, Prawo znaków..., s. 212). Zgodnie z tym ostatnim przepisem, nie uważa się za używanie znaku w sposób rzeczywisty używania go w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku krajowym ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu. Przedstawioną tezę potwierdził w swoim wyroku WSA w Warszawie, podkreślając, że "[...] o rzeczywistym używaniu znaku można mówić przede wszystkim w przypadku umieszczenia znaku na towarach lub ich opakowaniach. I choć reklama towarów jest nierozerwalnie związana z wprowadzaniem ich do obrotu, to nie można przyjąć, że incydentalne wyprodukowanie w ciągu 5 lat kilkudziesięciu torebek czy też bloczków reklamowych - wypełnia pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego. Taka praktyka wydaje się niedopuszczalna, albowiem mogłaby doprowadzić w rzeczywistości do sytuacji, gdy uprawniony, używając znaku w sposób pozbawiony praktycznie znaczenia gospodarczego, zachowuje prawo do znaku, tj. dzięki korespondencji handlowej czy reklamie towarów" (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 października 2005 r., VI SA/Wa 937/05, LEX nr 197291). Podobnie wypowiedział się NSA, uznając, że "[...] samodzielne używanie znaku wyłącznie w korespondencji handlowej lub reklamie nie jest wystarczające do zachowania tego prawa" (tj. prawa do znaku towarowego), dodając, że "znak towarowy powinien być zauważalny nie tylko przez konsumentów, ale także przez innych przedsiębiorców" (wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., II GSK 70/06, LEX nr 232077).

W myśl art 169 ust 6 p.w.p. w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. Postępowanie w sprawie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu nieużywania poddane jest trybowi spornemu, zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Oznacza to, że jest ono oparte na zasadzie kontradyktoryjności, uwzględniającej w znacznym stopniu zasadę dyspozycyjności stron postępowania oraz ograniczającej możliwości prowadzenia przez ten organ postępowania dowodowego z własnej inicjatywy. W świetle art. 255 ust. 4 p.w.p. UP rozstrzyga sprawę w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Zatem już w świetle powołanych przepisów, strony wyznaczają kierunek toczącego się postępowania, a w szczególności przedstawiają dowody dla ustalenia faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Organ opiera się na dokumentacji przestawionej przez spierające się w toku postępowania strony, jak też argumentacji podniesionej przed nim podczas rozprawy. W tego typu sprawach występuje zatem odmienność w zakresie postępowania dowodowego istotnie modyfikująca rozumienie przepisów art. 7, 77 i 80 k.p.a. w stosunku do standardów proceduralnych ogólnego postępowania administracyjnego. Innymi słowy organ nie dokonuje samodzielnie rekonstrukcji całości stanu sprawy, a jedynie zajmuje stanowisko dotyczące argumentacji prezentowanej przez spierające się strony (por. wyroki NSA z dnia 8 maja 2013 r., sygn. akt II GSK 2326/11, Lex nr 1328845, z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt II GSK 1551/11, Lex nr 1258391).

Rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą przypuszczeń i domniemań, tylko musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, z których wynika, iż znak był używany faktycznie i na wystarczającą skalę na danym rynku (por. wyroki TSUE z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt T-214/08, teza 22-25, Lex nr 11250620, w sprawie C-416/04P, t. 70-72 i z dnia 13 września 2007 r., sygn. akt C-234/06P, t. 70, 73). Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego winna opierać się na wszystkich faktach i okolicznościach właściwych dla ustalenia prawdziwości wykorzystania handlowego tego znaku w obrocie, a w szczególności powinna uwzględniać używanie uznawane za uzasadnione w danym sektorze ekonomicznym w celu zachowania lub wykreowania udziałów w rynku towarów i usług chronionych przez znak towarowy, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstość używania znaku towarowego (...)" (wyrok ETS z dnia 11.03.2003r. w sprawie C-40/01, ANSUL oraz analogicznie postanowienie ETS z 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02, La Mer, pkt 27, wyrok ETS z 11.05.2006 r w sprawie C- 416/04, Sunrider, pkt 70).

Używanie rzeczywiste zarejestrowanego znaku towarowego "suportan" oznaczało zatem nakładanie tego słowa na towary objęte prawem ochronnym w obrocie gospodarczym - w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania

W przypadku konieczności wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego należy przedstawić konkretne dowody potwierdzające używanie znaku w obrocie gospodarczym dla towarów objętych rejestracją. Do dowodów na rzeczywiste używanie znaku należy zaliczyć:

1) katalogi, informacje handlowe, reklamy produktu opatrzonego znakiem;

2) faktury i inne dowody sprzedaży towaru opatrzonego znakiem;

3) archiwalne wydruki ze stron internetowych;

4) orzeczenia sądów w sprawach o naruszenie prawa do spornego znaku;

5) zeznania świadka, ale jedynie uzupełniająco, a nie zamiast dowodów z dokumentów;

6) ewentualnie badanie opinii publicznej, jednakże badanie opinii publicznej jest niepotrzebne, jeśli wystarczający i przekonujący jest materiał zgromadzony w postaci dokumentów, warto bowiem pamiętać, że wyniki badania opinii publicznej nie mają istotnego waloru dowodowego.

Wszystkie dokumenty przedstawiane w sprawie w charakterze materiału dowodowego muszą zawierać informacje pozwalające na ustalenie daty użycia znaku, formy, w jakiej znak został użyty, rodzaju towarów, dla jakich użyto znaku, oraz zakresu terytorialnego jego użycia (zob. szerzej na temat postępowania dowodowego w odniesieniu do rzeczywistego używania znaku M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2007, s. 471-472, 476-488). Ponadto wszystkie dokumenty przedstawione w sporze nie powinny pochodzić z jednej daty.

Warunki jakie musi spełniać używanie znaku towarowego, aby mogło być uznane za rzeczywiste w rozumieniu art. 169 ust. 1 p.w.p. doprecyzowuje art. 169 ust. 4 p.w.p. zgodnie z którym, za używanie znaku w rozumieniu art. 169 ust. 1 p.w.p. należy przyjąć również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. Zasadą jest więc używanie znaku zgodnie z postacią, w jakiej został on zarejestrowany. Używanie znaku ze zmianami stanowi zatem wyjątek. Skoro jest to wyjątek od reguły, to powinna obowiązywać wykładnia zawężająca w sytuacji występowania wątpliwości, czy w danym przypadku zmieniona forma, w jakiej używany jest znak, zmienia jego odróżniający charakter.

Art. 5 ust. C pkt 2 konwencji paryskiej wyraźnie wskazuje, że postać, w jakiej używany jest znak towarowy, może różnić się tylko w części od postaci zarejestrowanej. Zatem częściowo znak musi pozostawać niezmieniony. Granica dopuszczalnej zmiany wyznaczona jest przez utrzymanie tego samego charakteru odróżniającego.

Zachowanie ochrony znaku w pełnym zakresie możliwe jest wtedy, gdy rzeczywiste używanie znaku obejmuje towary lub usługi, dla których została przyznana ochrona (zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego, Studia Prawa Prywatnego 2009, z. 3(14)-4(15), s. 218).

Mając na uwadze powyższe uregulowania Sąd nie znalazł podstaw by zakwestionować zasadność i zupełność poczynionych przez organ ustaleń.

W niniejszej sprawie wnioskodawca wystąpił ostatecznie z żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "suportan" o numerze [...] w zakresie ujętych w klasie 5 suplementów diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Kolegium Orzekające dokonało analizy przedstawionych przez skarżącą materiałów dowodowych i zasadnie stwierdziło, że w znacznej większości dotyczą one oznaczenia "TANI REKIN SUPORTAN" a tym samym nie potwierdzają rzeczywistego używania spornego znaku "suportan" o numerze [...]. Sąd podziela argumentację organu uznając ją tym samym za własną, że dodane do zarejestrowanej postaci spornego znaku słowo "TANI" wskazuje jedynie na wartość towaru, a tym samym na charakter opisowy. Natomiast element słowny "REKIN" w odniesieniu do towarów w klasie 5, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy ma charakter odróżniający, gdyż nie wskazuje wprost i bezpośrednio na żadną cechę tych towarów. W konsekwecji więc element słowny "REKIN" w używanym przez uprawnionego oznaczeniu "TANI REKIN SUPORTAN" zmienia odróżniający charakter spornego znaku w zarejestrowanej postaci ("suportan").

Nadto materiał dowodowy potwierdza jedynie sześć aktów sprzedaży towarów oznaczonych nazwą "TANI REKIN SUPORTAN" w badanym okresie czasu o łącznej ilości ponad 20 tysięcy opakowań, których łączna wartość brutto wynosi 107170 złotych. Tymczasem z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych składanych do akt rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że w latach 2012-2014 skarżąca osiągnęła rocznie przychód netto ponad 500.000.000 złotych. Zatem uzyskana w latach 2011-2014 ze sprzedaży suplementów o nazwie "TANI REKIN SUPORTAN" kwota brutto w wysokości 107170 złotych wskazuje na niewielkie rozmiary tej sprzedaży. Należy więc zgodzić się z organem, że sprzedaż produktów, której dotyczy złożony materiał dowodowy, nie świadczy o rzeczywistym używaniu tego znaku, ma ona bowiem charakter sporadyczny i niewielki ilościowo. Taka sprzedaż, skierowana jedynie do kilku odbiorców, na przestrzeni tak długiego okresu czasu (ponad pięć lat) nie pozwala uznać, że znak towarowy mógł się utrwalić lub utrzymać w świadomości potencjalnych odbiorców w skali całego kraju jako informacja o pochodzeniu danego towaru z określonego źródła.

Mając na uwadze argumentację skarżącej należy także wyjaśnić, że Urząd Patentowy w decyzji z dnia [...] października 2015 r. sygn. akt Sp. [...] będącej przedmiotem oceny tut. Sądu w wyroku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn VI SA/Wa 1284/18 stwierdził jedynie, że sporny znak został zgłoszony do rejestracji z zamiarem jego używania, a zatem odnosił się do intencji zgłaszającego, a nie stwierdzenie rzeczywistego używania znaku w obrocie. Organ uznał za nieuzasadniony zarzut o zgłoszeniu spornego znaku w celu blokującym jego używanie,

Skarżąca nie wskazała, że w niniejszej sprawie istniały ważne powody usprawiedliwiające nieużywanie tego znaku w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Tym niemniej organ szczegółowo odniósł się do w/w przesłanki trafnie uznając w konkluzji, że nie istniały ważne powody usprawiedliwiające nieużywanie spornego znaku w rozumieniu tego przepisu.

Nie jest także trafnym zarzut naruszenia art. 97 § 1 pkt 4 kpa w zw. z art. 256 ust. 1 pwp .

W myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w tym przepisie może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu. Zależność, o której mowa ww. przepisie, polega na uwarunkowaniu rozstrzygnięcia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem, wcześniejszym rozstrzygnięciem zagadnienia prawnego przez inny organ lub sąd.

Urząd Patentowy jest organem administracji publicznej, do którego wyłącznej kometencji należy rozstrzyganie, między innymi, w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy i w sprawach unieważnienia tego prawa. Powołany przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi natomiast o sytuacji, kiedy to do rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji koniecznym jest rozstrzygnięcie pewnego problemu przez inny organ lub sąd. Innymi słowy organ rozpatrujący daną sprawę jest niewłaściwy rzeczowo do rozstrzygnięcia problemu, od rozwiązania którego zależy dokonanie rozstrzygnięcia przez organ rozpatrujący sprawę, nazwijmy ją główną. W takim przypadku organ rozpatrujący sprawę główną musi zwrócić się do innego organu lub sądu, by ten rozwiązał ów problem, który staje się zagadnieniem prejudycjalnym wymagającym odrębnego rozpoznania i rozstrzygnięcia przez organ lub sąd wyłącznie kompetentny dla rozstrzygnięcia tego zagadnienia wstępnego, albowiem bez rozstrzygnięcia zagadnienia prejudycjalnego przez inny organ lub sąd wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe. Zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. to okoliczność warunkująca (bądź jeden z warunków) rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem, przy czym ocena tego zagadnienia należy ze względu na jego przedmiot do kompetencji innego organu niż ten, przed którym toczy się postępowanie w głównej sprawie (przykładowo można wskazać na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia: 21 września 2001 r. – I SA 2314/00; 30 sierpnia 2001 r. – II SA 1982/00; 7 marca 2001 r. – III SA 32/00; 29 czerwca 2000 r. – I SA 573/99 oraz z 18 kwietnia 2000 r. – V SA 1701/00). Rozpoznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej od wyroku tut. Sądu z dnia 18 grudnia 2018 r. sygn. akt VI SA/Wa 1284/18 dotyczy stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy "suportan" w części a mianowicie w zakresie towarów sklasyfikowanych w klasie 3 oraz towarów z klasy 5 z wyłączeniem suplementów diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego, a także w zakresie usług z klasy 44. Nie stanowi więc zagadnienia prejudycjalnego w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak w pozostałej części tj. dla ujętych w klasie 5 suplementów diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby z rekina grenlandzkiego.

Reasumując Urząd Patentowy dokonał prawidłowej subsumcji ustalonego stanu faktycznego sprawy pod stosowną i właściwie rozumianą normą prawną. Swoje stanowisko uzasadnił zgodnie z wymogami art. 107 § 3 k.p.a., zaś analiza postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania zaskarżonej decyzji pozwala na uznanie, że organ podjął wszelkie czynności zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i wyczerpująco zebrał materiał dowody istotny dla sprawy. Zarzuty skarżącej stanowią jedynie polemikę z prawidłowymi ustaleniami organu, opartymi na dowodach, które zostały omówione i ocenione.

Sąd uznał bowiem, że - wbrew stanowisku strony skarżącej - Urząd Patentowy RP, wydając zaskarżoną decyzję prawidłowo przyjął, że w analizowanej sprawie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy SUPORTAN o nr. [...] dla ujętych w klasie 5 suplementów diety do celów zdrowotnych z olejem z wątroby z rekina grenlandzkiego.

Uznać należy również, że - wbrew stanowisku skarżącej - Urząd Patentowy RP, wydając zaskarżoną decyzję nie dopuścił się - mogącego mieć zasadniczy wpływ na wynik sprawy - naruszenia przepisów procedury administracyjnej, a w szczególności art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., a także art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p., albowiem wyjaśnił wszystkie okoliczności istotne dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy, a także dokonał właściwej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności w zakresie przesłanki używania znaku towarowego w sposób rzeczywisty, jako zasadniczej podstawy do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w oparciu o przepis art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Reasumując powyższe Sąd doszedł do wniosku, że Urząd Patentowy prawidłowo ustalił stan faktyczny stanowiący podstawę wydania zaskarżonej decyzji. Wbrew zarzutom skarżącej, nie doszło do naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Urząd uwzględnił i ocenił (nie naruszając zasady swobodnej oceny dowodów), cały przedstawiony przez strony materiał dowodowy. Zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego nie nosi cech dowolności, organ prawidłowo ocenił zaistniały w sprawie stan faktyczny w świetle obowiązujących przepisów prawa. Nie znajdują uzasadnienia zarzuty skargi, ani odnośnie naruszenia przez organ przy rozpoznaniu sprawy przepisów prawa materialnego, ani przepisów postępowania administracyjnego, a z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, w sposób nie budzący wątpliwości, jakimi przesłankami kierował się organ przy załatwieniu sprawy.

Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, które sąd ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), orzekł jak w sentencji.