Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1855/06
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2006-11-24 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki (spr.) Sędzia WSA Dorota Wdowiak Protokolant Anna Błaszczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2006 r. sprawy ze skargi T. T. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie częściowej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "TOTO MIX" oddala skargę


UZASADNIENIE

W dniu [...] września 2000 r. pod numerem [...] został zgłoszony znak towarowy TOTO MIX na rzecz spółki (wówczas T. S.A.) obecnie – T. T. S.A.

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2006 r., Nr [...], wydaną na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z późn. zm.) w związku z art. 315 ust. 3 oraz art. 145 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) odmówiono udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "TOTO MIX", zgłoszony dnia [...] września 2000 r. przez T. T. S.A., z siedzibą w W., za numerem [...], w części dotyczącej :

- klasy 6: "16, 35, 36, 39, 40, 41, 42 i 43",

- klasy 35: "prowadzenie w imieniu uprawnionych podmiotów sprzedaży losów, kuponów gier liczbowych i totalizatorów."

W uzasadnieniu przypomniano, że firma T. T. S.A. zgłosiła w dniu [...] września 2000 r. za numerem [...] znak towarowy słowno-graficzny "TOTO MIX", przeznaczony do oznaczania towarów i usług w klasach 16, 35, 36, 39, 40, 41, 42 i 43. W wykazie towarów i usług zgłaszający wskazał m.in. w klasie 16 takie towary, jak: losy do gier, karty ozdobne, afisze, albumy, blankiety, formularze, broszury, prospekty, czasopisma, gazety, kalendarze, notesy, naklejki, nalepki, karty, obwoluty, podręczniki, informatory i regulamin do gier, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, oraz usługi w klasie 35 takie, jak: prowadzenie w imieniu uprawnionych podmiotów sprzedaży losów, kuponów gier liczbowych i totalizatorów.

Do przedmiotowego znaku towarowego wpłynęły w dniu [...] lipca 2002 r. uwagi złożone przez T. S. Sp. z o.o., które Urząd przesłał zgłaszającemu.

Urząd Patentowy po przeprowadzeniu badania w piśmie z dnia [...] sierpnia

2005 r. zawiadomił zgłaszającego, że zgłoszony znak jest podobny w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych do następujących znaków towarowych: - do zarejestrowanego na rzecz T. S. P. P., z siedzibą w W., z pierwszeństwem od dnia [...] listopada 1991 r., pod numerem [...], znaku towarowego słowno-graficznego TOTO 1 x 2 i zarejestrowanego na rzecz T. S. Sp. z o.o., z pierwszeństwem od dnia [...] grudnia 1999 r. pod nr [...] znaku towarowego słowno-graficznego TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25, przeznaczonego do oznaczania w klasach 9 i 36 gier losowych i totalizatorów, urządzeń do prowadzenia gier, kuponów, losów, blankietów, materiałów pomocniczych; Zgłaszający podtrzymał wniosek o udzielenie prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy podnosząc, że analiza wykazu towarów i usług znaku towarowego zgłoszonego i przeciwstawionych znaków towarowych zarejestrowanych [...] wykazuje, iż w oparciu o przepis art. 143 ustawy – Prawo własności przemysłowej nie można odmówić prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy, a mianowicie usług objętych klasami 35, 36, 39, 40, 41, 42 i 43. Zgłaszający powołał się na przepis art. 14 ustawy o znakach towarowych, podnosząc, iż zgłoszony znak towarowy TOTO MIX jest częścią nazwy zgłaszającego, tj. T. T. S.A. Natomiast warunkiem zastosowania przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych dla spornych znaków jest występowanie łącznie przesłanki podobieństwa znaków i jednorodzajowość (podobieństwo) towarów i usług. Zgłaszający podniósł, iż działalność gospodarcza T. S. Sp. z o.o. jest działalnością w zakresie gier liczbowych; jest to działalność, która jest objęta monopolem państwowym. Natomiast działalność gospodarcza zgłaszającego, tj. T. T. S.A., jest działalnością w zakresie zakładów bukmacherskich (przewidywanie wyników różnych zdarzeń) oraz totalizatorów wyników sportowych (przewidywanie wyników imprez sportowych, takich jak np. mecze, zawody itp.). Zgłaszający podał, iż między tymi dwoma rodzajami działalności, aczkolwiek całkowicie odmiennymi, występuje pewne podobieństwo, wynikające z tego, że w obu grach gracze zawierają zakłady. W przypadku T. S. Sp. z o.o. gracze typują liczby (w różnych typach zakładów – różne ilości liczb), a maszyna losująca typuje "szczęśliwe" liczby. Z tego powodu kupony do zawierania zakładów T. S. Sp. z o.o. różnią się od kuponów do zawierania zakładów T. T. S.A. W związku z tym, że zakłady zawierane (i opłacane) są w kolekturach – pracownicy kolektur pośredniczą w zawieraniu tych zakładów. Procedura zawierania zakładów (jednych i drugich) wyklucza możliwość mylenia kuponów (losów) jednej firmy z kuponami (losami) drugiej firmy, co wyklucza możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w klasie 16 (kupony, losy, blankiety, materiały pomocnicze) w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Zgłaszający przywołał tutaj orzecznictwo NSA, opublikowane w biuletynie "Rzecznik Patentowy" nr 4(35) z 2002 r.

Zgłaszający podniósł, iż podobieństwo pomiędzy spornymi znakami jest niewielkie, a mianowicie: znak zgłoszony TOTO MIX jest znakiem dwuczłonowym, natomiast znaki towarowe zarejestrowane – znak towarowy nr [...] TOTO 1 X 2, oraz znak towarowy nr [...] TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25, są znakami jednoczłonowymi. Wszystkie trzy znaki są znakami słowno-graficznymi. Człon TOTO znaku zgłoszonego nr [...] różni się wystarczająco od każdego z przeciwstawionych znaków, bowiem w znaku tym nie występują elementy występujące w znakach przeciwstawionych, a mianowicie – w znaku nr [...] 1 X 2, w znaku 145081 – liczby: 12 5 3 22 37 1 8 25. Z powyższego można wnioskować, iż pierwszy człon – TOTO – zgłoszonego dwuczłonowego znaku towarowego TOTO MIX różni się wystarczająco od każdego z przeciwstawnych jednoczłonowych znaków towarowych zarejestrowanych pod numerami [...] TOTO 1 X 2 i [...] TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25, a występujący w znaku zgłoszonym człon MIX dodatkowo powiększa tę różnicę. W "sprzeciwie" skoncentrowano się jedynie na rzekomym podobieństwie przeciwstawionych znaków pierwszym członem zgłoszonego znaku, natomiast całkowicie pominięto istnienie drugiego członu.

Ponadto przedstawiono szczegółowo wzajemne powiązania obu firm, które zdaniem zgłaszającego mają bezpośredni wpływ na przedmiotową sprawę.

Urząd Patentowy RP po ponownym rozpatrzeniu podania o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Podobieństwo znaków w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o znakach towarowych winno być rozpatrywane jednocześnie w dwóch aspektach: w aspekcie podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie podobieństwa towarów i usług, do oznaczania których znak został przeznaczony.

Znak towarowy ma pełnić rolę odróżniającą w taki sposób, aby nie wprowadzał w błąd uczestników obrotu gospodarczego co do źródła pochodzenia towarów i usług.

Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów i usług jest wypadkową podobieństwa towarów/usług i podobieństwa oznaczeń.

O niebezpieczeństwie wprowadzania w błąd, a więc o istnieniu ryzyka konfuzji można mówić wtedy, gdy podobieństwo znaków i towarów/usług sprzyja mylnemu wyobrażeniu odbiorców o pochodzeniu towarów i usług.

Odnosząc się do oceny podobieństwa towarów/usług, do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawne znaki, stwierdzono, iż wymienione w piśmie z dnia [...] października 2005 r., w wykazie przedmiotowego znaku towarowego, takie towary i usługi jak: losy do gier, karty ozdobne, afisze, albumy, blankiety, formularze, broszury, prospekty, czasopisma, gazety, kalendarze, notesy, naklejki, nalepki, karty, obwoluty, podręczniki, informatory i regulamin do gier, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, prowadzenie w imieniu uprawnionych podmiotów sprzedaży losów, kuponów gier liczbowych i totalizatorów oraz towary i usługi występujące w przeciwstawionych znakach towarowych zarejestrowanych, tj. w znaku towarowym zarejestrowanym nr [...] TOTO 1 x 2 – gry losowe i totalizatory, kupony, losy, blankiety, materiały pomocnicze, a w znaku towarowym zarejestrowanym pod nr [...] TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25 – wyroby z papieru i tektury, prowadzenie gier losowych, organizowanie zakładów, są tego samego rodzaju. W obu przypadkach gracze zawierają zakłady.

Zgłaszający podniósł, że kupony do zawierania zakładów T. S. Sp. z o.o. różnią się od kuponów do zawierania zakładów T. T. S.A., a procedura zawierania zakładów (jednych i drugich) wyklucza możliwość mylenia kuponów (losów) jednej firmy z kuponami (losami) drugiej firmy. Ma to wykluczać możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w klasie 16 (kupony, losy, materiały pomocnicze) w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

Odnosząc się do tej konstatacji Urząd Patentowy zauważył, iż jednorodzajowość towarów i usług nie może być interpretowana jako ich identyczność. Przy ocenie podobieństwa towarów lub usług należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują m.in. ich charakter i przeznaczenie, sposób korzystania z nich, jak również to czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają (wyrok Sądu z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97). Nadto jeśli do towarów oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym należą towary zawarte w zgłoszeniu znaku towarowego, towary te uznawane są za identyczne (wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01). W rozpatrywanej sprawie fakt, że zakłady zawierane są w kolekturach, oraz że pracownicy kolektur pośredniczą w zawieraniu tych zakładów nie wystarczy, by wykluczyć podobieństwo tych towarów w toku przeprowadzania oceny prawdopodobieństwa wprowadzania w błąd. Zgłaszający wymienił również takie usługi, jak "prowadzenie w imieniu uprawnionych podmiotów sprzedaży losów, kuponów gier liczbowych i totalizatorów". Należy zauważyć, iż w omawianym przypadku towary, które są przedmiotem obrotu gospodarczego w ramach działalności prowadzonej przez zgłaszającego (losy, kupony gier liczbowych, totalizatory) są tego samego rodzaju, co towary wymienione przez uprawnionego do ww. znaków towarowych. W znaku towarowym zarejestrowanym pod nr [...] TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25 występują wyroby z papieru i tektury, prowadzenie gier losowych, organizowanie zakładów. Znak towarowy zarejestrowany pod nr [...] TOTO 1 x 2 przeznaczony jest do oznaczania gier losowych i totalizatorów, urządzeń do prowadzenia gier, kuponów, losów, blankietów, materiałów pomocniczych. Porównywane znaki towarowe przeznaczone są do oznaczania towarów powszechnego użytku. Adresowane są do tych samych nabywców, zaspokajają te same potrzeby konsumentów. Miarodajny krąg ich odbiorców nie jest ograniczony, ale obejmuje potencjalnie wszystkich konsumentów (wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01, oraz z dnia 14 października 2003 r., w sprawie T-292/01). Potencjalni nabywcy tych towarów mogą uznać, że zgłaszającego i uprawnionego z rejestracji ww. znaków łączą związki prawne, organizacyjne, czy też finansowe, wprowadzając nabywców w błąd co do źródła pochodzenia towarów. Według ustalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo, że opinia publiczna mogła uwierzyć, iż przedmiotowe towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie, stanowi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

W przypadku towarów powszechnego użytku, przeznaczonych dla szerokiego kręgu odbiorców, przy ocenie podobieństwa znaków stosuje się surowsze kryteria oceny podobieństwa zarówno samych oznaczeń, jak i towarów, do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawne znaki towarowe.

Odnosząc się do oceny podobieństwa znaków towarowych, tj. zgłoszonego znaku towarowego słowno-graficznego TOTO MIX i przeciwstawionych znaków towarowych zarejestrowanych: zarejestrowanego pod nr [...] znaku towarowego słowno-graficznego TOTO 1 x 2 i zarejestrowanego pod nr [...] znaku towarowego słowno-graficznego TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25, stwierdzono, iż fakt, że w tych znakach towarowych występuje wspólne, identyczne pod względem znaczeniowym, fonetycznym i wizualnym słowo TOTO powoduje, że przeciwstawione znaki towarowe są do siebie podobne w taki sposób, że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towarów i usług, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku towarowego zgłoszonego ze znakami towarowymi zarejestrowanymi z wcześniejszym pierwszeństwem.

Zgłaszający podniósł, iż podobieństwo pomiędzy omawianymi znakami jest niewielkie, a mianowicie znak towarowy zgłoszony jest znakiem dwuczłonowym, natomiast przeciwstawione znaki zarejestrowane są znakami jednoczłonowymi. Człon TOTO w znaku towarowym zgłoszonym różni się wystarczająco od każdego z przeciwstawionych znaków, bowiem w znaku tym nie występują elementy występujące w znakach przeciwstawionych. Oceniając zdolność rejestrową znaku towarowego należy bowiem oceniać go jako całość. W tej sytuacji istnienie drugiego członu słowno-graficznego MIX uzasadnia tezę przemawiająca za udzieleniem prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy.

Odnosząc się do powyższych twierdzeń Urząd Patentowy podzielił samą zasadę, iż przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy dokonać oceny podobieństwa znaku z uwzględnieniem integralnej całości znaku towarowego, ale jednocześnie przypomniał, iż ocena podobieństwa oznaczeń jest przeprowadzana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy towarów i usług. Oceniając podobieństwo oznaczeń należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń. Jest to usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca zachowuje z reguły w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Kieruje się więc przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia, z pominięciem rozbieżności. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Wystarczy bowiem, że istnieje taka możliwość. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może pomyśleć, że przedmiotowe towary i usługi związane z ich sprzedażą pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, lub ewentualnie przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, na podstawie postrzegania przedmiotowych towarów i usług przez właściwy krąg odbiorców, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności danego przypadku. Ocena całościowa prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd musi w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń opierać się na wywołanym przez nie ogólnym wrażeniu, uwzględnieniem w szczególności ich znamion odróżniających i dominujących (wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r., w sprawie T-292/01). Konsument ma jedynie rzadko możliwość dokonania bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych i powinien polegać na niedoskonałym obrazie zachowanym w pamięci (wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97).

Następnie, po dokonaniu szczegółowego opisu znaku towarowego zgłoszonego oraz znaków towarowych zarejestrowanych, stwierdzono w decyzji Urzędu Patentowego, kierującego się przy ocenie podobieństwa tych znaków wspomnianymi wyżej zasadami, iż znaki te są do siebie podobne w każdej płaszczyźnie (choć dla przyjęcia oznaczeń wystarczy w zasadzie ich zbieżność na jednej z wyżej wymienionych płaszczyzn).

I tak, jeśli chodzi o ocenę oznaczeń pod względem fonetycznym (w której bierze się pod uwagę liczbę sylab i liter oraz ich rozłożenie w sylabach, następstwo samogłosek, pierwsze litery i sylaby), to mimo występujących różnic w ilości słów, liter, sylab, samogłosek i spółgłosek stwierdzono, iż między omawianymi znakami towarowymi występuje podobieństwo fonetyczne, gdyż znaki towarowe zarejestrowane z wcześniejszym pierwszeństwem zawierają się w całości w znaku towarowym zgłoszonym. Ponadto element wspólny omawianych znaków stanowi pierwsze słowo zgłoszonego znaku w związku z tym wymawiany jest jako pierwszy. Dodanie do słowa TOTO słowa MIX nie znosi tego podobieństwa. Wobec faktu, iż słowo TOTO jest krótkie i charakterystyczne, nie można wykluczyć, że przy składaniu np. ustnych zamówień konsument wypowiada tylko to pierwsze słowo.

Jeżeli chodzi o porównanie oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej stwierdzono, że wcześniejsze znaki towarowe składają się wyłącznie ze słowa TOTO. Zważywszy, że słowo TOTO występuje jako pierwsze w zgłoszonym znaku towarowym oraz mając na uwadze okoliczność, że wcześniejsze znaki towarowe zawierają się całkowicie w zgłoszonym znaku, uznano, że pomiędzy spornymi znaczeniami występuje podobieństwo polegające na skojarzeniu znaku towarowego zgłoszonego ze znakami towarowymi zarejestrowanymi z wcześniejszym pierwszeństwem.

Jeśli chodzi o porównanie oznaczeń na płaszczyźnie koncepcyjnej, stwierdzono, że są one również do siebie podobne. Zwrócono też uwagę na fakt, iż pomimo że w omawianych znakach towarowych występuje wspólne słowo TOTO, to graficzne jego przedstawienie jest oparte na tej samej koncepcji. Zarówno w znaku towarowym zgłoszonym, jak i w znaku towarowym zarejestrowanym, w słowie TOTO litera O przedstawiona jest w postaci piłki. Biorąc pod uwagę identyczność produktów podlegających oznaczeniu i mając na uwadze, że używanie znaków pochodnych jest częste w przedmiotowym sektorze działalności gospodarczej, w ocenie Urzędu Patentowego w tym konkretnym przypadku istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd. Drobne odchylenia między znakami nie powinny prowadzić do wniosku o braku podobieństwa oznaczeń, np. dodanie przedrostka lub przyrostka, zmiana litery, czy dodanie słowa lub cyfr. Podobieństwo znaków ocenia się bowiem według wspólnych cech, a nie według występujących w nich różnic, gdyż istnienie różnic nie wyklucza istnienia podobieństwa.

Rozpatrując podobieństwo omawianych znaków towarowych jako całość, tzn. zgłoszonego znaku towarowego słowno-graficznego TOTO MIX i przeciwstawionych znaków towarowych zarejestrowanych: zarejestrowanego pod nr [...] znaku towarowego słowno-graficznego TOTO 1 x 2 i zarejestrowanego pod nr [...] znaku towarowego słowno-graficznego TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25, stwierdzono, iż fakt, że występuje w nich identyczne pod względem wizualnym, znaczeniowym i fonetycznym słowa TOTO, których rozwiązanie graficzne oparte jest na tej samej, przedstawionej wyżej koncepcji powoduje, że znaki te są do siebie podobne w taki sposób, że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towarów i usług, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku towarowego zgłoszonego ze znakami towarowymi zarejestrowanymi z wcześniejszym pierwszeństwem. Wystąpienie drugiego elementu słownego w znaku towarowym zgłoszonym, a mianowicie słowa MIX, którego znaczenie jest jasne dla polskiego konsumenta (łączyć, połączyć, złączyć się, zmiksować), może także sugerować, że zgłoszony znak towarowy jest odmianą znaków towarowych zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem, oraz, że towary tak oznaczone pochodzą od tego samego producenta, lub że istnieją związki organizacyjno-prawne pomiędzy firmami. Według ustalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo, iż opinia publiczna mogła uwierzyć, że przedmiotowe produkty lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie, stanowi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97). Pomimo, że omawiane znaki są znakami słowno-graficznymi oraz pomimo, że zgłoszony znak towarowy jest znakiem dwuczłonowym, w którym oprócz słowa TOTO występuje słowo MIX, w przedmiotowej sprawie należy przyjąć, że występuje przewaga podobieństw nad różnicami. Mając to na uwadze oraz fakt, że oceny podobieństwa znaków dokonuje się z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, jak również, że do stwierdzenia podobieństwa znaków nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków, lecz wystarczy tylko, że istnieje taka możliwość, Urząd Patentowy stwierdził, że równoległe istnienie na rynku porównywanych znaków mogłoby budzić niepotrzebne wątpliwości oraz skutkować konfliktem interesów firm.

Poprzez udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy uprawniony uzyskuje gwarancję, że Urząd Patentowy nie udzieli ochrony nie tylko na zgłoszony przez inny podmiot znak identyczny, ale również na znak podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego znak ten mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów i usług.

Zgłaszający podniósł, iż kwestia kolizyjności zakładów wzajemnych i gier liczbowych była już badana przez Urząd Patentowy oraz powołał się na sprawę dotyczącą znaku towarowego [...]. Zgłaszający powołał się też na orzecznictwo Komisji Odwoławczej, uzasadniające posiadanie zdolności odróżniającej znaku.

Odnosząc się do powyższego zauważono, iż każdy znak towarowy ze względu na swój indywidualny charakter musi być oceniany samodzielnie. Taki pogląd wyraził również Sąd stwierdzając, że "to czy znak może być zarejestrowany powinno być oceniane na podstawie przepisów prawa, interpretowanych przez sądy, nie zaś na podstawie dotychczasowej praktyki Urzędu" (SPI T-127/02 z dnia 21 kwietnia 2004 r.). Ponadto Urząd nie może brać pod uwagę faktu, że na dany znak zostało udzielone prawo ochronne. Urząd musi kierować się przepisami prawa, czyli "zasadą legalizmu, zgodnie z którą nikt nie może powołać się w celu podtrzymania swoich racji na fakt działania niezgodnego z prawem, a korzystnego dla innej osoby"(SPI T-289/02 z dnia 8 lipca 2004 r.).

Zgłaszający powołuje się na art. 14 ustawy o znakach towarowych, który stanowi, iż "ochrona znaku towarowego dla określonych towarów nie wyłącza możliwości rejestracji lub używania podobnego znaku dla towarów tego samego rodzaju przez inne przedsiębiorstwo, gdy znak ten zawiera oznaczenie firmy, nazwę, godło lub nazwisko właściciela tego przedsiębiorstwa, o ile nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów."

W rozpatrywanej sprawie fakt zamieszczenia znaku w części nazwy firmy TOTO MIX, w sytuacji gdy zgłoszony znak jest podobny w stopniu mylącym do przeciwstawionych znaków towarowych zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem, powołany wyżej przepis nie znajduje zastosowania.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożył zgłaszający wnosząc o:

1) ponowne rozpatrzenie sprawy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy TOTO MIX, nr zgłoszenia: [...], na rzecz wnioskodawcy, 2) uchylenie w całości decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2006 r., 3) udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy TOTO MIX, nr zgłoszenia: [...].

W uzasadnieniu zgłaszający podniósł m.in., że uzasadnienie przedmiotowej decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] stycznia 2006 r. jest całkowicie oparte o orzecznictwo unijne (wyroki Sądu z dnia: 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97; 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01; 14 października w sprawie T-292/01; wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97; SPI w sprawie T-289/02), co jego zdaniem stanowi naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Zgłaszający podkreślił, że sądy unijne, które rozpatrywały omawiane kazusy, nie stosowały przepisów polskiej ustawy o znakach towarowych oraz że w dniu zgłoszenia przedmiotowego znaku towarowego, tj. w dniu [...] września 2000 r., Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej. W ocenie zgłaszającego przepis art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

(Dz. U. z 200 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) wyraża zasadę, iż ustawowe warunki do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia tego znaku, tj. według przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, a postępowanie związane ze zgłoszeniem znaku towarowego na mocy art. 316 ust. 4 ustawy – Prawo własności przemysłowej toczy się od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 22 sierpnia 2001 r.) według jej przepisów.

Następnie zgłaszający przedstawił podstawy merytoryczne (materialno-prawne) uchylenia zaskarżonej decyzji, wynikające głównie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych i dokonał – w świetle tego przepisu – analizy podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych, a także zwrócił uwagę na bezkolizyjność usług w zakresie zakładów bukmacherskich z usługami w zakresie gier liczbowych, objętymi monopolem państwowym. W jego ocenie, zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa, jeżeli wykluczona jest możliwość wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów (usług), to mimo podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych i podobieństwa towarów czy usług, nie ma przeszkód – w świetle art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych – do rejestracji znaku z późniejszym pierwszeństwem (zgłaszający odwołał się dla poparcia tej tezy do wyroku NSA z dnia 29 maja 2002 r., sygn. akt II SA 3872/01, zamieszczonego w biuletynie "Rzecznik Patentowy 2002/4/s. 128-131). Skarżący, znów odwołując się do orzecznictwa, przedstawił tezę, że: "Podstawowe znaczenie ma różnica w postrzeganiu znaku towarowego i znaku usługowego. Podczas gdy znak umieszczany na towarze najczęściej stanowi impuls do nabycia towaru, znak usługowy z reguły skłania jedynie do zasięgnięcia informacji o usłudze. W przypadku znaków usługowych trudno zatem o pomyłki wynikające z nieuwagi, które są częste jeśli podobne znaki umieszczane są na towarach. W przypadku znaków usługowych o pomyłki też trudniej dlatego, że skorzystanie z usługi związane jest często z uprzednim zawarciem pisemnej umowy, która skłania do większej rozwagi."

Zgłaszający dokonał również własnej analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych – w świetle przepisów powołanego wyżej art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy dochodząc do wniosku, że już pierwszy człon - TOTO – dwuczłonowego znaku towarowego TOTO MIX [...] różni się wystarczająco od każdego z przeciwstawionych jednoczłonowych znaków: TOTO 1 x 2 [...] i zarejestrowanego pod nr [...] znaku TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25. Zdaniem skarżącego, w zaskarżonej decyzji skoncentrowano się jedynie na rzekomym podobieństwie przeciwstawionych znaków z pierwszym członem zgłoszonego znaku – pominięto natomiast całkowicie istnienie drugiego członu. Za nietrafne uznano też wnioski wynikające z dokonanego przez Urząd porównania podobieństwa wizualnego, fonetycznego i znaczeniowego (konceptualnego) przedmiotowych znaków, a także ocenę możliwości zastosowania w sprawie art. 14 ustawy o znakach towarowych.

Skarżący powołał się również na fakt, iż decyzja Urzędu Patentowego RP Nr

[...], oddalająca wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego T. nr [...], została następnie utrzymana (skargę oddalono) wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt 1520/04, a następnie utrzymana (oddalono kasację) wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2005 r., sygn. akt II GSK 271/05. Skarżący łączy te wyroki z genezą powołania spółki T. S.A., "powołanej w 1992 r. na wniosek prawnego poprzednika wnioskodawcy, tj. T. S. P. P., zatem ten poprzednik godził się z faktem, że jego powszechnie znany znak towarowy słowny T. L., przeznaczony do oznaczania gier liczbowych, będzie stanowić odróżniającą część nazwy uprawnionej, a niezależnie od tego poprzednik prawny wnioskodawcy wyraził pisemną zgodę (...) na rejestrację na rzecz uprawnionej znaku słowno-graficznego T."

Ponadto zgłaszający wskazał, że przekształcenia jego nazwy miały związek z wynikami negocjacji w sprawie odpłatnego przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego T. [...].

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2006 r., Nr [...], wydaną na podstawie art. 245 i art. 248 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), po rozpatrzeniu powyższego wniosku utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu, powtarzającym w znacznej części argumentacje zawartą w zaskarżonej decyzji, stwierdzono m.in., że podstawą wydania decyzji o częściowej odmowie udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy TOTO MIX o numerze [...], zgłoszonego dnia [...] września 2000 r. przez T. T. S.A. dla towarów i usług w klasach 16, 35, 36, 39, 40, 41, 42 i 43, w tym m.in. w klasie 16 - losy do gier, karty ozdobne, afisze, albumy, blankiety, formularze, broszury, prospekty, czasopisma, gazety, kalendarze, notesy, naklejki, nalepki, kart, obwoluty, podręczniki, informatory i regulamin do gier, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, oraz usługi w klasie 35 takie, jak: prowadzenie w imieniu uprawnionych podmiotów sprzedaży losów, kuponów gier liczbowych i totalizatorów, było istnienie podobieństwa, o którym stanowi art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z późn. zm.) w związku z art. 315 ust. 3 oraz art. 145 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.). Powodem częściowej odmowy było stwierdzone przez Urząd podobieństwo do zarejestrowanego na rzecz T. S. P. P., z pierwszeństwem od dnia [...] listopada 1991 r. pod numerem [...] znaku towarowego słowno-graficznego TOTO 1 x 2, przeznaczonego do oznaczania gier losowych i totalizatorów, urządzeń do prowadzenia gier, kuponów, losów, blankietów, materiałów pomocniczych w klasie 9 i 36, oraz zarejestrowanego na rzecz T. S. Sp. z o.o. pod numerem [...] znaku towarowego słowno-graficznego TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25, przeznaczonego do oznaczania wyrobów z papieru i tektury, prowadzenia gier losowych oraz organizowania zakładów (w klasie 16 i 41).

Podobieństwo stwierdzone w decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego dotyczyło, zdaniem Urzędu, zarówno samych oznaczeń, jak i takich towarów, jak: losy do gier, karty ozdobne, afisze, albumy, blankiety, formularze, broszury, prospekty, czasopisma, gazety, kalendarze, notesy, naklejki, nalepki, kart, obwoluty, podręczniki, informatory i regulamin do gier, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych w klasie 16 oraz prowadzenia w imieniu uprawnionych podmiotów sprzedaży losów, kuponów gier liczbowych i totalizatorów – w klasie 35. W tym przypadku Urząd nie zakwestionował podobieństwa dla pozostałych towarów i usług.

Odnosząc się do zarzutu oparcia przedmiotowej decyzji na orzecznictwie unijnym przywołano w decyzji uzasadnienie wyroku NSA z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. akt II GSK 389/05, które ujmuje tę sprawę w następujący sposób: "Jednakże na mocy od dawna obowiązującego art. 66 ust. 1 i 2 Układu Europejskiego, ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli w dniu 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38) Polska została zobowiązana do dostosowania swoich przepisów w dziedzinie własności intelektualnej, w tym prawa znaków towarowych, do przepisów prawa wspólnotowego (art. 122 w związku z art. 66 ust. 1 Układu Europejskiego) oraz do stałej zmiany swojego prawa stosownie do zmian prawa wspólnotowego w dziedzinie prawa własności intelektualnej (art. 68 i 69 Układu Europejskiego). Oczywiście podstawowym sposobem dostosowania polskiego prawa do standardów europejskich są działania ustawodawcze. Skuteczne działania ustawodawcze w tym zakresie nie wykluczają jednak sytuacji przejściowych, takich jak zaistniała w rozpoznawanej sprawie, a mianowicie że w dacie obowiązywania już nowych przepisów dostosowanych do prawa wspólnotowego (ustawy prawo własności przemysłowej), sprawa rozpoznawana jest na podstawie przepisów obowiązujących uprzednio (ustawy o znakach towarowych)... Z tej przyczyny Naczelny Sąd Administracyjny konsekwentnie prezentuje pogląd, że wykładnia ustawy o znakach towarowych dokonywana przez Urząd Patentowy i przez sądy powinna być zgodna z prawem wspólnotowym."

Skargę na powyższą decyzję Urzędu Patentowego RP złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zgłaszający, zarzucając jej naruszenie przepisów: - art. 9 ust. 1 pkt ustawy o znakach towarowych w związku z art. 315 ustawy – Prawo własności przemysłowej; - art. 130 oraz art. 245 ust. 1 i art. 252 ustawy – Prawo własności przemysłowej, a także art. 7, 9, 75 § 1, 77 §, 80 i 107 § 3 K.p.a. w związku z art. 252 ustawy – Prawo własności przemysłowej, i w związku z tym wnosząc o uchylenie zaskarżonych decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Patentowy RP.

W uzasadnieniu skarżący rozwinął zarzut oparcia zaskarżonej decyzji na orzecznictwie unijnym stwierdzając, że stanowi to naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Nadto skarżący wskazał, że część powołanych wyroków, odnosząca się do oznaczeń geograficznych, nie powinna być odnoszona do rozpatrywanej sprawy (dotyczyło to m.in. wyroku NSA z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. akt II GSK 389/05, a także wyroku ETS w sprawie C-108-109/97 w sprawie C.).

Skarżący podniósł również i rozwinął zarzut naruszenie prawa materialnego, tj. art. 9 ust. 1 pkt ustawy o znakach towarowych, ponownie rozpatrując podobieństwo znaków (zgłoszonego i zarejestrowanych) w płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Skarżący zakwestionował zwłaszcza wywodu Urzędu Patentowego, odnoszące się do podobieństwa znaków w warstwie znaczeniowej (koncepcyjnej – według określenia Urzędu) wskazując, że przykładem prawidłowego porównania znaków towarowych w płaszczyźnie znaczeniowej jest porównanie dokonane w wyroku NSA z dnia 11 stycznia 2006 r., sygn. akt II GSK 250/05 (znaki K. K.), zwracające m.in. uwagę na konieczność dokonywania oceny podobieństwa oznaczeń w ich całokształcie, a także odwołał się - - o do tego wymogu – do poglądów teorii (red. R. Skubisz, "Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji.", wyd. II, Zakamycze 2006.).

Nadto skarżący przedstawił swoją własną analizę podobieństwa znaków – w płaszczyźnie znaczeniowej i wizualnej, a także podniósł argument, iż na rzecz skarżącego została dokonana rejestracja znaku TOTO LOTEK nr [...], a próba doprowadzenia do unieważnienia tego znaku zakończyła się niepowodzeniem (wyroki: VI SA/Wa 1520/04 oraz NSA z dnia 21 grudnia 2005 r., sygn. akt II GSK 271/05). Znak ten ma ze znakiem zgłoszonym wspólny człon TOTO.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej.

Urząd ustosunkował się w swojej odpowiedzi do wszystkich zarzutów zgłoszonych przez skarżącego. W szczególności Urząd powtórzył i rozwinął swoją argumentację w kwestii naruszenia art. 9 ust. 1 pkt ustawy o znakach towarowych, a także podniesionych w skardze zarzutów naruszenia przepisów postępowania, w szczególności zaś art. 77 § 1 K.p.a., art. 7, 9, 80, 107 § 3 K.p.a. (zdaniem Urzędu materiał w sprawie zgromadzono w sposób właściwy, we właściwym zakresie i odpowiednio rozpatrzono, postępowanie prowadzono zgodnie z prawem, skarżący brał w nim czynny udział, a wydana decyzja zawiera sentencje opartą na właściwej podstawie prawnej oraz uzasadnienie prawne i faktyczne) Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 130 ustawy – Prawo własności przemysłowej Urząd wyjaśnił, iż w rozpatrywanej sprawie przepis ten nie miał zastosowania. Urząd rozwinął też uzasadnienie swojego stanowiska co do prawidłowego zastosowania w sprawie orzecznictwa sądów unijnych.

W konkluzji uzasadnienia Urząd Patentowy stwierdził, że udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny TOTO MIX przy już istniejących rejestracjach znaków towarowych TOTO 1 X 2 i TOTO 12 5 3 22 37 1 8 25 dla oznaczania towarów i usług tego samego rodzaju, doprowadziłoby do sytuacji istnienia na rynku takich samych towarów i usług oznaczanych podobnie, przez dwa różne podmioty gospodarcze. Tym samym podstawowa funkcja znaku towarowego, jaką jest odróżnianie towarów i/lub usług tego samego rodzaju, a pochodzących od różnych podmiotów gospodarczych, nie zostałby spełniona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania przez Sąd była skarga na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia z dnia [...] sierpnia 2006 r., utrzymującą w mocy decyzję tego organu z dnia [...] stycznia 2006 r., którą odmówiono udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "TOTO MIX", zgłoszony przez T. T. S.A., z siedzibą w W., za numerem [...], w części dotyczącej klas: - klasy 6: "16, 35, 36, 39, 40, 41, 42 i 43", a także klasy 35.

Jednym ze znaczących zarzutów podnoszonych wobec skarżonych decyzji zarówno we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jak i w skardze, był zarzut ich oparcia na orzecznictwie unijnym, co zdaniem skarżącego stanowiło naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Skarżący podkreślił, że sądy unijne, które rozpatrywały przytoczone w uzasadnieniu decyzji sprawy, nie stosowały przepisów polskiej ustawy o znakach towarowych oraz że w dniu zgłoszenia przedmiotowego znaku towarowego, tj. w dniu [...] września 2000 r., Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej. Tymczasem przepis art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 200 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) wyraża zasadę, iż ustawowe warunki do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia tego znaku, tj. według przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, a postępowanie związane ze zgłoszeniem znaku towarowego, na mocy art. 316 ust. 4 ustawy – Prawo własności przemysłowej toczy się od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 22 sierpnia 2001 r.) według jej przepisów.

Odpierając powyższy zarzut Urząd Patentowy RP odwołał się do uzasadnienia wyroku NSA z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. akt II GSK 389/05, z którego wynika m.in., że działania ustawodawcze, będące podstawowym instrumentem dostosowania polskiego prawa do standardów europejskich, nie wyłączają możliwości - istniejącej na mocy art. 66 ust. 1 i 2 Układu Europejskiego, ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli w dniu 16 grudnia 1991 r. – dokonywania przez Urząd Patentowy RP i sądy wykładni ustawy o znakach towarowych zgodnej z prawem wspólnotowym.

Odnosząc się do powyższej kwestii należy zauważyć, iż stanowisko orzecznictwa i nauki jest w tym zakresie w zasadzie jednolite, zwłaszcza w odniesieniu do możliwości stosowania przepisów pierwszej dyrektywy Rady EWG 89/104 z dnia 21 grudnia

1988 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Ogólny pogląd w tym zakresie wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lutego 2001 r., sygn. V SA 305/00, niepubl., stwierdzając, że "jeżeli w zakresie interpretacji na tle jakiejś dziedziny prawa, objętej prawem wspólnotowym pojawi się w praktyce polskiej rozbieżność z interpretacją stosowaną w ramach prawa wspólnot europejskich to w braku wyraźnie odmiennej wskazówki interpretacyjnej rozbieżność ta powinna skutkować przyjęciem interpretacji właściwej w ramach prawa wspólnotowego". Generalnie biorąc, w odniesieniu do znaków towarowych w orzeczeniach "przedakcesyjnych" sądów polskich uznano, że wykładni przyjaznej prawu wspólnotowemu przypadała w procesie stosowania rola istotna, ale jednak uzupełniająca. W wyrokach tych postulowano, aby najpierw dokonać interpretacji prawa polskiego na podstawie stosowanych zazwyczaj metod wykładni, a dopiero, gdy wyniki wykładni okażą się niejednoznaczne, wówczas przydatne, czy wręcz niezbędne będzie odwołanie się do prawa wspólnotowego. Również w "poakcesyjnym" orzecznictwie NSA zwracano uwagę, że pożądane byłoby takie interpretowanie przepisów przez organy stosujące prawo w okresie "przedakcesyjnym", które zbliżałoby się do interpretacji wspólnotowej. Nie oznaczało to jednak obowiązku stosowania wprost przepisów wspólnotowych (wyroki NSA z dnia 13 lipca 2004 r., sygn. akt GSK 292/04, GSK 293/04, GSK 294/04, GSK 295/04, GSK 296/04, GSK 298/04, GSK 302/04, GSK 303/04, niepubl.). Podobne stanowisko zajęto w piśmiennictwie stwierdzając, że "zdolność odróżniającą znaków towarowych zgłoszonych przed 1 maja 2004 r., ale po 1 stycznia 1997 r. należy oceniać w świetle przepisów prawa polskiego – odpowiednio u.z.t. i p.w.p. – które w przypadku kolizji z prawem wspólnotowym powinny być interpretowane w sposób zgodny z prawem wspólnotowym." (R. Skubisz, "Zdolność odróżniająca znaku towarowego w prawie europejskim i w prawie polskim", w: "Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980 -2005", Warszawa 2005, str. 393).

W piśmiennictwie zwrócono również uwagę na rolę przepisów przejściowych związanych z wejściem w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej

(A. Robotowska, "Stosowanie dyrektywy o znakach towarowych", Warszawa 2006, niepubl.). W konkluzji tego opracowania jednoznacznie stwierdzono, że "stosowanie prawa wspólnotowego zależy od tego, czy znak towarowy został zgłoszony przed, czy też po wejściu w życie p.w.p. Zdolność ochronną znaków zgłoszonych pod rządami u.z.t. będzie się oceniać tylko na podstawie prawa polskiego u.z.t. z uwzględnieniem jedynie w toku wykładni tego prawa postanowień dyrektywy. Należy podkreślić, że w każdym przypadku, gdy znak towarowy został zgłoszony przed wejściem w życie p.w.p. nie wystąpi obowiązek stosowania wprost prawa wspólnotowego – nawet gdy decyzja w przedmiocie takiego znaku wydawana będzie po akcesji."

W rozpatrywanej sprawie wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy "TOTO MIX" został zgłoszony za numerem [...] dnia [...] września

2000 r., a więc przed wejściem w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej (22 sierpnia 2001 r.), a pierwsza decyzja Urzędu Patentowego RP w sprawie została podjęta dnia [...] stycznia 2006 r., a więc przed wejściem w życie Prawa własności przemysłowej. Tym samym, zgodnie z przytoczonym wyżej poglądem, w rozpatrywanej sprawie nie było obowiązku stosowania wprost prawa wspólnotowego.

Nie oznacza to jednak, że zarzut skarżącego, iż zaskarżona decyzja została oparta na orzecznictwie unijnym (co zdaniem skarżącego stanowiło naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy) jest trafny i powinien prowadzić do uchylenia tej decyzji. Oczywistym błędem byłoby bowiem zastosowanie rozpatrywanej sprawie prawa wspólnotowego wprost, z bezpośrednim przywołaniem odpowiednich przepisów. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że odmowa udzielenia prawa ochronnego została oparta przede wszystkim na przepisie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.. W myśl tego przepisu niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest on podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Podobieństwo towarów i usług w poszczególnych klasach, ich jednorodzajowość, nie pozostawia w rozpatrywanej sprawie w ocenie Sądu wątpliwości. Rozważania skarżącego, wskazującego na różnicę miedzy zakładami bukmacherskimi (do oznaczania których ma służyć zgłoszony znak) i zakładami o charakterze losowym (których dotyczą znaki zarejestrowane) są nieprzekonujące – tym bardziej, że sam skarżący podał, iż między tymi dwoma rodzajami działalności występuje podobieństwo, wynikające z tego, że w obu grach: 1) gracze zawierają zakłady; 2) zakłady zawierane (i opłacane) są w kolekturach; 3) pracownicy kolektur pośredniczą w zawieraniu tych zakładów Przy tych podobieństwach sposób typowania liczb, które zapewniają wygraną (będący w istocie kwestią wewnętrzną prowadzonej działalności) oraz podnoszony przez skarżącego brak możliwości mylenia kuponów (losów) jednej firmy z kuponami (losami) drugiej firmy ma już mniejsze znaczenie i nie wyklucza możliwości wprowadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Oceny tej nie może zmienić odwołanie się do różnicy w postrzeganiu znaku towarowego i znaku usługowego, wywiedzione przez skarżącego z wyroku NSA z dnia 29 maja 2002 r., sygn. akt II SA 3872/01. W przypadku gier – mimo wszystko – hazardowych trudno bowiem mówić o zasięganiu informacji o usłudze bądź o zawieraniu umowy pisemnej, o czym jest m.in. mowa w powołanym wyroku NSA. Trzeba bowiem pamiętać, że tego rodzaju usługi mają charakter powszechny, a porównywane znaki adresowane są do tych samych nabywców, zaspokajają te same potrzeby konsumentów. Miarodajny krąg ich odbiorców nie jest ograniczony, ale obejmuje potencjalnie wszystkich konsumentów. Trafnie przy tym Urząd Patentowy zauważył, iż jednorodzajowość towarów i usług nie może być interpretowana jako ich identyczność. Przy ocenie podobieństwa towarów lub usług należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują m.in. ich charakter i przeznaczenie, sposób korzystania z nich, jak również to czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają.

Należy też stwierdzić, że przyjęte przez Urząd Patentowy w rozpatrywanej sprawie podstawy metodyczne były prawidłowe, w szczególności zgodne z art.9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. W tym kontekście Urząd Patentowy trafnie stwierdził, że podobieństwo znaków w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o znakach towarowych winno być rozpatrywane jednocześnie w dwóch aspektach: w aspekcie podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie podobieństwa towarów i usług, do oznaczania których znak został przeznaczony.

Odnosząc się kolejno do kwestii podobieństwa samych znaków towarowych należy zauważyć, że w rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy dokonał ich porównania w sposób niejako modelowy, przeprowadzając analizę ich podobieństwa w płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (koncepcyjnej) - z jednej strony, z drugiej zaś – dokonał oceny podobieństwa przedmiotowych znaków towarowych w ich całokształcie, z uwzględnieniem integralnej całości znaku towarowego, sprowadzającej się do ogólnego wrażenia, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Jednocześnie Urząd Patentowy trafnie przyjął, że ocena podobieństwa oznaczeń jest przeprowadzana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy towarów i usług., dla którego decydujące znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń. Nabywca kieruje się bowiem przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia (w rozpatrywanej sprawie – słowem TOTO), z pominięciem rozbieżności. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest więc konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Wystarczy bowiem, że istnieje taka możliwość. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może pomyśleć, że przedmiotowe towary i usługi związane z ich sprzedażą pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, lub ewentualnie przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, na podstawie postrzegania przedmiotowych towarów i usług przez właściwy krąg odbiorców, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności danego przypadku.

Sąd podzielił przedstawione, przewodnie motywy rozstrzygnięcia podjętego przez Urząd Patentowy, a zarazem nie zgodził się z wynikami analizy znaku dokonanej przez skarżącego, kładącego szczególny nacisk na fakt, iż zgłoszony przez niego znak jest dwuczłonowy, przy czym szczególnie istotne znaczenie ma drugi wyraz (człon) MIX.

Reasumując, Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja została w istocie wydana na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, z zachowaniem zasad przewidzianych w tym przepisie, związanej z nim wykładni, metodyki (praktyki) oraz orzecznictwa. Przywołanie w decyzji wymienionych wyżej orzeczeń sądów unijnych miało wskazywać (nie zawsze – jak to stwierdził sam skarżący – udatnie) na cechy wspólne obu porządków prawnych regulujących sprawy znaków towarowych. W żadnym zaś razie przytoczone orzeczenia sądów unijnych nie przesądzają o tym, że zaskarżona decyzja została oparta wprost na przepisach prawa wspólnotowego.

Przedstawiona wyżej argumentacja przekonuje również, że zarzuty naruszenia zaskarżoną decyzją prawa materialnego, a w szczególności art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ustawy o znakach towarowych, są niezasadne.

Odnosząc się do zgłoszonych dopiero w skardze zarzutów naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności art. 7, 9, 75 § 1, 77 §, 80 i 107 § 3 K.p.a., Sąd, na podstawie materiałów sprawy stwierdził, zgadzając się również i w tej kwestii z Urzędem Patentowym, że materiał w sprawie zgromadzono w sposób właściwy, we właściwym zakresie i odpowiednio rozpatrzono, postępowanie prowadzono zgodnie z prawem, skarżący brał w nim czynny udział, a wydana decyzja zawiera sentencję opartą na właściwej podstawie prawnej oraz uzasadnienie prawne i faktyczne. Tym samym nie sposób uznać przedstawionych zarzutów procesowych za uzasadnione.

Również powołany przez stronę skarżącą wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1520/04, nie ma, w ocenie Sądu, żadnego związku z rozpatrywaną sprawą, gdyż dotyczy odmiennej sytuacji faktycznej i prawnej (kwestia działania w złej wierze w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji).

Ponadto oceniając zaskarżoną decyzję Sąd nie stwierdził żadnych innych uchybień, których istnienie powinien uwzględnić z urzędu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 127, z późn. zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.