Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 85/13
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2013-06-05 00:00:00+02:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6461 Wynalazki
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 7, art. 77 par. 1, art. 80, art. 107 par. 3
journal: Dz.U. 2013 poz 267
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
article: art. 26, art. 37 ust. 1, 2 i 3, art. 89,
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2013 r. sprawy ze skarg: 1) C. Co. Ltd, C., Chińska Republika Ludowa, 2) B. Limited z siedzibą w H., Chińska Republika Ludowa, 3) C. Co. Ltd. z siedzibą w C., Chińska Republika Ludowa, 4) G. Limited z siedzibą w G., Kajmany na decyzje Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...],[...],[...],[...] w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek o nr [...] 1. uchyla zaskarżone decyzje; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz: ▪ C. Co. Ltd, C., Chińska Republika Ludowa kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, ▪ B. Limited z siedzibą w H., Chińska Republika Ludowa kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, ▪ C. Co. Ltd. z siedzibą w C., Chińska Republika Ludowa kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, ▪ G. Limited z siedzibą w G., Kajmany kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

1) C. Co. Ltd. z siedzibą w C. Chińska Republika Ludowa,

2) C. Co. Ltd. z siedzibą w C.Chińska Republika Ludowa,

3) B. Limited H. Chińska Republika Ludowa,

4) G. Limited z siedzibą w G. Kajmany, dalej zwane też "wnioskodawcami", "stronami skarżącymi", wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi w sprawach oznaczonych sygnaturami akt kolejno: VI SA/Wa 85/13, VI SA/Wa 86/13, VI SA/Wa 87/13 i VI SA/Wa 88/13 na wydane przez Urząd Patentowy RP w dniu [...] stycznia 2012 r. decyzje oznaczone kolejnymi numerami: Sp. [...], Sp. [...], Sp. [...] i Sp. [...], a oddalające ich, tej samej treści wnioski o unieważnienie patentu nr PL [...] na wynalazek pt. "[...] " - udzielonego na rzecz A. CO., Inc., z siedzibą w T., Japonia, dalej także zwanego jako "uprawniony" lub "uczestnik postępowania", (pkt 1 każdej z decyzji) i zasądzające w każdej sprawie od konkretnego wnioskodawcy na rzecz uprawnionego z patentu kwotę 1600 złotych (pkt 2 decyzji) tytułem zwrotu kosztów postepowania.

Podstawę prawną rozstrzygnięć Urzędu Patentowego RP – jednakową we wszystkich decyzjach - stanowiły przepisy art. 10 i art. 26 ustawy z dnia 19 października 1997 r. o wynalazczości (t.j. Dz.U.z 1993r., nr 26, poz, 117 z późn. zm.) w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) – zwanej dalej "p.w.p." oraz art. 37 ust. 1 i 2 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 art. 2 p.w.p.

Podstawę faktyczną stanowiły następujące ustalenia:

I.

Wnioskami z dnia [...] kwietnia 2008 roku cztery firmy, jako wnioskodawcy:

1) C. Co. Ltd. z siedzibą w C. Chińska Republika Ludowa,

2) C. Co. Ltd. z siedzibą w C. Chińska Republika Ludowa,

3) B. Limited H. Chińska Republika Ludowa,

4) G. Limited z siedzibą w G. Kajmany,

wystąpiły do Urzędu Patentowego RP o unieważnienie patentu nr PL [...] na wynalazek pt. "[...] " (dalej też zwany jako "sporny" lub "przedmiotowy patent") udzielonego na rzecz A. CO., Inc., z siedzibą w T., Japonia.

W uzasadnieniach wszystkich wniosków podniesiono tożsamą argumentację i wniosek o połączenie tych spraw, identycznych co do stanu faktycznego i podstawy prawnej, do jednego postępowania.

Interes prawny strony skarżące wywodziły z faktu, że uprawniony z patentu złożył w dniu [...] kwietnia 2008 r. w Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w [...] wniosek o zabezpieczenie roszczeń przeciwko nim, a także przeciwko A. Sp. z o. o., polskiemu dystrybutorowi produktów tych firm, powołując się na naruszenie spornego patentu. Uprawniony, wykorzystując przedmiotowy patent, wystąpił do sądu o zakazanie im wprowadzania lizyny na rynek polski, co oznacza wykorzystanie przeciw nim norm art. 285 i art. 287 p.w.p. i bezprawne nadużycie nabytego uprawnienia z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów. Oznacza to związek interesu prawnego skarżących z normą art. 6 ust. 1 i art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W związku z żądaniem nakazania przez Sąd zaprzestania działań naruszających polski patent nr [...] strony skarżące znalazły się w sytuacji niedopuszczalnego ograniczenia wolności prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, co także uzasadnia ich interes prawny wynikający z art. 20 i 22 Konstytucji RP. Oznacza to pełne prawo domagania się na podstawie art. 89 p.w.p. unieważnienia patentu, który nie spełnia ustawowych wymogów zdolności patentowej i został udzielony z naruszeniem przepisów proceduralnych.

Skarżące spółki zwróciły uwagę, że w opublikowanej treści zgłoszenia spornego wynalazku oznaczonego numerem [...] znajdowało się sześć zastrzeżeń, w tym dwa zastrzeżenia dotyczące DNA, jedno zastrzeżenie dotyczące zrekombinowanego DNA, jedno zastrzeżenie dotyczące mikroorganizmu i dwa zastrzeżenia dotyczące sposobu. Natomiast w patencie PL [...] znalazły się cztery zastrzeżenia patentowe, w tym jedno zastrzeżenie dotyczące DNA, jedno zastrzeżenie dotyczące zrekombinowanego DNA, jedno zastrzeżenie dotyczące mikroorganizmu i jedno zastrzeżenie dotyczące sposobu.

W ocenie czterech wnioskujących o unieważnienie patentu spółek, organ udzielił spornego patentu z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 19 października 1972r. o wynalazczości (Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 - uow) - pomimo braku zdolności patentowej zastrzeżonych rozwiązań, w tym braku dostatecznego ujawnienia i zdolności do stosowania. Przedmiotem rozwiązania zastrzeżonego w kategorii związku chemicznego jest DNA kodujący enzym aspartokinazę III zdefiniowany jak w zastrz. 1. Tenże DNA połączony z DNA wektora stanowi przedmiot zastrz. 2, a ponadto jego obecność charakteryzuje mikroorganizm z zastrz. 3, którego użycie charakteryzuje sposób z zastrz. 4. Tak więc DNA z zastrz. 1 jest de facto istotą rozwiązań zdefiniowanych w zastrz. 2 -4, które zawierają odwołania do zastrz. 1 (zastrz. 2 i 3) lub zastrz. 3 (zastrz. 4).

Zdaniem wnioskodawców:

- nie nadają się do stosowania: zastrzeżone DNA, zrekombinowany DNA, mikroorganizm i sposób wytwarzania L-lizyny lub L-treoniny, gdyż są to rozwiązania niekompletne i niejasne, których w ogóle nie można zrealizować w praktyce. Doszło do opatentowania jako wynalazków, pomysłów abstrakcyjnych, z pozoru tylko będących rozwiązaniami technicznymi, a więc patentu udzielono z naruszeniem art. 10 ustawy o wynalazczości;

- nie można uznać za przedmiot dostatecznie ujawniony rozwiązania nie znajdującego jakiegokolwiek rzeczywistego poparcia w opisie, a brak dostatecznego ujawnienia narusza art. 26 uow;

- brak nieoczywistości podniesiony z ostrożności procesowej. Skarżące wskazały, że mutacje w regionie kodującym DNA zdefiniowane w zastrz. 1 patentu PL [...] były w dacie pierwszeństwa oczywistym dla znawcy rozwiązaniem problemu wrażliwości aspartokinazy III (AKIII) na jej hamowanie zwrotne przez lizynę, a więc problem techniczny znany był już ze stanu techniki.

- każdy z wyżej wymienionych zarzutów jest wystarczający do unieważnienia patentu w zakresie zastrz. 1 - 4.

Wnioskodawcy wyjaśniali, że z treści opisu patentu PL [...] wynika, że aspartokinaza (AK) jest enzymem katalizującym reakcję przekształcenia kwasu asparaginowego do kwasu beta - fosfoasparaginowego i stanowi główny element regulacji systemu biosyntezy aminokwasów typu kwasu asparaginowego. Aspartokinaza HI (AK!H) jest enzymem jedno-funkcyjnym, kodowanym przez gen lysC. Ulega ona zarówno supresji, jak i inhibicji zwrotnej pod wpływem L- lizyny (7. akapit, str. 2 opisu patentu). Jak wynika z treści zastrz. 1 w opisie 2 zgłoszenia nr P-[...], w dacie zgłoszenia zgłaszający ubiegał się o ochronę rozwiązania, którego znaną cechą był: "DNA kodujący aspartokinazę III z bakterii należącej do rodzaju Escherichia i posiadający w regionie kodującym mutację, uniemożliwiającą hamowanie zwrotne uwalniania aspartokinazy III z wykorzystaniem lizyny", a cechami wskazanymi jako nowe (bo ujęte w części znamiennej zastrz. 1) były określone mutacje znajdujące się w regionie kodującym DNA.

Zdaniem wnioskodawców, użyte w treści tego zastrz. 1 zgłoszenia nr P-[...] określenie "hamowanie zwrotne uwalniania aspartokinazy III z wykorzystaniem lizyny" było niezrozumiałe. Jakkolwiek w komórce E.coli występuje hamowanie zwrotne przez L-lizynę, zjawisko to polega na hamowaniu czynności enzymatycznej już uwolnionej aspartokinazy III, enzymu biorącego udział w szlaku syntezy L- lizyny, przez produkt końcowy tego szlaku, czyli L-lizynę. Związanie się L- lizyny z miejscem allostrycznym enzymu zmienia jego kształt, co uniemożliwia jego wiązanie się z substratem, przez co szlak biosyntezy L-lizyny zostaje przerwany, a w konsekwencji produkcja L-lizyny zostaje zahamowana.

Wskazali, że zjawisko "hamowania zwrotnego" nie ma nic wspólnego z hamowaniem uwalniania aspartokinazy III, czyli z hamowaniem ekspresji (syntezy) tego enzymu. Hamowanie zwrotne aspartokinazy III prowadzi bowiem do supresji aktywności enzymatycznej tego enzymu, a nie do supresji genu, czyli do hamowania uwalniania enzymu. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu patentu zgłaszający zdecydował się na wprowadzenie do części nieznamiennej zastrz. 1 poprawki - w ostatecznej wersji, tej z patentu PL [...], że wskazane w części znamiennej mutacje "znoszą hamowanie lizyną przez sprzężenie zwrotne uwalniania aspartokinazy lll". Poprawka miała usunąć wszelkie wątpliwości, co do interpretacji wnioskowanego zakresu ochrony. W treści poprawionego zastrz. 1 pozostawiono informację o hamowaniu uwalniania aspartokinazy HI i o lizynie jako czynniku wywołującym to hamowanie na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Zatem wyraz "hamowanie" zastąpiono wyrazem "sprzężenie" i zdaniem uprawnionego usunięto określenie "hamowanie zwrotne", budzące zrozumiałe zdziwienie jako zastosowane w odniesieniu do "uwalniania aspartokinazy HI". Jest oczywiste, że każde oddziaływanie L-lizyny w komórce, które pociąga za sobą regulację jakiejkolwiek czynności komórki właśnie na skutek wystąpienia w komórce określonego poziomu (stężenia) L-lizyny wyprodukowanej przez bakterię, jest oddziaływaniem na zasadzie sprzężenia zwrotnego, skoro to właśnie ów poziom lizyny oddziałuje zwrotnie na ową czynność komórki. Zarówno "hamowanie zwrotne", skutkujące supresją aktywności enzymu, jak i supresja genu eksprymującego ten enzym, to czynności występujące w komórce na zasadzie sprzężenia zwrotnego. O ile jednak pierwotne sformułowanie budziło wątpliwości, gdyż niewątpliwie supresja genu nie odbywa się na zasadzie "hamowania zwrotnego", to - jak twierdził uprawniony - "hamowanie na zasadzie sprzężenia zwrotnego przez lizynę uwalniania aspartokinazy III" jest definicją w pełni jasną i jednoznaczną.

Skarżące spółki powołały się na stanowisko uprawnionego, że część ogólna opisu stanowi potwierdzenie, że to mutacje w regionie kodującym, wskazane w części znamiennej zastrz. 1 są mutacjami znoszącymi hamowanie uwalniania aspartokinazy III. Nie może być co do tego żadnej wątpliwości, gdyż, jakkolwiek w opisie nie poprawiono określenia "hamowanie zwrotne" zgodnie z ostateczną treścią zastrz. 1, to w wielu jego miejscach konsekwentnie wskazano, że chodzi o zniesienie hamowania uwalniania enzymu. Z przykładów wykonania zamieszczonych w opisie patentu PL [...] wyraźnie wynika, że wskazane mutacje znoszą hamowanie zwrotne aspartokinazy III.

Zdaniem skarżących, brak jest jednakże jakichkolwiek danych, które wskazywałyby na istnienie wpływu tych mutacji na hamowanie uwalniania tego enzymu. Jest zatem oczywiste, że w opisie patentu PL [...] nie zamieszczono jakichkolwiek przykładów realizacji, które mogłyby posłużyć jako adekwatne ujawnienie i poparcie dla zastrzeżonego w nim rozwiązania. Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, gdy do komórki E. coli wprowadzi się mutacje typu wskazanych w zastrz. 1, to wówczas działanie L-lizyny na aspartokinazę III na zasadzie hamowania zwrotnego ulega co najmniej częściowemu zniesieniu. Jak już wspomniano wcześniej, lizyna oddziałuje na uwalnianie aspartokinazy III, ale hamowanie (supresja) tego uwalniania na zasadzie sprzężenia zwrotnego odbywa się poprzez interakcję lizyny z regionem niekodującym DNA, zatem nie jest to zjawisko hamowania zwrotnego. Tymczasem, aby L-lizyna mogła działać na zasadzie sprzężenia zwrotnego na uwalnianie (ekspresję) aspartokinazy HI, działanie to powinno dotyczyć regionu niekodującego - operatora. Co więcej, w opisie patentu PL [...] ujawniono manipulację na DNA mającą na celu pozbycie się problemu supresji uwalniania aspartokinazy III pod działaniem lizyny, w którym usuwa się operator genu, którego ekspresja podlega hamowaniu przez L-lizynę. Zatem wątpliwe jest, by zastrzeżone rozwiązanie nadawało się do stosowania w praktyce. Nawet przy wniesieniu dodatkowego wkładu twórczego znawcy w przedmiotowej dziedzinie nie udałoby się zrealizować "zniesienia hamowania lizyną przez sprzężenie zwrotne uwalniania aspartokinazy III z użyciem podanych w części znamiennej zastrz. 1 środków technicznych. Co więcej, skoro zdefiniowane w części znamiennej zastrz. 1 mutacje są mutacjami znoszącymi hamowanie zwrotne aspartokinazy III, a nie mutacjami znoszącymi hamowanie lizyną uwalniania aspartokinazy III, to zastrz. 1 dotyczy abstrakcyjnego pomysłu, którego nie można zrealizować.

Skarżące spółki podkreśliły, że:

- w zastrz. 1 patentu PL [...] nie zdefiniowano żadnych środków technicznych, które prowadziłyby do zniesienia hamowania uwalniania aspartokinazy III a DNA kodujący enzym, aspartokinazę III, określono w nim, wbrew jego znanej roli, jako wykazujący dużą produktywność lizyny;

- przedmiotowego patentu udzielono na rozwiązanie niekompletne, niepełne, niedostatecznie ujawnione, a co za tym idzie nienadające się do stosowania;

- jako rzekomy środek techniczny pozwalający na zniesienie hamowania uwalniania aspartokinazy III wskazano mutacje w regionie kodującym, które, jak wynika z przykładów zamieszczonych w opisie patentu PL [...], takim środkiem nie są, co czyni rozwiązanie z zastrz. 1 wręcz abstrakcyjnym.

Ze względu na fakt, że DNA zastrz. 1 jest de facto istotą rozwiązań zdefiniowanych w zastrz. 2 - 4, które zawierają odwołania do zastrz. 1 (zastrz. 2 i 3) lub zastrz. 3 (zastrz. 4), wyżej wskazane okoliczności mają w równym stopniu wpływ na przedmiot wszystkich czterech zastrzeżeń patentowych.

Zarzut niedostatecznego ujawnienia wynika z dodatkowych faktów istotnych w niniejszej sprawie. W zastrz. 1 nie wskazano żadnej sekwencji, a z treści opisu stanu techniki wynika, że białko zawiera aż 449 aminokwasów, a zatem liczba możliwych sekwencji genów kodujących takie białko jest wręcz astronomiczna. Co więcej, z opisu wynika, że nie ma precyzyjnej definicji tego DNA, gdyż opublikowane sekwencje genu lysC wykazują różnice (str. 4 opisu). Są to fakty powszechnie znane w dziedzinie inżynierii genetycznej, a zatem organ był ich świadomy. W świetle szczegółowych wymogów dotyczących ustawowego warunku uzyskania patentu określonego w wyżej przytoczonych przepisach zastrz. 1 nie podaje ani jednej cechy technicznej odnoszącej się do genu - brak jest jego sekwencji nukleotydowej, brak jest jego pochodzenia. Zdolność do kodowania białka ze wskazaną sekwencją aminokwasową, mogącą pochodzić z astronomicznej liczby kombinacji zasad nukleinowych w kodonach, nie może być traktowana jako cecha lecznicza odnosząca się do genu nieznanego pochodzenia. W opisie nie zamieszczono przykładów realizacji, które mogłyby posłużyć jako adekwatne ujawnienie i poparcie dla tak zastrzeganego rozwiązania.

Do złożonych przez strony skarżące wniosków dołączona została opinia prof. dr hab. E. B. z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu [...] i Instytutu [...] PAN dotycząca DNA kodującego aspartokinazę III z bakterii należącej do rodzaju Escherichia regionie kodującym tego DNA, w której ma się znajdować mutacja znosząca hamowanie lizyną przez sprzężenie zwrotne uwalniania asportokinazy lll, działania kombinacji mutacji, produkcyjności lizyny i wprowadzania plazmidów według wynalazku. Autorka opinii wskazuje, że traktowanie patentu jako tekstu, którego analizę można prowadzić wybiórczo, w oderwaniu od rzeczywistej treści zastrzeżeń patentowych jako nadrzędnej nad treścią opisu jest zabiegiem niedopuszczalnym zwłaszcza, że opis w wielu miejscach stanowi poparcie dla rzeczywistej treści zastrzeżenia. Jednocześnie wskazano, że zupełny brak ujawnienia danych o sekwencji DNA w zastrzeżeniach nie można uznać za wystarczający i powszechnie przyjęty. Skoro DNA miałoby prowadzić do uzyskania nieoczekiwanego efektu, którego miarą miałyby produktywność lizyny na poziom e 9,5 g/l, to z pewnością opis patentu jest najlepszym dowodem na to, że takiej produktywności nie dało się uzyskać dla wszystkich badanych szczepów, w tym szczepów wskazanych w zastrzeżeniu 1. Skoro nawet w dwóch szczepach tego samego gatunku bakterii nie uzyskano powtarzalnych rezultatów, to nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że wskazaną produkcyjność uzyskałoby się w innych szczepach gatunku E.coli, a tym bardziej w innych Escherichia i z pewnością efektu synergicznego nie można uznać za wspólne dla wszystkich badanych szczepów kryterium uzyskania jakiegoś nieoczekiwanego skutku.

II.

Uprawniony z patentu PL [...] w odpowiedzi na wnioski z dnia [...] kwietnia 2008 r. o jego unieważnienie wniósł o ich oddalenie. Podniósł, że zarzut braku stosowalności wynalazku uzasadniony został na dwa różne sposoby pozostające ze sobą w sprzeczności, które przedstawiono na zasadzie alternatywny rozłącznej: w przypadku gdyby Urząd nie uznał zasadności argumentów przedstawionych w części 1 dotyczącej braku sekwencji nukleotydowej genu, przedstawia argumentację z części 2 dotyczącej białka zawierającego aż 449 aminokwasów, które mogą zawierać nieskończoną liczbę możliwych sekwencji genów, co czyni sam zarzut niewiarygodnym. Podkreślił, że w obu przypadkach wnioskodawcy opierają zarzut braku stosowalności tylko i wyłącznie na redakcji zastrzeżenia 1, która wg nich jest niejasna i sprzeczna wewnętrznie. Zdaniem uprawnionego upatrywanie braku stosowalności w niejasnej redakcji zastrz. 1 jest nieuzasadnione i niezgodne z przepisami prawa, a także z linią orzeczniczą sądów administracyjnych. Przepisy art. 10 uow, art. 24 p.w.p. i art. 27 p.w.p., mówiące o wymogu przemysłowego stosowania nie nakładają obowiązku oceny stosowalności w oparciu o treść zastrzeżeń patentowych. Istotnie, wskazują że stosowalność winna być oceniana w oparciu o całościowe ujawnienie wynalazku. Spełnienie kryterium stosowalności ma zapewnić możliwość odtworzenia lub wykorzystania wynalazku w działalności przemysłowej, przy czym to wynalazek - a nie zastrzeżenie - ma zapewnić taką możliwość. Podniósł, że w swojej argumentacji wnioskodawcy nie uwzględniają podstawowych kryteriów oceny stosowalności, sprowadzającej się w rozumieniu patentowym do użyteczności wynalazku. Przy omawianiu stosowalności przemysłowej w kontekście wynalazków biotechnologicznych prof. Michał Du Vall w Prawie Patentowym, w rozdziale 2.2.2. pt. "Sekwencja DNA a przesłanki zdolności patentowej" (Prawo Patentowe, str. 371 -378, Warszawa 2008) podkreśla, że "w szczególności w przypadku związków chemicznych odmowa udzielenia patentu z powodu braku przemysłowego zastosowania jest aktualna tylko wówczas, gdy wynalazek jest zupełnie bezużyteczny. Do spełnienia wymogu użyteczności każdego produktu, w tym związku chemicznego i ochrony DNA, wystarcza, jeżeli zgłaszający wskaże tylko jedno jego zastosowanie." Również w prawie europejskim - oraz w zharmonizowanym z nim prawie polskim - dookreślony został wymóg przemysłowej stosowalności wynalazków biotechnologicznych. Przede wszystkim w art. 5 ust. 3 dyrektywy 98/44/WE przypomniano niejako, że zgłoszenie patentowe musi wykazać przemysłowe stosowanie sekwencji lub częściowej sekwencji genu. Postanowienie to zostało przeniesione do art. 93² ust. 2 p.w.p., a także do Regulaminu wykonawczego do KPE (zasada 23 e ust. 3). Wskazany przepis stanowi, że zgłoszenie wynalazku dotyczącego sekwencji lub częściowej sekwencji genu powinno ujawniać ich przemysłowe zastosowanie. Powyższe stanowisko znajduje również oparcie w najnowszej linii orzeczniczej NSA. Oznacza to, że nie treść zastrzeżeń decyduje o tym, czy wynalazek spełnia kryterium stosowalności. Wynalazek chroniony patentem (w granicach jego zastrzeżeń) można uznać za nadający się do stosowania w rozumieniu art. 10 uow, jeżeli spełnia on warunek możności jego urzeczywistnienia (uzyskania wytworu lub sposobu wytwarzania) w jakiejkolwiek działalności przemysłowej w sposób powtarzalny z jednakowym rezultatem. Stosowalność, zarówno w kontekście wskazania użyteczności jak i w kontekście możliwości odtworzenia wynalazku ma wynikać z ujawnienia wynalazku w dacie zgłoszenia a kryteria oceny stosowalności są zawsze te same. W ocenie uprawnionego wynalazek chroniony patentem PL [...] jest użyteczny w działalności przemysłowej: DNA zmutowany według wynalazku znajduje zastosowanie w przemysłowej produkcji aminokwasów wykorzystującej zmodyfikowane mikroorganizmy, gdyż zapewnia zwiększoną produkcję lizyny. Zatem sferą użyteczności jest mikrobiologia przemysłowa. Możliwość wykorzystania wynalazku i jego przydatność wynika zarówno z opisu jak i zastrzeżeń. Specjalista w dziedzinie analizując opis patentowy już po przeczytaniu pierwszej strony nie będzie miał wątpliwości, gdzie można wykorzystać rozwiązanie wg PL [...]. Cały opis wynalazku przedstawia zastrzegany zmutowany DNA w kontekście jego przydatności w przemysłowym wytwarzaniu aminokwasów. Zastrz. 1 wzmiankuje o tym, że zmutowany DNA jest użyteczny w produkcji lizyny a zastrz. 4 dotyczy sposobu wytwarzania lizyny i treoniny, w którym wykorzystuje się zmutowany DNA. W wynalazku ujawniono i wskazano wielokrotnie przydatność zastrzeganej sekwencji DNA, a nie samą tylko sekwencję. Zdaniem uprawnionego, według wynalazku PL [...] można uzyskać wytwór, czyli DNA posiadający mutacje w regionie kodującym, a także wykorzystać sposób wytwarzania lizyny i treoniny w działalności przemysłowej. Wynalazek gwarantuje powtarzalność rezultatu: uzyskanie wytworu - czyli DNA zastrzeżonego w zastrz. 1 w sposób powtarzalny jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednio zdefiniowanych narzędzi, tj. środków technicznych wymienionych w części znamiennej zastrz. 1. Wprowadzając bowiem mutacje precyzyjnie wyszczególnione w zastrz. 1 do znanego genu lysC z Escherichia znawca uzyska DNA zmutowany według wynalazku, z jednakowym rezultatem. Zastrzeżenia patentowe, zgodnie ze swoją rolą określają niezbędne środki techniczne - konkretne mutacje w genie lysC - narzędzia do uzyskania pożądanego rezultatu, jakim jest zwiększona produkcja lizyny. Opis natomiast, a w szczególności przykłady wykonania, zgodnie z wymogami pwp, stanowią precyzyjną instrukcję dla znawcy i umożliwiają odtworzenie wynalazku bez dodatkowego wysiłku czy zbędnego eksperymentowania. Uprawniony zarzucił, że we wniosku oparto się o semantyczne, a nie merytoryczne kwestie i stawianie literalnych brzmień pojedynczych słów ponad logiczny wydźwięk całych sformułowań. Ponadto bezpodstawnie zawężono zakres znaczeniowy wyrazu "uwalnianie". Twierdzenie, że wyraz "uwalnianie" jest znaczeniowo ściśle równoznaczny z wyrazem "synteza", skutkuje kwestionowaniem faktu, że część przedznamienna dotyczy zjawiska znoszenia hamowania aktywności enzymu AK III przez lizynę. Uznał to za nadużycie i celowe przedefiniowanie preambuły zastrz. 1, by wykazać sprzeczność między częścią przedznamienną a znamienną. Uprawniony podniósł, że zarzut braku stosowalności jest nieuzasadniony. Skarżące spółki upatrując brak stosowalności w niejasnej redakcji zastrz. 1, które dotyczy produktu, wyprowadzają błędne wnioski, gdyż zarzut taki mógłby postawić jedynie w przypadku zastrzeżenia w kategorii "zastosowanie" a nie w kategorii "produkt". Jego zdaniem skarżącym nie udało się wykazać ani tego, że wynalazek PL [...] jest bezużyteczny ani tego, że specjalista nie byłby w stanie go odtworzyć. Stanowisko przedstawiane przez strony skarżące stanowi raczej próbę wywiedzenia braku jasności zastrz. 1. Mimo obszernej argumentacji, odnosi się ona tylko i wyłącznie do treści i redakcji zastrzeżeń patentowych i brak jest podstaw merytorycznych uzasadniających zarzut braku stosowalności. Tym samym stwierdził, że bez względu na to, czy jest to "wewnętrzna sprzeczność treści zastrz. 1", czy "niejasna redakcja zastrz. 1, która czyni zastrzeżone rozwiązanie pomysłem abstrakcyjnym, niemożliwym do zrealizowania", czy "brak możliwości zrealizowania rozwiązań zdefiniowanych w zastrz. 1-4", wszystkie argumenty sprowadzają się do jednego: wykazania, że zastrzeżenie 1 jest niejasne i niejednoznacznie sformułowane, stąd rozwiązanie w nim przedstawione jest abstrakcyjne i niemożliwie do odtworzenia. Kwestie takie można by rozpatrywać co najwyżej w kategoriach wymogów formułowania zastrzeżeń jakie określa art. 33 ust.3 pwp, ale definitywnie nie w kategoriach podstaw do unieważnienia patentu w trybie postępowania spornego. Zdaniem uprawnionego przedmiotem zastrz. 1 jest DNA kodujący zmutowany enzym AKIII uwolniony od hamowania zwrotnego przez lizynę i nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy częścią przedznamienną a znamienną. Świadczą o tym następujące fakty:

- część przedznamienna precyzuje, że chodzi o mutacje w regionie kodującym a DNA posiada w regionie kodującym mutację znoszącą, a zatem wiadomo że zastrzegane mutacje mają wpływać na strukturę białka a nie na jego ekspresję, co jest spójne z częścią znamienną zastrzeżenia 1.

- część przedznamienna nie odnosi się do zjawiska, jakim jest zahamowanie syntezy enzymu AKIII, ponieważ nie wspomina ani o ekspresji genu, ani syntezie enzymu AK III ani o supresji genu, ani o mutacjach znajdujących się w regionie regulatorowym,

- część przedznamienna wskazuje, że eliminowanym zjawiskiem jest "hamowanie przez sprzężenie zwrotne", a nie "supresja/represja "W opisie wskazano że są to dwa różne zjawiska: pierwsze określa mechanizm regulacji działania enzymów, a drugi określa mechanizm regulacji ekspresji genów w komórce, co też rozróżniają twórcy wynalazku poprzez termin "hamowanie/inhibicja zwrotna" z terminem "supresja genu AKIII jest enzymem jednofunkcyjnym i jest kodowany przez gen lysC. Ulega supresji oraz inhibicji zwrotnej pod wpływem L-lizyny.

Zdaniem uprawnionego, w przypadku wynalazku PL [...] niezbędnym środkiem technicznym nie jest sekwencja całego genu lysC., a konkretne mutacje w genie kodującym AKIII u Escherichia. Ich wprowadzenie gwarantuje uzyskanie powtarzalnego rezultatu, czyli zmutowanego DNA, który koduje niewrażliwe na lizynę formy AKIII u bakterii z rodzaju Escherichia. Konkretne mutacje odpowiedzialne za ten efekt precyzyjnie wymieniono i opisano w części znamiennej zastrz. 1. Po wprowadzeniu tych mutacji do znanego genu lysC z Escherichia znawca uzyska DNA zmutowany według wynalazku, z jednakowym rezultatem. Mutacje stanowią istotę wynalazku i to one nadają DNA określone właściwości, tu zapewnienie większej produkcji lizyny niż w szczepie niezmodyfikowanym. Żadne inne środki techniczne nie nadają DNA tych specjalnych właściwości. Znawca nie będzie więc potrzebował więcej środków technicznych do tego, by odtworzyć dokładnie taki sam DNA jak zastrzegany w zastrz. 1. gdyż jest ona znana w obrębie rodzaju Escherichia.

Potwierdzenie stanowi nie tylko opis, ale także wiedza przeciętnego specjalisty. Dla przykładu uprawniony przytoczył fragmenty z podręcznika akademickiego Biochemia L. Stryera z 2003 r. (PWN). Zjawiska "hamowania przez sprzężenie zwrotne'' i "represji genu" omawiane są oddzielnie w dwóch różnych rozdziałach, z których jeden poświęcony jest enzymom a drugi genom. Tak więc, po pierwsze nie ma sprzeczności pomiędzy częścią przedznamienną a znamienną w zastrz. 1. Zastrz. 1 jasno definiuje przedmiot wynalazku, tj. DNA zawierający w regionie kodującym takie mutacje, które uwalniają AKIII od hamowania zwrotnego przez lizynę. Nie ma też sprzeczności pomiędzy zastrzeżeniem 1 a przykładami wykonania. Zdaniem uprawnionego, rzekomo wątpliwa treść zastrz. 1 nie stanowi żadnej przeszkody w odtworzeniu wynalazku czy stosowaniu go w przemyśle; definicje z opisu i wiedza przeciętnego specjalisty potwierdza, że jest to jedyna poprawna interpretacja, a po trzecie, interpretacja taka znajduje całkowite potwierdzenie i poparcie w opisie wynalazku oraz w przykładach wykonania. Kryteria interpretacji zastrzeżeń patentów krajowych określone są w krajowych regulacjach prawa patentowego. Odpowiednio, w przedmiotowej sprawie kwestia interpretacji zastrzeżeń pozostaje kwestią regulowaną przez art. 63 ust.2 p.w.p., zgodnie z którym opis wynalazku: rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń. Zdaniem uprawnionego opis PL [...] zawiera liczne wzmianki o tym, że zniesione jest hamowanie aktywności AKIII i że przedmiotem wynalazku są zmutowane, niewrażliwe na hamowanie lizyną, formy enzymu AK III. W świetle tych informacji treść zastrz. 1 nie budzi żadnych wątpliwości dla specjalisty, zaś przykłady wykonania w ocenie uprawnionego stanowią całkowite poparcie dla poprawnej interpretacji zastrzeżenia 1. W przypadku PL [...], niezbędnymi środkami technicznymi są konkretne mutacje w genie kodującym AKIII u Escherichia. Ich wprowadzenie gwarantuje uzyskanie powtarzalnego rezultatu, czyli zmutowanego DNA, który koduje niewrażliwe na lizynę formy AKIII u bakterii z rodzaju Escherichia. Konkretne mutacje odpowiedzialne za ten efekt precyzyjnie wymieniono i opisano w części znamiennej zastrz. 1. Po wprowadzeniu tych mutacji do znanego genu lysC z Escherichia znawca uzyska DNA zmutowany według wynalazku, z jednakowym rezultatem. Mutacje stanowią istotę wynalazku i to one nadają DNA określone właściwości, tu zapewnienie większej produkcji lizyny niż w szczepie niezmodyfikowanym. Żadne inne środki techniczne nie nadają DNA tych specjalnych właściwości. Znawca nie będzie więc potrzebował więcej środków technicznych do tego, by odtworzyć dokładnie taki sam DNA jak zastrzegany w zastrz. 1., gdyż jest ona znana w obrębie rodzaju Escherichia. Na str. 7 opisu PL [...] wskazano, że sekwencja zasad genu AKIII (lysC) z E. coli została opublikowana już w roku 1956 (Cassan M, Parsot C, Cohen GN, Patte JC J Biol Chem 261, 1052, 1986). Istotą zastrz. 1 są konkretne, nowe mutanty tej sekwencji a więc instrukcję dla znawcy będą stanowiły konkretne pozycje, w których należy wprowadzić mutacje. Niezbędnym środkiem technicznym nie jest również gatunek czy szczep gospodarza. Modyfikacji można dokonać we wszystkich bakteriach z rodzaju Escherichia, a gatunek czy szczep nie stanowi limitującego czy niezbędnego środka technicznego. Informacja o rodzaju Escherichia jest w pełni wystarczająca do realizacji i stosowania wynalazku w działalności przemysłowej. O ile w przykładach przebadano E.coli, o tyle nie jest niezbędne, by stosować E.coli. Przykład wykonania stanowi jedynie ilustrację wynalazku, a zakres ochrony nie może zawężać się jedynie do rozwiązań opisanych w przykładach. Bliskość filogenetyczna gatunków bakterii z rodzaju Escherichia pozwala na racjonalną ekstrapolację rozwiązania w obrębie rodzaju Escherichia. Podobieństwo genu lysC wśród gatunków Escherichia wynika z ewolucyjnych, funkcjonalnych i strukturalnych powiązań pomiędzy sekwencjami. Na poparcie swoich twierdzeń uprawniony przedstawił zestawienie, w którym porównano sekwencje genu lysC kodującego AKIII u różnych gatunków bakterii w obrębie rodzaju Escherichia. Sekwencja genu lysC u E.coli jest wysoce homologiczna wobec sekwencji genu lysC u innych gatunków Escherichia. Tym samym, ani brak sekwencji całego genu lysC w zastrz. 1 ani brak zawężenia zakresu zastrz. 1 do gatunku E.coli nie ogranicza możliwości odtworzenia wynalazku z jednakowym rezultatem i stosowania go w działalności przemysłowej. Niezbędnym środkiem technicznym nie jest również obecność zmutowanego genu DDPS. Wynalazek PL [...] opiera się stricte na modyfikacji AKIII. Fakt, że w zastrzeżeniu 4 nie podano informacji o DDPS nie neguje możliwości stosowania wynalazku ani uzyskania powtarzalnego rezultatu. Z treści zastrzeżeń wynika, że należy stosować szczepy nadprodukujące aminokwasy. Takim szczepem może być na przykład szczep ze zmutowanym DDPS, ale nie jest to ograniczenie. Zdaniem uprawnionego, wbrew twierdzeniom zawartym we wnioskach, dane eksperymentalne dowodzą, że nowe mutacje AKIII zastrzegane w PL [...] są samoistnym środkiem technicznym prowadzącym do zwiększenia produkcji lizyny. O ile prawdą jest, że DDPS stanowi pierwszy, a AKIII drugi etap limitujący szybkość biosyntezy aminokwasów i najlepiej jest stosować obydwie te modyfikacje, to nie jest prawdą że efekt zwiększenia produkcji ni j zostanie osiągnięty gdy zastosuje się tylko jedną z nich. Tym samym, według wynalazku PL [...] nie jest konieczne stosowanie modyfikacji AKIII w połączeniu z modyfikacją DDPS, choć na pewno jest to korzystne. Skoro działanie mutacji AKIII nie jest uzależnione od działania mutacji DDPS, a dowodzą tego przykłady 3 i 4, nie ma podstaw by twierdzić, że w zastrzeżeniach brakuje niezbędnego środka technicznego. W ocenie uprawnionego wynalazek dotyczy nowych mutantów enzymu AKIII zaangażowanego w biosyntezę m.in. lizyny i treoniny. Zastosowany w wynalazku plazmid RSFD80 zawierał mutacje zarówno w genie DDPS jak i AKIII i został wykorzystany jako plazmid wyjściowy przy konstruowaniu nowych szczepów które cechują się dużą produkcyjnością. Szczep kontrolny zawierający plazmid RSFD80 ze zmutowanym genem DDPS został wybrany jako dobry dostępny w stanie techniki gospodarz bakteryjny. Tak więc cechą wspólną szczepu kontrolne go i szczepów modyfikowanych było to, że wszystkie zawierały zmutowany gen DDPS, natomiast cechą jaką różniła badane od szczepu kontrolnego były nowe mutacje w genie AKIII stanowią samoistny środek techniczny prowadzący co zwiększenia produkcji lizyny. W przypadku enzymów hamowanych przez sprzężenie zwrotne, takich jak AK III, zwykle stosowaną modyfikacją jest zniesienie wrażliwości enzymu na produkt reakcji katalizowanej przez ten enzym, czyli uwolnienie tego enzymu od hamowania zwrotnego przez produkt. Takimi sposobami osiąga się nadprodukcję aminokwasu, która z punktu widzenia przemysłowego i ekonomicznego jest zjawiskiem niezwykle pożądanym. Dzięki zniesieniu hamowania enzymów możliwa jest nadprodukcja aminokwasu, jednak nagromadzanie się produktu może doprowadzić do ponownego zahamowania aktywności tych enzymów. Tak więc znoszenie kolejnych barier w produkcji aminokwasów ma niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju wydajniejszych technik produkcji. Potrzebne są nowe modyfikacje, które pozwolą uzyskać coraz mniej wrażliwe mutanty enzymów. Twórcy rozwiązania PL [...] widząc potrzebę wytworzenia lepszych mutantów postanowili zastosować znacznie surowsze warunki izolacji mutantów niż dotychczas stosowane w stanie techniki. Zatem przedmiotowy patent to kolejny etap w doskonaleniu technik złożonego i wieloetapowego procesu produkcji lizyny lub treoniny w stosunku do stanu techniki.

Zdaniem uprawnionego argumentacja w części dotyczącej stosowalności przedstawiona przez strony skarżące nie uzasadnia zarzutu braku ujawnienia niezbędnych środków technicznych, a tym bardziej zarzutu braku stosowalności. Wynalazek PL [...] ujawnia wszystkie informacje pozwalające na uzyskanie wytworu (DNA) i/lub wykorzystanie sposobu wytwarzania lizyny lub treoniny w działalności przemysłowej, z podobnym rezultatem.

W ocenie uprawnionego, podniesiony we wniosku zarzut braku nieoczywistości rozwiązania stoi w całkowitej sprzeczności z wcześniej podnoszonym zarzutem braku stosowalności, którą strony skarżące tłumaczą ostrożnością procesową. Wynalazek dotyczy nowych mutantów enzymu AK III zaangażowanego w biosyntezę m.in. lizyny i treoniny. Aminokwasy te są szeroko stosowane w przemyśle, np. jako dodatek do żywności i do produkcji pasz zwierzęcych. W produkcji przemysłowej konieczne jest uwzględnienie aspektów ekonomicznych tak, by uzyskać maksymalną wydajność produkcji.

W przypadku enzymów hamowanych przez sprzężenie zwrotne, takich jak AK III, zwykle stosowaną modyfikacją jest zniesienie wrażliwości enzymu na produkt reakcji katalizowanej przez ten enzym, czyli uwolnienie tego enzymu od hamowania zwrotnego przez produkt. Takimi sposobami osiąga się nadprodukcję aminokwasu, która z punktu widzenia przemysłowego i ekonomicznego jest zjawiskiem niezwykle pożądanym. Dzięki zniesieniu hamowania enzymów możliwa jest nadprodukcja aminokwasu, jednak nagromadzanie się produktu może doprowadzić do ponownego zahamowania aktywności tych enzymów. Tak więc znoszenie kolejnych barier w produkcji aminokwasów ma niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju wydajniejszych technik produkcji. Potrzebne są nowe modyfikacje, które pozwolą uzyskać coraz mniej wrażliwe mutanty enzymów. Twórcy rozwiązania PL [...] widząc potrzebę wytworzenia lepszych mutantów postanowili zastosować znacznie surowsze warunki izolacji mutantów niż dotychczas stosowane w stanie techniki. Przedmiotowy patent jest kolejnym etapem w doskonaleniu technik złożonego i wieloetapowego procesu produkcji lizyny lub treoniny w stosunku do stanu techniki. Efekt techniczny rozwiązań według PL [...] obejmuje zarówno efekt synergistyczny nowych kombinacji znanych mutacji AK III, jak i nieoczekiwany efekt nowych mutacji AK III polegający na zniesieniu hamowania zwrotnego lizyną nawet w wysokich stężeniach lizyny, a także uzyskany w wyniku tego wzrost produktywności lizyny i treoniny. O efekcie technicznym wynalazku świadczy jej wzrost, a nie konkretna wartość liczbowa.

W ocenie uprawnionego, skarżący próbując obalić logiczną i spójną argumentację uprawnionego dotyczącą efektu technicznego uporczywie powracają do wartości wydajności 9,5 g/l jako "wartości progowej, która nie została osiągnięta w przypadku wszystkich mutacji". W tym celu pomijają poziom wyjściowy produkcji aminokwasu w danym organizmie, który jest kluczowy do oceny wzrostu, jak również posługują się jedynie wyrywkową argumentacją uprawnionego.

Zwiększenie produktywności lizyny i treoniny jest powtarzalne bez względu na zastosowany mikroorganizm. Skarżący chcąc wykazać przeciwny efekt całkowicie pomijają podstawowy poziom produkcji lizyny w organizmach niezmodyfikowanych. Nieuprawnione jest wskazywanie przez nich na wartość 9,5 g/l jako bezwzględną wartość świadczącą o nieoczekiwanym efekcie. Zakresem wynalazku zostały objęte te mutacje, które zapewniały najwyższy wzrost produktywności lizyny ze wszystkich przedstawionych w opisie wynalazku, czyli takie, które prowadziły do efektu synergistycznego w zniesieniu hamowania zwrotnego zapewniającego zwiększenie poziomu produkcji lizyny.

Zdaniem uprawnionego skarżący wywodzą brak nieoczywistości wynalazku z poprawek wprowadzonych do zastrzeżeń patentowych, ale wskazane przez nich opisy patentowe nie uzasadniają tego zarzutu. Poprawka została wprowadzona zgodnie z art. 37 p.w.p. i w żaden sposób nie uzasadnia zmiany pierwszeństwa do uzyskania patentu. O dacie pierwszeństwa decyduje data pierwszego zgłoszenia wynalazku, a nie data poprawek, które wprowadzono po publikacji w toku procedury zgłoszeniowej. W przedmiotowej sprawie, nie można mówić o zmianie daty pierwszeństwa, a zarzut braku nieoczywistości stawiany na tej podstawie nie znajduje poparcia.

W odniesieniu do podniesionych przez skarżących dwóch głównych zarzutów uprawniony dostrzega całkowitą sprzeczność, gdyż albo rozwiązanie charakteryzuje się brakiem stosowalności albo brak mu poziomu wynalazczego. Brak uporządkowanego i logicznego planu w formułowaniu zarzutów, niespójność twierdzeń, a także brak konsekwencji w argumentacji dowodzi według uprawnionego, że żaden z tych zarzutów nie jest słuszny ani zasadny. Zgodnie z obowiązującą linią orzecznictwa, ewentualne naruszenie art. 37 p.w.p. przy udzieleniu prawa wyłącznego nie może stanowić podstawy do unieważnienia patentu na podstawie art. 8 pwp. Rozwiązanie według patentu PL [...] spełnia wymogi art. 10 i 11 uow.

Uprawniony z patentu również dołączył opinię doc.dr hab. J. B. specjalisty w zakresie biochemii i genetyki drobnoustrojów, kierownika Pracowni [...] w Zakładzie [...] PAN i prof. dr hab. M. H. specjalisty w zakresie [...], kierownika Zakładu [...] PAN, a jednocześnie kierownika Pracowni [...], którzy stwierdzili, że rozwiązania przedstawione w patencie nie są pomysłami abstrakcyjnymi i nadają się do stosowania. Sposób przygotowania określonych wariantów białka asportakinazylll niewrażliwych na inhibicję zwrotną lizyną, jest konkretnym rozwiązaniem biotechnologicznym przedstawionym w patencie w wyniku własnej pracy eksperymentalnej autorów. Pomysł taki może być wykorzystywany bez własnego eksperymentowania przez osobę/ instytucję zainteresowaną przemysłową produkcją lizyny lub treoniny, a więc informacja zamieszczona w patencie jest wystarczająca dla odtworzenia wynalazku. Zanegowali w całości zarzuty niedostatecznego ujawnienia zastrzeganych wariantów genu, ponieważ DNA zawierający gen lysC zawiera określone mutacje w części kodującej i został ujawniony w sposób wystarczający i powszechnie przyjęty w publikacjach przez podanie, że DNA pochodzi z bakterii Escherchia coli, przez pokazanie sekwencji genu typu dzikiego ze wskazaniem aminokwasów determinowanych przez poszczególne kodony w sekwencji typu dzikiego i wskazanie które z aminokwasów w produkcie genu mają być zastąpione innymi aminokwasami drogą modyfikacji odpowiednich kodonów w DNA.

Stwierdzili, że dla fachowca czytającego pełną treść patentu PL [...] jest jasne, że istotą tego patentu jest doprowadzenie drogą inżynierii genetycznej do wytwarzania w szczepie E.coli określonych wariantów enzymu aspartokinazy III (białka lysC), aktywnych pomimo produkcji przez te komórki L-lizyny oraz że sposoby uzyskania takich wariantów enzymu aspartokinazy III opisane w patencie [...] nie były oczywiste przed datą pierwszeństwa, co świadczy o wkładzie twórczym rozwiązania chronionego patentem do stanu techniki i wiedzy.

III.

Urząd Patentowy RP, jak wskazano na wstępie, wydał w dniu [...] stycznia 2012 r. cztery decyzje o nr Sp. [...], Sp. [...], Sp. [...] i Sp. [...], w podstawie których oddalił wnioski każdej z czterech skarżących spółek o unieważnienie spornego patentu. Uznał, że każda skarżąca spółka wykazała posiadanie interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia kwestionowanego prawa ochronnego, albowiem strony sporu są konkurentami na rynku, zaś wnioskodawca jest zainteresowany wprowadzaniem L- lizyny i L – treoniny na rynek polski. Jednocześnie organ zauważył, że uprawniony ze spornego patentu w oparciu o udzielone prawo ochronne wystąpił przeciwko wnioskodawcy z powództwem do Sądu Okręgowego w [...],[...] Wydział Gospodarczy o zaniechanie naruszania m.in. spornego patentu.

Przechodząc jednakże do oceny merytorycznej, Urząd Patentowy RP stwierdził, że w świetle przepisu art. 89 ust. 1 p.w.p., brak jest podstaw do uznania zasadności podmiotowego wniosku o unieważnienie spornego patentu.

Na wstępie rozważań, powołując się na przepis art. 315 ust. 3 p.w.p., wskazał, że ustawowe warunki wymagane do oceny zdolności ochronnej (zdolności patentowej) zgłoszonego rozwiązania należy oceniać według przepisów obowiązujących w dniu jego zgłoszenia do ochrony. Skoro przedmiotowy wynalazek został zgłoszony w dniu [...] października 1997 r., to do oceny jego zdolności ochronnej należy zastosować obowiązującą wówczas ustawę o wynalazczości. Ustosunkowując się do zarzutu udzielenia spornego patentu z naruszeniem przepisu art. 37 p.w.p., Urząd Patentowy RP stwierdził, że przepis ten, powołany przez wnioskodawcę w nawiązaniu do art. 89 p.w.p., jak również argumentacja w tym zakresie, nie odnoszą się do ustawowych warunków rejestracji i jako takie nie mogą przesądzać o unieważnieniu spornego patentu. Są to bowiem zarzuty dotyczące naruszenia procedury na etapie postępowania o udzielenie patentu. Urząd Patentowy RP, powołując się na orzecznictwo zarówno samego organu, jak również stanowisko sądów administracyjnych wyrażone w powołanych w decyzji wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt: VI SA/Wa 527/05, VI SA/Wa 96/09, VI SA/Wa 1197/09, czy też VI SA/Wa 776/10), a także w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego (m.in. sygn. akt II GSK 114/06), w których to orzeczeniach zgodnie sądy wyraziły stanowisko, że norma prawna wyrażona w przepisie art. 37 p.w.p. nie dotyczy ustawowych warunków do udzielenia patentu. W konsekwencji organ uznał, że art. 37p.w.p. nie może stanowić podstawy unieważnienia spornego patentu.

Urząd Patentowy RP podkreślił, że w postępowaniu spornym organ rozstrzyga jedynie co do ewentualnego niespełnienia wymogów zdolności patentowej rozwiązań, a więc sprawdza i decyduje, czy wynalazek jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do stosowania przemysłowego w tym, czy został ujawniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo wynalazku. Jego zdaniem, powołanie zarzutu na podstawie przepisu obecnie obowiązującej ustawy (art. 37 p.w.p.) obok zarzutów opartych na przepisach ustawy obowiązującej w chwili zgłoszenia spornego wynalazku do ochrony (art. 10 i art. 26 ustawy o wynalazczości) wskazuje, że wnioskodawca sam uznaje, że analizowany przepis dotyczy kwestii naruszenia procedury, nie zaś sfery ustawowych warunków udzielenia patentu.

Organ podkreślił, że w oparciu o art. 10 uow skarżący postawili kilka zarzutów: zarzut braku stosowalności, zarzut nieujawnienia wynalazku oraz niejasności zastrzeżeń patentowych, braku poparcia dla informacji w nich umieszczonych w opisie patentu oraz zarzut braku nieoczywistości rozwiązania.

Odnosząc się do w/w zarzutów stwierdził, że co do zasady opis zgłoszenia powinien przedstawić wynalazek na tle stanu techniki, do której należy w taki sposób, aby możliwe było ustalić na czym polega jego istota. Opis powinien być jasny i prosty, należy używać terminów technicznych, definicji ogólnie uznawanych i stosowanych przez specjalistów w dziedzinie. Nie powinny być używane skróty i inne informacje techniczne należące do tak zwanego żargonu technicznego. Zastrzeżenia natomiast stanowią podstawę oceny zdolności patentowej przedmiotu ochrony. Określają one po przyznaniu patentu zakres przedmiotowy prawa wyłącznego. Zastrzeżenia patentowe powinny określać wynalazek poprzez podanie jego cech technicznych w sposób zwięzły, jasny, zrozumiały i konkretny. Powinny być instrukcją zawierającą niezbędne cechy techniczne umożliwiającą realizację wynalazku, poparte w całości opisem rozwiązania i podawać tylko takie cechy, które zostały przedstawione w opisie wynalazku.

Oceniając zastrzeżenia patentowe spornego wynalazku, zarówno dwa niezależne i dwa zależne, zdaniem Urzędu, zawierają wszystkie niezbędne cechy techniczne rozwiązania, których zastosowanie prowadzi do uzyskania oczekiwanego efektu, czyli zwiększonej produktywności L-aminokwasów. W rozwiązaniu przedstawiono konkretne przykłady ich otrzymywania, ze wskazaniem kolejnych działań wykorzystując znane techniki inżynierii genetycznej i mikrobiologii mającymi doprowadzić do ich zwiększonej produkcji. W zastrzeżeniach patentowych wskazano mikroorganizm z rodzaju Escherichia, dzięki któremu istnieje zdolność wytwarzania docelowych aminokwasów. W stosunku do zarzutu braku stosowalności organ nie zgodził się z argumentacją wniosków, że uprawniony nie sprecyzował zastosowania przedmiotów wynalazku dla przemysłowego stosowania. Ze stanu techniki wiadomo, a już każdy specjalista z tej dziedziny wie, że wymienione w tytule rozwiązania aminokwasy, a więc L-lizyna i L-treonina stosowane są jako dodatki żywieniowe, składniki paszowe i suplementy w przemyśle kosmetyczno - perfumeryjnym i farmaceutycznym. Stosowalność ma zapewnić możliwość odtworzenia i wykorzystania wynalazku w działalności przemysłowej i została włączona jako jedno z trzech kryteriów zdolności patentowej. Zagadnienie stosowalności powinno być rozumiane nie inaczej jak tylko użyteczność wynalazku. O tym, czy wynalazek nadaje się do przemysłowego stosowania decyduje nie treść zastrzeżeń patentowych, lecz stosownie do postanowień art. 27 p.w.p to, czy według wynalazku może być uzyskany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej nie wykluczając rolnictwa. Wynalazek chroniony patentem w granicach jego zastrzeżeń można uznać za nadający się do stosowania w rozumieniu art.10 uow, jeżeli spełnia on warunek możności jego urzeczywistnienia, czyli uzyskania wytworu lub sposobu wytwarzania w jakiejkolwiek działalności przemysłowej w sposób powtarzalny z jednakowym skutkiem.

Co do zarzutu niejasnej redakcji i wewnętrznie sprzecznej treści zastrzeżenia 1, a więc rozwiązania abstrakcyjnego niemożliwego do realizacji, zdaniem Kolegium, skarżący nie wykazali, że wynalazek PL [...] dotyczący sposobu przygotowania określonych wariantów białka AKIII niewrażliwych na inhibicję zwrotną lizyną nie jest konkretnym rozwiązaniem biotechnologicznym i że specjalista z tej dziedziny nie jest w stanie go odtworzyć. Uprawniony trafnie wskazywał, że przedmiotem zastrzeżenia 1 jest DNA kodujący zmutowany enzym AKIII uwolniony od hamowania zwrotnego przez lizynę, i że chodzi o mutacje w regionie kodującym DNA posiadający w regionie kodującym mutację znoszącą, oraz że zastrzegane mutacje mają wpływ na strukturę białka a nie jego ekspresję. Termin "uwalnianie" należałoby interpretować jako uwalnianie AKIII od blokowania jego aktywności czy uwalniania AKIII spod kontroli mechanizmu hamowania przez sprzężenie zwrotne. Zastrzeżenie 1 definiuje przedmiot wynalazku, to jest DNA kodujący aspartokinazę III z bakterii należącej do rodzaju Escherichia i posiadający w regionie kodującym mutację znoszącą hamowanie lizyną przez sprzężenie zwrotne uwalniania aspartokinazy III i dalej wymienia te mutacje, aby na koniec akapitu stwierdzić, że DNA wykazuje dużą produktywność lizyny. Tak sformułowane zastrzeżenie może sugerować wpływ ujawnionych mutacji na syntezę enzymu, a nie jego aktywność. Jednakże zrozumiałe jest, że mutacje w regionie kodującym genu lysC skutkujące substytucjami aminokwasów w produkcie tego genu zmieniają strukturę gotowego białka AK III, powodując jego niewrażliwość na hamowanie zwrotne lizyną, najprawdopodobniej przez brak wiązania lizyny do domeny regulacyjnej białka. Czytając treść tego zastrzeżenia fachowiec z tej dziedziny techniki rozumie, że pojawienie się wyrażenia uwalnianie w kontekście zastrzeżenia 1 dotyczy uwalniania białka AK III od blokowania jego aktywności przez lizynę. W ocenie organu należy przyjąć, że sformułowanie zastrzeżenia 1 może budzić wątpliwości, jednak zawarte w nim informacje są zrozumiałe dla fachowca a stanowią jedynie skrót myślowy. Zarzuty wnioskodawcy, że rozwiązanie objęte patentem nr. PL [...] jest abstrakcyjne i nie nadające się do stosowania organ patentowy uznał za bezzasadne. Sposób przygotowania określonych wariantów białka AK III niewrażliwych na inhibicję zwrotną lizyną, jest konkretnym rozwiązaniem biotechnologicznym przedstawionym w patencie w wyniku własnej pracy eksperymentalnej autorów zgłoszenia i może stanowić dostateczną informację dla odtworzenia wynalazku. Firma A. jest właścicielem wcześniejszych patentów na wynalazki dotyczących modyfikacji asportokinazy III, w których przeprowadzali dokładną analizę efektywności manipulacji genetycznych obejmujących 9 genów kodujących enzymy szlaku biosyntezy lizyny pod kątem wydajności uzyskiwania produktu końcowego szlaku. Nie ma więc podstaw do negowania wkładu twórczego badań dla uzyskania ulepszonych rozwiązań technicznych w produkcji wybranych aminokwasów.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty organ nie zgodził się ze stwierdzeniem skarżących, że rozwiązanie nie ma waloru technicznego oddziaływania na materię, bowiem objęte ochroną rozwiązanie stanowi typową metodę mikrobiologiczną, w której dzięki użyciu metod inżynierii genetycznej, otrzymuje się zwiększoną wydajność konkretnego związku produkowanego przez modyfikowane w tym celu mikroorganizmy, a więc jest sposobem technicznego oddziaływania na materię. Oddziaływanie to jest wystarczająco ujawnione, a podnoszone zarzuty uznał za bezzasadne. Większość zarzutów stawianych przez skarżących dotyczy formy semantycznej zastrzeżeń patentowych, a nie merytorycznej wartości wynalazku jako całościowego rozwiązania biotechnologicznego. Używany język specjalistyczny często dodatkowo skrótowy, można na pewno uznać za hermetyczny, skomplikowany, jednak zdaniem organu nie jest on niezrozumiały dla specjalisty w dziedzinie biotechnologii. Nie bez znaczenia są wielokrotne tłumaczenia patentu najpierw z japońskiego na angielski, a potem z angielskiego na polski. Niedociągnięcia redakcyjne nie mogą być powodem unieważnienia patentu na wynalazek, który ujawnia rozwiązanie nieoczywiste i nadające się do stosowania. Organ stwierdził, że pomimo niewielkich niejasności, zdefiniowano produkt w sposób funkcjonalny w tym zwłaszcza produkt DNA, w odniesieniu do białka, kodowanego przez konkretne DNA. DNA stanowi klucz do biosyntezy, a zatem konieczna jest wnikliwa analiza i zrozumienie struktury i funkcji całej złożonej maszynerii kodującej białko. Uprawniony chroni zatem podstawowy mechanizm rozwiązania i odnosi się do podstaw zagadnienia. W ocenie organu brak jest podstaw do uwzględnienia zarzutu braku nieoczywistości spornego wynalazku w świetle powołanego przez wnioskodawcę stanu techniki, zwłaszcza opisu patentowego EP [...] i opisu patentowego PL [...] i opisu EP [...]. Przedstawione dokumenty ujawniają jedynie pojedyncze mutacje punktowe występujące w pozycjach 318, 323, 325, 345, 347, natomiast żaden z tych dokumentów nie ujawnia kombinacji tych mutacji. Zastrzeżenie 1 nie dotyczy pojedynczej mutacji lecz zastrzega kombinację środków technicznych która jest nowa i nieoczywista względem stanu techniki. Nowe połączenie dwóch różnych środków technicznych to znaczy dwóch mutacji punktowych, zapewniający pożądany efekt stanowi o nowości rozwiązania, a o jego nieoczywistości w tym przypadku stanowi fakt, że owo połączenie przyniosło nieoczekiwany, synergistyczny efekt. Takie zastosowanie kombinacji wyżej wymienionych mutacji w rezultacie przyniosło bowiem silne wzmocnienie efektu uniewrażliwienia enzymu AKIII na lamowanie lizyną, a taki efekt byłby niemożliwy do przewidzenia na podstawie samej wiedzy o poszczególnych pojedynczych mutacjach w genie lysC. Szczególny efekt to jest nieoczekiwanie silne zniesienie hamowania AKIII dzięki zastosowaniu znanych mutacji jak również wyraźną poprawę efektywności w produkcji L-lizyny i L-treoniny przez szczepy posiadające zastrzegane mutacje, zostały wykazane przez uprawnionego i znajdują pełne poparcie w opisie i w danych eksperymentalnych, które wskazują, że nowe otrzymane zmutowane szczepy, wydajniej od szczepów kontrolnych, produkowały rzeczone amino kwasy.

Organ stwierdził, że przeanalizował i podzielił stanowisko wyrażone w opiniach specjalistów prof. dr hab. M. . i prof. dr hab. DNA J. . z Instytutu [...] PAN oraz prof. dr hab. A. G. z Instytutu [...] PAN, złożonych przez uprawnionego. Zgodził się z oceną wymienionych naukowców, że sporny wynalazek zawiera wystarczający zasób informacji do powtórzenia i wykorzystania ujawnionej metody przez specjalistów w dziedzinie biotechnologii. Istota zastrzeżeń patentowych jest zrozumiała, podobnie jak opis patentu, przykłady i rysunki.

Organ wskazał, że ocenił również, przedstawioną przez skarżących, opinię prof. dr hab. E. B. z Instytutu [...] Uniwersytetu [...] i Instytutu [...] PAN w której autorka stwierdziła, że budowa DNA jest niemożliwa do określenia na podstawie treści zastrzeżenia 1, bo poszczególne aminokwasy można na skutek degeneracji kodu genetycznego otrzymać z różnych kodonów zawartych w kwasie nukleinowym. W zastrzeżeniu tym nie określono ani kodonów, które dałyby wskazane mutacje w białku ani nie przedstawiono jakiejkolwiek sekwencji aminokwasowej, choć w opisie taka sekwencja jest przedstawiona. Jednakże z opinią tą Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego nie zgodziło się wskazując, że dla fachowca termin "uwalnianie" należy interpretować jako uwalnianie AKIII od blokowania jego aktywności, czyli uwalnianie AKIII spod kontroli mechanizmu hamowania przez sprzężenie zwrotne. Z literalnej treści zastrzeżenia 1 wynika, że "mutacja znosi hamowanie", a nie jak twierdzi prof. dr hab. E. B. znosi uwalnianie.

Mając powyższe argumenty na względzie oddaliło wnioski skarżących o unieważnienie patentu PL [...] na wynalazek pt: [...] ".

IV.

W dniu [...] grudnia 2012 r. każda ze skarżących spółek, działając za pośrednictwem organu, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na wydaną w stosunku do niej decyzję Urzędu Patentowego RP. Tym samym wszystkie cztery decyzje o nr Sp [...],[...],[...] i [...] zostały objęte zaskarżeniem.

W skargach podniesiono tożsame zarzuty i argumentację na ich poparcie. Strony zarzuciły rażące naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 10 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości - poprzez niewłaściwe zastosowanie normy wynikającej z art. 10 w zw. z art. 26 cyt. ustawy do istniejącego stanu faktycznego i uznanie, że zgłoszone rozwiązanie zostało zdefiniowane i dostatecznie ujawnione i jako takie podlegało opatentowaniu, co doprowadziło do bezzasadnego utrzymania w mocy prawa wyłącznego udzielonego na rozwiązanie zdefiniowane w sposób czyniący je niewykonalnym w wymiarze materialnym i niedostatecznie ujawnione, a zatem nienadające się do stosowania.

W przypadku uznania przez Sąd, iż powyższy zarzut jest niezasadny, bo rozwiązanie zostało zdefiniowane i dostatecznie ujawnione, skarżące spółki zarzuciły rażące naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości - poprzez niewłaściwe zastosowanie normy prawnej wynikającej z art. 10 ustawy o wynalazczości do istniejącego stanu faktycznego i uznanie, że zgłoszone rozwiązanie nie wynikało w sposób oczywisty ze stanu techniki, co doprowadziło do bezzasadnego utrzymania w mocy prawa wyłącznego udzielonego na rozwiązanie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki.

a/ rażącego naruszenia przepisów postępowania mającego istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie naruszenia:

- zasady praworządności określonej w art. 7 k.p.a., poprzez utrzymanie w mocy patentu udzielonego w sposób niezgodny z prawem,

- zasady dochodzenia do prawdy obiektywnej określonej w art. 7, a także art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., polegającego na zaniechaniu rozpatrzenia całości materiału dowodowego i wszystkich argumentów skarżących w sposób pozwalający na prawidłowe ustalenie stanu faktycznego i rzeczywistego zakresu ochrony ze spornego patentu, a mianowicie poprzez:

- dokonanie rozstrzygnięcia z całkowitym pominięciem wskazywanego przez skarżących faktu, że rozwiązanie zastrzeżone w zastrz. 1 zostało zdefiniowane poprzez wskazanie cech wzajemnie wykluczających się, co nadało charakter abstrakcyjny rozwiązaniu z zastrz. 1, a także rozwiązaniom z zastrz. 2 i 3 odwołujących się do zastrz. 1 i rozwiązaniu z zastrz. 4 odwołującego się do zastrz. 3, które odwołuje się do zastrz. 1;

- przyjęcie, że użyte w zastrz. 1 określenie "uwalnianie aspartokinazy III" należy rozumieć nie jako "syntezę aspartokinazy III", lecz jako "uwalnianie aspartokinazy III od blokowania jego aktywności", wbrew literalnej treści zastrz. 1, a także całkowite pominięcie argumentacji skarżących dotyczącej niedopuszczalności takiej nadinterpretacji tego określenia;

- całkowite pominięcie argumentacji skarżących dotyczącej interpretacji użytego w zastrz. 1 określenia "uwalnianie aspartokinazy III" opartej o wskazane fragmenty opisu patentowego, a w konsekwencji pominięcie rzeczywistej treści opisu spornego patentu przy podejmowaniu rozstrzygnięcia;

- całkowite pominięcie i zaniechanie odniesienia się do dowodów złożonych przez skarżących w toku postępowania na okoliczność jasności określenia "hamowanie przez sprzężenie zwrotne", to jest publikacji "Genetyka molekularna", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 roku, "Biochemia kwasów nukleinowych", J.N. Davidson, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1977 i "Genetyka ogólna i molekularna", Wacław Gajewski, PWN, Warszawa 1983 r., oraz niewskazanie przyczyn ich pominięcia, co doprowadziło do bezkrytycznego przyjęcia, ż to określenie może dotyczyć wyłącznie hamowania aktywności enzymu;

- dokonanie rozstrzygnięcia z całkowitym pominięciem wskazywanego przez skarżących faktu, że w definicji rozwiązania z zastrz. 1 znalazła się cecha zwerbalizowana jako "przy czym DNA wykazuje dużą produktywność lizyny", pogłębiająca abstrakcyjny charakter rozwiązania z zastrz. 1, a także rozwiązań z zastrz. 2 i 3 odwołujących się do zastrz. 1 i rozwiązania z zastrz. 4 odwołującego się do zastrz. 3, które odwołuje się do zastrz. 1, gdyż lizynę produkuje bakteria, a nie DNA, a zatem zaakceptowanie określenia wskazanego przez skarżących, eksperta skarżących a nawet ekspertów Uczestnika, jako cecha, która nie powinna była znaleźć się w zastrz. 1;

- dokonanie rozstrzygnięcia z całkowitym pominięciem wskazywanego przez skarżących faktu, iż przykłady wykonania stanowiące szczegółowe ujawnienie wynalazku, nie stanowią poparcia dla rozwiązania z zastrz. 1, gdyż nie ilustrują one "znoszenia hamowania lizyną przez sprzężenie zwrotne uwalniania aspartokinazy III",

- dokonanie rozstrzygnięcia z całkowitym pominięciem wskazywanego przez skarżących faktu, że w definicji rozwiązania z zastrz. 1 nie podano ani sekwencji nukleotydowej i pochodzenia DNA, ani sekwencji aminokwasowej białka, czego skutkiem stał się brak wskazania niezbędnych środków technicznych w zastrz.1, a także w zastrz. 2 i 3 odwołujących się do zastrz. 1 oraz w zastrz. 4 odwołującym się do zastrz. 3, które odwołuje się do zastrz. 1,

- całkowite pominięcie argumentacji skarżących dotyczącej niedopuszczalności definiowania DNA (czyli genu) wyłącznie poprzez wskazanie mutacji w produkcie tego genu (czyli enzymie kodowanym przez ten gen) o nieokreślonej budowie, przedstawionej w oparciu m.in. o treść publikacji UP RP "Poradnik wynalazcy" z 2005 r., przedłożonej jako dowód w sprawie, a w konsekwencji pominięcie istotnego dowodu, a także odniesienie się do Części 1 Opinii prof. E. B. dotyczącej niedopuszczalności definiowania DNA (genu) bez podania jego pochodzenia i sekwencji - poprzez wysunięcie argumentu niedotyczącego tej kwestii i błędnego merytorycznie;

- bezkrytyczne przyjęcie, że podawanie pochodzenia DNA (tj. konkretnego gatunku bakterii z rodzaju Escherichia) w zastrz. 1 jest zbędne, gdyż każdy mikroorganizm z rodzaju Escherichia "ma zdolność wytwarzania docelowych aminokwasów", ewidentnie oparte na ustaleniu Urzędu, iż " Uprawniony, wraz z ostatnim pismem, przedstawił z ¿stawienie, w którym porównano sekwencje genu lysC kodującego AK1II u różnych gatunków bakterii w obrąbie rodzaju Escherichia. Sekwencja genu lysC u E. coli jest wysoce homologiczna wobec sekwencji genu lysC u innych gatunków Escherichia", podczas gdy skarżący udowodnili w trakcie rozprawy, iż rzekome zestawienie porównujące sekwencje genów lysC było w rzeczywistości porównaniem sekwencji trzech enzymów, a nie kodujących je genów, a zatem nie mogło stanowić dowodu na twierdzenie Uczestnika, a za nim Urzędu;

- uznanie, że stosowalność DNA według zastrz. 1 można wywieść z użyteczności L-treoniny i L-lizyny jako "dodatków żywieniowych, składników paszowych i suplementów w przemyśle kosmetyczno-perfumeryjnym i farmaceutycznym" jedynie na podstawie faktu, iż te aminokwasy są "wymienione w tytule rozwiązania", bez zważenia, że ta część tytułu dotyczy wynalazku w kategorii "sposobu" (zastrz. 4), a nie w kategorii "DNA" (zastrz. 1);

- dokonanie rozstrzygnięcia z całkowitym pominięciem wskazywanego przez skarżących faktu, że w definicji rozwiązania z zastrz. 4 nie wskazano najistotniejszego środka technicznego, to jest istnienia w mikroorganizmie mutacji znoszących hamowanie zwrotne enzymu DDPS przez lizynę, bez której sam DNA z zastrz. 1 nie gwarantowałby uzyskania wskazanego efektu technicznego, to jest zwiększenia produktywności L-lizyny;

- dokonanie rozstrzygnięcia z całkowitym pominięciem wskazywanego przez skarżących faktu, że w opisie spornego patentu brak jest danych doświadczalnych potwierdzających wzrost produktywności L-treoniny, a także z pominięciem Części 3. Opinii prof. B., która tej kwestii dotyczyła;

- dokonanie rozstrzygnięcia z całkowitym pominięciem wskazywanego przez skarżących faktu, że patentu udzielono przeoczywszy, że rzekomy nieoczekiwany efekt techniczny zadeklarowany przez Zgłaszającego w trakcie badania zgłoszenia -- mianowicie, że "wszystkie mutanty wymienione w zastrzeżeniu 1 przedmiotowego zgłoszenia po wprowadzeniu do gospodarza bakteryjnego wykazują wysoki stopień produktywności lizyny (co najmniej 9,5 g/ł)" - nie znajduje poparcia w treści przykładów wykonania;

- dokonanie rozstrzygnięcia całkowitym pominięciem wskazywanego przez skarżących faktu, że arbitralny wybór granicznej wartości produktywności lizyny "co najmniej 9,5 g/l", nie znajdującej poparcia w treści opisu, nie powinien był zostać przez Urząd Patentowy RP uznany za nieoczekiwany efekt techniczny świadczący o nieoczywistości rozwiązania;

- dokonanie rozstrzygnięcia z całkowitym pominięciem wskazywanego przez skarżących faktu, że wykreowany dopiero na potrzeby postępowania spornego argument istnienia "efektu synergistycznego" jako kryterium nieoczywistości nie znajduje poparcia w treści spornego patentu i nie można go wykazać dla całego zastrzeżonego zakresu;

- całkowite pominięcie i zaniechanie odniesienia się do argumentów skarżących opartych na Części 2 Opinii prof. E. B. dotyczącej braku poparcia w opisie dla arbitralnego wyboru wartości "co najmniej 9,5 g/l" oraz braku poparcia w opisie dla występowania "efektu synergistycznego" dla całego zastrzeżonego zakresu;

- przyjęcie, że "zastrzeżenie 1 nie dotyczy pojedynczej mutacji", pomimo, że jedną z zastrzeżonych mutacji jest pojedyncza mutacja 250Glu->Lys, a więc dokonanie rozstrzygnięcia z pominięciem rzeczywistej treści zastrz. 1;

- całkowite pominięcie argumentacji skarżących opartej na dowodach wskazanych przez skarżących w toku postępowania na okoliczność braku nieoczywistości, to jest opisu zgłoszenia EP [...] i opisu patentu PL [...], a więc de facto pominięcie tych dowodów bez wskazania przyczyn tego pominięcia;

- błędne uznanie europejskiego zgłoszenia patentowego EP [...], o tej samej dacie pierwszeństwa, dotyczącego DNA z tymi samymi mutacjami, co DNA ze spornego patentu, za publikację ze stanu techniki dotyczącą "jedynie pojedynczych mutacji",

- całkowite pominięcie i zaniechanie odniesienia się do dowodów złożonych przez skarżących w toku postępowania na okoliczność braku nieoczywistości, to jest treści opisu zgłoszenia EP [...], treści pisma Europejskiego Urzędu Patentowego z dnia [...] października 2004 r. dotyczącego braku nieoczywistości rozwiązań z tego zgłoszenia oraz treści korespondencji Uczestnika postępowania z Europejskim Urzędem Patentowym w trakcie badan a zgłoszenia nr EP [...], w którym Uczestnik postępowania zadeklarował, iż uniewrażliwiania aspartokinazy III dla połączenia jej z uniewrażliwionym enzymem DDPS znawca może dokonać "w oparciu o powszechną wiedzę w dziedzinie", czyli bez wkładu wynalazczego;

- zasady zaufania określonej w art. 8 k.p.a. poprzez utrzymanie w mocy patentu udzielonego w sposób niezgodny z prawem, z jednoczesnym naruszeniem zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, w szczególności:

- poprzez dokonanie rozstrzygnięcia z pominięciem rzeczywistego charakteru zastrzeżeń, w wyniku uznania ich za dwa zastrzeżenia niezależne i dwa zależne, pomimo, że są to ewidentnie cztery zastrzeżenia niezależne dotyczące czterech różnych przedmiotów, a zatem dokonanie rozstrzygnięcia bez uwzględnienia rzeczywistego zakresu ochrony;

- poprzez niepełne przedstawienie stanu faktycznego przejawiające się w omówieniu wyłącznie treści wniosku o unieważnienie, z całkowitym pominięciem treści pozostałych pięciu obszernych pism procesowych skarżących zawierających twierdzenia całkowicie pominięte przez Urząd;

- poprzez stwierdzenie, że zastrz. 1 w spornym patencie jest "instrukcją zawierającą niezbędne cechy techniczne umożliwiającą realizację wynalazku", która "określa cechy techniczne w sposób zwięzły, jasny, zrozumiały, konkretny" - pomimo przyznania przez Urząd, że "sformułowanie zastrzeżenia 1 może budzić wątpliwości", że "Tak sformułowane zastrzeżenie może sugerować wpływ ujawnionych mutacji na syntezę enzymu, a nie jego aktywność", a zawarte w nim informacje "stanowią jedynie skrót myślowy",

- poprzez bezkrytyczne uwzględnienie w całości stanowiska Uczestnika z jednoczesnym całkowitym pominięciem twierdzeń przeciwnych skarżących, opartych na pominiętych przez Urząd dowodach;

a tym samym naruszenia zasady dochodzenia do prawdy obiektywnej określonej w art. 7 k.p.a.;

- zasady przekonywania określonej w art. 11 k.p.a. poprzez brak wyjaśnienia przyczyn pominięcia twierdzeń podnoszonych przez skarżących i złożonych przezeń dowodów, a także poprzez zaniechanie wskazania przesłanek, którymi kierował się Urząd przy podejmowaniu zaskarżonej decyzji;

- przepisu art. 107 § 3 k.p.a., poprzez zaniechanie podania w uzasadnieniu przyczyn, dla których Urząd Patentowy RP odmówił wiarygodności i mocy dowodowej twierdzeniom i dowodom przedstawionym przez skarżących;

- przepisu art. 8 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a., poprzez zaniechanie podania w uzasadnieniu przyczyn, dla których Urząd Patentowy RP, odmówiwszy rozpatrzenia zarzutu opartego na art. 37 p.w.p., zaniechał odniesienia się do stanowiska skarżących w tej kwestii znajdującego poparcie w Opinii prof. A. S.;

co miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do wydania rozstrzygnięcia w oparciu o stan faktyczny sprawy ustalony na podstawie jedynie części materiału dowodowego, w odniesieniu do błędnie ustalonego zakresu ochrony.

Ponadto skarżący zarzucili, że wydając zaskarżoną decyzję, Urząd Patentowy dopuścił się:

- rażącego naruszenia przepisu o charakterze materialno-proceduralnym, tj. przepisu art. 37 p.w.p. poprzez jego błędne zastosowanie będące wynikiem przyjęcia, iż przepis ten ma charakter wyłącznie proceduralny i jako taki nie może być zaliczony do sfery "ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu" i, w konsekwencji, błędne uznanie, że nie może on być podstawą unieważnienia patentu na podstawie art. 89 p.w.p. oraz że, ustawowe pojęcie wyrażone w art. 89 p.w.p.: "ustawowa warunki wymagane do uzyskania patentu" obejmuje swym zakresem jedynie tzw. "warunki zdolności patentowej", a więc poprzez nieuprawnione ograniczenie pojęcia "ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu", co doprowadziło do błędnego niezastosowania art. 37 p.w.p. jako podstawy unieważnienia patentu;

- rażącego naruszenia przepisu art. 37 p.w.p. w związku z art. 316 ust. 4 p.w.p., poprzez utrzymanie w mocy prawa udzielonego na rozwiązanie, którego istota została po dacie zgłoszenia zmieniona tak, że doszło do niedopuszczalnej zmiany w zakresie materialnej realizacji wynalazku, to jest przez wprowadzenie do zastrz. 1 dotyczącego DNA cechy zwerbalizowanej jako "przy czym DNA wykazuje dużą produktywność lizyny", sprzecznej z wiedzą fachową i niemożliwej do zrealizowania w praktyce, gdyż DNA nie produkuje lizyny.

Odnosząc się do zarzutu błędnie ustalonego stanu faktycznego sprawy skarżący podkreślili, że w uzasadnieniu każdej zaskarżonej decyzji, w części prezentującej stan faktyczny, organ wybiórczo przedstawił niektóre tylko zarzuty skarżących i to w taki sposób, aby stworzyć wrażenie, iż większość zarzutów stawianych przez wnioskodawcę dotyczy formy semantycznej zastrzeżeń patentowych, a nie merytorycznej wartości wynalazku. W rzeczywistości jednak organ całkowicie pominął szereg merytorycznych zarzutów, opartych na treści konkretnych dokumentów, a przede wszystkim na treści samych zastrzeżeń patentowych i opisu patentu, co ewidentnie doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego sprawy i błędnego ustalenia zakresu ochrony ze spornego patentu. W części uzasadnienia prezentującej stan faktyczny organ omówił na 4 stronach wyłącznie treść wniosku o unieważnienie i bardzo skrótowo Opinię prof. E. B., która została złożona znacznie później, a całkowicie pominął treść pięciu obszernych pism procesowych skarżących zawierających szereg ważkich argumentów popartych dowodami, które organ zignorował. Wybór argumentów przytoczonych przez organ jest tym samym tendencyjny i niepełny.

Organ pominął całkowicie zarzut niedopuszczalności definiowania DNA (czyli genu) bez podania jego pochodzenia i sekwencji, wyłącznie poprzez wskazanie mutacji w produkcie genowym, czyli enzymie kodowanym przez ten gen o nieokreślonej budowie, przedstawiony w oparciu m.in. o treść publikacji UP RP "Poradnik wynalazcy" z 2005 r. i Opinię prof. E. B.

Szczególnie krzywdzące jest pominięcie krytycznej analizy zarówno literalnej treści zastrz. 1, jak i nadinterpretacji tej treści zaproponowanej przez uczestnika, która to analiza została przedstawiona przez skarżących w odpowiedzi na kolejne próby przypisania treści zastrz. 1 znaczenia innego niż definicja w nim zawarta. Organ nie wspomniał także o złożeniu przez skarżących fragmentów z trzech podręczników biotechnologii ("Genetyka molekularna", “Biochemia kwasów nukleinowych" i "Genetyka ogólna i molekularna"), które przeczyły argumentacji uczestnika, że określenie "hamowanie przez sprzężenie zwrotne" może dotyczyć wyłącznie enzymu i nie wspomniał ani słowem o opartych na nich argumentach skarżących. Opis stanu faktycznego w ogóle nie odzwierciedla zarzutu, że w przykładach wykonania brak jest poparcia dla zwiększenia produktywności L-treoniny, zatem bardzo istotny zarzut braku stosowalności rozwiązań w całym zastrzeżonym zakresie organ zignorował.

Zarzut braku nieoczywistości został przez skarżących wywiedziony na podstawie faktów opartych na dwóch opisach, PL [...] i EP [...]. Na poparcie swych twierdzeń skarżący przedstawili dokumenty z postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym, który z powodu braku nieoczywistości odmówił udzielenia patentu na rozwiązania ze zgłoszenia EP [...] o tej samej dacie pierwszeństwa, zastrzegającego te same mutacje, co w spornym patencie. Stanowisko skarżących w kwestii nieoczywistości, doprecyzowywane w kolejnych procesowych w odpowiedzi na argumenty uczestnika, zostało zreasumowane na 7 stronach (str. 9 - 15) Załącznika do protokołu z rozprawy. Organ natomiast skwitował tę kwestię jednym zdaniem (akapit łączący str. 4 i 5 Decyzji), błędnie przypisawszy opisowi EP [...] charakter dokumentu ze stanu techniki i nie wspomniawszy w ogóle o postępowaniu przed EPO. Zdaniem skarżących brak symetrii w traktowaniu stron sporu jest uderzający. W znacznie obszerniejszym, liczącym 9 stron omówieniu pism uczestnika (str. 8-16 Decyzji), Urząd zawarł o wiele więcej twierdzeń, w tym argumenty polemizujące z argumentami skarżących, uprzednio pominiętych przy prezentacji stanowiska skarżących. Przykładowo, dla poparcia nadinterpretacji treści zastrz. 1 Urząd obszernie przytoczył twierdzenia uczestnika oparte na treści podręcznika "Biochemia" L. Stryera (str. 12-13 Decyzji), uprzednio zaniechawszy przedstawienia argumentów skarżących opartych na treści trzech ww. podręczników biotechnologii, ewidentnie przeczących twierdzeniom uczestnika. Szczególnym nadużyciem organu jest wskazanie, że na poparcie twierdzeń o stosowalności rozwiązań dla wszystkich gatunków Escherichia "Uprawniony, wraz z ostatnim pismem, przedstawił zestawienie, w którym porównano sekwencje genu lysC kodującego AKIII u różnych gatunków bakterii w obrębie rodzaju Escherichia", i brak jakiejkolwiek wzmianki o tym, że skarżący udowodnili w trakcie rozprawy, że owo zestawienie dotyczyło sekwencji trzech enzymów, a nie kodujących je genów, a zatem nie mogło stanowić dowodu na twierdzenie uczestnika. Kolejnym przykładem uchybień w ustalaniu stanu faktycznego jest fakt, że organ poświęcił całą stronę (str. 13-14 Decyzji) dyskusji o roli enzymu DDPS, cytując uczestnika, bez podania na jaką okoliczność o tym pisze, bo bez uprzedniego wskazania zarzutu skarżących w tej kwestii.

Na zakończenie prezentacji stanu faktycznego organ uznał za stosowne powtórzenie za uczestnikiem pejoratywnych ocen skierowanych ad personam - "Brak uporządkowanego i logicznego planu w formułowaniu zarzutów, niespójność twierdzeń a także brak konsekwencji w argumentacji" - jednak to właśnie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji zabrakło uporządkowanego i logicznego planu oraz konsekwencji, a skutkiem tego braku było błędne ustalenie stanu faktycznego, w tym zakresu ochrony ze spornego patentu, o czym świadczy treść części uzasadnienia prezentującej stanowisko organu. Wydaje się wręcz, że przed zaprezentowaniem swego stanowiska organ nie zapoznał się z opisem i treścią zastrzeżeń patentowych, skoro pominął szereg argumentów skarżących opartych na treści opisu, twierdząc przy tym, iż zakres ochrony ze spornego patentu jest ujęty w dwóch zastrzeżeniach niezależnych i dwóch zależnych (akapit łączący str. 19 i 20 Decyzji), podczas gdy przedmiotem spornego patentu są cztery odrębne rozwiązania (dwa w kategorii związek chemiczny, jedno w kategorii mikroorganizm i jedno w kategorii sposób) ujęte w czterech zastrzeżeniach niezależnych. Organ zaniechał wyjaśnienia skarżącym, dlaczego nie uznał ich twierdzeń o abstrakcyjnym charakterze rozwiązań z zastrzeżeń patentowych, chociaż w odniesieniu do fundamentalnej kwestii abstrakcyjnej i niepełnej definicji DNA, wskazał, że "Tak sformułowane zastrzeżenie może sugerować wpływ ujawnionych mutacji na syntezą enzymu, a nie jego aktywność" i że "sformułowanie zastrzeżenia 1 może budzić wątpliwości", co winno było stanowić poparcie stanowiska skarżących. W zamian organ bezkrytycznie przyjął stanowisko uczestnika, używając cytatów z jego pism jako własnych twierdzeń, w ogóle bez odniesienia się do tych argumentów skarżących, które takiemu stanowisku ewidentnie przeczyły.

Stwierdzenie organu, że budzące wątpliwości sformułowanie zastrz. 1 jest dopuszczalne, gdyż, rzekomo: "Nie bez znaczenia są wielokrotne tłumaczenia patentu najpierw z japońskiego na angielski, a petem z angielskiego na polski" jest po prostu nadużyciem, gdyż zgłoszenia, na przedmiot którego udzielono spornego patentu dokonano w trybie krajowym, a więc jedynym tekstem źródłowym jest tu polski tekst tego zgłoszenia, co organ doskonale wie z urzędu i na co skarżący zwracał uwagę wielokrotnie w swych pismach. Organ w ogóle nie odniósł się do zarzutu braku niezbędnych środków technicznych w zastrz. 1. Jest to uchybienie szczególnie rażące i podważające zaufanie do organu, gdyż skarżący na okoliczność niedopuszczalności definiowania DNA bez podania jego sekwencji i pochodzenie, poprzez wskazanie mutacji w enzymie o niezdefiniowanej sekwencji, przytoczyli fragment "Poradnika wynalazcy" opracowanego przez organ, a więc powołał się na stanowisko samego organu, przeczące możliwości takiej definicji DNA jak ta z zastrz. 1.

Szczególnym nadużyciem jest przypisanie prof. E. B. stwierdzenia, iż chociaż w zastrz. 1 brak jest sekwencji aminokwasowej, to w opisie taka sekwencja jest przedstawiona, podczas gdy autorka opinii wskazała, że w opisie znajduje się jakaś "nieoznakowana" sekwencja pozbawiona numeru i opisu, którą trudno byłoby przypisać treści zastrz. 1, skoro nie wspomina się w nim o jakiejkolwiek sekwencji.

Ponadto, jakkolwiek organ przytoczył stanowisko uczestnika w kwestii roli, jaką w syntezie L-lizyny pełni enzym DDPS - bez wskazania jakiegokolwiek związku z zarzutem skarżących, że brak wskazania konieczności użycia szczepu ze zmodyfikowanym genem dapA kodującym enzym DDPS w zastrz. 4 równa się brakowi ujawnienia niezbędnego środka technicznego - to w ogóle tej kwestii nie rozpatrzył, pozostawiając tym samym zarzut Skarżącego poza swymi rozważaniami. Organ w ogóle nie odniósł się do jeszcze jednej fundamentalnej kwestii dotyczącej wprowadzenia do treści zastrz. 1 cechy zwerbalizowanej jako "przy czym DNA wykazuje dużą produktywność lizyny", która to okoliczność stanowiła podstawę dwóch zarzutów - zarzutu wprowadzenia cechy pogłębiającej abstrakcyjny charakter rozwiązania z zastrz. 1, a więc skutkują pogłębieniem braku stosowalności (art. 10 uow), a także zarzutu niedozwolonej zmiany istoty wynalazku (art. 37 p.w.p.).

Organ pozostawił poza swymi rozważaniami zarzut braku poparcia w przykładach dla całego zakresu ochrony, to jest brak poparcia dla zwiększonej produktywności L-treoniny wywodzony przez skarżących na podstawie treści opisu. Reasumując, w kwestii rozstrzygnięcia zarzutu braku stosowalności, organ popełnił szereg uchybień, z których każde wydaje się wystarczające do uznania jego decyzji za wydaną z naruszeniem prawa.

Z kolei w kwestii zarzutu braku nieoczywistości postawionego z ostrożności procesowej, zdaniem wszystkich skarżących spółek, organ dokonał zabiegu wręcz szokującego. Nie odniósł się w ogóle do zarzutu oczywistości rozwiązań obszernie wywodzonego przez skarżących z treści dwóch dokumentów ze stanu techniki, PL [...] i [...], pozostawił całkowicie poza swymi rozważaniami przebieg postępowania przed EPO, który to urząd odmówił udzielenia patentu na rozwiązanie zastrzeżone w zgłoszeniu EP [...], opartym na tym samym dokumencie pierwszeństwa co sporny patent i dał kolejny dowód braku znajomości treści zastrzeżeń patentowych. Otóż organ stwierdził, że "Przedstawione dokumenty ujawniają jedynie pojedyncze mutacje punktowe występujące w pozycjach 318, 323, 325, 345, 347, natomiast żaden z tych dokumentów nie ujawnia kombinacji tych mutacji", podczas gdy "Zastrzeżenie 1 nie dotyczy pojedynczej mutacji". Tymczasem zarówno w EP [...] (zastrz. 2), jak i w PL [...] (zastrz. 18) zastrzeżono podwójne mutacje w genie kodującym aspartokinazę III i na podstawie wyników badań dla tych mutacji skarżący oparli zarzut braku nieoczywistości, gdyż mikroorganizmy zawierające takie podwójne mutacje charakteryzował znaczny wzrost produktywności. Skarżący podkreślili, że identyczne stanowisko w sprawie zgłoszenia EP [...] zajął uprzednio EPO właśnie w oparciu o dane z opisu EP [...]. Co więcej, w zastrz. 1 zastrzeżono pojedynczą mutację, 250Glu->Lys, a więc organ dokonał rozstrzygnięcia z pominięciem rzeczywistej treści zastrz. 1. Dalszym uchybieniem organu jest bezkrytyczne przyjęcie nieudowodnionego twierdzenia uczestnika, że nieoczywistość rozwiązań wynika z istnienia efektu synergistycznego, z całkowitym pominięciem obszernej argumentacji skarżących i eksperta, prof. E. B., dotyczącej braku wskazania tego efektu w treści opisu i braku jego wykazania dla ponad połowy z zastrzeganych mutacji (w ogóle nie może on wystąpić w przypadku mutacji pojedynczej). Organ całkowicie pozostawił poza swymi rozważaniami argument skarżących (poparty złożoną opinią eksperta), że rzekomo wspólna dla wszystkich mutantów z zastrz. 1 cecha wysokiej produktywności L-lizyny wynosząca "co najmniej 9,5 g/l" - wskazana w trakcie postępowania zgłoszeniowego dla obrony przed zarzutem braku nieoczywistości - nie znalazła poparcia w przykładach wykonania. Organ zaniechał wyjaśnienia, dlaczego to uczynił, a w zamian przyjął bezkrytycznie, że uczestnik wykazał wzrost produktywności L-lizyny i L-treoniny. To stwierdzenie w stosunku do L-treoniny jest szczególnym uchybieniem, gdyż organ jednocześnie zaniechał odniesienia się do zarzutu skarżących, iż danych dla produktywności L-treoniny nie podano w opisie spornego patentu w ogóle.

Zdaniem skarżących oznacza to, że także w kwestii rozstrzygnięcia zarzutu braku nieoczywistości, organ popełnił szereg uchybień, z których każde wydaje się wystarczające do uznania każdej z zaskarżonych decyzji za wydaną z naruszeniem prawa.

W zakresie zarzutu naruszenia prawa materialnego z art. 10 uow. skarżący podkreślili, że zastrz. 1 ze spornego patentu dotyczy DNA odpowiedzialnego za wytwarzanie białka - enzymu o nazwie "aspartokinaza III" (w skrócie AKIII) - jednego z enzymów koniecznych bakterii z gatunku Escherichia do produkcji aminokwasów, L-lizyny i L- treoniny, powstających w tzw. szlaku biosyntezy aminokwasów. DNA to kwas dezoksyrybonukleinowy, związek chemiczny mający formę łańcucha złożonego z "cegiełek", tzw. nukleotydów (czterech rodzajów: adeniny (A), guaniny (G), cytozyny (C) i tyminy (T)). Kolejność ich występowania w łańcuchu DNA określa "sekwencję nukleotydową" DNA, która jest nośnikiem informacji genetycznej. W łańcuchu DNA wyróżnia się odcinki zwane "genami", odpowiedzialne za syntezę konkretnych białek, np. enzymów. Gen ma tzw. "region niekodujący", odpowiedzialny za kontrolę syntezy enzymu, oraz "region kodujący", odpowiedzialny za budowę enzymu. Podobnie jak gen, również enzym ma postać łańcucha zbudowanego z "cegiełek", tzw. "reszt aminokwasowych". Kolejność ich występowania w łańcuchu enzymu określa "sekwencję aminokwasową" enzymu. Gen "koduje" enzym, a zatem determinuje jego budowę. Genem kodującym enzym AKIII jest gen o nazwie lysC. Wytwarzany przez gen lysC enzym AKIII konieczny jest bakterii do produkcji aminokwasów, L-lizyny i L-treoniny. Mikroorganizmy mają naturalną zdolność regulacji wytwarzania aminokwasów, a mianowicie uruchamiania ich produkcji, gdy jest to potrzebne do podtrzymania cyklu życiowego, i hamowania ich produkcji, gdy powstanie wystarczająca ilość aminokwasu. L-Treonina i L-lizyna powstają w szlakach biosyntezy mających wspólne początkowe etapy, a reakcja z jednego z tych wspólnych etapów jest katalizowana przez enzym AKIII. Końcowy produkt szlaku biosyntezy L-lizyny, czyli właśnie aminokwas L-lizyna, może przerywać syntezę samej siebie dwojako - albo oddziałując na region niekodujący genu lysC, dla przerwania syntezy AKIII, enzymu potrzebnego do syntezy L-lizyny, albo oddziałując na aktywność enzymu AKIII, to znaczy znosząc tę aktywność, na skutek czego synteza L-lizyny ustaje. Oddziaływanie na region niekodujący, czyli hamowanie przez L-lizynę syntezy enzymu (uwalniania go do mikroorganizmu) następuje na zasadzie sprzężenia zwrotnego. To oddziaływanie L-lizyny nazywamy "supresją" lub "represją". Hamowanie aktywności enzymu AKIII (zwane często w uproszczeniu "hamowaniem enzymu") przez L-lizynę również zachodzi na zasadzie sprzężenia zwrotnego. To oddziaływanie L-lizyny nazywamy "hamowaniem zwrotnym". Tak więc zarówno mechanizm supresji/represji, jak i mechanizm hamowania zwrotnego to reakcja mikroorganizmu na wyprodukowanie wystarczającej ilości L-lizyny na zasadzie sprzężenia zwrotnego (wytworzona w wystarczającej ilości L-lizyna "działa zwrotnie" na wcześniejsze stadia swej syntezy), natomiast, jak wynika z powyższego, istota tych mechanizmów zdecydowanie się różni. Jak wynikało z treści zastrz. 1 w opisie zgłoszenia nr P-[...], w dacie zgłoszenia zgłaszający ubiegał się o ochronę rozwiązania, którego znaną cechą był: "DNA kodujący aspartokinazę III z bakterii należącej do rodzaju Escherichia i posiadający w regionie kodującym mutacją, uniemożliwiającą hamowanie zwrotne uwalniania aspartokinazy III z wykorzystaniem lizyny", a cechami wskazanymi jako nowe (ujęte w części znamiennej zastrz.1) były określone mutacje znajdujące się w regionie kodującym DNA. Użyte w treści tego zastrz. 1 zgłoszenia nr P-[...] określenie "hamowanie zwrotne uwalniania aspartokinazy III z wykorzystaniem lizyny" było niezrozumiałe. Z treści opisu zgłoszenia wyraźnie wynikało, że poprzez "uwalnianie" zgłaszający rozumiał "syntezę AKIII - na str. 8 w pierwszym akapicie dwukrotnie doprecyzowano, iż wskazane w zastrz. 1 mutacje są mutacjami znoszącymi hamowanie zwrotne syntezy AKIII przez L-lizynę (informacja ta znajduje się opisie spornego patentu na str. 3 w przedostatnim akapicie). Jednakże koncepcja, że na syntezę enzymu ma się oddziaływać poprzez uniemożliwienie hamowania zwrotnego, a nie supresji, było pomysłem abstrakcyjnym. Ponadto, z ogólnej wiedzy dostępnej w dacie pierwszeństwa (EP [...], PL [...]) wynikało, iż mutacje wskazane w części znamiennej mogą znosić hamowanie zwrotne enzymu, jednak bez wpływu na uwalnianie (syntezę) enzymu. Zatem pierwotna treść zastrz. 1 była niejasna i nie definiowała rozwiązania nadającego się do realizacji. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu patentu uczestnik zdecydował się na wprowadzenie do części nieznamiennej zastrz. 1 poprawki - w ostatecznej wersji, tej z patentu PL [...], wskazane w części znamiennej mutacje "znoszą hamowanie lizyną przez sprzężenie zwrotne uwalnianie, aspartokinazy III". Zatem z treści zastrz. 1 usunięto określenie "hamowanie zwrotne", które mogło sugerować oddziaływanie na aktywność enzymu, i zastąpiono je określeniem pasującym do oddziaływania na "uwalnianie (syntezę) aspartokinazy III". Zdaniem skarżących ta poprawka nie usunęła jednak abstrakcyjnego charakteru definicji DNA, gdyż polegała ona na doprecyzowaniu roli mutacji - podczas gdy tak doprecyzowanej roli mutacje z zastrz. 1 odgrywać nie mogły, bo mutacje w regionie kodującym genu nie wpływają na uwalnianie (syntezę) enzymu. W tej sytuacji wprowadzona poprawka nie naprawiła sytuacji istniejącej już w dacie zgłoszenia, a przykłady wykonania nie stanowią poparcia dla tak zdefiniowanego zakresu ochrony. Dodatkową poprawką, nie znajdującą jakiegokolwiek poparcia w treści pierwotnego opisu, było wprowadzenie do treści zastrz. 1 cechy "przy czym DNA wykazuje dużą produktywność lizyny". DNA nie wykazuje produktywności lizyny, jest to gen kodujący enzym AKIII, który także nie wykazuje produktywności lizyny. Taką produktywność wykazuje dopiero mikroorganizm. Tymczasem organ nie wziął powyższych argumentów pod uwagę.

Skarżący przywołali fragment, opinii prof. E. B.: "jeśli chodzi o określenie "przy czym DNA wykazuje dużą produktywność lizyny", to w Opinii [...] jej autorzy uznali je za "nieprecyzyjne ", co skarżący uznali bezsensowne. Próba przypisania mu znaczenia "szczep bakteryjny, zawierający laki DNA" (str. 4, ostatni akapit) jest chybiona, gdyż zastrzeżenie nr 1 dotyczy DNA, a nie szczepu bakteryjnego".

Odnosząc się do przywołanej powyżej kwestii skarżący zaznaczyli, że organ zignorował ją i powtórzył bezkrytycznie za ekspertami uczestnika, że "większość zarzutów stawianych przez wnioskodawcę dotyczy formy semantycznej zastrzeżeń patentowych". Tym samym organ pozostawił poza swymi rozważaniami nie tylko twierdzenia skarżących i ich eksperta oraz stwierdzenia ekspertów uczestnika, ale i treść samego opisu, w którym mutacje z zastrz. 1 zadeklarowano jako wpływające na syntezę AKIII. Co więcej, organ pozostawił poza swymi rozważaniami replikę skarżących na próbę przypisania określeniu "uwalnianie AKIII" znaczenia "uwalnianie AKIII od blokowania jego aktywności czy uwalnianie AKIII spod kontroli mechanizmu hamowania przez sprzężenie zwrotne". Organ nie tylko całkowicie zignorował analizę literalnej treści zastrz. 1 i proponowanej przez uczestnika nadinterpretacji tej treści, ale także nie podał z jakich względów nie podzielił poglądu skarżącego. Próbując dowieść swej racji uczestnik podkreślił, iż:

"...w normalnej bakterii: "uwolnienie AKIII od blokowania jego aktywności" jest hamowane - gdyż działa mechanizm hamowania lizyną przez sprzężenie zwrotne".

Skarżący wykazali, że twierdzenie uczestnika jest z gruntu fałszywe z następujących względów:

1) W "normalnej bakterii", czyli w niezmutowanym mikroorganizmie aktywność AKIII jest blokowana przez hamowanie tego enzymu lizyną (czyli "hamowanie zwrotne") i nie występuje w nim zjawisko "uwalniania AKIII od blokowania jego aktywności".

2) Skoro w niezmutowanym mikroorganizmie nie ma zjawiska "uwalniania aspartokinazy od blokowania jej aktywności", to nie może też w nim być zjawiska hamowania "uwalnianie AKIII od blokowania jej aktywności".

3) Zatem wprowadzona mutacja nie może znosić zjawiska, które nie istnieje, to jest nie może ona znosić "hamowania uwalniania AKIII od blokowania jego aktywności".

Co więcej, zaproponowana przez uprawnionego interpretacja zastrz. 1 jest sprzeczna z logiką. W myśl tej interpretacji definicja DNA z części przedznamiennej zastrz. 1 - po zastąpieniu słowa "uwalnianie" określeniem "uwalnianie AKIII od blokowania jego aktywności" - miałaby brzmieć następująco: "DNA kodujący aspartokinazę III z bakterii należącej do rodzaju Escherichia i posiadający w regionie kodującym mutację znoszącą hamowanie lizyną przez sprzężenie zwrotne uwalniania AKIII od blokowania jego aktywności". Z treści tak rozumianego zastrz. 1 wynika nadal jednoznacznie, że działaniem, które należy "znieść" (wyeliminować) jest "hamowanie lizyną przez sprzężenie zwrotne". Z treści tego zastrzeżenia wynika także, że owo hamowanie lizyną ma znosić mutacja.

Skarżący podkreślili, że sam uczestnik podnosił wielokrotnie, że zastrz. 1 należy interpretować jako odnoszące się do hamowania enzymu AKIII. Innymi słowy, "hamowaniu lizyną przez sprzężenie zwrotne" podlegać miałaby aktywność enzymu AKIII. Spadkowi tej aktywności miałaby z kolei zapobiegać owa wprowadzona do DNA mutacja. Jednakże, skoro mutacja miałaby zapobiec spadkowi aktywności AKIII - występującemu na skutek blokowania jego aktywności przez lizynę, to de facto właśnie ta mutacja miałaby na celu "uwalnianie AKIII od blokowania jego aktywności".

Tymczasem z zaproponowanej przez uczestnika interpretacji wynika, że rolą mutacji jest "znoszenie hamowania uwalniania AKIII od blokowania jego aktywności". Jest jednak oczywiste, że skoro działanie mutacji to właśnie owo "uwalnianie AKIII od blokowania jego aktywności", to proponowana przez uczestnika interpretacja zastrz. 1 musiałaby oznaczać, że mutację wprowadza się po to, by znosiła hamowanie działania jej samej. Tak więc owa interpretacja jest, w ocenie skarżących, pozbawiona logiki. Bez przedstawienia jakiegokolwiek uchwytnego toku rozumowania organ stwierdził lakonicznie: "Termin "uwalnianie" należaloby interpretować jako uwalnianie AKIII od blokowania jego aktywności czy uwalniania AKIII spod kontroli mechanizmu hamowania przez sprzężenie zwrotne". Następnie zacytował zastrz. 1 i potwierdził stanowisko skarżącego, że: "Tak sformułowane zastrzeżenie może sugerować wpływ ujawnionych mutacji na syntezę enzymu, a nie jego aktywność." Wbrew temu uznał jednak, że: "Czytając treść tego zastrzeżenia fachowiec z tej dziedziny techniki rozumie, że pojawienie się wyrażenia uwalnianie w kontekście zastrzeżenia 1 dotyczy uwalniania białka AKIII od blokowania jego aktywności przez lizynę. Należy przyjąć, że sformułowanie zastrzeżenia 1 może budzić wątpliwości jednak zawarte w nim informacje są zrozumiale dla fachowca a stanowią jedynie skrót myślowy." Tym samym, zdaniem skarżących, organ zaniedbał wyjaśnienia na jakiej podstawie fachowiec miałby zrozumieć budzące wątpliwość sformułowanie sugerujące wpływ ujawnionych mutacji na syntezę enzymu jako dotyczące mutacji wpływających na aktywność tego enzymu. Co więcej, organ, podobnie jak uczestnik, usiłował poszukiwać interpretacji określenia "uwalnianie" w przykładach wykonania, jednak taki tryb dowodzenia swych racji jest niedopuszczalny.

Reasumując, zastrzeżone rozwiązanie jest pomysłem abstrakcyjnym, niemożliwym do zrealizowania, bo gdyby DNA zmutowany tak jak w zastrz. 1 znalazł się w mikroorganizmie produkującym L-lizynę, to wskazane mutacje prowadziłyby do zniesienia hamowania aktywności enzymu AKIII, a nie do zniesienia hamowania uwalniania enzymu AKIII, czyli jego syntezy.

Zatem znawca, przeczytawszy treść zastrzeżenia 1, nie mógłby zrozumieć, w jaki sposób tak zdefiniowane rozwiązanie miałoby być zrealizowane, bo wiedziałby, że mutacje w regionie kodującym DNA nie mogą wpływać na syntezę kodowanego przezeń enzymu. Jest natomiast niezaprzeczalnym faktem, że na tak właśnie zdefiniowane rozwiązanie udzielono patentu, pomimo braku jego stosowalności.

Próba wywodzenia przez organ stosowalności rozwiązania z zastrz. 1 z faktu wymienienia w tytule patentu L-lizyny i L-treoniny, aminokwasów o znanej użyteczności, jest zdaniem skarżącego nadużyciem, skoro aminokwasy te wymienia się w kontekście sposobu, a nie DNA. Użyteczność tych aminokwasów jest ogólnie znana, lecz z tego faktu nie wynika, że owe użyteczne produkty można wytworzyć z użyciem DNA, w którym wskazane mutacje mają wpływać na syntezę enzymu. To nie aminokwasy są zastrzeżonym przedmiotem, lecz DNA, który nie tylko ma kodować enzym, który poprzez mutację w regionie kodującym ma przestać być wrażliwy na hamowanie jego syntezy przez lizynę, lecz także ma sam (ten DNA) produkować lizynę - taki pomysł ewidentnie nie nadaje się do realizacji.

Zdaniem skarżącego także nadużyciem jest próba przypisania przez organ niejasności sformułowania błędom tłumaczenia. Treść opisu zgłoszenia dokonanego w trybie krajowym w języku polskim jest jedynym materiałem źródłowym do rozważań Urzędu, bo nie było to tłumaczenie jakiegokolwiek urzędowego dokumentu w języku obcym, którego treść byłaby Urzędowi znana. Fakt, że do akt zgłoszenia złożono kopię tłumaczenia japońskiego dokumentu pierwszeństwa na język angielski nie czyni treści zgłoszenia dokumentem wtórnym do dokumentu pierwszeństwa. Wręcz przeciwnie, to, że w polskim zgłoszeniu zastrzeżono inne rozwiązanie niż to ujawnione z treści dokumentu pierwszeństwa, może oznaczać jedynie, że Urząd Patentowy RP nie powinien był uznać daty pierwszeństwa.

Zarzut, że sporny patent należałoby uznać za udzielony pomimo braku stosowalności na skutek braku dostatecznego ujawnienia niezbędnych środków technicznych - będący przesłanką do podniesienia braku stosowalności - został postawiony z ostrożności procesowej. Czyli w przypadku, gdyby Urząd Patentowy RP dopuścił nadinterpretację treści zastrz. 1 poprzez uznanie, że to zastrz. 1 dotyczy rozwiązania innego niż to obecnie w nim wskazane czyli, że dotyczy ono nie DNA z mutacją znoszącą hamowanie uwalniania (syntezy) AKIII przez L-lizynę, lecz DNA z mutacją znoszącą hamowanie zwrotne AKIII przez L-lizynę. W zastrz. 1 nie tylko nie podano sekwencji nukleotydowej, ale także nie wskazano jakiejkolwiek sekwencji, a ponadto nie podano tu pochodzenia DNA, to znaczy nie zdefiniowano gatunków bakterii należących do rodzaju Escherichia. Podnoszona przez uczestnika okoliczność, że DNA kodujący AKIII w E.coli jest znany, nie może oznaczać, że zbędne jest podanie jakiejkolwiek definicji tego DNA w zastrzeżeniu go dotyczącym, skoro zastrz. 1 nie jest ograniczone do DNA E.coli.

Podczas syntezy enzymu każda z jego "reszt aminokwasowych" jest kodowana przez "trójkę" kolejnych nukleotydów, zwaną "kodonem". Każda konkretna sekwencja nukleotydowa, złożona z kodonów uszeregowanych w określonej kolejności, koduje jeden określony enzym. Jednakże nie jest to jedyne "źródło" tego enzymu, gdyż poszczególne aminokwasy tworzące enzym można otrzymać z różnych kodonów i większość aminokwasów może być kodowana przez dwa do sześciu kodonów. Zatem liczba kombinacji nukleotydów, które mogą dać w rezultacie dany enzym jest nieograniczona. Skoro enzym AKIII zawiera aż 449 aminokwasów, może być on kodowany przez niewyobrażalnie dużą liczbę sekwencji nukleotydowych.

Skarżący podnieśli, że na ostatniej stronie uzasadnienia zaskarżonej decyzji organ omówił fragment Opinii prof. E. B., w którym wskazywała ona na brak zdefiniowania w zastrz. 1 kodonów, które dałyby wskazane mutacje w białku, oraz brak przedstawienia jakiejkolwiek sekwencji aminokwasowej. Organ odrzucił to stwierdzenie, twierdząc, że z tą opinią nie można się zgodzić "albowiem dla fachowca termin "uwalnianie" należy interpretować jako uwalnianie AKIII od blokowania jego aktywności czyli uwalnianie AKIII spod kontroli mechanizmu hamowania przez sprzężenie zwrotne". Zdaniem skarżących jest oczywiste, że te dwie kwestie nie mają ze sobą nic wspólnego.

Jednocześnie Urząd w nieuprawniony sposób przypisał ekspertowi skarżących twierdzenie, że sekwencja aminokwasowa została przedstawiona w opisie, wbrew rzeczywistej treści Opinii, w której prof. B. wskazała, że zawarta w opisie sekwencja nie ma numeru i opisu, a zatem nie ma podstaw do jej wskazywania w kontekście treści zastrz. 1.

W zakresie zarzutu braku nieoczywistości, skarżący zaznaczyli, że w pełni zdawali sobie sprawę, że zarzut braku stosowalności z powodu nieprawidłowo zdefiniowanego rozwiązania niejako pozbawiał ich możliwości postawienia zarzutu braku nieoczywistości. Przyjmuje się w orzecznictwie, że nie można dokonać porównania takiego nieprawidłowo zdefiniowanego rozwiązania z rozwiązaniami znanymi ze stanu techniki, bo gdy nie istnieje możliwość ustalenia ogółu cech technicznych składających się na zastrzeżone rozwiązanie, to nie wiadomo jakie cechy miałyby być przedmiotem takiego porównania. Skarżący mieli jednak na względzie, że organ może nie podzielić ich stanowiska w kwestii braku stosowalności i uznać, że ostatecznie zastrzeżone rozwiązanie należy rozumieć tak, jak chce tego uczestnik. To właśnie na taki przypadek - który zaistniał - skarżący wysunęli zarzut braku nieoczywistości.

Z tego względu uznali, że nie było niespójności między zarzutem braku stosowalności i zarzutem braku nieoczywistości, a tymczasem w uzasadnieniu każdej z zaskarżonych decyzji organ w ogóle nie odniósł się do ich argumentów w kwestii nieoczywistości, pomimo, że wywodzili ten zarzut z konkretnych danych ujawnionych w stanie techniki (opisy PL [...] i EP [...]), a stanowisko to było zgodne z poglądem wyrażonym przez EPO w odniesieniu do opisu zgłoszenia EP [...], na przedmiot którego nie udzielił patentu. Miało to w niniejszej sprawie istotne znaczenia, gdyż w zgłoszeniu EP [...] DNA zastrzeżono tak, jak chciałby wyinterpretować treść zastrz. 1 ze spornego patentu uczestnik, to znaczy wskazano, że mutacje znoszą hamowanie zwrotne enzymu AKIII (a nie jego syntezy, jak w spornym patencie).

Skarżący podkreślili, że w dacie pierwszeństwa spornego patentu dla znawcy było oczywiste, że możliwe jest otrzymanie zmutowanych genów kodujących AKIII o zniesionej wrażliwości na hamowanie zwrotne L-lizyną oraz, że można to uzyskać zarówno dzięki pojedynczym mutacjom punk owym w regionie kodującym, jak i dzięki mutacjom wielokrotnym. Skoro pomysł uniewrażliwiania aspartokinazy III na hamowanie zwrotne lizyną istniał, a nawet był realizowany w praktyce przed datą pierwszeństwa spornego patentu, to poszukiwanie innych mutacji DNA, które dałyby identyczny efekt - zniesienie hamowania AKIII L-lizyną - nie wymagało już jakiegokolwiek wkładu wynalazczego, a jedynie biegłości laboranta. Do takich samych wniosków doszedł EPO, odmówiwszy udzielenia patentu na zgłoszenie EP [...], które byłoby ekwiwalentem zgłoszenia, na które udzielono spornego patentu, gdyby nie fakt odmiennie sformułowanego zakresu ochrony.

Skarżący podnieśli, że w toku postępowania przed organem zwrócili uwagę na że patent PL [...] został udzielony z naruszeniem przepisu art. 37 ust. 1 i 2 pwp, gdyż organ dopuścił do wprowadzenia uzupełnień i poprawek, które wykroczyły poza to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w opisie wynalazku w dniu dokonania zgłoszenia. W konsekwencji doszło do udzielenia patentu, pomimo że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagań do uzyskania patentu, bo wprowadzenie do zastrz. 1 cechy zwerbalizowanej jako "przy czym DNA wykazuje dużą produktywność lizyny", sprzecznej z wiedzą fachową i niemożliwej do zrealizowania w praktyce - gdyż DNA nie produkuje lizyny - doprowadziło do pogłębienia braku stosowalności tak zdefiniowanego rozwiązania. Organ natomiast nie rozważył tej kwestii w swojej decyzji, gdyż a priori odmówił uznania art. 37 ust. 1 i 2 pwp za podstawę unieważnienia patentu i ograniczył się do wskazania, iż jest to przepis proceduralny i jako taki nie może być podstawą unieważnienia patentu. Organ ograniczył zakres pojęcia "ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu do "wymogów zdolności patentowej" wymienionych w art. 10 uow, a powołując się na wybrane orzecznictwo, automatycznie utożsamił zaistniałą sytuację, tj. niedopuszczalną zmianę istoty zastrzeganego rozwiązania skutkującą zmianą w zakresie materialnej realizacji wynalazku, z "kwestią naruszenia procedury, nie zaś sfery ustawowych warunków udzielenia patentu" - i na tej podstawie odmówił rozpatrzenia powołanego zarzutu naruszenia art. 37 pwp w postępowaniu spornym.

W tym kontekście skarżący podnieśli, że bezkrytyczne przyjęcie przez organ, że przepis art. 37 p.w.p. nie może być zakwalifikowany do ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu i to z tego tylko powodu, że ma on charakter czysto proceduralny, było błędne, a tryb dowodzenia racji organu jest niedopuszczalny jako sprzeczny z zasadami przekonywania i budzenia zaufania. Jest bowiem ewidentne, że w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji pominięto niżej wskazane okoliczności faktyczne przesądzające o wadze uchybienia zaakceptowanego przez organ w trakcie postępowania zgłoszeniowego, a także niżej wskazane uwarunkowania prawne, które organ powinien był wziąć pod uwagę. Bezspornym jest, że opis wynalazku i zawarte w nim jego ujawnienie mają decydujące znaczenie przy ocenie zgłoszenia. Opis wynalazku powinien ujawniać istotę wynalazku i to na tyle jasno i wyczerpująco, aby specjaliści z danej dziedziny techniki byli w stanie zrealizować wynalazek (por. m.in. wyrok WSA z 17.12.2008 r., VI SA/Wa 2211/07).

Organ wyraził ponadto, w ocenie skarżących spółek, kontrowersyjny i niezgodny z przepisami prawa pogląd, że w postępowaniu spornym organ rozstrzyga jedynie co do ewentualnego niespełnienia wymogów zdolności patentowej rozwiązań, a więc ocenia czy wynalazek stanowi nowe rozwiązanie techniczne, posiadające odpowiedni poziom wynalazczy (nieoczywistość) i nadające się do stosowania. Tymczasem z treści przepisu art. 89 ust. 1 pwp wynika, że patent może być unieważniony, gdy nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu i w takim zakresie organ jest uprawniony do rozstrzygania na mocy art. 255 ust. 1 pkt 1 pwp.

Mając na uwadze, że organ de facto utożsamił pojęcie "ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu" z pojęciem "wymogi zdolności patentowej", skarżący wskazali na bezzasadność takiego działania, które doprowadziło do błędnego uznania, że spełnienia wymogów określonych przepisem art. 37 pwp nie można zaliczyć do sfery ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu. Zarzut naruszenia art. 37 pwp (jak również art. 30 uow) nie jest zarzutem czysto formalnym (procesowym), lecz zarzutem materialnym (merytorycznym), gdy dotyczy on przedmiotu postępowania, to jest materialnego wymiaru chronionego rozwiązania. Zatem na przepis art. 37 należy spojrzeć jako na przepis o charakterze mieszanym : materialno-proceduralnym. Jako taki mieści się on w użytym w art. 89 pwp ustawowym pojęciu "braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu", a tym samym stanowi samodzielną podstawę do unieważnienia udzielonego patentu, nawet gdy nie przekłada się na ustawowe przesłanki zdolności patentowej wynalazku.

V.

W ramach odpowiedzi na skargę złożonej w stosunku do każdej ze skarg, Urząd Patentowy RP wniósł o ich oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonych decyzji. Uznał, że upatrywanie braku ujawnienia wynalazku poprzez w niejasną redakcję zastrz.1 jest nieuzasadnione. Przepisy art.10 uow; art.24 p.w.p. i art.27 p.w.p. mówiące o wymogu przemysłowego stosowania nie nakładają obowiązku oceny stosowalności w oparciu o treść zastrzeżeń patentowych, lecz wskazują, że stosowalność winna być oceniana w oparciu o całościowe ujawnienie wynalazku. Wynalazki biotechnologiczne są opracowywane przez specjalistów w tej dziedzinie i dla specjalistów w tej dziedzinie. Często jest to język hermetyczny, który nawet biotechnolodzy nie zajmujący się na co dzień daną dziedziną biotechnologii, muszą poznać i zrozumieć. Dlatego też język , terminologia, skróty, o których pisze Urząd Patentowy RP, mogą być dla odbiorców niezwiązanych z tą dziedziną niezrozumiałe i niejasne

VI.

W pismach procesowym z dnia [...] maja 2013 r. uczestnik postępowania - spółka A. Co., Inc. z siedzibą w T., Japonia, wniósł o oddalenie skarg, jako niezasadnych. W uzasadnieniu uczestnik postępowania stwierdził, że nie jest prawdą, że organ dokonał rozstrzygnięcia z pominięciem analizy cechy odnoszącej się do DNA wykazującego dużą produktywność lizyny. Zdaniem uczestnika organ wyraźnie wskazał podstawy swojej decyzji wyjaśniając, że dyskutowana cecha została rozpoznana jako cecha funkcjonalna i jako taka jest zrozumiała dla specjalisty, i dopuszczalna przy definiowaniu zastrzeżenia dotyczącego DNA. Definicja DNA podana przez skarżących dokładnie odpowiada treści sformułowania w zastrz. 1: "przy czym DNA wykazuje dużą produktywność lizyny", gdyż określenie przez skarżących DNA jako odpowiedzialnego za wytwarzanie białka jest takim samym skrótem myślowym jak dyskutowane sformułowanie w zastrz. 1. DNA, bowiem nie jest "odpowiedzialny za wytwarzanie białka". DNA jest nośnikiem informacji genetycznej, która jest odczytywana przez skomplikowane układy białkowe komórki. Tak odczytana informacja jest następnie przepisywana z DNA na mRNA, które stanowi matrycę dla syntezy białek w komórce. Dopiero gdy mRNA połączy się z rybosomami i uruchomiony zostanie proces translacji, rozpoczyna się wytwarzanie białka. Jest to oczywiste i zrozumiałe dla każdego specjalisty, podobnie jak zrozumiałe jest sformułowanie w zastrz. 1 dotyczącym DNA wykazującego dużą produktywność lizyny. Przytoczona cecha produktywności lizyny nie wpływa na zakres ochrony wyznaczony przez zastrz. 1, gdyż jest to cecha wynikowa, a zakres ochrony określony jest środkami technicznymi. W przypadku przedmiotowego patentu środkami technicznymi są konkretne mutacje w znanym genie.

Potwierdzenie faktu, że Urząd Patentowy ogólnie akceptuje definiowanie cząsteczki DNA poprzez białko przez nie kodowane potwierdzają bardzo liczne patenty udzielone na takie rozwiązania. Ponadto, w przypadku znanego genu kodującego znane białko, definiowanie mutacji poprzez wskazanie pozycji reszt aminokwasowych w białku, a nie kodonów w genie, jest ogólnie przyjętym sposobem.

Uczestnik wskazał na brak spójności w stawianych przez skarżących zarzutach. Skoro jak twierdzą skarżący za opinią prof. B.: "Budowa tego DNA jest niemożliwa do określenia na podstawie treści zastrzeżenia 1", to całkowicie bezpodstawne jest twierdzenie, że przedmiotem rozwiązania jest ten sam gen, który został opisany w zgłoszeniu EP [...], czy patencie PL [...]. W świetle zarzutu dotyczącego braku ujawnienia cząsteczki DNA według PL [...], jednoczesne twierdzenie, że realizacja rozwiązania według zastrz. 1 wymagała jedynie biegłości laboranta jest niespójne. Zarówno w uzasadnieniu wszystkich skarg, jak i podczas całego postępowania spornego przed Urzędem Patentowym skarżący bezskutecznie próbują wykazać niezwykły stopień skomplikowania istoty wynalazku oraz brak ujawnienia na podstawie analizy semantycznej zastrzeżeń i opisu. Tymczasem, zdaniem uczestnika, istota wynalazku jest prosta i zrozumiała dla każdego specjalisty. Wykazał, że różnice pomiędzy sekwencjami aminokwasowymi enzymu AKIII pochodzących z różnych gatunków bakterii z rodzaju Escherichia są niewielkie (załącznik do pisma z dn. [...]. 11.2011 r.). Dla każdego specjalisty będzie oczywiste, że analogiczne różnice wystąpią pomiędzy sekwencjami genów kodujących te sekwencje aminokwasowe. Wniosków opartych na ogólnej wiedzy każdego specjalisty w dacie pierwszeństwa nie można nazwać bezkrytycznymi, a jedynie wynikającymi wprost z dziedziny, do której należy wynalazek. Przedstawia to opinia prof. B. i prof. H., na którą w decyzji powołał się organ.

Uczestnik wskazał nadto, że wynalazek PL [...] opiera się stricte na modyfikacji enzymu AKIII, więc najistotniejszym środkiem technicznym jest mutacja w genie dla AKIII. Fakt, że w zastrzeżeniu 4 nie podano informacji o DDPS nie neguje możliwości stosowania wynalazku ani uzyskania powtarzalnego rezultatu. Z treści zastrzeżeń wynika, że należy stosować szczepy nadprodukujące aminokwasy. Takim szczepem może być na przykład szczep ze zmutowanym DDPS, ale nie jest to ograniczenie.

Z kolei w odniesieniu do zarzutu "wykreowania efektu synergistycznego", uczestnik wskazał, że efekt synergistyczny nie mógł być wykreowany podczas postępowania spornego, ponieważ musi być oparty na faktycznie uzyskanych wynikach. Dlatego nie "wymyślił", jak sugerują skarżący, nowego "efektu", lecz jedynie broniąc się przed zarzutami, opierając się na danych zamieszczonych w opisie, wykazał niespodziewany efekt synergistyczny uzyskany dzięki rozwiązaniu według PL [...].

Odnośnie kwestii oceny charakteru art. 37 p.w.p. uczestnik podkreślił, że zarówno w nauce prawa jak i w orzecznictwie nie wyróżniono pojęcia proceduralno-materialnego charakteru przepisu prawa. Przepis prawa może mieć jedynie charakter materialny lub proceduralny.

Uczestnik zaznaczył, że żaden z argumentów skarżących nie uzasadnia zarzutu braku stosowalności, gdyż odnosi się tylko i wyłącznie do treści i redakcji zastrzeżeń patentowych.

W ocenie uczestnika, zarzuty skarżących nie mają uzasadnienia. "Abstrakcyjnej natury rozwiązania" nie popiera bowiem ani opis, ani przykłady wykonania, ani podstawowa wiedza z zakresu biotechnologii. to celowo błędna interpretacja skarżących, niezgodna z logiką i wiedzą prowadzi do konkluzji, że rozwiązania nie da się zrealizować w praktyce. Celowe przedefiniowanie przedmiotu zastrzeżenia 1 oraz interpretowanie tego zastrzeżenia wbrew jego rzeczywistemu znaczeniu, a także w oderwaniu od opisu wynalazku, a zwłaszcza przykładów wykonania, czyli wbrew wskazaniom art. 63 p.w.p., stanowi nadużycie, które nie może stanowić podstawy do wysunięcia zarzutu braku jasności, a tym bardziej zarzutu braku stosowalności.

W odniesieniu do nieoczywistości (poziomu wynalazczego) uczestnik wskazał, że wynalazek dotyczy nowych mutantów enzymu AKIII zaangażowanego w biosyntezę m.in. lizyny i treoniny. W przypadku enzymów hamowanych przez sprzężenie zwrotne, takich jak AK III, zwykle stosowaną modyfikacją jest zniesienie wrażliwości enzymu na produkt reakcji katalizowanej przez ten enzym, czyli uwolnienie tego enzymu od hamowania zwrotnego przez produkt. Dzięki zniesieniu hamowania enzymów możliwa jest nadprodukcja aminokwasu, jednak nagromadzanie się produktu może doprowadzić do ponownego zahamowania aktywności tych enzymów. W takiej sytuacji potrzebne są nowe modyfikacje, które pozwolą uzyskać coraz mniej wrażliwe mutanty enzymów. Znoszenie kolejnych barier w produkcji aminokwasów ma niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju wydajniejszych technik produkcji. Twórcy rozwiązania PL [...] widząc potrzebę wytworzenia lepszych mutantów postanowili zastosować znacznie surowsze warunki izolacji mutantów niż dotychczas stosowane w stanie techniki, zatem przedmiotowy patent jest kolejnym etapem w doskonaleniu technik złożonego i wieloetapowego procesu produkcji lizyny lub treoniny w stosunku do stanu techniki.

Efekt techniczny rozwiązań według PL [...] obejmuje zarówno efekt synergistyczny nowych kombinacji znanych mutacji AK III, jak i nieoczekiwany efekt nowych mutacji AK III polegający na zniesieniu hamowania zwrotnego lizyną nawet w wysokich stężeniach lizyny, a także uzyskany w wyniku tego wzrost produktywności lizyny i treoniny. Zwiększenie produktywności lizyny/treoniny jest powtarzalne bez względu na zastosowany mikroorganizm, co wyraźnie wynika z tabel zamieszczonych w opisie patentowym. Mutacje będące przedmiotem rozwiązania według PL [...] zapewniały najwyższy wzrost produktywności lizyny ze wszystkich przedstawić nych w opisie wynalazku, w wyniku wysokiego zniesienia hamowania zwrotnego.

VII.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) w związku z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sądowa kontrola działalności administracji publicznej zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., sprawowana jest w oparciu o kryterium zgodności z prawem. W wyniku takiej kontroli decyzja może zostać uchylona w razie stwierdzenia, że naruszono przepisy prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy lub doszło do takiego naruszenia przepisów prawa procesowego, które mogłoby w istotny sposób wpłynąć na wynik sprawy, ewentualnie w razie wystąpienia okoliczności mogących być podstawą wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a)-c) i pkt 2 p.p.s.a.).

Sąd orzekał w granicach sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną – art. 134 § 1 p.p.s.a. i stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie, chociaż nie ze wszystkimi jej zarzutami należy się zgodzić. Niemniej jednak zaskarżone decyzje naruszają przepisy prawa procesowego w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy, co w świetle art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. skutkuje jej uchyleniem.

1.

Przedmiotem kontroli WSA są skargi w sprawach oznaczonych sygnaturami akt kolejno: VI SA/Wa 85/13, VI SA/Wa 86/13, VI SA/Wa 87/13 i VI SA/Wa 88/13 na wydane przez Urząd Patentowy RP w dniu [...] stycznia 2012 r. decyzje oznaczone kolejnymi numerami: Sp. [...], Sp. [...], Sp. [...] i Sp. [...], a oddalające ich, tej samej treści wnioski o unieważnienie patentu biotechnologicznego nr PL [...] na wynalazek pt. "[...] " - udzielonego na rzecz A. CO., Inc., z siedzibą w T., Japonia, które zostały przez Sad połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygn. akt VI SA/Wa 85/13.

Poza sporem pozostają ustalenia Urzędu Patentowego, że zgłoszenie obejmujące przedmiotowy wynalazek zostało dokonane w dacie [...] października 1997 r., a zatem pod rządami ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, zaś 22 sierpnia 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 315 ust.3 p.w.p. ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepis art. 37 ust. 2.

Sporny patent nr PL [...] na wynalazek pt. "[...] " udzielony został na rzecz A. CO., Inc., z siedzibą w T. decyzją z dnia [...] marca 2006 r. Sprawy będące przedmiotem postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP, w tym postępowania o unieważnienie patentu (vide: art. 255 pkt 1 p.w.p.) wszczęte pod rządami ustawy - Prawo własności przemysłowej, toczą się według jej przepisów.

Organ zatem prawidłowo przyjął, że podstawą prawną zaskarżonej decyzji był przepis art. 89 p.w.p. Przepis ten stanowi, że patent może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.

2.

W wypadku wniosku o unieważnienie patentu Urząd Patentowy w pierwszej kolejności powinien zbadać, czy wnioskodawca ma interes prawny w żądaniu unieważnienia patentu. W rozpatrywanej sprawie Urząd przyjął, że wnioskodawcy mają interes prawny w żądaniu unieważnienia patentu i zdaniem Sądu, wyprowadzony przez organ wniosek jest prawidłowy. Wnioskodawcy legitymują się interesem prawnym do zainicjowania postępowania o unieważnienie kwestionowanego prawa do spornego patentu nr PL [...] i okoliczność ta nie była kwestionowana. Niemniej jednak jest to przesłanka wyprzedzająca badanie podstaw unieważnienia prawa ochronnego z wynalazku. Jeżeli wnioskodawcą o unieważnienie patentu jest przedsiębiorca, to interpretacji pojęcia interesu prawnego należy dokonywać z uwzględnieniem zasad prowadzenia działalności gospodarczej zawartych w porządku prawnym regulującym sferę takiej działalności. Należy mieć na uwadze, konstytucyjną zasadę swobody rynkowej działalności gospodarczej, statuowaną w art. 20 Konstytucji RP, który stanowi, że społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na wolności działalności gospodarczej (por. wyroki NSA z dnia : 23 września 2004 r. GSK 683/04, 24 stycznia 2005 r. GSK 1087/04 niepubl.) Taką konstytucyjną zasadę konkretyzują obowiązujące w dacie wydania zaskarżonej decyzji art. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, a obecnie art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej.

Niewątpliwie interes prawny do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie patentu ma konkurent uprawnionego z patentu, który chce stosować taką technologię, jak opisana w dokumencie patentowym. W rozpatrywanej sprawie z taką sytuacją mamy do czynienia, albowiem wnioskodawcy podnosili, że uprawniony w oparciu o sporne prawo wystąpił przeciwko wnioskodawcy do Sądu Okręgowego w [...][...] Wydział Gospodarczy z pozwem o zaniechanie naruszenia m.in. spornego patentu. Urząd Patentowy RP prawidłowo zatem wywiódł interes prawny po stronie wnioskodawców z istnienia sporów sądowych pomiędzy stronami.

3.

Przechodząc do kontroli prawidłowości badania przez organ zarzutu wnioskodawców, czy nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, na wstępie należy wyeliminować zarzut skarżących "rażącego naruszenia przepisu o charakterze materialno-proceduralnym, tj. przepisu art. 37 p.w.p." poprzez jego błędne zastosowanie będące wynikiem przyjęcia, że przepis ten ma charakter wyłącznie proceduralny i błędnego uznania, że nie może on być podstawą unieważnienia patentu na podstawie art. 89 p.w.p. oraz "rażącego naruszenia przepisu art. 37 p.w.p. w związku z art. 316 ust. 4 p.w.p.", poprzez utrzymanie w mocy prawa na rozwiązanie, którego istota została po dacie zgłoszenia zmieniona tak, że doszło do niedopuszczalnej zmiany w zakresie materialnej realizacji wynalazku, to jest przez wprowadzenie do zastrz. 1 dotyczącego DNA cechy zwerbalizowanej jako "przy czym DNA wykazuje dużą produktywność lizyny", sprzecznej z wiedzą fachową i niemożliwej do zrealizowania w praktyce, gdyż DNA nie produkuje lizyny.

Sąd w pełni zgadza się z argumentacją Urzędu Patentowego i cytowanym na poparcie tego stanowiska orzecznictwem, że przepis art. 37 ust. 1 i 2 p.w.p. powiązany przez skarżące spółki z art. 89 p.w.p. nie odnosi się do ustawowych warunków ochrony i nie może przesądzać o unieważnieniu spornego patentu, bowiem reguluje on kwestie proceduralne na etapie postępowania o udzieleniu patentu. Zgodnie z art. 37 ust. 1 p.w.p., do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może, z zastrzeżeniem ust. 2, wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione, w dniu dokonania zgłoszenia, jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. W myśl ust. 2, zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu i przy zachowaniu ograniczenia określonego w ust. 1. Stosownie do treści art. 37 ust. 3 p.w.p., w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, a także w każdym innym przypadku, gdy w toku postępowania nastąpi zmiana zakresu żądanej ochrony, zgłaszający obowiązany jest do nadesłania odpowiednio zmienionego skrótu opisu wynalazku. Powołany przepis został zamieszczony w rozdziale 2 ("Zgłoszenie wynalazku").

Art. 89 ust. 1 p.w.p. przewiduje natomiast, że patent może być unieważniony w przypadku wykazania, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.

Sąd w składzie orzekającym stoi zatem także na stanowisku, że do unieważnienia w postępowaniu spornym prawa wyłącznego z rejestracji patentu konieczne jest wykazanie niespełnienia warunków materialnych, natomiast nie obejmuje ich art. 37 p.w.p., który stanowi o procedurze zgłoszenia wynalazku. Niedopuszczalne byłoby zatem unieważnienie prawa na podstawie art. 37 p.w.p. Pogląd ten jest utrwalony w orzecznictwie. Dodatkowo, w ślad za powołanym przez Urząd Patentowy wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2007 r. II GSK 114/ 06, można także powołać pogląd zawarty w wyroku z dnia 21 września 2012 r. NSA (sygn. akt II GSK 1490/11) wskazujący, że "w ustawie - Prawo własności przemysłowej brak jest przepisu pozwalającego Urzędowi Patentowemu, działającemu w ramach postępowania spornego, na przeprowadzenie kontroli postępowania zgłoszeniowego lub badawczego, w tym badania prawidłowości dokumentacji zgłoszeniowej związanej z tym postępowaniem" (teza 2). "Niedopuszczalne jest unieważnienie patentu w drodze wniesienia sprzeciwu w trybie art. 246-247 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 117 ze zm.; dalej jako p.w.p.) w oparciu o zarzuty naruszenia przepisów postępowania dotyczące poprawek i uzupełnień dokumentacji zgłoszeniowej dokonywanych na etapie postępowania zgłoszeniowego i rejestrowego. Podstawami materialnoprawnymi uwzględnienia sprzeciwu przez Urząd Patentowy może być jedynie wykazanie przez osobę wnoszącą sprzeciw niespełnienia przez wynalazek ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu stosownie do art. 89 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 246 ust. 2 p.w.p." Oznacza to, że zarzut skarżących spółek w tym zakresie nie mógł być uwzględniony.

4.

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w przepisie art. 256 ust. 1 p.w.p. do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Co do zasady zatem, kwestia posiadania lub nie posiadania przez wynalazek zdolności patentowej zawiera się w ustaleniach faktycznych. Przepisem stanowiącym podstawę do oceny zdolności ochronnej (patentowej) spornego wynalazku PL [...] jest art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. Stanowi on, że wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, niewynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania. Oznacza to, że wynalazek podlegający opatentowaniu powinien:

- posiadać przymiot nowości o charakterze technicznym,

- posiadać poziom wynalazczy (nieoczywistość rozwiązania), a także

- nadawać się do zastosowania w określonej dziedzinie techniki

przy czym, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o wynalazczości, opis wynalazku musi ujawniać jego istotę.

Przedmiotowy wynalazek dotyczy dziedziny mikrobiologii przemysłowej. Jego przedmiotem jest DNA kodujący aspartokinazę III (enzym jednofunkcyjny kodowany przez gen lysC) z bakterii należących do rodzaju Escherichia i posiadający w regionie kodującym mutację znoszącą hamowanie zwrotne uwalniania aspartokinazy III przez lizynę charakteryzujący się wymienionymi w części znamiennej rodzajami mutacji

Kwestią podlegającą rozstrzygnięciu była odpowiedź, czy udzielony na rzecz japońskiej spółki A. CO., Inc., z siedzibą w T., jako uprawnionej, a zanegowany przez skarżące spółki C. Co. Ltd. z siedzibą w C., C. Co. Ltd. z siedzibą w C., B. Limited H. i G. Limited z siedzibą w G. – jako wnioskodawców - wynalazek pt. "[...] " - spełnia kryterium dostatecznego ujawnienia w zastrzeżeniach patentowych i opisie - w stopniu wystarczającym do jego zrealizowania. W konsekwencji zarzut braku stosowalności stanowi koronny argument wniosków skarżących o unieważnienie i pism składanych w toku postępowania. Wnioskodawcy uważają, że rozwiązania są niekompletne i niejasne, zatem nie można ich zrealizować w praktyce, są niemożliwe do odtworzenia i abstrakcyjne, bo nie znajdują poparcia w opisie.

Nadto, z ostrożności procesowej - w przypadku nieuwzględnienia tego zarzutu - wnioskodawcy podnieśli zarzut oczywistości przedmiotowego wynalazku, dotyczącego nowych mutantów enzymu AK III zaangażowanego w biosyntezę m.in. lizyny i treoniny, aminokwasów szeroko stosowanych w przemyśle, np. jako dodatek do żywności i do produkcji pasz zwierzęcych. Zdaniem skarżących, mutacje w regionie kodującym DNA zdefiniowane w zastrzeżeniu 1 patentu PL [...] były w dacie pierwszeństwa oczywistym dla znawcy rozwiązaniem problemu wrażliwości aspartokinazy III na jej hamowanie zwrotne przez lizynę, problemu znanego już ze stanu techniki w patentach EP [...]; PL [...] i EP [...].

Uprawniony przyznał, że stosowalność wynalazku powinna być oceniana w oparciu o jego całościowe ujawnienie i w rozumieniu patentowym sprowadza się do jego użyteczności, możliwości odtworzenia i wykorzystania w działalności przemysłowej. Podkreślał jednakże, że o tym nie decyduje treść zastrzeżeń, ale czy wynalazek nadaje się do przemysłowego zastosowania. Powołał się na literaturę, orzecznictwo i aktualne uregulowanie art. 93(2) ust. 2 p.w.p., który został przeniesiony z art. 5 ust. 3 dyrektywy 98/44/WE. Obszernie wyjaśniał użyteczność wynalazku w działalności przemysłowej, brak sprzeczności pomiędzy częścią przedznamienną i znamienną zastrzeżeń. Zarzucił, że wnioskodawcom nie udało się wykazać ani bezużyteczności wynalazku, ani braku stosowalności, a spór sprowadza się do kwestii semantycznych, a nie merytorycznych. Wskazywał, że wynalazek dotyczy nowych mutantów enzymu AKIII zaangażowanego w biosyntezę aminokwasów m.in. lizyny i treoniny i jest kolejnym etapem w doskonaleniu technik złożonego i wieloetapowego procesu produkcji lizyny lub treoniny w stosunku do stanu techniki.

Mając na uwadze powyższe, sporne stanowiska stron, organ winien w szczególności mieć na uwadze przepis stanowiący podstawę do oceny zdolności ochronnej (patentowej) spornego wynalazku PL [...] - to jest art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. Oznacza to, że zastosowanie art. 10 uow - na gruncie niniejszej sprawy - musi uwzględniać, że stosowalność wynalazku, zarówno w kontekście wskazania użyteczności jak i w kontekście możliwości jego odtworzenia, musi wynikać z jego ujawnienia w dacie zgłoszenia, bowiem kryteria oceny stosowalności są zawsze takie same.

Należy przyznać, że Urząd Patentowy bardzo drobiazgowo przedstawił w zaskarżonej decyzji stanowiska obu stron. Ostatecznie jednak, zarzuty wnioskodawców do zastrzeżenia 1 sprowadził - podzielając stanowisko uprawnionego – do jednego, że niejasne, niejednoznacznie sformułowane zastrzeżenie skutkuje abstrakcyjnym i niemożliwym do odtworzenia rozwiązaniem. Zarzut ten ocenił w kategoriach wymogów formułowania zastrzeżeń jakie określa art. 33 ust. 3 p.w.p., a nie w kategoriach podstaw do unieważnienia patentu.

Należy przyznać, że w świetle przepisu art. 33 ust. 1 p.w.p., opis wynalazku powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić. Opis powinien m.in. przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, a także przykład lub przykłady realizacji bądź stosowania danego wynalazku. Ponadto, zastrzeżenia patentowe powinny być w całości poparte opisem wynalazku i określać w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej (art. 33 ust. 3 cyt. ustawy). Z kolei przepis art. 63 ust. 2 p.w.p. stanowi, że zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

Niewątpliwie wymienione przepisy określają aktualnie obowiązujące procedury zgłoszeniowe, jednakże wynika z nich, że funkcją zastrzeżeń patentowych jest definiowanie wynalazku jako przedmiotu żądania ochrony prawnej – po złożeniu zgłoszenia, a następnie - po udzieleniu patentu, jako przedmiotu udzielonego wyłącznego prawa korzystania [B. Czachórska-Jones (w:) System prawa własności intelektualnej, tom III. Prawo wynalazcze, Ossolineum 1990, s. 257].

O ile więc sam wynalazek wyraża pewną ogólną zasadę postępowania, to ustalenie zakresu przedmiotowego - przysługującej uprawnionemu wyłączności - następuje zawsze na podstawie tekstu opisującego ów wynalazek. Art. 33 ust. 3 p.w.p. potwierdza zatem, że zakres przedmiotowy patentu, a co się z tym łączy - zakres ochrony prawnej, określają zastrzeżenia patentowe.

Dlatego należy uznać, że to opis wynalazku ma ujawniać jego istotę, a w toku badania merytorycznego następuje sprawdzenie, czy złożony opis spełnia m.in. warunek dostatecznego ujawnienia wynalazku, a część wskazująca na zastrzeżenia patentowe odpowiada rzeczywiście funkcji przewidzianej dla zastrzeżeń.

Kwestia powyższa jest istotna, bowiem zarówno na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, jak i ustawy - Prawo własności przemysłowej, wynalazek powinien być przedstawiony w sposób umożliwiający zrozumienie zarówno postawionego przez twórcę problemu technicznego, jak i rozwiązanie tego problemu. Opis wynalazku powinien przedstawiać (ujawniać) wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić, jak również dokonać rzeczowej analizy porównawczej z dotychczasowym stanem techniki. Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest jednoznaczne zdefiniowanie wynalazku poprzez cechy techniczne, stosowane dla kategorii zastrzeganego rozwiązania tak, aby wynalazek był dostatecznie zrozumiały (tak m.in. A. Pyrża /w:/ Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim i międzynarodowym, pod red. A. Pyrży, wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008, s. 23).

Oznacza to, że celem opisu jest przedstawienie przedmiotu wynalazku na tle stanu techniki w dziedzinie, której wynalazek dotyczy, w sposób na tyle jasny i wyczerpujący, aby możliwe było ustalenie, na czym polega istota wynalazku, warunkująca osiągnięcie zamierzonego rezultatu. W jego opisie należy ujawnić istotę rozwiązania technicznego, stanowiącego przedmiot zgłoszenia wynalazku, tzn. należy wskazać zespół środków technicznych, warunkujący uzyskanie rezultatu, który zamierzył sobie twórca rozwiązania zgłoszonego do Urzędu Patentowego RP.

Należy podkreślić, co wynika z doktryny, że wynalazek musi zawierać, a zgłoszenie ujawniać, wszystkie środki techniczne niezbędne dla jego zastosowania, a więc urzeczywistnienia idei technicznej leżącej u jego podstaw (sprawność techniczna). Nie wystarczy wskazanie koncepcji określonego rozwiązania, albowiem konieczne jest wskazanie wszystkich środków, które należy zastosować, aby osiągnąć zamierzony efekt (tak m.in. P. Kostański /w:/ Prawo własności przemysłowej. Komentarz, (red.) P. Kostański, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 188 i powołane tam orzecznictwo i literatura).

W tej sytuacji należy uznać, że podstawowym warunkiem nadawania się wynalazku do stosowania jest to, aby został on ujawniony w stopniu wystarczającym do jego realizacji. Dokumentacja wynalazku ma ujawniać jego istotę, przez co należy rozumieć przedstawienie wszystkich potrzebnych danych, które pozwoliłyby znawcy dane rozwiązanie zastosować.

W świetle utrwalonego w orzecznictwie poglądu, brak ujawnienia istoty wynalazku w opisie patentowym stanowi nieusuwalną wadę zgłoszenia, która nie może być uzupełniona i uniemożliwia udzielenie patentu. Niezbędnym warunkiem rejestracji zgłoszonego wynalazku jest zatem takie określenie zastrzeżeń patentowych, by stanowiły precyzyjną instrukcję wskazującą na konkretne środki techniczne niezbędne do osiągnięcia założonego, powtarzalnego rezultatu w dowolnych (a nie tylko wyjątkowych) warunkach.

Tych teoretycznych wymogów nie tylko, że nie kwestionuje Urząd Patentowy, ale przeciwnie, wskazuje w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że zastrzeżenia stanowią podstawę zdolności patentowej przedmiotu ochrony i zakreślają zakres przedmiotowy prawa wyłącznego. Przyznaje także, że opis zgłoszenia powinien być jasny i prosty i powinien przedstawiać wynalazek na tle stanu techniki, by możliwe było ustalenie na czym polega jego istota.

Na gruncie niniejszej sprawy - jej istota - sprowadza się do kontroli przez Sąd rozstrzygnięcia pierwszego zagadnienia, czy udzielony na rzecz spółki japońskiej wynalazek został na jasno i precyzyjnie ujawniony w opisie spornego zgłoszenia, czy jest użyteczny (stosowalność), by spełniać ustawowe kryteria konieczne do udzielenia patentu. A przypadku uznania jego ujawnienia i stosowalności zbadania prawidłowości oceny poziomu wynalazczego: braku nieoczywistości.

Należy przy tym zauważyć, że w odniesieniu zarówno do poziomu wynalazczego wynalazku (nieoczywistości rozwiązania, o której mowa w art. 10 ustawy o wynalazczości (oraz w obecnie obowiązującym przepisie art. 26 p.w.p.), czy też jego dostatecznego ujawnienia (art. 26 ustawy o wynalazczości) brak jest obiektywnych, a w szczególności ustawowych kryteriów.

Stwarza to konieczność dokonywania ustaleń faktycznych na okoliczność dostatecznego ujawnienia wynalazku oraz jego poziomu wynalazczego (nieoczywistości) w oparciu o kryteria w dużej mierze subiektywne. W doktrynie przyjmuje się wyraźnie, że należyte ujawnienie zastosowania wynalazku oceniać należy z perspektywy fachowca z danej dziedziny techniki. Jeśli więc, na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu oraz swojej fachowej wiedzy i ogólnie znanych prawideł, będzie on w stanie wynalazek zastosować, można uznać, że sporne rozwiązanie jest zupełne i w tym zakresie należycie ujawnione (vide: P. Kostański /w:/ Prawo własności przemysłowej. Komentarz, s. 190).

W niniejszej sprawie w toku postępowania administracyjnego doszło do sytuacji, w której organ zarówno ustaleń stanu faktycznego, wyprowadzonych zeń wniosków i dokonanej oceny nie przedstawił w sposób możliwy do zaakceptowania z punktu widzenia kontroli sądowoadministracyjnej. Sąd administracyjny nie może zastąpić organu administracji i samodzielnie dokonywać ustaleń faktycznych, ich oceny, w sytuacji, gdy oceny tej nie dokonał uprzednio organ.

Tym samym należy uwzględnić zarzuty skarg, bowiem dokonana przez organ ocena materiału dowodowego poprzedzona została wybiórczą i niepełną oceną zgromadzonego przez Urzędem Patentowym materiału dowodowego. Przyjęta zaś przez Organ ocena jest niejasna:

I tak, ocena organu, że wnioskodawcy nie wykazali, że wynalazek PL [...] nie jest konkretnym rozwiązaniem biotechnologicznym i że specjalista z tej dziedziny nie jest w stanie go odtworzyć - nie do końca znajduje oparcie w materiale dowodowym. Stwierdził bowiem, że zastrzeżenie 1 definiuje przedmiot wynalazku: jest to DNA kodujący aspartokinazę III z bakterii należącej do rodzaju Escherichia i posiadający w regionie kodującym mutację znoszącą hamowanie lizyną przez sprzężenie zwrotne uwalniania aspartokinazy III. Dalej wymienia te mutacje, aby na koniec akapitu stwierdzić, że DNA wykazuje dużą produktywność lizyny.

Należy wskazać na sprzeczność na stronie 21 uzasadnienia, gdzie organ przyznaje, że "sformułowanie zastrzeżenia 1 może budzić wątpliwości", jednak ocenia, że "zawarte w nim informacje są zrozumiałe dla fachowca a stanowią jedynie skrót myślowy".

Urząd Patentowy przyznał, że tak sformułowane zastrzeżenie może sugerować wpływ ujawnionych mutacji na syntezę enzymu, a nie na jego aktywność. Jednakże uznał, że mutacje w regionie kodującym genu lysC skutkujące substytucjami aminokwasów w produkcie tego genu zmieniają strukturę gotowego białka AK III, powodując jego niewrażliwość na hamowanie zwrotne lizyną - "najprawdopodobniej przez brak wiązania lizyny do domeny regulacyjnej białka". Urząd Patentowy uznał, że "czytając treść tego zastrzeżenia fachowiec z tej dziedziny techniki rozumie, że pojawienie się wyrażenia "uwalnianie" w kontekście zastrzeżenia 1 dotyczy uwalniania białka AK III od blokowania jego aktywności przez lizynę". Przyznał jednakże, że "sformułowanie zastrzeżenia 1 może budzić wątpliwości, jednak zawarte w nim informacje są zrozumiałe dla fachowca a stanowią jedynie skrót myślowy".

W ocenie Sądu, niewyjaśnionym i kwestionowanym zagadnieniem, co do którego organ się nie wypowiedział, jest to, czy przedmiotem badania Urzędu Patentowego jest zakres ochrony ze spornego patentu ujęty w dwóch zastrzeżeniach niezależnych i dwóch zależnych, (akapit łączący str. 19 i 20 Decyzji), ponieważ skarżące spółki wskazywały, że przedmiotem spornego patentu są cztery odrębne rozwiązania (dwa w kategorii związek chemiczny, jedno w kategorii mikroorganizm i jedno w kategorii sposób) ujęte w czterech zastrzeżeniach niezależnych. Organ zaniechał wyjaśnienia powyższego, stąd nie można odeprzeć zarzutu skarżących, że przed zaprezentowaniem swego stanowiska organ nie zapoznał się z opisem i treścią zastrzeżeń patentowych .

Nie ulega wątpliwości, że rozpoznając sprawę Urząd Patentowy RP powinien szczegółowo uzasadnić i wyjaśnić dlaczego uznał, że sporny patent PL [...] spełniał przesłanki opatentowania i warunki o których mowa w art. 10 prawa wynalazczego. Organ wprawdzie enigmatycznie powołał się na opinie pracowników naukowych PAN, które wziął pod uwagę, prof. Dr hab. M. H., prof.dr hab. J. B. i prof. Dr hab. A. G., ale nie uzasadnił dlaczego. Co istotne, nie tylko nie wziął pod uwagę, ale i nie uzasadnił dlaczego, opinii prof. E. B. prezentującej poglądy wnioskodawców, które stanowiły podstawę wniosku o unieważnienie. Zaskarżona decyzja w tym zakresie narusza zasady wyrażone w art. 107 § 3 k.p.a. w sposób mogący mieć wpływ na wynik sprawy. Powołane przez strony dowody – opinie specjalistów – pracowników naukowych PAN – zostały skwitowane jednym zdaniem, zarówno jeśli chodzi o dowody uprawnionego jak i dowody skarżących, mimo, że stanowiły dowody przeciwne. Argumentacja w tym zakresie jest nieprzekonywująca. Ponadto, organ lakonicznie odniósł się do treści wniosku o unieważnienie i bardzo skrótowo do opinii prof. E. B., z którą się nie zgodził.

W ocenie Sądu nie wyjaśniono tego w zaskarżonej decyzji, a dopiero w odpowiedzi na skargę organ podjął próbę wyjaśnienia szeregu zarzutów.

W szczególności organ całkowicie pominął szereg merytorycznych zarzutów, opartych na treści konkretnych dokumentów, a przede wszystkim na treści samych zastrzeżeń patentowych i opisu patentu, co ewidentnie doprowadziło do wątpliwości w zakresie prawidłowości ustalenia stanu faktycznego sprawy i ustalenia zakresu ochrony ze spornego patentu. Wskazać należy, że stanowisko uprawnionego, że część ogólna opisu stanowi potwierdzenie, że to mutacje w regionie kodującym, wskazane w części znamiennej zastrz. 1 są mutacjami znoszącymi hamowanie uwalniania aspartokinazy III. Nie może być co do tego żadnej wątpliwości, gdyż, jakkolwiek w opisie nie poprawiono określenia "hamowanie zwrotne" zgodnie z ostateczną treścią zastrz. 1, to w wielu jego miejscach konsekwentnie wskazano, że chodzi o zniesienie hamowania uwalniania enzymu.

Podnieść należy, że z przykładów wykonania zamieszczonych w opisie patentu PL [...] z kolei wyraźnie wynika, że wskazane mutacje znoszą hamowanie zwrotne aspartokinazy III. Organ całkowicie pominął treść pism procesowych skarżących, zawierających szereg istotnych argumentów, popartych dowodami które zignorował. M.in. pominął całkowicie zarzut niedopuszczalności definiowania DNA (czyli genu) bez podania jego pochodzenia i sekwencji, wyłącznie poprzez wskazanie mutacji w produkcie genowym, czyli enzymie kodowanym przez ten gen o nieokreślonej budowie, przedstawiony w oparciu m.in. o treść publikacji UP RP "Poradnik wynalazcy" z 2005 r. i Opinię prof. E. B.

Z naruszeniem art. 107 § 3 k.p.a. organ nie wspomniał o złożeniu przez skarżącego fragmentów z trzech podręczników biotechnologii ("Genetyka molekularna", “Biochemia kwasów nukleinowych" i "Genetyka ogólna i molekularna"), które przeczyły przyjętej przez niego argumentacji uczestnika, że określenie "hamowanie przez sprzężenie zwrotne" może dotyczyć wyłącznie enzymu i nie wspomniał ani słowem o opartych na nich argumentach skarżących.

Także, zdaniem Sądu, stan faktyczny potwierdza, że w przykładach wykonania brak jest poparcia dla zwiększenia produktywności L-treoniny, co jest bardzo istotnym zarzutem braku stosowalności rozwiązań w całym zastrzeżonym zakresie, co organ zignorował.

Ostatecznie, co należy podkreślić, w kwestii zarzutu braku nieoczywistości, organ nie odniósł się także do zarzutu podniesionego w ramach braku nieoczywistości, który był wywiedziony na podstawie faktów opartych na dwóch opisach, PL [...] i EP [...]. Na poparcie swych twierdzeń skarżący przedstawili dokumenty z postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym, który z powodu braku nieoczywistości odmówił udzielenia patentu na rozwiązania ze zgłoszenia EP [...] o tej samej dacie pierwszeństwa, zastrzegającego te same mutacje, co w spornym patencie. Organ błędnie przypisawszy opisowi EP [...] charakter dokumentu ze stanu techniki i nie ustosunkował się do postępowania przed EPO. Tymczasem zarówno w EP [...] (zastrz. 2), jak i w PL [...] (zastrz. 18) zastrzeżono podwójne mutacje w genie kodującym aspartokinazę III i na podstawie wyników badań dla tych mutacji skarżący oparli zarzut braku nieoczywistości, gdyż mikroorganizmy zawierające takie podwójne mutacje charakteryzował znaczny wzrost produktywności. Skarżący nie bez racji podnosili, że identyczne stanowisko w sprawie zgłoszenia EP [...] zajął uprzednio EPO właśnie w oparciu o dane z opisu EP [...].

Należy podnieść, że argumenty organu dotyczące zarzutu braku nieoczywistości zostały wskazane dopiero w odpowiedzi na skargę, która nie może zastąpić decyzji, a tym bardziej konwalidować jej braków.

Należy zwrócić uwagę, że Urząd obszernie przytoczył twierdzenia uczestnika oparte na treści podręcznika "Biochemia" L. Stryera (str. 12-13 Decyzji), ale pominął odparcie argumentów skarżących wywiedzionych ze wskazanych trzech ww. podręcznikach biotechnologii, które zdaniem skarżących ewidentnie przeczą twierdzeniom uczestnika. Szczególnie chodzi o wskazanie, że na poparcie twierdzeń o stosowalności rozwiązań dla wszystkich gatunków Escherichia "Uprawniony, wraz z ostatnim pismem, przedstawił zestawienie, w którym porównano sekwencje genu lysC kodującego AKIII u różnych gatunków bakterii w obrębie rodzaju Escherichia", wobec braku stanowiska względem twierdzeń skarżących, że udowodnili w trakcie rozprawy, że owo zestawienie dotyczyło sekwencji trzech enzymów, a nie kodujących je genów, a zatem nie mogło stanowić dowodu na twierdzenie uczestnika.

Kolejnym przykładem uchybień w ustalaniu stanu faktycznego jest fakt, że organ poświęcił całą stronę zaskarżonej decyzji (str. 13/14 Decyzji) dyskusji o roli enzymu DDPS, bez podania na jaką okoliczność o tym pisze i bez wskazania zarzutu skarżących w tej kwestii.

Nie można także odmówić racji skarżącym, że organ bezkrytycznie przyjął twierdzenie uczestnika, że nieoczywistość rozwiązań wynika z istnienia efektu synergistycznego, z całkowitym pominięciem obszernej argumentacji skarżących i eksperta, prof. E. B., dotyczącej braku wskazania tego efektu w treści opisu i braku jego wykazania dla ponad połowy z zastrzeganych mutacji (w ogóle nie może on wystąpić w przypadku mutacji pojedynczej). Organ całkowicie pozostawił poza swymi rozważaniami argument skarżących (poparty opinią eksperta), że wspólna dla wszystkich mutantów z zastrz. 1 cecha wysokiej produktywności L-lizyny wynosząca "co najmniej 9,5 g/l" - wskazana w trakcie postępowania zgłoszeniowego dla obrony przed zarzutem braku nieoczywistości - nie znalazła poparcia w przykładach wykonania. Organ zaniechał wyjaśnienia, dlaczego to uczynił, a w zamian przyjął bezkrytycznie, że uczestnik wykazał wzrost produktywności L-lizyny i L-treoniny.

To stwierdzenie w stosunku do L-treoniny jest szczególnym uchybieniem, gdyż organ jednocześnie zaniechał odniesienia się do zarzutu skarżących, iż danych dla produktywności L-treoniny nie podano w opisie spornego patentu w ogóle. Organ pozostawił poza swymi rozważaniami zarzut braku poparcia w przykładach dla całego zakresu ochrony dla zwiększonej produktywności L-treoniny wywodzony przez skarżących.

Wskazane powyżej braki w stanie faktycznym i w pełnej ocenie dowodów powodują, że zaskarżona decyzja podlega uchyleniu, bowiem naruszenie przepisów postępowania art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie.

Przedstawione wyżej mankamenty postępowania powinny być wyjaśnione przy ponownym rozpatrzeniu sprawy przez Urząd Patentowy RP w jej całokształcie poprzez odniesienie się także do twierdzeń i zarzutów wnioskodawców - z uwzględnieniem podniesionych zarzutów, które nie zostały wyjaśnione w ramach obowiązku wszechstronnego i wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego i uzasadnienia decyzji zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 3 k.p.a.

Z tych przyczyn Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku. Rozstrzygnięcie w kwestii wykonalności zostało wydane w oparciu o art. 152 p.p.s.a., zaś o zwrocie kosztów postępowania, obejmujących koszty uiszczonego wpisu sądowego (1000 zł) i wysokość opłaty za czynności rzecznika patentowego (600 zł), Sąd orzekł w myśl art. 200 p.p.s.a.