Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1889/20
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2020-12-15 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 15zzs[4] ust. 2, art. 15zzs[4] ust. 3, art. 15zzs[1], art. 15zzs[3]
journal: Dz.U. 2020 poz 374
law: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
article: art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 1, art. 153 ust. 2, art. 256 ust. 1, art. 255[8] ust. 1 pkt 8
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 153, art. 145 § 1 pkt 1 lit. c, art. 200, art. 205, art. 209
journal: Dz.U. 2017 poz 1369
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
article: art. 1 pkt 11
journal: Dz.U. 2015 poz 1615
law: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej
article: art. 8, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3, art. 7
journal: Dz.U. 2018 poz 2096
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jedn.
article: § 11 ust. 1
journal: Dz.U. 2003 nr 212 poz 2076
law: Rozporządzenie MInistra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędziowie Sędzia WSA Dorota Dziedzic Chojnacka (spr.) Sędzia WSA Jakub Linkowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 grudnia 2020 r. sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "RECALCIN COMPLEX STAWY" [...] w części 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej H. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w W. kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "UP RP" lub "organ") z (...) lipca 2020 r.

Zaskarżoną decyzją UP RP, działając na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm., dalej "Pwp") oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1615), po rozpatrzeniu wniosku z (...) września 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonego przez (...). spółka z o.o. sp. k. z siedzibą we W. (dalej: "skarżąca", "strona" lub "zgłaszający") od decyzji UP RP z (...) lipca 2016 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy (...) zgłoszony (...) października 2011 r. pod numerem (...) na rzecz strony, utrzymał decyzję własną z (...) lipca 2016 r. w mocy.

Zaskarżona decyzja została wydana w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

W dniu (...) października 2011 r. skarżąca złożyła wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny " (...) Y" Zgłoszony znak stanowią słowa " (...)", " (...)" i " (...)" zapisane w trzech wierszach dużymi literami koloru białego. Słowo " (...)" wpisane jest wewnątrz pola o kształcie czerwonego prostokąta z zaokrąglonymi narożami. Słowo "(...)" jest umieszczone na tle niebieskiego prostokąta z zaokrąglonymi narożami znajdującego się u podstaw czerwonego prostokąta z napisem " (...)". Natomiast na dole znaku znajduje się słowo " (...)", napisane największą czcionką, również na tle pola o kształcie czerwonego prostokąta z zaokrąglonymi narożami. Każde z prostokątnych pól ma białą linię konturową. Na całej szerokości białego tła jest poprowadzone szerokie pasmo o zmiennej kolorystyce. Wewnątrz pasma umieszczono elementy graficzne w postaci stawów - niebieskie kości i czerwone panewki oraz elips - czerwonej od środka i niebieskich na zewnątrz. Kolorystyka pasma stopniowo przechodzi od białej do czerwonej, brązowej i niebieskiej. Kolorowe pasmo ogranicza: od góry szeroki niebieski pas z białą linią konturową na dole, a od dołu węższy niebieski pas z białą linią konturową na górze. Na pasmo częściowo nakładają się: od góry - pola z napisami " (...)" i " (...)", a od dołu – pole z napisem " (...)". W lewym górnym rogu białego tła znajduje się figura w kolorze czerwonym zbliżona do kwadratu, którego prawy dolny róg jest zaokrąglony.

Według klasyfikacji nicejskiej zgłoszony znak ma być przeznaczony do oznaczania następujących towarów:

- z klasy 5: preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty w postaci płynnej, preparaty w postaci kropli, leki dla ludzi, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki powlekane do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy;

- z klasy 29: suplementy diety inne niż do celów leczniczych, suplementy żywności inne niż do celów leczniczych, środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych, dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych, preparaty roślinne, wszystkie ww. produkty sporządzone na bazie towarów zawartych w tej klasie lub w większości z produktów umieszczonych w tej klasie, suplementy diety inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi ziół i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy, i/lub makroelementy, suplementy żywności inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi ziół i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy, i/lub makroelementy, środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub wyciągi ziół i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy, i/lub makroelementy, dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub wyciągi ziół i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.

W piśmie z (...) grudnia 2014 r. UP RP poinformował skarżącą o podobieństwie zgłoszonego znaku do międzynarodowego słownego znaku towarowego " (...)" zarejestrowanego pod nr IR (...) z pierwszeństwem od (...) października 2008 r. na rzecz "(...)" DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST, Bułgaria i przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 5 i 32. Według organu, podobieństwo znaków zachodzi w zakresie klasy 5, w której znak wcześniejszy dotyczy substancji i żywności dietetycznej na bazie węglanu wapniowego w celu polepszania normalnego funkcjonowania układu kostnego

Decyzją z dnia (...) lipca 2016 r., organ odmówił skarżącej udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak w części dotyczącej substancji dietetycznych do celów leczniczych w zakresie towarów z klasy 5 oraz wszystkich towarów zgłoszonych w ramach klasy 29.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał, że w znaku przeciwstawionym występują "dość ściśle" sprecyzowane rodzaje towarów, a mianowicie substancje dietetyczne i żywność na bazie węglanu wapniowego mająca zastosowanie w usprawnianiu normalnych funkcji układu kostnego, ale taki zapis nie wyklucza podobieństwa, a nawet identyczności tego rodzaju towarów z produktami wyszczególnionymi w wykazie towarów znaku zgłoszonego. Substancje odżywcze i suplementy diety mogą bowiem bazować na wielu różnych składnikach, a mimo to znajdować się w tych samych punktach sprzedaży w bezpośrednim sąsiedztwie, np. w aptekach. Uwzględniając kanały dystrybucji, miejsca sprzedaży towarów oznaczanych porównywanymi znakami oraz potrzeby zaspokajane, organ uznał te towary za jednorodzajowe.

Porównując znaki zgłoszony i wcześniejszy w płaszczyźnie wizualnej, organ stwierdził, że w znaku zgłoszonym słowa " (...)", "(...)" oraz element graficzny w postaci stawów mają mniejszą siłę oddziaływania niż fantazyjny człon " (...)". Grafika tego znaku wskazuje na przeznaczenie towarów nim sygnowanych.

W warstwie znaczeniowej wspólny dla porównywanych znaków element " (...)" jest określeniem fantazyjnym i silnie odróżniającym i z uwagi na ten człon oba znaki są podobne. Słowa " (...)" i " (...)" mają charakter opisowy i jako elementy dodatkowe nie przesądzają o braku podobieństwa znaczeniowego.

W warstwie fonetycznej wspólny człon "(...)" jest wymawiany w ten sam sposób, a pozostałe słowa w znaku zgłoszonym ze względu na ich opisowość nie stanowią wystarczającego odróżnienia.

W dalszej kolejności UP RP podzielił krąg odbiorców suplementów diety na profesjonalistów, czyli lekarzy i dietetyków oraz końcowych odbiorców, tj. konsumentów tych produktów. Wprawdzie poziom uwagi tych odbiorców jest wysoki, jednakże znaczny stopień podobieństwa oznaczeń porównywanych znaków i identyczność sygnowanych nimi towarów skutkuje powstaniem ryzyka wprowadzenia w błąd nabywcy co do pochodzenia oferowanych przezeń towarów lub co najmniej istnienia pomiędzy uprawnionym z rejestracji znaku a zgłaszającym związków gospodarczych.

Organ nie zgodził się ze skarżącą, że odbiorcy towarów objętych znakiem wcześniejszym to profesjonaliści, podnosząc, że węglan wapnia występuje w wielu suplementach diety dostępnych bez recepty. Według organu, porównywane znaki skierowane są do tego samego kręgu odbiorców.

Odnosząc się do argumentu skarżącej dotyczącego wcześniejszej rejestracji znaku słowno-graficznego "(...)" z pierwszeństwem od (...) marca 2003 r., organ powołał się na treść przepisów art. 134 ust. 1 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp i podkreślił, iż ww. znak uzyskał ochronę tylko w zakresie produktów farmaceutycznych w zakresie klasy 5, zaś zakres przedmiotowy zgłoszonego znaku jest znacznie szerszy i obejmuje też produkty dietetyczne z klasy 29.

Po rozpoznaniu wniosku skarżącej o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzją z (...) stycznia 2017 r. organ na podstawie art. 245 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp utrzymał w mocy swoją decyzję z (...) lipca 2016 r.

Od decyzji organu z (...) stycznia 2017 r. została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ("WSA w Warszawie").

WSA w Warszawie prawomocnym wyrokiem z 6 listopada 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 721/17uchylił zaskarżoną decyzję UP RP z (...) stycznia 2017 r.

WSA w Warszawie stwierdził, że organ nie sprostał standardom oceny podobieństwa oznaczeń i ryzyka konfuzji.

Co do zasady WSA w Warszawie podzielił wyrażone w zaskarżonej decyzji stanowisko odnośnie ogólnych reguł oceny podobieństwa oznaczeń na tle przesłanek stosowania z art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp. Jednak w przedmiotowej sprawie Sąd ten uznał, że organ stracił z pola widzenia konieczność całościowej oceny porównywanych znaków towarowych w aspekcie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

WSA w Warszawie zwrócił uwagę, że zgłoszony znak posiada zarówno element słowny (w postaci trzech słów), jak i graficzny. WSA w Warszawie nie podzielił poglądu organu o dominującym charakterze słowa "(...)" w tym znaku.

Zdaniem WSA w Warszawie element graficzny jest bowiem dobrze widoczny. Decyduje o tym jego wielkość, kształt i kolorystyka. Dlatego należało się zastanowić, czy to nie ten właśnie element przy pierwszym zetknięciu przyciągnie wzrok (uwagę) odbiorcy, który będzie starał się zrozumieć sens odbieranego wrażenia zmysłowego. W szczególności, czy nie będzie jednoznacznie kojarzyć się z preparatem do kompleksowej terapii stawów. W konsekwencji należało ocenić, czy pozycja słowa "(...)" - uznana przez organ za dominującą - na tyle determinuje percepcję całego znaku, że odrywa uwagę odbiorcy od występującego w nim charakterystycznego elementu graficznego obrazującego chore (ze stanem zapalnym) stawy oraz pozostałych słów.

WSA w Warszawie uznał, że oceniając na tej płaszczyźnie element słowny, należało także zwrócić uwagę na zróżnicowanie wielkości czcionki, którą zapisano w zgłoszonym znaku słowa " (...)", "(...)" i "(...)", a także ich kolorowe tła. Największą czcionką zapisano słowo " (...)", a najgrubszą – " (...)". Przy ocenie podobieństwa znaków, szczególne znaczenie mają takie elementy oznaczeń, które z uwagi na swoją specyfikę silnie oddziaływają na konsumenta (zob. wyrok Sądu z 22 marca 2013 r. w sprawie T-571/10, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik przeciwko OHIM-Impexmetal, pkt 36; tekst wyroku w jęz. polskim na stronie internetowej: curia.europa.eu). W rachubę wchodzi np. charakterystyczna litera, czy charakterystyczny symbol. Zbieżność w zakresie takiego niezwykłego - z punktu widzenia przeciętnego konsumenta - elementu, należy rozważyć jako istotny argument na rzecz uznania podobieństwa oznaczeń. I odwrotnie, fakt, że nietypowy element występuje tylko w jednym znaku, stanowi argument na rzecz zaprzeczenia podobieństwa oznaczeń.

Według WSA w Warszawie organ ten aspekt oceny wizualnej znaku zgłoszonego zupełnie pominął. O podobieństwie porównywanych znaków na tej płaszczyźnie przesądziło posłużenie się w nich tym samym słowem "(...)". Zabrakło zaś analizy, czy występująca w nich odmienność w sposobie zapisu tego słowa, a także dodatkowe słowa "(...)" i " (...)" oraz elementy graficzne w znaku zgłoszonym nie różnicują porównywanych oznaczeń w warstwie wizualnej z prawnie doniosłym dla wyniku sprawy skutkiem.

W tym zakresie WSA w Warszawie podzielił stanowisko skarżącej, że organ skupił się na współistniejącym w porównywanych znakach elemencie słownym "(...)", odchodząc od oceny znaków jako integralnej całości i ogólnego wrażenia wywieranego przez przeciwstawione oznaczenia z uwzględnieniem wszystkich składników porównywanych znaków towarowych w aspekcie ryzyka konfuzji.

Zdaniem Sądu zagadnienie określenia istnienia elementów dominujących wymagało szerszej, zindywidualizowanej analizy, co dopiero umożliwiało prawidłową całościową ocenę przedmiotowych oznaczeń w aspekcie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, czego w przedmiotowej sprawie zabrakło. Organ winien się również ustosunkować do podnoszonych przez skarżącą okoliczności: nieużywania przez bułgarski podmiot przeciwstawionego znaku na rynku polskim oraz stosowania przez skarżącą od kilkunastu lat znaku słowno-graficznego "(...)".

Z uwagi na to za zasadne WSA w Warszawie uznał zarzuty skargi dotyczące naruszenia przez organ wskazanych w skardze przepisów procesowych w stopniu istotnym, mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ powinien dokonać ponownej oceny podobieństwa porównywanych znaków towarowych na tle przesłanek zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp, w tym przede wszystkim w aspekcie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, z uwzględnieniem powyższych wskazań.

Rozpatrując wniosek skarżącej o ponowne rozpoznanie sprawy, UP RP decyzją z (...) października 2018 r. po raz drugi utrzymał w mocy swoją decyzję z (...) lipca 2016 r.

Organ, analizując krąg towarów, uznał, że zachodzi podobieństwo pomiędzy ww. towarami. Fakt występowania towarów w różnych klasach obowiązującej klasyfikacji nicejskiej nie przesądza o ich podobieństwie/ jednorodzajowości/ komplementarności lub nie, umieszczenie w danych klasach towarów mówi oczywiście coś o ich charakterze, ale ma głównie charakter porządkowy. Zarówno w wykazie towarów znaku przeciwstawionego, jak i znaku zgłoszonego występują bowiem suplementy diety, czy substancje dietetyczne. W znaku przeciwstawionym są to dość ściśle sprecyzowane rodzaje towarów, a mianowicie substancje dietetyczne i żywność na bazie węglanu wapnia mająca zastosowanie w usprawnianiu normalnych funkcji układu kostnego. Zastosowanie takiego zapisu nie wyklucza jednak podobieństwa, a nawet identyczności tego towaru z produktami wyszczególnionymi w wykazie towarów znaku zgłoszonego. Substancje odżywcze, suplementy diety mogą bowiem bazować na wielu różnych składnikach, a mimo to znajdować się w tych samych punktach sprzedaży w bezpośrednim sąsiedztwie. Przez konsumenta produkty takie są często nabywane w aptekach, gdzie znajdują się zarówno produkty stosowane w celach leczniczych, jak też produkty wspomagające jedynie prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a nie pełniące typowych funkcji leczniczych. Biorąc pod uwagę, że kanały dystrybucji, miejsca sprzedaży towarów oznaczanych przeciwstawionymi znakami towarowymi oraz potrzeby przez nie zaspokajane są tożsame organ doszedł do wniosku, że są to towary jednorodzajowe.

Jednorodzajowość porównywanych towarów generuje jednocześnie te same kanały dystrybucji, którymi w tym wypadku mogą być różnorodne placówki handlowe, w tym specjalistyczne sklepy ze zdrową żywnością, samoobsługowe sklepy wielobranżowe z wydzielonym działem lub sekcją z żywnością dietetyczną i/lub ze zdrową żywnością, a także apteki prowadzące m.in. sprzedaż substancji dietetycznych, suplementów diety a także żywności dietetycznej

Ustalając więc właściwy krąg odbiorców porównywanych towarów, organ stwierdził, że co do zasady są to towary skierowane do ogółu społeczeństwa, zwłaszcza odbiorców indywidualnych. Dlatego też należało uznać je za wzajemnie konkurencyjne bowiem odbiorcy towarów oznaczanych przez porównywane znaki będą łączyć ich handlowe pochodzenie z tym samym źródłem gospodarczym, co nie odpowiada rzeczywistości.

Odnosząc się do oceny podobieństwa oznaczeń, organ stwierdził, że znak zarejestrowany (...) oraz zgłoszony (...) są oznaczeniami podobnymi na płaszczyźnie słownej, fonetycznej i znaczeniowej.

Porównywane znaki są podobne w warstwie słownej, gdyż znak zgłoszony jak i znak zarejestrowany składają się z identycznego elementu (...). Jedyna różnica jaka występuje w warstwie słownej to zapis wyrażenia (...) Element ten informuje o rodzaju oznaczanych znakiem towarów, nie posiada wartości odróżniającej.

Analizując znaki w warstwie znaczeniowej, organ podkreślił, że słowo (...) zamieszczone w przedmiotowych znakach jest słowem fantazyjnym względem towarów, do oznaczania których znak jest przeznaczony. Dodatkowo w znaku kolizyjnym jest to jedyny element słowny stanowiący całość znaku towarowego i jako słowo w dodatku fantazyjne jest zatem szczególnie chronione.

Zdaniem UP RP w przedmiotowej sprawie, w warstwie słownej znaki te są podobne w stopniu stwarzającym ryzyko wystąpienia pomyłki między nimi, z uwagi na występowanie w nich wspólnego elementu, kojarzonego z uprawnionym do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. Odbiorcy mogą odebrać inaczej zapisany znak, wykorzystujący ten sam element słowny o charakterze fantazyjnym, jako element serii znaków tego samego przedsiębiorstwa, czy też nową wersję dotychczasowego oznaczenia. Często stanowi to popularny chwyt marketingowy i klasyczne "odświeżenie" marki na rynku.

Porównywane znaki są także podobne w warstwie fonetycznej i znaczeniowej, zatem są podobne w stopniu stwarzającym ryzyko wprowadzenia błąd odbiorców.

W analizie warstwy graficznej, zdaniem organu, w znaku zgłoszonym na pierwszy plan, jak zresztą w pozostałych warstwach, wysuwa się słowo (...). W konsekwencji organ uznał, że cechą dominującą znaku zgłoszonego na płaszczyźnie wizualnej jest oznaczenie (...) i znak ten jest rozpoznawany jedynie przez to wyrażenie, zaś zastosowana grafika nie zmienia odbioru całego znaku. Organ podkreślił, że dostrzeżenie pewnych różnic występujących między porównywanymi znakami nie spowoduje, że przeciętny nabywca uzna znaki za podobne.

Reasumując, UP RP uznał, że stwierdzone podobieństwo między znakami z wcześniejszym pierwszeństwem i znakiem zgłoszonym oraz towarami zawartymi w wykazach znaków, jest wystarczające do stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców, nawet jeśli są oni dobrze poinformowani, bądź są profesjonalistami.

Skarżąca zaskarżyła powyższą decyzję UP RP do WSA w Warszawie, który prawomocnym wyrokiem z 28 lutego 2019 r. sygn. VI SA/Wa 2220/18 uchylił decyzję UP RP z (...) października 2018 r. i zasądził na rzecz strony od UP RP koszty postępowania.

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie na pierwszy plan wysuwa się zarzut skargi dotyczący naruszenia art.153 P.p.s.a. WSA w Warszawie podkreślił bowiem, że przy ponownym orzekaniu UP RP był związany następującymi ocenami prawnymi i wytycznymi wynikającymi z wyroku WSA w Warszawie z 6 listopada 2017 r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 721/17.

I tak WSA w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 721/17 uznał, że organ nietrafnie skupił się na współistniejącym w porównywanych znakach elemencie słownym "(...)", odchodząc od oceny znaków jako integralnej całości i ogólnego wrażenia wywieranego przez przeciwstawione oznaczenia z uwzględnieniem wszystkich składników porównywanych znaków towarowych w aspekcie ryzyka konfuzji.

Po drugie, co do zasady WSA nie podzielił poglądu organu o dominującym charakterze słowa " (...)" w zgłoszonym znaku.

Po trzecie, organ winien się również ustosunkować do podnoszonych przez skarżącą okoliczności nieużywania przez bułgarski podmiot przeciwstawionego znaku na rynku polskim oraz stosowania przez skarżącą od kilkunastu lat znaku słowno-graficznego "(...)".

Po czwarte, przy ocenie podobieństwa znaków należało także zwrócić uwagę na zróżnicowanie wielkości czcionki, którą zapisano w zgłoszonym znaku słowa "(...)", "(...)" i "(...)", a także ich kolorowe tła. Dlatego należało ocenić, czy pozycja słowa "(...)" - uznana przez organ za dominującą - na tyle determinuje percepcję całego znaku, że odrywa uwagę odbiorcy od występującego w nim charakterystycznego elementu graficznego obrazującego chore (ze stanem zapalnym) stawy oraz pozostałych słów.

Sąd w sprawie VI SA/Wa 2220/18 uznał, że zaskarżona decyzja nie zawiera, a wręcz pomija milczeniem opisane wyżej wytyczne WSA z wyroku zapadłego w sprawie VI SA/Wa (...) dotyczące wskazówek dla organu, do których organ miał obowiązek ustosunkować się przy ponownym rozpoznaniu sprawy. W szczególności UP RP w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji w zasadzie ogranicza się do jednego zdania, w którym to zauważa, że WSA wydał w dniu 6 listopada 2017 r. wyrok uchylający decyzję organu z (...)stycznia 2017 r. W żadnym fragmencie uzasadnienia organ nawet nie przytoczył cytowanych wyżej treści wytycznych WSA, zawartych w wyroku z 6 listopada 2017 r.

Jednocześnie lektura uzasadnienia zaskarżonej decyzji prowadzi do wniosku, że organ ponownie podtrzymał swoje poprzednie stanowisko o dominującej roli elementu słownego "(...)" w porównywanych znakach.

Ponadto, wbrew poglądowi WSA zawartemu w ww. wyroku na temat znaczenia innych elementów spornego znaku, a zwłaszcza jego sugestywnej grafiki, organ nie przeprowadził oceny elementów znaku spornego pod tym kątem, poprzestając na zakwestionowanej przez WSA (w wyroku uchylającym) konkluzji o dominującym charakterze elementu słownego "(...)" użytego w porównywanych znakach.

Z uwagi na powyższe okoliczności Sąd podzielił stanowisko skarżącej, że UP RP dopuścił się - mogących mieć istotny wpływ na wynik sprawy - obrazy przepisów postępowania, a w szczególności art. 153 P.p.s.a. oraz art. 8, art. 77 § 1, art. 80 oraz 107 § 3 k.p.a. Naruszenie to polegało na całkowitym pominięciu wytycznych płynących z wyroku WSA w Warszawie sygn. VI SA/Wa (...) dotyczących ponownej oceny znaku towarowego (...) w sposób wskazany przez Sąd. Tym samym rację ma skarżąca, że brak wykonania przez organ wytycznych WSA w konsekwencji prowadzi do naruszenia zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa i stosowanego przez nie prawa, poprzez niewyjaśnienie przez organ w sposób wszechstronny wszystkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy i niepełne rozpoznanie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Te uchybienia miały istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem dotyczą prawidłowości ustalenia stanu faktycznego w sprawie czyli podobieństwa porównywanych znaków.

WSA w Warszawie w wyroku zapadłym w sprawie o sygn. VI SA/Wa 2220/18 podkreślił, że ponownie rozpoznając sprawę, organ zobowiązany jest do bezwzględnego wykonania wytycznych WSA, co oznacza, że organ winien ponownie przeprowadzić analizę porównawczą znaków jako punkt wyjścia dla swoich rozważań przyjmując zalecenia Sądu zawarte w wyroku z 6 listopada 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 721/17..

W skarżonej w niniejszym postępowaniu decyzji z (...) lipca 2020 r. UP RP ponownie utrzymał w mocy decyzję własną z (...) lipca 2016 r. odmawiającą udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak Z.(...).

UP RP ponownie wskazał, dla jakich towarów został zgłoszony znak (...). Natomiast znak przeciwstawiony IR (...) obejmuje swoją ochroną m.in. następujące towary: klasa 5: substancje i żywność dietetyczna na bazie węglanu wapniowego w celu polepszenia normalnego funkcjonowania układu kostnego.

Zatem UP RP uznał, iż zakresy ochrony porównywanych oznaczeń pokrywają się. Niedopuszczalne jest bowiem zdaniem organu udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, jeśli skutkiem tego powstałoby prawo, którego zakres pokrywałby się choćby w części z zakresem prawa z wcześniejszym pierwszeństwem. W wyniku uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy uprawniony uzyskuje bowiem wyłączne prawo do używania znaku w obrocie gospodarczym w odniesieniu do konkretnych towarów czy usług.

Towary, do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawione znaki, należą do tego typu towarów, które są przeznaczone, zdaniem UP RP, dla szerokiego grona odbiorców. Uzasadniony wydaje się więc wniosek, że krąg odbiorców tychże towarów jest praktycznie nieograniczony - znajdują się w nim zarówno osoby dobrze wykształcone, jak i osoby o wykształceniu podstawowym, osoby młode oraz starsze. Przyjąć trzeba, iż odbiorcą towarów wymienionych w zgłoszeniu jest przeciętny polskojęzyczny konsument.

Mając na uwadze, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z jednorodzajowymi towarami, organ uznał, że właściwy krąg odbiorców, do których są one skierowane, będzie ten sam. Właściwy krąg odbiorców to aktualni lub potencjalni nabywcy towarów, sygnowanych znakiem towarowym czyli konsumenci, którzy kupują towary lub usługi obecnie lub mogą dokonać ich zakupu w przyszłości. Ustalając więc właściwy krąg odbiorców porównywanych towarów, UP RP stwierdził, iż co do zasady są to towary skierowane do ogółu społeczeństwa, zwłaszcza odbiorców indywidualnych.

Należy zauważyć, że w przypadku gdy rozpatrywanymi towarami są produkty lecznicze lub farmaceutyczne, właściwy krąg odbiorców składa się z jednej strony z profesjonalistów z zakresu medycyny, z drugiej zaś - z pacjentów jako końcowych odbiorców tych towarów. Powyższe odnosi się także do produktów dietetycznych ogólnie, jak również do suplementów żywnościowych, które nie są produktami leczniczymi sensu stricto, ale stanowią wyroby należące do dziedziny ochrony zdrowia - mając ogólnie na celu poprawę stanu zdrowia - które mogą być postrzegane jako cieszące się podwyższoną uwagą ze strony właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta.

W świetle powyższego w niniejszej sprawie w celu oceny, czy zachodzi ryzyko konfuzji należy mieć na względzie krąg odbiorców utworzony jest przez ogół odbiorców jak i nabywców wyspecjalizowanych oraz że obydwie te kategorie nabywców zainteresowanych zakupem towarów odznaczanych znakami towarowymi zachowuje podwyższony poziom uwagi. Tak określony krąg odbiorców pozwala na dokonanie prawidłowej oceny w kwestii ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Dokonując porównania towarów, organ wskazał, że zachodzi podobieństwo pomiędzy wskazanymi powyżej towarami. Fakt występowania towarów w różnych klasach obowiązującej klasyfikacji nicejskiej nie przesądza o braku podobieństwa między towarami, bowiem ma on charakter porządkowy. Zarówno w wykazie towarów znaku przeciwstawionego, jak i znaku zgłoszonego występują bowiem suplementy diety, czy substancje dietetyczne. W znaku przeciwstawionym są to dość ściśle sprecyzowane rodzaje towarów, a mianowicie substancje dietetyczne i żywność na bazie węglanu wapnia mająca zastosowanie w usprawnianiu normalnych funkcji układu kostnego. Zastosowanie takiego zapisu nie wyklucza jednak podobieństwa, a nawet identyczności tego towaru z produktami wyszczególnionymi w wykazie towarów znaku zgłoszonego. Substancje odżywcze, suplementy diety mogą bowiem bazować na wielu różnych składnikach, a mimo to znajdować się w tych samych punktach sprzedaży w bezpośrednim sąsiedztwie. Przez konsumenta produkty takie są często nabywane w aptekach, gdzie znajdują się zarówno produkty stosowane w celach leczniczych, jak też produkty wspomagające jedynie prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a nie pełniące typowych funkcji leczniczych. Biorąc pod uwagę, że kanały dystrybucji, miejsca sprzedaży towarów oznaczanych przeciwstawionymi znakami towarowymi oraz potrzeby przez nie zaspokajane są tożsame, należy stwierdzić, iż są to towary jednorodzajowe.

Natomiast w przypadku pozostałych towarów z klasy 5 zgłoszonego oznaczenia w postaci produktów zawierających w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub wyciągi z ziół i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy UP RP podzielił stanowisko wyrażone w decyzji z (...) lipca 2016 r., iż nie będą one wprowadzać konsumentów w błąd, gdyż nie zaliczają się one do kategorii substancji i żywności dietetycznej, a dodatkowo wyraźnie przy nich wskazano, iż są do celów farmaceutycznych. Należą one bowiem do innej grupy towarów niż towary, które zostały wskazane w znaku przeciwstawionym, a co za tym idzie inne jest ich działanie, zastosowanie i inna jest grupa ich odbiorców.

Organ stwierdził, że jednorodzajowość porównywanych towarów wpływa jednocześnie na te same kanały dystrybucji, którymi w tym wypadku mogą być różnorodne placówki handlowe, w tym specjalistyczne sklepy ze zdrową żywnością, samoobsługowe sklepy wielobranżowe z wydzielonym działem lub sekcją z żywnością dietetyczną i/lub ze zdrową żywnością, a także apteki prowadzące m.in. sprzedaż substancji dietetycznych, suplementów diety a także żywności dietetycznej.

Niewątpliwie porównywane towary nie stanowią produktów, które są nabywane codziennie lecz ich zakup poprzedzony jest przeprowadzeniem jakiejś mniej lub bardziej wnikliwej analizy rynku. Tym niemniej kryteria wyboru tego typu produktów są zawsze takie same albowiem w każdym przypadku chodzi o rodzajowo ten sam produkt, co do zasady, działający korzystnie na zdrowie i samopoczucie człowieka. Konsument, dokonując zakupu żywności dietetycznej, substancji dietetycznych czy suplementów diety, zwraca uwagę przede wszystkim na ich przeznaczenie, to znaczy, jakie mają one zastosowanie zdrowotne czy medyczne. W orzecznictwie przyjmuje się, że kryterium przeznaczenia towaru/usługi jest elementem wyjściowym do oceny czy towary/usługi konkurują ze sobą, czy też są względem siebie komplementarne. Kryterium to, co do zasady, wskazuje bowiem na sposób, w jaki towary/usługi są używane w celu ich przeznaczenia chociaż najczęściej wynika on z samego charakteru towarów/usług.

W ocenie UP RP, mając na uwadze rodzaj, charakter i przeznaczenie omawianych towarów należało uznać je za wzajemnie konkurencyjne.

Wobec uznania o identyczności i odpowiednio podobieństwie zgłoszonych towarów zachodzi konieczność dokonania porównania w zakresie podobieństwa samych oznaczeń.

Organ podniósł także, że w przedmiotowej sprawie, oprócz zbieżnych usług, mamy także do czynienia z podobieństwem oznaczeń. Przedmiotowy znak słowno-graficzny (...) jest w dużym stopniu podobny do oznaczenia z wyłącznym prawem ochronnym IR (...).

Organ zauważył, że zarejestrowany znak słowny IR (...) składa się z jednego wyrazu (...). Przedmiotowe oznaczenie (...) jest natomiast zgłoszone w charakterze słowno-graficznym zawierającym trzy wyrazy "(...)", przy czym jednoznacznie zauważa się, iż zawiera w sobie słowo "(...)". Porównywane znaki są podobne w warstwie słownej, gdyż znak zgłoszony, jak i znak zarejestrowany składają się z identycznego elementu (...) - znak z wcześniejszym pierwszeństwem całkowicie zawiera się w znaku zgłoszonym. Jedyna różnica jaka występuje w warstwie słownej to zapis wyrażenia "(...)". Element ten informuje o właściwościach oznaczanych znakiem towarów i nie posiada wartości odróżniającej.

Organ wskazał przy tym, iż słowa "(...)", "(...)" są tu określeniami rodzajowymi, gdyż określają rodzaj i przeznaczenie oznaczanych nimi preparatów i substancji, tak więc podlegają normie art. 129 Pwp. Dla potencjalnych odbiorców słowa "(...)", "(...)" nie będą zatem miały wyróżniającego charakteru względem oferowanych towarów, gdyż słowa te będą natychmiastowo, bez konieczności przeprowadzania złożonego procesu myślowego kojarzone wyłącznie z charakterem (kompleksowym działaniem) i przeznaczeniem oznaczanych nimi preparatów i substancji dietetycznych. Jak wyraźnie wskazuje doktryna i orzecznictwo, oznaczenia tego typu powinny pozostać wolne ze względu na ochronę interesów konkurentów, niezależnie od tego , czy posiadają lub mogą posiadać zdolność odróżniającą.

Organ podkreślił, że oznaczenie, by móc pełnić funkcję znaku towarowego, musi posiadać zdolność odróżniającą. Ocena zdolności odróżniającej oznaczenia, powinna być dokonywana z punktu widzenia towarów bądź usług, które maja być sygnowane tym oznaczeniem, warunków obrotu oraz z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców. Określenia takie jak "(...)", "(...)", zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt. 2 Pwp samodzielnie występujące względem towarów takich jak te z kl. 05 i kl. 29 nie posiadają dostatecznych znamion odróżniających ze względu na swój opisowy charakter.

Zdaniem organu, oczywistym jest, iż to właśnie dodanie elementu "(...)" do określenia "(...)", "(...)" nadaje oznaczeniu jako całości konkretną zdolność odróżniającą względem zgłoszonych towarów.

Analizując znaki w warstwie słownej, organ podkreślił, iż słowo (...) /(...)zamieszczone w przedmiotowych znakach jest słowem fantazyjnym względem towarów, do oznaczania których znak jest przeznaczony. Dodatkowo w znaku kolizyjnym jest to jedyny element słowny stanowiący całość znaku towarowego, jako słowo w dodatku fantazyjne jest zatem szczególnie chronione.

Organ skonkludował zatem, że element "(...) posiada decydujące znaczenie w warstwie słownej oznaczenia (...) ze względu na fakt, że słowa "(...)", "(...)" stanowią elementy opisowe. Dlatego rozwinięcie przedmiotowego oznaczenia o te słowa, które w języku polskim są powszechne, mają określone znaczenie, nie zwiększa dystynktywności tego znaku.

Zdaniem organu, przeciętny konsument może uznać, że każdy ze znaków jest rozwinięciem lub inną wersją wcześniejszego. Zgodnie z orzecznictwem, jeżeli przeciętny konsument odbiera znak towarowy jako całość i nie skupia się na analizie różnych szczegółów, to dominującymi i odróżniającymi cechami charakterystycznymi oznaczenia są zasadniczo te cechy, które są najłatwiej zapamiętywane. Stan taki związany jest z faktem, że odbiorca, chcąc nabyć jakiś towar, w większości przypadków nie dokonuje jego dogłębnej analizy. Chodzi tutaj o ocenę pewnego wrażenia, jakie wywiera na nabywcy dane oznaczenie. Dla konsumenta decydujące znaczenie mają zbieżne elementy znaków, co związane jest z faktem, iż nabywca zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, które go interesuje – przy wyborze kieruje się on tylko pewnymi charakterystycznymi elementami znaków z pominięciem mniej istotnych różnic.

Organ podkreślił, że w doktrynie przyjmuje się dość powszechnie, że imitacja części słownej w znaku słowno - graficznym przy zmianie części grafiki, np. przez zastosowanie odmiennej czcionki lub kolorystyki, może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług.

Organ podniósł także, że dla oceny podobieństwa takich znaków (dokonywanej według powyższych zasad) konieczne jest rozważenie podobieństwa wszystkich elementów porównywanych oznaczeń, z tym że decydujący charakter przypisuje się tu elementom słownym.

Analizując stronę fonetyczną oznaczeń, organ zauważył, że zarówno znak rozpatrywany (...), jak i wcześniejsze oznaczenie (...)zawierają to samo słowo (...), składające się z trzech sylab o wymowie: (...).

W powyższym zakresie fonetyczne podobieństwo porównywanych znaków towarowych jest, zdaniem UP RP, bardzo istotne, ponieważ pierwszy i najbardziej wyróżniający się i zapamiętywalny element zgłoszonego oznaczenia (...) tj. "(...)" tworzy wyrażenie tożsame z przeważającym w procesie komunikowania słownego z dominującym elementem znaku wcześniejszego. Analizując podobieństwo w warstwie fonetycznej znaku zgłoszonego i znaku wcześniejszego, organ stwierdził, że wspólnym elementem dystynktywnym porównywanych oznaczeń są niewątpliwie wyrażenia "(...)", przy czym jakkolwiek zapisane, wymawiane są w identyczny sposób, wobec czego stopień podobieństwa na gruncie warstwy fonetycznej pomiędzy badanymi oznaczeniami należy określić jako bardzo silne podobieństwo.

Organ zauważył, że zgłoszony znak towarowy w całości inkorporuje element dominujący wcześniejszego znaku w nie zmienionej formie. Zbieżność w zakresie słowa (...) decyduje w ocenie UP RP o wysokim podobieństwie fonetycznym oznaczeń, które nie zostało wyeliminowane przez dodatkowe wyrazy: "(...)", "(...)" występujące w oznaczeniu "(...)". Oczywiście elementy te nie zostaną pominięte w odbiorze klientów, jednak ze względu na ich opisowy charakter, będą mieć drugorzędne znaczenie w ocenie charakteru odróżniającego przedmiotowego znaku towarowego. Można założyć, iż przy ustnym zamawianiu towaru określenie "(...)" będzie pomijane jako opisowe - nieidentyfikujące pochodzenia komercyjnego produktu i nie odróżniające go od towarów innych przedsiębiorców, gdzie w branży produktów wspomagających leczenie i suplementów diet pojawiają się określenia opisowe, jak "complex" czy też wskazujące na przeznaczenie wyrobu, np. stawy.

UP RP wskazał również, że w kwestii podobieństwa oznaczeń, odbiorca zwraca większą uwagę na pierwsze człony znaków, a mniejszą na końcowe fragmenty, gdyż wizualnie pierwsze litery i sylaby przyciągają jego największą uwagę i są zapamiętywane.

W tym miejscu organ zauważył, że podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej jest ważnym argumentem za uznaniem znaków za podobne, gdyż szybki rozwój technik multimedialnych oraz wzrost intensywności reklamy radiowej i telewizyjnej, będącej najskuteczniejszą w tej chwili formą dotarcia do klienta spowodowało to, iż nie tylko wygląd znaku, lecz często jego brzmienie decydują o rozpoznawalności danej marki na rynku.

Odnosząc się do podobieństwa znaków na płaszczyźnie znaczeniowej, organ podniósł, że dwa oznaczenia są identyczne lub podobne koncepcyjnie, jeżeli są odbierane, jako posiadające tę samą lub analogiczną treść semantyczną. Treść semantyczna jest tym, co znak ten oznacza, jakie skojarzenia budzi, a w przypadku elementów graficznych, to co przedstawia. Z powyższego wynika zatem, że znakom towarowym można przypisać pewną treść semantyczną nie tylko w sytuacji, gdy mają ściśle określone znaczenie, ale także wówczas, gdy budzą określone skojarzenia.

Przechodząc do oceny podobieństwa znaków w warstwie znaczeniowej, organ zaznaczył, że wspólny element znaków jest jedynym abstrakcyjnym zwrotem w szczególności do wskazanego zakresu ochrony w omawianych znakach (z tego względu należy uznać ten element słowny za najbardziej odróżniający, przykuwający jako pierwszy uwagę konsumenta).

W warstwie znaczeniowej wspólny element (...) nie posiada znaczenia, co czyni go określeniem fantazyjnym i silnie odróżniającym. Natomiast słowo complex (z ang. Kompleks) oznacza zespół wielu przedmiotów lub zjawisk uzupełniających się wzajemnie, tworzących pewną całość, a słowo stawy oznacza ruchome połączenie dwóch lub kilku stykających się kości (sjp.pwn.pl). Mając na uwadze powyższe, UP RP wskazał, że porównywane oznaczenia są podobne znaczeniowo w wysokim stopniu, bowiem charakterystyczny, fantazyjny człon (...) w obu znakach będzie rozumiany w ten sam sposób. Natomiast występujące jedynie w przedmiotowym oznaczeniu dodatkowe elementy słowne (complex, stawy) oraz elementy graficzne (które podkreślają warstwę słowną znaku), nie są na tyle charakterystyczne czy odróżniające, by w całościowej ocenie porównywanych znaków przesądzić o braku znaczeniowego podobieństwa. Pozostałe wyrazy, tj. "(...)" oraz "(...)" oraz elementy graficzne zgłoszonego oznaczenia są bowiem jedynie elementami opisowymi, informującymi wyłącznie o rodzaju i przeznaczeniu oznaczonych towarów. Uzupełniająco organ wskazał, iż znak wcześniejszy przeznaczony jest do oznaczania "substancje i żywność dietetyczna na bazie węglanu wapniowego w celu polepszenia normalnego funkcjonowania układu kostnego", z kolei stawy to część układu kostnego człowieka.

W świetle powyższych ustaleń organ uznał za niezbędne także przeprowadzenie analizy porównawczej na płaszczyźnie wizualnej oznaczenia zgłoszonego względem oznaczenia zarejestrowanego. Porównując warstwę wizualną porównywanych znaków towarowych, UP RP zauważył, że znak zgłoszony (...) to znak słowno-graficzny, natomiast znak (...)to oznaczenie słowne.

Organ powołał się na orzecznictwo TS UE, zgodnie z którym dla oceny podobieństwa między złożonym graficznym znakiem towarowym, a wcześniejszym słownym znakiem towarowym, nie mają znaczenia formy graficzne lub stylistyczne, które mógłby ewentualnie przyjąć ostatni z wymienionych znaków. Przy badaniu podobieństwa takich znaków należy zacząć od zbadania podobieństwa wizualnego pomiędzy elementami słownymi zawartymi w przeciwstawionych znakach, a następnie, w przypadku gdy takie podobieństwo zostanie stwierdzone, sprawdzić, czy dodatkowy element graficzny lub figuratywny, właściwy dla zgłaszanego znaku towarowego, może stanowić na tyle odróżniający element, aby z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców wykluczyć istnienie podobieństwa wizualnego pomiędzy pozostającymi w konflikcie znakami (orzeczenie TS UE z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie T-211/03).

Organ w związku z tym podniósł, że znak zgłoszony stanowią słowa (...), pasy o zmiennej kolorystyce, cztery pola o kształcie prostokąta oraz białe tło. Wewnątrz znaku znajdują się rysunki stawów: kości i panewek. Rysunki panewek w środkowej części są w kolorze czerwonym, przy czym dookoła nich widnieją czerwone linie w kształcie odpowiednio półokręgu i okręgu, natomiast pozostałe części stawów są w kolorze biało-niebieskim. Jeden z rysunków stawu znajduje się w dolnej, środkowej części oznaczenia powyżej prostokąta zawierającego napis (...) zaś drugi rysunek stawu znajduje się w bocznej części oznaczenia po prawej stronie. Słowo (...)pisane jest drukowanymi literami, pogrubioną, białą czcionką i wpisane jest w czerwony prostokąt znajdujący się w centralnej części oznaczenia. Prostokąt zawierający słowo (...) jest jednocześnie największym prostokątem występującym w znaku, przez co wraz ze znajdującym się z w nim pogrubionym napisem najbardziej rzuca się w oczy spośród pozostałych prostokątów zawierających wyrazy występujących w znaku. Poniżej prostokąta zawierającego słowo (...) znajduje się o wiele mniejszy prostokąt w kolorze niebieskim, w którym umieszczony jest napis (...) pisany drukowanymi literami, zwykłą, białą czcionką, przy czym litery w tym słowie są o wiele mniejsze od liter użytych w pozostałych słowach występujących w znaku. Na dole oznaczenia znajduje się z kolei czerwony prostokąt mniejszy od prostokąta zawierającego słowo (...), a większy od prostokąta zawierającego słowo (...), zawierający napis (...) pisany drukowanymi literami, zwykłą, białą czcionką, przy czym litery w tym słowie są w nieco większym rozmiarze od liter użytych w słowie (...).

Organ podniósł, że analiza wizualna zgłoszonego znaku towarowego prowadzi do wniosku, że najbardziej wyróżniającym się i zapamiętywalnym w tym aspekcie elementem jest napis "(...)", gdyż został umieszczony w największym czerwonym prostokącie znajdującym się w centralnej części oznaczenia i wykonany pogrubioną czcionką. Automatycznie więc uwaga odbiorców będzie kierowała się na ten element znaku towarowego. Pogrubiona czcionka i znaczący rozmiar umieszczonego w centralnym punkcie czerwonego prostokąta będą niewątpliwie uwypuklały i zwracały uwagę odbiorcy na słowo "(...)". Pozostałe elementy znaku zgłoszonego zajmują drugorzędne miejsce w kompozycji wizualnej oznaczenia, jednocześnie, biorąc pod uwagę ich treść, będą elementami o charakterze opisowym, a zatem takimi, które nie mają wpływu na charakter odróżniający znaku towarowego. Słowo STAWY wskazuje na dobroczynne działanie suplementu właśnie dla stawów, natomiast słowo (...) odnosi się do zespołu czynników tworzących pewną całość. Organ zauważył ponadto, że słowa (...) i (...) pomimo iż wpisane są w kolorowe prostokąty, nie będą tak przyciągały uwagi odbiory, jak słowo (...). Słowo (...) pisane jest bowiem najmniejszym rozmiarem czcionki i wpisane w najmniejszy prostokąt w kolorze niebieskim, a więc w zestawieniu z napisem (...) znajdującym się na czerwonym tle jest słabo dostrzegalny, gdyż zdecydowanie bardziej zwraca uwagę kolor czerwony w dużym prostokącie niż kolor niebieski w małym prostokącie znajdującym się poniżej. Natomiast odnośnie słowa (...) wpisanego w czerwony prostokąt, należy zauważyć, iż pomimo zastosowania czerwonego koloru tła i największego rozmiaru czcionki spośród czcionek użytych w innych słowach, nie będzie ono zwracało tak uwagi odbiorcy, jak słowo (...). Słowo (...) jest bowiem pisane pogrubioną czcionką, która jest tylko nieznacznie mniejsza od czcionki użytej w słowie STAWY, a przez jej pogrubienie bardziej rzuca się w oczy, gdyż zastosowana w słowie STAWY czcionka jest prosta i niewyróżniająca się. Dodatkowo słowo (...) jest położone w dolnej części znaku, na którą wzrok odbiorcy pada w ostatniej kolejności, przy czym prostokąt, w którym znajduje się to słowo w istotny sposób różni się wielkością od prostokąta zawierającego słowo (...). Organ podkreślił, iż występujące jako element graficzny rysunki stawów połączone ze słowami: "(...) czy też "(...)" będą także stanowiły element niedystynktywny, gdyż w stosunku do wskazanych w wykazie towarów, element taki będzie odbierany jako określenie charakteru i przeznaczenia oznaczonych nim suplementów diety. Dodatkowo UP RP wskazał, iż występujące w znaku rysunki stawów są położone odpowiednio w dolnej środkowej i prawej bocznej części znaku. Nie przyciągają one uwagi odbiorcy tak jak położony w centralnym punkcie znaku napis (...), który jest zdecydowanie uwypuklony z uwagi na zastosowaną pogrubioną czcionkę i duży rozmiar czerwonego prostokąta. Rysunki stawów w przedmiotowym znaku nie mają także na tyle znaczącego rozmiaru czy przyciągającej kolorystyki (są biało-niebieskie z małymi elementami czerwonego), aby mogły stanowić element dominujący znaku. Z uwagi na ich rozmiar, umiejscowienie i delikatną kolorystykę będą one miały jedynie charakter informacyjno-dekoracyjny i jak to zostało już wcześniej napisane, charakter opisowy. Dlatego organ skonkludował, że najbardziej wyróżniający pod względem wizualnym element znaku, czyli napis "(...)" jest jednocześnie tożsamy jeżeli chodzi o układ i kolejność liter, z jakich jest zbudowany, z chronionym z wcześniejszym pierwszeństwem znakiem słownym (...). UP RP zwrócił uwagę, iż na opakowaniach produktów farmaceutycznych często są umieszczane graficzne elementy nawiązujące do leczonych części organizmu, konsumenci nie przywiązują do nich większej wagi, poza ich walorem informacyjnym. Grafika bowiem często nawiązuje do podręcznikowych, czy też lekko stylizowanych przedstawień części ciała ludzkiego i do nich się odwołuje, podobnie jest w niniejszym przypadku. Zdaniem organu uprawniony, który nakłada takie opisowo-informacyjne elementy graficzne na opakowania, nie ma prawa do egzekwowania ochrony do nich, gdyż elementy te mają charakter funkcjonalny. Organ zwrócił uwagę, iż uznanie monopolu jednego podmiotu na proste graficzne przedstawienie chrząstki/stawów na opakowaniu wyrobów wspomagających leczenie i prozdrowotnych jako posiadającego zdolność odróżniającą, ma charakter antykonkurencyjny i zakłócający funkcjonowanie rynku produktów farmaceutycznych.

Kontynuując analizę warstwy graficznej porównywanych znaków, organ zauważył, iż znak zgłoszony jest znakiem słowno-graficznym, znak przeciwstawiony (...) jest znakiem słownym. W związku z tym UP RP wskazał, że w przypadku znaków słownych, zapis ma znaczenie drugorzędne, gdyż stanowi jedynie graficzne przedstawienie znaku, co jest warunkiem sine qua non uznania oznaczenia za znak towarowy.

Organ podniósł, że ochrona znaku słownego przez rejestrację obejmuje słowo określone w zgłoszeniu do rejestracji, a nie indywidualne cechy graficzne lub stylistyczne, jakie może posiadać ten znak. Ochrona oznaczeń słownych jest najszersza, ponieważ mogą one występować w obrocie samodzielnie, jak również w połączeniu z grafiką, dodatkowym słowem, literą bądź cyfrą. W przypadku wizualnego porównania znaków graficznych zawierających elementy słowne i znaków słownych istotne jest to, czy znaki mają znaczącą liczbę identycznie umiejscowionych liter i czy element słowny w oznaczeniu słowno-graficznym jest w tak znacznym stopniu stylizowany (np. przestaje być w ogóle czytelny, albo litery są stylizowane na przedmioty, czy też antropomorfizowane), że przełamuje ta stylizacja podobieństwo wynikające ze zbieżności warstwy słownej. Zasadniczo, gdy takie same litery są przedstawiane w tej samej kolejności, stwierdzenie braku wizualnego podobieństwa wymaga znaczących różnic stylizacji.

Wobec braku elementów graficznych w znaku chronionym, znak (...) jako słowny, może zdaniem organu zostać przedstawiony w dowolnej formie graficznej, w tym w formie identycznej jak zgłoszone oznaczenie. UP RP podkreślił, że element słowny znaku towarowego nadaje się znacznie lepiej niż jego grafika do oddziaływania na potencjalnego klienta, zwłaszcza w dominującej obecnie formie reklamy i promocji, jaką jest radio i telewizja, gdyż potencjalny nabywca o wiele łatwiej zapamiętuje dane wyrażenie niż kompozycję graficzną i to właśnie część słowna jest lepiej komunikowalna.

Biorąc pod uwagę całokształt powyższych rozważań, uzasadnione jest w ocenie UP RP stanowisko, że odbiorcy towarów nie będą zwracać tak wielkiej uwagi na elementy wizualnie mało wyróżniające, takie jak kolorystyka szaty graficznej wykonana w podstawowych kolorach - czerwonym i niebieskim, z często używanym w opakowaniach produktów prozdrowotnych i farmaceutycznych białym tle, jako eksponującym pozostałe elementy oraz kojarzące się z kolorem ośrodków zdrowia (czystością). Istotne dla nich będzie słowo "(...)" w tej czy innej formie.

Za uzasadnione można uznać przypuszczenie, że odbiorcy postrzegać będą zgłoszone oznaczenie jako odmianę wcześniejszego znaku, co jest sytuacją całkowicie niedopuszczalną ze względu na konieczną odróżniającą funkcję znaków towarowych oraz zasady funkcjonowania obrotu gospodarczego. Dlatego też, zdaniem UP RP, odbiorcy mając styczność z porównywanymi oznaczeniami mogą uznać, że każde z nich jest rozwinięciem lub inną wersją wcześniejszego, o czym będzie jeszcze dokładniej mowa w dalszym toku niniejszych rozważań.

Organ zauważył, iż zgodnie z utrwalonym w doktrynie poglądem przy ocenie podobieństwa znaków słowno - graficznych zasadnicze znaczenie mają z reguły elementy słowne. UP RP wskazał, że znak słowny (...) może być przedstawiony w dowolnej formie graficznej. Nie sposób przewidzieć, w jakiej formie uprawniony będzie tego znaku używał.

Organ zauważył, że różnice wizualne pomiędzy porównywanymi znakami tracą na znaczeniu ze względu na fakt, że we wszystkich powtarza się słowo "(...)", a użyta w znaku zgłoszonym grafika jest niewyróżniająca i opisowa. Na pierwszy bowiem plan w znaku zgłoszonym, jak zresztą w pozostałych warstwach, wysuwa się słowo (...). Jest ono położone w centralnej części znaku, pisane wyrazistą pogrubioną czcionką i znajduje się w dużym czerwonym prostokącie, który dodatkowo uwypukla to słowo. Reszta elementów znaku ma natomiast charakter opisowy i dekoracyjny. Za uzasadniony należy więc uznać wniosek, iż tego typu szata graficzna uwypukla tylko warstwę słowną oznaczenia (...), który jest identyczny jak ten w znaku zgłoszonym. W konsekwencji należy stwierdzić, iż najbardziej wyróżniającym się i zapamiętywalnym elementem znaku zgłoszonego na płaszczyźnie wizualnej jest oznaczenie (...) i znak ten jest rozpoznawany jedynie przez to wyrażenie, zaś zastosowana grafika w istocie nie zmienia odbioru całego znaku. UP RP nie kwestionował, iż gdy znaki mające zbieżny jeden element słowny, a posiadają bardzo rozbudowaną grafikę i inne wyróżniające elementy słowne, mogą zostać uznane za niepodobne. Ma to miejsce w przypadku, gdy znaki posiadają wiele samodzielnie wyróżniających się elementów graficznych, z których ten kolizyjny pełni do nich rolę co najwyżej równorzędną. UP RP stwierdził, iż taka sytuacja nie ma miejsca w przedmiotowej sprawie. Po pierwsze, za najbardziej wyróżniający się i zapamiętywalny jako fantazyjny w znakach organ uznał element (...), który zarówno w znaku zgłoszonym, jak i w znaku przeciwstawionym (...) zajmuje pierwszoplanowe miejsce. Po drugie, istnienie znaku słownego (...) jest wystarczające by stwierdzić, że funkcjonowanie znaku zgłoszonego i słownego znaku z wcześniejszym pierwszeństwem stwarzałoby ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców, co do ich pochodzenia z tego samego źródła, gdyż płaszczyzna wizualna znaku słownego, która praktycznie będzie oddziaływać na potencjalnego klienta, jest niedookreślona i trudno przesądzać na jej podstawie o podobieństwie, a w przedmiotowym wypadku warstwa graficzna znaku zgłoszonego i dodatkowe elementy słowne w żaden sposób nie przełamują podobieństwa między znakami, prowadzącego co najmniej do skojarzeń między nimi.

Odnosząc się nadto do podnoszonych w toku niniejszej sprawy twierdzeń, a także do stanowiska Sądu wyrażonego w wyroku z 6 listopada 2017 r. i z 28 lutego 2019 r., UP RP stwierdził, że w istocie nie ma przeszkód do inkorporowania w znaku późniejszym elementów znanych ze znaków wcześniejszych, o ile późniejszy znak zachowuje swój charakter odróżniający, niewprowadzający w błąd nabywcy co do pochodzenia towarów oznaczanych tym znakiem.

Należy jednak przywołać w kontekście niniejszej sprawy istotne zjawisko z dziedziny marketingu i reklamy, jakim jest tzw. rebranding (z języka angielskiego - "zmiana marki"). Zjawisko to polega na transformacji wszystkich elementów marki, takich jak oferowane produkty i usługi, jakość obsługi oraz sposób komunikacji, w tym wygląd logo, by osiągnąć lepszą pozycję marki na rynku. Przykładowe czynności, jakie mogą zostać podjęte dla osiągnięcia tego celu, to opracowanie nowej strategii marki w oparciu o badania rynkowe i konsumenckie, opracowanie identyfikacji wizualnej marki, implementacja zmian we wszystkich kanałach komunikacji z klientem, a nadto zakomunikowanie zmian wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Nietrudno podać przykłady takich zmian oparte na doświadczeniu życiowym - np. transformacja marki Era na markę globalnej sieci T-Mobile czy sieci stacji benzynowych Statoil na stacje Circle K Polska. Rebranding może obejmować zatem całkowitą zmianę nazwy, identyfikacji wizualnej itp., jak w powyższych przykładach, ale też może polegać jedynie na odświeżeniu wizerunku marki poprzez np. nowe graficzne przedstawienie logotypu. Przykładem takiej subtelnej zmiany jest marka PZU, przez wiele lat posługująca się charakterystycznym logotypem, który w ostatnich latach został zmieniony. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, organ zaakcentował, że w niniejszej sprawie za uzasadnione można uznać przypuszczenie, że odbiorcy postrzegać będą zgłoszone oznaczenie jako odmianę wcześniejszego znaku, szczególnie że pierwszy znak miał charakter słowny. W obecnych czasach wzmagającej się konkurencji w zasadzie w każdej dziedzinie obrotu gospodarczego, coraz częściej może zachodzić potencjalna potrzeba poprawy wizerunku danej marki, wyrażająca się w podjęciu przez dany podmiot szeroko pojętych działań, dających się określić jako rebranding. Nie sposób przewidzieć, czy i w jakim zakresie takie działania mogłyby być podjęte przez podmiot uprawniony do znaku przeciwstawionego, niemniej jednak jest to możliwe. Nie sposób także przewidzieć, jaka grafika zostałaby w tym celu użyta. Ponadto oczywistym jest, że w razie podjęcia takich działań, logotypy w wersjach odświeżonych byłyby zapewne zgłaszane do ochrony jako nowe znaki towarowe. Organ podkreślił przy tym, że znak (...) jest znakiem słownym, zatem możliwości jego przedstawienia graficznego są niezliczone. Konsumenci zapamiętują jedynie niedokładny obraz napotkanych znaków a nikt z konsumentów nie będzie przy nabywaniu danych towarów lub usług analizował różnic w przedstawieniu graficznym kilku podobnych do siebie znaków, dociekając gospodarczego pochodzenia opatrywanych nimi towarów czy usług. Organ podkreślił, że zjawisko rebrandingu nie jest czymś nowym ani nieznanym odbiorcom, nawet jeśli nie zajmują się oni profesjonalnie czy amatorsko tematyką promowania marki bądź też nie umieją tego zjawiska nazwać. Należy uznać, że odbiorcy intuicyjnie dojdą do wniosku, iż logotypy różnią się właśnie ze względu na zmianę identyfikacji wizualnej danej marki, ponieważ z rebrandingiem bardzo łatwo jest zetknąć się na co dzień, w sposób wręcz podświadomy i to w odniesieniu do marek rozpowszechnionych i zakorzenionych w świadomości społecznej, czego dowodzą przytoczone wcześniej przykłady. Niewątpliwie odbiorcy w praktyce nie będą także przeglądać baz zawierających dane o znakach towarowych w celu poprawnej identyfikacji pochodzenia gospodarczego towarów lub usług. Należy zatem uznać, że odbiorcy, widząc zgłoszone oznaczenie i biorąc pod uwagę podobieństwo towarów, mogą dojść do wniosku, że zgłoszone oznaczenie jest inną wersją wcześniejszego oznaczenia.

Odnosząc się zatem do wytycznych Sądu co do analizy roli grafiki w zgłoszonym oznaczeniu, a także co do roli elementu słownego "(...)" w zgłoszonym oznaczeniu, UP RP podniósł, że należy mieć na uwadze opisane powyżej realia funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Przy ocenie znaków słowno-graficznych zasadnicze znaczenie mają z reguły elementy słowne. W żadnym wypadku nie oznacza to bagatelizowania warstwy graficznej. W kontekście powyższych rozważań, że na tym tle zasadne jest uznanie elementu słownego "(...)" za najbardziej wyróżniający się i zapamiętywalny element. To on w głównej mierze stanowi o "sile" zgłoszonego oznaczenia, o łatwości jego rozpoznania. Odbiorcy, opisując np. w rozmowie z kimś, jakie produkty mają na myśli, nie będą przeprowadzać opisu znaku z uwzględnieniem wszystkich różnic graficznych - użyją jedynie słowa "(...)"; intuicyjnie jest ono głównym nośnikiem informacji o gospodarczym pochodzeniu towarów, w szczególności że grafika o charakterze informacyjnym ma charakter powtarzalny na opakowaniach wyrobów farmaceutycznych i prozdrowotnych o tym samym przeznaczeniu, a więc związanych z układem kostno-szkieletowym, gdzie na opakowaniach prezentowane są fragmenty tego układu, w celach ułatwiających powiązanie produktu farmaceutycznego z jego przeznaczeniem, co ułatwia także stosowanie leku, czy też suplementu diety, w praktyce. Odnosi się to też do takich informacyjnych określeń jak "complex stawy". Widać to doskonale na powoływanym już w toku niniejszej sprawy przykładzie reklamy radiowej - siłą rzeczy zostanie w niej użyte to słowo, zaś nawet dodanie w takiej reklamie wyrażenia "(...)" nie zmieni w żaden sposób przekonania odbiorców o tym, że w reklamie chodzi o towary lub usługi oznaczane słowem "(...)". Należy zatem uznać, że słowo to jest najbardziej wyróżniającym się i zapamiętywalnym elementem w zgłoszonym oznaczeniu. Organ stwierdził, że na płaszczyźnie fonetycznej i znaczeniowej występuje wysokie podobieństwo.

Zdaniem UP RP, konsumenci, mając styczność z porównywanymi oznaczeniami, mogą uznać, że każde z nich jest rozwinięciem lub inną wersją wcześniejszego. Stan ten związany jest z faktem, że odbiorca chcąc nabyć jakiś towar lub usługę, w większości przypadków nie dokonuje ich dogłębnej analizy (w trakcie pozyskiwania z reguły nie ma możliwości dokładnego porównania znaków w danej chwili). Chodzi przecież o ocenę pewnego wrażenia jakie wywiera na nabywcy oznaczenie. Dla kupującego decydujące znaczenie mają zbieżne elementy znaków, co związane jest z faktem, iż nabywca zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, które go interesuje - przy wyborze kieruje się on tylko pewnymi charakterystycznymi elementami znaków z pominięciem mniej istotnych różnic. W przedmiotowej sprawie będzie to element (...) który dla odbiorcy będzie "marką" oznaczającą usługi pochodzące od konkretnego podmiotu.

W ocenie UP RP całościowa analiza porównawcza wskazuje, iż słowno-graficzny znak towarowy (...) jest podobny do przeciwstawionego znaku słownego (...) w takim stopniu, że jego używanie może spowodować wśród odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami. Znaki te są do siebie podobne, co do samych oznaczeń, zarówno pod względem wizualnym, fonetycznym, jak i znaczeniowym. Ponadto towary, do których oznaczania są przeznaczone oba znaki, są odpowiednio identyczne i podobne oraz kierowane są do tych samych odbiorców.

Nawet bardzo uważny odbiorca może stwierdzić, że zakwestionowane towary w znaku zgłoszonym pochodzą z tego samego źródła lub z przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo i własnościowo. Bez wątpienia bowiem odbiorcy towarów oznaczanych przez porównywane znaki będą łączyć ich handlowe pochodzenie z tym samym źródłem gospodarczym, co nie odpowiada rzeczywistości.

Reasumując, UP RP uznał, iż stwierdzone podobieństwo między znakiem z wcześniejszym pierwszeństwem i znakiem zgłoszonym oraz towarami zawartymi w wykazach znaków, jest wystarczające do stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców, nawet jeśli są oni dobrze poinformowani, bądź są profesjonalistami. Co więcej, zwykle konsumenci nie wiedzą, który znak ma wcześniejszą datę pierwszeństwa, a ryzyko wprowadzenia w błąd działa w obie strony - adresaci towarów oznaczonych znakiem z wcześniejszym pierwszeństwem mogą sądzić, iż pochodzą one od zgłaszającego znak towarowy (...). Zakłócona wtedy zostaje podstawowa funkcja znaku towarowego - wskazywanie pochodzenia towarów od uprawnionego do nakładania znaku towarowego.

Odnosząc się do wytycznych Sądu odnośnie konieczności ustosunkowania się do podnoszonych przez wnioskodawcę okoliczności nieużywania przez bułgarski podmiot przeciwstawionego znaku na polskim rynku oraz stosowania przez Wnioskodawcę od kilkunastu lat znaku słowno-graficznego "(...)", organ stwierdził, iż każdy znak jest rozpatrywany w stanie prawnym i stanie rejestrów według daty zgłoszenia. W przedmiotowej sprawie to przeciwstawiony znak jest wcześniejszy od zgłoszonego oznaczenia słowno-graficznego (...). UP RP zobowiązany więc był przyjąć prymat zasady praworządności nad zasadą równości i zasadą pogłębiania zaufania obywateli.

Z przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp zdaniem organu jasno wynika, jakie przesłanki powinny być brane pod uwagę przy porównywaniu znaków - czyli podobieństwo znaków, podobieństwo oznaczeń oraz ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Innych okoliczności UP RP nie bada - byłoby to bowiem sprzeczne z zasadą legalizmu, która nakazuje UP RP opierać wszystkie swoje decyzje na przepisach prawa. UP RP nie bada w jaki sposób znaki używane są na rynku za wyjątkiem renomy, powszechnej znajomości znaku lub przypadku wtórnej zdolności odróżniającej, badanie zgłoszonego oznaczenia następuje in abstracto, czyli w oderwaniu od sytuacji rynkowej. Nie ma również instytucji "prawa do serii znaków" rozciągającego się na obowiązek Urzędu rejestrowania w przyszłości znaków z elementem (...). Zgłoszenie przedmiotowego znaku do rejestracji nie jest realizacją praw do serii znaków, a żądaniem zarejestrowania kolejnego znaku, który musi przejść taką samą procedurę rejestrową co inne znaki. Rejestracja znaku towarowego zgodnie z przepisem art. 153 Pwp daje uprawnionemu prawo do wyłącznego używania znaku towarowego na terytorium RP. Prawo to dotyczy prawa używania już zarejestrowanego znaku, prawo do serii znaków daje uprawnionemu prawo do używania jedynie tej serii. Nie generuje natomiast praw do kolejnych zgłoszeń. UP RP nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącej, zgodnie z którym zgłoszenie kolejnego znaku na bazie elementu (...) jest w istocie obojętne z punktu widzenia interesów uprawnionego do znaku towarowego (...). Organ podniósł, że strona mogła wnieść o unieważnienie znaku wcześniejszego, jeżeli posiadał od niego wcześniejsze skuteczne prawo, mógł także sądownie zakazać uprawnionemu ze znaku międzynarodowego używania tego znaku na terytorium RP, jeśli jest uprawnionym do wcześniejszego znaku towarowego.

W przedmiotowej sprawie organ stwierdził, że wskazane znaki towarowe są podobne i na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp na zgłoszony znak towarowy nie może zostać udzielone prawo ochronne. Co do zasady, znak towarowy umożliwia bowiem wprowadzanie towarów do obrotu w sposób nieograniczony na całym terytorium, na które zostało udzielone prawo ochronne na znak towarowym. W dacie zgłoszenia przedmiotowego znaku towarowego, uprawniony ze znaku wcześniejszego mógł go używać na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku przedmiotowego znaku międzynarodowego będzie to cały obszar Unii Europejskiej. Wskazanie przez wnioskodawcę, że uprawniony do znaku (...) obecnie nie używa tego znaku na rynku polskim, nie oznacza automatycznego wyłączenia ochrony tego znaku towarowego na terytorium naszego kraju.

Organ podkreślił, że w dacie zgłoszenia znaku (...) znak (...) pozostawał w mocy na terytorium całej UE. UP RP przy tym zaznaczył, iż w dacie zgłoszenia przedmiotowego oznaczenia procedura była prowadzona z jedną stroną postępowania, gdzie organ ex officio przeciwstawiał znaki wcześniejsze. Jednocześnie nie było instytucji procesowej, która pozwoliłaby na gromadzenie materiału dowodowego przez UP RP w zakresie używania znaków wcześniejszych, szczególnie gdy dotyczyło to znaków unijnych, które nie muszą być używane na terytorium Polski, dla zachowania ich rzeczywistego używania. Wykładnia systemowa przepisów skutkuje wnioskiem, iż nieużywanie znaku wcześniejszego nie było przesłanką negatywną do zastosowania normy art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp. Rozpoznawalność znaku wcześniejszego, czy też jego używanie, to okoliczności faktyczne, które nie mogą być ex officio udowodnione, a jedynie w postępowaniu inter partes, gdyż wymagają materiału dowodowego, w którego posiadaniu jest jedynie uprawniony ze znaku wcześniejszego.

Mając powyższe na uwadze, oraz fakt, że oceny podobieństwa znaków towarowych dokonuje się z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, jak również, że do stwierdzenia podobieństwa znaków nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków, lecz wystarczy tylko, że istnieje taka możliwość, organ stwierdził, że równoległe istnienie na rynku porównywanych znaków towarowych skutkowałoby ryzykiem konfuzji u relewantnych odbiorców. W przypadku identycznych towarów, jak to ma miejsce odnośnie przedmiotowego znaku, niebezpieczeństwo pomylenia produktów opatrzonych porównywanymi znakami nie zostaje wyeliminowane, a przedmiotowy znak może być potraktowany jako kolejny z serii chronionych znaków innego przedsiębiorcy. Ponadto przy tak podobnych oznaczeniach nawet uważny i dobrze poinformowany odbiorca może, zdaniem organu, zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów.

Skargę na powyższą decyzję wywiodła strona, zarzucając jej naruszenie:

- przepisów prawa materialnego, tj. przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp poprzez jego błędną interpretację oraz niewłaściwe zastosowanie, a także

- przepisów prawa formalnego, tj. art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. oraz art. 153 P.p.s.a.

Skarżąca wniosła:

- o uchylenie wyżej wymienionej decyzji UP RP oraz poprzedzającej ją decyzji odmawiającej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "(...)",

- na podstawie art. 106 § 3 P.p.s.a. o przeprowadzenie dowodu z dokumentu załączonego do skargi tj. z wydruku ze strony Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dotyczącego znaku towarowego (...)na okoliczność wygaśnięcia ochrony znaku towarowego (...) z dniem (...) października 2018 roku,

- zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zgodnie z przedstawionym spisem kosztów, a w przypadku jego braku według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał wcześniej prezentowaną argumentację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga okazała się zasadna.

Przede wszystkim Sąd pragnie zwrócić uwagę na podstawę prawną sposobu procedowania w niniejszej sprawie, tj. na posiedzeniu niejawnym. Otóż w myśl art. 15zzs4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm., dalej: "ustawa COVID") w wersji obowiązującej po 16 maja 2020 r.:

"2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących.

3. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów".

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie z (...) października 2020 r. zostało zarządzone przeprowadzenie w dniu 15 grudnia 2020 r. posiedzenia niejawnego na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy COVID z uwagi na intensyfikację rozwoju epidemii i dalszy znaczny wzrost liczby zakażeń koronawirusem, wynikające stąd nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w sytuacji wyznaczenia rozprawy, co skutkuje wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów, przy jednoczesnym braku możliwości przeprowadzenia rozprawy na odległość.

Rozpoznanie sprawy było konieczne, gdyż dotyczy ona żywotnego i realnego interesu prawnego strony. Z uwagi na fakt, iż nie wiadomo, kiedy zakończy się stan zagrożenia epidemiologicznego, Sąd był zobligowany do skorzystania z rozwiązania procesowego, wprowadzonego na mocy art. 15zzs4 ust. 3 ustawy COVID.

Sąd podkreśla, iż zastosowanie trybu procedowania przewidzianego w art. 15zzs4 ust. 3 ustawy COVID nie wymaga ani wniosku stron, ani ich zgody, ani też ich wcześniejszego poinformowania przez sąd – rozwiązanie proceduralne procedowania przed sądem administracyjnym jest w tym zakresie odmienne niż przed sądem powszechnym – por. a contrario przepisy art. 15zzs1 i 15zzs3 ustawy COVID.

Dlatego też Sąd rozpoznał niniejszą sprawę w składzie trzech sędziów na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy COVID.

Sąd następnie wskazuje, że podstawą prawną skarżonej decyzji jest art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp w brzmieniu obowiązującym na dzień zgłoszenia znaku, tj. (...) października 2011 r. Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Organ, odwołując się do wspomnianego przepisu prawa zasadnie przyjął, że dla jego zastosowania konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

- identyczności lub podobieństwa towarów do oznaczania których znaki te są przeznaczone;

- identyczności lub podobieństwa znaków towarowych,

- ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług oznaczonych tymi znakami.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że znak przeciwstawiony "(...)" ((...)) jest znakiem, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem niż znak wnioskowany przez stronę.

Sąd wskazuje ponadto, że stosownie do postanowienia art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1615 – dalej ,,ustawa zmieniająca") przepis art. 132 tej ustawy został uchylony z dniem 15 kwietnia 2016 r. Tym niemniej, stosownie do postanowienia art. 2 ust. 1 ustawy zmieniającej m.in. do postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Postępowanie zostało wszczęte na skutek wniosku strony z 13 października 2011 r., a zatem przed wejściem w życie ustawy zmieniającej i do dnia jej wejścia w życie, tj. do 15 kwietnia 2016 r., nie zostało zakończone (na mocy art. 3 ustawy zmieniającej weszła ona w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia). Organ zatem zasadnie przyjął, że rozważenie dopuszczalności rejestracji znaku zgłoszonego przez stronę powinno nastąpić w oparciu o art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp. W powołanej podstawie prawnej decyzji, jak i w części jej uzasadnienia prawnego brak co prawda odwołania do wspomnianego przepisu ustawy zmieniającej, co jednak w świetle niewadliwego przyjęcia przez organ, że art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp ma zastosowanie w sprawie, nie należy postrzegać za naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Należy podkreślić, że w rozpoznawanej sprawie zapadły już dwa prawomocne wyroki sądów administracyjnych. Dlatego na pierwszy plan wysuwa się zarzut skargi dotyczący naruszenia art. 153 P.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu Sądu wiążą w sprawie ten Sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Ocena prawna stanowi wyjaśnienie treści przepisów prawnych zawartych w uzasadnieniu wyroku mających zastosowanie w sprawie, jak i zbadaniu prawidłowości zastosowania przez organ tychże przepisów w sprawie poddanej kontroli Sądu.

Związanie oceną prawną wyrażoną w uzasadnieniu wyroku oznacza, że ani organy administracji, ani sąd administracyjny, nie mogą w przyszłości formułować innych, nowych czy odmiennych poglądów będących w sprzeczności z uprzednio wyrażonym. Ocena prawna traci bowiem moc jedynie w sytuacji zmiany prawa, czy istotnych okoliczności faktycznych sprawy, które zaistniały już po wydaniu wyroku, jak również w sytuacji wzruszenia we właściwym trybie orzeczenia zawierającego taką ocenę prawną. Podobnie wskazania, co do dalszego postępowania zawarte w uzasadnieniu wyroku wiążą Sąd, jak i organy administracji orzekające w danej sprawie.

Podkreśla się w orzecznictwie sądów administracyjnych, organ administracji jest obowiązany rozpatrzyć sprawę ponownie, stosując się do oceny prawnej zawartej w uzasadnieniu wyroku, bez względu na poglądy prawne wyrażone w orzeczeniach sądowych w innych sprawach, a tym bardziej w orzeczeniach organów administracyjnych wydanych w innych sprawach. Nawet w wypadku sporu co do stanu faktycznego będącego podstawą subsumcji prawa, a więc i oceny prawnej lub odmiennej interpretacji prawa albo nawet możliwości niezgodności oceny Sądu z prawem obowiązującym, zapatrywania prawne wynikające z oceny prawnej Sądu mają moc wiążącą do czasu, aż wyrok zostanie wzruszony w przewidzianym do tego trybie. Odmienna ocena materiału dowodowego stanowiłaby prawnie niedopuszczalną polemikę z prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego (tak w wyroku WSA w Warszawie z 13 czerwca 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 625/07, publ. LEX 344933).

Ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny ogranicza się przede wszystkim do kontroli, czy organy administracji prawidłowo uwzględniły wytyczne zawarte w poprzednim wyroku, oraz oceny ewentualnych nowych okoliczności, które zaistniały już po wydaniu wyroku (tak w wyroku WSA we Wrocławiu z 24 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1890/07, publ. LEX nr 397665). Sąd Najwyższy w wyroku z 25 lutego 1998 r. sygn. akt III RN 130/97/OSNP 1999/1/2 wyjaśnił, że zasada z art. 30 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368, ze zm.), w myśl której "ocena prawna wyrażona w orzeczeniu Sądu wiąże w sprawie ten Sąd" oznacza, że ilekroć dana sprawa będzie przedmiotem rozpoznania przez ten Sąd, będzie on związany, oceną prawną wyrażoną w tym orzeczeniu, jeżeli nie zostanie ono uchylone lub nie ulegną zmianie przepisy. Wykładnia zawarta w przytoczonym orzeczeniu Sądu Najwyższego jest aktualna również na gruncie art. 153 P.p.s.a.

Związanie sądu administracyjnego oraz organów administracyjnych oceną prawną oznacza, że nie mogą one formułować nowych ocen prawnych, sprzecznych z wyrażonym wcześniej w orzeczeniu sądowym poglądem i zobowiązane są do podporządkowania się mu w pełnym zakresie (por. wyrok NSA z 22 marca 1999 r., sygn. IV SA 527/97, LEX nr 47275).

Przenosząc powyższe zasady na grunt rozpatrywanej sprawy, należy wskazać, że przy ponownym orzekaniu UP RP był związany ocenami prawnymi i wytycznymi wynikającymi z prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z 6 listopada 2017 r. w sprawie sygn. VI SA/Wa 721/17, powtórzonymi następnie w prawomocnym wyroku WSA w Warszawie z 28 lutego 2019 r. sygn. VI SA/Wa 2220/18.

I tak WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2220/18 wymienił cztery główne wytyczne zawarte w prawomocnym wyroku tutejszego Sądu wydanego pod sygn. VI SA/Wa 721/17, które organ winien uwzględnić.

Po pierwsze, WSA w Warszawie uznał, że organ nietrafnie skupił się na współistniejącym w porównywanych znakach elemencie słownym "(...)", odchodząc od oceny znaków jako integralnej całości i ogólnego wrażenia wywieranego przez przeciwstawione oznaczenia z uwzględnieniem wszystkich składników porównywanych znaków towarowych w aspekcie ryzyka konfuzji.

Po drugie, WSA w Warszawie nie podzielił poglądu organu o dominującym charakterze słowa "(...)" w zgłoszonym znaku. Jest to wyraźnie wskazane w wyroku pod sygn. VI SA/Wa 721/17 ("UP RP wyraził pogląd o dominującym charakterze słowa "(...)" w tym znaku. Sąd – po zetknięciu się ze zgłoszonym znakiem – nie podziela tej argumentacji") i powtórzone w wyroku o sygn. akt VI SA/Wa (...). Powodem dla takich ustaleń Sądu – jak wyraźnie stwierdził tutejszy Sąd w wyroku wydanym pod sygn. VI SA/Wa 2220/18 – jest fakt, że "Element graficzny jest bowiem dobrze widoczny. Decyduje o tym jego wielkość, kształt i kolorystyka". Sąd w wyroku wydanym pod sygn. VI SA/Wa 721/17 wskazał także na występujący w znaku "charakterystyczny element graficzny obrazujący chore (ze stanem zapalnym) stawy" oraz na pozostałe słowa. Z kolei WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku o sygn. akt VI SA/Wa 2220/18 wskazywał na "sugestywną grafikę" zawartą w znaku. Co więcej, WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku o sygn. akt VI SA/Wa 2220/18 wprost zarzucił organowi, że: "Jednocześnie lektura uzasadnienia zaskarżonej decyzji prowadzi do wniosku, że organ ponownie podtrzymał swoje poprzednie stanowisko o dominującej roli elementu słownego "(...)" w porównywanych znakach".

Po trzecie, organ winien się również ustosunkować do podnoszonych przez skarżącą okoliczności nieużywania przez bułgarski podmiot przeciwstawionego znaku na rynku polskim oraz stosowania przez skarżącą od kilkunastu lat znaku słowno-graficznego "(...)".

Po czwarte, przy ocenie podobieństwa znaków należało także zwrócić uwagę na zróżnicowanie wielkości czcionki, którą zapisano w zgłoszonym znaku słowa "(...)", "(...)" i "(...)", a także ich kolorowe tła. Dlatego należało ocenić, czy pozycja słowa "(...)" - uznana przez organ za dominującą - na tyle determinuje percepcję całego znaku, że odrywa uwagę odbiorcy od występującego w nim charakterystycznego elementu graficznego obrazującego chore (ze stanem zapalnym) stawy oraz pozostałych słów.

Sąd w składzie orzekającym uznał, że zaskarżona decyzja nie uwzględnia części opisanych wyżej wytycznych WSA w Warszawie zawartych w dwóch prawomocnych wyrokach zapadłych w sprawie, do których organ miał obowiązek ustosunkować się przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Zdaniem Sądu organ wykonał pierwszą wytyczną wskazaną powyżej przez WSA w Warszawie. UP RP dokonał bowiem oceny znaków jako integralnej całości i ogólnego wrażenia wywieranego przez przeciwstawione oznaczenia z uwzględnieniem wszystkich składników porównywanych znaków towarowych w aspekcie ryzyka konfuzji.

Natomiast nie została, w ocenie Sądu, prawidłowo wykonana przez organ druga wytyczna. Uważna lektura uzasadnienia zaskarżonej decyzji prowadzi bowiem do wniosku, że organ nadal (po raz trzeci) podtrzymał swoje poprzednie stanowisko o dominującej roli elementu słownego "(...)" w porównywanych znakach, pomimo wyraźnych wytycznych tutejszego Sądu w tym zakresie, powtórzonych dwukrotnie w prawomocnych wyrokach tutejszego Sądu. Zastąpienie w skarżonej decyzji wyrazu "dominujący" innymi bliskoznacznymi ("pierwszy", "najbardziej wyróżniający się i zapamiętywalny element w zgłoszonym oznaczeniu") nie oznacza bowiem zastosowania się do jednoznacznych wytycznych Sądu zawartych w prawomocnych wyrokach, skoro konkluzja organu co do przeważającego odróżniającego charakteru wyrazu "(...)" w zgłoszonym oznaczeniu wyraża się w niemalże każdej płaszczyźnie analizy dokonanej w skarżonej decyzji. Jeżeli organ nie zgadzał się z ustaleniami tutejszego Sądu zawartymi w wyrokach sygn. VI SA/Wa 721/17 i VI SA/Wa 2220/18, to mógł kwestionować je w ramach skarg kasacyjnych, z czego nie skorzystał (wyroki te są prawomocne). Obecna próba UP RP niestosowania się do wytycznych tutejszego Sądu zawartych w prawomocnych wyrokach czy też ich "sprytnego ominięcia" nie może się spotkać z akceptacją, gdyż jest wprost sprzeczna z art. 153 P.p.s.a.

Odnosząc się z kolei do trzeciej wytycznej, Sąd wskazuje, że organ zasadniczo ją uwzględnił, stosunkując się w skarżonej decyzji do podnoszonych przez skarżącą okoliczności nieużywania przez bułgarski podmiot przeciwstawionego znaku na rynku polskim oraz stosowania przez skarżącą od kilkunastu lat znaku słowno-graficznego "(...)". Sąd podkreśla także, że podziela pogląd organu, że w sprawie rejestracji znaków towarowych zasadniczo nie powinno ma znaczenia, że spółka bułgarska nie używa znaku "(...)" na rynku polskim, a spółka polska znak zgłoszony używa. Co więcej, w sprawie zasadniczo nie powinien mieć także znaczenia powoływany przez skarżącą w skardze fakt wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego "(...)" w toku postępowania, tj.(...) października 2018 r. Strona na tę okoliczność wniosła nawet o przeprowadzenie dowodu przez sąd administracyjny z wydruku strony Urzędu. Sąd wniosku tego nie uwzględnił, bowiem strona, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, nie załączyła do skargi tego wydruku (brak go też w spisie załączników do skargi). Jednak jednocześnie podkreślić należy, że ani okoliczność nieużywania przez bułgarski podmiot przeciwstawionego znaku na rynku polskim, ani okoliczność stosowania przez skarżącą od kilkunastu lat znaku słowno-graficznego "(...)", ani okoliczność wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego "(...)" w toku postępowania nie są kwestionowane w sprawie przez organ.

Sąd uznaje za prawidłowy pogląd organu, że ustalenie istnienia przeszkód w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy dokonuje się na datę zgłoszenia znaku, co wynika z art. 123 ust. 1 oraz art. 153 ust. 2 Pwp, ponieważ prawo ochronne jest udzielane od momentu zgłoszenia. Dlatego brak przeszkód, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 Pwp, musi być spełniony w dacie zgłoszenia znaku towarowego. Późniejsze wygaszenie znaku przeciwstawionego nie może być zasadniczo podstawą do uznania, że nie ma przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak od daty zgłoszenia przedmiotowego oznaczenia (tak np. WSA w Warszawie w nieprawomocnym wyroku z 5 października 2020 r. sygn. VI SA/Wa 200/20).

Jednak, jak słusznie podniosła skarżąca w skardze, wobec specyficznego stanu faktycznego, jaki jest w niniejszej sprawie, organ winien rozważyć, czy nie zaistniały w tym przypadku "szczególne okoliczności", na które zwracał uwagę TS UE w wyroku z 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 Budejovicky Budvar (browar czeski) przeciwko Anheuser-Busch Inc. (browar amerykański). W sprawie tej TS UE dopuścił możliwość używania identycznego znaku towarowego (Budweiser) w stosunku do identycznych towarów (piwa) przez dwa konkurencyjne podmioty na rynku Zjednoczonego Królestwa. TS UE w omawianym wyroku zwrócił uwagę na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest "zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów" i stwierdził, że w tej sprawie "okoliczności sporu (...) mają wyjątkowy charakter". TS UE zwrócił uwagę m.in. na długoletnie używanie znaku przez oba przedsiębiorstwa w dobrej wierze, na to, że konsumenci zawsze dostrzegali różnicę pomiędzy piwem czeskim a amerykańskim, stąd nie jest możliwy negatywny wpływ rejestracji tożsamych oznaczeń dla identycznych towarów na podstawową funkcję znaku.

Wyrok ten dotyczył wprawdzie procedury unieważnienia znaku, a nie jego rejestracji, jednak podstawa prawna (kolizja wcześniejszego znaku z późniejszym) jest tożsama. TS UE uwzględnił w nim bowiem okoliczności związane z wcześniejszym (przed rejestracją) długotrwałym używaniem znaku i związaną z tym świadomość konsumentów (odbiorców).

Zdaniem Sądu, uwzględniając zatem wnioski płynące z wyroku TS UE z 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09, organ winien rozważyć, czy w niniejszej sprawie wobec kumulatywnego spełnienia następujących okoliczności:

a. nieużywania przez bułgarski podmiot przeciwstawionego znaku na rynku polskim,

b. stosowania przez skarżącą od kilkunastu lat znaku słowno-graficznego "(...)" i związanej z tym świadomości konsumentów,

c. zrejestrowania przez skarżącą znaku słowno-graficznego (...)pod numerem (...) z wcześniejszym pierwszeństwem niż przeciwstawiony międzynarodowy znak (...),

d. wygaśnięcia w 2018 r. ochrony międzynarodowego znaku towarowego "(...)"

e. wyrażanego wielokrotnie w orzecznictwie sądowym poglądu, że przy nabywaniu produktów leczniczych konsumenci cechują się podwyższonym poziomem uważności (np. wyrok z 15 grudnia 2010 r. w sprawie T-331/09 "Tolposan", pkt 26, wyrok z 15 marca 2012 r. w sprawie T-288/08 "Zydus", pkt 36), co w ocenie Sądu można - w pewnym stopniu - przyjąć za zasadne także odnośnie substancji dietetycznych do celów leczniczych (klasa 5) i suplementów diety i innych towarów z klasy 29, dla których zgłoszony został przedmiotowy znak (faktu tego nie kwestionuje sam organ, wskazując w decyzji pierwszoinstancyjnej, że poziom uwagi odbiorców towaru jest wysoki),

w sprawie nie zaistniały przesłanki do uznania jej za posiadającą "wyjątkowy charakter" w rozumieniu wskazanym w powyższym wyroku TS UE. W szczególności organ winien zwrócić w tym kontekście uwagę na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest "zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów" i czy w tych okolicznościach taka podstawowa funkcja znaku byłaby naruszona w przypadku rejestracji znaku wnioskowanego przez skarżącą.

Odnosząc się do czwartej wskazanej powyżej wytycznej, Sad podnosi, że UP RP przeprowadził wyczerpującą analizę elementów znaku spornego, w tym grafiki, jednak - wbrew poglądom WSA w Warszawie zawartym w ww. wyrokach na temat znaczenia innych elementów spornego znaku – nie uwzględnił faktu "sugestywnej grafiki" (jak wskazał tutejszy Sąd w wyroku pod sygn. VI SA/Wa 2220/18). Organ pominął milczeniem wyraźne wskazanie zawarte w wyroku tutejszego Sądu sygn. VI SA/Wa 721/17, że "Element graficzny jest (...) dobrze widoczny. Decyduje o tym jego wielkość, kształt i kolorystyka". Ustaleniami o dobrej widoczności elementu graficznego organ był zaś związany. Sąd w wyroku wydanym pod sygn. VI SA/Wa 721/17 wskazał także na występujący w znaku "charakterystyczny element graficzny obrazujący chore (ze stanem zapalnym) stawy". Organ tymczasem powyższe kwestionuje, wskazując w skarżonej decyzji, że występujące jako element graficzny rysunki stawów połączone ze słowami: "(...)" czy też "(...)" będą także stanowiły element niedystynktywny, gdyż w stosunku do wskazanych w wykazie towarów, element taki będzie odbierany jako określenie charakteru i przeznaczenia oznaczonych nim suplementów diety. Skoro zaś tutejszy Sąd przesądził, że element graficzny (chore stawy) jest charakterystyczny (czyli odróżniający), to organ nie może go kwalifikować jako niedystynktywny (czyli bez zdolności odróżniającej). Dodatkowo UP RP wskazał, iż występujące w znaku rysunki stawów są położone odpowiednio w dolnej środkowej i prawej bocznej części znaku. Nie przyciągają one uwagi odbiorcy tak jak położony w centralnym punkcie znaku napis (...). Powyższe uwagi organu ponownie nawiązują do dominującej roli słowa (...) w znaku, co zostało zakwestionowane przez tutejszy Sąd w prawomocnych wyrokach.

Organ powołuje orzeczenia sądów (w tym administracyjnych) dotyczące przewagi odróżniającej elementów słownych nad graficznymi w znakach słowno-graficznych. We wszystkich tych orzeczeniach znajduje się jednak zastrzeżenie, że takie twierdzenie jest słuszne co do zasady, a więc nie w każdych okolicznościach. Organ, uwzględniwszy powyżej przytoczone wytyczne, płynące z orzeczeń tutejszego Sądu, które go bezwzględnie wiązały, winien zatem przyjąć, że w niniejszej sprawie charakterystyczny jest element graficzny (chore stawy).

Z uwagi na powyższe okoliczności Sąd podzielił stanowisko skarżącej, że UP RP dopuścił się - mogących mieć istotny wpływ na wynik sprawy - obrazy przepisów postępowania, a w szczególności art. 153 P.p.s.a. oraz art. 8, art. 77 § 1, art. 80 oraz 107 § 3 k.p.a. Naruszenie to polegało na pominięciu wytycznych płynących z prawomocnych wyroków WSA w Warszawie dotyczących ponownej oceny znaku towarowego (...) w sposób wskazany przez tutejszy Sąd w tych wyrokach. Tym samym rację ma skarżąca, że brak wykonania przez organ wytycznych WSA w konsekwencji prowadzi do naruszenia zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa i stosowanego przez nie prawa, poprzez niewyjaśnienie przez organ w sposób wszechstronny wszystkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy i niepełne rozpoznanie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Te uchybienia miały istotny wpływ na wynik sprawy bowiem dotyczą prawidłowości ustalenia stanu faktycznego w sprawie czyli podobieństwa porównywanych znaków.

Wskazać przy tym należy, że UP RP, na mocy art. 256 ust. 1 Pwp zobowiązany jest w zakresie nieuregulowanym w Pwp do odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. Organ zobligowany jest zatem do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy (art. 7 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 Pwp), wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego (art. 77 § 1 k.p.a. związku z art. 256 ust. 1 Pwp) i dokonania wnikliwej, rzetelnej oceny na podstawie całokształtu zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność faktyczna, istotna z punktu widzenia mającego w sprawie zapaść rozstrzygnięcia została należycie udowodniona (art. 80 k.p.a. związku z art. 256 ust. 1 Pwp), a nadto, w konsekwencji, do takiego uzasadnienia faktycznego wydawanej decyzji, które będzie zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (art. 2558 ust. 1 pkt 8 Pwp w związku z art. 107 § 3 k.p.a. i art. 256 ust. 1 Pwp). Powyższym obowiązkom – jak wskazano powyżej - organ uchybił, co jest pośrednim efektem naruszenia art. 153 P.p.s.a.

Sąd dodatkowo zwraca uwagę, iż w sprawie zbędne były rozważania organu odnośnie ewentualnego rebrandingu znaku przeciwstawionego, skoro prawo ochronne na niego wygasło w 2018 r., tj. przed wydaniem skarżonej decyzji.

Sąd podkreśla, że sąd administracyjny nie czyni własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Taka kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ administracyjny rozstrzygający sprawę. Sąd podkreśla, że stosownie do ugruntowanego już orzecznictwa kwestia podobieństwa bądź braku podobieństwa znaków towarowych nie należy do sfery prawa materialnego, lecz przepisów o postępowaniu, gdyż należy do ustaleń faktycznych (por. np. wyroki NSA z 21 lutego 2005 r. sygn. akt II GSK 1364/04; z 15 lipca 2015 r. sygn. akt II GSK 115/14 i II GSK 1289/14; z 21 kwietnia 2016 r. sygn. akt II GSK 2599/14; z 20 września 2017 r. sygn. akt II GSK 3764/15; z 15 grudnia 2017 r.). W rezultacie, w sytuacji gdy organ nie dopuścił się naruszenia przepisu prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię czy niewłaściwe zastosowanie, a z tym w ocenie Sądu mamy do czynienia w niniejszej sprawie, zasadnicze znaczenie dla oceny prawidłowości wydania decyzji w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy ma rozważenie, czy w ramach prowadzonego postępowania zakończonego tą decyzją nie doszło do naruszenia przepisów prawa regulujących zasady jego prowadzenia. Dlatego też za niezbędne Sąd uznał uchylenie zaskarżonej decyzji z uwagi na naruszenie art. 153 P.p.s.a. w związku z powołanymi przepisami k.p.a.

Ponownie rozpoznając sprawę, organ zobowiązany jest do bezwzględnego wykonania wytycznych WSA w Warszawie wynikających z wszystkich trzech wyroków tego Sądu (dwóch wcześniejszych oraz niniejszego), co oznacza, że organ winien ponownie przeprowadzić analizę porównawczą znaków, jako punkt wyjścia dla swoich rozważań przyjmując zalecenia Sądu zawarte w wyroku z dnia 6 listopada 2017 r. sygn. VI SA/Wa 721/17 oraz w wyroku z 28 lutego 2019 r. sygn. 2220/18, a także w tutejszym wyroku. UP RP winien także rozważyć, czy niniejsza sprawa nie ma wyjątkowego charakteru w świetle powołanego orzeczenia TS UE zapadłego w sprawie C-482/09.

Wobec uwzględnienia zarzutu skargi dotyczącego naruszenia art. 153 P.p.s.a. oraz opisanego wyżej naruszenia przepisów postępowania, tj.: art. 8 i art. 77 § 1 k.p.a. i art. 80 k.p.a. Sąd uznał, że ustosunkowywanie się do pozostałych zarzutów skargi byłoby na obecnym etapie postępowania przedwczesne.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, w oparciu o art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.; dalej: "P.p.s.a.") orzekł jak w pkcie 1 sentencji wyroku.

O zwrocie kosztów postępowania Sąd orzekł w pkcie 2 sentencji wyroku na podstawie art. 200 w związku z art. 205 i art. 209 P.p.s.a. oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 881). Na koszty te złożył się wpis (1000 zł), koszty zastępstwa prawnego (1200 zł) i opłata skarbowa uiszczona od pełnomocnictwa (17 zł).