Wyrok NSA, sygn. akt II SA 4031/01
NSA w Warszawie (przed reformą)
Data orzeczenia: 2002-11-08 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 646  Prawo własności przemysłowej
Powołane przepisy: article: art. 9 ust. 1 pkt 1
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz. 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
Teza: "Jednorodzajowość" towarów, o której mowa w ustawie o znakach towarowych, nie może być interpretowana jako ich "identyczność". O jednorodzajowości towarów decyduje przede wszystkim to, czy nabywcy mogą sądzić, że towary wytwarzane są przez to samo przedsiębiorstwo, a jednym z istotnych kryteriów określenia przynależności towarów do jednego rodzaju są warunki zbytu towarów.

TEZY

"Jednorodzajowość" towarów, o której mowa w ustawie o znakach towarowych, nie może być interpretowana jako ich "identyczność". O jednorodzajowości towarów decyduje przede wszystkim to, czy nabywcy mogą sądzić, że towary wytwarzane są przez to samo przedsiębiorstwo, a jednym z istotnych kryteriów określenia przynależności towarów do jednego rodzaju są warunki zbytu towarów.


SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Józefa M. na decyzję Prezesa Urzędu Patentowego w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy - oddala skargę.


UZASADNIENIE

Decyzją z 20 stycznia 2000 r. (...), wydaną na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz. U. nr 5 poz. 17 ze zm./, Urząd Patentowy działający w trybie postępowania spornego, po rozpatrzeniu na rozprawie wniosku spółki W.A.C. z siedzibą w W., D., Stany Zjednoczone Ameryki /wnioskująca spółka/ przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu "M." Józef M. /skarżący/ o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słownego M. /R-105854/, unieważnił to prawo.

Z akt sprawy wynika, że spółka W.A.C. wystąpiła 1 października 1999 r. do Urzędu Patentowego z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słownego M. /R-105854/, udzielonego na rzecz skarżącego, przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 25, tj.: odzieży wierzchniej, czapek, bluz, kamizelek, kombinezonów, kurtek, koszul męskich, spodni, spódnic i pasków. Zdaniem wnioskującej spółki znak towarowy M. został zarejestrowany z naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, ponieważ z datą wcześniejszą, tj. od 12 maja 1992 r. został zarejestrowany na jej rzecz znak towarowy słowny M.-ICK /R-85306/, przeznaczony do oznaczania tego samego rodzaju towarów, tj. odzieży w klasie 25. Zdaniem wnioskującej spółki znaki M. i M.-ICK są do siebie bardzo podobne, gdyż zawierają wspólny człon M. Drobna różnica - końcówka ICK - nie różnicuje tych znaków w wystarczającym stopniu, gdyż w praktyce odbiorca zwraca mniejszą uwagę na końcowe fragmenty słowa, a jego uwagę przyciągają przede wszystkim pierwsze litery i sylaby znaku i one też są przede wszystkim przez niego zapamiętywane. Podobieństwo między znakami stwarza niebezpieczeństwo, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego znaki te mogą być mylone przez potencjalnych odbiorców, którzy przy zakupie towarów oznaczonych znakiem M. mogą być przekonani, że jest to odmiana znaku wnioskującej spółki i że towary oznaczone tym znakiem pochodzą z jej przedsiębiorstwa.

Skarżący uznał wniosek za nieuzasadniony i wniósł o jego oddalenie, zdaniem skarżącego znaki nie są myląco podobne, różnią się bowiem w sposób zdecydowany pod względem wizualnym i fonetycznym. Ponadto znak M. jest jednocześnie nazwą przedsiębiorstwa skarżącego, należy więc do znaków tzw. "mocnych". Skarżący podniósł, że "pod tą nazwą przedsiębiorstwo jest znanym producentem, a towary i producent są przez klientów utożsamiane".

W uzasadnieniu decyzji unieważniającej prawo z rejestracji znaku towarowego M. Urząd Patentowy podkreślił, że "o podobieństwie znaków decyduje postać znaku, elementy wyróżniające, brzmienie znaku oraz ogólne wrażenie wywarte na odbiorcy. Znaki M. i M.-ICK są znakami słownymi. Ich podobieństwo czy różnica będzie zatem widoczna głównie w brzmieniu znaków". Zdaniem Urzędu "brzmienie znaków jest podobne poprzez wspólny pierwszy człon znaków M.". Urząd zwrócił uwagę, że jakkolwiek nie można negować "ogólnego poglądu, że końcówka może nadać znakowi charakter wyróżniający", to jednak "nie spowoduje takiego efektu dodanie każdej końcówki". W tej sprawie "dodanie do znaku M. końcówki ICK zmieniło nieco brzmienie części słownej znaku i zwiększyło ilość sylab tego znaku, ale jednocześnie (...) ta zmiana dostatecznie nie zróżnicowała znaków, gdyż jest to nic nie mówiące zestawienie trzech liter, trudne do wypowiedzenia przez odbiorcę. Jest wiadome, że odbiorca zwraca większa uwagę na pierwsze człony znaków, a mniejszą na końcowe fragmenty, gdyż wizualnie pierwsze litery i sylaby przyciągają jego największą uwagę i są zapamiętywane. Zdarza się też, że np. w znakach o dłuższej części słownej, trudnej do wypowiedzenia przez przeciętnego odbiorcę, zwłaszcza jeśli ta część jest pochodzenia zagranicznego, jest ona przez odbiorcę skracana lub zupełnie pomijana a decydujące znaczenie ma fragment początkowy części słownej. Taka sytuacja występuje w tej sprawie, gdzie pierwszy element znaku M. /cały znak nr R-105854/ wywiera decydujące znaczenie na odbiorcę. Wziąwszy pod uwagę, że towary oznaczane znakami M. i M.-ICK są towarami identycznymi - odzież w klasie 25 występowanie na rynku dwóch słownych znaków o bardzo zbliżonej wymowie /brzmieniu/ może powodować niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów".

Urząd wziął pod uwagę także to, że "znak M.-ICK jako znak spółki W.A.C. służący do oznaczania odzieży, zwłaszcza spodni popularnie zwanych "w." - jest znakiem powszechnie znanym na świecie właśnie dla oznaczania spodni. Spodnie oraz inna odzież są sprzedawane nie tylko w sklepach firmowych W., ale i w zwykłych punktach sprzedaży, często z odzieżą oznaczoną znakiem M. Istnieje więc prawdopodobieństwo pomyłki potencjalnych odbiorców, którzy mogą być przekonani, że jest to odmiana znaku spółki W.A.C., a towary oznaczone znakiem M. pochodzą z amerykańskiego przedsiębiorstwa".

Od decyzji unieważniającej prawo z rejestracji znaku M. skarżący złożył 17 maja 2000 r. odwołanie do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym. W odwołaniu wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji, podnosząc w uzasadnieniu, że Urząd nie ustosunkował się do wszystkich argumentów, przedstawionych w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie. Urząd nie uwzględnił istotnych różnic w brzmieniu i zapisie obu znaków słownych i nie zwrócił uwagi na to, że:

"1/ M. jest nazwą przedsiębiorstwa i służy do oznaczania konkretnie wymienionych towarów, a mianowicie: odzieży wierzchniej, czapek, bluz, kamizelek, kombinezonów, kurtek, koszul męskich, spodni, spódnic i pasków. Nakrycia głowy i paski nie są ściśle objęte pojęciem "odzieży", klasa 25 ma tytuł: "odzież, obuwie, nakrycia głowy". Za jednym zamachem prawo skarżącego z rejestracji zostało unieważnione także dla czapek i pasków, pomimo, że M.-ICK dotyczy tylko odzieży;

2/ nie ustosunkowano się do zbyt ogólnie ujętego towaru "odzież" dla znaku M.-ICK, pomimo że skarżący zwracał uwagę, iż tak zarejestrowany znak blokuje absolutnie kilkadziesiąt pozycji z klasy 25, co stanowi nieuzasadniony monopol, gdyż wiadomo, że W. chodzi głównie o spodnie;

3/ nie ustosunkowano się do faktu, że M.-ICK dotyczy towaru sprzedawanego przez spółkę W. w sklepach firmowych, co eliminuje niebezpieczeństwo mylenia wytwórców;

4/ uzasadniając podobieństwo słowa M. do słowa M.-ICK Kolegium manipuluje pewnymi domniemaniami, np. tym, że końcówka "ICK" nie różnicuje tych słów dostatecznie, że odbiorca zwraca uwagę na pierwsze sylaby i co odbiorca zapamiętuje a czego nie. Nie są to argumenty rzeczowe, a raczej "odczucia", co w imieniu klienta Kolegium przyjmuje za pewnik".

Zdaniem skarżącego "dodanie końcówki "ICK" do jakiegokolwiek słowa, różnicuje je dostatecznie, tym bardziej, że nie jest to końcówka polska. Np. dom domick, papier papierick, woda - wodaick itd., itp. Trudno dopatrzyć się dyskwalifikującego podobieństwa między słowami zawierającymi końcówkę "ICK" i nie zawierającymi jej".

W piśmie z 30 czerwca 2000 r. wnioskująca spółka wniosła o oddalenie skargi. W uzasadnieniu przytoczyła wcześniej podnoszone argumenty. Dodała, że oba znaki towarowe przeznaczone są do oznaczania towarów tego samego rodzaju w zakresie klasy 25. Podobieństwo towarów objętych obydwoma rejestracjami /R-85306 i R-105854/ wynika zarówno z ich przeznaczenia, jak i warunków zbytu. Towary oznaczane tymi znakami towarowymi przeznaczone są dla tego samego rodzaju odbiorców i mogą znajdować się w takich samych punktach sprzedaży. Ponadto same oznaczenia są myląco podobne zarówno pod względem wizualnym, jak i pod względem fonetycznym Wyrazy M. i M.-ICK będą odbierane przez odbiorców jako wyrazy bliskoznaczne. Fakt, że znak M. jest zarazem nazwą przedsiębiorstwa nie może być tu decydujący, ponieważ w dobie gospodarki rynkowej bardzo często zgłoszony znak jest zawarty w firmie spółki, w celu uniknięcia przeszkód w postępowaniu rejestracyjnym znaku.

Wnioskująca spółka zwróciła ponadto uwagę na dobrą renomę znaku M.-ICK i wysoką jakość wyrobów nim oznaczanych, szeroką znajomość tego znaku na całym świecie i jego ochronę w 47 krajach świata, w niektórych od ponad 30 lat. Pierwszą rejestrację znak ten uzyskał w Irlandii - w 1966 r., a następnie w Niemczech - 1968 r., Włoszech - 1985 r., Bułgarii 1989 r., Francji - 1991 r. Na Węgrzech, w Republice Czech, krajach Beneluksu, Austrii, Republice Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Jugosławii, Hiszpanii - rejestracja znaku M.-ICK miała miejsce w 1992 r., Turcji - 1993 r., a w Polsce 1995 r. Wszystkie wymienione rejestracje znaku towarowego M.-ICK w krajach europejskich miały miejsce przed datą wpływu do UP podania o rejestrację znaku towarowego M. W Polsce towary z tym znakiem pojawiły się z chwilą uzyskania rejestracji w 1995 r.

Wreszcie wnioskująca spółka podniosła, że nie jest prawdą, iż towary oznaczone znakiem M.-ICK sprzedawane są jedynie w sklepach firmowych spółki W. Znajdują się w sprzedaży, zarówno w sklepach firmowych, jak i innych sklepach detalicznych oraz hipermarketach na terenie całej Polski. Wykaz punktów sprzedaży towarów oznaczanych znakiem M.-ICK został przedłożony na rozprawie 20 stycznia 2000 r. i znajduje się w aktach sprawy.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie.

Podczas rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji, podnosząc, że decyzja rażąco narusza prawo, ponieważ we wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji i w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji błędnie określone zostało miejsce prowadzenia działalności gospodarczej skarżącego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 21 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz. U. 1995 nr 74 poz. 368 ze zm./ Sąd ten jest powołany do badania legalności zaskarżonych decyzji, to jest ich zgodności z przepisami postępowania administracyjnego oraz przepisami prawa materialnego. Badając skargę w tym zakresie, Sąd uznał, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania jest odwołanie od decyzji Urzędu Patentowego w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego wniesione do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP za pośrednictwem Urzędu. Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej /Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508/ odwołania w tych sprawach rozpatrywane były w Komisji Odwoławczej /art. 50 ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych - Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./. W związku z wejściem w życie 22 sierpnia 2001 r. powołanej ustawy - Prawo własności przemysłowej, sprawa, stosownie do art. 318 ust. 2 tej ustawy, przekazana została do rozpatrzenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, który zgodnie z przepisami określającymi jego właściwość oraz stosownie do art. 317 ustawy - Prawo własności przemysłowej odwołanie to potraktował jako skargę.

Ustawa - Prawo własności przemysłowej w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej znaku towarowego M., są zatem przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./.

Zaskarżoną decyzją Urząd Patentowy unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego M. /R-105854/, uznając, że jego rejestracja była niedopuszczalna w świetle art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych ze względu na istnienie prawa z rejestracji znaku M.-ICK z wcześniejszym pierwszeństwem. W ocenie Sądu decyzja Urzędu jest prawidłowa.

Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Znaki towarowe M.-ICK R-85306 i M. R-105854 są znakami słownymi, oba zawierają taki sam człon M., a różnica między tymi znakami jest niewielka.

Urząd Patentowy słusznie zauważył, że znaki M. i M.-ICK są do siebie podobne zarówno wizualnie, jak i fonetycznie ze względu na identyczną pierwszą część obu znaków /M./. Brak końcówki "ICK" w znaku M. powoduje wprawdzie, że w znaku tym mniejsza jest liczba sylab i ma on nieco inne brzmienie niż znak M.-ICK, jednakże zmiana ta nie doprowadziła do dostatecznego zróżnicowania znaków. Trafnie też zwrócona została uwaga na to, że "odbiorca zwraca większa uwagę na pierwsze człony znaków, a mniejszą na końcowe fragmenty, gdyż wizualnie pierwsze litery i sylaby przyciągają jego największą uwagę i są zapamiętywane". W orzecznictwie i w piśmiennictwie podkreśla się, że analizując podobieństwo znaków towarowych należy uwzględniać to, iż przeciętny odbiorca towaru zazwyczaj nie analizuje szczegółowo elementów znaku lecz odbiera znak na podstawie ogólnego wrażenia, w którym decydujące znaczenie mają główne i zbieżne elementy porównywanych oznaczeń; z reguły odbiorca mniejszą uwagę zwraca na końcowe fragmenty słowa /zob. np. decyzję Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z 14 lutego 1995 r., Odw. 1649/94; w piśmiennictwie - M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, Zeszyty Naukowe UJ - Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1982 nr 28 str. 13 i 15/.

W ocenie Sądu nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia możliwości odróżniania obu znaków to, że wyraz M.-ICK ma w języku angielskim określone znaczenie, a M. znaczenia nie ma. Istotniejsze jest to, że oba znaki brzmią dla polskiego konsumenta obcojęzycznie.

Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, że obydwa znaki przeznaczone są do oznaczania towarów tego samego rodzaju. Nie można przy tym zgodzić się ze skarżącym, który kwestionuje uznanie pasków i czapek za towary tego samego rodzaju co odzież. Wymaga podkreślenia, że "jednorodzajowość" towarów, o której mowa w ustawie o znakach towarowych, nie może być interpretowana jako ich "identyczność". O jednorodzajowości towarów decyduje przede wszystkim to, czy nabywcy mogą sądzić, że towary wytwarzane są przez to samo przedsiębiorstwo /zob. M. Kępiński, jw., str. 33-34/, a jednym z istotnych kryteriów określenia przynależności towarów do jednego rodzaju są warunki zbytu towarów /zob. np. decyzję Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z 16 listopada 1992 r., Odw. 1373/92; w piśmiennictwie - R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, str. 86/. Zważywszy zatem, że przeciętny odbiorca może być przekonany, iż producent odzieży produkuje również czapki i paski, a także, że paski, czapki i odzież znajdują się często w tych samych punktach sprzedaży i mają tego samego odbiorcę, należy przyjąć, że towary, do oznaczania których przeznaczone są obydwa znaki, są tego samego rodzaju.

Z uwagi na podobieństwo znaków i ten sam rodzaj towarów, do oznaczania których przeznaczone są obydwa znaki, Sąd podzielił stanowisko Urzędu, że w rozpatrywanej sprawie istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów. Podobieństwo występujące pomiędzy znakami M.-ICK i M., które przeznaczone są do oznaczania towarów tego samego rodzaju, powoduje, że znaki te mogą być mylone przez potencjalnych nabywców, którzy przy zakupie towarów oznaczanych znakiem M. mogą sądzić, że towary oznaczone tym znakiem pochodzą z przedsiębiorstwa spółki uprawnionej z rejestracji znaku M.-ICK. W ocenie tej uwzględniono fakt, że znak M.-ICK jest znakiem dobrze znanym na rynku, znakiem renomowanym; nie kwestionował tego skarżący. Sąd podziela wyrażany w orzecznictwie i w piśmiennictwie pogląd, że niebezpieczeństwo mylenia znaków przez odbiorców jest tym większe, im bardziej znany /renomowany/ jest znak z wcześniejszym pierwszeństwem, ponieważ pamięć odbiorców kieruje się szczególnie łatwo właśnie ku znakom dobrze znanym na rynku /zob. np. decyzję Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z 21 kwietnia 1993 r., Odw. 1526/92 oraz powołaną wyżej decyzję Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z 16 listopada 1992 r., Odw. 1373/92; w piśmiennictwie - R. Skubisz, jw., str. 97; I. Wiszniewska, Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej, Przegląd Prawa Handlowego 2001 nr 12 str. 15/.

W ocenie Sądu nie jest trafny podniesiony przez skarżącego zarzut rażącego naruszenia prawa ze względu na mylne wskazanie siedziby skarżącego we wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji i w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie wynika, aby podnoszony przez skarżącego fakt, że w P. jest wielu producentów podróbek, miał wpływ na rozstrzygnięcie Urzędu.

Mając powyższe na uwadze skargę uznano za nieuzasadnioną. Dlatego też Sąd, działając na podstawie art. 27 ust. 1 powołanej ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, orzekł jak w sentencji.