Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 323/04
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2005-01-24 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sędziowie : Sędzia WSA Protokolant: po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2005r. sprawy ze skargi D. S.A. w S. na z dnia [...] listopada 2003r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia znaku towarowego "PODLASKI" 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz D. S.A. w S. kwotę 1600 (tysiąc sześćset ) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego


UZASADNIENIE

Pismem z dnia [...] października 1999r. P. z siedzibą w B. wniosły przeciwko D. SA z siedzibą w S. o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słownego PODLASKI nr [...].

Znak towarowy Podlaski został zarejestrowany na rzecz uprawnionej decyzją z dnia [...] maja 1995r. do oznaczania w kl. 29 konserw z drobiu w szczególności [...] z pierwszeństwem od [...] sierpnia 1992r..

W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że od wielu lat [...] jest producentem wyrobu pn.: "[...]", w dniu [...] sierpnia 1999r. zgłosiła za nrem [...] do rejestracji znak towarowy w postaci etykiety z napisem: "[...] ", natomiast uprawniona z rejestracji wystąpiła do wnioskodawcy z żądaniem zaprzestania naruszania prawa z rejestracji spornego znaku. Zdaniem wnioskodawcy znak Podlaski w dacie jego zgłoszenia nie spełniał kryteriów wymaganych dla znaku w art. 7 ust. 2 u.z.t., wskazując jedynie na miejsce pochodzenia towaru.

W odpowiedzi na wniosek uprawniona podniosła, że sporny znak w dacie jego zgłoszenia do rejestracji uzyskał wtórną zdolność rejestracyjną wskutek wprowadzenia na rynek przez uprawnioną poczynając od 1977r. dużych ilości [...].

Decyzją z dnia [...] stycznia 2000r. nr [...] Urząd Patentowy oddalił wniosek podnosząc w uzasadnieniu, że wskutek długotrwałego używania sporny znak PODLASKI nabył wtórną zdolność odróżniającą.

W odwołaniu z dnia [...] czerwca 2000r. (potraktowanym jako skarga) wnioskodawca zarzucił, iż decyzja jest wadliwa, bo generalnie wyłączona jest możliwość rejestracji oznaczenia graficznego jako znaku towarowego a Urząd Patentowy uznając, że znak Podlaski nabył wtórną zdolność odróżniającą nie wyjaśnił wszystkich okoliczności sprawy.

Wyrokiem z dnia 8 listopada 2002r. sygn. akt II SA 76/02 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję Urzędu z dnia [...] stycznia 2000r. nr [...].

Sąd podzielił jednak stanowisko Urzędu Patentowego wyrażone w tej sprawie i Komisji Odwoławczej w sprawach przytoczonych przez uprawnioną z rejestracji, zgodnie z którym rejestracja oznaczenia geograficznego w charakterze znaku towarowego jest możliwa, jeśli w rezultacie długotrwałego i intensywnego używania oznaczenie identyfikuje źródło pochodzenia towaru, a więc nabyło wtórną zdolność odróżniania. Podniósł przy tym, że odwołując się do orzeczenia ETS z 4 maja 1999r. w sprawie "Chiemsee", C-108/97 i C-109/97, że również w świetle prawa europejskiego dopuszczalna jest rejestracja oznaczenia geograficznego w charakterze znaku towarowego, jeśli właśnie w rezultacie wieloletniego i intensywnego używania znaku towary nim opatrzone są utożsamiane z określonym przedsiębiorstwem.

Natomiast uznał za trafny drugi zarzut dotyczący naruszenia prawa procesowego. Sąd podzielił bowiem stanowisko uprawnionej [...], że w postępowaniu przed Urzędem nie wyjaśniono wszystkich okoliczności sprawy. Od początku D. S.A. podnosiła, że swoje wyroby od wielu lat opatrywała oznaczeniem "[...]"; używała tego oznaczenia wcześniej od uprawnionej z rejestracji (przed 1971), a później równolegle z nią i zwracała na to także uwagę podczas rozprawy przed Urzędem Patentowym; z protokołu rozprawy nie wynika, aby używanie znaku PODLASKI przez skarżącą było kwestionowane przez uprawnioną z rejestracji. Nie było również ono kwestionowane przez spółkę uprawnioną z rejestracji na rozprawie przed NSA, a wręcz przyznane. Urząd Patentowy jednak nie poświęcił tej kwestii uwagi. Tymczasem, zdaniem Sądu, rację ma spółka, kiedy twierdzi, że znak nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniania, jeśli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa. Taka identyfikacja nie jest zaś z reguły możliwa, jeśli znak używany jest także przez innych producentów. W ocenie Sądu samo wieloletnie używanie określonego znaku przez przedsiębiorcę nie wystarczy by znak nabył wtórną zdolność odróżniania. Kwestia, czy w okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku towarowego PODLASKI do rejestracji oznaczenie z elementem "podlaski" było używane przez skarżącą spółkę w taki sposób, że znak nie mógł identyfikować towarów pochodzących od spółki uprawnionej z rejestracji, ma więc kluczowe znaczenie w sprawie i wymagała bardziej szczegółowego zbadania, zwłaszcza wobec oświadczenia Prezesa Zarządu skarżącej [...] przedstawionego w odwołaniu, z którego wynika, że w okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku PODLASKI do rejestracji skarżąca [...] wprowadzała przez wiele lat znaczne ilości [...] z oznaczeniem "[...]" (około 20 % produkcji uprawnionej z rejestracji).

Decyzją z dnia [...] listopada 2003r. nr [...] Urząd Patentowy na podstawie art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. 2003r., nr 119, poz. 1117) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 ustawy p.w.p. unieważnił znak towarowy słowny Podlaski nr [...] i przyznał P. w B. od D. S.A. w S. zwrot kosztów postępowania w kwocie 1.800 zł.

W uzasadnieniu Urząd Patentowy podniósł, że znak Podlaski wskazuje na region geograficzny zatem informuje o miejscu wytworzenia, więc w świetle art. 7 ust. 2 u.z.t. nie posiadał pierwotnej zdolności odróżniającej. Nie mógł też nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, bo wnioskodawca przez 15 lat poprzedzających zgłoszenie znaku do rejestracji produkował znaczące ilości [...] i wobec tego znak Podlaski nie mógł identyfikować na rynku jedynie uprawnionej.

Wnioskodawca już w latach 1969-1976 wprowadził do obrotu 1962 tony [...]. W tym okresie uprawniona nie produkowała [...].

W latach 1977-1991 poprzedzających zgłoszenie spornego znaku do rejestracji wnioskodawca wprowadził na rynek 5467 ton [...], natomiast w tym samym okresie uprawniona wprowadziła na rynek (pomijając lata 1984-1985, 20458 ton [...]. Przyjmując produkcję uprawnionej w latach 1977-1991 za 100%, produkcja wnioskodawcy w tym okresie wyniosła w odniesieniu do produkcji uprawnionej: (5467:20458) x 100% = 26,7%.

Wnioskodawca poczynając od 1969r. do 1991r. wprowadzał [...] najpierw samodzielnie przez 8 lat (1963-1976), a następnie przez 15 lat (1977-1991) równolegle z uprawnioną.

Urząd Patentowy podniósł nadto, że wnioskodawca wprowadzał na rynek [...] do połowy 1995r., tj. do czasu otrzymania od uprawnionej listu ostrzegawczego z dnia [...] czerwca 1995r, który to list został wystosowany po uzyskaniu przez uprawnioną decyzji Urzędu z dnia [...] maja 1995r. o rejestracji znaku, tak więc rezygnacja z dalszej produkcji [...] nie była dobrowolna.

W latach 1977-1991 poprzedzających zgłoszenie spornego znaku do rejestracji uprawniona wprowadziła na rynek 20458 ton [...], natomiast wnioskodawca 5467 ton, a zatem proporcja wynosi 20458 : 5467 = 3,75 : 1 na korzyść uprawnionej.

Aby tę proporcję poprawić, uprawniona na rozprawie przedstawiła przeliczenie produkcji w tonach na liczbę opakowań i w oparciu o to przeliczenie sporządziła wykres, zakładając hipotetycznie, że średnia waga netto 1 sztuki opakowania [...] uprawnionej w latach 1977--1991 była trzykrotnie niższa (113g) niż waga netto opakowania wnioskodawcy (336 g) nietrudno zauważyć, że przy takim przeliczeniu z proporcji tonażowej 3,75 : 1 powstaje proporcja opakowań około 10:1 na korzyść uprawnionej, bowiem z kilograma [...] uprawniona wytwarza około 9 opakowań, a wnioskodawca jedynie 3 opakowania.

Średnią wagę opakowań wnioskodawcy (336 g) uprawniona obliczyła z cennika z 1969r. zakładając, że w ciągu następnych dwudziestu trzech lat, tj. do 1992r. waga opakowań wnioskodawcy pozostała niezmieniona.

Natomiast średnią wagę opakowań własnych uprawniona obliczyła z instrukcji technologicznej z 1977r. z pominięciem opakowań o najwyższej wadze, tj. 190g i 300g co, zdaniem Urzędu Patentowego, podważa rzetelność obliczeń, bowiem średnia waga wynosi tutaj nie 113g lecz 166g. Uprawniona pominęła przy tym wagę własnych opakowań widniejących w Zezwoleniu nr [...] z 1987r. - średnia waga wynosi tutaj 235 g, widać więc u uprawnionej wyraźną tendencję do zaniżania wagi własnych opakowań.

Tym samym więc przeliczenie tonażu [...] na liczbę opakowań nie było rzetelne, dlatego wykres nie może stanowić dowodu w sprawie, bowiem został sporządzony w oparciu o nierzetelne dane, przy czym ze względu na upływ czasu ani uprawniona ani wnioskodawca nie są w stanie przedłożyć rzetelnych danych za lata 1977-1991 odnośnie liczby wprowadzonych do obrotu opakowań [...] w poszczególnych latach.

W tym stanie rzeczy Urząd Patentowy uznał, iż żądanie unieważnienia w/w znaku towarowego należy uwzględnić. Wysokość kwoty zwrotu kosztów postępowania dla wnioskodawcy Urząd Patentowy ustalił na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.

W skardze na tę decyzję skarżący D. S.A. wniósł o jej uchylenie i zasądzenie kosztów postępowania zgodnie z przepisami, zarzucając naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 77 ust. 1 i 4 k.p.a. poprzez pominięcie istotnych okoliczności i niepełne ustosunkowanie się do materiału dowodowego, rażące naruszenie prawa materialnego, tj. art. 7 ustawy o znakach towarowych z 1985r. poprzez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie i błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia.

Zdaniem skarżącego Urząd Patentowy RP oparł skarżoną decyzję na błędnych przesłankach i pominął szereg okoliczności istotnych dla sprawy, co spowodowało błędną ocenę, co do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez znak PODLASKI.

Przy ocenie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej zostały bowiem, w jego ocenie, pominięte materiały dowodowe wpływające na znajomość oznaczenia "PODLASKI" na rynku wśród odbiorców i potwierdzające kojarzenie tego oznaczenia wyłącznie z D., tj. oświadczenia hurtowni dotyczące znajomości na rynku towaru oznaczanego znakiem "PODLASKI", uzyskanie pierwszego znaku jakości przez produkt oznaczany znakiem "PODLASKI" w latach 1980 - 1989 (zał.2).

Kluczową kwestią dla Urzędu Patentowego w świetle wyroku NSA z 8 listopada 2002r. było, zdaniem skarżącego, zbadanie używania znaku PODLASKI przez [...] w latach 1969 - 1992 i czy [...] używała znak PODLASKI w ten sposób, że znak ten nie mógł identyfikować towarów ze spółki uprawnionej z rejestracji, tj. czy oznaczenie PODLASKI było identyfikowane z innym podmiotem. Zatem zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stwierdzenie Urzędu Patentowego, że "zgodnie z cyt. wyrokiem NSA dla sprawy kluczowe znaczenie ma analiza ilości [...] wprowadzanego na rynek przez wnioskodawcę i uprawnionego w okresie poprzedzającym zgłoszenie spornego znaku do rejestracji w 1992r." jest zawężeniem problemu i rozpatrzeniem tylko jednego z kryteriów wpływających na wtórną zdolność rejestrową.

Kwestia wprowadzanych ilości towarów powinna być, w ocenie skarżącego, rozważona w sprawie, jednakże na identyfikowanie znaku jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa i nabranie wtórnej zdolności rejestrowej mają wpływ także inne okoliczności, które przez Kolegium nie zostały wzięte pod uwagę. Kryteria te zostały przedstawione w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 4 maja 1999r. w sprawie "Chiemsee" C-108/97 i C-109/97, na którą powołał się Sąd Najwyższy w w/w wyroku.

Punkt 51 ww. orzeczenia ETS wymienia następujące kryteria, jakie mogą być brane przy ustalaniu zdolności odróżniającej znaku, należą do nich: udział znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny, długotrwałość używania znaku, kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku, procent osób danej kategorii, które ze względu na znak identyfikują towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa, oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych, oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych.

W tym względzie skarżący podniósł, iż z danych dotyczących wysokości produkcji w tonach wynika, że udział wyrobów oznaczanych znakiem PODLASKI firmy D. na rynku w latach 1977 - 1992, z pominięciem lat 1982 - 85, był co najmniej 70%, a w 1992r. wynosił 88%. Z danych dotyczących wagi poszczególnych opakowań wprowadzanych do obrotu, a przedstawionych w pismach obu stron wynika, iż D. wprowadzał opakowania o wadze od 95g - 280g, z przewagą opakowań o mniejszej wadze. Okoliczność ta sprawiała, iż procentowo pod względem ilości sztuk opakowań oznaczanych znakiem PODLASKI, udział ich na rynku był znacznie większy niż to wynika z prostego porównania wielkości produkcji w poszczególnych latach.

Zasięg geograficzny wprowadzania znaku PODLASKI obejmował cały obszar terytorialny Polski. Towary oznaczane znakiem PODLASKI były we wszystkich sklepach w Polsce; towar ten był łatwo dostępny pomimo trudności rynkowych i okresu dystrybucji towarów na kartki.

Znak był używany przed datą dokonania zgłoszenia przez 13 lat, do obrotu wprowadzano średnio rocznie 12,6 min opakowań, tj. wprowadzano do obrotu dziennie średnio 35.000 opakowań,

Kwota zainwestowana w promocję znaku jest nieznana. Od 1980 roku znak PODLASKI był promowany w połączeniu z pierwszym znakiem jakości, cenionym na rynku i wpływającym znacząco na utrwalenie znaku PODLASKI wśród odbiorców i jego renomę (o fakcie takiego wyróżnienia dla wyrobu [...] brak),

Na rozprawie złożono oświadczenia hurtowni, które rozprowadzały wyrób oznaczany znakiem PODLASKI w latach 1989 - 1992. Oświadczyły one, iż produkt o nazwie PODLASKI był powszechnie znany wśród ich klientów i identyfikowany wyłącznie z przedsiębiorstwem D.

W latach 80-tych był to jedyny produkt mięsny w ogólnodostępnej sprzedaży bez kartek.

Skarżący podniósł przy tym, że z uwagi na skąpe informacje dotyczące wielkości produkcji wyrobu oznaczanego PODLASKI podane w toku postępowania, na niektóre kryteria trudno przewidzieć odpowiedź. Odnośnie wysokości produkcji [...] złożyła jedynie:

– oświadczenie, co do wysokości produkcji w poszczególnych latach (zał.4),

– pismo Państwowej Komisji Cen, wskazujące na wagę opakowań (asortyment produkcji) (zał.5).

Tak skąpe dokumenty dotyczące produkcji budzą, zdaniem skarżącego, zdziwienie, bowiem [...] występując o unieważnienie znaku PODLASKI wiedziała, że informacje dotyczące produkcji będą istotne w sprawie, a przedstawiła je dopiero w odwołaniu, gdy znane były jej informacje o produkcji D., zamieszczone w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie z [...] grudnia 1999r. Nadto skarżący podniósł, że ilości opakowań wprowadzanych do obrotu zostały obliczone na podstawie dokumentów przedstawionych w sprawie, a nie domniemaniu o wielkości opakowań, jak przyjął Urząd Patentowy. Skarżący zwrócił uwagę na to, że [...] przedstawiła jedynie jeden dokument dotyczący wielkości opakowań z 1969r. Nie złożyła żadnego dokumentu odnośnie zmiany wielkości opakowań, ani nie oświadczyła na rozprawie jak te wielkości były zmieniane. Nietrafny jest zatem zarzut Urzędu Patentowego, iż D. błędnie obliczał ilość towarów wprowadzanych do obrotu przez [...], bowiem obliczenia były oparte na danych przedstawionych przez wnioskodawcę o unieważnienie z 1969r, bo innych danych D. nie posiadał. Z tych też powodów D. w swoich obliczeniach oparł się na dokumentach z lat 1977-81 (instrukcja technologiczna 1977r i świadectwo jakości 1980-81), bowiem takie przedstawił. W uzasadnieniu skargi podkreślono nadto, iż [...] pakowano głównie opakowaniach po 160g, chociaż pakowano również po 85g i 95g. Natomiast produkcja opakowań o wadze 190g , 280g 300g była marginesowa i podając te szczegóły skarżący nie znał żadnych danych odnośnie produkcji P. Odnosząc się do znaku Podlaski - [...] skarżący podniósł, iż z danych dotyczących wysokości produkcji w tonach wynika, że w latach 1969-76 i 1982-84 [...] była jedynym producentem wyrobów oznaczanych znakiem PODLASKI. Wysokość produkcji wynosiła 98 t – 316 t. W latach 1977-1992 wprowadzano do obrotu od 332t – 395 t, z pominięciem lat 1982-1985, stanowi to od 12% do 34,1%. Z danych dotyczących wagi poszczególnych opakowań wprowadzonych do obrotu, a przedstawionych w piśmie [...] wynika, iż wprowadzano opakowania o wadze od 190g - 450g. Ilości wskazane przez [...] nie były przez D. podważane, jednakże produkt ten nie był zauważalny na rynku. Do 1995r D. nie wiedział, że [...] oznacza swoje produkty znakiem PODLASKI. Znak używano w latach 1969-1995, kwota zainwestowana w promocję jest nieznana, nieznany jest fakt identyfikacji znaku PODLASKI ze [...] i skarżący nie spotkał się z faktem kojarzenia znaku PODLASKI ze [...].

[...] w latach 1969-1992 wyprodukowała w kolejnych latach, od co najmniej 98 ton, zaś, co najwyżej, 395t, w opakowaniach najprawdopodobniej o wadze od 190g - 450g i nie przedstawiono żadnych dokumentów potwierdzających kojarzenie przez odbiorców znaku PODLASKI ze [...].

Natomiast skarżący, co podniósł w latach 1977-92, za wyjątkiem lat 1983-1984 wyprodukował w kolejnych latach, co najmniej 674 ton, zaś najwięcej w 1992r.- 3231 t. W pierwszym roku wprowadzania przez D. produktu oznaczanego znakiem PODLASKI, to jest w l977r., wprowadził on 2467 t, co oznacza, iż jest to więcej niż [...] wprowadziła w latach 1969-1976, a mianowicie w sumie 1727. Towar wprowadzano w opakowaniach o wadze od 85g - 300g. i waga opakowania jest, zdaniem skarżącego, istotna, bowiem z niej wynika ilość opakowań wprowadzanych do obrotu. Przy niskiej jednostkowej wadze ilość produktów ilość opakowań jest o wiele większa z tej samej wielkości produkcji. Ta okoliczność nie powinna być zatem pominięta w rozważaniach dotyczących intensywności występowania oznaczenia PODLASKI. Potwierdzeniem intensywności wprowadzenia do obrotu towarów z oznaczeniem PODLASKI są oświadczenia hurtowni, które działały w dacie dokonania zgłoszenia do Urzędu Patentowego znaku PODLASKI. Zarówno hurtownie jak i odbiorcy towarów oznaczanych znakiem PODLASKI kojarzyli go wyłącznie z przedsiębiorstwem D.

Zdaniem skarżącego ilości produktu wprowadzanego przez P. były na tyle nieznaczące, że nikt ich nie zauważał na rynku. Również o wprowadzaniu produktu PODLASKI skarżący nie wiedział, aż do 1995r., czego dowodem jest list D. do P. informujący o uzyskaniu ochrony na ten znak i prawach wynikających z uzyskanej ochrony. Gdyby skarżący wiedział wcześniej o używaniu tego znaku przez [...] pracy, to wystosowałby taki list wcześniej, po dacie dokonania zgłoszenia w 1992r.

A zatem znak "Podlaski" używany przez [...] od 1969r, to nigdy nie był wśród odbiorców z nią kojarzony. Zawsze znak ten był utożsamiany jako znak skarżącej firmy, przeznaczony do oznaczenia wyrobów z drobiu.

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 7 ww. ustawy o znakach towarowych skarżący podniósł, że ocena materiału dowodowego dokonana przez Urząd Patentowy na okoliczność, że znak zaczął identyfikować dany produkt, jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i spowodował tym samym odróżnienie tego produktu od produktów innych przedsiębiorstw została jednak dokonana w sposób nie uwzględniający wszystkich okoliczności w sprawie. Nie zwrócono należytej uwagi na okoliczność, że znak PODLASKI firmy D. był oznaczany pierwszym znakiem jakości, która to okoliczność miała istotne znaczenie na popyt i związaną z nią reklamą. Ponadto o identyfikowaniu znaku Podlaski z przedsiębiorstwem D. świadczą oświadczenia właścicieli hurtowni oraz ich odbiorców. Z pewnością na utrwalenie znaku PODLASKI na rynku mała również ilość opakowań i intensywność wprowadzania ich, co roku do obrotu w latach 1977-1992. Była to znacząca wielokrotność w stosunku do produktu P. na co wskazują pominięte przez Urząd Patentowy oświadczenia właścicieli hurtowni.

Jednocześnie skarżący nie zgodził się ze sposobem liczenia i porównywania produkcji przedsiębiorstw przyjętym przez Kolegium, który nie uwzględnia asortymentu produkcji przedsiębiorstw przedstawionych w załącznikach do sprawy (niestety [...] przedstawiła dokumenty odnośnie asortymentu produkcji jedynie 1969r.), zaś opiera swoje obliczenia na zaskakującym kryterium np. "na średniej wadze 1 sztuki opakowania [...] uprawnionej z lat 1977-1991"; natomiast Kolegium nie wzięło pod uwagę informacji o asortymencie produkcji D. przedstawionym w stanowisku z [...] grudnia 1999r.

Podzielając pogląd przedstawiony w publikacji Urszuli Promińskiej "Ustawa o znakach towarowych Komentarz" Wydawnictwa Prawnicze PWN, że "Nie ma przymusu rejestracji znaków towarowych, jest natomiast prawo używania w obrocie oznaczeń identyfikujących towar i dlatego na rynku oprócz znaków zarejestrowanych występują również znaki nie zarejestrowane", skarżący podniósł, iż podstawę prawną ochrony znaków niezarejestrowanych stanowią przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prawo do ochrony zależy jedynie od ich rzeczywistego używania w obrocie. Zakres ochrony wyznacza każdorazowo terytorialny, faktyczny zasięg używania oznaczenia. Zakres przedmiotowy prawa rozciąga się na towary rzeczywiście sygnowane znakiem. Duże znaczenie przywiązuje się do przedmiotu działalności wykonywanej przez uprawnionego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Prawo do znaku nie zarejestrowanego i jego ochrona na podstawie wyżej wymienionej ustawy wygasa, gdy osoba trzecia uzyska rejestrację na znak taki sam lub podobny dla towarów takich samych lub podobnych, bądź, gdy sam używający dokona rejestracji. Wiąże się to bowiem z poddaniem tego znaku przepisom ustawy o z.t..

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie uznając, iż w skardze nie podniesiono takich okoliczności, które wskazywałyby na naruszenie prawa w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. 2002r. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego wg stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji. Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz.U. 2002, Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Badając skargę zgodnie z powyższymi zasadami Sąd uznał, iż skarga jest uzasadniona.

Urząd Patentowy podejmując zaskarżoną decyzję był związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcie sprawy.

Związanie rygorami tej procedury oznacza, że Urząd Patentowy RP jest, stosownie do art. 8 k.p.a., obowiązany do przestrzegania zasady pogłębiania zaufania obywateli do Państwa. Z zasady wyrażonej w tym przepisie wynika przede wszystkim, wymóg praworządnego i sprawiedliwego postępowania i rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej. Tylko bowiem postępowanie odpowiadające takim wymogom i decyzje wydane w wyniku postępowania tak ukształtowanego mogą wzbudzać zaufanie obywateli do organów administracji publicznej. W celu realizacji tej zasady konieczne jest ścisłe przestrzeganie prawa zwłaszcza w zakresie dokładnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, konkretnego ustosunkowania do żądań i twierdzeń stron (por. wyrok NSA z dnia 7 grudnia 1984r., sygn. akt III SA 729/84, ONSA 1984, nr 2 poz. 117). Organ administracji jest również, stosowanie do art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a., obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i ocenić materiał dowodowy i uzasadnić swoje rozstrzygnięcie wg wymagań określonych w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.

Urząd Patentowy unieważniając przedmiotowy znak towarowy dopuścił się jednak naruszenia w/powołanych przepisów procedury administracyjnej, które, w ocenie Sądu, mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy i jako takie skutkuje uchyleniem zaskarżonej decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 listopada 2002r. przesądził w sposób wiążący, że rejestracja oznaczenia geograficznego w charakterze znaku towarowego jest możliwa, jeżeli w zw. z długotrwałym i intensywnym używaniem oznaczenie identyfikuje źródło pochodzenia towaru, a więc nabyło wtórnej zdolności odróżniającej. Urząd Patentowy winien zatem dokonać wnikliwej oceny w aspekcie wtórnej zdolności odróżniającej przedmiotowego znaku i dać temu stosowny wyraz w uzasadnieniu swojej decyzji. Treść uzasadnienia wskazuje jednak na to, iż nie wyjaśniając wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności takiej oceny nie dokonano.

Wprawdzie NSA wskazał, iż kluczową kwestią było zbadanie używania znaku Podlaski przez [...] w latach 1969-1992 i czy [...] używała znak Podlaski w ten sposób, że znak ten nie mógł identyfikować towarów ze spółki uprawnionej z rejestracji, tj. czy oznaczenie Podlaski było identyfikowane z innym podmiotem, jednakże, na co trafnie zwraca uwagę skarżący, rozumienie tego zagadnienia jako sprowadzającego się do analizy ilości [...] wprowadzanego na rynek przez wnioskodawcę i uprawnionego w okresie poprzedzającym zgłoszenie przedmiotowego znaku, a w istocie do tej analizy ograniczył się Urząd Patentowy w swych rozważaniach dot. wtórnej zdolności odróżniającej, jest zawężeniem problemu do jednego z kryteriów wpływających na tę zdolność rejestrową i czyni uzasadnionym zarzut niewyjaśnienia wszystkich okoliczności istotnych dla dokonania oceny w powyższym zakresie.

Należy mieć bowiem na uwadze, iż NSA odwołał się także do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 maja 1999r. w sprawie "Chiemsee C-108/97 i C-109/97", a z jego treści wynika, iż przy ustalaniu zdolności odróżniającej znaku należy uwzględnić w szczególności udział znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny, długotrwałość używania znaku, promocję znaku, procent osób, które ze względu na znak identyfikują towary jako pochodzące z danego przedsiębiorstwa. Takie zresztą kryteria przyjmowane są w orzecznictwie sądowym i Urzędu Patentowego, a także w literaturze przedmiotu. Odrębną kwestią jest zagadnienie możliwości zgromadzenia takiego materiału dowodowego, który pozwoli na dokonanie oceny w takim szerokim zakresie. Niemniej jednak sprawa wymaga szerszego rozważenia niż uczynił to Urząd Patentowy pomijając, z naruszeniem w/powołanych przepisów, złożone w spawie przez skarżącego oświadczenie hurtowni, co do znajomości na rynku towaru oznaczonego znakiem "Podlaski", jak również okoliczność otrzymania pierwszego znaku jakości przez produkt oznaczony znakiem "Podlaski" w latach 1980-1989. Do tych dokumentów i okoliczności Urząd Patentowy w ogóle w uzasadnieniu się nie odniósł. Nie zwrócił też uwagi na asortyment produkcji przedsiębiorstw przedstawiony przez skarżącego w załącznikach do sprawy i przyjął w swych obliczeniach kryterium średniej wagi 1 sztuki opakowania [...] skarżącej w latach 1977-1991. Wbrew przekonaniu Urzędu Patentowego, w świetle powyższych kryteriów nie bez znaczenia pozostaje okoliczność wielkości opakowań wprowadzonych na rynek [...] w małych opakowaniach.

Wprawdzie, co Urząd Patentowy podniósł na rozprawie, na małych opakowaniach nie widać znaku tak wyraźnie, jak na opakowaniach dużych, ale większa ilość na rynku towaru w małych opakowaniach (niż w dużych) może mieć wpływ na zwiększoną możliwość identyfikacji towaru ze źródłem jego pochodzenia. Także zatem i w tym zakresie sprawa wymaga wnikliwego zbadania.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż zaskarżona decyzja jako wydana z naruszeniem w/w powołanych przepisów jest decyzją wadliwą i jako taka winna być wyeliminowana z obrotu prawnego. Z tych też względów stosownie do art. 145 § 1 ust. 1 lit. c p.p.s.a. orzeczono, jak w pkt I sentencji, zaś o kosztach (w pkt II) orzeczono na zasadzie art. 200 p.p.s.a. przepisu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie opłat za czynność rzeczników patentowych (Dz.U. Nr 212, poz. 2076 ze zm.).