Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 2966/14
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2016-05-23 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Powołane przepisy: article: art. 141 § 4, art. 174 pkt 1 i 2, art. 183 § 1, art. 188
journal: Dz.U. 2012 poz 270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
article: art. 7
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
journal: Dz.U.UE.L 1989 nr 40 poz 1 art. 3 ust. 1
law: Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków  towarowych (89/104/EWG)

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska (spr.) Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędzia NSA Marzenna Zielińska Protokolant Beata Cisek-Chojnacka po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej C. S.A., Paryż, Francja od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 18 lipca 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 2897/13 w sprawie ze skargi C. S.A., Paryż, Francja na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz C. S.A., Paryż, Francja 1050 (tysiąc pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

I

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W., wyrokiem objętym skargą kasacyjną, oddalił skargę C. S.A. z siedzibą w P., Francja (dalej: uprawniona, skarżąca) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2013 r. w przedmiocie unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:

znak towarowy przestrzenny o numerze [...], przeznaczony dla towarów w klasie 5, 29, 30 i 32 zarejestrowany został na rzecz C. S.A.. Rejestracja znaku nastąpiła w dniu 12 sierpnia 1998 r. i rozciągała się na terytorium RP.

W dniu 2 grudnia 2010 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: wnioskodawca) o unieważnienie uznania ochrony międzynarodowej znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w części dotyczącej towarów z klasy 29 i 30 tj.: produkty nabiałowe, a mianowicie desery mleczne, jogurty, jogurty pitne, musy, desery śmietankowe, napoje składające się głównie z mleka lub produktów mlecznych, napoje składające się głównie z fermentów mlekowych, napoje mleczne zawierające owoce, sfermentowane produkty mleczne zwykłe lub aromatyzowane, lody jadalne całkowicie lub częściowo zrobione z jogurtu, zamrożone jogurty (lody cukiernicze).

Wnioskodawca wskazał, że uprawniony w dacie rejestracji działał w złej wierze, gdyż nie zamierzał używać znaku. W szczególności słowno-graficzno-przestrzenne opakowania (oznaczenia) - z elementami słownymi "DANONE" i "Fantasia" używane w Polsce przez uprawnionego dla deserów jogurtowych są całkowicie odmiennymi znakami w porównaniu ze spornym znakiem. Ponadto zdaniem wnioskodawcy sporny znak towarowy nie miał - w dacie jego zgłoszenia do rejestracji, pierwotnej zdolności odróżniającej dla towarów w klasach 29 i 30.

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2013 r. Urząd Patentowy RP unieważnił uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego przestrzennego o numerze [...] w części dotyczącej towarów ujętych w klasie 29 oraz w klasie 30. Jako podstawę wskazał art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.; dalej: uzt lub ustawa o znakach towarowych) oraz art. 315 ust. 3 i art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej: pwp lub Prawo własności przemysłowej) oraz art. 98 kpc w zw. z art. 256 ust. 2 pwp.

Analizując sporny znak jako całość Urząd Patentowy RP uznał, że relewantny krąg odbiorców nie skojarzy formy opakowania z pochodzeniem towarów od konkretnego przedsiębiorcy, lecz z samym produktem i jego składem. Kształt rozpatrywanego opakowania jest banalny, nie zawiera żadnych elementów charakterystycznych, które pozwalałyby na jego utożsamienie z konkretnym źródłem. Dla potencjalnego odbiorcy samo opakowanie jest informacją, że ma do czynienia z dwoma oddzielnymi produktami. W ocenie organu konsument biorąc do ręki takie opakowanie, nawet jeśli już wcześniej widział ten kształt i był zadowolony z produktu, będzie jednak szukał informacji potwierdzającej, że to opakowanie zawiera poszukiwany przez niego jogurt. Taką informacją, która rozwieje wątpliwości konsumenta, będzie umieszczony na opakowaniu znak towarowy Fantasia lub DANONE.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalając skargę wyrokiem objętym skargą kasacyjną na wstępie podkreślił, że niewątpliwie kształt, forma przestrzenna, w tym towaru lub opakowania, może być znakiem towarowym zarówno na gruncie ustawy o znakach towarowych, jak też Prawa własności przemysłowej, Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych nr 89/104/EWG (Dz.U.UE.L.1989.40.1; dalej: dyrektywa nr 89/104/EWG) oraz rozporządzenia nr 40/94. Podlegający rejestracji znak przestrzenny nie może jednak składać się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samych towarów lub kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego albo kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru (por. art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy nr 89/104/EWG).

Sąd wyjaśnił, że w świetle treści art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 uzt, aby zgłoszone oznaczenie mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy, powinno posiadać konkretną zdolność odróżniającą, tzn. zdolność do odróżniania konkretnych towarów (i usług) pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów (i usług) pochodzących z innego przedsiębiorstwa. Co do zasady, oznaczenie powinno posiadać opisaną zdolność w dacie dokonania zgłoszenia, wówczas posiada tzw. pierwotną zdolność odróżniającą. Bywają jednak sytuacje, że na skutek intensywnego używania, kampanii reklamowej dochodzi do takich zmian w świadomości klienteli, iż zaczyna ona - w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, kojarzyć znak i opatrywany nim towar, wyłącznie z konkretnym producentem, a oznaczenie, które w dacie zgłoszenia, na skutek okoliczności wymienionych w art. 7 ust. 2 uzt, nie posiadało pierwotnej zdolności odróżniającej, może służyć odróżnianiu towarów. W takiej sytuacji znak nabywa tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Sąd wskazał, że art. 6 quinquies ust. A pkt 1 Konwencji Paryskiej stanowi wprawdzie, że każdy znak towarowy prawidłowo zarejestrowany w Państwie pochodzenia będzie mógł być zgłoszony i chroniony w takiej samej postaci, jak w państwach będących członkami Związku, z zastrzeżeniami, ponieważ: ust. B pkt. 2 przewiduje, że można odmówić rejestracji znaków towarowych, wymienionych w niniejszym artykule, jeżeli są one pozbawione jakichkolwiek znamion odróżniających, albo jeżeli są one złożone wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które w handlu mogą służyć do oznaczenia rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, miejsca pochodzenia produktów lub czasu ich wytwarzania bądź też są zwykle używane w mowie potocznej lub w uczciwych i stałych zwyczajach handlowych w Państwie, w którym wnosi się o ochronę.

W rozpoznawanej sprawie w pierwszej kolejności Sąd rozważył kwestię prawidłowości dokonania przez organ analizy zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego stanowiącego formę przestrzenną w postaci dwukomorowego pojemnika, przy czym jedna z komór jest większa od drugiej. Obie komory są zaokrąglone, połączone i zintegrowane w zewnętrznej ramie, przy czym sposób ich łączenia, umiejscowienie komór, ich różna wielkość pozwala na przeniesienie zawartości z komory mniejszej do większej, w szczególności w odniesieniu do dodatków sypkich. Jednocześnie sporny znak nie zawiera żadnych dodatkowych elementów słownych lub graficznych.

Sąd wskazał, że z akt sprawy wynika, że na rzecz skarżącego zarejestrowane są oddzielne znaki słowne albo słowno-graficzne, które były używane równolegle ze znakiem przestrzennym [...], a mianowicie jest to słowo "Fantasia" i znak słowno-graficzny "Danone". Wymienione znaki były nakładane na sporne opakowanie i w konsekwencji wprowadzane w tej formie do obrotu.

W ocenie Sądu analiza charakteru spornego znaku przestrzennego została przeprowadzona przez organ kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności sprawy. W szczególności Sąd podzielił stanowisko organu co do tego, że sporny znak - postrzegany jako "goły" pojemnik dwukomorowy, nie jest niczym niezwykłym, zaś jego kształt można uznać w istocie za banalny. Ma to swoje dalsze konsekwencje bowiem, zdaniem Sadu, relewantny krąg odbiorców nie skojarzy formy opakowania z pochodzeniem towaru od konkretnego przedsiębiorcy, lecz z samym produktem lub jego składem. Skoro sam kształt opakowania - pojemnika dwukomorowego, nie jest na tyle charakterystyczny, aby stanowić dla przeciętnego odbiorcy stosowny przekaz, co do pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorcy to dwukomorowy kształt pojemnika będzie informacją, że ma on do czynienia z dwoma oddzielnymi produktami, które może sobie dowolnie połączyć lub też skonsumować osobno. Innymi słowy daje to możliwość dowolnego kreowania smaków.

Sąd wskazał, że w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia z towarami w klasach 29 i 30 - a mianowicie produktami nabiałowymi, czy mlecznymi, które w większości są płynne, zatem nie mają swojej formy. W utrwalonym orzecznictwie przyjmuje się, że opakowanie jest utożsamiane z towarem czyli np. jogurt przybiera formę opakowania. Jednocześnie Sąd przyznał rację organowi, że sporne opakowanie nie odbiega kształtem od zwyczajów w branży produktów mlecznych. Znak towarowy przestrzenny, stanowiący jednocześnie formę produktu, nie ma zdolności odróżniającej i nie może zastąpić prawa z rejestracji wzoru zdobniczego lub wzoru użytkowego (wzoru przemysłowego).

Zdaniem Sądu potencjalny odbiorca nie dostrzeże w samym pojemniku informacji o pochodzeniu produktu, lecz kształt opakowania będzie dla niego informacją, że opakowanie jest dwukomorowe co oznacza, iż jest przeznaczone do przechowywania dwóch różnych składników, a mianowicie produktu podstawowego oraz dodatku. Nie ma również racji skarżący, że organ ograniczył badanie znaku do kwestii dwukomorowości pojemnika, bowiem w zaskarżonej decyzji znajduje się obszerna i wielowątkowa analiza zdolności odróżniającej przedmiotowego znaku, poparta cytowanym tam orzecznictwem. Sąd zauważył, że kwestia dwukomorowości pojemników była jedynie punktem wyjścia dla rozważań organu, prowadzących do tezy sprzecznej z oczekiwaniami skarżącego, który stanął na stanowisku, iż mimo połączenia w produkcie trzech, zarejestrowanych znaków towarowych (DANONE, Fantasia i znaku przestrzennego [...]) znak przestrzenny uzyska rolę, co najmniej równorzędną z pozostałymi dwoma znakami, nakładanymi na wprowadzany do obrotu produkt.

W ocenie Sądu nie zostało również w sprawie udowodnione, aby reakcja konsumenta automatycznie i w pierwszej kolejności nastawiona była na rozpoznanie producenta za pomocą skojarzenia kształtu opakowania. Uzasadnione jest natomiast twierdzenie uczestnika postępowania, że w dacie pierwszeństwa - nawet przy założeniu, iż była to nowość na rynku, konsument postrzegał formę dwukomorowego pojemnika jako po prostu pojemnik.

Przechodząc do zarzutów dotyczących pominięcia dowodów zgłoszonych przez skarżącego, a świadczących o pierwotnej oraz o wtórnej zdolności odróżniającej spornego oznaczenia, Sąd podzielił stanowisko organu, że materiały przedstawione przez skarżącego okazały się niewystarczające dla wykazania ww. okoliczności. Wypowiadając się na temat tych dowodów Urząd Patentowy RP dokładnie je omówił i uznał, że intensywne używanie i renoma znaków Fantasia oraz DANONE nie może automatyczne przenosić się na znak przestrzenny. Wbrew zarzutom skarżącego organ nie zakwestionował przyjętego w orzecznictwie poglądu o możliwości używania kilku znaków obok siebie lecz stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie oznaczenia, którymi było pokryte przedmiotowe opakowanie zmieniały istotnie jego charakter odróżniający, co ostatecznie przekłada się na sposób odbioru znaku [...] przez konsumentów.

W podstawie prawnej wyroku Sąd I instancji powołał art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej: ppsa).

II

Skargę kasacyjną wniosła skarżąca zaskarżając wyrok w całości i zarzucając mu:

I. na podstawie art. 174 pkt 2) ppsa - naruszenie przepisów postępowania w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

1. naruszenie art. 3 § 1 ppsa w związku z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.; dalej: pusa), polegające na wyjściu przez WSA poza jego właściwość w zakresie kontroli legalności decyzji administracyjnej poprzez dokonanie własnych ustaleń, iż:

a) znak przestrzenny nie spełnia przesłanek z art. 4 uzt, w sytuacji gdy przepis ten nie był podstawą rozstrzygania przez Urząd Patentowy;

b) znak przestrzenny spełnia przesłanki z art. 3 ust. 1 lit. e drugie tiret dyrektywy nr 89/104/EWG, w sytuacji gdy przepis ten nie był podstawą rozstrzygania przez Urząd Patentowy;

c) znak przestrzenny nie nabył wtórnej zdolności odróżniającej, gdyż jest oznaczeniem technicznie funkcjonalnym, podczas gdy Urząd Patentowy nie badał wtórnej zdolności odróżniającej, uznawszy jedynie, że znak nie był używany w funkcji znaku towarowego;

d) okoliczności przedstawione w materiale dowodowym w postaci badań rynkowych z 2008, przedłożonych przez skarżącego są niewiarygodne, zaś badania zostały przeprowadzone w sposób wadliwy w sytuacji gdy Urząd Patentowy nie zajmował się wiarygodnością tych badań;

2. naruszenie art. 134 § 1 ppsa, poprzez rozstrzygnięcie poza granicami sprawy polegające na wydaniu wyroku na podstawie wniosku o unieważnienie Uczestnika postępowania, opartego na kilku podstawach prawnych, podczas gdy granice sprawy wyznacza zakres decyzji oraz zakres jej zaskarżenia, a nie wniosek, zaś w niniejszej sprawie Urząd Patentowy unieważnił znak towarowy wyłącznie na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 uzt, a nie art. 4 wskazanej ustawy;

3. naruszenie art. 134 § 1 ppsa, poprzez rozstrzygnięcie poza granicami sprawy polegające na badaniu prawidłowości decyzji w świetle przesłanek z art. 3 ust. 1 lit. e drugie tiret dyrektywy nr 89/104/EWG, podczas gdy Urząd Patentowy nie oparł się w decyzji o ten przepis zgodnie z treścią art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej i zawartą w niej zasadą telle-quelle enumeratywnie wymieniającą okoliczności wyłączające jej zastosowanie, Urząd Patentowy nie mógł unieważnić znaku towarowego, zarejestrowanego wcześniej we Francji należącej do Związku Paryskiego, na podstawie przesłanki charakteru technicznego, nawet gdyby ta przesłanka w niniejszej sprawie hipotetycznie zachodziła, a tym samym przesłanki te pozostają poza granicami sprawy;

4. naruszenie art. 134 § 2 ppsa poprzez wydanie orzeczenia na niekorzyść skarżącego poprzez stwierdzenie, iż unieważnienie znaku [...] było zasadne bowiem znak ten nie spełnia przesłanek z art. 3 ust. 1 lit. e drugie tiret dyrektywy nr 89/104/EWG, podczas gdy przepis ten nie odnosi się do przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 i 2 uzt, na podstawie którego znak ten został unieważniony;

5. naruszenie art. 134 § 2 ppsa poprzez wydanie orzeczenia na niekorzyść skarżącego poprzez stwierdzenie, iż unieważnienie znaku [...] było zasadne bowiem znak ten nie spełnia przesłanek art. 4 uzt, podczas gdy zaskarżoną decyzją Urząd Patentowy unieważnił znak towarowy wyłącznie na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 uzt;

6. naruszenie art. 133 § 1 ppsa poprzez oparcie zapadłego wyroku na twierdzeniach Uczestnika postępowania, czemu Sąd dał wielokrotnie wyraz w uzasadnieniu wyroku, podczas gdy wyrok winien zostać wydany na podstawie akt sprawy, a w aktach brak jest materiału dowodowego potwierdzającego twierdzenia Sądu, iż w dacie zgłoszenia znaku [...] w 1998r. znak [...] był typowym kształtem opakowań jogurtów;

7. naruszenie art. 133 § 1 ppsa poprzez przyjęcie, wbrew zebranemu w sprawie materiałowi dowodowemu, iż znak towarowy [...] nie był używany w obrocie na terenie Polski, w sytuacji gdy jest to okoliczność bezsporna, bowiem zarówno Uczestnik postępowania jak i Urząd Patentowy podkreślali, iż Skarżący używa swojego znaku przestrzennego ale niesamoistnie bowiem w charakterze znaku słowno-graficzno-przestrzennego;

8. naruszenie art. 141 § 4 ppsa przez brak merytorycznego odniesienia się przez Sąd do wszystkich zarzutów skarżącego podnoszonych w toku postępowania, w tym w szczególności w skardze w punkcie 1.1. a-k i I.2 oraz wskazania dlaczego są one bezzasadne, podczas gdy dotyczyły one okoliczności istotnych z punktu widzenia niniejszej sprawy;

9. naruszenie art. 141 § 4 ppsa przez brak merytorycznego odniesienia się przez Sąd do zarzutów Skarżącego dotyczących pominięcia przez Urząd Patentowy materiału dowodowego na okoliczność pierwotnej i wtórnej zdolności odróżniającej, złożonych do akt sprawy w toku postępowania przed Urzędem Patentowym;

10. naruszenie art. 141 § 4 ppsa, przez brak merytorycznego odniesienia się przez Sąd do zarzutów Skarżącego dotyczących zmiany linii orzeczniczej Urzędu Patentowego w przedmiocie instytucji używania przestrzennych znaków towarowych, dokonanej przez poszerzony skład Kolegium Orzekającego w sprawie butelki Domestos (decyzja w sprawie Sp. 215/13) i niezgodności ustaleń Urzędu Patentowego w niniejszej sprawie z tą linią, w tym z decyzjami Urzędu Patentowego, wydanymi w sprawie międzynarodowego znaku przestrzennego [...] w postaci skopka tj. decyzją z dnia [...] czerwca 2012 r. oddalającą wniosek o wygaszenie ([...]) z powodu jego nieużywania oraz decyzją o unieważnienie ([...]);

11. naruszenie art. 141 § 4 ppsa poprzez brak wyjaśnienia dlaczego zdaniem Sądu przedłożone do akt sprawy badania rynkowe z 2008 r. są niewiarygodne i ograniczenie się do przytoczenia podnoszonych przez uczestnika postępowania zarzutów bez wskazania dowodów na to, iż zarzuty te znajdują potwierdzenie w niniejszej sprawie tj. w treści i metodologii tych badań;

12. naruszenie art. 141 § 4 ppsa poprzez brak wyjaśnienia dlaczego Sąd ograniczył badanie wtórnej zdolności odróżniającej do wyników badań rynkowych z 2008 r., w sytuacji gdy jest to tylko jeden z dowodów w sprawie potwierdzających, niezależnie od innych materiałów dowodowych, istnienie przed złożeniem wniosku w niniejszej sprawie nie tylko wtórnej zdolności odróżniającej, ale wręcz renomy znaku przestrzennego [...] i jego samoistnego występowania na rynku polskim w świadomości przeciętnych odbiorców;

13. naruszenie art. 141 § 4 ppsa poprzez przyjęcie, iż znak towarowy [...] nie był używany w obrocie w sytuacji gdy jest to okoliczność bezsporna, bowiem zarówno Uczestnik postępowania jak i Urząd Patentowy podkreślali, iż Skarżący używa swojego znaku przestrzennego ale niesamodzielnie bowiem w charakterze znaku słowno-graficzno-przestrzennego;

14. naruszenie art. 141 § 4 ppsa poprzez wadliwe ustalenie w sprawie, iż Urząd Patentowy dokonał oceny przesłanki wtórnej zdolności odróżniającej i materiału dowodowego przedłożonego przez Uprawnionego na tę okoliczność, podczas gdy z treści decyzji wynika wprost, iż Urząd Patentowy nie dokonał analizy materiału dowodowego na okoliczność przesłanki wtórnej zdolności odróżniającej, gdyż uprzednio wadliwie przyjął, iż sposób i forma używania znaku przestrzennego [...] nie jest używaniem w funkcji znaku towarowego, co w ocenie Urzędu Patentowego było wystarczające aby dowody te pominąć;

15. naruszenie art. 141 § 4 ppsa poprzez wadliwe ustalenie w sprawie, iż Urząd Patentowy unieważnił znak towarowy [...] na podstawie art. 7 uzt w zw. z art. 3 ust. 1 lit. e drugie tiret dyrektywy nr 89/104/EWG, podczas gdy Urząd Patentowy unieważnił znak towarowy [...] na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 2 uzt w związku z art. 3 ust. 1 lit b-d dyrektywy;

16. naruszenie art. 141 § 4 ppsa poprzez brak rozpatrzenia przy badaniu stanu faktycznego sprawy i odniesienia się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, do stanowiska skarżącego zawartego w załączniku do protokołu z rozprawy z dnia 8 lipca 2014 r. oraz 14 lipca 2014 r. w sytuacji, gdy przedstawione w nich okoliczności przeczyły jednoznacznie ustaleniom Sądu, na których oparł on zaskarżony wyrok;

17. naruszenie art. 145 §1 pkt 1) lit. c) ppsa - poprzez brak oparcia wyroku o ten przepis w sytuacji naruszenia przez Urząd Patentowy w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy:

a. art. 77 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.; dalej: kpa) poprzez uznanie za fakty powszechnie znane okoliczności, iż znak towarowy [...] był w dacie zgłoszenia tj. w 1998 r. opakowaniem typowym dla rynku jogurtów, nie odbiegającym od norm w danej branży, podczas gdy okoliczność ta nie tylko nie spełnia wymogów okoliczności powszechnie znanej, w tym jest kwestionowana przez skarżącego, to jeszcze w materiale dowodowym są dowody przeczące prawidłowości takiego ustalenia;

b. art. 76 kpa poprzez pominięcie dowodu z dokumentu urzędowego dotyczącego wzoru zdobniczego [...], i okoliczności z niego wynikających, w tym faktu, iż Urząd Patentowy rejestrując ten wzór potwierdził, iż na dzień zgłoszenia wzór ten był nowy na rynku polskim, tj. że na rynku polskim nie istniały jakiekolwiek inne kształty opakowań, które na zorientowanym użytkowniku nie wywoływałyby odmiennego wrażenia;

c. art. 6 kpa. w zw. z art. 256 pwp poprzez odwoływanie się w postępowaniu kontradyktoryjnym nie tylko do zasad postępowania administracyjnego, ale dodatkowo do nieobowiązujących w Polsce i niebędących przedmiotem harmonizacji przepisów postępowania zawartych w Rozporządzeniu Rady WE nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego;

d. art. 7 i 9 kpa, ponieważ Urząd Patentowy będąc zobowiązanym do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, nie przeprowadził w sposób właściwy postępowania dowodowego na okoliczność zdolności odróżniającej i renomy znaku towarowego [...], ograniczając się wyłącznie do analizy wyników badań rynkowych z pominięciem innych dowodów w sprawie;

e. art. 107 § 3 kpa poprzez bezpodstawne przyjęcie, iż Urząd Patentowy w dostatecznym stopniu i wyraźnie wskazał przesłanki faktyczne i prawne z powodu których unieważnił uznanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku [...], podczas gdy jak wynika wprost z uzasadnienia wyroku, nawet dla Sądu, który podzielił stanowisko organu, wyjaśnienie podstawy faktycznej i prawnej decyzji nie jest wskazane prawidłowo, skoro sam Sąd błędnie przyjmuje podstawy prawne decyzji Urzędu Patentowego i myli przesłanki z art. 4 i 7 ustawy o znakach towarowych oraz art. 3 ust. 1 lit. e drugie tiret dyrektywy nr 89/104/EWG, na których w ocenie Sądu została wydana zaskarżona decyzja;

18. naruszenie art. 145 § 1 pkt 1) lit. c) ppsa - poprzez brak oparcia wyroku o ten przepis w sytuacji podstaw do stwierdzenia naruszenia przez Urząd Patentowy- w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy- art. 6, art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 80 i 107 § 3 kpa poprzez brak uwzględnienia istotnych okoliczności sprawy, jej niewłaściwą ocenę, a także brak odniesienia się w uzasadnieniu do wszystkich argumentów oraz materiałów dowodowych wskazywanych w toku postępowania przez skarżącego tj:

a. pominięcie przez Urząd Patentowy materiału dowodowego za okres sprzed daty uznania w Polsce ochrony znaku międzynarodowego [...] tj. sprzed 20 lipca 2002 r. czyli za okres 5 lat;

b. uznanie przez Urząd Patentowy twierdzeń Wnioskodawcy o braku zdolności odróżniającej znaku towarowego [...] za zasadne, mimo braku dowodów w aktach sprawy na tę okoliczność;

c. brak rozpoznania przez Urząd Patentowy istoty sprawy, w tym dokonanie nieprawidłowej i niepełnej oceny zdolności odróżniającej przestrzennego znaku towarowego [...] w wyniku ograniczenia tej oceny do dwukomorowości;

d. przyjęcie przez Urząd Patentowy , że znak towarowy [...] był w dacie zgłoszenia typowym w Polsce opakowaniem jogurtów, mimo braku dowodów potwierdzających tę okoliczność a wręcz istnieniu dowodów przeczących prawidłowości tego ustalenia;

e. pominięcie przez Urząd Patentowy okoliczności bezspornej, potwierdzonej nadto materiałem dowodowym, iż to jogurt Frutica firmy B. w opakowaniu o zbieżnym kształcie do kształtów opakowań jogurtów Fantasia była w 2008 r. jedynym konkurentem dla jogurtu Fantasia;

f. pominięcie przez Urząd Patentowy dowodów podważających zasadność twierdzeń Wnioskodawcy (obecnie Uczestnika postępowania);

g. pominięcie przez Urząd Patentowy przy ustaleniu stanu faktycznego, iż 13% przeciętnych odbiorców widząc produkt o nazwie Frutica z umieszczoną na etykietach tą nazwą oraz nazwą B., oferowany w opakowaniu dwukomorowym o bardzo podobnym kształcie jak przestrzenny znak towarowy [...], stwierdziło, iż jest to jogurt Fantasia, mimo że jedyne podobieństwo jakie zachodziło to kształt opakowania;

h. przyjęcie przez Urząd Patentowy, iż ustalenia dokonane w toku postępowania cywilnego nie mają znaczenia dla sprawy, ze względu na niepokrywanie się okresów, których dotyczą poczynione w tym postępowaniu ustalenia Sądu Apelacyjnego oraz Urzędu Patentowego, mimo że w rzeczywistości okresy te były zbieżne, zaś ustalenia potwierdzały nie tylko istnienie w dniu złożenia wniosku w niniejszej sprawie zdolności odróżniającej znaku [...], ale wręcz jego renomę;

i. pominięcie przez Urząd Patentowy przy ustalaniu stanu faktycznego, iż 44% przeciętnych odbiorców jogurtów utożsamia przestrzenny znak towarowy z konkretnym źródłem pochodzenia, co jest okolicznością wystarczającą, aby przyjąć iż znak ten nie tylko posiadał w dacie złożenia wniosku zdolność odróżniającą na rynku polskim, ale był wręcz znakiem renomowanym;

j. przyjęcie przez Urząd Patentowy, iż 57% osób używających jogurtu Fantasia, oferowanego w opakowaniach o kształcie jak przestrzenny znak towarowy, wskazało w przedłożonych do akt badaniach rynkowych z 2008r. na podstawie wizerunku samego opakowania, potrafiło wskazać jego źródło pochodzenia, w sytuacji gdy z badań tych jednoznacznie wynikało, iż 64% przeciętnych odbiorców wskazało, iż jest to jogurt Fantasia lub że jest to jogurt pochodzący od Danone;

k. pominięcie przez Urząd Patentowy - przy ustalaniu okoliczności sprawy - materiałów dowodowych dotyczących okresu występowania w obrocie znaku przestrzennego [...] przed dniem uznania jego ochrony w Polsce w 2002r. w sytuacji gdy ustalenia w tym zakresie są istotne dla oceny przesłanek w zakresie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej w rozumieniu w. z art. 165 ust.1 pkt 2 pwp,

l. uznanie, że znak towarowy [...] nie był używany w funkcji znaku towarowego;

19. naruszenie art. 151 ppsa poprzez oddalenie skargi przy braku przesłanek pozwalających stwierdzić legalność decyzji Urzędu Patentowego RP.

II. na podstawie art. 174 pkt 1) ppsa - naruszenie prawa materialnego tj.:

1. naruszenie art. 7 ust. 1 i 2 uzt, poprzez jego błędną wykładnię, a w rezultacie niewłaściwe zastosowanie, przejawiające się w uznaniu za zasadne i uznanie przez Sąd jako własne stanowiska Urzędu Patentowego, iż:

a. znak nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej, gdy nie daje gwarancji, że towar nim oznaczony jest określonej jakości, podczas gdy funkcja gwarancyjna nie jest przesłanką zdolności odróżniającej znaku towarowego;

b. przeciętnym odbiorcą towarów dla oznaczania których przeznaczony jest znak [...] tj. jogurtów są osoby spożywające konkretny produkt Fantasia tym znakiem oznaczony, podczas gdy przeciętnym odbiorcą przy ocenie zdolności odróżniającej są osoby które chociażby sporadycznie jedzą jogurty;

c. znak który jest rozpoznawalny przez 44% przeciętnych odbiorców nie posiada zdolności odróżniającej, podczas gdy w literaturze przedmiotu i orzecznictwie wskazuje się, iż dolną granicą uznania znaku za znak renomowany jest jego rozpoznawalność przez przeciętnych odbiorców na poziomie 25-30%;

d. kryteria oceny zdolności odróżniającej przestrzennych znaków towarowych składających się z samej formy towaru są inne niż kryteria oceny pozostałych kategorii znaków towarowych, podczas gdy kryteria te winny być takie same dla wszystkich kategorii znaków;

e. funkcjonalność znaku przestrzennego jest przesłanką uniemożliwiającą stwierdzenie istnienia jego pierwotnej i wtórnej zdolności odróżniającej, podczas gdy ugruntowany jest pogląd, iż każdy kształt towaru jest funkcjonalny, co nie wyłącza jego rejestrowalności;

2. naruszenie art. 7 ust. 1 i 2 uzt, poprzez jego błędną wykładnię, a w rezultacie niewłaściwe zastosowanie poprzez przyjęcie, iż znak przestrzenny posiada zdolność odróżniającą, jeśli na jego podstawie reakcja konsumenta automatycznie i w pierwszej kolejności nastawiona byłaby na rozpoznanie producenta za pomocą skojarzenia kształtu opakowania, podczas gdy znak posiada zdolność odróżniającą, jeśli daje możliwość konsumentowi, z której ten nie musi jednakże skorzystać, aby na jego podstawie, niezależnie od innych oznaczeń, mógł ustalić źródło pochodzenia towarów nim oznaczanych chociażby abstrakcyjne;

3. naruszenie art. 7 ust. 1 i 2 uzt w związku z art. 165 ust. 1 pkt 2) pwp poprzez jego błędną wykładnię, a w rezultacie niewłaściwe zastosowanie, przez błędne przyjęcie, iż znak nabywa wtórną zdolność odróżniającą tylko wtedy, gdy przeciętny odbiorca zaczyna kojarzyć znak i opatrywany nim towar wyłącznie z konkretnym producentem, podczas gdy funkcją znaku towarowego nie jest wskazywanie wyłącznie konkretnego producenta, ale wskazywanie na źródło pochodzenia, chociażby abstrakcyjne, nieznane z nazwy przeciętnemu odbiorcy;

4. naruszenie art. 165 ust. 1 pkt 2) pwp poprzez jego błędną wykładnię, przejawiające się w uznaniu za zasadne i uznanie przez Sąd jako własne stanowiska Urzędu Patentowego, iż początkiem okresu, w którym bada się czy znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą jest dzień udzielenia prawa, podczas gdy oceniając nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez znak towarowy bada się cały okres jego występowania na rynku, aż do dnia złożenia wniosku o jego unieważnienie;

5. naruszenie art. 165 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 129 ustawy pwp poprzez jego błędną wykładnię, a w efekcie jego niewłaściwe zastosowanie, polegającą na uznaniu, że obejmuje on przesłanki rejestrowalności wskazane w art. 3 ust. 1 lit. e drugie tiret dyrektywy nr 89/104/EWG, podczas gdy jednoznacznie wymienione są w art. 131 ust. 2 pkt 6) pwp

6. naruszenie art. 165 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 130 pwp poprzez jego błędną wykładnię, iż:

a. przestrzenne znaki towarowe są znakami szczególnej kategorii, w związku z czym w zasadzie nie mogą nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, chyba że są używane samodzielnie na rynku, podczas gdy znaki przestrzenne należy oceniać, także w zakresie ich używania, analogicznie jak pozostałe kategorie znaków towarowych;

b. znak towarowy aby był używany w funkcji znaku towarowego musi być używany samodzielnie na rynku, zaś występowanie znaku przestrzennego wyłącznie wraz z etykietami wyłącza możliwość uznania takiego używania za samodzielne, podczas gdy ugruntowana jest wykładnia dokonana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, iż znak może nabyć wtórną zdolność odróżniającą, także gdy był używany w połączeniu z innymi znakami lub jako część innego znaku;

c. tylko badania rynkowe są dowodem na okoliczność wtórnej zdolności odróżniającej i ograniczenie badania tej przesłanki do badań rynkowych z pominięciem innych dowodów, podczas gdy w orzecznictwie podkreśla się, iż badania rynkowe są tylko jednym z dowodów, niezależnym od innych, na podstawie których może zostać stwierdzona wtórna zdolność odróżniająca;

d. dla oceny wtórnej zdolności odróżniającej niezbędna jest opinia biegłego

7. naruszenie art. 169 ust. 1 pkt. 1) pwp poprzez jego wadliwą wykładnię pojęcia używania sprzeczną z wykładnią art. 10 ust 1 i art. 10 ust 2 a) nr 89/104/, dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości w trybie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej TFUE (dawny art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwanego dalej TWE) i w konsekwencji jego niezastosowanie w stanie faktycznym sprawy;

8. naruszenie art. 169 ust. 4 pkt 1) pwp poprzez jego wadliwą wykładnię pojęcia używania sprzeczną z wykładnią art. 10 ust 1 i art. 10 ust 2 a) dyrektywy nr 89/104/EWG, dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości w trybie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej TFUE (dawny art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwanego dalej TWE) i w konsekwencji jego wadliwe zastosowanie w stanie faktycznym sprawy, w sytuacji gdy nie zaistniały podstawy do stwierdzenia braku używania znaku towarowego [...], bowiem znak ten był rzeczywiście używany w postaci znaku różniącego się w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru;

9. naruszenie art. 169 ust. 1 pkt 1) pwp poprzez jego błędną wykładnię, a w rezultacie niewłaściwe zastosowanie, przejawiającą się między innymi w tym, że według stanowiska Urzędu Patentowego, przyjętego przez Sąd za własny, znak towarowy musi być używany w formie zarejestrowanej;

10. naruszenie art. 169 ust. 4 pkt 1) pwp poprzez jego błędną wykładnię, a w rezultacie niewłaściwe zastosowanie, przejawiającą się w tym, że według stanowiska Urzędu Patentowego, przyjętego przez Sąd za własny, używanie znaku przestrzennego łącznie z etykietami nie jest używaniem znaku, gdyż zmienia jego odróżniający charakter;

11. naruszenie art. 3 ust. 1 lit. e drugie tiret w zw. z art. 3 ust. 3 dyrektywy nr 89/104/EWG w zakresie znaków towarowych- poprzez jego błędną wykładnię a w rezultacie niewłaściwe zastosowanie polegającą na bezpodstawnym przyjęciu, iż przesłanką uniemożliwiającą uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej jest charakter funkcjonalny znaku przestrzennego, podczas gdy expressis verbis w przepisie zostało wskazane, iż nie mogą nabyć wtórnej zdolności odróżniającej tylko te oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, a nie te które mają charakter funkcjonalny;

12. naruszenie art. 6 quinquies lit. B Konwencji Paryskiej poprzez jego błędną wykładnię i w efekcie niewłaściwe zastosowanie polegającą na przyjęciu, iż przesłanki z art. 3 ust. 1 lit. e drugie tiret w zw. z art. 3 ust. 3 dyrektywy nr 89/104/EWG o zbliżaniu, w tym przesłanka wyłącznie technicznego charakteru ma zastosowanie w niniejszej sprawie, podczas gdy przesłanka ta nie została wymieniona w treści wskazanego przepisu, w efekcie czego nawet gdyby znak przestrzenny [...] składał się wyłącznie z kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, nie byłoby możliwe unieważnienie uznania jego ochrony na terytorium Polski w związku z wymienionym powyżej przepisem ;

13. naruszenie art. 9 Konstytucji RP polegające na braku uwzględnienia orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, w tym wydanych w trybie art. 267 TFUE (dawny art. 234 TWE),

14. naruszenie art. 267 TFUE w związku z art. 5 ust 2 i 4 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zwanego dalej TUE, polegające na naruszeniu zasady przyznania, polegającej na wyposażeniu Trybunału Sprawiedliwości w wyłączną kompetencję do dokonywania wykładni prawa wspólnotowego, w tym wykładni - w zakresie pojęcia używania - art. 10 ust. 1 dyrektywy nr 89/104/EWG;

15. naruszenie art. 19 ust. 1 TUE polegające na braku uwzględnienia wyłącznej kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do wypełniania luk w prawie wspólnotowym;

16. naruszenie art. 288 TFUE (dawny art. 249 TWE) w związku z wadliwą wykładnią i zastosowaniem art. 130 pwp w związku z art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp i art. 169 ust. 4 pkt 1 pwp, polegające na braku osiągnięcia tożsamego rezultatu implementacji art. 3 ust. 3, art. 10 ust 1 oraz art. 10 ust 2 lit a) dyrektywy nr 89/104/EWG;

17. naruszenie art. 4 ust. 3 TUE (dawny art. 10 TWE) w związku z wadliwą wykładnią i zastosowaniem art. 130 pwp w związku z art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp i art. 169 ust. 4 pkt 1) pwp polegające na jej sprzeczności z zasadą solidarności i ekwiwalentności.

III. W związku z zarzutem naruszenia prawa materialnego tj. art. 165 ust. 1 pkt 2) w zw. z 130 pwp oraz art. 169 ust. 1 pkt 1) i art. 169 ust. 4 pkt 1) pwp, skarżąca wniosła na podstawie art. 267 TFUE o zadanie przez Naczelny Sąd Administracyjny Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujących pytań prejudycjalnych:

1. Czy w przypadku gdy zarejestrowany, przestrzenny znak towarowy jest zawsze używany w połączeniu z dodatkowymi elementami można mówić o rzeczywistym używaniu tego znaku towarowego w rozumieniu art. 10 ust. 1 dyrektywy nr 89/104/EWG;

2. Czy używanie zarejestrowanego przestrzennego znaku towarowego w połączeniu z dodatkowymi elementami w postaci etykiet zmienia jego charakter odróżniający w rozumieniu art. 10 ust. 2 a) dyrektywy nr 89/104/EWG, jeżeli wcześniej został ustalony brak jakichkolwiek elementów odróżniających;

3. Czy przestrzenny znak towarowy w postaci opakowania może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy nr 89/104/EWG w wyniku lub w następstwie używania tego znaku w połączeniu z dodatkowymi elementami w postaci etykiet, a jeżeli tak to czy istnieje zależność, a jeżeli tak to jaka, pomiędzy siłą dystynktywną umieszczonych na etykietach znaków słownych i słowno-graficznych, a możliwością nabycia wtórnej zdolności przez ten przestrzenny znak towarowy

Podnosząc te zarzuty skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

III

W odpowiedzi na skargę kasacyjną uczestnik postępowania wniósł o jej oddalenie.

IV

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna została oparta na usprawiedliwionej podstawie, o której stanowi art. 174 pkt 2 ppsa. W myśl tego przepisu skargę kasacyjną można oprzeć na podstawie naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego usprawiedliwionym w stopniu, o którym mowa w powołanym przepisie jest zarzut naruszenia art. 141 § 4 ppsa.

Przepis art. 141 § 4 zdanie pierwsze ppsa stanowi, że uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowiska pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie.

Szczególne miejsce w uzasadnieniu wyroku zajmuje wskazanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Podstawa prawna rozstrzygnięcia obejmuje wskazanie zastosowanych przepisów oraz wyjaśnienie przyjętego przez sąd sposobu ich wykładni i zastosowania. Powołanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia powinno mieć charakter zwięzły, ale pozwalający na skontrolowanie przez stronę postępowania i ewentualnie przez sąd wyższej instancji czy sąd orzekający nie popełnił w swoim rozumowaniu błędów. Znaczenie procesowe uzasadnienia wyroku uwidacznia się bowiem w tym, że:

- ma ono dać rękojmię, iż sąd dołoży należytej staranności przy podejmowaniu rozstrzygnięcia,

- ma umożliwić sądowi wyższej instancji ocenę czy przesłanki, na których oparł się sad niższej instancji, są trafne,

- ma w razie wątpliwości umożliwić ustalenie granic powagi rzeczy osądzonej i innych skutków prawnych wyroku (por. W. Siedlecki, Postępowanie cywilne, Zarys wykładu, Warszawa 2003, s. 282).

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreśla się, że ograniczenie się w uzasadnieniu wyroku do przytoczenia przepisu prawnego, czy też ogólnikowego powoływania się na poglądy doktryny czy judykatury, bez gruntownego odniesienia się do okoliczności konkretnego stanu faktycznego sprawy, nie może zastąpić opisu przebiegu operacji logicznej, rezultatem której jest przyjęty konkretny kierunek interpretacji i zastosowania konkretnego przepisu prawnego w okolicznościach konkretnego stanu faktycznego sprawy (por. wyroki NSA z dnia 11 stycznia 2011 r. sygn. akt I GSK 685/09, z dnia 9 stycznia 2013 r, sygn. akt II GSK 1934/11; dostępne w CBOSA).

Wśród niezbędnych składników uzasadnienia wyroku przepis art. 141 § 4 ppsa wymienia obowiązek przedstawienia zwięzłego stanu sprawy. Obowiązek zwięzłego przedstawienia stanu sprawy obejmuje nie tylko przytoczenie ustaleń dokonanych przez organ administracji publicznej, ale także ich ocenę pod względem zgodności z prawem (art. 3 § 1 ppsa). Ocena pozytywna oznacza, że ustalony w postępowaniu administracyjnym stan faktyczny stał się stanem faktycznym przyjętym przez sąd. Obowiązek przyjęcia określonego stanu faktycznego przez sąd pierwszej instancji wynika bezpośrednio ze zdania drugiego art. 188 ppsa, a także art. 183 § 1 w związku z art. 174 pkt 1 i 2 ppsa. Jeżeli bowiem w skardze kasacyjnej nie podniesiono zarzutu naruszenia przepisów postępowania albo zarzut ten okazał się bezzasadny, to zgodność wyroku z prawem materialnym sąd kasacyjny bada w oparciu o stan faktyczny, który przyjął sąd pierwszej instancji. Uzasadnienie orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego powinno w związku tym zawierać ocenę stanu faktycznego ustalonego przez organ administracji publicznej.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie budzi już wątpliwości, że przepis art. 141 § 4 ppsa może stanowić samodzielną podstawę kasacyjną, jeżeli uzasadnienie orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego nie zawiera stanowiska co do stanu faktycznego przyjętego za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia. Kwestię tę przesądziła uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 15 lutego 2010 r., sygn. akt II FPS 8/09 (ONSAiWSA z 2010 r. Nr 3 (36), poz. 39). Jak podkreślono w uzasadnieniu powołanej uchwały dokonując kontroli legalności sąd administracyjny nie może bezkrytycznie przyjmować ustaleń poczynionych w postępowaniu administracyjnym, zwłaszcza, jeżeli ustalenia te są kwestionowane przez stronę postępowania. Stanowisko sądu co do prawidłowości ustalenia stanu faktycznego w przypadku sporu w tym zakresie pomiędzy stronami postępowania sądowoadministracyjnego, powinno zawierać odniesienia do argumentów prezentowanych zarówno przez organ administracji, jak i skarżącego oraz wyjaśniać, dlaczego argumenty jednej ze stron uznaje za prawidłowe, a inne nie. Tak przeprowadzona ocena stanu faktycznego sprawy pozwala stronom postępowania sądowego poznać sposób rozumowania i argumentacji sądu, a w dalszej perspektywie umożliwi dokonanie przez Naczelny Sąd Administracyjny oceny zarzutów zawartych w skardze kasacyjnej.

Nie wymaga głębszego wywodu teza, że przystępując do oceny legalności rozstrzygnięcia organu administracji publicznej należy najpierw ustalić wzorzec kontroli poprzez wyznaczenie przepisów prawa materialnego, które w sprawie powinny mieć zastosowanie, a następnie dokonać wykładni tych przepisów, po czym ustalić czy elementy stanu faktycznego ustalonego w sprawie są wystarczające do ich subsumcji. W sytuacji, w której ramy materialnoprawne kontroli nie są jasne, czy też pozostają niejednoznaczne, nie sposób przejść do następnych etapów oceny legalności decyzji.

Istotne, z punktu widzenia przedmiotu zaskarżenia do Sądu I instancji – decyzji wydanej w postępowaniu spornym- jest także to, że stosownie do art. 255 ust. 4 Prawa własności przemysłowej Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Postępowanie sporne wszczynane jest na pisemny wniosek, którego obligatoryjne elementy zostały określone w art. 2551 ust. 2 omawianej ustawy. Należą do nich m.in. wskazanie podstawy prawnej oraz wskazanie środków dowodowych.

Z unormowań zawartych w Prawie własności przemysłowej odnoszących się do postępowania spornego wynika, że jest ono oparte na zasadzie kontradyktoryjności, uwzględniającej zasadę dyspozycyjności stron postępowania. To strony wyznaczają kierunek (i ramy materialnoprawne) toczącego się postępowania, przedstawiając twierdzenia i dowody na ich poparcie służące ustaleniu faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a organ opiera się na dokumentacji przestawionej przez spierające się strony, jak też na argumentacji podniesionej podczas rozprawy. Innymi słowy organ nie dokonuje samodzielnie rekonstrukcji stanu sprawy, a jedynie zajmuje stanowisko dotyczące argumentacji prezentowanej przez strony postępowania. Organ nie może więc oprzeć decyzji o unieważnieniu prawa ochronnego na innej podstawie niż wskazana we wniosku, nie jest też uprawniony do poszukiwania czy też rozważania, czy nie zachodzą inne przyczyny unieważnienia prawa ochronnego niż te, które podniósł wnioskodawca.

Postępowanie sporne nie stanowi więc nadzwyczajnego trybu, którego celem jest weryfikacja zgodności z prawem (materialnym i przepisami postępowania, które w sprawie o udzieleniu prawa ochronnego miały zastosowanie) decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, lecz jest postępowaniem, w którym organ ocenia na podstawie dowodów przedłożonych przez strony tego postępowania czy zaistniała konkretna, wskazana we wniosku przesłanka unieważnienia tego prawa.

Ta specyfika postępowania spornego wyznacza, co oczywiste, granice sprawy sądowoadministracyjnej. Kontrolując decyzję o unieważnieniu prawa ochronnego (czy tak jak w tej sprawie o unieważnieniu uznania ochrony międzynarodowego znaku) sąd administracyjny tak jak Urząd Patentowy jest związany podstawą prawną wskazaną we wniosku. Podstawy prawne wskazane we wniosku o unieważnienie wyznaczają zatem wzorzec materialnoprawny sądowej kontroli decyzji wydanej w postępowaniu spornym.

Postępowanie sporne w tej sprawie zainicjowała B. Sp. z o.o. domagając się unieważnienia uznania ochrony na terytorium RP międzynarodowego znaku towarowego z powodów określonych w art. 8 pkt 1 i art. 7 ustawy o znakach towarowych. Następnie rozszerzyła podstawę prawną żądania o art. 4 ustawy o znakach towarowych. Urząd Patentowy zaskarżoną decyzją unieważnił uznanie na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego przestrzennego o numerze [...] z przyczyn określonych w art. 7 ustawy o znakach towarowych. Przesądził ponadto, że wnioskodawca nie wykazał aby uprawniony działał w złej wierze (art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych), a "uznając zasadność zarzutu art. 7 uzt Kolegium Orzekające nie analizowało zarzutu art. 4 uzt jako bezprzedmiotowego" (uzasadnienie zaskarżonej decyzji).

Skargę do Sądu I instancji wniósł uprawniony kwestionując istnienie podstawy do unieważnienia uznania ochrony. Stosownie do wcześniejszych uwag to zatem art. 7 ustawy o znakach towarowych wyznaczał ramy materialnoprawne kontroli sądowoadministracyjnej. Przepis ten stanowi w ust.1, że jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. W myśl natomiast art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru.

Skoro to art. 7 ustawy o znakach towarowych wyznaczał ramy materialnoprawne kontroli sądowoadministracyjnej, to obowiązkiem Sądu I instancji było wyłożyć ten przepis, a następnie skontrolować pogląd organu o braku konkretnej zdolności odróżniającej spornego oznaczenia przestrzennego.

Tymczasem z uzasadnienia wyroku zdaje się wynikać, że unieważnienie uznania ochrony międzynarodowego znaku towarowego znajdowało swoją podstawę nie tylko w art. 7 ustawy o znakach towarowych, ale także w art. 3 ust.1 lit. e drugie tiret dyrektywy nr 89/104/EWG. Sąd I instancji stanowczo bowiem stwierdził, że sporne oznaczenie jest rozwiązaniem o charakterze funkcjonalnym w rozumieniu art. 3 ust.1 lit. e drugie tiret tej dyrektywy. Przepis ten stanowi, że nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego. Podkreślenia nadto wymaga, że Sąd wyrażając taki pogląd wskazał, że "co do zasady" podzielił w tej kwestii stanowisko Urzędu Patentowego.

Stanowczo należy zatem stwierdzić, że Urząd Patentowy nie zajął takiego stanowiska. Podstawa unieważnienia uznania ochrony została wyraźnie i jednoznacznie określona w zaskarżonej decyzji – art. 7 ustawy o znakach towarowych. To, że rozważając przesłankę konkretnej zdolności odróżniającej oznaczeń przestrzennych Urząd Patentowy odwoływał się do orzecznictwa TSUE, w tym odnoszącego się do różnych jednostek redakcyjnych art. 3 ust.1 dyrektywy nr 89/104/EWG nie oznacza w żadnej mierze, że organ przyjął, iż zaistniała podstawa do unieważnienia uznania ochrony określona w przepisie unijnym.

Zaprezentowanie stanowiska odmiennego przez Sąd Instancji stanowi naruszenie art. 141 § 4 ppsa zarówno w zakresie odnoszącym się do przedstawienia stanu faktycznego sprawy jak i wyjaśnieniem podstawy prawnej rozstrzygnięcia, a uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, o którym mowa w art. 174 pkt 2 ppsa.

Taka sama wadliwość uzasadnienia obejmuje kwestie związane z oceną dowodów przedstawionych w toku postępowania spornego a odnoszących się do nabycia przez sporne oznaczenie przestrzenne wtórnej zdolności odróżniającej. Przypomnieć w tym miejscu należy, że w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy stwierdził, że uprawniony nie udowodnił, że sporny znak w wyniku używania nabył charakter odróżniający. Według organu dla wykazania używania w sposób rzeczywisty konieczne jest udowodnienie, że oznaczenie takie daje się w sposób jednoznaczny wyodrębnić z punktu widzenia relewantnego kręgu odbiorców, tak żeby on się mógł z nim w całości zetknąć. UP uznał, że sposób nałożenia etykiet, które niemal w całości zajmują powierzchnię frontową komory większej i górnej części spornego opakowania, powoduje, że to przez te elementy graficzne i słowne potencjalny nabywca postrzega produkt i go zapamiętuje. Odnosząc się natomiast do wyników badań z września 2008 r. na okoliczność postrzegania i zapamiętywania opakowania Fantasia UP stwierdził, że z treści tego dowodu wynika, iż "jedynie część odbiorców postrzega opakowanie w postaci zbliżonej do objętej ochroną, czyli bez etykiet, czy widocznej w małej komorze składników, jako pochodzących od uprawnionego. Przykładowo tylko 57% respondentów używających Fantasię, kojarzy to opakowanie z Fantasią. Z tego wynika, że pozostałe 43% osób, które używają jogurtu Fantasia, a zatem miały w ręku i zapoznały się z dwukomorowym opakowaniem tego produktu, nie kojarzy go z marką Fanatasia". Według UP "właśnie z punktu widzenia tej drugiej grupy odbiorców, która jest znacząca, należy rozpatrywać czy przyjęty sposób dystrybucji wpływa na asocjacje, możliwość powiązania przez odbiorcę znaku, w postaci czystego opakowania i producenta. W ocenie Kolegium nie zostało to wykazane".

Oceniając zarzut skargi dotyczący m.in. tej kwestii Sąd I instancji podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, że "przedmiotowy znak nie legitymował się wtórną zdolnością odróżniającą" jednakże, jak zdaje się wynikać z uzasadnienia także z przyczyn podniesionych przez wnioskodawcę, a dotyczących metodologii i właściwej dokumentacji badań "odnośnie składu grupy respondentów, gdzie i w jakich okolicznościach respondenci odpowiadali na pytania, jak również stosowano pytania uzupełniające". Jak już wyżej wskazano nie były to przyczyny, dla których Urząd Patentowy uznał, że badania z 2008 r. nie mogą stanowić dowodu, dla wykazania, ze sporny znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą.

Z uzasadnienia nie wynika także, czy ogólne stwierdzenie, że "przedmiotowy znak nie legitymował się wtórną zdolnością odróżniającą" odnosi się do daty 12 sierpnia 1998 r. czy też chodzi tylko o nabycie, w wyniku używania, po tej dacie, wtórnej zdolności odróżniającej.

Odnotować także należy, że jakkolwiek Sąd I instancji trafnie zauważa, że ocena dostatecznych znamion odróżniających znaku towarowego musi być dokonywana przy uwzględnieniu towarów i usług, dla których oznaczenia przeznaczony jest dany znak, to zupełnie pomija to, że zaskarżoną decyzją unieważniono uznanie na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku także w klasie 30 – lody jadalne całkowicie lub częściowo zrobione z jogurtu, zamrożone jogurty (lody cukiernicze). W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd I instancji stwierdza bowiem, że "Urząd Patentowy RP w dostatecznym stopniu i wyraźnie wskazał przesłanki faktyczne i prawne, z powodu których unieważnił uznanie na terytorium RP ochrony międzynarodowej znaku przestrzennego o numerze [...], w części dotyczącej towarów ujętych w klasie 29".

Z przedstawionych powodów Naczelny Sąd Administracyjny za uzasadniony uznał zarzut naruszenia art. 141 § 4 ppsa, a to czyni co najmniej przedwczesnym odnoszenie się do pozostałych zarzutów skargi kasacyjnej, jak i do wniosku o zadanie pytań prejudycjalnych.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 185 § 1 ppsa w związku z art. 203 pkt 1 ppsa orzeczono jak w sentencji.