Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 995/16
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2016-10-11 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. art. 132 ust. 2 pkt 2, 246 ust. 1, 247 ust. 2,  255 ust. 1 pkt 9
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Piotr Borowiecki Sędzia WSA Sławomir Kozik Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2016 r. sprawy ze skargi N. z siedzibą w B., Szwajcaria na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę w całości


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "organ", "UP RP") decyzją z dnia [...] stycznia 2015 r., nr [...], działając na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 246 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej jako "p.w.p.") oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p., w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "LARIMAX" o nr [...] udzielonego na rzecz [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...], wszczętej na skutek sprzeciwu wniesionego przez [...] AG z siedzibą w [...], Szwajcaria (dalej: "spółka", "skarżąca"), oddalił sprzeciw w pkt 1 decyzji i w pkt 2 oddalił wniosek [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] o zwrot kosztów postępowania w sprawie.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie sprawy.

W dniu [...] czerwca 2013 r. do UP RP wpłynął sprzeciw [...] AG z siedzibą w [...], wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny "LARIMAX" o numerze [...] na rzecz [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej "uprawniona"). Powyższy znak został przeznaczony do oznaczania produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych ujętych w klasie 5. Jako podstawę prawną swojego żądania wnosząca sprzeciw wskazała art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zdaniem spółki, sporny znak jest podobny pod względem fonetycznym i wizualnym do znaku towarowego słownego "XORIMAX" w sposób mogący powodować ich mylne skojarzenie i wprowadzenie odbiorców w błąd. Podała, że znak ten został zarejestrowany na jej rzecz pod numerem [...] i przeznaczony do oznaczania preparatów farmaceutycznych ujętych w klasie 5.

Spółka stwierdziła, że znaki "LARIMAX" oraz "XORIMAX" chronione są dla towarów identycznych, czyli produktów farmaceutycznych, zaś sygnowane spornym znakiem produkty weterynaryjne są podobne i niemal identyczne w stosunku do oznaczanych znakiem "XORIMAX" preparatów farmaceutycznych. Jej zdaniem, o podobieństwie tych znaków decyduje identyczny człon "RIMAX", który stanowi większą część obu oznaczeń. Podkreśliła, że obydwa znaki mają identyczną liczbę liter i sylab. Wskazała, że znaki te zawierają dźwięczne sylaby "Rl" i "MAX", które występują po sobie w tej samej sekwencji i są wyraźnie słyszalne w obu znakach. Podniosła również, że na środkową sylabę "RI" przypada akcent w języku polskim, wobec czego zapada ona w pamięci konsumenta. Spółka stwierdziła, że obydwa znaki mają charakter fantazyjny, wobec czego nie można ich porównać na płaszczyźnie znaczeniowej.

W odpowiedzi na sprzeciw uprawniona stwierdziła, że jest on bezzasadny. Zakwestionowała podobieństwo znaków oraz wykluczyła możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd. Jej zdaniem, różnice pomiędzy przeciwstawionymi znakami eliminują ryzyko pomyłki. Decyduje o tym odmienny początek znaków, który przyciąga uwagę odbiorców i jest istotniejszy od elementów zbieżnych. Uprawniona podniosła, że człon "RIMAX" nie jest elementem dominującym w tych znakach. Jak podała, różnice pomiędzy znakami "LARIMAX" i "XORIMAX" potęguje okoliczność, że w pierwszej sylabie znaku "XORIMAX" występują trzy głoski "K", "S" i "O", których nie ma w znaku spornym. Wskazała, że w przypadku znaków towarowych jednowyrazowych to początki słów decydują o ich odbiorze jako całości. Uprawniona wskazała, że istnieje wiele zarejestrowanych znaków towarowych, które zawierają wspólny dla porównywanych znaków człon "RIMAX", na potwierdzenie czego załączyła zestawienie takich znaków. Stwierdziła, że ze względu na częste posługiwanie się w obrocie przez inne podmioty oznaczeniami zawierającymi człon "RIMAX" osłabiona jest siła oddziaływania tego elementu, co w konsekwencji wpływa na zmniejszenie ryzyka konfuzji. Uprawniona podkreśliła, że przedmiotowe znaki przeznaczone są do sygnowania specjalnego rodzaju towarów, do których dostęp jest ograniczony, wobec czego wykluczona jest możliwość ich pomylenia przez odbiorców. Podniosła, że znakiem "XORIMAX" opatrywany jest produkt leczniczy wydawany wyłącznie z przepisu lekarza. Ponadto wskazała, że znakami "LARIMAX" i "XORIMAX" oznaczane są wyroby medyczne przeznaczone do leczenia różnego rodzaju schorzeń.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

W piśmie z [...] stycznia 2014 r. spółka stwierdziła, że przedstawiona przez uprawnioną argumentacja opiera się przede wszystkim na założeniu, że sposób używania znaku "XORIMAX" dla produktów leczniczych wydawanych na receptę i podlegających refundacji oraz znaku "LARIMAX" dla wyrobów medycznych może eliminować ryzyko konfuzji pomiędzy porównywanymi oznaczeniami. Zdaniem wnoszącej sprzeciw, uprawniona pominęła okoliczność, że znak "XORIMAX" został zarejestrowany dla wszelkiego rodzaju preparatów farmaceutycznych, nie zaś wyłącznie dla refundowanych produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza. Natomiast znak sporny "LARIMAX" może być używany do sygnowania wszelkiego rodzaju produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych ujętych w klasie 5.

W piśmie z [...] lutego 2014 r. uprawniona stwierdziła, że element słowny "RIMAX" posiada znikomą zdolność odróżniającą, ponieważ jest elementem występującym w szeregu innych zarejestrowanych znakach przeznaczonych do sygnowania towarów ujętych w klasie 5. Podkreśliła, że występujące na początku znaków "LARIMAX" i "XORIMAX" człony "LA" i "XO" mają kluczowe znaczenie przy ocenie podobieństwa tych znaków.

Na rozprawie przed UP RP w dniu [...] stycznia 2015 r. wnosząca sprzeciw stwierdziła, że odbiorcami towarów oznaczanych znakami "LARIMAX" i "XORIMAX" są pacjenci, którzy mają obniżoną uwagę i słabszą koncentrację. Jej zdaniem, w niniejszej sprawie występuje możliwość bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia odbiorców w błąd. Z kolei uprawniona podniosła, że sporny znak jest używany w obrocie razem z dodatkowymi oznaczeniami w postaci liter "T" i "N", co dodatkowo eliminuje ryzyko konfuzji.

W uzasadnieniu zaskarżonej do Sądu decyzji UP RP wskazał, że w myśl art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Powyższy przepis ma zatem zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy łącznie spełnione zostaną trzy przesłanki: po pierwsze podobieństwo lub identyczność towarów, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, po drugie podobieństwo lub identyczność znaków towarowych, oraz po trzecie - istnienie ryzyka spowodowania wśród odbiorców błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu znaku spornego ze znakiem wcześniejszym. Jak podał organ, ze wskazanego przepisu wynika zatem, że nie każde podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, lecz tylko podobieństwo w takim stopniu, które mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Skojarzenie przeciwstawionych znaków musi powodować u odbiorcy poważną wątpliwość co do pochodzenia towaru, wobec czego na skutek dezorientacji odbiorca może uznać produkt oznaczony znakiem podobnym za pochodzący od innego przedsiębiorcy, korzystającego z wcześniejszego prawa ochronnego.

Jak podał UP RP, zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. analizę towarów sygnowanych znakami należy dokonywać w odniesieniu do wszystkich towarów, które zostały objęte prawem ochronnym, a nie tylko do tych towarów, które występują aktualnie w obrocie i są opatrywane danym znakiem towarowym. Organ wyjaśnił, że prawo ochronne jest udzielane dla konkretnych towarów, zaś to że dany znak towarowy jest rzeczywiście używany w obrocie do oznaczania tylko niektórych z nich nie oznacza, że w przyszłości znakiem tym nie będą sygnowane pozostałe towary. Wobec powyższego UP RP porównał towary, do których sygnowania przeznaczone są znaki "LARIMAX" i "XORIMAX" w takim zakresie, w jakim udzielone zostały prawa ochronne. Urząd uznał za identyczne preparaty i produkty farmaceutyczne oraz wskazał, że między preparatami farmaceutycznymi i produktami weterynaryjnymi zachodzi podobieństwo.

UP RP przypomniał, do oznaczania jakich produktów przeznaczone są oba znaki towarowe i wskazał, że wobec identyczności i podobieństwa towarów kluczowa staje się analiza porównawcza znaków towarowych "LARIMAX" i "XORIMAX".

Zdaniem organu, w niniejszej sprawie konieczne było uwzględnienie specyfiki rynku farmaceutycznego.

Jak przypomniał UP RP, zarzut podobieństwa pomiędzy porównywanymi znakami opiera się na wykorzystaniu w znaku spornym członu słownego "RIMAX", który występuje również w znaku wcześniejszym. Jednak, jak podniosła uprawniona ze spornego prawa, powyższy element występuje również w innych zarejestrowanych znakach towarowych. Wobec powyższego organ analizując podobieństwo znaków towarowych "LARIMAX" i "XORIMAX" miał na uwadze okoliczność, że wskazany człon jest obecny również w innych znakach towarowych należących do różnych podmiotów i przeznaczonych do oznaczania podobnych towarów z klasy 5: tj. "GERIMAX" [...], "clarimax" [...], "ESTRIMAX" [...], "ASPRIMAX" [...], "CITRIMAX" [...], "GERIMAX" [...]. Wobec zarejestrowania na rzecz różnych przedsiębiorców znaków towarowych, które zawierają człon słowny "RIMAX", w ocenie UP RP, nie jest możliwe, aby przeciętny odbiorca identyfikował wszystkie znaki zawierające powyższy element z towarami pochodzącymi tylko od wnoszącego sprzeciw.

UP RP uwzględnił również, że w niniejszej sprawie istotny jest krąg odbiorców produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych, do których należą pacjenci, lekarze, weterynarze, farmaceuci, pielęgniarki oraz właściciele chorych zwierząt. Odbiorcy, w szczególności pacjenci, pozostają w tym przypadku niezwykle uważni i ostrożni, a przed zastosowaniem leku sprawdzają załączoną do niego ulotkę lub konsultują zasadność zażycia preparatu z lekarzem lub farmaceutą. Jak podał organ, sposób nabycia przedmiotowych towarów określił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazując, że "odbiorca taki będzie także bardziej skłonny przy podobnym zakupie do szukania i wzięcia pod uwagę porady specjalisty" (wyrok z dnia 25 czerwca 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 380/09).

Zdaniem UP RP, podobieństwo znaków towarowych w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. należy oceniać wyłącznie w odniesieniu do znaków w wersji, w jakiej zostały one zarejestrowane. Nie można natomiast analizować podobieństwa znaków w kształcie, w jakim są one aktualnie używane w obrocie. Prawo ochronne jest udzielane na konkretną postać oznaczenia, zaś dla oceny podobieństwa znaków (w rozumieniu ww. przepisów) nie ma znaczenia to, w jakiej formie te znaki są obecne na rynku. Wobec powyższego UP RP porównał znaki towarowe "LARIMAX" i "XORIMAX" w wersji, w jakiej zostały na nie udzielone prawa ochronne, a nie w postaci, w jakiej te znaki są według stron używane obecnie w obrocie.

Jak wskazał UP RP, analizując płaszczyznę wizualną przedmiotowych znaków towarowych należy mieć na uwadze, że mają one charakter słowny i składają się z siedmiu liter. W przypadku tych znaków nie można mówić o elementach mniej lub bardziej wyróżniających, ponieważ każdy z nich składa się tylko z jednego wyrazu. W oznaczeniach tych występuje pięć identycznych liter ("R", "I", "M", "A" oraz "X"), które występują w ich środkowej i końcowej części. Jednak, jak już wskazano powyżej, wspólny dla znaków człon "RIMAX" występuje również w innych znakach towarowych zarejestrowanych na rzecz innych podmiotów, wobec czego kluczowe są pozostałe litery spornego znaku. Tymczasem dwie pierwsze litery analizowanych znaków (czyli odpowiednio "L" i "A" oraz "X" i "O") są zupełnie różne wizualnie, co będzie zauważone przez potencjalnych odbiorców.

UP RP stanął na stanowisku, że w przypadku oznaczeń o takiej długości jak znaki "LARIMAX" i "XORIMAX" niemożliwe jest niezauważenie różnicy w postaci zupełnie odmiennych wizualnie pierwszych liter "L" i "A" oraz "X" i "O". Powyższe dwie odmienne litery stanowią trzydzieści procent powierzchni tych oznaczeń. Przeciętni odbiorcy patrząc na przedmiotowe znaki zauważą, że tylko część występujących w nich liter jest zbieżna. W opinii organu, odbiorcy dostrzegą przede wszystkim, że w liternictwie tych znaków zachodzą znaczne różnice. Co prawda pięć spośród siedmiu liter spornego znaku "LARIMAX" występuje również w znaku wcześniejszym, lecz istotne jest, że litery te znajdują się w środkowej i końcowej części oznaczeń, a nie na ich początku. Tymczasem zgodnie z doktryną i orzecznictwem przy analizie znaków towarowych zawierających elementy słowne kluczowe są pierwsze litery słów, które mają decydujące znaczenie przy postrzeganiu znaków przez odbiorców.

Zdaniem UP RP, początek spornego znaku w postaci dwóch liter "L" i "A" odróżnia go od znaku "XORIMAX" i przesądza o ich odmiennym postrzeganiu wizualnym. Powyższy człon jest na tyle charakterystyczny, że należy go uznać za istotny element spornego znaku, który znacząco wpływa na postrzeganie całego oznaczenia. Istotna jest również wskazana powyżej okoliczność występowania pięcioliterowego członu "RIMAX" w innych znakach towarowych przeznaczonych do oznaczania produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych oraz to, że odbiorcy tego rodzaju towarów zazwyczaj zachowują podwyższony stopień uwagi ze względu na wyjątkowy charakter i przeznaczenie tych produktów.

Wobec powyższego UP RP stwierdził, mając na uwadze ogólne wrażenie wywoływane przez przedmiotowe znaki towarowe, określoną powyżej grupę odbiorców, którzy ze szczególną starannością analizują oznaczenia produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych oraz znaczne różnice w postaci odmiennych liter spornego znaku, że w niniejszej sprawie zachodzi brak podobieństwa porównywanych znaków towarowych na płaszczyźnie wizualnej.

W ocenie UP RP, także w warstwie fonetycznej znaków towarowych "LARIMAX" i "XORIMAX" nie występuje podobieństwo z uwagi na odmienną wymowę początku tych znaków. Wymowa porównywanych oznaczeń z uwzględnieniem podziału na sylaby przedstawia się następująco: "la-ri-maks" i "kso-ri-maks". Składają się one z trzech sylab, z których druga i trzecia brzmią identycznie. Jednak pierwsze sylaby tych znaków ("LA" i "KSO") wymawiane są w zupełnie odmienny sposób, nadają charakterystyczne brzmienie oznaczeniom i pozwalają je odróżniać w trakcie wymowy. Powyższe sylaby zawierają odpowiednio dwie i trzy głoski, podczas gdy środkowe i ostatnie sylaby składają się z dwóch i czterech głosek. W związku z tym organ uznał, że różnice występujące na początku znaków "LARIMAX" i "XORIMAX" będą zauważalne w wymowie i odbiorze słuchowym.

Jak podał organ, na odmienną wymowę analizowanych znaków wpływa również to, że różnią się one liczbą głosek. Znak "LARIMAX" składa się z ośmiu głosek, zaś znak "XORIMAX" zawiera ich dziewięć. Sześć z nich jest identycznych ("R", "I", "M", "A", "K" i "S"). Natomiast kluczowe pierwsze dwie głoski znaku spornego i trzy głoski znaku przeciwstawionego są niepodobne i brzmią zupełnie inaczej. Wobec powyższego, w ocenie UP RP, wymowa obu tych znaków jest różna. Decydują o tym ich całkowicie odmienne pierwsze sylaby, w których występują odmiennie wymawiane głoski "L" i "A" oraz "K", "S" i "O". Organ wyjaśnił, że zgodnie z doktryną i orzecznictwem w wymowie i odbiorze słuchowym znaków towarowych kluczowy jest ich początek, który jest zazwyczaj lepiej zapamiętywany przez odbiorców, tak jak w przypadku analizowanych znaków "LARIMAX" i "XORIMAX".

UP RP zauważył, że przedmiotowe znaki są oznaczeniami o średniej długości, co powoduje, że obecność na początku spornego znaku dwóch głosek "L" oraz "A", których nie ma w znaku wcześniejszym, wyklucza podobieństwo oznaczeń. W oznaczeniach o takiej długości jak analizowane znaki różnica w postaci dwóch i trzech odmiennych głosek występujących na ich początku zazwyczaj wystarczy, aby możliwe było odróżnianie znaków przez nabywców towarów. O braku podobieństwa w przypadku analizowanych znaków decyduje w związku z tym ich początek, który jest wymawiany w zupełnie odmienny sposób. Jak podał organ, znaki "LARIMAX" i "XORIMAX" różnią się początkowymi głoskami oraz liczbą głosek, które to różnice przesądzają o odmiennej wymowie obu oznaczeń.

UP RP wskazał, że w analizowanych znakach identyczna jest wymowa drugich i trzecich sylab ("ri-maks"), lecz ze względu na ich występowanie w innych znakach towarowych, nie muszą one przesądzać o podobieństwie oznaczeń. Przy porównywaniu oznaczeń pod względem fonetycznym kluczowe są pierwsze sylaby znaku spornego, które stanowią czynniki odróżniające znak sporny od znaku przeciwstawionego. Pierwsza sylaba znaku spornego "LA" brzmi zupełnie inaczej niż pierwsza sylaba znaku wcześniejszego "KSO". Powyższe sylaby składają się z różnej liczby głosek - jest ich odpowiednio dwie i trzy. Ponadto w pierwszej sylabie znaku "LARIMAX" wymawiana jest jedna dźwięczna spółgłoska "L", zaś w znaku "XORIMAX" występują dwie bezdźwięczne spółgłoski szczelinowe "K" i "S". Organ podkreślił, że również w przypadku analizy przedmiotowych znaków pod względem fonetycznym istotną kwestię dla stwierdzenia ewentualnego podobieństwa stanowi krąg odbiorców oraz specyfika towarów, które są sygnowane porównywanymi znakami towarowymi oraz okoliczność, że również inne zarejestrowane znaki towarowe zawierają wspólny dla analizowanych znaków człon słowny "RIMAX".

Jak podał UP RP, do uznania podobieństwa znaków towarowych na płaszczyźnie fonetycznej i wizualnej nie wystarczy stwierdzenie, że składają się one częściowo z takich samych liter. Zgodnie bowiem z wypracowanymi zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie zasadami oceny podobieństwa znaków towarowych, o podobieństwie oznaczeń decyduje ogólne wrażenie, jakie wywierają one na odbiorcy w ich całokształcie. Wobec powyższego UP RP ustalił w niniejszej sprawie, że kształt oraz wymowa pierwszych dwóch liter spornego znaku "L" i "A" eliminują podobieństwo przedmiotowych znaków pod względem fonetycznym i wizualnym.

Analizując natomiast ww. znaki towarowe pod względem znaczeniowym organ stwierdził, że mają one charakter fantazyjny, wobec czego nie może być mowy o ich podobieństwie na płaszczyźnie znaczeniowej.

UP RP przechodząc do badania ostatniej przesłanki wskazanej w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., tj. ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, wskazał, że oceny tego ryzyka należy dokonywać w sposób kompleksowy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności istotnych w danej sprawie, takich jak: stopień podobieństwa pomiędzy przeciwstawionymi znakami oraz towarami, do oznaczania których są one przeznaczone, skojarzenia jakie mogą wystąpić pomiędzy przeciwstawionymi znakami oraz stopień rozpoznawalności wcześniejszych znaków na rynku. Oceniając ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd należy mieć również na uwadze okoliczność, iż występujący w porównywanych znakach element słowny "RIMAX" jest również obecny w strukturze innych znaków towarowych należących do różnych podmiotów i przeznaczonych do oznaczania podobnych towarów z klasy 5 takich jak: "GERIMAX" [...], "clarimax" [...], "ESTRIMAX" [...], "ASPRIMAX" [...], "CITRIMAX" [...], "GERIMAX" [...].

UP RP, odnosząc się do ukształtowanego przez orzecznictwo modelu przeciętnego odbiorcy, wskazał, że w niniejszej sprawie należy wykluczyć możliwość pomylenia znaków "LARIMAX" i "XORIMAX" przez odbiorców, którzy są właściwie poinformowani, dostatecznie uważni i rozsądni oraz uważnie sprawdzają towar i oznaczenie. Zdaniem organu, z przeprowadzonej powyżej analizy podobieństwa tych oznaczeń wynika, że są one na tyle zróżnicowane, iż konsumenci z pewnością nie będą mieli problemów z ich identyfikacją i odróżnieniem. Znaki towarowe "LARIMAX" i "XORIMAX" różnią się w sposób na tyle wyraźny, że nie istnieje niebezpieczeństwo, iż nabywca stwierdzi, że ma do czynienia z tym samym towarem lub serią towarów wytwarzanych przez wnoszącą sprzeciw lub podmiot z nią powiązany.

W podsumowaniu UP RP uznał, że przeciwstawione znaki są na tyle zróżnicowane, że wywierają odmienne wrażenie na odbiorcach, a tym samym nie są podobne w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Brak podobieństwa znaków towarowych wyklucza możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców pomimo stwierdzonej identyczności i podobieństwa towarów. Ze względu na brak podobieństwa między znakami nie można mówić o niebezpieczeństwie, że odbiorca może błędnie uznać znak "LARIMAX" za odmianę wcześniej zarejestrowanego oznaczenia "XORIMAX" pochodzącą od tego samego podmiotu lub też mylnie przyjmie, że istnieją związki organizacyjno-prawne łączące odrębnych przedsiębiorców. A zatem, jak podał organ, nie istnieje niebezpieczeństwo, że podobieństwo znaków i towarów może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych.

Nadto UP RP uznał, że wniosek uprawnionej o orzeczenie zwrotu kosztów postępowania jest nieuzasadniony, przedstawiając argumentację w tym zakresie w końcowej części uzasadnienia zaskarżonej decyzji.

W skardze na powyższą decyzję UP RP z dnia [...] stycznia 2015 r., nr [...] skarżąca spółka postawiła zarzuty naruszenia następujących przepisów postępowania, a mianowicie, art. 7, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 Kpa. w związku z art. 256 ust. 1 p.w.p., poprzez brak wszechstronnego i wyczerpującego rozpoznania sprawy, dokonanie przez UP RP ustaleń faktycznych sprzecznych z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz nie uwzględniających okoliczności istotnych dla zastosowania przepisów prawa materialnego, w tym:

- brak wnikliwego zbadania kwestii podobieństwa znaków, w szczególności brak zbadania, czy element "-RIMAX" występuje rzeczywiście w obrocie oraz przyjęcie, że element "-RIMAX" ma charakter powszechny i konsument jest z nim obeznany, podczas gdy z zebranego materiału dowodowego nie wynika takie ustalenie faktyczne;

- brak odniesienia się w uzasadnieniu do istotnych dla sprawy twierdzeń skarżącej i dowodów zgromadzonych w aktach sprawy, a dotyczących między innymi podobieństwa oznaczeń oraz ryzyka konfuzji, w tym oficjalnych wytycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz specyfiki rynku farmaceutycznego w tym możliwości pomylenia przez farmaceutów leków przypisanych na sporządzonej odręcznie recepcie;

- dokonanie sprzecznych ustaleń faktycznych, w tym ustalenie, że w przypadku porównywanych znaków "nie można mówić o elementach mniej lub bardziej wyróżniających, ponieważ każdy z nich składa się tylko z jednego wyrazu" oraz jednoczesne przyjęcie, że "kluczowe są pierwsze litery słów, które mają decydujące znaczenie przy postrzeganiu znaków przez odbiorców", a także "wspólny człon "RIMAX" występuje również w innych znakach towarowych zarejestrowanych na rzecz innych podmiotów, wobec czego kluczowe są pozostałe litery spornego znaku" i oparcie się tylko i wyłącznie na nieznacznych różnicach pomiędzy znakami.

Skarżąca postawiła również zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., poprzez:

- nieuwzględnienie orzecznictwa w zakresie oceny podobieństwa oznaczeń i ryzyka wprowadzenia błąd w odniesieniu do produktów farmaceutycznych, a w szczególności błędne przyjęcie, że dla odbiorcy najważniejsze są elementy odróżniające porównywane znaki, oraz przyjęcie, że konsument rozróżni w stopniu wykluczającym ryzyko wprowadzenia w błąd znaki różniące się tylko jedną sylabą oraz błędne i niezgodne z utrwalonym orzecznictwem przyjęcie braku podobieństwa oznaczeń oparte na analizie jedynie różnic zamiast cech wspólnych tych oznaczeń;

- błędne i niezgodne z zasadami logicznego rozumowania przyjęcie, że pomimo tego, iż oba znaki w większości składają się z identycznego elementu -RIMAX oraz pomimo okoliczności, iż porównywane znaki składają się z trzech sylab, z których druga i trzecia brzmią identycznie, to porównywane znaki nie są podobne ani na płaszczyźnie wizualnej, ani fonetycznej;

- błędne i niezgodne z zasadami logicznego rozumowania i utrwalonym orzecznictwem wnioskowanie, że choć odbiorcami produktów farmaceutycznych są w pewnej części podmioty profesjonalne to z tego względu nie będą one wprowadzone w błąd co do nazwy leku oraz jego pochodzenia;

- błędne i niezgodne z zasadami logicznego rozumowania założenie, że porównywane znaki są na tyle zróżnicowane, iż konsumenci nie będą mieli problemów z ich identyfikacją i odróżnieniem, a zatem nie będzie zachodziło ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

Wobec powyższych zarzutów skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części, tj. w zakresie punktu 1 oraz zasądzenie od UP RP na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi skarżąca rozwinęła sformułowaną wyżej argumentację. Zdaniem skarżącej, sama okoliczność, że zgłoszone do ochrony słowne znaki towarowe mają jeden człon identyczny z członami znaków już zarejestrowanych, nie jest wystarczającą przesłanką do twierdzenia, że człon ten stracił zdolność odróżniającą na skutek używania. Brak było bowiem wykazania przez uprawnioną ani nie zostało zbadane przez UP RP, czy w obrocie handlowym element ten jest w ogóle wykorzystywany. Samo istnienie formalnego prawa w bazach urzędów nie oznacza, że konsumenci mieli możliwość zapoznania się z tym oznaczeniem w obrocie. Bazy danych nie muszą odzwierciedlać sytuacji na rynku ani zawierać znaków rzeczywiście używanych na rynku. W opinii skarżącej, okoliczność ta nie została w żaden sposób zbadana przez organ, a przyjęty w zaskarżonej decyzji pogląd o drugorzędnym znaczeniu identycznego członu "-RIMAX", który stanowi większą część porównywanych znaków, doprowadził do błędnego przyjęcia braku podobieństwa pomiędzy porównywanymi znakami.

Jak wskazała skarżąca, przyjęte przez UP RP założenie, że w znakach średniej długości różnica dwóch liter jest wystarczająca, aby konsument mógł rozróżnić znaki, doprowadziło do nielogicznego wniosku, iż konsument spotykając się z dwoma trzysylabowymi znakami o dwóch identycznych sylabach nie będzie oczekiwać, iż właściwie w danej sprawie towary pochodzą od przedsiębiorstw powiązanych finansowo/ekonomicznie, tj. znajdują się pod kontrolą tego samego podmiotu. Omawianemu powyżej poglądowi organu przeczą także decyzje wydane przez Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej, gdzie zostało potwierdzone, że różnice pomiędzy znakami sprowadzające się do odmienności dwóch początkowych liter często nie są wystarczające, aby przeważyć nad podobieństwem wizualnym oraz fonetycznym wynikającym ze wspólnych identycznych dalszych elementów tych znaków (por. decyzja OHIM z dnia 30 sierpnia 2010 roku, sygn. B 1 438 862, decyzja OHIM z dnia 28 lipca 2011 roku, sygn. 8 1 701 765, Decyzja Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 czerwca 2008 roku, sygn. R 1634/2007-2). Niewielkie różnice początków oznaczeń, w sytuacji gdy długość słowa, ilość sylab, intonacja są takie same, prowadzą do wniosku, że te różnice nie są wystarczające, aby konsument był w stanie odróżnić porównywane znaki.

Zdaniem skarżącej, analiza uzasadnienia zaskarżonej decyzji prowadzi do wniosku, że UP RP oddalając wniosek o unieważnienie znaku "LARIMAX" pominął zasady towarzyszące badaniu podobieństwa spornych oznaczeń i ocenie istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd, koncentrując się przede wszystkim na różnicach pomiędzy oznaczeniami zamiast na ich cechach wspólnych oraz pomijając wpływ identycznego elementu porównywanych oznaczeń (który stanowi przeważającą część obu oznaczeń) na całościowe podobieństwo znaków oraz nie dokonał oceny z uwzględnieniem okoliczności, iż konsument rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania znaków.

W odpowiedzi na skargę UP RP wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej, podtrzymując stanowisko zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

W piśmie z dnia [...] września 2016 r. uprawniona wniosła o oddalenie skargi, nie zgadzając się z zarzutami postawionymi przez skarżącą wobec wydanej w niniejszej sprawie decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.; zwaną dalej p.p.s.a.).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania, przez Sąd była skarga na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...], którą to decyzją po rozpoznaniu sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak "LARIMAX" [...] udzielonego na rzecz [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] - uprawnionej, wszczętej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez [...] AG. z siedzibą w [...], Szwajcaria - skarżąca, Urząd działając na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 246 i 247 ust. 2 p.w.p. oddalił sprzeciw.

Zgodnie z art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa. W świetle wyżej cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która w celu wszczęcia tego postępowania nie musi wykazywać interesu prawnego. Przepis art. 246 ust. 2 tej ustawy wskazuje, iż podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa ochronnego, zaś zgodnie z art. 164 p.w.p. okoliczność taką stanowi niespełnienie ustawowych przesłanek wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Natomiast w świetle art. 247 ust. 2 p.w.p. w sytuacji, w której uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny rozpatrywane są w trybie postępowania spornego.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., który to artykuł był podstawą niniejszego rozstrzygnięcia, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Powyższy przepis ma zatem zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy łącznie spełnione zostały trzy przesłanki: po pierwsze podobieństwo lub identyczność oznaczeń, po drugie podobieństwo lub identyczność towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, oraz po trzecie istnienie ryzyka spowodowania wśród odbiorców błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu znaku spornego ze znakiem wcześniejszym.

W świetle przytoczonego wyżej art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem.

O tym, czy w konkretnym przypadku mogłoby dojść do kolizji praw z rejestracji rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów. Przy czym, co należy wyraźnie podkreślić, ryzyko skojarzenia ze znakiem wcześniejszym jest kategorią błędu, a nie samodzielną przeszkodą w rejestracji oderwaną od funkcji oznaczenia pochodzenia (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2007 r., sygn. akt II GSK 113/07).

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy znakiem zgłaszanym, a znakiem wcześniejszym oraz identyczność lub podobieństwo pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został wcześniejszy znak towarowy. Przesłanki te powinny być spełnione kumulatywnie (tak m.in. /w:/ wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P, Vedial vs. OHIM, Ree. s. I-9573, pkt 51). Tak więc w przypadku braku jednej z przesłanek niezbędnych do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej, nie może występować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Innymi słowy, we wszystkich sprawach, w których powstaje problem podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, jest on wypadkową dwóch - ściśle ze sobą powiązanych - elementów: po pierwsze - podobieństwa oznaczeń, a po drugie - podobieństwa (jednorodzajowości) towarów/usług, dla których znaki są zgłaszane, zarejestrowane lub używane. Oba te czynniki wyznaczają zakres ochrony znaku towarowego (tak m.in. M. Kępiński /w:/ Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PWOWI zeszyt nr 28 z 1982 r., s. 10).

Nie każde podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, lecz takie, które nawet potencjalnie mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów i usług, w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia między znakami. Jest to zgodne z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 16 października 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 965/07, LEX nr 395325, w którym stwierdzono m.in., że w toku ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd nie jest konieczne wykazanie, że doszło do rzeczywistych pomyłek nabywców towarów. Określenie "ryzyko wprowadzenia w błąd" należy rozumieć jako możliwość wywołania pomyłek co do pochodzenia towarów (pkt 3).

W doktrynie prawa definiuje się, że "niebezpieczeństwo, wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów polega na możliwości błędnego nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony nań znak. Niebezpieczeństwo to jest wynikiem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń" (R. Skubisz "Prawo Znaków Towarowych" komentarz Wydawnictwo Prawnicze Spółka z o.o. str. 83 Warszawa 1997).

W niniejszej sprawie przedmiotowy znak "LARIMAX" [...] jak i przeciwstawiony mu znak towarowy z uprzednim pierwszeństwem "XORIMAX" [...] należą do znaków słownych, obydwa znaki przeznaczone zostały do sygnowania towarów z klasy 5 klasyfikacji nicejskiej tj. towarów farmaceutycznych. Znak "LARIMAX" [...] do oznaczenia produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych natomiast "XORIMAX" [...] do oznaczenia preparatów farmaceutycznych.

W tym miejscu należy przyznać organowi, że w sposób prawidłowy wskazał na identyczność towarów do oznaczenia, których przeznaczone zostały oba wyżej wskazane znaki towarowe. Jak podkreślił organ przeciwstawiony znak towarowy "XORIMAX" o numerze [...] jest przeznaczony do sygnowania preparatów farmaceutycznych ujętych w klasie 5. Natomiast sporny znak "LARIMAX" o numerze [...] służy do oznaczania produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych ujętych w klasie 5. Kolegium Orzekające uznało, że powyższe znaki są przeznaczone do sygnowania identycznych i podobnych towarów. Za identyczne należy uznać preparaty i produkty farmaceutyczne. Natomiast pomiędzy produktami weterynaryjnymi i preparatami farmaceutycznymi zachodzi podobieństwo, ponieważ w obu przypadkach są to towary o właściwościach leczniczych. Pojęcie "preparaty farmaceutyczne" jest szerokie i obejmuje swym zakresem różnego rodzaju produkty w różnej postaci o właściwościach leczniczych przeznaczone dla ludzi. Natomiast produkty weterynaryjne to różnego rodzaju produkty o właściwościach leczniczych przeznaczone dla zwierząt. Zatem cel zastosowania tych towarów jest tożsamy, ponieważ są one przeznaczone do leczenia wszelkich chorób i dolegliwości. Jedyna różnica pomiędzy nimi polega na tym, że jedne skierowane są do ludzi, zaś drugie do zwierząt. Towary te mają te same kanały dystrybucji, ponieważ zazwyczaj sprzedawane są za pośrednictwem farmaceuty w aptekach, z tym że niektóre produkty farmaceutyczne są również dostępne w sklepach spożywczych i wielobranżowych, gdzie klienci wybierają produkt bez pośrednictwa farmaceuty. Wobec powyższego należy uznać podobieństwo produktów weterynaryjnych do preparatów farmaceutycznych ze względu na ich lecznicze przeznaczenie.

Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie w pełni aprobuje stanowisko organu w kwestii podobieństwa towarów do oznaczenia, których porównywane znaki zostały przeznaczone.

W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że przystępując do porównania znaków towarowych należy najpierw ocenić podobieństwo lub identyczność towarów, do oznaczania których służą oba znaki. Dopiero przesądzenie o jednorodzajowości towarów implikuje konieczność dokonania porównania oznaczeń. Z kolei ustalenie ryzyka błędu co do źródła pochodzenia towarów i/lub usług będzie polegało na określeniu wypadkowej identyczności (podobieństwa) towarów i/lub usług oznaczanych przeciwstawionymi znakami towarowymi oraz identyczności (podobieństwa) samych oznaczeń (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2009 r., sygn. akt 1671/08, LEX nr 510739).

Po ustaleniu identyczności towarów, organ przystąpił do oceny samych oznaczeń. Skład orzekający w tej sprawie podzielił stanowiska wyrażonego przez organ w tym zakresie, gdyż organ prawidłowo przyjął w ocenie Sądu, że brak jest podobieństwa porównywanych oznaczeń.

Jak już wyżej wskazano w niniejszej sprawie mamy doczynienia z identycznością towarów, wobec powyższego należy wskazać za stanowiskiem doktryny, że czym bardziej towary są podobne, tym bardziej ostre kryteria należy przyjąć dokonując oceny podobieństwa oznaczeń.

Przy ocenie podobieństwa przeciwstawionych sobie znaków towarowych organ winien oprzeć się na powszechnie przyjętej zasadzie, że podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Występujące różnice nie wykluczają bowiem podobieństwa znaków. Sprawdzenie podobieństwa powinno więc prowadzić do obiektywnego bilansu podobieństw i różnic. Organ w niniejszej sprawie wskazał jedynie na różnice występujące między znakami nie ustosunkowując się do ich cech wspólnych.

M. Kępiński przy dokonywaniu analizy sugeruje uwzględniać "ogólne wrażenie, jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń. Jest to usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Kieruje się więc przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia, z pominięciem odrębnych rozbieżności" (M. Kępiński: Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, nr 28, s. 48, por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 21/10).

Powyższy pogląd podziela prof. R. Skubisz, wskazując na pierwszym miejscu wśród zasad, którymi winien kierować się nie tylko Urząd Patentowy RP, ale także sądy w postępowaniach z tytułu naruszeń prawa z rejestracji, iż "...po pierwsze, należy uwzględniać ogólne wrażenie, jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń" (R. Skubisz "Prawo znaków towarowych. Komentarz" Warszawa 1997, s. 90-91).

Analogiczne stanowisko wyrażają również komentatorzy na gruncie ustawy - Prawo własności przemysłowej, w szczególności na przypomnienie zasługuje myśl wyrażona przez U. Promińską: "Jedna z powszechnie przyjętych reguł stanowi, że podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Zatem różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne, a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, kupujący może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie uzasadniającym postawienie zarzutu naruszenia prawa do znaku oryginalnego" ("Prawo własności przemysłowej" pod red. U. Promińskiej Warszawa 2004, s. 261).

Zasada, iż dla odbiorców priorytetowe znaczenie mają zbieżne cechy oznaczeń, a nie występujące pomiędzy nimi różnice znalazła potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (vide: wyrok NSA z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie znaku towarowego KRÓLEWSKA PARA, sygn. akt II S.A. 2778/01, wyrok WSA z 30 marca 2004 r. w sprawie znaku towarowego TERRAVITA, sygn. akt 6 II S.A. 1017/02), sądów powszechnych (vide: postanowienie SW w W. z dnia [...] grudnia 1995 r. w sprawie zabezpieczenia powództwa U. N V. przeciwko Z., sygn. akt [...], wyrok S.A. w W. z dnia [...] czerwca 2002 r. uznający zasadność powództwa B. Sp. z o.o. przeciwko E. Sp. z o.o., sygn. akt [...]), a także w orzecznictwie SN (orz. SN z 18 maja 1937 r., C II 2570/36, PPH 1937, nr 9, poz. 1672).

I wreszcie, wskazać należy, że na konieczność uwzględniania ogólnego wrażenia wywoływanego przez znaki przy dokonywaniu całościowej oceny niebezpieczeństwa pomyłek w odniesieniu do podobieństwa znaków, po wielokroć zwracał uwagę Europejski Trybunał Sprawiedliwości, zwłaszcza w orzeczeniu z 22 czerwca 1999 r., C-342/97 - "Lloyd" vs "Loint's".

Podkreślenia wymaga również, że do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaku przez odbiorców.

W przedmiotowej sprawie Urząd uwzględnił przy porównywaniu oznaczeń specyfikę rynku farmaceutycznego i weterynaryjnego, gdyż towary należą do klasy 5 tj. wyrobów farmaceutycznych. W doktrynie występuje pogląd, iż "w przemyśle farmaceutycznym ogólnie przyjęte jest obieranie dla środków leczniczych, jako znaków - nazw fantazyjnych utworzonych ze źródłosłowów, zaczerpniętych m.in. z nazw podstawowych składników chemicznych danego środka lub nazwy choroby, do której usunięcia dany środek jest przeznaczony, w połączeniu z pewnymi przedrostkami lub pewną stereotypową końcówką" (W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 78-79).

Powyższe nie oznacza jednak, że znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem o źródłosłowiu identycznym ze znakiem przeciwstawionym nie może zostać tak obudowany przedrostkiem i końcówką, że będzie znacznie odróżniał się od znaku z wcześniejszym pierwszeństwem.

Przystępując do oceny podobieństwa oznaczeń Urząd Patentowy winien mieć na uwadze wyżej wskazane zasady, które powinny znaleźć zastosowanie w jego ocenie.

Przechodząc do porównania oznaczeń należy dokonać tego w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej, znaczeniowej z uwzględnieniem dystynktywnych i dominujących elementów oznaczeń pomijając natomiast drobne lub nieistotne różnice między nimi.

W tym miejscu Sąd wskazuje, że podobieństwo w jednej płaszczyźnie może być wystarczające dla uznania porównywanych znaków za podobne. Jednak zbieżność taka może być na innych płaszczyznach potwierdzana lub neutralizowana (R. Skubisz Prawo znaków towarowych, Komentarz W-wa 1997). Nadto należy uwzględniać ogólne wrażenie, jakie wywierają porównywane oznaczenia na odbiorcach towarów. Dla odbiorcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy. Nabywca zachowuje w pamięci ogólny zarys oznaczenia. Co istotne, im bardziej podobne są towary w porównywanym znakach, tym większa możliwość uznania znaków za podobne. W końcu, dla oceny podobieństwa nie jest wymagane rzeczywiste pomylenie znaków, wystarczy istnienie takiej możliwości.

Przechodząc do porównania znaków w warstwie wizualnej (graficznej) należy zauważyć, że znak przedmiotowy Larimax oraz znak przeciwstawiony Xorimax składają się z jednego słowa zapisanego w alfabecie łacińskim. Rdzeń znaku Larimax i przeciwstawionego znaku Xorimax stanowi słowo "Rimax". W ocenie Sądu Urząd zajął stanowisko w zakresie twierdzeń uczestnika postępowania co do faktu, iż prefiks przedmiotowego znaku towarowego LARIMAX jest charakterystyczny i dominujący w powyższym oznaczeniu. "Rimax" stanowi podstawę słowotwórczą porównywanych oznaczeń, jednak jak słusznie zauważył organ dodane prefiksy (przedrostki LA i XO) powodują zmianę w brzmieniu przedmiotowych wyrazów. Jak słusznie zauważył organ element słowny "Rimax" posiada znikomą zdolność odróżniającą, gdyż jest elementem szeregu innych znaków zarejestrowanych dla oznaczenia towarów z klasy 5. Podobne stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 3 września 2013 r. w sprawach o sygn. akt II GSK 730/12 i II GSK 912/12. Jak podkreślił organ, z uwagi na identyczność rdzenia obydwu oznaczeń dwie pierwsze litery są zupełnie różne wizualnie co będzie zauważone przez potencjalnych odbiorców. Sąd stanowisko to akceptuje i w pełni podziela.

W tym miejscu, odwołując się do literatury tematu, (M. Kępiński: Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ Nr 28 z 1982 r., s. 18), Sąd zwraca uwagę na podział znaków na krótkie (składające się do 5 liter) i na znaki średniej długości (składające się do 8 liter). W doktrynie utrwalony jest także pogląd, że w znakach krótkich różnica jednej litery wyłącza podobieństwo znaków, natomiast w znakach średniej długości podobieństwo wyłącza różnica dwóch liter.

Znak przeciwstawiony to znak XORIMAX, który od przedmiotowego znaku LARIMAX znaku różni się jedynie dwoma literami. Obydwa oznaczenia składają się z 7 liter, są więc to wyrazy średniej długości (wyraz średniej długości to wyraz zawierający do 8 liter), a zgodnie ze stanowiskiem doktryny, aby wyłączyć podobieństwo wyrazów średniej długości konieczna jest różnica dwóch liter.

Reasumując znaki LARIMAX i XORIMAX należy uznać za niepodobne w warstwie wizualnej mając na uwadze fakt, iż rdzeń tych wyrazów jest identyczny w związku z czym o różnicy decydują ich prefiksy. W tym miejscu Sąd wskazuje, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych oraz stanowiskiem doktryny odbiorca zwraca większą uwagę na pierwsze człony znaków, a mniejszy na ich końcowe fragmenty, gdyż wizualnie pierwsze litery i sylaby przyciągają jego największą uwagę i są zapamiętywane (vide M. Kępiński – "Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródeł pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych" wyroki WSA w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 r. sygn. akt VISA/Wa 539/13 i z 7 października 2014 r. sygn. akt VISA/Wa 827/14).

W ocenie Sądu organ w sposób wnikliwy i rzetelny, dokonał również porównania podobieństwa oznaczeń w płaszczyźnie fonetycznej i znaczeniowej dokonując całościowej oceny wyrażenia wywieranego przez te oznaczenia.

Sąd podziela stanowisko organu, że w warstwie fonetycznej oznaczenia te nie są podobne z uwagi na odmienną wymowę początku tych znaków. Pierwsze sylaby porównywanych oznaczeń "LA" i "XO" są wymawiane w zupełnie odmienny sposób. Sylaba "LA" składa się z dwóch głosek "L,A" natomiast sylaba "XO" – składa się z trzech głosek "K,S,O". Litery "a" i "o" to samogłoski w omawianych oznaczeniach poprzedzone są one odpowiednio głoską dźwięczną "l" i "LA" i głoskami bezdźwięcznymi "k, s" – "K,S,O", co również wpływa na ich wymowę. Reasumując w ocenie Sądu wymowa przedmiotowych oznaczeń "LARIMAX" i "XORIMAX" z uwagi na odmienną wymowę pierwszej sylaby jest różna.

Kolegium w ocenie Sądu miało więc świadomość, iż przy ocenie porównywanych oznaczeń słownych w warstwie fonetycznej większą uwagę należy przywiązywać do pierwszych liter i sylab, zdecydowanie mniejszą zaś rolę przyznawać zakończeniom słów.

Jeżeli chodzi o analizę znaków w warstwie znaczeniowej to Sąd podziela stanowisko organu wskazując, iż znaki te mają charakter fantazyjny, w odniesieniu do towarów do których oznaczenia służą.

Reasumując Sąd wskazuje, że analiza przedmiotowego znaku towarowego "LARIMAX" i przeciwstawionego mu znaku towarowego "XORIMAX" dokonana została zgodnie z przyjętymi zasadami tj. na trzech płaszczyznach postrzegania wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej "dla oceny podobieństwa fonetycznego ma znaczenie liczba sylab, ich brzmienie oraz akcent. Podobieństwo wizualne ocenia się z punktu widzenia liczby słów bądź liter w ogóle, liczby słów bądź liter takich samych, ich kształtu, układu jaki koloru" (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 września 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1236/11). W niniejszej sprawie najistotniejsza była właśnie liczba "liter w ogóle". W przypadku, gdy żaden element nie może być uznany za charakterystyczny, należy brać pod uwagę formę prezentacji jako całość. Ewentualne podobieństwo dwóch porównywanych znaków będzie wówczas wynikiem przeważającej sumy elementów podobnych (por. T. Szymanek, Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, Warszawa 2001).

Ostatnią badaną przesłankę wskazaną w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. stanowi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku spornego ze znakiem wcześniejszym. We wszystkich sprawach, w których powstaje problem podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, jest on wypadkową dwóch ściśle ze sobą powiązanych elementów: po pierwsze - podobieństwa oznaczeń, a po drugie podobieństwa (jednorodzajowości) towarów, dla których znaki są zarejestrowane.

Zdaniem Sądu dokonując analizy ostatniej przesłanki określonej w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. organ prawidłowo przyjął model przeciętnego odbiorcy ukształtowany w orzecznictwie dla celów całościowej oceny niebezpieczeństwa konfuzji, wskazując że jest to osoba dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna. Organ prawidłowo przyjął, zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie, że poziom spostrzegawczości przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towaru do oznaczenia, którego służą określone znaki.

Podkreślenia wymaga, że poziom spostrzegawczości i ostrożności przeciętnego konsumenta nabywającego produkty farmaceutyczne jest znacznie wyższy niż osoby nabywającej tzw. produkty impulsywne. Przeciętny konsument, nabywający produkty i preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne zwraca uwagę na znak towarowy nałożony na produkt, gdyż poszukuje konkretnych specyfików. W ocenie Sądu organ słusznie uznał, że z uwagi na brak podobieństwa między przedmiotowymi znakami trudno mówić o niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd odbiorcy.

Reasumując Sąd wskazuje, że analiza zaskarżonej decyzji prowadzi do wniosku, że Urząd w sposób prawidłowy dokonał oceny przedmiotowego znaku oraz znaku przeciwstawionego mając na uwadze znaki jako całość.

Sąd nie podziela stanowiska skarżącej, że Urząd Patentowy przyjął, że trzon obu znaków – ich podstawa słowotwórcza "RIMAX" jest znakiem powszechnie znanym. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji brak jest takiego stwierdzenia. W decyzji wskazano jedynie, że człon "RIMAX" występuje w innych znakach zarejestrowanych dla towarów z klasy 5.

Odnosząc się do zarzutu skarżącej dotyczącej nieuwzględnienia wytycznych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie nazewnictwa produktów leczniczych, należy wskazać, że Urząd Patentowy kieruje się przy ocenie podobieństwa oznaczeń kryteriami wskazanymi w ustawie prawo własności przemysłowej a także wypracowanym na tej podstawie stanowiskiem doktryny i orzecznictwem. Ponadto należy zauważyć, że powyższe wytyczne – Komunikat nie mają charakteru normy prawa powszechnie obowiązującego. Reasumując Sąd kierując się stanowiskiem doktryny i utrwalonym orzecznictwem uznał, że prawidłowe jest stanowisko organu, że w wyrazach średniej długości do 8 liter wystarczy różnica 2 liter, aby uznać brak podobieństwa oznaczeń. Sąd nie podzielił natomiast stanowiska skarżącej opartego na ww. wytycznych, że różnica ta powinna wynosić 3 litery.

Sąd nie podzielił również zarzutów skargi dotyczących naruszenia przepisów postępowania, gdyż Urząd Patentowy w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy, natomiast uzasadnienie zaskarżonej decyzji spełnia wymogi stawiane mu przez art. 107 § 3 k.p.a.

Biorąc powyższe pod rozwagę Sąd działając na podstawie art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.