Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1593/20
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-02-12 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art.132,ust.2 pkt 2,,art.315,art.256,
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art.145,200
journal: Dz.U. 2019 poz 2325
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.) Sędzia WSA Magdalena Maliszewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 lutego 2021 r. sprawy ze skargi [...] S.A. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję ; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej [...] S.A. z siedzibą w W. kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

W dniu [...] lipca 2017 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek [...] S.A. z siedzibą w [...] o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o nr [...], udzielonego na rzecz [...] z siedzibą w [...]. Powyższy znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu [...] grudnia 2013 r. i przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 2, takich jak: bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby do drewna, lakiery do drewna; wszystkie wymienione towary do stosowania w pracach remontowo-budowlanych. Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. Zdaniem wnioskodawcy sporny znak towarowy jest myląco podobny do zarejestrowanych na jego rzecz z wcześniejszym pierwszeństwem, renomowanych towarowych:

- [...] z pierwszeństwem od dnia 19 marca 2004 r. dla towarów z kl. 9,18, 20,

- [...] z pierwszeństwem od dnia 2 kwietnia 2013 r. dla towarów z kl. 1, 3, 4,9, 10,11,12,18,20, 21,24,25,27 i 28,

c) [...] o nr [...] z pierwszeństwem od dnia 5 kwietnia 2013 r. dla towarów z kl. 1,3, 4, 9,10,11,12,18, 20, 21, 24, 25, 27 i 28.

Wnioskodawca podniósł, iż towary sygnowane porównywanymi znakami, pomimo, iż należą do odmiennych klas towarowych, są do siebie podobne, gdyż mają taką samą naturę, komercyjne pochodzenie i kanały dystrybucji. W ocenie wnioskodawcy także same oznaczenia są do siebie bardzo podobne. Powyższe zaś rodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Ryzyko powyższe dodatkowo jest zwiększone z uwagi na zwiększoną rozpoznawalność należących do niego znaków towarowych. Znaki te bowiem cieszą się nie tylko powszechną znajomością ale również silną renomą. Podniósł także, iż marka [...] sponsorowała stroje polskiej reprezentacji. Wnioskodawca wyjaśnił, iż twórcą marki [...] jest I. K., który używał ww. oznaczenia od 2003 r, pierwotnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie jako założyciel firmy [...]. W 2014 r. firma ta zatrudniała 868 pracowników, a swoje towary sprzedawała w ponad 200 punktach na terenie Polski w ramach sklepów mono- i multibrandowych, a także poprzez internet. Wnioskodawca podkreślił, że jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech marki [...] jest okoliczność, iż jest ona nierozerwalnie kojarzona z profesjonalnym sportem.

W ocenie wnioskodawcy istnienie oraz używanie w obrocie spornego znaku towarowego jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaków towarowych należących do niego, wpływa na zmniejszenie siły skojarzenia znaków [...] z jego firmą oraz może powodować czerpanie nienależnych korzyści przez uprawnionego do spornego znaku towarowego, m.in. poprzez zdobycie klienteli bez ponoszenia kosztów.

W toku postępowania, wnioskodawca przedłożył do akt sprawy materiały dowodowe, które w jego ocenie potwierdzają wysoką rozpoznawalność i renomę znaków przeciwstawionych (obecność na rynku, sprzedaż towarów, działalność marketingową i promocyjną, działalność sponsorską, decyzje EUIPO potwierdzające renomę ww. znaków).

Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy twierdząc, iż wbrew twierdzeniu wnioskodawcy towary sygnowane badanymi znakami nie wykazują podobieństwa, co więcej są przeznaczone do sygnowania towarów z całkowicie odmiennych branż, kierowanych do odmiennego grona odbiorów, co skutkuje tym, iż późniejszy znak uprawnionego nie będzie przywodzić na myśl wcześniejszych znaków wnioskodawcy. Tym samym, w ocenie uprawnionego, w rozpatrywanej sprawie nie zaistniały przesłanki unieważnienia prawa ochronego na sporny znak towarowy wymienione

w przepisach stanowiących podstawę prawną złożonego wniosku. Jednocześnie uprawniony przyznał, iż porównywane znaki towarowe są do siebie podobne

w warstwie graficznej i identyczne w warstwie fonetycznej. Podkreślił jednak, iż sporny znak towarowy nie występuje w obrocie jako samodzielna marka, lecz stanowi nazwę jednego produktu wybieranego dzięki marce "[...]" i powszechnej znajomości produktów [...]. Uprawniony nie zakwestionował renomy znaków wnioskodawcy, jednakże podkreślił, iż dotyczy ona odmiennych sektorów rynku i grup odbiorców. Co więcej, zdaniem uprawnionego, wskazany przez wnioskodawcę wzrost rozpoznawalności marki [...] W zakresie odzieży sportowej, przeczy jego twierdzeniom o szkodliwości znaku spornego dla renomy jego znaków towarowych.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r. Urząd Patentowy RP oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o nr [...]. Jednocześnie przyznał na rzecz uprawnionego, jako strony wygrywającej, kwotę w wysokości 1600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 2002/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] kwietnia 2018 r. o nr [...] oddalającą wniosek [...] S.A. z siedzibą w [...] o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o nr [...]. W wyroku tym Sąd podzielił stanowisko Urzędu dotyczące braku naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Sąd stwierdził, iż Urząd prawidłowo dokonał oceny podobieństwa towarów sygnowanych porównywanymi znakami i zasadnie wywiódł, iż podobieństwo takie nie zachodzi. Wobec powyższego prawidłowo także zaniechał badania podobieństwa oznaczeń i ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Zdaniem Sądu, Urząd uznając za niezasadny zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 p.w.p. pkt 3 nie uzasadnił wystarczająco swojego stanowiska. Urząd nie przeprowadził dowodów wskazanych przez wnioskodawcę i nie dokonał ich szczegółowej analizy, co uniemożliwiało kontrolę legalności wydanej decyzji. Sąd przyznał rację wnioskodawcy, iż związek przyczynowy pomiędzy szkodliwym działaniem znaku późniejszego na renomowany znak towarowy powinien być oceniony całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy, a w szczególności stopnia podobieństwa pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami, charakteru towarów lub usług, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały zarejestrowane, intensywnego używania i renomy wcześniejszego znaku towarowego, samoistnego, lub uzyskanego w następstwie używania charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. Tymczasem Urząd nie dokonał ww. oceny, a w konsekwencji nie wykazał dlaczego w jego ocenie zgłoszenie znaku spornego nie wykazuje związku ze znakami renomowanymi wnioskodawcy, nie może działać na szkodę renomy znaków wnioskodawcy i dlaczego, a także sporny znak nie może przynieść uprawnionemu nienależnej korzyści.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2019 r. strony sporu podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Wnioskodawca podkreślił, iż przedłożone przez niego do akt sprawy materiały dowodowe potwierdzają wysoką rozpoznawalność i renomę znaków wcześniejszych, co wpływa na ustalenie związku pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi. Stwierdził także, iż nie musi wykazywać naruszeń, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 3, zaś o ich istnieniu świadczy etykieta wskazana przez uprawnionego w piśmie

z października 2017 r. (k.872 akt sprawy).

Uprawniony natomiast potwierdził, iż nie kwestionuje renomy znaków przeciwstawionych, lecz kwestionuje istnienie pasożytnictwa oraz deprecjonującego wpływ znaku spornego na charakter odróżniający lub renomę znaków wcześniejszych. Jego zdaniem wnioskodawca nie wykazał asocjacji pomiędzy porównywanymi znakami, które są przeznaczone do oznaczania towarów pochodzących z zupełnie odmiennych dziedzin gospodarki, jednocześnie uprawniony przedłożył do akt przedmiotowej sprawy kopię decyzji Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia [...] stycznia 2019r. sygn. akt [...], wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, która dotyczyła analogicznych okoliczności, jak istniejące w sprawie niniejszej.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2020r. nr [...] Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2019 r. wniosku [...] S.A. z siedzibą w [...] o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o nr [...], udzielonego na rzecz [...]sp. z o.o. z siedzibą w [...], na podstawie art. 132 ust 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c.

w związku z art. 256 ust. 2 ustawy p.w.p., wniosek oddalił oraz przyznał [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] od [...] S.A. z siedzibą w [...] kwotę w wysokości 1600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania

w sprawie.

W uzasadnieniu organ wskazał, że w myśl obowiązującego wówczas art. 132 ust 2 pkt 2 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne

z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Kolegium Orzekające stwierdziło, że porównywane w przedmiotowej sprawie towary nie są podobne. Wobec powyższego, skoro brak jest podobieństwa towarów, dalsza ocena podobieństwa wynikająca z treści art. 132 ust, 2 pkt 2 p.w.p. nie jest konieczna. Wykluczenie podobieństwa towarów wyłącza możliwość zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Organ zauważył, że powyższe stanowisko jest zasadne w świetle zapadłego

w niniejszej sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 2002/18, w którym Sąd uznał

za prawidłowe rozstrzygnięcie Urzędu, że w niniejszej sprawie brak jest podstaw

do unieważnienia prawa ochronnego na spoiny znak towarowy z uwagi na przeszkodę wynikającą z przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p w.p.

Następnie organ wskazał, że w rozpatrywanej sprawie wnioskodawca podniósł również zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy

z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem da rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.

Organ zauważył, że podniesienie zarzutu naruszenia art 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. implikuje konieczność ustalenia czy porównywane znaki towarowe wykazują podobieństwo. Prawidłowa wykładnia ww. przepisu wymaga, w zakresie badania identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, już na wstępie ustalenia przez Urząd Patentowy, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, gdyż

w przypadku stwierdzenia takiej okoliczności, ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, względniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust 2 pkt 2 p.w.p. Okoliczność taka stanowi zatem przesłankę zastosowania szerszej ochrony, właściwej dla znaków o ustalonej renomie.

Kolegium Orzekające wskazało, że rozpatrując w niniejszej sprawie zarzut naruszenia ww. przepisu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapadłym w niniejszej sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia

17 kwietnia 2019 r., w pierwszej kolejności pochyliło się nad kwestią ustalenia, czy przeciwstawione znakowi spornemu znaki towarowe wnioskodawcy posiadają status znaków renomowanych. Po szczegółowym przeanalizowaniu obszernego materiału dowodowego przedłożonego przez wnioskodawcę do akt niniejszej sprawy Kolegium Orzekające uznało, iż w wyniku działań marketingowych, promocyjnych

i sponsorskich znaki wnioskodawcy cieszą się silną zdolnością odróżniającą oraz rozpoznawalnością i renomą na terytorium Polski, jednakże jedynie w odniesieniu do odzieży sportowej.

Kolegium Orzekające zauważyło, że uprawniony nie kwestionował renomy przeciwstawionych, lecz stanowisko wnioskodawcy o czerpaniu przez uprawnionego nienależnych korzyści oraz deprecjonującym wpływie znaku spornego na charakter odróżniający lub renomę znaków wcześniejszych.

Następnie, w rozpatrywanej sprawie, Kolegium Orzekające stwierdziło, iż sporny znak towarowy oraz trzy przeciwstawione mu znaki towarowe wnioskodawcy "[...]" są identyczne w warstwie fonetycznej, jak i koncepcyjnej oraz wykazują bardzo duże podobieństwo w warstwie wizualnej, ze względu na wspólny element "[...]", który w wnioskodawcy został przedstawiony przy pomocy pogrubionej, czarnej, stylizowanej czcionki.

Organ stwierdził, że kluczowym jest zatem ustalenie czy znak sporny, który jest bardzo podobny w warstwie wizualnej i identyczny w warstwie fonetycznej oraz koncepcyjnej, lecz przeznaczony do sygnowania towarów z całkowicie odmiennej branży narusza prawa wnioskodawcy do jego znaków towarowych, posiadających status znaków renomowanych, a co za tym idzie, których ochrona wykracza poza zakres specjalizacji.

Zdaniem Kolegium, aby mówić o kolizji znaku spornego i znaków przeciwstawionych znak sporny musi wykazywać względem nich taki stopień podobieństwa, który prowadzi do łączenia go/związku ze znakami renomowanymi przez relewantnych odbiorców. Ustalenie zaś takiego związku musi być wynikiem całościowej oceny, a jego badanie nie ogranicza się wyłącznie do badania podobieństwa, ale wymaga uwzględnienia innych kryteriów, m.in.: charakteru sygnowanych towarów, na co wskazał także Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie w wyroku zapadłym w niniejszej sprawie.

Kolegium Orzekające, rozpoznając ponownie sformułowany przez wnioskodawcę zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p, nie dopatrzyło się jakiegokolwiek podobieństwa pomiędzy odzieżą sportową a towarami, do oznaczania których został przeznaczony sporny znak towarowy tj.: bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby do drewna, lakiery do drewna; wszystkie wymienione towary do stosowania w pracach remontowo-budowlanych.

W ocenie Kolegium Orzekającego są to towary pochodzące z całkowicie odmiennych branż: remontowo-budowlanej oraz odzieży sportowej. Towary te mają zupełnie inny charakter i przeznaczenie, wytwarzane są przez inne podmioty

i sprzedawane w innych punktach sprzedaży - towary oznaczane znakiem spornym - w sklepach z artykułami chemicznymi i/lub materiałami budowlanymi, zaś towary sygnowane renomowanymi znakami przeciwstawionymi - w sklepach odzieżowych lub sportowych. Co do zasady towary te mają również odmienny krąg odbiorców -

w przypadku znaku sporego są to specjaliści z branży budowlanej, zaś w przypadku znaków przeciwstawionych - zawodowi sportowcy lub miłośnicy sportu uprawiający, m.in. bieganie, fitness, narciarstwo, jazdę na rowerze. Towary te należą do odmiennych łych gałęzi gospodarki i nie stanowią dla siebie żadnej konkurencji.

Mając na uwadze powyższe i uwzględniając wszystkie okoliczności niniejszej sprawy Kolegium Orzekające uznało, że jest niemożliwe, aby określona część odbiorców towarów, do oznaczania których przeznaczony jest znak sporny oraz odbiorców towarów, w stosunki do których znaki wnioskodawcy cieszą się renomą, nawet jeśli w części te grupy się pokrywają (chodzi tu o zwykłych, niewyspecjalizowanych konsumentów) dokonała skojarzenia pomiędzy porównywanymi znakami, tj. ustaliła pomiędzy nimi związek, z uwagi na wyraźnie odmienny charakter ww. towarów i związanie ich z odległymi segmentami rynku. Wydaje się nieprawdopodobne, aby sportowiec po odzież, udawał się do sklepu ze środkami chemicznymi do stosowania w budownictwie. Z tego powodu zdaniem Kolegium Orzekającego, klienci nie będą w stanie skojarzyć produktów oferowanych przez wnioskodawcę z produktami, do sygnowania których przeznaczony jest sporny znak towarowy, a tym samym powiązać jeden podmiot z drugim. Nie ma bowiem żadnych związków czy punktów zbieżnych pomiędzy obszarami rynku odzieży sportowej i chemikaliów do stosowania w pracach remontowo-budowlanych.

Zdaniem Kolegium Orzekającego towary sygnowane poszczególnymi znakami towarowymi są na tyle różne, że późniejszy znak towarowy, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, nie będzie przywodził na myśl wcześniejszych znaków wnioskodawcy.

W każdym razie, w ocenie Kolegium Orzekającego, w rozpatrywanej sprawie wnioskodawca nie przedstawił przekonujących argumentów, które wyjaśniałyby dlaczego odbiorcy towarów, do których skierowany jest sporny znak towarowy mieliby go skojarzyć ze znakami wnioskodawcy cieszącymi się renomą w odniesieniu do odzieży sportowej, która jest zupełnie niepodobna do towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym i pochodzi z odmiennej dziedziny gospodarki. Żaden z przedłożonych przez wnioskodawcę materiałów dowodowych, nie wskazuje, aby odbiorcy znaku spornego kojarzy i go z którymkolwiek ze znaków przeciwstawionych, ani w jaki sposób mogłoby nastąpi: takie skojarzenie, skoro znaki te służą do opatrywania towarów pochodzących z całkowicie odmiennych branż. Towary sygnowane znakiem spornym są dobrami specjalistycznymi, odbiegającymi dalece od towarów oznaczanych znakami renomowanymi wnioskodawcy.

Skoro w rozpatrywanej sprawie taki związek nie istnieje, to w ocenie Kolegium Orzekającego brak było podstaw do uznania, że posługiwanie się przez uprawnionego spornym znakiem towarowym w obrocie mogłoby przynieść mu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla renomy bądź odróżniającego charakteru znaków przeciwstawionych, a co z kolei wyklucza zasadność zarzutu opartego na art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Pismem z dnia [...] lipca 2020r. [...] SA z siedziba w [...] wniosła do WSA w Warszawie skargę na powyższą decyzję, zarzucając:

1.naruszenie przepisów prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy, tj. art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że brak podobieństwa pomiędzy towarami uniemożliwia przyjęcie istnienia związku (lub skojarzenia) między oznaczeniami, w sytuacji gdy znak renomowany korzysta z rozszerzonej ochrony realizowanej niezależnie od podobieństwa towarów i ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, co doprowadziło do błędnego przyjęcia, że w niniejszej sprawie nie ma podstaw do zastosowania przepisu z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.pw.p.;

2. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy,

w postaci naruszenia przepisu art. 7,77 § 1 i 80 kpa przez ich niezastosowanie skutkujące naruszeniem zasady prawdy obiektywnej i zaniechanie podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zaniechanie obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całokształtu przedłożonego przez skarżącą materiału dowodowego, skutkujące błędnym ustaleniem stanu faktycznego polegającym na uznaniu, że:

- wydaje się nieprawdopodobne, aby sportowiec kupując odzież, udawał się do sklepu ze środkami chemicznymi do stosowania w budownictwie (s. 20 zaskarżonej decyzji),

podczas gdy ocena taka pozostaje irrelewantna dla zastosowania przepisu z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.;

3. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 153 p.p.s.a. poprzez niezastosowanie się do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania wyrażonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

w wyroku z dnia 17 kwietnia 2019r., sygn. akt VI SA/Wa 2002/18 i zaniechanie dokonania całościowej oceny wszystkich czynników mających znaczenie dla istnienia związku (skojarzenia) pomiędzy oznaczeniami, tj.:

a. stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami,

b. charakteru towarów lub usług, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały zarejestrowane,

c. intensywności używania i renomy wcześniejszego znaku towarowego,

d. stopnia samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego,

a w zamian ograniczenie się wyłącznie do badania podobieństwa towarów, co skutkowało błędnym przyjęciem przez organ, że nie istnieje związek (skojarzenie) pomiędzy oznaczeniami i brak jest podstaw do zastosowania przepisu i art. 132 ust. 2 pkt 3 p.wp.;

4. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj.

art. 7, 77 § 1 i 80 kpa przez ich niezastosowanie skutkujące naruszeniem zasady prawdy obiektywnej i zaniechanie podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zaniechanie obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całokształtu przedłożonego przez skarżącą materiału dowodowego, poprzez:

nieuzasadnione pominięcie przedstawionego przez skarżącą materiału dowodowego na okoliczność (1) istnienia związku pomiędzy znakami renomowanymi skarżącej i znakiem spornym [...], (2) istnienia prawdopodobieństwa działania na szkodę odróżniającego charakteru znaków renomowanych [...] skarżącej oraz (3) istnienia prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści ze znaków renomowanych [...] skarżącej, a mianowicie:

1. badania rynkowego - raport Pentagon Research z dnia 13/01/2013 r. "Rynek odzieży sportowej w Polsce - marka [...] na tle konkurencji",

2. badania rynkowego - raport Pentagon Research "Rynek odzieży sportowej w Polsce - marka [...]" z dnia 20/02/2015 r.,

3. badania rynkowego - raport Pentagon Research "Rynek odzieży sportowej w Polsce - marka [...] na tle konkurencji" z dnia 23/04/2014 r.,

4. prezentacji kolekcji olimpijskich oraz promocji [...] z udziałem znanych sportowców (płyta CD),

5. prezentacji [...] dotyczącej sponsoringu,

6. raportów mediowych (płyta CD),

7. materiałów prasowych i wycinków z lat 2007-2012,

8. przykładowych zrzutów ekranów ze stron internetowych mediów społecznościowy 9. przykładowych materiałów promocyjnych i reklamowych,

10. zestawu ponad 1000 faktur pokazujących sprzedaż produktów [...] w latach 2006-2015 (płyta CD),

11. prezentacji firmowych [...] z 2014 i 2015 r.,

12. prezentacji sklepów (płyta CD),

13. raportu korzystania z witryny sklepu internetowego "[...]",

14. artykułu z portalu internetowego 'retailnet Portal Centrów Handlowych dotyczącego rozszerzenia sieci sklepów w centrach handlowych,

15. oświadczenia Ł. B., członka zarządu [...] sp. z o.o. - dotyczące nakładów na działania marketingowe oraz rodzaju i charakteru tych działań,

a w konsekwencji uznanie, że skarżąca nie przedstawiła przekonujących argumentów, które wyjaśniałyby dlaczego odbiorcy towarów, do których skierowany jest sporny znak towarowy mieliby go skojarzyć ze znakami wnioskodawcy cieszącymi się renomą w odniesieniu do odzieży sportowej (str. 21 uzasadnienia decyzji), co doprowadziło do błędnego przyjęcia, że nie ma podstaw do zastosowania przepisu z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.;

5. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy,

art. 107 § 3 kpa, przez wadliwe uzasadnienie decyzji polegające na:

- niewskazaniu przez Urząd w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przyczyn, dla których nie uwzględnił on przedstawionego przez skarżącą materiału dowodowego na okoliczność (1) istnienia związku pomiędzy znakami renomowanymi [...] skarżącej i znakiem spornym [...], (2) istnienia prawdopodobieństwa działania na szkodę odróżniającego charakteru znaków renomowanych [...] skarżącej oraz (3) istnienia prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści ze znaków renomowanych [...] skarżącej,

- dokonanie wybiórczego i nadmiernie skrótowego uzasadnienia zaskarżonej decyzji w odniesieniu do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w którym Urząd jedynie w sposób ogólny wskazał motywy podjętej decyzji w zakresie braku związku (skojarzenia) pomiędzy oznaczeniami, nie odniósł się do pozostałych czynników mających wpływ na ocenę takiego związku, a w zamian większość uzasadnienia poświęcił rozważaniom dotyczącym braku podobieństwa pomiędzy towarami,

co doprowadziło do tego, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji jest wybiórcze, skrótowe i nieprzekonywujące, a tym samym nie spełnia kryteriów, o których mowa

w art. 107 § 3 kpa.

W konsekwencji, stron skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji

w całości oraz zasądzenie od organu na rzecz skarżącej zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skarżąca rozwinęła podniesione zarzuty.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2019 poz. 2167), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym

w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym

i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy – ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U z 2019 poz. 2325, dalej jako "p.p.s.a.").

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów sąd uznał,

że zasługuje ona na uwzględnienie.

Przedmiotem skargi jest decyzja Urzędu Patentowego RP, który na podstawie art. 132 ust 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oddalił wniosek skarżącej spółki o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o nr [...], udzielonego na rzecz [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...].

Na wstępie podkreślić należy, że sprawie orzekał już Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie , który wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 2002/18, uchylił decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] kwietnia 2018r. W wyroku tym Sąd podzielił stanowisko Urzędu dotyczące braku naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Sąd stwierdził, iż Urząd prawidłowo dokonał oceny podobieństwa towarów sygnowanych porównywanymi znakami i zasadnie wywiódł, iż podobieństwo takie nie zachodzi. Jednocześnie zdaniem Sądu, Urząd uznając za niezasadny zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 p.w.p. pkt 3 nie uzasadnił wystarczająco swojego stanowiska. Urząd nie przeprowadził dowodów wskazanych przez wnioskodawcę i nie dokonał ich szczegółowej analizy, co uniemożliwiało kontrolę legalności wydanej decyzji. Sąd przyznał rację wnioskodawcy, iż związek przyczynowy pomiędzy szkodliwym działaniem znaku późniejszego na renomowany znak towarowy powinien być oceniony całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy, a w szczególności stopnia podobieństwa pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami, charakteru towarów lub usług, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały zarejestrowane, intensywnego używania i renomy wcześniejszego znaku towarowego, samoistnego, lub uzyskanego w następstwie używania charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. Tymczasem Urząd nie dokonał ww. oceny, a w konsekwencji nie wykazał dlaczego w jego ocenie zgłoszenie znaku spornego nie wykazuje związku ze znakami renomowanymi wnioskodawcy, nie może działać na szkodę renomy znaków wnioskodawcy i dlaczego, a także sporny znak nie może przynieść uprawnionemu nienależnej korzyści.

Rozpatrując sprawę ponownie Urząd Patentowy stwierdził, że po szczegółowym przeanalizowaniu obszernego materiału dowodowego przedłożonego przez wnioskodawcę do akt niniejszej doszedł do wniosku, że w wyniku działań marketingowych, promocyjnych i sponsorskich znaki wnioskodawcy cieszą się silną zdolnością odróżniającą oraz rozpoznawalnością i renomą na terytorium Polski, jednakże jedynie w odniesieniu do odzieży sportowej.

Zauważyć należy, że uprawniony ze spornego znaku również nie kwestionował renomy przeciwstawionych.

Następnie, organ stwierdził, że sporny znak towarowy oraz trzy przeciwstawione mu znaki towarowe wnioskodawcy "[...]" są identyczne w warstwie fonetycznej, jak i koncepcyjnej oraz wykazują bardzo duże podobieństwo w warstwie wizualnej, ze względu na wspólny element "[...]", który w wnioskodawcy został przedstawiony przy pomocy pogrubionej, czarnej, stylizowanej czcionki.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Urząd rozpoznając ponownie sformułowany przez wnioskodawcę zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p, nie dopatrzył się jakiegokolwiek podobieństwa pomiędzy odzieżą sportową a towarami, do oznaczania których został przeznaczony sporny znak towarowy. W ocenie organu są to towary pochodzące z całkowicie odmiennych branż: remontowo-budowlanej oraz odzieży sportowej. Towary te mają zupełnie inny charakter i przeznaczenie, wytwarzane są przez inne podmioty i sprzedawane w innych punktach sprzedaży - towary oznaczane znakiem spornym - w sklepach z artykułami chemicznymi i/lub materiałami budowlanymi, zaś towary sygnowane renomowanymi znakami przeciwstawionymi - w sklepach odzieżowych lub sportowych. Co do zasady towary te mają również odmienny krąg odbiorców - w przypadku znaku sporego są to specjaliści z branży budowlanej, zaś w przypadku znaków przeciwstawionych - zawodowi sportowcy lub miłośnicy sportu uprawiający, m.in. bieganie, fitness, narciarstwo, jazdę na rowerze. Towary te należą do odmiennych gałęzi gospodarki

i nie stanowią dla siebie żadnej konkurencji. Reasumując organ stwierdził, że brak było podstaw do uznania, że posługiwanie się przez uprawnionego spornym znakiem towarowym w obrocie mogłoby przynieść mu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla renomy bądź odróżniającego charakteru znaków przeciwstawionych, a co z kolei wyklucza zasadność zarzutu opartego na art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Mając na uwadze powyższe, orzekający w niniejszej sprawie sąd doszedł do przekonania, że organ naruszył art. 153 p.p.s.a. poprzez niezastosowanie się do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania wyrażonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt

VI SA/Wa 2002/18 i zaniechanie dokonania całościowej oceny wszystkich czynników mających znaczenie dla istnienia związku (skojarzenia) pomiędzy oznaczeniami, tj.:

a. stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami,

b. charakteru towarów lub usług, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały zarejestrowane,

c. intensywności używania i renomy wcześniejszego znaku towarowego,

d. stopnia samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego.

W ocenie sądu za uzasadniony uznać należy zarzut skargi, że organ rozpoznając ponownie sprawę nie wykonał wytycznych sądu lecz ograniczył się wyłącznie do badania podobieństwa towarów, co skutkowało błędnym przyjęciem przez organ, że nie istnieje związek (skojarzenie) pomiędzy oznaczeniami.

Dla zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jako podstawy unieważnienia spornego prawa ochronnego niezbędne jest ustalenie, że:

1) znak wcześniejszy jest znakiem zarejestrowanym w UP lub EUIPO;

2) znak wcześniejszy jest znakiem renomowanym;

3) znak późniejszy jest znakiem identycznym lub podobnym do renomowanego znaku towarowego;

4) znak późniejszy został zgłoszony dla jakichkolwiek towarów, tzn. towarów identycznych, podobnych oraz niepodobnych do towarów, których dotyczy renomowany znak towarowy;

5) występuje związek (skojarzenie) pomiędzy kolizyjnymi znakami, tzn. późniejszy znak towarowy przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy;

6) istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia jednej z form ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy w postaci możliwości przyniesienia uprawnionemu nienależnej korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego (por. wyrok NSA z dnia 15 maja 2019r. sygn. akt

II GSK 1515/17, publ. LEX nr 2703754).

A zatem ustalenie, że znaki strony skarżącej są znakami renomowanymi oznacza, że mogą być chronione, niezależnie od rodzaju towarów, dla oznaczenia których służą. Znak renomowany podlega bowiem daleko większej ochronie (wyrok NSA z dnia 4 lipca 2014 r. sygn. akt II GSK 715/13, publ. LEX nr 1519188).

Zgodnie z orzecznictwem, aby znak towarowy renomowany korzystał

z rozszerzonej ochrony, nie jest konieczne – inaczej niż przy "zwykłych" znakach – wykazanie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Wystarczy, aby stopień podobieństwa między znakami był na tyle duży, iż właściwy krąg odbiorców dostrzega związek między znakami. Nie musi zatem występować ryzyko pomyłki wśród odbiorców towarów lub usług, wystarczające jest, że klienci skojarzą sporne znaki. Ryzyko skojarzenia znaków przez odbiorców należy oceniać całościowo.

Wobec powyższego zdaniem sądu organ błędnie założył, że brak podobieństwa pomiędzy towarami (co zostało już przesądzone w ramach badania przesłanek do unieważnienia na postawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.) uniemożliwia przyjęcie istnienia związku (lub skojarzenia) między oznaczeniami.

W toku postępowania ustalone zostało, że znaki skarżącego są znakami renomowanymi, a to w ocenie sądu oznacza, że korzystają one z rozszerzonej ochrony realizowanej niezależnie od podobieństwa towarów i ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

W świetle ustaleń, że znaki skarżącego są znakami renomowanymi a ponadto sporny znak towarowy oraz trzy przeciwstawione mu znaki towarowe wnioskodawcy "[...]" są identyczne w warstwie fonetycznej, jak i koncepcyjnej oraz wykazują bardzo duże podobieństwo w warstwie wizualnej, zdaniem sądu stwierdzić należy,

że nie zostało uzasadnione stanowisko Urzędu Patentowego, zgodnie z którym zgłoszenie znaku spornego nie wywołuje prawdopodobieństwa działania na szkodę renomy znaków skarżącej i nie przynosi uczestnikowi nienależnej korzyści.

Dlatego też zdaniem sądu na uwzględnienie zasługiwał zarzut naruszenia przez organ art. 107 § 3 kpa, przez wadliwe uzasadnienie decyzji polegające na braku wskazania przez Urząd w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przyczyn, dla których nie uwzględnił on przedstawionego przez skarżącą materiału dowodowego na okoliczność (1) istnienia związku pomiędzy znakami renomowanymi [...] skarżącej i znakiem spornym [...], (2) istnienia prawdopodobieństwa działania na szkodę odróżniającego charakteru znaków renomowanych [...] skarżącej oraz (3) istnienia prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści ze znaków renomowanych [...] skarżącej a ponadto dokonanie wybiórczego i nadmiernie skrótowego uzasadnienia zaskarżonej decyzji w odniesieniu do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

w którym Urząd jedynie w sposób ogólny wskazał motywy podjętej decyzji w zakresie braku związku (skojarzenia) pomiędzy oznaczeniami, nie odniósł się do pozostałych czynników mających wpływ na ocenę takiego związku, a w zamian większość uzasadnienia poświęcił rozważaniom dotyczącym braku podobieństwa pomiędzy towarami.

Mając na uwadze, że sąd administracyjny nie czyni własnych ustaleń

w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, a taka kontrola jest jednak możliwa tylko

w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ administracyjny rozstrzygający sprawę, za niezbędne sąd uznał uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy Urzędowi Patentowemu.

W ponownie przeprowadzonym postępowaniu organ uwzględni wyrażone powyżej stanowisko Sądu.

Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c orzekł jak w sentencji. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 200

i 205 § 2 p.p.s.a zasądzając na rzecz strony kwotę 1000 zł tytułem zwrotu uiszczonego w sprawie wpisu sądowego oraz na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. 2019 poz. 1431) kwotę 1200zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika oraz kwotę 17 zł z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.