Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 472/18
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2018-06-07 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Głowacka - Klimas (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant st. sekr. sąd. Jarosław Kielczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi C. z siedzibą w W., Stany Zjednoczone Ameryki na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz C. z siedzibą w W., Stany Zjednoczone Ameryki kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: UP RP, organ) decyzją

z [...] lutego 2017 r., nr [...], na podstawie z art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 132 ust. 2 pkt 3, art. 132 ust. 1 pkt 2 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 246 i art. 247

ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz.U.

z 2013 r. poz. 1410; dalej "p.w.p.") oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. oddalił sprzeciw C. LLC z siedzibą w [...], Stany Zjednoczone Ameryki (dalej: spółka, skarżąca), uznając za bezzasadne żądanie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowny artclinique

o nr [...] udzielonego na rzecz A. sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej: uprawniony, uczestnik).

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie sprawy.

W dniu 30 czerwca 2015 r. wpłynął do UP RP sprzeciw skarżącej spółki wobec decyzji o udzieleniu na rzecz uczestnika prawa ochronnego na znak towarowy artclinique. Jako podstawę prawną swojego żądania spółka wskazała

art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 132 ust. 2 pkt 3, art. 132 ust 1 pkt 2, art. 131 ust 2 pkt 1 p.w.p. Podniosła, że sprzeciw opiera na prawach do następujących przeciwstawionych znaków towarowych: znaku towarowego Unii Europejskiej Clinique o nr [...] z pierwszeństwem od dnia 19 listopada 1998 roku, który został przeznaczony do oznaczenia towarów i usług w klasach: 3, 14, 25, 42; znaku towarowego Unii Europejskiej Clinique o nr [...] z pierwszeństwem

od dnia 7 lutego 2005 roku, który został przeznaczony do oznaczenia usług

w klasach 35 i 42; znaku towarowego Unii Europejskiej słowno-graficznego Clinique o nr [...] z pierwszeństwem od dnia 1 kwietnia 1996 roku (w Polsce

od dnia 1 maja 2004 roku), który został przeznaczony do oznaczenia towarów i usług zawartych w klasach: 3, 25 i 42; znaku towarowego Unii Europejskiej słowno- graficznego Clinique o nr [...] z pierwszeństwem od dnia 9 lipca

2001 roku (w Polsce od dnia 1 maja 2004 roku), który został przeznaczony

do oznaczenia usług zawartych w klasie 35 i 42 oraz znaku towarowego Clinique zarejestrowanego pod numerem [...] z pierwszeństwem od dnia 24 listopada 1973 roku, który został przeznaczony do oznaczenia usług zawartych w klasie 42. Zdaniem wnoszącej sprzeciw sporny znak towarowy został zgłoszony z naruszeniem w ww. przepisów, gdyż jest łudząco podobny do przeciwstawionych znaków towarowych zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem, znaków powszechnie znanych oraz renomowanych. Ponadto, zdaniem spółki, sporny znak towarowy został zgłoszony w złej wierze.

Spółka wyjaśniła, że jest producentem renomowanych i ekskluzywnych kosmetyków. Wskazała, że pierwsze produkty marki [...] trafiły do sprzedaży

w roku 1968 roku i znalazły uznanie wśród konsumentów i dermatologów na całym świecie. Dodała, że obecnie jest częścią grupy kapitałowej E. Wskazała ponadto, że renoma i powszechna znajomość marki [...] jest potwierdzona faktem, że w licznych zestawieniach marka ta występuje wśród najbardziej renomowanych i cenionych marek kosmetyków świata. Dodała także,

iż renoma i powszechna znajomość znaków towarowych Clinique była wielokrotnie uznawana przez Trybunał Sprawiedliwości UE oraz urząd EUIPO, m.in. w wyrokach [...], decyzji [...] oraz decyzji [...].

Spółka podniosła, że towary i usługi będące przedmiotem sprzeciwu są

w większości identyczne z towarami i usługami, do oznaczenia których zarejestrowano znaki Clinique, natomiast pozostała cześć usług jest do nich podobna. Wskazała, że porównywane oznaczenia są do siebie podobne

na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, a element "clinique" występujący

w porównywanych znakach towarowych ma identyczną pisownię i wymowę. Zatem, jej zdaniem, znak sporny przejmuje w całości wcześniejsze słowne znaki towarowe,

a różnice występujące pomiędzy tymi znakami nie są w stanie zrównoważyć podobieństwa, gdyż element "Art" występujący w znaku spornym będzie uznany przez konsumentów za drugorzędny i jako taki nie będzie w ich percepcji pełnił funkcji odróżniającej. Dodała, że wobec braku znajomości języka francuskiego wśród polskich odbiorców, element "clinique" nie będzie przez nich rozumiany. Podniosła, że w konsekwencji oba znaki są fantazyjne i ocena podobieństwa na płaszczyźnie znaczeniowej jest irrelewantna. Przywołała także wyrok Sądu w sprawie [...], wskazując na sądowe uznanie charakteru odróżniającego i renomy znaku Clinique w odniesieniu do towarów z klasy 3, a w odniesieniu do pozostałych towarów i usług samoistnego charakteru odróżniającego. Uznała, że element słowny "Clinique", występujący w porównywanych znakach ma identyczną pisownię

i wymowę jak znaki słowne Clinique. W ocenie spółki, sporny znak artclinique

o nr [...] przejmuje w całości wcześniejsze słowne znaki przeciwstawione Clinique. Ponadto, zdaniem spółki, znak przejęty zachowuje w znaku spornym niezależną pozycję odróżniającą, a przemawia za tym fakt, iż znaki Clinique mają charakter silnie odróżniający z racji powszechnej znajomości i renomy, co było wielokrotnie podkreślane w orzecznictwie wspólnotowym. Dodała także, że biorąc pod uwagę częściową identyczność i częściowe podobieństwo towarów i usług objętych ochroną porównywanych znaków towarowych oraz wysokie podobieństwo wizualne i fonetyczne porównywanych oznaczeń, istnieje duże ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych znakiem spornym.

W ocenie spółki, dodatkową okolicznością przemawiającą za występowaniem ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd jest fakt, że przysługują jej prawa ochronne

na liczne znaki towarowe zawierające element "Clinique", które stanowią rodzinę/serię znaków towarowych, a na rodzinę tych znaków składa się ponad 50 wspólnotowych znaków towarowych. Zdaniem spółki, uprawniony będzie czerpał nienależne korzyści z efektu skojarzenia znaku spornego ze znakami renomowanymi należącymi do wnoszącej sprzeciw. Dodała także, że uprawniony jest podmiotem profesjonalnym, działającym w branży kosmetycznej i podobnie jak spółka orientuje się jakich oznaczeń ona używa i jaką ma pozycję na rynku, wobec tego uznała,

że zgłoszenie spornego znaku towarowego do ochrony stanowi okoliczność uniemożliwiającą udzielenie prawa ochronnego, o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p..

Uprawniony w odpowiedzi na sprzeciw uznał go za bezzasadny i wniósł o jego oddalenie. Podniósł, że element "clinique" nie ma zdolności odróżniającej w stosunku do usług o charakterze leczniczym. Wskazał, że wnosząca sprzeciw powołując się

na wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie uwzględniła, że orzeczenia te zostały zaskarżone, nie wskazała także, iż w [...] stwierdzono, że słowo "clinique" ma takie samo znaczenie w większości państw członkowskich. Zatem, jak stwierdził uprawniony, wcześniejsze znaki towarowe będą postrzegane jako słowo francuskie oznaczające "prywatny szpital" i jako przymiotnik oznaczający "kliniczny", czyli wyraz powiązany z badaniem i leczeniem klientów w klinice lub

w szpitalu. Wyjaśnił, że słowo "clinique" jest podobne do swoich odpowiedników językowych w innych odnośnych krajach Unii, jak "Clinic" po angielsku, "Clinica"

po hiszpańsku, włosku, portugalsku oraz "Klinik" po duńsku, niemiecku, szwedzku,

a zatem byłoby rozumiane na większości terytorium. Odnosi się to również do języków niemających pochodzenia germańskiego lub łacińskiego, takich jak węgierski, w którym słowo "klinik" jest używane jako synonim "prywatnego szpitala". Wobec powyższego, zgodnie z opinią wyrażoną w wyżej wymienionym wyroku, należy uznać, zdaniem uprawnionego, że dla szeroko rozumianych usług medycznych słowo "clinique" nie posiada zdolności odróżniającej. Ponadto, pomijając kwestię braku zdolności oznaczenia "clinique", zdaniem uprawnionego, porównywane znaki towarowe różnią się od siebie tak istotnie, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Uprawniony wskazał, że znak sporny jest dłuższy od znaków przeciwstawionych i ma inny początek, rozpoczyna się od łatwo dostrzegalnej sylaby "art". Także w warstwach fonetycznej i znaczeniowej znaki te różnią się od siebie, bowiem polski konsument będzie wymawiał je jako "artklinik"

i "klinik". Dodanie sylaby na początku wyrazu "klinik" powoduje, iż oba słowa inaczej brzmią. Jeśli chodzi o warstwę znaczeniową, uprawniony podkreślił, iż sporny znak artclinique składa się z dwóch słów pochodzących z języka francuskiego, sławo "art" oznacza sztukę, kunszt, mistrzostwo, artyzm, dar, talent, zręczność, natomiast słowo "clinique" oznacza kliniczny, klinika.

Uprawniony podniósł, że głównym przedmiotem jego działalności gospodarczej jest medycyna estetyczna, co znalazło odzwierciedlenie w wykazie towarów i usług, dla których przeznaczony jest znak sporny. Stąd uprawniony, jak podał, dla swojego odróżnienia, wybrał kombinację słów, która, z jednej strony wskazuje na rodzaj prowadzonej działalności, tj. clinique, a z drugiej kojarzy się ze sztuką, kunsztem pięknem, natomiast wybór języka jest nieprzypadkowy, gdyż Francja, zdaniem uprawnionego, kojarzy się ze szczupłymi kobietami, modnymi strojami i zdrową kuchnia. Uprawniony podniósł także, iż wnosząca sprzeciw spółka wybrała jako znak towarowy słowo jednoznacznie kojarzące się z medycyną

i usługami leczniczymi i musi ponieść konsekwencje tego, że nie może zmonopolizować takiego słowa. Dodał, iż oznaczenie "clinique" jedynie

w ograniczonym zakresie posiada zdolność odróżniającą dla kosmetyków,

a w przypadku usług medycznych i sprzętu stosowanego przy ich świadczeniu nie posiada takiej zdolności i chociaż samo sławo pochodzi z języka francuskiego to polskiemu konsumentowi jednoznacznie wskazuje na polskie określenie "klinika", czyli miejsce, gdzie świadczy się usługi medyczne i lecznicze. Zatem próba monopolizacji tego słowa dla usług medycznych i leczniczych jest, zdaniem uprawnionego, niezgodna z dyspozycją art. 129 p.w.p. Uprawniony dodał także, że słowo "clinique" dla przeciętnego odbiorcy oznacza miejsce świadczenia usług medycznych i nawet przez długoletnie funkcjonowanie w obrocie znak "Clinique" nie nabył zdolności odróżniającej w stosunku do usług związanych z medycyną,

a potwierdza to fakt, iż uprawniony ze wspólnotowych rejestracji wystąpił

o zarejestrowanie tego znaku w klasie 44, dla towarów takich jak: "opieka dla ludzi

w zakresie higieny i urody" i sam się z tego wycofał.

Jak stwierdził uprawniony, niesłuszne są twierdzenia wnoszącej sprzeciw, że towary i usługi, dla których został zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy Clinique w klasach: 3 i 42 są tożsame z towarami i usługami, dla których zgłoszono znak sporny. W tym zakresie słowo "clinique" nie ma zdolności odróżniającej i żaden przeciętny odbiorca nie skojarzy tego słowa, w przypadku usług medycznych czy towarów przeznaczonych do stosowania w medycynie, ze znakiem towarowym Clinique, ale ze słowem "klinika". Gdyby jednak, zdaniem uprawnionego, podzielić zdanie wnoszącej sprzeciw dotyczące podobieństwa tych oznaczeń, to wszystkie kliniki w Polsce powinny usunąć z używanych oznaczeń słowo "klinika",

a w Niemczech konieczne byłoby zaprzestanie używania słowa "Klinikum" przez szpitale, zaś we Francji czy Belgii zabronione byłoby używanie sława "clinique".

W ocenie uprawnionego, sporny znak towarowy posiada zdolność odróżniającą, którą cechuje przedrostek "art". Uprawniony podkreślił także, iż w EUIPO jest zarejestrowanych osiem znaków ze słowem "clinique", w odniesieniu do klasy 44,

z których tylko jeden należy do wnoszącej sprzeciw. Fakt ten świadczy o tym, że uprawniony nie inkorporował znaku należącego do wnoszącej sprzeciw, ale użył słowa używanego od co najmniej 200 lat. Twierdzenia wnoszącej sprzeciw jakoby uprawniony zgłosił znak towarowy w złej wierze są bezpodstawne. Biorąc pod uwagę fakt, iż znak sporny znacząco różni się od znaków przeciwstawionych, nie zachodzi, w ocenie uprawnionego, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców.

W piśmie z 9 czerwca 2016 r. spółka uzupełniła swoje stanowisko w sprawie oraz odniosła się do twierdzeń przedstawionych przez uprawnionego. Stwierdziła,

że znak towarowy Clinique posiada charakter odróżniający w stosunku do towarów

i usług ujętych w klasach 10 i 44.

Na rozprawie w dniu [...] lipca 2016 r. spółka sprecyzowała, że znakami przeciwstawionymi w przedmiotowej sprawie są znaki towarowe Unii Europejskiej: CLINIQUE o nr [...], CLINIQUE o nr [...], CLINIQUE

o nr [...], CLINIQUE o nr [...] oraz znak towarowy krajowy

o nr [...]. Wskazała, że znaki te są także znakami renomowanymi.

Z kolei uprawniony wskazał, że znak sporny jest używany w klasach 10 oraz 44. Spółka podniosła, że nie chce być kojarzona z medycyną inwazyjną i wobec tego nie dostrzega płaszczyzny porozumienia z uprawnionym prowadzącej do zawarcia ugody w sprawie. Dodała ponadto, iż sposób, w jaki uprawniony używa spornego znaku towarowego wskazuje na cel, jakim jest przejęcie renomy znaku przeciwstawionego.

Uprawniony podniósł, iż kliniki służą temu, żeby prowadzić zabiegi inwazyjne, więc jeśli wnosząca sprzeciw nie chce być z nim kojarzona może dokonać zmiany znaku. Spółka powołała się na wyrok [...] i wyjaśniła, że zgodnie z nim, jeśli na danym terytorium język nie jest znany to słowa używane na tym terytorium są fantazyjne. Wskazała, iż w Polsce, zgodnie z badaniami przedłożonymi przez wnoszącą sprzeciw, 2% Polaków zna język francuski, co oznacza, że 98% nie wie jak będzie się wymawiało słowo "CLINIQUE". Dodała, że uprawniony nie przedłożył dowodów, że przeciętny Polak odczyta to słowo, jako "KLINIK", a nawet jeśli odczyta je w ten sposób, to dlaczego miałby je skojarzyć ze słowem "klinika", skoro pisownia jest odległa. Spółka podniosła również, że odnośnie do różnic pomiędzy ocenianymi oznaczeniami ze sposobu używania spornego znaku towarowego wnioskować można, że słowo CLINIQUE jest podkreślone, uwypuklone, jest używane większą czcionką i innym kolorem wyróżniającym się od koloru słowa "Art" i od tła.

W piśmie z 15 lipca 2016 r. złożonym na rozprawie uprawniony uzupełnił swoje stanowisko w sprawie oraz odniósł się do powołanego przez spółkę wyroku [...]. Stwierdził między innymi, że skoro znak "artclinique" (sporny znak towarowy) oraz znaki "Clinique" (znaki przeciwstawione) łączy jedynie wspólny element "clinique", który nie ma zdolności odróżniającej w stosunku do usług medycznych oraz towarów związanych z tymi usługami, przy czym oznaczenie "clinique" jest powszechnie stosowane przez wiele niepowiązanych ze sobą podmiotów, a element "art" nie występuje w żadnym ze znaków wnoszącej sprzeciw, to odbiorcy nie zostaną wprowadzeni w błąd i nie pomylą znaku spornego

z jakimkolwiek znakiem towarowym należącym do wnoszącej sprzeciw spółki.

Na rozprawie w dniu [...] października 2016 r. uprawniony przedłożył do akt sprawy kserokopię oświadczenia, zgodnie z treścią którego uprawniony zrzeka się części prawa ochronnego na znak towarowy sporny, rezygnując z ochrony wszystkich towarów w klasie 3. Uprawniony dodał, iż nie będzie prowadził sporu

w zakresie klasy 3, ponieważ nie używa tej klasy. Wskazał, iż akt ten nie jest przyznaniem racji wnoszącej sprzeciw, ale zrzeczeniem się mającym na celu uporządkowanie stanu faktycznego.

Na rozprawie w dniu [...] stycznia 2017 r. strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie, przy czym spółka wycofała sprzeciw w zakresie klasy 3, podtrzymując

go w pozostałym zakresie.

W uzasadnieniu wydanej decyzji UP RP stanął na stanowisku, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie spornego prawa ochronnego.

W pierwszej kolejności organ poddał ocenie podobieństwo przeciwstawionych oznaczeń w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., wskazując, że przepis ten ma zastosowanie w danym stanie faktycznym wówczas, gdy kumulatywnie spełnione zostały trzy następujące przesłanki, po pierwsze podobieństwa lub identyczności oznaczeń, po drugie podobieństwa lub identyczności towarów lub usług,

do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe oraz po trzecie istnienia ryzyka spowodowania wśród odbiorców błędu polegającego

w szczególności na skojarzeniu między znakami.

Jak wskazał organ, nie każde jednak podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, lecz tylko podobieństwo w takim stopniu, który mógłby stwarzać ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Orzecznictwo i doktryna wskazują na konieczność porównania wykazów towarów

i usług analizowanych oznaczeń przed rozpoczęciem porównywania oznaczeń. Przy ustalaniu podobieństwa towarów bierze się pod uwagę rodzaj towaru, jego przeznaczenie oraz warunki zbytu.

W pierwszej kolejności ocenie zostało poddane podobieństwo towarów i usług, do oznaczenia których zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe.

UP RP wyjaśnił, do oznaczenia jakich towarów i usług zostały przeznaczone sporny znak towarowy oraz znaki przeciwstawione i doszedł do przekonania, że znaki te zostały przeznaczone do oznaczenia towarów niepodobnych.

Zdaniem organu, towary zawarte w klasie 10, do oznaczenia których został przeznaczony znak sporny nie są podobne do towarów i usług, do oznaczenia których zastały przeznaczone znaki przeciwstawione. Uznał, że towary z klasy 10

są ściśle powiązane z usługami medycznymi, które nie występują w wykazie znaków przeciwstawionych ani w klasach towarowych, jako towary z tymi usługami powiązane, ani też w klasach usługowych. Są to towary innego rodzaju o innym przeznaczeniu i skierowane dla innych odbiorców. Są dostępne w innych punktach sprzedaży. W ocenie organu, także usługi zawarte w klasie 44, wykazu znaku spornego, są niepodobne do towarów i usług zawartych w wykazach znaków przeciwstawionych. Usługi te objęte znakiem spornym są ściśle powiązane

z usługami medycznymi, które nie występują w wykazie znaków przeciwstawionych ani w klasach towarowych, jako towary z tymi usługami powiązane, ani w klasach usługowych. Są to usługi innego rodzaju o innym przeznaczeniu i są skierowane dla innych odbiorców.

Następnie UP RP dokonał oceny podobieństwa znaków w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, pomijając drobne lub nieistotne różniące je elementy między nimi.

Dokonując analizy podobieństwa samych oznaczeń, w ocenie UP RP,

w niniejszej sprawie nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi.

Organ opisał z czego składają się poszczególne znaki i podkreślił, że decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy. Uznał, że sporny znak towarowy rozpatrywany jako całość różni się od znaków przeciwstawionych w takim stopniu, że nie zachodzi ryzyko pomylenia tych znaków przez odbiorców.

Dokonując oceny podobieństwa porównywanych znaków towarowych słownych, tj. znaku spornego oraz znaków przeciwstawionych CLINIQUE

o nr [...], CLINIQUE o nr [...] i znaku towarowego Clinique o nr [...], UP RP uznał, że znaki te różnią się od siebie na wszystkich płaszczyznach postrzegania, tj. wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

W ocenie organu, porównywane znaki towarowe posiadają wystarczająco różną warstwę słowną, poprzez dodanie początkowego elementu słownego "art", który wystarczająco różnicuje te znaki na wszystkich płaszczyznach postrzegania. Występuje on na początku wyrazu i jest bez trudu postrzegany przez odbiorców.

W warstwie znaczeniowej znaki te co prawda posiadają identyczny element, "clinique", jednak w przypadku znaku spornego będzie to element opisowy

w stosunku do usług i towarów, do oznaczenia których znak sporny został przeznaczony, bowiem, jak wskazał organ, oznacza on "klinikę", a znak został przeznaczony do sygnowania usług medycznych i towarów ściśle z tymi usługami powiązanych. Natomiast w znakach przeciwstawionych będzie to element fantazyjny, względem towarów i usług, do oznaczenia których znaki te zostały przeznaczone. Wobec powyższego, jak podał organ, element "art" także i w tej warstwie będzie elementem, który różnicuje znaki w stopniu eliminującym ryzyko ich skojarzenia. Słowo "art" oznacza sztukę, kunszt zatem w odniesieniu do towarów i usług, do oznaczania których został przeznaczony, znak sporny będzie elementem wyróżniającym, fantazyjnym, różnicującym porównywane znaki towarowe.

Dokonując natomiast oceny podobieństwa porównywanych znaków towarowych, tj. znaku spornego oraz znaków przeciwstawionych, słowno- graficznych CLINIQUE o nr [...], CLINIQUE o nr [...], UP RP uznał, że znaki te także różnią się od siebie na wszystkich płaszczyznach postrzegania, tj. wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Posiadają one także wystarczająco różną warstwę wizualną, poprzez dodanie początkowego elementu słownego "art" oraz litery "C" do słowa clinique.

Zdaniem organu, element "art" występujący w znaku spornym, a także stylizowana litera "C", występująca w znakach przeciwstawionych, słowno-graficznych, wystarczająco różnicuje te znaki na wszystkich płaszczyznach postrzegania. W warstwie wizualnej to właśnie te elementy przesądzają o różnicach występujących w porównywanych znakach towarowych. Element "art" w znaku spornym występuje na początku wyrazu i trudno, aby odbiorca go nie zauważył. Natomiast litera "C", która jest zapisana fantazyjną pogrubioną czcionką, została wyraźnie wyeksponowana w znakach przeciwstawionych. W opinii organu, także

w warstwie fonetycznej nie ma możliwości, aby przeciętny odbiorca nie odczytał elementu "art" oraz litery "C", gdyż po pierwsze element "art" znajduje się

na początku wyrazu i ponadto jest on jego nieodłącznym elementem, natomiast litera "C" została tak wyeksponowana w znakach przeciwstawionych, więc trudno, aby odbiorca ją pominął, występuje ona na pierwszym planie, jest zapisana wielką, pogrubioną czcionką i umieszczona ponad napisem CLINIQUE.

Także w warstwie znaczeniowej, jak podał organ, występujący w nich wspólny element "clinique", w przypadku znaku spornego będzie elementem opisowym

w stosunku do usług i towarów, do oznaczenia których znak sporny został przeznaczony, bowiem oznacza on klinikę, a znak został przeznaczony do usług medycznych i towarów ściśle z tymi usługami powiązanych. Natomiast w znakach przeciwstawionych będzie to element fantazyjny, względem towarów i usług

do oznaczenia których znaki te zostały przeznaczone. Zatem, wobec powyższego, element "art" także i w tej warstwie będzie elementem, który różnicuje znaki

w stopniu eliminującym ryzyko ich skojarzenia. Zdaniem organu, trudno uznać, aby odbiorca czytając słowo "artclinique" pominął początkowy jego element, nie zauważył go, czy też nie odczytał, skoro element ten jest nieodłączną częścią tego słowa.

Wobec powyższego nie można uznać, jak stwierdził UP RP, aby wnosząca sprzeciw nabyła monopol na używanie takiego słowa, zwłaszcza, iż w przedmiotowej sprawie zakresem działalności uprawnionego jest prowadzenie kliniki, zatem element ten będzie jedynie wskazywał na miejsce świadczenia usług, nie będzie kojarzony

ze znakami przeciwstawionymi.

Jak podał organ, w przypadku wnoszącej sprzeciw element "clinique" spełnia funkcję znaku towarowego, bowiem został przeznaczony dla towarów i usług nie mających związku z tym słowem. W wykazach towarów i usług, do oznaczenia których został przeznaczony przeciwstawiony znak towarowy Unii Europejskiej

o nr [...] wnosząca sprzeciw wskazała, iż usługi wymienione w wykazie towarów i usług tego znaku nie są oferowane w ramach klinik lub prywatnych szpitali. Wobec powyższego organ uznał, iż takie oznaczenie (tj. słowo "clinique"),

w stosunku do towarów, do oznaczenia których zostały przeznaczone znaki przeciwstawione ma charakter fantazyjny.

UP RP stanął na stanowisku, że wnosząca sprzeciw, będąc właścicielem takiego znaku powinna godzić się z występowaniem na rynku innych podobnych znaków towarowych zawierających ten sam aluzyjny, względem towarów/usług, dla których został przeznaczony, element, w tym wypadku bowiem nie ulega wątpliwości, że oznaczenie "clinique" jest w znaku spornym elementem aluzyjnym, wywołującym pewne konotacje dotyczące rodzaju świadczonych usług. Podkreślił, że nie istnieje prawdopodobieństwo powstania wśród odbiorców błędu polegającego na skojarzeniu między badanymi znakami, biorąc pod uwagę, iż oba znaki różnią się od siebie zarówno pod względem wizualnym, fonetycznym (będą one odczytywane

w dany sposób, chociażby z uwagi na ilość występujących w nich elementów słownych), jak i znaczeniowym.

Co do ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd UP RP uznał, że w niniejszej sprawie ryzyko takie zachodzi jedynie w części. Wyjaśnił, że porównywane znaki towarowe zostały przeznaczone do oznaczania, między innymi, towarów i usług

w klasach: 3, 5, 10, 44, 42, związanych ściśle w rynkiem medycznym bądź kosmetycznym. UP RP wskazał, że relewantnym kręgiem odbiorców obu znaków są zarówno profesjonaliści (w tym np. lekarze, osoby świadczące usługi kosmetyczne), jak i przeciętni konsumenci jako odbiorcy końcowi. Przy ocenie tej organ wziął pod uwagę specyfikę rynku medycznego i kosmetycznego, gdzie stopień uwagi odbiorców tych produktów/usług jest znacznie wyższy niż przeciętnie, ponieważ nawet zwykły ostateczny odbiorca (a więc nieprofesjonalista) podczas zakupu produktów kosmetycznych, czy też korzystający z usług kosmetycznych, czy też medycznych, jest wyjątkowo uważny w wyborze prawidłowego produktu, czy usługi. Produkty te i usługi nie są produktami zwykłymi, lecz takimi, które będą miały skutki dla jego zdrowia, urody, w konsekwencji rozsądny konsument będzie zwracał szczególną uwagę na nazwę przy ich zakupie. Rozpatrując kwestię specyfiki obrotu produktami/usługami medycznymi i kosmetycznymi (zwiększony stopień uwagi konsumentów) oraz biorąc pod uwagę znikomą zdolność odróżniającą elementu "clinique" występującego w znaku spornym, w kontekście usług i towarów objętych jego wykazem, a także różnice, jakie występują w porównywanych znakach towarowych, UP RP uznał, że w niniejszej sprawie nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd wynikające z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p..

UP RP, odnosząc się do zarzutu spółki dotyczącego naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., wyjaśnił, że przepis ten ma zastosowanie w danym stanie sprawy, gdy spełnione zostaną trzy przesłanki: renoma znaku wcześniejszego, podobieństwo lub identyczność oznaczeń oraz uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub wywarcie szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Punkt wyjścia do dalszych rozważań, jak wskazał UP RP, powinno stanowić stwierdzenie renomy przeciwstawionych znaków towarowych. Wyjaśnił na czym polega sposób oceny renomy metodą bezwzględną i względną. Wskazując

na przedłożone przez spółkę materiały dowodowe, zwłaszcza na te pochodzące sprzed 25 stycznia 2010 r., stwierdził, że potwierdzają one renomę znaków CLINIQUE w odniesieniu do takich towarów jak kosmetyki.

Jak podkreślił UP RP, mając na uwadze brak spełnienia przesłanek określonych w przepisach art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p., w szczególności podobieństwa porównywanych znaków towarowych, należy uznać, że mimo renomy znaków przeciwstawionych, nie zachodzi w niniejszej sprawie ryzyko, iż znak sporny będzie korzystał z tej renomy znaków przeciwstawionych, nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, tym bardziej, że drugi człon tego znaku, tj. clinique jest opisowy w przypadku znaku spornego względem towarów i usług, do oznaczenia których został ten znak przeznaczony.

Ponadto jak wskazał UP RP, aby udowodnić złą wiarę zgłaszającemu znak należy wykazać, że oprócz posiadania przez niego wiedzy o istnieniu i używaniu przez inny podmiot takiego samego znaku lub podobnego do spornego znaku towarowego miały miejsce także inne okoliczności, świadczące o nieuczciwości zgłaszającego w stosunku do innego przedsiębiorcy. W ocenie UP RP,

w niniejszej sprawie wnosząca sprzeciw nie wykazała istnienia okoliczności towarzyszących zgłoszeniu spornego znaku towarowego, które świadczyłyby

o nagannym zachowaniu uprawnionego ze spornego prawa ochronnego. Spółka nie wykazała, aby oprócz wcześniejszego używania oznaczenia "CLINIQUE" w obrocie gospodarczym miały miejsce także inne okoliczności świadczące o tym, że uprawniony, zgłaszając sporny znak towarowy do ochrony, działał w złej wierze. Zdaniem organu, zgłoszenie spornego znaku towarowego do ochrony, z uwagi

na samo podobieństwo, nie dowodzi negatywnych prawnie złych intencji uprawnionego. Analizowane oznaczenia różnią się w takim stopniu, że nie można stwierdzić, iż uprawniony zgłaszając sporny znak działał w złej wierze.

W konsekwencji organ stwierdził, że materiał zebrany w niniejszym postępowaniu nie dowodzi zgłoszenia spornego znaku "artcleanique" w odniesieniu do usług z klasy 44 oraz towarów zawartych w klasie 10 w złej wierze.

W skardze na wskazaną na wstępie decyzję UP RP skarżąca postawiła zarzut naruszenia następujących przepisów postępowania, a mianowicie art. 7, art. 8 § 1,

art. 77 § 1 i § 4, art. 80 i art. 107 § 3 Kpa., poprzez:

- błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że usługi w klasie 44 wykazu znaku spornego "salony piękności [kosmetyka]" są niepodobne do "usług salonów piękności" zawartych w klasie 42 wykazu znaków przeciwstawionych

o numerach [...], podczas gdy usługi te są prima facie identyczne;

- błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że "usługi medycyny estetycznej" w klasie 44 wykazu znaku spornego są niepodobne do "usług

w zakresie wykonywania zabiegów upiększających" zawartych w klasie 42 wykazu znaków przeciwstawionych o numerach [...], podczas gdy usługi te są identyczne lub co najmniej podobne, bowiem medycyna estetyczna polega na stosowaniu całej gamy zabiegów upiększających;

- błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że usługi w klasie 44 znaku spornego "chirurgia plastyczna, usługi lipoliftingu, usługi liposukcji, usługi lipofillingu" są niepodobne do "usług w zakresie wykonywania zabiegów upiększających" z klasy 42 wykazu znaków przeciwstawionych o numerach [...], podczas gdy usługi te są co najmniej podobne, bowiem celem zabiegów chirurgii plastycznej oraz usług liposukcji, lipoliftingu czy lipofillingu jest uzyskanie lub odzyskanie urody, zatem zabiegi te stanowią rodzaj zabiegów upiększających;

- błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że towary w klasie 10 znaku spornego "urządzenia do liposukcji, urządzenia do lipoliftingu, kaniule liposukcyjne, kaniule, przyrządy do lipoliftingu" są niepodobne do usług "wsparcia technicznego dotyczącego produktów upiększających i do zabiegów leczniczych

na skórę" z klasy 42 wykazu znaków przeciwstawionych o numerach [...], podczas gdy wskazane urządzenia umożliwiają wykonywanie zabiegów, których celem jest poprawa urody (poprzez poprawę wyglądu skóry, jej odmłodzenie, poprawę elastyczności), a dokładnie na tym potęga wsparcie techniczne zabiegów leczniczych na skórę, a zatem istnieje między porównywanymi towarami i usługami podobieństwo;

- błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że znak "articlinique" nie jest podobny do przeciwstawionych znaków słownych "CLINIQUE" oraz słowno-graficznych "CLINIQUE" na skutek wadliwej oceny podobieństwa oznaczeń opartej na nieprawdziwym założeniu, że wspólny znakom element "clinique", inkorporowany w całości z przeciwstawionych znaków słownych "CLINIQUE" i słowno-graficznych "CLINIQUE" ma w znaku spornym charakter opisowy, a funkcję odróżniającą pełni element "art", podczas gdy znaki należy porównywać całościowo, a wspólny znakom element "clinique" - jako pochodzący z języka obcego - nie będzie odbierany przez potencjalnych odbiorców jak informacja o cechach towarów lub usług, ale jako element fantazyjny, zachowujący niezależną pozycję odróżniającą w znaku spornym, co jednoznacznie przesądza o istnieniu pomiędzy porównywanymi znakami podobieństwa na wszystkich płaszczyznach;

- błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i usług oznaczonych porównywanymi znakami towarowymi na skutek wadliwej oceny podobieństwa towarów i usług oraz podobieństwa oznaczeń, a także pominięcia renomy znaków przeciwstawionych ustalonej dla kosmetyków, podczas gdy prawidłowa całościowa ocena okoliczności sprawy jednoznacznie przemawia za istnieniem takiego ryzyka;

- błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że znak sporny nie jest podobny do renomowanych przeciwstawionych znaków towarowych w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., w sytuacji, gdy UP RP zaniechał przeprowadzenia oceny podobieństwa oznaczeń na gruncie tego przepisu oraz nie przeprowadził analizy ryzyka skojarzenia znaku spornego ze znakami przeciwstawionymi przez właściwy krąg obiorców, ani też ryzyka czerpania nienależnych korzyści przez uczestnika lub szkodzenia charakterowi odróżniającemu lub renomie znaków przeciwstawionych,

co uniemożliwia poznanie motywów UP RP w tym zakresie;

- błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że znak sporny nie jest podobny do przeciwstawionych znaków towarowych cieszących się powszechną znajomością w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. na skutek wadliwej oceny przesłanki podobieństwa oznaczeń;

- błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że znak sporny nie został zgłoszony w złej wierze w rozumieniu art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. na skutek wadliwej oceny przesłanki podobieństwa oznaczeń;

- nieprawidłowe uzasadnienie zaskarżonej decyzji, wynikające z błędnego ustalenia stanu faktycznego oraz zaniechania analizy części przesłanek istotnych dla oceny zasadności sprzeciwu spółki w ramach wskazanych w sprzeciwie podstaw prawnych, co uniemożliwia pełną kontrolę instancyjną, jak też zawarcie w uzasadnieniu stwierdzeń wzajemnie sprzecznych lub wykluczających się, tj. że element "clinique" jest w znaku spornym opisowy, a jednocześnie aluzyjny, a ryzyko wprowadzenia

w błąd zachodzi w części, a jednocześnie nie dotyczy żadnych towarów i usług;

Skarżąca sformułowała również zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego, polegającego na:

- wadliwej wykładni art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez przyjęcie, że o ryzyku wprowadzenia w błąd przesądza wypadkowa podobieństwa towarów i oznaczeń, podczas gdy zgodnie z obowiązującą i utrwaloną wykładnią ryzyko wprowadzenia

w błąd wymaga całościowej oceny wszystkich okoliczności sprawy w tym siły odróżniającej (renomy) znaku wcześniejszego, obok podobieństwa towarów

i oznaczeń, co skutkowało brakiem takiej całościowej analizy;

- wadliwej wykładni art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez uznanie, że stopień podobieństwa na gruncie tego przepisu jest taki sam jak na gruncie art. 132 ust. 2

pkt 2 p.w.p. zatem nie jest konieczna oddzielna analiza tej przesłanki

z uwzględnieniem stwierdzonej renomy znaku wcześniejszego, podczas gdy

z utrwalonego orzecznictwa wynika, że dla ochrony znaków renomowanych wystarczy niższy stopień podobieństwa, sama możliwość skojarzenia ("przywodzenia na myśl"); co skutkowało stwierdzeniem braku podobieństwa oznaczeń na gruncie tego przepisu;

- niewłaściwym zastosowaniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. na skutek błędów w ocenie przesłanek określonych w tych przepisach.

Wobec postawionych wyżej zarzutów wniosła o uchylenie w całości decyzji

UP RP z [...] lutego 2017 r.

W uzasadnieniu skargi skarżąca zawarła argumentację na poparcie sformułowanych w niej zarzutów.

W odpowiedzi na skargę organ stwierdził, że zarzuty w niej podniesione

są nieuzasadnione i podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko zaprezentowane

w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

W piśmie z 29 maja 2018 r. skarżąca spółka podtrzymała wszystkie zarzuty skargi i wniosła o uchylenie decyzji UP RP. Zajęła stanowisko wobec twierdzeń organu zawartych w odpowiedzi na skargę. Skarżąca uznała, że odpowiedź

na skargę w żadnej mierze nie przyczynia się do wyjaśnienia stanowiska organu przedstawionego w zaskarżonej decyzji ani też nie czyni zarzutów skargi bezpodstawnymi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna albowiem zaskarżona decyzja narusza prawo w stopniu skutkującym jej uchylenie.

Skarżąca w swoim sprzeciwie wniesionym przeciwko decyzji o rejestracji znaku towarowego słownego "artclinique" o nr [...] podniosła między innymi zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Zgodnie z powyższym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeśli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżnienia charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Tak więc aby powyższy przepis znalazł zastosowanie do określonego stanu faktycznego muszą łącznie zaistnieć trzy przesłanki:

1) renoma znaku wcześniejszego;

2) podobieństwo lub identyczność oznaczeń;

3) uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub wywarcie szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy przeciwstawionego znaku.

Pojęcie renomy znaku nie zostało do tej pory zdefiniowane. Można w pewnym uproszczeniu powtórzyć za U. Promińską, że "znak o uznanej renomie to ten, który jest symbolem potwierdzenia oznaczonym przez uprawnionego, nawet wówczas, gdy pokrywa ona produkty nowo wprowadzone na rynek, nie konkurencyjne wobec poprzednio nim oznaczonych! (Joanna Piotrowska Renomowane znaki towarowe i ich ochrona Wyd. C.H. Beck str. 9). jakości towaru. Krąg nabywców, w oczach których znak zdobył uznanie z tego powodu nie ma decydującego znaczenia". G. Guglichmetti stwierdza ponadto, że można mówić o ugruntowanej renomie znaku towarowego, jeśli jakość towarów, które pokrywa jest taka, że satysfakcjonuje konsumentów i przypomina im korzystnie markę jako znak odróżniający, a dodatkowo jego znajomość jest tego rodzaju, że klientela z łatwością zauważa go i łączy z towarem

Reasumując należy przyjąć, że renoma znaku oznacza nic innego jak jego siłę atrakcyjną wartość reklamową, ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych nim wyrobach – R.Skubisz Prawo znaków towarowych str. 6.

Podsumowując można zatem stwierdzić, że renomowany znak towarowy to oznaczenie, które:

a) jest rozpoznawane przez potencjalnych odbiorców i służy w ich przekonaniu do oznaczenia towarów pochodzą z tego samego, konkretnego lub abstrakcyjne określonego źródła (wtórna zdolność wyróżniająca)

b) wywołuje pozytywne skojarzenia wśród potencjalnych klientów, zachęcając ich do nabywania oznaczonym nim towarów (posiada siłę atrakcyjną)" (J. Piotrowska Renomowane znaki towarowe i ich ochrona Wyd. C.H. Besk str. 9).

Jak słusznie zauważył organ w orzecznictwie rozróżnia się dwa sposoby oceny renomy:

1) metodę bezwzględną, która kładzie akcent na znajomość znaku renomowanego, biorąc pod uwagę procentowo określony stopień znajomości znaku na rynku;

2) metodę względną, która przywiązuje uwagę do siły atrakcyjnej znaku, dobrej opinii jaką cieszy się wśród kupujących, a przede wszystkim każe uwzględnić wszystkie okoliczności konkretnego przypadku.

Na metodę względną oceny renomy znaku towarowego wskazał również ETS w wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie znaku towarowego "Chevy" [...], w którym podkreślono konieczność uwzględnienia – obok stopnia znajomości znaku (za wystarczającą uznano znajomość wśród istotnej części relewantnego kręgu kupujących) – następujące okoliczności: terytorialnego i czasowego zasięgu używania znaku, udział w rynku towarów nim oznakowanych i ich jakość, rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku, liczby udzielonych licencji.

W rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy odnosząc się do sposobu oceny renomy znaku w obszernym wywodzie uwzględnił przesłanki (kryteria) właściwe dla względnej metody oceny renomy znaków towarowych, jak i dla metody bezwzględnej, zajmując w zasadzie stanowisko pośrednie, kompromisowe między metodą obiektywną i subiektywną. Wywód Urzędu Patentowego na ten temat należy uznać za prawidłowy – tym bardziej, że Urząd przedstawił nie tylko kryteria, którymi się kierował przy ocenie renomy znaku towarowego słownego "Clinique", lecz również wskazał rodzaj materiałów dowodowych, które mogą te przesłanki uzasadniać.

Posługując się wskazaną metodą oceny renomy znaków towarowych w odniesieniu do znaku towarowego "Clinigue" Urząd Patentowy RP, uznał, że ten znak w świetle przyjętych kryteriów oceny za znak renomowany.

Sąd zgadza się z powyższą oceną Urzędu Patentowego, Znak towarowy "Clinigue" jest kojarzony w Polsce z towarami luksusowymi, przeznaczonymi dla zamożnych nabywców (głównie kobiet, dla których marka towaru, jego renoma ma bardzo istotne znaczenie) i której może szkodzić kojarzenie z kliniką medyczną. We współczesnym świecie tego rodzaju marki dla pewnych grup społecznych świadczą o stylu życia i pozycji społecznej nabywcy. Nie muszą być one powszechnie rozpoznawane, wystarczy gdy są rozpoznawane właśnie w ramach tej grupy. Dlatego też kryteria bezwzględne, obiektywne w przypadku tego rodzaju znaków "Clinigue" mogą nie być wystarczające, gdyż jedną z cech wyróżniających tych znaków jest ograniczenie dostępności oznaczonych nimi towarów, przejawiająca się m.in., w ich cenie i ograniczeniu liczby sklepów sprzedających takie towary oraz ich umiejscowienie w miejscach (centrach handlowych) o prestiżowej lokalizacji.

W orzecznictwie sądów administracyjnych uznaje się, że "...renoma nie jest prostą konsekwencją rozpowszechniania znaku. Znak renomowany to znak posiadający reputację, a więc obok jego znajomości musi wyróżniać się dodatkowymi cechami:

- udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów),

- zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem,

- terytorialny i czasowy zasięg używania znaku,

- licencje udzielane na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów,

- wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych,

- rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku,

- relacja cenowa do towarów substytucyjnych,

- czy (i ewentualnie w jakim zakresie) znak ten jest używany przez osoby trzecie.

Wśród nich ważna jest także jakość towaru opatrzonych znakiem (wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 października 2005 r., sygn.. akt VI SA/Wa 662/05. LEX nr 197305). Stwierdza się przy tym, że "...Renomowany znak towarowy to oznaczenie, które:

a) jest rozpoznawane przez potencjalnych odbiorców i służy w ich przekonaniu do oznaczenia towarów pochodzą z tego samego, konkretnego lub abstrakcyjne określonego źródła (wtórna zdolność wyróżniająca),

b) wywołuje pozytywne skojarzenia wśród potencjalnych klientów, zachęcając ich do nabywania oznaczonym nim towarów (posiada siłę atrakcyjną).

Reasumując należy w ocenie Sądu przyjąć, że "Urząd Patentowy w sposób prawidłowy uznał, że znaki przeciwstawione "Clinique", są renomowane dla takich towarów jak kosmetyki.

Przystępując do oceny drugiej przesłanki z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. tj. podobieństwa oznaczeń organ wskazał na stronie 26 uzasadnienia decyzji, że "miał na uwadze brak podobieństwa spornego znaku i znaków przeciwstawionych w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p". Motywy, którymi kierował się organ przy ocenie podobieństwa oznaczeń na tle art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie są jednak jasne. Ponadto z treści zaskarżonej decyzji nie wynika, czy Urząd Patentowy wziął pod uwagę ostrzejsze kryteria porównywania znaków ze znakami renomowanymi. Jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych ochrona renomowanych znaków towarowych może wystąpić poza granicami podobieństwa towarów. Znak towarowy stanowi wartość materialną sam w sobie i mimo braku podobieństwa towarów można żądać jego ochrony. Przecież zarówno dobra sława, renoma, prestiż, zaufanie do znaku towarowego jest wartością samą w sobie. Dobra sława – renoma może być też sama w sobie przedmiotem obrotu, przede wszystkim wpływa jednak na zwiększenie wartości towarów sygnowanych tym znakiem". (wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 marca 2006 r., sygn.. akt VI SA/Wa 1626/05, LEX nr 197277).

W piśmiennictwie (m.in. U. Promińska, red. Prawo własności przemysłowej, wyd.II Difin, Warszawa 2005, str 232 in. ) uznaje się, że ochrona znaków renomowanych jest zwiększona i m.in. przełamuje zasadę specjalizacji i pozwala chronić taki znak przed używaniem dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku. Sąd powyższe stanowisko w pełni akceptuje i podkreśla ponadto, że ochrona renomowanych znaków towarowych może wystąpić poza granicami podobieństwa towarów. Znak towarowy stanowi wartość materialną sam w sobie i mimo braku podobieństwa towarów można żądać jego ochrony. Przecież zarówno dobra sława, renoma, prestiż, zaufanie do znaku towarowego jest wartością samą w sobie. Dobra sława – renoma może być też sama w sobie przedmiotem obrotu, przede wszystkim wpływa jednak na zwiększenie wartości towarów sygnowanych tym znakiem.

Podkreślenia wymaga również fakt, że z psychologicznego punktu widzenia u potencjalnych odbiorców istnieje naturalna skłonność do przenoszenia pozytywnych skojarzeń ze znaków znanych dla innych towarów na towary nowe opatrzone takim samym znakiem, tak więc w ocenie Sądu w wypadku znaku "artclinique" może istnieć potencjalne ryzyko mylnego uznania, że usługa towar/usługa pochodzi od skarżącej, która rozszerzyła swój asortyment działalności.

Tego typu rozważania w ogóle nie znalazły się w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, tak więc w ocenie Sądu organ nie zbadał w sposób prawidłowy podobieństwa oznaczeń na tle art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., gdyż się uwzględnił, że do przyjęcia podobieństwa oznaczeń na tle tego przepisu wystarczy dużo niższy stopień podobieństwa znaku spornego i znaków przeciwstawionych w porównaniu z konfuzyjnym podobieństwem, o którym mowa na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W tym miejscu należy wskazać, że przy znakach renomowanych przyjmuje się, że między oznaczeniami zachodzi podobieństwo nawet przy "lekkim" skojarzeniu znaku spornego ze znakami przeciwstawionymi.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie o sygn.. akt IV CSK 335/08, w odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony).

W orzecznictwie podkreśla się również, że do uznania podobieństwa oznaczeń w przypadku art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., wystarczający jest taki stopień podobieństwa, który prowadzi do łączenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewentny krąg odbiorców.

Jak wskazał ETS w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., w sprawie [...] I. "To, że późniejszy znak przywodzi na myśl przeciętemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy jest jednoznaczne z istnieniem między nimi związku.

Ponadto Sąd podkreśla, że im bardziej znak jest znany wśród odbiorców, tym bardziej wzmocniony jest charakter odróżniający tego znaku.

Reasumując w niniejszej sprawie dokonując oceny zarzutu z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. organ nie dokonał w sposób prawidłowy analizy przesłanki podobieństwa oznaczeń ograniczając się jedynie do stwierdzenia braku podobieństwa spornego znaku do znaków przeciwstawionych nie wskazując swojego toku rozumowania, który doprowadził go do powyższych wniosków. Rozważania dotyczące podobieństwa znaku spornego i znaków przeciwstawionych organ ograniczył do stwierdzeń, że znaki te nie są podobne. Analiza dokonana przez organ w żadnym punkcie nie odnosi się do uwzględnienia ostrzejszych kryteriów oceny podobieństwa, o czym była mowa powyżej.

W świetle takiego uzasadnienia nie jest możliwe poznanie motywów jakim kierował się organ w toku oceny podobieństwa oznaczeń na gruncie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. co narusza art. 107 § 3 kpa. Na zakończenie należy również podkreślić, że organ uznał element znaku spornego "clinique" za opisowy względem towarów i usług, do oznaczenia których został przeznaczony (k 26 decyzji), natomiast na str. 27 decyzji uznał ten sam element znaku spornego "clinique" za aluzyjny wywołujący pewne kontatacje dotyczące rodzaju świadczonych usług. Tym samym nie jest wiadome jak element "clinique" ocenia Urząd Patentowy. Sąd w tym miejscu podkreśla ponadto, że znak towarowy winien być oceniany jako całość, a nie w rozbiciu na elementy.

Z uwagi na błędną ocenę zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w zakresie podobieństwa oznaczeń Sąd doszedł do wniosku, że ocena pozostałych zarzutów skargi jest przedwczesna.

Ponownie orzekając w sprawie Urząd Patentowy będzie miał na względzie powyższe uwagi.

Biorąc powyższe pod rozwagę działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, o kosztach orzeczono w oparciu o art. 200 w związku z art. 205 p.p.s.a. i § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015 1804).