Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1609/19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2019-12-11 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 315 ust. 3
journal: Dz.U. 2017 poz 776
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art. 8 pkt 1
journal: Dz.U. 1985 nr 5 poz 17
law: Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
article: art. 2 ust. 2
journal: Dz.U. 2015 poz 1615
law: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej
article: art. 151
journal: Dz.U. 2019 poz 2325
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski Sędziowie Sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.) Protokolant st. spec. Patrycja Kumicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2019 r. sprawy ze skargi Z. S.A. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2019 r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2019 roku sprawy z wniosku W.S.A. z siedzibą w K. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MICHAŁKI o numerze [...] udzielonego na rzecz Z. S.A. z siedzibą w S., na podstawie art. 31 oraz art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 5 poz. 17 ze zm.) w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej [tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 776), a także art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. orzekł o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy MICHAŁKI o numerze [...] oraz przyznał wnioskodawcy zwrot kosztów postępowania w sprawie.

Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie organ wyjaśnił, że w dniu 15 maja 2017 r. wpłynął wniosek W. S.A. z siedzibą w K. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MICHAŁKI o numerze [...] udzielonego na rzecz Z. SA. z siedzibą w S. przeznaczony do oznaczania cukierków czekoladowych zawartych w klasie 30 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.

Wnioskodawca wskazał jako podstawę prawną wniosku art. 7 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 pkt 1 w związku z art. 31 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 5 poz. 17 ze zm.). Podniósł, że od dnia 22 grudnia 1995 r. był uprawnionym do prawa ochronnego na znak towarowy MICHAŁKI ZAMKOWE, który służył m.in. do oznaczania wyrobów czekoladowych, w tym cukierków czekoladowych oraz wyrobów czekoladowych na bazie orzeszków. Znak ten, z powodu nieużywania, został wygaszony na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej jednakże wnioskodawca dalej korzysta z ochrony znaku towarowego MICHAŁKI KOKOSOWE o numerze [...] oraz trzech znaków towarowych UE: MICHAŁKI ZAMKOWE o numerze [...], MICHAŁKI KLASYCZNE o numerze [...] i MICHAŁKI KLASYCZNE o numerze [...], przeznaczone do oznaczania m.in. wyrobów cukierniczych i czekoladowych. W latach 2010-2013 dokonał zgłoszeń kolejnych kilkunastu znaków towarowych zawierających słowo "michałki". Postępowania w tych sprawach zostały zawieszone do czasu rozstrzygnięcia toczących się spraw o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MICHAŁKI o numerze [...].

Uprawniony stwierdził, że z dotychczasowych postępowań dotyczących znaku towarowego MICHAŁKI wynika, że począwszy od połowy lat 60-tych ubiegłego stulecia cukierki czekoladowe z nadzieniem orzechowym pn.: "michałki" były produkowane przez przedsiębiorstwa zrzeszone w byłym Zjednoczeniu Przemysłu Cukierniczego (ZPC) w oparciu o recepturę i normę branżową nr [...], przy czym ich producentami były równocześnie: D. z siedzibą w S., Z. sp. z o. o. z siedzibą w G. oraz Z. z siedzibą w S.Podkreślił, że Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego nie dokonało zgłoszenia znaku towarowego "michałki" używanego od 1964 r. do oznaczania cukierków z nadzieniem orzechowym o specyficznym, rozpoznawalnym smaku. Natomiast zgłoszenia takiego, bez wiedzy pozostałych producentów, dokonały D. z siedzibą w S. (obecnie: Z. S.A.), przywłaszczając tym samym prawo do tego oznaczenia.

W związku z dokonanym zgłoszeniem, z wniosku pozostałych producentów toczyły się postępowania sporne w sprawach o sygnaturach: Sp.193/93 oraz Sp.201/93, wskutek których strony zawarły ugodę, mając na względzie fakt, że wyrób cukierniczy "michałki" bazuje na wspólnej technologii, a istnieje możliwość zarejestrowania zmienionych znaków towarowych poprzez wprowadzenie drugiego członu określającego nazwę zakładu (odpowiednio: MICHAŁKI ŚNIEŻKA, MICHAŁKI Z HANKI, MICHAŁKI BAŁTYK], Wnioskodawca powołał się również na treść dwóch decyzji Urzędu Patentowego z dnia 12 lipca 2002 r., wydanych w sprawach Sp.60/01 oraz Sp.83/01, z których wynika, że nazwa "michałki" stała się synonimem określonego gatunku cukierka (cukierka czekoladowego z nadzieniem orzechowym), a rejestracja spornego znaku towarowego nie mogła zmienić statusu tego słowa. W ocenie wnioskodawcy uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy wiedział o treści w/w decyzji Urzędu Patentowego, a co za tym idzie, że słowo "michałki" nie nadaje się do odróżniania towarów, gdyż stanowi synonim rodzaju cukierka i tak jest kojarzone przez konsumentów. W świetle zaś powyższych stwierdzeń uprawniony dokonując zgłoszenia spornego znaku towarowego działał nieuczciwie i w złej wierze w rozumieniu art. 8 pkt 1 u.z.t. Zdaniem wnioskodawcy sporny znak towarowy został zgłoszony w celu wyeliminowania konkurencji i ograniczenia innym przedsiębiorcom dostępu do rynku.

Wnioskodawca wskazując na treść art. 7 u.z.t. stwierdził, że słowo "michałki" weszło do języka potocznego i było oraz jest używane w utrwalonych praktykach handlowych od 1964 r. jako nazwa rodzajowa typu cukierka, sporny znak towarowy "stanowi wartość niematerialną i prawną", zatem jego rejestracja narusza prawa majątkowe osób trzecich (art. 8 pkt 2 u.z.t.).

Uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy wniósł o oddalenie wniosku. Podniósł, że z uwagi na treść art. 31 u.z.t. wnioskodawca powinien wykazać, że zgłoszenie znaku towarowego dokonane zostało w złej wierze. Wnioskodawca nie przedstawił żadnych dowodów, że zgłoszenie znaku towarowego dokonane zostało w innym celu niż chęć ochrony oznaczenia stosowanego przez uprawnionego od lat 50-tych ubiegłego wieku dla konkretnego swojego wyrobu. Zdaniem uprawnionego, wnioskodawca nie wykazał w szczególności okresu, rozmiarów i zasięgu terytorialnego używania oznaczenia "michałki" przez innych producentów. Dla oceny spełnienia warunków udzielenia prawa ochronnego niezbędna jest ocena całej jego zarejestrowanej postaci. W stosunku do spornego znaku towarowego toczyło się wyłącznie jedno postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego (w latach 90-tych ubiegłego wieku), które zakończyło się wadliwą, w świetle przepisów prawa, ugodą. W ocenie uprawnionego, przedmiotowy wniosek stanowi działanie retorsyjne wnioskodawcy po tym jak znak towarowy wnioskodawcy został wygaszony z inicjatywy uprawnionego. Uprawniony podniósł również, że w oparciu o sporny znak towarowy nie składał żadnych uwag i sprzeciwów w odniesieniu do chronionych znaków towarowych wnioskodawcy, (a więc nie blokował tych zgłoszeń) za wyjątkiem wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MICHAŁKI ZAMKOWE o numerze [...] Wskazał na ochronę innych znaków towarowych, którym wnioskodawca odmówił zdolności odróżniającej. Stwierdził, że w czasach istnienia Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego wiele nazw i receptur powstałych w jednym zakładzie musiało uzyskiwać akceptację Zjednoczenia, a ponadto Zjednoczenie to wyznaczało dodatkowe, inne zakłady do ich produkcji wprowadzając normy zużycia surowców, a także normy branżowe. Zgłoszenie spornego znaku towarowego nie stanowiło aktu złej wiary, gdyż wyrób o nazwie "michałki" wprowadził na rynek jako pierwszy, jeszcze przed powołaniem Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego, czego dowodem jest archiwalna owijka stosowana na przełomie lat 50/60 XX wieku. Natomiast na żądanie jednostki zwierzchniej uprawniony udostępnił recepturę wraz z nazwą "michałki", którą Zjednoczenie miało prawo swobodnie dysponować. W ocenie uprawnionego również przedstawienie genezy słowa "michałki" nie jest dowodem na istnienie złej wiary. Pismo Urzędu Patentowego z dnia 25 września 1998, na które powołuje się wnioskodawca jest zbyt daleko idącą nadinterpretacją przywoływanej ugody, gdyż uprawniony nie zrzekł się swojego prawa, a ugoda ta ostatecznie okazała się wadliwa. Zdaniem uprawnionego ugoda ta potwierdzała jedynie istnienie zapasów opakowań wnioskodawców, którzy wystąpili o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

W piśmie z dnia 17 stycznia 2018 r. uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy MICHAŁKI o numerze [...]ponownie podniósł, że dowodami, które mogłyby potwierdzić stawiane zarzuty nie są twierdzenia i przedstawiana argumentacja, ale konkretne dowody popierające tę argumentację i pochodzące sprzed daty zgłoszenia znaku towarowego. Stwierdził także, że skoro nazwa "michałki" miałaby być nazwą stosowaną powszechnie w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, to wnioskodawca nie nabyłby prawa do znaku towarowego MICHAŁKI ZAMKOWE od osoby trzeciej, lecz samodzielnie dokonałby zgłoszenia tego znaku na swoją rzecz dla swoich produktów. Powyższa okoliczność jest tym bardziej istotna, gdyż również wnioskodawca należał do Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego. Nazwa "michałki" nie stanowiła zatem synonimu określonego wyrobu, a uzyskanie prawa do jej używania oraz stosowania określonej technologii wymagało zgody uprawnionego. Także inne przedsiębiorstwa, podległe ówczesnemu Zjednoczeniu Przemysłu Cukierniczego, chcąc używać oznaczenia "michałki" zwracały się o udzielenie im prawa do tego używania o czym świadczą negocjacje z lat 1997-1999, pomiędzy uprawnionym, a Z.Uprawniony stwierdził także, że niezgodne z prawdą jest twierdzenie wnioskodawcy, jakoby norma branżowa nr [...] wskazywała produkt "michałki", oraz że produkt ten był objęty obligatoryjną recepturą byłego Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego.

Wnioskodawca w dwóch pismach z dnia 29 stycznia 2018 r. ponownie wskazał, że powołując się na decyzje Urzędu Patentowego RP i orzeczenia sądów przedstawił genezę słowa "michałki" oraz wykazał złą wiarę uprawnionego. Stwierdził, że uprawniony bez wiedzy pozostałych producentów cukierków "michałki" dokonał zgłoszenia spornego znaku towarowego, zawierającego tylko słowo "michałki" wykonane banalną czcionką. Podniósł także, że dowodem na próbę zmonopolizowania nazwy "michałki" są dotychczasowe postępowania między stronami. Wnioskodawca powołał się na normę zakładową wydaną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego w dniu 30 grudnia 1966 r. jako normę obowiązującą w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1968 r. "Wyrobów cukierniczych trwałych, wyrobów w czekoladzie MICHAŁKI" według receptury [...] która to norma obowiązywała we wszystkich Zakładach podległych temu Zjednoczeniu produkujących wyroby cukiernicze pn. "michałki". Podkreślił również, że przedmiotowy wniosek nie jest retorsją, lecz zmierza do unormowania stosunków prawnych, gdyż rejestracja spornego znaku z naruszeniem prawa spowodowała, że znak ten stanowi kolizję dla później zgłaszanych na rzecz różnych podmiotów oznaczeń ze słowem: "michałki".

Na rozprawie w dniu 29 maja 2018 r. wnioskodawca oświadczył, że podstawą prawną wniosku w rozpatrywanej sprawie są przepisy art. 7 ust. 1 i ust. 2, art. 8 pkt 1 oraz art. 8 pkt 2 u.z.t.

Uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy podtrzymał twierdzenia o istnieniu pierwotnej zdolności odróżniającej znaku towarowego MICHAŁKI o numerze [...] oraz dołączył dowody na okoliczność uzyskania przez to oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Podniósł, że Urząd Patentowy nie jest związany przywołanymi przez stronę przeciwną wyrokami sądów administracyjnych, a wyrok NSA z dnia 24 lutego 2011 r. (sygn. akt II GSK 312/10) stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami porządku prawnego gwarantowanymi w postępowaniu administracyjnym. Tym samym, w ocenie uprawnionego, w niniejszej sprawie autorytet NSA nie powinien być wzięty pod uwagę. Podniósł także, że sam fakt istnienia przywoływanych w sprawie norm nie wyłącza uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Stwierdził, że każde z przedsiębiorstw przystąpiło do Zjednoczenia z własnym asortymentem produkcyjnym (recepturami na wyroby), który w następnej kolejności był przez Zjednoczenie ujednolicany za pomocą odpowiednich norm branżowych i zakładowych. Oświadczył, że istniał obowiązek uzyskania zgody zakładu macierzystego na podjęcie produkcji danego wyrobu przez inne przedsiębiorstwo, co dowodzi, iż w ramach Zjednoczenia nie było pełnej dowolności w zakresie produkcji, a Zjednoczenie zachęcało do rejestrowania znaków towarowych. Po upadku Zjednoczenia przedsiębiorstwa informowały się o przysługujących im prawach wzajemnie respektując pierwszeństwo. Stwierdził także, że norma branżowa [...] (która zastąpiła normę [...]) identyfikowała różne podgrupy, typy i rodzaje wyrobów cukierniczych w sposób opisowy bez wskazywania jakichkolwiek nazw handlowych, które miałyby być im przypisane. Tym samym norma ta nie nakładała obowiązku oznaczania cukierków z nadzieniem arachidowym nazwą "michałki" w jakimkolwiek kontekście. Uprawniony produkował zaś tego typu cukierki także pod innymi nazwami ("kasztelanki", "selenki"). Norma [...] oraz załączona owijka dowodzą, że produkował "michałki" już w 1963 r. Natomiast norma zakładowa nie dowodzi powszechnej produkcji danego wyrobu przez przedsiębiorstwa podległe Zjednoczeniu. Norma ta nie była obligatoryjna dla całej branży, a obowiązywała jedynie w jednym lub kilku zakładach pracy. Do pisma z dnia 28 czerwca 2018 r. dowody na okoliczność używania spornego znaku towarowego i posiadanie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 18 lipca 2018 r. dołączył do akt sprawy dowody na okoliczność równoczesnego używania oznaczenia "michałki" przez różnych producentów tak oznakowanych cukierków. Oświadczył, że nigdy nie kwestionował, że uprawniony wytwarzał, oznaczał i oznacza wyroby w czekoladzie na bazie orzechów arachidowych oznaczeniem "michałki". Ponownie powołał się na treść ugody zawartej przez poprzednika uprawnionego z Z. oraz Z. oraz podniósł, że począwszy od lat 90-tych wiele podmiotów zgłaszało do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP znaki towarowe dwu i więcej członowe zawierające słowo "michałki". Powołując się ponownie na decyzje Urzędu Patentowego oraz orzeczenia sądowe stwierdził, że nazwa "michałki" uległa spopularyzowaniu, weszła do domeny publicznej i jest nazwą rodzajową oraz nie jest kojarzona wyłącznie z uprawnionym. Tym samym sporny znak towarowy nie miał w dacie zgłoszenia zarówno pierwotnej jak i wtórnej zdolności odróżniającej. Wnioskodawca dokonał oceny dowodów złożonych na okoliczność uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej oraz odniósł się do oceny orzeczeń sądowych dotyczących znaku towarowego MICHAŁKI i będących przedmiotem krytyki uprawnionego. Podniósł, że wbrew twierdzeniom uprawnionego w Normie Zakładowej [...] z dnia 30 grudnia 1965 r. podkreślono, że jej przedmiotem są wyroby w czekoladzie zawijane i niezawijane o nazwie MICHAŁKI produkowane wg receptury [...] oraz według normy branżowej tego Zjednoczenia - [...], narzucającej wymogi jakościowe i nakazującej stosowanie dla tego rodzaju wyrobów słowa "michałki".

Uprawniony do spornego prawa ochronnego w piśmie złożonym na rozprawie w dniu 25 września 2018 r. podniósł, że z samego faktu zgłoszenia znaku towarowego MICHAŁKI oraz faktu uzyskania ochrony na ten znak nie można wywodzić złej wiary. Sam bowiem akt zgłoszenia znaku towarowego, nawet pozbawionego zdolności rejestrowej, nie świadczy o złej wierze. Zdaniem uprawnionego wnioskodawca nie wykazał natomiast, że znak ten został zgłoszony "w innym celu niż chęć posiadania prawa jego wyłącznego używania". Uprawniony podniósł, że wnioskodawca nie kwestionuje, że oznaczenie "michałki" zostało stworzone i wypromowane przez uprawnionego, który jako pierwszy rozpoczął produkcję cukierków pod tą nazwą. Podniósł, że żadne dowody nie potwierdzają, że Zjednoczenie (jako strukturalna organizacja) nadało wyrobom grylażowym na bazie orzechów arachidowych nazwę "michałki". Zdaniem uprawnionego również okoliczność, że zgłaszający wie lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używała tego rodzaju oznaczenia, nie wystarczy sama w sobie, by wykazać złą wiarę zgłaszającego.

Uprawniony stwierdził także, że wnioskodawca nie wykazał, że sporny znak towarowy jest niedystynktywny. W kontekście zarzutu naruszenia art. 7 ust. 2 u.z.t. podniósł, że o rodzajowości oznaczenia nie decydują żadne czynniki zewnętrzne, w tym działania lub zaniechania uprawnionego czy innych uczestników rynku. Liczy się zaś wyłącznie semantyka wyrazu i jego bezpośredni i rzeczywisty związek z towarem. Oznaczeniem opisowym dla cukierka z nadzieniem arachidowym byłoby słowo: "arachid" lub "grylażowe". Słowo "michałki" ma natomiast dla cukierków z nadzieniem arachidowym charakter czysto fantazyjny, stanowi bowiem zdrobnienie imienia "Michał" użyte w liczbie mnogiej. Tym samym twierdzenie wnioskodawcy, że oznaczenie "michałki" ma charakter rodzajowy dla cukierków arachidowych jest kuriozalne i zaprzecza istocie tego przepisu. Dodał, że wnioskodawca nie udowodnił powszechnej skali używania oznaczenia "michałki" w obrocie na dzień zgłoszenia spornego znaku towarowego. Podkreślił, że Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego nie zajmowało się opracowywaniem norm, receptur i nadawaniem nazw nowym produktom, gdyż robiły to bezpośrednio zakłady produkcyjne. Z kolei z zawartej ugody, na którą powołuje się wnioskodawca wynika jedynie, że inne firmy "do niedawna" produkowały cukierki o tej samej nazwie, co oznacza, że przed datą składania tego oświadczenia zakłady te zaprzestały produkcji. Odnosząc się do wyroku NSA z dnia 24 lutego 2011 r. (sygn. akt II GSK 312/10) stwierdził, że dotyczył on postępowania, w którym rozpatrywano wyłącznie zarzuty oparte na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 8 pkt 1 i art. 8 pkt 2 u.z.t. co oznacza, że "NSA nie był zatem umocowany do rozstrzygania o tym, czy znak "michałki" jest znakiem rodzajowym i de facto w rezultacie, do pozbawienia znaku ochrony." Podniósł również, że Urząd Patentowy w związku z ochroną spornego znaku towarowego odmówił ochrony 28 zgłoszonym przez różne podmioty znakom, a wnoszone przez uprawnionego w toku postępowań uwagi dowodzą dbałości uprawnionego, mającej na celu niedopuszczenie do osłabienia zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego.

Odnosząc się do wtórnej zdolności odróżniającej wskazał, że podniósł ją w związku z art. 130 p.w.p. jedynie z ostrożności procesowej. Wyjaśnił, że podanie dokładnej wielkości produkcji na podstawie posiadanych danych finansowych było możliwe tylko w odniesieniu do lat wskazanych w zestawieniu. W odniesieniu do pozostałych lat uprawniony oświadczył, że nie dysponuje danymi finansowymi, dlatego ich nie wskazywał.

Wnioskodawca w piśmie złożonym na rozprawie w dniu 25 września 2018 r. ponownie przytoczył treść decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] lipca 2002 r. [sygn.: Sp.83/01 oraz Sp.60/01), wyroków: NSA z dnia 24 lutego 2011 r. [sygn. akt GSK 312/10) oraz WSA w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r. [sygn. akt: VI SA/Wa 1298/17, VI SA/Wa 1299/17, a także VI SA/Wa 1592/17). W piśmie z dnia 20 grudnia 2018 r. dokonał ponownie podsumowania przedstawionej przez strony argumentacji. Wskazał na znaczenie słowa "michałki" zamieszczonego w internetowym Słowniku Języka Polskiego. Do akt dołączył kolejny materiał dowodowy, w tym: "Zbiorcze obliczenie norm zużycia surowców na 1000 kg wyrobu, nazwa asortymentu: Michałki symbol [...], grupa wyrobów - wyroby w czekoladzie o korpusie z orzechami arachidowymi z dodatkami" oraz "Zbiorcze obliczenie norm zużycia surowców na 1000 kg wyrobu, nazwa asortymentu: Michałki symbol [...], grupa wyrobów - wyroby w czekoladzie - cukierki o rdzeniu miękkim z orzechów arachidowych z dodatkami" wydane przez Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego w dniu 1 stycznia 1967 r. i przesłane do Z. Podkreślił, że cukierki "michałki" mogły produkować w oparciu o normę branżową [...], Normę Zakładową [...] (wydaną w dniu 30 grudnia 1966 r. przez Dyrektora Z. według receptury [...]) wszystkie Zakłady Przemysłu Cukierniczego wchodzące w skład byłego Zjednoczenia, co potwierdza fakt, że ww. normy i receptury były przesyłane przez to Zjednoczenie podległym im zakładom, w tym także do wnioskodawcy. W latach 90-tych XX wieku wiele innych podmiotów produkowało wyroby cukiernicze z oznaczeniem "michałki", o czym świadczy lista zgłoszonych w tym czasie znaków towarowych.

Odnosząc się od zarzutu zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze wnioskodawca wskazał, że sporny znak towarowy nie tylko narusza przepisy o bezwzględnych przeszkodach rejestracji, ale także został zgłoszony w celu zablokowania używania znaku towarowego przez osobę dysponująca znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku oraz w celu wyeliminowania konkurencji i ograniczenia dostępu do rynku.

Uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy w piśmie z dnia 27 grudnia 2018 r. ponownie powtórzył swoje stanowisko dotyczące zarzutu zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze oraz oceny wydanych przez Urząd Patentowy decyzji, wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podkreślił, że decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy jest decyzją wiążącą (korzysta z domniemania ważności) i jej mocy nie może kwestionować żaden organ czy sąd.

Odnosząc się do ugody z dnia 28 lutego 1994 r. podniósł, że ugoda ta nie odzwierciedla stanu faktycznego na datę zgłoszenia znaku. Ponadto uprawniony na mocy powyższej ugody ani nie zrzekł się prawa do nazwy "michałki", ani nie zawarł żadnych postanowień ograniczających swobodę posługiwania się znakiem "michałki", co także interpretować należy jako przyznanie uprawnionemu wyłączności w tym zakresie. Podniósł, że "wspólna technologia" o jakiej mowa w ugodzie to nic innego jak norma zakładowa, której nie należy traktować jako przeszkody w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Ponownie stwierdził, że ugoda ta ostatecznie okazała się nieważna z mocy prawa, a zatem należy ją traktować tak jakby nigdy nie funkcjonowała w obrocie i nie wywoływała żadnych skutków prawnych.

Uprawniony uzupełnił materiał dowodowy dołączając do akt sprawy oświadczenia T. L., E. H. i H. G. na okoliczność używania znaku towarowego "michałki".

Na rozprawie w dniu 28 lutego 2019 r. wnioskodawca oświadczył, że ogranicza podstawę prawną wniosku poprzez wycofanie zarzutu naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t.

Uprawniony do prawa ochronnego załączył do akt sprawy pismo procesowe stanowiące replikę na uprzednie pismo wnioskodawcy. Podniósł, że wszystkie zakłady (podlegające Zjednoczeniu Przemysłu Cukierniczego) otrzymywały normy zakładowe i w oparciu o te normy mogły produkować wyroby, jednakże nie wszystkie produkowały wyroby według tych norm. Stwierdził, że samo zgłoszenie znaku towarowego nie świadczy o produkcji i wprowadzeniu do obrotu danego produktu. Natomiast twierdzenia innych podmiotów o używaniu nazwy "michałki" należy traktować jedynie jako ich oświadczenia. Podniósł również, że pisma wysyłane przez niego do zakładów należących do dawnego Zjednoczenia o rejestracji na swoją rzecz znaków towarowych miały charakter tylko informacyjny, a wymiana tego rodzaju pism była normą stosowaną także przez inne zakłady.

Wnioskodawca podniósł, że o tym, że O. produkowała wyroby o nazwie "michałki" świadczą załączniki do pisma informacyjnego S. z dnia 5 kwietnia 1991 r.

W załączonym na rozprawie piśmie uprawniony kolejny raz oświadczył, że cukierki z nadzieniem arachidowym zawierające oznaczenie "michałki" produkuje od 1963 r. bazując na własnej recepturze. Wcześnie zaś (od roku 1963) produkcja tych cukierków odbywała się zgodnie z wymogami normy branżowej [...] pt. "Wyroby cukiernicze trwałe. Wyroby w czekoladzie. Wymagania wspólne". Podkreślił, że wnioskodawca nie przedstawił żadnych dowodów obalających wykazane przez uprawnionego pierwszeństwo produkcji cukierków z oznaczeniem "michałki" jak i faktu historycznego pochodzenia "michałków" od uprawnionego. Podniósł także, że sam fakt istnienia/opracowania przez Zjednoczenie dokumentów w postaci zestawień zużycia surowców na określony wyrób nie potwierdza rzeczywistego produkowania tego wyrobu przez wszystkie zakłady podległe Zjednoczeniu. Uprawniony zakwestionował dowód z Wikipedii, która nie jest źródłem rzetelnej wiedzy. Natomiast definicja pochodząca z internetowego słownika języka polskiego dotyczy terminu "michałek", a nie "michałki".

Rozpoznając niniejszą sprawę Kolegium Orzekające na wstępie przytoczyło treść art. 2 ust. 2 przepisów przejściowych i końcowych wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1615) oraz art. 315 ust. 3 p.w.p. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 776) i stwierdziło, że znak towarowy MICHAŁKI o numerze [...] został zgłoszony w dniu 1 marca 1991 r., zatem art. 7 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 8 pkt 1 w związku z art. 31 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 5 poz. 17 ze zm.) stanowią podstawę merytorycznej oceny zasadności złożonego wniosku. Zgodnie bowiem z art. 255 ust. 4 p.w.p. Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie

postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę.

Wyjaśniło, że wnioskodawca wystąpił z żądaniem unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy MICHAŁKI o numerze [...] w dniu 15 maja 2017 r., a zatem po upływie pięciu lat od daty jego rejestracji (28 maja 1993 r.), który to termin upłynął pod rządami ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, tym samym zastosowanie znajduje art. 31 u.z.t., który stanowi, że z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego można wystąpić w okresie pięciu lat od rejestracji. Po upływie tego okresu z wnioskiem takim można wystąpić jedynie w stosunku do uprawnionego, który uzyskał rejestrację działając w złej wierze. Zastosowanie w niniejszej sprawie art. 31 u.z.t. znajduje uzasadnienie w treści art. 315 p.w.p., w szczególności art. 315 ust. 2 p.w.p., zgodnie z którym do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Organ przytoczył treść art. 8 pkt 1 u.z.t. i powołując się na orzecznictwo stwierdził, że naganne zachowanie zgłaszającego sporny znak towarowy oraz brak spełnienia ustawowych przesłanek udzielenia prawa ochronnego powinny zostać ocenione z uwzględnieniem aspektu temporalnego odnoszącego się do daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Istotne zatem dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy są okoliczności faktyczne i prawne istniejące w dniu 1 marca 1991 r. (dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego) i towarzyszące samemu zgłoszeniu dokonanemu przez Z.S.A. z siedzibą w S. (wówczas jako: D.).

Jak wynika z akt sprawy i co pozostaje bezsporne, znak towarowy MICHAŁKI zgłoszony został w czasie tzw. transformacji ustrojowej, przy czym oznaczenie to (w warstwie słownej) było już wykorzystywane do oznaczania towarów (cukierków czekoladowych) w poprzednim systemie gospodarczym. Uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy w dacie jego zgłoszenia mógł wykazać się wieloletnią działalnością gospodarczą związaną z branżą cukierniczą i prowadzoną pierwotnie w formie przedsiębiorstwa państwowego, podporządkowanego następnie organizacyjnie Zjednoczeniu Przemysłu Cukierniczego. Należał zatem do grupy zakładów, które w minionym systemie produkowały wyroby cukiernicze i wykorzystywały różne oznaczenia (nie zawsze zarejestrowane jako znaki towarowe) zamieszczane na wytworzonych produktach. Zdaniem organu nie ulega wątpliwości, że zakłady te w nowej rzeczywistości rynkowej nie dokonały trwających w jednym czasie i miejscu czynności zmierzających do "rozdysponowania" wykorzystywanych wcześniej oznaczeń i rejestracji tych, które do tej pory nie były objęte prawem wyłącznym. Niniejsze postępowanie dotyczyło zatem oznaczenia obecnego w obrocie gospodarczym, którego zdolność do identyfikowania źródła pochodzenia towarów została zakwestionowana przez wnioskodawcę z uwagi na okoliczności faktyczne, które (zdaniem wnioskodawcy) zaistniały i trwały w latach poprzedzających zgłoszenie znaku towarowego.

Kolegium Orzekające podzieliło stanowisko wnioskodawcy, że sporny znak towarowy MICHAŁKI o numerze [...] został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP w dniu 1 marca 1991 r. w złej wierze.

Stwierdziło, że pojęcie złej wiary nie zostało zdefiniowane ani w ustawie o znakach towarowych ani w ustawie Prawo własności przemysłowej i powołując się na konkretnie wskazane orzeczenia wskazało, że pojęcie to zostało doprecyzowane przez doktrynę jak i orzecznictwo.

Kolegium Orzekające uznało, że z załączonego do akt sprawy materiału dowodowego, w szczególności z informacji zamieszczonych w decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lipca 2002 r. w sprawie Sp.83/01 (akta sprawy, tom I, karty: 17-25), a także ugody z dnia 28 lutego 1994 r. zawartej w protokołach z rozpraw z dnia 28 lutego 1994 r. w sprawach Sp.193/93 oraz Sp.201/93 i podpisanej m.in. przez uprawnionego, a następnie zacytowanej w decyzjach Urzędu Patentowego RP z dnia 28 lutego 1994 r. w sprawach Sp.193/93 oraz Sp,201/93 (akta rejestrowe [...]) wynika, że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego uprawniony miał pełną świadomość, że oprócz niego, także inne podmioty wprowadzały do obrotu wyrób cukierniczy "michałki". Jak bowiem wskazano w ww. decyzji z dnia [...] lipca 2002 r., przed zawarciem ugody z dnia 28 lutego 1994 r. uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy oświadczył, że: "Cukierki o nazwie "Michałki" produkujemy od pomad 30 lat, dlatego też celowym działaniem było wystąpienie o rejestrację znaku odróżniającego wyroby pochodzące z naszych zakładów od towarów pochodzących z innych firm do niedawna produkujących cukierki o tej samej nazwie, lecz gorszej jakości (...). Za rozsądną uważamy propozycję przyjęcia określenia dwuczłonowego: "Michałki S.", Michałki z H.", Michałki B.", co pozwoli na ugodowe załatwienie powstałego sporu". Powyższe oświadczenie poprzedziło ugodę w sprawach zainicjowanych wnioskami S. w S.(Sp.193/93) oraz B.sp. z o. o. z siedzibą w G.(Sp.201/93), w których podmioty te twierdziły, że produkowały wyrób o nazwie "Michałki" od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Bezspornym zatem było w przytoczonych przez wnioskodawcę sprawach, że strony tych postępowań stosowały oznaczenie "michałki" przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego. Ostatecznie doszło między stronami do zawarcia ugody o następującej treści: "Przyjmuje się zgodnie, że sporny wyrób cukierniczy Michałki będzie na opakowaniach, po wyczerpaniu przez zakłady dotychczasowych opakowań, miał wprowadzony drugi człon określający nazwę Zakładu "Michałki Śnieżka", "Michałki z Hanki" i Michałki Bałtyk". Zawierając ugodę strony mają na względzie fakt, że przedmiotowy wyrób bazuje na wspólnej technologii oraz możliwość zarejestrowania zmienionych znaków w Urzędzie Patentowym RP działającym w trybie postępowania administracyjnego pod nazwą wskazaną w ugodzie."

Zatem z treści ugody jednoznacznie wynika, że uprawniony zdawał sobie sprawę, że wyrób cukierniczy "michałki" był produkowany przez inne podmioty. Co więcej przyznał, że produkowane wyroby bazują na wspólnej technologii. Z powyższego wynika, że oznaczenie "michałki" bez żadnych dodatkowych elementów nie pozwalało na odróżnianie wyrobów uprawnionego od wyrobów innych firm, które również wprowadzały do obrotu wyrób z wykorzystaniem tej samej nazwy. Wskazuje to na kojarzenie słowa "michałki" przez przeciętnych odbiorców z typem danego wyrobu cukierniczego, a nie określonym producentem. Dopiero dodanie do oznaczenia "michałki" dodatkowego oznaczenia określającego nazwę zakładu, miało pozwolić, w świetle ustaleń tych firm, na identyfikację źródła pochodzenia tak oznaczonych towarów. Do stosowania nazwy "michałki" przez inne firmy uprawniony odniósł się w piśmie z dnia 2 grudnia 2017 r., w którym stwierdzał, że "W okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej, w czasach istnienia Zjednoczeń branżowych, wiele nazw wyrobów oraz receptur, powstałych w jednym z zakładów-producentów tych wyrobów, musiało uzyskiwać akceptację Zjednoczenia nie tylko na ich produkcję, ale także te Zjednoczenia w oparciu o technologie opracowane w którymś z podległych zakładów, wyznaczały dodatkowe inne zakłady do ich produkcji, jednocześnie wprowadzając (...) normy zużycia surowców (...), a także normy branżowe. Wg wiedzy Uczestnika, taka sytuacja miała nie tylko miejsce w Zjednoczeniu Przemysłu Cukierniczego w odniesieniu do nazwy "michałki", ale także w odniesieniu do nazw "krówki", "ptasie mleczko", "irysy" czy kukułki".

W ocenie organu bez znaczenia pozostaje natomiast, że ugoda nie została skutecznie zawarta (nie czyniła zadość wymaganiom określonym przez obowiązujące przepisy prawa, aczkolwiek przywołane znaki towarowe zostały zarejestrowane). Dla oceny zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze istotna jest ocena świadomości i zamiarów uprawnionego, którą można wywieść ze składanych oświadczeń niezależnie od tego czy wywołały one określone skutki prawne.

Zdaniem organu nie można także zasadnie twierdzić, że skoro uprawniony oświadczył, że inne firmy produkowały wyrób cukierniczy michałki "do niedawna", to mógł on zgłosić sporny znak towarowy do ochrony, już z treści samej ugody wynika nie tylko potrzeba dalszego wykorzystywania dotychczasowych opakowań z nazwą "michałki" przez strony, ale także zamiar dalszej produkcji tego towaru, już ze wskazaniem nazwy zakładu jak w zaproponowanych znakach towarowych. Co istotne, spośród wielu dowodów złożonych przez uprawnionego na okoliczność używania przez siebie nazwy "michałki" na wyrobach cukierniczych, uprawniony dołączył dowód w postaci artykułu prasowego z dnia 10 sierpnia 1998 r. wydrukowanego w T.opisującego stosowanie nazwy "michałki" przez konkurencję. Jak wynika z treści tego dowodu jeszcze siedem lat po zgłoszeniu spornego znaku towarowego Z. S.A. oraz Z.S.A. wspólnie (także z innymi zakładami cukierniczymi) uczestniczyły w imprezach plenerowych prezentując tam i przeznaczając do degustacji swoje produkty. W artykule stwierdza się: "W tym roku o zaszczytny tytuł Hit Lata '98 "bić się" będą słodycze (...) czołowych, największych producentów. (...) Producenci sami wyznaczyli do konkursu swoje trzy najlepsze wyroby. F. wybrał czekoladę nadziewaną o smaku adwokata, praliny "Margot" oraz lizaki "Buziaki", HANKA - "Michałki", czekoladki nadziewane oraz batoniki "2 Michały", a M.- batony "Mars", "Milky Way" i "Snickers" (...) Śnieżka - "Michałki", czekoladki nadziewane i czekoladę z bakaliami, a W. - trzy rodzaje "Piegusków": kokosowe, z rodzynkami i z czekoladą." Artykuł zawiera ponadto prezentację cukierków "michałki" zarówno z H. jak i ze S.

W ocenie Kolegium Orzekającego zasadne jest stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w wyroku z dnia 24 lutego 2011 r. (sygn. akt 11 GSK 312/10), poddane surowej krytyce uprawnionego, w kontekście którego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z dnia 28 lutego 2018 r. (sygn. akt Vi SA/Wa 1298/17 oraz VI SA/Wa 1592/17) stwierdził, że "Orzeczenie to niewątpliwie nie ma mocy wiążącej w niniejszej sprawie. Zważywszy jednak na autorytet Sądu, organy administracji mogą posiłkować się (i z reguły posiłkują się) orzecznictwem sądowym dotyczącym podobnych spraw, a w szczególności mogą, a nawet powinny to robić w sprawach, w których Sąd wyraził ocenę w odniesieniu do identycznych elementów stanu faktycznego". Także w niniejszej sprawie w/w wyrok NSA nie może zostać uznany za wiążący. Niemniej, niezależnie także od zasłużonego autorytetu Naczelnego Sądu Administracyjnego (oraz niewątpliwego autorytetu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) zawarte w wyroku NSA stanowisko jest zasadniczo zbieżne z ustaleniami Kolegium Orzekającego i znajduje uzasadnienie także w kontekście przedstawionego w niniejszej sprawie materiału dowodowego. Naczelny Sąd Administracyjny w w/w wyroku stwierdził mianowicie, że cyt. "nazwa "michałki" kojarzy się konsumentom z określonym gatunkiem cukierka, nie zaś z jego stricte określonym producentem. Oczywiście nazwa ta regionalnie będzie mniej lub bardziej kojarzona z tym lub innym producentem słodyczy, jednakże nie zmienia to faktu, iż na terenie Polski w zasadzie stała się ona nazwą rodzajową. Przekonanie powyższe należy wywieść po pierwsze z przygotowanego jeszcze w dawnym Zjednoczeniu Przemysłu Cukierniczego, w którym uczestniczyły poprzedniczki zarówno skarżącej jak i uprawnionej, zbiorczego obliczenia norm zużycia surowców potrzebnych do wyprodukowania 1000 kg asortymentu o nazwie "Michałki", symbol [...] (akta administracyjne tom I, str. 8- 9); po drugie, z faktu funkcjonowania w obrocie gospodarczym innych znaków towarowych, w których użyto słowa "michałki", zwłaszcza znaków "Michałki z H.", "Michałki B.", których dotyczy silnie akcentowana przez skarżącą ugoda zawarta w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w dniu 28 lutego 1994 r. (...) W odniesieniu natomiast do drugiej kwestii, czyli używania słowa "michałki" w innych znakach towarowych zwłaszcza w znaku "Michałki z H." i "Michałki B." (na podstawie ugody zawartej przed Urzędem Patentowym RP) NSA wskazuje na następujący kontekst tego porozumienia, którego przybliżenie pozwoli na uchwycenie charakteru nazwy produktu "Michałki". W 1993 roku S. w S. zainicjowały przed Urzędem Patentowym RP postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego "Michałki", zarejestrowanego na rzecz D. w S. (poprzednik skarżącego). W trakcie badania sprawy przed Urzędem Patentowym w istocie zawarto w dniu 28 lutego 1994 r. ugodę pomiędzy stronami (dodatkowo w sprawie występowała także spółka z o.o. B.), jednakże jej treść ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia ustaleń odnośnie do charakteru i pochodzenia produktu jakim są cukierki "michałki". Przywołania wymaga istotne dla niniejszej sprawy brzmienie zawartego porozumienia, tj.: "(...). Zawierając ugodę strony mają na względzie fakt, że przedmiotowy wyrób bazuje na wspólnej technologii i możliwości zarejestrowania pod nazwą wykazaną w niniejszej ugodzie (...)". Nie jest więc do końca trafne stwierdzenie, na co w skardze kasacyjnej próbowała zwrócić uwagę S.iż używanie znaków "Michałki z H." i "Michałki B.", odbywa się niejako warunkowo, za jej zgodą jako właściciela znaku "michałki". Przypomnieć należy, iż do ugody doszło na tle sprawy o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego "Michałki", przysługującego poprzedniczce skarżącej. Przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w tym postępowaniu (S.i B.) kwestionowały zarejestrowanie tego znaku podnosząc, iż wyrób o nazwie "Michałki" jest w Polsce powszechnie znany i produkowany przez inne podmioty. Tym samym nazwa "Michałki" była i jest używana na cukierkach przez przedsiębiorstwa, które wydzieliły się z dawnego Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego. Można więc mówić o powszechnej znajomości wyrażenia "Michałki" w kontekście gatunku (rodzaju) artykułu spożywczego.(...). Chybione są również zarzuty wskazujące na nierozważenie kwestii złej wiary uprawnionej, widzianej przez pryzmat zarejestrowania znaku po wystosowaniu przez poprzednika prawnego skarżącej zawiadomienia o uzyskaniu rejestracji znaku towarowego "michałki", a także przyjęcia, iż znak ten nie jest na terytorium Polski odnoszony przez odbiorców do konkretnego wyrobu skarżącej oraz iż uległ spopularyzowaniu. Zdaniem NSA nazwa "Michałki", wbrew twierdzeniom skarżącej, uległa spopularyzowaniu i nie jest kojarzona na przeważającym obszarze Polski ze skarżącą. (...) Podkreślenia wymaga, iż produkt o nazwie "Michałki" stanowi dorobek dawnego Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego, którego następcami, w określonym zakresie, są zarówno skarżąca jak i uprawniona. Produkt ten, wytwarzany pod tą nazwą od lat 60-tych XX wieku nie tylko przez skarżącą (a ściślej jej poprzedniczkę), ale i inne przedsiębiorstwa wchodzące w skład Zjednoczenia, jest zatem kojarzony na rynku jako rodzaj cukierków czekoladowych. O "Michałkach" mówi się więc w kontekście rodzaju produktu, który jest bez wątpienia utożsamiany zarówno z samą skarżącą, jak również z innymi podmiotami tworzącymi niegdyś ZPC".

Jak wynika zatem z okoliczności faktycznych niniejszej sprawy, zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego nie miało na celu odróżnianie towarów uprawnionego od towarów innych przedsiębiorców, którzy także stosowali dla wyrobów cukierniczych nazwę "michałki". Uzyskana przez uprawnionego ochrona mająca charakter prawa wyłącznego miała służyć do oddziaływania na inne podmioty w celu uniemożliwiania im oferowania tego samego typu towarów z wykorzystaniem nazwy "michałki". Postępowanie dotyczące zarzutu złej wiary nie może zatem ograniczać się do ustalenia, że znak towarowy został zgłoszony przez podmiot dla towarów, które sam produkował. Uprawniony nie tylko wiedział, że wyraz "michałki" był używany przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego, ale miał świadomość, że oznaczeniem tym posługiwały się podmioty z tej samej branży na rynku krajowym, które, podobnie jak uprawniony, podlegały wcześniej wspólnej strukturze nadrzędnej jaką było Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego. Nie ma przy tym znaczenia, że nie wszystkie podmioty należące do powyższego Zjednoczenia stosowały nazwę "michałki". Wskazywany przez uprawnionego brak "powszechności" używania oznaczenia "michałki" nie może warunkować oceny zgłoszenia znaku w złej wierze jeśli przez powszechność uprawniony rozumie używanie oznaczenia masowo przez wiele firm. Wystarczające jest bowiem, że obok uprawnionego funkcjonował inny podmiot, który podobnie jak uprawniony stosował oznaczenie dla określonego wyrobu cukierniczego, i którego obecność na rynku powinien respektować nie zamykając mu drogi poprzez uzyskanie prawa wyłącznego. Jak wynika natomiast z załączonych dowodów, niezależnie od poziomu staranności i potrzeb w zakresie ochrony znaków towarowych w poprzednim systemie gospodarczym znamienne jest, że uprawniony nie ubiegał się wówczas o ochronę znaku towarowego na swoją rzecz pomimo podnoszonych wieloletnich tradycji wykorzystywania wyrazu "michałki" na opakowaniach towarów. Powyższe jest o tyle istotne, że samo Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego zachęcało podległe mu przedsiębiorstwa do rejestracji znaków towarowych informując, że rejestracja znaków towarowych "zapobiega pojawianiu się w obrocie tego samego rodzaju towarów, pochodzących z różnych przedsiębiorstw i oznaczanych tymi samymi znakami towarowymi. Celem oznaczania znakami towarowymi wyrobów wprowadzanych do obrotu wewnętrznego jest przede wszystkim zwiększenie dyscypliny produkcji poprzez podnoszenie jakości tych towarów, a ponadto rejestracja znaków zapewnia prawo wyłącznego ich używania." Zjednoczenie w piśmie z dnia 15 maja 1975 r. zwracało się m.in. do uprawnionego o informację o aktualnym stanie ochrony wyrobów poprzez rejestrację znaków towarowych. D. z siedzibą w S. wskazały w odpowiedzi na dwa znaki towarowe oraz nadmieniły, że "z chwilą otrzymania ceny na czekoladę "K." wystąpimy do Urzędu Patentowego o zarejestrowanie ochronnego znaku towarowego na ten asortyment". Żaden z tych znaków nie zawierał słowa "michałki" pomimo, że z załączonych dowodów wynika, że wyroby oznaczane jako "michałki" były głównym lub jednym ze sztandarowych produktów uprawnionego. Organ dodał, że "michałki" nie zostały także zgłoszone jako wspólny znak towarowy.

W ocenie organu bez znaczenia w okolicznościach niniejszej sprawy pozostaje natomiast podnoszone przez uprawnionego pierwszeństwo używania oznaczenia "michałki" w obrocie. Brak jest zresztą jednoznacznych i nie budzących wątpliwości dowodów potwierdzających to stanowisko. W przypadku używania danego oznaczenia przez kliku konkurentów równocześnie, istniejące orzecznictwo nie przypisuje "pierwszeństwu użycia" znaczenia jakiego domaga się uprawniony i nie przyznaje przywileju uzyskania prawa wyłącznego na rzecz jednego podmiotu. Skutkiem takiej rzeczywistości rynkowej jest bowiem niemożliwość rozpoznawania źródła pochodzenia towarów od ustalonego, jednego przedsiębiorcy. Przyznanie zaś prawa jednemu podmiotowi blokowałoby możliwość stosowania oznaczania przez podmioty konkurujące i stosujące to oznaczenie przed datą zgłoszenia.

Organ nie podzielił także stanowiska uprawnionego, że posługiwanie się wyrazem "michałki" na opakowaniach towarów przez inne podmioty uzależnione było przed datą zgłoszenia znaku towarowego od jego zgody, a w przypadku jej braku stanowiło naruszenie praw uprawnionego. Stwierdził, że nie może o tym świadczyć dowód w postaci dokumentu: projekt z dnia 30 czerwca 1973 r. pt.: "Wytyczne w zakresie opracowywania i zatwierdzania norm zużycia surowców /receptur/ oraz norm zużycia opakowań". Jak wynika z oznaczenia dokumentu jest to jedynie projekt, którego dalsze losy nie zostały udokumentowane. Z treści projektu wynika "(...) wprowadza się zasadę konieczności uzyskania zgody przedsiębiorstwa macierzystego (tj. tego które wyrób opracowało) na podjęcie produkcji tego wyrobu przez jakiekolwiek inne przedsiębiorstwa". Niemniej uprawniony nie przedstawił żadnych dowodów na udzielenie takiej zgody, która potwierdzałaby, że inne przedsiębiorstwa traktowały uprawnionego jako "przedsiębiorstwo macierzyste". W świetle zaś treści ugody poprzedzonej żądaniami unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy przez przedsiębiorstwa stosujące oznaczenie "michałki" istnienia takiej zgody trudno nawet domniemywać. Ponadto jak wynika z treści projektu dokument ten przewidywał powstanie procedury dotyczącej nadawania liczbowego symbolu wyrobu, akceptacji nazwy pod kątem jej niepowtarzalności i ewidencjonowania zgłoszonego wyrobu. Także w tym zakresie brak jest dowodów, by sporne oznaczenie było objęte takim postępowaniem.

Organ stwierdził, że nie można także wnioskować o przynależności prawa do oznaczenia "michałki" na podstawie pisma skierowanego do uprawnionego przez pełnomocnika H. z S. z dnia 31 maja 1999 r. zawierającego propozycję spotkania w celu przedyskutowania oferty "nabycia prawa używania znaku towarowego MICHAŁKI przez H.". Pismo to powstało bowiem wiele lat po zgłoszeniu i rejestracji spornego znaku towarowego, a poszczególne przedsiębiorstwa mogły wobec powyższego faktu przyjmować różne strategie biznesowe w celu prowadzenia dalszej produkcji wyrobów i unikania procesów sądowych niezależnie od okoliczności prawnych i faktycznych.

O braku złej wiary nie mogą także świadczyć pisma informacyjne kierowane przez zakłady cukiernicze (w tym uprawnionego do prawa ochronnego na sporny znak towarowy) informujące konkurentów o dokonanych w Urzędzie Patentowym zgłoszeniach znaków towarowych i konieczności respektowania praw wynikających z ustawy o znakach towarowych. Powyższe pisma nie świadczą ani o zasadności dokonanych zgłoszeń ani o utrwalonej praktyce wymieniania tego typu informacji. O tym, że czynności te nie były zwyczajową formą powiadomień, które łączyły się z akceptacją zawartych w nich oświadczeń świadczą wnioski o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy: S. w S.(Sp.193/93) oraz B. sp. z o. o. z siedzibą w G. (Sp.201/93), a więc podmiotów stosujących oznaczenie "michałki" na swych wyrobach. Z kolei jak wynika ze stanowiska uprawnionego przedstawionego na rozprawie w dniu 28 lutego 2019 r. F. z siedzibą L. zaniechała wprowadzania do obrotu cukierków pod nazwą "michałki" dopiero na skutek wyroku sądowego w sprawie zainicjowanej przez uprawnionego.

Reasumując Kolegium Orzekające stwierdziło, że w rozpatrywanej sprawie zasługuje na uwzględnienie zarzut rejestracji spornego znaku towarowego z naruszeniem art. 8 pkt 1 u.z.t. . W ocenie Kolegium Orzekającego ogół informacji jakimi dysponował uprawniony w momencie zgłoszenia świadczy o tym, że dążył on do uzyskania prawa wyłącznego będąc świadomym określonej praktyki handlowej innych przedsiębiorstw, niegdyś również podlegających Zjednoczeniu Przemysłu Cukierniczego, a dotyczących wykorzystania oznaczenia "michałki" dla określonych towarów (cukierków czekoladowych z odpowiednim nadzieniem). Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MICHAŁKI o numerze [...] na podstawie art. 8 pkt 1 u.z.t. powoduje, że ocena pozostałych zarzutów, sformułowanych w oparciu o inne podstawy prawne, jest zbędna.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Z. S.A. z siedzibą w S., wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Skarżący podniósł zarzut naruszenia:

1 przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

1) art. 7, art. 8 art. 77 § 1 oraz art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa poprzez nierozpatrzenie w sposób wyczerpujący całości materiału dowodowego oraz niepodjęcie wszystkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, dokonanie oceny dowodów z przekroczeniem zasad swobodnej oceny dowodów oraz bez wzięcia za podstawę całości złożonego w sprawie materiału dowodowego, co doprowadziło do ustalenia przez urząd błędnego stanu faktycznego sprawy wyrażającego się w:

a) błędnej interpretacji postanowień ugody zawartej pomiędzy poprzednikiem prawnym skarżącego, Z. oraz B. oraz oświadczenia poprzednika prawnego skarżącego, złożonego w sprawie Sp.193/93,

b) błędnym uznaniu przez Urząd, iż rzekome wcześniejsze używanie nazwy "michałki" przez Z. oraz B. spowodowało powstanie na rzecz tych podmiotów praw. wyłącznych do nazwy "michałki", które są skuteczniejsze względem zarejestrowanego z pierwszeństwem od 1 marca 1991 roku znaku towarowego skarżącego,

c) błędnym ustaleniu, iż w dacie zgłoszenia spornego znaku, nie spełniał on funkcji oznaczenia pochodzenia towarów skarżącego od towarów innych przedsiębiorstw,

d) pominięciu pierwszeństwa używania spornego znaku towarowego przez skarżącego,

e) pominięciu materiału dowodowego potwierdzającego pierwszeństwo skarżącego w zakresie:

- produkcji cukierków oznaczonych jako "michałki", w tym owijki pochodzącej z roku 1963 i spisu inwentarza, potwierdzającego posiadanie przez skarżącego maszyn do produkcji cukierków czekoladowych z nadzieniem arachidowym, które pierwotnie nazywano grylażowymi, a potem oznaczono jako "michałki", już w 1947 r.,

- korzystania z oznaczenia "michałki", w tym zestawień sprzedaży, norm zużycia surowców i oświadczeń T. L., E. H., H. G.,

f) pominięciu złożonego przez skarżącego materiału dowodowego wskazującego na sposób funkcjonowania Z., w tym zasad opracowywania i wdrażania asortymentu produktowego w zakładach podległych Zjednoczeniu oraz ustalania ich nazw handlowych,

g) pominięciu zarzutu skarżącego w zakresie nadużycia prawa przez uczestnika postępowania, zgodnie z zasadą venire contra factum proprium, za które należy uznać złożenie wniosku o unieważnienie znaku towarowego "michałki" [...]w sytuacji, gdy uczestnik postępowania wcześniej nie negował prawa wyłącznego skarżącego do znaku "michałki" [...], a możliwość i technologię produkcji cukierków "michałki" zdobył poprzez kolaborację z licencjobiorcą skarżącego, uznając tym samym prawa skarżącego do znaku "michałki" [...];

h) błędnym ustaleniu, że zgłaszając sporny znak towarowy skarżący działał w zamiarze uniemożliwienia innym podmiotom oferowania wyrobów cukierniczych z wykorzystaniem nazwy "michałki",

i) nieuzasadnionym pominięciu warstwy graficznej spornego znaku towarowego w ocenie możliwości spełniania, przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia,

co doprowadziło do wydania wadliwej decyzji,

2) art. 77 § 4 kpa poprzez przyjęcie za podstawę zaskarżonej decyzji faktów znanych Urzędowi Patentowemu RP z urzędu, tj. okoliczności wynikających z dokumentów złożonych w aktach rejestrowych spornego znaku i dotyczących postępowania o unieważnienie spornego znaku prowadzonych pod sygn. Sp.193/93 oraz Sp.201/93, czego Urząd nie zakomunikował stronom przed wydaniem decyzji w sprawie, co uniemożliwiło skarżącemu właściwą obronę jego interesów

3) art. 107 § 3 kpa poprzez brak wskazania przez Urząd Patentowy RP w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji:

a) przyczyn, z powodu których odmówił wiarygodności i mocy dowodowej dowodom przedłożonym przez skarżącego na okoliczność:

- historycznego pierwszeństwa skarżącego w zakresie produkcji cukierków oznaczonych jako "michałki" oraz pierwszeństwa korzystania z tego oznaczenia,

- sposobu funkcjonowania Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego, w tym zasad opracowywania i wdrażania asortymentu produktowego w zakładach podległych Zjednoczeniu oraz ustalania ich nazw handlowych,

- nadużycia przez uczestnika postępowania prawa, zgodnie z zasadą venire contra factum proprium, za które należy uznać złożenie wniosku o unieważnienie znaku towarowego "michałki" [...]w sytuacji, gdy uczestnik postępowania wcześniej nie negował prawa wyłącznego skarżącego do znaku "michałki" [...], a możliwość i technologię produkcji cukierków czekoladowych z dodatkiem orzechów arachidowych o nazwie "michałki" zdobył poprzez kolaborację z licencjobiorcą skarżącego, uznając tym samym prawa skarżącego do znaku "michałki" [...],

b) jasnych przyczyn oddalenia wniosku dowodowego skarżącego o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków w osobach: B. C., A. G. oraz E. H.,

c) jasnych motywów rozstrzygnięcia, tworzących logiczny wywód i pozwalających skarżącemu zrozumieć przyjęty przez Urząd Patentowy RP tok rozumowania i podjąć właściwą polemikę z przesłankami faktycznymi i prawnymi, którymi kierował się Urząd Patentowy RP przy wydawaniu zaskarżonej decyzji,

co uniemożliwiło skarżącemu właściwą obronę jego interesów,

4) art. 78 § 1 kpa poprzez nieuwzględnienie wniosku skarżącego o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków w osobach B. C., A. G. i E. H. na okoliczność pierwszeństwa produkcji cukierków z nadzieniem arachidowym, oznaczonych jako "michałki",

2. przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie art 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r" Nr 5 poz. 17 ze zm.) poprzez:

1) jego błędną interpretację i przyjęcie, iż do uznania że doszło do zgłoszenia znaku z naruszeniem w/w przepisu (tj. w złej wierze) wystarczy ustalenie, iż w dacie zgłoszenia znaku towarowego, skarżący wiedział, że przed zgłoszeniem spornego znaku był on używany także przez inne podmioty dla takich samych towarów,

2) poprzez niewłaściwe zastosowanie, tj. uznanie, że skarżący dokonał zgłoszenia znaku towarowego słowno-graficznego "michałki" [...] w złej wierze i w konsekwencji unieważnienie prawa ochronnego na ten znak, w sytuacji gdy w niniejszej sprawie brak przesłanek do stwierdzenia złej wiary skarżącego w dacie zgłoszenia spornego znaku;

W obszernym uzasadnieniu skargi skarżący rozwinął i szczegółowo uzasadnił podniesione zarzuty.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wniósł o jej oddalenie.

Uczestnik postępowania wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja nie narusza prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Pozostaje poza sporem, że ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 776) w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl, której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed wejściem jej w życie ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów, którymi są normy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 5 poz. 17 ze zm.). Nie ulega, bowiem wątpliwości, że uzyskanie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy tego, czy prawo to zostało prawidłowo nabyte, a więc przedmiotem żądania jest dokonanie oceny zdarzenia, które było źródłem nabycia prawa (decyzja o rejestracji). Żądanie unieważnienia prawa musi odwoływać się do przesłanek unieważnienia obowiązujących w czasie nabycia prawa. Prawo może być unieważnione, jeżeli zostało wadliwie nabyte, tzn. nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do nabycia tego prawa.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 przepisów przejściowych i końcowych wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1615), w postępowaniach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych dotyczących znaków towarowych zgłoszonych na podstawie przepisów dotychczasowych, wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego.

Powołany przez wnioskującego we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego oraz przez Urząd Patentowy jako podstawa rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Wśród określonych w art 8 ustawy o znakach towarowych przesłanek niedopuszczalności rejestracji znaku nie ma działania zgłaszającego w złej wierze. Pojęcia naruszenia zasad współżycia społecznego i złej wiary nie są tożsame.

Zasady współżycia społecznego są obiektywnym miernikiem oceny i w art 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych zostały odniesione do samego znaku towarowego, a nie do zachowania podmiotu zgłaszającego ten znak do zarejestrowania. Niemniej przy badaniu naruszenia zasad współżycia społecznego należy brać pod uwagę elementy podmiotowe, zatem również określone, naganne zachowanie zgłaszającego. Zgodnie z poglądami prezentowanymi w doktrynie oraz orzecznictwie nie chodzi bowiem wyłącznie o sprzeczność z zasadami współżycia społecznego samego znaku (jego treści), lecz także o sprzeczność z tymi zasadami określonych działań zgłaszającego i ich zamierzonego skutku. Ze znakiem towarowym wiąże się bowiem istotne w obrocie gospodarczym domniemanie, że podmiot, który się posługuje tym znakiem ma do niego prawo, a towary opatrzone takim znakiem pochodzą od tego właśnie podmiotu. W orzecznictwie wskazuje się, że taki kierunek interpretacyjny odpowiada również tendencjom międzynarodowym w tym zakresie, bowiem Pierwsza Dyrektywa - z dnia 21 grudnia 1988 r. - mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) przewidziała w Artykule 3 ust. 2 pkt d), że każde Państwo Członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskującego w złej wierze. Dyrektywa ta może (a nawet powinna) stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną przy wykładni i stosowaniu przepisów prawa krajowego.

Tak więc sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, stanowiąca przesłankę niedopuszczalności zarejestrowania znaku towarowego należy łączyć nie tylko bezpośrednio z samym znakiem, ale również odnosi ona się do działań zgłaszającego i ich skutku, które obejmują także zawłaszczenie cudzego znaku, nawet, jeśli nie jest objęty ochroną wynikającą z rejestracji.

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje pomimo wiedzy lub niewiedzy, będącej następstwem braku staranności, o istnieniu cudzego prawa lub interesu godnego ochrony, które mogą być przez to zagrożone i z zamiarem szkodzenia tym interesom. Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma właśnie zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli. Działa w złej wierze ten, kto wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć o rzeczywistym używaniu znaku przez innego przedsiębiorcę z sukcesem i - uprzedzając jego wniosek o rejestrację znaku - sam dokonuje zgłoszenia tego znaku.

Zła wiara zgłaszającego znak towarowy obejmuje wszelkie przypadki nieuczciwego zgłaszania znaków towarowych oceniane w świetle obiektywnych zdarzeń. Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze należy łączyć z zamiarem szkodzenia prawom lub godnym ochrony interesom uczestnika postępowania bądź też innych podmiotów, które poprzez to zgłoszenie mogły zostać naruszone. Podkreśla się przy tym, że świadomości istnienia przeszkód rejestracji lub wcześniejszego używania znaku przez inną osobę muszą towarzyszyć inne, dodatkowe okoliczności. Mając na uwadze domniemanie dobrej wiary wnioskodawca powinien zatem wykazać, że okoliczności istniejące w dacie zgłoszenia znaku towarowego lub istniejące przed powyższą datą dowodzą, że uprawniony działał w złej wierze. Do okoliczności, o jakich mowa powyżej, może należeć m.in. zgłoszenie znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez osobę dysponującą tym znakiem, a zatem z zamiarem przejęcia pozycji danego znaku towarowego.

W wyroku TS 2009-06-11 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH (orzeczenie wstępne) ZOTSiS 2009/6B/I-4893 stwierdzono, że w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego sąd krajowy zobowiązany jest uwzględniać wszelkie istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia dotyczącego rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności:

- okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;

- zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią;

- stopień ochrony prawnej, z której korzysta oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

Domniemanie znajomości przez zgłaszającego faktu, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, może wynikać w szczególności z ogólnej znajomości w odnośnym sektorze gospodarczym faktu takiego używania, przy czym o takiej znajomości można wnioskować zwłaszcza na podstawie czasu trwania takiego używania. Im dłużej trwa używanie, tym jest bowiem bardziej prawdopodobne, że zgłaszający wiedział o tym w momencie dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego. Jednakże domniemanie to nie wystarczy, by stwierdzić istnienie złej wiary zgłaszającego. Zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego jest elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że w/w orzeczenie pozwala na postawienie tezy, iż każde zgłoszenie dokonane w innym celu niż spełnienie przez znak towarowy podstawowej funkcji polegającej na zagwarantowaniu odbiorcy tożsamości pochodzenia tego samego towaru lub usługi, bez ryzyka wprowadzenia w błąd, będzie zgłoszeniem w złej wierze, np. uniemożliwienie osobie trzeciej wejścia na rynek, zgłoszenie oznaczenia, które z uwagi na swój charakter będzie ograniczało konkurencję w oferowaniu towarów określonego rodzaju.

Naruszenie zasad współżycia społecznego może uzewnętrzniać się w rozmaitych działaniach. Dlatego też ocena zaistnienia tej przesłanki musi być ukierunkowana na wartościowanie konkretnych stanów faktycznych, z uwzględnieniem m.in. chronologii zdarzeń zaistniałych przed i po zgłoszeniu oznaczenia do ochrony. Naruszenie zasad współżycia społecznego zachodzi również wtedy, gdy zgłaszający wiedział lub mógł się dowiedzieć, że dane oznaczenie jest już używane w obrocie gospodarczym (także R. Skubisz i E. Traple w glosie do wyroku SN z dnia 23 czerwca 1989 r., I CR 236/89 Przegląd Sądowy 1992/2/106).

Jak wynika z powyższego, badanie stanu faktycznego w sprawie może obejmować okoliczności, które miały miejsce już po zgłoszeniu znaku towarowego do ochrony, o ile służą one ustaleniu okoliczności towarzyszących zgłoszeniu i będą wskazywały na zamiar zgłaszającego znak towarowy.

Należy przy tym podkreślić, że orzecznictwo Urzędu Patentowego (por. np. dec. UP RP z 27 września 1994 r. nr Sp. 40/94 i dec. Kom. Odw. przy UP RP z dnia 29 maja 1995 r. nr Odw. 1023/95/ w sprawie "Tchibo"), oraz sądowoadministracyjne (np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2006 r., sygn. akt II GSK 113/06, z dnia 17 lipca 2003r. sygn. akt II SA 1165/02, lub z dnia 28 marca 2002r. sygn. akt II SA 2971/02 patrz także m.in.: wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 135/05, z dnia 26 sierpnia 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1112/04, z dnia 5 lipca 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 2310/05, z dnia 26 lipca 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 871/06) a także doktryna (por. R. Skubisz "Prawo znaków towarowych. Komentarz" Warszawa 1997, s. 74-75, R. Skubisz, E. Traple glosa do wyroku SN z dnia 23 czerwca 1989r. ICR 236/89 w Przegląd Sądowy nr 2/1992) od lat zgodnie przyjmują, że art. 8 pkt 1 u.z.t. musi być interpretowany rozszerzająco i obejmuje nie tylko samą postać znaku, ale również elementy podmiotowe. Podstawą unieważnienia mogą być, zatem nie tylko cechy samego znaku towarowego, ale także naganne zachowania zgłaszającego. Za prawidłowością takiej interpretacji art. 8 p.1 u.z.t. przemawia również treść art. 31 u.z.t. wprost przewidująca możliwość unieważnienia prawa z rejestracji uzyskanego w wyniku działania w złej wierze.

Sąd w składzie orzekającym podziela stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w wyroku z dnia 9 maja 2012 r. sygn. akt II GSK 883/11, w którym stwierdzono, że ochrona prawa własności przed działaniami podjętymi w złej wierze jest tak daleka, iż ma niewątpliwe pierwszeństwo przed względami pewności prawnej wynikającymi z długotrwałego używania danego oznaczenia, (...) Polski ustawodawca jako jedną z zasad naczelnych prawa własności przemysłowej przyjął zakaz rejestracji znaków zgłoszonych w złej wierze. W ten sposób wyeliminowano więc możliwość jakiejkolwiek legalizacji nieetycznych, i to w stopniu kwalifikowanym, bo nacechowanych złą wiarą, zachowań podmiotów profesjonalnego obrotu gospodarczego. Odesłać w tym miejscu należy do postanowień art 6 bis ust. 3 Konwencji Paryskiej. (...) NSA w niniejszym składzie stoi również na stanowisku, że ustalenie przesłanki zarejestrowania znaku w złej wierze, jako najdalej idącej przesłanki unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, czyni bezprzedmiotowym badanie innych okoliczności, a także poszukiwanie przesłanek egzoneracyjnych, wyłączających możliwość unieważnienia prawa do znaku z uwagi na odpowiedni upływ czasu".

Naganne zachowanie zgłaszającego sporny znak towarowy oraz brak spełnienia ustawowych przesłanek udzielenia prawa ochronnego powinny zostać ocenione z uwzględnieniem aspektu temporalnego odnoszącego się do daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Istotne zatem dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy są okoliczności faktyczne i prawne istniejące w dniu 1 marca 1991 r. (dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego) i towarzyszące samemu zgłoszeniu dokonanemu przez Z. .A. z siedzibą w S.(wówczas jako: D.).

Wnioskodawca oparł wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji spornego znaku na przesłankach wskazanych w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Powyższe zarzuty i wskazana podstawa prawna zakreśliły ramy postępowania spornego przed Urzędem Patentowym, który obowiązany jest z urzędu podejmować wszelkie kroki do dokładnego wyjaśnienia sprawy, gdy znane są mu dowody i okoliczności istotne dla sprawy. Zdaniem Sądu organ w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy prawidłowo ustalił stan faktyczny stanowiący podstawę wydania zaskarżonej decyzji i wbrew zarzutom skarżącego, nie doszło do naruszenia zasad wynikających z art. 7, 8, 77 § 1 i § 4 oraz 80 kpa., które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Urząd uwzględnił i ocenił (nie naruszając zasady swobodnej oceny dowodów), cały materiał dowodowy zebrany w sprawie a z uzasadnienia decyzji wynika, że dał wiarę przedstawionym dowodom, tylko ocenił je odmiennie od skarżącego i w konsekwencji ustalił odmienny stan faktyczny od reprezentowanego przez skarżącego.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 78 § 1 kpa poprzez nieuwzględnienie wniosku skarżącego o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków należy wskazać, że zawnioskowani świadkowie, zgodnie z treścią wniosku, mieliby świadczyć na okoliczność "przysługującego Uprawnionemu pierwszeństwa produkcji cukierków z oznaczeniem "michałki" oraz korzystania z oznaczenia "michałki"". Okoliczność ta nie była sporna, jednakże sama w sobie, jak słusznie zauważył organ, nie mogła determinować przedmiotowego rozstrzygnięcia. Także "pierwszeństwo" używania oznaczenia nie mogło w świetle zaistniałych w sprawie okoliczności czynić postawionego zarzutu zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze niezasadnym.

Nie jest trafnym zarzut, że Urząd Patentowy dopuścił się naruszenia przepisów postępowania bowiem nie stwierdził "nadużycia przez uczestnika postępowania prawa, zgodnie z zasadą venire contra factum propium, za które należy uznać złożenie wniosku o unieważnienie znaku towarowego michałki [...] w sytuacji, gdy uczestnik postępowania wcześniej nie negował prawa wyłącznego skarżącego do znaku "michałki" [...]". Jak wyjaśnił organ wnioskodawca od roku 2002 dysponował decyzją Urzędu Patentowego z dnia 12 lipca 2002 r., wydaną w sprawie między tymi samymi stronami, w której organ stwierdził, że znak MICHAŁKI i znak MICHAŁKI ZAMKOWE nie są do siebie podobne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.

Sąd nie podzielił twierdzenia skarżącego, że Urząd Patentowy "całkowicie zaniechał" rozpatrzenia spornego znaku towarowego w jego całokształcie, gdyż "zdaje się całkowicie ignorować fakt, że sporny znak towarowy został zarejestrowany jako wyraz "michałki" zapisany czarną, pogrubioną i stylizowaną czcionką.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ wyjaśnił charakter oznaczenia "michałki" zapisanego mało charakterystyczną czcionką w kontekście wyrobów cukierniczych. Stwierdził też, że "czcionka ta nie oddziałuje na przeciętego odbiorcę w sposób pozwalający zidentyfikować źródło pochodzenia tych towarów. Jest jedynie sposobem zapisu wyrazu "michałki" i nie może "zatrzeć" znaczenia elementu słownego oraz nadać oznaczeniu postrzeganemu jako całość waloru identyfikacyjnego".

Odnosząc się do dokonanej przez skarżącego interpretacji treści ugody w sprawach zainicjowanych wnioskami S. w S.(Sp.193/93) oraz B. sp. z o. o. z siedzibą w G. (Sp.201/93) o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy należy wskazać, że badanie skuteczności zawartych umów należy do właściwości sądów powszechnych zatem nie może być mowy o jej podważaniu, bądź nie. Tym niemniej prawidłowo dokonana przez organ analiza treści ugody oraz okoliczności związanych z jej zawarciem zaprzecza stanowisku skarżącego, że dokonując zgłoszenia spornego znaku towarowego "działał w uzasadnionym przekonaniu, iż jest on wyłącznie uprawniony do stosowania nazwy "michałki" dla cukierków czekoladowych z nadzieniem arachidowym". Istotnym jest zatem, że organ dokonał prawidłowej oceny okoliczności faktycznych a to z kolei pozwoliło na logiczne wywiedzenie tezy, że działanie skarżącego było działaniem w złej wierze i jako takie stanowi kwalifikowaną postać działania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.

Również wbrew twierdzeniu skarżącego Urząd Patentowy nie przyznawał żadnemu z podmiotów praw wyłącznych do nazwy "michałki" ani nie klasyfikował takich praw jako skuteczniejszych względem pozostałych. Jak wynika z ustaleń organu, nazwą "michałki" skarżący posługiwał się przez wiele lat przed jej zgłoszeniem w celu uzyskania prawa wyłącznego jednakże nie był jedynym podmiotem wykorzystującym ten termin w obrocie. Przed zawarciem ugody z dnia 28 lutego 1994 r., uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy oświadczył. że: "Cukierki o nazwie "Michałki" produkujemy od ponad 30 lat, dlatego też celowym działaniem było wystąpienie o rejestrację znaku odróżniającego wyroby pochodzące z naszych zakładów od towarów pochodzących z innych firm do niedawna produkujących cukierki o tej samej nazwie, lecz gorszej jakości (..,)". Samo używanie tej nazwy odbywało się w szczególnych okolicznościach, gdyż podmioty stosujące tę nazwę podlegały uprzednio Zjednoczeniu Przemysłu Cukierniczego. Zatem podmioty te były zrzeszone w jednej nadzorującej "centrali", a sporna nazwa była stosowania nie dla jakichkolwiek towarów, lecz dla określonego towaru z branży cukierniczej. Organ przytoczył stanowisko skarżącego, który stwierdził, że "W okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej, w czasach istnienia Zjednoczeń branżowych, wiele nazw wyrobów oraz receptur, powstałych w jednym z zakładów-producentów tych wyrobów, musiało uzyskiwać akceptację Zjednoczenia nie tylko na ich produkcję, ale także te Zjednoczenia w oparciu o technologie opracowane w którymś z podległych zakładów, wyznaczały dodatkowe inne zakłady do ich produkcji, jednocześnie wprowadzając (...) normy zużycia surowców (...), a także normy branżowe. Wg wiedzy Uczestnika, taka sytuacja miała nie tylko miejsce w Zjednoczeniu Przemysłu Cukierniczego w odniesieniu do nazwy "michałki", ale także w odniesieniu do nazw: (...)". Skarżący przyznawał więc, że towary z wykorzystaniem nazwy "michałki" były produkowane i pochodziły także od innych firm. Należy zatem zgodzić się z organem, że interpretacja ugody dokonywana przez skarżącego ma na celu doprowadzenie do nieprawdziwego wniosku, że inne podmioty stosujące nazwę "michałki" były w tym zakresie uzależnione od zgody skarżącego, co miałoby przeczyć zarzutowi zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze,

Dla oceny zgłoszenia znaku w złej wierze istotnym natomiast jest, że treść ustaleń i oświadczeń skarżącego w toku prowadzonych postępowań, z których to wynika jego wiedza oraz świadomość skutków przyznania prawa wyłącznego jednemu podmiotowi.

Reasumując w ocenie Sądu Urząd Patentowy wbrew twierdzeniom skarżącego, dokonał wyczerpującego zbadania okoliczności w celu ustalenia prawidłowego stanu faktycznego, ocenianego przez pryzmat zarzutu zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze i opartego na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

Sąd podziela stanowisko Urzędu. że w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego uprawniony miał pełną świadomość, że oprócz niego, także inne podmioty wprowadzały do obrotu wyrób cukierniczy "michałki". Zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego nie miało na celu odróżnianie towarów uprawnionego od towarów innych przedsiębiorców, którzy także stosowali dla wyrobów cukierniczych nazwę "michałki". Uzyskana ochrona mająca charakter prawa wyłącznego miała służyć do oddziaływania na inne podmioty w celu uniemożliwiania im oferowania tego samego typu towarów z wykorzystaniem nazwy "michałki". Skarżący wiedział, że wyraz "michałki" był używany przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego, a nadto miał świadomość, że oznaczeniem tym posługiwały się podmioty z tej samej branży na rynku krajowym, które, podobnie jak uprawniony, podlegały wcześniej wspólnej strukturze nadrzędnej jaką było Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego. Przy czym nazwa wyrobu jak i receptura według której był on produkowany była dla wszystkich producentów identyczna i zalecana do stosowania przez Zjednoczenie.

Zatem obok skarżącego funkcjonowali inni producenci którzy podobnie jak skarżący stosowali oznaczenie dla określonego wyrobu cukierniczego, i których obecność na rynku powinien skarżący respektować nie zamykając drogi poprzez uzyskanie prawa wyłącznego. Ogół informacji jakimi dysponował skarżący w momencie zgłoszenia spornego oznaczenia do ochrony świadczy o tym, że dążył on do uzyskania prawa wyłącznego będąc świadomym określonej praktyki handlowej innych przedsiębiorstw, podlegających Zjednoczeniu Przemysłu Cukierniczego, a dotyczących wykorzystania oznaczenia "michałki" dla określonych towarów jakimi są cukierki czekoladowe z odpowiednim nadzieniem.

Sąd w składzie orzekającym, podzielając i przyjmując za własną argumentację organu, szeroko przytoczoną na wstępie uzasadnienia, uznał za niecelowe powtórne jej przytaczanie.

Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd z urzędu tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, które sąd ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.