Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 84/11
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2011-04-18 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6461 Wynalazki
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 37 ust. 2, art. 38, art. 46 ust. 1 i 2
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Paulina Paczkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi B. GmbH & CO. KG z siedzibą w I., Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgłoszenia wynalazku oddala skargę


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] listopada 2010 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej także jako UP RP), na podstawie art. 243 ust. 4 i art. 245 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej powoływanej jako p.w.p.), po rozpoznaniu wniosku zgłaszającego B. GmbH & CO. KG, [...], N. o ponowne rozpatrzenie sprawy utrzymał w mocy decyzję tego organu umarzającą postępowanie w sprawie zgłoszenia wynalazku pt. Sposób wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu.

Zaskarżona decyzja zapadła w następującym stanie sprawy:

W dniu [...] kwietnia 2009r. B. GmbH & CO. KG, [...], N. (dalej jako: skarżący) złożył do Urzędu Patentowego podanie (wydzielone ze zgłoszenia macierzystego nr [...], [...] z dnia [...] stycznia 2002r.) wnosząc o udzielenie patentu na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu" oraz o przyznanie uprzedniego pierwszeństwa ze zgłoszenia macierzystego z dnia [...] stycznia 2002r., dołączając opis patentowy oraz zastrzeżenia patentowe.

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2009r. Nr [...], na podstawie art. 46 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 i 2 p.w.p. Urząd Patentowy RP stwierdził niedopuszczalność uzupełnień i poprawek rozszerzających pierwotny zakres żądanej ochrony określony zastrzeżeniami patentowymi wprowadzonych do wersji nadesłanej do Urzędu Patentowego jako zgłoszenie wydzielone w dniu [...] kwietnia 2009r. oraz wezwał do ich usunięcia w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia pisma pod rygorem umorzenia postępowania. W uzasadnieniu powyższego postanowienia stwierdzono m.in. że międzynarodowa publikacja zgłoszenia nastąpiła [...] lipca 2003r. W Polsce zgłoszeniu temu o tytule "Dwuwarstwowa tabletka do zastosowania w farmacji zawierająca telmisartan i diuretyk oraz sposób jej wytwarzania" nadano numer [...]. Organ stwierdził, że przedmiotem zgłoszenia macierzystego była, zgodnie z jego tytułem, dwuwarstwowa tabletka do zastosowania w farmacji zawierająca telmisartan i diuretyk oraz sposób jej wytwarzania, natomiast skarżący, bez wezwania Urzędu wydzielił ze zgłoszenia macierzystego wynalazek, który nie był przedmiotem zgłoszenia. Zdaniem organu, ze względu na to, że rozszerzenie zakresu żądanej ochrony nastąpiło po dniu ogłoszenia o zgłoszeniu zatem naruszało przepis art. 37 ust. 2 p.w.p.

Powyższe postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu [...] listopada 2009r. (v. skarga str. 4) z pouczeniem o możliwości jego zaskarżenia w terminie jednego miesiąca od doręczenia. Skarżący nie skorzystał z prawa złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (bezsporne).

Z kolei, pismem z [...] grudnia 2009 r. złożonym tego samego dnia w UP RP, skarżący udzielił odpowiedzi na postanowienie z [...] listopada 2009r. obejmującą wyjaśnienia oraz poprawioną wersję zastrzeżeń patentowych.

Skarżący nie zgodził się ze stanowiskiem organu, że nastąpiło faktyczne rozszerzenie zakresu wynalazku, pomimo formalnego wprowadzenia nowej kategorii zastrzeżenia. Zdaniem strony, sposób będący przedmiotem wydzielonego zgłoszenia został bardziej szczegółowo określony w przykładzie 1 opisu zgłoszenia macierzystego, w którym przedstawiono otrzymywanie bezpostaciowego telmisartanu z zastosowaniem techniki suszenia rozpyłowego, prowadzące do uzyskania bezpostaciowego telmisartanu, przed uzyskaniem dwuwarstwowej tabletki. W ocenie skarżącego, dla specjalisty w dziedzinie jest zatem jasne, że przedmiot wydzielonego zgłoszenia mieści się w zakresie pierwotnego ujawnienia. Strona zaakcentowała, że wprowadzenie nowej kategorii, sposobu, obejmującego otrzymywanie półproduktu, nie spowodowało rozszerzenia zakresu ochrony, gdyż sposób ten był elementem pierwotnego zastrzeżenia 14-etapy a i b.

Decyzją z dnia [...] maja 2010r. Nr [...] organ, działając na podstawie art. 46 ust. 2 p.w.p. umorzył postępowanie w sprawie zgłoszenia wynalazku pt. "Sposób wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu". W uzasadnieniu podał, że zgłaszający nie zastosował się w wyznaczonym terminie do wezwania Urzędu Patentowego z dnia [...] listopada 2009r. Organ wskazał, że nadesłana w grudniu 2009r odpowiedź obejmująca wyjaśnienia oraz poprawioną wersję zastrzeżeń patentowych nie może prowadzić do uwzględnienia wniosku, gdyż przedłożona wersja zastrzeżeń w dalszym ciągu zawiera niedopuszczalne poprawki rozszerzające pierwotny zakres żądanej ochrony. Organ podkreślił, że w zgłoszeniu macierzystym sposób wytwarzania obejmuje ciąg operacji traktowanych łącznie i nierozdzielnie co powoduje, że zastrzeżenie chroni sekwencję wymienionych etapów w całości, a nie poszczególnych etapów jako odrębne rozwiązania. Tymczasem w zgłoszeniu wydzielonym sposób wytwarzania obejmuje dwa pierwsze etapy sposobu wytwarzania dwuwarstwowej tabletki farmaceutycznej zawierającej telmisartan i hydrochlorotiazyd a zatem stanowi wybór dwóch spośród kilkunastu etapów.

W ocenie organu, w zgłoszeniu wydzielonym strona dodała zupełnie nowy wynalazek poprzez sformułowanie zastrzeżenia dotyczącego sposobu wytwarzania produktu pośredniego do otrzymywania dwuwarstwowej tabletki farmaceutycznej zawierającej telmisartan i hydrochlorotiazyd, co stanowi rozszerzenie zakresu ochrony żądanej w zgłoszeniu macierzystym.

Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona przedłożyła nową wersje zastrzeżeń patentowych ze zmienionym zastrzeżeniem 1. Podkreśliła, że kategoria zastrzeżenia "sposób wytwarzania" jest taka sama jak w oryginalnym zgłoszeniu Z oryginalnego pakietu wydzielono etapy sposobu (prowadzące do uzyskania amorficznego telmisartanu). Jako taki, sposób wytwarzania amorficznego telmisartanu, nie stanowi rozszerzenia bo istotny jest tu sposób , który ma miejsce przy wytwarzaniu dwuwarstwowej tabletki. Amorficzny telmisartan, podkreśliła strona, jest jedną z postaci polimorficznych telmisartanu i powstaje w określonych warunkach. "Telmistartan w formie w zasadzie bezpostaciowej" (amorficznej) występuje oryginalnie w zastrzeżeniach sprawy macierzystej.

Po rozpoznaniu powyższego wniosku, opisaną na wstępie niniejszego uzasadnienia, decyzją z dnia [...] listopada 2010 r. Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie.

W uzasadnieniu stwierdzono, że argumentacja podana w wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jak również nowa wersja zastrzeżeń patentowych, załączona przy tym wniosku nie usunęła przeszkód do udzielenia ochrony patentowej na zgłoszone rozwiązanie, ponieważ zgłoszenie nr. [...] zostało dokonane z naruszeniem art. 37 ust. 1 i 2 pwp. Złożone nowe zastrzeżenia patentowe rozszerzają pierwotny zakres żądanej ochrony, co jest niedopuszczalne po dacie ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku. Organ wskazał, że przedmiotami zgłoszenia macierzystego nr [...] są zdefiniowane w zastrzeżeniach niezależnych 1 i 14 rozwiązania: w zastrzeżeniu 1 - dwuwarstwowa tabletka oraz w zastrzeżeniu 14 - sposób wytwarzania dwuwarstwowej tabletki. Tabletka wg zastrzeżenia 1 składa się z pierwszej warstwy zawierającej telmisartan w formie w zasadzie bezpostaciowej w rozpuszczalnej matrycy tabletki i z drugiej warstwy zawierającej diuretyk w szybko rozpadającej się matrycy tabletki. Zastrzeżenia zależne od 2 do 13 mają na celu wskazanie jak wiele cech technicznych występujących równocześnie miało definiować rozwiązanie zgłoszone pierwotnie do ochrony.

Analogicznie sposób wytwarzania tabletki opisany w zastrzeżeniu niezależnym 14 składa się etapów obejmujący ciąg operacji traktowanych łącznie i nierozdzielnie Tak sformułowane zastrzeżenie 14 wraz z zastrzeżeniami zależnymi od 15 do 19 chroni sekwencję wymienionych etapów w całości, a nie poszczególne etapy, jako odrębne rozwiązania. Tym czasem w zgłoszeniu wydzielonym w nowej wersji zastrzeżeń ze zmienionym zastrzeżeniem 1 dołączonej do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jako przedmiot żądanej ochrony zdefiniowano: "Sposób wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu obejmujący a) wytworzenie wodnego roztworu zawierającego telmisartan i co najmniej jeden środek zasadowy, b) suszenie rozpyłowe tego wodnego roztworu i wytworzenie wysuszonego rozpyłowo granulatu, znamienny tym że stosuje się go w sposobie wytwarzania dwuwarstwowej tabletki obejmującym c) mieszanie wysuwnego rozpyłowo granulatu z rozpuszczonym w wodzie rozcieńczalnikiem i otrzymanie przedmieszki ..itp" dalsze etapy oznaczone literami d) do j) prowadzą do otrzymania dwuwarstwowej tabletki. Zdaniem organu, tak sformułowany zakres ochrony posiada oprócz niedopuszczalnego rozszerzenia wiele nieprawidłowości. Nie jest precyzyjnie określona kategoria zastrzeżenia 1 nie wiadomo czy zastrzeganą kategorią jest sposób wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu czy też kategorią jest zastosowanie zasadniczo amorficznego telmisartanu do wytwarzania dwuwarstwowej tabletki. Pozostałe zastrzeżenia zależne: 2 do 13 podają wiele cech technicznych występujących kolejno po sobie, aby otrzymać wysuszony rozpyłowo granulat telmisartanu, który następnie w trakcie dodatkowych etapów stanowi pierwszą warstwę dwuwarstwowej tabletki, i są odniesione do części przedznamiennej zastrzeżenia niezależnego 1.

W przykładzie 1 będącym poparciem doświadczalnym żądanej ochrony zawartej w zastrzeżeniach brak jest danych doświadczalnych dokumentujących otrzymanie zasadniczo amorficznego telmisartanu. Zdaniem Urzędu Patentowego RP Zgłaszający w dacie zgłoszenia otrzymał bliżej nieokreślony granulat telmisartanu suszony rozpyłowo. Nowa wersja zastrzeżeń ze zmienionym zastrzeżeniem 1 dołączona do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stanowi nieuzasadnione rozszerzenie zakresu ochrony, o jaki ubiegał się Zgłaszający w zgłoszeniu macierzystym poprzez eliminację z pierwotnie ujawnionego procesu kilku kolejnych, kluczowych etapów o charakterze technicznym. Zmieniony został także przedmiot zgłoszenia z dwuwarstwowej tabletki i sposobu wytwarzania tej tabletki na sposób wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu bądź zastosowanie sposobu wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu do sposobu wytwarzania dwuwarstwowej tabletki. Przedmiotem wydzielonego zgłoszenia stał się obecnie sposób wytwarzania substancji czynnej stosowanej w licznych preparatach farmaceutycznych, podczas gdy zgłoszenie macierzyste ubiegało się o ochronę na końcowy specyficzny produkt rynkowy, jakim jest dwuwarstwowa tabletka otrzymana w ściśle określony sposób. Wprowadzone w zgłoszeniu wydzielonym zupełnie nowe zastrzeżenia skutkują, zatem zwiększeniem liczby rozwiązań objętych ochrona patentową w odniesieniu do zgłoszenia pierwotnego. Zgłaszający zażądał, bowiem ochrony patentowej na dodatkowe rozwiązanie, którego to rozwiązania nie zawierała wersja pierwotna zastrzeżeń.

Zmiany takie wprowadzające nową kategorię wynalazku, należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 37 ust. 2 pwp.

"..nie jest dopuszczalne rozszerzenie pierwotnego zakresu żądanej ochrony, określonego zastrzeżeniami patentowymi po ogłoszeniu o zgłoszeniu, chociażby wprowadzone uzupełnienia i poprawki miały poparcie w pierwotne] wersji opisu wynalazku. Pod pojęciem rozszerzenia zakresu ochrony należy rozumieć takie zmiany zastrzeżeń patentowych, które skutkowałyby zwiększeniem liczby rozwiązań objętych ochroną patentową". Podana powyżej wykładnia art. 37 ust. 2 podana jest w Poradniku wynalazcy wyd. II uzupełnione UPRP Warszawa 2009 na str. 74.

Organ wskazał, że celem wprowadzenia w polskich przepisach art.37 ust.2 pwp było zapewnieniem pewności obrotu gospodarczego przedsiębiorcom funkcjonującym na rynku. Opublikowane zgłoszenie patentowe udostępnione do wiadomości publicznej ma w myśl przepisów definiować najszerszy zakres ochrony, o jaki będzie ubiegał się Zgłaszający w trakcie postępowania uzyskania patentu na podstawie konkretnego zgłoszenia. Podmioty działające na rynku mają prawo oczekiwać, ze stan prawny ochrony określonych produktów w toku postępowania mającego na celu uzyskanie ochrony patentowej nie zostanie zmieniony. W przeciwnym razie zasada pewności obrotu gospodarczego zostaje podważona i osoby działające w dobrej wierze i w zaufaniu do obowiązującego prawa narażone mogą być na ponoszenie negatywnych skutków finansowych.

Dodanie zupełnie nowego wynalazku, którego dopuszczono się w zgłoszeniu wydzielonym nr. [...] poprzez sformułowanie zastrzeżenia dotyczącego sposobu wytwarzania produktu pośredniego bądź jego zastosowania do otrzymywania dwuwarstwowej tabletki farmaceutycznej zawierającej telmisartan i hydrochlorotiazyd, stanowi rozszerzenie zakresu żądanej ochrony w sprawie macierzystej.

Nie zgadzając się z powyższą decyzją, B. GmbH & CO. KG, [...], N. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zakwestionowanej decyzji zarzucono:

1) naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 243 ust. 4 pwp w zw. z art. 46 ust. 2 pwp polegające na błędnym uznaniu, iż Skarżący nie wykonał postanowienia Urzędu Patentowego z dnia 3 listopada 2009 roku, w sytuacji, gdy w dniu [...] grudnia 2009 roku została złożona merytoryczna odpowiedź Skarżącego do Urzędu Patentowego wraz ze zmienionymi zastrzeżeniami patentowymi;

2) naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 37 pwp polegające na błędnym uznaniu, iż zgłoszenie wydzielone stanowi rozszerzenie pierwotnie żądanego zakresu ochrony w sprawie [...], skoro dotyczy jedynie dwóch etapów sposobu wytwarzania amorficznego telmisartanu wybranych spośród pozostałych etapów sposobu wytwarzania tabletki i samej tabletki, na które udzielony został patent [...], w sytuacji gdy z samej natury rzeczy wybranie dwóch elementów ze zbioru innych wskazuje na ograniczający i różny od poprzedniego charakter dokonanego zgłoszenia wydzielonego;

3) naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 39 pwp polegające na jego niezastosowaniu w niniejszej sprawie w sytuacji, gdy zostały spełnione przesłanki umożliwiające dokonanie zgłoszenia wydzielonego;

4) naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy poprzez naruszenie art. 7 kpa, 77 kpa i 107 § 3 kpa polegające na pominięciu i niewyjaśnieniu istotnych okoliczności sprawy mających wpływ na jej rozstrzygnięcie, braku odniesienia się do wyjaśnień złożonych przez Skarżącego w toku postępowania, braku rozpoznania istoty sprawy na skutek nie odniesienia się w uzasadnieniu decyzji do całości żądania wskazanego w piśmie Skarżącego z dnia [...] grudnia 2009 wraz z zastrzeżeniami patentowymi złożonymi w odpowiedzi na postanowienie UP z dnia [...] listopada 2009 roku

Strona wniosła o uchylenie w całości decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2010 oraz poprzedzającej jej decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2010 roku, umarzającej postępowanie w sprawie zgłoszenia wynalazku "Sposób wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu" oraz o zasądzenie na rzecz Skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu skargi wskazano, że Urząd Patentowy wadliwie uznał, iż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż Skarżący nie ustosunkował się w terminie do postanowienia z dnia [...] listopada 2009 roku, więc postępowanie należało umorzyć. Podkreślono, że jako podstawę prawną wydania decyzji Urząd Patentowy błędnie wskazał art. 243 ust. 4 pwp, który stanowi, że jeżeli została wydana decyzja o umorzeniu postępowania na skutek uchybienia terminu do dokonania określonej czynności, może ona zostać uchylona, jeżeli strona złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy i jednocześnie dokona czynności, dla której termin został wyznaczony.

W niniejszej sprawie stan faktyczny nie odpowiadał hipotezie wskazanej wyżej normy, co uzasadniało brak możliwości zastosowania przepisu art. 243 ust. 4 pwp jako podstawy wydania zaskarżonej decyzji.

Skarżący podkreślił, iż w dniu [...] listopada 2009 roku otrzymał postanowienie Urzędu Patentowego z dnia [...] listopada 2009 roku wzywające do usunięcia uzupełnień i poprawek w zastrzeżeniach patentowych zgłoszenia wynalazku pt. "Sposób wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu" które, w ocenie Urzędu Patentowego, były niedopuszczalne. Zastosowanie się do powyższego postanowienia miało nastąpić, zgodnie z pouczeniem, w terminie dwóch miesięcy od daty jego doręczenia, czyli do dnia [...] stycznia 2010 roku. Odpowiedź na postanowienie z dnia [...] listopada 2009 roku, wraz z nową wersją zastrzeżeń patentowych zgłoszonego wynalazku została złożona w Urzędzie Patentowym w dniu [...] grudnia 2009 roku, a zatem jeszcze przed upływem wyznaczonego przez Urząd terminu.

W związku z powyższym, zdaniem strony nie polega na prawdzie stwierdzenie organu, że Skarżący uchybił terminowi i nie ustosunkował się do wydanego przez Urząd Patentowy postanowienia z dnia [...] listopada 2010 roku, co potwierdza brak możliwości umorzenia postępowania w niniejszej sprawie oraz wskazania jako podstawy prawej decyzji art. 243 ust. 4 pwp, co już winno skutkować jej uchyleniem.

Nieprawdą jest również twierdzenie Urzędu Patentowego, iż Skarżący nie zastosował się w wyznaczonym terminie do postanowienia z dnia [...] listopada 2009 roku. Odpowiedź na wskazane postanowienie została złożona w dniu [...] grudnia 2009 roku. Odpowiedź na postanowienie obejmowała pismo przewodnie wyjaśniające charakter dokonanych zmian oraz nową, zmienioną wersję zastrzeżeń patentowych wynalazku "Sposób wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu". Odpowiedź Skarżącego została dokonana, w jego ocenie, prawidłowo. Urząd Patentowy bowiem, wbrew art. 46 ust. 2 pwp, który był podstawą wydania postanowienia z dnia [...] listopada 2009 roku, nie określił ani w petitum postanowienia ani w jego uzasadnieniu dokładnie zakresu żądanych poprawek. Lakoniczne stwierdzenie, że UP wzywa do usunięcia uzupełnień i poprawek, które w jego ocenie rozszerzają zakres pierwotnie żądanej ochrony bez wskazywania dokładnego zakresu żądanych zmian spowodował przerzucenie ciężaru interpretacji żądania Urzędu Patentowego na Zgłaszającego, który w najlepszej wierze wykonał to postanowienie w sposób, który uznał za prawidłowy i w jego ocenie, spełniający wymogi postawione w postanowieniu. Ponadto, w postanowieniu tym Urząd Patentowy, wbrew dyspozycji art. 46 ust. 1 i 2 pwp nie wskazał z jakich powodów żąda dokonania zmian w zastrzeżeniach patentowych i dlaczego jest to konieczne dla zrozumienia wynalazku lub ewentualnie z jakich innych względów tych poprawek Zgłaszający jest zobowiązany dokonać. Stwierdzenie jedynie, że zgłoszenie wydzielone ze zgłoszenia [...] stanowi niedopuszczalne rozszerzenie pierwotnego zakresu ochrony określonej zastrzeżeniami - bez wskazania, w jakim zakresie i bez jakiegokolwiek uzasadnienia w tym przedmiocie, stanowi naruszenie art. 46 ust. 1 i 2 pwp w zw. z art. 243 ust. 4 pwp. Strona postępowania administracyjnego nie może bowiem ponosić ujemnych skutków zaniedbań poczynionych przez organ administracji i braku określoności żądań kierowanych do strony postępowania. Strona postępowania administracyjnego ma prawo oczekiwać od organu administracji jasnego i konkretnego stanowiska w sprawie jej żądania. Brak jasno określonego żądania powoduje konieczność jego interpretacji przez stronę. W takiej sytuacji jednakże, gdy strona wykona żądanie organu, lecz, w ocenie organu administracji, nie całkiem precyzyjnie, to organ powinien wezwać ją jeszcze raz do dokonania konkretnie określonych czynności a nie umarzać postępowanie i uchylać się w ten sposób od merytorycznego rozpoznania istoty sprawy.

W niniejszej sprawie jednak, Urząd Patentowy umarzając postępowanie bez żadnej ku temu podstawy prawnej, uchylił się od rozstrzygnięcia kwestii, czy wynalazek opisany w zgłoszeniu wydzielonym posiada czy też nie posiada wymaganą zdolność patentową. Takie bowiem było żądanie Skarżącego i spełnił on wszystkie wymogi, aby Urząd Patentowy wydał decyzję merytoryczną w kwestii jego żądania. Brak jednak decyzji merytorycznej Urzędu Patentowego a wydanie decyzji o umorzeniu postępowania bez żadnej podstawy prawnej stanowi naruszenie art. 7, 77 kpa oraz naruszenie zasady umacniania zaufania obywateli do organów administracji wyrażonej w art. 8 kpa. Urząd Patentowy powinien wyjaśnić Skarżącemu w uzasadnieniu decyzji motywy jakimi kierował się wydając zaskarżoną decyzję oraz dlaczego uznał argumenty przedstawione przez Skarżącego za nieuzasadnione, czego w zaskarżonej decyzji brak, a co stanowi naruszenie art. 107 § 3 kpa.

Z powyższych zatem przyczyn zdaniem skarżącego decyzja Urzędu Patentowego z dnia [...] listopada 2010 roku winna zostać w całości uchylona.

Poza powyższym, skarżący podkreślił, iż Urząd Patentowy błędnie zastosował art. 37 pwp uznając w sposób nieuprawniony, że wymienione w tym przepisie poprawki są rozszerzające w zgłoszeniu wydzielonym.

W oryginalnym zgłoszeniu, w dwóch kategoriach wynalazku - tabletka dwuwarstwowa i sposób wytwarzania tabletki dwuwarstwowej mamy do czynienia, między innymi, z amorficznym telmisartanem.

Sposób wytwarzania telmisartanu był pośrednio ujawniony w oryginalnym zgłoszeniu a sam telmisartan też został odpowiednio opisany zarówno w oryginalnych zastrzeżeniach patentowych nr 1, 9,12 i 14, jak i w opisie wynalazku na stronach 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,12,13,14,15,17,18,19, 21, 23 (w załączeniu do skargi, dla porównania, oryginalny tekst zgłoszenia wynalazku [...]).

Sposób wytwarzania telmisartanu w zgłoszeniu wydzielonym nie został dodany a nawet - patrz, wersja zastrzeżeń patentowych z dnia [...] lipca 2010, przesłana do UP w załączeniu do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - zastrzeżono, że ten sposób stosuje się w sposobie wytwarzania, właśnie, dwuwarstwowej tabletki według wynalazku. Nie jest tu w żadnym stopniu mylące stwierdzenie, a w zasadzie podkreślenie, że sposób dotyczy wytwarzania tabletki a zamiarem Zgłaszającego było sprecyzowanie korzystnych etapów tego sposobu. Logiczne się wydaje, że wybranie, wyselekcjonowanie, wydzielenie dwóch etapów nie stanowi w efekcie rozszerzenia sposobu. Wytworzenie amorficznego telmisartanu metodą suszenia rozpyłowego w trakcie wytwarzania tabletki dwuwarstwowej stanowi jedynie fragment technologicznego sposobu wytwarzania dwuwarstwowych tabletek i jest osobnym etapem całego sposobu, ale niezwykle istotnym dla Zgłaszającego. Skoro oryginalnie były zastrzegane dwie kategorie wynalazku - możliwe więc było nawet ich ewentualne rozdzielenie - tabletki i sposobu jej wytwarzania. Tym bardziej powinno być więc możliwe wydzielenie dwóch etapów tego sposobu wytwarzania dwuwarstwowej tabletki - etapów prowadzących do uzyskania samego granulatu amorficznego telmisartanu, jako takiego.

Urząd Patentowy, w opinii Skarżącego, nie uzasadnił właściwie swojego stanowiska a jedynie stwierdził, że poprawki są niedopuszczalne. W postanowieniu z dnia [...] listopada 2009 stwierdzono bardzo ogólnie, że Urząd WZYWA do usunięcia - w swojej opinii - rozszerzających pierwotny zakres żądanej ochrony określony zastrzeżeniami patentowymi zgłoszenia wydzielonego. Nie wskazano jednak wcale co jest rozszerzone, jakie cechy techniczne, co konkretnie należy, w opinii Eksperta, usunąć z zastrzeżeń tego wydzielonego zgłoszenia patentowego. Zgłaszający złożył odpowiedź i zastrzeżenia zmienione tak jak zrozumiał ogólne zarzuty. W decyzji z [...] maja 2010, wydanej bezpośrednio po odpowiedzi Skarżącego, Urząd podkreślił już w pierwszym zdaniu, na początku uzasadnienia, że Skarżący rzekomo 'nie zastosował się w wyznaczonym terminie do wezwania UP z dnia [...] listopada 2009'. Jeśli Urząd uznał, że Skarżący powinien jeszcze dokonać dodatkowych poprawek bo te dokonane nie spełniają jego oczekiwań, to nie powinien w tej sytuacji umarzać postępowania a wyjaśnić dokładniej, czego konkretnie oczekuje. Powtarzanie w decyzji Urzędu wielokrotnie tych samych stwierdzeń nie stanowi wyjaśnienia istoty zagadnienia. Mimo, że objętość kolejnej decyzji, z dnia [...] listopada 2010 roku, to kilka stron ciasnego tekstu, to w jej uzasadnieniu nie wyjaśniono jednak wcale, dlaczego zakres zgłoszenia wydzielonego ma być rozszerzający i dlaczego, tak faktycznie, w zgłoszeniu wydzielonym wszystkie poprawki są, w opinii Eksperta, rozszerzające z założenia, skoro data ogłoszenia zgłoszeniu wydzielonym była znacznie wcześniejsza niż data dokonania samego zgłoszenia wydzielonego, mimo, że pierwsze postanowienie w sprawie ma datę późniejszą o 4 lata. Rozpatrywane zgłoszenie wydzielone dokonane zostało z inicjatywy Skarżącego, ale nie zmienia to faktu, że takie wydzielenie jest zgodne z przepisami prawa patentowego, a - zgodnie z art. 39 pwp - jest to osobne zgłoszenie patentowe należy je rozpatrywać jak każde osobne zgłoszenie wynalazku a nie jako poprawiane zgłoszenie macierzyste. Ono nie zastępuje patentu udzielonego na wynalazek.

Takie rozumienie zgłoszenia wydzielonego jest stosowane zgodnie z ogólną koncepcją zgłoszenia wydzielonego na całym świecie. Konceptualne ograniczenie jest uzasadnione tym, że wydzielone zgłoszenie ma stanowić pewną część "wydzieloną" ze zgłoszenia macierzystego, obejmującego opis i zastrzeżenia.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Zdaniem organu nie jest uprawniony zarzut naruszenia art. 243 ust. 4 p.w.p. gdyż Skarżący nie wykonał w terminie określonej czynności. W postanowieniu z dnia [...] listopada 2009 r. Urząd Patentowy RP stwierdził, że w zgłoszeniu wydzielonym dokonano niedopuszczalnych uzupełnień i poprawek rozszerzających pierwotny zakres żądanej ochrony. Zdaniem Urzędu Patentowego skarżący wygenerował nowy wynalazek nieobjęty zakresem ochrony żądanym w sprawie macierzystej, który musi być w całości odrzucony.

Skarżący nie wykorzystał środka odwoławczego wskazanego przez Urząd o złożeniu w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia postanowienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli się z nim nie zgadzał.

Skarżący nie zastosował się więc w wyznaczonym terminie do postanowienia z dnia [...].11.2009r., ponieważ nie wycofał zastrzeżeń dotyczących nowego wynalazku. W związku, z czym postanowienie uprawomocniło się i UPRP miał pełne prawo do wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydzielonej [...].

Organ zaakcentował, że dpowiedź Skarżącego była napisana w terminie, ale nie zwracał on uwagi na fakt, że zgłoszenie wydzielone nie może być przez Urząd Patentowy RP zaakceptowane, ponieważ dotyczyło nowego wynalazku zawierającego nową kategorię to jest sposób wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu.

Zdaniem organu nie został również naruszony art. 243 ust. 4 w zw. z art. 46 ust. 2, ponieważ w postanowieniu z dnia [...] listopada 2009r. Urząd Patentowy RP wyraźnie wskazał Zgłaszającemu: że rozszerzył on zakres żądanej ochrony o wynalazek, który nie był przedmiotem zgłoszenia macierzystego oraz zmienił zastrzeżenia patentowe w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony i że taka zmiana może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu a zatem w dacie zgłoszenia wydzielonego zmiana taka była niemożliwa.

Urząd Patentowy RP nie mógł określić w postanowieniu z dnia [...] listopada 2009r. zakresu żądanych poprawek, których domaga się Skarżący, ponieważ organ wyraźnie wskazał na podstawie przepisów i ich interpretacji, że cały żądany zakres ochrony zapisany w zastrzeżeniach zgłoszenia wydzielonego jest niemożliwy do zaakceptowania, ponieważ dotyczy nowego wynalazku (niedopuszczalne rozszerzenie ochrony) i został złożony po dacie ogłoszenia o zgłoszeniu.

Zdaniem organu, skarżący otrzymał od Urzędu Patentowego jasne i konkretne stanowisko w sprawie jego żądania.

Zdaniem organu badanie zdolności patentowej zgłoszenia, które zostało wygenerowane z naruszeniem prawa, na tym etapie postępowania było zbędne.

Z powyższych przyczyn zarzuty Skarżącego dotyczące zastosowania art. 243 ust. 4 w zw. z art. 46 ust. 2 są całkowicie nietrafne.

Zdaniem organu, nie został również naruszony art. 37 ust. 1 i 2 p.w.p. ponieważ w swojej decyzji z dnia [...] maja 2010 r. umarzającej postępowanie z dnia Urząd Patentowy wskazał, że zgłoszenie macierzyste oznaczone nr [...] dotyczyło dwóch kategorii rozwiązań: 1) dwuwarstwowej tabletki zawierającej telmisartan i hydrochłorotiazyd oraz 2) sposobu wytwarzania takiej tabletki obejmującej kilkanaście etapów wytwarzania. Na zgłoszenie to, Urząd Patentowy RP udzielił patentu. Zgłaszający składając zgłoszenie wydzielone nr [...] rozszerzył zakres żądanej ochrony o wynalazek, który nie był przedmiotem zgłoszenia macierzystego, a mianowicie o sposób wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu. Przedmiotem wydzielonego zgłoszenia stał się obecnie sposób wytwarzania substancji czynnej stosowanej w licznych preparatach farmaceutycznych, podczas gdy zgłoszenie macierzyste ubiegało się o ochronę na końcowy specyficzny produkt rynkowy, jakim jest dwuwarstwowa tabletka otrzymana w ściśle określony sposób. Wprowadzone w zgłoszeniu wydzielonym zupełnie nowe zastrzeżenia skutkują zatem zwiększeniem liczby rozwiązań objętych ochroną patentową w odniesieniu do zgłoszenia pierwotnego. Zgłaszający zażądał, bowiem ochrony patentowej na dodatkowe rozwiązanie, którego to rozwiązania nie zawierała wersja pierwotna zastrzeżeń.

Zmiany takie wprowadzające nową kategorię wynalazku, należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 37 ust. 1 i 2 Pwp.

Ponadto w zgłoszeniu wydzielonym nr [...] w nowej wersji zastrzeżeń ze zmienionym zastrzeżeniem 1 dołączonej do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonym w dniu [...].07.2010 r. (poz. akt. [...]) jako przedmiot żądanej ochrony zdefiniowano: "Sposób wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu obejmujący a) wytworzenie wodnego roztworu zawierającego telmisartan i co najmniej jeden środek zasadowy, b) suszenie rozpylowe tego wodnego roztworu i wytworzenie wysuszonego rozpylowo granulatu, znamienny tym że stosuje się go w sposobie wytwarzania dwuwarstwowej tabletki obejmującym c) mieszanie wysuwnego rozpylowo granulatu z rozpuszczonym w wodzie rozcieńczalnikiem otrzymanie przedmieszki ..itp" dalsze etapy oznaczone literami d) do j) prowadzą do otrzymania dwuwarstwowej tabletki. Tak sformułowany zakres ochrony posiada oprócz niedopuszczalnego rozszerzenia, wiele nieprawidłowości. Nie jest precyzyjnie określona kategoria zastrzeżenia 1 nie wiadomo czy zastrzeganą kategorią jest sposób wytwarzania zasadniczo amorficznego telmisartanu czy też kategorią jest zastosowanie zasadniczo amorficznego telmisartanu do wytwarzania dwuwarstwowej tabletki. Pozostałe zastrzeżenia zależne: 2 do 13 podają wiele cech technicznych występujących kolejno po sobie, aby otrzymać wysuszony rozpylowo granulat telmisartanu, który następnie w trakcie dodatkowych etapów stanowi pierwszą warstwę dwuwarstwowej tabletki, i są odniesione do części przedznamiennej zastrzeżenia niezależnego 1. W przykładzie 1 będącym poparciem doświadczalnym żądanej ochrony zawartej w zastrzeżeniach brak jest danych doświadczalnych dokumentujących otrzymanie zasadniczo amorficznego telmisartanu. Zdaniem Urzędu Patentowego RP Zgłaszający w dacie zgłoszenia otrzymał bliżej nieokreślony granulat telmisartanu suszony rozpylowo.

Skarżący uważa, że "sposób wytwarzania telmisartanu był pośrednio ujawniony w oryginalnym zgłoszeniu sam telmisartan też został odpowiednio opisany zarówno w oryginalnych zastrzeżeniach patentowych nr 1, 9, 12 i 14 jak i w opisie wynalazku na stronach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. 21, 23 (w załączeniu do skargi, dla porównania, oryginalny tekst zgłoszenia wynalazku [...]) (str.7w.3-7 skargi) Urząd Patentowy RP przeprowadził analizę wymienionych numerów zastrzeżeń wersji pierwotnej oraz wskazanych przez Skarżącego stron opisu, a mianowicie: Zastrzeżenia - 1 "telmisartan w formie w zasadzie bezpostaciowej", 9 "wysuszony rozpylowo granulat telmisartanu", zależne 12 i 14 "telmisartan" (nie wiadomo jaki, najprawdopodobniej przeliczony na formę wolnego kwasu);

Opis - str. 1, 6 - "telmisartan w formie wolnego kwasu"; str. 2, 17, "telmisartan krystaliczny w dwóch formach polimorficznych o różnych temperaturach topnienia, bądź formy polimorficzne A i B"; str. 2, 3, 4, 5, 8, 12 "telmisartan" (nie wiadomo w jakiej postaci); str. 6, 7 "telmisartan w zasadzie bezpostaciowej formie"; str.13 "wodny roztwór telmisartanu" (nie wiadomo jakiej postaci); str.14 "wodny alkaliczny roztwór telmisartanu" (nic wiadomo jakiej postaci); str.15 "telmisartanu po wysuszeniu rozpyłowym" (nie wiadomo jakiej postaci); str.19 "osuszony rozpyłowo granulat telmisartanu" (nie wiadomo jakiej postaci); str.18, 21, "wysuszony rozpyłowo granulat bezpostaciowego telmisartanu, osuszony granulat telmisartanu składający się ze składników (02) do (06) tj. telmisartanu osuszonego granulatu wodorotlenku sodu, poliwidon, meglumina i oczyszczona woda"); str.23 "warstwa telmisartanu w dwuwarstwowej tabletce składającą się z: telmisartanu (bliżej nie określony, nie wiadomo czy w postaci wolnego kwasu mieszaniny polimorfów A i B czy suszony rozpyłowo granulat telmisartanu) wodorotlenek sodu, poliwidon, meglumina, oczyszczona woda, sorbitol, stearynian magnezu" Z podanego wyżej zestawienia wyraźnie widać, zdaniem organu,że sposób otrzymywania zasadniczo amorficznego telmisartanu nie jest poparty przykładem otrzymywania oraz brak jest jego jednoznacznej identyfikacji poprzez dane fizykochemiczne, a więc w dacie zgłoszenia zasadniczo amorficzna postać telmisartanu nie była ujawniona.

Skarżący uważa, że "amorficzny telmisartan jest jedną z postaci polimorficznych telmisartanu i powstaje w określonych warunkach " (patrz wniosek o ponowne rozpatrzenie poz. akt. [...] str. 2 w. 11-12. "Telmisartan w formie w zasadzie bezpostaciowej" (amorficznej) - dodatek (amorficzny) dopisany jest przez Skarżącego to te same postacie. Takie przekonanie Skarżącego świadczy o tym, że nie zdaje sobie sprawy, jaki produkt chce otrzymać żądanym sposobem.

Postacie polimorficzne i postacie amorficzne charakteryzują się różną budową. "Ciała stałe tworzą kryształy o określonych postaciach geometrycznych, charakterystycznych dla poszczególnych substancji. Ta sama substancja chemiczna w różnych warunkach może tworzyć różne rodzaje kryształów (np. chlorek sodowy tworzy kryształy w postaci sześcianów lub ośmiościanów). Występowanie substancji chemicznych w różnych postaciach krystalicznych nazywa się polimorfizmem" "Nie wszystkie ciała stałe mają postać krystaliczną. Niektóre substancje nie mają uporządkowanego stanu krystalicznego. Substancje te są nazywane amorficznymi ciałami stałymi" np. woski, szkło, tworzywa sztuczne i inne. Podane powyżej definicje zawarte są np. w podręczniku pod tytułem "Chemia podstawy i zastosowania" autorstwa M.J. Sieńko i R.A.Piane, WNT Warszawa, 1999 str. 227 i jasno z nich wynika, że polimorfy mają budowę krystaliczną natomiast ciała amorficzne nie mają uporządkowanej budowy krystalicznej, a więc ciało stałe nie może mieć jednocześnie budowy krystalicznej i amorficznej.

W zgłoszeniu oryginalnym nie było żadnej informacji dotyczącej postaci amorficznej telmisartanu oraz sposobu jego otrzymywania, to nie był problem techniczny, jaki rozwiązywałoby zgłoszenie wydzielone. Problemem technicznym w zgłoszeniu pierwotnym była dwuwarstwowa skuteczniejsza tabletka oraz sposób jej otrzymywania.

Skarżący wygenerował nowy wynalazek, co wykraczało poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia.

U podstaw art. 37 leży wyraźnie intencja, aby Zgłaszającemu uniemożliwić polepszenie jego sytuacji poprzez dodanie nieujawnionej w pierwotnym zgłoszeniu istoty rozwiązania. Dawałoby to mu nienależną przewagę i mogłoby pogarszać stan bezpieczeństwa prawnego osób trzecich, wynikający z zawartości zgłoszenia pierwotnego.

Zdaniem Urzędu Patentowego RP stan faktyczny sprawy nie świadczy o tym, aby organ naruszył art. 37ust. 1 i 2 ustawy Pwp.

W ocenie organu, nie został również naruszony art. 39 p.w.p., ponieważ nie zostały spełnione przesłanki umożliwiające dokonanie zgłoszenia wydzielonego. Z kolei respektując wymogi zawarte w art. 7 k.p.a. przeprowadzono wnikliwą analizę trzech wersji zastrzeżeń to jest: zastrzeżeń złożonych wraz z podaniem o udzielenie patentu na zgłoszenie wydzielone ze zgłoszenia [...] (poz. akt. [...]), zastrzeżeń patentowych zmienionych (poz. akt. [...]) złożonych wraz z pismem z dnia [...] grudnia 2009 r. (zdaniem UPRP identyczne jak poprzednia wersja) oraz wersję zastrzeżeń nadesłaną przy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (poz. akt. [...]) z dnia [...] lipca 2010 r. porównując je z wersją pierwotną zastrzeżeń i opisu złożonych w dacie zgłoszenia.

W świetle powyższego Urząd Patentowy RP nie zgodził się z zarzutami braku wszechstronnej i dokładnej analizy zgromadzonego materiału, nieobiektywną ocenę materiału nadesłanego przez Skarżącego i co za tym idzie naruszenia przepisu art. 77 § 1 Kpa.

Za nieuzasadniony również uznał zarzut naruszenia art. 8 Kpa. Opublikowane zgłoszenie patentowe udostępnione do wiadomości publicznej ma w myśl przepisów definiować najszerszy zakres ochrony, o jaki będzie ubiegał się Zgłaszający w trakcie postępowania uzyskania patentu na podstawie konkretnego zgłoszenia. Podmioty działające na rynku mają prawo oczekiwać, że stan prawny ochrony określonych produktów w toku postępowania mającego na celu uzyskanie ochrony patentowej nie zostanie zmieniony. W przeciwnym razie zasada pewności obrotu gospodarczego zostaje podważona i osoby działające w dobrej wierze i w zaufaniu do obowiązującego prawa narażone mogą być na ponoszenie negatywnych skutków finansowych. Skarżący rozszerzył zakres żądanej ochrony o nowy wynalazek, a więc Urząd Patentowy RP akceptując taką sytuację podważyłby zasadę pewności obrotu gospodarczego i naruszyłby art. 8 Kpa. W ocenie organu, nie naruszono także art. 107 § 3 Kpa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

W tej sprawie zgłaszający złożył zgłoszenie wydzielone bez wezwania Urzędu Patentowego z zachowaniem daty zgłoszenia pierwotnego. Wprowadził jednak w tym zgłoszeniu niedopuszczalne poprawki a mianowicie, zdaniem organu, zmienił zastrzeżenie patentowe w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony z naruszeniem art. 37 ust. 2 pwp.

Należy w tym miejscu podkreślić, że przepis art. 38 pwp dotyczy reguł postępowania przy ubieganiu się o ochronę wynalazku, nie dotyczy więc ustawowych warunków wymaganych do udzielenia patentu na wynalazek.

Organ słusznie więc wezwał zgłaszającego postanowieniem z dnia 3 listopada 2009 r. do usunięcia stwierdzonych niedopuszczalnych poprawek i uzupełnień.

Takie działanie Urzędu miało umocowanie w treści art. 46 ust. 2 pwp.

Poczynając od nowelizacji ustawy pwp dokonanej ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 1366, poz. 958) wezwanie zgłaszającego, o jakim mowa w art. 46 ust. 1 pwp ma formę postanowienia. Oznacza to m.in. również, że na takie postanowienie przysługuje zgłaszającemu zażalenie, które powinno być potraktowane jako wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W niniejszej sprawie postanowienie z dnia [...] listopada 2009 r. w którym Urząd Patentowy stwierdził niedopuszczalność uzupełnień i poprawek rozszerzających, zdaniem organu, pierwotny zakres żądanej ochrony określony zastrzeżeniami patentowymi wprowadzonymi do wersji nadesłanej jako zgłoszenie wydzielone w [...] kwietnia 2009 r. zostało doręczone zgłaszającemu w dniu [...] listopada 2009 r. (vide skarga k.4 do WSA).

W tym postanowieniu zakreślono stronie 2-miesięczny termin do usunięcia uzupełnień i poprawek rozszerzających pierwotny zakres ochrony.

Jak już wskazano, postanowienie wydane na podstawie art. 46 ust. 1 pwp było zaskarżalne wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 1-mca od jego otrzymania przez zgłaszającego, o czym strona została prawidłowo pouczona przez organ.

Zatem termin do złożenia wzmiankowanego wniosku upłynął dla strony z dniem [...] grudnia 2009 r. W tym terminie skarżący mógł zająć odmienne niż organ stanowisko w kwestii sugerowanych poprawek, czy też zakwestionować poprawność (zasadność) tego postanowienia. Jednakże w tej sprawie strona nie skorzystała z prawa złożenia przedmiotowego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a więc stwierdzenie UP RP, że ww. postanowienie z [...] listopada 2009 r. uprawomocniło się jest zasadne.

Pismo z dnia [...] grudnia 2009 r. złożone przez stronę w zakreślonym przez organ terminie 2-mcy zawierające stanowisko zgłaszającego wobec postawionych w postanowieniu z dnia [...] listopada 2009 r. zarzutów oraz przedstawienia zmienionych zastrzeżeń patentowych zostało ponownie ocenione przez organ jako zgłoszenie wydzielone w którym rozszerzono zakres żądanej ochrony na wynalazek.

Owo rozszerzenie pierwotnego zakresu żądanej ochrony organ ocenił jako niedopuszczalne, w świetle art. 37 ust. 2 pwp.

Podobnie uczynił w odniesieniu do nowej wersji przedstawionej we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Sąd rozpoznający sprawę niniejszą podziela powyższy pogląd organu, że zmienione zastrzeżenia patentowe doprowadziły do uznania, że w zgłoszeniu wydzielonym rozszerzono zakres żądanej ochrony o wynalazek, który nie był przedmiotem zgłoszenia macierzystego. Strona bowiem w zgłoszeniu macierzystym ubiegała się o ochronę na końcowy produkt rynkowy (dwuwarstwową tabletkę otrzymaną w ściśle określony sposób) natomiast przedmiotem wydzielonego zgłoszenia stał się sposób wytwarzania substancji czynnej stosowanej - jak podaje organ – w licznych preparatach farmaceutycznych.

Nie można podzielić poglądu skarżącego, że po złożeniu pisma z grudnia 2009 r. organ powinien wzywać stronę w trybie art. 42 pwp do usunięcia braków i usterek, gdyż postanowienia wydawane na podstawie tego przepisu prowadzić mają do uzyskania takiej dokumentacji zgłoszeniowej, która będzie mogła służyć zarówno dalszemu badaniu, jak i pozwoli na dokonanie ogłoszenia.

Należy zaakcentować, że z przepisu art. 42 ust. 1 pwp wynika wprost, iż wydawanie na jego podstawie postanowień wzywających do skorygowania zgłoszenia ma miejsce już po dokonaniu zgłoszenia.

Natomiast istotą niniejszej sprawy jest brak uznania przez organ, że zgłoszenie wydzielone zostało skutecznie dokonane.

Organ stwierdzając braki uniemożliwiające uznanie, że zgłoszenie wydzielone zostało skutecznie dokonane nie mógł przejść do merytorycznej oceny tego zgłoszenia tj. badania pełnego, a w konsekwencji do wydania orzeczenia o odmowie lub udzieleniu patentu, a jedynie umorzyć postępowanie zgłoszeniowe.

Zdaniem Sądu, dokonana przez organ analiza zakresu ochrony przedstawionej przez skarżącego na gruncie niniejszej sprawy z zakresu ochrony w zgłoszeniu macierzystym została przeprowadzona przez organ dogłębnie.

W ocenie Sądu strona nie podważyła skutecznie twierdzenia organu, że przedmiot aktualnie wydzielonego zgłoszenia jest inny niż zgłoszenia macierzystego, co znalazło odzwierciedlenie we wnioskach zawartych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

W tym stanie rzeczy skargę należało oddalić na podstawie art. 151 ppsa.