Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1745/21
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-11-23 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Powołane przepisy: article: art. 206, art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a, art. 200 w zw. art. 205 par. 2 i 3, art. 151
journal: Dz.U. 2019 poz 2325
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
article: par. 11 ust. 1
journal: Dz.U. 2019 poz 1431
law: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
article: art. 132[1] ust. 1 pkt 3, art. 152[6a] ust. 1, art. 152[17] ust. 1,
journal: Dz.U. 2021 poz 324
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej - t.j.
article: art. 7, art. 77 par. 1, art. 80, art. 8
journal: Dz.U. 2021 poz 735
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jedn.
article: par. 8 ust. 1 pkt 19, par. 10 ust. 1 pkt 1
journal: Dz.U. 2018 poz 265
law: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
article: art. 99, art. 98 par. 3,
journal: Dz.U. 2020 poz 1575
law: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Protokolant spec. Marcin Just po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2021 r. sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego 1. uchyla punkt 2 zaskarżonej decyzji; 2. oddala skargę w pozostałym zakresie; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej H. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą [...] kwotę 1117 (tysiąc sto siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

W pkt 1 zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy swoją poprzednią decyzję, którą oddalił sprzeciw H.sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w [...] złożony wobec zgłoszenia przez S.AG z siedzibą w [...] (Szwajcaria) do ochrony słownego znaku towarowego "IBUVIT" o numerze [...].

W pkt 2 skarżonego rozstrzygnięcia Urząd Patentowy RP przyznał S.AG z siedzibą w [...] (Szwajcaria) od H.sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w [...] kwotę 2.520 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jako podstawę prawną skarżonej decyzji wskazano art 245 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 1321 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 15222 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324, dalej "p.w.p.") oraz art. 15223 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019, poz. 1460 ze zm.), dalej "k.p.c.".

Do wydania skarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktyczno-prawnym.

Dnia 17 października 2016 r. S.AG, [...] (dalej "Zgłaszający") dokonał w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia do ochrony słownego znaku towarowego "IBUVIT" - [...] (dalej "sporny znak"), przeznaczonego do oznaczania towarów i/lub usług wskazanych w klasie 5, a mianowicie: "preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi".

Dnia 21 lutego 2020 r. H.sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w [...] (dalej "Wnoszący sprzeciw") wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia spornego znaku. Jako podstawę prawną żądania wskazał art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Jako podstawę faktyczną przywołał zaś wcześniejsze, krajowe znaki towarowe, do których jest uprawniony (dalej "przeciwstawione znaki"), tj.:

słowny znak ibum [...], zgłoszony 24 kwietnia 2009 r. i zarejestrowany dla towarów w klasie 5, jak: "produkty farmaceutyczne, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, czopki, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, maści do celów farmaceutycznych, środki przeciwmigrenowe, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farm a farmaceutycznych;

słowny znak JUVIT [...], zgłoszony 5 marca 1999 r. i zarejestrowany dla towarów w klasie 5, jak: "produkty farmaceutyczne".

Decyzją z dnia [...] maja 2020 r. Urząd Patentowy RP oddalił sprzeciw uznając go za bezzasadny.

Odnośnie kręgu odbiorców produktów oznaczonych badanymi znakami (spornym i przeciwstawionymi) organ przyjął, że relewantny krąg stanowi ogół społeczeństwa - pacjentów w każdej grupie wiekowej, obu płci, z rożnym wykształceniem, osób związanych ze służbą zdrowia (profesjonalistów) i osób nie posiadające specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony zdrowia. Krąg ten wykazuje wysoki stopień uwagi, ponieważ jest on zorientowany na produkty farmaceutyczne, mające wpływ na zdrowie i życie człowieka.

W kwestii identyczności/podobieństwa towarów - tj. "preparaty farmaceutyczne" (IBUVIT) i "produkty farmaceutyczne" (ibum i JUVIT) - wskazano na identyczność, a także na te, które są do siebie podobne, tzn. "środki sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi" (IBUVIT) oraz "produkty farmaceutyczne" (ibum i JUVIT). Urząd Patentowy RP podniósł przy tym, że w sprawie nie było sporu co do podobieństwa towarów.

W części dotyczącej podobieństwa porównywanych znaków Urząd Patentowy RP podniósł, że kolizja pomiędzy znakami może wystąpić tylko pomiędzy konkretną parą znaków towarowych, a nie pomiędzy "dowolnie wybranymi" elementami grupy znaków (rożnych od siebie) i późniejszym znakiem towarowym. W tej mierze za nieuprawnioną przyjął, stosowaną przez Wnoszącego sprzeciw, praktykę wskazywania na zaczerpnięcie początku z jednego znaku wcześniejszego, a zakończenia z drugiego znaku wcześniejszego, a także, że analiza w zakresie podobieństwa powinna się odbywać wobec konkretnego znaku przeciwstawionego, a nie zlepku z dwóch przeciwstawionych znaków, do których Wnoszący sprzeciw jest uprawniony.

Dokonując porównania znaków IBUVIT oraz ibum Urząd Patentowy RP stwierdził, że znaki te nie są do siebie podobne w żadnej warstwie porównawczej.

Oceniając ich warstwę fonetyczną wskazał na różnice w długości tych znaków, w tym na rożną ilość liter i sylab. Podkreślił, że znak przeciwstawiony posiada bardzo charakterystyczną sylabę dźwiękonaśladowczą - BUM, a także, że znaki posiadają całkowicie rożne ostatnie sylaby, tj. VIT i BUM.

Oceniając warstwę wizualną organ podkreślił, że porównywane znaki są krótkie i posiadają całkowicie rożne ostatnie sylaby VIT i BUM.

Oceniając warstwę znaczeniową znaków podkreślił, że wspólny ich początek, tj. "IBU", z uwagi na to, że może rodzić skojarzenie z substancją czynną - ibuprofenem, ma słabszą siłę odróżniającą. W znaku ibum można również widzieć charakterystyczny, dźwiękonaśladowczy wyraz "bum", jednakże obydwa znaki nie posiadają żadnego słownikowego znaczenia w języku polskim.

Podobnie, dokonując porównania znaków IBUVIT oraz JUVIT, Urząd Patentowy RP nie znalazł między nimi podobieństwa w żadnej z warstw porównawczych.

Oceniając warstwę wizualną wskazał na rożne długości i rożne początki tych znaków, tj. "JU" i "IBU". Podkreślił również, że znaki te są zbieżne jedynie w zakresie członu "VIT", który ze względu na swój aluzyjny charakter (skojarzenia z witalnością lub wskazaniem na zawartość witamin w składzie), nie może świadczyć na korzyść podobieństwa tych oznaczeń.

Oceniając warstwę fonetyczną przypomniał, że Zgłaszający podkreślił, że IBUVIT jest wyrazem trzysylabowym (I-BU-VIT), w którym akcent przypada na drugą sylabę -BU-, natomiast znak JUVIT jest wyrazem dwusylabowym (JU-VIT), z akcentem przypadającym na drugą sylabę -VIT, co tym bardziej wzmacnia różnice fonetyczne tych oznaczeń. Zbieżny element "VIT" jest przy tym elementem aluzyjnym, nawiązującym do witalności, czy też sugerującym zawartość witamin.

Oceniając warstwę znaczeniową Zgłaszający podkreślił, że znaki odróżnia odmienny początek "IBU" (budząc skojarzenia z ibuprofenem) i "JU" (pozbawiony znaczenia w ramach tego oznaczenia).

W części dotyczącej ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, Urząd Patentowy RP stwierdził, że w badanym przypadku nie ma takiego ryzyka. Kluczowy dla przedmiotowej sprawy jest zastosowany początek -IBU (IBUM, IBUVIT), nawiązujący do substancji czynnej - ibuprofenu. Konsumenci przez lata obecności na rynku środków farmaceutycznych tego rodzaju, będą zatem przywiązywali mniejszą wagę do tej części znaku, przywołującej na myśl nazwę popularnego środka przeciwbólowego. Podobnie ze wspólną dla znaków częścią -VIT (IBUVIT, JUVIT), która także bardzo często występuje w nazwach środków farmaceutycznych i kojarzona jest z witalnością, czy witaminami, co sprawia, że znaki takie nie zostaną pomylone.

Urząd Patentowy RP wskazał, że z uwagi na całkowity brak podobieństwa porównywanych znaków (spornego i przeciwstawionych) pominął ocenę dowodów złożonych do sprawy przez Wnoszącego sprzeciw, a mających potwierdzić zwiększoną rozpoznawalności przynależących mu przeciwstawionych znaków.

Wnoszący sprzeciw złożył o ponowne rozpatrzenie sprawy, uchylenie decyzji i uznanie sprzeciwu za zasadny. Podkreślił, że sporny znak IBUVIT jest przedmiotem inkorporacji jego dwóch wcześniejszych, zarejestrowanych znaków, tj. ibum oraz JUVIT, z których Zgłaszający wykorzystał człon IBU (zaczerpnięty ze znaku ibum oraz VIT (zaczerpnięty ze znaku JUVIT). Nadto wskazał, że jego znak ibum jest przeznaczony do ochrony towarów identycznych lub wysoce podobnych do towarów, które sygnować miałby sporny znak IBUVIT, co wzmacnia przesłankę występowania w przedmiotowej sprawie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Ryzyko to wzmocnione jest także tym, że znaki przeciwstawione mają silny charakter odróżniający, z uwagi na ich wysoką rozpoznawalność lub renomę. Zarzucił przy tym, że organ oddalając sprzeciw zignorował przedłożony przez niego materiał dowodowy, potwierdzający podwyższoną rozpoznawalność/renomę jego znaków przeciwstawionych, stwierdzając jedynie, że wobec nieistniejącego podobieństwa oznaczeń, argumenty o podwyższonej rozpoznawalności nie mogą przesądzić o zaistnieniu przesłanek wskazanych w art 1321 ust. 1 pkt t 3 p.w.p.

Wskazał, że ów materiał dowodowy zwierał odniesienie do postępowań spornych o numerach: [...], prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, w którym organ uznał renomę znaku ibum. Uznanie rozszerzonej rozpoznawalności/renomy znaków przeciwstawionych będzie miało zatem wpływ i wywoła ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, a także ryzyko skojarzenia znaków. W konsekwencji zarzucił, że zignorowanie ww. materiału dowodowego naruszało przepisy art. 7, art. 8, art. 77 § 1 oraz art. 107 § 3 k.p.a.

Powołując się na orzecznictwo sądów oraz doktrynę przedstawił zasady, jakimi Urząd Patentowy RP powinien się kierować przy wydawaniu decyzji i podkreślił, że organ nie uwzględnił w sprawie zasady wzajemnej zależności i kompensacji, zgodnie z którą im bardziej podobne są towary, tym mniej podobne mogą być znaki towarowe i odwrotnie, im mniej podobne są towary, tym bardziej podobne muszą być znaki towarowe. Jego zdaniem Urząd Patentowy RP nie wziął w przedmiotowej sprawie pod uwagę faktu identyczności lub wysokiego podobieństwa tak sygnowanych towarów. Podkreślił, że decyzja nie posiada wystarczającego uzasadnienia.

Wnoszący sprzeciw nawiązał do wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach: VI SA/Wa 1370/18, VI SA/Wa 1371/18, VI SA/Wa 1372/18 i VI SA/Wa 1373/18, na które w toku postępowania powoływał się Zgłaszający, stwierdzając, że nie są one prawomocne - są one przedmiotem skarg kasacyjnych wniesionych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W zakończeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Wnoszący sprzeciw, na wypadek utrzymania w mocy decyzji, zwrócił się do Urzędu Patentowego RP o zmniejszenie kosztów postępowania sprzeciwowego z 1680 zł do 400 zł.

Zgłaszający w odpowiedzi poinformował, że Wnoszący sprzeciw dokonał błędnej oceny podobieństwo porównywanych znaków towarowych, porównując jedynie fragmenty wcześniejszych, przeciwstawionych znaków towarowych ibum i JUVIT (chodzi o fragmenty: "-ibu" i "-VIT") ze zgłoszonym znakiem spornym IBUVIT, zamiast dokonać porównania tych znaków w całości i dla każdego przypadku osobno, tj. IBUVIT i ibum oraz IBUVIT i JUVIT.

W kwestii, że znaki przeciwstawione - wcześniejsze posiadają rozszerzoną zdolność odróżniającą lub renomę oraz, że Urząd Patentowy RP nie wziął pod uwagę materiału dowodowego świadczącego o takiej podwyższonej rozpoznawalności/renomie, Zgłaszający podniósł, że w decyzji organ rozważył przesłankę podwyższonej rozpoznawalności/renomy spornego znaku uznając, że nie miała ona wpływu na ocenę ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd ze względu na brak konfuzyjnego podobieństwa badanych oznaczeń. W sytuacji braku podobieństwa oznaczeń organ miał zatem prawo uznać materiał dowodowy, przedstawiony na okoliczność wykazania rozszerzonej rozpoznawalności znaku/renomy, za nieprzydatny, a wcześniejsze postępowania, potwierdzające rozszerzoną rozpoznawalność/renomę znaku, za nie istotne w niniejszej sprawie.

W kwestii braku dokonania całościowej oceny znaków Zgłaszający podniósł, że Urząd Patentowy RP przeprowadził szczegółową analizę podobieństwa oznaczeń na trzech płaszczyznach oceny (s. 12 i następne decyzji). Organ uwzględnił przy tym zdolność odróżniającą elementów badanych oznaczeń (wskazując na aluzyjny/opisowy charakter członów IBU- oraz -VIT - str. 12-13 zaskarżonej decyzji) oraz na zasadę oceny oznaczeń w ujęciu całościowym. Organ, za Wnoszącym sprzeciw, wskazał wprost: "porównanie przeciwstawionych znaków powinno odbywać się oddzielnie, każdego z osobna, jako całości", (str. 11 zaskarżonej decyzji).

Odnosząc się do argumentów Wnoszącego sprzeciw, traktujących o tym, że organ w decyzji "nie uwzględnił zasady wzajemnej zależności i kompensacji, zgodnie z którą im bardziej podobne są towary, tym mniej podobne mogą być znaki towarowe (...)" Zgłaszający poinformował, że zasada wzajemnej zależności uwzględniana jest dopiero na etapie oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, tj. po zbadaniu podobieństwa towarów/oznaczeń. Tym samym podobieństwo, czy identyczność towarów, nie ma wpływu na ocenę podobieństwa oznaczeń i odwrotnie. Podobieństwo towarów oraz podobieństwo oznaczeń (znaków towarowych) należy badać niezależnie (odrębnie). Dopiero na etapie całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd należy ocenić, czy ze względu na określony stopień podobieństwa oznaczeń oraz towarów, przy uwzględnieniu innych czynników istotnych w sprawie, może wystąpić niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Zdaniem Zgłaszającego to właśnie w tym momencie należy uwzględnić zasadę wzajemnej zależności, zgodnie z którą ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd uwzględnia pewną, wzajemną zależność branych pod uwagę czynników, a w szczególności podobieństwa znaków towarowych oraz podobieństwa oznaczanych nimi towarów i/lub usług. W ten sposób niewielki stopień podobieństwa towarów i/lub usług może być kompensowany dużym stopniem podobieństwa oznaczeń i na odwrót.

W kwestii niewyczerpującego uzasadnienia decyzji Zgłaszający uznał, że wbrew zdaniu Wnoszącego sprzeciw, uzasadnienie spełnia wymogi przewidziane w art. 107 § 3 k.p.a.

Odnośnie nieprawomocności przywołanych przez siebie w sprawie wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Zgłaszający podniósł, że wskazują one jedynie, że kierunek rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jest spójny z przyjętą linią orzeczniczą Urzędu Patentowego RP i WSA w Warszawie.

W kwestii obniżenia kosztów postępowania Zgłaszający podkreślił, że w sytuacji reprezentowania strony przez radcę prawnego nie ma podstaw do stosowania rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1431).

Urząd Patentowy RP ponownie rozpoznał sprawę i - mając na uwadze art. 15522 i art. 245 ust 1 pkt 1 p.w.p., stwierdził, że w nie zachodzą w niej kumulatywnie przesłanki wynikające z art 1321 ust 1 pkt 3 p.w.p., który stanowił podstawę materialno-prawną oddalenia sprzeciwu.

Na wstępie uzasadnienia skarżonej decyzji, odwołując się do art. 15219 ust. 3 i 4p.w.p., wskazano także, że podniesienie przez Zgłaszającego zarzutu rzeczywistego nieużywania wcześniejszych, przeciwstawionych znaków ibum oraz JUVIT było spóźnione i jako takie - nieskuteczne. Brak skuteczności owego zarzutu obligował więc do oceny podobieństwa porównywanych znaków bez konieczności badania, czy wcześniejsze znaki ibum oraz JUVIT były rzeczywiste używane na terenie Polski, czy też nie. Za właściwy zakres ochrony znaków porównywanych przyjęto więc, w konsekwencji, całość wykazów towarów znaku ibum oraz znaku JUVIT.

Przywołując treść art. 1321 ust. 1 pkt. 3 p.w.p. Urząd Patentowy RP wskazał, że dla wypełnienia jego dyspozycji konieczne jest spełnienie łącznie (kumulatywnie) trzech przesłanek, tj.: identyczności lub podobieństwa towarów i/lub usług, do oznaczania których znaki te są przeznaczone; identyczności lub podobieństwa samych znaków towarowych, jako oznaczeń; ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów i/lub usług oznaczonych tymi - badanymi znakami.

Zatem stwierdzenie podobieństwa znaków towarowych, w rozumieniu ww. normy, wymaga ustalenia, czy pomiędzy towarami i/lub usługami objętymi zgłoszeniem, a towarami i/lub usługami objętymi ochroną wcześniejszego znaku towarowego zachodzi jakakolwiek relacja mogąca wzbudzać u odbiorców skojarzenia, co do ich rodzaju, właściwości, czy przeznaczenia. Ustalenie podobieństwa towarów i odpowiednio usług jest przy tym pierwszym elementem oceny zasadności zastosowania wskazanej normy prawnej. Jest to zatem element wyjściowy do prowadzenia dalszej analizy zaistnienia pozostałych dwóch przesłanek. Tylko bowiem w przypadku ustalenia identyczności lub podobieństwa porównywanych towarów i/lub usług, można przejść do oceny podobieństwa samych znaków, jako oznaczeń.

W kwestii badania relewantnego kręgu odbiorców porównywanych towarów organ wskazał, że musi to zostać wykonane in abstracto, czyli w całkowitym oderwaniu od rzeczywistej sytuacji rynkowej (profesjonalizacji podmiotów będących stronami niniejszego postępowania). Oceny istnienia zdolności odróżniającej dokonuje się z punktu widzenia relewantnego odbiorcy towarów, bądź usług, przy czym kluczowe znaczenie ma, przyjęty w unijnym orzecznictwie, model przeciętnego konsumenta, który jest osobą rozsądną, dobrze (należycie) poinformowaną, ostrożną i spostrzegawczą. Co do zasady przyjmuje się, że chodzi tu o przeciętnego odbiorcę. Krąg tworzą w większości przypadków konsumenci, ale odbiorcami docelowymi pewnych towarów i/lub usług mogą być także odbiorcy profesjonalni. Wynika to z faktu, że poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców, przy zakupie towarów/usług może być zróżnicowany w zależności od rodzaju lub wartości danego towaru/usługi. I tak, w wypadku towarów i usług specyficznych lub drogich, poziom uwagi przeciętnych odbiorców jest na ogół wyższy, niż w przypadku towarów/usług bieżącej konsumpcji (wyrok z 3 września 2009 r., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, pkt 74; wyrok z 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo).

Urząd Patentowy RP, mając na uwadze powyżej przywołane przesłanki (art. 1321 ust. 1 pkt. 3 p.w.p. ) i ustalone zasady ich badania, przypomniał dla oznaczania jakich towarów przeznaczone są zarówno słowny znak sporny IBUVIT, jak i słowne znaki przeciwstawione, tj. ibum i JUVIT.

W ocenie organu relewantny krąg odbiorców towarów oznaczanych wszystkimi trzema znakami składa się zarówno z przeciętnych konsumentów - jest to tzw. ogół społeczeństwa (osoby pełnoletnie i niepełnoletnie; z rożnych grup zawodowych; w tym pacjenci/osoby chore; konsumenci leków, suplementów, innych produktów farmaceutycznych); jak i profesjonalistów (lekarze, farmaceuci), przy czym tylko część z towarów to produkty przepisywane przez lekarzy specjalistów, o potrzebie zastosowania których pacjent nie decyduje sam. Kupowane preparaty farmaceutyczne, to nie tylko środki przepisywane na receptę, ale również ogólnodostępne wyroby, które można zakupić w rożnych punktach sprzedaży, innych niż apteki, często bez pośrednictwa specjalisty. Same terminy preparaty farmaceutyczne, czy leki też nie ograniczają się jedynie do leków wydawanych na receptę, ponieważ istnieje wiele leków, np. przeciwbólowych, wydawanych bez recepty. Dystrybucja analizowanych towarów może odbywać się za pomocą tych samych kanałów i mogą one być oferowane na sprzedaż zarówno w aptekach, jak i w sklepach internetowych oraz stacjonarnych. Jednakże, nawet w przypadku leków wydawanych na receptę, przyjmowane są one przez pacjentów w domu, a zatem stanowią oni - pacjenci, również, jako konsumenci końcowi, część właściwego kręgu odbiorców w odniesieniu do badanych towarów (zob. wyrok Sadu Pierwszej Instancji z 17 listopada 2005 r. w sprawie T-154/03 Biofarma S.A. przeciwko OHIM - Bausch & Lomb Pharmaceuticals, Inc., pkt 45).

Zatem odbiorcami wszystkich towarów z klasy 5, zarówno oznaczanych znakiem spornym, jak i przeciwstawionymi, będzie zarówno profesjonalista (lekarze, farmaceuci, wyspecjalizowane placówki handlowe i medyczne), jak i przeciętny nabywca (pacjenci w rożnym wieku, osoby dbające o właściwy sposób ożywiania, poziom witamin, czy właściwą osłonę bakteryjną np. w czasie lub po kuracji antybiotykowej). W ocenie organu tak określony krąg odbiorców pozwala na dokonanie prawidłowej oceny kwestii ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

W świetle powyższego, w celu oceny czy zachodzi ryzyko konfuzji, należy mieć na względzie krąg odbiorców utworzony przez ogół społeczeństwa. Pomimo, że towary, jakimi są zarówno preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi, to towary powszechnego użytku, to wpływają one na ważny aspekt życia, jakim jest organizm człowieka i jego zdrowie, a także zdrowie zwierząt. W przypadku produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych wpływ na zdrowie człowieka i zwierząt jest ogromny, ale wpływ ten występuje również w przypadku środków sanitarnych do celów medycznych; żywności dietetycznej i substancji przystosowanych do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementów diety dla ludzi. Może on być zarówno pozytywny, jak i negatywny w przypadku wszystkich towarów objętych klasą 5. Przeciętny odbiorca - odbiorca końcowy, będzie podchodził do zakupu tych towarów z wyższą uwagą i poświęci im więcej czasu. Zatem, ze względu na charakter towarów z klasy 5, które mają na celu utrzymanie, wzmocnienie lub przywrócenie zdrowia ludzi lub zwierząt, odbiorcy tych towarów, zarówno specjaliści, jak i przeciętni nabywcy, będą wykazywać podwyższony poziom uwagi. Urząd Patentowy RP wyjaśnił przy tym, że ów wyższy poziom uwagi przeciętego odbiorcy nie oznacza, że jest to poziom uwagi równy profesjonalistom - lekarzom i farmaceutom. Przeciętny konsument nie ma bowiem wykształcenia farmaceutycznego, czy medycznego i nie jest biegły w nazwach i odmianach leków, czy substancji czynnych lub suplementów diety oraz ich dokładnego wpływu na organizm. Taki odbiorca często może więc sięgać, przy zakupie takich produktów, po pomoc specjalistów.

W odniesieniu do podobieństwa towarów, jako pierwszego elementu oceny zasadności zastosowania w sprawie art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p., poprzedzającego badanie pozostałych dwóch przesłanek, organ wskazał, że badanie tego podobieństwa winno być dokonywane wyłącznie w oparciu o treść wykazów towarów porównywanych znaków towarowych. O identyczności towarów nie mówimy tylko wówczas, gdy w wykazach zostały użyte dokładnie te same terminy lub terminy synonimiczne, ale także wtedy, gdy towary należą do bardziej ogólnej kategorii objętej zgłoszeniem lub znakiem.

Ostatecznie organ uznał, że w odniesieniu do preparatów farmaceutycznych IBUVIT zachodzi absolutna identyczność z preparaty farmaceutyczne ibum oraz JUVIT - tzw. identyczność, w której wykorzystane są literalnie te same terminy, zaś w zakresie środki sanitarne do celów medycznych: żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi są one podobne do preparatów farmaceutycznych ibum oraz JUVIT. Wszystkie te towary zaspokajają te same potrzeby, korzystnie wpływając na zdrowie pacjenta i bez wątpienia oferowane są przez te same kanały dystrybucji. Na potwierdzenie prawidłowości przyjętego podobieństwa pomiędzy preparatami farmaceutycznymi a towarami takimi jak żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi organ odwołał się do orzecznictwa zarówno sądów krajowych, jak i Unii Europejskiej.

Reasumując organ uznał, że spełniona została pierwsza przesłanka art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. dotycząca stwierdzenia identyczności (lub przynajmniej podobieństwa) towarów oznaczanych badanymi znakami.

W przedmiocie oceny podobieństwa/identyczności samych znaków organ wyjaśnił, że decydują o tym podobieństwa pomiędzy porównywanymi oznaczeniami, nie zaś ich różnice (istnienie różnic, nie wyklucza istnienia podobieństwa), bowiem nabywca towarów kieruje się utrwalonym w pamięci, niedoskonałym obrazem znanego wcześniej znaku i wybierając dany towar opiera się w dużej mierze na skojarzeniach z najbardziej charakterystycznymi, dystynktywnymi i łatwymi do zapamiętania elementami wcześniejszego znaku. Przyjmuje się zatem, że do stwierdzenia podobieństwa znaków wystarczające jest istnienie podobieństwa na którejkolwiek z płaszczyzn: fonetycznej, wizualnej lub znaczeniowej, przy czym cena podobieństwa musi być dokonywana całościowo, z uwzględnieniem wszystkich tych elementów, które najintensywniej oddziałują na percepcję odbiorcy oraz tego, w jaki sposób są przez niego postrzegane. Równocześnie sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorcy w błąd. Dlatego też przy ocenie podobieństwa należy zwrócić uwagę na proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów, a także ich oryginalność i sposób postrzegania, miejsce w znaku i kontekst, w jakim poszczególne elementy zostały użyte. Nadto - przy stwierdzeniu identyczności towarów, podczas badania podobieństwa oznaczeń stosuje się bardziej zaostrzone kryteria.

W ocenie organu sporny znak słowny IBUVIT oraz przeciwstawione mu znaki wcześniejsze, także słowne, tj. ibum oraz JUVIT, nie są podobne.

Sporny znak składa się z jednego elementu słownego IBUVIT, zapisanego wielkimi drukowanymi literami, czcionką o tej samej wielkości, w kolorze czarnym. Znaki przeciwstawione zaś - ibum, składa się z jednego elementu słownego ibum, zapisanego małymi drukowanymi literami, czcionką o tej samej wielkości w kolorze czarnym, a znak JUVIT składa się z jednego elementu słownego JUVIT, zapisanego wielkimi drukowanymi literami, czcionką o tej samej wielkości, w kolorze czarnym. Elementami dominującymi w ww. znakach są - w znaku IBUVIT - element IBUVIT, w znaku ibum - element ibum, a w znaku JUVIT - element JUVlT.

Organ uznał, że w warstwie znaczeniowej/semantycznej badane znaki, zarówno IBUVIT i ibum, jak i IBUVIT i JUVIT, nie są do siebie podobne. Zarówno oznaczenie IBUVIT, jak i oznaczenia ibum i JUVIT, nie posiadają w języku polskim żadnego znaczenia słownikowego i są jako całości, względem tak sygnowanych towarów, na terenie Polski, elementami dystynktywnymi. Zatem relewantny odbiorca nie przypisze ww. znakom, jako jednolitej całości, żadnego znaczenia i nie będzie porównywał tych znaków w oparciu o ich warstwę semantyczną (tj. znaczeniową).

Znaki IBUVIT i ibum mogą rodzić skojarzenie z substancją czynną - ibuprofenem, co czyni wspólny dla tych znaków początek "IBU" (zbieżna cześć tych znaków), część o mniejszej sile odróżniającej.

Znaki IBUVIT i JUVIT, wobec występowania wspólnego elementu "VIT", mogą zaś rodzić skojarzenie z preparatami witaminowymi. Fakt występowania owych wspólnych elementów "IBU" oraz "VIT" nie wywołuje jednak semantycznego podobieństwa porównywanych znaków, ale co najwyżej może kierować uwagę na przeznaczenie tak sygnowanego produktu - lek przeciwgorączkowy/przeciwbólowy oraz preparat witaminowy.

Znaki IBUVIT, ibum i JUVIT są krótkie i charakterystyczne, przy czym IBUVIT jest dłuższy od przeciwstawionych i posiada w swojej strukturze wyraźnie widoczny element "VIT" w odniesieniu do znaku ibum oraz element IBU w odniesieniu do znaku JUVIT, które to elementy mogą przekazywać dodatkowe aluzje, inne niż znaki ibum i JUVIT. Elementy VIT i IBU często występują na preparatach farmaceutycznych, jako informacje o ich składach, tj. witaminach, substancji czynnej ibuprofen. W znaku ibum można natomiast odczytać bardzo charakterystyczne słowo - bum, posiadające konkretne znaczenie, tj. nagły wzrost koniunktury, szybki, ale nietrwały rozkwit życia gospodarczego; boom oraz dźwiękonaśladowcze znaczenie tj. odgłos wybuchu, uderzenia. W znaku JUVIT rzuca się zaś od razu inny początek "JU", mający silną zdolność odróżniającą, co czyni różnice w warstwie porównawczej. Element wspólny VIT natomiast ma słabszą zdolność odróżniającą.

W warstwie wizualnej badane znaki IBUVIT, ibum i JUVIT, zdaniem organu, nie są do siebie podobne z uwagi na inne ich postrzeganie, osłabiony charakter odróżniający ww. elementów IBU i VIT, rożną długość oraz charakterystyczną ostatnią sylabę (IBUVIT i ibum) i charakterystyczną pierwszą sylabę (IBUVIT i JUVIT). Znak sporny słowny składa się z jednego, sześcioliterowego słowa IBUVIT, gdzie słowo to jest jednocześnie jego elementem dominującym, bardzo dobrze widocznym, wyraźnym i łatwym do odczytania. Wszystkie wykorzystane w tym znaku litery są pisane wielkimi literami.

Oznaczenie przeciwstawione ibum, także znak słowny, składa się z jednego, czteroliterowego słowa ibum, gdzie słowo to jest jednocześnie jego elementem dominującym, bardzo dobrze widocznym, wyraźnym i łatwym do odczytania. Wszystkie wykorzystane w nim litery są pisane małymi literami.

Oznaczenie JUVIT, również znak słowny, składa się z jednego, sześcioliterowego słowa JUVIT, gdzie słowo to jest jednocześnie elementem dominującym, bardzo dobrze widocznym, wyraźnym i łatwym do odczytania. Wszystkie wykorzystane w nim litery są pisane wielkimi literami.

Urząd Patentowy RP zauważył, że wprawdzie oceniane znaki łączą tożsame przedrostki IBU/ibu oraz przyrostki VIT/VIT, jednakże same w sobie przedrostki/przyrostki mają słaby charakter odróżniający, gdzie w całości i łącznie z innymi elementami badane znaki wydają się mieć zupełnie inny kontekst wizualny.

Nadto IBUVIT i ibum są dość krótkie, a tym samym bardzo łatwe do odróżnienia za pomocą zmysłu wzroku. Znaki IBUVIT i JUVIT mają natomiast inne początki, co czyni, że także bardzo łatwe są do odróżnienia za pomocą zmysłu wzroku.

IBUVIT posiada przy tym w swojej strukturze wyraźnie widoczny element -VIT w odniesieniu do znaku ibum oraz -IBU w odniesieniu do znaku JUVIT, które stanowią 50% jego długości. Przeciwstawiony znak ibum, składa się natomiast z zaledwie z 4 liter i charakteryzuje się natychmiast zauważalnym, specyficznym również poprzez jego dźwiękonaśladowcze znaczenie, elementem bum, gdzie to właśnie to słowo "bum", a nie przedrostek "ibu" odgrywa główną rolę przy postrzeganiu znaku ibum na gruncie warstwy wizualnej. Znak JUVIT składa się natomiast z zaledwie z 5 liter i charakteryzuje się natychmiast zauważalnym, specyficznym elementem "JU", który wygląda zupełnie inaczej niż element "IBU".

Badając warstwę fonetyczną znaków IBUVIT, ibum i JUVIT organ uznał, że zarówno w przypadku I-BU-VIT, jak i i-bum i JU-VIT warstwa ta jest bardzo wyraźna i różna - podobieństwo znaków nie zachodzi. W każdym z badanych oznaczeń akcenty padają na drugą sylabę tych słów, tj. -"BU", -"bum", oraz -"VIT". Znaki te nie są one jednak do siebie podobne, pomimo zbieżnych początków (IBUVIT, ibum) oraz końców (IBUVIT, JUVIT).

Znaki IBUVIT i ibum zostaną odczytane inaczej ze względu na charakterystyczną sylabę dźwiękonaśladowczą "-bum", znajdującą się w znaku ibum. To słowo "bum", a nie przedrostek "ibu", odgrywa główną rolę przy wymawianiu znaku ibum na gruncie warstwy fonetycznej. Także znaki IBUVIT i JUVIT zostaną odczytane inaczej z uwagi na różne początki. Tu początek "JU", a nie zakończenie "VIT" odgrywa główną rolę przy wymawianiu i postrzeganiu znaku JUVIT na gruncie warstwy fonetycznej. Znaki te, odczytywane w całości, łącznie z innymi elementami, wydają się mieć zatem zupełnie inny kontekst fonetyczny, jako całość brzmią zupełnie inaczej.

Reasumując organ uznał, że nie została spełniona przesłanka art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. dotyczące stwierdzenia identyczności (lub przynajmniej podobieństwa) znaków IBUVIT i ibum oraz IBUVIT i JUVIT.

Odnosząc się do kwestii, że sporny znak IBUVIT stanowi inkorporację elementu "IBU", zaczerpniętego ze znaku wcześniej zarejestrowanego ibum oraz elementu "VIT", zaczerpniętego ze znaku wcześniej zarejestrowanego JUVIT Urząd Patentowy RP wskazał, że analiza podobieństwa oznaczeń - znaków winna odbywać się wyłączenie wobec konkretnego, przeciwstawionego znaku, a nie zlepku dwóch znaków, należących do Wnoszącego sprzeciw. Taki sposób porównania spornego znaku, tj. do części znaków przeciwstawionych, jak zaprezentował Wnoszący sprzeciw, jest całkowicie nieuprawniony i sprzeczny z metodyką oceny kolizji oznaczeń jako całości i spowodowałby konstruowanie, tworzenie całkowicie nowego oznaczenia (celem zablokowania zgłoszenia spornego znaku), które nie jest objęte przysługującym na rzecz Wnoszącego sprzeciw prawem wyłącznym, a także z opinią, że kolizja praw może zaistnieć tylko i wyłącznie pomiędzy konkretną parą znaków towarowych.

Za pozostającą bez wpływu na rozstrzygnięcie podobieństw oznaczeń organ uznał kwestię, że większość towarów zawartych w wykazie znaku spornego nie stanowi preparatów farmaceutycznych, które mogłyby zawierać substancję czynną o właściwościach przeciwbólowych i przeciwzapalnych w postaci ibuprofenu, a zatem, że słowny element "ibu" nie pełni w spornym znaku funkcji polegającej na informowaniu o składzie i właściwościach produktów. Organ podniósł przy tym, że w takim razie stosowanie spornego znaku dla towarów takich jak środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi wprowadzałoby odbiorców w błąd co do składu i właściwości tych produktów, a tym samym udzielenie prawa na taki znak byłoby sprzeczne z art. 1291 ust. 1 pkt 12 ( wcześniej 131 ust. 1 pkt 3) p.w.p. Urząd Patentowy RP wskazał, że aluzyjny charakter elementu "-ibu" może wynikać również z faktu, że element ten silnie odnosi się do towarów o charakterze medycznym, leczniczym, ale niekoniecznie tylko i wyłącznie do towarów zawierających substancje czynną ibuprofen, gdyż jego szerokie wykorzystywanie z punktu widzenia odbiorców kojarzy się generalnie z produktami mającymi wpływ na zdrowie człowieka/zwierząt. Mając na uwadze relewantnego konsumenta w tej sprawie organ uznał, że ów odbiorca może kojarzyć element "ibu" jako generalnie wykorzystywany w praktykach rynkowych przy znakowaniu towarów związanych ogólnie z leczeniem ludzi. Można więc założyć, że osłabiony charakter odróżniający elementu "IBU-" może rozciągać na inne produkty lecznicze, ściśle związane z procesem leczenia, co może mieć pewien dodatkowy wpływ na ocenię znaków w przedmiotowej sprawie.

Urzędu Patentowego RP uznał, że zarzut złej wiary (art. 1291 ust 1 pkt 6 p.w.p.) nie może stanowić podstawy sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Odwołując się do art. 15217 oraz art. 1321 ust. 1-3 p.w.p. wskazał, że ten ostatni nie pozostawia żadnych wątpliwości co do podstaw prawnych, jakie mogą być podniesione w postępowaniu w sprawie sprzeciwu. Tym samym argumenty Wnoszącego sprzeciw, odnoszące się do art. 1291 ust. 1 pkt 6 p.w.p., organ pominął.

W kwestii ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczanych znakami IBUVIT, ibum oraz JUVIT organ na wstępie wyjaśnił, że takie niebezpieczeństwo istnieje jedynie przy jednoczesnej identyczności lub podobieństwie pomiędzy znakami oraz identyczności lub podobieństwa pomiędzy towarami - kumulatywnym spełnieniu obu przesłanek. W przypadku stwierdzenia braku wystąpienia jednej z nich, nie można uznać prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Wymieniwszy dowody przedstawione w sprawie (k. 30-34 uzasadnienia skarżonej decyzji) organ uznał, że materiał ten łącznie świadczy wyłącznie o zwiększonej rozpoznawalności znaku towarowego ibum. Znak ibum uzyskał więc znaczną znajomość wśród odbiorców produktów farmaceutycznych.

W kwestii istnienia serii znaków towarowych ibum (24 znaków towarowych ibum oraz 14 znaków towarowych JUVIT) organ wskazał, że Wnoszący sprzeciw jedynie wskazał na tą okoliczność, bez jednoznacznego odniesienia się do niej. Niemniej, przywołując co rozumie się pod pojęciem "rodziny" lub "serii" znaków towarowych, organ wyjaśnił, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w takim przypadku wynikać może z faktu, że konsument błędnie oceni pochodzenie, czy źródło towarów i niesłusznie założyć, że znak stanowi część jakiejś rodziny, czy serii znaków. Jednakże warunkiem powołania się na serię znaków jest wykazanie ich używania - należy przedstawić dowód używania wszystkich znaków należących do serii lub przynajmniej pewnej liczby znaków, które mogą tworzyć serie. Po drugie zgłoszony znak towarowy powinien być nie tylko podobny do znaków należących do serii, lecz także wykazywać cechy pozwalające na przyporządkowanie go do takiej serii. Jednakże w tym przypadku Wnoszący sprzeciw nie wskazał znaków należących do serii znaków ibum, stwierdzając jedynie, że jest uprawniony do 24 znaków towarowych ibum oraz 14 znaków towarowych JUVIT.

Reasumując Urząd Patentowy RP uznał brak kumulatywności przesłanek w rozumieniu art. 1321 ust. 1 pkt. 3 p.w.p. Badane znaki są całkowicie różne we wszystkich warstwach porównawczych, a to uniemożliwia stwierdzenie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Oceny tej nie zmienia fakt zwiększonej rozpoznawalności znaku wcześniejszego należącego do Wnoszącego sprzeciw, gdyż w takim wypadku wymagane byłoby stwierdzenie przynajmniej pewnego stopnia podobieństwa porównywanych oznaczeń.

W zakresie kosztów przyznanych w pkt 2 skarżonej decyzji organ wskazał, że orzekł to w oparciu o art. 15223 ust. 2 p.w.p. oraz art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018r. poz. 265). Wyjaśnił przy tym, że w sytuacji reprezentowania strony przez radcę prawnego nie było podstaw do zastosowania rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1431). Wymiar kosztów w sprawie o naruszenie prawa ochronnego został precyzyjnie dookreślony przez ustawodawcę w § 8 ust. 1 pkt 19 oraz § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wnoszący sprzeciw – H.sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w [...] (dalej "Skarżąca"), złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, w której wnosząc o uchylenie decyzji utrzymującej w mocy oddalenie sprzeciwu, zarzuciła naruszenie:

przepisów postępowania, tj. art. 10 § 1, art. 39, art. 40 § 2 k.p.a., poprzez niedoręczenie jej pełnomocnikowi odpisu odpowiedzi na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, co uniemożliwiło jej zapoznanie się z treścią tej odpowiedzi i porównanie jej treści z treścią wydanej decyzji, a tym samym uniemożliwiło jej wzięcie czynnego udziału w każdym stadium postępowania;

przepisów postępowania, tj. art. 7 k.p.a., poprzez nie dość rzetelne i dokładne wyjaśnienia stanu faktycznego i w efekcie załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji zawierającej liczne błędy i nieścisłości;

naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na ostateczny wynik sprawy poprzez brak wnikliwego rozpoznania istoty sprawy, w szczególności brak wszechstronnego i dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, brak wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, pominięcie jego części w zakresie wcześniejszych jej znaków towarowych, jak również błędne ustalenia faktyczne, w szczególności co do siły odróżniającej poszczególnych elementów porównywanych znaków, zwiększonej rozpoznawalności jej przeciwstawionych znaków, podobieństwa porównywanych znaków towarowych i istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd;

naruszenie przepisów postępowania, tj. 107 § 3 k.p.a., w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na ostateczny wynik sprawy poprzez ograniczenie się do lakonicznych stwierdzeń w uzasadnieniu decyzji oraz brak wskazania w jej uzasadnieniu przyczyn pominięcia części materiału dowodowego w zakresie wcześniejszych znaków towarowych, siły odróżniającej poszczególnych elementów porównywanych znaków, zwiększonej rozpoznawalności przeciwstawionych znaków, podobieństwa porównywanych znaków towarowych i istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd;

naruszenie prawa materialnego, tj. art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p., (będące skutkiem wadliwie ustalonego stanu faktycznego i mające wpływ na wynik sprawy) poprzez błędne przyjęcie, że słowny znak towarowy IBUVIT nie jest podobny do należących do niej znaków towarowych ibum oraz JUVIT, a także poprzez przyjęcie, że w sprawie nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów;

a w razie niestwierdzenia ww. naruszeń prawa materialnego i przepisów postępowania i utrzymania w mocy decyzji UP RP oddalającej sprzeciw:

naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 7, art. 7a § 1 oraz art. 8 k.p.a., wskutek:

niezastosowania przez organ per analogiam do wyliczenia zwrotu kosztów postępowania sprzeciwowego w I instancji na rzecz reprezentowanego przez radcę prawnego Zgłaszającego stawki 400 zł wskazanej w § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1431), co byłoby rozwiązaniem dużo bardziej sprawiedliwym i uwzględniającym słuszny interes Skarżącej i zasadę równego traktowania oraz pogłębiającym zaufanie do władzy publicznej, aniżeli zastosowane niesprawiedliwe i nieznajdujące uzasadnienia w rzeczywistości rozwiązanie polegające na przyjęciu stawki zwrotu kosztów procesowych w wysokości 1.680 zł;

zastosowania kwestionowanej przez Skarżącą stawki do wyliczenia zwrotu kosztów postępowania sprzeciwowego w II instancji, co tylko pogłębiło u Skarżącej poczucie niesprawiedliwości i nierównego traktowania stron przez organ administracji publicznej;

naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 107 § 3 k.p.a., poprzez ograniczenie się przez organ do lakonicznych stwierdzeń w uzasadnieniu decyzji co do braku możliwości zastosowania per analogiam do wyliczenia zwrotu kosztów postępowania sprzeciwowego w I instancji na rzecz reprezentowanego przez radcę prawnego Zgłaszającego stawki 400 zł wskazanej w § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1431).

Skarżąca uznała, że uzasadnienie skarżonej decyzji jest chaotyczne i ma postać nieukończonego projektu, co widać choćby na stronie 23 tego uzasadnienia, gdzie treść w nawiasach kwadratowych wskazuje na to, że praca nie została ukończona i miała być kontynuowana. Nierzetelność wynika także z faktu, że na stronie 35 uzasadnienia skarżonej decyzji stwierdza się, że ani w sprzeciwie, ani w uzupełnieniu sprzeciwu nie wskazano znaków należących do serii znaków ibum. Tymczasem listy posiadanych przez Skarżącą znaków ibum i JUVIT stanowiły dowody nr 2 i nr 3, powołane w sprzeciwie i stanowiące załączniki do niego. Podniosła, że zgodnie z informacją uzyskaną telefonicznie z UP RP dowody te znajdują się w urzędowych aktach sprawy, ale nie są dołączone do egzemplarza sprzeciwu wniesionego w dniu 21 lutego 2017 r., lecz do egzemplarza sprzeciwu, który na wezwanie organu do usunięcia braków formalnych, został dostarczony do UP RP w terminie późniejszym. Materiały te nie zaginęły zatem i powinny zostać uwzględnione przy rozpatrywaniu sprawy tym bardziej, że znalazły się one w aktach urzędowych na długo przed upływem terminu prekluzyjnego w sprawie sprzeciwowej. Nadto podniosła nieścisłości w dacie (stronie 5 uzasadnienia skarżonej decyzji) pisma Zgłaszającego złożonego w odpowiedzi na jej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz rozbieżności w ustaleniu, na którą sylabę pada akcent w znaku JUVIT (strona 3 i 26 uzasadnienia skarżonej decyzji).

W kwestii niedoręczonego jej w toku postępowania odpisu odpowiedzi Zgłaszającego na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wskazała, że o jego istnieniu dowiedziała się z treści skarżonej decyzji. Przed złożeniem niniejszej skargi miała zatem możliwość zapoznać się tylko z interpretacją tego stanowiska przeprowadzoną przez organ i umieszczoną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

W jej ocenie organ dokonał wadliwej analizy okoliczności mających wpływ na ustalenie podobieństwa przeciwstawionych znaków ibum i IBUVIT oraz JUVIT i IBUVIT, a także okoliczności mających wpływ na istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Zgodnie z doktryną i orzecznictwem oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń dokonuje się przy uwzględnieniu ogólnego wrażenia, jakie wywierają one na odbiorcy. Przeciwstawione znaki porównuje się w płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, biorąc pod uwagę ich siłę odróżniającą. Doktryna i orzecznictwo w zakresie znaków towarowych wskazują że "Ocena podobieństwa oznaczeń powinna być dokonywana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy (konsumenta) towarów. [...] Oceny podobieństwa dokonuje się, biorąc pod uwagę zwykłe warunki obrotu i reakcję przeciętnego odbiorcy, a nie fachowca. Tak więc oceny podobieństwa przedmiotowych znaków należy dokonać w kontekście ogólnego wrażenia, Jakie te znaki wywierają na odbiorcy, który z reguły spostrzega i zachowuje w pamięci Jedynie ogólny zarys poszukiwanego oznaczenia" (decyzja Komisji Odwoławczej z dnia 13 lipca 1992 r., Odw. 1175/92, opublikowana w: Orzecznictwo Gospodarcze 4/1992), tak też: M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PWIOWI 1982, z. 28, s. 11: "dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń". Podobne stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 marca 2002 r. sygn. akt. II SA 2778/01). Podobieństwo pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi jest wypadkową podobieństwa towarów oraz podobieństwa oznaczeń. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Wystarczy, że istnieje taka możliwość. Urząd Patentowy RP pominął powyższe reguły przy analizie podobieństwa znaków ibum i IBUVIT oraz JUVIT i IBUVIT. Przy ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd nie uwzględnił zasady wzajemnej zależności i kompensacji, zgodnie z którą im bardziej podobne są towary, tym mniej podobne mogą być znaki towarowe (i odwrotnie, im mniej podobne są towary, tym bardziej podobne muszą być znaki towarowe), aby zastosowanie art. 1321 ust 1 pkt 3 p.w.p. było uzasadnione.

Urząd Patentowy RP ustalił, że towary są identyczne, a mimo to, przy ocenie podobieństwa znaków, nie zastosował zasady wzajemnej zależności i kompensacji, tj., że większy stopień podobieństwa towarów (tu: identyczność) kompensuje mniejszy stopień podobieństwa znaków towarowych. Doprowadziło to do błędnego ustalenia faktycznego, że znaki nie są podobne.

Organ uznał istnienie zwiększonej rozpoznawalności znaku ibum (strona 34 skarżonej decyzji), ale nie uwzględnił tej okoliczności przy ocenie faktu istnienia, bądź nieistnienia ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów.

Skarżąca nie kwestionując słuszności twierdzenia, że w niniejszej sprawie dla potrzeb oceny ryzyka kontuzji należy mieć na względzie krąg odbiorców utworzony przez ogół społeczeństwa podniosła, że obok profesjonalistów z dziedziny medycyny i farmacji oraz osób zdrowych i należycie uważnych i zorientowanych, do tego kręgu zaliczyć należy również bardzo istotną i zasługującą na wyodrębnienie grupę odbiorców końcowych, którzy produkty oznaczane przeciwstawionymi znakami nabywają i sięgają po nie, nie bez przyczyny. Przyczyną tą jest zazwyczaj ich choroba, czy złe samopoczucie, co z kolei może mieć wpływ na osłabienie poziomu uwagi przy wyborze produktu. Jest prawie pewne, że poza nielicznymi sytuacjami, gdy jednym z ich domowników jest lekarz, czy farmaceuta, przy wyborze produktu z apteczki domowej chorym, starszym i nieporadnym odbiorcom nie asystuje żaden doradca profesjonalny w osobie lekarza, czy farmaceuty. Uśredniając zatem poziom uwagi odbiorców przy wyborze towarów oznaczanych przeciwstawionymi znakami, jak również fakt, że nie wszystkie towary objęte wykazami przeciwstawionych znaków w równym stopniu mają wpływ na zdrowie i życie ludzi lub zwierząt, a uwaga odbiorców przy ich wyborze może mieć rożny poziom, w zależności od konkretnego towaru, stwierdzić w ocenie Skarżącej należy, że przeciętny poziom uwagi odbiorców może być znacznie niższy, aniżeli oszacował go w zaskarżonej decyzji organ. To w rezultacie powoduje, że ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów jest znacznie większe, niż założył organ.

Przeciętny konsument nie ma możliwości bezpośredniego porównania między poszczególnymi znakami i w tym zakresie musi ufać ich niedoskonałemu obrazowi zachowanemu w pamięci (dlatego w jego pamięci może dojść do zlania się w jedno kilku znaków, jeśli są one pewnego rodzaju grą słowną, polegającą na przestawianiu sylab: IBUM + JUVIT = IBUVIT). Organ nie rozważył, czy fakt skojarzeniowego nawiązania do dwóch rożnych znaków może być okolicznością mającą wpływ na wzrost ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

Skarżąca nie kwestionując także słuszności wniosków organu w zakresie identyczności i podobieństwa towarów zarzuciła, że mimo to, przy ocenie podobieństwa znaków, organ nie zastosował zasady wzajemnej zależności i kompensacji.

Ponadto wskazała, zgodnie z prawidłową wykładnią art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p., uznanie renomy wcześniejszego znaku towarowego ibum, co potwierdził sam organ w swoich innych decyzjach ([...]), powinno skutkować przyjęciem faktu wysokiej rozpoznawalności tego znaku na rynku oraz faktu jego utrwalenia w świadomości potencjalnych odbiorców poprzez długoletnią obecność na rynku i intensywną reklamę. Tymczasem w skarżonej decyzji zabrakło analizy ryzyka wprowadzania w błąd w kontekście stwierdzonej renomy znaku ibum, przesądzającej o jego wysokiej rozpoznawalności i utrwaleniu w świadomości odbiorców, co doprowadziło do naruszenia art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

W kwestii zwrotu kosztów postępowania sprzeciwowego w wysokości 1680 zł Skarżąca podkreśliła, że zasądzenie tak wysokiej kwoty w postępowaniu prowadzonym w imieniu Zgłaszającego przez radcę prawnego jest nieuzasadnione i w oczywisty sposób niesprawiedliwe, zwłaszcza w sytuacji, gdy za udział w analogicznym postępowaniu sprzeciwowym pełnomocnika w osobie rzecznika patentowego zasądza się koszty w wysokości 400 zł. Przyznała, że u podstaw wskazanej, rażącej rozbieżności w wysokości kosztów, leży wyłącznie fakt, że w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 265) nie przewidziano czynności radcy prawnego, polegającej na reprezentowaniu strony w postępowaniu sprzeciwowym toczącym się przed UP RP. W jej ocenie nie usprawiedliwia to jednak praktyki, zgodnie z którą, szacując wysokość zwrotu kosztów postępowania sprzeciwowego prowadzonego przez radcę prawnego, organ miałby stosować wprost i bez jakiegokolwiek uzasadnienia stawkę 1680 zł przewidzianą w § 8 ust. 1 pkt 19 ww. rozporządzenia, który to przepis dotyczy stawki minimalnej za czynności radcy prawnego przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. W jej ocenie organ winien był zastosować w tym przypadku per analogiem stawkę 400 zł wskazaną w § 9 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1431).

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP, podtrzymał stanowisko wyrażone w uzasadnieniu skarżonej decyzji. Dodatkowo stwierdził, że niedoręczenie Skarżącej odpisu odpowiedzi Zgłaszającego na jej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie jest naruszeniem stanowiącym postawę do wyeliminowania skarżonej decyzji z obrotu prawnego. Wniósł o:

oddalenie skargi w części dotyczącej punktu 1 skarżonej decyzji, tj. w części utrzymującej decyzję z dnia [...] maja 2020 r. w całości;

uchylenie skarżonej decyzji w części dotyczącej punktu 2, tj. w części zawierającej postanowienie rozstrzygające o przyznaniu zwrotu kosztów postępowania dotyczącego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpatrzenia Urzędowi Patentowemu RP,

na podstawie art 206 p.p.s.a. odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania w całości.

Zgłaszający – S.AG, [...] (dalej "Uczestnik") wniósł o oddalenie skargi przychylając się do argumentacji organu zarówno co do istoty sprawy, jak i przyznanych kosztów postępowania, uznając ostatecznie zarzuty skargi za całkowicie niezasadne. W jego ocenie stan faktyczny został ustalony prawidłowo, w oparciu o całokształt przedłożonego materiału dowodowego. Organ właściwie rozpoznał sprawę, czemu wyraz dał w wyczerpująco sporządzonym uzasadnieniu. Uczestnik stwierdził przy tym, że w kwadratowych nawiasach znalazły się swego rodzaju odwołania organu do odpowiednich fragmentów uzasadnienia poprzedniej decyzji, co miało na celu uniknięcie powtórzeń. Nadto wyszczególnione przez Skarżąca błędy uzasadnienia są to oczywiste błędy pisarskie, nie mające wpływu na wynik sprawy.

Odwołując się do art. 15219 ust. 8 i art. 15222 ust. 2 p.w.p. wskazał, że nawet w przypadku doręczenia Skarżącej odpisu jego odpowiedzi na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy organ nie wyznaczyłby dodatkowego terminu na replikę, ale rozstrzygnąłby sprawę na podstawie już posiadanych materiałów z uwagi na prekluzyjność terminów. Dodatkowo wyjaśnił, że jego odpowiedź nie zawierała żadnych nowych argumentów, czy dowodów, ale powielała stanowisko już wyrażone w sprawie.

Uczestnik stwierdził, że wbrew oświadczeniu Skarżącej w aktach nie znajdują się materiały, które potwierdzałyby istnienie serii znaków towarowych ibum i JUVIT. Niezależnie od powyższego uznał, że Skarżąca nie wykazała, jaki wpływ na wynik sprawy miałoby pominięcie tych dowodów, a to wobec dokonanej przez organ oceny, że znaki towarowe słowne ibuvit i JUVIT nie wykazują podobieństwa ze spornym znakiem towarowym IBUVIT. Skoro bowiem podobieństwo zostało wykluczone już w odniesieniu do powyższych znaków towarowych, to istnienie serii znaków (przy założeniu, że twierdzenie Skarżącej byłoby prawdziwe), zawierających elementy słowne bum i JUVIT nie ma znaczenia dla przedmiotowej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sąd uchylił skarżoną decyzję w jej pkt 2 uznał bowiem, że faktycznie - jak to zresztą przyznał sam organ w odpowiedzi na skargę - Urząd Patentowy błędnie wyliczył koszty postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Organ zasądził bowiem w skarżonej decyzji od Wnoszącego sprzeciw kwotę 2520 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Na kwotę tę składa się, według wyliczeń organu, kwota 1680 zł [tj. 100% stawki minimalnej dla radcy prawnego (I instancja)] + 840 zł [tj. 50% stawki minimalnej dla radcy prawnego po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (II instancja)].

Powyższe oznacza, że organ w tej sprawie dwukrotnie zasądził od Wnoszącego sprzeciw koszty za postępowanie w I instancji. Skarżona decyzja w punkcie 1 utrzymywała bowiem poprzedzającą ją decyzję w całości. W tej zaś decyzji organ zasądził już w punkcie 2 od Wnoszącego sprzeciw na rzecz Zgłaszającego koszty postępowania sprzeciwowego w I instancji w wysokości 1680 zł.

Jednocześnie także w skarżonej decyzji organ zasądził koszty postępowania w I instancji. Tymczasem powinien był zasądzić wyłącznie koszty pełnomocnika w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a więc wyłącznie 840 zł - nie zaś 2520 zł.

Z tego powodu należało uchylić pkt 2 skarżonej decyzji zawierający postanowienie o kosztach postępowania.

Nie są natomiast zasadne zarzuty dotyczące wysokości stawki profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego, uwzględnionej przez organ do wyliczenia kosztów postępowania.

Skarżąca twierdzi, że organ powinien był zastosować do wyliczenia stawki przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1431), zamiast zastosowanych przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 265).

Sąd zauważa, że organ w skarżonej decyzji prawidłowo wyjaśnił, że w sytuacji reprezentowania strony przez radcę prawnego nie ma podstaw do stosowania rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1431). Wymiar kosztów w sprawie o naruszenie prawa ochronnego zostało dookreślone przez ustawodawcę w § 8 ust. 1 pkt 19 oraz § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018 r. poz. 265).

Zgodnie z art. 15223 ust. 2 p.w.p. do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym. Przepisy te to ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1575, ze zm., dalej jako "k.p.c."). Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

W niniejszej sprawie zarówno w postępowaniu w I instancji, jak i w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stroną przegrywającą jest Wnoszący sprzeciw. Jest on więc zobowiązany do zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez Zgłaszającego. Zgodnie z art. 99 k.p.c. stronom reprezentowanym przez radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. Zgodnie zaś z art. 98 § 3 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Zgłaszający zarówno w postępowaniu w I instancji, jak i w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy reprezentowany był przez profesjonalnego pełnomocnika - radcę prawnego. Do niezbędnych kosztów postępowania w takim wypadku zalicza się wynagrodzenie radcy prawnego, koszty sądowe i koszty nakazanego przez sąd stawiennictwa strony, przy czym koszty sądowe to miedzy innymi wpis. Organ wskazał, że stosując ten przepis do kosztów postępowania w sprawie sprzeciwu, w którym strona reprezentowana była przez radcę prawnego, zalicza się wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty administracyjne oraz koszty nakazanego przez organ stawiennictwa strony. Zgłaszający nie był zobowiązany do stawiennictwa osobistego. Nie poniósł również żadnych opłat administracyjnych, a zatem do kosztów postępowania poniesionych przez niego w sprawie sprzeciwu należy więc wyłącznie wynagrodzenie radcy prawnego. Zgodnie zaś z 98 § 3 k.p.c. wynagrodzenie to nie może być wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach. Jeśli w postępowaniu pełnomocnikiem jest radca prawny to należy stosować do określenia kosztów pełnomocnika stawki wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości dotyczącym czynności radców prawnych - a nie jak wskazuje Skarżąca - rzeczników patentowych. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że w tożsamym postępowaniu stawki dla rzecznika patentowego mogą być niższe, niż stawki ustalone dla radcy prawnego, pomimo wykonywania analogicznej pracy. Przepisy regulują bowiem te stawki odrębnie.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 265) określa stawki minimalne opłat za czynności radców prawnych. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 19 stawki minimalne o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynoszą 1680,00 zł. Postępowanie sprzeciwowe jest zaś postępowaniem, w którym rozstrzyga się o naruszeniu prawa ochronnego, w przypadku kiedy podstawa sprzeciwu jest wcześniejszy znak towarowy.

Tak więc nie ma podstaw prawnych do uznania stanowiska Skarżącej domagającej się zasądzenia od niej na rzecz Zgłaszającego kosztów postepowania w oparciu o przepisy dotyczące czynności rzeczników patentowych. Udział w sprawie radcy prawnego wymaga uwzględnienia przy określaniu wysokości kosztów postępowania stawki wynagrodzenia przewidzianej w przepisach dla czynności tego profesjonalnego pełnomocnika.

Sąd nie podzielił też zarzutów Skarżącej odnoszących się do kwestii merytorycznych.

UP oddalił w niniejszej sprawie sprzeciw wniesiony wobec zgłoszenia spornego znaku towarowego. Organ doszedł do wniosku, że sporny znak towarowy i przeciwstawione mu znaki towarowe Skarżącego nie są podobne w takim stopniu aby zaistniało ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w sposób unormowany w art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Sąd zgadza się z powyższym stanowiskiem UP.

Zgodnie z ww. przepisem, po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 1526a ust. 1 lub art. 15217 ust. 1 p.w.p., uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.

Przytoczony przepis ma zastosowanie w konkretnym stanie faktycznym wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione trzy przesłanki, tj.: podobieństwo lub identyczność znaków towarowych, podobieństwo lub identyczność towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki oraz istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia oznaczanych towarów lub usług, polegającego w szczególności na skojarzeniu znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.

Nie są sporne w niniejszej sprawie ustalenia organu, że porównywane znaki towarowe zostały przeznaczone do oznaczania identycznych lub podobnych towarów mieszczących się w klasie 5.

Kontrowersję budzi stanowisko organu odnoszące się do podobieństwa porównywanych znaków towarowych.

W tym względzie dla porządku wskazać należy, że oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej mając na uwadze to, że decydujące znaczenie ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy.

Sąd zaaprobował działanie organu, który oceniał porównywane oznaczenia jako całość, sama bowiem powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

I tak, UP porównał - parami - sporny słowny znak towarowy z przeciwstawionymi, dwoma, słownymi znakami towarowymi.

Zestawiając znak IBUVIT oraz ibum, organ prawidłowo je opisał, dochodząc do wniosku, że dominującym elementem w spornym znaku towarowym jest słowo "Ibuvit", natomiast dominującym elementem w przeciwstawionych znakach towarowych "ibum" o numerze [...], jest słowo "ibum".

Zdaniem Sądu, UP prawidłowo też wskazał na brak podobieństwa tych znaków, na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

Poza podobieństwem trzech pierwszych liter w porównywanych znakach, różnica dotyczy ilości liter (w spornym znaku towarowym jest ich sześć w przeciwstawionym o numerze [...] - cztery), ilości sylab (w spornym znaku towarowym występują trzy sylaby w przeciwstawionym o numerze [...] - dwie). Różnica w ilości liter porównywanych znaków towarowych sprawia, że są one - co jest łatwo dostrzegalne - różnej długości. Ponadto trzecia sylaba w spornym znaku znacząco wpływają na odbiór fonetyczny porównywanych oznaczeń.

Zdaniem Sądu, UP właściwie również uwzględnił aluzyjność poszczególnych elementów tych oznaczeń w warstwie znaczeniowej. Pierwszy element "ibu-" w porównywanych znakach towarowych może bowiem budzić skojarzenia z ibuprofenem, czyli substancją czynną wielu preparatów farmaceutycznych, co osłabia zdolność odróżniającą tego elementu. Organ zwrócił również uwagę na inny aluzyjny, bo odnoszący się np. do witamin w składzie, element "-VIT“ w spornym znaku.

Uwzględniając powyższe Sąd podziela stanowisko organu wyrażone w ww. zakresie i wskazuje, że porównywane oznaczenia mają słabą siłę odróżniającą, a użycie w nich elementów sugerujących skład oznaczonych nimi towarów, w tym substancje często stosowane w preparatach farmaceutycznych oznacza też słabszą ochronę takich znaków towarowych (por. wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt II GSK 150/12).

UP, prawidłowo porównał również sporny znak towarowy i przeciwstawiony znak towarowy "JUVIT" o numerze [...], uznając brak ich podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej, który wynika przede wszystkim z odmiennego brzmienia pierwszej sylaby tych oznaczeń. Wspólnym elementem jest ostatnia sylaba porównywanych oznaczeń "-vit", która, jak wyżej wskazano jest elementem o słabej sile odróżniającej. Omawiając warstwę znaczeniową organ prawidłowo wskazał na aluzyjne elementy, omówione powyżej, i prawidłowo ocenił ich słabe znaczenie odróżniające uznając, że relewantny odbiorca nie przypisze znakom IBUVIT i JUVIT żadnego znaczenia i nie będzie porównywał tych znaków w oparciu o ich warstwę semantyczną (tj. znaczeniową).

W ocenie Sądu, UP w prawidłowy sposób przeprowadził porównanie wszystkich znaków towarowych, uwzględniając ich postrzeganie przez przeciętnego odbiorcę. UP słusznie przyjął, że odbiorcami towarów oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi są zarówno pracownicy sektora medycznego jak i pacjenci, a więc konsumenci należycie i dobrze poinformowani, uważni i ostrożni, pierwsi ze względów posiadanej wiedzy zawodowej, drudzy z uwagi na charakter towarów oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi, czyli produkty farmaceutyczne, które ze względu na swoje przeznaczenie sprawiają, że uwaga nabywców jest znacznie podwyższona.

Podsumowując tę część rozważań, Sąd wskazuje, ze organ prawidłowo wskazał dominujące elementy porównywanych znaków towarowych i wykazał brak ich podobieństwa. Elementami dominującym porównywanych znaków towarowych nie są zatem ich cechy wspólne, co wyklucza ich podobieństwo. Przeprowadzona powyżej analiza siły odróżniającej poszczególnych elementów, w tym kontekst, w jakim elementy te zostały użyte w porównywanych znakach towarowych, potwierdza słuszność stanowiska o braku podobieństwa porównywanych znaków towarowych.

Uwzględniając powyższe, nie można przyznać racji Skarżącemu, iż UP powinien był rozważyć fakt skojarzeniowego nawiązania spornego znaku towarowego do dwóch różnych znaków Skarżącego (IBUM + JUVIT = IBUVIT). UP zgodnie z wymogami art. art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p., dokonał porównania przeciwstawionych znaków towarowych - parami, brak jest bowiem podstaw do tego aby UP dokonywał zestawień przeciwstawionych znaków towarowych i w ten sposób badał ich podobieństwo do znaku spornego. Organ bada bowiem podobieństwo znaków towarowych w takiej postaci, w jakiej zostały one zgłoszone do ochrony.

Brak podobieństwa porównywanych znaków towarowych, pomimo identyczności/podobieństwa towarów nimi oznaczanymi, wyklucza możliwość zaistnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia tych towarów. Jakkolwiek bowiem, nie każde podobieństwo towarów i oznaczeń może skutkować niebezpieczeństwem wprowadzenia odbiorców w błąd, jednak zarówno podobieństwo oznaczeń, jak i towarów nimi oznaczonymi jest niezbędne, aby takie ryzyko było w ogóle możliwe. Dlatego też słuszna jest konstatacja UP, o braku wystąpienia w niniejszej sprawie przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Dopiero bowiem po stwierdzeniu podobieństwa towarów oraz podobieństwa oznaczeń można przystąpić do oceny występowania ryzyka wprowadzenia w błąd.

Stąd nie było potrzeby odnoszenia się do argumentów dotyczących serii znaków Skarżącej (nie dowiedzionej zresztą) oraz ich rozpoznawalności.

Jak zostało wskazane powyżej, stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku, czy ryzyko skojarzenia spornego znaku ze znakami należącymi do serii znaków należących do Wnoszącego sprzeciw, ma istotne znaczenie dla oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Analiza tego aspektu byłaby relewantna w sytuacji, gdyby UP uznał, że występuje podobieństwo porównywanych znaków towarowych. Wówczas ocena ww. okoliczności stanowiłaby uzupełnienie kompleksowej oceny istnienia ryzyka konfuzji. Wobec wykazania zaś przez Urząd, że porównywane znaki nie są podobne, badanie ww. okoliczności należy uznać za irrelewantne dla wydanego rozstrzygnięcia (zob. wyr. WSA w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. VI SA/Wa 754/17; wyr. Sądu z dnia 8 października 2014 r., sygn.. T-342/12, Max Fuchs przeciwko OHIM, ECLI:EU:T:2014:858, pkt 33-37 i powołane tam orzecznictwo).

Wyjaśnienia też wymaga, że reguła, wedle której niski stopień podobieństwa towarów może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie, co tym samym może spowodować ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, również znajduje zastosowanie przy ocenie przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co jak już wskazano powyżej, wymaga zarówno podobieństwa towarów, jak i samych oznaczeń. Skarżąca niesłusznie zatem, powołuje się na powyższą zasadę w niniejszej sprawie.

Sąd nie stwierdził zatem naruszenia przez UP, art. art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p., ani poprzez jego błędną interpretację ani poprzez niewłaściwe zastosowanie.

Sąd nie stwierdził również naruszenia przepisów postępowania przez UP, przy ocenie konfuzyjnego podobieństwa porównywanych znaków towarowych. Organ dokonał tej oceny bez uchybienia zasadzie prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.) swobodnej oceny dowodów (art. 80 k.p.a.) oraz zasady zaufania (art. 8 k.p.a.), co oznacza wyczerpujące zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego, a w konsekwencji dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego.

Wpływu na wynik sprawy nie miało także niedoręczenie Skarżącej we właściwym terminie odpowiedzi Zgłaszającego na jej wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Skarżąca nie sprecyzowała bowiem, dokonania jakich czynności procesowych jej w ten sposób uniemożliwiono i nie wywiodła, jak to ewentualnie przełożyło się na rozstrzygnięcie. W skardze brak w tym zakresie pogłębionego wywodu.

Dlatego Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) orzekł, jak w pkt 1 sentencji wyroku, a w pkt 2 sentencji wyroku - na podstawie art. 151 ww. ustawy. O zwrocie kosztów postępowania Sąd orzekł w pkt 3 sentencji wyroku mając na względzie art. 200 w związku z art. 205 § 2 i 3 oraz art. 209 ww. ustawy, a także § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych. Na podstawie jednak art. 206 ustawy procesowej Sąd ograniczył wysokość należnych Skarżącej kosztów postępowania, zasądzając na jej rzecz połowę kwoty uiszczonego w sprawie wpisu sądowego (tj. kwotę 500 zł), połowę minimalnego wynagrodzenia pełnomocnika Skarżącej (tj. kwotę 600 zł) oraz w pełnej wysokości opłatę skarbową wniesioną od pełnomocnictwa (17 zł). Zdaniem składu orzekającego przewidziany warunek ("uzasadniony przypadek") zastosowania art. 206 został w niniejszej sprawie spełniony. Błąd dotyczący wyliczenia w skarżonej decyzji kosztów postępowania, do zwrotu których zobowiązano Skarżącą, został przez organ dostrzeżony i podjęto działania w celu przywrócenia w tym względzie stanu zgodności z prawem poprzez zawarcie odpowiedniego wniosku w ww. zakresie w odpowiedzi na skargę. Sąd - stosując w sprawie art. 206 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - miał również na względzie fakt, że merytoryczne stanowisko Skarżącej było oczywiście niezasadne.