Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 79/21
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-04-22 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy: article: rt. 255 ust. 1 pkt 3, art. 255[9] ust. 2, art. 255[9] ust. 3, art. 169 ust. 2, art. 169 ust. 6, art. 169 ust. 1 pkt 1, art. 171
journal: Dz.U. 2020 poz 286
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
article: art. 15[4] ust. 2, art. 15[4] ust. 3, art. 15[1], art. 15[3]
journal: Dz.U. 2020 poz 374
law: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
article: art. 1 § 1
journal: Dz.U. 2018 poz 2107
law: Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych - tekst jedn.
article: art. 134 § 1, art. 145 § 1 pkt 1 lit. a, art. 145 § 1 pkt 1 lit. c, art. 200, art. 205, art. 209
journal: Dz.U. 2018 poz 1302
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
article: § 11 ust. 1
journal: Dz.U. 2019 poz 1431
law: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
article: art. 77 § 1, art. 107 § 3, art. 107 § 1 pkt 4, art. 156 § 1 pkt 5
journal: Dz.U. 2020 poz 256
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Sędziowie Sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.) Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 kwietnia 2021 r. sprawy ze skarg O. Sp. z o.o. z siedzibą w W. oraz H. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy "N." o nr [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz O. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 2217 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz H. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w W. kwotę 2217 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej ("UP RP" lub "organ") z [...] października 2020 r. Skarżoną decyzją organ po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] października 2020 r. sprawy z wniosku [...] sp. z o. o. z siedzibą we [...] ("[...]" lub "wnioskodawca") o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy NOSOX o nr [...] na rzecz [...] sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we [...] ("[...]" lub "uprawniony"), na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1, art. 169 ust. 2, art 169 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zmianami, dalej: "Pwp") oraz art. 98 kpc w zw. z art. 256 ust. 2 Pwp

1. stwierdził z dniem 12 sierpnia 2011 r. wygaśnięcie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy N0S0X o nr [...] w zakresie produktów farmaceutycznych z wyłączeniem kropli do nosa;

2. przyznał [...] od [...] kwotę w wysokości 1900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

W uzasadnieniu decyzji organ podniósł, że w dniu 14 października 2019 roku do UP RP wpłynął wniosek [...] o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy NOSOX o nr [...] na rzecz [...] z dniem [...] sierpnia 2011 roku. Jako podstawę prawną wnioskodawca wskazał art. 169 ust. 1 pkt 1 Pwp. Wnioskodawca podniósł, iż według jego ustaleń uprawniony nie używał przedmiotowego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego oraz nie istnieją ważne powody jego nieużywania.

W odpowiedzi na wniosek w piśmie z 5 grudnia 2019 roku uprawniony uznał wniosek za bezzasadny i wniósł o jego oddalenie. Uprawniony podniósł, iż nie jest wytwórcą produktów leczniczych, ale udziela licencji na używanie znaków towarowych przez spółkę-matkę, tj. [...] S.A. Wskazał także, iż w 2004 roku licencjobiorca uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego NOSOX, który był wprowadzany do obrotu od marca 2016 roku.

Uprawniony dodał ponadto, iż zaprzestanie sprzedaży preparatu NOSOX nie oznaczało rezygnacji z tego znaku, lecz było związane ze zmianą składu tego produktu i koniecznością złożenia nowego wniosku o dopuszczenie towaru do obrotu, z uwagi na fakt, iż produkty lecznicze należą do najbardziej uregulowanych produktów znajdujących się na rynku i tylko poza pewnymi wyjątkami w obrocie na terytorium Polski mogą znajdować się wyłącznie produkty lecznicze, które zostały dopuszczone do obrotu w drodze decyzji administracyjnej, czyli otrzymały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Wobec powyższego, wszystkie zmiany w składzie produktów leczniczych wiążą się z koniecznością dokonywania zmian w pozwoleniu zatwierdzanych przez właściwe organy, a czasem wymagają złożenia nowego pozwolenia, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie.

Uprawniony wskazał także, iż w chwili obecnej licencjobiorca uprawnionego oczekuje na wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, co powinno nastąpić na początku 2020 roku i ma zamiar niezwłocznie przystąpić do produkcji tego preparatu i wprowadzić go do obrotu.

W ocenie uprawnionego zatem ewidentne jest, że znak towarowy NOSOX był używany w obrocie, po udzieleniu prawa ochronnego, w sposób rzeczywisty, a używanie tego znaku w obrocie miało miejsce mniej niż 5 lat przed datą złożenia niniejszego wniosku, natomiast okres nieużywania znaku w obrocie, trwający od marca 2016 roku do dnia złożenia wniosku, wynika z tego, że istnieją przeszkody natury faktycznej niezawinione przez uprawnionego, czy też jego licencjobiorcę, które uniemożliwiają mu używanie obecnie spornego znaku towarowego.

W piśmie z 8 stycznia 2020 roku wnioskodawca uzupełnił swoje stanowisko w sprawie. [...] podniósł, iż uprawniony próbuje dowodzić rzeczywiste używanie znaku towarowego stanowiącego przedmiot postępowania przy pomocy tych samych dowodów, którymi próbuje dowodzić używanie znaku towarowego NOSOX, w sprawie o sygn. akt [...], a przedłożone przez niego dowody dotyczą znaku towarowego o nr [...], ponadto jednocześnie, za niewiarygodne należy uznać twierdzenia pełnomocnika uprawnionego w niniejszej sprawie, że dowody załączone do pisma z 5 grudnia 2019 roku, dotyczą znaku towarowego o nr [...]. W ocenie wnioskodawcy, dowody te, są bowiem dowodami używania innego znaku towarowego NOSOX niż stanowiący przedmiot niniejszego postępowania.

Na rozprawie w dniu [...] lutego 2020 roku strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Uprawniony podniósł, iż nie ma przepisu, który by zakazywał zgłaszania przez ten sam podmiot takich samych znaków towarowych oraz dodał, iż uprawniony może przedłożyć te same dowody na używanie obu znaków słownych NOSOX. Podkreślił także, iż przedłożone faktury potwierdzają używanie spornego oznaczenia. Dodał ponadto, iż dowód D4 wskazuje, że wymienione tam ilości dotyczą roku 2015, a produkt oznaczany znakiem NOSOX był na rynku do 2016 roku.

W przedłożonym na rozprawie piśmie z dnia [...] lutego 2020 roku, stanowiącym załącznik do protokołu, wnioskodawca wskazał, iż twierdzenia uprawnionego są w części wprowadzające w błąd, a w części sprzeczne z przedłożonymi przez niego dowodami.

Wnioskodawca wskazał na braki w przedłożonych przez uprawnionego dokumentach, w szczególności na braki w umowie licencyjnej z [...] lipca 2014 roku, w której zabrakło strony z podpisami reprezentantów stron, a także braku postanowień pozwalających na ustalenie okresu obowiązywania umowy.

W ocenie wnioskodawcy ponadto, powołane przez uprawnionego dowody na rzekome ważne powody nieużywania znaku towarowego świadczą o tym, iż jest on świadomy, że nie dowodzą one używania znaku w sposób rzeczywisty, bowiem gdyby, dowodziły rzeczywiste używanie to zbędne i zarazem absurdalne byłoby wykazywanie istnienia ważnych powodów nieużywania. Dodał ponadto, iż również wskazana okoliczność nie potwierdza, że istnieją ważne powody nieużywania spornego znaku towarowego, a wskazany dowód D5 dotyczy w szczególności działań osoby trzeciej, a nie uprawnionego.

Reasumując, w ocenie wnioskodawcy, uprawniony nie przedstawił używania znaku w sposób rzeczywisty, jak również nie wykazał, że istnieją ważne powody jego nieużywania. Co więcej, argumentacja i wskazane dowody dotyczą tylko jednego rodzaju leku. Uprawniony zatem nie podjął nawet próby wykazania używania znaku towarowego w odniesieniu do innych produktów farmaceutycznych niż wymieniony w dowodach D4 lub D5.

W ocenie wnioskodawcy, uprawniony nie przedstawił dowodów na używanie spornego znaku towarowego w sposób rzeczywisty, nie wykazał także, że istnieją ważne powody nieużywania znaku. Ponadto [...] dodał, iż argumentacja uprawnionego i jego dowody dotyczą tylko jednego rodzaju leku - oksymetazoliny, jako towaru w formie kropli do nosa, lub w formie aerozolu. Zdaniem wnioskodawcy uprawniony nie podjął nawet próby wykazania używania znaku towarowego w odniesieniu do innych produktów farmaceutycznych niż oksymetazolina.

W przedłożonym na rozprawie piśmie z [...] lutego 2020 roku, stanowiącym załącznik do protokołu, uprawniony podtrzymał swoje twierdzenia i jednoczenie nie zgodził się z zarzutami strony przeciwnej i uzupełnił swoje stanowisko w sprawie.

Uprawniony wskazał, iż obydwa znaki towarowe, wobec których toczy się postępowanie, to znaki słowne, zatem mogą być one używane w dowodnej formie graficznej, gdyż w istocie są to te same oznaczenia, które są objęte dwoma prawami ochronnymi dla identycznych towarów. [...] ponadto podniosło, iż żaden przepis prawa obowiązującego w Polsce nie zakazuje posiadania kilku praw ochronnych na to samo oznaczenie.

W piśmie z 5 maja 2020 roku uprawniony uzupełnił swoje stanowisko w sprawie oraz nadesłał dodatkowe materiały dowodowe na okoliczność wykazania używania spornego znaku towarowego.

Uprawniony przedłożył kopie umowy licencyjnej na okoliczność, iż znak był używany za zgodą przez licencjobiorcę. [...] podniosło także, iż sporny znak towarowy był wcześniej używany przez [...] S.A. jako uprawnionego, na dowód czego przedłożył decyzję o dokonaniu zmiany w rejestrze. Uprawniony wskazał także, iż jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa, zgoda uprawnionego na używanie znaku towarowego nie musi być udokumentowana umową licencyjną, a używanie znaku przez spółki powiązane z uprawnionym do znaku, takie jak członkowie tej samej grupy kapitałowej, jest uważane za używanie znaku przez uprawnionego. Uprawniony przyznał ponadto, iż dowody pochodzące sprzed ponad 5 lat nie stanowią dowodu używania znaku towarowego w okresie 5 lat od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, niemniej jednak uprawniony przedstawił te dowody by okazać, że używa znaku nieprzerwanie od daty uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Uprawniony wskazał także, iż rzeczywiście znak NOSOX jest chroniony dwoma odrębnymi prawami, jednakże jest on używany dla dwóch produktów leczniczych, tj. kropi do nosa 0,05% NOSOX oraz 0,25% NOSOX, tym samym, w jego ocenie, możliwe jest uznanie, że znak towarowy NOSOX chroniony prawem ochronnym [...] jest używany na produkcie leczniczym krople 0,25% NOSOX, natomiast znak towarowy NOSOX o nr [...] jest używany na produkcie leczniczym krople 0,05% NOSOX.

[...] dodało także, iż oba prawa ochronne chronią w istocie ten sam znak, który jest używany, a zatem nie zachodzi sytuacja, gdzie poprzez uzyskanie ochrony na podobne do siebie znaki uprawniony blokuje innym podmiotom możliwość uzyskania prawa ochronnego na znak podobny do znaku rzekomo używanego. Ponadto, zdaniem uprawnianego, istotne jest, że w czasie, gdy znak towarowy NOSOX został zgłoszony do ochrony po raz drugi, nie minęło jeszcze 5 lat od daty udzielenia prawa ochronnego na pierwsze zgłoszenie. Zatem ewidentne jest, że drugie zgłoszenie nie zostało dokonane po to, by uniknąć sytuacji, w której pierwsze prawo ochronne wygaśnie z powodu nieużywania znaku.

Uprawniony dodał ponadto, iż jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa ocena rzeczywistego używania znaku towarowego musi opierać się na wszystkich aspektach stanu faktycznego i okoliczności właściwych dla ustalenia jego faktycznego wykorzystania handlowego w obrocie. Wskazał, iż udział w rynku preparatu NOSOX należy uznać za wyskoki, jak wynika z przedłożonego do akt sprawy materiału dowodowego.

Na rozprawie w dniu [...] października 2020 roku strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Wnioskodawca podniósł, iż przedłożone przez uprawnionego dowody używania, nie świadczą o rzeczywistym używaniu spornego znaku towarowego. Wskazał, iż są to znikome ilości produktów, w kontekście masowego rynku produktów farmaceutycznych i nawet gdyby uznać, że dowody te potwierdzają rzeczywiste używanie, to jedynie w odniesieniu do konkretnego produktu leczniczego, tj. oksymetazoliny, w postaci kropki do nosa, a w takim przypadku prawo powinno być wygaszone, przynajmniej w części dla produktów farmaceutycznych innych niż oksymetazolina w postaci kropli do nosa.

Uprawniony z kolei oświadczył, iż jeżeli mamy wskazaną szeroką kategorię produktów, a produkt mieści się w tamtej kategorii, to wówczas dowodzi to używania tej kategorii produktu. Dodał, iż produkty farmaceutyczne to nie jest szerokie określenie. Podniósł także, iż przedłożone materiały dowodowe potwierdzają używanie całej kategorii produktów farmaceutycznych. Wskazał, iż chroniony jest produkt, a wykaz towarów nie jest szeroki, jest tylko kategorią produktów farmaceutycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ stwierdził, że celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie gospodarczym. Udzielenie ochrony na znak towarowy wiąże się, bowiem z ustawowym obowiązkiem używania znaku towarowego dla towarów (usług), dla których znak został zarejestrowany. Nieużywanie znaku towarowego może skutkować w określonych sytuacjach stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego. UP RP wskazał, że ciężar przeprowadzenia dowodu w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego spoczywa na uprawnionym z rejestracji znaku, który powinien wykazać, że znaku używał lub - jeśli znaku nie używał - miał ku temu ważne powody. Organ podkreślił, że używanie znaku musi mieć miejsce na obszarze Polski, powinno mieć jednoznaczny charakter, konieczne jest również, by było rzeczywiste i poważne oraz dotyczyło towarów objętych ochroną. Przez rzeczywiste używanie należy w tym kontekście rozumieć nakładanie oznaczenia na towar i wprowadzanie tak oznaczonych towarów do obrotu. Niespełnienie jednego z tych warunków w określonym przedziale czasowym może prowadzić do utraty prawa ochronnego poprzez stwierdzenie jego wygaśnięcia.

W związku z powyższym organ uznał, że uprawniony nie wykazał rzeczywistego używania spornego znaku towarowego na terytorium Polski w zakresie takich towarów jak: "produkty farmaceutyczne z wyłączeniem kropli do nosa". UP RP wskazał, iż do akt przedmiotowej sprawy zostały przedłożone jedynie materiały dotyczące takich towarów jak krople do nosa. Natomiast w pozostałym zakresie, dotyczącym innych produktów farmaceutycznych niż krople do nosa, uprawniony nie przedłożył żadnych dodatkowych materiałów i dokumentów, z których wynikałoby używanie znaku. Ponadto uprawniony w toku postępowania nie powoływał się na istnienie ważnych powodów nieużywania spornego znaku w pozostałym zakresie, tj. innym niż krople do nosa.

Organ nie podzielił stanowiska uprawnionego, iż wykazanie używania znaku towarowego w zakresie takich towarów jak krople do nosa można uznać za wykazanie używania znaku w całym zakresie, do oznaczenia towarów jakich został znak sporny przeznaczony, tj. w zakresie szeroko pojętych produktów farmaceutycznych.

UP RP wskazał, że termin "produkty farmaceutyczne" to bardzo szeroki zakres towarów, do których zaliczają się, między innymi, krople do nosa. Nie obejmuje on jednak tylko takich towarów, lecz także szereg innych produktów dotyczących różnych obszarów leczniczych, czy też terapeutycznych, występujących w różnej postaci farmaceutycznej, a także mających przeznaczenie w zależności od potrzeby danego organizmu.

W ocenie organu, trudno byłoby uznać, iż taki towar jak krople do nosa" może obejmować każdy inny produkt farmaceutyczny niezależnie od postaci, czy też przeznaczenia, gdyż jest on jednym z wielu, występujących na rynku, produktów farmaceutycznych. Wobec powyższego, a także wobec faktu, iż uprawniony nie przedłożył żadnych materiałów dotyczących używania znaku spornego w pozostałym zakresie, organ uznał, za zasadne w zakresie pozostałych towarów, tj. produktów farmaceutycznych z wyłączeniem kropli do nosa, stwierdzenie wygaśnięcia spornego znaku.

Organ wskazał, że decyzja o udzieleniu ochrony na sporny znak towarowy została wydana w dniu [...] sierpnia 2006 r., zaś w przedmiotowej sprawie wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa ochronnego z dniem [...] sierpnia 2011 r., czyli z możliwie najwcześniejszą datą. Wobec powyższego, w sytuacji niewykazania przez uprawnionego używania spornego znaku towarowego na terytorium Polski w wymaganym okresie w zakresie "produktów farmaceutycznych z wyłączeniem kropli do nosa" organ uznał za zasadny wniosek wnioskodawcy w ww. zakresie i stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy o numerze [...] z dniem [...] sierpnia 2011 roku w części.

Jednocześnie UP RP uznał, że uprawniony wykazał rzeczywiste używanie znaku spornego na terytorium Polski w zakresie "preparatów farmaceutycznych takich jak krople do nosa". Zdaniem organu przedłożone faktury z lat 2009 oraz 2014 - 2015 do akt przedmiotowej sprawy w pełni potwierdzają używanie spornego znaku towarowego w zakresie preparatów farmaceutycznych w postaci kropli do nosa. Należy wskazać, iż zarówno ilość produktów wprowadzanych na rynek, a także ramy czasowe pozwalają stwierdzić, iż nie było to używanie sporadyczne, ani też jednorazowe, lecz miało charakter ciągły. Analizowane faktury potwierdzają sprzedaż preparatu o nazwie NOSOX, zdaniem organu, w ilości pozwalającej na przyjęcie, że obrót ten miał poważne i rzeczywiste rozmiary. Jak wynika bowiem z przedłożonych do akt przedmiotowej sprawy materiałów dowodowych w postaci faktur w roku 2015 (k. 188 - k. 260 akt przedmiotowej sprawy) łącznie sprzedano 6340 sztuk preparatu o nazwie NOSOX, w roku 2014 (k. 261 akt przedmiotowej sprawy) sprzedano 23 sztuki; roku 2013 (k. 30 akt przedmiotowej sprawy) sprzedano sztuk 50, w roku 2010 (k. 28 - k. 29 akt przedmiotowej sprawy) sprzedano sztuk 75, natomiast w roku 2009 (k. 262 oraz k. 27 akt przedmiotowej sprawy) sprzedano łącznie 2378 sztuk. Zatem, jak wynika z powyższych ustaleń, biorąc pod uwagę ww. ilości preparatu o nazwie NOSOX należało uznać używanie znaku spornego za rzeczywiste i poważne. Ilości te wskazują jednoznacznie na obecność preparatu na rynku, nie są one znikome, lecz jak na tego typu towar, którego przeznaczenie jest lecznicze i nie jest to raczej produkt codziennego użytku, to należało uznać, iż są one wystarczające, aby potwierdzały rzeczywiste i poważne używanie znaku towarowego w obrocie.

Dokonując takiego ustalenia, organ wziął pod uwagę także fakt, iż jakiekolwiek preparaty farmaceutyczne nie są raczej produktami nabywanymi masowo, których oferta skierowana jest do ogółu konsumentów. Przeciwnie, dostęp do takich towarów nie jest tak powszechny, jak dostęp do towarów codziennego użytku, z uwagi ma konieczność, uprzedniego zalecenia medycznego. W tej sytuacji, w takiej grupie towarów, wymagany jest raczej niższy stopień sprzedaży, niż w przypadku produktów codziennego użytku, powszechnie dostępnych, dla wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu przepisów Pwp. Niemniej jednak, w ocenie UP RP, wskazane ilości są wystarczające do uznania rzeczywistego wprowadzania tych towarów do obrotu i na podstawie przedłożonych dokumentów, Kolegium stwierdziło, iż oznaczenie to było stosowane dla "preparatu farmaceutycznego w postaci kropli do nosa", a w momencie nieobecności tego preparatu na rynku, były ku temu uzasadnione powodu, bowiem licencjobiorca oczekiwał na udzielenie zgodny dotyczącej wprowadzenia preparatu na rynek, co także zostało potwierdzone odpowiednimi dokumentami przez uprawnionego.

Powyższych ustaleń, zdaniem organu, nie zmienia także fakt, iż towary opatrywane znakiem NOSOX były wprowadzane na rynek przez licencjobiorcę, czyli przez podmiot trzeci. Przesądza o tym treść art. 169 ust. 4 pkt 3 Pwp, zgodnie z którym przez używanie znaku rozumie się również stosowanie znaku przez osobę trzecia za zgodą uprawnionego. Taka sytuacja zachodzi w przedmiotowej sprawie.

Uprawniony załączył do akt przedmiotowej sprawy umowę licencyjną, która potwierdza jasno wyrażoną zgodę na używanie znaku spornego. Z umowy tej wynika, że została ona zawarta w dniu [...] lipca 2014 roku pomiędzy uprawnionym a [...] Spółka Akcyjna z siedzibą we [...]. W tej umowie jasno wskazano w § 2 pkt. 1 umowy (k.278 akt przedmiotowej sprawy), iż przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy Licencji na używanie Znaków Towarowych, które, jak wskazano w pkt 4. ww. 2 §, znaki towarowe będące przedmiotem Licencji w dniu zawarcia umowy, zostały określone w załączniku nr 1 do umowy. Z przedłożonego natomiast załącznika do niniejszej umowy (k. 266 akt przedmiotowej sprawy) jasno wynika, iż przedmiotem niniejszej umowy jest także znak sporny, wskazany, jako znak towarowy zarejestrowany za numerem [...].

Ponadto używanie znaku przez osobę trzecią, może, ale nie musi, być wyrażone w szczególnej formie np. licencji. Zgoda taka może być wyrażona w każdy sposób, także między spółkami powiązanymi gospodarczo, a więc przez właściciela znaku towarowego należącym do tej samej grupy spółkom, takim jak podmioty zależne, stowarzyszone itd. W niniejszej sprawie uprawniony przedstawił stosowny dokument, tj. umowę licencyjną, z której, wynika, iż znak był używany za jego zgodą, a ponadto udokumentował, iż zarówno uprawniony do znaku, jak spółka, która tego znaku używała, to podmioty powiązane ze sobą gospodarczo i finansowo. Dlatego, zdaniem organu, nie ulega wątpliwości, iż uprawniony udowodnił poprzez przedłożenie umowy licencyjnej, iż to sporny znak towarowy jest przedmiotem licencji udzielonej firmie, która znak ten używała.

Mając zatem na względzie przytoczone okoliczności, organ uznał, że uprawniony wykazał rzeczywiste używanie spornego znaku w zakresie produktów farmaceutycznych takich jak "krople do nosa" i w tej części wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia spornego prawa UP RP uznał za niezasadny. Natomiast w pozostałym zakresie wniosek został uwzględniony.

Kwestię zwrotu kosztów organ rozstrzygnął w oparciu o art. 256 ust. 2 Pwp, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. W niniejszej sprawie należało, zdaniem UP RP, uznać za stronę wygrywającą wnioskodawcę, gdyż przegrał on w nieznacznym stopniu. W związku z powyższym organ uwzględnił wniosek wnioskodawcy o zwrot kosztów postępowania w całości, przyznając mu, w oparciu o § 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z dnia 5 maja 2017 r.) i biorąc pod uwagę opłatę poniesioną za wniosek, kwotę 1900 zł od uprawnionego.

Skargi na powyższą decyzję UP RP wywiedli wnioskodawca i uprawniony.

[...] zarzucił decyzji organu:

1. naruszenie przepisów postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

a) art. 7, art. 8 i art. 77 § 1 kpa i art. 107 § 3 kpa w zw. z art. 256 ust. 1 Pwp poprzez podważenie zaufania obywateli do organów Państwa oraz brak wyczerpującego przeanalizowania całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, brak prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego zaskarżonej decyzji oraz nie odniesienia się do argumentów wnioskodawcy prezentowanych w toku postępowania, co doprowadziło do:

- błędnego przyjęcia przez UP RP, że uprawniony używał spornego znaku towarowego dla "produktów farmaceutycznych takich jak krople do nosa" i używanie to było rzeczywiste i poważne, pomimo iż ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że uprawniony w ogóle nie używał tego znaku towarowego dla oznaczania "produktów farmaceutycznych takich jak krople do nosa’ innych niż "oksymetazolina w formie kropli do nosa", natomiast w odniesieniu do towarów takich jak "oksymetazolina w formie kropli do nosa" używanie to w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wygaszenie było symboliczne;

b) naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 80 kpa i art. 107 § 3 kpa w zw. z art. 256 ust. 1 Pwp poprzez przekroczenie zasad swobodnej oceny dowodów zgromadzonych w materiale dowodowym prowadzącej do ustalenia przez UP RP, że uprawniony wykazał rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego do oznaczania towarów takich jak "produkty farmaceutyczne takie jak krople do nosa", pomimo że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że uprawniony w ogóle nie używał tego znaku towarowego dla oznaczania "produktów farmaceutycznych takich jak krople do nosa" innych niż "oksymetazolina w formie kropli do nosa", a w odniesieniu do towarów takich jak "oksymetazolina w formie kropli do nosa" używanie to było symboliczne;

2. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

a) naruszenie art. 169 ust. 1 pkt 1Pwp poprzez jego nieprawidłową wykładnię, polegającą na przyjęciu, iż uprawniony wykazał używanie spornego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów takich "produkty farmaceutyczne takie jak krople do nosa", podczas gdy z materiału dowodowego wprost wynika, że sporny znak towarowy nie był w ogóle używany dla "produktów farmaceutycznych takich jak krople do nosa" innych niż "oksymetazolina w formie kropli do nosa", a w odniesieniu do towarów takich jak "oksymetazolina w formie kropli do nosa" używanie to było symboliczne (nie było używaniem w sposób rzeczywisty), co w konsekwencji doprowadziło do nieprawidłowego zastosowania tego przepisu i uznania, że w sprawie nie zachodzą wskazane w tym przepisie przesłanki wygaszenia spornego znaku towarowego w części dotyczącej towarów takich jak "produkty farmaceutyczne takie jak krople do nosa".

W związku z powyższymi zarzutami [...] wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji UP RP i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi wnioskodawca wskazał, że wygaszenie w części dotyczącej "produktów farmaceutycznych z wyłączeniem kropli do nosa" było zasadne. Jednakże istniały przesłanki do wygaszenia prawa ochronnego w całości albo - w przypadku gdyby uznać dowody uprawnionego za wystarczające do wykazania rzeczywistego używania w zakresie produktów "Nosox 0,05% krople do nosa, roztwór" czy też nawet łącznie z "Nosox 0,025% krople do nosa, roztwór" - co najmniej wygaszenia w części, tj. w odniesieniu do "produktów farmaceutycznych z wyłączeniem oksymetazoliny w formie kropli do nosa".

Zaskarżenie decyzji przez [...] dotyczy więc wyłącznie tej części rozstrzygnięcia, w której UP RP nie uwzględnił jej wniosku w odniesieniu do "produktów farmaceutycznych takich jak krople do nosa".

Zdaniem wnioskodawcy materiał dowodowy pozwalał na jednoznaczną kwalifikację towarową tych produktów ze względu na znajdujące się w dokumentacji przedłożonej przez uprawnionego informację o ich kodzie ATC: ROI AA 05 oraz wskazaniu w pkt. 5.1Chpl, że jest to oksymetazolina. Forma produktu (krople do nosa) również była bezsporna i wynikała z przedłożonych przez uprawnionego dokumentów. O ile więc zasadne było uznanie, że dokumentacja dotyczy "kropli do nosa", to - zdaniem wnioskodawcy - nie było podstaw do uznania, że może ona wykazywać używanie szerokiej kategorii towarów "produktów farmaceutycznych takich jak krople do nosa". Dowody dotyczyły bowiem wyłącznie wąskiej grupy towarów.

Jak wykazano bowiem, kod ATC odnosi się bowiem do klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno- chemicznej, tj. systemu porządkującego leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie, kontrolowanego przez Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków w Norwegii podlegające pod Światową Organizację Zdrowia.

W przypadku produktu uprawnionego kod ATC jest następujący: RO1 AA 05. "R" oznacza, że produkt jest związany z układem oddechowym, "R 01" oznacza, że jest to lek stosowany w chorobach nosa. "R 01 A" oznacza, że mamy do czynienia z węższą kategorią w ramach ww. grupy, tj. lekami udrożniającymi nos i innymi preparatami do stosowania miejscowego. "R 01 AA" oznacza, że mamy do czynienia z sympatykomimetykami. Natomiast "R 01 AA 05" pozwala na jeszcze dokładniejszą klasyfikację, tj. wskazuje że mamy do czynienia z lekiem takim jak oksymetazolina. Kod ATC jest więc zgodny z opisem słownym w pkt. 5.1 ChPL tych produktów.

Zdaniem wnioskodawcy przedłożone dowody dotyczyły więc wyłącznie wąskiej grupy towarów - "oksymetazoliny w formie kropli do nosa". [...] podniósł, że UP RP nie wyjaśnił w ogóle w uzasadnieniu decyzji, dlaczego uznał, że ta wąska grupa towarów uniemożliwiła wygaszenie znaku towarowego w odniesieniu do innych produktów farmaceutycznych w formie kropli do nosa, np. znajdujących się w całkowicie innej klasie ATC - leków przeciwpasożytniczych w formie kropli do nosa (klasa P).

[...] stoi również na stanowisku, że nawet w odniesieniu do "oksymetazoliny w formie kropli do nosa", którą stanowią produkty uprawnionego pn. "Nosox 0,025% krople do nosa, roztwór" i "Nosox 0,05% krople do nosa, roztwór", przedłożone dowody nie wykazują rzeczywistego używania. Ilości produktów, których dotyczą, są bowiem w ocenie wnioskodawcy symboliczne.

Ponadto UP RP, zdaniem [...], nie wyjaśnił, dlaczego przypisał do znaku towarowego [...] również ilości dotyczące produktu "Nosox 0,025% krople do nosa, roztwór", na którym zgodnie z oświadczeniem uprawnionego jest używany inny znak towarowy [...]. Niezależnie od powyższego, wskazane ilości nie dowodzą, zdaniem wnioskodawcy, rzeczywistego używania znaku towarowego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, ocena używania znaku towarowego powinna być bowiem dokonywana w szczególności z uwzględnieniem potencjału uprawnionego oraz realiów rynku produktowego. Wnioskodawca podkreślił, że faktem notoryjnym jest, że rynek produktów farmaceutycznych jest rynkiem o znacznej wartości. Wartość tylko samego rynku aptecznego to ponad 30 mld zł rocznie. Jeżeli zestawimy to z wykazywaną przez uprawnionego wartością sprzedaży "Nosoxa", to jest ona symboliczna. Wartość ta jest symboliczna nawet w świetle samych przychodów licencjobiorcy uprawnionego i jego pozycji.

Z kolei uprawniony zaskarżył decyzję UP RP w części, tj. w zakresie dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy NOSOX [...] dla produktów farmaceutycznych z wyłączeniem kropli do nosa wymienionych w klasie 5 Klasyfikacji Nicejskiej oraz w zakresie orzeczenia o kosztach.

Decyzji UP RP [...] zarzuciło naruszenie:

1. przepisów prawa materialnego, tj. art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i ust 6 Pwp poprzez ich błędną interpretację oraz niewłaściwe zastosowanie;

2. przepisów prawa formalnego, tj. art. 6, art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 80 oraz 107 § 3 kpa oraz art. 98 § 1 i art. 100 kpc w związku z art. 256 ust. 2 Pwp.

Uprawniony wskazał także, że istnieje podstawa do stwierdzenia nieważności tej decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 5 kpa, gdyż ta decyzja jest niewykonalna i jej niewykonalność ma charakter trwały. Jednocześnie [...] wniosło o uchylenie decyzji UP RP w części, tj. w zakresie dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy NOSOX dla produktów farmaceutycznych wymienionych w klasie 5 Klasyfikacji Nicejskiej oraz w zakresie orzeczenia o kosztach. [...] wniosło także o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zgodnie z przedstawionym spisem kosztów, a w przypadku jego braku według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi uprawniony podniósł, że zgadza się z decyzją UP RP w zakresie, w jakim stwierdza ona, że znak towarowy NOSOX był używany, o tyle nie może zgodzić się z zakresem, w jakim nastąpiło stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego NOSOX. Zdaniem [...] ta decyzja nie jest prawidłowa i została wydana z naruszeniem prawa. Jednocześnie samo rozstrzygnięcie UP RP jest na tyle niejasne, iż nie da się jednoznacznie określić, w jakim zakresie zostało utrzymane prawo ochronne, a tym samym decyzja ta jest niewykonalna i zachodzą przesłanki do stwierdzenia jej nieważności.

Uprawniony podkreślił, że w wielu sprawach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ("TS UE") musiał zdefiniować odpowiednie podkategorie dla preparatów farmaceutycznych w klasie 5. Na tej podstawie wypracował on jednoznaczne wytyczne, z których wynika, że cel i zamierzone zastosowanie preparatu terapeutycznego wyraża się we wskazaniu terapeutycznym. Zatem wskazanie terapeutyczne jest, zdaniem uprawnionego, kluczem do zdefiniowania odpowiedniej podkategorii produktów farmaceutycznych. Inne kryteria {takie jak postać dawkowania, składniki aktywne, czy jest sprzedawany na receptę czy bez recepty) są w tym względzie nieistotne.

Zdaniem [...], zaskarżona decyzja jest niewykonalna, gdyż nie wiadomo, w jakim zakresie zostało orzeczone wygaśnięcie znaku towarowego NOSOX. Wskazać należy, że w wykazie towarów znaku towarowego NOSOX występuje jedynie jeden termin tj. "produkty farmaceutyczne". Orzekając zatem o zakresie wygaśnięcia, UP RP powinien był precyzyjnie i jednoznacznie stwierdzić, jaki zapis ma się znaleźć w zmienionym decyzją UP RP wykazie towarów. Tymczasem nie wiadomo, w jakim zakresie w istocie prawo ochronne na ten znak zostało wygaszone.

[...] ponadto jest zdania, że skoro dowiódł używania znaku towarowego NOSOX dla produktów leczniczych stosowanych w chorobach nosa, a w wykazie towarów tego znaku znajdują się wyłącznie produkty farmaceutyczne, to dowiódł używanie tego znaku towarowego dla całej kategorii tych towarów. Tym samym UP RP powinien, w ocenie uprawnionego, oddalić wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak w całości. Zdaniem [...], jest oczywiste, że znak towarowy przeznaczony dla produktów farmaceutycznych nie będzie mógł być używany dla szerokiej gamy produktów, tak jak jest w przypadku ubrań, butów czy makaronu. W tej sytuacji nie powinno się wydzielać podkategorii z kategorii "produkty farmaceutyczne" i używanie znaku dla jakiegokolwiek towaru należącego do tej kategorii powinno być uznawane za używanie w całym zakresie tej kategorii.

Niemniej jeśli nawet uzna się, że UP RP miał prawo ograniczyć wykaz towarów do określonej podkategorii, to w ocenie [...] powinien tę podkategorię określić zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze wskazanego przez uprawnionego w skardze orzecznictwa. Jak określono w tym orzecznictwie, po pierwsze podkategorię towarów należy wyodrębniać na podstawie kryterium celu lub zamierzonego zastosowania produktu, a po drugie - cel i przeznaczenie produktu farmaceutycznego wyraża się we wskazaniu terapeutycznym. Tymczasem UP RP nie oparł się na tym kryterium, ale użył jako kryterium postaci produktu, co zgodnie z powyższym orzecznictwem jest co do zasady nieodpowiednie. Efektem tak wydanej decyzji jest, zdaniem [...], nadmierne ograniczenie zakresu posiadanego przez uprawnionego prawa ochronnego i pozbawienie go wszelkiej ochrony dla towarów, które nie będąc całkowicie identyczne z tymi, dla których może on dowieść rzeczywistego używania, nie są od nich wyraźnie odmienne i należą do tej samej grupy.

Natomiast w zakresie dotyczącym kosztów postępowania uprawniony uważa, że UP RP w żaden sposób nie wyjaśnił, dlaczego akurat uznał wnioskodawcę za stronę wygrywającą. Wnioskodawca ubiegał się bowiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy NOSOX w całości. Utrzymanie ochrony tego znaku nawet w okrojonym zakresie oznacza, że [...], zdaniem [...], nie osiągnął swojego celu. W ocenie uprawnionego, to wnioskodawca powinien zostać uznany za stronę przegrywającą. Ostatecznie należałoby przyjąć, że strony w takim samym zakresie wygrały, jak i przegrały spór. Nie wyjaśniając swoich motywów w tym zakresie UP RP naruszył art. 107 § 3 kpa.

Uprawniony podkreślił także, że postanowienie w zakresie kosztów jest sprzeczne z wypracowaną linią orzeczniczą UP RP, który w takich przypadkach stosuje art. 100 kpc.

UP RP w odpowiedziach na skargę wniósł o ich oddalenie jako niezasadnych.

Postanowieniem z 22 kwietnia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządził na podstawie art. 111 § 1 P.p.s.a. połączenie spraw ze skarg [...] i [...] do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności Sąd pragnie zwrócić uwagę na podstawę prawną sposobu procedowania w niniejszej sprawie, tj. na posiedzeniu niejawnym. Otóż w myśl art. 15zzs4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm., dalej: "ustawa COVID") w wersji obowiązującej po 16 maja 2020 r.:

"2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących.

3. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów".

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie z 7 kwietnia 2021 r. zostało zarządzone przeprowadzenie w dniu 22 kwietnia 2021 r. posiedzenia niejawnego na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy COVID z uwagi na intensyfikację rozwoju epidemii i dalszy znaczny wzrost liczby zakażeń koronawirusem, wynikające stąd nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w sytuacji wyznaczenia rozprawy, co skutkuje wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów, przy jednoczesnym braku możliwości przeprowadzenia rozprawy na odległość.

Rozpoznanie sprawy było konieczne, gdyż dotyczy ona żywotnych i realnych interesów prawnego skarżących. Z uwagi na fakt, iż nie wiadomo, kiedy zakończy się stan zagrożenia epidemiologicznego, Sąd był zobligowany do skorzystania z rozwiązania procesowego, wprowadzonego na mocy art. 15zzs4 ust. 3 ustawy COVID.

Sąd podkreśla, iż zastosowanie trybu procedowania przewidzianego w art. 15zzs4 ust. 3 ustawy COVID nie wymaga ani wniosku stron, ani ich zgody, ani też ich wcześniejszego poinformowania przez sąd – rozwiązanie proceduralne procedowania przed sądem administracyjnym jest w tym zakresie odmienne niż przed sądem powszechnym – por. a contrario przepisy art. 15zzs1 i 15zzs3 ustawy COVID.

Dlatego też Sąd rozpoznał niniejszą sprawę w składzie trzech sędziów na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy COVID.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2107), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy – ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 1302 ze zm.; dalej jako "P.p.s.a.").

Rozpoznając skargi [...] i [...] w świetle powołanych wyżej kryteriów, należy uznać, że zasługują one na uwzględnienie, aczkolwiek nie wszystkie zawarte w nich zarzuty Sąd podziela. Zaskarżona decyzja UP RP dotknięta jest jednak naruszeniem prawa procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a także prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c P.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem kontroli sądu administracyjnego jest decyzja UP RP w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy.

W myśl art. 255 ust. 1 pkt 3 Pwp UP RP w trybie postępowania spornego rozstrzyga sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadkach określonych w art. 169.

Sąd zauważa, że zgodnie z art. 2559 ust. 2 i 3 Pwp decyzje wydawane w trybie postępowania spornego ogłasza się bezpośrednio po przeprowadzeniu rozprawy, jednakże ogłoszenie decyzji może być odroczone na czas do 2 tygodni, o czym przewodniczący składu orzekającego ogłasza, podając termin i miejsce ogłoszenia decyzji.

Skarżona decyzja została wydana [...] października 2020 r., a rozprawa w sprawie miała miejsce [...] października 2020 r. Skarżona decyzja została zatem wydana z naruszeniem wspomnianego wyżej art. 2559 ust. 3 Pwp, jednak zdaniem Sądu, nie jest naruszenie przepisów postępowania mogące mieć wpływ na wynik sprawy.

Po pierwsze podkreślić należy, że powyższy przepis prawa, pomimo jego umieszczenia w Pwp jest przepisem proceduralnym, a nie prawa materialnego.

Po drugie Sąd stwierdza, że podobne rozwiązania procesowe związane z ogłaszaniem orzeczeń po przeprowadzeniu rozprawy znajdują się w innych ustawach procesowych (m.in. w 139 P.p.s.a. i 326 kpc).

Odnosząc się do podobnego rozwiązania procesowego, które znajduje się w art. 326 kpc, zarówno orzecznictwo sądów powszechnych, jak i doktryna prawnicza zgodnie stwierdzają, że terminy, na które można odroczyć ogłoszenie wyroku, mają charakter instrukcyjny, co potwierdza zaniechanie przez ustawodawcę ustanowienia jakiejkolwiek sankcji procesowej naruszenia omawianego przepisu. W konsekwencji kolejne odroczenie ogłoszenia wyroku lub – przy jednokrotnym odroczeniu – przekroczenie terminu 2 tygodni lub miesiąca może być ocenianie wyłącznie w kategoriach niekwalifikowanego uchybienia procesowego, ale nie wpływa np. na dopuszczalność apelacji (uchwała SN z 10 lipca 2015 r., III CZP 44/15, OSNC 2016/6, poz. 72, z omówieniem M. Strus-Wołos, Przegląd orzecznictwa, "Palestra" 2016/1–2, s. 190).

Jak zasadnie stwierdził J. Gudowski w: Zembrzuski Tadeusz (red.), "Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II", opublikowano: WKP 2020: "W skrajnym wypadku możliwe jest uznanie tego uchybienia za mające wypływ na wynik sprawy, w szczególności wtedy, gdy skarżący wykaże w apelacji, że upływ czasu dzielącego zamknięcie rozprawy i ogłoszenie wyroku, dłuższy niż ustawowy, spowodował całkowite zerwanie związku między wynikami rozprawy a treścią orzeczenia. W wyjątkowej sytuacji obraza art. 326 § 1 zdanie drugie i trzecie może być oceniana jako oczywista obraza przepisów w rozumieniu art. 40 § 1 p.u.s.p. albo zakwalifikowana jako sędziowskie przewinienie służbowe przewidziane w art. 107 § 1 p.u.s.p., jednak samo stwierdzenie i wytknięcie tego uchybienia albo skazanie sędziego nie wpływa na rozstrzygnięcie sprawy (por. art. 40 § 1 in fine p.u.s.p.) (uzasadnienie uchwały SN z 10.07.2015 r., III CZP 44/15, OSNC 2016/6, poz. 72, z omówieniem M. Strus-Wołos, Przegląd orzecznictwa, "Palestra" 2016/1–2, s. 190; por. orzeczenie SN z 21.09.1928 r., I. C. 1532/27, Zb.Orz. 1928, poz. 139, oraz uzasadnienie uchwały SN z 27.11.1984 r., III CZP 68/84, OSNCP 1985/8, poz. 107, z omówieniem W. Siedleckiego, Przegląd orzecznictwa, PiP 1986/12, s. 80)".

A zatem, podzielając tę opinię przedstawiciela doktryny prawniczej, należałoby stwierdzić, że termin ustanowiony w art. 2559 ust. 3 Pwp ma charakter instrukcyjny, a jego naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik sprawy, gdyby upływ czasu dzielącego zamknięcie rozprawy i ogłoszenie decyzji, dłuższy niż przewidziany w Pwp, spowodował całkowite zerwanie związku między wynikami rozprawy a treścią decyzji. Taka sytuacja mogłaby teoretycznie nastąpić, gdyby np. na rozprawie przed wydaniem orzeczenia słuchani byliby istotni dla sprawy świadkowie, a ogłoszenie nastąpiłoby np. po roku od rozprawy. W niniejszej sprawie taka sytuacja jednak nie nastąpiła, przekroczenie czasu przewidzianego w art. 2559 ust. 3 Pwp było nieznaczne i choć było to zjawisko nieprawidłowe, niezgodne z przepisami prawa, to nie mogło, zdaniem Sądu, mieć wpływu na wynik sprawy.

Przechodząc zaś do podstawy prawnej skarżonej decyzji, Sąd wskazuje, że w myśl art 169 ust. 1 pkt 1 Pwp prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.

Zgodnie z art. 169 ust. 2 Pwp w brzmieniu obwiązującym w dacie wszczęcia niniejszego postępowania UP RP na wniosek każdej osoby wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy. W świetle tego przepisu interes prawny w domaganiu się wygaśnięcia analizowanego prawa ochronnego nie jest wymagany. Zatem słusznie organ uznał, że nie był zobowiązany badać tej kwestii w niniejszym postępowaniu.

Podzielić należy pogląd organu, że celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie gospodarczym. Udzielenie ochrony na znak towarowy wiąże się bowiem z ustawowym obowiązkiem używania znaku towarowego dla towarów (usług), dla których znak został zarejestrowany. Nieużywanie znaku towarowego może skutkować w określonych sytuacjach stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego.

W myśl z art. 169 ust. 6 Pwp w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. W świetle wyżej powołanego przepisu ciężar przeprowadzenia dowodu w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego spoczywa na uprawnionym z rejestracji znaku, który powinien wykazać, że znaku używał lub - jeśli znaku nie używał - miał ku temu ważne powody.

Prawdą jest, co podnosi w skarżonej decyzji organ, że używanie znaku musi mieć miejsce na obszarze Polski, powinno mieć jednoznaczny charakter, konieczne jest również by było rzeczywiste i poważne oraz dotyczyło towarów objętych ochroną. Przez rzeczywiste używanie należy w tym kontekście rozumieć nakładanie oznaczenia na towar i wprowadzanie tak oznaczonych towarów do obrotu. Niespełnienie jednego z tych warunków w określonym przedziale czasowym może prowadzić do utraty prawa ochronnego poprzez stwierdzenie jego wygaśnięcia. Z powyższego wynika, że uprawniony ze spornego prawa wyłącznego, aby skutecznie odeprzeć zarzut nieużywania znaku, musiałby wykazać rzeczywiste, poważne i jednoznaczne używanie spornego znaku dla towarów objętych jego ochroną na terenie Polski, względnie udowodnić istnienie ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie tego znaku.

W aktualnym orzecznictwie przyjmuje się, że znak towarowy jest "rzeczywiście używany" wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został on przeznaczony, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego używania znaku towarowego musi opierać się na wszystkich aspektach stanu faktycznego i okoliczności właściwych dla ustalenia jego faktycznego wykorzystania handlowego w obrocie, a w szczególności używania uznawanego w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla utrzymania lub tworzenia udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, charakteru tych towarów lub usług, cech rynku, skali i częstotliwości używania znaku towarowego (jak w sprawie Ansul, pkt 43, w sprawie Sunrider vs OHIM, pkt 70, a także w postanowieniu w sprawie La Mer Technology, pkt 27 - wszystkie przywołane w sprawie C-149/11). Ponadto, w orzecznictwie sądów polskich przyjmuje się, że rzeczywiste używanie powinno cechować się pewnością i stałością, a w celu osiągnięcia tych cech obecność znaku na rynku powinna wskazywać na poważne rozmiary (w ten sposób w wyroku NSA z 24 maja 2006 r., sygn. II GSK 70/06 oraz z dnia 12 marca 2009 r., sygn. II GSK 762/08). Aby dowieść rzeczywistego używania uprawniony powinien przedłożyć dowody. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, takimi dowodami są dokumenty, zwłaszcza zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy lub sprzedaży, a także etykiety, opakowania i podobne dowody rzeczowe świadczące o rzeczywistym występowaniu towarów lub usług w obrocie. Decydujące znaczenie mają przy tym faktury, gdyż same etykiety, przywieszki, wieszaki, torebki czy plomby do odzieży oraz zdjęcia sklepów nie dowodzą rzeczywistej sprzedaży towarów ze znakiem ani nie obrazują jej rozmiarów. Bez faktur same materiały reklamowe, np. kalendarzyki, lub wizytówki, zdjęcia z logo, mogą odgrywać jedynie rolę pomocniczą (por. M. Trzebiatowski w: "Obowiązek używania znaku towarowego", Studium z prawa polskiego na tle prawno-porównawczym Wyd. C.H. Beck Warszawa 2007 r., s. 472).

Także w doktrynie prawniczej podnoszono konieczność wykazania przez uprawnionego używania znaku na zewnątrz swoich struktur organizacyjnych. M. Kondrat stwierdził: "Znak powinien być używany publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz (poza wewnętrznymi strukturami uprawnionego)" ("Prawo własności przemysłowej. Komentarz", pod red. M. Kondrat, opublikowano: WKP 2021,).

Rzeczywiste używanie znaku musi jednak być używaniem go w relacjach zewnętrznych podmiotu uprawnionego, tj. na rynku chronionych tym znakiem towarów lub usług, a nie jedynie w zakresie wewnętrznych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zwrócił na to uwagę TS UE w wyroku z 9 grudnia 2008 r., sygn. C-442/07, VEREIN RADETZKY-ORDEN v. BUNDESVEREINIGUNG KAMERADSCHAFT "FELDMARSCHALL RADETZKY". W wyroku tym TS UE podniósł, że "Z (...) pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego wynika, że uprawniony z tego znaku winien go używać na rynku chronionych tym znakiem towarów lub usług, a nie jedynie w zakresie wewnętrznych potrzeb danego przedsiębiorstwa".

W ocenie Sądu, celowościowa wykładnia art. 169 ust. 1 pkt 1 Pwp wymaga, aby wskazane przez TS UE w powyższym wyroku wydanym pod sygn. C-442/07 "wewnętrzne potrzeby danego przedsiębiorstwa" powinny być rozumiane także jako "wewnętrzne potrzeby danej grupy kapitałowej" lub też (szerzej) "wewnętrzne potrzeby powiązanych ze sobą (kapitałowo lub osobowo) przedsiębiorców". Na taką wykładnię art. 169 ust. 1 pkt 1 Pwp i wymóg braku powiązania nabywcy towarów z uprawnionym wskazywał tutejszy Sąd m.in. w prawomocnym wyroku z 21 stycznia 2020 r. sygn. VI SA/Wa 1706/19, w którym podniósł, że: " [...] sp. z o.o., E. sp. z o.o. i [...] S.A. (sieć "[...]") są właścicielami sieci sklepów, niepowiązanymi ze sobą, jak i z uprawnionym. Nie można w żaden sposób uznać, iż sprzedaż i wystawienie faktur na te podmioty i to w zakresie łącznym dotyczącym kilku tysięcy płyt było np. działaniem pozornym uprawnionego. Podmioty te nabywają towary (tu: płyty) w celu ich dalszej odsprzedaży na rzecz zazwyczaj konsumentów. Nie miałoby żadnego ekonomicznego sensu zakup tych płyt i następnie brak ich dalszej odsprzedaży (...)".

Także w prawomocnym wyroku z 11 grudnia 2012 r. sygn. VI SA/Wa 1732/12 WSA w Warszawie podniósł, że "Wbrew twierdzeniu skarżącego nie można zaprzeczyć prawidłowym ustaleniom organu, że przedstawione faktury nie dowodzą o wprowadzeniu na rynek polski produktów oznaczonych spornym znakiem towarowym do rzeczywistego obrotu, bowiem nie wykazują obrotu poza obrębem spółek z grupy M. Obrót pomiędzy rodziną spółek, czy spółkami powiązanymi jest bowiem obrotem wewnątrzorganizacyjnym i nie stanowi o rzeczywistym i poważnym używaniu znaku towarowego THERAMEX na terenie Polski. Korzystanie ze znaku w obrocie wewnatrzorganizacyjnym, nie pozostaje w związku z fizycznym lub pojęciowym z towarem lub usługą, ponieważ nie jest zauważalny dla konsumentów. Nie można zatem przyznać racji skarżącemu, że wykazał tymi fakturami rzeczywiste i poważne używanie tego znaku towarowego w obrocie gospodarczym, czyli nakładanie zarejestrowanego oznaczenia na towar i wprowadzanie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wprawdzie na złożonych fakturach figurują dwa oznaczenia THERAMEX i MERCK SERONO, ale z treści faktur (przetłumaczonych na język polski) nie wynika, by rejestrowały one obrót leku [...] i [...] inny niż wewnątrzorganizacyjny".

Natomiast w wyroku z 4 kwietnia 2019 r., T-910/16, Hesse v. EUIPO, EU:T:2019:221, Sąd UE podkreślił, że: "W konsekwencji, aby określić, czy rzeczywiste używanie zostało wykazane, należy zbadać, czy poprzez używanie znaku towarowego przedsiębiorstwo zamierza utworzyć lub zachować rynek zbytu dla swoich towarów lub usług w Unii względem towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Sytuacja taka nie ma miejsca, gdy te towary lub usługi nie są konkurencyjne wobec towarów lub usług proponowanych na rynku przez inne przedsiębiorstwa, czyli gdy nie są one - i nie mają być - dystrybuowane w obrocie handlowym [wyrok z dnia 9 września 2011 r., Omnicare/OHIM - Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH), T-289/09, niepublikowany, EU:T:2011:452, pkt 68]".

W aktach sprawy znajdują się faktury z 2009 r. i 2010 r. wystawione przez [...] S.A. na rzecz [...] sp. z o.o. Podkreślić należy, iż to właśnie faktury za ten okres są istotne w sprawie wobec postulowanego przez wnioskodawcę żądania wobec organu, aby stwierdził on z dniem [...] sierpnia 2011 r. wygaśnięcie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy NOSOX.

Sąd podziela pogląd organu, że używanie znaku przez osobę trzecią, może, ale nie musi, być wyrażone w szczególnej formie np. licencji. Zgoda taka może być wyrażona w każdy sposób, także między spółkami powiązanymi gospodarczo, a więc przez właściciela znaku towarowego należącym do tej samej grupy spółkom, takim jak podmioty zależne, stowarzyszone itd. W niniejszej sprawie uprawniony przedstawił stosowny dokument, tj. umowę licencyjną, z której, wynika, iż znak był używany za jego zgodą, a ponadto udokumentował, iż zarówno uprawniony do znaku, jak spółka, która tego znaku używała, to podmioty powiązane ze sobą gospodarczo i finansowo. Dlatego, zdaniem Sądu, nie ulega wątpliwości, iż uprawniony udowodnił, że to sporny znak towarowy jest przedmiotem licencji udzielonej firmie, która znak ten używała.

[...] kwestionował jednak w postępowaniu, że użycie znaku nie miało charakteru rzeczywistego, a symboliczny, przede wszystkim skupiając się na niewielkich, jego zdaniem, ilościach sprzedanego leku opatrzonego spornym znakiem. Zdaniem Sądu, wątpliwości organu winno także wzbudzić to, czy rzeczywiste użycie znaku miało miejsce, biorąc pod uwagę "zewnętrzność" jego użycia, tj. poza strukturami uprawnionego, biorąc także pod uwagę spółki z grupy, do której należy [...]. Organ nie przeanalizował w ogóle tego aspektu w swojej decyzji, naruszając tym samym przepisy art. 77 § 1 kpa, w myśl którego: "Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy".

Sąd podkreśla przy tym, że w jego ocenie sprzedaż towarów opatrzonych znakiem jedynie w ramach grupy powiązanych osobowo czy kapitałowo spółek, do której należała także [...], bez wykazania przez uprawnionego dalszego udostępnienia tych towarów "na zewnątrz" tej grupy nie może być uznana za używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 Pwp. Towary opatrzone znakiem muszą być bowiem dystrybuowane w rzeczywistym obrocie handlowym na właściwym rynku, a nie tylko w obrocie pomiędzy spółkami z grupy. Powyższe potwierdza wyrok Sądu UE (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z 8 lipca 2004 r. w sprawie T-203/02, w którym Sąd ten stwierdził, że: "Wystarczy, że używanie znaku towarowego ma charakter publiczny i skierowane jest na zewnątrz, nie zaś wyłącznie do wewnątrz przedsiębiorstwa właściciela wcześniejszego znaku lub w ramach sieci dystrybucji należącej do tego przedsiębiorstwa lub przezeń kontrolowanej". A zatem sprzedaż towarów oznaczonych znakiem w ramach sieci dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanej przez uprawnionego lub jego licencjobiorcę nie jest, zdaniem Sądu, dowodem na rzeczywiste i publiczne (czyli zewnętrzne) używanie znaku.

Podnieść jednak należy, że w wyroku Sądu UE z 4 kwietnia 2019 r., T-910/16, Hesse v. EUIPO, EU:T:2019:221, stwierdzono, że "używanie znaku «na zewnątrz» nie oznacza, iż koniecznie chodzi o używanie skierowane do konsumentów końcowych. Rzeczywiste używanie znaku towarowego odnosi się bowiem do rynku, na którym właściciel unijnego znaku towarowego wykonuje działalność gospodarczą i na którym ma on zamiar korzystać ze znaku towarowego. A zatem stwierdzenie, że używanie na zewnątrz znaku towarowego w rozumieniu orzecznictwa polega koniecznie na używaniu skierowanym do konsumentów końcowych, skutkowałoby wyłączeniem znaków towarowych używanych jedynie w relacjach między spółkami z zakresu zastosowania rozporządzenia nr 207/2009. Właściwy krąg odbiorców, do których skierowano znaki towarowe, nie obejmuje bowiem jedynie konsumentów końcowych, lecz także specjalistów, klientów przemysłowych i innych profesjonalnych użytkowników". W wyroku ten Sąd ponadto podkreślił, że: "(...) z dowodów (...) wynika, że zamówienia były także kierowane do spółek innych niż franczyzobiorcy i licencjobiorcy. Powyższe wykazuje, że używanie spornego znaku towarowego miało charakter publiczny i było skierowane na zewnątrz, nie zaś wyłącznie do wewnątrz przedsiębiorstwa będącego właścicielem spornego znaku towarowego lub w ramach sieci franczyzobiorców i licencjobiorców". A zatem wprost Sąd ten uznał, że także używanie znaku w ramach sieci franczyzobiorców i licencjobiorców nie jest jego używaniem rzeczywistym, tj. skierowanym "na zewnątrz".

Rozpoznając zatem sprawę ponownie, organ winien ustalić, czy nastąpiło rzeczywiste używanie znaku "na zewnątrz" grupy spółek [...], tj. spółek powiązanych z uprawnionym. Tylko bowiem używanie znaku w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności poprzez sprzedaż towarów opatrzonych znakiem towarowym na rzecz tych podmiotów, może być uznane za rzeczywiste ich używanie. Nie jest przy tym konieczne wykazanie przez [...], że towary opatrzone znakiem musiały w objętym sporem okresie 5 lat dotrzeć do konsumenta. Wystarczyłoby wykazanie, że były sprzedane profesjonalnym odbiorcom, np. hurtowniom farmaceutycznym lub aptekom spoza grupy kapitałowej [...].

Odnosząc się z kolei do zarzutu [...] dotyczącego naruszenia przepisów procesowych dotyczących ustaleń organu odnośnie rzeczywistego używania przez [...] znaku towarowego wobec leków będących kroplami do nosa (gdy zdaniem wnioskodawcy było to używanie symboliczne), wskazać należy, że Sąd podziela ten zarzut w zakresie braku istotnych ustaleń dowodowych przez UP RP w tej sprawie i braku ich przedstawienia i rozpoznania w skarżonej decyzji.

W tym kontekście podkreślić należy, że o ile rzeczywiste używanie jest oceniane w odniesieniu do danego wypadku, o tyle jego ocena nie polega zasadniczo na uwzględnieniu zrealizowanego obrotu lub wartości sprzedaży w danym okresie. W wyroku z 4 kwietnia 2019 r., T-910/16, Hesse v. EUIPO, EU:T:2019:221, Sąd UE stwierdził, że "Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i zasada 22 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95 nie mają bowiem na celu ani oceny sukcesu handlowego, ani kontroli strategii gospodarczej danego przedsiębiorstwa, ani uzależnienia ochrony znaków towarowych od ich gospodarczego wykorzystania na dużą skalę (zob. analogicznie wyrok z 8 lipca 2004 r., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, pkt 36-38)". A zatem nie można wymagać od uprawnionego, aby wykazał wykorzystanie znaku na dużą skalę bądź z jego sukcesem handlowym. Sąd z powyższym twierdzeniem w całości się zgadza i przyjmuje je za swoje.

Sąd zwraca jednak uwagę na to, iż zgodnie z powyższym wyrokiem Sądu UE zapadłym w sprawie T-910/16: "(...) ocena rzeczywistego używania znaku towarowego (...) w szczególności powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danej branży gospodarki za uzasadnione dla utrzymania lub utworzenia rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku, zakres i częstotliwość wykorzystania znaku". Także w wyroku Sądu z 8 lipca 2004 r., VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, podkreślono, że: "Ocena, czy używanie było ʼużywaniem rzeczywistymʼ powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach, na podstawie których można ustalić, czy znak był faktycznie wykorzystywany gospodarczo, w szczególności zaś powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze ekonomicznym za uzasadnione dla utrzymania lub stworzenia rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, naturę tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz skalę i częstotliwość wykorzystania znaku (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 43). Jeśli zaś chodzi o zakres używania wcześniejszego znaku, należy mieć na uwadze w szczególności rozmiar sprzedaży dokonanej z wykorzystaniem tego znaku oraz długość okresu, w którym używanie miało miejsce, a także częstotliwość używania. By móc w konkretnym przypadku dokonać oceny, czy mamy do czynienia z rzeczywistym używaniem wcześniejszego znaku należy dokonać całościowej oceny przy uwzględnieniu wszystkich istotnych w danej sprawie czynników. Ocena taka zakłada pewną współzależność czynników branych pod uwagę. I tak, niewielka ilość towarów sprzedanych z danym znakiem może być zrekompensowana dużą intensywnością bądź regularnością wykorzystania znaku i odwrotnie. Ponadto zarówno wielkości obrotów, jak i ilość towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem, która została sprzedana, nie należy oceniać w oderwaniu od okoliczności, lecz przy uwzględnieniu innych istotnych czynników takich jak rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej, możliwości produkcyjne lub możliwości w zakresie sprzedaży, stopień dywersyfikacji wykorzystującego przedsiębiorcy wykorzystującego znak, jak również cechy towaru lub usługi na odnośnym rynku".

UP RP zaniechał pełnych ustaleń odnośnie rzeczywistego używania znaku przez [...]. Organ wskazał tylko ilość sprzedanych leków opatrzonych znakiem i uznał, że taka ilość jest wystarczająca, biorąc pod uwagę specyfikę rynku leków. Organ podniósł, że "Ilości te wskazują jednoznacznie na obecność preparatu na rynku, nie są one znikome, lecz jak na tego typu towar, którego przeznaczenie jest lecznicze i nie jest to raczej produkt codziennego użytku, to należało uznać, iż są one wystarczające, aby potwierdzały rzeczywiste i poważne używanie znaku towarowego w obrocie".

Organ oprócz ilości sprzedanych towarów nie uwzględnił jednak częstotliwości oraz regularności sprzedawanych towarów oznaczonych spornym znakiem, a także rozmiaru prowadzonej przez uprawnionego działalności gospodarczej, jego możliwości produkcyjnych lub możliwości w zakresie sprzedaży oraz stopnia dywersyfikacji przedsiębiorcy wykorzystującego znak. Sąd zgadza się przy tym z cytowanym powyżej orzeczeniem Sądu UE, że ocena rzeczywistego użycia znaku zakłada pewną współzależność czynników branych pod uwagę. I tak, jak zasadnie wskazał Sąd UW w wyroku z 8 lipca 2004 r., VITAFRUIT, T-203/02, niewielka ilość towarów sprzedanych z danym znakiem może być zrekompensowana dużą intensywnością bądź regularnością wykorzystania znaku i odwrotnie.

Uprawniony w niniejszym postępowaniu przedłożył zaś po 1 fakturze sprzedaży Nosox za rok 2009 i po dwie za rok 2010. Pomijając okoliczności podniesione wyżej, na jaki podmiot zostały wystawione te faktury, podnieść należy, że organ nie przeanalizował w ogóle wskazanej wyżej regularności wykorzystania znaku w kontekście częstotliwości jego używania.

Ponadto organ wskazał w uzasadnieniu decyzji także na sprzedaż towarów po okresie 5 lat po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Sąd podziela pogląd zaprezentowany w orzecznictwie sądów administracyjnych (m.in. w wyroku NSA z 10 lipca 2019 r., sygn. II GSK 2051/17), że nie ma podstaw, by z góry deprecjonować wartość dowodową dokumentów, które nie powstały w okresie objętym badaniem. Jednakże dowody dotyczące okresu poprzedzającego okres objęty badaniem i następującego po tym okresie, powinny podlegać badaniu, o ile pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do okoliczności, które zaistniały w tym właśnie okresie (por. wskazany wyżej wyrok NSA z 10 lipca 2019 r., sygn. II GSK 2051/17, orzeczenia TS UE w sprawie C-192/03, jak i w sprawie C-259/02).

W postanowieniu TS UE z 27 stycznia 2004 r., C-259/02, wskazał on, że: "Chociaż pierwsza dyrektywa 89/104 w sprawie znaków towarowych uzależnia uznanie używania znaku towarowego jako "używania rzeczywistego" w rozumieniu art. 12 ust. 1, wyłącznie od uwzględnienia okoliczności, które dotyczą danego okresu czasu i które poprzedzają złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, nie stoi ona jednak na przeszkodzie temu, by oceniając kwestię rzeczywistego używania znaku w danym okresie, nie uwzględnić, w stosownych przypadkach, okoliczności, które miały miejsce po zgłoszeniu tego wniosku. To do sądu krajowego należy ustalenie, czy takie okoliczności, potwierdzają, że używanie znaku towarowego w danym okresie było rzeczywiste, czy też przeciwnie, okoliczności te odzwierciedlają zamiar uprawnionego do znaku towarowego udaremnienia tego wniosku". UP RP w żaden sposób nie przeanalizował w skarżonej decyzji, czy okoliczność używania przez uprawnionego znaku po sierpniu 2011 r. potwierdza, że używanie znaku towarowego w danym okresie było rzeczywiste, czy też przeciwnie.

Wskazać przy tym należy, że w skarżonej decyzji organ podniósł, że "Jak wynika bowiem z przedłożonych do akt przedmiotowej sprawy materiałów dowodowych w postaci faktur w roku 2015 (k. 188 - k. 260 akt przedmiotowej sprawy) łącznie sprzedano 6340 sztuk preparatu o nazwie NOSOX, w roku 2014 (k. 261 akt przedmiotowej sprawy) sprzedano 23 sztuki; roku 2013 (k. 30 akt przedmiotowej sprawy) sprzedano sztuk 50, w roku 2010 (k. 28 - k. 29 akt przedmiotowej sprawy) sprzedano sztuk 75, natomiast w roku 2009 (k. 262 oraz k. 27 akt przedmiotowej sprawy) sprzedano łącznie 2378 sztuk". Organ zatem winien uzasadnić, dlaczego uwzględnił – jak się wydaje – dowody dotyczące lat 2013-2015, skoro brak było dowodów używania znaku w latach 2011-2012, a w latach 2013 i 2014 sprzedaż produktów farmaceutycznych objętych znakiem była na bardzo niskim poziomie. UP RP powinno wykazać, jak w takiej sytuacji badanie sprzedaży towarów oznaczonych znakiem w latach 2013-2015 pozwoliło na wyciągnięcie wniosków co do okoliczności używania znaku, które zaistniały w okresie 5 lat od wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Ustalenia organu w tym zakresie są zatem niepełne. UP RP w tym zakresie naruszył zatem art. 77 § 1 kpa i art. 107 § 3 kpa w zakresie, w jakim powinny być stosowane przez organ w związku z treścią art. 169 ust. 1 pkt 1 Pwp.

Rozpoznając sprawę ponownie, organ – jeżeli wcześniej ustali, że używanie przez [...] znaku miało miejsce w relacjach "na zewnątrz" w rozumieniu, jak wcześniej wykazano – uwzględni częstotliwość oraz regularność sprzedawanych towarów oznaczonych spornym znakiem, biorąc pod uwagę rozmiar prowadzonej przez uprawnionego działalności gospodarczej, jego możliwości produkcyjne lub możliwości w zakresie sprzedaży oraz stopień dywersyfikacji przedsiębiorcy wykorzystującego znak. Uwzględniając zaś dowody po okresie 5 lat od wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, organ winien odnieść fakty wynikające z tych dowodów do spornego okresu.

Jeżeli organ stwierdzi, że uprawniony nie wykazał używania znaku towarowego w spornym okresie, to winien rozważyć, czy [...] w niniejszym postępowaniu udowodniło istnienie ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku towarowego.

W myśl art. 171 Pwp "Jeżeli przyczyna wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy jedynie niektórych towarów, wygaśnięcie prawa odnosi się tylko do tych towarów". Dowiedzenie takiego częściowego jedynie wykorzystywania prawa ochronnego skutkować będzie wygaśnięciem tego prawa, jednak wyłącznie w zakresie przedmiotowym towarów i usług, których dotyczyło nieużywanie rzeczywiste znaku. Zauważyć należy, iż wskazany przepis prawa krajowego stanowi wynik implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy nr 2008/95, której art. 13 stanowił: "Jeżeli podstawy do odmowy rejestracji, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności znaku towarowego istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których ten znak został zgłoszony lub zarejestrowany, odmowa rejestracji, wygaśnięcie lub stwierdzenie nieważności będzie dotyczyło jedynie tych towarów lub usług".

Analiza treści przepisu art. 171 Pwp nakazuje zasadnicze znaczenie przydać pojęciu "niektórych towarów", których dotyczyć ma częściowe wygaśnięcie znaku z powodu jego nieużywania dla tych towarów, przy czym wygaśnięcie prawa ochronnego wobec zaistnienia przesłanki określonej w art. 169 ust. 1 pkt 1 Pwp zawsze dotyczy wyłącznie towarów objętych tym prawem. Przyznanie prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów lub usług dokonuje się w określonych klasach towarowych dla wyszczególnionych przyznanym prawem towarów. Zauważyć trzeba, że towary w ramach określonej klasy (niekiedy i spoza niej), mające wspólny mianownik ze względu na ich właściwości lub przeznaczenie, tworzą określone kategorie/grupy towarów, a w ich ramach możliwe są ewentualne dalsze podziały na podkategorie/podgrupy towarów przy zachowaniu wspomnianych wyżej kryteriów.

Ustanowiona art. 171 Pwp możliwość częściowego wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, a więc utrata prawa do oznaczania znakiem niektórych towarów z powodu, o którym stanowi art. 169 ust. 1 pkt 1 Pwp, nasuwa konieczność rozważenia kwestii następującej: czy dopuszczalne jest, na gruncie wskazanego przepisu, wydzielenie z umieszczonych w określonych klasach i kategoriach/grupach lub podkategoriach/podgrupach pojedynczych towarów i wygaszanie prawa ochronnego na znak w odniesieniu do tej części towarów mieszczących się w określonej kategorii/grupie towarowej przy pozostawieniu prawa do znaku dla innych towarów z tej samej grupy lub podgrupy, dla której używanie znaku zostało dowiedzione. Problem sprowadza się do odpowiedzi na dwa pytania: czy dowiedzione używanie znaku dla jednego lub kilku towarów z jednej ich grupy lub podgrupy chroni przed utratą prawa ochronnego na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 Pwp w związku z art. 171 Pwp w odniesieniu do tego tylko towaru, czy też w odniesieniu do wszystkich towarów z danej grupy lub podgrupy towarów oraz – w przypadku uznania za prawidłowej odpowiedzi, iż używanie znaku chroni tylko w odniesieniu do tego towaru, odnośnie którego był używany - jak oznaczyć prawidłowo granice używania znaku, a tym samy ochrony w ramach jednej grupy czy podgrupy towarów?

Odpowiedź na te pytania kształtuje istotę problemu prawnego, jaki w sprawie wystąpił, którego jednak nie dostrzegał i nie rozwinął w pełni UP RP. Nie ma bowiem wątpliwości, iż zaskarżoną decyzją organ stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy w określonej decyzją części, przy pozostawieniu prawa do oznaczania jednego produktu, tj. kropli do nosa, zatem w sprawie powinien znaleźć zastosowanie prawidłowo interpretowany art. 171 Pwp.

Brak powołania się w podstawie prawnej oraz brak rozważenia w uzasadnieniu skarżonej decyzji art. 171 Pwp stanowi naruszenie art. 107 § 1 pkt 4 oraz art. 107 § 3 kpa. Zdaniem Sądu, naruszenie to może mieć w niniejszym postępowaniu wpływ na wynik sprawy, co potwierdzają skargi [...] i [...], które słusznie podnoszą, że nie wyjaśniono w decyzji, dlaczego odnośnie tak oznaczonych towarów nastąpiło wygaśnięcie prawa i niezgodnie z prawem, a także to, że nieprecyzyjnie organ określił towary, dla których to wygaśnięcie nie nastąpiło. [...] w tym kontekście podniosło nawet zarzut nieważności decyzji z powodu jej niewykonalności.

W ocenie Sądu zarzut uprawnionego dotyczący nieważności decyzji jest zbyt daleko idący.

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji z uwagi na jej niewykonalność może dotyczyć tylko decyzji, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania - czyli - inaczej - egzekucji (por. T. Woś, Postępowanie..., s. 146; Z. Kmieciak, Glosa do postanowienia NSA z 23.01.1997 r., SA/Rz 1382/96, OSP 1998/3, poz. 54, teza 1). Innymi słowy, problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy właściwego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i na mocy których zostają na niego nałożone określone obowiązki, oraz aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony (por. postanowienie NSA z 10.05.2012 r., II FZ 358/12, LEX nr 1166138). Nie można np. stwierdzić na podstawie art. 156 § 1 pkt 5 kpa nieważności decyzji odmownej, stwierdzającej wygaśnięcie decyzji czy umarzającej postępowanie z uwagi na to, że decyzje te w ogóle nie mają przymiotu wykonalności. Zdaniem Sądu skarżona w niniejszym postępowaniu decyzja UP RP w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy w zakresie produktów farmaceutycznych z wyłączeniem kropli do nosa nie jest decyzją, która nadaje się do wykonania.

Po drugie, Sąd zauważa, że co do zasady nieprecyzyjność w sentencji decyzji nie powoduje jej niewykonalności, a do tego sprowadzałaby się argumentacja [...] zawarta w jej skardze. Tylko wyjątkowo brak precyzji w sentencji decyzji powoduje jej niewykonalność (por. np. wyrok Sądu Antymonopolowego z 10 kwietnia 1996 r., XVII Amr 1/96, "Wokanda" 1997/7, s. 55).

Po trzecie zaś, o niewykonalności nie może świadczyć wadliwe określenie przez organ towarów, odnośnie których stwierdzono wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy.

Podsumowując tę część rozważań, Sąd wskazuje, że w jego ocenie decyzja UP RP nie posiadała wady kwalifikowanej, która skutkowałaby jej nieważnością.

Przechodząc do dalszej części rozważań prawnych, wskazać należy, że jeżeli organ uzna za dowiedzioną okoliczność używania przez uprawnionego znaku towarowego dla konkretnego towaru będącego formą produktu farmaceutycznego, to okoliczność ta winna była doprowadzić organ do skonfrontowania takiego ograniczonego korzystania z prawa ochronnego z treścią tego prawa ukształtowanego decyzją UP RP z [...] sierpnia 2006 r. Mocą tej decyzji przyznano poprzednikowi prawnemu [...] prawo ochronne na znak towarowy słowny NOSOX dla towarów z klasy 05, przy czym w ramach towarów wyszczególnionych w grupie 05 wskazano wyłącznie produkty farmaceutyczne. Należałoby zatem oczekiwać, iż w prawidłowo prowadzonym postępowaniu organ powinien rozważyć, czy w ramach towarów będących produktami farmaceutycznymi w ogóle można wydzielić jakiekolwiek podgrupy czy jest to na tyle wąska grupa, że taki dalszy podział jest niemożliwy. Jeżeli organ uznałaby jednak, że jest ten podział możliwy, to winien zastawić się, pod jakim kątem wydzielać podgrupy w ramach "produktów farmaceutycznych", a następnie je zdefiniować i dokonać zestawienia produktu opatrywanego spornym znakiem z grupą towarów produkty farmaceutyczne, co się jednak nie stało, a co było niezbędne dla prawidłowej oceny dopuszczalności wydzielenia określonego produktu z grupy lub może podgrupy towarów klasy 05.

Zaznaczyć przy tym należy, że dopuszczalność częściowego wygaśnięcia prawa ochronnego przewiduje, jak już wyżej zaznaczono, art. 171 Pwp, zgodnie z którym jeżeli przyczyna wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy jedynie niektórych towarów, wygaśnięcie prawa odnosi się tylko do tych towarów. Jak stwierdził NSA w wyroku z 29 stycznia 2021 r. sygn. II GSK 423/19, "przepis art. 171 Pwp stanowiący wynik implementacji dyrektywy nr 2008/95/WE winien być wykładany w zgodzie z wypracowaną na tle art. 13 dyrektywy linią orzeczniczą TSUE i Sądu Unii Europejskiej i zgodnie z tą wykładnią być stosowany.

Art. 13 dyrektywy 2008/95 wskazuje, że jeżeli podstawa stwierdzenia wygaśnięcia praw do znaku towarowego, o której mowa w art. 12 ust. 1 tej dyrektywy, istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których ten znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany, stwierdzenie wygaśnięcia dotyczy jedynie tych towarów lub usług. Co się tyczy zawartego w art. 13 dyrektywy 2008/95 pojęcia "niektórych towarów lub usług", należy zauważyć, że konsument pragnący nabyć towar lub usługę należącą do kategorii towarów lub usług, która została zdefiniowana w sposób szczególnie precyzyjny i wąski, ale w obrębie której nie jest możliwe dokonanie istotnych podziałów, skojarzy ze znakiem towarowym zarejestrowanym dla tej kategorii wszystkie należące do niej towary lub usługi, skutkiem czego znak ten będzie pełnił dla tych towarów lub usług swoją podstawową funkcję zagwarantowania pochodzenia. W tych okolicznościach od właściciela wcześniejszego znaku towarowego wystarczy wymagać przedstawienia dowodu na rzeczywiste używanie tego znaku towarowego w odniesieniu do części towarów lub usług należących do tej jednorodnej kategorii (zob. analogicznie wyrok TS UE z 16 lipca 2020 r., ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, pkt 42, a także wyrok TS UE w sprawie C-720/18, Ferrari).

Natomiast w przypadku towarów lub usług zebranych w ramach szerokiej kategorii, którą można podzielić na kilka niezależnych podkategorii, należy wymagać, by właściciel znaku towarowego zarejestrowanego dla tej kategorii towarów lub usług przedstawił dowód rzeczywistego używania swojego znaku dla każdej z tych niezależnych podkategorii, w braku czego mógłby on zostać pozbawiony praw do tego znaku w odniesieniu do tych z niezależnych podkategorii, dla których nie przedstawił takiego dowodu (zob. analogicznie wyrok z 16 lipca 2020 r., ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, pkt 43). Jeżeli bowiem właściciel znaku towarowego zarejestrował swój znak towarowy dla szerokiej gamy towarów lub usług, które mógłby ewentualnie wprowadzić do obrotu, ale nie uczynił tego w nieprzerwanym okresie pięciu lat, jego interes w korzystaniu z ochrony jego znaku towarowego w odniesieniu do tych towarów lub usług nie może przeważać nad interesem, jaki konkurenci mogą mieć w używaniu dla tych towarów lub usług identycznego lub podobnego oznaczenia tudzież w zgłoszeniu takiego oznaczenia do rejestracji w charakterze znaku towarowego (zob. analogicznie wyrok z 16 lipca 2020 r., ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, pkt 43).

Trybunał w szeregu orzeczeń przyjmuje jednolite i konsekwentne stanowisko co do pojęcia części towarów lub usług, przez które nie można rozumieć wszystkich handlowych wariantów analogicznych towarów lub usług, a wyłącznie te towary lub usługi, które są wystarczająco odmienne, by stanowić spójne kategorie lub podkategorie. Jak zgodnie przyjmuje TSUE i Sąd UE, właściwym kryterium wyodrębnienia spójnej kategorii czy podkategorii towarów lub usług jest kryterium celu i przeznaczenia danych towarów lub usług i tylko ono może definiować niezależną grupę/podgrupę towarów (wyrok TSUE z 16 lipca 2020 r. w sprawie C-714/18 P ACTC GmBH c/a EUIPO; wyrok TSUE z 22 października 2020 r. w sprawach połączonych C-720/18 i C-721/18 z wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym; wyrok Sądu UE z 22 maja 2012 r. w sprawie T-570/10 Environmental Manufacturing LLP c/a OHIM).

Warto w tym miejscu wskazać na wyrok NSA z 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt II GSK 1996/16, którym Sąd ten jako reprezentatywny dla orzecznictwa Sądu UE przyjął pogląd wyrażony w wyroku z 13 lutego 2007 r. sygn. akt T-256/04 w sprawie Mundipharma AG z w Bazylei przeciwko OHIM i w wyroku z dnia 14 lipca 2005 r. sygn. akt T-126/03 w sprawie Reckitt Benckiser (Espana), SL przeciwko OHIM. Również z tych orzeczeń wynika, iż pojęcia "część towarów lub usług" nie można rozumieć jako wszystkich gospodarczych odmian podobnych towarów lub usług, ale wyłącznie towary lub usługi wystarczająco odmienne, aby mogły stanowić spójne kategorie lub podkategorie. Sąd UE stwierdził też, że "jeżeli znak towarowy został zarejestrowany dla towarów lub usług zdefiniowanych w sposób na tyle precyzyjny, że dokonanie istotnych podziałów wewnątrz danej kategorii nie jest możliwe, wtedy (...) dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla wspomnianych towarów lub usług bezwzględnie obejmuje całą kategorię".

Podsumowując tę część rozważań, Sąd stwierdza, iż wykładnia przepisu art. 171 Pwp przewidującego częściowe wygaśnięcie prawa ochronnego w odniesieniu do niektórych towarów nie odbiega od dokonanej przez TS UE wykładni art. 13 dyrektywy 2008/95 dopuszczającego wygaśnięcie prawa ochronnego (również stwierdzenie nieważności) w odniesieniu do części towarów i usług, jeżeli podstawy wygaśnięcia dotyczą jedynie tych towarów lub usług, a zgodnie z tą wykładnią wszelkie podziały towarów w ramach określonych klas muszą przebiegać przy zastosowaniu racjonalnych i czytelnych kryteriów, jakimi są przeznaczenie towaru/usługi lub ich właściwości.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, podkreślić należy, że rację ma skarżąca [...], podnosząc naruszenie przepisów postępowania przez organ poprzez niewyjaśnienie w treści decyzji, dlaczego kategoria "produkty farmaceutyczne" została przez UP RP uznana za ogólną i na jakiej podstawie wydzielona z niej podkategorię "krople do nosa". Rzeczywiście, w skarżonej decyzji brak tego typu rozważań.

Jednocześnie jednak zważyć należy, że w tej samej skardze [...] przywołuje kilka orzeczeń Sądu UE, w których Sąd ten uznał kategorię produktów farmaceutycznych za "wystarczająco szeroką, aby można było w niej wyodrębnić szereg podkategorii, które można rozpatrywać niezależnie" (wyrok Sądu z 13 lutego 2007 r. sprawa T-487/08 Kremezin, podobnie sprawa T-483/04 Armor). A zatem w orzecznictwie był prezentowany pogląd, który podziela Sąd rozpoznający niniejszą sprawę, że w ramach kategorii produktów farmaceutycznych (która jest "wystarczająco szeroka") można było w niej wyodrębnić szereg podkategorii, które można rozpatrywać niezależnie.

Wobec powyższego, organ winien zadać sobie pytanie o sposób wydzielenia podkategorii w ramach kategorii produktów farmaceutycznych. Poprzez wyodrębnienie "kropli do nosa" (jak wynika to z rozstrzygnięcia zaskarżonej decyzji), wydaje się, że kryterium wyodrębnienia przyjętym przez organ była forma aplikacji produktu farmaceutycznego.

To kryterium jest kwestionowane zarówno przez [...], które – w ocenie Sądu zasadnie – wskazuje, że kryterium wyodrębnienia powinny być cel lub zamierzone zastosowanie terapeutyczne produktu, jak i przez [...], który podnosi, że kryterium wyodrębnienia powinna stanowić substancja czynna leku.

Rację w swoich twierdzeniach ma w tym zakresie, zdaniem Sądu, [...]. NSA w wyroku z 29 stycznia 2021 r. sygn. II GSK 423/19 zwrócił uwagę odnośnie, co prawda, suplementów diety do celów zdrowotnych, ale w ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, można to przenieść także na produkty farmaceutyczne, że właściwym wyodrębnieniem podkategorii suplementu diety powinno być to dokonane w oparciu o kryterium celu lub właściwości czy przeznaczenia, a nie w oparciu o zastosowany w suplemencie konkretny składnik.

Koresponduje to z wyrokiem Sądu UE z 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04, w którym stwierdził on, że "Należy dodać, że kryteria przyjęte przez Izbę Odwoławczą, czyli kryterium postaci preparatu, kryterium aktywnego składnika i kryterium dostępności wyłącznie na receptę, są co do zasady nieodpowiednie, aby zdefiniować podkategorię towarów w sposób wskazany w wymienionym wyżej wyroku ALADIN, z uwagi na to, że zastosowanie tych kryteriów nie oznacza zastosowania kryteriów celu i przeznaczenia towaru, o których była mowa wyżej. Często jest tak, że dana choroba może być leczona kilkoma lekami występującymi w różnych postaciach i zawierającymi różne składniki aktywne, spośród których to leków niektóre dostępne są w wolnej sprzedaży, a inne tylko na receptę". Z kolei w powołanym wcześniej wyroku TS UE w sprawie C-720/18 Ferrari Trybunał podniósł, że :Jeżeli chodzi o właściwe kryterium lub kryteria, jakie należy zastosować w celu wyodrębnienia spójnej podkategorii towarów lub usług mogącej funkcjonować w sposób niezależny, zasadniczym kryterium dla celów zdefiniowania takiej niezależnej podkategorii towarów lub usług jest kryterium celu i przeznaczenia danych towarów lub usług (zob. analogicznie wyrok z dnia 16 lipca 2020 r., ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, pkt 44)".

Niezasadny jest zatem zarzut [...], który postulował, aby kryterium wyodrębnienia podkategorii opierać na substancji czynnej leku.

A zatem, jeżeli po przeanalizowaniu powyżej wskazanych wytycznych organ dojdzie do wniosku, że uprawniony używał znaku w okresie 5 lat od wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, UP RP winno, posiłkując się powyżej wskazanym orzecznictwem sądów krajowych i unijnych, ustalić, w jakiej podkategorii produktów farmaceutycznych [...] używało znaku. Jak wskazano bowiem powyżej, kategoria ta jest wystarczająco szeroka, by wyodrębnić z niej podkategorie. Wyodrębnienie podkategorii powinno zaś nastąpić w oparciu o kryterium celu i przeznaczenia towaru, a nie postaci preparatu czy aktywnego składnika.

Za przedwczesne Sąd uznał w tej sytuacji odnoszenie się do zarzutu [...] dotyczącego kosztów postępowania administracyjnego. Po prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu UP RP powinien rozstrzygnąć o kosztach w zależności od wyniku sprawy, który obecnie – przy tak wielu przesłankach, które winny być zbadane i wyjaśnione w uzasadnieniu decyzji przez organ – nie są możliwe do rozstrzygnięcia.

Rozpoznając sprawę ponownie, organ uwzględni powyższe wskazania Sądu. Organ powinien w szczególności ocenić, czy w okresie 5 lat po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, [...] używało znaku w sposób rzeczywisty, tj. w stosunkach zewnętrznych, przy uwzględnieniu w szczególności zakresu, regularności i częstotliwości używania. Organ może przy ocenie dotyczącej tego okresu uwzględnić także dowody z okresu następującego po nim, ale musi wówczas wykazać w uzasadnieniu decyzji, dlaczego z tych dowodów wynika teza o używaniu znaku lub też jego nieużywaniu.

Jeżeli organ uzna, że [...] nie używało w sposób rzeczywisty znaku w okresie 5 lat po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, to wówczas rozpozna twierdzenia uprawnionego odnośnie przeszkód w używaniu znaku.

W przypadku stwierdzenia używania znaku dla części towarów nim objętych, organ zastosuje art. 171 Pwp, uwzględniając jego prounijną wykładnię w świetle art. 13 dyrektywy 2008/95. Jako ewentualne kryterium wyodrębnienia podkategorii towarów organ winien uwzględnić kryterium celu i przeznaczenia towaru, a nie postaci preparatu czy aktywnego składnika.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c orzekł jak w punkcie pierwszym wyroku.

O zwrocie kosztów postępowania Sąd orzekł w pkcie 2 i 3 sentencji wyroku, uwzględniając to, że obie skargi okazały się w części zasadne. Kwoty zasądzonych kosztów postępowania obliczono na podstawie art. 200 w związku z art. 205 i art. 209 P.p.s.a. oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 881). Na koszty te na rzecz każdej ze stron skarżących złożył się wpis (1000 zł), koszty zastępstwa prawnego (1200 zł) i opłata skarbowa uiszczona od pełnomocnictwa (17 zł).