Sąd Apelacyjnyw Warszawie
VII Wydział Gospodarczy
Sygnatura akt: VII AGa 702/18
Data wyroku: 2018-09-20 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Anna Rachocka, Tomasz Szczurowski, Magdalena Sajur-Kordula

Sygn. akt VII AGa 702/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2018 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:
Przewodniczący:SSA Anna Rachocka
Sędziowie:SA Magdalena Sajur - Kordula
SO del. Tomasz Szczurowski (spr.)
Protokolant:sekr. sądowy Monika Bąk-Rokicka
po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 r. w Warszawie na rozprawie
rozpoznał sprawę z powództwa(...) S.A.z siedzibą wG.
przeciwkoP..(...)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą wW.
o ochronę unijnego znaku towarowego
na skutek apelacji pozwanego
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt XXII GWzt 59/16

1
oddala apelację;

2
zasądza odP..(...)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą wW.na rzecz(...) S.A.z siedzibą wG.kwotę 1260 zł (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt VII AGa 702/18

UZASADNIENIE
Powód(...) S.A.wG.wniósł o:

1
zakazanieP..(...)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej wW.używania unijnego znaku towarowego nr(...)H. B., zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla towarów z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej takich jak: perfumy, wody toaletowe i perfumowane, to jest wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania, importowania, eksportowania, reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowa­nych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowymH. B.nr(...), które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą, w szczególności tzw. testerów, zawierających na opakowaniach lub flakonikach informację: „nie do sprzedaży", „not for sale", „demonstration" lub „tester",

2
zobowiązanie pozwanej do zniszczenia, na jej koszt, w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku, perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowymH. B.nr(...), które to towary nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą, w szczególności tzw. testerów, zawierających na opakowaniach lub flakonikach informację: „nie do sprzedaży", „not for sale", „demonstration" lub „tester", w tym towarów zajętych przez Komornika Sądowego w dniu 28 lipca 2016 r. wskazanych w protokole zajęcia ruchomości w sprawie o sygn. akt Km 2091/16, w obecności przedstawiciela lub pełnomocnika powódki,

3

PozwanyP..(...)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wW.zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów postępowania.
Wyrokiem z 26 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie:

1
zakazał pozwanemu używania unijnego znaku towarowegoH. B.to jest: wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania, importowania, eksportowania oraz reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowymH. B., które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą, w szczególności tak zwanych testerów zawierających na opakowaniach zewnętrznych lub na flakonikach informację: „nie do sprzedaży", „not for sale", „demonstration" lub „tester”,

2
zobowiązał pozwanego do zniszczenia, na jego koszt, w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku, perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowymH. B., które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą, w szczególności tak zwanych testerów zawierających na opakowaniach zewnętrznych lub na flakonikach informację: „nie do sprzedaży", „not for sale", „demonstration" lub „tester", w tym towarów zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-PołudnieŁ. W.w dniu 28 lipca 2016 r. wskazanych w protokole zajęcia ruchomości w sprawie o sygn. akt Km 2091/16, w obecności przedstawiciela lub pełnomocnika powódki,

3

Jednocześnie Sąd Okręgowy oddalił powództwo w pozostałej części oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.377 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Swoje rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych i rozważaniach prawnych.
(...) S.A.wG.była producentem wyrobów perfumeryjnych - na podstawie umowy licencji udzielonej przez uprawnionego(...)(...)wM.- wyłącznie uprawnionym do jego używania oraz do wnoszenia i popierania we własnym imieniu wniosków i powództw związanych z naruszeniem praw do słownego unijnego znaku towarowegoH. B.zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wA.w dniu 26 marca 2008 r. pod numerem(...), chronionego m.in. dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy).
W toku postępowania, w 2016 r. umowa licencyjna łącząca(...)(...)i(...) S.A.została rozwiązana.

W wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, w sprawie sygn. akt Km 2091/16, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe dokonał w dniu 28 lipca 2016 r. zajęcia perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowymH. B.: nieprzeznaczonych do sprzedaży testerów z oznaczeniami: „not for sale", „demonstration" albo „tester"; oznaczonych kodami wskazującymi, wg oświadczenia powódki, na ich przeznaczenie przez wytwórcę do wprowadzenia do obrotu poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego; z których opakowań usunięto kody kreskowe lub zasłonięto je.
Produkty tespółka (...).(...)nabywała od:B.G.,A. P.M.,P.M. M. (1),J. F.,J. W.(...),R. E.(...),J. E.(...),(...) sp. z o.o.sp.k.,(...) sp. z o.o.oraz za granicą od:A.s.r.o.,B.s.r.o.,(...)s.r.o. (C.),H (...) Ltd(...),J. (...)((...)),(...)((...))L. E.s.r.o.,(...)P.s.r.o.,V.C.P. (...)((...)).
Pozwany nie weryfikuje pochodzenia nabywanych towarów, ufając kontrahentom, że pochodzą one z legalnego źródła. Nie kontroluje, czy z opakowań zewnętrznych wyrobów perfumeryjnych ze znakiem towarowymH. B.usunięte zostały kody kreskowe(...). Sam nie usuwa ich ani nie zakleja.
W ocenie Sądu Okręgowego powództwo było w przeważającej części zasadne.
Przede wszystkim Sąd Okręgowy uznał, że powód był uprawniony do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowegoH. B.chronionego na terytorium Unii Europejskiej dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (wyrobów perfumeryjnych). Jego uprawnienia licencjobiorcy zostały należycie udokumentowane i nie były kwestionowane przez pozwanego. Fakt rozwiązania umowy licencyjnej w toku postępowania, pozostawał zdaniem Sądu Okręgowego, zgodnie z treściąart. 192 pkt 3 k.p.c., bez wpływu na możliwość dochodzenia roszczeń przez(...) S.A.
Bezsporne w sprawie było, że pozwany oferuje, wprowadza do obrotu, reklamuje i składuje w celu oferowania i wprowadzania do obrotu wyroby perfumeryjne, które nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionego ani licencjobiorcę, a nawet nie są przez nich przeznaczone do sprzedaży (tzw. testery). Oferta sprzedaży takich towarów umieszczona była na stronie internetowej pozwanej. Liczne egzemplarze wyrobów perfumeryjnych ze znakiemH. B.zostały też zajęte przez komornika sądowego realizującego zabezpieczenie udzielone powódce w sprawie sygn. akt XXII GWo 71/16.
Pozwany nie wykazał natomiast, zdaniem Sądu Okręgowego, że jego działania nie były bezprawne. W szczególności nie przedstawił dowodów na to, że doszło do wyczerpania prawa wyłącznego w konsekwencji wprowadzenia każdego egzemplarza oferowanych lub wprowadzanych przez niego do obrotu towarów ze znakiemH. B.przez uprawnionego lub za jego zgodą.
W ocenie Sądu Okręgowego pozwany nie udowodnił, iż powód sprzedawał wyroby perfumeryjneH. B.w systemie dystrybucji selektywnej, że jego działania zmierzają do podziału rynku lub z innych względów mogą być uznane za praktyki niekonkurencyjne. W dodatku pozwany zobowiązany był wykazać wyczerpanie prawa do znaku towarowegoH. B.. Dowodu takiego nie zaoferował, nie starał się tego uczynić, próbując przerzucić na powoda wykazanie, że do wyczerpania faktycznie nie doszło. Wskazanie podmiotów, od których pozwany nabywał wyroby perfumeryjne i złożenie przez niego kilku faktur ogólnie tylko wskazujących jakich towarów dotyczą, nie mogło skutecznie zaprzeczyć zasadności stawianegospółce (...).(...)zarzutu bezprawnego używania unijnego znaku towarowegoH. B.. Nawet jeśli sporne towary zostały przez pozwaną nabyte na terenie Unii Europejskiej to nie jest to równoznaczne z wyczerpaniem prawa do znaku, skoro powódka temu przeczy.
Sąd Okręgowy wskazał, że powód należycie wykazał, iż pozwany bezprawnie używał licencjonowanego przez niego unijnego znaku towarowegoH. B.zarówno w odniesieniu do wyrobów perfumeryjnych, które nie zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu w(...)przez uprawnionego lub za jego zgodą, w tym tych, na których opakowaniach zasłonięty został, zmodyfikowany, lub z nich usunięty kod identyfikacyjny, jak i w odniesieniu do testerów, które nigdy nie były wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem do ich odsprzedaży, a jedynie w celu umożliwienia dystrybutorom prezentacji próbek kosmetyków osobom zainteresowanych ich nabyciem. Oferowanie ich naruszało nie tylko prawa wyłączne właściciela znaku i licencjobiorcy, ale także dobre obyczaje handlowe i interesy konsumentów, którzy powinni je otrzymywać je za darmo.
W konsekwencji Sąd Okręgowy orzekł co do zasady jak w petitum pozwu wprowadzając jedynie modyfikację do sformułowań nakładanych na pozwaną nakazów i zakazów.
O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawieart. 100 k.p.c.
Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany zaskarżając go w całości. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił naruszenie:

1
art. 233 § 1 k.p.c.poprzez dokonanie dowolnej w miejsce swobodnej oceny dowodów zgromadzonych w toku niniejszego postępowania i dokonanie na tej podstawie ustaleń nie wynikających z przeprowadzonych dowodów, a mianowicie:

a
uznanie przez Sąd I instancji, że pozwany prowadził za pośrednictwem swojej strony internetowej sprzedaż testerów markiH. B., podczas gdy żaden z załączonych przez powoda dowodów w postaci zrzutów ekranu (tzw.print - screeny)przedstawiających testery nie zawierał testerów markiH. B.(odnosiły się one do zupełnie innych marek produktów), co skutkowało nieprawidłowym uznaniem przez Sąd I instancji, że pozwany prowadził sprzedaż testerów, jak również informował konsumentów, iż opakowany w biały kartonik i pozbawiony korka zatykającego tester nie różni się zapachem od zwykłego produktu,

b
uznanie przez Sąd I instancji, że wszystkie nabyte przez pozwanego produkty markiH. B.zostały nieprawidłowo wprowadzone na rynek(...), podczas gdy powód w treści pozwu wskazał perfumerięM.jako jeden z podmiotów uprawnionych do odsprzedaży towarów ww. marki (załącznik nr 11 do pozwu), zaś z treści odpowiedzi na pozew wynika, że pozwany nabywał zajęte towary m.in. właśnie od ww. podmiotu,

c
pominięcie przez Sąd I instancji dowodów oraz okoliczności wskazanych w treści pisma przygotowawczego złożonego przez pełnomocnika powoda na rozprawie dnia 7 listopada 2016 roku, podczas gdy ww. dokumentacja zawierała informację o zmianie podmiotu uprawnionego do dochodzenia oraz formułowania roszczeń w związku z naruszeniami praw do znaku towarowego markiH. B., co skutkowało uznaniem przez Sąd I instancji, że uprawnienia licencjobiorcy zostały należycie udokumentowane i nie były kwestionowane przez pozwanego,

d
pominięcie przez Sąd I instancji niekwestionowanego przez powoda faktu, że cześć towarów (tj. 226 sztuk) poddanych oględzinom w siedzibie pozwanego w dniach 13 - 14 kwietnia 2017 roku została bezspornie uznana za wprowadzone na rynek europejski za zgodą powoda. Stosownie do treści raportu powoda, powyższe towary posiadały skanowany kod kreskowy, były oryginalne i w oryginalnych opakowaniach, zatem nie istniały podstawy do kwestionowania legalności ich wprowadzenia na terytorium(...)oraz posiadania przez pozwanego,

e
uznanie przez Sąd I instancji, że pozwany wprowadzał do obrotu, składował w celu oferowania i składował tzw. testery, podczas gdy powód nie wykazał aby tego rodzaju produkty były przedmiotem oferty sprzedaży pozwanego. Nadto, z protokołu zajęcia towarów w siedzibie pozwanego wynika, że pozwany posiadał w magazynie jedynie 48 (czterdzieści osiem) sztuk ww. produktów, przy jednoczesnym zajęciu kilku tysięcy towarów,

f
pominiecie przed Sąd I instancji dowodów złożonych przez pozwanego w postaci faktur VAT wskazujących na nabycie zajętych towarów od podmiotów uprawnionych,

2
art. 207w zw. zart 217 § 1 i 233 § 1 k.p.c.poprzez:

a
oddalenie wniosku dowodowego pozwanego o uzupełnienie złożonego do akt sprawy raportu dotyczącego zajętych towarów tj. o wskazanie na czyją rzecz, w jakiej dacie, na jakim rynku oraz na jakiej podstawie dokonał zbycia poszczególnych sztuk towarów zajętych w ramach zabezpieczenia roszczenia,

b
oddalenie wniosku dowodowego pozwanego o przedłożenie wszystkich obowiązujących zawieranych przez powoda umów z hurtowniami i dystrybutorami na terenie(...), na podstawie, których powód dokonywał przeniesienia własności towarów oznaczonych znakiem towarowymH. B.na rzecz tychże podmiotów,

co skutkowało nieustaleniem przez Sąd I instancji okoliczności istotnych z punktu widzenia przedmiotowego postępowania w zakresie prowadzenia przez powoda działalności z naruszeniem zasad konkurencji, a w konsekwencji naruszeniemart. 6 k.c.w zakresie ciężaru dowodu, jak również oparciem skarżonego wyroku na niekompletnie i nierzetelnie sporządzonym raporcie.

3
art. 328 § 2 k.p.c.poprzez sporządzenie przez Sąd I instancji wadliwego uzasadnienia wyroku niezawierającego merytorycznego odniesienia do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, odniesienia do dowodów, którym Sąd odmówił wiarygodności i mocy dowodowej przede wszystkim w zakresie ustalenia czy w rzeczywistości nie doszło do wyczerpania praw do znaku towarowegoH. B., co w konsekwencji uniemożliwia kontrolę instancyjną wydanego w sprawie orzeczenia,

4
art. 132 § 1 k.p.c.poprzez nie wydanie przez Sąd Okręgowy zarządzenia w przedmiocie zwrotu pisma pełnomocnika powoda z dnia 14 września 2016 roku wraz z przedłożeniem aktualnego pełnomocnictwa, podczas gdy złożone pismo zamiast potwierdzenia nadania go pełnomocnikowi strony pozwanej zawierało jedynie oświadczenie o jego doręczeniu. Pozew został złożony przed dniem 8 września 2016 roku, stąd też stosownie do treści przepisów wprowadzających nowelizacjęKodeksu postępowania cywilnegonowe brzmienieart. 132 § 1 k.p.c.nie znajdowało zastosowania do pism składanych w toku niniejszego postępowania.

Ponadto w apelacji zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie:

1
art. 286 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i orzeczenie zniszczenia zajętych towarów, w sytuacji gdy ani waga potencjalnych naruszeń ani interesy osób trzecich nie przemawiały za zastosowaniem najbardziej dolegliwego ze środków ochronnych wskazanych w ww. regulacji, a nadto bezspornym był fakt, iż towary znajdujące się w magazynie pozwanego są towarami autentycznymi,

2
art. 13 Rozporządzenia o wspólnotowym znaku towarowym z dnia 26 lutego 2009 roku (nr 207/2009) poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że zajęte towary zostały wprowadzone na teren(...)bez zgody powoda, podczas gdy ani z okoliczności przedmiotowej sprawy, ani też z treści sporządzonego przez powoda raportu z oględzin zajętych towarów nie wynika jakoby zajęte towary zostały wprowadzone na teren(...)bez zgody uprawnionego podmiotu,

3
art. 5 k.c.poprzez jego niezastosowanie i uznanie roszczeń sformułowanych przez powoda za zasadne i współmierne do potencjalnych naruszeń znaku towarowego, co skutkowało rażącą kolizją roszczeń formułowanych i kumulowanych przez powoda względem pozwanego z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zaś z zasadą adekwatności dochodzonych roszczeń do potencjalnych naruszeń i doznanej szkody, zasadami uczciwego obrotu i współpracy, rzetelnego postępowania, jak również dobrymi obyczajami obowiązującymi w relacjach pomiędzy producentami, a przedsiębiorcami świadczącymi profesjonalne usługi w zakresie handlu, szeroko pojętej reklamy i propagowania nabywanych produktów.

Mając powyższe na uwadze pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje.
Ewentualnie, z ostrożności procesowej, w przypadku nieuwzględnienia wniosku złożonego powyżej wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje.
W odpowiedzi na apelację powód wniósł o oddalenie apelacji oraz zasądzenie kosztów.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Apelacja jako bezzasadna zasługiwała na oddalenie.
W ocenie Sądu Apelacyjnego zaskarżony wyrok odpowiada zarówno przepisom prawa procesowego, jak i materialnego.
Podstawą żądania pozwu był w szczególności art. 9 ust. 2 lit. a obowiązującego zarówno w czasie wyrokowania przed Sądem Okręgowym, jak i Sądem Apelacyjnym rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 207/2009. Zgodnie z tym przepisem bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany. W myśl zaś art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w przypadku gdy sąd w sprawach unijnych znaków towarowych uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia unijnego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.
Analizując przedmiotową sprawę w kontekście wyżej przytoczonych norm prawnych, jak również z uwzględnieniem zarzutów wywiedzionych w apelacji w pierwszej kolejności należy wskazać, że nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut braku legitymacji czynnej po stronie powoda. Podmiot uprawniony do dochodzenia ochrony unijnego znaku towarowego określa art. 22 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie unijnego znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Jednakże licencjobiorca wyłączny może wszcząć takie postępowanie, jeżeli właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. Okolicznością bezsporną było, że w chwili wytoczenia przedmiotowego powództwa powód był wyłącznym licencjobiorcą znaku towarowego nr(...). Okoliczność ta wynika zresztą z potwierdzenia wpisu licencji (k. 117-118). Powyższy przepis wyraźnie stanowi, że zasadnicze znaczenia dla legitymacji licencjobiorcy wyłącznego do dochodzenia ochrony znaku towarowego ma umowa stron. W przedmiotowym przypadku umowa licencyjna upoważniała powoda do podejmowania działań przeciwko potencjalnym naruszycielom prawa do znaku (k. 120-121). Nie może być więc żadnych wątpliwości, że w chwili wytoczenia powództwa powód był umocowany do wystąpienia z roszczeniami objętymi żądaniem pozwu. Faktem jest natomiast, że zgodnie z dowodami przedłożonymi przez pozwanego doszło do utraty przez powoda licencji wyłącznej w wyniku nabycia całego portfolio marek perfum(...) S.A.przez amerykański koncernC.. Niemniej fakt ten nastąpił w dniu 3 października 2016 r. (twierdzenia pozwanego k. 347, wydruki k. 349-352). Okoliczność ta została ustalona przez Sąd Okręgowy zgodnie z twierdzeniami pozwanego, na podstawie dowodów przez niego przedłożonych. Sąd Apelacyjny w całości powyższe ustalenie Sądu I instancji podziela. W tym kontekście niezrozumiały jest podniesiony w apelacji zarzut naruszeniaart. 233 § 1 k.p.c.poprzez pominięcie przez Sąd I instancji dowodów oraz okoliczności wskazanych w treści pisma przygotowawczego złożonego przez pełnomocnika powoda na rozprawie dnia 7 listopada 2016 roku, podczas gdy ww. dokumentacja zawierała informację o zmianie podmiotu uprawnionego do dochodzenia oraz formułowania roszczeń w związku z naruszeniami praw do znaku towarowego markiH. B., co skutkowało uznaniem przez Sąd I instancji, że uprawnienia licencjobiorcy zostały należycie udokumentowane i nie były kwestionowane przez pozwanego. Dokumenty załączone do pisma pozwanego z dnia 7 listopada 2016 r. były bowiem podstawą ustaleń faktycznych poczynionych przez Sąd Okręgowy, a co więcej ustalenia te zostały dokonane zgodnie z twierdzeniami pozwanego zawartymi w piśmie z dnia 7 listopada 2016 r. Zarzut więc naruszenia w tym zakresieart. 233 § 1 k.p.c.jest niezasadny. Jednocześnie należy dodać, że Sąd Okręgowy ustalił, że fakt utraty przez powoda uprawienia na którym opierało się żądanie pozwu nastąpił już w toku postępowania, a przede wszystkim po doręczeniu pozwanemu pozwu w niniejszej sprawie, które to zdarzenie miało miejsce w dniu 26 września 2016 r. Sąd Okręgowy zważył w związku z tym, że zgodnie zart. 192 pkt 3 k.p.c.z chwilą doręczenia pozwu zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy. Ocena powyższa jest w całości przez Sąd Apelacyjny podzielana. Skoro powód utracił licencję w oparciu o która formułował żądania pozwu w dniu 3 października 2016 r., zaś doręczenie pozwanemu pozwu nastąpiło w dniu 26 września 2016 r., to zbycie uprawienia nastąpiło w toku postępowania i nie ma znaczenia dla oceny legitymacji powoda w niniejszej sprawie. Należy dodać, że Sąd Okręgowy jednoznacznie wskazał, że posiadanie przez powoda legitymacji czynnej w niniejszej sprawie wywodzi zart. 192 pkt 3 k.p.c., zaś pozwany w apelacji nie zarzucił naruszenia przez Sąd Okręgowy tej normy. Niezależnie od tego, że Sąd Apelacyjny podziela zastosowywanie przez Sąd Okręgowy normyart. 192 pkt 3 k.p.c., to w dodatku Sąd II instancji jest związany zarzutami naruszenia przepisów prawa procesowego.
Następnie należy wskazać, że w ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy zasadnie przyjął także, że zostały zrealizowane wynikające z art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 207/2009 warunki ochrony unijnego znaku towarowego. Pozwany w apelacji również nie zarzucał naruszenia przez Sąd Okręgowy powyższej normy, a jedynie wskazywał, że doszło do wyczerpania praw z rejestracji znaku towarowego w rozumieniu art. 13 rozporządzenia nr 207/2009. Zgodnie z ust. 1 art. 13 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Istota ochrony przewidzianej rozporządzeniem polega na przyznaniu właścicielowi znaku wyłącznego prawa do wprowadzenia na wskazany obszar towaru podlegającego ochronie albo na wyrażeniu zgody na jego wprowadzenie na ten rynek (por. np. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 1998 r., wydanego w sprawie C-355/96 Silhouette; z dnia 1 lipca 1999 r., wydanego w sprawie C-173/98 Ancienne Maison Dubois et Fils czy z dnia 14 lipca 2011 r., wydanego w sprawie C-46/10 Viking Gas). Wyczerpanie tej ochrony nie występuje natomiast w wypadku wprowadzenia przez właściciela albo za jego zgodą chronionego towaru na rynki znajdujące się poza obszarem, na którym stosuje się przepisy powołanego rozporządzenia (por. wyrok Trybunału z dnia 15 października 2009 r., wydany w sprawie C-324/08 Makro v. Diesel). Pozwany co prawda nie twierdził, że uzyskał osobiście zgodę na wprowadzenie towarów do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym, niemniej podnosił, że nabył te towary od podmiotów, które taką zgodę otrzymały na dowód czego przedstawił faktury VAT dotyczące zakupu produktów analogicznych do tych, których dotyczyło żądanie pozwu. Niemniej w ocenie Sądu Apelacyjnego zarzuty apelacji również w tym zakresie nie zasługiwały na uwzględnienie, albowiem twierdzenia pozwanego nie wytrzymywały konfrontacji z zebranym w sprawie materiałem dowodowy. Nie budzi bowiem wątpliwości, że skoro na wyczerpanie praw ze znaku towarowego w stosunku do produktów objętych żądaniem pozwu powoływał się pozwany, to on również zgodnie zart. 6 k.c.okoliczność tę powinien udowodnić. Tymczasem pozwany nie podołał temu ciężarowi dowodowemu. W tym kontekście należy przypomnieć, że zgodnie ze spisem towarów zabezpieczonych przez komornika sądowego 226 produktów w rzeczywistości zostało przeznaczonych na rynek europejski i w tym zakresie do wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego doszło. Sąd Okręgowy okoliczność tę wziął pod uwagę przy ocenie zebranego materiału dowodowego i zastosowane środki ochrony ograniczył jedynie do tych produktów, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego za zgodą uprawnionego do znaku towarowego. Zarzut jakoby w tym zakresie doszło na naruszeniaart. 233 § 1 k.p.c.jest sprzeczny z jednoznaczną treścią rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego, która nie dotyczy wszystkich produktów zabezpieczonych przez komornika sądowego, ale jedynie tych, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą.
Niemniej 48 sztuk zabezpieczonych perfum to testery zawierające informację o nieprzeznaczeniu ich do sprzedaży detalicznej, 523 perfumy zabezpieczone przez komornika sądowego na rynek europejski nie były przeznaczone, zaś 3641 zabezpieczonych perfum posiada naklejki masujące, które nie pozwalają na ustalenie regionu geograficznego na który zostały przeznaczone. Materiał dowodowy nie pozwala na stwierdzenie, że co do tych produktów doszło do wyczerpania prawa wyłącznego w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
Jeżeli idzie o zabezpieczonych 48 produktów z oznaczeniami: „not for sale", „demonstration" albo „tester", to już z treści tych informacji wynika, że nie zostały one wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą i nie można w tym zakresie mówić o zastosowaniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Informacja zamieszczona na tych produktach jednoznacznie przesądza, że nie zostały one przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Tymczasem pozwany prowadził sprzedaż tych produktów. W wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 czerwca 2010 r. C-127/09,(...)v.S. (...)wskazano, że w sytuacji gdy pośrednikom związanym umową z właścicielem znaku towarowego udostępniane są - bez przeniesienia własności i z zastrzeżeniem zakazu sprzedaży - 'testery perfum', tak aby ich potencjalni klienci mogli spróbować zawartości towaru, gdy właściciel znaku może w każdej chwili żądać zwrotu towaru i gdy wygląd towaru wyraźnie różni się od flakonów perfum zwykle udostępnianych wspomnianym pośrednikom przez właściciela znaku, fakt, że owe testery stanowią flakony perfum opatrzone wzmiankami 'tester' i 'nieprzeznaczone do sprzedaży' sprzeciwia się, w braku dowodów przeciwnych, których ocena należy do sądu krajowego, stwierdzeniu istnienia dorozumianej zgody właściciela znaku na ich wprowadzenie do obrotu. Jednocześnie wbrew zarzutom zawartym w apelacji Sąd Okręgowy zasadnie uznał, że pozwany wprowadzał do obrotu perfumy tzw. testery i także w tej części nie można mówić o naruszeniuart. 233 § 1 k.p.c.Apelujący mija się bowiem z prawdą twierdząc, że żaden z załączonych przez powoda dowodów w postaci zrzutów ekranu (tzw.print - screeny)przedstawiających testery nie zawierał testerów markiH. B.. Powód załączył do pozwu wydruki z marca 2014 r. (k. 146-148), lutego 2015 r. (k. 151-152), stycznia 2016 r. (k. 155-159), z których jednoznacznie wynika, że oferty sprzedaży pozwanego zawierały w szczególności testery ze znakiem towarowymH. B.. Pozwany na żadnym etapie postępowania do wydruków tych się nie ustosunkował, a w szczególności nie zaprzeczył ich prawdziwości. W dodatku również z cenników powoda wynika, że przedmiotem oferty były perfumy tzw. testery ze znakiemH. B.(k. 173). Wreszcie świadekR. D.przesłuchiwany w sprawie także potwierdził, że pozwany sprzedawał klientom również testery (zeznania świadkaR. D.– protokół elektroniczny 00:29:45-00:34:38). Zarzut więc nieprawidłowej oceny materiału dowodowego w tym zakresie jest całkowicie niezasadny, albowiem zebrane dowody świadczą właśnie o tym, że pozwany wprowadzał do obrotu testery ze znakiemH. B..
W przypadku dalszych 523 perfum zabezpieczonych przez komornika sądowego jednoznacznie stwierdzono, że na rynek europejski nie były przeznaczone. W stosunku więc do tych produktów nie mogło dojść do wyczerpania praw z rejestracji w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Pozwany nie udowodnił bowiem, że do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym zostały one wprowadzone za zgodą uprawnionego.
Jednocześnie największą grupę stanowią produkty zawierające naklejkę masującą uniemożliwiającą ustalenie miejsca ich wprowadzenia do obrotu. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że produkty powoda posiadają na opakowaniach dwa rodzaje kodów, tzn. kod kreskowy(...)umożliwiający usprawnienie obsługi klienta i gromadzenie danych w punktach sprzedaży oraz kod zabezpieczający producenta umożlwiający producentowi między innymi określenie obszaru geograficznego na który została przeznaczona do sprzedaży konkretna sztuka produktu. Naklejka maskująca na 3641 zabezpieczonych perfumach naklejona jest w miejscu, gdzie powinien znajdować się kod zabezpieczający, który jednocześnie został usunięty w wyniku czego doszło zresztą do uszkodzenia opakowania, co było jednak zakryte naklejką maskującą. Jeżeli więc pozwany twierdzi, że także w stosunku do tych produktów doszło do wyczerpania prawa z rejestracji w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, to okoliczność tę powinien udowodnić, czemu jednak nie sprostał. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 1 lipca 1999 r. (C – 173/98, Sebago Inc. i Ancienne Maison Dubois & Fils SA przeciwko G-B Unic SA), zgoda skutkująca wyczerpaniem praw z rejestracji unijnego znaku towarowego musi odnosić się do każdego egzemplarza produktu, w odniesieniu do którego podnoszony jest zarzut dotyczący wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy. Obowiązkiem więc pozwanego było udowodnienie, że każdy z powyższych produktów został wprowadzony na Europejski Obszar Gospodarczy za zgodą właściciela prawa z rejestracji. W niniejszej sprawie dowodu takiego brak. Wbrew zarzutowi apelacji nie można uznać, że doszło do naruszeniaart. 233 § 1 k.p.c.poprzez uznanie przez Sąd I instancji, że wszystkie nabyte przez pozwanego produkty markiH. B.zostały nieprawidłowo wprowadzone na rynek(...), podczas gdy powód w treści pozwu wskazał perfumerięM.jako jeden z podmiotów uprawnionych do odsprzedaży towarów ww. marki, zaś z treści odpowiedzi na pozew wynika, że pozwany nabywał zajęte towary m.in. właśnie od ww. podmiotu. Pozwany bowiem nie wykazał, że produkty zawierające naklejkę maskującą zostały nabyte właśnie od podmiotu uprawnionego do odsprzedaży towarów. W fakturach VAT załączonych do odpowiedzi na pozew nie dokonano jakiejkolwiek indywidualizacji produktów i nie jest możliwe ustalenie, że dotyczą one właśnie tych produktów, które zawierają naklejkę maskującą i co do których brak jest dowodu wyczerpania praw z rejestracji znaku towarowego. Sąd Okręgowy całkowicie trafnie ocenił w tym zakresie zebrany materiał dowodowy. Pozwany zaś nie podjął jakichkolwiek działań, które umożliwiałby ustalenie jakiegokolwiek związku pomiędzy produktami zawartymi w fakturach VAT załączonymi do odpowiedzi na pozew, a tymi, które zostały zabezpieczone przez komornika sądowego. Nie zasługiwał w tym kontekście na uwzględnienie zarzut naruszeniaart. 207w zw. zart 217 § 1 i 233 § 1 k.p.c.poprzez oddalenie wniosku dowodowego pozwanego o uzupełnienie złożonego do akt sprawy raportu dotyczącego zajętych towarów tj. o wskazanie na czyją rzecz, w jakiej dacie, na jakim rynku oraz na jakiej podstawie dokonał zbycia poszczególnych sztuk towarów zajętych w ramach zabezpieczenia roszczenia oraz oddalenie wniosku dowodowego pozwanego o przedłożenie wszystkich obowiązujących zawieranych przez powoda umów z hurtowniami i dystrybutorami na terenie(...), na podstawie, których powód dokonywał przeniesienia własności towarów oznaczonych znakiem towarowymH. B.na rzecz tychże podmiotów. Pozwany zgłaszając powyższe wnioski dowodowe zmierzał w zasadzie do odwrócenia wynikającego z art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 ciężaru dowodowego i nałożenia pośrednio na powoda obowiązku wykazania, że doszło do wyczerpania praw z rejestracji znaku towarowego. Tymczasem to pozwany poprzez przedłożenie zawieranych przez niego umów lub w inny sposób powinien udowodnić, że nabył towary od podmiotów, które miały zgodę właściciela znaku towarowego na wprowadzenie perfum do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym. Sąd Okręgowy zwracał uwagę, że zgodnie z tezami wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-244/00

    Van Dorenreguła dowodowa, zgodnie z którą pozwany, podnoszący na swoją obronę zarzut wyczerpania prawa z rejestracji, powinien wykazać jego przesłanki, jest zgodna z prawem wspólnotowym, w szczególnościart. 5 i 7pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej umową międzynarodową z 2/05/1992 r.

    outworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wniosek dowodowy pozwanego zmierzał zaś do przekreślenia sensu art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Ponadto wobec umieszczenia na większości zabezpieczonych produktów naklejki maskującej i uprzednim usunięciu kodu zabezpieczającego niemożliwym byłoby wykonanie przez powoda zobowiązania o które wnosił pozwany. Niezależnie od powyższego wniosek taki był spóźniony. Zgodnie zart. 217 § 2 k.p.c.Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Jeżeli wnioski dowodowe złożone w piśmie z dnia 6 czerwca 2017 r. byłyby dopuszczalne, to powinny być zgłoszone już w odpowiedzi na pozew. Kwestia bowiem wyczerpania praw z rejestracji w stosunku do towarów posiadanych przez pozwanego od początku postępowania była zagadnieniem spornym i wszelkie wnioski dowodowe w tym zakresie powinny być zgłoszone w pierwszym piśmie procesowym, tym bardziej, że uwzględnienie ich na rozprawie w dniu 12 czerwca 2017 r. musiałoby skutkować odroczeniem rozprawy i uniemożliwiałoby wydanie wyroku w dniu 26 czerwca 2017 r. W konsekwencji zdaniem Sądu Apelacyjnego nie może być podważana zasadność postanowienia oddalającego opisane wyżej wnioski dowodowe.
Ostatecznie zdaniem Sądu Apelacyjnego, w świetle zebranego materiału dowodowego, nie można uznać, że doszło do wyczerpania praw z unijnego znaku towarowego w stosunku do 3641 zabezpieczonych perfum posiadających naklejki masujące i wnioski Sądu Okręgowego w tym zakresie zasługują na pełna aprobatę. Nietrafny jest zarzut naruszeniaart. 328 § 2 k.p.c.poprzez sporządzenie przez Sąd I instancji wadliwego uzasadnienia wyroku nie zawierającego merytorycznego odniesienia do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, odniesienia do dowodów, którym Sąd odmówił wiarygodności i mocy dowodowej przede wszystkim w zakresie ustalenia czy w rzeczywistości nie doszło do wyczerpania praw do znaku towarowegoH. B., co w konsekwencji uniemożliwia kontrolę instancyjną wydanego w sprawie orzeczenia. Sąd Okręgowy szczegółowo podał dowody na podstawie których dokonał ustaleń faktycznych. Obszerne część uzasadnienia zaskarżonego wyroku dotyczyła faktu ewentualnego wyczerpania praw z rejestracji znaku towarowego. W tym kontekście Sąd Okręgowy również podał dlaczego przedłożone przez pozwanego faktury VAT nie mogą być uznane za dowód zajścia okoliczności wskazanych w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Ponadto zarzut naruszenia przepisów postępowania tylko wtedy jest skuteczny, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, co z reguły nie jest możliwe w przypadku błędów uzasadnienia wyroku, które sporządzane jest już po wydaniu orzeczenia, a więc jego wadliwe sporządzenie nie może mieć wpływu na treść orzeczenia. Jedynie w przypadku takich uchybień w sporządzeniu uzasadnienia wyroku, które uniemożliwiają sądowi wyższej instancji kontrolę, czy prawo materialne i procesowe zostały prawidłowo zastosowane, zarzut naruszeniaart. 328 § 2 k.p.c.może okazać się skuteczny. W takim jednak przypadku uchybienia muszą mieć charakter kwalifikowany, uniemożliwiający przeprowadzenie kontroli instancyjnej. Należy do nich zaliczyć braki w zakresie poczynionych ustaleń faktycznych i oceny prawnej tak znaczne, że sfera motywacyjna orzeczenia pozostaje nieujawniona bądź ujawniona w sposób uniemożliwiający poddanie jej ocenie instancyjnej (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2000 r. IV CKN 216/00, niepubl., z dnia 21 listopada 2001 r. I CKN 185/01, niepubl., z dnia 18 marca 2003 r. IV CKN 1862/00, niepubl., z dnia 7 lutego 2000, sygn. akt V CKN 606/00, niepubl. i z dnia 4 października 2012 r., I CSK 632/11, niepubl.). Taka sytuacja nie występuje w rozpoznawanej sprawie, gdyż uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego zawiera wszystkie niezbędne elementy konstrukcyjne przewidziane wart. 328 § 2 k.p.c., a przedstawione motywy i argumenty pozwalają prześledzić i ocenić stanowisko, co czyni podniesiony zarzut bezzasadnym.
Należy jeszcze dodać, że w przypadku 3641 zabezpieczonych perfum posiadających naklejki masujące doszło do uszkodzenia oryginalnych opakowań, jak również usunięcia oryginalnej folii zabezpieczającej opakowania. Działania te zostały podjęte w związku z usunięciem kodu zabezpieczającego, a następnie nałożeniem naklejki maskującej. Powyższe oznacza, że w stosunku do tych towarów właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania jego używania nawet mimo ewentualnego uprzedniego wyczerpania. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 ustęp 1 art. 13 nie ma zastosowania w przypadku jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. Przepakowany produkt ma bowiem nieodpowiedni wygląd i przez to szkodzić renomie znaku towarowego.
O ile art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 207/2009 określa przesłanki udzielenia ochrony, o tyle zgodnie z art. 9 ust. 3 na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania: a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach; b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem; c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem; d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw; e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie; f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE. Ponieważ przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe wykazało, że używanie przez pozwanego znaku towarowegoH. B.było bezprawne, to powód mógł domagać się ochrony z art. 9 ust. 3, a zatem Sąd Okręgowy zasadnie zakazał „P..(...)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółce komandytowej wW.używania unijnego znaku towarowegoH. B.zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr(...)dla towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej (perfumy, wody toaletowe i perfumowane), to jest: wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania, importowania, eksportowania oraz reklamowania perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowymH. B., które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą, w szczególności tak zwanych testerów zawierających na opakowaniach zewnętrznych lub na flakonikach informację: „nie do sprzedaży", „not for sale", „demonstration" lub „tester". Właściciel znaku towarowego jest bowiem uprawniony do zakazania osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody, używania oznaczenia identycznego z owym znakiem dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak jest zarejestrowany, jeżeli używanie to ma miejsce w obrocie handlowym i wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (tak: wyrok Trybunału Spraweidliwości UE z 6 lutego 2014 r. C-98/13, Martin Blomqvist v. Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA).
Niezależnie od powyższego należy przypomnieć, że zgodnie z art. 102 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 Sąd w sprawach unijnych znaków towarowych może również stosować środki lub zarządzenia dostępne na podstawie prawa mającego zastosowanie, jakie uzna za właściwe w okolicznościach danej sprawy. Powyższa norma pozwala w szczególności na zastosowanieart. 286 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej(Dz. U. 2017, poz. 776 j.t., z póź. zm.) zgodnie z którym Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich. Powyższa norma stanowiła wystarczającą podstawę dla Sądu Okręgowego do zobowiązania pozwanego do zniszczenia, na jego koszt, w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku, perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowymH. B.nr(...), które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą, w szczególności tak zwanych testerów zawierających na opakowaniach zewnętrznych lub na flakonikach informację: „nie do sprzedaży", „not for sale", „demonstration" lub „tester", w tym towarów zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-PołudnieŁ. W.w dniu 28 lipca 2016 r. wskazanych w protokole zajęcia ruchomości w sprawie o sygn. akt Km 2091/16, w obecności przedstawiciela lub pełnomocnika powódki. W ocenie Sądu Apelacyjnego nie można uznać, że Sąd I instancji naruszył powyższą normę poprzez jej niewłaściwe zastosowanie i orzeczenie zniszczenia zajętych towarów, w sytuacji gdy ani waga potencjalnych naruszeń ani interesy osób trzecich nie przemawiały za zastosowaniem najbardziej dolegliwego ze środków ochronnych wskazanych w ww. regulacji, a nadto bezspornym był fakt, iż towary znajdujące się w magazynie pozwanego są towarami autentycznymi. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że strona apelująca ma rację, że zgodnie z literalnym brzmieniemart. 286 Prawa własności przemysłowejma on zastosowanie jedynie wówczas, gdy doszło do bezprawnego wytworzenia lub oznaczenia wytworów, która to sytuacja w niniejszej sprawie nie miała miejsca. Powód bowiem nie kwestionował, że perfumy zabezpieczone przez komornika sądowego są produktami oryginalnym, natomiast twierdził jedynie, że nie było zgody właściciela znaku towarowego na ich wprowadzenie na obszar Europejskiego Obszaru Geograficznego, a pozwany istnienia takiej zgody nie udowodnił .Niemniej w niniejszej sprawie w ocenie Sądu Apelacyjnego nie można poprzestać na literalnej wykładniart. 286 Prawa własności przemysłowej. Okolicznością bezsporną jest bowiem, że stanowi on w szczególności implementację dyrektywy nr 2004/48 z dnia 29 kwietnia 2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w dyrektywny Państwa Członkowskie zapewniają, bez uszczerbku dla wszelkich odszkodowań należnych właścicielowi praw z tytułu naruszenia i bez żadnego rodzaju rekompensaty, że właściwe organy sądowe mogą na żądanie wnioskodawcy zarządzać podejmowanie właściwych środków w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej, a we właściwych przypadkach również w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarów. Środki takie obejmują: wycofanie z handlu; definitywne usunięcie z handlu; lub zniszczenie. Dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie UE obowiązek przyjęcia takiej regulacji, która umożliwiałaby sądowi orzeczenie nakazu zniszczenia towarów co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej. O ile więcart. 286 Prawa własności przemysłowejliteralnie ogranicza sąd krajowy do możliwości orzeczenia zniszczenia towarów jedynie w sytuacji w której doszło do ich bezprawnego wytworzenia lub oznaczenia, o tyle art. 10 ust. 1 dyrektywy nakazywał umożliwienie orzeczenia tego typu środku w każdym przypadku w którym doszło do naruszenia praw własności intelektualnej, obejmującej również własność przemysłową. Wobec tego w ocenie Sądu Apelacyjnego należy zastosować prounijną wykładnięart. 286 Prawa własności przemysłoweji uznać, że orzeczenie nakazu zniszczenia towarów dotyczy każdego przypadku w którym naruszają oneprawa własności przemysłowej. Inaczej mówiąc należy uznać, że każdy towar naruszającyprawa własności przemysłowejjest bezprawnie wytworzony w rozumieniuart. 286 Prawa własności przemysłowej. Tylko bowiem taka interpretacja tego przepisu pozwala na przyjęcie, że doszło do implementacji dyrektywy nr 2004/48. Za koniecznością zastosowania prounijnej interpretacjiart. 286 Prawa własności przemysłowejopowiedział się również Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 5 lutego 2009 r., I ACa 13/09, OSA 2010, Nr 5, s. 36–59. W uzasadnieniu powyższego orzeczenia trafnie wskazano, że dosłowne brzmienie przepisuart. 286 Prawa własności przemysłowejprzemawia przeciwko możliwości zniszczenia rzeczy nie będących rzeczami bezprawnie wytworzonymi lub oznaczonymi, niemniej zaraz później dodano, czego nie dostrzega pozwany cytując to orzeczenie, że mając na względzie treść art. 10 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej zapewnienie właściwej ochrony podmiotu uprawnionego zdaniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu może prowadzić niekiedy do orzeczenia o zniszczeniu także wytworów wytworzonych lub oznaczonych zgodnie z prawem. Pogląd ten Sąd Apelacyjny w niniejszy składzie w pełni podziela. Ponadto trzeba podkreślić, że za powyższym stanowiskiem przemawia również wykładnia przyjęta przez Trybunał Sprawiedliwości UE w punktach nr 59-64 wyroku wydanego w sprawie Boehringer Ingelheim KG i inni przeciwko Swingward Ltd z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. C-348/04. W orzeczeniu tym Trybunał Sprawiedliwości nakazuje traktować naruszenie nakazu uzyskania zgody uprawnionego w przypadku importu równoległego na równi z wprowadzaniem do obrotu towarów podrobionych. Wykładnia przyjęta w tym wyroku jest wykładnią rozszerzającą, gdyż przepisy wspólnotowe (podobnie jak polskie) nie wypowiadają się wprost na temat sankcji, które można zastosować w tym właśnie przypadku. Za poprawnością takiej interpretacji przepisów przemawia konieczność zapewnienia skutecznej ochrony interesom uprawnionych, które doznałyby znacznego uszczerbku, gdyby przyjąć, że w przypadku importu równoległego są takiej ochrony pozbawieni. W ocenie Sądu Apelacyjnego wyrażona przez Trybunał Sprawiedliwości UE konieczność równego traktowania towarów podrobionych, jak i wprowadzonych do obrotu w wyniku importu równoległego bez zgody uprawnionego również przemawia za objęciem tych ostatnich towarów zakresem zastosowania normyart. 286 Prawa własności przemysłowej. Wreszcie należy odwołać się do normyart. 296 ust. 2 pkt 1 Prawa własności przemysłowej, który wskazuje, że naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym m. in. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów.
W ocenie Sądu Apelacyjnego wszystkie powyższe argumenty przemawiają za trafnością zastosowania w niniejszej sprawieart. 286 Prawa własności przemysłowej. Należy jeszcze dodać, że przepis ten stanowi, że orzekając, Sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich. Inaczej mówiąc zastosowany środek powinien być proporcjonalny do naruszenia. W doktrynie wskazuje się, że za wagę naruszenia można uznać skalę naruszenia – np. liczbę egzemplarzy czy zasięg terytorialny naruszenia, jak również wartość bezprawnych wytworów, skalę strat poniesionych przez powoda, jak również sposób naruszenia – np. jakość takich wytworów. Na wagę naruszenia może wpływać zamiar sprawcy – np. jego działanie intencjonalne. Przez interes osób trzecich należy zaś rozumieć w szczególności sytuacje w których bezprawność użycia znaku towarowego może wpłynąć na zdrowie lub życie innych osób (tak: M. Kubiak, w: A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa 2016, komentarz do art. 286, nb. 7-8). Zdaniem Sądu Apelacyjnego w przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy trafnie ową proporcjonalność ustalił. Trzeba bowiem przede wszystkim zaznaczyć, że jedynie orzeczenie nakazu zniszczenia perfum wprowadzanych do obrotu bez zgody uprawnionego do znaku towarowego zapewni rzeczywistą ochronę tego prawa. Ponadto należy przypomnieć, że w celu wprowadzenia posiadanych przez pozwanego perfum do obrotu podjęto szereg działań mających na celu ukrycie braku zgody uprawnionego ze znaku towarowego. Należy w tym kontekście przypomnieć, że 3641 zabezpieczonych perfum posiada naklejki masujące, które nie pozwalają na ustalenie regionu geograficznego na który zostały przeznaczone. Ponadto kody masujące zostały naklejone w miejscu usuniętego kodu zabezpieczającego. O ile brak jest dowodu wskazującego na to, że usunięcie kodów zabezpieczających zostało dokonane przez pozwanego, o tyle z całą pewnością jako profesjonalista w obrocie perfumami pozwany musiał zdawać sobie sprawę, że pochodzenie tych produktów jest wątpliwe, a mimo tego były one wprowadzane do obrotu. Przesłuchany w sprawie świadekR. D.potwierdził zresztą posiadanie wiedzy o „dekodowania” (jak sam określił) produktów, niemniej sam ten fakt, nie był dla niego podstawą do podjęcia jakichkolwiek działań. Co więcej pozwany, jak już była o tym mowa, wprowadzał do obrotu nie tyle produkty z kodami zabezpieczającymi, ale w jego ofercie znalazły się również testery, co do których wyraźnie już zaznaczono, że nie są one przeznaczone do sprzedaży. Sprzedaż testerów ze znakiemH. B.miała zarówno charakter detaliczny, jak i hurtowy. W tym przypadku pozwany musiał mieć pełną świadomość braku zgody właściciela znaku towarowego na wprowadzenie produktów do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym, a mimo to w ofertach pozwanego znajdujących się w aktach sprawy testery również były sprzedawane. Wreszcie po raz kolejny należy przypomnieć, że znaczna cześć perfum znajdujących się w posiadaniu pozwanego, a co do której nie było zgody uprawnionego na wprowadzenie do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym posiada uszkodzone opakowania w wyniku usunięcia kodu zabezpieczającego. Trzeba zaś zaznaczyć, że perfumy oznaczone znakiemH. B.są produktem ekskluzywnym. Usunięcie zaś fragmentów opakowań, a tym bardziej zrywanie oryginalnej folii i powtórne ich pakowanie w nieoryginalne opakowania zabezpieczające pogarsza jakość sprzedawanych produktów, a tym samym może negatywnie wpłynąć na renomę znaku towarowego. Jak natomiast przyjął Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik,v. Anheuser-Busch Inc., z orzecznictwa Trybunału wynika, że wyłączne prawo zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje, oraz że wykonywanie tego prawa winno być w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. Owe funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi, lecz również inne jego funkcje, takie jak funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tego towaru lub usługi czy też funkcja komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (zob. w szczególności wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 58; a także z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 77). W tym kontekście należy przyjąć, że ewentualne wprowadzanie do obrotu perfum z naklejkami maskującymi, uszkodzoną zewnętrzną i wewnętrzną częścią opakowania, jak również w nieoryginalnej foli, nawet poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, godziłoby w funkcje spełniane przez znak towarowy, którego ochrony powód się domaga, a jednocześnie dowodzi wagi naruszenia prawa wyłącznego, jak również wskazuje na uzasadnione interesy osób trzecich, które przemawiając za zniszczeniem perfum, co do których nie było zgody uprawnionego na wprowadzenie na Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Nieprzekonywujące są również tezy pozwanego jakoby zniszczenie części posiadanych przez niego perfum uniemożliwiało mu dochodzenie praw ich dotyczących wobec osób trzecich. Trzeba bowiem zaznaczyć, że pozwany nie udowodnił nawet że podjął jakiekolwiek działania reklamacyjne wobec tych osób trzecich, jak również nie uprawdopodobnił, że takie uprawnienia posiada. Należy bowiem przypomnieć, że brak jest w sprawie dowodu, który obrazowałby sposób nabycia przez pozwanego perfum zawierających naklejki maskujące.
Wreszcie również wartość perfum podlegających zniszczeniu nie ma wpływu dla przyjęcia, że zastosowanie takiego środka w niniejszej sprawie jest działaniem przekraczającym wagę naruszenia. Przede wszystkim pozwany nigdy nie wykazał wartości perfum zabezpieczonych przez komornika sądowego, a wobec tego nie można ustalić jakiego rzędu środki zostały w tym celu przez pozwanego zainwestowane. Tymczasem z zeznań świadkaR. D.wynika, że perfumy zawsze były kupowane po najniższych cenach. Ponadto wartość mogłaby polegać ocenie w kontekście kryteriów zart. 286 Prawa własności przemysłowej, gdyby skonfrontować ją jednocześnie z zyskami, które osiągnął pozwany w związku z wprowadzaniem do obrotu perfum co do których brak było zgody uprawnionego. Niemniej taki dowód również w niniejszej sprawie nie został przeprowadzony. Wreszcie intensywność z jaką pozwany naruszał prawo z rejestracji znaku towarowegoH. B., jak również stan zabezpieczonych perfum ma zasadnicze znaczenie dla oceny wagi naruszenia prawa z rejestracji i interesów osób trzecich, zaś sama wartość produktów podlegających zniszczeniu ma w tym kontekście drugorzędne znaczenie. Nie można pominąć, że zniszczenie dotyczy jedynie tych produktów, które zostały wprowadzone do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym bez zgody uprawnionego. Wbrew tezom zawartym w apelacji taki sposób sformułowania wyroku jednoznacznie potwierdzenia, że zniszczenie nie dotyczy tej części produktów, co do których stwierdzono istnienie zgody uprawnionego na wprowadzenie do obrotu.
Sąd Apelacyjny podziela również stanowisko Sądu Okręgowego co do uwzględnienia żądania pozwu w zakresie roszczenia publikacyjnego. Roszczenie to miało swoją podstawę prawną w mającym zastosowanieart. 287 ust. 2 Prawa własności przemysłowej. Trafne są rozważania Sądu Okręgowego dotyczące proporcjonalności tego środka ochrony. Sąd Okręgowy orzekając ten środek ochrony zważył, czy działania pozwanego miały one miejsce na terytorium całego kraju, czy tylko jego części, czy dotyczyły klienteli w całości, czy tylko jakiejś jej części, czy skutki naruszenia dotknęły konsumentów, jak długo trwał stan naruszenia oraz jakie były dalsze konsekwencje naruszenia.Zdaniem Sądu Apelacyjnego rozmiar działalności pozwanego, w tym oferowanie perfum w internecie, uzasadniało uwzględnienie roszczenia publikacyjnego. W tym zresztą zakresie w apelacji nie sformułowano jakichkolwiek bezpośrednich zarzutów.
Nie można jednocześnie uznać, że udzielenie powodowi ochrony w zakresie wynikającym z zaskarżonego wyroku oznacza nadużycie przez powoda prawa podmiotowego. Pozwany zarzuca bowiem, że Sąd Okręgowy naruszyłart. 5 k.c.poprzez jego niezastosowanie i uznanie roszczeń sformułowanych przez powoda za zasadne i współmierne do potencjalnych naruszeń znaku towarowego, co skutkowało rażącą kolizją roszczeń formułowanych i kumulowanych przez powoda względem pozwanego z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zaś z zasadą adekwatności dochodzonych roszczeń do potencjalnych naruszeń i doznanej szkody, zasadami uczciwego obrotu i współpracy, rzetelnego postępowania, jak również dobrymi obyczajami obowiązującymi w relacjach pomiędzy producentami, a przedsiębiorcami świadczącymi profesjonalne usługi w zakresie handlu, szeroko pojętej reklamy i propagowania nabywanych produktów. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zgłoszenie przez pozwanego zarzutu nadużycia prawa podmiotowego nastąpiło po raz pierwszy w apelacji i już z tego względu Sąd Okręgowy nie mógł w opisany sposób naruszyćart. 5 k.c.Ponadto należy przypomnieć, że to pozwany poprzez naruszenie prawa wyłącznego do unijnego znaku towarowego uchybił zasadom uczciwego obrotu, w tym uczciwej konkurencji, jak również dobrym obyczajom. Zdaniem Sądu Apelacyjnego wobec naruszyciela zasad współżycia społecznego nie można odmówić udzielenia ochrony z powołaniem się na nadużycie prawa podmiotowego i wskazane zasady współżycia społecznego. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem orzecznictwa, nie może skutecznie powoływać się naart. 5 k.c.ten, kto sam narusza zasady współżycia społecznego (por. wyrok Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2000 r., V CKN 448/00, niepubl., wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2011 r., I PK 135/10, Monitor Prawa Pracy 2011, Nr 9, s. 475). Zakaz nadużycia prawa powinien bowiem być stosowany przy uwzględnieniu roli prewencyjno-wychowawczejart. 5 k.c., która może być zapewniona tylko wówczas, gdy bierze się pod uwagę nastawienie podmiotów danego stosunku cywilnoprawnego względem powinności przestrzegania zasad współżycia społecznego (por. wyrok Sądu Najwyższego z 9 marca 1972 r., III CRN 566/71, niepubl.). Ponadto jak już wyżej wskazywano zakres naruszenia praw wyłącznego do znaku towarowego, długotrwałość i sposób działania pozwanego, w ocenie Sądu Apelacyjnego nie pozwalają na uznanie, że dochodzona przez powoda ochrona narusza jakiekolwiek zasady współżycia społecznego. Ochrona udzielona powodowi przez Sąd Okręgowy była, jak już wyżej wykazywano, proporcjonalna do wagi naruszeń. Jednocześnie w ocenie Sądu Apelacyjnego tylko łączne zakazanie pozwanemu używania znaku towarowego, wraz ze zniszczeniem produktów wprowadzonych na Europejski Obszar Gospodarczy bez zgody uprawionego i podanie przez pozwanego wyroku do publicznej wiadomości zapewni rzeczywistą ochronę praw powoda i właściciela znaku towarowego.
Wreszcie należy dodać, że całkowicie niezasadny był zarzut naruszeniaart. 132 § 1 k.p.c.poprzez niewydanie przez Sąd Okręgowy zarządzenia w przedmiocie zwrotu pisma pełnomocnika powoda z dnia 14 września 2016 roku wraz z przedłożeniem aktualnego pełnomocnictwa, podczas gdy złożone pismo zamiast potwierdzenia nadania go pełnomocnikowi strony pozwanej zawierało jedynie oświadczenie o jego doręczeniu. Wbrew bowiem temu zarzutowi do pisma z dnia 14 września 2016 r. usuwającego braki formalne pozwu, dołączono dowód nadania go pełnomocnikowi strony przeciwnej (k. 281 –v). Twierdzenia więc, iż pismo to polegało zwrotowi na podstawieart. 132 § 1 k.p.c.są całkowicie niezgodne ze stanem faktycznym niniejszej sprawy.
Ostatecznie należy wskazać, że zaskarżony wyrok odpowiadał tak przepisom prawa procesowego, jak i materialnego, a wszystkie wywiedzione w apelacji zarzuty były całkowicie niezasadne. Z tego też względu apelacja pozwanego na podstawieart. 385 k.p.c.jako bezzasadna podlegała oddaleniu w całości.
O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawieart. 98 § 1 k.p.c.w zw. zaart. 108 § 1 k.p.c.Ponieważ pozwany postępowanie apelacyjne przegrał, toteż zasadnym było obciążenie go kosztami poniesionymi w tym postępowaniu przez powoda, o czym orzeczono w punkcie drugim wyroku. Na koszty te składa się wynagrodzenie pełnomocnika powoda ustalone na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015, poz. 1800 z póź. zm) w kwocie 1260 zł.
Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji wyroku.