Sąd Apelacyjny w Warszawie
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: I ACa 1104/15
Data wyroku: 2016-05-17 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Bernard Chazan, Edyta Mroczek, Bogdan Świerczakowski
Słowa kluczowe: Znaki Towarowe
Podstawa prawna: art. 8 ust.1(2) Rozporządzenie (WE) 207/2009

Sygn. akt I ACa 1104/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 17 maja 2016 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący:SSA Edyta Mroczek
Sędziowie:SA Bogdan Świerczakowski (spr.)
SO (del.) Bernard Chazan
Protokolant:sekretarz sądowy Marta Puszkarska
po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa(...)z siedzibą wW.(Niemcy)
przeciwko(...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą wW.
o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych
na skutek apelacji pozwanego
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt XXII GWzt 10/14

I
oddala apelację,

II

    zasądza od(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą wW.na rzecz(...)z siedzibą wW.(Niemcy) kwotę 2700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Bernard Chazan Edyta Mroczek  Bogdan Świerczakowski
Sygn. akt I ACa 1104/15

UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych:
1. zobowiązał(...) sp. z o.o.z siedzibą wW.do zaniechania przywozu, wywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania pilarek łańcuchowych, wykorzystujących kolorystykę pomarańczowo – szarą i noszących oznaczenie „(...)lub(...),
2. nakazał(...) sp. z o.o.z siedzibą wW.zniszczenie, na jej koszt, w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku, będących jej własnością pilarek łańcuchowych, wykorzystujących kolorystykę pomarańczowo – szarą i noszących oznaczenie „(...)lub(...)oraz dołączonych do nich instrukcji i materiałów promocyjnych,
3. zobowiązał(...) sp. z o.o.z siedzibą wW.do zamieszczenia na jej koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, w jednym ogólnopolskim wydaniu dziennikaGazeta (...), na stronach nieprzeznaczonych do ogłoszeń, na powierzchni obejmującej co najmniej 1/8 (jedną ósmą) strony, czcionką niemniejszą niż 12 Arial lub Garamond lub Times New Roman, informacji o następującej treści:
„Wyrokiem z 25.02.2015 r. sygn. akt XXII GWzt 35/14 Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stwierdził naruszenie przez(...) sp. z o.o.z siedzibą wW.praw(...)z siedzibą wW.do znaku wspólnotowegoC. (...)i międzynarodowego znaku towarowego(...), poprzez wprowadzanie do obrotu pilarek łańcuchowych wykorzystujących kolorystykę pomarańczowo – szarą oraz noszących oznaczenie „(...)lub(...), i zobowiązał(...) sp. z o.o.do zaniechania tych naruszeń oraz usunięcia ich skutków”
4. oddalił powództwo w pozostałej części,
5. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 19.582,82 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia jest następująca.
(...)wW.służą prawa do:
- kolorystycznego wspólnotowego znaku towarowego  zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wA.pod nr(...), z pierwszeństwem od 3 IX 2010 r., dla towarów w klasie 7 klasyfikacji nicejskiej m.in. dla pił łańcuchowych,
- chronionego w Unii Europejskiej międzynarodowego graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w(...)pod nr(...)z pierwszeństwem od 4 XI 2005 r. dla towarów w klasie 7 klasyfikacji nicejskiej: elektronarzędzi, pił i nożyc elektrycznych. (dowód w aktach sprawy XXII GWo 3/14: świadectwa rejestracji OHIM k.22-24, wydruki z bazy WIPO k.25-26 i OHIM k.58-59)
(...)używa tych znaków, jako charakterystycznej kombinacji kolorystycznej produkowanych przez nią pił łańcuchowych  i innych urządzeń mechanicznych oraz w ich reklamie. Barwny znak towarowy(...)jest dobrze znany i rozpoznawalny przez klientów, dzięki wieloletniej obecności na rynku oraz intensywnym i kosztownym działaniom promocyjnym i reklamowym. Produkty(...), oznaczane zastrzeżoną jako znak towarowy kombinacją kolorystyczną, obecne są w 160 krajach na świecie, w tym w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powódka dysponuje rozbudowaną siecią dystrybucji, dzięki czemu jego produkty są dostępne i rozpoznawalne nie tylko przez odbiorców branżowych ale też konsumentów nieprofesjonalnych.(...)ponosi znaczne nakłady na reklamę, w tym telewizyjną, dzięki czemu rozpoznawalność zarejestrowanego i używanego przez nią oznaczenia kolorystycznego jest wyjątkowo wysoka i kojarzona z(...)i powiązanymi z nią gospodarczo podmiotami (dowód w aktach sprawy XXII GWo 3/14: wydruki ze stron internetowych k.30-49, 60-66, specyfikacja kolorystyczna k.50-57, publikacje k.68-79, reklamy i katalogi k.80-160, 174-199, zestawienie wydatków na reklamę k.200, wyniki badań rozpoznawalności marki k.201-259; w aktach sprawy XXII GWzt 10/14: tłumaczenie – wnioski z badania k. 70-71, zeznania świadkówT. C.,M. W.iG.S.).
(...) spółka z o.o.prowadzi działalność gospodarczą w zakresie importu towarów z dalekiego wschodu. W ramach tej działalności, zostały przez nią sprowadzone towary w postaci znacznej ilości pilarek łańcuchowych. Dokonane przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego wG.Oddział Baza Kontenerowa tymczasowe zatrzymanie towarów wskazuje na sprowadzenie co najmniej 4160 sztuk pilarek. (dowód w aktach sprawy XXII GWzt 35/14: zawiadomienie i korespondencja k. 39-40, postanowienie k. 44-46; w aktach sprawy XXII GWzt 10/14: postanowienie k. 17-20, przesłuchanie w charakterze stronyP. N.). Towary sprowadzane przez(...) spółkę z o.o.są przez nią wprowadzane do obrotu. Do użytkowników końcowych docierają za pośrednictwem dystrybutorów (niepowiązanych z pozwaną), na których zlecenie zamawiane i importowane są towary na które jest zapotrzebowanie. Sieć dystrybucji kwestionowanych towarów obejmuje całą Polskę (dowód: przesłuchanie w charakterze stronyP. N.).
Sprowadzone przez pozwaną spółkę towary (pilarki) opatrzone są nieusuwalnym oznaczeniem kolorystycznym – składającym się z koloru pomarańczowego u góry i jasno-szarego u dołu urządzenia. Wygląd towarów jest ponadto identyczny (różni się jedynie nieistotnymi, trudno dostrzegalnymi szczegółami) ze graficznym znakiem towarowym(...). Towary są ponadto opatrzone oznaczeniami, odpowiednio,(...), w kolorach czarnym oraz pomarańczowym widocznych na stelażu łańcucha piły oraz na obudowie (I partia towarów), i(...), w kolorze pomarańczowym, widocznym na obudowie (II partia towarów) (dowód w aktach sprawy XXII GWzt 10/14: oględziny dowodów rzeczowych). Użyte przez(...) spółkę z o.o.oznaczenia kolorystyczne są konfuzyjnie podobne to znaków towarowychC. (...)i(...)(ocena normatywna).
Pozwanej spółce służy prawo do następującego wzoru wspólnotowego:
zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wA.pod nr(...)- (...), z pierwszeństwem od 9.VII. 2013 r. dla towarów w postaci pił. (dowód w aktach sprawy XXII GWzt 10/14: świadectwo rejestracji OHIM k.772-777).
Zdaniem Sądu Okręgowego powództwo zasługiwało na uwzględnienie, z następujących względów.
Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life). Prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł gwarantować konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, pełnić funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną.
Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako częśćacquis communautairestanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U 1989 L40 str.1). Implementująca jąustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowejznajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do przepisów prawa krajowego.
Art. 9 rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie mającym jego zgody:
a. używania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
b. używania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia;
c. używania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.
Prawa wyłączne(...)do wspólnotowych znaków towarowych wynikają w sposób niewątpliwy z przedstawionych dowodów w postaci świadectw rejestracji OHIM i WIPO (k. 22-26, w aktach sprawy XXII GWo 3/14). Do skutecznego ich zakwestionowania nie może prowadzić jedynie argumentacja prawna przedstawiona przez(...) spółkę z o.o.Przepis art. 99 ust. 1 Rozporządzenia stanowi, że w sprawach dotyczących naruszenia wspólnotowego znaku towarowego sądy uznają go za ważny dopóki jego ważność nie zostanie zakwestionowana w efekcie złożenia wniosku do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub pozwu wzajemnego (domniemanie ważności). Skutku w postaci pozbawienia znaku ochrony nie może natomiast wywołać podniesienie w odpowiedzi na pozew zarzutów dotyczących istnienia bezwzględnych lub względnych podstaw odmowy rejestracji, np. braku zdolności odróżniającej zgłoszonego znaku towarowego (art. 7 ust. 1b).
Oceniając zakres ochrony wspólnotowego znaku towarowego nr(...), zgodzić należy się z pozwaną, że pozbawiony jest on pierwotnej zdolności odróżniającej dla towarów dla których został on zarejestrowany. Zdolność odróżniająca może jednak zostać również nabyta w toku używania oznaczenia (wtórna zdolność odróżniająca). Wbrew twierdzeniom(...) spółki z o.o., zarejestrowanie znaku obejmującego jedynie zastrzeżenie kolorów lub ich kompozycji nie wyklucza uzyskania przezeń wtórnej zdolności odróżniającej, a za całkowicie bezpodstawne należy uznać twierdzenie o ograniczeniu możliwych form naruszenia tak zarejestrowanego znaku do wskazanych w art. 9 ust. 1 a Rozporządzenia (tj. uzależnionych od spełnienia przesłanki podwójnej identyczności). W świetle jednolitej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej – ETS), „Kolor jako taki, nieokreślony przestrzennie, może mieć w odniesieniu do niektórych towarów i usług charakter odróżniający” – co expressis verbis wskazano w wyroku w sprawie Libertel (wyrok Trybunału z 6 maja 2003 r., sygn. akt C-104/01, por. również wyroki w sprawachH. B.z 24 czerwca 2004 r., sygn. akt C-49/02 oraz OHIM v. Borco z 9 września 2010 r., sygn. akt C-265/09 P).
Ocena, czy w konkretnym przypadku zarejestrowany w ten sposób znak towarowy nabył zdolność odróżniającą w stosunku do towarów objętych rejestracją zależy od sądu rozpoznającego sprawę i nie może być uzależniona od abstrakcyjnych, oderwanych od sprawy czynników – w szczególności nie popartej materiałem dowodowym argumentacji prawnej jednej ze stron.
W ramach dokonywanej przez sąd oceny, można wziąć pod uwagę w szczególności udział danego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku towarowego, wysokość związanych z jego promocją nakładów przedsiębiorstwa, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych, a także sondaże opinii publicznej (tak też TSUE w wyroku w sprawach Oberbank & Santander z 19 czerwca 2014 r., sygn. akt C-217/13 i C-218/13, por. również wyroki w sprawach Windsurfing Chiemsee z 4 maja 1999 r., sygn. akt C-108/97 i Nestle z 7 lipca 2005 r. sygn.. akt C-353/03).
W rozpatrywanej sprawie powód przedstawił wyjątkowo obszerny materiał dowodowy, jednoznacznie wykazujący nabycie przez znakC. (...)wyjątkowo silnej wtórnej zdolności odróżniającej, co potwierdza ponadto treść świadectwa rejestracji. Niewątpliwie pełni on podstawową funkcję znaku towarowego, służąc wskazaniu pochodzenia opatrywanych nim towarów. Przedstawione badania opinii publicznej jednoznacznie dowodzą, że możliwa jest identyfikacja przez konsumentów producenta pilarek łańcuchowych jedynie na podstawie zastrzeżonej dla powódki kombinacji kolorystycznej. Analogiczną ocenę przyjąć należy również odnośnie znakuC. (...). Mimo iż jego pierwotna zdolność odróżniająca jest znikoma, ze względu na jego opisowy charakter – przedstawia ona bowiem pilarkę łańcuchową, tj. towar, dla którego znak został zarejestrowany, zawiera on również analogiczną do wspólnotowego znaku towarowego nr(...)kombinację kolorystyczną, która – wobec opisowego charakteru pozostałych elementów znaku – ma charakter dominujący, a której zdolność odróżniająca została wykazana przedstawionymi wynikami badań rynkowych.
Konfrontowane znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion). Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA).
Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo).
Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix).
W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo (tak wyroki Trybunału z 29/091998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions, z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant). Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 Mülhens, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog).
Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso). Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku) (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon).
W ocenie Sądu Okręgowego, oznaczenia używane przez pozwanego są podobne do zastrzeżonych na rzecz(...)w skrajnie wysokim stopniu, pozostając na granicy identyczności. Towary powoda oznaczone są barwami pomarańczową (u góry obudowy) i szarą (u dołu). Podobieństwa tego nie ograniczają umieszczone na towarach łatwo usuwalne naklejki(...)oraz(...), mają one bowiem w niewielki rozmiar, a ponadto umieszczone są one w sposób identyczny z innymi obecnymi na towarze nalepkami, które mają charakter instruktażowy, opisują zgodność towaru z określonymi normami a także deklarowane parametry techniczne. Nawet gdyby przyjąć, że występują one w funkcji oznaczenia producenta – co w świetle przesłuchania w charakterze stronyP. N.jest wątpliwe – nie wyłącza to bezprawności używania w sposób nieuprawniony kolorystyki chronionej wyłącznym prawem powoda.
W ocenie sądu zakwestionowane towary są opatrzone oznaczeniami, które mogą wywoływać pomyłki u konsumentów, skutkując przekonaniem, że pilarki importowane przez(...) spółkę z o.o.pochodzą od(...)lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Wyjątkowo wysoki stopień podobieństwa, w połączeniu z identycznością towarów oraz wysoką (wtórną) zdolnością odróżniającą znaków powoda przekonuje, że nawet należycie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny przeciętny konsument z łatwością może zostać wprowadzony w błąd w wyniku opatrywania w nieuprawniony sposób towarów w postaci pilarek, oznaczeniami podobnym do zastrzeżonych na rzecz(...).
Bezprawności stwierdzonego naruszenia nie wyłącza istnienie późniejszego prawa wyłącznego. Sam fakt zarejestrowania wzoru wspólnotowego nie niweluje możliwości korzystania z niego w sposób naruszający uprawnienia do znaku towarowego zarejestrowanego wcześniej (por. – w odniesieniu do konfliktu znaków towarowych – orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 września 2011 r., sygn. akt V ACa 322/11), przy czym istnienie wcześniejszego znaku towarowego może nawet prowadzić do unieważnienia późniejszego prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego (por. wyrok TSUE w sprawach z 18 października 2012 r., sygn. C-101/11 P i C-102/11 P a także Sądu Unii Europejskiej z 25 kwietnia 2013 r., sygn. T-55/12 oraz decyzja OHIM z 17 grudnia 2014 r. nr ICD 9398).
Andreas Stihl AG & Co. wykazał, że pozwany narusza jego wyłączne prawa w sposób w art. 9 ust. 1b Rozporządzenia. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że(...) spółka z o.o.był importerem i odbiorcą kwestionowanych towarów w postaci pilarek opatrywanych oznaczeniem naruszającym zakres przyznanej powodowi wyłączności. Z przesłuchania w charakterze stronyP. N.wynika ponadto, że pozwany dokonywał wprowadzenia do obrotu tych towarów na szeroką skalę, na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Stwierdzenie naruszeń wiąże się zarazem z istnieniem realnej groźby kontynuowania ich przyszłości, tj. dalszego wprowadzenia do obrotu, a także oferowania i reklamy pilarek łańcuchowych w sposób wkraczający w sferę przysługujących(...)praw. Wobec braku dowodów, które mogłyby uzasadnić wyłączenie bezprawności stwierdzonego naruszenia, zasadnym było uwzględnienie roszczeń powoda.
Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw mogą być zakazane, w szczególności:
a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)
Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawo-dawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.
Uzasadnione jest zatem zastosowanie względem(...) spółki z o.o.orzeczonych wyrokiem sankcji na podstawie art. 102 ust.1 w zw. z art. 9 ust.2 i w zw. z art. 9 ust.1b Rozporządzenia, tj. zobowiązanie jej do zaniechania przywozu, wywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania pilarek łańcuchowych, wykorzystujących kolorystykę pomarańczowo – szarą i noszących oznaczenie „(...)lub(...). Ponieważ użyte oznaczenie kolorystyczne jest integralną częścią produktu i nie może zostać usunięte, dla realizacji uprawnień przysługujących(...)konieczne jest również orzeczenie nakazujące stronie pozwanej zniszczenie będących jej własnością pilarek łańcuchowych naruszających prawa wyłączne do znaków: wspólnotowego nr(...)i międzynarodowego nr(...)(a także towarzyszących im instrukcji i materiałów promocyjnych), które to roszczenie znajduje podstawę prawną wart. 286 p.w.p.(w zw. z art. 102 ust. 1 rozporządzenia).
Skala naruszenia, przejawiająca się w sprowadzeniu przez stronę pozwaną znacznej liczby urządzeń naruszających chronione oznaczenia oraz wcześniejsza dystrybucja takich samych urządzeń przez pozwanego na terenie całej Polski, uzasadnia ponadto orzeczenie o podaniu informacji o wyroku do publicznej wiadomości, na co pozwalaart. 296 ust. 1aw zw. zart. 287 ust. 2 p.w.p.w zw. z art. 102 ust. 1 rozporządzenia. Brak jest jednak uzasadnienia dla powielania raz opublikowanej informacji – czy to przez umieszczanie jej w kolejnych wydaniach tego samego, czy różnych dzienników. Nie jest również zasadne orzeczenie o „utrzymywaniu” informacji przez okres jednego miesiąca – sformułowanie takie jest adekwatne jedynie w odniesieniu do treści publikowanych na stronach internetowych, w odniesieniu do prasy jest jednak bezprzedmiotowe – w tej części powództwo zostało zatem oddalone.
Sąd oddalił również powództwo w zakresie, w jakim(...)żądał zakazania składowania naruszających jej prawa towarów. Roszczenie to stanowi
    superfluum. Bezpośrednim skutkiem wykonania orzeczenia sądu będzie bowiem zniszczenie wszystkich zakwestionowanych pilarek łańcuchowych, kolejne zaś nie będą mogły zostać sprowadzone.
O kosztach sąd orzekł na zasadzieart. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości stronę pozwaną, ponieważ(...)uległ tylko w nieznacznej części swego roszczenia.
Pozwany zaskarżył powyższy wyrok w części uwzględniającej powództwo, zarzucając naruszeniaart. 217 § 3 k.p.c.,328 § 2 k.p.c.,233 § 1 k.p.c.orazart. 286 p.w.p.w zw. z art. 102 ust. 1 Rozporządzenia 207/2009, art. 9 ust. 1b Rozporządzenia 207/2009 orazart. 296 ust. 1aw zw. zart. 287 ust. 2 p.w.p.Skarżący wniósł o uchylenie wyroku w części uwzględniającej powództwo i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania, ewentualnie zmianę wyroku w części uwzględniającej powództwo i oddalenie powództwa także w tym zakresie.
Powód wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Apelacja nie jest zasadna.
Obydwa zarzuty naruszeniaart. 217 § 3 k.p.c., poza wskazaniem na dokumenty pominięte przez Sąd zwieńczone są stwierdzeniem, że „dowody te miały istotne znaczenie dla niniejszej sprawy z punktu widzenia oceny konfuzyjnego podobieństwa przedmiotowych oznaczeń”. Zwracają więc przede wszystkim uwagę niedostatki w zakresie tezy dowodowej - przytoczone sformułowanie nie wskazuje bowiem jaka miałaby być owa ocena zdaniem skarżącego. Trzeba zaznaczyć, że wnioski dowodowe złożone w odpowiedzi na pozew (punkty 2-3), do którego zarzuty nawiązują, w ogóle były pozbawione tezy dowodowej (k.756-757). Okoliczności jakie miały być dowodzone wskazano jedynie we wniosku o przesłuchanie strony (pkt 4). Już z tej przyczyny mógł Sąd Okręgowy pominąć dowody o jakich mowa w apelacji.
W ramach zarzutów skarżący nie powtórzył wszystkich wcześniejszych wniosków, ograniczając się do kopii postanowień dotyczących umorzeń postępowań karnych i kopii oraz oryginałów opinii biegłego sporządzonej w sprawach karnych. Jak to już zaznaczono, nie wskazał tezy dowodowej – przytoczone sformułowanie wymagałoby interpretacji poprzez dopowiedzenie o jakie znaczenie chodzi skarżącemu, a więc nie odpowiada wymogom postanowienia dowodowego określonym wart. 236 k.p.c.
Trzeba nadto zaznaczyć, że powód nie wnioskował w postępowaniu apelacyjnym o skontrolowanie postanowień Sądu oddalających wnioski dowodowe (na rozprawie 14 maja 2014 r. i 16 października 2014 r.), w trybieart. 380 k.p.c., przewidującym, że sąd drugiej instancji na wniosek strony - a więc nigdy z urzędu - rozpoznaje te postanowienia sądu pierwszej instancji, które nie podlegają zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na wynik sprawy (por. uzasadnienie uchwały 7 sędziów SN z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008/6/55). Gdy - jak w tym przypadku - w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik wniosek taki powinien być jednoznacznie sformułowany, gdyż nie ma podstaw do przypisywania pismom przez niego wnoszonym treści wprost w nich nie wyrażonych (por. np. postanowienia SN z 17 lipca 2008 r., II CZ 54/08, Lex nr 447663 i z 8 stycznia 2014r., II UZ 63/13, Lex nr 1418894).
Powyższe uwagi nie odnoszą się do kopii prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie 2 DS. 1899/13 oraz kopii wydanej w tamtej sprawie opinii biegłego (k.778-784), ponieważ Sąd oddalił wnioski o dopuszczenie dowodów znajdujących się w aktach spraw karnych. Mając na uwadze fakt, że nie zostało w sprawie wydawane postanowienie o dopuszczeniu zgromadzonych w niej dokumentów, na których Sąd oparł rozstrzygnięcie (z naruszeniemart. 236 k.p.c.– por np. wyrok Sądu Najwyższego z 25 czerwca 2015 r., III CSK 413/14, Lex nr 1794317), także te dołączone do odpowiedzi na pozew należało uwzględnić jako część materiału dowodowego.
Powód zarzucił pominięcie powyższych dowodów w uzasadnieniu wyroku z naruszeniemart. 328 § 2 k.p.c.W istocie Sąd I instancji nie wziął ich pod uwagę i nie dokonał ustaleń z nich wynikających, co jednak nie oznacza, że odmówił im wiarygodności. Na ich podstawie oraz w oparciu o kopie dokumentów znajdujące się na kartach 297-303 akt sprawy, Sąd Apelacyjny niniejszym ustala ponad podstawę faktyczną zaskarżonego rozstrzygnięcia, że Izba Celna wG.wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo polegające na oznaczeniu w nieustalonym miejscu i dokonywaniu obrotu na terminalu wG.towarów, w postaci 1850 sztuk pił łańcuchowych naruszających prawdopodobnie prawo do znaku towarowego zarejestrowanego na rzeczspółki (...), tj. o czyn zabroniony określony wart. 305 ust. 1 p.w.p.(k.299). Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania powodowa spółka złożyła jako pokrzywdzona wniosek o ściganie karne (k.297-298) a następnie Dyrektor Izby Celnej wG.postanowieniem z 30 września 2013 r. uznał 3.700 pił łańcuchowych za dowód rzeczowy i nakazał przechowywać je wMagazynie (...)Urzędu Celnego wG.(k.300). W dniu 10 września 2013 r. wydana została opinia biegłegoJ. P.stwierdzająca w konkluzji, że „w zwykłych warunkach obrotu, gdzie tego typu profesjonalny sprzęt nabywa się kierując określonymi wymogami jak moc, bezpieczeństwo użytkowania, trwałość czy cena, fakt sygnowania zatrzymanych opakowań i pilarek nazwą(...)i innymi danymi pozwala na ich odróżnienie od znaku zarejestrowanego dla pilarekfirmy (...)”. Na tej podstawie Dyrektor Izby Celnej wG.w dniu 30 września 2013 r. umorzył postępowanie (k.301-302, 778-784).
Powyższe ustalenia nie mają istotnego znaczenia dla wyniku sprawy, gdyż nie chodzi tu o dowód z opinii biegłego w rozumieniu przepisówKodeksu postępowania cywilnegoani o prawomocny wyrok skazujący, którym sąd byłby związany z mocyart. 11 k.p.c.Poza tym o ile umorzenie postępowania może stanowić wsparcie dla stanowiska pozwanego, to już z kolei przeciwko pozwanemu przemawia sam fakt wszczęcia postępowania przez Urząd Celny, na skutek dopatrzenia się przez jego funkcjonariuszy (z urzędu) tak daleko idącego podobieństwa pił łańcuchowych pozwanego do produktów powodowej spółki, że zakwalifikowali je w ramach znamion przestępstwa zart. 305 ust. 1 p.w.p.: „Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami…”. Można przyjąć, że sposób postrzegania funkcjonariuszy celnych nie odbiega w istotny sposób od punktu widzenia dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. Jeśli zaś chodzi o oparte na opinii biegłego, stanowisko prokuratury, to zwraca w nim uwagę powołanie jako argumentu jedynie używania innych oznaczeń na opakowaniach i na pilarkach, które Sąd Okręgowy ocenił trafnie jako mało istotne. Opakowania kartonowe w ogóle nie mogą być brane pod uwagę – przedmiotem ochrony są znaki towarowe którym łącznie odpowiadają pilarki łańcuchowe importowane przez pozwanego, bez względu na to w jakich opakowaniach są oferowane do sprzedaży. Jeśli zaś chodzi o oznaczenia na samych pilarkach, to jak słusznie zauważył Sąd I instancji, są to łatwo usuwalne naklejki o niewielkich rozmiarach, w dodatku umieszczone w sposób identyczny z innymi obecnymi na towarze nalepkami, które mają charakter instruktażowy, opisują zgodność towaru z określonymi normami a także deklarowane parametry techniczne. Z kolei odnośnie cytowanego stwierdzenia biegłego w opinii wydanej w postępowaniu karnym, to należy podkreślić, że powód dowiódł w tym procesie, iż krąg użytkowników jego pilarek to nie tylko profesjonaliści, a wręcz od wielu lat zdecydowaną większość (88%) stanowią zwykli konsumenci, hobbyści (załącznik nr 22 do wniosku w sprawie XXII GWo 3/14).
Zarzuty naruszeniaart. 233 § 1 k.p.c.nie zasługiwały na uwzględnienie. Stwierdzenie o wyjątkowo silnej wtórnej zdolności odróżniającej znaków towarowych stanowiących kompozycje kolorystyczne Sąd Okręgowy przekonująco uzasadnił, odwołując się do materiału zgromadzonego w sprawie i do orzecznictwa. Można dodać, że na temat wyników badań wskazujących na łączenie przez konsumentów kolorów: pomarańczowego i szarego z markąS.zeznawał świadekG. S., przy czym z jego zeznań wynika także, że powód używa połączenia tych kolorów już od roku 1972, w 160 krajach na świecie. Z kolei z zeznań świadkaT. C.wynika, że markaS.jest obecna w Polsce od 1981 r. i każda pilarka ma takie same barwy: górna część w kolorze pomarańczowym a dolna w szarym. O kojarzeniu przez badanychmarki S.z kolorystyką pomarańczowo-szarą zeznał również świadekM. W.(zeznania świadków na rozprawie 16 października 2014 r.). Powód wykazał także m.in., że zdobył w Polsce(...)w kategorii „P.łańcuchowe” (k.378). Wykazał nadto za pomocą „Raportu z badań ilościowych dlaAgencji (...) sp. z o.o.” przeprowadzonych w dniach 1-3 czerwca 2012 r., że znajomość marek pilarekmarki S.jest wśród konsumentów na rynku polskim jest wyższa od wszystkich marek konkurencyjnych (załącznik nr 23 do wniosku w sprawie XXII GWo 3/14).
Sąd Okręgowy dokonał właściwej analizy porównawczej produktów uprawnionej oraz obowiązanej nie tylko w zakresie kolorów ale równie ich rozmieszczenia na pilarkach trafnie uznając, iż używanie przez pozwanego tej samej kolorystyki na tożsamych produktach rodzi obawę wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta co do producenta produktu. Zestawienie kolorystyczne pomarańczowo-szare przez lata używania w stosunku doproduktów S.nabrało silnego charakteru odróżniającego co może prowadzić w odbiorze konsumentów przekonania, iż oznaczeniem(...)
(...)sygnowane są produkty pochodzące od powoda lub przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo. Wskazuje na to dodatkowo posłużenie się w nazwach wyrazami(...)i(...)(...)stanowi do dziś poetycką nazwę i alegorię Niemiec zaś(...)to(...)w języku angielskim. W przypadku towarów pochodzenia chińskiego użycie tych wyrazów może być tłumaczone jedynie chęcią zasugerowania nabywcy, że ma on do czynienia z produktami markowymi, niemieckimi, a w tym wypadku, zważywszy na charakterystyczną kolorystykę pilarek, produktami wytwarzanymi przez powoda lub powiązane z nim przedsiębiorstwo. Wyjaśnienie pełnomocnika pozwanego odwołujące się do kraju pochodzenia zamawiającego i zamawiania takich właśnie marek przez klientów (k.1079) może być racjonalnie tłumaczone tylko w ten sposób, że klienci, tj. handlowcy zamawiający pilarki u pozwanego w celu ich dalszej odsprzedaży, uważają za korzystne oznaczanie produktów w sposób nasuwający jeszcze większe skojarzenie z marką powoda, niż to wynika z samej prawie identycznej kolorystyki i tożsamości produktów.
Twierdzenie skarżącego jakoby kolorowe elementy pilarek nie stanowiły ich integralnej części i że są wymienialne, trzeba ocenić jako zupełnie dowolne. Okoliczność taka nie została w sprawie wykazana i to nawet mimo poddania pilarki oględzinom na rozprawie. Także z materiału zdjęciowego zgromadzonego w aktach sprawy nie wynika taki fakt. W konsekwencji nie ma też podstaw do stwierdzenia, że możliwe było poprzestanie na nakazaniu pozwanej „usunięcia spornych elementów kolorowych” (zarzut f).
Art. 9 ust. 1b Rozporządzenia 207/2009 stanowił (obecnie materia ta jest uregulowana w art. 9 ust. 2b), że właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. Pozwany nie wyjaśnił, dlaczego wywodzi z tego przepisu obowiązek wskazania, czy ryzyko wprowadzenia w błąd konsumenta ma charakter pośredni czy bezpośredni. Sąd Okręgowy nie naruszył tego przepisu w sposób wskazany w zarzucie g. Można jednak zaznaczyć, że z okoliczności sprawy wynika, iż chodzi o ryzyko, które bezpośrednio dotyczy potencjalnych nabywców pilarek łańcuchowych w toku dalszej dystrybucji towarów, wprowadzanych do obrotu przez pozwaną spółkę w drodze sprzedaży hurtownikom.
Z orzecznictwa przytoczonego w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wynika
    expressis verbis,że Sąd odwołał się do wzorca uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta oraz, że rozpoznawalność zarejestrowanego i używanego przez nią oznaczenia kolorystycznego jest wyjątkowo wysoka i kojarzona z(...)oraz podmiotami gospodarczo powiązanymi z tą spółką. Powołując się na przedstawione badania opinii publicznej Sąd ustalił, że możliwa jest identyfikacja przez konsumentów producenta pilarek łańcuchowych jedynie na podstawie zastrzeżonej dla powoda kombinacji kolorystycznej.
Sąd Okręgowy nie naruszył art. 9 ust. 1b również w sposób opisany w zarzutach i. oraz j. Odnośnie pierwszego z nich wystarczy odwołać się do wyżej już poczynionych uwag na temat znikomej zdolności odróżniającej oznaczeń używanych przez pozwanego, w dodatku łatwo usuwalnych i mających nasuwać skojarzenia z powodem z racji skojarzenia kraju pochodzenia pilarekS.. OznaczeniaK.D.G.oraz(...)są inne od oznaczenia pilarekS., ale nie ma to znaczenia dla oceny podobieństwa samych pilarek. Należy w tym miejscu powtórzyć, że oznaczenia zostały umieszczone na łatwo usuwalnych nalepkach, po drugie, zważywszy na bardzo podobną kolorystykę urządzeń praktycznie nie do odróżnienia dla konsumenta, który przecież nie ma przy podejmowaniu decyzji o zakupie możliwości bezpośredniego porównania produktu pozwanego z oryginalną pilarką powoda, nazwa produktu schodzi na dalszy plan, z racji prawdopodobnego zakwalifikowania jej jako oznaczenia przedsiębiorstwa powiązanego z powodem. Trzeba zarazem mieć na uwadze, że produkt ma identyczny kształt i zastosowanie. W tych okolicznościach w ogóle nie można mówić o ocenie elementów odróżniających oznaczeń towarów stron, tak samo zresztą jak oznaczeń samych stron. O uwzględnieniu powództwa zadecydował stopień podobieństwa pilarek jako całości, ze szczególnym uwzględnieniem kolorystyki urządzeń zastrzeżonej przez powoda i z jego produktami powszechnie utożsamianej.
Ostatni zarzut apelacyjny dotyczy zastosowaniaart. 296 ust. 1aw zw. zart. 287 ust. 2 p.w.p.a więc podania do publicznej wiadomości informacji o treści orzeczenia. Ma rację pozwany, powołując się na poglądy wypowiadane w orzecznictwie, że środek ten pełni różnorodne funkcje, w tym: informacyjną, wychowawczą czy też kompensacyjną i nie może być utożsamiany z represją. Nie oznacza to jednak, że Sąd Okręgowy w ogóle nie powinien stosować przepisów wskazanych przez skarżącego. Sąd ten uzasadnił potrzebę skorzystania z tego środka ochrony znaczną skalą naruszenia, przejawiającą się w sprowadzeniu przez stronę pozwaną dużej liczby urządzeń naruszających chronione oznaczenia oraz wcześniejsza dystrybucja takich samych urządzeń przez pozwanego na terenie całej Polski, oddalając powództwo w zakresie dalszych publikacji. Mimo więc znacznej skali naruszeń, uznał za wystarczającą jednokrotną publikację informacji o treści wyroku, co w tym wypadku pełni niewątpliwie funkcję informacyjną właśnie, bez elementów represji, których można byłoby się dopatrzeć, gdyby informacja miała być powtarzana lub publikowana jeszcze w dzienniku(...)
Z przedstawionych względów, przyjmując za swoje ustalenia Sądu I instancji (ze wskazanym uzupełnieniem) i podzielając ocenę prawną roszczeń dokonaną w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku z obszernym wykorzystaniem dorobku orzeczniczego, Sąd Apelacyjny na podstawieart. 385 k.p.c.oddalił apelację. Orzeczenie o kosztach zapadło na podstawieart. 98 k.p.c.i uwzględnia wynagrodzenie adwokata w stawce minimalnej.