Sąd Okręgowy w Warszawie
XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
Sygnatura akt: XXII GWo 14/16
Data wyroku: 2016-02-19 00:00:00
Typ orzeczenia: REGULATION, DECISION, REASON
Sędziowie: Beata Piwowarska

Sygn. akt XXII GWo 14/16

POSTANOWIENIE

Dnia 19 lutego 2016 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII
Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
w składzie następującym :
Przewodniczący SSO Beata Piwowarska
na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 lutego 2016 r. w Warszawie
w sprawie z wniosku(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąwW.
z udziałemJ. W.iP. D.wspólnikówspółki cywilnej (...),P. D.” wW.,J. B.,J. K.,K. G.,K. S.,M. J.,(...)spółki z ograniczoną odpowiedzial-nością wW.,(...) spółki jawnejwW.iP. Ś.
o zabezpieczenie dowodów
postanawia:oddalić wniosek.

UZASADNIENIE
Po uzupełnieniu braków formalnych wniosku 16/02/2016 r.(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąwW.zażądała zabezpieczenia dowodów:

1
z oględzin ruchomości - ubrań dziecięcych z oznaczeniem(...)magazynowanych, oferowanych do sprzedaży i wprowadzanych do obrotu przezJ. W.iP. D., przez protoklarny opis cech zewnętrznych w/w ubrań, w szczególności dot. rodzaju, wielkości i oznaczenia znakiem towarowym(...)oraz przez wykonanie ich dokumentacji fotograficznej – na okoliczność oznaczenia ich nazwą(...)oraz wprowadzania do obrotu handlowego ubrań opatrzonych znakiem towarowym(...)przezJ. W.iP. D., co skutkuje naruszeniem prawa wnioskodawcy do znaku towarowego(...);

2
z dokumentów handlowych i reklamowych znajdujących się w posiadaniuJ. W.iP. D., związanych z posiadaniem i wprowadzaniem do obrotu towarów oznakowanych nazwą(...), w szczególności: wystawianych przez nie faktur sprzedażowych, innych dokumentów księgowych, w tym księgi przychodów i rozchodów, umów dystrybucyjnych, ulotek, listów handlowych – na okoliczność oznaczenia ich nazwą(...), reklamowania i sprzedaży towarów opatrzonych znakiem towarowym(...), co skutkuje naruszeniem prawa wnioskodawcy do znaku towarowego(...).

Wskazała przy tym, że ubrania i dokumenty znajdują się w posiadaniu obowiązanych w miejscach prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.
Sąd ustalił:
(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąwW.jest uprawniona do słowno-graficznego znaku towarowego  zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr(...)z pierwszeństwem od 12/03/2013 r. dla towarów w klasach 14, 16, 18, 20, 25 (bandany na szyję, bielizna osobista, berety, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy, buty, buty sportowe, buty sznurowane, chusty, fulardy, czapki, dzianina, dżerseje, etole, futra, gabardyną garnitury, getry, halki, półhalki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe, kaptury, kąpielówki, kołnierze, kołnierzyki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, legginsy, majtki, szelki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, majtki dziecięce, szlafroki, stroje na maskarady, maski na oczy do spania, nakrycia głowy, nauszniki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, slipy, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie jako odzież, płaszcze, palta, pantofle domowe, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski jako odzież, peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, półbuty, poncza, pończochy, prochowce, rajstopy, rękawiczki jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, spodnie, spódnice, staniki, spódnico-spodenki tenisowe, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, śliniaki niepapierowe, trykoty jako ubrania, T-shirty, wyprawka dziecięca jako ubrania, żakiety pikowane jako ubrania), 28 i 35 klasyfikacji nicejskiej.
Uprawniona deklaruje używanie swego znaku towarowego w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w zakresie dystrybucji odzieży dziecięcej, w szczególności na stronie internetowej pod adresem polaadnfrank.com, w dokumentacji handlowej i w reklamie.
J. W.iP. D.wspólniczkispółki cywilnej (...),P. D.” wW.prowadzą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Działalność rozpoczęły odpowiednio w 2013 i 2010 r. Od początku 2013 r. obowiązane oferują do sprzedaży, wprowadzają do obrotu i reklamują odzież dziecięcą opatrzoną oznaczeniem(...).
Sąd zważył:
Zart. 153 ust. 1 i 2 ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowejwynika, że prawo ochronne na znak towarowy jest bezwzględnym prawem podmiotowym o czasowo i terytorialnie ograniczonej skuteczności. Przepis ten stanowi podstawę do wyodrębnienia strony pozytywnej, obejmującej swym zakresem prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski oraz strony negatywnej obejmującej roszczenia służące uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszyciela w zakres przysługującego mu prawa wyłącznego. Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje zaś właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie (gospodarczym):

1
znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów;

2
znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaków;

3
znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowa-nego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli może to przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu powinna być dokonywana według zasad wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r.mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych(zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r.mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r.w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.
Zdefiniowane przez ustawodawcę typy naruszeń wiążą się – co do zasady - z negatywnym wpływem działania osoby nieuprawnionej na możliwość pełnienia przez znak towarowy przynależnych mu funkcji (w szczególności oznaczenia pochodzenia), nie w każdej zatem sprawie uprawniony zmuszony jest do odrębnego wykazywania spełnienia tej przesłanki. Wydaje się jednak celowe i przydatne wyjaśnienie tej kwestii, by wyeliminować wszelkie mogące powstać na gruncie określonego stanu faktycznego wątpliwości co do charakteru działania pozwanego i jego potencjalnych skutków na wykonywanie przez powoda prawa do znaku towarowego. (art. 6 k.c.)
Zgodnie zart. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1
na zasadach ogólnych albo

2
poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Uprawniony może ponadto żądać usunięcia skutków naruszeń, na podstawie:
- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,
-art. 287 ust. 2w zw. zart. 296 ust. 1a p.w.p.stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.
Uprawnionemu do znaku towarowego służą także żądania określone wart. 2861p.w.p.,zgodnie zpkt 1 ust. 1, sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszeniepraw własności przemysłowejmiejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zabezpieczenie dowodów. Ustawodawca nie wyjaśnia relacji tego przepisu z unormowaniamiart. 310-315 k.p.c.W doktrynie i orzecznictwie przeważa pogląd, że nie są to regulacje tożsame.Art. 2861ust. 1 pkt 1 p.w.p.ma na celu utrwalenie określonego stanu faktycznego stanowiącego naruszenie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (np. zajęcie próbek towarów dla późniejszego ich wykorzystania w toku postępowania sądowego dla wykazania faktu naruszenia).Powinien on jednak także znaleźć zastosowanie wówczas, gdy istnieje obawa, że przeprowadzenie tego dowodu stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy, podobnie jak stanowiart. 310 k.p.c.
Zgodnie zart. 310 k.p.c., na wnioskodawcy spoczywa powinność wykazania, że zabezpieczenie dowodów w konkretnym przypadku ma zapobiec niebezpieczeństwu utraty możności ich przeprowadzenia w późniejszym czasie. Zabezpieczenie to nie może przy tym służyć weryfikacji szans powodzenie w ewentualnym przyszłym postępowaniu. (uchwała Sądu Najwyższego z 20/03/1987 r., III CZP 11/87) Mając również na uwadze zasady generalne postępowania zabezpieczającego, zgodnie zart. 730(

    1)§ 1 k.p.c.na podmiocie wnioskującym spoczywa obowiązek uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego. (por. M. du Vall, E. Nowińska, U. Promińska,

Prawo własności przemysłowej, LEX)
Wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów na podstawieart. 2861ust. 1 pkt 1 p.w.p.wymaga od uprawnionego dochowania szczególnej staranności w sformułowaniu żądania, określeniu obowiązanego oraz przedstawieniu twierdzeń i dowodów dla uprawdopodobnienia faktu naruszenia praw wyłącznych, szczególnie gdy wniosek składany jest przed wniesieniem pozwu. W tym przypadku mamy zwykle do czynienia z relacjami konkurencyjnymi, a uwzględnienie wniosku w mniejszym lub większym stopniu narusza podlegającą ochronie tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązanego.
Wniosekspółki (...)nie zasługuje na uwzględnienie:
W pierwszym rzędzie należy wskazać na nieprecyzyjne oznaczenie strony obowiązanej. Uprawniona, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, używa wobecJ. W.iP. D.określenia(...)zaś wobec pozostałych obowiązanych określenia(...). Nie wyjaśnia przy tym z czego wynika dokonane rozróżnienie i do jakiego aktu prawnego je odnosi. Nie wskazuje podstawy do żądania od osób trzecich niemających być pozwanymi wydania dowodów naruszenia prawa do znaku towarowego R.(...), tymczasem od tego zależy uwzględnienie wniosku. Skoro bowiem krajowy ustawodawca nie precyzje warunków zabezpieczenia dowodów na użytek postępowania o naruszeniepraw własności przemysłowej, należy odwołać się do art. 6 i 7 dyrektywy nr 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29/04/2004 r.w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.Przepisy te zaś jednoznacznie wskazują na obowiązek udostępnienia dowodów przez naruszyciela (osobę, która jest lub ma być pozwana w sprawie o naruszenie), nie zaś przez osobę trzecią.
Z art. 6 ust. 1 dyrektywy wynika obowiązek państw członkowskich Unii Europejskiej zapewnienia możliwościżądania od naruszycielaprzedstawienia dowodów znajdujących się pod jego kontrolą na wniosek uprawnionego do znaku towarowego -w sytuacji wykazania przezeń zasadności jego roszczeń, pod warunkiem zapewnienia ochrony informacji niejawnych. Z kolei art. 7 dyrektywy nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia szybkich i skutecznych środków tymczaso-wych umożliwiających zachowanie dowodów zarzucanego naruszenia, także przed wszczęciem postępowania. Środki takie mogą obejmować szczegółowy opis z pobieraniem próbek lub bez, zajęcie fizyczne naruszających prawo towarów, a także - we właściwych przypadkach - materiałów i narzędzi użytych do produkcji i/lub dystrybucji tych towarów oraz związanych z nimi dokumentów. Jeśli istnieje taka potrzeba, środki te można podjąć bez wysłuchania drugiej strony, zwłaszcza, gdy jakiekolwiek opóźnienie może spowodować szkodę nie do naprawienia dla właściciela praw lub istnieje dające się udowodnić ryzyko zniszczenia dowodów.
Za przyjęciem prowspólnotowej wykładni omawianego przepisu przemawia także przewidziany wart. 2861ust. 9 p.w.p.obowiązek zakreślenia terminu do wystąpieniu względem osoby, która znajduje się w posiadaniu dowodów naruszenia z odpowiednimi (skonkretyzowanymi) roszczeniami, do których dochodzenia są one uprawnionemu niezbędne.
Jeśli zatem uprawniona nie zamierza występować o ochronę prawa do znaku towarowego(...)względemJ. B.,J. K.,K. G.,K. S.,M. J.,(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąwW.,(...) spółki jawnejwW.ani względemP. Ś., jej wniosek o zobowiązanie ich do udostępnienia ubrań i dokumentów podlega oddaleniu, jako oczywiście nieuzasadniony. (a contrarioart. 2861ust. 1 pkt 1 p.w.p.)
Występując z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów uprawniony do znaku towarowego powinien sprecyzować żądanie (określić przedmiot oględzin w sposób jednoznaczny, umożliwiający jego zidentyfikowanie), uzasadnić konieczność przeprowadzenia dowodu przed wszczęciem procesu, uprawdopodobnić swe prawo wyłączne i fakt jego naruszenia przez obowiązanego. W szczególności powinien złożyć dokument potwierdzający istnienie i zakres ochrony oraz przedstawić okoliczności wskazujące na sposób działania naruszycieli, używanie przez nich oznaczenia identycznego lub konfuzyjnie podobnego, np.: złożyć wydruki ze stron internetowych, fotografie, katalogi itp.
W sytuacji gdy wymienione we wniosku osoby ((...)) mają być w przyszłości pozwane (obokJ. W.iP. D.) o zaniechanie naruszeń i usunięcie skutków naruszeń prawa do znaku towarowego(...)uprawniona powinna to wyraźnie stwierdzić, wskazując formę naruszenia (sposób używania jej znaku towarowego lub znaku podobnego, i jakiego), a przede wszystkim choćby rodzajowo sformułować roszczenia (spośród wymienionych wyżej), jakich zamierza dochodzić odrębnie względem każdej z nich. Nie trzeba bowiem chyba wyjaśniać, że od tego zależeć będzie ocena słuszności wniosku, w rozumieniu uznania określonego dowodu za istotny (lub nie) dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniuart. 227 k.p.c., a ponadto stwierdzenie, czy jego zabezpieczenie już na tym etapie postępowania jest niezbędne, szczególnie ze względu na możliwość utraty lub zniszczenia dowodu. Także jednak w tym zakresie wniosek nie zawiera żadnych wyjaśnień.
Kolejnym elementem, który powinien być co najmniej uprawdopodobniony przez wnioskodawcę jest naruszenie jego prawa wyłącznego. I w tym zakresie bardzo uboga argumentacjaspółki (...)i zaoferowane przez nią dowody nie mogą być uznane przez Sąd za wystarczające do uwzględnienia wniosku.
Zarejestrowany pod nr R.(...)znak towarowy jest znakiem słowno-graficznym, którego postaci spółka nie przedstawia w materiale dowodowym, co więcej w ogóle się do niej nie odnosi. Nie stwierdza też jednoznacznie, czy poszczególni naruszyciele używają oznaczeń słownych, czy słowno-graficznych, a więc identycznych, czy podobnych do znaku(...). Tymczasem ma to zasadnicze znaczenie dla oceny naruszenia, podobnie jak wskazanie towarów i usług, dla których uprawniona zarejestrowała swój znak, a naruszyciele używają kwestionowanych oznaczeń. Godzi się zauważyć, że uprawniona nie zgłosiła do rejestracji znaku towarowego dla ubrań dziecięcych, stąd potencjalne naruszenie należałoby oceniać na płaszczyźnie art. 296 ust. 2 pkt 2 lub pkt 3., o ile uprawniona wykazałaby renomę swego znaku towarowego (czego nie uczyniła). Fakt, że spółka używa go dla innych towarów i usług ich sprzedaży, a więc poza granicami specjalizacji, nie rozszerza jej wyłączności, twierdzenie, że mamy w tym wypadku do czynienia z towarami identycznymi nie odpowiada więc faktom.
Obowiązani nie używają kwestionowanych oznaczeń w sposób stypizowany wart. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.Jeśli zaś upatrywać naruszenia prawa do znaku towarowego R.(...)odpowiadającego definicjiart. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., tospółka (...)powinna była wykazać istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, czego także w tym postępowaniu nie uczyniła.
Z załączonego do wniosku pismaJ. W.iP. D.datowanego 12/05/2015 r. wynika ponadto problem pierwszeństwa używania na rynku spornego oznaczenia, którego możliwych konsekwencji uprawniona w żaden sposób nie wyjaśnia lub stara się nie dostrzegać, traktując swe prawo do znaku towarowego jako wyłączne i niepodważalne.
Sąd nie jest także przekonany o potrzebie zabezpieczenia żądanych dowodów:
W praktyce orzekania w sprawach o ochronępraw własności przemysłowejzabezpieczenia dowodów dokonuje się niezwykle rzadko, jeśli już to w sytuacjach naruszenia wyłączności korzystania z wynalazku, gdy niezbędne jest utrwalenie działania naruszyciela, w szczególności wytwarzania produktu określonym sposobem. W przypadkach naruszenia praw do znaków towarowych uprawnieni samodzielnie gromadzą materiał dowodowy, sposób działania sprawcy wkraczającego w sferę ich wyłączności jest bowiem jawny i nie ogranicza w zasadniczo uprawnionego w możliwości pozyskania dowodów, o ile oczywiście zechce on postarać się o ich zdobycie. Odnosi się to do ubrań z kwestionowanymi oznaczeniami, które może swobodnie nabyć, a także materiałów reklamowych. Dokumenty handlowe, w szczególności faktury i umowy mogą być faktycznie przydatne dla skutecznego dochodzenia roszczeń pieniężnych, uprawniona nie deklaruje jednak zamiaru dochodzenia odszkodowania lub zwrotu uzyskanych bezpodstawnie korzyści. Niewyjaśniona jest ponadto przyczyna, dla której dokumenty miałyby być niszczone przez któregokolwiek z obowiązanych. Całkowicie niezrozumiałe - w kontekście wymienionych wyżej roszczeń służących właścicielowi znaku towarowego - jest żądanie z pkt 1.1 protokolarnego opisu ubrań, w szczególności ich rodzaju i wielkości.
Z powołanych przyczyn wnioskispółki (...)jako nieusprawiedliwione podlegać musiały oddaleniu w całości.  ( 
a contrario
art. 286 
1
          ust. 1 pkt 1 p.w.p.)

ZARZĄDZENIE

-

(...)

(...)

oraz(...)
19/02/2016 r.