Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
VIII Wydział Gospodarczy
Sygnatura akt: VIII GC 205/14
Data wyroku: 2015-01-28 00:00:00
Typ orzeczenia: REASON

Sygn. akt. VIII GC 205/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy
w składzie:

Przewodniczący

SSO Elżbieta Kala

Protokolant

Karolina Glazik

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015r. w Bydgoszczy

na rozprawie

sprawy z powództwa:(...)Fabryka (...)

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością weW.

przeciwko:W. S.

o zaniechanie naruszeń

1
nakazuje pozwanemu zaniechania działania naruszającego firmę powoda tj.(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez zakaz używania w firmie pozwanego słowa

,,(...),,

2
nakazuje pozwanemu dokonanie zmiany firmy, którą pozwany posługuje się w obrocie gospodarczym na firmę niezawierającą słowa(...)i nie nawiązującą do firmy powoda i wystąpienie w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku do organu rejestrowego o wprowadzenie zmiany firmy;

3
nakazuje pozwanemu zaniechanie działania zagrażającego prawom ochronnym z rejestracji, przysługującym powodowi do znaków towarowych objętych prawem ochronnym Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr R.(...)i nr R.(...)poprzez zakazanie używania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej słowa(...);

4
nakazuje pozwanemu dokonanie zmiany adresu strony internetowej www.radpak.info na adres niezawierający i nienawiązujący do firmy powoda tj.(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąweW.– w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku.

5
nakazuje pozwanemu umieszczenie przez okres 10 dni na stronie internetowej pozwanego oświadczenia o treści: ,,W. S.oświadcza, że dopuścił się nieuczciwej konkurencji poprzez bezprawne wykorzystywanie firmy należącej dospółki (...) Spółka ograniczoną odpowiedzialnościąweW.oraz poprzez bezprawne wykorzystanie znaków towarowych oznaczonych numerami: R.(...)i R.(...), do których prawo ochronne zostało udzielone na rzeczspółki (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąweW.”;

6
w pozostałej części powództwo oddala;

7
zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.457 zł. (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt VIII GC 205/14

UZASADNIENIE
Powód –(...)Fabryka (...) sp. z o.o.weW.wniósł o:
1/ orzeczenie w wyroku względem pozwanego -W. S., nakazu zaniechania działania naruszającego oznaczeniefirmy spółki (...) sp. z o.o.weW., polegającego na bezprawnym używaniufirmy (...);
2/ orzeczenie w wyroku nakazu zmiany przez pozwanego oznaczenia firmy, którą posługuje się w obrocie gospodarczym na nazwę niezawierającą oraz nienawiązującą dofirmy (...)i wystąpienie w terminie 21 dni od uprawomocnienia się wyroku do organu rejestrowego o wprowadzenie zmiany firmy;
3/ orzeczenie w wyroku względem pozwanego nakazu zaniechania działania zagrażającego znakom towarowym oznaczonym numerami R.(...)i nr R.(...), na które prawo ochronne zostało udzielone na rzeczspółki (...) sp. z o.o.weW.polegającego na bezprawnym używaniu nazwy(...);
4/ orzeczenie w wyroku nakazu zmiany przez pozwanego w terminie 21 dni od uprawomocnienia się wyroku adresu strony internetowej www.radpak.info, pod którą pozwany przedstawia swoją ofertę handlową, na adres niezawierający, i nienawiązujący do firmy spółki powodowej(...) sp. z o.o.weW.;
5/ zobowiązanie pozwanego do wydania w terminie 21 dni od uprawomocnienia się wyroku oficjalnego oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej pozwanego przez okres 10 dni oraz w 4 ogólnopolskich gazetach (Rzeczpospolita,Gazeta (...),N., Polityka) o dopuszczeniu się naruszenia nazwy firmy oraz znaków towarowych o numerach R.(...)i nr R.(...)spółki (...) sp. z o.o.weW.; do których to oznaczenia prawo zostało zastrzeżone na rzeczspółki (...) sp. z o.o.weW.. Oświadczenie powinno zajmować ½ strony, napisane być czarną czcionkąN.T. R. (1)rozmiar 14 o następującej treści”:W. S.prowadzący działalność gospodarczą wI.pod nową firmą… [nazwa nowej firmy pozwanego] oświadczam, że działając pod poprzedniąfirmą (...)dopuściłem się czynu nieuczciwej konkurencji poprzez bezprawne wykorzystywanie nazwy firmy należącej dospółki (...)Fabryka (...) sp. z o.o.weW.oraz poprzez bezprawne wykorzystanie znaków towarowych oznaczonych numerami R.(...)i nr R.(...), do których prawo ochronne zostało udzielone na rzeczspółki (...)Fabryka (...) sp. z o.o.weW..
Ponadto powód wniósł o przyznanie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu.
W uzasadnieniu powód podał, żespółka (...) Sp. z o.o.z siedzibą weW.prowadzi działalność gospodarczą pod niezmienioną firmą od 1991 r. Przedmiotem działalności powoda jest projektowanie oraz produkcja kompletnych linii pakujących, tj. maszyn pakujących, kartoniarek, linii pakujących, automatycznych systemów licząco-grupujących, paletyzatorów, robotów pakujących, przenośników taśmowych, wag, dozowników wagowych. Na rzeczspółki (...) Sp. z o.o.zostało udzielone szereg praw ochronnych na znaki towarowe o charakterze słowno-graficznym oznaczone numerami: R.(...), R.(...), R.(...), R.(...). Szczególne znaczenie dla powoda mają znaki towarowe oznaczone numerami ochrony: R.(...)oraz R.(...), na które to prawo ochronne obejmuje, poza samym oznaczeniem graficznym, również słowo(...)będące jednocześnie firmą powodowejspółki (...)Fabryka (...) Sp. z o.o.z siedzibą weW.. Udzielone prawo ochronne na znaki towarowe wygasa odpowiednio w stosunku do znaku o numerze R.(...)w dniu 25 sierpnia 2021 r, zaś o numerze oraz R.(...)w dniu 21 listopada 2018 r.
W dalszej części powód podał, że prowadzi stronę internetową pod adresem: www.radpak.pl, za pośrednictwem której prezentuje swoją ofertę handlową a także udostępnia dane teleadresowe, między innymi wskazując adres skrzynki elektronicznej - info@radpak.pl. (...)natomiast od dnia 7 lipca 2005 r. prowadzi działalność gospodarczą podfirmą (...). Przedmiotem działalności pozwanego jest produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz produkcja opakowań z papieru i tektury. Pozwany prowadzi stronę internetową pod adresem: www.radpak.info, na której przedstawia produkowane przez siebie materiały do pakowania. Nadto za pośrednictwem wspomnianej strony udostępnia adres skrzynki elektronicznej -(...), prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.
W reakcji na powstały stan rzeczy powód w dniu 29 maja 2013 r. wystosował do pozwanego wezwanie do zaniechania bezprawnego naruszenia prawa do firmy i in. Strona pozwana nie ustosunkowała się jednak do wysłanego wezwania. Przedmiotowe roszczenie powód wywodzi z treściart. 4310k.c.oraz art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ocenie powoda, pozwany swoim bezprawnym działaniem polegającym na użyciu w oznaczeniu swojej firmy głównej części nazwy firmy powodowej spółki tj. słowa(...)pogwałcił prawo do firmy zart. 435§ 1 k.c.Pozwany, rozpoczynając działalność gospodarczą dodał do obowiązkowej części firmy osoby fizycznej oznaczenie(...), które jest tożsame z nazwą firmy strony powodowej istniejącej na rynku na długo przed założeniem przedsiębiorstwa pozwanego. Strony prowadzą działalność w bardzo zbliżonych do siebie branżach, obydwie są producentami w zakresie materiałów służących do pakowania. Takie działanie wskazuje, zdaniem powoda, na chęć wykorzystania przez pozwanego wypromowanej i działającej od wielu lat marki(...), cieszącej się ogromnym zaufaniem, a także renomą wśród kontrahentów polskich i zagranicznych. Potwierdzenie takiego zamiaru pozwanego stanowi również, w ocenie powoda, wybór adresu strony internetowej oraz kształt adresu skrzynki elektronicznej. Poprzez ukształtowanie elektronicznych danych adresowych w sposób najbardziej zbliżony do danych powodowej spółki, pozwany miał na celu wykorzystanie marki wypromowanej licząc, iż zdobędzie klientów, którzy szukającspółki (...) Sp. z o.o.trafią na stronęprzedsiębiorstwa (...)i w efekcie skorzystają z usług oferowanych przez stronę pozwaną. Nadto, działanie pozwanego, narusza, zdaniem powoda, dobre zasady kupieckie oraz zakaz konkurencji, gdyż wprowadza kontrahentów w błąd, co do oznaczenia przedsiębiorców. w sytuacji, gdy przedsiębiorca występował w obrocie pod zarejestrowaną firmą wcześniej niż naruszający.
Pozwany nie udzielił odpowiedzi na pozew.
Na rozprawie w dniu 10 grudnia 2014 r. pozwany oświadczył, że nie uznaje roszczenia powoda. Zdaniem pozwanego, brak jest zbieżności w nazwach firm obu stron, gdyż pozwany i powodowa spółka mają oddzielną produkcję – powód produkuje maszyny do pakowania, pozwany zaś – opakowania, kartoniki. Ponadto pozwany podał, że nazwę firmy wymyślił w 2005 roku i pochodzi ona od imienia syna. Powód na rozprawie podtrzymał żądanie pozwu, podkreślając, że strony mają zbliżony przedmiot działalności oraz że klienci bardzo często mylą oba podmioty.
Na rozprawie w dniu 14 stycznia 2015 r. powód podtrzymał żądanie pozwu. Pozwany zadeklarował, że jest skłonny zmienić nazwę firmy, przy czym chciałby pozostawić w niej słowo(...).

Sąd ustalił, co następuje:
Powód prowadzi działalność gospodarczą od 1991 r., obecnie pod nazwą(...)Fabryka (...) sp. z o.o.z siedzibą weW.. Przedmiotem działalności powoda jest projektowanie oraz produkcja kompletnych linii pakujących, a także wytwarzanie kartonów. Powód obsługuje ok. 4 tysiące podmiotów, posiada klientów zarówno w Europie, Stanach Zjednoczonych, jak i Australii.
dowód: odpis z KRS powoda, 9-10 akt, zeznania przedstawiciela powoda, k.60-61 akt, zeznania reprezentanta powoda, k.60-61, 64 akt.
Powodowi przysługuje szereg praw ochronnych na znaki towarowe o charakterze słowno-graficznym, oznaczonych m.in. numerami: R.(...), R.(...), R.(...), R.(...). Szczególne znaczenie dla powoda mają znaki towarowe oznaczone numerami R.(...)oraz R.(...), na które to prawo ochronne obejmuje (poza samym oznaczeniem graficznym) również słowo(...).
dowód: wydruki z Internetowego Portalu Usługowego Urzędu Patentowego RP, k. 11-14 akt, świadectwo przysługującego od dnia 13.05.1998 r. prawa ochronnego na znak towarowy o nr(...), k.51-53 akt, potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Urząd Patentowy z dnia 25.08.2011 r., k. 54 akt, pismo rzecznika patentowego do powoda z dnia 12.04.2012 r. i z dnia 8.09.2011 r., k. 55-56 akt, decyzja Urzędu Patentowego z dnia 4.04.2002 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy(...) Ltd., k.57-59 akt.
Powód prowadzi stronę internetową pod adresem: www.radpak.pl, za pośrednictwem której prezentuje swoją ofertę handlową, udostępnia dane teleadresowe, m.in. wskazując adres skrzynki elektronicznej - info@radpak.pl
dowód: strona internetowa powoda o adresie  www.radpak.pl
Pozwany prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, od 7 lipca 2005 r., figurując w ewidencji działalności gospodarczej jakoW. S.(...). Na stronie internetowej o adresie www.radpak.info pozwany promuje jednak swoją działalność używając odwróconej nazwy:(...)W. S.. Za pośrednictwem swojej strony internetowej pozwany udostępnia adres skrzynki elektronicznej prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa -(...). Na stronie internetowej jako siedzibę przedsiębiorstwa pozwany wskazuje miastoI., w ewidencji działalności gospodarczej podał zaś miejscowośćK.. Pozwany posiada obecnie ok. 8 kontrahentów.
dowód: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, k. 15 akt, wydruk ze strony internetowej pozwanego, k. 16-17 akt, zeznania pozwanego, k.64 akt.
Klienci powoda niejednokrotnie byli wprowadzani w błąd w ten sposób, że wpisując firmę powoda w wyszukiwarkę internetową otrzymywali ofertę i dane teleadresowe pozwanego, zamiast danych powodowej firmy.
dowód: zeznania przedstawiciela powoda, k.60-61 akt, zeznania pozwanego, k. 46-47 akt.
Pismami z dnia 27 października 2010 r. i z dnia 29 maja 2013 r. powód wezwał pozwanego do zaniechania bezprawnego naruszania prawa do firmy poprzez m.in. zaprzestanie stosowania nazwy(...)w odniesieniu do nazwy przedsiębiorstwa pozwanego. Pozwany nie ustosunkował się do wezwań.
dowód: pismo powoda wraz z dowodem nadania przesyłki, k.18-19 akt oraz pismo powoda na k.59a akt.

Sąd dokonał następującej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego:
Stan faktyczny sad ustalił na podstawie dowodów z dokumentów zaoferowanych przez strony oraz zeznań stron. Sąd dał przy tym wiarę dołączonym do akt sprawy dowodom z dokumentów, które zostały zaliczone w poczet materiału dowodowego, zwłaszcza iż żadna ze stron nie zgłaszała zastrzeżeń co do ich autentyczności i prawdziwości.
Sąd dał również wiarę zeznaniom stron uznając je za wiarygodne i zgodne z pozostałym materiałem dowodowym zebranym w sprawie.

Sąd zważył, co następuje:
Prawo do firmy i prawo do oznaczenia przedsiębiorstwa są prawami na różnych dobrach niematerialnych i każde z nich podlega ochronie na podstawie innych przepisów prawa.
Podstawą ochrony firmy jestart. 4310k.c, natomiast ochrona nazwy przedsiębiorstwa odbywa się głównie na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednakże w praktyce często zachodzi tożsamość oznaczenia przedsiębiorcy i prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa W takich przypadkach wystąpi możliwość oparcia ochrony prawa do firmy na obydwu podstawach. . Dodatkowo, w przypadkach, kiedy przedsiębiorca korzysta z prawa ochronnego udzielonego mu przez Urząd Patentowy na znak towarowy, może on również powołać jako podstawę swoich roszczeń przepisy ustawy o własności przemysłowej.
Powód oparł swoje roszczenie przede wszystkim na przepisach prawa firmowego, a w szczególności na treściart. 4310k.c, zgodnie z którym przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może żądać także usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.
Ochrona firmy została ujęta szeroko. Jest ona chroniona nie tylko przed ryzykiem pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców ale także przed jej nieuprawnionym użyciem w reklamie lub w środkach masowego przekazu. Tak więc ochrona firmy jako dobra osobistego jest szersza niż ochrona podyktowana potrzebą bronienia się przed konkurencją. Jak już wyżej wskazano, ochrona firmy może krzyżować się z innymi przepisami przyznającymi firmie ochronę. Zakres tej ochrony nie jest ograniczony terytorialnie ani też zakresem działalności uprawnionego do nazwy. O naruszeniu prawa do firmy można mówić nie tylko wówczas, gdy osoba nieuprawniona rejestruje na swoją rzecz pełną nazwę osoby prawnej, lecz także wtedy, gdy dokonuje zgłoszenia w celu ochrony części nazwy, jeżeli ta część ma charakter wyróżniający. Ponadto kolizja do prawa do nazwy handlowej oraz prawa do znaku towarowego może wystąpić pomimo nieistnienia podobieństwa produkowanych towarów, a więc pomimo nieistnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, bowiem firma indywidualizuje osobę prawną, która poprzez nazwę wyrabia sobie renomę, solidność świadczonych usług. Dlatego też używanie oznaczenia z późniejszym pierwszeństwem korzystania może przynieść nienależną korzyść lub być szkodliwe dla wartości odróżniającego charakteru bądź renomy oznaczenia z wcześniejszym pierwszeństwem korzystania(wyr. WSA w Warszawie z dnia 4 listopada 2008 r.,(...) SA/Wa(...),(...)
W niniejszej sprawie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której, jak wynika z zeznań członka zarządu powodaT. R. (2), powodowa spółka od chwili powstania tj. od 1991 r. posługuje się dodatkiem fantazyjnym(...)w swojej firmie i właśnie przez to oznaczenie jest rozpoznawana na rynku. Również swoje produkty powód oznacza słowem(...), które jest nazwą marketingową powoda. Powód wykazał też, że od 13.05.1998 r. przysługuje mu prawo ochronne na znak towarowy , słowny i słowno-graficzny(...)i(...) Fabryka (...).
Od 2005 r. również pozwany zaczął używać w nazwie swojego oznaczenia jako przedsiębiorcy słowa(...), dodając go do imienia i nazwiska, przy czym jak sam przyznał pozwany, posługuje się onfirmą (...), pomimo tego, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jego firma tam wpisana brzmi :”W. S.(...)(k-15). Tak więc, należy przyjąć, że dla pozwanego istotne znaczenie miało prowadzenie przedsiębiorstwa podfirmą (...), bo jak zeznał, pod własnym imieniem i nazwiskiem nie jest rozpoznawalny jako przedsiębiorca. Tak więc stwierdzić należy, że obie strony używają w swoich firmach wyrażenia(...)i dla obu stron jest to oznaczenie istotne z punktu widzenia rozpoznawalności na rynku, a zatem rzeczą sądu było przesądzenie, której z nich przysługuje prawo do posługiwania się tym zwrotem w obrocie gospodarczym.
W przedmiotowej sprawie powód wykazał że jako pierwszy zaczął używać firmy zawierającej słowo(...), że przysługuje mu prawo ochronne na znak towarowy(...)udzielone mu przez Urząd Patentowy RP, że strony działają na tym samym rynku i dodatkowo ich przedmiot działania w pewnej części jest tożsamy, gdyż zarówno powód jak i pozwany zajmują się m.in. produkcją opakowań.
Powód wykazał również, że w związku z tym, że pozwany na swojej stronie internetowej umieszczał swoją firmę z wyrażeniem(...), dochodzi do pomyłek kontrahentów powoda, gdyż jak zeznałT. R. (2), klienci szukając powoda w wyszukiwarce internetowej po słowie(...)trafiają na stronę pozwanego, a nie powoda (k-52). Powód podniósł też, że w wyszukiwarce internetowej widnieje pod oznaczeniem powoda, mapka dojazdowa do siedziby pozwanego. Odrzucając zarzuty powoda, pozwany podniósł, iż znalazł w internecie również inne firmy, które posługują się w nazwie słowem(...), jednakże jak zeznał członek zarządu powoda, nigdy nie mylono firmy powoda z jakąkolwiek inną firmą tylko z firmą pozwanego. Pozwany przy tym przyznał, że miał telefony z zapytaniem o firmę powoda.
Firma przedsiębiorcy jest dobrem niematerialnym, często o znacznej wartości majątkowej. Koncepcja ochrony firmy przyjęta wart. 4310k.czbliżona jest do ochrony dóbr osobistych a za podstawę tej ochrony przyjmuje domniemanie bezprawności naruszenia dobra podlegającego ochronie. Zwalnia to przedsiębiorcę dochodzącego roszczeń od udowodnienia bezprawności zachowania sprawcy i przerzuca na pozwanego ciężar wykazania, że nie działał bezprawnie.
Bezprawność używania firmy jest przy tym wyłączona w przypadku działania osoby trzeciej w ramach wykonywania własnego prawa . Chodzi zwłaszcza o dwie sytuacje: po pierwsze, działanie na podstawie upoważnienia, o którym mowa wart. 439k.c, po drugie, działanie stanowiące wykonywanie własnego prawa płynącego z pierwszeństwa użycia firmy na tym samym rynku.
W ocenie sądu pozwany nie zdołał w toku procesu wykazać, iż jego działanie nie było bezprawne. Po pierwsze, to powód a nie pozwany używał jako pierwszy w obrocie gospodarczym firmy z wyrażeniem(...), a po drugie powód nie udzielił pozwanemu żadnego upoważnienia do korzystania z jego firmy lub jej części.
Dodatkowo, zdaniem sądu, pozwany, obierając swoją firmę w 2005 r. nie dochował należytej staranności przy wyborze firmy. Pozwany zeznał, że kiedy rejestrował działalność gospodarczą w Urzędzie Miejskim : „panie w Urzędzie Miejskim powiedziały że śmiało mogę rejestrować pod taką nazwą” . Przyznał natomiast, że nie sprawdzał wówczas, czy istnieje inny przedsiębiorca pod taką nazwą w innych instytucjach, Krajowym Rejestrze Sądowym czy nawet w internecie. Pozwany zeznał też, że nie sprawdził w Urzędzie Patentowym czy znak towarowy(...)jest już zastrzeżony. Dodatkowo pozwany przyznał też, że kilka lat temu powód zwrócił się do niego z pismem o wycofanie z firmy słowa(...). Pełnomocnik pozwanego udzielił wówczas odpowiedział powodowi i na tym sprawa się zakończyła.
Powód złożył do akt pismo z dn.27.10.2010 r., które skierował do pozwanego, w którym powód wezwał pozwanego do zaniechania bezprawnego naruszania prawa do firmy. W piśmie tym powód poinformował pozwanego, że używane przez powoda oznaczenie(...)jest znakiem towarowym stosowanym przez powoda, chronionym przez Urząd Patentowy RP stosownym świadectwem ochronnym. Pozwany zatem, już od co najmniej 4 lat miał świadomość, że używając dla oznaczenia swojego przedsiębiorstwa znaku(...), narusza tym samym przysługujące powodowi prawo ochronne do firmy i znaku towarowego. Trzeba też wskazać, że o udzieleniu ochrony firmy decyduje sama możliwość wprowadzenia w błąd klienta co do tożsamości przedsiębiorców i zachodzących miedzy nimi powiązań (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dn. 3.04.2012 r. (I ACa 257/12,(...)
W zawiązku z wykazaniem przez powoda przysługującego mu prawa ochronnego ze znaku towarowego, stwierdzić należy, że powodowi przysługuje także ochrona wynikająca zustawy prawo własności przemysłowej.
Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dn. 7.07.1994 r. (I Acz 535/94) możliwe jest naruszenie prawa do nazwy przedsiębiorstwa przez użycie znaku towarowego i odwrotnie. Dzieje się to wówczas, gdy znak towarowy i nazwa przedsiębiorstwa zawierają takie same bądź podobne oznaczenia, a towary (usługi) mieszczą się w zakresie działania innego przedsiębiorstwa i powstaje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd nabywców co do pochodzenia towarów (usług) lub tożsamości przedsiębiorstwa.
Zgodnie zaś zart. 120 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W myśl art. 120 ust. 2 ustawy, znakiem towarowym w rozumieniuust. 1może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Po myśli zaś art. 120 ust. 3 towarem w rozumieniu ustawy są przy tym wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne, produkty naturalne, zwłaszcza, wody, minerały, surowce, a także z zastrzeżeniem art. 174 ust. 3 usługi.
Istotę znaku towarowego stanowi zdatność oznaczenia do odróżniania towarów na podstawie ich pochodzenia. Oznaczenie, aby było znakiem towarowym musi nadawać się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorcy.
Jak wynika z treściart. 120 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej, słowne znaki towarowe mogą być postrzegane za pomocą wzroku i słuchu. Mogą być więc w szczególności utworzone ze słów, liter bądź cyfr. Konkretne słowa lub ich zestawienia (znaki słowne w ścisłym znaczeniu) mogą mieć określoną konotację znaczeniową.
I właśnie z takim znakiem towarowym mamy do czynienia w niniejszym przypadku. Powodowi bowiem przysługuje prawo ochronne do słownego i słowno-graficznego znaku towarowego w skład którego wchodzi słowo(...). Jak już wyżej wskazano znak towarowy służy do odróżnienia produktów jednego przedsiębiorcy od innego. Znak towarowy jest więc używany jako środek komunikacji między przedsiębiorcą a konsumentem. Przekazuje bowiem nabywcom informację, że wszystkie towary czy usługi oznaczone w ten sam sposób pochodzą od tego samego przedsiębiorcy uprawnionego do używania danego znaku. Zapewnieniu tej funkcji służy konstrukcja prawa bezwzględnego, dzięki czemu przedsiębiorca produkujący towary lub świadczący usługi i opatrujący je zarejestrowanymi znakami, uzyskuje gwarancję ochrony swoich wyrobów przed działaniami konkurentów, a tym samym ochronę rozpoznawania swoich wyrobów przez klientów i źródła zysku.
W myślart. 296 p.w.pust. 2 p.w.pnaruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym :

1
znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;

2
znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

3
znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W niniejszej sprawie, obie strony prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług m.in. w zakresie produkcji opakowań i w tym zakresie przedmiot działalności obu stron jest zbliżony. Dodatkowo, obie strony działają na tym samym rynku. Pozwany przy tym nie zaprzeczył, że powodowi przysługuje ochrona do znaków towarowych, które obejmują sporne wyrażenie(...). Pozwany przyznał też, że w firmie swojego przedsiębiorstwa, jak również na swojej stronie internetowej używa słowa(...).
Mamy tu zatem do czynienia z naruszeniem w postaci reprodukcji, czyli dokładnym odtworzeniem znaku oryginalnego i używaniu go dla takich samych towarów jak wskazane w rejestrze. Należy bowiem uznać, iż pozwany używa bezprawnie w całości znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego(...)w celu oznaczenia swoich usług, tożsamych z usługami oferowanymi na tym samym rynku przez powoda. Używanie znaku przez nieuprawnionego jest zamachem na prawo wyłączne zawsze, bez względu na to, jaką postać przyjmuje (nakładanie znaku na towar i wprowadzanie ich do obrotu, import oznakowanych towarów, używanie znaku w reklamie lub dokumentach). Istotne jest, aby było używaniem w funkcji znaku w obrocie gospodarczym i miało charakter rzeczywisty.
Termin „bezprawność” należy przy tym rozumieć jako stwierdzenie faktu braku podstawy do używania znaku. Dla odpowiedzialności sprawcy wystarczające jest to, że nie może on przedstawić żadnego tytułu do używania znaku, skutecznego wobec uprawnionego (np. własnego prawa z rejestracji , dziedziczenia, umowy licencyjnej), a pomimo to używa cudzy znak towarowy w sposób i w zakresie, który charakteryzuje używanie znaku przez samego uprawnionego. Do uznania za bezprawne nie jest wymagane udowodnienie ryzyka pomyłki, o naruszeniu prawa decyduje jedynie bezprawność używania znaku. Bezprawność używania znaku ma miejsce w sytuacji, gdy osoba trzecia nie posiada żadnego tytułu do używania (np. umowy licencyjnej), a mimo to używa cudzy znak towarowy.
Przesłankami do wystąpienia z roszczeniami są: bezprawność działania sprawcy oraz narażenie lub naruszenie odpowiednich praw. Nie jest natomiast wymagane przypisanie winy sprawcy zagrożenia lub naruszenia. Bezprawność jest rozumiana jako brak legitymacji prawnej oznaczonych osób do zachowań naruszających lub zagrażających prawom osób wyłącznie do nich uprawnionym.
W ocenie sądu, ze strony pozwanego doszło więc do naruszenia prawa ochronnego przysługującego powodowi do zarejestrowanego znaku towarowego(...). Nie jest przy tym istotne, że wprowadzenie do firmy pozwanego tego wyrażenia wynikało ze skojarzenia z imieniem syna pozwanego –R..
Co istotnie, wydaje się, że również sam pozwany dostrzegł w słowie(...)istotne znaczenie odróżniające, gdyż właśnie to słowo umieścił w firmie swojego przedsiębiorstwa na pierwszym miejscu, przed imieniem i nazwiskiem.
Nieistotne są przy tym okoliczności podnoszone przez pozwanego, iż w wyszukiwarce internetowej można odnaleźć też innych przedsiębiorców, którzy używają słowa(...). Zakres i sposób dochodzenia ochrony swoich praw wynikających z zarejestrowanego znaku towarowego zależy bowiem od powoda. Również motywacja skierowania przez powoda roszczenia wobec pozwanego nie jest istotna w niniejszej sprawie.
Dodatkowo, uznać należy, że pozwany dopuścił się też czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 w zw. z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z treścią art. 3 u.z.n.k czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta
Artykuł . 3 ustawy zawiera klauzulę generalną oceny zachowania danego podmiotu, poprzez odesłanie również do systemu ocen i norm pozaprawnych, a mianowicie do „dobrych obyczajów”, przerzucając ocenę stanu faktycznego na Sąd rozstrzygający spór. Ta klauzula generalna pełni bowiem m.in. funkcję korygującą, z uwagi na istniejące obecnie warunki konkurowania w działalności gospodarczej i brak jeszcze wystarczającego dorobku orzecznictwa w tej dziedzinie. Przestrzeganie „dobrych obyczajów” nie wiąże się przy tym z przestrzeganiem dobrych obyczajów w ogóle ale o zachowanie przedsiębiorców w działalności gospodarczej. Chodzi o takie działanie, które zapewnia niezakłócone funkcjonowanie konkurencji i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, ceną i innymi pożądanymi przez klientów cechami oferowanych towarów i usług.
Zgodnie zaś z art. 5 u.z.n.k czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.
W ocenie sądu, zachowanie pozwanego polegające na tym, że wiedząc o zastrzeżeniu prawa z rejestracji na znak towarowy(...)na rzecz powoda, który poinformował o tym pozwanego w piśmie z dn. 27.10.2010 r., w dalszym ciągu używał bez zgody powoda dla oznaczenia swojej firmy i swoich usług znaku towarowego(...)- naruszyło dobre obyczaje w prowadzeniu działalności gospodarczej i może wprowadzać w błąd klientów zarówno co do oznaczenia usług , jak i podmiotów świadczących te usługi. Zachowanie to wyczerpuje zatem znamiona czynów opisanych w art. 3 i 5 u.z.n.k.
W ocenie sądu przedstawiony stan faktyczny uzasadnia więc już nawet samodzielne żądanie powoda o zaniechanie naruszeń na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony może żądać zaniechania niedozwolonych działań.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zwalcza bowiem przejawy nielojalnego zachowania się uczestników rynku względem siebie. Każdy przedsiębiorca ma prawo oczekiwać, że inni będą szanowali jego zdobycze, a więc rezultaty jego wysiłków i nakładów poczynionych na osiągnięcie pozycji na rynku.
Biorąc zatem pod uwagę zebrany w sprawie materiał dowodowy roszczenie powoda domagającego się zakazania pozwanemu dalszych naruszeń przysługującego mu prawa ochronnego ze znaku towarowego zasługiwało na uwzględnienie w oparciu o art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 285 i art. 296 ust. 1 ustawy pr. wł. przemysłowej.
Ponadto powód wywiódł swoje roszczenie aart. 4310k.c, zgodnie z którym przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.
W związku z powyższym sąd nakazał pozwanemu zaniechania działania naruszającego firmę powoda, poprzez zakaz używania w swojej firmie słowa(...). Sąd nakazał też pozwanemu dokonanie zmiany firmy poprzez usunięcie z niej słowa(...), jak również usunięcie tego słowa z adresu swojej strony internetowej.
Sąd orzekł też o obowiązku umieszczenia przez pozwanego stosownego oświadczenia na stronie internetowej.
Roszczenie dotyczące opublikowania tego oświadczenia służy głownie usunięciu skutków niedozwolonych działań, a jego celem jest przekazanie klienteli danego przedsiębiorcy informacji prostujących, szczególnie po to, aby nie dochodziło wśród klientów do pomyłek co do pochodzenia usług.
Sąd przy tym uznał, iż wystarczające będzie zobowiązanie pozwanego do umieszczenia oświadczenia na jego stronie internetowej przez okres 10 dni, oddalając powództwo w pozostałej części.
Roszczenie powyższe pełni co do zasady głównie funkcję wychowawczą, prewencyjną i kompensacyjną ale przyjmuje się jednocześnie, że nie powinno stanowić represji.
Tak więc, biorąc pod uwagę zakres dokonanych przez pozwanego naruszeń, w ocenie sądu usunięcie negatywnych skutków tych naruszeń zostanie osiągnięte w sposób określony w wyroku. Zarówno powód jak i pozwany komunikują się ze swoimi klientami głównie przez internet za pośrednictwem utworzonych stron internetowych. Dodatkowo, jak wynika z zeznań reprezentanta powoda, skala pomyłek wśród klientów nie była znaczna, i chyba niezbyt uciążliwa dla powoda skoro po wezwaniu pozwanego do zaniechania naruszeń w 2010 r. zdecydował się na wniesienie powództwa dopiero w 2014 r.
Ponadto w ocenie sądu takie zobowiązanie nie może być dla zobowiązanego zbyt restrykcyjne, zważywszy na fakt, iż powód nie wykazał czy i jaką ewentualnie szkodę poniósł w związku z zachowaniem pozwanego. Powód nie wykazał w szczególności aby klienci zgłaszali powodowi wątpliwości co do pochodzenia jego wyrobów, albo że dochodziło do pomyłek związanych z identyfikacją wyrobów powoda, z winy pozwanego. Powód nie wykazał też aby na skutek działania pozwanego ukształtowała została w społeczeństwie błędna opinia o powodzie lub jego wyrobach.
Tak więc, biorąc pod uwagę zakres dokonanych przez pozwanego naruszeń, w ocenie sądu usunięcie negatywnych skutków tych naruszeń zostanie osiągnięte w sposób określony w wyroku.
O kosztach postępowania orzeczono w myślart. 98 k.p.c, zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.
Na koszty powoda w niniejszej sprawie złożyły się koszty wynagrodzenia pełnomocnika procesowego w kwocie 840 zł. (§ 10.1 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu(Dz. U nr 163, poz. 1349 ze zm.), opłata sądowa od pozwu w wysokości 600 zł. oraz opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Łącznie koszty te wyniosły 1.457 zł.