Sąd Okręgowy w Warszawie
XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
Sygnatura akt: XXII GWzt 17/15
Data wyroku: 2015-09-01 00:00:00
Typ orzeczenia: REASON
Sędziowie: Jadwiga Smołucha

Sygn. akt XXII GWzt 17/15

UZASADNIENIE
W pozwie złożonym 7 kwietnia 2015 r., skierowanym przeciwkoL.DysputG., powód,(...) Inc.z siedzibą wI.(USA), wniósł o:

1
zakazanie pozwanej produkowania, oferowania, składowania i wprowadzania do obrotu kosmetyków zawierających oznaczenia: „alternatywa dla botoksu” oraz „alternative to botox”,

2
zakazanie pozwanej używania oznaczeń „ALTERNATYWA DLA BOTOKSU” i „ALTERNATIVE TO BOTOX” w materiałach informacyjnych i reklamowych związanych ze świadczeniem przez pozwaną usług, w tym w ulotkach, katalogach, artykułach promocyjnych m.in. próbkach towarów, cennikach, a także w Internecie, na stronach internetowych należących do pozwanej,

3
nakazanie pozwanej zniszczenia kosmetyków oraz wszelkich materiałów informacyjno – reklamowych, zawierających oznaczenia „ALTERNATYWA DLA BOTOKSU” i „ALTERNATIVE TO BOTOX”

4
nakazanie pozwanej wycofania od dystrybutorów i partnerów handlowych kosmetyków oraz wszelkich materiałów reklamowo – informacyjnych, zawierających oznaczenia „ALTERNATYWA DLA BOTOKSU” i „ALTERNATIVE TO BOTOX”,

5
nakazanie pozwanej usunięcia wszelkich informacji zawierających oznaczenia „ALTERNATYWA DLA BOTOKSU” i „ALTERNATIVE TO BOTOX” zarówno z opisów kosmetyków i opisów zabiegów kosmetycznych, jak również materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym portalu społecznościowegoF., stron internetowych(...)oraz(...)ulotek, katalogów, artykułów promocyjnych

oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania wg norm przepisanych. W uzasadnieniu powód podał, że jest uprawnionym z rejestracji następujących wspólnotowych znaków towarowych: znak słowny Botox nr(...), znak słowny Botox nr(...), znak słowny Botox nr(...)oraz znak słowno – graficzny(...)nr(...). W ocenie powoda pozwana narusza prawa do tych znaków produkując, oferując i wprowadzając do obrotu kosmetyki zawierające oznaczenia „Alternatywa dla Botoksu” oraz „Alternative to Botox”, m.in. w sklepie internetowym prowadzonym przez pozwaną pod adresem(...)dla którego utworzono również profil na portalu społecznościowymF., a ponadto używa w opisie kremu „Reduktor zmarszczek – Formuła odżywcza” sformułowania, że stanowi on „nieinwazyjną alternatywę dla botoksu”.
W odpowiedzi na pozew pozwana uznała powództwo w zakresie żądań:
- zakazania pozwanej używania oznaczeń „alternatywa dla botoksu” oraz „alternative to botox” w materiałach informacyjnych i reklamowych związanych ze świadczeniem przez pozwanego usług, w tym w ulotkach, katalogach, artykułach promocyjnych m.in. próbkach towarów, cennikach, a także w Internecie, na stronach internetowych należących do pozwanej,
- nakazania pozwanej usunięcia wszelkich informacji zawierających oznaczenia „alternatywa dla botoksu” oraz „alternative to botox” zarówno z opisów kosmetyków i opisów zabiegów kosmetycznych, jak również materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym z portalu społecznościowegoF., stron internetowych(...)oraz(...)ulotek, katalogów, artykułów promocyjnych.
W pozostałym zakresie wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz od powoda zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwana podała, że oznaczała swoje produkty opisami „Alternatywa dla botoksu” oraz „Alternative for Botox” jednakże, zgodnie z telefonicznymi ustaleniami dokonanymi przez przedstawicieli stron postępowania, zaprzestała takich działań i obecnie nie produkuje, ani nie wprowadza do obrotu produktów oznaczonych opisami odnoszącymi się do słów Botoks lub Botox, a zakwestionowane przez powoda kosmetyki produkowane są w innych opakowaniach. Pozwana podniosła, że nie była informowana przez powoda o jego zastrzeżeniach do jej strony internetowej pozwanej oraz zadeklarowała usunięcie wskazanych przez powoda informacji z tej strony. Pozwana wskazała, że konsekwentnie usuwała ze swojej strony internetowej kwestionowane przez powoda opisy, a pozostawienie dwóch opisów było wynikiem przeoczenia osób, którym to powierzono. Pozwana podała, że stosunku do znajdujących się w obrocie produktów z oznaczeniami „Alternatywa dla botoksu” oraz „Alternative for Botox”, podjęła wszelkie konieczne środki celem ich wycofania, jednak nie ma takiej możliwości w odniesieniu do produktów wyprodukowanych i sprzedanych przed datą otrzymania informacji od powoda. Pozwana podniosła również, że nie ma ma wpływu na informacje zawarte na stronach internetowych i w materiałach marketingowych podmiotów trzecich. Pozwana podniosła ponadto, że słowo botoks jest pojęciem języka potocznego, występującym w słowniku języka polskiego i powszechnie występuje w obrocie.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny.
Powodowi służą prawa z rejestracji znaków wspólnotowych

1
słownego Botox nr(...), z prawem pierwszeństwa od 14 grudnia 2000 r. – dla preparatów farmaceutycznych do leczenia zaburzeń neurologicznych, zaburzeń dystonii mięśniowej, zaburzeń mięśni gładkich, zaburzeń nerwowych autonomicznych, bólów głowy, zmarszczek, nadpotliwości, urazów sportowych, mózgowego porażenia dziecięcego, skurczów, drżenia i bólu,

2
słownego Botox nr(...), z prawem pierwszeństwa od 1 października 2010 r. – dla kosmetyków, kremów i lotonów do twarzy, kremów i lotonów do skóry, preparatów farmaceutycznych, zabiegów kosmetycznych, chirurgii kosmetycznej, usług konsultacyjnych i doradczych w zakresie zabiegów kosmetycznych, chirurgii kosmetycznej i estetyki twarzy, udzielania informacji lekarzom, lekarzom praktykującym i ich pacjentom odnośnie estetyki twarzy,

3
słownego Botox nr(...), z prawem pierwszeństwa od 17 września 2010 r. – dla preparatów farmaceutycznych,

4
słowno - graficznego nr(...)– dla preparatów farmaceutycznych do leczenia zaburzeń neurologicznych, zaburzeń dystonii mięśniowej, gładkich, mięśni zaburzeń nerwowych autonomicznych, bólów głowy, zmarszczek, nadpotliwości, urazów sportowych, mózgowego porażenia dziecięcego, skurczów, drżenia i bólu.

(świadectwa rejestracji k. 37-50)
Na rynku polskim produkty lecznicze pozwanej pod nazwą Botox są wprowadzane do obrotu od 2002 r. przez dystrybutora powoda,firmę (...). Opis produktu leczniczego pod nazwą Botox zamieszczony jest w powszechnie dostępnej bazie danych na stronie internetowej pod adresem(...), dotyczącej produktów leczniczych znajdujących się w regularnej sprzedaży.
(kopia ulotki informacyjnej k. 51-53; wydruk z bazy danych(...)k. 54-55; kopie faktur k. 56-74)
Pozwana w lipcu 2014 r. produkowała i wprowadzała do obrotu preparaty kosmetyczne pod nazwą handlową „Reduktor zmarszczek”, na których opakowaniach umieszczała napisy „ALTERNATYWA DLA BOTOKSU” i „ALTERNATIVE TO BOTOX”. Ponadto w opisach tych produktów, zamieszczonych na stronach internetowych pozwanej(...)oraz(...), zawarta była informacja, że preparaty te „stanowią nieinwazyjną alternatywę dla botoksu”.
(wydruki notarialne ze stron internetowych(...)oraz(...)z 30.07.2014 r. k. 76-113; zdjęcia produktów pozwanej i dowód zakupu z 31.07.2014 r. k.114-127)
Pismem z 3 września 2014 r. pełnomocnik powoda wezwał pozwaną do zaprzestania używania w obrocie handlowym oznaczeń „ALTERNATYWA DLA BOTOKSU” i „ALTERNATIVE TO BOTOX” oraz wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu kosmetyków zawierających te oznaczenia, wycofania z obrotu kosmetyków zawierających te oznaczenia, zniszczenia na własny koszt towarów naruszających prawa powoda wraz z odnoszącymi się do nich materiałami reklamowymi i sporządzenia dokumentacji fotograficznej potwierdzającej fakt zniszczenia, jak również zapewnienie udziału w tym pełnomocnikowi powoda.
(pismo pełnomocnika powoda k. 128-132)
Po otrzymaniu wezwania powoda pozwana zaprzestała wprowadzania do obrotu towarów w opakowaniach z oznaczeniami „ALTERNATYWA DLA BOTOKSU” i „ALTERNATIVE TO BOTOX”, wycofała z obrotu będące w jej dyspozycji towary w opakowaniach z tymi oznaczeniami i dokonała wymiany tych opakowań na inne, bez kwestionowanych oznaczeń. W obrocie nadal pozostały produkty z kwestionowanymi oznaczeniami, które pozwana sprzedała innym dystrybutorom przed otrzymaniem wezwania od powoda. Na dzień 2.04.2015 r. produkty pozwanej z kwestionowanymi oznaczeniami były oferowane do sprzedaży na stronach internetowych pod adresami www.kremoteka.pl, lawendowysklepik.pl, twojauroda.net.pl, kamilanet.pl, www.snella.pl oraz na stronie internetowej pozwanej(...)i na profilu sklepu internetowego pozwanejA.-Sklep naF.. Ponadto w opisach produktów „Reduktor zmarszczek”, zamieszczonych na stronach internetowych pozwanej pod adresami(...)oraz(...), nadal zawarta była informacja, że preparaty te „stanowią nieinwazyjną alternatywę dla botoksu”.
(wydruki ze stron internetowych k.133-149; zeznania pozwanej k. 295; opakowanie produktu pozwanej k. 282)
Aktualnie sformułowanie „alternatywa dla botoksu” jest używane również przez kilka innych podmiotów w reklamie produktów kosmetycznych.
(wydruki ze stron internetowych k. 279-281)
Sąd zważył, co następuje.
Art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r.w sprawie wspólnotowego znaku towarowego(wersja ujednolicona), przyznaje uprawnionemu prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie mającym jego zgody:
a.używania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
b.używania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia;
c.używania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1).
Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00

    LTJ Diffusion) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01

    Matratzen
). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00

    LTJ Diffusion,z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P

        Bimbo SA
    )
Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00

    ELS
, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02

    Castillo). Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01

    Matratzen
, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06

    Il Ponte Finanziaria
, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06

    Mobilix
)
W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru (usługi) pozwanej, myśląc, że jest to towar uprawnionej (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/091998 r. w sprawie C-39/97

    Canon
, z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97

    Windsurfing Chiemsee Produktions
, z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97

    Lloyd Schuhfabrik Meyer,z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09

    CK Kalvin Klein
i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08

    Golden Elephant
) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95

    Sabel
, z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04

    Mülhens
, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06

    Mobilix,z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P

    Bimbooraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01

    Giorgio Beverly Hills
i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07

    Life Blog
). Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego spornych znaków, powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95

    Sabel,z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01

    Matratzeni z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05

    Shakeroraz wyrok Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01

    BASS
) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01

    Budmen
i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02

    Chufafit
) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95

    Sabel,wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05

    Armafoam
), o tyle to właśnie jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01

    Fifties
, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06

    Capio
)
Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97

    Lloyd Schuhfabrik Meyer
, z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01

    Libertel
i z 12/01/2006 r. C-361/04

    Ruiz Picasso
).Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97

    Lloyd Schuhfabrik Meyer
, z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95

    SABELi z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97

    Canon
). Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04

    Vitakraft-Werke
) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)
W przypadku stwierdzenia identyczności lub podobieństwa znaków towarowych i braku podobieństwa towarów lub usług, sąd udziela ochrony jedynie znakom renomowanym. Dla udzielenia tej ochrony konieczne jest wykazanie przez uprawnionego, że używanie kwestionowanego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powołuje nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby spełniać wymóg renomy, wcześniejszy znak towarowy powinien być znany wśród znacznej grupy odbiorców, do których skierowany są towary lub usługi oznaczone tym znakiem (tak m.in. wyrok Trybunału z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie T-8/03 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Pucci (EMILIO PUCCI, wyrok Sądu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-67/04 SPA Monopole przeciwko OHIM).
Zgodnie z art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w przypadku gdy sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. Roszczenie o zakazanie naruszeń nie wymaga wykazania winy po stronie podmiotu naruszającego
W myślart. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowejosoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.
Zgodnie zart. 286  ustawy Prawo własności przemysłowejsąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.
Zgodnie zart. 213 k.p.c.sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. W myślart. 101 k.p.c.zwrot kosztów postępowania należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.
W niniejszej sprawie niewątpliwie pozwana posługiwała się oznaczeniem Botox identycznym do zarejestrowanych znaków Botox nr(...), nr(...)i nr(...)oraz oznaczeniem Botoks, które jest bardzo podobne do tych znaków, albowiem ma tożsame brzmienie fonetyczne, a różni się tylko zapisem graficznym. Pozwana używała tych oznaczeń w odniesieniu do towarów identycznych z towarami, dla których znak Botox nr(...)został zarejestrowany, czyli dla kosmetyków, kremów i lotionów do twarzy. Pozwana nie wykazała by słowa botox lub botoks były nazwami rodzajowymi używanymi w odniesieniu do towarów o określonych cechach rodzajowych. Podnoszona przez pozwaną okoliczność, że słowa te weszły do języka potocznego nie oznacza, iż automatycznie stały się one nazwą rodzajową. Fakt, iż słowa Botox i botoks obecnie są powszechnie znane jako nazwa środka służącego do usuwania zmarszczek, nie pozbawia ich zdolności odróżniającej, albowiem są one używane tylko dla określenia konkretnego preparatu, a nie dla różnych produktów, które łączy posiadanie określonych wspólnych cech, których mowa w art. 12 lit. b rozporządzenia. Powszechna znajomość nazwy własnej określonego produktu nie pozbawia jej bowiem zdolności odróżniającej, lecz ją wzmacnia. Przyznanie przez pozwaną powszechnej znajomości wśród konsumentów znaków Botox pozwala uznać, że znak ten cieszy się renomą, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia. Użycie przez pozwaną w oznaczeniach i reklamie produktów zarejestrowanych oznaczeń w sformułowaniach „alternatywa dla botoksu” oraz „alternative to Botox” w istocie ma na celu skłonienie do nabycia produktów pozwanej poprzez przeniesienie na nie pozytywnych konotacji wiązanych przez konsumentów z zarejestrowanym znakiem powoda. Analizowane sformułowania wprawdzie informują konsumenta, że produkty pozwanej są czymś innym od produktów oznaczanych zarejestrowanym znakiem, ale jednocześnie wskazują, że produkty pozwanej pozwolą uzyskać efekty te same co przy użyciu produktów ze znakiem Botox. Pozwana korzysta w ten sposób w celach reklamowych ze znaku powoda, przenosząc na swoje produkty pozytywne wyobrażenia konsumentów o skuteczności produktów wprowadzanych do obrotu pod nazwą Botox, której renoma powstała w wyniku nakładów ponoszonych przez powoda. Użycia przez pozwaną zarejestrowanych znaków powoda nie uzasadnia potrzeba poinformowania konsumentów o cechach produktów pozwanej, albowiem pozwana może to osiągnąć przez opis sposobu działania i możliwych rezultatów zastosowania jej produktów, bez konieczności odwoływania się do pozytywnych skojarzeń konsumentów z zarejestrowanym znakiem powoda.
Wydając wyrok w niniejszej sprawie sąd, stosownie do dyspozycjiart. 316 § 1 k.p.c., orzekał biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Powód nie wykazał, by w momencie wniesienia pozwu pozwana nadal produkowała i wprowadzała do obrotu towary z oznaczeniami „ALTERNATYWA DLA BOTOKSU” i „ALTERNATIVE TO BOTOX”, a pozwana temu zaprzeczyła, wskazując iż niezwłocznie po otrzymaniu przesądowego wezwania, w uzgodnieniu z pełnomocnikiem powoda podjęła działania mające na celu zaprzestanie naruszeń. Powód nie przedstawił żadnych dowodów na okoliczność, że pozwana nadal produkuje i wprowadza do obrotu towary naruszające jego prawa. Powód wykazał natomiast, iż w dacie wniesienia pozwu pozwana nie usunęła oznaczeń naruszających prawa powoda z opisu kosmetyków oferowanych do sprzedaży na stronach internetowych pozwanej o domenach(...)oraz(...)i pozwana uznała też w tym zakresie powództwo. Wobec powyższego sąd uwzględnił powództwo tylko w zakresie uznanym przez pozwaną oraz oddalił je w pozostałej części jako nieudowodnione. W ocenie sądu w dacie wyrokowania nie istniała też groźba kontynuowania przez pozwaną naruszeń w postaci umieszczania zarejestrowanych oznaczeń powoda na opakowaniach towarów pozwanej i wprowadzania ich do obrotu pod tymi oznaczeniami, albowiem zachowanie pozwanej, która zaniechała tych naruszeń niezwłocznie po wezwaniu jej przez powoda, jeszcze przed wniesieniem pozwu, wskazuje na to iż w przyszłości będzie ona przestrzegała prawa i wytaczanie powództwa w tym zakresie było zbyteczne. Powód nie wykazał też, by obecnie w posiadaniu pozwanej znajdowały się towary lub materiały informacyjno - reklamowe zawierające oznaczenia „ALTERNATYWA DLA BOTOKSU” i „ALTERNATIVE TO BOTOX”, które mogłyby by zostać w przyszłości wykorzystane do dalszych naruszeń. Bezpodstawne jest żądanie powoda co do nakazania powódce wycofania od dystrybutorów i partnerów handlowych kosmetyków oraz wszelkich materiałów reklamowo – informacyjnych zawierających oznaczenia „ALTERNATYWA DLA BOTOKSU” i „ALTERNATIVE TO BOTOX”, albowiem sąd może zgodnie zart. 286  ustawy Prawo własności przemysłowejorzec tylko o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. Tym samym sąd nie może nałożyć na pozwaną obowiązku wycofania z obrotu przedmiotów, które wskutek zbycia nie stanowią już jej własności. Z żądaniem wycofania z obrotu tych przedmiotów powód może się zwrócić tylko bezpośrednio do podmiotów, które aktualnie oferują je do sprzedaży.
O kosztach postępowania sąd orzekł na podstawieart. 100 k.p.c., znosząc je wzajemnie wobec częściowego tylko uwzględnienia żądań powoda (mniej więcej w połowie).
SSO Jadwiga Smołucha