Sąd Okręgowy w Warszawie
XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
Sygnatura akt: XXII GWo 61/11
Data wyroku: 2011-12-22 00:00:00
Typ orzeczenia: DECISION, REASON
Sędziowie: Beata Piwowarska

Sygn. akt XXII GWo 61/11

POSTANOWIENIE
Dnia 22 grudnia 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII
Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
w składzie następującym :
Przewodniczący SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 grudnia 2011 r. w Warszawie

sprawy z wniosku(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąwW.

przeciwkoGrupa (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnościąwP.

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:oddalić wniosek.

UZASADNIENIE
21 XII 2011 r.(...) spółka z o.o.wW.wniosła o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia o zakazanieGrupa (...) spółce z o.o.wP.używania elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego

(...)
, w szczególności określeń(...)w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach aukcji biżuterii niepochodzącej od uprawnionej, w serwisie internetowym(...)w szczególności poprzez zawieszanie na żądanie uprawnionej kont użytkownikówserwisu (...).pl naruszających prawa do znaku towarowego

(...)
, na czas wskazany przez uprawnioną,
    poprzezzakazanieGrupa (...) spółce z o.o.wP.umożliwiania używania elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego

(...)
, w szczególności określeń
    lilou,
    lilu,
    łiłou,
    lilou’sw charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach aukcji biżuterii niepochodzącej od uprawnionej, w serwisie internetowym(...)w szczególności poprzez zawieszanie na żądanie uprawnionej kont użytkownikówserwisu (...).pl naruszających prawa do znaku towarowego

(...)
, na czas wskazany przez uprawnioną.

W motywach wyjaśniła, żespółka (...)jest producentem oryginalnej i cenionej na rynku biżuterii opatrywanej wspólnotowym znakiem towarowym(...)zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr(...). Zarzuciła, żespółka Grupa (...)narusza jej prawa wyłączne. Prowadząc i zarządzając internetowym serwisem aukcyjnym pod adresemwww.allegro.pl, odpłatnie umożliwia ona wystawianie towarów na aukcje, w których oferowane są towary naruszające prawo do wspólnotowego znaku towarowego(...). Naruszenie następuje najczęściej przez wykorzystanie słów kluczowych nawiązujących do znaku(...)w tytułach i opisach aukcji. Po wpisaniu słowa(...), wśród wyników wyszukiwania wyświetlane są strony oznaczone w tytułach lub w opisach tym słowem lub jego modyfikacjami, podobnymi do znaku towarowego uprawnionej. Obowiązana bezprawnie czerpie korzyści z naruszania prawa wyłącznegospółki (...), ponosząc odpowiedzialność na podstawieart. 422 k.c.Dopuszcza się także czynów nieuczciwej konkurencji stypizowanych w art. 10 i art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k., polegających oznaczaniu towarów lub usług w sposób, który może wprowadzać klientów w błąd co do ich pochodzenia i reklamie wprowadzającej w błąd. Wezwana do zaniechania naruszeń, obowiązana nie zgodziła się na usunięcie kont naruszycieli.

W oparciu o załączone do wniosku dokumenty urzędowe, prywatne i wydruki ze stron internetowych,Sąd ustalił, że :(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąwW.jest producentem biżuterii opatrywanej słowno-graficznym wspólnotowym znakiem towarowym
zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wA.17 V 2010 r. pod nr(...)dla towarów w klasie 14 klasyfikacji nicejskiej (biżuteria ze złota i srebra), o czym opublikowano 19 V 2010 r.

Sąd zważył co następuje :
Art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r.w sprawie wspólnotowego znaku towarowegoprzyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku oraz do zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie m.in. :
a.oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;
b.oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólno-towego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje prawdopodobieństwo ichskojarzenia. (ust.1)
Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządze-nia. Art. 9 ust. 2 stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego mogą być zakazane,w szczególności, następujące działania :

a
umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

b
oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem,

c
przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem,

d
używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Art. 101 zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, znajdzie zastosowanie prawo krajowe, w tym przepisy procesowe obowiązujące w Państwie Członkowskim, w którym sąd ma swoją siedzibę, odnoszące się do tego samego rodzaju powództw co w przypadku krajowego znaku towarowego. (ust.3) Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego sąd wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Dla zapewnienia przestrzegania tego zakazu, stosuje środki zgodne z ustawodawstwem krajowym. (art. 102 ust.1)
Zgodnie zart. 103 ust. 1, do sądów Państwa Członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do wspólno-towego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego.Art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r.prawo własności przemysłowejstanowi, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadające tym z art. 9 ust. 1 cyt. rozporządzenia, definiujeust. 2 art. 296 p.w.p.
Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Zgodnie zart. 7301k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz wskazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.
Przy wyborze sposobu zabezpieczenia, sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

W ocenie Sądu,zaoferowane przez uprawnioną dowody nie uzasadniają uznania, żespółce (...)służy skuteczne roszczenie o zakazanieGrupa (...) spółce z o.o.wP.używania elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego(...), w szczególności określeń(...)w charakterze słów kluczowych w tytułach i opisach aukcji niepochodzącej od uprawnionej biżuterii, w serwisie internetowym Allegro.pl.

Należy wyjaśnić, że postanowieniem wydanym 27 X 2011 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 46/11 Sąd oddalił poprzedni wniosekspółki (...),wskazując na nieuprawdopodobnienie roszczenia, ocenianego zarówno na gruncie rozporządzenia, jak i ustawyo zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszystkie powołane w motywach tamtego orzeczenia argumenty pozostają nadal aktualne.
Uprawniona nie wykazała, że tospółka Grupa (...)używakwestionowanych oznaczeń w charakterze znaku towarowego, jako słów kluczowych, w tytułach i w opisach aukcji. Nie wyjaśniła także, jak żądany zakaz ma się do nakładanego równocześnie (w szczególności poprzez) obowiązku zawieszania kont użytkowników na wskazany przezL.czas, które jest w istocie nakazem działania, a nie powstrzymaniem się od czynności, które wkraczają w sferę wyłączności wynikającej z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego(...). Nie można jednak uznać, że nakaz ten zmierza do usunięcia skutków dokonanych już naruszeń. Należy podkreślić, że o ile nakaz skierowany do naruszyciela polega na zakazaniu mu używania znaku towarowego, to sytuacja podmiotu świadczącego usługę, za pomocą której dopuszczono się tego naruszenia, jest bardziej złożona i wymaga innego rodzaju nakazów.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia wymienia jedynie przykładowo działania, które stanowiąc używanie znaku towarowego, naruszają prawo z rejestracji, a w konsekwencji uzasadniają zastosowanie wobec naruszyciela adekwatnej sankcji zakazowej (nakazu powstrzy-mania się np. od oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, reklamy, składowania w tych celach). Rozporządzenie nie przewiduje stosowania sankcji zakazowych względem tzw. naruszycieli pośrednich, którzy są np. pomocnikami. Ich odpowiedzialność, wynikająca z przepisuart. 422 k.c., ma charakter odszkodowawczy. Powołując się na nią w motywach wniosku, uprawniona nie żąda jednak udzielenia zabezpieczenia roszczenia pieniężnego.
Aby uznać, że przedsiębiorca świadczący usługi podobne do oferowanych przez obowiązaną, narusza prawo wyłączne do znaku towarowego, należy wskazać na czym konkretnie polega jego działanie, zdefiniować je, jako formę używania znaku towarowego i odnieść do niego adekwarne sankcje zakazowe. Uprawniony do znaku musi więc wykazać, że własne działanie obowiązanego (pozwanego) są czynnym używaniem znaku towarowego.
Należy wyjaśnić, że świadczenie usług przez operatorów rynku elektronicznego podlega ocenie także z punktu widzenia przepisów dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 VI 2000 r.w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, w szczególności jej art. 14. Wydane dotychczas przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (poprzednio Europejski Trybunał Sprawiedliwości) wyroki nie pozwalają na uznanie, że świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę może być – w każdym przypadku uznane za używanie znaku towarowego. Umożliwienie swym klientom przedstawienia w serwisie – w kontekście prowadzonej przez nich działalności handlowej polegającej np. na oferowaniu do sprzedaży – znaków towarowych, nie oznacza, że podmiot świadczący taką usługę sam ich używa. (por. w szczególności wyrok z 12 VII 2011 r. w sprawie C-324/09L’Oréali powołane w nim orzeczenia)
Ocena ewentualnego naruszenia wymaga przeprowadzenia postepowania dowodowego i poczynienia szczegółowych ustaleń co do szeregu okoliczności wskazanych przez Trybunał tym wyroku, w szczególności :

-

jaki charakter mają działaniaspółki Grupa (...),

jaki ma ona wpływ na treści zawarte w informacjach handlowych użytkowników i w kodzie(...)swej strony internetowej, czy odgrywa czynną rolę, która może jej pozwolić na powzięcie wiadomości o danych dostarczonych przez użytkownikówserwisu (...).pl lub na sprawowanie nad nimi kontroli,

czy sama jest reklamodawcą,

czy oferuje biżuterię niepochodzącą od uprawnionej, a opatrzoną jej znakiem towarowym lub oznaczeniem konfuzyjnie podobnym,

czy nie doszło do wyczerpania prawa z rejestracji w odniesieniu do konkretnych towarów,

czy informacja i reklama nie pozwalają lub z trudnością pozwalają właściwie poinformowa-nemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej,

czy obowiązana była powiadamiana przezL.o naruszeniu jej prawa, a jeśli tak, jakie podjęła działania dla ochrony jej prawa wyłącznego,

jaki wpływ mają działania obowiązanej na funkcje pełnione przez znak(...).

Na tym etapie postępowania niemożliwe jest postawienie obowiązaej zarzutu naruszeniaprawa własności przemysłowej, na podstawie samego tylko stwierdzenia, że na stronie internetowej portalu aukcyjnego, w informacjach o przedmiocie aukcji i w metatagach, używany jest – bez zgody uprawnionej – jej znak towarowy.
Zasadność roszczenia podważa dodatkowo sposób jego sformułowania, nie znajdujący oparcia w przepisach art. 9 ust. 2 rozporządzenia, wart. 296 ust. 1prawa własności przemysłowej, ani w art. 18 ustawyo zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podobne zastrzeżenia odnoszą się do żądanego sposobu zabezpieczenia, który jest dokładnym powtórzeniem żądania przyszłego pozwu, nawet bez ograniczenia do czasu trwania postępowania.

Uznając, żespółka (...)nie uprawdopodobniła roszczenia, z którym zamierza wystąpić przeciwkospółce Grupa (...), Sąd postanowił o oddaleniu wniosku. (a contrarioart. 7301k.p.c.)

Zarządzenie:
(...)
(...)
22.12.2011 r.