Sąd Apelacyjnyw Warszawie
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: I ACa 887/12
Data wyroku: 2013-02-13 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Przemysław Kurzawa, Katarzyna Polańska-Farion, Jacek Sadomski
Słowa kluczowe: Własność Przemysłowa
Podstawa prawna: rozporzadzenie Rady /WE/ nr 6/2002 z dnia 12.12.2001r

Sygn. akt IA Ca 887/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 13 lutego 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Przemysław Kurzawa
Sędziowie:SA Katarzyna Polańska - Farion (spr.)
SA Jacek Sadomski
Protokolant:st. sekr. sąd. Monika Likos
po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2013 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z powództwa(...) Spółki AkcyjnejwZ.,(...)z siedzibą wW.(Niemcy)
przeciwko(...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
wG.
o ochronę praw z rejestracji wzorów wspólnotowych
na skutek apelacji powodów
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt XXII GWwp 21/10

1
oddala apelację;

2
zasądza na rzecz(...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąwG.od(...) Spółki AkcyjnejwZ.kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych i od(...)z siedzibą wW.(Niemcy) kwotę 315 (trzysta piętnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 887/12

UZASADNIENIE
(...) Spółka Akcyjnaw(...)wW.wnosiły o:
- zakazanie(...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnościąwG.naruszania praw(...)z rejestracji wzorów wspólnotowych o numerach(...)- (...)i(...)- (...)oraz naruszania praw(...) S.A.z licencji na korzystanie z tych wzorów przez wytwarzanie, reklamowanie, w tym za pośrednictwem Internetu, oferowanie, w tym za pośrednictwem Internetu, wprowadzanie do obrotu oraz składowanie w tych celach szybkozgrzewalnych pap asfaltowych, w tym pap wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi: DobryW.(...)W.(...)
W.
(...)W.(...),E.W.++(...),E.W.(...),M. W.(...),(...)W.++(...),(...)W.(...),(...)W.(...), charakteryzujących się dodatkowymi równoległymi paskami bitumu o nieciągłej linii na spodniej stronie papy, usytuowanymi wzdłużnie, poprzedzielanymi paskami nieklejącymi,
- nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, jego treści, w czasopismach branżowych: miesięcznikach(...)budowlane, w każdym z tych czasopism na IV stronie okładki, w formacie A4, z jednoczesnym upoważnieniem powódek do opublikowania treści wyroku na koszt pozwanej w przypadku niewykonania przez nią tego obowiązku,
- nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt, na jej stronie internetowej, w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, treści wyroku w formie informacji pojawiającej się natychmiast po otwarciu strony głównej o wielkości co najmniej 1/2 powierzchni strony, widocznej przez co najmniej 90 sekund, przez okres co najmniej 90 dni.

(...)wW.wniosła o zobowiązanie pozwanej do usunięcia skutków naruszeń przez zajęcie i wycofanie z obrotu, a następnie zniszczenie, na jej koszt szybkozgrzewalnych pap asfaltowych, charakteryzujących się dodatkowymi paskami bitumu o nieciągłej linii na spodniej stronie papy, usytuowanymi wzdłużnie, poprzedzielanymi nie klejącymi paskami, w tym modeli(...)W.
(...)W.
(...)W.
(...)W.(...)E.W.++(...),E.W.(...),M. W.(...),(...)W.++(...),(...)W.(...),(...)W.(...)oraz przez zajęcie / zniszczenie wszelkich materiałów reklamowych (takich jak ulotki, katalogi, cenniki itp.) dotyczących wyżej opisanych produktów.
Z kolei(...) Spółka AkcyjnawZ.wniosła nadto o zasądzenie kwoty 1.406,91 zł tytułem odszkodowania.

Pozwany domagał się oddalenia powództwa i zasądzenia powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo, zasądził na rzecz pozwanego od(...) S.A.4.337 i od(...)2.537 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz zwrócił pozwanemu niewykorzystaną zaliczki na poczet kosztów opinii biegłego
Sąd ten ustalił, że(...) S.A.i (...)są członkami międzynarodowej grupy(...), działającej od 1876 r. i zajmującej się produkcją materiałów budowlanych, aktualnie oferując m.in. papy bitumiczne (w tym w technologiiS.(...)S.iS.S.S.). Na rzecz(...)zostały zarejestrowane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante wzory dla okładzin do dachów W dniu 2 września 2007 r. powodowe spółki zawarły umowę licencji niewyłącznej na korzystanie przez(...) S.A.z tych wzorów wspólnotowych.(...) sp. z o.o.z siedzibą wG.działa również na rynku pap zgrzewalnych i dachówek bitumicznych. Produkuje szybkozgrzewalne papy asfaltowe(...)W.
(...)W.
(...)W.
(...),(...)W.
(...),E.W.++(...),E.W.(...),M. W.(...),(...)W.++(...),(...)W.(...)
(...)W.(...)), oferowane w zwiniętych w rolki wstęgach o szerokości 1 m i długości 6 m. Po spodniej stronie papy znajduje się 51 wzdłużnych pasów bitumu wystającego ponad jej powierzchnię na ok. 2 mm. Pasy o szerokości ok. 1 cm, które oddziela wolna przestrzeń (rowki o szerokości 0,85 cm), nie są ciągłe, przerwy w nich ułożone są w kształt liter W, na prawie całej szerokości pasa papy. Po jednej stronie wstęgi papy znajduje się pas o szerokości 8 cm, służący jako zakład. Oznaczenie graficzne, takie jak znajdujące się na w/w papach, zostały zarejestrowane jako wspólnotowe znaki towarowe. Ze względu na właściwości i funkcje produktu (szybkozgrzewalności, hydroizolacji i mikrowentylacji), materiał, z którego jest wykonana dodatkowa warstwa spodnia oraz maszyny i technologia produkcji, projektant tego rodzaju wzorów ma w znacznym stopniu ograniczoną swobodę twórczą. Wzór musi uwzględniać kształt produktu, szerszy pasek po jednej stronie na długości papy, ułożenie wzdłużnych, nieciągłych pasów bitumu naprzemiennie z kanałami wentylacyjnymi. W istocie może więc decydować o wyglądzie produktu wyłącznie w zakresie szerokości pasów i zagłębień, a także o układzie przerw w pasach bitumu i kolorystyce produktu. W możliwym do wykorzystania zakresie swobody twórczej przeciwstawiane sobie wzory wspólnotowe i wzór zawarty w produkcie pozwanego różnią się. Wzory powoda składają się z pasów w kolorach czarnym i białym (wyraźnie kontrastujących), w jednym z wzorów - przerywanych otworami w układzie tworzącym linie ukośne. Kolorystyka wzorów zawartych w produkcie pozwanego jest szaro-czarna (kolory zlewają się ze sobą), a przerwy w jednym z nich - w nieznacznie szerszych pasach wypukłych po spodniej stronie układają się w kształt litery W. Strona wierzchnia jest jednolita, lekko chropowata, z wyraźnie widocznymi ziarnami łupków bitumicznych. Trójwymiarowe wzory w papie pozwanego sprawiają wrażenie masywności, której pozbawione są dwuwymiarowe wzory powodów. Różnice te są na tyle istotne, że w bezpośrednim porównaniu zorientowany użytkownik (np. dekarz) nie uzna, iż wzory stron wywierają na nim tożsame ogólne wrażenie.
Dokonując powyższych ustaleń Sąd Okręgowy uznał, że ocena podobieństwa wzorów (istnienia lub braku odmiennego ogólnego wrażenia jakie wywierają one na zorientowanym użytkowniku) dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspólnotowego ma charakter normatywny. Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogły być więc w żadnym razie cedowane na biegłego, który jest ekspertem, znawcą dysponującym specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem zawodowym i nie może być utożsamiany ze zorientowanym użytkownikiem w rozumieniu art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Z tych względów oddaleniu podlegał wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wzornictwa przemysłowego na okoliczność występowania podobieństwa spornych wzorów. Sąd podkreślił, że przy badaniu naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one w odniesieniu do tego, co poprzednio istniało w tej samej dziedzinie produktów. Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, wrażenie to jednak nie musi być wyraźnie odmienne. Przyjęcie innej interpretacji prowadziłby bowiem do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony. Ocena podobieństwa wzorów dokonywana jest z punktu widzenia zorientowanego użytkownika, a zatem osoby która jest bardziej przenikliwa i ma lepszą niż zwykły użytkownik znajomość przedmiotu. W tym przypadku będzie to finalny użytkownik – dekarz, który – w odróżnieniu od sprzedawcy w sklepie budowlanym – widzi papę w postaci rozwiniętej wstęgi, tak jak wzory wspólnotowe zostały zarejestrowane. Jego orientacja co do stanu wzornictwa przemysłowego w odniesieniu do tego rodzaju specjalistycznych produktów wiąże się ze świadomością ich cech funkcjonalnych, które ograniczają swobodę twórczą projektanta. Oceniając stopień swobody twórczej projektanta, jako ograniczony do elementów kolorystyki, a także - w pewnym zakresie - liczby i szerokości pasów oraz układu przerw, sąd oparł się na twierdzeniach stron i zaoferowanych przez nie dowodach. Uznał za wiarygodne wypowiedzi o technologicznych i materiałowych ograniczeniach, decydujących o układzie wzdłużnych dodatkowych pasów bitumu, przedzielonych rowkami podobnej szerokości, a także o funkcjonalności przerw w pasach bitumu.Spółki (...)nie dowiodły, że stosując bitum w mniejszej liczbie szerszych pasów można osiągnąć równie dobre efekty. Także twierdzenia powódek o rozmaitości kształtów, jakie przybierać może dodatkowa, spodnia warstwa bitumu, nie zostały poparte dowodami. Złożone przez nie materiały reklamowe innych produktów, w tym papy izolacyjnej(...), papy(...)czy(...)należą do tego samego typu co sporne papy, których właściwości, funkcje i technologia produkcji nie pozostają bez wpływu na stopień swobody twórczej projektanta. W konkluzji sąd doszedł do wniosku, że porównanie wzorów nie daje podstaw do stwierdzenia podobieństwa między nimi, a to wykluczało udzielenie żądanej ochrony.

Apelację od powyższego wyroku wniosła strona powodowa zarzucając:
1/ naruszenie prawa procesowego, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, to jest błędy w ustaleniach faktycznych, polegające na przyjęciu, iż:
- zakres swobody twórczej projektanta wzoru jest znacząco ograniczony przez technologię produkcji pap asfaltowych, w sytuacji gdy ustalenie to zostało dokonane jedynie na podstawie zeznań pracownika oraz członka zarządu pozwanej, przy przeciwnych zeznaniach członka zarządu jednej z powodowych spółek oraz świadkaG. G., a nadto w obecnie produkowanych papach zasadnicze funkcje realizowane są za pomocą równoległych pasów bitumu, ale nie jest technologicznie niemożliwe wykonanie innego wzoru, w aktach sprawy znajdują się zresztą fotografie pap, w których wykreowano wzór układu równoległych pasów bitumu wyraźnie odróżniający się od wzorów stron;
- twórca wzoru może decydować o wyglądzie produktu jedynie w zakresie szerokości pasów i zagłębień oraz układzie przerw w pasach bitumu i kolorystyce produktu, w sytuacji gdy modyfikacji niewątpliwie mogą ulegać także : ilość pasów bitumu, jednolitość lub brak jednolitości szerokości pasów bitumu oraz przerw pomiędzy pasami bitumu, możliwości przyjęcia wielu zróżnicowanych wymiarów każdego z pasów i każdej z przerw pomiędzy pasami;
- porównywane wzory różnią się kolorystyką tła układu pasów, przerw i nieciągłości w pasach, w sytuacji gdy zarejestrowane wzory powodów odzwierciedlały właśnie ów układ pasów, przerw i nieciągłości w pasach, zaś dla jego wyraźnego odwzorowania konieczne było kontrastowe odwzorowanie tła w ilustracji wzoru;
- funkcji realizowanych przez papy nie da się osiągnąć inaczej, niż przez użycie układu równoległych pasów, w sytuacji gdy z zeznań świadkaG. G.oraz przesłuchania strony powodowej wynika, iż osiągnięcie tych cech za pomocą wzoru innego jest możliwe, a z faktu stosowania określonego rozwiązania na runku nie można wyprowadzać wniosku , że nie jest w ogóle niemożliwe inne rozwiązanie;
- wzory ucieleśnione w produktach pozwanego wywołują na zorientowanym użytkowniku odmienne ogólne wrażenie niż zarejestrowane wspólnotowe wzory przemysłowe powodów, w sytuacji gdy: wzory powodów cechują się nowością i indywidualnym charakterem, pomiędzy porównywanymi wzorami występuje znacznie więcej podobieństw (ilość pasów, ich szerokość, szerokość przerw między pasami, zbliżone wymiary pasów, zbliżone wymiary przerw między pasami, jednolita szerokość pasów) niż różnic, papy innych producentów (mimo, iż zachowują ten sam układ, co sporne wzory), odróżniają się od siebie oraz od produktów stron, w sprawie nie zostało udowodnione istnienie ograniczeń o charakterze produkcyjnym lub wynikających z funkcji technicznej, podobieństwa są uderzające nawet przy przyjęciu, iż w sprawie występują ograniczenia swobody twórcy wzoru;
2/ pozostałe naruszenia prawa procesowego, które mogły mieć wpływ na wynik sprawy:
-art. 227w zw. zart. 278 § 1 k.p.c.poprzez oddalenie wniosku dowodowego strony powodowej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność podobieństwa pomiędzy zarejestrowanymi wspólnotowymi wzorami przemysłowymi powodów, a wzorami ucieleśnionymi w produktach pozwanej;
-art. 278 § 1 k.p.c.poprzez dokonywanie ustaleń faktycznych co do zakresu swobody twórczej przy projektowaniu wyglądu spodniej strony pap asfaltowych szybkozgrzewalnych, technologii produkcji pap asfaltowych wentylacyjnych szybkozgrzewalnych oraz zakresu, w jakim technologia produkcji pap szybkozgrzewalnych wymusza określony sposób nanoszenia warstwy klejącej (bitumu) na spodnią stronę papy, sposób ułożenia bitumu na papie na papie, a w konsekwencji na kształt układu fragmentów spodniej strony papy pokrytych i niepokrytych warstwą klejącą - bez wykorzystania wiedzy specjalistycznej biegłego, przez co doszło również do naruszeniaart. 232zd. drugiek.p.c.;
-art. 47914§ 2 k.p.c.poprzez dopuszczenie dowodu z nagrania złożonego do akt sprawy przez pełnomocnika pozwanej na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2012 r.;
3/ naruszenie przepisów prawa materialnego,:
-art. 6 k.c.w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 8 rozporządzenia przez ich błędną wykładnię i przyjęcie, iż to na podmiocie uprawnionym z zarejestrowanego wspólnotowego wzoru przemysłowego spoczywa ciężar dowodu co do wykazania zakresu ograniczeń swobody twórcy wzoru;
- art. 10 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2 oraz pkt 14 preambuły rozporządzenia 6/2002 poprzez ich błędna wykładnię przejawiającą się w przyjęciu, iż postać produktu porównywana z zarejestrowanym wspólnotowym wzorem przemysłowym dla wywołania odmiennego ogólnego wrażenia nie musi posiadać indywidualnego charakteru;
- art. 10 ust. 1 rozporządzenia 6/2002 przez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, iż wzory ucieleśnione w produktach pozwanej wywołują odmienne ogólne wrażenie z punktu widzenia zorientowanego użytkownika niż zarejestrowane wspólnotowe wzory przemysłowe powódek, a w konsekwencji nie zastosowanie art. 19 ust. 1 i art. 89 rozporządzenia 6/2002 oraz oddalenie roszczeń powódek.
W konkluzji powodowe spółki wniosły o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości ewentualnie uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na apelację pozwany wniósł o jej oddalenie i zasądzenie na jego rzecz od powodów kosztów procesu według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie.
Powództwo zmierzało do ochrony prawa z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego. Uwzględnienie tak skonstruowanego żądania wymagało wykazania naruszenia praw wynikających z rejestracji w rozumieniu art. 10 ust. 1 przytaczanego rozporządzenia Rady nr 6/2002. Powodów obciążało zatem dowodowe umocowanie twierdzeń wskazujących nie tylko na fakt zarejestrowania konkretnych wzorów, ale i to, że zestawienie wzoru zarejestrowanego z inkorporującymi ten wzór produktami oferowanymi przez pozwanego nie wywołują na zorientowanym użytkowniku ogólnie odmiennego wrażenia.
Wbrew przy tym stanowisku apelacji przepis art.10 ust. 1 rozporządzenia nie wymaga, by „ogólne wrażenie” miało postać kwalifikowaną , tak jak w przypadku oceny indywidulanego charakter wzoru budującego jego zdolność rejestracyjną. O ile przepis art. 6 rozporządzenia mówi o odmiennym całościowym wrażeniu, jaki wzór różni od innych wzorów na poinformowanym użytkowniku, to art. 10 ust. 1 odwołuje się do innego ogólnego wrażenia. Każdy z przepisów reguluje odrębne instytucje, przy czym przesłanki ochrony wzoru zakreślone zostały całościowo i nie zachodzi konieczność ich uzupełniania. O pełnej regulacji art. 10 rozporządzenia świadczy choćby ust. 2 tego artykułu, powielający ust. 2 art. 6. Gdyby uznać, że zakres ochrony wzoru wyznaczony jest również przez art. 6, wprowadzanie do art. 10 ust. 2 byłoby zbędne. Punkt 14 preambuły, do którego nawiązuje skarżący, dotyczy indywidualnego charakteru wzoru, do której to przesłanki normodawca wspólnotowy w ogóle nie sięga w art. 10 ust. 1 rozporządzenia. Dokonywanie wykładni tego ostatniego przepisu poprzez treść punkt 14 preambuły nie znajduje więc uzasadnienia.
Z powyższego wynika, że przy ocenie istotne jest ostatecznie wrażenie „ogólne”. Analizą nie powinny być więc objęte poszczególne cechy, kształtujące indywidualny charakter wzoru, lecz wzory należy porównywać całościowo. Zestawianie wyłącznie wyselekcjonowanych cech w oderwaniu od całościowego wyglądu wzoru może bowiem prowadzić do błędnego oparcia się jedynie na podobieństwie pewnych cech i zignorowaniu istotnych różnic (por. wyrok z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie T-9/07, GrupoP.MonG., SA v.(...)). Proces oceny nie polega na matematycznym rozliczenie występujących podobieństw i różnic.
W tym kontekście ocena dokonana przez sąd I instancji nie może być uznana za dokonaną z naruszeniem art. 10 ust. 1 rozporządzenia. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku przedstawiono porównanie wzorów, ze wskazaniem podobieństw i odmienności. Tych ostatnich upatrywał sąd przede wszystkim w ilości pasów i ich szerokości, a także układzie przerw między pasami, tworzącym specyficzny kształt litery "W". Powyższego apelujący nie kwestionuje, co powoduje bezprzedmiotowość rozważań w tym kierunku. Do różnic zaliczył sąd także powierzchnię, postać (trójwymiarowa u pozwanego , dwuwymiarowa u powodów), kolorystykę. Wynika to z przyjęcia do porównań wzoru uprawnionego, z uwzględnieniem jego graficznego ujęcia w dokumentacji rejestrowej. Postępowanie takie jest prawidłowe , skoro przedmiotem ochrony uczyniono wzór w jego znaczeniu określonym przez art. 3 lit. a rozporządzenia. Badanie okoliczności leżących u podstaw takiego, a nie innego ukształtowania postaci owego wzoru we wniosku rejestracyjnym, pozostaje bez znaczenia przy zgłoszonym w procesie żądaniu. Z kolei kwestia faktycznego wykorzystania wzoru w konkretnych produktach może być rozważna jedynie pomocniczo . Nie da się bowiem całkowicie abstrahować od produktu, zważywszy na fakt , iż zorientowany użytkownik z reguły nie widzi samych zarejestrowanych wzorów, lecz jedynie ich „praktyczne zastosowanie”. Stąd za celowe może być uznane zestawienie również produktów, których wzór dotyczy. Powyższe miał jednak na względzie Sąd Okręgowy, nawiązując do wniosków wypływających z zeznań świadków stosujących w praktyce produkty obu stron, którzy potwierdzili ocenę podobieństwa samych wzorów.
Znaczna część zarzutów skarżącego dotyczy zakresu swobody projektanta pap bitumicznych. Wymaga tu w pierwszej kolejności podkreślenia, że przy ocenie wzorów rozstrzygające jest wrażenie zorientowanego użytkownika. Jest nim osoba, która nie jest znawcą w danej dziedzinie, zna jednak rynek produktów, ich charakter, przeznaczenie, stosowane wzornictwo na tyle, by móc ocenić m.in. techniczne determinanty wzoru i inne zasadnicze czynniki ograniczające możliwości twórcze projektanta. Nie sposób przy tym pominąć, że punktem odniesienia tej oceny jest często zewnętrzna postać wcześniejszych odmian produktu. Powoduje to, że powszechność na rynku określonych typowych rozwiązań może być przez użytkownika, nawet zorientowanego, traktowana jako jeden z elementów wskazujących na istnienie ograniczeń swobody twórczej (por. J. Kępiński „Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym” WaltersKluwer 2010). Uwaga ta ma istotne znaczenie dla omawianej grupy zarzutów. Jakkolwiek bowiem nie pozbawione trafności są argumenty apelacji wskazujące na obowiązek pozwanego wykazania okoliczności skutkujących pozbawieniem wzoru ochrony prawnej , w tym co do stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru oraz cech postaci wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej, to jednak nie wpływa to ostatecznie na wynik orzeczenia przy zgromadzonym materiale sprawy.
Zgodzić się można z twierdzeniem, iż występujące ograniczenia technologiczne swobody twórczej wywiódł sąd przede wszystkim z zeznań jednego ze świadków i przesłuchiwanego w charakterze strony pozwanego, niemniej zeznania powyższe umocowuje dokumentacja fotograficzna obrazująca papy innych producentów, wskazując na występowalność na rynku pap z wzdłużnymi, równolegle przebiegającymi pasami bitumu na spodniej części. Oczywistym jest, iż faktyczna produkcja pap o takich cechach zewnętrznych nie przesądza wprost o niemożliwości zastosowania innego sposobu wykonania. Sam jednak ten fakt nie jest pozbawiony znaczenia, zwłaszcza przy jego powiązaniu z funkcją jaką spełniają w praktyce wspomniane cechy. Strona powodowa już w pozwie zwróciła wszak uwagę na potrzebę zastosowania układu pasów wraz z oddzielającymi je przerwami, jako koniecznego dla realizacji celów szybkozgrzewalności oraz trwałości i wytrzymałości połączenia z podłożem. Powtórzenie powyższego znaleźć można w zeznaniach strony powodowej (por. zeznaniaZ. C.– k. 787). Dostatecznym dowodem przeciwnym nie mogą być tu przedstawione przez powoda fotografie i materiały reklamowe kilku producentów, do czego wyczerpująco odniósł się sąd I Instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku (por. str. 18). Wymaga przy tym zaznaczenia , że wbrew odmiennemu stanowisku wyrażonemu w apelacji strona powodowa w swych zeznaniach nie usytuowała pap o innych kształtach bitumu w kategoriach pap szybkozgrzewalnych. Również w wypowiedziach świadkaG. G.trudno dopatrzeć się potwierdzenia zaliczenia tego rodzaju pap do klasy produktów spełniających w/w funkcję. Te ostatnie zeznania koncentrowały się zresztą na ocenie wentylacji pap, co przy tym charakterystyczne , świadek uzasadnił wybór kształtu linii we wzorach potrzebą wentylowania całości dachu ( por. zeznania świadka – k. 535). W tym kontekście za bezpodstawne uznać trzeba zarzuty kwestionujące znaczenie czynnika funkcji wzoru wykorzystywanego w spornych papach i powszechności jego występowania.
Jeśli chodzi o kolejny zarzut tej grupy, stanowi on – jak słusznie zauważył pozwany - nieuprawnioną interpretację stanowiska Sądu Okręgowego. Przy porównywaniu spornych wzorów sąd ten nie wykluczył swobody projektanta w zakresie decydowania o ilości pasów bitumu oraz jednolitości lub braku jednolitości szerokości pasów i przerw czy wreszcie zróżnicowanych wymiarach pasów. Argumenty apelacji zdają się nie dostrzegać , iż układ i szerokość pasów, przerw, zagłębień wyznaczana jest m.in. szerokością wstęgi papy . W ramach zatem wskazanej w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku swobody obejmującej szerokość pasów i zagłębień oraz układ przerw mieszczą się również zarzucane właściwości papy związane z ilością pasów bitumu, zróżnicowaniem ich jednolitości czy rozmieszczeniem i wymiarami przerw . Sama strona powodowa przyznała jednak, że szerokość pasów ma znaczenie dla wypełniania przez papę jej funkcji , zwłaszcza samozgrzewalności.
Chybiony jest także zarzut naruszenia tych przepisów prawa procesowego, które apelujący wiąże z oddaleniem wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Po pierwsze zwrócić trzeba uwagę na wadliwości konstrukcji formalnej zarzutu. Przepisart. 227 k.p.c., który przywołano w apelacji, nie przewiduje ani nie określa uprawnień sądu związanych z rozpoznawaniem sporu, lecz wyznacza granice, w jakich podawane fakty mogą być przedmiotem dowodu w postępowaniu cywilnym. Na jego podstawie sąd dokonuje selekcji zgłaszanych dowodów z punktu widzenia oceny istotności okoliczności faktycznych, których wykazaniu dowody te mają służyć. Jak wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie zarzut naruszeniaart. 227 k.p.c.ma rację bytu tylko w sytuacji, gdy wykazane zostanie, że sąd przeprowadził dowód na okoliczności niemające istotnego znaczenia w sprawie , co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a jego pośrednie naruszenie może polegać na odmowie przeprowadzenia przez sąd dowodu z uwagi na powołanie go do udowodnienia okoliczności niemających istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia w sytuacji, kiedy ocena ta była błędna (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2008 r., II PK 47/08, Lex nr 500202; z dnia 11 maja 2005 r., III CK 548/04, Lex nr 151666 czy postanowienie z dnia 23 stycznia 2001 r., IV CKN 970/00,Lex nr 52753.). Z tego względu przyjmuje się , że samart. 227 k.p.c.nie może być podstawą skutecznego zarzutu , bez równoczesnego wskazania uchybienia innym przepisom postępowania, istotnym dla podejmowania decyzji dowodowych (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 r., I CSK 237/10, Lex r 784978; z dnia 6 października 2009 r., II UK 47/09, Lex nr 559955; z dnia 12 lutego 2009 r., III CSK 272/08, Lex nr 520039 czy postanowienie z dnia 9 września 2011r., Lex nr 1043961). W rozpatrywanym przypadku , wobec kwestionowania rozstrzygnięcia o oddaleniu wniosku dowodowego powodów , uzasadnione mogło być sięgnięcie doart. 217 § 2 k.p.c.w jego poprzednim brzmieniu.
Niezależnie od powyższego, zastrzeżenia budzi teza zakreślona przez powodów we wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (por. pkt 11 wniosków pozwu – k. 6). Z jej treści wynika, że powodom chodziło o ocenę podobieństwa produktów stron, co jak wyżej podniesiono, nie ma znaczenia rozstrzygającego dla ustalenia faktów istotnych z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności pozwanego w rozumieniu art. 10 cytowanego rozporządzenia. Poza tym wniosek zmierzał do zlecenia biegłemu, z ogólnej specjalności wzornictwa przemysłowego, dokonanie oceny wyspecjalizowanych produktów i to z perspektywy innego podmiotu, bez bliższego jego oznaczenia i sprecyzowania kryteriów oceny . Wreszcie nie bez racji sąd I instancji zwrócił uwagę na normatywny w znacznym stopniu charakter rozważanej oceny. W doktrynie podkreśla się w związku z tym, że ocena indywidulanego charakteru wzoru i w tym kontekście przeprowadzenie jego porównawczej analizy nie wymaga z reguły opinii biegłego ( por. A Tischner, W. Jarosiński, B. Widła „Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie wzorów wspólnotowych” , Lex/el 2012 czy J. Kępiński „Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym” WaltersKluwer 2010). Opinia biegłego może odegrać rolę pomocniczą, ale  przy ustaleniu kwestii wstępnych np. związanych z oznaczeniem czynników wpływających na zakres swobody twórczej przy opracowywaniu danego wzoru przemysłowego. Ta ostatnia kwestia nie była jednak przedmiotem wniosku powodów.
Za nieskuteczny uznać należy również zarzut naruszeniaart. 47914§ 2 k.p.c.Powołany przepis, obowiązujący w okresie procedowania w tej sprawie, dyscyplinować miał strony w przedstawianiu materiału procesowego i rzeczywiście wymagał od pozwanego podania twierdzeń , zarzutów i dowodów już w odpowiedzi na pozew, a później - w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub powstała potrzeba powołania. Można zgodzić się z argumentem, iż przy takim rozumieniu przepisu wniosek dowodowy pozwanego sformułowany w końcowej fazie postępowania był sprekludowany, a nie przytoczono okoliczności dostatecznie usprawiedliwiających opóźnienie. Jakkolwiek więc przeprowadzenie dowodu w tych warunkach można ocenić jako uchybienie proceduralne , to jednak nie miało ono wpływu na treść rozstrzygnięcia. Wbrew bowiem wywodom apelacji nie był to jedyny dowód, na którym oparto ustalenia faktyczne. Przy opisie sposobu produkcji i wyglądu produktów stron sąd odwoływał się przede wszystkim do dowodów ze źródeł osobowych oraz dokumentów fotograficznych.
Nie jest też uprawniony zarzut naruszeniaart. 232 zd. 2 k.p.c.powiązany zart. 278 k.p.c.W pierwszej kolejności należy przypomnieć, iż dopuszczenie przez sąd dowodu z urzędu, stanowi odstępstwo od zasady kontradyktoryjności i może być potraktowane jako godzące w bezstronność sądu i związany z tym obowiązek równego traktowania stron (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2000 r., V CKN 175/00, OSP 2001/ 7-8/116). Podkreśla się przy tym, że przepis daje sądowi uprawnienie, nie wprowadza zaś obowiązku , co oznacza, iż nieprzeprowadzenie przez sąd dowodu z urzędu z reguły nie jest uchybieniem mogącym być skuteczną podstawą odwoławczą (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 1998 r., III CKN 384/98, niepubl.). Judykatura dopuszcza skorzystanie z dowodowej aktywności sadu wyjątkowo (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2007 r., V CSK 377/06, OSP 2008/1/8). Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych, przy czym włożenie na sąd obowiązku przeprowadzenia dowodu z urzędu jest uzasadnione, gdy byłby to jedyny sposób przeciwdziałania niebezpieczeństwu oczywiście nieprawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, podważającego funkcję procesu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r., V CSK 202/11, Lex nr 1214614). W niniejszej sprawie takie szczególne okoliczności nie zachodziły, zważywszy zwłaszcza na charakter sprawy i pomoc prawną od początku procesu udzielaną stronom – podmiotom także występującym od lat w obrocie profesjonalnym.
Jak wcześniej wspomniano , potrzebę oceny specjalistycznej biegłego można byłoby rozważać właściwie wyłącznie w płaszczyźnie ograniczeń swobody twórczej, głównie przy tym w aspekcie technologicznym. Ostatecznie jednak trzeba zgodzić się z poglądem, iż okoliczności sprawy pozwalały na wydanie rozstrzygnięcia bez konieczności zasięgania opinii. Poza sporem bowiem pozostawało, iż zakres tej swobody ograniczały przede wszystkim względy funkcjonalne . Determinowały one zarówno kształt i wielkość samej wstęgi papy, jak i umieszczenie na spodniej jej warstwie naprzemiennych , nieciągłych warstw bitumu i zagłębień pozbawionych bitumu oraz szerszego pasa wzdłuż wstęgi. Oś sporu koncentrowała się więc wokół kształtu i wzajemnego rozmieszczenia pasów bitumu. Przytoczone na wstępie dowody nie dawały jednak podstaw do przyjęcia, że stosowane przez innych producentów papy o odmiennie ukształtowanej warstwie spodniej, należały do tej samej klasy produktów samozgrzewalnych i realizowały pozostałe funkcje. W tej sytuacji, przy powszechnej występowalności pap o określonych wzorach , z właściwą im funkcją , odnotowaną na przestrzeni ostatnich lat na rynku badanych produktów, możliwa stała się samodzielna ocena ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika .
Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny na podstawieart. 385 k.p.c.oddalił apelację jako bezzasadną.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawieart. 98 § 1 k.p.c.w zw. zart. 391 § 1 k.p.c., zasądzając na rzecz pozwanego od powódek koszty zastępstwa procesowego, ustalone w oparciu o§ 11 ust. 1 pkt 18, § 6 pkt 3 oraz § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.