system: [SYSTEM]

user: 2. 商标许可实践纷争新态势及司法态度 以商标使用许可合同纠纷为关键字，2017年4月28日在中国裁判文书网搜索出208篇法律文书，发现在合同缔结、履行、变更、终止及后合同义务遵守中都存在商标许可使用纠纷，且一案通常包含多个案由。数量上，合同义务履行纠纷共77例，占37%，其中许可费计算与支付方面最多，达58案；合同终止纠纷53例，占25.48%；撤诉和管辖权异议类程序纠纷83例，占39.9%。为研究商标法制对商标许可实践的影响，本文剔除单纯属于合同法和诉讼法领域的案件，只择取直接涉及商标法的58案供分析商标许可实践矛盾与司法态度：分别为6个违约再许可、2个违反许可范围使用商标、2个商标在许可期内被转让而生争议、4个商标备案纠纷、31个提前解除商标许可、6个合同撤销、7个许可合同纠纷与侵权纠纷竞合案。 (一) 商标许可备案制的弊端逐渐显露 商标许可备案既有维护商标市场竞争秩序，实施商标行政管理的公法意义，也兼具公示商标被许可人权利的私法效应。我国《商标法》确定的虽为应当备案制，但未言明不备案的后果，实为自由主义。依《合同法》第36、8条，没有采取书面形式也没有备案的“两无”商标许可都有效 1 ，实践中也不少见。现有判例表明：两无许可和自愿备案使得先被许可人、商标受让人、质押权人等难以知晓某商标的全部许可情况，其利益容易受损。 首先，名为强制实为自愿的许可备案制存在两大风险：违约多重许可风险及隐瞒未许可备案商标的转让风险。前者风险如昆明牙膏有限责任公司诉被告广州邦诺日用品有限公司、云南三七口腔用品有限公司商标使用许可合同纠纷案 2 ，毕加索公司、上海帕弗洛文化用品有限公司、上海艺想文化用品有限公司的商标使用许可合同纠纷案 3 。许可人不备案或提前终止前备案，违反独占许可约定将商标再许可他人使用，引发先后被许可人间的不当竞争，损害先被许可人利益。后者如青岛海洋焊接材料有限公司诉青岛鑫源焊接材料有限公司商标许可合同纠纷案和珠海双喜电器与广东欧格尔电器商标使用许可合同纠纷案 4 、陈大军、黄金甲公司与南极人纺织科技有限公司商标许可合同案 5 。商标权人隐瞒商标许可(未备案)信息转让商标，受让人或使用权受限，或与原被许可人发生权利冲突。受让人只能寻求合同违约救济，或以商标权人欺诈而撤销转让合同，但都与其取得商标权的本意相悖。另外，被许可人也会因此受损，如李常伙与资兴市福城天然食品有限公司、曹惠光、广东省惠州市肉联厂有限公司商标使用许可合同纠纷案 6 。独占许可的商标受让人因不理睬原被许可人催告其办续展和备案许可的要求而被诉，法院认为被许可人无权诉请现商标权人其履行备案义务，应以原商标权人为被告诉违约而驳回起诉。即便转诉成功，丧失商标使用权的结局也不会改变。 其次，商标许可使用情况变化后“无激励不变更”备案，影响商标许可的对外效力。商标许可的变动不外乎三方面：许可使用期限变化如缩短或延长；使用商品范围变化如商品种类增加或减少；主体变化如商标权转让、许可双方名义变化、商标权人消亡。许可变更对许可双方内部影响不大，期限和商品使用范围的变化完全可以通过新协议约束双方，无需借助备案调整。如报喜鸟集团有限公司与厦门金鸡体育用品有限公司商标使用许可合同纠纷案，两审法院都支持在先的备案版本合同的效力劣后于在其后订立的许可协议 7 。然而在对外效力方面，但如果不撤换备案信息可能会影响交易安全。美国骆驼品牌管理公司将鞋上某商标许可以法他公司使用并备案 8 ，直到案外人指控侵犯商标权时，以法他才得知商标先后被部分撤销及宣告无效的信息，骆驼公司既未告知，也未撤销备案，给他和商标竞争者造成了困扰。关于主体变化，许可双方名义变化和商标权人消亡而生纠纷非常少，因为只要商标许可客体——商标权还在，前备案宣告被许可人享有“商标使用权”的公示利益就还在，双方调整备案白费成本却无合同增益，主动调整备案意义不大。矛盾最多在商标转让上，已备案的许可商标转让后的备案调整全凭新商标权人自觉而为；未曾办理备案的许可商标转让后的备案安排得依赖原商标权人、现商标权人、被许可人的三方约定，事实上被许可人很少被邀参与其中，这两种情况对被许可人后续使用商标影响都大。 (二) 单靠商标权人难以控制被许可人超范围使用商标的市场混淆行为 被许可人超范围使用许可商标，既可能与许可人在未许可商品上的商标构成相同侵权，也可能会侵犯他人在该类商品上的注册商标权。报喜鸟商标许可合同纠纷案中的商标既被任意改变了组合，又遭被许可人超范围使用，商标权人事后得知要求停止使用未果，最终诉讼解决。深圳市先科新世纪科技有限公司与深圳市康迈科技有限公司商标使用许可合同纠纷一案 9 ，被许可人不仅自己超范围使用商标还擅自转许可。两个驰名商标经被许可人一番使用后，消费者被误导，商誉不增反减。商标权人的自力救济仅能保护私权，难恢复市场竞争秩序和消费环境，商标行政管理机关在日常查处商标不当使用行为也顺带监管商标许可使用，但力度不足，如上××××司与被告深圳市××贸易有限公司侵犯商标专用权纠纷一案 10 。“phoenix”商标独占被许可人通过海关知识产权保护成功阻止侵权人飞轮的出口，但由于行政处罚决定书内未记载涉案商业“标识”，法院无法进行商标对比而判定侵权事实不成立。该案根源在于商标行政管理与商标民事维权不能有效衔接。 (四) 法院不轻易否认商标许可使用关系的成立 针对返还商标许可保证金、支付许可费的要求，商标使用人往往主张合同无效来抗辩，无效理由集中在：许可人非商标权人 11 ；无权处分 12 ，欺诈 13 、许可合同欠缺生效要件 14 。十年前最常见的无效抗辩——许可商标为未注册商标，此次仅剩两案 15 ，得益于我国司法判例的长期浸润：各级法院曾在多个案件中重述法不禁止即可为理念，未注册商标的许可使用行为有效；当事人二审换成“被许可使用的是侵犯他人注册商标权的未注册商标，主张许可合同目的不能实现而拒付许可费”，也被以“被许可人应尽到合同注意义务，这属合同风险。”驳回 16 。还有一案，双方间没有书面许可合同，但法院认为有实际履行行为也成立许可关系 17 。 6个许可合同撤销案仅有一案撤销权成立 18 ，其余几案因无撤销事由、非合同双方无撤销权等被否。四川远鸿小角楼酒业公司与四川诚翔酒业商标使用许可合同纠纷案的重大误解撤销事由不存在 19 ；迪欧餐饮与上岛咖啡商标许可合同纠纷案许可人歪曲事实，单方发出撤销商标许可声明函无效 20 ；索爱商标许可纠纷案中非合同当事人无权撤销合同 21 ；福建亚通和福建亚太建材有限公司商标许可纠纷案因合同系公平的关联交易，为法所准许，撤销理由不成立 22 。 从上述判决书说理看，我国各级法院态度较一致：尽量维持合同效力，除非证据充足才判定合同无效或撤销。可见，法院旨在维护现有的法律关系而非过去的法律关系。 (五) 许可人义务呈现加重趋势 以往商标许可格局中，许可人是绝对的权利人，合同义务多由被许可人承担，现在情形有所改变，许可人也背负着各色约定义务，最常见的是打假。梦想强音文化传播(上海)有限公司与深圳魅动智能股份有限公司商标许可纠纷案中 23 ，中国好声音商标许可合同约定“当授权标识受到第三方侵权时，授权方有尽量采取一切措施及时进行制止的义务”。真友利公司与业宏达公司、蒙奴公司商标使用许可合同及商标侵权纠纷案约定：被许可方协助打假尤其是针对被许可地的商标侵权行为，否则要承担违约责任 24 。法国皮尔卡丹国际公司与山东高唐润泽家纺有限公司商标许可合同纠纷案 25 ，双方合同约定：商标权人先打掉商标假冒者再收取商标使用费。后许可人没尽约定的打假义务，被判无权收费。另外，许可人有义务确保商标价值。南极人商标许可纠纷两案中 26 ，法院判：“许可人有义务保证代言人对品牌产生积极正面的影响”。 (六) 贴牌生产与商标许可的定性真假难分 贴牌生产(OEM)是拥有优势品牌的企业提出产品规格参数等要求，委托其他企业生产商品，再贴上委托方商标出售的一种生产经营模式。OEM中非商标权人使用他人商标，理应有在先许可或事后付费。当商标权人索要使用费时，OEM厂商往往以商标来自商品定作人，己方无侵权故意，推说许可费由定作人承担；当商标权人指责商标定作人违约转许可时，被许可人则举起贴牌生产的挡箭牌，力证第三人是在OEM使用商标而非转许可，己方未违约。我国司法机关一般根据案件事实和行为性质来评判认定。 浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷再审案显示 27 ，若商品全部销往中国境外，其在中国的“贴牌”则不属于商标法意义上的“使用”行为，无需付费；若商品在国内销售，则应付费。“北极绒”商标的两件许可案中 28 ，被告举证说明系贴牌加工承揽关系，商标使用费的协议约定无效，法院则从协议上下文判断并解释其实质上是商标许可关系，许可费应付。广州轻出集团有限公司与广州伟美誉电器制造公司、中山王牌电器科技公司商标许可纠纷案中 29 ，“三角”商标被伟美誉公司违反与商标权人的生产地唯一、禁止转授权约定再让中山王牌OEM，法院从事实和合同目的判定：该OEM协议实为商标转许可协议，中山王牌使用该商标尽管因受欺诈限于错误认识，可获得伟美誉的欺诈赔偿，但仍构成使用侵权，应支付商标使用费。 (七) 商标许可使用违约与侵权之诉竞合较多 上述58案中，同时出现商标许可使用违约与侵权指控的就达7例。商标许可使用违约与侵权竞合发生情况因许可阶段而异。在许可期内，易产生被许可人抢注商标等侵权纠纷和许可人不当维权的不正当竞争纠纷。上海鹰轮电动自行车公司将“鹰轮”商标许可给甘肃杰瑞车业有限公司使用3年，杰瑞公司第二年就抢注相似商标“莺轮”并拖欠许可费 30 。昆明牙膏公司“三七”商标的两个被许可人，一个抢注“三七”商标，一个申请外观设计专利权时侵犯许可人的在先商标权和名称权。杭州华杰塑料建材厂诉浙江德清华之杰装饰材料有限公司商标许可纠纷案中被许可人不仅没有遵守商品质量保证约定，还不当贬低许可人商标 31 ，违约使用行为和侵权使用行为同时存在。荣飞公司违约使用“先科”许可商标的同时还存在侵犯案外他人注册商标权的竞合 32 。在商标许可终止后，存有拖欠许可费的后合同违约行为与未经许可继续使用商标的侵权行为，如合肥美菱日用电器有限公司诉宁波柯如公司“特珑”商标许可纠纷案 33 和中国好声音商标许可案。许可人一般都设了合同终止后的清货期，然而清货期后被许可人是否停用商标，不便监管，纠纷遂生。当前，法院还有一种判案趋势，如“瑜舍”商标许可案 34 和乘风公司商标许可案 35 ，为简化解决竞合冲突，法院不评价许可合同终止后“被许可人”继续商标使用行为的合法性，直接按许可费标准计付使用费。 (八) 许可终止后商誉归属理论逐渐被司法实践修正。 王老吉与加多宝的系列商标案尤其是关于商标许可合同效力、商标新增商誉与红罐包装装潢权归属、不当宣传等竞争纠纷，呼吁人们重新审视商标许可终止后商誉归属许可人这一惯常思维的正确性。国外有学者认为，商标法不禁止经营者在同一商品上同时使用多个商标，被许可人可在使用许可商标的同时用上自己的初创商标，积累自己的商誉 [ 1 ] 。但我国判例却不支持这种做法，曾判定同时使用许可商标和自有商标的行为混淆了商业来源，构成商标侵权 [ 2 ] 。许可终止后，“不得搭便车”和“消费者的质量期待利益保护”都要求商标许可过程中，被许可商标所附商品的特有包装、显著性的装潢所体现的商誉不能简单归属于被许可人或许可人单方，要看消费者是否能够将该包装、装潢视为独立于被许可商标的未注册商标 [ 3 ] 。秉承这种理念，2017年8月最高人民法院终审判定王老吉与加多宝共享红罐包装装潢权。 由上述判例分析可见，比起内在关系，商标许可使用行为的溢出效应更应受到关注，尤其是许可使用信息不对称和不规范的使用行为的负外部性对商标竞争秩序、对商标消费者的负面影响。若要解决这一问题，得分析商标许可制度伊始目的和立法变迁。