prop · H503267 · 2018-06-12 00:00:00 — Av varumärkesdirektiv och praxis följer att medlemsstaterna under vissa omständigheter är skyldiga att tillerkänna en varumärkesinnehavare rätten att hindra att ett kännetecken används som företagsnamn, under förutsättning att företagsnamnet används för att särskilja varor eller tjänster. I det nya direktivet klargörs detta för- hållande men det innebär inte någon saklig ändring i förhållande till vad som gäller . I direktivet anges det också att medlemsstaterna får ha regler om att rätten till ett företagsnamn kan hindra registrering av varumärken och utgöra grund för hävning av en varumärkesregistrering. Det anges däremot inte under vilka närmare förutsättningar innehavaren av ett företagsnamn kan ges rätt att hindra användningen av ett känne- tecken som varumärke, varför den frågan får regleras i nationell rätt. Regeringen delar utredningens bedömning att den nuvarande ordningen med korsvist skydd är förenlig med och att det nya direktivet inte hindrar att företagsnamnsrätten är samordnad med varumärkesrätten på det sättet. Det finns därför inte tillräckliga skäl att nu – i samband med genomförandet av direktivet – göra en förnyad översyn av utformningen av det korsvisa skyddet på det sätt som vissa remissinstanser efterfrågar. Transitering av varumärkesförfalskningar omfattas av ensamrätten praxis innebär att ensamrätten till ett varumärke inte ger innehavaren rätt att hindra att varor, som är försedda med varumärket, passerar (transiteras) genom en medlemsstat där varumärket är skyddat, när varorna inte importeras till landet. En transitering innebär nämligen formellt sett att varorna inte kommer in i landet; varorna ska bara vidare till ett annat land. Vill varumärkesinnehavaren i en sådan situation göra ensamrätten gällande, måste denne bevisa att avsikten är att varorna egentligen ska släppas ut i medlemsstaten. Eftersom transitering genom en medlemsstat av varor som är försedda med det skyddade varumärket inte utgör ett varumärkesintrång i det landet, har tullmyndigheten där begränsade möjligheter att ingripa mot sådana varor. Ett ingripande för- utsätter nämligen att det rör sig om ett misstänkt intrång. praxis har ansetts lägga en alltför betungande bevis- börda på rättighetshavarna och förhindra ett effektivt bekämpande av varumärkesförfalskningar. I det nya direktivet införs därför en bestäm- melse som ändrar detta rättsläge. Enligt bestämmelsen ska varumärkesinnehavaren ha rätt att hindra andra från att, i näringsverksamhet, föra in varumärkesförfalskade varor som kommer från ett tredjeland i den medlemsstat där varumärket är skyddat, även om varorna inte övergår till fri omsättning där, dvs. importeras (artikel 10.4 första stycket). Innehavarens rätt att ingripa gäller i alla tullsituationer så länge varorna inte är avsedda att släppas ut på marknaden i den berörda medlemsstaten (t.ex. transitering, lagring i tullager och frizoner och tillfällig införsel). Varumärkesinnehavarens rätt gäller dock inte om den som vill vidta tullåtgärden kan bevisa att varu- märkesinnehavaren inte kan hindra att varorna släpps ut på marknaden i det land som är slutdestinationen (artikel 10.4 andra stycket), en s.k. omvänd bevisbörda. Kan den som vill vidta tullåtgärden bevisa att varorna ska släppas ut på en marknad där varumärket saknar skydd, kan varumärkesinnehavaren alltså inte hindra detta med stöd av den nya ensamrätten. Frågan om vilket land som är slutdestinationen och vilket skydd varumärket har där ska prövas först i ett eventuellt intrångsmål vid domstol. Det finns inte någon motsvarighet till artikel 10.4 i varumärkeslagen. En sådan bestämmelse bör därför införas och utformas som en utvidgning av ensamrätten. Det innebär att varumärkesskyddet stärks och att det blir lättare för att ingripa mot varumärkesförfalskade varor. Det kan i sin tur leda till att färre förfalskade varor – som dessutom kan vara 2017/18:267 bristfälliga och medföra hälso- och säkerhetsrisker – kommer ut på mark- naden i . För att underlätta tillämpningen av bestämmelsen anser några remiss- instanser att lagtexten bör utformas i närmare anslutning till direktivet än vad utredningen föreslår. Den nya ensamrätten har koppling till tullregler och är i viss utsträckning ett avsteg från den grundläggande immaterialrättsliga principen om att ensamrätten endast gäller i det land där skyddet uppkommit. Vidare skiljer sig regleringen inte oväsentligt från vad som gäller för ensamrätten i övrigt, t.ex. är skyddet begränsat till varumärkesförfalskade varor och knyter på så sätt an till den terminologi som används i EU:s tullagstiftning. Regeringen delar utredningens uppfattning att det är lämpligt att bestämmelsen får en tydligare immaterialrättslig utformning än vad den har fått i direktivet. Utredningens förslag innebär dock att transit eller liknande tullåtgärder ska ses som ytterligare exempel på sådan användning av varukännetecknet som innehavaren har ensamrätt till, vid sidan av t.ex. användning vid import eller i reklam. I likhet med och anser emellertid regeringen att det är lämpligare om ensamrätten till ett varukännetecken vid transit och i liknande situationer utformas som en självständig bestämmelse. Det blir då tydligare att ensamrätten i dessa fall skiljer sig från bestämmelserna om ensamrättens omfattning i övrigt. Undantag från straffansvar vid intrång genom transitering eller liknande tullåtgärd Sådana transitbestämmelser som föreslås för nationella varumärken gäller för EU-varumärken. Av varumärkeslagen framgår att den som begår intrång i ett EU-varumärke genom transitering eller liknande tullåtgärd inte kan dömas till ansvar för brott (10 kap. 5 § andra stycket varumärkeslagen). Inte heller kan varorna förverkas. Däremot gäller på vanligt sätt de civilrättsliga sanktionerna vid ett sådant intrång, vilket innebär att varorna kan förstöras (10 kap. 5 § första stycket). Utredningen föreslår att samma undantag ska gälla för intrång i ett varukännetecken enligt varumärkeslagen. På samma sätt som i direktivet innebär EU:s varumärkesförordning att förekomsten av varumärkesförfalskade varor i transitsituationer utgör intrång i ett EU-varumärke, om inte den misstänkte intrångsgöraren kan bevisa att varumärket saknar skydd i det land där varorna slutligen ska släppas ut (omvänd bevisbörda). Att tillämpa en omvänd bevisbörda i ett straffrättsligt mål om varumärkesintrång skulle vara ett avsteg från principen i svensk rätt om att det är åklagaren eller målsäganden som ska bevisa samtliga de omständigheter som måste finnas för att den tilltalade ska kunna dömas. Vid införandet av det straffrättsliga undantaget för EU- varumärken uttalade regeringen att en sådan ordning måste undvikas. Vidare ansågs att skälen för att införa en separat nationell bestämmelse om lagföring vid intrång i transitsituationer inte skulle stå i proportion till de ansträngningar som krävs från rättsväsendet att nå de ansvariga, som typiskt sett befinner sig utanför EU (se prop. 2015/16:123 s. 20 och 21). Motsvarande ställningstaganden gör sig gällande vid intrång genom transitering eller en liknande tullåtgärd avseende varukännetecken som är skyddade enligt varumärkeslagen. SACG ifrågasätter om det är förenligt med åtaganden i inter- nationella handelsavtal att inte kriminalisera varumärkesintrång i sådana situationer. Enligt SACG följer det av t.ex. frihandelsavtalet mellan EU och dess medlemsstater och Republiken () en skyldighet att straffbelägga uppsåtlig varumärkesförfalskning, vilket även omfattar transitering. Regeringen konstaterar att det i vissa handelsavtal som EU och dess medlemsstater har ingått med tredjeländer, t.ex. avtalen med och med , finns bestämmelser om straffrättsliga påföljder vid immaterialrättsintrång. Den skyldighet att kriminalisera intrång i transitsituationer som följer av dessa avtal sträcker sig dock inte längre än vad som följer av åtaganden enligt . Vid införandet av det straffrättsliga undantaget för EU-varumärken konstaterades att ett sådant undantag är förenligt både med och med . Det finns inte skäl att göra någon annan bedömning . Samma straffrättsliga undantag som finns för intrång i ett EU- varumärke bör alltså gälla för intrång i ett varukännetecken som är skyddat enligt varumärkeslagen. Det ska noteras att begränsningen av det straffrättsliga ansvaret endast kommer att gälla för ett sådant intrång. Om det framgår att varorna trots att de har deklarerats för transit i själva verket ska släppas ut på marknaden här, rör det sig om ett annat slags intrång och straffrättsligt ansvar kan komma i fråga för detta på vanligt sätt, dvs. i förekommande fall som förberedelse till sådant intrång. Ett undantag från straffansvar innebär att varorna inte heller kan för- förverkade med stöd av 8 kap. 2 § varumärkeslagen. Det behövs därför inte någon ändring i den bestämmelsen. påtalar i sammanhanget att borde få ökade befogenheter att förstöra intrångsgörande varor även om inte varu- märkesinnehavaren begär det, t.ex. om det skulle innebära påtagliga risker för konsumenters hälsa eller miljön om varorna släpps ut på marknaden. befogenheter att ingripa och förstöra varumärkes- förfalskade varor styrs av EU-lagstiftning. Om en varumärkesinnehavare efter ett ingripande från väljer att inte agera ska varorna enligt gällande regler frigöras. En förutsättning för frigörande är, precis som vid all import, att alla tullformaliteter har fullgjorts, däribland produkt- säkerhetskrav. Det finns möjligheter för att hålla kvar varor vid misstanke om att de utgör risk för hälsa eller säkerhet, miljön eller andra allmänna intressen. Frågan om varorna sedan ska få släppas ut på den svenska marknaden avgörs av ansvarig marknadskontrollmyndighet, t.ex. eller Kemikalieinspektionen. Regeringen konstaterar således att det redan finns möjligheter att förstöra varumärkesförfalskningar som skulle kunna utgöra en risk för konsumenters hälsa eller miljön även om rättighetshavaren inte begär det. Nya regler om mellankommande rättigheter I det nya direktivet införs bestämmelser som syftar till att säkerställa att ett varumärke som har registrerats då det inte ansågs finnas något hinder mot registreringen, men som senare har kommit att 2017/18:267 strida mot en äldre rättighet, kan bestå i vissa situationer. Den yngre rättigheten ska i dessa fall få gälla vid sidan av den äldre. Lagrådet anser att begreppet mellankommande rättighet bör användas i dessa situationer för att beskriva den yngre rättigheten. Regeringen delar denna uppfattning. Direktivet reglerar tre olika situationer där ett yngre varumärke betraktas som en mellankommande rättighet (artikel 8). En innehavare av ett äldre varukännetecken kan i dessa fall inte få den yngre rättigheten hävd. Tanken bakom bestämmelserna är att frågan om den yngre rättig- heten strider mot den äldre ska bedömas utifrån förhållandena då den yngre rättigheten uppkom och inte för ansökan om hävning. Den första situationen där ett yngre varumärke ska ses som en mellan- kommande rättighet tar sikte på fall där det äldre varumärket inte hade särskiljningsförmåga då den yngre rättigheten uppkom (artikel 8 a). En grundläggande förutsättning för registrering av ett varumärke är näm- ligen att det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en närings- verksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Förevarande bestämmelse i direktivet har betydelse i den situationen att ett äldre varu- märke har registrerats, trots att det saknade särskiljningsförmåga, och varumärket därefter har kommit att förvärva särskiljningsförmåga genom användning. Ett yngre varumärke, som har registrerats under mellan- tiden, dvs. innan det äldre varumärket fick särskiljningsförmåga, ska då kunna gälla vid sidan av den äldre rättigheten. Den andra situationen tar sikte på fall där det yngre varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke och det finns en risk för att varumärkena kan förväxlas. Enligt direktivet får det yngre varumärket i sådana fall bara hävas om det äldre varumärket var tillräckligt sär- skiljande för att det skulle finnas en risk för förväxling då rätten till det yngre varumärket uppkom. I annat fall ses det yngre varumärket som en mellankommande rättighet (artikel 8 b). Den tredje situationen reglerar fall där den äldre rättigheten är ett känt varumärke med ett utökat skydd. I den situationen ska ett yngre varumärke ses som en mellankommande rättighet om det äldre varumärket ännu inte hade blivit känt när rätten till det yngre varumärket uppkom. Det yngre varumärket får i en sådan situation alltså inte hävas (artikel 8 c). Av direktivet framgår vidare att en innehavare av ett äldre varumärke i dessa tre situationer inte heller kan vinna framgång i ett mål om intrång vid domstol mot en innehavare av ett yngre varumärke. De båda rättig- heterna ska då gälla vid sidan av varandra, vilket medför att inte någon av innehavarna kan hindra användningen av den andres varumärke (artikel 18.1 och 18.3). I varumärkeslagen finns inga bestämmelser om mellankommande rättig- heter, varför sådana bör införas. Bestämmelserna bör utformas på ett liknande sätt som regleringen om att varumärkesrättigheter ska gälla vid sidan av varandra om innehavaren av det äldre varukännetecknet inte har agerat mot att det yngre varukännetecknet används (se 1 kap. 14– 16 §§ om verkan av passivitet). Möjlighet att ingripa vid förberedelse till varumärkesintrång Enligt direktivet ska en varumärkesinnehavare ha rätt att förbjuda bl.a. produktion och försäljning av förpackningar, etiketter och andra liknande föremål med varumärket på, om det finns en risk för att föremålen används på ett sätt som skulle kunna utgöra varumärkesintrång (artikel 11). Detta är en nyhet i förhållande till direktiv. skälen till direktivet framgår att syftet med bestämmelsen är att kunna bekämpa varumärkesförfalskningar effektivare genom att göra det möjligt att förbjuda vissa åtgärder som vidtas innan ett intrångsgörande varumärke placeras på varor (skäl 26). bedömning att direktivet reglerar sådana åtgärder som någon vidtar innan det har skett ett fullbordat intrång och som kan anses utgöra förberedelse Enligt varumärkeslagen får en domstol vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det (8 kap. 3 § En sådan prövning görs på yrkande av den som inne- har varukännetecknet eller av den som på grund av licens har rätt att Bestämmelsen tillämpas också i fråga om försök eller för- beredelse till intrång (8 kap. 3 § tredje stycket). håller finns det enligt svensk rätt alltså redan möjligheter att ingripa med vitesförbud i de situationer som omfattas av direktivet. Det är därför inte nödvändigt att införa en särskild reglering i detta avseende, som SACG Tvärtom skulle det kunna leda till tillämpningsproblem om det infördes en sådan särskild bestämmelse för vissa förberedande åtgärder som omfattas av den allmänna bestämmelsen om vitesförbud vid förberedelse till intrång. Regeringens förslag: Användning av företagsnamn ska inte längre undantas från ensamrätten till ett varukännetecken. Det ska klargöras att ensamrätten till ett varukännetecken inte hindrar att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, använder varukännetecknet för att identifiera eller hänvisa till innehavarens varor eller tjänster. Ensamrätten till ett varukännetecken ska inte hindra att någon annan använder tecknet i jämförande reklam på ett sätt som är förenligt med Utredningens förslag överensstämmer med regeringens (se betänk- 240–243). Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker förslagen eller har inga invändningar mot dem. (PRV) anser att bestämmelsen om begränsning av ensamrätten som rör användning av ett varukännetecken för att identifiera eller hänvisa till innehavarens varor och tjänster bör utformas närmare direktivets lydelse. () anser att direktivets bestämmelse om användning av någon annans varukännetecken i jämförande reklam 2017/18:267 ska genomföras som en del av den grundläggande ensamrätten, och inte som en begränsning av ensamrätten. Skälen för regeringens förslag: Ensamrätten till ett varukännetecken är inte absolut utan kan begränsas med hänsyn till andra intressen. exempel omfattar ensamrätten bara användning i näringsverksamhet medan användning för privat bruk faller utanför. det också vissa andra begränsningar som främst har sin motsvarighet i varumärkesdirektiv (se 1 kap. 11 §). I det nya direktivet görs några ändringar i dessa bestämmelser. Enligt varumärkeslagen hindrar inte ensamrätten till ett varukännetecken under vissa förutsättningar att någon annan använder sitt företagsnamn (sin firma), sitt adress (1 kap. Bestämmelsen innebär bl.a. att det är möjligt för en innehavare av ett företagsnamn att använda ett tecken som omfattas av varumärkesskydd så länge användningen är förenlig med god affärssed. bestämmelsen i direktivet ändras nu så att endast användning av fysiska personers namn undantas från ensamrätten (artikel 14.1 a). ändringen är att skapa lika villkor för företagsnamn och varumärken, efter- som äldre företagsnamn ändå regelmässigt har företräde framför yngre (skäl 27 till direktivet). Det anses alltså inte befogat att företagsnamnet dessutom ska ha ett visst skydd i förhållande till äldre Vid en konflikt mellan ett företagsnamn och ett varumärke ska i stället de allmänna reglerna om företräde vid kolliderande rättigheter För att svensk rätt ska vara förenlig med direktivet bör den ändras så att användning av företagsnamn inte längre undantas från ensamrätten. praktiska tillämpningen kan det t.ex. få betydelse i fråga om företagsnamn som används i en begränsad del av landet och där det har kunnat anses förenligt med god affärssed att använda företagsnamnet trots att det annars varit förväxlingsbart med ett varukännetecken. Ändringen innebär alltså att det även fortsättningsvis kommer att vara möjligt för fysiska personer att använda sitt namn eller sin adress i näringsverksamhet om det sker enlighet med god affärssed. genomgående i förslaget till ändringar i varumärkeslagen föreslås att begreppet firma ersätts med företagsnamn menar att det reser frågan om beteckningen namn kan komma att uppfattas som en gemensam beteckning för företagsnamn och personnamn. särskilt för den nu aktuella bestämmelsen om begränsning av Lagrådet anser därför att det bör övervägas att ersätta ”namn” med ”personnamn” där sådant avses. När det gäller nu aktuell bestämmelse delar regeringen uppfattning och föreslår att ”namn” ersätts med ”personnamn”. Även när det gäller bestämmelserna om det varumärkesrättsliga skyddet för namn som används som varukännetecken bör ”namn” ersättas med ”personnamn”. regleringen om ensamrätt till näringskännetecken och namn som (1 kap. 8 §) (2 kap. 9 § Att namn i dessa fall avser personnamn, dvs. personers namn, framgår visserligen av förarbetena men för att det ska bli tydligare vad som avses bör beteckningen personnamn användas i lagtexten (se prop. 2009/10:225 s. 111–113, 402 och 417). bestämmelser i varumärkeslagen där ”namn” förekommer används Prop. 2017/18:267 däremot beteckningen för att identifiera t.ex. innehavaren av ett varukännetecken (1 kap. 16 § andra stycket) eller sökanden av en varumärkesregistrering eller sökandens ombud (2 kap. 1 § första stycket 1 och 2). I dessa fall finns det ingen risk för tveksamheter om vad beteckningen avser varför regeringen anser att det inte är nödvändigt att göra några ändringar. I direktivet görs också ändringar när det gäller möjligheten för någon annan att använda ett varukännetecken för att identifiera och hänvisa till innehavarens varor eller tjänster (artikel 14.1 c). Bestämmelsen tar bl.a. sikte på marknadsföring av reservdelar. Ändringen medför en viss utvidgning i förhållande till vad som gäller . Lagen bör därför anpassas till direktivet. Som utredningen framhåller är det inte nödvändigt att precisera i lagtexten att begränsningen särskilt gäller användning som rör tillbehör och reservdelar (jfr 1 kap. 11 § andra stycket 3). Det står ändå klart att en sådan användning omfattas. PRV anser att det bör klargöras att begränsningen särskilt gäller användning som är nödvändig för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål. I likhet med utredningen anser emellertid regeringen att det är tillräckligt och lämpligare att saken tydliggörs i författningskommentaren. Av artikel 14.1 b följer vidare att en varumärkesinnehavare inte kan hindra någon från att använda ett tecken eller andra uppgifter som saknar särskiljningsförmåga. En motsvarande begränsning finns redan i svensk rätt (se 1 kap. 11 § första stycket). Slutligen innehåller direktivet bestämmelser om användning av ett varukännetecken i jämförande reklam. Bakgrunden till regleringen är att förhållandet mellan varumärkesdirektiv och direktivet om vilseledande och jämförande reklam5 har ansetts ge upphov till en del oklarheter. I det nya direktivet klargörs därför att innehavaren av ett varumärke kan hindra andra att använda tecknet i jämförande reklam om användningen strider mot direktivet om vilseledande och jämförande reklam (artikel 10.3 f). Med jämförande reklam menas att en näringsidkare i sin reklam direkt eller indirekt pekar ut en konkurrent eller en konkurrents varor eller tjänster. Sådan reklam är i princip tillåten eftersom det främjar konkurrensen och kan ge viktiga upplysningar till konsumenter. Men jämförelsen får inte vara vilseledande och det får inte finnas en risk för förväxling mellan näringsidkarna eller mellan deras produkter eller kännetecken. Reklamen får inte heller vara misskrediterande eller innebära s.k. renommésnyltning. Direktivet om vilseledande och jäm- förande reklam har genomförts i svensk rätt genom marknadsförings- lagen (2008:486). I varumärkesdirektivet är reglerna om användning av ett varumärke i jämförande reklam placerade i den grundläggande artikeln om vad ensamrätten till ett varukännetecken innebär. Utredningen föreslår att direktivet i detta avseende i stället genomförs i varumärkeslagens 5Europaparlamentets och rådets direktiv /114/EG av om vilse- ledande och jämförande reklam. 2017/18:267 bestämmelse om vilka begränsningar som finns i ensamrätten. och menar att utredningens förslag kan leda till problem vid tillämpningen bl.a. eftersom det i allmänhet saknas anledning att pröva om en inskränkning är tillämplig innan det har konstaterats att den ifrågasatta användningen innebär ett intrång i ensamrätten. De före- språkar därför att bestämmelsen utformas närmare direktivets lydelse. Ensamrätten till ett varukännetecken innebär som utgångspunkt att ingen annan än innehavaren får använda tecknet i reklam. Att inne- havaren trots sin ensamrätt inte kan hindra att andra använder tecknet i jämförande reklam utgör alltså ett undantag från ensamrätten. Även om det finns fördelar med att varumärkeslagen följer direktivet när det gäller utformningen av ensamrätten, anser regeringen att det är mer naturligt i detta fall att betrakta användning i jämförande reklam som en begräns- ning i ensamrätten. En sådan reglering passar bättre in i systematiken i varumärkeslagen. Regeringen delar inte heller de farhågor som remiss- instanserna lyfter fram om att utredningens förslag kan leda till tillämpningsproblem. Skulle tveksamheter ändå förekomma vid tillämp- ningen av de svenska bestämmelserna ska dessutom alltid en tolkning göras mot de bakomliggande EU-reglerna. Enligt regeringen talar övervägande skäl för att direktivets bestämmelse om användning av ett varukännetecken i jämförande reklam bör genomföras på det sätt som utredningen föreslår. Det innebär att ensamrätten till ett varukännetecken inte bör hindra att någon annan använder tecknet i jämförande reklam på ett sätt som är förenligt med marknadsföringslagen. 5.4Återgivande av varumärken i lexikon