prop · H503267 · 2018-06-12 00:00:00 — En registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska kunna hävas om villkoren för användning av märket har ändrats och förts in i varumärkesregistret i strid mot varumärkeslagen och vill- koren fortfarande strider mot lagen. Utredningens förslag överensstämmer i sak med regeringens (se betänkandet s. 297–306). Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller har inga invändningar mot dem. Skälen för regeringens förslag Gemensamma regler om kollektiv-, garanti- och kontrollmärken Enligt svensk rätt är det möjligt att skydda gemensamma varumärken, s.k. kollektivmärken, och andra varukännetecken som används i närings- verksamhet av medlemmarna i den sammanslutning som innehar märket. Ett kollektivmärke används således av flera olika näringsidkare som utåt sätt ska uppfattas som en och samma aktör. Det finns också varukänne- tecken som har en garanti- eller kontrollfunktion och som får användas för varor eller tjänster som uppfyller de kriterier som innehavaren av Till skillnad från kollektivmärken, som skiljer ut varor eller tjänster med ett visst kommersiellt ursprung, syftar garanti- och kontrollmärken till att särskilja varor eller tjänster med vissa gemensamma Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken är ingen särskild märkestyp utan kan utgöras av t.ex. ett ordmärke eller ett figurmärke. reglering om registrerade varumärken och inarbetade varukännetecken tillämpas därför även på kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. att bestämmelserna om registrering och hävning liksom ensamrättens omfattning också gäller för sådana märken. Det finns dock några särskilda bestämmelser som enbart gäller för kollektiv-, garanti- och Sådana märken får t.ex. registreras i syfte att ange en varas geografiska ursprung (2 kap. 6 § varumärkeslagen). Enligt varumärkesdirektiv är det frivilligt för medlemsstaterna att låta registrera kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. direktivet blir det nu obligatoriskt att ha regler om kollektivmärken. Bestämmelserna omfattar bl.a. förutsättningarna för registrering och Vidare införs nya regler om kontroll- och garantimärken som är frivilliga för medlemsstaterna att genomföra. Regleringen i direktivet om kollektivmärken stämmer i huvudsak överens med vad som gäller för EU-kollektivmärken. Även på EU-nivå finns det en möjlighet att registrera kontrollmärken. kontrollmärken är i princip desamma som för EU-kollektivmärken. Regeringen delar utredningens bedömning att svensk rätt i stort redan uppfyller direktivets bestämmelser om kollektiv-, garanti- och kontroll- märken och att endast några ändringar behöver göras. Varumärkeslagen gör ingen skillnad mellan kollektiv-, garanti- och Detta bör inte ändras. Vid genomförandet av direktivets bestämmelser om kollektivmärken bör alltså dessa regler i tillämpliga delar gälla även för garanti- och kontrollmärken, även om direktivet inte Vem kan få ensamrätt till ett garanti- eller kontrollmärke? Enligt direktivet kan ett garanti- eller kontrollmärke innehas av en fysisk eller juridisk person, förutsatt att denne inte bedriver näringsverksamhet som omfattar tillhandahållande av varor eller tjänster av det slag som certifieras (artikel 28.2 första meningen). Även en myndighet eller ett annat offentligrättsligt organ omfattas. Svensk rätt skiljer sig här från direktivet eftersom endast juridiska personer, t.ex. en myndighet, en förening eller ett bolag, kan inneha ett garanti- eller kontrollmärke (1 kap. 2 § andra stycket varumärkeslagen). 2017/18:267 Inte heller innehåller lagen någon begränsning av möjligheten att få ensamrätt till ett garanti- eller kontrollmärke för den som själv tillhanda- håller den typ av varor eller tjänster som märket avser. Även om det är frivilligt för medlemsstaterna att införa bestämmelser om registrering av garanti- och kontrollmärken är det lämpligt att varumärkeslagen ändras i enlighet med direktivet i dessa två avseenden. Det framstår som rimligt att ensamrätt till ett garanti- eller kontrollmärke inte kan förvärvas av den som bedriver näringsverksamhet med samma slags varor eller tjänster. Inte heller lagens begränsning till juridiska personer är sakligt motiverad. Med dessa ändringar blir även kopplingen till den EU-rättsliga regleringen om garanti- och kontroll- märken – både i direktivet och i EU:s varumärkesförordning – tydligare i lagen. Detta medför i sin tur att man vid tillämpningen av lagen kan få vägledning av tolkning av de aktuella bestämmelserna i direktivet och förordningen. Definitionen i direktivet av ett garanti- eller kontrollmärke innehåller en uppräkning av vilka egenskaper hos en vara eller tjänst som inne- havaren av märket kan garantera eller kontrollera, t.ex. materialet eller sättet att tillverka varor eller utföra tjänster (artikel 27 a). Någon mot- svarighet finns inte i varumärkeslagen. Uppräkningen är ganska självklar och tillför inte något; den har inte någon egentlig materiell innebörd och är inte uttömmande. Det är därför inte nödvändigt att ta in den i den svenska lagtexten. Direktivet innehåller en möjlighet för medlemsstaterna att föreskriva att ett garanti- eller kontrollmärke inte får registreras om den som ansöker om detta inte är behörig att certifiera de aktuella varorna eller tjänsterna (artikel 28.2 andra meningen). Någon sådan bestämmelse finns inte i varumärkeslagen. För svenskt vidkommande har det inte fram- kommit något som tyder på att det finns ett praktiskt behov av en sådan kontroll hos (). Det är också mindre ändamålsenligt att PRV vid sin granskning av en ansökan om registrering ska behöva beakta omständigheter av detta slag. Kontrollen av att behörighet för certifiering följs bör i stället hanteras på vanligt sätt av ansvariga tillsynsmyndigheter och med tillämpning av marknadsrättslig och annan lagstiftning. Särskilda regler vid registrering av kollektiv-, garanti- och kontrollmärken Enligt direktivet ska den som ansöker om registrering av ett kollektivmärke ge in de villkor som reglerar märkets användning (artikel 30.1). Villkoren ska innehålla uppgifter om vem som har rätt att använda kollektivmärket, förutsättningarna för medlemskap i sammanslutningen och vad som i övrigt gäller för märkets användning, t.ex. vad som händer om märket inte används på rätt sätt (artikel 30.2). Uppfyller villkoren inte dessa krav, ska ansökan om registrering avslås (artikel 31.1). Motsvarande reglering i varumärkeslagen är lite mera allmänt hållen (jfr 2 kap. 1 § andra stycket). Eftersom direktivets krav i fråga om vill- koren för användning utgör en förutsättning för registrering, bör lagen ändras så att den följer direktivets lydelse. I enlighet med direktivet medför detta att, om en ansökan inte innehåller de föreskrivna uppgifterna om villkoren för användning, kan ansökan komma att avskrivas eller avslås (jfr 2 kap. 17 och 18 §§). Enligt direktivet ska de registreringshinder som gäller vid registrering av ett varumärke tillämpas även vid registrering av ett kollektivmärke (artikel 31.1). Vid registrering av garanti- och kontrollmärken behöver endast de absoluta hindren, dvs. hinder med hänsyn till allmänna intressen, tillämpas (artikel 28.3). Utöver detta reglerar direktivet ytter- ligare fall där det finns hinder för registrering av ett kollektivmärke. För det första får ett kollektivmärke inte registreras om villkoren för kollektivmärkets användning strider mot allmän ordning eller moral (artikel 31.1). Ett kollektivmärke som anger geografiskt ursprung får vidare bara registreras om villkoren för märkets användning möjliggör medlemskap i sammanslutningen för alla som tillhandahåller sådana varor eller tjänster som märket avser och som kommer från det geo- grafiska område som märket avser, förutsatt att övriga villkor är uppfyllda (artikel 31.1). Slutligen får ett kollektivmärke inte registreras om det kan antas att allmänheten kan vilseledas i fråga om märkets karaktär eller innebörd, särskilt om det är troligt att märket kan uppfattas som något annat än ett kollektivmärke (artikel 31.2). Om den som ansöker om registrering av ett kollektivmärke ändrar villkoren för märkets användning så att de uppfyller kraven, får regi- strering inte vägras (artikel 31.3). På samma sätt som direktivet gäller varumärkeslagens regler om hinder mot registrering av ett varumärke även för kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. När det gäller de ytterligare hinder mot registrering av kollektivmärken som finns i direktivet skiljer sig dock svensk rätt något åt från direktivet. Enligt varumärkeslagen får ett varumärke inte regist- reras om det strider mot goda seder eller allmän ordning (2 kap. 7 § första stycket 1). Det finns däremot inte – såsom enligt direktivet – något registreringshinder för det fall villkoren för användningen av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke i sig själva skulle strida mot goda seder eller allmän ordning. En sådan reglering bör därför införas i lagen. Som exempel där frågan skulle kunna bli aktuell kan nämnas villkor som är rasistiska eller villkor som utgör en omotiverad särbehandling på grund av kön. Inte heller innehåller lagen något krav på att villkoren för ett kollektiv- märke som anger geografiskt ursprung måste göra det möjligt för alla som tillhandahåller sådana varor eller tjänster som märket avser och som kommer från det berörda geografiska området att bli medlem i samman- slutningen. Den traditionella synen har varit att frågor av denna karaktär helst bör hållas utanför den immaterialrättsliga lagstiftningen. För att lagen ska uppfylla direktivet måste dock även en sådan bestämmelse läggas till. När det gäller regleringen om hinder mot registrering av vilseledande kollektivmärken anser regeringen, i likhet med utredningen, att varumärkes- lagen redan uppfyller direktivets krav. Enligt lagen får ett varumärke inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet (2 kap. 7 § första stycket 2). En sådan annan omständighet kan vara märkets karaktär eller innebörd. Att registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke inte får vägras om sökanden ändrar villkoren för märkets användning följer av de allmänna reglerna i varumärkeslagen om handläggningen av ansökningar och kräver inte någon särskild föreskrift (se 2 kap. 17 och 18 §§). Ändring av villkoren för märkets användning Om villkoren för ett kollektivmärkes användning ändras, måste innehavaren enligt direktivet ge in de ändrade villkoren till registreringsmyndigheten (artikel 33.1). Ändringarna ska sedan föras in i varumärkesregistret, förutsatt att de grundläggande kraven för villkoren är uppfyllda och att det inte finns hinder för registrering av de ändrade villkoren (artikel 33.2). De nya villkoren ska, vid tillämpningen av direktivet, börja gälla först från och med den dag då de infördes i registret (artikel 33.3). En motsvarande reglering om skyldighet att anmäla ändringar av vill- koren för användning av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke finns i varumärkeslagen (se 2 kap. 31 §). Av lagen framgår dock inte att PRV ska granska de ändrade villkoren på samma sätt som vid en ansökan om registrering, innan de nya villkoren förs in i varumärkesregistret. Även om detta torde ske i praktiken, bör granskningsskyldigheten lämpligen anges i lagtexten. Varumärkeslagen innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om när de nya villkoren för användningen ska börja gälla. En konsekvens av bestämmelsen om anmälningsskyldighet vid ändrade villkor är dock att om ingen anmälan görs, så gäller vid tillämpningen av lagen de villkor för märkets användning som fördes in i varumärkesregistret i samband med registreringen av varumärket (jfr 2 kap. 23 § tredje stycket). Om anmäl- ningsskyldigheten inte följs, kan det vidare leda till att registreringen av märket hävs (jfr 3 kap. 3 § första stycket 1). Enligt regeringens bedöm- ning uppfyller lagen direktivets krav i detta avseende. Särskilda bestämmelser om hävning av kollektiv-, garanti- och kontrollmärken Direktivets bestämmelser om på vilka grunder en registrering av ett varu- märke kan upphävas eller ogiltigförklaras gäller även för ett kollektiv- märke (artiklarna 35 och 36). Ett kollektivmärke ska dessutom kunna förklaras ogiltigt om det har registrerats, trots att det fanns hinder mot registrering, och innehavaren av märket inte ändrar villkoren så att en registrering blir möjlig (artikel 36). En registrering av ett garanti- eller kontrollmärke ska i vart fall kunna upphävas på grund av underlåten användning eller för att varumärket har blivit generiskt eller vilseledande. Ett sådant märke ska också kunna ogiltigförklaras i vart fall på grund av att det har registrerats i strid med de absoluta registreringshindren (artikel 28.3). Även varumärkeslagen följer denna systematik som innebär att de allmänna grunderna för hävning av en varumärkesregistrering också gäller för kollektiv-, garanti- och kontrollmärken (se 3 kap. 3 §). Efter- som dessa hävningsgrunder är en spegelbild av registreringshindren kan en registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hävas om registreringen har skett i strid mot lagen och den fortfarande strider mot lagen (3 kap. 1 § första stycket 1 och 2). Av detta följer att registreringen inte får hävas om innehavaren ändrar villkoren för märkets användning Prop. 2017/18:267 så att de inte längre utgör något hinder mot registrering. av ett kollektiv-, garanti- och kontrollmärke får vidare hävas om märket har blivit generiskt eller om det har blivit vilseledande (3 kap. 1 § andra stycket 1 och 3). Detsamma gäller om kravet på användning inte är uppfyllt (3 kap. 2 §). Enligt direktivet ska en registrering av ett kollektivmärke kunna upphävas eller ogiltigförklaras, förutom på de allmänna grunderna, också på vissa ytterligare grunder som hänför sig till villkoren för märkets användning (artiklarna 35 och 36). I fråga om garanti- eller kontroll- märken är detta frivilligt (artikel 28.3). Även i detta avseende motsvarar varumärkeslagen direktivet (se 3 kap. 3 §). Det enda som saknas är en möjlighet till hävning om en ändring av villkoren för märkets användning har förts in i varumärkesregistret, trots att det saknades förutsättningar för detta, och innehavaren därefter inte ändrar villkoren (jfr artikel 35 c). För att lagen ska vara förenlig med direktivet fullt ut bör det införas en sådan hävningsgrund. 11Mål om intrång i ett varukännetecken 11.1Invändning om ogiltighet och särskilda förutsättningar för att bifalla en talan Regeringens förslag: Brottmål ska uttryckligen undantas från kravet på att väcka talan för att få en invändning om att det finns grund för att häva registreringen av ett varumärke prövad i ett mål om varumärkes- intrång. Om det förs en talan om intrång i ett varumärke som vid talans väckande hade varit registrerat , ska talan få bifallas endast om varumärket före talans väckande har tagits i verkligt bruk för de varor eller tjänster som ligger till grund för talan. Om talan avser intrång genom användning av ett yngre registrerat varumärke, och det äldre varumärket hade varit registrerat då den yngre rättigheten uppkom, ska det äldre varu- märket dessutom ha använts före den tidpunkten. Om det äldre varumärket inte har använts i den utsträckning som krävs, ska talan ändå få bifallas om det finns giltiga skäl till att det inte har använts i den utsträckningen. Samma bestämmelser ska gälla när det förs en fastställelsetalan om att ett visst förfarande utgör intrång i ett registrerat varumärke. En talan om varumärkesintrång genom användning av ett yngre EU- varumärke ska få bifallas endast om det finns grund för att häva registreringen av EU-varumärket enligt EU:s varumärkesförordning. Detta ska också gälla när det förs en fastställelsetalan om att ett visst förfarande utgör intrång i ett varukännetecken. Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (se betänkandet s. 307–314). I förhållande till utredningens förslag klar- görs att bestämmelserna om särskilda förutsättningar för att bifalla en talan i ett mål om intrång även omfattar en talan om fastställelse om att ett visst förfarande utgör intrång i ett registrerat varumärke. Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller har inga invändningar mot dem. Skälen för regeringens förslag Det bör ställas krav på användning av ett äldre varumärke i mål om intrång Ensamrätten till ett varukännetecken innebär något förenklat att inne- havaren har rätt att hindra andra från att i näringsverksamhet använda identiska eller liknande kännetecken. Den som använder varukänne- tecknet på ett otillåtet sätt begår varumärkesintrång. I det nya direktivet införs flera bestämmelser som rör processen i mål om intrång och som saknar motsvarighet direktiv. Enligt direktivet ska en varumärkesinnehavare som inte gör verkligt bruk av sitt varumärke inte heller kunna åberopa rättigheten mot någon annan i ett intrångsmål (artikel 17). Bestämmelsen innebär att svaranden i ett intrångsmål ska kunna invända att kärandens varumärke inte upp- fyller det användningstvång som gäller för registrerade varumärken. Sådan användning av varumärket ska ha skett inom de som föregår den dag då talan väcktes. Motsvarande regler finns när det gäller förfarandena om invändning (artikel 44) och hävning (artikel 46), se närmare avsnitten 6.2 och 7.2. Syftet med bestämmelserna är att skärpa kravet på att ett varumärke verkligen används för att innehavaren ska kunna göra gällande sin ensamrätt. Det finns inte någon bestämmelse i varumärkeslagen som motsvarar artikel 17 i direktivet. Lagens reglering kan i stället sägas vara den motsatta eftersom frågan om ogiltighet av en registrering får prövas endast sedan en talan om hävning har väckts (se 10 kap. 2 §). För att få en invändning om att det finns grund för att häva registreringen av kärandens varumärke prövad är svaranden därför hänvisad till att väcka en talan om hävning, t.ex. genom ett genkäromål. Bakgrunden till denna ordning är att om en sådan invändning skulle få prövas i intrångsmålet så skulle domen i den delen inte få rättskraft. Det skulle i sin tur innebära en risk för att olika domstolar kommer till olika resultat rörande giltigheten av registreringen av ett varumärke. För att undvika sådana problem är det endast möjligt att få en invändning om att det finns grund för hävning prövad efter en särskild talan om den saken. Om en talan om hävning bifalls mister rättighetshavaren genom domen sin ensamrätt inte bara gentemot den som är part i intrångsmålet, utan även i förhållande till alla andra som har nyttjat eller avser att nyttja rättigheten. (Se prop. 2009/10:225 s. Regeringen anser att skälen bakom kravet på väckande av talan för att domstolen ska pröva frågan om hävning fortfarande gör sig gällande och att det finns goda grunder för att detta ska gälla som huvudregel. Eftersom det i varumärkeslagen saknas en motsvarighet till artikel 17 i direktivet, bör emellertid en sådan bestämmelse införas för just den I enlighet med direktivet bör det ankomma på Prop. 2017/18:267 svaranden att invända att det äldre varumärket inte har använts, och på käranden att då visa att varumärket har använts på det sätt som krävs eller att det finns giltiga skäl till att det inte har använts på sådant sätt. (Se även nedan när det gäller genomförandet av artikel 18 där det föreskrivs vissa ytterligare krav i mål om intrång när det gäller kärandens användning av sitt varumärke.) Direktivet omfattar talan om intrång. Enligt svensk rätt kan frågan om ett intrång har begåtts också prövas i en talan om fastställelse avseende varumärket. I förhållande till utredningens förslag bör det därför klar- göras att regleringen i varumärkeslagen även gäller i samband med en fastställelsetalan om att ett visst förfarande utgör intrång i ett registrerat varumärke. Den föreslagna bestämmelsen blir alltså ett avsteg från principen att frågan om det finns grund för att häva en registrering inte kan prövas i ett mål om intrång eller fastställelse. Prövningen avser dock bara frågan om ett intrång har begåtts och kan inte leda till en hävning av registreringen. Domstolens bedömning har alltså inte någon rättsverkan utanför det aktuella målet. Det ankommer på den domstol som har att pröva en eventuell senare talan om hävning att ta ställning till vilken betydelse bedömningen i det tidigare målet har. Invändning om grund för hävning i brottmål Utgångspunkten att en invändning om att det finns grund för hävning av en registrering bara får prövas om talan väcks gäller också beträffande andra immateriella rättigheter (se t.ex. 61 § andra stycket patentlagen [1967:837] och 39 § andra stycket mönsterskyddslagen [1970:485]). Det har beslutats om ändring på patentområdet så att det uttryckligen kommer att framgå att en invändning om att ett patent är ogiltigt kan prövas i ett brottmål utan att en särskild talan väcks (prop. 2015/16:124 s. 5, 11, 12 och 25, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264, SFS 2016:726). Lagändringen träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. Utredningen framhåller att det finns starka skäl för att motsvarande ändring genomförs när det gäller brottmål om varumärkesintrång. Allmänt sett gäller att en tilltalad i ett brottmål får åberopa vad han eller hon vill till sitt försvar så länge det är relevant för prövningen av åtalet. Som utredningen och ett par remissinstanser särskilt framhåller kan en sådan ändring på varumärkesområdet få större praktiska konsekvenser än på det patenträttsliga området, eftersom brottmål om varumärkesintrång är vanligare än brottmål om patentintrång. (Patent- och marknadsöverdomstolen) pekar på att brottmålen om varumärkesintrång riskerar att bli mer omfattande och resurskrävande än och anför att ändringen kan medföra en tyngre utredningsbörda för brottsutredande myndigheter. Remissinstanserna instämmer ändå i utredningens bedömning att brottmålen uttryckligen bör undantas från kravet på att väcka talan för att kunna få invändningen prövad. 2017/18:267 Regeringen delar utredningens och remissinstansernas uppfattning och föreslår därför att det görs ett undantag för brottmål även när det gäller mål om varumärkesintrång. Även i detta fall gäller att domstolens uppfattning i frågan om det finns grund för att häva registreringen av ett varumärke – med anledning av den tilltalades invändning – inte har någon rättsverkan utanför brott- målet. Vissa förutsättningar för att bifalla en talan om intrång I direktivet införs nya bestämmelser som syftar till att säkerställa att innehavaren av en äldre rättighet inte kan vinna framgång i ett intrångs- mål mot en innehavare av en yngre rättighet om det inte också finns förutsättningar för att häva den yngre rättigheten (artikel 18). En motsvarande bestämmelse finns i EU:s varumärkesförordning. Som utredningen konstaterar har regleringen i direktivet fått en ganska komplicerad utformning. Av direktivet framgår att den som innehar ett äldre varumärke inte med framgång kan göra gällande att den som använder ett yngre varumärke gör sig skyldig till intrång om det yngre varumärket inte också skulle kunna hävas på grund av reglerna om mellankommande rättigheter (artikel 8), passivitet (artikel 9) eller underlåten användning (artikel 46.3), se artikel 18.1. Genomförandet av frågan om mellankommande rättigheter behandlas i avsnitt 5.2 medan passivitet och underlåten användning behandlas i detta avsnitt. Svensk rätt uppfyller redan direktivets krav när det gäller begränsningen av möjligheten att väcka talan om intrång när en innehavare av en äldre rättighet har förhållit sig passiv till en yngre rättighet.