prop · H503267 · 2018-06-12 00:00:00 — Regeringens förslag: Om ett yrkande om hävning grundas på att ett äldre varumärke utgör hinder och varumärket vid ansökan om hävning hade varit registrerat , ska registreringen av det yngre varumärket bara få hävas om det äldre varumärket har tagits i verkligt bruk för de varor eller tjänster som ligger till grund för yrkandet före ansökan om hävning. Om det äldre varumärket hade varit registrerat då den yngre rättigheten uppkom, ska det äldre varumärket dessutom ha tagits i verkligt bruk före den tidpunkten. Om det äldre varumärket inte har använts i den utsträckning som krävs, ska registreringen ändå få hävas om det finns giltiga skäl till att det inte har använts i den utsträckningen. Det ska klargöras att om det äldre varumärket är ett EU-varumärke ska det ha tagits i verkligt bruk på det sätt som avses i EU:s varumär- kesförordning. Utredningens förslag överensstämmer i sak med regeringens (se betänkandet s. 283–286). Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller har inga invändningar mot dem. Skälen för regeringens förslag Ett varumärke måste användas för att behålla sitt skydd I varumärkeslagen finns bestämmelser om användningstvång, dvs. varumärke måste användas för att behålla sitt skydd (se 3 kap. 2 §). innehavaren av ett registrerat varumärke inte efter det att registreringsförfarandet slutligt avgjorts har gjort verkligt bruk av varu- märket här i landet för de varor eller tjänster som det registrerats för, får registreringen hävas, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Detsamma gäller om en sådan använd- ning inte har skett av i följd. sin motsvarighet direktiv. Reglerna i det direktivet har förts över i huvudsak oförändrade till det nya direktivet (artiklarna 16 och 19). nya direktivet preciseras dock hur femårsperioden ska beräknas (se artikel 16.2 och 16.3). Klargörandet påverkar inte den svenska ordningen med att femårsfristen beräknas från den dag då frågan om registrering blev slutligt avgjord. Svensk rätt är alltså förenlig med direktivet i detta En nyhet i direktivet är att registreringsmyndigheten ska anteckna den dag då femårsperioden börjar löpa (artikel 16.4). ändringar som detta föranleder bör lämpligen göras på förordningsnivå. I direktivet klargörs det vidare att med verkligt bruk likställs att använda varumärket i en annan form än den registrerade, oavsett om varumärket i den form det används också är registrerat i innehavarens namn (artikel 16.5 a). Svensk rätt uppfyller redan detta eftersom lagtexten inte är begränsad till användning i en viss form (se 3 kap. 2 § andra stycket 1 varumärkeslagen). Det bör ställas högre krav på användning av ett äldre varumärke vid hävning I både direktiv och det nya direktivet finns bestämmelser om att en varumärkesinnehavare måste göra verkligt bruk av sitt varumärke för att rättigheten ska kunna göras gällande i ett hävningsförfarande. den som har en rättighet men avstår från att använda den inte ska få åberopa rättigheten gentemot andra. Bestämmelserna i det nya direktivet innebär en viss skärpning i förhållande till den nuvarande ordningen. Motsvarande regler införs också när det gäller invändningsförfarandet (artikel 44) och i intrångsmål (artikel 17), se närmare avsnitten 6.2 och Enligt det nya direktivet ska innehavaren av det äldre varumärket, på begäran, visa att varumärket faktiskt har använts inom de som föregår ansökan om hävning (artikel 46.1). Om det på ingivningsdagen för det ifrågasatta varumärket, eller den tidigare dag då denna rättighet uppkom (s.k. prioritetsdag), hade gått frågan om registrering av det äldre varumärket blev slutligt avgjord, ska innehavaren av det äldre varumärket dessutom visa att varumärket faktiskt har använts inom de som föregår denna dag (artikel 46.2). Om det äldre varumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster som det har registrerats för, ska prövningen av frågan om hävning bara grundas på den del som har använts (artikel 46.4). anges att bestämmelserna om bevis om användning också ska tillämpas 2017/18:267 om det äldre varumärket är ett EU-varumärke (artikel 46.5). I dessa fall ska frågan om varumärket används på det sätt som krävs bedömas enligt EU:s varumärkesförordning. Enligt varumärkeslagen får en registrering inte hävas på grund av en äldre rättighet om hindret utgörs av ett äldre registrerat varumärke och det äldre märket inte uppfyller kraven på användning (3 kap. 1 § tredje stycket). Bestämmelsen, som har sin grund direktiv, bör nu anpassas till det nya direktivet. I enlighet med direktivet bör det ankomma på innehavaren av det ifrågasatta varumärket att invända att det äldre varumärket inte har använts, och på innehavaren av den äldre rättigheten att då visa att varumärket har använts på föreskrivet sätt eller att det finns giltiga skäl till att det inte har använts på sådant sätt. Bestämmelsen bör omfatta både det administrativa hävningsförfarandet och mål om hävning som förs vid domstol. Det bör också klargöras att om den äldre rättigheten är ett EU-varu- märke så ska det ha använts på det sätt som avses i EU:s varumärkes- förordning. Verkan av en hävning Om registreringen av ett varumärke hävs på grund av att det fanns hinder mot registreringen när den gjordes, ska registreringen anses aldrig ha haft någon verkan. I sådana fall ska domstol inte få döma till ansvar för brott och inte heller besluta om t.ex. skadestånd eller andra åtgärder på grund av intrång i den varumärkesrätt som annars skulle ha följt av registreringen. Om registreringen av ett varumärke hävs på grund av ett förhållande som har uppkommit efter registreringen, ska registreringen anses ha förlorat sin verkan för ansökan om hävning. ska domstol inte få döma till ansvar för brott på grund av intrång ens om intrånget har skett då registreringen i och för sig anses ha haft verkan. När domstol beslutar om hävning på grund av ett förhållande som har uppkommit efter registreringen, ska domstolen på yrkande av någon av parterna få bestämma att registreringen ska anses ha förlorat sin verkan den dag då det förhållande som utgör grund för hävning Vid administrativ hävning ska Patent- och registrerings- verket få fatta ett sådant beslut. Utredningens förslag överensstämmer med regeringens (se betänk- 275–277). Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller har inga invändningar Skälen för regeringens förslag: Om registreringen av ett varumärke har hävts genom ett beslut eller en dom som har fått laga kraft, får dom- stolen inte döma till påföljd eller besluta om t.ex. skadestånd eller annan åtgärd som kan komma i fråga i samband med intrång i en varumärkes- rätt (10 kap. 1 § varumärkeslagen). Det saknas i övrigt regler om vilken verkan hävningen har. I direktivet finns nya bestämmelser om vilken verkan som ett upp- Prop. 2017/18:267 hävande respektive en ogiltigförklaring av en varumärkesregistrering ska ha (artikel 47). Om registreringen av ett varumärke förklaras ogiltig, ska varumärket anses ha saknat verkan från första början (artikel 47.2). Om registreringen upphävs, ska varumärket anses ha förlorat sin verkan för ansökan om upphävande (artikel 47.1). För EU-varumärken finns en liknande reglering i EU:s varumärkesförordning. Bestämmelser som motsvarar direktivets krav bör tas in i varumärkes- lagen. Om registreringen av ett varumärke hävs på grund av ett ursprung- ligt hinder mot registreringen, bör registreringen anses aldrig ha haft någon verkan. På samma sätt som enligt nuvarande ordning bör det för tydlighets skull uttryckligen framgå av lagen att domstolen i dessa fall inte får döma till ansvar eller besluta om ersättning eller andra åtgärder på grund av intrång i den varumärkesrätt som annars skulle ha följt av registreringen. Om en registrering hävs på grund av ett förhållande som har uppkommit efter registreringen, bör registreringen anses ha förlorat sin verkan för ansökan om hävning. I en sådan situation bör det inte finnas något hinder mot att besluta om ersättning eller annan åtgärd för intrång som hänför sig till tiden innan registreringen ska anses ha förlorat sin verkan. Av legalitetsskäl bör det däremot inte vara möjligt att döma till ansvar ens för varumärkesintrång som hänför sig till . Att registreringen förlorar sin verkan innebär att innehavaren kan göra gällande den ensamrätt som annars förvärvas genom registreringen. I författningskommentaren berörs vilka konsekvenser detta kan få för pågående licensavtal och för domar i mål om intrång som har fått laga kraft. Direktivet föreskriver också att om en ansökan om hävning grundas på ett förhållande som har uppkommit efter registreringen, ska en part kunna begära att det fastställs en tidigare tidpunkt vid vilken grunden för upphävande inträffade (artikel 47.1). En bestämmelse om detta bör därför tas in i lagen. Ett sådant beslut bör kunna fattas av domstolen eller, vid administrativ hävning, PRV. Tidpunkten för när en hävningsgrund ska anses ha uppkommit kan ha betydelse vid prövningen av om det har skett ett intrång och om det därför finns rätt till skadestånd. Regeringens förslag: En ansökan om internationell varumärkes- registrering ska innehålla en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket begärs registrerat för och vilka klasser dessa tillhör. Om innehavaren av den internationella registreringen och invändaren begär det, ska under invändnings- förfarandet bestämma en tidsfrist då parterna ska försöka komma överens. Fristen får förlängas, om parterna begär det. Om en invändning grundas på att ett äldre registrerat varumärke utgör hinder, ska det få beslutas att den internationella registreringen inte ska gälla här endast om det äldre varumärket har tagits i verkligt bruk för de varor eller tjänster som ligger till grund för invändningen 2017/18:267 före den yngre rättigheten uppkom. Detta ska bara gälla om det äldre varumärket hade varit registrerat . Om det äldre varumärket inte har använts i den utsträckning som krävs, ska det ändå få beslutas att den internationella registreringen inte ska gälla här om det finns giltiga skäl till att det äldre varumärket inte har använts i den utsträckningen. Det ska klargöras att om det äldre varumärket är ett EU-varumärke ska det ha tagits i verkligt bruk på det sätt som avses i EU:s varumär- kesförordning. Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens (se betänkandet s. 287–290). Utredningen föreslår, på samma sätt som utredningen föreslår i fråga om nationella registreringar, att ska besluta att en internationell varumärkes- registrering inte ska gälla i efter invändning endast om det finns något hinder mot registreringen på grund av andra rättigheter, dvs. de relativa registreringshindren. Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker förslagen eller har inga invändningar mot dem. (Patent- och marknadsöverdomstolen) och (Patent- och ) anser att direktivet inte utesluter möjligheten att invända mot en registrering på grund av ett registreringshinder som är motiverat av allmänna intressen. Enligt domstolarna finns det därför skäl att överväga om s.k. absoluta hinder även fortsättningsvis ska kunna göras gällande vid invändning. Skälen för regeringens förslag: Skyddet för ett registrerat varumärke i ett land förutsätter som regel att en nationell ansökan görs hos varumärkesmyndigheten i det landet. En innehavare som vill skydda sitt varumärke i flera länder måste därför ansöka om skydd i vart och ett av dessa länder. För att undvika detta kan innehavaren i stället ansöka om en internationell varumärkesregistrering enligt det s.k. Madridsystemet. På så sätt kan innehavaren få skydd i flera av de anslutna länderna genom en enda ansökan. Madridsystemet administreras av Internationella byrån vid FN:s immaterialrättsorganisation (). är anslutet till systemet genom Protokollet till Madridöverenskommelsen om den interna- registreringen av varumärken (Madridprotokollet). Både varumärkesdirektiv och det nya direktivet gäller även för varumärken som är föremål för en internationell registrering med rätts- verkan i en medlemsstat (artikel 1). Det innebär att de ändringar som föreslås för nationella registreringar som huvudregel också blir tillämpliga på de internationella registreringar som har verkan i . I varumärkeslagen finns vissa bestämmelser som endast gäller för internationella registreringar, t.ex. om förfarandet vid () när den som har en svensk varumärkes- registrering ansöker om en internationell registrering med giltighet i andra länder. Bestämmelserna är utformade i enlighet med Madrid- protokollet. Utgångspunkten är att reglerna för nationell registrering och internationell registrering när det är lämpligt och möjligt ska vara enhetliga (se prop. 2009/10:225 s. 263). Regeringen gör därför bedömningen att direk- Prop. 2017/18:267 tivet föranleder vissa ändringar när det gäller bestämmelserna om vad en ansökan om internationell registrering ska innehålla och förfarandet för invändning mot ett beslut om att en internationell registrering ska gälla i . I övrigt påverkar direktivet inte den svenska regleringen. När det gäller ansökans innehåll föreslås i avsnitt 6.1 att en ansökan om en nationell varumärkesregistrering ska innehålla en tydlig förteck- ning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör. Ett motsvarande krav på tydlig förteckning bör även införas när det gäller en ansökan om en internationell registrering (5 kap. 3 § första stycket 5). Ett sådant krav är också förenligt med Madridprotokollet och dess tillämpningsföreskrifter (se regel 9.4 xiii i tillämpningsföreskrifterna till artikel 3 i Madridprotokollet). Vidare bör, på samma sätt som föreslås för nationella registreringar, PRV på begäran av parterna bestämma en tidsfrist för att parterna ska försöka komma överens under ett invändningsförfarande. Slutligen bör det också införas en bestämmelse – motsvarande den för nationella registreringar – om att innehavaren av ett äldre varumärke, som varit registrerat , i ett invändningsförfarande kan bli skyldig att lägga fram bevisning om att det äldre varumärket har använts på visst föreskrivet sätt och inom eller att det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts på sådant sätt (se avsnitt 6.2). I avsnitt 6.2 görs bedömningen att direktivet inte utesluter en ordning som innebär att den som invänder mot en nationell varumärkes- registrering ska få åberopa hinder mot registreringen på grund av både andra rättigheter (relativa registreringshinder) och absoluta registrerings- hinder. Motsvarande bedömning gör sig gällande även för internationella registreringar. Regeringens förslag: Det ska tydliggöras att ett varukännetecken kan överlåtas helt eller delvis och att reglerna om överlåtelse också om- fattar ansökningar om varumärkesregistrering. Det ska införas en rätt att efter begäran få en överlåtelse av en varumärkesansökan antecknad i Patent- och registreringsverkets Den som begär en sådan anteckning ska betala en avgift. som är antecknad i diariet ska anses vara sökande av varumärket. Utredningens förslag överensstämmer med regeringens (se betänk- 291–295). Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller har inga invändningar Skälen för regeringens förslag: Enligt svensk rätt kan ett registrerat varumärke överlåtas eller upplåtas (bli föremål för licens). gäller för ett inarbetat varukännetecken. Värdet på ett registrerat eller sökt varumärke kan också utnyttjas genom att rätten pantsätts. Registrerade varumärken och varumärkesansökningar kan dessutom utmätas, beläggas med kvarstad eller tas i anspråk genom betalnings- I varumärkeslagen finns vissa bestämmelser om överlåtelse och licens av varukännetecken samt utförliga regler om pantsättning av registrerade varumärken och varumärkesansökningar (6 och 7 kap.). bestämmelser om överlåtelse, licens, pantsättning och utmätning av varukännetecken finns i den svenska varumärkesförordningen. Bortsett från en allmän regel om förutsättningar för licens saknar 2008 års varumärkesdirektiv regler om varumärken som förmögenhetsobjekt. det nya direktivet införs nu ett kapitel med sådana bestämmelser, vilka till viss del motsvarar vad som redan gäller för EU-varumärken. Regleringen innebär i korthet att ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan ska kunna överlåtas, användas som säkerhet (pantsättas), bli föremål för exekutiva åtgärder, t.ex. utmätning, och bli föremål för licens. Det ska också vara möjligt att få sådana åtgärder med varumärket antecknade i den nationella varumärkesmyndighetens Bestämmelserna i direktivet är generellt utformade och över- lämnar i stor utsträckning till nationell rätt att avgöra de närmare förut- sättningarna för t.ex. giltigheten av en överlåtelse eller en pantsättning. Bakgrunden till direktivets utformning är de relativt olika principer som gäller i medlemsstaterna på detta område. Regeringen delar utredningens bedömning att svensk rätt i stort redan uppfyller direktivets bestämmelser om varumärken som förmögenhets- objekt och att endast några ändringar behöver göras. Enligt artikel 22 i direktivet ska ett varumärke kunna överlåtas separat eller tillsammans med den näringsverksamhet där märket används. det företag som innehar registreringen överlåter sin rörelse, ska över- låtelsen som utgångspunkt också omfatta varumärket. bestämmelser finns redan i svensk rätt (6 kap. 1 § varumärkeslagen). Enligt direktivet ska ett varumärke vidare kunna överlåtas endast för en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat. kommande anses detta gälla enligt allmänna principer och utan direkt Det kan ändå vara lämpligt att klargöra saken i lagtexten för att säkerställa ett korrekt genomförande av direktivet. Det bör alltså göras ett tillägg om att ett registrerat varumärke kan överlåtas helt eller delvis. Samma regler bör gälla i fråga om inarbetade varukännetecken. Enligt allmänna principer anses varumärkeslagens bestämmelser om överlåtelse av ett varukännetecken även gälla för varumärkes- Eftersom det nu uttryckligen anges i direktivet att bestämmelserna om överlåtelse av ett varumärke också omfattar ansökningar (artikel 26) är det lämpligt att det även framgår av den Det bör därför klargöras att de allmänna reglerna om överlåtelse också omfattar en ansökan om varumärkesregistrering. Enligt direktivet ska det vara möjligt att få en överlåtelse av ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan antecknad i den nationella varumärkesmyndighetens register. direktivets krav när det gäller möjligheten att få en överlåtelse av ett registrerat varumärke antecknad i varumärkesregistret (se 6 kap. 2 §). Någon motsvarande regel om anteckning av en överlåtelse av en varu- märkesansökan finns däremot inte. I praktiken antecknas dock en sådan överlåtelse i Patent- och registreringsverkets (PRV) diarium. För att svensk rätt fullt ut ska vara förenlig med direktivet bör det emellertid införas en bestämmelse om rätt att efter begäran få en överlåtelse av en varumärkesansökan antecknad i PRV:s diarium. Den som begär en anteckning bör betala en avgift. Det bör inte krävas att anteckningen kungörs. Motsvarande regler finns redan när det gäller anteckning av licens (se 6 kap. 5 § första stycket och artikel 25.5). En överlåtelse gäller även om ingen anteckning görs. Anteckningens syfte är främst att klargöra för allmänheten vem som är ny innehavare. I ett mål eller ärende om varumärket kan dock anteckningen få betydelse genom att den antecknade innehavaren anses som varumärkesinnehavare (se 6 kap. 3 § första stycket). Det innebär att en talan om t.ex. hävning av en varumärkesregistrering alltid kan riktas mot den antecknade inne- havaren. Eftersom regeringen föreslår att det ska gå att anteckna en över- låtelse av en varumärkesansökan, bör motsvarande legitimationsregel införas även för dessa fall. Enligt direktivet ska ett registrerat varumärke och en varumärkes- ansökan kunna användas som säkerhet utan samband med företaget som innehar registreringen (artiklarna 23 och 26). I svensk rätt finns redan bestämmelser om pantsättning som uppfyller direktivets krav (se 7 kap. 1, 2 och 10 §§). Vidare ska ett registrerat varumärke och en varumärkesansökan kunna bli föremål för exekutiva åtgärder, t.ex. utmätning (artiklarna 24.1 och 26). Enligt varumärkeslagen får inarbetade varukännetecken inte utmätas (10 kap. 9 §). För registrerade varumärken och varumärkesansökningar finns däremot inga särskilda exekutionshinder. Det innebär att ett registrerat varumärke och en varumärkesansökan kan utmätas, beläggas med kvarstad eller tas i anspråk genom betalningssäkring. Svensk rätt uppfyller alltså här direktivets krav. Direktivet hindrar inte heller att förbudet mot utmätning av inarbetade varukännetecken finns kvar. Lagrådet anser att rubriken till nu aktuell bestämmelse bör ändras från ”Förbud mot utmätning av inarbetade varukännetecken” till ”Hinder mot utmätning av inarbetade varukännetecken”. Som skäl anges att det med ett förbud i regel förutsätts att det mer direkt följer en sanktion vid en överträdelse. Begreppet förbud mot utmätning förekommer dock i ett antal andra författningar där det inte är aktuellt med någon särskild sanktion, t.ex. konsumentkreditlagen (2010:1846). Genom att ändra rubriken blir kopplingen till utsökningsbalkens regler också mindre tydlig. Detta gäller inte minst 5 kap. 10 § som är relevant i detta fall. I den bestämmelsen upplyses om att det finns särskilda föreskrifter om förbud mot utmätning i vissa andra fall än enligt utsökningsbalken. Enligt regeringens uppfattning bör rubriken därför inte ändras. Om ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan har blivit föremål för en exekutiv åtgärd, ska det enligt direktivet kunna antecknas i det (artiklarna 24.2 och 26). Av den svenska varumärkesförordningen framgår att om ett registrerat varumärke blivit föremål för en exekutiv åtgärd ska PRV, efter anmälan från , anteckna detta i varumärkesregistret (1 kap. 16 §). Syftet med en sådan anteckning är att hålla registret informativt när det gäller statusen på registrerade varumärken. 2017/18:267 motsvarande reglering om anteckning efter anmälan när en varumärkes- ansökan har blivit föremål för en exekutiv åtgärd finns inte. De författ- ningsändringar som direktivet föranleder i detta avseende bör lämpligen göras på förordningsnivå. Beträffande de bestämmelser i direktivet som rör licenstagares möjlig- heter att väcka en talan om intrång (artikel 25.3 och 25.4) hänvisas till avsnitt 11.2. Övriga bestämmelser om licens ändras inte i förhållande till direktiv och är redan genomförda i svensk rätt (se 6 kap. 4 § varumärkeslagen, jfr artikel 25.1 och 25.2). 10Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken Regeringens förslag: Även en fysisk person ska kunna förvärva ensamrätt till ett garanti- eller kontrollmärke. Det ska inte vara möjligt att förvärva ensamrätt till ett garanti- eller kontrollmärke för den som tillhandahåller den typ av varor eller tjänster som märket avser. En ansökan om registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontroll- märke ska innehålla uppgifter om vilka som har rätt att använda märket och de övriga villkor som gäller för användningen. I fråga om ett kollektivmärke ska uppgift också lämnas om vilka förutsättningar som gäller för medlemskap i sammanslutningen. Ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska inte få registreras om villkoren för märkets användning strider mot goda seder eller allmän ordning. Vidare ska ett kollektivmärke som anger geografiskt ur- sprung inte få registreras om villkoren inte tillåter medlemskap i sammanslutningen för alla som tillhandahåller sådana varor eller tjänster som märket avser och varorna eller tjänsterna har sitt ursprung i det geografiska område som märket avser. ska granska ändringar av villkoren för användningen av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke på samma sätt som vid en ansökan om registrering. Det ska ske innan de ändrade villkoren förs in i varumärkesregistret.