prop · H503267 · 2018-06-12 00:00:00 — När varor bara tillfälligt passerar – utan att importeras hit – för att föras till ett annat land kommer de formellt sett inte in i landet. Tredje stycket kan sägas vara ett avsteg från territorialitetsprincipen och tar sikte på varumärkesförfalskade varor. Av bestämmelsen följer att ensamrätten i omfattar transitering eller liknande tullåtgärd med varor av samma slag under ett identiskt eller väsentligen identiskt tecken om inte innehavaren av varukänne- tecknet saknar rätt enligt lagen i destinationslandet att hindra att varorna förs ut på marknaden där. Bestämmelsen gäller transitering eller liknande tullåtgärd. Det betyder att inte bara transitering i tullrättslig mening omfattas utan även andra särskilda förfaranden som innebär att varorna tillfälligt förs in i landet utan att övergå till fri omsättning här (jfr artikel 5.16 i och rådets förordning [EU] nr 952/2013 av om fast- ställande av en tullkodex för unionen). Sådana andra särskilda förfaranden kan avse lagring i tullager och frizoner, tillfällig införsel och slutanvänd- ning samt aktiv och passiv förädling (se artikel 210 i förordning 952/2013). Även tillfällig lagring och omlastning faller under bestämmelsen, så länge varorna inte övergår till fri omsättning här (se skäl 22 i direktivets ingress och artikel 5.17 i förordning 952/2013). Är avsikten att varorna ska passera med stöd av ett förfarande av detta slag, kan innehavaren av varu- kännetecknet alltså förhindra det, såvida också övriga förutsättningar är uppfyllda. Bestämmelsen gäller för varor som kommer från ett tredjeland, dvs. ett land utanför EU. Även varor som endast passerar ett annat EU-land på vägen till , utan att övergå till fri omsättning i det andra landet, omfattas. Har varorna däremot redan släppts ut på marknaden i ett annat EU-land innan de kommer hit, omfattas de inte av ensamrätten. I en sådan situation sker inte någon tullåtgärd vid den svenska tullmyndig- heten () som är relevant för tillämpningen. Det saknar däremot betydelse vart varorna är på väg. Även varor som ska vidare till ett EU- land omfattas. Om varorna har importerats hit till landet, kan innehavaren av varu- kännetecknet inte hindra importen med stöd av ensamrätten enligt detta stycke. Däremot kan innehavaren hindra importen av varorna med stöd av första stycket och andra stycket 3. Ensamrätten är begränsad till sådana tecken som är identiska med eller i väsentliga drag inte kan särskiljas från varukännetecknet. Tecknen ska vidare användas för varor av samma slag. Bestämmelsen tar alltså sikte på varumärkesförfalskade varor (jfr definitionen av förfalskade varor i artikel 2.5 a i och rådets förordning [EU] nr 608/2013 av om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning [EG] nr 1383/2003 samt definitionen av varumärkesförfalskade varor i artikel 51 not 14 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, ). Bedöm- ningen av om ett tecken är identiskt med varukännetecknet och gäller för varor av samma slag görs på samma sätt som enligt första stycket 1. När det gäller tecken som i väsentliga drag inte kan särskiljas från varukänne- tecknet skulle det t.ex. kunna handla om en dåligt utförd imitation av varukännetecknet. Det blir dock en fråga för rättstillämpningen, och ytterst , att närmare precisera innebörden av det rekvisitet. Huvudregeln enligt bestämmelsen är att transitering eller liknande tullåtgärd med varumärkesförfalskade varor omfattas av ensamrätten. Om däremot innehavaren av varukännetecknet enligt lagen i destinations- landet inte kan hindra att varorna släpps ut på marknaden där, anses 2017/18:267 förfarandet inte falla inom ensamrätten. Varukännetecknet måste alltså omfattas av ensamrätt också i det land där varorna är tänkta att säljas och marknadsföras, i praktiken en ensamrätt som omfattar rätten att bestämma om import till det landet. Regler om illojal konkurrens eller liknande i destinationslandet kan inte göras gällande. Det är den aktuelle deklaranten eller varuinnehavaren som har bevis- bördan för att innehavaren av varukännetecknet inte kan hindra att varorna släpps ut på marknaden i slutdestinationslandet. innebär det att deklaranten måste bevisa både vilket land som är destinationslandet och vilket skydd varukännetecknet har där. Avgörande är om innehavaren enligt destinationslandets lag har rätt att hindra att varorna släpps ut på marknaden, på grund av att det rör sig om ett varumärke som är registrerat där eller ett varukännetecken som har ett sådant skydd t.ex. genom inarbetning. Det saknar i princip betydelse om innehavaren av varukännetecknet har upplåtit licens till någon annan att använda varukännetecknet i det landet och därmed inte själv förfogar över sin lagstadgade ensamrätt. Bestämmelsen har koppling till vissa bestämmelser i tullagen (2016:253), som i sin tur hänvisar till förordning 608/2013 (se 1 kap. 1 § första stycket tullagen). Av EU-förordningen framgår att den nationella tullmyndigheten har rätt att ingripa mot varor som misstänks göra intrång i en immaterialrätt och som är eller borde ha varit föremål för tull- övervakning i enlighet med unionens tullagstiftning (se artikel 1). ordningen innehåller endast regler om vilka förfaranden tullmyndigheterna ska tillämpa och fastställer inte några kriterier för att bedöma om det Enligt 4 kap. 48 § första stycket tullagen ska frågor om en vara gör intrång i en immaterialrätt, och hur det ska förfaras med varorna i sådant fall, prövas av domstol enligt vad som gäller för den aktuella Frågor om varor som misstänks göra intrång i ett varu- kännetecken ska alltså prövas av domstol med tillämpning av varu- På grund av förevarande bestämmelse i varumärkeslagen har rätt att ingripa mot varorna med stöd av förordning 608/2013. gripandet sker genom att skjuter upp frigörandet av varorna eller kvarhåller dem (se artiklarna 17 och 18 i förordningen). förfarande innebär att avvaktar med att göra varorna till- gängliga för det avsedda tullförfarandet. beaktas om varorna hänförs till en sådan tullåtgärd som omfattas och om varorna misstänks vara förfalskade. ska inte pröva en invändning om att varorna är avsedda för ett land där innehavaren av varukännetecknet inte kan hindra att de släpps ut på marknaden. En sådan invändning får däremot betydelse på så sätt att inte får förstöra varorna. I stället ska underrätta innehavaren av varukännetecknet om invändningen. Innehavaren har då en viss på sig att väcka talan vid domstol för att få intrångsfrågan prövad (se artiklarna 23.3, 23.4 och 26.9 i förordning 608/2013). Det vanliga är, för svensk del, att innehavaren av varukännetecknet i en sådan situation väcker en intrångstalan och begär att varorna ska förstöras enligt 8 kap. 7 § varumärkeslagen. Om deklaranten eller varu- innehavaren sedan i intrångsmålet kan komma med tillräcklig utredning om att innehavaren av varukännetecknet inte kan hindra att varorna släpps ut på marknaden i destinationslandet, gäller inte ensamrätten. 2017/18:267 Eftersom varorna då inte gör intrång i någon ensamrätt, ska domstolen En konsekvens av det blir att innehavaren av varukänne- tecknet inte kan motsätta sig att varorna görs tillgängliga för det avsedda tullförfarandet. ska därmed frigöra varorna. Detsamma gäller om innehavaren av varukännetecknet inte väcker någon intrångstalan eller väcker talan . Det kan noteras att artikel 28 i förordning 608/2013 föreskriver att en rättighetsinnehavare ska vara ansvarig för skador gentemot deklaranten eller varuinnehavaren, bl.a. om det senare konstateras att varorna i fråga inte gör intrång i en immateriell rättighet. Om det inte finns tillräcklig utredning om att varukännetecknet inte omfattas av det aktuella skyddet i det andra landet, gäller ensamrätten och användningen av tecknet anses göra intrång i varukännetecknet. Intrång i ensamrätten genom transitering eller liknande tullåtgärd kan inte leda till några straffrättsliga påföljder (se 8 kap. 1 § första stycket varumärkeslagen). Om varorna trots att de har deklarerats för t.ex. transit i själva verket ska släppas ut på marknaden här, rör det sig om ett annat slags intrång och straffrättsligt ansvar kan komma i fråga för detta på vanligt sätt, dvs. i förekommande fall som förberedelse till sådant intrång. 11 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga. Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder 1.sitt personnamn eller sin adress, 2.uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan är framställd eller tjänsten är utförd, eller 3.varukännetecknet för att identifiera eller hänvisa till innehavarens varor eller tjänster. Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte heller att någon annan i näringsverksamhet använder tecknet i sin reklam för att direkt eller indirekt peka ut innehavaren eller dennes varor eller tjänster (jämförande reklam) på ett sätt som är förenligt med marknadsföringslagen (2008:486). Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärssed. Ensamrätten till ett sådant märke hindrar inte att den som har rätt att använda ett geografiskt namn gör detta. Paragrafen innehåller bestämmelser om begränsning av ensamrätten till Med ändringarna genomförs artiklarna 10.3 f och 14 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.3. Andra stycket 1 anpassas till artikel 14.1 a i direktivet genom att hänvisningen till firma utgår. Användningen av företagsnamn utgör alltså inte längre en begränsning av ensamrätten. användningen av ett yngre företagsnamn men inte möjligheten att använda ett företagsnamn som har en äldre rättsgrund än Att den äldsta rättigheten har företräde följer av den princip om företrädesrätt som kommer till uttryck i 13 §. 2017/18:267 enlighet med Lagrådets förslag, ersätts namn av personnamn för att tydliggöra att bestämmelsen omfattar fysiska personer som bedriver näringsverksamhet under sitt namn. Att namn ersätts av personnamn innebär ingen ändring i sak. Personnamn har här samma betydelse som i lagen (2016:1013) om personnamn. I andra stycket 3 finns en bestämmelse om att ensamrätten till ett varukännetecken inte hindrar att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder varukännetecknet för att identifiera eller hänvisa till innehavarens varor eller tjänster. Ändringen innebär en viss utvidgning i förhållande till hittillsvarande reglering. Bestämmelsen är tillämplig särskilt om användningen är nödvändig för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål. I praktiken har regleringen stor betydelse när någon säljer tillbehör och reservdelar till andras varor eller erbjuder service för andras varor. Detta anges dock inte längre som exempel i lagtexten. Enligt tredje stycket, som är nytt, hindrar ensamrätten till ett varu- kännetecken inte att någon annan i näringsverksamhet använder tecknet i sin reklam för att direkt eller indirekt peka ut innehavaren eller dennes varor eller tjänster, s.k. jämförande reklam. En förutsättning är att användningen är förenlig med marknadsföringslagen. Bestämmelsen genomför artikel 10.3 f i direktivet. Enligt artikeln kan innehavaren av ett varumärke särskilt förbjuda användningen av ett tecken i jämförande reklam på ett sätt som strider mot och rådets direktiv /114/EG av om vilseledande och jämförande reklam. Artikel 4 i det direktivet har i svensk rätt genomförts med 18 § marknadsföringslagen, varför den bestämmelsen har särskild betydelse vid bedömningen enligt förevarande reglering. I 18 § anges under vilka förutsättningar en näringsidkare i sin reklam får peka ut en annan närings- idkare eller dennes produkter. har i en dom i mål nr C-533/06, ET O2 (UK), prövat varumärkesskyddets gränser vid jäm- förande reklam. Frågan om jämförande reklam har också prövats av EU- domstolen i en dom i mål nr C-112/99, och i en dom i mål nr C-487/07, L’Oréal m.fl. Övriga ändringar i paragrafen är språkliga. 16 § Rätten till ett registrerat varumärke ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken, om 1. det äldre varukännetecknet inte hade särskiljningsförmåga på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för det yngre 2. det äldre varukännetecknet, när det är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 § första stycket 2, inte hade tillräcklig särskiljningsförmåga så att det fanns en risk för förväxling på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för det yngre varumärket, eller 3. det äldre varukännetecknet, när det är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 § första stycket 3, inte var känt inom en betydande del av omsättnings- kretsen på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för det Paragrafen, som är ny, reglerar skydd för s.k. mellankommande rättigheter. Paragrafen och rubriken närmast före paragrafen utformas i enlighet med Lagrådets synpunkter. Med bestämmelserna genomförs artiklarna 8 och 18.1 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.2. Av paragrafen följer att rätten till ett yngre registrerat varumärke under vissa förutsättningar ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken. I 17 § första stycket finns en bestämmelse som erinrar om att även det äldre kännetecknet får användas i dessa situationer (s.k. samexistens). Att de båda rättigheterna får gälla vid sidan av varandra medför att det inte är möjligt för någon av innehavarna att få den andres registrering hävd eller att vinna framgång i ett intrångsmål mot den andre. Punkterna 1–3 rör olika situationer men har i viss utsträckning samma tillämpningsområde. Punkterna kan därför överlappa varandra i det enskilda fallet. Enligt punkt 1 ska rätten till ett registrerat varumärke gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken om det äldre varukännetecknet inte hade särskiljningsförmåga på ingivningsdagen eller prioritetsdagsdagen för det yngre varumärket. Av 2 kap. 5 § framgår att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Vad som avses med särskiljningsförmåga anges i 5 § i detta kapitel. Bestämmelsen har framför allt betydelse om ett äldre varumärke har registrerats, trots att det saknade särskiljningsförmåga, men varumärket därefter har kommit att förvärva särskiljningsförmåga genom använd- ning. Ett yngre varumärke som registrerades , dvs. innan det äldre varumärket förvärvade särskiljningsförmågan, anses då vara en mellankommande rättighet. Det yngre varumärket får i en sådan situation alltså gälla vid sidan av det äldre varukännetecknet. Enligt punkt 2 ska rätten till ett registrerat varumärke gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken om det äldre varukännetecknet, när det är identiskt med eller liknar det yngre varumärket på det sätt som avses i 10 § första stycket 2, inte hade tillräcklig särskiljningsförmåga så att det fanns en risk för förväxling på ingivningsdagen eller prioritets- dagen för det yngre varumärket. Att ett varukännetecken inte har till- räcklig särskiljningsförmåga så att det finns en risk för förväxling är inte detsamma som att det helt saknar särskiljningsförmåga (jfr punkten 1). Enligt punkt 3 ska rätten till ett registrerat varumärke gälla vid sidan av en äldre rätt till ett känt varukännetecken när det är identiskt eller likartat enligt 10 § första stycket 3 om det äldre varukännetecknet inte var känt inom en betydande del av omsättningskretsen på ingivningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket. Vilken dag som är ingivningsdag föreskrivs för nationella varumärken i 2 kap. 1 a §. Om det finns en prioritetsdag är det i stället den dagen som är av betydelse (jfr 2 kap. 14–16 §§). En prioritetsdag kan t.ex. föreligga om innehavaren har ansökt om registrering av varumärket i ett annat land innan en ansökan om registrering i . I fråga om internationella registreringar framgår ingivningsdagen av artiklarna 3 (4) och 3ter i Madridprotokollet och reglerna 15 och 24 i tillämpningsföreskrifterna till protokollet. I artikel 4 (2) i Madrid- 2017/18:267 protokollet finns bestämmelser om prioritet. Madridprotokollet beskrivs närmare i avsnitt 8. Det som sägs om äldre rättigheter i paragrafen omfattar alla slags varu- kännetecken, dvs. även sådana näringskännetecken och personnamn som har skydd som varukännetecken enligt 1 kap. 8 §. 17 § I de fall som avses i 14–16 §§ hindrar inte rätten till det yngre varu- kännetecknet användningen av det äldre. På yrkande av någon av parterna, får en domstol i de fall som avses i 15 § om det är skäligt besluta att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn. Ett sådant beslut får dock inte avse ett registrerat varumärke. I paragrafen finns bestämmelser om s.k. samexistens mellan kolliderande rättigheter. Bestämmelserna motsvaras i huvudsak av hittillsvarande 16 §. Med ändringen genomförs artikel 18.3 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.2. Ändringen i första stycket innebär att de fall som avses i 16 § – s.k. mellankommande rättigheter – också omfattas av bestämmelserna om samexistens. Att rättigheterna samexisterar innebär att de gäller vid sidan av varandra och att innehavarna inte kan hindra användningen av varandras varukännetecken. 18 § Vid utgivning eller annat tillgängliggörande av lexikon, handböcker eller andra liknande skrifter i tryckt eller elektronisk form är författaren, utgivaren eller förläggaren skyldig att se till att ett registrerat varumärke inte återges i skriften utan uppgift om att varumärket är skyddat genom registrering, om inne- havaren av varumärket begär att uppgiften ska finnas med och återgivningen ger intryck av att varumärket är en sedvanlig beteckning för de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för. I fråga om en skrift i tryckt form ska en uppgift enligt första stycket föras in senast i nästa utgåva. I fråga om en skrift i elektronisk form ska uppgiften föras in utan dröjsmål. Paragrafen reglerar uppgiftsskyldighet när ett registrerat varumärke återges i vissa skrifter. Bestämmelserna motsvaras i huvudsak av hittills- varande 17 §. Med ändringarna genomförs artikel 12 i direktivet. Över- vägandena finns i avsnitt 5.4. Regleringen faller utanför tryckfrihetsförordningens och yttrande- frihetsgrundlagens område; bestämmelserna kan inte anses strida mot de intressen som skyddas av tryckfriheten och yttrandefriheten (jfr SOU 1958:10 s. 171 och prop. 2009/10:225 s. 140). Av första stycket framgår att bestämmelsen omfattar utgivning eller annat tillgängliggörande av lexikon, handböcker eller andra liknande skrifter i både tryckt och elektronisk form. Tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta all form av elektroniskt tillgängliggörande. Även sådana internetbaserade lexikon och liknande där var och en kan bidra med material omfattas alltså av uppgiftsskyldigheten. Enligt hittillsvarande ordning omfattas bara situationer där en skrift görs tillgänglig elektroniskt av någon som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen, Prop. 2017/18:267 t.ex. en utgivare av en tryckt skrift eller den som innehar ett utgivnings- bevis för verksamheten. Dessutom görs ett tillägg om att uppgifts- skyldigheten bara gäller om återgivningen av varumärket ger intryck av att det är en sedvanlig beteckning för de varor eller tjänster som det är registrerat för. Enligt bestämmelsens hittillsvarande lydelse omfattas all återgivning av varumärket. I praktiken lär det inte röra sig om någon beaktansvärd skillnad. Övriga ändringar i första stycket är redaktionella. Enligt andra stycket ska en uppgift om att varumärket är skyddat genom registrering på begäran av varumärkesinnehavaren föras in i en tryckt skrift senast i nästa utgåva. När det gäller elektroniska skrifter ska uppgiften föras in utan dröjsmål, dvs. så snart som det är möjligt. Bestämmelsen skiljer sig från hittillsvarande reglering där det finns en skyldighet att medverka till och bekosta att en rättelse offentliggörs. Ändringen får betydelse framför allt i förhållande till tryckta skrifter. Om en begäran enligt första stycket inte följs, t.ex. för att det inte finns planer på att ge ut skriften i en ny upplaga, finns det numera ingen möjlighet för varumärkesinnehavaren att kräva en annan typ av rättelse där det framgår att varumärket är skyddat. När det gäller elektroniska skrifter får ändringen i praktiken mindre betydelse eftersom det enligt hittillsvarande ordning mer sällan torde vara fråga om någon annan typ av rättelse än att uppgifter om varumärket förs in i skriften. I artikel 12 i EU:s varumärkesförordning finns en liknande reglering för EU-varumärken. Nationell registrering av varumärken Ansökan om registrering 1 § Den som vill registrera ett varumärke ska ansöka om detta hos . 1.uppgifter om sökandens namn eller företagsnamn och adress, 2.uppgifter om ombuds namn och adress, 3.en tydlig återgivning av varumärket, och 4.en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning). En ansökan om registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska även innehålla uppgifter om vilka som ska ha rätt att använda varumärket och de övriga villkor som ska gälla för användningen. I fråga om ett kollektivmärke ska dessutom uppgift lämnas om vilka förutsättningar som gäller för medlemskap i sammanslutningen. Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om ansökningsför- farandet. Paragrafen innehåller bestämmelser om vad en ansökan om registrering av ett varumärke ska innehålla. Med ändringarna genomförs artiklarna 30 och 39 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.1, 10 och 12.1. Ändringen i första stycket 1 innebär att firma ersätts av företagsnamn, vilket är en följd av den nya lagen om företagsnamn. 2017/18:267 Enligt första stycket 4 ska ansökan innehålla en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning). Varumärken registreras i en eller flera klasser av varor eller tjänster enligt den s.k. Niceklassificeringen enligt Niceöverenskommelsen om interna- tionell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken , reviderad i och i (SÖ 1978:29). Bestämmelser om detta finns i 13 § och i den svenska varumärkesförordningen (2011:594). Genom ändringen klargörs att förteckningen över varor eller tjänster ska vara tydlig. Kravet på tydlighet innebär att varorna och tjänsterna ska anges på ett sådant sätt att myndigheter och enskilda utifrån förteckningen kan avgöra omfattningen av det skydd som söks. De allmänna beteck- ningar som ingår i klassrubrikerna till Niceklassificeringen, eller andra allmänna uttryck, får användas om de uppfyller kraven på tydlighet (jfr artikel 39.3 och dom i mål nr C-307/10, , ””). Användningen av sådana allmänna beteckningar eller uttryck ska anses avse de varor och tjänster som tydligt och klart omfattas av beteckningen eller uttryckets bokstavliga innebörd (jfr artikel 39.5 och domen i mål nr C- 307/10). Bestämmelsen i andra stycket innehåller kompletterande bestämmelser för kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. Den som ansöker om ett sådant varumärke ska även uppge de villkor som gäller för att märket ska få användas. Av uppgifterna ska framgå vilka som får använda märket och – om det rör sig om ett kollektivmärke – villkoren för medlemskap i sammanslutningen.