prop · H503267 · 2018-06-12 00:00:00 — Som nämns får ett varumärke enligt svensk rätt inte registreras om sökanden för ansökan var i ond tro om någon annans användning, här i landet eller i utlandet, av ett förväxlingsbart känne- tecken. Har ett sådant varumärke registrerats kan det hävas. I de fall en agent eller en återförsäljare själv ansöker om registrering av inne- havarens kännetecken utan att ha tillstånd till det, kan denne som regel anses vara i ond tro. Registreringshindret, och den motsvarande hävningsgrunden, om ond tro i varumärkeslagen omfattar alltså redan agentsituationen (jfr prop. 2009/10:225 s. 298). Regeringen föreslår ingen ändring i propositionen, varken av regleringen om ond tro eller invändningsförfarandet (se föregående avsnitt om ond tro och avsnitt 6.2 om invändningsförfarandet). Det innebär att ond tro hos sökanden kommer att kunna göras gällande i ett invändningsförfarande, både i förhållande till tidigare användning av ett varumärke i och i utlandet. Det finns därför inte någon anledning att införa ett särskilt registreringshinder just för agentsituationen. …överföring och förbud mot användning av agentvarumärken Bestämmelserna om agentvarumärken i direktivet rör för det andra den situationen att en agent eller företrädare för varumärkesinnehavaren har registrerat innehavarens varumärke i eget namn utan tillstånd. I en sådan situation ska varumärkesinnehavaren ha rätt att antingen invända mot att agenten eller företrädaren använder varumärket eller begära att varu- märket överförs till innehavaren eller båda, om inte agenten eller före- trädaren visar fog för sitt handlande (artikel 13). Utredningen gör även här bedömningen att någon särskild föreskrift inte är nödvändig och hänvisar till det allmänna registreringshindret på grund av ond tro och rätten enligt varumärkeslagen att få en ansökan överförd av PRV på grund av bättre rätt (2 kap. 21–22 §§ varumärkes- lagen). Som påpekas av några remissinstanser avser bestämmelsen i direktivet om överföring av agentvarumärken redan registrerade varumärken. Följaktligen är inte bestämmelserna i varumärkeslagen om överföring på grund av bättre rätt tillräckliga för att uppfylla direktivet eftersom de endast omfattar ansökningar om varumärkesregistrering. Det finns inte heller någon uttrycklig reglering i lagen som behandlar möjligheten för en varumärkesinnehavare att motsätta sig användning, eller att begära överföring, av ett agentvarumärke. Frågan är då om svensk rätt ändå uppfyller direktivet. Vid införandet av bestämmelserna om överföring av en ansökan om registrering övervägdes om det också borde finnas möjligheter till över- föring av en registrering på grund av bättre rätt. I propositionen konsta- terades att det redan fanns möjligheter att få frågan prövad i domstol genom att föra en positiv fastställelsetalan om bättre rätt, dvs. en talan för att slå fast att ett visst rättsförhållande föreligger (jfr 13 kap. 2 § rätte- gångsbalken). Av bl.a. den anledningen lades något sådant förslag inte fram i det lagstiftningsarbetet. Däremot ansåg man att det fanns ett behov av en uttrycklig bestämmelse som gör det möjligt för den som har vunnit framgång med en fastställelsetalan om bättre rätt att få det nya för- hållandet antecknat i varumärkesregistret och kungjort (se prop. 2009/10:225 s. 301 och 302). En sådan bestämmelse finns nu i varu- märkeslagen (6 kap. 2 § första stycket). och ifrågasätter om det enligt svensk rätt är möjligt för en varumärkesinnehavare att föra en positiv fastställelsetalan om bättre rätt till ett agentvarumärke. När det gäller överföring av en ansökan på grund av bättre rätt konsta- terades i det tidigare lagstiftningsarbetet att möjligheten till en sådan överföring är generell och även omfattar den situationen att en agent eller företrädare ansöker om registrering i eget namn utan tillstånd från innehavaren (se prop. 2009/10:225 s. 300 och 302). Samma omständig- heter som utgör grund för överföring av en ansökan om registrering på grund av bättre rätt bör också kunna utgöra grund för en positiv fast- ställelsetalan om bättre rätt avseende en registrering. Av de tidigare förarbetena framgår att en positiv fastställelsetalan om bättre rätt till ett varukännetecken kan grunda sig på olika omständigheter, t.ex. bättre rätt på grund av överlåtelse, bolagsbildning, arv, eller tidigare användning. När det gäller just tidigare användning av ett varukännetecken har en sådan användning betydelse för registrering av ett varumärke eftersom det kan utgöra hinder för registrering om sökanden är i ond tro (jfr prop. 2009/10:225 s. 295). är det alltså möjligt att föra en fast- ställelsetalan om bättre rätt bl.a. på grund av tidigare användning av ett kännetecken – vilket kan omfatta en agentsituation om förutsättningarna för registreringshindret om ond tro är uppfyllda. Den som har vunnit framgång med en sådan fastställelsetalan om bättre rätt kan sedan få det nya förhållandet antecknat i varumärkesregistret och kungjort. 2017/18:267 melserna i direktivet om överföring av en registrering av ett agentvaru- märke är alltså uppfyllda i svensk rätt. Regleringen i direktivet om att en varumärkesinnehavare ska kunna hindra användningen av ett agentvarumärke har som sagt sin förebild i . Svensk rätt anses uppfylla Paris- konventionen i detta avseende genom varumärkeslagens bestämmelser om möjlighet för den som har bättre rätt att invända mot en felaktig registrering eller att senare få denna upphävd i domstol samt att få till stånd ett förbud mot användningen av varumärket (se prop. 2009/10:225 s. 299). Om innehavarens varumärke utgörs av ett äldre varukännetecken som är skyddat i finns alltså möjligheten för innehavaren att föra en talan mot agenten eller företrädaren om varumärkesintrång och fram- ställa ett yrkande om förbud mot fortsatt användning av agentvaru- märket, s.k. vitesförbud (se 8 kap. 3 § varumärkeslagen). Vidare kan en varumärkesinnehavare ansöka om hävning av varumärkesregistreringen med hänvisning till att varumärket registrerats av innehavarens agent eller företrädare i ond tro. Denna möjlighet omfattar också innehavare av utländska varukännetecken. Om registreringen av agentvarumärket hävs kan därefter den rätta innehavaren ansöka om registrering av ett nytt varumärke för egen del. En sådan registrering hindrar då användningen av agentvarumärket. Sammanfattningsvis är det regeringens mening att svensk rätt redan uppfyller direktivets bestämmelser om överföring av agentvarumärken och om förbud mot användning av sådana varumärken. Någon ytterligare reglering är därför inte nödvändig. 6.4Registreringens varaktighet och förnyelse av en registrering Regeringens förslag: En varumärkesregistrering ska gälla från ingivningsdagen för ansökan om registrering. Registreringen ska kunna förnyas helt eller delvis varje gång för en period räknad från utgången av föregående registrerings- period. En ansökan om förnyelse ska ha kommit in till tidigast före och senast efter registreringsperiodens utgång. Den som ansöker om förnyelse ska betala föreskriven förnyelseavgift inom denna frist. En inbetalning av förnyelseavgiften som görs inom denna frist ska anses utgöra en ansökan om förnyelse. Utredningens förslag överensstämmer med regeringens (se betänk- andet s. 266–269). Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller har inga invändningar mot dem. Skälen för regeringens förslag: Enligt svensk rätt kan ensamrätten till ett varukännetecken i princip bestå hur länge som helst. En varumärkes- registrering gäller visserligen bara , men den kan förnyas ett obegränsat antal gånger (2 kap. 32 och 33 §§ varumärkeslagen). I det nya direktivet finns bestämmelser om registreringens giltighetstid och förnyelse av en registrering (artiklarna 48 och 49). Regleringen saknar motsvarighet direktiv. Enligt direktivet ska varumärken registreras för en tioårsperiod, räknad från den dag då ansökan gavs in (artikel 48.1). Registreringsperioden ska alltså gälla från ingivningsdagen. Enligt varumärkeslagen gäller perioden däremot från registreringsdagen (2 kap. 32 §). Lagen bör därför anpassas till direktivet i detta avseende. I avsnitt 6.1 föreslås en reglering av vilken dag som ska anses som ingivningsdag. Enligt direktivet kan en registrering förnyas med ytterligare tioårs- perioder från och med den dag då den befintliga registreringen löper ut. Förnyelsen ska föras in i registret (se artiklarna 48.2 och 49.5). Mot- svarande regler finns redan i varumärkeslagen (se 2 kap. 33 § första och tredje styckena). Direktivet anger också att en registrering ska förnyas på begäran av varumärkesinnehavaren eller av någon som har rätt att göra detta enligt lag eller avtal, under förutsättning att förnyelseavgifterna har betalats. Medlemsstaterna får bestämma att en inbetalning av förnyelse- avgiften ska anses utgöra en sådan begäran (artikel 49.1). Även i detta avseende är varumärkeslagen förenlig med direktivet (se 2 kap. 33 § andra stycket). En begäran om förnyelse ska enligt direktivet lämnas in och förnyelse- avgiften betalas före utgången av registreringsperioden (artikel 49.3). Om så inte skett, kan en begäran lämnas in inom en ytterligare sexmånadersperiod räknad från utgången av registreringsperioden eller den påföljande förnyelsen av denna. För- nyelseavgiften och en tilläggsavgift ska betalas inom denna ytterligare period. Varumärkeslagen skiljer sig här från direktivet på så sätt att en ansökan om förnyelse ska ha kommit in till PRV tidigast före och senast efter registreringsperiodens utgång (2 kap. 33 § första stycket). Bestämmelsen bör därför ändras så att den anpassas till direk- tivet. Det bör också förtydligas att förnyelseavgiften ska betalas inom denna frist. Av direktivet följer vidare att om en begäran om förnyelse har getts in, eller avgifterna har betalats, för endast en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats, så ska registreringen förnyas bara för dessa varor eller tjänster (artikel 49.4). Detsamma gäller i praktiken enligt svensk rätt, vilket framgår av den svenska varumärkesförordningen (3 kap. 11 § andra stycket). Det bör dock klargöras i lagtexten att en registrering kan förnyas helt eller delvis. Enligt direktivet har den ansvariga myndigheten en skyldighet att informera innehavaren av varumärket om att registreringsperioden är på väg att löpa ut åtminstone så sker. I svensk rätt finns det inte något krav på att PRV ska informera om att en varumärkes- registrering löper ut. Frågan om en sådan informationsskyldighet bör lämpligen regleras på förordningsnivå. 2017/18:267 7 Hävning av en varumärkesregistrering 7.1Grunder och förfaranden för hävning av en registrering Regeringens förslag: Vid en prövning av om en varumärkes- registrering ska hävas på grund av bristande särskiljningsförmåga ska endast sådan särskiljningsförmåga beaktas som varumärket har för- värvat genom användning före ansökan om hävning. Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens (se betänkandet s. 273–275, 278–283 och 286). Utredningen föreslår en uttrycklig reglering om att en ansökan om hävning som grundas på ett hinder mot registrering med hänsyn till någon annans rättigheter ska få göras endast av den som har ett eget intresse i saken. Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker förslagen eller har inga invändningar mot dem. vid , () och () anser att begreppet hävning bör anpassas till terminologin i varumärkesdirektivet och EU:s varumärkes- förordning. , PRV och SFIR ifrågasätter vidare om det administrativa hävningsförfarandet vid PRV uppfyller kraven i direktivet, särskilt kraven på effektivitet och snabbhet. De anser att det bör övervägas om prövningen vid PRV också bör omfatta ansökningar som är tvistiga, och hänvisar till vad som gäller vid EU:s immaterialrätts- myndighet samt i och . PRV och anser att reglerna om del- givning vid administrativ hävning bör förenklas. Skälen för regeringens förslag Den som vill få en varumärkesregistrering hävd kan föra talan om det vid domstol eller ansöka om s.k. administrativ hävning vid PRV. Enligt varu- märkeslagen kan en registrering hävas om den tillkommit i strid med lagen, dvs. trots att det fanns ett hinder mot registreringen. En om- ständighet som utgör hinder mot registrering utgör alltså även grund för att senare häva registreringen. Hävningsgrunderna kan på detta sätt sägas vara en spegelbild av registreringshindren. En förutsättning för hävning är dock att det fortfarande finns hinder mot registrering och att rätten till det ifrågasatta varumärket inte kan bestå enligt reglerna om förväxlingsbara varukänneteckens samexistens (3 kap. 1 § första stycket). I vissa fall kan en varumärkesregistrering hävas på grund av omständigheter som har inträffat efter registreringen, t.ex. när varu- märket i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser eller om varumärket inte har använts på det sätt som krävs (3 kap. 1 § andra stycket och 3 kap. 2 §). Varumärkeslagens bestämmelser om vilka förhållanden som kan utgöra grund för att häva en varumärkesregistrering bygger på bestämmelserna om ogiltighetsgrunder och grunder för upphävande i 2008 års varumärkes- Prop. Ogiltighetsgrunderna tar sikte på sådana förhållanden som före- låg vid registreringen och motsvaras i princip av registreringshindren. Grunderna för upphävande tar i stället sikte på förhållanden som upp- kommer efter registreringen. Som några remissinstanser påpekar skiljer sig begreppen i varumärkeslagen från begreppen eftersom ”hävning” används i båda fallen. Det finns naturligtvis fördelar med att lagens terminologi överensstämmer med den som används i direktivet och förordningen. är hävning som ett samlat begrepp etablerat inom den svenska varumärkesrätten. ett etablerat begrepp för en ensamrätts upphörande även på andra områden inom den immaterialrättsliga lagstiftningen, t.ex. i firmalagen och mönsterskyddslagen (1970:485). Någon ändring föreslås inte heller i den nya lagen om företagsnamn. Regeringens uppfattning är att det inte bör göras någon ändring i detta avseende. Bestämmelsen om hävning på grund av bristande särskiljningsförmåga En nyhet i direktivet är att ett varumärke inte får ogiltigförklaras om det har förvärvat särskiljningsförmåga på grund av användning före ansökan om ogiltighetsförklaring (artikel 4.4). Av direktivet följer alltså att det inte är möjligt att beakta den särskiljningsförmåga som varumärket har förvärvat genom användning efter det att ansökan om hävning gjordes. Detta skiljer sig från den nuvarande svenska ordningen enligt vilken man kan beakta sådan särskiljningsförmåga som varumärket förvärvat ända fram till avgörandet om hävning (jfr 3 kap. 1 § första stycket 1 och Ett varumärke kan alltså inte hävas på grund av bristande särskilj- ningsförmåga om varumärket efter tidpunkten för ansökan om hävning, men före avgörandet om hävning, har förvärvat särskiljningsförmåga En sådan situation skulle kunna uppkomma om inne- havaren av ett varumärke, som inte är tillräckligt särskiljande, ser till att varumärket förvärvar särskiljningsförmåga t.ex. genom att sätta igång omfattande marknadsföringsåtgärder efter det att någon ansöker om hävning av registreringen. För att svensk rätt ska vara förenlig med direktivet bör varumärkes- lagen ändras så att man vid prövningen av om en varumärkesregistrering ska hävas på grund av bristande särskiljningsförmåga bara ska beakta sådan särskiljningsförmåga som varumärket har förvärvat genom användning före tidpunkten för ansökan om hävning. I finns redan ett administrativt hävningsförfarande Enligt direktivet ska medlemsstaterna erbjuda ett snabbt och effektivt administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke (artikel 45). Detta är en nyhet i direktivet, och många med- lemsstater har inte sådana förfaranden. I infördes möjligheten till administrativ hävning (se 3 kap. 6–21 §§ varumärkeslagen). Ordningen är motiverad av behovet av ett snabbt, enkelt, rättssäkert och billigt system som är till fördel för bl.a. små och medelstora företag. ningsförfarandet gäller vid sidan av rätten att väcka talan om hävning vid 2017/18:267 domstol. Förfarandet är utformat med förebild från den summariska processen i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Det innebär att PRV kan häva en registrering om varumärkesinnehavaren medger ansökan eller lämnar den obestridd. Om innehavaren däremot motsätter sig att registreringen hävs ska ärendet, om sökanden begär det, överlämnas till Patent- och som gör den materiella prövningen. I direktivet regleras vilka grunder som ska kunna åberopas i ett admini- strativt hävningsförfarande och vem som har rätt att göra en ansökan. I övrigt överlämnar direktivet till medlemsstaterna att bedöma hur för- farandet ska vara utformat. I svensk rätt görs ingen skillnad mellan vilka grunder som kan åberopas i domstol och vilka som kan anföras hos PRV. Samtliga hävningsgrunder enligt varumärkeslagen kan alltså åberopas i det administrativa förfarandet. En annan sak är att den faktiska prövningen i de fall där ansökan bestrids kommer att ske i domstol. I likhet med utred- ningen konstaterar regeringen att ett sådant summariskt förfarande är för- enligt med direktivet. , PRV och SFIR anser att man bör överväga att införa en möjlighet för PRV att pröva en ansökan om administrativ hävning även om ansökan bestrids. Genom det administrativa förfarandet ges en möjlighet till hävning av en varumärkesregistrering på ett snabbt och enkelt sätt. upprätthålls de höga krav på rättssäkerhet som måste finnas med hänsyn till de mycket stora värden som varumärken kan representera. Av dessa skäl – och då det inte är nödvändigt på grund av direktivet – saknas det anledning att över- väga någon ändring av den nuvarande ordningen. I direktivet finns som sagt regler om att åtminstone vissa ska ha rätt att ansöka om administrativ hävning. Bland annat ska den som innehar en äldre rättighet ha talerätt om grunden för hävning är att ett varumärke inte borde ha registrerats på grund av förekomsten av den äldre rättig- heten (artikel 45.4). Utredningen föreslår att det särskilt ska föreskrivas att en ansökan om hävning som grundas på ett hinder mot registrering med hänsyn till någon annans rättigheter ska få göras endast av den som har ett eget intresse i saken. Enligt varumärkeslagen kan den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering föra talan vid domstol eller ansöka om administrativ hävning (3 kap. 5 § första stycket). Allmänna civilprocessuella principer kan dock innebära att inte vem som helst har rätt att få en sådan ansökan prövad. De som enligt direktivet ska ha rätt att ansöka om administrativ hävning har däremot det. Enligt regeringens bedömning finns det därför inte anledning att i enlighet med utredningens förslag, utöver det som följer av allmänna civilprocessuella principer, begränsa rätten att ansöka om hävning jämfört med vad som gäller . Direktivet föreskriver också att en ansökan om hävning får riktas mot en del av eller alla de varor och tjänster som det omtvistade varumärket är registrerat för (artikel 45.5). En motsvarande bestämmelse finns redan i varumärkeslagen (se 3 kap. 4 §). Reglerna om delgivning bör inte ändras Enligt nuvarande ordning gäller samma regler för delgivning av en ansökan om administrativ hävning som vid delgivning av en ansökan om stämning i tvistemål (3 kap. 11 § första stycket varumärkeslagen). PRV och föreslår att särskilda bestämmelser införs i varumärkeslagen som ger möjligheter till delgivning med mindre stränga krav. Enligt PRV är detta angeläget för att varu- märkesregistret ska kunna rensas från övergivna märken som hindrar senare ansökningar. Förfarandet vid EU:s immaterialrättsmyndighet skulle i så fall kunna tjäna som förebild. Som PRV påpekar kan det i vissa fall vara svårt att delge varumärkes- innehavare vilket kan leda till att ett beslut om hävning fördröjs. Sådana problem är till nackdel för sökanden som har ett intresse av att få till stånd ett beslut om hävning så snabbt som möjligt. Ett beslut om hävning kan dock få långtgående konsekvenser för varumärkesinnehavaren. Av rätts- säkerhetsskäl bör därför kraven på delgivning vid administrativ hävning motsvara vad som gäller för en ansökan om stämning i tvistemål (se även prop. 2009/10:225 s. 233). Bestämmelserna om delgivning bör därför inte ändras. Kommunikation med varumärkesinnehavare och ombud i olika förfaranden Enligt direktivet ska parterna i ett förfarande vid registrerings- myndigheten ange en officiell adress för all kommunikation med myndigheten (artikel 50). Enligt svensk rätt krävs att sökanden anger sin adress och sitt ombuds adress vid en ansökan om administrativ hävning (3 kap. 6 § första stycket 1 varumärkeslagen och 33 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket rätte- gångsbalken). Detsamma gäller vid en ansökan om varumärkesregistrering (2 kap. 1 § första stycket 1 och 2 varumärkeslagen) och vid en invänd- ning (2 kap. 24 § andra stycket 1 och 2 varumärkeslagen). Svensk rätt uppfyller således direktivets krav i detta avseende. Av direktivet framgår också att medlemsstaterna får kräva att parterna har en officiell adress inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det saknas skäl att införa ett sådant krav. Företräde för ett EU-varumärke på grund av ett nationellt varumärke I EU:s varumärkesförordning finns bestämmelser om att en innehavare av ett äldre nationellt varumärke, eller ett varumärke som blivit föremål för en internationell varumärkesregistrering med rättsverkan i en medlemsstat, som ansöker om ett identiskt EU-varumärke för identiska varor eller tjänster får åberopa det äldre varumärkets företräde (se artikel 39). Företräde kan också åberopas för ett redan registrerat EU-varumärke (se artikel 40). Företrädet, som gäller i den medlemsstat där det äldre varumärket är registrerat, innebär att innehavaren av EU-varumärket kan göra gällande de rättigheter som är knutna till det äldre varumärket. Detta kan ha betydelse vid t.ex. en tvist om intrång i EU-varumärket där inne- havaren kan stödja sig på den tidigare dag då rätten till det äldre varu- märket uppkom. Företrädet har vidare den effekten att innehavaren av EU-varumärket kan avstå från det äldre varumärket som företrädet 2017/18:267 grundar sig på, eller inte förnya registreringen, men ändå ha samma rättigheter som om det äldre varumärket hade fortsatt att vara registrerat. Om det äldre varumärket hävs innan rätten till EU-varumärket uppkom, upphör dock företrädet. I direktivet finns en bestämmelse som kompletterar förordningen (se artikel 6). Den innebär att om innehavaren av ett nationellt varumärke, eller ett varumärke som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i den aktuella medlemsstaten, som åberopats som före- träde för ett EU-varumärke har avstått från det äldre varumärket, eller inte har förnyat det, kan det i efterhand fastställas att det fanns grund för att häva registreringen. Regleringen fanns också direktiv. Den enda förändringen är att det nu klargörs att en förutsättning för att i efter- hand fastställa att det fanns grund för hävning är att varumärket hade kunnat hävas då innehavaren avstod från varumärket eller inte förnyade det (jfr dom i mål nr C-148/17, Peek & Cloppenburg). I så fall ska företrädet upphöra att gälla. Bestämmelsen direktiv är inte särskilt genomförd i svensk rätt. Regleringen i det nya direktivet är i allt väsentligt densamma som direktiv. Regeringen instämmer därför i utredningens bedöm- ning att bestämmelsen inte heller nu behöver genomföras särskilt. Frågan får i stället prövas enligt allmänna processrättsliga regler. 7.2Krav på användning av ett varumärke