prop · H503267 · 2018-06-12 00:00:00 — Lagens utgångspunkt är att en licenstagare får väcka en talan bara om innehavaren av varukännetecknet samtycker till det. Detta gäller även för den som har en exklusiv licens. Licenstagaren måste visa att det finns samtycke genom att ge in erforderlig dokumentation om saken. Ett samtycke kan lämnas i den uppkomna situationen eller regleras i parternas bakomliggande avtal. Det krävs inte någon invändning från svaranden om att samtycke saknas, utan domstolen ska självmant kontrollera detta innan stämning utfärdas. Om samtycke inte föreligger, saknas förutsättningar för väckande av talan. Eftersom det då föreligger ett rättegångshinder, ska talan avvisas. Även utan samtycke får en exklusiv licenstagare väcka talan om innehavaren själv inte gör det inom skälig tid efter det att innehavaren har fått underrättelse om att licenstagaren tänker väcka talan. Vid ansökan om stämning måste licenstagaren visa att underrättelsen har lämnats. Om någon underrättelse inte har lämnats, ska talan avvisas. Det ankommer på domstolen att självmant beakta om innehavaren av varukännetecknet har väckt en talan. Om inte skälig tid har gått från underrättelsen ska licenstagarens talan avvisas. Gör domstolen bedömningen att licenstagarens talan är väckt för tidigt, dvs. att skälig tid inte har gått från det att underrättelsen lämnades, ska domstolen i princip på en gång avvisa talan. Domstolen bör alltså i en sådan situation inte avvakta med att utfärda stämning till dess att skälig tid har gått. Om domstolen avvisar talan på grund av att kravet inte är uppfyllt, har licenstagaren på vanligt sätt möjlighet att på nytt väcka talan när det har gått skälig tid, förutsatt att innehavaren inte har hunnit väcka en egen talan inom . Frågan vad som är skälig tid får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Tanken är att innehavaren av varukännetecknet ska ha fått en rimlig tid på sig att ta ställning till om innehavaren själv vill väcka talan eller vidta någon annan åtgärd. Av betydelse är hur omfattande det påstådda intrånget är och hur komplicerade förhållandena är, och en samlad bedömning måste göras av samtliga omständigheter. Rör det sig om en brådskande situation, t.ex. en talan om ett interimistiskt vites- förbud enligt 8 kap. 3 § andra stycket, kan det handla om bara någon dag. Vid bedömningen av vad som är en skälig tid får domstolen utgå från de uppgifter som framgår av ansökan om stämning. En motsvarande bestämmelse finns för EU-varumärken i artikel 25.3 i EU:s varumärkes- förordning. Rättsutvecklingen vid när det gäller den bestämmelsen kan därför också vara till vägledning. Om domstolen gör bedömningen att det har gått skälig tid från det att underrättelsen lämnades, och innehavaren av varukännetecknet inte har väckt en egen talan inom , ska domstolen utfärda stämning (jfr 42 kap. 5 § första stycket ). Ett sådant beslut går inte att överklaga. Innehavaren kan alltså då inte längre hindra licenstagarens talan. Det har alltså betydelse för rätten till väckande av talan om en licens är exklusiv eller icke-exklusiv. Om det inte framgår av stämningsansökan vilken typ av licens som är aktuell, ska domstolen förelägga käranden att komma in med uppgift om detta (jfr 42 kap. 3 § ). Det är lämpligt att domstolen upplyser om vad som krävs för att en innehavare av en exklusiv respektive icke-exklusiv licens ska få väcka talan. I tveksamma fall får domstolen utgå från att det rör sig om en icke- exklusiv licens och att samtycke alltid krävs från innehavaren av varukännetecknet. Förutsättningarna för licenstagare att väcka talan gäller bara om inget annat har avtalats, se tredje stycket. Det som sägs i första stycket ska också tillämpas om talan gäller fast- ställelse avseende ett varukännetecken. för fastställelsetalan finns i 13 kap. 2 § . Som ett generellt undantag gäller enligt andra stycket rätten för en licenstagare att väcka talan om skadestånd. finns för EU-varumärken i artikel 25.4 i EU:s varumärkesförordning. Ifall innehavaren av varukännetecknet väcker en talan om varumärkes- intrång, har en licenstagare alltid rätt att för egen del väcka en talan om ersättning enligt 8 kap. talan med yrkande om skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet och ersättning för Detta gäller oavsett vilken sorts talan om intrång innehavaren av varukännetecknet väcker. Det behöver alltså inte röra sig om just en talan enligt 8 kap. 4 §. Även om innehavaren av varukänne- tecknet väcker en talan om t.ex. vitesförbud enligt 8 kap. 3 §, har licens- tagaren rätt att väcka en talan om ersättning. Rätten för licenstagaren att väcka talan enligt 8 kap. 4 § gäller oavsett om det mål i vilket inne- havaren av varukännetecknet väckt talan har avgjorts eller inte. inte avgjort, kan målen förenas under de förutsättningar som gäller för detta enligt 14 kap. . Av tredje stycket framgår att det som anges i första stycket kan avtalas Parterna kan alltså i licensavtalet eller på annat sätt komma överens t.ex. om att det inte ska krävas något samtycke vid en icke-exklusiv licens eller att en exklusiv licenstagare aldrig ska få väcka en talan om regelmässigt särskilda villkor om denna typ av frågor, varför regleringen i praktiken får mindre betydelse. Om parterna har avtalat om saken på ett annat sätt än vad som gäller enligt lagen, måste licenstagaren visa detta när talan väcks. 3 § Den som har rätt att använda ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 2 § får väcka en talan om varumärkesintrång endast om innehavaren av varu- kännetecknet samtycker till det. Detta ska också tillämpas i fråga om en fast- ställelsetalan avseende ett varukännetecken. Innehavaren av varukännetecknet har rätt till ersättning enligt 8 kap. 4 § för intrång i den rätt som en användare har. En användare får dock väcka en talan om ersättning för egen räkning om innehavaren av varukännetecknet samtycker till det eller om innehavaren väcker en talan om varumärkesintrång som inte innefattar något yrkande om ersättning enligt 8 kap. 4 § för intrång i användarens Första stycket gäller inte om något annat har avtalats. Paragrafen, som saknar motsvarighet i det hittillsvarande 10 kap., inne- håller regler om vad som krävs för att den som har rätt att använda ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 2 §, dvs. ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke eller annat sådant varukännetecken, ska få väcka en talan om varumärkesintrång eller en fastställelsetalan avseende ett varu- Bestämmelserna utgör processförutsättningar, varför talan ska avvisas om kraven inte är uppfyllda. Av de bestämmelser i lagen som närmare reglerar talan i olika fall kan det framgå ytterligare förutsätt- ningar för talerätt (se t.ex. 8 kap. 3 § enligt vilken talan får väckas av endast innehavaren eller av en licenstagare). Med paragrafen genomförs artikel 34 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.2. När det gäller vad som avses med en talan om varumärkesintrång, se kommentaren till 2 §. I första stycket finns bestämmelser om förutsättningar för den som är berättigad att använda ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke att väcka talan. Lagens utgångspunkt är att en användare av ett sådant varukännetecken får väcka en talan bara om innehavaren samtycker till det, t.ex. genom villkoren för märkets användning. Förutsättningarna är alltså desamma som för en licenstagare med en icke-exklusiv licens. Se närmare kommentaren till 2 §. Av första stycket framgår vidare att samtycke från innehavaren också krävs om en användare av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke vill väcka en fastställelsetalan avseende varukännetecknet. Förutsättningarna för användare av kollektiv-, garanti- och kontrollmärken att väcka talan gäller bara om inget annat har avtalats, t.ex. genom villkoren för märkets användning, se tredje stycket. I andra stycket finns en bestämmelse om den materiella rätten till ersättning vid intrång i ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Enligt regleringen har innehavaren av ett sådant varukännetecken rätt till ersättning enligt 8 kap. 4 § också när det gäller intrång i en användares rätt. Det innebär att innehavaren av varukännetecknet kan väcka en talan om varumärkesintrång med yrkande om skadestånd också för en användares räkning. Rätten till skadestånd omfattar både skälig ersättning för utnyttjande och ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Bestämmelsen innebär inte att innehavaren företräder användaren i rättegången utan att innehavaren får kräva den ersättning för intrånget som annars tillkommer användaren. Innehavaren är alltså kärande i rättegången; användaren är inte part. Om domstolen finner att intrång har skett i användarens rätt, ska ersättningen dömas ut till innehavaren. Det är upp till innehavaren och användaren att sedan komma överens om i vilken utsträckning den utdömda ersättningen ska gå vidare till användaren. Frågan kan ofta vara reglerad i villkoren för märkets användning. En användare av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke är dock inte helt fråntagen rätten att väcka en egen talan om ersättning enligt 8 kap. 4 §. Av andra stycket framgår nämligen vidare att om innehavaren av varukännetecknet samtycker till det eller om innehavaren väcker en talan om varumärkesintrång som inte omfattar ett yrkande om ersättning för intrång i en användares rätt, så har användaren rätt att för egen del väcka en talan om ersättning enligt 8 kap. 4 § för intrång i sin rätt. På samma sätt som för licenstagare gäller detta oavsett vilken sorts talan om intrång innehavaren av varukännetecknet väcker och oavsett om det mål i vilket innehavaren av varukännetecknet väckt talan har avgjorts eller inte, se närmare kommentaren till 2 §. Förutsättningarna för användare av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke att föra talan om skadestånd gäller även i ett brottmål om varumärkesintrång. Det innebär att frågan om en användare har rätt att föra en ersättningstalan i samband med brottmålet ska avgöras enligt förevarande bestämmelse. 2017/18:267 Av tredje stycket framgår att det som anges i första stycket kan avtalas bort. Det vanligaste är att detta sker genom villkoren för märkets använd- ning. Om innehavaren och användaren av märket har reglerat saken på ett annat sätt än vad som gäller enligt lagen, måste användaren visa detta när talan väcks. Paragrafen har sin motsvarighet för EU-kollektivmärken i artikel 80 i EU:s varumärkesförordning. För EU-kontrollmärken finns en liknande reglering i artikel 90 i EU-förordningen. 4 § En panthavare får väcka en talan om varumärkesintrång med anledning av intrång i den pantsatta egendomen endast om innehavaren av det registrerade varumärket har underrättats om det. En underrättelse ska också lämnas när en panthavare vill väcka en fastställelsetalan avseende ett registrerat varumärke. Första stycket gäller inte om något annat har avtalats. Paragrafen innehåller regler om underrättelseskyldighet för panthavare som vill väcka talan. Bestämmelserna motsvarar hittillsvarande 10 kap. 8 § första stycket 2 och andra stycket. Liksom gäller att bestämmelserna utgör processförutsättningar, varför talan ska avvisas om kraven inte är uppfyllda. Detta anges dock inte längre uttryckligen. Däremot tydliggörs att bestämmelserna bara gäller om inget annat har avtalats. 5 § Om det förs en talan om intrång i ett registrerat varumärke och den som talan förs mot gör gällande att registreringen är ogiltig, får frågan om ogiltighet prövas endast sedan en talan om hävning har väckts. Domstolen får förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att inom väcka en sådan talan. Utan att en talan om hävning har väckts får dock frågan om ogiltighet prövas i ett brottmål och i ett fall som avses i 6 §. Första stycket ska också tillämpas om det i ett mål som gäller fastställelsetalan avseende ett registrerat varumärke görs gällande att registreringen är ogiltig. Paragrafen innehåller föreskrifter om förfarandet när den mot vilken talan förs i ett mål om varumärkesintrång eller ett mål rörande fastställelse- talan gör gällande att det finns grund för att häva registreringen. Paragrafen motsvarar i huvudsak hittillsvarande 10 kap. 2 §. Övervägandena finns i avsnitt 11.1. Av första stycket framgår att en fråga om huruvida det finns grund för att häva registreringen av ett varumärke (dvs. att registreringen är ogiltig) som huvudregel inte kan prövas i ett mål som gäller intrång i ett registrerat varumärke endast på grund av att svaranden gör en invändning om det. Frågan om huruvida det finns grund för hävning får endast prövas om en talan om hävning väcks. I stycket införs två undantag. Frågan om huruvida det finns grund för hävning får prövas, även om talan om hävning inte väcks, i brottmål och i sådana fall som avses i de nya bestämmelserna i 6 §. Utan att väcka talan om det kan en tilltalad alltså till sitt försvar invända att det finns grund för att häva registre- ringen av varumärket. Utan att väcka talan kan också den mot vilken talan förs i ett tvistemål få en invändning om att det registrerade varumärket inte har använts i den utsträckning som anges i 6 § prövad. Övriga ändringar i paragrafen är språkliga och redaktionella. Särskilda förutsättningar för att bifalla en talan som avser intrång 6 § Om det förs en talan om intrång i ett registrerat varumärke och det för talans väckande hade gått frågan om registrering av varumärket blev slutligt avgjord gäller följande. Talan får bifallas endast om varumärket, före talans väckande, har tagits i verkligt bruk på det sätt som avses i 3 kap. 2 § för de varor eller tjänster som ligger till grund för talan. Om en talan enligt första stycket avser intrång genom användning av ett yngre registrerat varumärke och det på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för det yngre varumärket hade gått frågan om registrering av det äldre varumärket blev slutligt avgjord, ska det äldre varu- märket dessutom ha tagits i verkligt bruk före ingivningsdagen eller prioritetsdagen. Om det äldre varumärket inte har använts i den utsträckning som anges i första och andra styckena, får talan ändå bifallas om det finns giltiga skäl till att det inte har använts i den utsträckningen. Första–tredje styckena ska också tillämpas när det förs en fastställelsetalan om att ett visst förfarande utgör intrång i ett registrerat varumärke. Paragrafen, som saknar motsvarighet i det hittillsvarande 10 kap., inne- håller föreskrifter om särskilda förutsättningar för att en talan som avser intrång i ett registrerat varumärke ska kunna bifallas när varumärket inte har använts på föreskrivet sätt. Den utformas i allt väsentligt i enlighet med Lagrådets förslag. Med paragrafen genomförs artiklarna 17 och 18.1 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.1. En liknande bestämmelse finns för EU-varumärken i artikel 127.3 i EU:s varu- märkesförordning. Av första stycket framgår att en talan om intrång i ett registrerat varu- märke får bifallas endast om varumärket har använts på visst sätt (tagits i verkligt bruk) och för de varor eller tjänster som ligger till grund för talan. När det gäller vad som avses med en talan om intrång, se kommentaren till 2 §. Bestämmelsen är tillämplig i fråga om registrerade varumärken, dvs. varumärken som är registrerade enligt 2 kap. eller genom en inter- nationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i . Bestämmelsen är bara tillämplig om det för talans väckande hade gått frågan om registrering av varumärket blev slutligt avgjord. Varumärken som ännu inte har varit registrerade berörs alltså inte. Varumärket ska ha tagits i verkligt bruk på det sätt som avses i 3 kap. 2 § för de varor eller tjänster som ligger till grund för talan. Den tidsperiod inom vilken varumärket i vart fall ska ha tagits i verkligt bruk är före talans väckande (se även andra stycket). När det gäller vad som avses med verkligt bruk, se närmare kommentaren till 2 kap. 30 §. Om svaranden gör en invändning om att varumärket inte har använts på det sätt som krävs, är det käranden som ska visa att varumärket har använts på föreskrivet sätt eller att det finns giltiga skäl till att det inte har använts på det sättet (se tredje stycket). Som bevisning kan åberopas t.ex. användning av varumärket i marknadsföring. Det finns inget som hindrar en part från att – i stället för att göra en invändning om att det finns grund för att häva registreringen – väcka en talan om hävning. I så fall kan det finnas anledning att vilandeförklara målet om intrång (32 kap. 5 § ). I ett brottmål är det på vanligt sätt åklagaren som måste styrka att varumärket har använts. Processuellt sett krävs det då inte någon invändning från den tilltalade, låt vara att dennes inställning ändå kan ha betydelse för hur åklagaren lägger upp sin talan. I andra stycket anges ytterligare en tidsperiod inom vilken varumärket ska ha tagits i verkligt bruk för att en intrångstalan ska få bifallas. Den tidsperioden blir dock bara aktuell om talan avser intrång genom användning av ett yngre registrerat varumärke. I sådant fall gäller att om det på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för det yngre varumärket hade gått frågan om registrering av det äldre varumärket blev slutligt avgjord, ska det äldre varumärket dessutom ha tagits i verkligt bruk före ingivningsdagen eller prioritetsdagen. Bestämmelsen innebär att ett äldre registrerat varumärke inte med framgång kan åberopas mot ett yngre registrerat varumärke i ett mål som gäller intrång om inte det äldre varumärket också uppfyllde kraven på användning då den yngre rättigheten förvärvades. I dessa situationer ska användningen av varumärket alltså ha skett dels inom de som föregår talans väckande (första stycket), dels inom de som föregår ingivningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket. Som framgår blir tidsperioden i andra stycket bara tillämplig i en tvist mellan två registrerade varumärken, dvs. varumärken som är registrerade enligt 2 kap. eller genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i . Om det yngre varumärket är ett EU- varumärke, tillämpas i stället 7 §. Vilken dag som är ingivningsdag för nationella varumärken föreskrivs i 2 kap. 1 a §. Om det finns en prioritetsdag för det yngre varumärket är det i stället den dagen som är av betydelse (jfr 2 kap. 14–16 §§). En prioritetsdag kan föreligga t.ex. om innehavaren har ansökt om registrering av varumärket i ett annat land innan en ansökan om registrering görs i . I fråga om internationella registreringar framgår ingivningsdagen av artiklarna 3 (4) och 3ter i Madridprotokollet och reglerna 15 och 24 i tillämpningsföreskrifterna till protokollet. I artikel 4 (2) i Madrid- protokollet finns bestämmelser om prioritet. Av tredje stycket framgår att om det äldre varumärket inte har använts i den utsträckning som anges i första och andra styckena, får en talan om intrång ändå bifallas om det finns giltiga skäl till att det inte har använts i den utsträckningen. Om användning inte har skett på det sätt och inom den tid som krävs, kan innehavaren av det äldre varumärket alltså i stället Prop. 2017/18:267 visa att det finns giltiga skäl för detta. Se närmare kommentaren till 2 kap. 30 §. Av fjärde stycket framgår att det som sägs i paragrafen gäller inte bara talan om intrång utan också talan om fastställelse av om ett visst förfarande utgör intrång i ett registrerat varumärke. Bestämmelsen har ett snävare tillämpningsområde än 5 §, som omfattar alla typer av fast- ställelsetalan avseende ett registrerat varumärke. 7 § En talan om varumärkesintrång genom användning av ett yngre EU- varumärke får bifallas endast om det finns grund för att häva registreringen av EU-varumärket enligt artiklarna 60.1, 60.3, 60.4, 61.1, 61.2 eller 64.2 i Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001. Första stycket ska också tillämpas när det förs en fastställelsetalan om att ett visst förfarande utgör intrång i ett varukännetecken. Paragrafen, som saknar motsvarighet i det hittillsvarande 10 kap., inne- håller föreskrifter om särskilda förutsättningar för att en talan som avser intrång genom användning av ett yngre EU-varumärke ska få bifallas. Med paragrafen genomförs artikel 18.2 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.1. Till skillnad från bestämmelserna i 5 och 6 §§, som bara gäller för registrerade varumärken, omfattar förevarande paragraf intrång i alla slags varukännetecken. När det gäller vad som avses med en talan om intrång, se kommentaren till 2 §. Av första stycket framgår att en talan om varumärkesintrång genom användningen av ett yngre EU-varumärke får bifallas endast om det också finns grund för att häva registreringen av EU-varumärket enligt artiklarna 60.1, 60.3, 60.4, 61.1, 61.2 eller 64.2 i EU:s varumärkes- förordning. Detta gäller om EU-varumärket skulle kunna förklaras ogiltigt på grund av reglerna om vissa relativa ogiltighetsgrunder (artikel 60.1), medgivande till registrering (artikel 60.3), preklusion på grund av ett tidigare hävnings- eller intrångsförfarande (artikel 60.4), rättighetsförlust på grund av passivitet (artikel 61.1 och 61.2) eller underlåten användning av ett äldre varumärke som försvar i ett hävningsförfarande (artikel 64.2). Hänvisningarna avser EU-förordningen i den gällande lydelsen, s.k. dynamisk hänvisning. Om svaranden gör en invändning om att det saknas förutsättningar för att häva registreringen av det yngre EU-varumärket, är det käranden som ska visa att det finns grund för att häva registreringen. I de fall frågan uppkommer i ett brottmål är det på vanligt sätt åklagaren som måste styrka att det finns grund för att häva registreringen av EU-varumärket. Processuellt sett krävs det inte någon invändning från den tilltalade, låt vara att dennes inställning ändå kan ha betydelse för hur åklagaren lägger upp sin talan. Av andra stycket framgår att det som sägs i paragrafen gäller inte bara talan om intrång utan också talan om fastställelse av om ett visst förfarande utgör intrång i ett varukännetecken. 2017/18:267 Hinder mot att döma till ansvar m.m. 8 § Om en registrering av ett varumärke har hävts med stöd av 3 kap. 1 § första stycket, får domstolen inte döma till ansvar enligt 8 kap. 1 § eller besluta om ersättning eller annan åtgärd enligt 8 eller 9 kap. Om en registrering har hävts med stöd av 3 kap. 1 § andra stycket, 2 eller 3 §, får domstolen inte döma till ansvar enligt 8 kap. 1 §. Paragrafen innehåller bestämmelser om hinder mot att döma till ansvar m.m.för intrång när en registrering har hävts. Paragrafen motsvarar delvis hittillsvarande 10 kap. 1 §. Övervägandena finns i avsnitt 7.3. Paragrafen och rubriken närmast före paragrafen utformas i allt väsentligt i enlighet med Lagrådets förslag. Enligt paragrafen får domstolen inte döma till ansvar eller besluta om ersättning eller annan åtgärd enligt 8 eller 9 kap. om registreringen har hävts med stöd av 3 kap. 1 § första stycket, dvs. på grund av ett hinder som förelåg vid registreringen av varumärket (ursprungligt hinder). Domstolen får vidare inte döma till ansvar enligt 8 kap. 1 § om en registrering har hävts på grund av ett förhållande som har uppkommit efter registreringen, dvs. med stöd av 3 kap. 1 § andra stycket, 2 eller 3 §. I sådana fall får domstolen däremot besluta om ersättning eller annan åtgärd enligt 8 eller 9 kap. avseende den tid då registreringen ska anses ha haft verkan. 9 § Utöver det som anges i 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2018:218) med komplett- erande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning får personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 8 kap. 1 § behandlas om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Paragrafen innehåller en bestämmelse om behandling av personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott. Den motsvarar hittillsvarande 10 kap. 3 § (prop. 2017/18:111 s. 70). Särskilda bestämmelser om EU-varumärken