prop · H503267 · 2018-06-12 00:00:00 — Ändringarna ska bl.a. leda till lägre kostnader, snabbare förfaranden samt ökad förutsebarhet och rättssäkerhet. Direktivet innebär dels en fördjupad harmonisering av den materiella varumärkesrätten, dels nya gemensamma regler när det gäller förfarandena vid registrering av ett varumärke och hävning av en varu- märkesregistrering. Förfarandena omfattas inte av direktiv utan regleras uteslutande på nationell nivå. Vidare finns det nya bestämmelser om kollektiv-, garanti- och kontrollmärken, liksom regler om varumärken som förmögenhetsobjekt, t.ex. vid överlåtelse. 4Europaparlamentets och rådets direktiv /48/EG av om säkerställan- de av skyddet för immateriella rättigheter. det inte är fråga om någon fullharmonisering av hela rättsområdet, Prop. 2017/18:267 innebär det nya direktivet att varumärkesrätten i stor utsträckning blir likalydande inom EU. Direktivet reglerar i princip uttömmande vad som krävs för att få och upprätthålla en varumärkesregistrering och omfattningen av innehavarens ensamrätt. Dessutom är förutsättningarna för registrering och grunderna för hävning uttömmande, låt vara att vissa bestämmelser är frivilliga för medlemsstaterna att införa. I andra delar är direktivet mer allmänt utformat och i dessa delar är det upp till medlemsstaterna att bestämma den närmare utformningen av den nationella regleringen. Det gäller t.ex. vad som ska gälla vid överlåtelse av varumärken och vissa av bestämmelserna om förfarandena vid registrering och hävning. Regeringen välkomnar de nya EU-reglerna. För att svenska företag ska kunna konkurrera på bästa sätt på den europeiska marknaden behövs det regler som är enkla, förutsebara och rättssäkra. Direktivet innebär i flera avseenden en modernisering och förenkling av varumärkesrätten. Som många remissinstanser framhåller är det positivt med mer enhetliga regler inom EU eftersom det gynnar företag med verksamhet i både och andra EU-länder. Det underlättar därigenom internationell handel och ger bättre förutsättningar för svenska företag att exportera. Det gör det också lättare för utländska företag att verka i vilket kan leda till ökade investeringar i landet. Det finns ett nära samband mellan den nationella varumärkesrätten och regleringen om EU-varumärken och många bestämmelser är likalydande i direktivet och förordningen. En av de bärande tankarna bakom varu- märkesreformen är också att direktivet – och därmed den nationella varu- märkesrätten – ska närma sig vad som gäller för EU-varumärken. Att reglerna liknar varandra innebär fördelar för de många svenska företag som registrerar varumärken både i och på EU-nivå. Det kan bl.a. resultera i tids- och kostnadsbesparingar för de företag som efter hand vill expandera och skydda sitt varumärke i andra EU-länder. Sammantaget bedömer regeringen att de nya varumärkesreglerna kan främja handel och skapa förutsättningar för ökad export och ekonomisk tillväxt. Närmare om genomförandet av direktivet Ett EU-direktiv är bindande med avseende på det resultat som ska uppnås men överlåter åt medlemsstaterna att bestämma formen och tillväga- gångssättet för genomförandet. Många bestämmelser direktiv överförs i princip oförändrade till det nya direktivet. Skyldigheten att genomföra det nya direktivet gäller bara de bestämmelser som innebär ändringar i förhållande till tidigare, medan skyldigheten att genomföra de oförändrade bestämmel- serna följer av direktiv. I dessa delar görs som utgångspunkt inga nya ställningstaganden. I vissa fall kan det emellertid finnas behov av författningsändringar som inte direkt föranleds av det nya direktivet. En särskild fråga är hur nära den svenska lagtexten ska ansluta till texten i direktivet. Många centrala bestämmelser i varumärkeslagen är utformade i nära överensstämmelse med direktiv. därför en naturlig utgångspunkt att de bestämmelserna även fortsättnings- 2017/18:267 vis bör vara utformade i nära anslutning till direktivet. Det gäller särskilt de bestämmelser som innebär rättigheter och skyldigheter för enskilda, t.ex. de som reglerar det grundläggande immaterialrättsliga skyddet. En sådan lagstiftningsteknik underlättar en EU-konform tolkning, dvs. en tolkning i enlighet med de bakomliggande EU-reglerna. Liksom varumärkesdirektiv omfattar det nya direktivet bara registrerade varumärken. Inarbetade varukännetecken regleras endast med avseende på deras förhållande till registrerade varumärken. I varu- märkeslagen tillämpas med några undantag samma regler för såväl registrerade varumärken som inarbetade varukännetecken. Direktivets bestämmelser bör därför som utgångspunkt vara tillämpliga även för inarbetade varukännetecken, om det inte finns skäl som talar för att undanta sådana kännetecken. Regeringen lämnar i propositionen de förslag till lagändringar som bedöms behövas för att genomföra det nya varumärkesdirektivet. Detta bör göras med ändringar i varumärkeslagen. I övriga delar görs bedöm- ningen att svensk rätt, i vissa fall efter förordningsändringar, uppfyller direktivets krav. Hänvisningar till EU:s varumärkesförordning En hänvisning i en författning till en EU-förordning kan utformas så att den antingen avser den gällande lydelsen av förord- ningen (s.k. dynamisk hänvisning) eller så att den avser förordningen i en viss angiven lydelse (s.k. statisk hänvisning). Vid författningsskrivning är utgångspunkten att man använder sig av statiska hänvisningar. En följd av att ha statiska hänvisningar blir att om EU-bestämmelserna ändras behöver lagstiftaren överväga om någon ändring ska göras i den nationella lagstiftningen. I de bestämmelser i varumärkeslagen som föreslås med anledning av direktivet finns nya hänvisningar till EU:s varumärkesförordning på tre ställen (2 kap. 30 § första stycket, 3 kap. 1 a § första stycket och 10 kap. 7 § första stycket). I de första två fallen fyller hänvisningen endast funktionen att informera om att EU:s varumärkesförordning är tillämplig och inte varumärkeslagen. Det saknar betydelse vilken lydelse av förordningen som hänvisningen sker till varför det är mest ändamålsenligt att välja en dynamisk hänvisning. I det sista fallet syftar hänvisningen till att reglera förutsättningarna för att kunna nå framgång med en intrångstalan mot den som använder ett yngre EU-varumärke. Hänvisningen är i det fallet av saklig karaktär vilket skulle kunna tala för en statisk hänvisning. En konsekvens av att välja en statisk hänvisning i detta fall skulle dock vara att om de aktuella bestämmelserna i förordningen ändras, utan att en motsvarande ändring görs i den svenska lagstiftningen, kan det leda till en felaktig utgång i ett mål om intrång mot den som använder ett EU-varumärke. Regeringen anser att detta inte är ändamålsenligt. Hänvisningen till förordningen bör därmed även i detta fall vara dynamisk. När det gäller valet av hänvisningsteknik i övriga bestämmelser i varu- märkeslagen, lagen om företagsnamn och lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel bör inga ändringar göras i förhållande till vad som gäller (jfr prop. 2015/16:32 s. 22, prop. 2015/16:123 Prop. 2017/18:267 s. 21 och 22 och prop. 2016/17:221 s. 10). 5.1Bestämmelserna om vad som kan utgöra ett varumärke moderniseras Regeringens förslag: Ett varumärke ska kunna bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister. Det ska inte längre krävas att ett tecken kan återges grafiskt för att kunna utgöra ett varumärke. Färger och ljud ska läggas till i uppräkningen av exempel på tecken som kan utgöra ett varumärke. Ensamrätt ska inte kunna förvärvas till ett kännetecken som endast utgörs av en form eller annan egenskap som följer av varans art, är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde. Utredningens förslag överensstämmer med regeringens (se betänk- andet s. 225–228). Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker förslagen eller har inga invändningar mot dem. (Patent- och marknadsöverdomstolen) föreslår att bestämmelsen om vad som kan utgöra ett varumärke utformas på samma sätt som i direktivet. Skälen för regeringens förslag Även tecken som inte kan återges grafiskt ska kunna registreras som varumärken Enligt svensk rätt kan ett varumärke bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, t.ex. ord, figurer, bokstäver, siffror eller formen på en vara, för- utsatt att tecknen har särskiljningsförmåga (1 kap. 4 § varumärkeslagen). Regleringen bygger varumärkesdirektiv. I det nya direktivet moderniseras bestämmelsen om vad som kan utgöra ett varumärke (artikel 3). Till att börja med tydliggörs att färger och ljud kan utgöra varumärken. Det innebär ingen saklig ändring utan är bara ett klargörande av vad som redan gäller. Av större betydelse är att det nuvarande kravet om grafisk återgivning slopas. Kravet har i praktiken inneburit att varumärken som inte i sig kan uppfattas visuellt på ett papper eller en skärm, t.ex. ett ljud, måste återges grafiskt med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver. Enligt direktivet ska det i stället krävas att tecknet kan återges i varumärkesregistret på ett sätt som gör det möjligt för behöriga myndigheter och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för skyddet. Kravet på återgivning i just en grafisk form har med tiden blivit för- Det bör därför i enlighet med direktivet införas ett mera flexibelt och 2017/18:267 allmänt tillämpbart krav i varumärkeslagen. Det gör det lättare att registrera varumärken som inte består av traditionella ord eller figurer, t.ex. ljud- varumärken eller varumärken som rör sig. Exempelvis ska en notbild kunna återges genom en ljudfil, vilket kan leda till en tydligare åter- givning. Den nya regleringen innebär också att kravet på återgivning blir teknikneutralt. Vilka tecken som kan utgöra varumärken kan alltså för- ändras beroende på teknikens utveckling. I likhet med utredningen anser regeringen att regleringen kan ges en något enklare utformning än i direktivet. Det föreslås därför att ett varu- märke ska kunna bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och tydligt kan återges i det varumärkesregister som förs av . Färger och ljud bör dessutom läggas till i uppräk- ningen av exempel på vad som kan utgöra ett varumärke. Kännetecken som består av en form eller annan egenskap Det är inte möjligt att få ensamrätt till ett kännetecken som bara består av en form som följer av varans art. På samma sätt är det inte möjligt att få ensamrätt till ett kännetecken som bara består av en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller som ger varan ett betydande värde (1 kap. 9 § och 2 kap. 4 § varumärkeslagen). Bestämmelsen motiveras av behovet av att hålla vissa former fritt till- gängliga för att uppnå en effektiv konkurrens på marknaden. Regleringen bygger direktiv. I det nya direktivet görs ett tillägg i bestämmelsen som innebär att det utöver en varas form inte går att få ensamrätt till andra särskilda egen- skaper hos varan (artikel 4.1 e). Tanken är att regleringen på detta sätt ska bli mera heltäckande. Tillägget ska ses mot bakgrund av att kravet på grafisk återgivning av ett varumärke tas bort. En motsvarande ändring bör göras i varumärkeslagen. Rättigheter knutna till ett varukännetecken Regeringens förslag: Det ska klargöras att ensamrätten till ett varu- kännetecken endast omfattar användning av tecknet för varor eller Ensamrätten till ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska omfatta användning av identiska eller liknande tecken, om användningen utan skälig anled- ning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag. I exemplifieringen över vad som utgör användning av ett tecken ska det läggas till att använda det som ett företagsnamn eller ett annat närings- kännetecken eller som en del av ett företagsnamn eller ett annat närings- Ensamrätten till ett varukännetecken ska vidare omfatta transitering eller liknande tullåtgärd med varor av samma slag under ett tecken som är identiskt med eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från Detta ska dock inte gälla om innehavaren av varu- kännetecknet saknar rätt enligt lagen i destinationslandet att hindra att varorna släpps ut på marknaden där. Den som begår varumärkesintrång genom transitering eller en liknande tullåtgärd ska inte kunna dömas till ansvar för brott. Det ska slutligen införas bestämmelser om att rätten till ett yngre registrerat varumärke ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varu- kännetecken om den yngre rättigheten är en s.k. mellankommande rättighet. Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (se betänkandet s. 228–240). Utredningens förslag om att utvidga ensam- rätten vid transitering av varumärkesförfalskningar skiljer sig dock lag- tekniskt från regeringens. Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker förslagen eller har inga invändningar mot dem. Flera remissinstanser, däribland (Patent- och marknads- överdomstolen), (Patent- och ), Juridiska fakultetsstyrelsen vid , Juridiska fakultets- nämnden vid , och (), anser att det bör övervägas om utformningen av det s.k. korsvisa skyddet mellan varukännetecken och näringskänne- tecken bör ändras. Några remissinstanser, däribland (), och , anser att det korsvisa skyddet bör ändras så att rätten till ett företagsnamn ska kunna hindra användningen av ett varukännetecken, bara om företagsnamnet också används som ett varukännetecken för företagets varor och tjänster. Denna faktiska användning ska också, enligt remissinstansernas förslag, vara en förutsättning för att företagsnamnet ska kunna utgöra hinder mot registrering av ett varumärke. PRV och uttrycker också vissa tveksamheter till om utformningen av det korsvisa skyddet mellan varukännetecken och näringskännetecken är förenligt med EU- rätten; bl.a. pekar PRV på unionsrättens förbud mot nationella regler som kan hindra handeln mellan medlemsländerna. , och delar utredningens bedömning att innehavarens möjlighet att förhindra transitering av varu- märkesförfalskningar ska ses som en utvidgning av ensamrätten till ett varukännetecken, men föreslår en något annan utformning av lagtexten. och kopiering (SACG) anser att förslaget om att inte straffbelägga intrång i transitsituationer begränsar varumärkesinnehavares möjligheter att för- hindra handel med varumärkesförfalskningar alltför mycket. SACG ifrågasätter också om förslaget är förenligt med internationella åtaganden i frihandelsavtal. SACG anser att det bör övervägas att införa en särskild bestämmelse i varumärkeslagen som genomför regleringen i direktivet om rätten att för- bjuda förberedande åtgärder. Skälen för regeringens förslag Ensamrätten till ett varukännetecken ger innehavaren rätt att hindra andra från att utan medgivande använda tecknet i näringsverksamhet. Inne- havaren har ett grundläggande skydd som innebär att ingen annan får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, dels ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag om det finns en risk för förväxling (1 kap. 10 § första stycket 1 och 2). Vidare har ett känt varukännetecken ett utökat skydd på så sätt att innehavaren kan hindra att någon annan använder tecknet även om det inte är fråga om varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Det krävs då att användningen drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende (1 kap. 10 § första stycket 3). Varumärkeslagens bestämmelser om ensamrättens omfattning bygger direktiv och är utformade i nära anslutning till direktivtexten. I det nya direktivet görs vissa ändringar när det gäller innebörden av ensamrätten (artikel 10). Den hittillsvarande frivilliga bestämmelsen om utökat skydd för kända varumärken blir nu obligatorisk för medlems- staterna att genomföra. En sådan bestämmelse finns redan i svensk rätt. I övrigt är ändringarna främst klargöranden utifrån praxis (med undantag för artikel 10.4 om ensamrätten vid transit som syftar till att ändra rättsläget i jämförelse med domstolens praxis). Bland annat för- tydligas att det utökade skyddet för ett känt varumärke gäller oavsett om tecknet används för varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag (artikel 10.2 c). Varumärkeslagen uppfyller här i och för sig direk- tivets krav, eftersom det i lagen inte anges att skyddet gäller endast för vissa slags varor eller tjänster. Bestämmelsen är dock utformad på ett annat sätt än i direktivet. Det förtydligas också i direktivet att varumärkesinnehavaren endast kan hindra att varumärket används i förhållande till varor eller tjänster (artikel 10.2). Detta får redan anses gälla i svensk rätt, men det framgår inte i alla delar uttryckligen av lagtexten. Det är lämpligt att bestämmelserna om ensamrätten även fortsättningsvis är utformade i nära anslutning till det bakomliggande direktivet. Det gör det lättare att tillämpa lagen i enlighet med direktivet, vilket är av särskild vikt eftersom det handlar om den grundläggande innebörden av det immaterial- rättsliga skyddet. Förtydligandena i direktivet bör därför föras in uttryck- ligen i lagen. Utredningen föreslår också att bestämmelsen om det utökade skyddet för kända varukännetecken ska anpassas ytterligare till direktivtexten i ett avseende som inte är ändrat i förhållande till direktiv. Enligt nuvarande ordning skiljer sig svensk rätt från direktivet eftersom rekvisitet ”utan skälig anledning” bara är relevant vid bedömningen av om användningen av tecknet är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende (s.k. urvattning). Av praxis framgår emellertid att rekvisitet kan ha betydelse också vid prövningen av om användningen av tecknet drar otillbörlig fördel av varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende (s.k. snyltning), se dom i mål nr C-65/12, Leidseplein Prop. 2017/18:267 Beheer och de Vries. Lagtexten bör därför anpassas till direktivets lydelse på det sätt som utredningen föreslår. I direktivet klargörs vidare att ensamrätten till ett varumärke inte påverkar tidigare rättigheter, dvs. sådana rättigheter som har förvärvats före rätten till varumärket (artikel 10.2). Klargörandet syftar till att säkerställa att direktivet fullt ut överensstämmer med avtalet om handels- relaterade aspekter av immaterialrätter () som slår fast att ensamrätten till ett registrerat varumärke inte får skada äldre rättigheter (se artikel 16.1 i ). I varumärkeslagen finns redan en bestämmelse som ger uttryck för principen att företräde ska ges åt den rättighet som uppstod först (se 1 kap. 13 §). Någon ändring är därför inte nödvändig i detta fall. Användning av ett företagsnamn omfattas av ensamrätten I varumärkeslagen finns en uppräkning med exempel på vad som ska anses vara användning av ett varukännetecken, t.ex. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet och att bjuda ut varor till försäljning (1 kap. 10 § andra stycket 1 och 2). Även i denna del är lagen utformad i nära anslutning till direktiv. I det nya direktivets uppräkning över vad som ska anses utgöra användning av ett tecken läggs det till användning av tecknet som ett företagsnamn eller som en del av ett företagsnamn (artikel 10.3 d). Ändringen innebär ett klargörande till följd av praxis. Klargörandet rör det förhållandet att en varumärkesinnehavare kan hindra att ett tecken används som ett företagsnamn, om företagsnamnet används för att särskilja varor eller tjänster. Varumärkeslagens uppräkning av vad som ska anses utgöra användning av ett varukännetecken innefattar inte användning av tecknet i ett företags- namn eller ett annat näringskännetecken. Det står visserligen klart att sådan användning kan omfattas av ensamrätten genom det s.k. korsvisa skyddet, men det bör ändå anges uttryckligen i varumärkeslagens bestämmelse om ensamrättens omfattning. För att svensk rätt fullt ut ska anpassas till direktivet bör det också framgå att användning av en del av ett företags- namn eller ett näringskännetecken, t.ex. den dominerande delen, kan utgöra användning av varukännetecknet. I detta sammanhang kan också det korsvisa skyddet mellan varukänne- tecken och näringskännetecken uppmärksammas. Flera remissinstanser anser att utformningen av det bör ändras eller att det bör övervägas ytterligare om det bör ändras. Det korsvisa skyddet innebär att den som innehar ett varumärke eller ett annat varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som närings- kännetecken. Innehavaren kan alltså hindra att någon använder känne- tecknet som företagsnamn. Den som innehar ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken har motsvarande ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken (1 kap. 8 § första stycket varumärkeslagen och 2 a § första stycket firmalagen). Ensamrätten till ett varumärke är i första hand knuten till de varor och tjänster som det registreras för. Ensamrätten till ett företagsnamn är i stället i första hand knuten till den verksamhet som det registreras för. 2017/18:267 Några av remissinstanserna anser att registrerade företagsnamn i har ett oproportionerligt starkt och brett skyddsomfång jämfört med registrerade varumärken. Det beror enligt remissinstanserna främst på att det ställs strängare krav på vilka varor och tjänster ett varumärke registreras för än på vilken verksamhet ett företagsnamn registreras för och att kraven på särskiljningsförmåga skiljer sig åt. Det framhålls bl.a. att det korsvisa skyddet medför att företag kan kringgå reglerna om varumärken genom att låta registrera företagsnamn med breda verksam- hetsbeskrivningar för att åstadkomma ett så brett varumärkesrättsligt skydd som möjligt. Vidare framhåller remissinstanserna att kraven på användning av varumärken respektive företagsnamn skiljer sig åt. Det finns t.ex. möjlighet till partiell hävning av registreringen av ett varu- märke beträffande vissa varor och tjänster. Någon motsvarande möjlighet till hävning av en viss del av verksamheten för ett företagsnamn finns däremot inte. Regeringen konstaterar att anledningen till att regleringen om varu- märken och företagsnamn i vissa hänseenden inte är samordnad, t.ex. när det gäller partiell hävning, är att ett företagsnamn förutom att utgöra ett kännetecken för en viss verksamhet också har den funktionen att det identifierar en viss näringsidkare. Även andra än rent känneteckensrätts- liga hänsyn gör sig därför gällande när det gäller regleringen om före- tagsnamn. Utredningen gör bedömningen att det inte finns skäl att överväga några ändringar när det gäller det korsvisa skyddet mellan varukännetecken och näringskännetecken. Som utredningen framhåller skulle ytterligare över- väganden beträffande utformningen av det korsvisa skyddet kräva en omsorgsfull analys. Det är inte möjligt att i detta sammanhang jämföra och bedöma alternativa utformningar – t.ex. det förslag som PRV och ställer sig bakom – och vilka konsekvenser de skulle få i praktiken eller för det känneteckensrättsliga systemet. Det finns också fördelar med att behålla det korsvisa skyddet i dess nuvarande form. Som framhåller har näringslivet ett intresse av att näringsidkares företagsnamn ges skydd som varukänne- tecken på det sätt som sker . pekar särskilt på att många företag börjar sin verksamhet med endast sitt företagsnamn som kännetecken, för att senare eventuellt även registrera ett varumärke. har det också genomförts en genomgripande översyn av den känneteckensrättsliga lagstiftningen i . Det ansågs i det lagstiftningsarbetet att det korsvisa skyddet bör behållas i sin nuvarande form (prop. 2009/10:225 s. 109 och 359).