sou · H4B379 · 2016-11-09 00:00:00 — tionellt uttryck för vin eller en garanterad traditionell specialitet utgör ett absolut hinder för registrering av ett varumärke. Enligt direktivet utgör en ursprungsbeteckning eller en geogra- fisk beteckning registreringshinder om beteckningen är skyddad en- ligt unionslagstiftning eller enligt nationell rätt eller genom en inter- nationell överenskommelse som EU eller medlemsstaten är ansluten till. Som sagt finns det inget specifikt immaterialrättsligt skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i svensk rätt. är inte heller anslutet till någon bilateral internationell över- enskommelse som reglerar skydd för sådana beteckningar. Tradi- uttryck för vin och garanterade traditionella specialiteter kan utgöra registreringshinder endast om de är skyddade enligt unions- lagstiftningen eller en internationell överenskommelse som EU är ansluten till. Bestämmelsen i varumärkeslagen bör därför utformas på så vis att den omfattar beteckningar som skyddas enligt unionslag- stiftning eller en internationell överenskommelse som EU är ansluten till. Det kan noteras att direktivet talar om både ”unionslagstiftning” och internationella överenskommelser som EU är part till. Sådana internationella avtal utgör egentligen också unionslagstiftning genom EU:s beslut att ratificera avtalet. Med unionslagstiftning avses nor- malt förordningar, direktiv och beslut. I varumärkeslagen bör det vidare begreppet unionsrätt användas. Registreringshindret i 2 kap. 7 § andra stycket varumärkeslagen om vin och spritdrycker genomför de internationella förpliktelser som följer av artikel 23 i . Huruvida i sin helhet utgör unionsrätt är omdiskuterat, varför det också får anses tveksamt om det aktuella registreringshindret skulle omfattas av den bestämmelse som utredningen föreslår om skyddade beteckningar som absolut registreringshinder. Det finns därför skäl att behålla det registreringshinder som genomför som en egen bestämmelse. I varumärkeslagen används begreppet geografisk ursprungsbe- teckning. Terminologin för beteckningar av detta slag är inte enhet- lig och olika definitioner används i skilda sammanhang. I TRIPs-av- talet talas om ”geografiska ursprungsbeteckningar”. I unionsrätten skiljer man på ”ursprungsbeteckningar” och ”geografiska beteck- ningar”, där det senare motsvarar begrepp. få en mera enhetlig terminologi bör begreppen ursprungsbeteckning och geografisk beteckning användas i lagen. En annan nyhet i direktivet är att ett varumärke inte får registre- ras om det består av eller i väsentliga delar återger en registrerad växtsortbenämning och det är fråga om växtsorter av samma eller när- besläktad art (se artikel 4.1 l). Växtförädlarrätt till en växtsort kan uppkomma genom registre- ring enligt växtförädlarrättslagen (1997:306) eller rådets förordning (EG) nr 2100/94 av om gemenskapens växtförädlar- rätt. Enligt växtförädlarrättslagen kan den som har framställt en ny växtsort få ensamrätt att utnyttja växtsorten (1 kap. 1 § första styck- et). Registrering sker i det växtsortregister som förs av Statens jord- bruksverk (5 kap. 1 §). En registrerad växtsort ska ha en sortbenäm- ning som gör det möjligt att skilja växtsorten från andra sorter (4 kap. 1 § första stycket). En sortbenämning godtas inte om den kan förväxlas med ett varumärke eller en firma (4 kap. 1 § andra stycket 5 och 6). Genom rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt har det inrättats ett förfarande för registrering av växtsorter på EU- nivå (artikel 1). Registrering sker vid unionens växtsortsmyndighet (Community Plant Variety Office, CPV) och ger skydd för växt- sorten inom hela unionen. I förordningen finns bestämmelser om att en växtsort ska ha en sortbenämning (artiklarna 17 och 63). Direktivet omfattar också benämningar som är skyddade enligt en internationell överenskommelse som EU eller den berörda med- lemsstaten har tillträtt. Med en sådan internationell överenskom- melse avses främst den internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter () som EU och tillträtt. Konventionen har införlivats i svensk rätt genom växtför- ädlarrättslagen. I varumärkeslagen saknas det en uttrycklig reglering som hind- rar att ett varumärke registreras trots att det innehåller en sortbe- nämning. En benämning anses dock enligt allmänna varumärkes- rättsliga principer inte kunna få skydd som varumärke. Det beror på att sortbenämningen är en allmän varubenämning som avser sorten som sådan, oavsett vem som säljer den (jfr prop. 1996/97:128 s. 37). Även om det alltså inte är möjligt att registrera en sortbenämning som varumärke, anser utredningen att varumärkeslagen bör anpassas till direktivet så att ett uttryckligt registreringshinder förs in i lagen. Regleringen bör – förutom sortbenämningar för växtsorter som är skyddade enligt växtförädlarrättslagen – omfatta sådana benämningar som skyddas enligt unionsrätt. Därmed inbegrips skydd enligt rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt, liksom internatio- nella avtal som EU har ingått på området. Utredningen känner visserligen inte till att det finns några sådana avtal utöver UPOV- konventionen. Bestämmelsen i varumärkeslagen bör emellertid, i likhet med direktivet, inte utesluta framtida avtal av detta slag (som alltså då blir unionsrätt). Särskiljningsförmågan (artiklarna 4.4 och 4.5) I direktivet anges ett varumärke ska ha förvär- vat särskiljningsförmåga för att kunna registreras (artikel 4.4). Re- gistreringsmyndigheten ska inte vägra registrering av ett varumärke om det före ansökningen om registrering har förvärvat särskiljnings- förmåga på grund av användning. Medlemsstaterna får vidare be- stämma att sådan särskiljningsförmåga kan förvärvas efter ansökan om registrering och före tidpunkten för registreringen (artikel 4.5). Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjäns- ter som det avser. Enligt 1 kap. 5 § ska ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som till- handahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Bristande särskiljningsförmåga kan t.ex. bero på att ett varu- kännetecken endast består av tecken som är generiska eller som visar varans eller tjänsten art, kvalitet, geografiska ursprung eller andra egenskaper. Vid bedömningen av om ett varumärke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning (1 kap. 5 § tredje stycket). Av lagen följer att förvärv av särskilj- ningsförmåga kan beaktas fram till registreringen. En sådan ordning är förenlig med direktivet, eftersom medlemsstaterna får föreskriva att särskiljningsförmåga som förvärvats efter ansökan om registre- ring och före tidpunkten för registreringen får beaktas. 2009/10:225 s. 159 f. övervägde regeringen om det fanns anledning att införa en regel om att endast användning som har ägt rum fram till ansökningsdagen får beaktas vid bedömningen av om ett varu- märke har förvärvat särskiljningsförmåga. Regeringen gjorde be- dömningen att det inte fanns tillräckliga skäl att ändra den rådande ordningen, men det betonades att om det skulle framkomma beak- tansvärda negativa konsekvenser så kunde det finnas anledning att på nytt överväga frågan. Enligt utredningens mening har det inte nu framkommit något som talar för att ändra den nuvarande ord- ningen. ifrågasätter i en framställning till regeringen om definitionen av särskiljningsförmåga i 1 kap. 5 § står i överensstämmelse med motsvarande bestämmelser i direktivet (ärende Ju2015/3440/L3). Skälet är att 1 kap. 5 § anger att särskilj- ningsförmåga i sin helhet omfattar att märket är beskrivande. Enligt är de motsvarande registreringshindren i artikel 4.1 b och c separata, om än ofta överlappande (dom i mål nr C-304/06 P, Eurohypo mot harmoniseringsbyrån). Utredningen konstaterar att det inte har gjorts några ändringar i de bakom- liggande reglerna i det nya varumärkesdirektivet. Enligt utredning- ens mening finns det inte anledning att överväga några ändringar i 1 kap. 5 §. Bestämmelserna bedöms uppfylla direktivets krav. Relativa registreringshinder (artikel 5) I det nya direktivet finns bestämmelser om relativa registrerings- hinder och ogiltighetsgrunder i artikel 5. Flera av bestämmelserna har sin motsvarighet varumärkesdirektiv (se artikel 4) och har genomförts i svensk rätt i 2 kap. 8, 9 och 10 §§. Bestämmelserna i artikel 5.3 a om ett utökat skydd för kända varumärken blir nu obligatoriska. De tidigare fakultativa bestämmel- serna har genomförts i 2 kap. 8 § första stycket 3. Av den punkten framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en be- tydande del av omsättningskretsen och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Det bör tydliggöras att det utökade skyddet för kända varumärk- en är tillämpligt oavsett om de varor eller tjänster som registrering- en avser gäller varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag. Vidare bör bestämmelsen anpassas ytterligare till direktivet genom att det klargörs att registreringshindret omfattar användning som utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. (Se angående den frågan avsnitt 6.4.) En annan nyhet i direktivet är att en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning som skyddas enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning också ska utgöra ett relativt registrerings- hinder (artikel 5.3 c). Även en ansökan om registrering av en sådan beteckning utgör registreringshinder, förutsatt att den leder till regi- strering. Bestämmelsen är obligatorisk. Införandet av ursprungs- beteckningar och geografiska beteckningar också som ett relativt registreringshinder har motiverats av att absoluta registreringshinder inte längre får åberopas i ett invändningsförfarande (se avsnitt 7.3). Till skillnad från motsvarande absoluta registreringshinder om- fattar det relativa hindret inte beteckningar som skyddas enligt inter- nationella överenskommelser som EU är part till. Det kan noteras att direktivet även i detta fall skiljer på unionslagstiftning och inter- nationella avtal som EU är part till, trots att sådana avtal annars normalt anses vara unionslagstiftning. Varumärkeslagen saknar en motsvarande reglering, varför en så- dan bör införas. Som sagt finns det inget särskilt immaterialrättsligt skydd i svensk rätt för ursprungsbeteckningar och geografiska be- teckningar. Regleringen bör därmed utformas på så sätt att ett varu- märke inte får registreras om det innehåller eller består av en sådan beteckning som skyddas enligt någon av de aktuella EU-förordning- arna. Enligt direktivet ska medlemsstaterna se till att det, i lämpliga fall, är möjligt att registrera ett varumärke trots att det finns ett relativt registreringshinder om den som innehar den äldre rättigheten med- ger detta (artikel 5.5). En liknande reglering finns varu- märkesdirektiv och har genomförts i 2 kap. 11 § varumärkeslagen. Skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar är en speciell typ av kollektiva rättigheter, som enligt direktivet utgör även absoluta registreringshinder. Utredningen anser att det inte är lämpligt att tillåta registrering av ett varumärke som innehåller eller består av en sådan äldre beteckning, även om den som innehar rätten till beteckningen skulle medge detta. Om registrering i en sådan situation skulle tillåtas, kunde det medföra att någon som egent- ligen inte uppfyller kraven för användning, t.ex. kopplingen till det geografiska området, ändå fick använda beteckningen genom använd- ning av varumärket. Varumärket skulle då kunna bli vilseledande, vilket kan utgöra grund för hävning (jfr 3 kap. 1 § andra stycket 3 varumärkeslagen). Skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar bör därför undantas från möjligheten till medgivande. Det kan tilläggas att bestämmelserna om registreringshinder på grund av en firma eller en annan industriell rättighet inte ändras i det nya direktivet. Enligt artikel 5.4 a får en medlemsstat besluta att ett varumärke inte ska kunna registreras, och att registreringen ska kunna hävas, på grund av andra äldre kännetecken än varumärken som används i näringsverksamhet. Det krävs dock att kännetecknet ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användningen av det yngre varumärket. (Se också artikel 5.4 b iv enligt vilken även andra äldre industriella rättigheter kan utgöra registreringshinder och häv- ningsgrunder.) Direktivets bestämmelser om firma som registrerings- hinder är redan genomförda med 2 kap. 9 och 10 § 1 varumärkes- lagen. Enligt utredningens mening finns det inte anledning att överväga några ändringar; bestämmelserna uppfyller direktivet. Ond tro som absolut och relativt registreringshinder (artiklarna 4.2 och 5.4 c) Enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan för ansökningen och som fortfarande används, såvida sökanden var i ond tro vid ansökningen. varumärkesdirektiv finns fri- villiga bestämmelser om ond tro, både som absolut och relativt re- gistreringshinder. I det nya direktivet är det nu obligatoriskt att föreskriva att en registrering ska kunna hävas om sökanden ansökte om registrering i ond tro (artikel 4.2). Medlemsstaterna får också föreskriva att ett sådant varumärke inte ska få registreras. Vidare får medlemsstater- na föreskriva att ett varumärke inte ska få registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras om det kan förväxlas med ett äldre varumärke som är skyddat utomlands under förutsättning att sökanden för ansökningen handlade i ond tro (artikel 5.4 c). I direktivet finns alltså bestämmelser om registreringhinder och ogiltighetsgrund på grund av att sökanden har handlat i ond tro både som ett absolut och ett relativt registreringshinder. Begreppet ond tro har i direktivet en något annan betydelse än den som begreppet har i den allmänna förmögenhetsrätten. Det tar här sikte på ett handlande av någon form av illvilja eller affärsmässig otillbörlighet, t.ex. ”kapning” av någon annans kännetecken. Det absoluta hindret i direktivet är utformat som ett generellt hinder. En liknande reglering finns i flera medlemsstater, t.ex. , och . Hävningsgrunden är obli- gatorisk för medlemsstaterna att införa, medan det är valfritt om grunden också ska vara ett registreringshinder. Systematiken i varu- märkeslagen bygger på att en omständighet som utgör hinder mot registrering även utgör grund för att senare häva registreringen; häv- ningsgrunderna kan sägas vara en spegelbild av registreringshindren. Mot denna bakgrund föreslår utredningen att lagen anpassas till direk- tivet så att sökandens onda tro blir ett absolut hinder mot registre- ring. Det medför att ond tro hos sökanden också blir en hävnings- grund. Bestämmelsen bör utformas i nära anslutning till direktivet. Att sökandens onda tro föreslås bli ett absolut registreringshinder innebär i någon mån ett avsteg från den ovan nämnda utgångs- punkten att de absoluta registreringshindren syftar till att skydda allmänna intressen medan de relativa hindren avser att skydda and- ras intressen. Sökandens onda tro gäller ju normalt i förhållande till någon annans rättighet. Som framgår rymmer begreppet ond tro i direktivet dock hänsyn som kan anses ligga nära allmänna intressen. Enligt det relativa registreringshindret i 2 kap. 8 § första stycket 4 får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett känne- tecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan för ansökningen och som fortfarande används, när sökan- den var i ond tro för ansökningen. Bestämmelsen skiljer sig från den frivilliga bestämmelsen i det nya direktivet om sökandens onda tro som ett relativt registreringshinder, eftersom direktivet endast omfattar varukännetecken som är skyddade i ett annat land. Eftersom ond tro hos sökanden föreslås bli ett absolut registreringshinder, kan det ifrågasättas om det finns skäl att alls ha kvar det relativa registreringshindret i första stycket 4. De nya be- stämmelserna om invändningsförfarandet medför att endast de rela- tiva registreringshindren kommer att kunna åberopas i ett invänd- ningsförfarande, inte de absoluta (se avsnitt 7.3). Om ond tro hos sökanden om någon annans kännetecken i utlandet behålls som ett relativt hinder, går det alltså att åberopa detta i ett invändningsför- farande. Enligt vad utredningen har inhämtad är det förhållandevis vanligt att ond tro om ett varumärke som är skyddat utomlands anförs som registreringshinder; hindret verkar fylla ett inte oväsent- ligt praktiskt behov. Utredningens slutsats är att det relativa hind- ret därmed bör finnas kvar. Bestämmelsen bör bara ändras så att den utformas i närmare anslutning till direktivet. Ett varumärke bör inte få registreras om det kan förväxlas med ett äldre varukänne- tecken som är skyddat i ett annat land och sökanden var i ond tro för ansökningen. I fråga om äldre varukännetecken som är skyddade i gäller i stället att de kan utgöra registreringshinder enligt 2 kap. 8 § första stycket 1–3. Enligt de bestämmelserna är det tillräckligt att det är fråga om ett äldre varukännetecken; något krav på ond tro uppställs inte. Det kan tilläggas att vid sin official- prövning ska beakta om sökanden är i ond tro. Både det absoluta och det relativa registreringshindret omfattas av officialprövningen. I den praktiska tillämpningen förutsätts det dock normalt att verket uppmärksammas på de omständigheter som utgör ond tro. Det kan t.ex. ske genom att någon annan yttrar sig till verket genom en s.k. protest. Förslag: ska häva en registrering efter invändning endast om det finns något hinder mot registre- ring på grund av andra rättigheter, dvs. de relativa registrerings- hindren. Om invändaren och innehavaren av det registrerade varu- märket begär det, ska bestämma en frist för att parterna ska komma överens. En sådan frist ska vara . Under fristen ska verket inte få besluta om invändningen. Grundas invändningen på ett hinder som utgörs av ett äldre registrerat varumärke, ska få häva registreringen endast om användningen av det äldre varumärket uppfyller kraven på verkligt bruk för de varor eller tjänster som ligger till grund för invändningen eller det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Sådan användning måste ha skett inom de som föregår ingivningsdagen, eller i förekomman- de fall prioritetsdagen, för det yngre varumärket. Det ska klargöras att, om det äldre varumärket är ett EU- varumärke, kravet på användning regleras i artikel 15 i varumär- kesförordningen. Invändningsförfarandet ger den som anser att ett varumärke inte borde ha registrerats möjlighet att få saken prövad av i omedelbar anslutning till registreringen. Häri- genom kan t.ex. den som innehar en tidigare ensamrätt på ett en- kelt och billigt sätt angripa registreringen. Invändningsförfarandet är placerat efter registreringen, vilket skiljer sig från vad som gäller vid EUIPO, där en invändning ska göras innan registreringen sker. Det nya direktivet innehåller regler om invändningsförfarandet (artiklarna 43 och 44). Sådana förfaranderegler omfattades inte av direktiv. Det rör sig om bestämmelser om hur förfarandet generellt sett ska vara ordnat, vilka grunder som kan åberopas och vem som har talerätt. Det föreskrivs också en möjlighet för parterna att begära en förlikningsfrist. Vidare ska den ansvariga myndigheten i invändningsförfarandet kunna pröva om invändarens varumärke verkligen används. Invändningsförfarandet (artiklarna 43 och 44) Enligt artikel 43 i direktivet ska medlemsstaterna erbjuda ett effek- tivt och snabbt administrativt förfarande för att invända mot regi- strering av en varumärkesansökan. I 2 kap. 24–28 §§ varumärkeslagen finns regler om invändning. När har kungjort en registrering av ett varumärke, får invändning göras mot den. Invändningen ska ha kommit in till verket från kungörelsedagen. En invändning ska innehålla vissa uppgifter för att kunna tas upp till Om invändningen är bristfällig, ska verket förelägga invän- daren att avhjälpa bristerna inom . Följs inte föreläggan- det, ska invändningen avvisas. Finns det hinder mot registreringen, ska verket häva registreringen helt eller delvis. Registreringen ska då avföras ut varumärkesregistret. Enligt utredningens bedömning uppfyller lagen direktivets krav på ett effektivt och snabbt förfarande. Bestämmelserna i 2 kap. 28 § andra stycket om vem som har rätt att invända mot en registrering är också förenliga med direktivet (artikel 43.2). Även den svenska ordningen med att invändningsförfarandet är placerat i tiden efter en registrering är förenlig med direktivet. Ett par ändringar bör dock göras. Av artikel 43.1 framgår att invändaren endast får åberopa hinder mot registrering på grund av andras rättigheter (relativa re- gistreringshinder). Enligt varumärkeslagen är det möjligt att även åberopa de absoluta hindren. Lagen bör därför ändras så att endast de relativa hindren ska kunna åberopas i invändningsförfarandet. Till följd av ändringen bör bestämmelserna om Patent- och registre- ringsverkets prövning av de absoluta registreringshindren i invänd- ningsförfarandet tas bort. En sådan ordning som föreslås ställer högre krav på en varu- märkesinnehavare att bevaka och anmärka redan mot ansökningar om registrering. Som nämnts under avsnitt 7.1 är det möjligt att göra detta genom att lämna in en s.k. protest till Patent- och registre- ringsverket. En konsekvens av att invändningsförfarandet inskränks på grund av direktivet är att fler tvister – som hanteras i in- vändningsförfarandet – i stället kan komma att avgöras i domstol. I syfte att genomföra artikel 43.3 bör det dessutom införas en möjlighet för parterna att gemensamt begära en frist för att se om de kan komma överens i ärendet. En sådan frist bör vara . Under fristen bör inte få besluta om invändningen. Av artikel 44.1 följer att innehavaren av det ifrågasatta varu- märket kan begära att invändaren lägger fram bevis om att dennes varumärke faktiskt används på det sätt som krävs. Detta kan bli aktuellt om det på ingivningsdagen för det yngre varumärket hade gått invändarens varumärke registrerades. Om invändaren inte lägger fram bevis om användning av det egna varu- märket, kan invändningen inte leda till framgång. nande bestämmelse fanns i artikel 11.1 direktiv, som inte har genomförts i svensk rätt. Utredningen föreslår att bestämmelser om detta förs in i lagen. Grundas invändningen på ett hinder som utgörs av ett äldre registre- rat varumärke, bör få häva registre- ringen endast om användningen av det äldre varumärket uppfyller kraven på verkligt bruk för de varor eller tjänster som ligger till grund för invändningen eller det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Det bör också föreskrivas inom vilken period an- vändningen av varumärket ska ha skett. Enligt utredningens bedömning finns det inte tillräckliga skäl att införa en liknande reglering för den situationen att den äldre rättig- heten är en firma (ett företagsnamn). Det kan hänvisas till över- vägandena avseende hävningsförfarandet, avsnitt 8.5. Enligt direktivet ska en prövning av om varumärket används kunna avse hela eller delar av registreringen (artikel 44.2). Av 2 kap. 28 § varumärkeslagen framgår att prövningen av en invändning kan avse endast en del av de varor eller tjänster för vilka det har regi- strerats. Lagen uppfyller därmed direktivet i detta avseende. Slutligen anges i artikel 44.3 att bestämmelserna i artikel 44 också ska tillämpas om det äldre varumärket är ett EU-varumärke.