sou · H4B379 · 2016-11-09 00:00:00 — Av bestämmelsen framgår dock inte att ska granska de ändrade villkoren på samma sätt som vid en ansökan om registrering, innan de nya villkoren förs in i varumärkesregistret. Även om detta torde ske i praktiken, är det lämpligt att granskningsskyldigheten anges i lagtexten. Varumärkeslagen innehåller visserligen ingen uttrycklig bestäm- melse om när de nya villkoren för användningen ska börja gälla. Men en konsekvens av bestämmelsen om anmälningsskyldighet vid ändra- de villkor är att om ingen anmälan skulle göras, så gäller vid tillämp- ningen av lagen de villkor för märkets användning som fördes in i varumärkesregistret i samband med registreringen av varumärket (jfr 2 kap. 23 § tredje stycket). Om anmälningsskyldigheten inte följs, kan det vidare leda till att registreringen av märket hävs (3 kap. 3 § första stycket 1). Enligt utredningens bedömning uppfyller denna reglering direktivets krav. Särskilda bestämmelser om upphävande och ogiltighet (artiklarna 28.3, 35 och 36) Direktivets bestämmelser om upphävande av en varumärkesregi- strering på grund av underlåten användning eller för att varumärket har blivit en allmän beteckning eller vilseledande gäller även för ett kollektiv-, garanti- och kontrollmärke. Också direktivets bestäm- melser om på vilka grunder en registrering kan förklaras ogiltig gäller för ett sådant märke. Utöver detta föreskriver direktivet vissa Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken ytterligare grunder för upphävande eller ogiltighet av ett kollektiv- märke. Till en början ska registreringen kunna upphävas om inneha- varen inte vidtar rimliga åtgärder för att hindra att kollektivmärket används på ett sätt som är oförenligt med villkoren för märkets användning (artikel 35 a). Vidare ska upphävande kunna ske om den som har rätt att använda märket har gjort det på ett sådant sätt att allmänheten skulle kunna vilseledas i fråga om märkets karaktär eller innebörd (artikel 35 b). Slutligen ska registreringen av ett kollek- tivmärke kunna upphävas om en ändring av villkoren för märkets användning felaktigt har förts in i registret (artikel 35 c). Ett kollek- tivmärke ska också kunna förklaras ogiltigt om det har registrerats, trots att det förelåg hinder för registrering, och innehavaren av märket inte ändrar villkoren så att registrering blir möjlig (artikel 36). När det gäller garanti- och kontrollmärken får medlemsstaterna föreskriva ytterligare grunder för upphävande och ogiltighet av sådana märken, om märkenas funktion kräver det (artikel 28.3). Enligt varumärkeslagen gäller de allmänna grunderna för hävning av en varumärkesregistrering också för kollektiv-, garanti- och kon- trollmärken. Liksom i direktivet är dessa hävningsgrunder en spegel- bild av registreringshindren (jfr 3 kap. 1 § första stycket 1). Således kan en registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hävas om registreringen har skett i strid med lag och den fortfarande strider mot lagen (3 kap. 1 § första stycket 1 och 2). Av detta följer att, om innehavaren ändrar villkoren för märkets användning så att de inte längre utgör något hinder, registreringen inte får hävas. En registre- ring av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke får vidare hävas om märket har blivit en allmän beteckning eller om den har blivit ägnad att vilseleda allmänheten. Även varumärkeslagens regler om hävning av en registrering på grund av underlåten användning tillämpas på kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. Det finns dessutom en särskild bestämmelse om hävning av en registrering av ett sådant märke. I enlighet med direk- tivet får enligt 3 kap. 3 § 2 hävning ske om märket har använts på ett sätt som inte är förenligt med villkoren för användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra den användningen. Utredningen konstaterar att varumärkeslagen i stort uppfyller direktivets krav. Det enda som saknas är en möjlighet till hävning Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken om en ändring av villkoren för märkets användning felaktigt skulle ha förts in i varumärkesregistret. För att lagen ska vara förenlig med direktivet fullt ut bör det införas en sådan hävningsgrund. 12 Vissa processuella frågor Ensamrätten innebär att innehavaren av varukännetecknet har rätt att hindra andra från att i näringsverksamhet använda förväxlings- bara kännetecken. Den som utan innehavarens samtycke använder varukännetecknet på ett otillåtet sätt begår ett varumärkesintrång och kan drabbas av flera olika sanktioner. De vanligaste är förbud vid vite och förpliktande att utge skadestånd och annan ersättning. Även straffrättsliga påföljder kan komma i fråga. En talan om intrång i ett varukännetecken förs vid domstol. är Patent- och exklusivt behörig att som första domstol pröva mål om varumärkes- intrång. I 10 kap. varumärkeslagen finns vissa processuella bestämmelser för mål om varumärkesintrång. Det finns en reglering om förfarandet när den mot vilken talan förs gör gällande att registreringen är ogiltig (10 kap. 2 §). Vidare finns det regler om skyldighet för licenstagare och andra att underrätta innehavaren av varukännetecknet innan en talan om varumärkesintrång väcks (10 kap. 3 §). Varumärkeslagen innehåller ingen generell begränsning i rätten att väcka en intrångstalan. Vissa begränsningar följer dock av att det i flera av sanktionsbestämmelserna anges att talan får väckas endast av innehavaren eller av en licenstagare. Så är fallet när det gäller t.ex. en talan om vitesförbud (8 kap. 3 §). Vid en talan om skadestånd och annan ersättning (8 kap. 4 §) finns det inga begränsningar i tale- rätten i varumärkeslagen, men begränsningar kan följa av andra regler och allmänna principer. I övrigt gäller de allmänna bestämmelserna i . Bortsett från en fakultativ bestämmelse som reglerar frågan om invändning om att kärandens varumärke inte används innehåller varumärkesdirektiv inga processuella bestämmelser för mål om varumärkesintrång. Detta har överlämnats till nationell rätt att reglerna. I det nya direktivet införs nu bestämmelser som rör processen i mål om intrång. Bland annat ska en kärande inte kunna vinna fram- gång i ett sådant mål om kärandens varumärke inte används på det sätt som krävs eller om det ifrågasatta varumärket är en s.k. mellan- liggande rättighet. Vidare införs regler, vilka motsvarar vad som gäller för EU-varumärken, om vad som krävs för att licenstagare och användare av kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken ska få väcka talan. 12.2Mål om intrång i ett varukännetecken Förslag: En talan om intrång i ett registrerat varumärke ska få bifallas endast om varumärket för talans väckan- de uppfyllde kraven på verkligt bruk för de varor eller tjänster som ligger till grund för talan eller om det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Användningen ska ha skett inom de som föregår talans väckande. Om svaranden är en inne- havare av ett yngre varukännetecken, ska varumärket dessutom ha använts inom de som föregår ingivningsdagen, eller i förekommande fall prioritetsdagen, för det yngre varukänne- tecknet. Frågan om det finns grund för att häva en registrering ska få prövas i ett brottmål utan något krav på att en talan om hävning måste väckas. En talan om intrång i ett äldre varukännetecken på grund av användningen av ett yngre EU-varumärke ska inte få bifallas om det inte skulle finnas grund för att häva registreringen av EU- varumärket enligt EU:s varumärkesförordning. Bristande användning som försvar i mål om intrång (artikel 17) I artikel 17 i direktivet finns nya bestämmelser om att en varu- märkesinnehavare som inte gör verkligt bruk av sitt varumärke inte ska kunna åberopa rättigheten mot någon annan i ett intrångsmål. artikel 11.3 direktiv finns en delvis liknande fakultativ bestämmelse, som inte har genomförts i svensk rätt. Motsvarande bestämmelser införs också när det gäller förfarandet om invändning (artikel 44) och hävning (artikel 46), se närmare avsnitten 7.3 och 8.5. Syftet med bestämmelserna är att skärpa kravet på att varumärk- en verkligen används. Den som innehar en rättighet men underlåter att använda den ska inte få åberopa rättigheten gentemot andra. En tillämpning kan bli aktuell särskilt när det gäller kända varumärken som har registrerats med ett brett skydd, dvs. för många sorters varor och tjänster, eftersom märken av detta slag ibland inte används på det sätt som de är registrerade för. Enligt artikel 17 ska svaranden i ett mål om intrång alltså kunna invända att kärandens varumärke inte uppfyller det användnings- tvång som gäller för registrerade varumärken. Användningen ska ha skett inom den femårsperiod som föregår dagen då talan väcktes. I varumärkeslagen saknas en motsvarighet till artikel 17. Tvärtom kan lagens reglering sägas vara den motsatta. Enligt 10 kap. 2 § får frågan om ogiltighet av en registrering prövas endast sedan en talan om hävning har väckts. Svaranden i ett intrångsmål kan alltså inte invända att det finns grund för att häva kärandens registrering utan är hänvisad till att väcka en egen talan om hävning, t.ex. genom ett genkäromål. Bakgrunden till denna ordning är att, om en sådan in- vändning skulle få prövas i intrångsmålet, domen i den delen inte skulle få rättskraft. Detta skulle i sin tur innebära en risk för att olika domstolar kom till olika resultat rörande giltigheten av registrering- en. För att undvika problem av detta slag är det enligt lagen endast möjligt att få en invändning om att det föreligger grund för hävning prövad efter en särskild talan om den saken. Genom domen i häv- ningsmålet mister rättighetshavaren sin ensamrätt inte bara gentemot den som är part i det målet utan även i förhållande till alla andra som har nyttjat eller avser att nyttja rättigheten. (Jfr prop. 2009/10:225 s. 279 f.) Utredningen anser att skälen bakom kravet på väckande av talan fortfarande gör sig gällande och att det finns goda grunder för att detta ska gälla som huvudregel. Eftersom det saknas en motsvarighet till artikel 17 i varumärkes- lagen, måste emellertid en sådan bestämmelse införas just för den situationen. En talan om intrång i ett registrerat varumärke bör således få bifallas endast om detta varumärke för talans väckande uppfyllde kraven på användning eller det finns giltiga skäl till att varumärket inte användes. Användningen av varumärket bör ha skett inom de som föregår talans väckande. I enlighet med direktivet bör det ankomma på svaranden att invända att det äldre varumärket inte har använts, och på käranden att då visa att varumärket har använts på föreskrivet sätt eller att det finns giltiga skäl till att det inte har använts. Användningskravet bör gälla även i brottmål. Av straffprocess- rättsliga principer följer att det inte krävs någon invändning från den tilltalade om bristande användning, men den tilltalades inställ- ning kan naturligtvis ändå ha betydelse för hur åklagaren lägger upp sin talan. Den föreslagna bestämmelsen blir ett avsteg från principen att frågan, om det finns grund för att häva en registrering, inte kan prövas i ett intrångsmål. Prövningen avser dock bara frågan om ett intrång har begåtts och kan inte leda till en hävning av registreringen. Dom- stolens bedömning har alltså inte någon rättsverkan utanför in- trångsmålet. Det ankommer på den domstol som har att pröva en eventuell senare talan om hävning att ta ställning till vilken bety- delse bedömningen i den tidigare domen i intrångsmålet har. En invändning om att det finns grund för hävning kan göras när som helst under rättegången, med de begränsningar som kan följa av allmänna regler om åberopande av nya omstän- digheter. Om svaranden gör en invändning sent under rättegången, kan det dock påverka fördelningen av ansvaret för rättegångskost- naderna i målet. Det ska anmärkas att det i vissa fall naturligtvis kan finnas fördelar att väcka en egen talan om hävning i stället för att göra en invändning i ett intrångsmål. Invändning om grund för hävning i brottmål Det bör göras ytterligare en begränsning i principen om att ogiltig- het av en registrering får prövas endast sedan en talan om hävning har väckts. Denna begränsning är dock inte föranledd av direktivet. I samband med att den nya varumärkeslagen infördes väckte Lagrådet frågan, om det förhållandet att den tilltalade inte kan få en invändning om en registrerings ogiltighet prövad i brott- målet, kan vara en otillåten inskränkning i dennes rätt till försvar. Regeringen ansåg då att den gällande ordningen inte innebär någon otillåten inskränkning. Det påpekades att de olägenheter som det rör sig om för den tilltalade är i huvudsak tidsutdräkt och ökade kostnader; den tilltalade är däremot inte fråntagen rätten att få själva invändningen om ogiltighet prövad. Lagrådets synpunkt ledde där- med inte till någon lagändring. (Se prop. 2009/10:225 s. Frågan har sedan aktualiserats på nytt. I propositionen Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet (prop. 2015/16:124) före- slog regeringen att principen om att invändningen om ogiltighet inte kan prövas inte ska gälla i brottmål på patentområdet. antog propositionen och lagändringen kommer att träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Den nya regleringen innebär alltså att en tilltalad i ett mål om patentintrång ska kunna invända att ett patent är ogiltigt. Enligt – vars uppfattning regeringen delade – var det oklart om den då gällande bestämmelsen i patentlagen (61 §) kunde tillämpas också vid en straffrättslig talan om patent- intrång. Begränsningen i 61 § patentlagen motsvaras av 10 kap. 2 § varumärkeslagen. Allmänt sett gäller att en tilltalad i ett brottmål får åberopa vad han eller hon vill till sitt försvar så länge det är relevant för prövningen av åtalet. Vidare konstaterade att om en tilltalad gör en invändning om ogiltighet, så skulle nog domstolen under alla förhållanden svårligen kunna undvika att ta ställning till ogiltighetsfrågan. Slutsatsen var att det uttryckligen borde framgå av lagen att skyldigheten att väcka talan om ogiltighet, som en förutsättning för att göra gällande att patentet är ogiltigt, inte gäller för en tilltalad i brottmål. (Se SOU 2015:41 s. 205 f. och prop. 2015/16:124 s. Intresset av att ha enhetliga regler för patent och varumärken i detta avseende talar starkt för att samma ändring bör göras i varu- märkeslagen som den i patentlagen. Som har utvecklat – och i linje med vad Lagrådet tidigare påpekat – finns det flera skäl för att uttryckligen undanta brottmålen från principen att giltigheten av en registrering inte kan prövas i ett intrångsmål. Sam- tidigt bör det beaktas att en sådan reglering får större praktisk bety- delse på varumärkesområdet än på patentområdet, där brottmål före- kommer mycket sällan. Det bör vägas in att rättegångar kan komma att försenas eller ställas in i de fall en tilltalad gör en sådan in- vändning först under huvudförhandlingen. Sammantaget anser ut- redningen dock att starka skäl talar för att även brottmålen om varumärkesintrång undantas. Slutsatsen är alltså att frågan, om det finns grund för att häva en registrering, bör få prövas i ett brottmål utan något krav på att en talan om hävning måste väckas. Liksom när det gäller prövningen av en invändning om bristande använd- ning av ett varumärke får prövningen i brottmålet inte rättsverkan utanför intrångsmålet. Mellanliggande rättigheter som försvar i mål om intrång (artikel 18) I direktivet införs nya bestämmelser om s.k. mellanliggande rättig- heter. Syftet är att säkerställa att innehavaren av en äldre rätt inte kan vinna framgång i ett intrångsmål mot en innehavare av en yngre rätt när det av olika anledningar finns grund för att häva den äldre rättigheten. Det kan konstateras att bestämmelserna har fått en lite komplicerad utformning i direktivet. Enligt artikel 18.1 i direktivet kan den som innehar ett äldre varu- märke inte med framgång göra gällande att den som innehar ett yngre varumärke gör sig skyldig till intrång om det yngre varumärket inte skulle kunna hävas på grund av regler om mellanliggande rättig- heter (artikel 8), passivitet (artikel 9) eller underlåten användning (artikel 46.3). Bestämmelsen är som sagt en nyhet i direktivet och motsvaras av artikel 13 a i varumärkesförordningen. Utredningen be- handlar genomförandet av artikeln såvitt avser mellanliggande rättig- heter enligt artikel 8 i avsnitt 6.4. Svensk rätt uppfyller redan direktivets krav när det gäller begräns- ningen av möjligheten att väcka talan om intrång när en innehavare av en äldre rättighet har förhållit sig passiv till en yngre rättighet. Enligt 1 kap. 14 § första stycket varumärkeslagen ska rätten till ett registrerat varumärke gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varu- kännetecken som är identiskt eller likartat, om ansökningen om re- gistrering gjorts i god tro och innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registrerings- dagen har använts här i landet i följd. Innehavaren av det yngre varumärket kan alltså inte göra sig skyldig till intrång i en sådan situation. En motsvarande bestämmelse finns i 1 kap. 15 § för inarbetade varukännetecken. Av 1 kap. 16 § första stycket framgår att rätten till det yngre varukännetecknet i dessa fall inte hindrar användningen av det äldre (jfr artikel 18.3). Enligt artikel 18.1 är det inte är möjligt att vinna framgång i ett intrångsmål om det ifrågasatta varumärket inte också skulle kunna hävas enligt artikel 46.3 på grund av underlåten användning (om genomförandet av artikel 46.3, se avsnitt 8.5). Bestämmelsen blir bara tillämplig i en tvist mellan två innehavare av varukännetecken. Någon motsvarighet till bestämmelsen finns inte i varumärkes- lagen, varför en sådan bör införas. Det kan konstateras att direktiv- bestämmelsen delvis är otydlig. I artikeln hänvisas till vad som gäller om hävning enligt artikel 46.3 (som i sin tur hänvisar till artikel 46.1 och 46.2) utan att klargörs vilka rekvisit i den artikeln som är rele- vanta för intrångsmålen. I ett hävningsförfarande gäller att innehavaren av det ifrågasatta varumärket kan begära att innehavaren av det äldre varumärket lägger fram bevis om att dennes varumärke faktiskt har använts under en viss föreskriven period. Sådan användning ska ha skett inom de som föregår ansökningen om hävning. Om det vid ingiv- ningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket hade gått frågan om registrering av det äldre varumärket blev slutligt avgjord, gäller dessutom att det äldre varumärket ska ha använts inom de som föregår denna dag. Om förutsättningarna för hävning av den äldre rättigheten är uppfyllda på grund av underlåten användning enligt 3 kap. 2 § varu- märkeslagen, kan innehavaren av det äldre varumärket alltså inte göra gällande att det har skett ett intrång. Hänvisningen i artikel 18.1 till artikel 46.3 medför dock att det är oklart under vilken tidsperiod varumärket måste ha använts. Enligt utredningens mening ska be- stämmelsen tolkas så att varumärket i denna situation ska ha använts inom de som föregår ingivningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket. Utredningen föreslår därför att ett varumärke som inte använ- des då den yngre rättigheten förvärvades inte kan ligga till grund för en talan om intrång om det inte finns giltiga skäl till underlåtenheten att använda varumärket. Den äldre rättigheten bör i dessa fall ha använts som föregår ingivnings- dagen, eller i förkommande fall prioritetsdagen, för det yngre varu- kännetecknet. Kravet på att det äldre varumärket också ska ha an- vänts inom de som föregår tidpunkten för talans väckande framgår av artikel 17, som behandlas ovan. Enligt utredningens bedömning finns det inte tillräckliga skäl att införa en liknande reglering för den situationen att den äldre rättig- heten är ett företagsnamn, se närmare övervägandena i avsnitt 8.5. I artikel 18.2 finns vidare bestämmelser som är tillämpliga om användningen av ett EU-varumärke påstås utgöra intrång i ett nationellt varumärke. I ett mål om intrång ska innehavaren inte kunna förbjuda användningen av ett yngre EU-varumärke om detta inte skulle kunna hävas enligt vissa bestämmelser i varumärkesför- ordning. Även här är syftet att säkerställa skyddet för mellanliggan- de rättigheter. Detta gäller om EU-varumärket inte skulle kunna förklaras ogiltigt på grund av reglerna om vissa relativa ogiltighets- grunder (artikel 53.1), medgivande till registrering (artikel 53.3), pre- klusion på grund av ett tidigare hävnings- eller intrångsförfarande (artikel 53.4), rättighetsförlust på grund av passivitet (artikel 54.1 och 54.2) eller underlåten användning av ett äldre varumärke som försvar i ett hävningsförfarande (artikel 57.2). Utredningen föreslår att det klargörs i varumärkeslagen att inne- havaren i dessa situationer inte kan få framgång med en intrångs- talan som avser ett yngre EU-varumärke. Om en innehavare av ett äldre varukännetecken inte kan hindra användningen av ett yngre varukännetecken, så kan inte heller innehavaren av det yngre tecknet hindra att det äldre tecknet an- vänds (artikel 18.3). De båda varukännetecknen får i dessa fall alltså gälla vid sidan av varandra, och den enes användning utgör inte intrång i den andres rättighet. En uttrycklig bestämmelse om detta finns i 1 kap. 16 § första stycket varumärkeslagen när det gäller en innehavare som har förhållit sig passiv till en yngre rättighet. I av- snitt 6.4 föreslås att det också klargörs i den paragrafen att en yngre rättighet, som utgör en mellanliggande rättighet, inte hindrar använd- ning av det äldre varukännetecknet. I övrigt följer det av de grund- läggande bestämmelserna om att äldre rättigheter har företräde framför yngre rättigheter enligt 1 kap. 13 §. Det behövs därför inte någon särskild reglering om detta med anledning av direktivet. 12.3Förutsättningar för väckande av talan om intrång m.m. Förslag: Om en licenstagare vill väcka talan om intrång, ska det krävas att innehavaren av varukännetecknet samtycker till det. Detsamma ska gälla för användare av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Även utan samtycke ska den som har en exklusiv licens få väcka talan, om innehavaren själv inte gör det inom skälig tid efter att ha fått underrättelse om att licenstagaren har tänkt väcka talan. Väcker innehavaren av varukännetecknet en talan om intrång, ska en licenstagare alltid ha rätt att väcka en talan om ersättnings- skyldighet. Detsamma ska gälla för en användare av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Den som innehar ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska ha rätt till ersättning för intrång i den rätt som en användare av varukännetecknet har. Förutsättningar för licenstagare att väcka talan om intrång (artiklarna 25.3 och 25.4) En licensupplåtelse kan vara exklusiv eller icke-exklusiv. En exklu- siv licens innebär att licensgivaren inte får upplåta rätt att utnyttja varukännetecknet till andra. Vid icke-exklusiv (enkel) licens förbe- håller sig däremot licensgivaren rätten att licensiera varukänneteck- net till andra. Enligt direktivet har licenstagare rätt att väcka talan om intrång om varumärkesinnehavaren samtycker till det, om inget annat har avtalats (artikel 25.3 första meningen). Även utan samtycke får den som har en exklusiv licens väcka talan, om innehavaren själv inte gör det inom skälig tid efter att ha fått underrättelse om att licenstagaren har tänkt väcka talan (artikel 25.3 andra meningen). Har varumärkes- innehavaren inlett ett intrångsmål, ska licenstagaren ändå ha rätt att för egen del väcka en talan för att kunna erhålla skadestånd för den skada licenstagaren har lidit (artikel 25.4). Motsvarande bestämmelser finns för EU-varumärken (artik- larna 22.3 och 22.4 i varumärkesförordningen). Bestämmelserna i varumärkeslagen är mindre långtgående. En- ligt lagen ska en licenstagare som vill väcka en talan om intrång i rätten till ett varukännetecken bara underrätta kännetecknets inne- havare om detta (10 kap. 8 § första stycket).