sou · H4B379 · 2016-11-09 00:00:00 — Att en registrering hävs hindrar principiellt sett i och för sig inte att ensamrätt i stället kan göras gällande på grund av inarbetning. I den praktiska tillämpningen lär den situationen sällan uppkomma med hänsyn till hur hävningsgrunderna är utformade. Invändning om grund för hävning m.m. 10 kap. 2 § Förs talan om intrång i ett registrerat varumärke och gör den mot vilken talan förs gällande att det finns grund för att häva registreringen, får denna fråga prövas endast sedan talan om hävning har väckts. Domstolen får före- lägga den som gör gällande att det finns grund för att häva registreringen att väcka sådan talan. Det sagda tillämpas också om det i ett mål som gäller fastställelsetalan avseende ett registrerat varumärke görs gällande att det finns grund för att häva registreringen. Detta stycke tillämpas inte i brottmål. En talan om intrång i ett registrerat varumärke får bifallas endast om varu- märket för talans väckande uppfyllde kraven på verkligt bruk i 3 kap. 2 § för de varor eller tjänster som ligger till grund för talan eller det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Användningen av varu- märket ska ha skett inom de som föregår talans väckande. Om svaran- den är en innehavare av ett yngre varukännetecken, ska varumärket dessutom ha använts inom de som föregår ingivningsdagen, eller i förekomman- de fall prioritetsdagen, för det yngre varukännetecknet. En talan om intrång får inte heller bifallas om det yngre varukännetecknet är ett EU-varumärke och det inte skulle finnas grund för att häva registre- ringen av EU-varumärket enligt artiklarna 53.1, 53.3, 53.4, 54.1, 54.2 eller 57.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av om EU- varumärken. Paragrafen innehåller föreskrifter om förfarandet när den mot vilken talan förs i ett mål om varumärkesintrång, eller ett mål om fast- ställelsetalan, invänder att det finns grund för att häva registreringen. Vidare finns bestämmelser om invändning om bristande användning av ett varumärke i mål om intrång. Med ändringarna genomförs artiklarna 17 och 18 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 12.2. För EU-varumärken finns en liknande reglering i artikel 99 i varu- märkesförordningen. Det tidigare andra stycket återfinns nu i första stycket. Genom ett tillägg anges det att bestämmelserna i stycket inte tillämpas i brott- mål. En tilltalad kan alltså till sitt försvar alltid invända att registre- ringen är ogiltig utan att väcka talan om det. Enligt andra stycket, som är nytt, får en domstol döma för intrång i ett registrerat varumärke endast om användningen av varumärket för talans väckande uppfyllde kraven på verkligt bruk i 3 kap. 2 § för de varor eller tjänster som ligger till grund för talan, eller det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. An- vändningen av varumärket ska ha skett inom de som föregår talans väckande. Av hänvisningen till 3 kap. 2 § framgår att en förutsättning är att förflutit från den dag då frågan om registreringen slutligt har avgjorts. Varumärken som ännu inte har varit registrerade berörs inte. Av bestämmelsen följer att det ankommer på svaranden att in- vända att varumärket inte har använts. I ett tvistemål ska rätten inte ta upp saken självmant. Om svaranden gör en sådan invändning, är det käranden som ska visa att varumärket har använts på föreskrivet sätt eller att det finns giltiga skäl till att det inte har använts. Det finns inget som hindrar en part från att – i stället för att göra en invändning om att det finns grund för att häva registre- ringen – väcka talan om hävning. I så fall kan det finnas anledning att vilandeförklara målet om intrång (32 kap. 5 § ). I ett brottmål är det på vanligt sätt åklagaren som måste styrka att varumärket har använts. Processuellt sett krävs det då inte någon invändning från den tilltalade, låt vara att dennes inställning ändå kan ha betydelse för hur åklagaren lägger upp sin talan. För en närmare kommentar till kravet på användning, se författ- ningskommentaren till 2 kap. 29 §. Av andra stycket följer vidare att ett varumärke inte med fram- gång kan åberopas i ett mål om intrång mot innehavaren av ett yngre varukännetecken om den äldre rättigheten inte uppfyllde kraven på användning då den senare rättigheten förvärvades. Det äldre varumärket ska ha använts som föregår ingivningsdagen, eller i förekommande fall prioritetsdagen, för det yngre varukännetecknet. Tredje meningen i stycket innebär således ett ytterligare krav i förhållande till andra meningen. I dessa situa- tioner ska användningen av varumärket ha skett dels som föregår talans väckande, dels som föregår ingivningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varukänneteck- net. I kravet ligger att bestämmelsen endast är tillämplig om det på ingivningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varukännetecknet hade gått frågan om registrering av det äldre varu- märket blev slutligt avgjord. Vilken dag som är ingivningsdag föreskrivs i 2 kap. 1 a §. I före- kommande fall är det i stället varumärkets prioritetsdag som är av betydelse (jfr 2 kap. 14–16 §§). En prioritetsdag kan föreligga t.ex. om innehavaren har ansökt om registrering av varumärket i ett annat land innan en ansökan om registrering görs i . Om en innehavare av ett äldre varukännetecken inte kan hindra användningen av ett yngre varukännetecken på grund av andra eller tredje stycket, kan inte heller innehavaren av det yngre varukänne- tecknet hindra att det äldre tecknet används. De båda varukänne- tecknen får alltså i dessa fall gälla vid sidan av varandra och den enas användning kan inte utgöra intrång i den andres rättighet (jfr artikel 18.3 och 1 kap. 16 §). Det följer av de grundläggande bestämmel- serna om att äldre rättigheter har företräde framför yngre rättigheter enligt 1 kap. 13 §. Enligt tredje stycket får en talan om intrång inte heller bifallas om det yngre varukännetecknet är ett EU-varumärke och det inte hade kunnat hävas enligt artiklarna 53.1, 53.3, 53.4, 54.1, 54.2 eller 57.2 i varumärkesförordningen. Detta gäller om varumärket inte skulle kunna förklaras ogiltigt på grund av reglerna om vissa relativa ogiltig- hetsgrunder (artikel 53.1), medgivande till registrering (artikel 53.3), preklusion på grund av ett tidigare hävnings- eller intrångsför- farande (artikel 53.4), rättighetsförlust på grund av passivitet (arti- kel 54.1 och 54.2) eller underlåten användning av ett äldre varumärke som försvar i ett hävningsförfarande (artikel 57.2). Särskilda beteckningar på jordbruksprodukter m.m. 10 kap. 7 § I lagen (2019:000) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter m.m. finns bestämmelser om denna lags tillämpning i fråga om sådana beteckningar. Paragrafen innehåller en upplysning om att det i lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter m.m. finns bestämmelser om varumärkeslagens tillämplighet på sådana beteckningar. Förutsättningar för väckande av talan m.m. 10 kap. 8 § En licenstagare får, om inte något annat avtalats, väcka talan om intrång eller fastställelse avseende varukännetecknet endast om innehavaren av varukänne- tecknet samtycker till det. Även utan samtycke får den som har en exklusiv licens väcka sådan talan, om innehavaren av varukännetecknet inte själv väcker talan inom skälig tid från det att licenstagaren underrättade innehavaren om att licenstagaren avser väcka talan. Väcker innehavaren av varukännetecknet talan, får en licenstagare alltid väcka sådan talan som avses i 8 kap. 4 §. Det som sägs i första stycket första och tredje meningen om licenstagare tillämpas också i fråga om den som har rätt att använda ett sådant varu- kännetecken som avses i 1 kap. 2 §. Innehavaren av ett varukännetecken enligt 1 kap. 2 § har rätt till ersättning enligt 8 kap. 4 § för intrång i den rätt som en användare av kännetecknet har. En panthavare får väcka talan om intrång eller fastställelse avseende varu- kännetecknet endast om innehavaren av varukännetecknet har underrättats om det. Paragrafen innehåller regler om vad som krävs för att en licenstagare, en användare av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke och en panthavare ska få väcka talan om intrång eller talan om fastställelse avseende varukännetecknet. Kraven utgör processförutsättningar, varför talan ska avvisas om de inte är uppfyllda. Av de bestämmel- ser i lagen som närmare reglerar talan i olika fall kan framgå ytter- ligare förutsättningar för talerätt (se t.ex. 8 kap. 3 § enligt vilken talan får väckas av endast innehavaren eller av en licenstagare). Med ändringarna genomförs artiklarna 25.3, 25.4 och 34 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 12.3. Med talan om intrång avses t.ex. talan om vitesförbud (8 kap. 3 §), skadestånd (8 kap. 4 §) eller korrigeringsåtgärd (8 kap. 7 §). Även en talan om informationsföreläggande är att anse som en talan om intrång (9 kap.) En ansökan om informationsföreläggande som riktar sig mot någon annan än motparten i ett mål om intrång utgör dock inte en talan om intrång (jfr 9 kap. 3 § tredje stycket). Vad som sägs i paragrafen gäller inte bara för en talan om intrång utan också för en talan om fastställelse avseende varukännetecknet, t.ex. en talan huruvida rätt till kännetecknet består eller en talan huruvida ett visst förfarande utgör intrång. I fråga om sådan talan ska även de allmänna förutsättningarna för en fastställelsetalan en- ligt 13 kap. 2 § vara uppfyllda. I fråga om rätten att väcka talan görs i paragrafen skillnad mellan en licenstagare med en icke-exklusiv licens, enkel licens (dvs. en licensupplåtelse som innebär att licensgivaren är fri att upplåta rätt att utnyttja varukännetecknet till andra) och en licenstagare med en exklusiv licens (dvs. en licensupplåtelse som innebär att licensgivaren inte är fri att upplåta rätt att utnyttja varukännetecknet till andra). Första stycket reglerar förutsättningarna för en licenstagare att väcka talan. Lagens utgångspunkt är att en licenstagare får väcka talan bara om innehavaren av varukännetecknet samtycker till det. Detta gäller som utgångspunkt även för den som har en exklusiv licens. Licenstagaren måste visa att det föreligger samtycke från inne- havaren genom att ge in erforderlig dokumentation om saken. Det krävs inte någon invändning från svaranden om att samtycke saknas, utan domstolen ska självmant kontrollera detta innan stämning utfärdas. Om samtycke inte föreligger, saknas förutsättningar för väckande av talan. Eftersom det då föreligger ett rättegångshinder, ska talan avvisas (jfr 42 kap. 4 § andra stycket ). Kravet på samtycke gäller bara om inget annat har avtalats. Parterna kan alltså i licensavtalet eller på annat sätt komma överens t.ex. om att det inte ska krävas något samtycke vid en enkel licens eller om att samtycke krävs endast i vissa situationer. Licensavtal har regelmässigt särskilda villkor om denna typ av frågor, varför regle- ringen i praktiken får mindre betydelse. Om parterna har avtalat om saken på ett annat sätt än vad som gäller enligt lagen, måste licenstagaren visa detta när talan väcks, dvs. att det t.ex. inte krävs något samtycke för den aktuella talan. Även utan samtycke får en exklusiv licenstagare väcka talan om innehavaren själv inte gör det inom skälig tid efter det att han har fått underrättelse om att licenstagaren tänker väcka talan. Vid an- sökningen om stämning måste licenstagaren visa att underrättelsen har lämnats. Om någon underrättelse inte har lämnats, ska talan av- visas. Det ankommer på domstolen att självmant beakta om inne- havaren av varukännetecknet har väckt en talan. Eftersom samtliga varumärkesrättsliga mål handläggs vid en och samma domstol, Patent- och vid , är det lätt för domstolen att kontrollera detta. Om inte skälig tid har gått från underrättelsen, och licenstagaren inte kan visa att innehavaren av varukännetecknet har samtyckt till licenstagarens talan, ska licenstagarens talan avvisas. Gör domstolen bedömningen att licenstagarens talan är väckt för tidigt, dvs. att skälig tid inte har gått från det att underrättelsen lämnades, ska dom- stolen i princip på en gång avvisa talan. Domstolen bör alltså i en sådan situation inte avvakta med att utfärda stämning till dess att skälig tid har gått. Om domstolen avvisar talan på grund av att kravet inte är uppfyllt, har licenstagaren på vanligt sätt möjlighet att på nytt väcka talan när det har gått skälig tid, förut- satt att innehavaren inte har hunnit väcka en egen talan inom . Frågan vad som är skälig tid får bedömas utifrån omständigheter- na i det enskilda fallet. Tanken är att innehavaren av varukänne- tecknet ska ha fått en rimlig tid på sig att ta ställning till om han själv vill väcka talan eller vidta någon annan åtgärd. Av betydelse är hur omfattande det påstådda intrånget är och hur komplicerade förhållandena är, och en samlad bedömning måste göras av samtliga omständigheter. Hänsyn kan också behöva tas till om de inblanda- de parterna för förlikningsförhandlingar. Rör det sig däremot om en brådskande situation, t.ex. en talan om ett interimistiskt vites- förbud enligt 8 kap. 3 § andra stycket, kan det kanske rent av handla om bara någon dag. Vid bedömningen av vad som är en skälig tid får domstolen utgå från de uppgifter som framgår av ansökningen om stämning. Om saken bedöms oklar, kan det finnas anledning att inhämta yttrande från innehavaren av varukännetecknet. En mot- svarande bestämmelse finns för EU-varumärken i artikel 22.3 i EU:s varumärkesförordning. Rättsutveckligen vid när det gäller den bestämmelsen kan därför vara till vägledning. Om domstolen gör bedömningen att det har gått skälig tid från det att underrättelsen lämnades, och innehavaren av varukänneteck- net inte väckt en egen talan inom , ska domstolen utfärda stämning (jfr 42 kap. 5 § första stycket ). Ett sådant beslut går inte att överklaga. Innehavaren kan alltså då inte längre hindra licenstagarens talan. Innehavaren har däremot alltid möjlighet att väcka en egen talan. I praktiken torde denna situation inte uppstå särskilt ofta. Man kan utgå från att frågor om intrång i varukännetecknet är viktiga för både innehavaren och licenstagaren och att de därför har haft en dialog efter underrättelse från licens- tagaren om att denne avser väcka en talan. Det har alltså betydelse för rätten till väckande av talan om en licens är exklusiv eller icke-exklusiv, enkel licens. Om det inte fram- går av stämningsansökningen vilken typ av licens som är aktuell, ska domstolen förelägga käranden att komma in med uppgift om detta (jfr 42 kap. 3 § ). Det är lämpligt att domstolen upplyser om vad som krävs för att en innehavare av en exklusiv respektive en enkel licens ska få väcka talan. I tveksamma fall får domstolen utgå från att det rör sig om en enkel licens och att samtycke alltid krävs från innehavaren av varukännetecknet. Som ett generellt undantag gäller rätten för en licenstagare att väcka talan om ersättning. Ifall innehavaren av varukännetecknet väcker en talan om intrång eller fastställelse, har en licenstagare alltid rätt att för egen del väcka en talan enligt 8 kap. 4 §, dvs. en talan med yrkande om skälig ersättning för utnyttjandet av varukänne- tecknet och ersättning för ytterligare skada. Detta gäller oavsett vilken sorts talan om intrång innehavaren av varukännetecknet väcker. Det behöver alltså inte röra sig om just en talan enligt 8 kap. 4 §. Även om innehavaren av varukännetecknet väcker en talan om t.ex. vitesförbud enligt 8 kap. 3 §, har licenstagaren rätt att väcka en talan enligt 8 kap. 4 §. Rätten för licenstagaren att väcka talan enligt 8 kap. 4 § gäller oavsett om det mål i vilket innehavaren av varukänne- tecknet väckt talan har avgjorts eller inte. Är målet inte avgjort, kan målen förenas under de förutsättningar som gäller för detta enligt 14 kap. . I andra stycket regleras rätten att väcka talan för den som är berättigad att använda ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Förutsättningarna är desamma som för en enkel licenstagare. Det innebär att det krävs samtycke från innehavaren av varukänneteck- net innan talan väcks så länge inget något annat har avtalats, t.ex. genom villkoren för märkets användning. På samma sätt gäller vidare att, om innehavaren väcker en talan, användaren alltid har rätt att för egen del väcka en talan om ersättningsskyldighet för intrång i sin rätt. I andra stycket finns dessutom en särreglering för kollektiv-, garanti- och kontrollmärken som inte gäller processförutsättningar utan den materiella rätten till ersättning vid intrång. Den som innehar ett sådant varukännetecken har rätt att väcka talan om intrång med yrkande om ersättning enligt 8 kap. 4 § också när det gäller intrång i användarens rätt. Rätten att väcka talan om- fattar både ersättning för skäligt utnyttjande och ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Bestämmelsen innebär inte att innehavaren företräder användaren i rättegången utan att innehavaren får kräva den ersättning för intrånget som annars till- kommer användaren. Innehavaren är alltså kärande i rättegången; användaren är inte part. Om domstolen finner att intrång har skett i användarens rätt, ska ersättningen dömas ut till innehavaren. Det är upp till innehavaren och användaren att sedan komma överens om i vad mån den utdömda ersättningen ska gå vidare till användaren. Frågan kan ofta också vara reglerad i villkoren för märkets använd- ning. När innehavaren inte samtycker till att användaren väcker talan om ersättning för intrånget i dennes rätt, kan innehavaren alltså väcka en egen talan med yrkande om ersättning till sig själv för det aktuella intrånget i användarens rätt. Av regleringen följer att an- vändaren då är förhindrad att väcka en egen talan om samma ersätt- ning. Om innehavaren samtycker till att användaren väcker talan för egen del, får han anses ha avsagt sig sin rätt att väcka talan om ersättningen enligt denna bestämmelse. Till skillnad från regleringen kollektivmärkeslag (6 §) är användaren inte helt fråntagen möjligheten att väcka talan om ersättning för intrång. I ett brottmål om intrång torde både inne- havaren och användaren vara att anses som målsägande. Det inne- bär att båda kan ange brottet till åtal. Frågan om vem som har rätt att föra en ersättningstalan i samband med brottmålet får däremot avgöras enligt förevarande bestämmelse. Tredje stycket motsvarar första stycket 2 och delvis andra stycket i paragrafens tidigare lydelse. 1.Denna lag träder i kraft . 2.De nya bestämmelserna ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats och varumärkesregistrer- ingar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3–5. 3.Bestämmelsen i 2 kap. 1 a § ska inte tillämpas på varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdan- det. 4.Ett garanti- eller kontrollmärke som har registrerats före ikraftträ- dandet får inte hävas på grund av att det inte uppfyller förutsättningarna enligt 1 kap. 2 § andra stycket. 5.Äldre bestämmelser gäller även i fortsättningen i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna behandlas i avsnitt 16. Enligt punkt 1 träder de nya bestämmelserna i kraft I punkt 2 anges huvudregeln att de nya bestämmelserna är tillämp- liga även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats och varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet. Detta överensstämmer med den inom immaterial- rätten allmänna principen om nya lagars tillämplighet på äldre rättig- heter. Till följd av övergångsbestämmelsen kommer redan registrerade varumärken att gälla från ingivningsdagen (jfr 2 kap. 33 §). Vidare innebär bestämmelsen att ingivna ansökningar om varu- märkesregistrering, som inte avgjorts vid lagens ikraftträdande, ska handläggas enligt de nya bestämmelserna. Även ändringen av vad som kan utgöra ett varumärke (1 kap. 4 §) ska tillämpas i fråga om äldre varumärken. Också äldre varukännetecken får i princip den utökade ensamrätten avseende transitering (1 kap. 10 § andra stycket 4, jfr dock punkt 5 i övergångsbestämmelserna). Och omvänt ska de nya registreringshindren tillämpas också på redan registrerade varumärken, vilket kan medföra att en registrering som strider mot de nya bestämmelserna i förekommande fall kan angripas efter ikraft- trädandet. Viktiga undantag från principen i punkten 2 finns i punkter- na 3–5. För att en ansökan ska anses ingiven till Patent- och registrerings- verket ska den enligt den nya bestämmelsen i 2 kap. 1 a § innehålla vissa uppgifter. Ingivningsdagen är avgörande för registreringens giltighetstid och möjligheten att göra gällande företräde vid kollide- rande rättigheter. Den har även betydelse för den som vill registrera ett varumärke i ett annat land och vill göra gällande prioritet. Enligt punkt 3 ska den nya bestämmelsen om ingivningsdag inte tillämpas på registreringar eller ansökningar om registreringar som har gjorts före ikraftträdandet. Ett varumärke som har registrerats före ikraft- trädandet och då fått en ingivningsdag fastställd behåller alltså den ingivningsdagen. När det gäller redan ingivna varumärkesansök- ningar innebär övergångsbestämmelsen att det är Patent- och registre- ringsverkets handläggningspraxis som ska tillämpas vid fastställan- det av ingivningsdag, oavsett om handläggningen har påbörjats eller inte vid lagens ikraftträdande. Den nya bestämmelsen i 2 kap. 1 a § ska däremot tillämpas på ansökningar som kommer in till verket efter ikraftträdandet. Enligt den nya bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket kan ensamrätt till ett garanti- eller kontrollmärke inte förvärvas av den som själv i näringsverksamhet tillhandahåller den typen av varor eller tjänster som märket avser. Skulle en registrering av ett garanti- eller kontrollmärke ske i strid mot detta, föreligger grund för häv- ning av märket (jfr 3 kap. 1 § 1; märket har registrerats i strid mot lagen). Enligt punkt 4 kan ett garanti- eller kontrollmärke, som registrerats före ikraftträdandet med stöd av de regler som gällde då, inte hävas på grund av att det strider mot det nya kravet i 1 kap. 2 § andra stycket. I punkt 5 finns en bestämmelse som skyddar tredje mans intres- sen vad gäller förfoganden som har gjorts innan den nya lagstiftning- en träder i kraft. De nya bestämmelserna tillämpas inte på åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet. I den mån de nya bestäm- melserna ger en starkare ensamrätt kan denna inte användas för att angripa en åtgärd som har vidtagits före ikraftträdandet. Straffansvar och ersättningsskyldighet kan alltså inte följa av en åtgärd som inte skulle bedömas som ett intrång när den vidtogs. pas de nya bestämmelserna i fråga om rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet, alltså inte på den rätt som någon kan ha fått t.ex. genom ett licensavtal. En effekt av bestämmelsen är att änd- ringarna sålunda inte påverkar ingångna avtal. Av utformningen av vissa nya bestämmelser följer att de över huvud taget inte kan tillämpas på äldre förhållanden utan bara på det som sker efter ikraftträdandet. Som exempel kan nämnas 10 kap. 8 § om förutsättningar för väckande av talan. De nya bestämmel- serna där har betydelse bara för en talan som väcks efter ikraftträ- dandet. Är talan väckt med stöd av äldre bestämmelser, ska den inte avvisas för att den inte uppfyller de nya strängare kraven. Undan- taget i 10 kap. 2 § för brottmål är däremot utformat så att det slår till direkt vid ikraftträdandet. I vissa avseenden är lagändringarna bara klargöranden utifrån praxis, och en tillämpning av äldre lag skulle med en direktivkonform tolkning leda till samma resultat. Särskilt yttrande av experterna Om det korsvisa skyddet och användningen av firma/företagsnamn som kännetecken Rätten till firma eller företagsnamns immaterialrättsliga skydd är inte harmoniserad i EU och tillhör inte heller något närliggande harmo- niseringsprojekt.