sou · H4B379 · 2016-11-09 00:00:00 — Enligt direktivet ska ett varumärke kunna överlåtas separat eller tillsammans med den näringsverksamhet där märket används. Vidare ska ett varumärke kunna överlåtas endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat (artikel 22.1). Om det företag som innehar registreringen av ett varumärke överlåter sin rörelse, ska som utgångspunkt överlåtelsen anses om- fatta också varumärket (artikel 22.2). För att varumärket inte ska omfattas krävs att detta har avtalats eller framgår av omständig- heterna. En sådan presumtion ska gälla endast när det handlar om en företagsöverlåtelse, alltså när det finns ett avtal mellan parterna. Den ska inte gälla vid t.ex. en övergång av rätten till ett varumärke genom en dom i vilken talan om bättre rätt har bifallits. Slutligen ska det vara möjligt att få en överlåtelse av ett varumärke antecknad i den nationella varumärkesmyndighetens register (arti- kel 22.3). Reglerna om överlåtelse av registrerade varumärken gäller också för varumärkesansökningar (artikel 26). I 6 kap. 1–3 §§ varumärkeslagen finns bestämmelser om överlå- telse av rätten till ett registrerat varumärke och rätten till ett sådant varumärke eller annat varukännetecken som har fått skydd genom inarbetning. Bestämmelserna överensstämmer i stort sett med direk- tivet. Utredningens bedömning är att bara ett par ändringar bör göras för att uppfylla direktivet. Att ett varukännetecken kan överlåtas separat eller tillsammans med den näringsverksamhet där det används framgår uttryckligen av 6 kap. 1 § första stycket. Enligt direktivet ska ett varumärke kunna överlåtas endast för en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat. För svenskt vidkommande anses detta gälla enligt allmänna principer och utan direkt lagstöd. Det kan ändå vara lämpligt att klargöra saken i lag- Det bör alltså göras ett tillägg som anger att ett registrerat varumärke kan överlåtas helt eller delvis. Detsamma bör göras i fråga om inarbetade varukännetecken. Svensk rätt uppfyller direktivets krav på möjligheten att få en överlåtelse av ett varumärke antecknad i varumärkesregistret (se 6 kap. 2 §). Någon motsvarande regel om anteckning av en överlåtelse av en varumärkesansökan finns inte. I praktiken antecknas en sådan överlåtelse i Patent- och registreringverkets diarium. För att svensk rätt ska vara förenlig med direktivet bör det införas en bestämmelse om rätt att efter begäran få en överlåtelse av en varumärkesansökan antecknad i verkets diarium (jfr 6 kap. 5 § första stycket om anteck- ning av licens som avser en varumärkesansökan). Det bör inte krävas att anteckningen kungörs. En överlåtelse gäller även om ingen anteckning görs. Anteckning- ens syfte är främst att klargöra för allmänheten vem som är ny inne- havare. Anteckningen kan dock få betydelse vid överlåtelse på så vis att i ett mål eller ärende om varumärket den antecknade innehavaren blir att anse som innehavare av det (jfr 6 kap. 3 § första stycket). Det innebär att en talan om t.ex. hävning av en varumärkesregistre- ring alltid kan riktas mot den antecknade innehavaren. Eftersom det enligt utredningens förslag ska gå att anteckna en överlåtelse av en varumärkesansökan, bör motsvarande legitimationsregel införas även för dessa fall. I 6 kap. 3 § andra stycket finns en bestämmelse som förtydligar vem som ska anses som innehavare av ett internationellt registrerat varumärke. Av betydelse här är vem som är antecknad i det inter- som förs av . Förutsättning- arna för överlåtelse av ett internationellt registrerat varumärke och anteckning av en sådan överlåtelse regleras uttömmande i Madrid- protokollet samt av tillämpningsföreskrifterna till protokollet. Den anteckning om innehavare av ett internationellt registrerat varumärke som gör i det svenska varumärkes- registret saknar alltså verkan och ska ses som information till allmän- heten. Någon ändring motsvarande den som föreslås för nationella varumärkesansökningar bedöms därför inte krävas för internationellt registrerade varumärken. Sakrätt (artiklarna 23 och 26) Enligt direktivet ska ett varumärke kunna användas som säkerhet, utan samband med företaget som innehar registreringen (artikel 23.1). Detsamma gäller för en varumärkesansökan (artikel 26). Om ett varumärke eller en varumärkesansökan har ställts som säkerhet, ska detta kunna registreras i den nationella varumärkesmyndighetens register (artikel 23.2 och artikel 26). I 7 kap. varumärkeslagen finns bestämmelser om pantsättning som omfattar både registrerade varumärken och ansökningar om registre- ring av varumärken. Rätten till ett registrerat varumärke eller till en varumärkesansökan kan således pantsättas (7 kap. 1 §). Lagen upp- ställer ett krav på registrering av pantupplåtelsen för att pantsätt- ningen ska bli giltig mellan parterna och få rättsverkan i förhållande till tredje man (7 kap. 2 § första stycket och 10 § första stycket). Registrering görs i varumärkesregistret eller, om avtalet avser en varu- märkesansökan, i Patent- och registreringsverkets diarium. Utöver detta finns bestämmelser som reglerar bl.a. vem som får ansöka om registrering och vilka förutsättningar som gäller för registrering. Lagen ger alltså möjlighet att använda ett varumärke och en varumärkesansökan som säkerhet. Enligt utredningens bedömning krävs i detta avseende inte några ändringar i lagen. Exekutiva åtgärder (artiklarna 24 och 26) Enligt direktivet ska ett registrerat varumärke och en ansökan om registrering av ett varumärke kunna bli föremål för exekutiva åtgär- der, dvs. främst utmätning (artikel 24.1 och artikel 26). Om ett varu- märke eller en varumärkesansökan har blivit föremål för en exekutiv åtgärd, ska detta kunna antecknas i det nationella varumärkes- registret (artikel 24.2 och artikel 26). Enligt 10 kap. 9 § varumärkeslagen får inarbetade varumärken inte utmätas. I övrigt finns inga särskilda exekutionshinder för varu- märken i svensk rätt. Det innebär att ett registrerat varumärke och en varumärkesansökan kan utmätas, beläggas med kvarstad eller tas i anspråk genom betalningssäkring. Lagen uppfyller alltså här direk- tivets krav. Har ett registrerat varumärke blivit föremål för en exekutiv åtgärd ska det, efter anmälan från , antecknas i varumärkesregistret (1 kap. 16 § varumärkesförordningen). Någon motsvarande reglering om anteckning när en varumärkesansökan har blivit föremål för en exekutiv åtgärd finns inte, och en sådan bör därför införas i förordningen. I dessa fall bör anteckningen lämp- ligen göras i Patent- och registreringverkets diarium. Som en följd av detta bör anmälnings- skyldighet ändras så att den också omfattar exekutiva åtgärder i fråga om en varumärkesansökan, se 6 kap 23 § utsökningsförord- ningen (1981:981). Licensiering (artiklarna 25 och 26) Bestämmelserna i direktivet som anger de allmänna förutsättningarna för licens (artiklarna 25.1 och 25.2) motsvaras av artikel 8 varumärkesdirektiv. Denna bestämmelse har genomförts i 6 kap. 4 § varumärkeslagen. En nyhet är att det ska gå att få en licens som avser ett registrerat varumärke antecknad i den nationella varumärkesmyndighetens re- gister (artikel 25.5). Detta gäller även för en licens som avser en varumärkesansökan (artikel 26). Motsvarande bestämmelser finns i 6 kap. 5 §. Där föreskrivs en möjlighet att, efter begäran, få en licens som avser ett registrerat varumärke antecknad i varumärkesregistret och kungjord. En licens som avser en varumärkesansökan ska anteck- nas i Patent- och registreringsverkets diarium. Utredningen konsta- terar att svensk rätt alltså uppfyller direktivets bestämmelser i denna del. Beträffande de bestämmelser i direktivet som rör licenstagares möjligheter att väcka talan om intrång (artiklarna 25.3 och 25.4) hänvisas till avsnitt 12.3. 11Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken Förslag: Även en fysisk person ska kunna förvärva ensamrätt till ett garanti- eller kontrollmärke. Ensamrätt till ett garanti- eller kontrollmärke ska inte vara möjlig för den som själv i näringsverksamhet tillhandahåller den typ av varor eller tjänster som märket avser. En ansökan om registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska innehålla uppgifter om vem som har rätt att använda märket och de övriga villkor som gäller för märkets an- vändning. I fråga om kollektivmärke ska uppgift också lämnas om vilka förutsättningar som gäller för medlemskap i samman- slutningen. Ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska inte få regi- streras om villkoren för märkets användning strider mot goda seder eller allmän ordning. Vidare ska ett kollektivmärke inte få registreras om villkoren inte möjliggör medlemskap i samman- slutningen för den som tillhandahåller varor eller tjänster som har sitt ursprung i det geografiska område som märket avser. En registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska kunna hävas om en ändring av villkoren för märkets använd- ning felaktigt har förts in i varumärkesregistret. Enligt svensk rätt är det möjligt att skydda gemensamma varumärken, s.k. kollektivmärken, och andra varukännetecken som används i näringsverksamhet av medlemmarna i den sammanslutning som inne- har märket. Ett sådant märke används således av flera olika närings- Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken idkare som utåt sätt ska uppfattas som en och samma aktör. Exempel på välkända kollektivmärken är ICA, och . Det finns också varukännetecken som har en garanti- eller kontrollfunktion och som får användas för varor eller tjänster som uppfyller de kriterier som innehavaren av märket uppställer. Till skill- nad från kollektivmärken, som skiljer ut produkter eller tjänster med ett visst kommersiellt ursprung, syftar garanti- och kontrollmärken till att särskilja produkter eller tjänster med vissa gemensamma egen- skaper. Som exempel kan nämnas det nordiska miljömärket Svanen, som får användas på alla produkter som har genomgått kontroll utifrån vissa uppställda miljökrav, Jägarexamen, som får användas av alla som uppfyller de av uppställda krav för jägar- examen i , och Woolmark, som får användas på alla produkter som använder ren ny ull och vars kvalitet är testad och garanterad av Australian Wool Innovation. finns ungefär 450 registrerade kollektiv-, garanti- och kontrollmärken i . Varumärkeslagens bestämmelser om varumärken och inarbetade varukännetecken tillämpas även på kollektiv-, garanti- och kontroll- märken. Sådana märken är alltså i sig ingen särskild märkestyp och kan utgöras av t.ex. ett ordmärke eller ett figurmärke. Det finns dock några särskilda bestämmelser som enbart gäller för varukänne- tecken av detta slag (se t.ex. 1 kap. 11 § tredje stycket och 3 kap. 3 §). Enligt varumärkesdirektiv är det frivilligt för medlems- staterna att registrera kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. Enligt det nya direktivet blir det nu obligatoriskt att ha regler om kollektiv- märken. Direktivet innehåller också vissa nya bestämmelser om förut- sättningarna för registrering och hävning av sådana märken. Vidare införs nya regler om kontroll- och garantimärken, vilka dock inte är tvingande för medlemsstaterna. Bestämmelserna i direktivet om kollektivmärken stämmer i stort överens med vad som gäller för EU-kollektivmärken (jfr artiklar- na 66–74 i varumärkesförordningen). Även på EU-nivå finns en möjlighet att registrera kontrollmärken. Bestämmelserna om EU- kontrollmärken är i princip desamma som för EU-kollektivmärken (jfr artiklarna 74 a–k). Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken Kollektivmärken (artiklarna 27 b och 29.2) Direktivet definierar ett kollektivmärke som ett varumärke som är ägnat att särskilja de varor eller tjänster som kommer från medlem- marna i den sammanslutning som äger varumärket från andra före- tags varor och tjänster (artikel 27 b). Ett kollektivmärke kan – som det uttrycks i direktivet – innehas av en sammanslutning av tillverka- re, producenter, tjänsteproducenter eller näringsidkare, som är juri- diska personer, och offentligrättsliga juridiska personer (artikel 29.2). Direktivets bestämmelser har sin motsvarighet i 1 kap. 2 § första stycket varumärkeslagen. Enligt bestämmelsen kan en förening, ett bolag eller en annan sammanslutning förvärva ensamrätt för sina med- lemmar att använda ett kollektivmärke. Regleringen i lagen upp- fyller alltså direktivets krav. Garanti- och kontrollmärken (artiklarna 27 a och 28.2) Direktivet definierar ett garanti- eller kontrollmärke som ett varu- märke som är ägnat att särskilja varor eller tjänster som certifieras av innehavaren från varor eller tjänster som inte är certifierade på detta sätt (artikel 27 a). Certifieringen kan gälla materialet, sättet att tillverka varorna eller utföra tjänsterna, kvaliteten, tillförlitligheten eller någon annan egenskap hos varorna eller tjänsterna. Ett garanti- eller kontrollmärke kan enligt direktivet innehas av en fysisk eller juridisk person, förutsatt att denne inte bedriver affärsverksamhet som omfattar tillhandahållande av varor eller tjänster av det slag som certifieras (artikel 28.2 första meningen). Även en myndighet och annat offentligrättsligt organ omfattas. Medlemsstaterna får föreskriva att ett garanti- eller kontrollmärke inte får registreras om den som ansöker om detta inte är behörig att certifiera de aktuella varorna eller tjänsterna (artikel 28.2 andra meningen). Direktivets bestämmelser har sin motsvarighet i 1 kap. 2 § andra stycket varumärkeslagen. Till skillnad från direktivet kan en fysisk person inte förvärva ensamrätt till ett garanti- eller kontrollmärke. Ensamrätt till ett sådant märke kan förvärvas endast av en juridisk person, t.ex. en myndighet, en förening eller ett bolag. Inte heller innehåller lagen någon begränsning av möjligheten att få ensamrätt till ett garanti- eller kontrollmärke för den som själv i näringsverksamhet tillhandahåller den typ av varor eller tjänster som märket avser. Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken Även om det är frivilligt för medlemsstaterna att införa registre- ring av garanti- och kontrollmärken, anser utredningen att det är lämpligt att lagen ändras i enlighet med direktivets utformning i dessa två avseenden. Det framstår som rimligt att ensamrätt till ett garanti- eller kontrollmärke inte kan förvärvas av den som själv bedriver näringsverksamhet med samma varor eller tjänster. Inte heller lagens begränsning till juridiska personer är sakligt motiverad. Med dessa ändringar blir även kopplingen till den EU-rättsliga reglering- en om garanti- och kontrollmärken – både i direktivet och i EU:s varumärkesförordning – tydligare i lagen. Detta medför i sin tur att vid tillämpning av lagen kan vägledning fås av tolk- ning av de aktuella bestämmelserna i direktivet. Definitionen i artikel 27 a i direktivet av ett garanti- eller kon- trollmärke innehåller en uppräkning av vilka egenskaper hos en vara eller tjänst som innehavaren av märket kan certifiera, vilket saknar motsvarighet i varumärkeslagen. Uppräkningen är ganska självklar och tillför inte något; den har inte någon egentlig materiell inne- börd och är inte uttömmande. Enligt utredningens uppfattning är det inte nödvändigt att ta in den i den svenska lagtexten När det gäller den frivilliga bestämmelsen om att sökanden måste vara behörig att certifiera de varor eller tjänster för vilka märket ska registreras gör utredningen bedömningen att den inte bör genom- föras i varumärkeslagen. Såvitt utredningen har kunnat erfara finns det för svenskt vidkommande inget praktiskt behov av en sådan kontroll hos . Det är också mindre ändamålsenligt att verket vid sin granskning av en ansökan om re- gistrering ska behöva beakta omständigheter av detta slag. Kon- trollen av att behörighet för certifiering följs bör i stället hanteras på vanligt sätt av ansvariga tillsynsmyndigheter och med tillämpning av marknadsrättslig och annan lagstiftning. Särskilda bestämmelser om registrering m.m. (artiklarna 28–31) Direktivet innehåller ett antal särskilda bestämmelser om förutsätt- ningarna för registrering av kollektiv-, garanti- och kontrollmärken samt om begränsningarna av ensamrätten till sådana märken. Reglerna för kollektivmärken är obligatoriska för medlemsstaterna att införa Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken och är i vissa avseenden något mer detaljerade än dem för garanti- och kontrollmärken. Varumärkeslagen gör ingen skillnad mellan kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. Lagen innehåller inte några bestämmelser som bara omfattar någon av dessa typer av märken. Enligt utredningens mening bör ingen ändring göras härvidlag. Vid genomförandet av direktivets bestämmelser om kollektivmärken bör alltså dessa regler i tillämpliga delar gälla även för garanti- och kontrollmärken, även om direktivet inte kräver det. Direktivets bestämmelser om möjligheten att registrera varu- märken som anger geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken samt om begränsningar av ensamrätten till sådana märken (artiklarna 28.4 och 29.3) motsvarar artikel 15.2 varumärkesdirektiv. Den bestämmelsen har genomförts med 1 kap. 11 § tredje stycket och 2 kap. 6 § varumärkeslagen. Det saknas an- ledning att nu göra några ändringar här. En nyhet i direktivet är att den som ansöker om ett kollektivmärke ska ge in de villkor som reglerar märkets användning (artikel 30.1). Villkoren ska innehålla uppgifter om vem som har rätt att använda kollektivmärket, förutsättningarna för medlemskap i sammanslut- ningen och vad som i övrigt gäller för märkets användning, t.ex. vad som händer om märket inte används på rätt sätt. Uppfyller villkoren inte dessa krav, ska ansökningen om registrering avslås (artikel 31.1). En motsvarande reglering finns i 2 kap. 1 § andra stycket varu- märkeslagen. Den bestämmelsen är dock lite mera allmänt hållen och anger att en ansökan om registrering av ett kollektiv-, garanti eller kontrollmärke ska innehålla uppgifter om de villkor enligt vilka varumärket får användas. Eftersom direktivets krav i fråga om vill- koren för användning utgör en förutsättning för registrering, bör lagen ändras så att den följer direktivets lydelse. Således bör det ställas som krav att en ansökan om registrering av ett kollektiv, garanti- eller kontrollmärke ska innehålla uppgifter om vem som har rätt att använda varumärket och de övriga villkor som gäller för märkets an- vändning. Avser ansökningen ett kollektivmärke, ska dessutom anges vilka förutsättningar som gäller för medlemskap i sammanslutning- en. I enlighet med direktivet medför detta att, om en ansökan inte innehåller de föreskrivna uppgifterna om villkoren för användning, ansökningen kan komma att avskrivas eller avslås. Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken Enligt direktivet ska de absoluta och relativa hinder som upp- ställs vid registrering av ett varumärke tillämpas även vid registrering av ett kollektivmärke. Utöver detta reglerar direktivet ytterligare fall där det föreligger hinder för registrering av ett kollektivmärke. För att ett varumärke ska kunna registreras som ett kollektivmärke ska ansökningen avse ett sådant märke och sökanden måste om- fattas av den kategori som får ansöka om kollektivmärken. Vidare får villkoren för kollektivmärkets användning inte strida mot allmän ordning eller moral. Avser ansökningen ett kollektivmärke som an- ger geografiskt ursprung (jfr artikel 29.3), ska medlemskap i sam- manslutningen vara möjligt för den som tillhandahåller varor eller tjänster som kommer från detta område, naturligtvis förutsatt att övriga villkor är uppfyllda. I annat fall föreligger hinder för registrer- ing av kollektivmärket (artikel 31.1). Slutligen får ett kollektivmärke inte registreras om det kan antas att allmänheten kan vilseledas i fråga om märkets karaktär eller innebörd, särskilt om det är troligt att märket kan uppfattas som något annat än ett kollektivmärke (artikel 31.2). Om den som ansöker om ett kollektivmärke ändrar villkoren för märkets användning så att de uppfyller kraven, får registrering inte vägras (artikel 31.3). När det gäller garanti- och kontrollmärken ska de absoluta regi- streringshindren tillämpas. Medlemsstaterna får dock vägra registre- ring av sådana märken med stöd av andra regler, om märkenas funk- tion kräver det (artikel 28.3). Varumärkeslagens bestämmelser om absoluta och relativa registre- ringshinder omfattar även kollektiv-, garanti- och kontrollmärken (se 2 kap. 7–10 §§). I 1 kap. 2 § anges vad som avses med ett kollektiv-, garanti- och kontrollmärke. Vidare framgår vilka som kan inneha sådana märken. Uppfyller inte varumärket dessa krav, ska vägra registrering eftersom en registrering skulle komma att strida mot lagen (2 kap. 7 § första stycket 1). Ett varu- märke får inte heller registreras om det är ägnat att vilseleda allmän- heten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ur- sprung eller någon annan omständighet (2 kap 7 § första stycket 2). Utredningen konstaterar att lagen uppfyller direktivets krav i dessa avseenden. Enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 får ett varumärke inte regist- reras om det strider mot goda seder eller allmän ordning. Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken däremot inte – såsom direktivet kräver – något registreringshinder för det fall villkoren för användningen av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke i sig själva skulle strida mot goda seder eller all- män ordning. Som exempel där frågan skulle kunna bli aktuell kan nämnas villkor som, vid en samlad bedömning, utgör en uppenbart omotiverad särbehandling på grund av kön eller villkor som är rasistiska. Inte heller innehåller lagen något krav på att villkoren för ett kollektivmärkes användning måste göra det möjligt för den som tillhandahåller varor eller tjänster från det geografiska område som märket avser att bli medlem i sammanslutningen. Den traditionella synen har varit att frågor av denna karaktär helst bör hållas utanför den immaterialrättsliga lagstiftningen. För att lagen ska uppfylla direktivet måste det dock läggas till en sådan reglering i lagen. Att registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke inte får vägras om sökanden ändrar villkoren för märkets användning följer av reglerna om handläggningen i 2 kap. 17 och 18 §§ och krä- ver inte någon särskild föreskrift i lagen. Bruk av kollektiv-, garanti- och kontrollmärken (artiklarna 28.5 och 32) Enligt direktivet ska det allmänna kravet på att ett varumärke måste användas för att skyddas tillämpas också på ett kollektiv-, garanti- och kontrollmärke (artiklarna 28.5 och 32). Kravet är uppfyllt när en person som har rätt att använda märket gör verkligt bruk av det. Varumärkeslagens regler om underlåten användning tillämpas även på kollektiv-, garanti- och kontrollmärken (jfr 3 kap. 2 §). En- ligt dessa regler likställs någon annans användning av varumärket, som sker med innehavarens samtycke, med att varumärket används av innehavaren. Den som har rätt att använda ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke anses använda varumärket med innehavarens samtycke. Enligt utredningens bedömning uppfyller lagen därmed direktivets krav. Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken Ändringar av bestämmelserna om märkets användning (artikel 33) Om villkoren för ett kollektivmärkets användning ändras, måste inne- havaren ge in de ändrade villkoren till registreringsmyndigheten (artikel 33.1). Ändringarna ska sedan föras in i varumärkesregistret, förutsatt att de grundläggande kraven för villkoren är uppfyllda och det inte föreligger hinder för registrering av de ändrade villkoren (artikel 33.2). De nya villkoren ska, vid tillämpningen av direktivet, börja gälla först från och med den dag då de infördes i registret (arti- kel 33.3). En motsvarande reglering om skyldigheten att anmäla ändringar av villkoren för användning av ett kollektiv-, garanti- eller kontroll- märke finns i 2 kap. 31 § varumärkeslagen.