sou · H4B379 · 2016-11-09 00:00:00 — Det finns därför anledning att här uppmärksamma en fråga som väcker i en framställning till regeringen, nämligen reglerna om delgivning under förfarandet (ärende Ju2015/3440/L3). Enligt verket bör enklare delgivningsbe- stämmelser övervägas. Den nuvarande regleringen sägs vara alltför betungande och motverka syftet med det administrativa hävnings- förfarandet. Enligt 3 kap. 10 § första stycket varumärkeslagen ska förelägga varumärkesinnehavaren att yttra sig inom från det att ansökningen delgavs denne. Samma regler gäller här som vid delgivning av en ansökan om stämning i tvistemål (3 kap. 11 § första stycket). Bestämmelser om delgivning finns i delgivningslagen (2010:1932). En ansökan om stämning i tvistemål delges normalt genom s.k. van- lig delgivning, vilket innebär att den handling som ska delges skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren (16 §). Myndigheter får del- ge en handling på elektronisk väg, t.ex. genom e-post (17 § andra stycket). Delgivning har skett när delgivningsmottagaren har tagit emot handlingen (18 § första stycket). Delgivning kan också ske genom stämningsmannadelgivning (31–46 §§). Det innebär i första hand att en stämningsman eller en annan behörig person överläm- nar handlingen till delgivningsmottagaren. Handlingen kan också i vissa situationer lämnas till en annan person eller lämnas i eller i an- slutning till delgivningsmottagens hemvist. Om ett försök till vanlig delgivning har misslyckats i delgivningsärendet eller bedömts utsikts- lösa, får en myndighet delge genom särskild delgivning med juridisk person, t.ex. med ett aktiebolag, ett handelsbolag och en ekonomisk förening (29 §). Särskild delgivning med juridisk person innebär att handlingen som ska delges skickas till den postadress som är registre- rad för den juridiska personen och att det sedan, den närmaste följande arbetsdagen, skickas ett kontrollmeddelande om att hand- lingen har skickats (27–28 §§). Myndigheten kan under vissa omstän- digheter också delge genom kungörelsedelgivning (47–51 §§). Det kan noteras att det vid administrativ hävning inte finns någon begränsning av möjligheten till kungörelsedelgivning på samma sätt som när det gäller den summariska processen (3 kap. 11 § första stycket varumärkeslagen). Att delge innehavaren av en varumärkes- registrering genom kungörelsedelgivning är dock som huvudregel aktuellt endast när det gäller den som har känt hemvist här (prop. 2009/10:225 s. 444). En innehavare som inte har hemvist i måste nämligen ha ett ombud med behörighet att ta emot delgiv- ningar (4 kap. 4 § varumärkeslagen). Som en generell regel gäller att delgivningssätt ska väljas med utgångspunkt från att det ska vara ändamålsenligt med hänsyn till handlingens innehåll och omfattning och medföra så lite kostnader och besvär som möjligt. Delgivning får inte ske på ett sätt som är olämpligt med hänsyn till omständigheterna (4 § delgivningslagen). Frågan är om det bör införas särskilda bestämmelser i varumärkes- lagen som ger möjlighet till enklare delgivning. Det står klart att det i många fall kan vara svårt att delge och att detta kan leda till att ett beslut om hävning fördröjs. Sådana problem är naturligtvis till nack- del för sökanden som har ett intresse av att få ett beslut om häv- ning så snabbt som möjligt. Men måste innehavaren av det registrerade varumärket få möjlighet att yttra sig innan registre- ringen hävs. Ett beslut om hävning får långtgående konsekvenser. En ansökan om administrativ hävning kan närmast jämföras med en ansökan om stämning i tvistemål. Vid införandet av ordningen med administrativ hävning uttalade regeringen att samma delgivnings- regler därmed borde gälla som för ansökan om stämning i tvistemål (se prop. 2009/10:225 s. 233). Utredningen delar denna uppfattning. Av rättssäkerhetsskäl bör kraven på delgivning vid administrativ hävning motsvara vad som gäller för ansökan om stämning i tvistemål. Som framgår finns det flera sätt som kan använda sig av när det är svårt att nå mottagaren med vanlig delgivning, såsom utnytt- jande av särskild delgivning med juridisk person och kungörelse- delgivning. Det är också möjligt att delge handlingar på elektronisk väg, t.ex. genom e-post. Sådan delgivning kan ske när det är ända- målsenligt och inte framstår som olämpligt med hänsyn till omstän- digheterna. Det ska tilläggas i sammanhanget att Patent- och registrerings- verket även föreslår att verkets prövning inte enbart ska vara sum- marisk utan att materiella grunder också ska kunna prövas. Direk- tivet överlämnar till medlemsstaterna att bedöma vilka frågor om hävning som ska prövas inom ramen för ett administrativt förfaran- de respektive i domstol. Ett summariskt förfarande är alltså förenligt med direktivet. Det ingår inte i utredningens uppdrag att överväga om prövningen ska omfatta även tvistelösning. Talerätt (artikel 45.4) Enligt artikel 45.4 i direktivet har vissa personer och sammanslut- ningar rätt att ansöka om administrativ hävning, dvs. Fysiska och juridiska personer har rätt att väcka talan på grund av ett abso- lut registreringshinder eller underlåten användning av ett varumärke. Detsamma gäller sammanslutningar som företräder tillverkare, pro- ducenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller konsumenter, om sammanslutningen har rätt att föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Vidare har innehavaren av ett äldre varumärke och den som är berättigad att utöva de rättigheter som följer av en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning talerätt när det gäller hävning på grund av att varumärket strider mot en äldre rättighet. Enligt 3 kap. 5 § första stycket varumärkeslagen kan den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering föra talan vid domstol, eller ansöka om administrativ hävning av registreringen hos . varumärkeslag fanns en bestämmelse om att var och en som lider förfång av registreringen fick föra talan om hävning, men den regeln togs inte in lag. Regeringen framhöll att det var lämpligt att allmänna civilproces- suella regler så långt som möjligt skulle tillämpas på varumärkes- rättsliga tvister. En talan som grundas på ett relativt hinder kan inte vinna framgång om den som för talan inte innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas för den aktuella talan. Av allmänna principer följer också att var och en kan åberopa sådana grunder som syftar till att skydda allmänna intressen. (Jfr prop. 2009/10:225 s. 248 f.) Enligt utredningens uppfattning får svensk rätt i och för sig anses förenlig med direktivet, eftersom de allmänna principerna är tydligt i linje med direktivets krav. Det kan ändå vara lämpligt att uttryck- ligen anpassa lagen till direktivet i detta avseende. Samma regler bör gälla vid som vid domstol, även om direktivet endast reglerar det administrativa förfarandet. Utredningen föreslår därför att det klargörs att en talan som grundas på ett relativt registreringshinder får föras bara av den som har ett eget intresse i saken. Detsamma bör gälla för den som an- söker om administrativ hävning. Frågan om huruvida en talan har väckts i eget intresse kan behöva behandlas på olika sätt i processu- ellt hänseende, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet (se vidare prop. 2009/10:225 s. 249; jfr även NJA 1984 s. 215). Enligt utredningens mening krävs det ingen lagändring när det gäller vem som får väcka talan på grund av de absoluta registrerings- hindren; det framgår att var och en kan åberopa sådana grunder (se 3 kap. 5 § första stycket varumärkeslagen). De personer och sammanslutningar som avses i direktivet omfattas alltså av tale- rätten. Direktivet hindrar inte heller en mer vidsträckt reglering av vilka som har rätt att väcka talan. Utredningen återkommer i avsnitt 12.3 till frågan om talerätt för licenstagare och användare av kollektiv-, garanti och kontroll- märken i intrångmål. 8.5Krav på användning av ett varumärke Förslag: En registrering av ett varumärke ska få hävas på grund av hinder som utgörs av ett äldre registrerat varumärke, endast om användningen av det äldre märket uppfyller de föreskrivna kraven på verkligt bruk för de varor eller tjänster som ligger till grund för hävningen eller det finns giltiga skäl till att varumärk- et inte har använts. Användningen av varumärket ska ha skett inom de som föregår ansökningen om hävning. När det vid ingivningsdagen, eller i förkommande fall prioritetsdagen, för det yngre varumärket hade gått frågan om regi- strering av det äldre varumärket blev slutligt avgjord, ska det dess- utom krävas att det äldre varumärket har använts inom de som föregår denna dag. ska anteckna i varumärkes- registret den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts. Allmänna bestämmelser om användningstvång (artiklarna 16 och 19) I 3 kap. 2 § varumärkeslagen finns bestämmelser om användnings- tvång. Om innehavaren av ett registrerat varumärke inte efter det att registreringsförfarandet slutligt avgjorts har gjort verk- ligt bruk av varumärket här i landet för de varor eller tjänster som det registrerats för, får registreringen hävas, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl för att varumärket inte har använts. Det- samma gäller om sådant bruk inte skett av i följd. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artiklarna 10 och 12.1 direktiv. Dessa artiklar har förts över i huvudsak oföränd- rade till det nya direktivet och återfinns nu i artiklarna 16 och 19. I artikel 16.2 och 16.3 preciseras hur femårsperioden ska beräk- nas. Där framgår att för de medlemsstater som, i likhet med , har invändningsförfarandet efter registreringen beräknas tiden från den dag då ett beslut om att avsluta invändningsförfarandet vunnit laga kraft eller invändningen återkallats (artikel 16.2). För interna- registreringar gäller som huvudregel att perioden ska beräk- nas från den dag då varumärket inte kan avvisas eller invändas mot (artikel 16.3). Enligt 3 kap. 2 § första stycket varumärkeslagen beräk- nas femårsfristen från den dag då frågan om registrering blev slut- ligt avgjord. Svensk rätt är således förenlig med direktivet i detta avseende. En nyhet i direktivet är att registreringsmyndigheten ska anteck- na den dag då femårsperioden börjar löpa (artikel 16.4). En bestäm- melse om detta bör föras in i den svenska varumärkesförordningen. I artikel 16.5 a klargörs det vidare att med verkligt bruk likställs att använda varumärket i en annan form än den registrerade, oavsett om varumärket i den form det används också är registrerat i inne- havarens namn. I 3 kap. 2 § andra stycket 1 varumärkeslagen likställs med verkligt bruk att ett varumärke används i en annan form än den registrerade, om avvikelsen avser endast detaljer som inte för- ändrar märkets särskiljningsförmåga. Enligt utredningens mening uppfyller svensk rätt direktivets krav. Lagen är inte begränsad till att användningen av varumärket i en viss form ska vara registrerad av innehavaren. Förtydligandet i direktivet omfattas redan av lagen. Det kan här nämnas att i en begäran om för- handsavgörande har ställt frågor till EU-dom- stolen om hur artikel 9.1 b i varumärkesförordningen ska tolkas och tillämpas (T 3403-14). Artikeln innehåller en bestämmelse om vilka rättigheter som är knutna till ett varumärke och motsvaras av artikel 10.1 b i direktivet. Frågan gäller vilken betydelse kravet på verkligt bruk av ett varumärke har för ensamrättens omfattning, närmare bestämt frågan om risken för förväxling mellan kännetecken. Domstolen frågar om det har någon betydelse för innehavarens en- samrätt att denne som ligger från registre- ringen inte har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i union- en för de varor eller tjänster som omfattas av registreringen. Om svarat på frågan är ja, vill domstolen också har svar på under vilka förutsättningar och på vilket sätt det inverkar på ensamrätten. Prövning av verkligt bruk i mål och ärenden om hävning (artikel 46) Artikel 46 är delvis en nyhet i direktivet. Av den följer att i ett admi- nistrativt hävningsförfarande kan innehavaren av det ifrågasatta varumärket begära att innehavaren av det äldre varumärket lägger fram bevis om att dennes varumärke faktiskt har använts under en viss föreskriven period. Annars kan hävningen inte leda till framgång. I 3 kap. 1 § tredje stycket varumärkeslagen finns en bestämmel- se som genomför artikel 11.1 direktiv. En registrering får inte hävas på grund av en äldre rättighet om hindret utgörs av ett äldre registrerat varumärke och det äldre märket inte uppfyller kraven på användning. Bestämmelsen bör nu anpassas till det nya direktivet. Utredningen föreslår därför att den nuvarande bestämmelsen i 3 kap. 1 § tredje stycket ändras så att en registrering av ett varumärke får hävas, på grund av hinder som utgörs av ett äldre registrerat varumärke, endast om användningen av det äldre märket uppfyller de föreskrivna kraven på användning för de varor eller tjänster som ligger till grund för hävningen eller det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Det bör vidare anges att användningen av varumärket ska ha skett inom de som föregår ansökningen om hävning. Dessutom bör det föreskrivas att om det vid ingiv- ningsdagen, eller i förkommande fall prioritetsdagen, för det ifråga- satta varumärket hade gått frågan om registre- ring av det äldre varumärket blev slutligt avgjord, så ska det äldre varumärket dessutom ha använts inom de som föregår denna dag. I enlighet med direktivet bör det ankomma på innehavaren av det ifrågasatta varumärket att invända att det äldre varumärket inte har använts, och på innehavaren av den äldre rättigheten att då visa att varumärket har använts på föreskrivet sätt eller att det finns giltiga skäl till att det inte har använts. Det kan diskuteras om en motsvarande reglering också bör införas för de fall där den äldre rättigheten är en registrerad firma (ett registrerat företagsnamn). En sådan samordning skulle visser- ligen bidra till balansen mellan varumärkesrätten och firmarätten. finns det en risk för att regleringen skulle bli svårtillämpad. Utredningen noterar också att det inte föreslogs någon motsvarande reglering för firmor i samband med att artikel 11.1 direktiv genomfördes i svensk rätt (se prop. 1992/93:48 s. 95 f.; jfr också prop. 2009/10:223 s. 210 f. och s. 366). Utredningen bedömer att det inte heller nu finns tillräckliga skäl att införa krav på att en äldre firma verkligen används för att med framgång kunna åberopas som grund för att häva en varumärkesregistrering. Slutligen anges i artikel 46.5 att bestämmelserna i artikel 46 även ska tillämpas om det äldre varumärket är ett EU-varumärke. I dessa fall ska frågan om verkligt bruk av varumärket inte bedömas enligt 3 kap. 2 § varumärkeslagen utan enligt artikel 15 i varumärkesförord- ningen. I och för sig torde detta följa av unionsrättens tilllämplig- het, men utredningen anser att det finns skäl att klargöra det i lag- texten. I artikel 6 finns bestämmelser om beslut i efterhand om hävning av ett varumärke som åberopats som företräde för ett EU-varumärke. Ifall ett sådant nationellt varumärke inte har vidmakthållits eller för- nyats, kan det hävas i efterhand. Bestämmelsen fanns också direktiv och har endast ändrats genom att det nu har klargjorts att en förutsättning är att varumärket också hade kunnat hävas då det inte vidmakthölls eller förnyades. I så fall ska före- trädet upphöra att gälla. I allt väsentligt gäller alltså samma regler som enligt direk- tiv. I likhet med det tidigare genomförandet konstaterar utredning- en att det inte behövs någon särskild reglering om detta, utan det följer av EU:s varumärkesförordning och unionsrättens tilllämplighet (jfr prop. 2009/10:225 s. 416). Förslag: En ansökan om internationell varumärkesregistrering ska innehålla en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket begärs registrerat för och vilka klasser dessa tillhör. ska besluta att en internatio- nell registrering inte ska gälla i efter invändning endast om det finns något hinder mot registrering på grund av andra rättigheter, dvs. de relativa registreringshindren. Om invändaren och innehavaren av den internationella regi- streringen begär det, ska bestäm- ma en frist för att parterna ska komma överens. En sådan frist ska vara . Innehavaren av ett äldre registrerat varumärke ska i ett in- vändningsförfarande vara skyldig att lägga fram bevisning om att det äldre varumärket uppfyller kraven på verkligt bruk eller att det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet är ett system inom för internationell registrering av varumärken. På grundval av en nationell registrering är det möjligt att få en internationell regi- strering som ger skydd för ett varumärke i ett eller flera av de an- slutna länderna. I varumärkeslagen finns bestämmelser om ansökan om skydd utomlands från en sökande som har en svensk varumärkesregistre- ring eller som har ansökt om registrering av ett svenskt varumärke (5 kap. 2–7 §§). I dessa fall gör en formell granskning av ansökningen, medan det är varumärkesmyn- digheterna i de länder där sökanden har begärt skydd som gör en materiell prövning av om registreringen ska gälla i det landet. Den som är innehavare av en utländsk varumärkesregistrering eller har ansökt om registrering av ett varumärke i ett land som är an- slutet till Madridprotokollet kan på motsvarande sätt ansöka om en internationell registrering som ska gälla i . Patent- och regi- streringsverket ska då pröva om det finns något registreringshinder (5 kap. 8 § första och andra styckena). Om det inte finns något hinder mot registrering, ska verket föra in varumärket i varumärkes- registret och kungöra det (5 kap. 10 §). Liksom vid nationell registre- ring är det möjligt att göra en invändning mot att en internationell registrering ska gälla här i landet (5 kap. 11 §). Det materiella skyddet för en internationell registrering är det- samma som en nationell registrering i landet skulle ha gett. Varu- märkeslagens bestämmelser om de rättigheter som är knutna till ett varumärke, de begränsningar som finns i ensamrätten, anteckning av licens, pantsättning, hävning av en registrering samt sanktioner vid intrång i en rättighet tillämpas också för den internationella registre- ringen. Bestämmelserna i 4 kap. om rätt till registrering såsom i hem- landet är dock inte tillämpliga (5 kap. 16 §). Varumärkesdirektivet gäller även för varumärken som är föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat (artikel 1). Utgångspunkten är därmed att de ändringar som görs för nationella registreringar blir tillämpliga också på de internatio- nella registreringarna. I varumärkeslagen finns vissa bestämmelser som endast gäller för internationella registreringar, t.ex. i fråga om registrering och invändning. Utredningen gör bedömningen att direk- tivet föranleder vissa ändringar när det gäller vad en ansökan om internationell registrering ska innehålla och förfarandet för invänd- ning mot en registrering. I övrigt påverkar direktivet inte den svenska regleringen, som är utformad i enlighet med Madridprotokollet. I avsnitt 7.1 föreslår utredningen att en ansökan om nationell varu- märkesregistrering ska innehålla en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör. Genom ändringen klargörs att förteckningen ska vara tydlig. I 5 kap. 3 § varumärkeslagen finns bestämmelser om vad en ansökan om internationell varumärkesregistrering ska innehålla. Reg- leringen bygger inte på varumärkesdirektivet utan på Madridproto- kollet och dess tillämpningsföreskrifter. Av regel 9.4 xiii i tillämp- ningsföreskrifterna till artikel 3 i Madridprotokollet framgår att en förteckning över varor och tjänster ska vara ”precis”. Det finns alltså inget hinder mot att införa motsvarande krav på tydlighet här som för nationella ansökningar. Det är lämpligt att bestämmelsen om vad en ansökan om internationell varumärkesregistrering ska innehålla så långt det är möjligt motsvarar vad som gäller för nationella an- sökningar. Det bör alltså framgå att ansökan om internationell varu- märkesregistrering ska innehålla en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket begärs registrerat för och vilka klasser dessa tillhör. I 5 kap. 11–15 §§ varumärkeslagen regleras invändning mot en inter- nationell registrering. Bestämmelserna är utformade på i huvudsak samma sätt som 2 kap. 24–28 §§, som avser invändning mot en natio- nell registrering. Det finns dock vissa skillnader. Efter invändning ska inte häva en internationell registre- ring, utan verket ska i stället besluta att registreringen inte ska gälla i . En övergripande målsättning bör vara att förfarandet vid natio- nell registrering och internationell registrering när det är lämpligt och möjligt ska vara enhetligt (jfr prop. 2009/10:225 s. 263). Enligt utredningens mening bör invändningsförfarandet även fortsättnings- vis vara utformat på i huvudsak samma sätt för nationella och inter- nationella registreringar. I avsnitt 7.3 föreslår utredningen att invändaren endast ska få åberopa hinder mot en nationell registrering på grund av andra rättig- heter (relativa registreringshinder). På motsvarande sätt bör Patent- och registreringsverket, efter invändning, besluta att en internatio- nell registrering helt eller delvis inte ska gälla i om det finns något relativt hinder mot registreringen. De absoluta hindren bör alltså inte kunna åberopas i ett invändningsförfarande. I likhet med vad som föreslås för nationella registreringar bör , på begäran av parterna, bestämma en frist för att parterna ska kunna komma överens. Slutligen föreslår utredningen att det införs en bestämmelse – motsvarande den för nationella registreringar – om att innehavaren av ett äldre registrerat varumärke i ett invändningsförfarande kan bli skyldig att lägga fram bevisning om att det äldre varumärket upp- fyller kraven på verkligt bruk eller att det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Förslag: Det ska tydliggöras att ett varukännetecken kan över- låtas helt eller delvis och att reglerna om överlåtelse omfattar också en ansökan om varumärkesregistrering. Har en varumärkesansökan blivit föremål för en exekutiv åt- gärd ska detta, efter anmälan, antecknas i Patent- och registre- ringsverkets diarium. Rätten till ett registrerat varumärke kan överlåtas eller upplåtas (bli föremål för licens). Detsamma gäller för ett annat varukännetecken som skyddas genom inarbetning. Värdet på ett registrerat eller sökt varumärke kan också utnyttjas genom att rätten pantsätts. I 6 och 7 kap. varumärkeslagen finns vissa bestämmelser om överlåtelse och licens av varukännetecken samt en ganska utförlig reglering av pant- sättning av registrerade varumärken. Ytterligare bestämmelser som rör underrättelseskyldighet för licenstagare och panthavare vid väck- ande av talan finns i 10 kap. 8 §. Ett registrerat varumärke kan utmätas. Rätten till ett inarbetat varukännetecken får däremot inte utmätas (10 kap. 9 §). Kompletterande bestämmelser om överlåtelse, licens, pantsätt- ning och utmätning av varukännetecken finns i den svenska varu- märkesförordningen. Bortsett från en allmän regel om förutsättningar för licens saknar varumärkesdirektiv bestämmelser om varumärken som för- mögenhetsobjekt. I det nya direktivet finns ett helt kapitel med sådana regler, vilka till viss del motsvarar vad som gäller för EU-varumärken (artiklarna 16–24 i varumärkesförordningen). Bestämmelserna i direk- tivet är dock generellt utformade och överlämnar i mycket till natio- nell rätt att avgöra de närmare förutsättningarna t.ex. för giltigheten av en överlåtelse eller en pantsättning. Bakgrunden till direktivets utformning är de relativt olika principer som gäller i medlemsstaterna på detta område. Överlåtelse av varumärken (artiklarna 22 och 26)