sou · H4B379 · 2016-11-09 00:00:00 — Utgångspunkten bör därför vara att den svenska regleringen bör ligga nära direktivet särskilt när det gäller den materiella varumärkesrätten, dvs. vad som kan utgöra ett varumärke, vad som utgör registreringshinder, ensam- rättens omfattning och begränsningar i ensamrätten. Det bör i sammanhanget också beaktas att varumärkesrätten – mer än många andra rättsområden – har en tydlig internationell prägel. Även om varumärkesrätten är nationell, är varumärket sådant att det lätt kan användas i andra länder. Många svenska företag skyddar därför sina varumärken utomlands. På motsvarande sätt registrerar utländska företag sina varumärken i . Det finns även ett nära samband mellan den nationella varumärkesrätten och systemet för EU-varumärken. Många bestämmelser i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen är likalydande. En av de bärande tankarna bakom reformen är att direktivet – och därmed den nationella varu- märkesrätten – ska närma sig vad som gäller för EU-varumärken. Förfarandet för registrering av EU-varumärken används i betydande utsträckning av svenska företag. Att varumärkesrätten är likalydande inom unionen underlättar för de företag som verkar på den inre mark- naden. Även detta talar för att den centrala varumärkesrätten bör ligga nära direktivets lydelse. Några bestämmelser i direktivet avviker en del från den varu- märkesrättsliga systematiken. Ett tydligt exempel på detta är bestäm- melsen om varumärkesskyddets omfattning i transitsituationer, som ligger nära en mera tullrättslig reglering. I dessa fall är det lämpligt att försöka anpassa genomförandet till varumärkeslagens struktur och terminologi. De nya reglerna om varumärken som förmögenhetsobjekt innebär att direktivet delvis anpassas till vad som gäller för EU-varumärken. Bestämmelserna i direktivet är generellt utformade och överlämnar Utgångspunkter för genomförandet av varumärkesdirektivet i mycket till nationell rätt att avgöra de närmare förutsättningarna, t.ex. för giltigheten av en överlåtelse. De nya förfarandereglerna i direktivet är med vissa undantag ut- formade som allmänna principer. Det står medlemsstaterna fritt att fastställa mer specifika förfarandebestämmelser (jfr skäl 9 till direk- tivet). Det är alltså inte fråga om någon uttömmande reglering av förfarandet. När det gäller handläggningen vid Patent- och registre- ringsverket och domstol eftersträvar utredningen att regleringen ska vara förenlig med svenska förvaltningsrättsliga och processrättsliga principer. I likhet med vad som gäller för den materiella varumärkes- rätten finns det dock som utgångspunkt fördelar med att vissa för- farandebestämmelser utformas i nära anslutning till direktivet. Det gäller t.ex. bestämmelsen om vad som är ingivningsdagen för en varumärkesansökan. Varumärkesdirektivet är, i likhet med många andra EU-direktiv, skrivet på ett mer utförligt och detaljerat sätt än vad som är bruk- ligt i svensk författningstext; på vissa ställen är texten ganska svår- tillgänglig. Utredningen bedömer att det i många fall inte är nöd- vändigt att överföra alla detaljer i en artikel till svensk rätt. I stället bör den lagstiftning som genomför regleringen utformas på ett mer kortfattat och koncist sätt i enlighet med svensk lagstiftningstradi- tion. I en del artiklar innehåller direktivet sålunda bara uppräkning- ar av exempel på något som föreskrivs eller omskrivningar av det som redan sägs. Sådana exempel eller omskrivningar bör i allmänhet inte tas in i den svenska lagtexten, låt vara att det kan framstå som motiverat att göra det. I stället kan exempel på vanligt sätt ges i författningskommentaren till lagen. Denna utgångspunkt har stöd i avgörande i överträdelseärendet rörande det svenska genomförandet av direktivet om oskäliga avtalsvillkor (dom i mål nr C-478/99, kommissionen mot ). Men det kan givetvis inte komma i fråga att genom förarbetsut- talanden utvidga tillämpningsområdet för en bestämmelse; det gäller särskilt när denna avser att skapa rättigheter och skyldigheter för enskilda. I något fall kan direktivets innebörd vara svår att slå fast på ett entydigt sätt. Det gäller t.ex. artikeln om mellanliggande rättigheter som försvar i intrångsmål. Det är otillfredsställande om tolknings- problem förs vidare till den nationella lagstiftningen. I sådana fall får direktivet ges en rimlig innebörd efter vad som kan antas ha varit Utgångspunkter för genomförandet av varumärkesdirektivet Viss ledning kan hämtas i ingressen till direktivet och i olika språkversioner. När det finns oklarheter redovisar utredningen den tolkning som utredningen menar är den riktiga och utformar en tydlig svensk lagtext utifrån detta. Över huvud taget bör lagtexten vara så generellt utformad att tolkningsavgöranden kan få fullt genomslag. I författningskommentaren strävar utredningen efter att – så långt det är möjligt – ge vägledning för tolkningen och tillämpningen av de svenska bestämmelserna. är utredningen försiktig så att kommentarerna inte riskerar att komma i konflikt med EU-dom- stolens framtida tolkning av direktivet. 6 Ensamrättens omfattning m.m. De grundläggande bestämmelserna om varukännetecken finns i det första kapitlet i varumärkeslagen. Här regleras bl.a. vad som kan ut- göra ett varumärke (1 kap. 4 §) och hur ensamrätt till varukänne- tecken förvärvas. Vidare finns bestämmelser om vad ensamrätten omfattar (1 kap. 10 §), vilka begränsningar i ensamrätten som finns (1 kap. 11 §) och vad som gäller om flera gör anspråk på ensamrätt (1 kap. 13–16 §§). Det nya direktivet innebär ändringar när det gäller vilka tecken som kan utgöra ett varumärke (artiklarna 3), vilka rättigheter som är knutna till varumärket (artikel 10), vilka begränsningar som finns i varumärkets rättsverkan (artikel 14) och vilka krav som gäller vid återgivning av varumärket i lexikon (artikel 12). Vidare införs nya bestämmelser om s.k. mellanliggande rättigheter (artiklarna 8 och 18) och om användning av varumärken på förfalskade varor (arti- kel 11). 6.2Vad som kan utgöra ett varumärke Förslag: Ett varumärke ska kunna bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i det varumärkes- register som förs av . Det ska inte längre krävas att ett tecken kan återges grafiskt för att kunna ut- göra ett varumärke. Färger och ljud ska läggas till i uppräkningen av exempel på tecken som kan utgöra ett varumärke. Enligt 1 kap. 4 § varumärkeslagen kan ett varumärke bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet person- namn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har särskilj- ningsförmåga. Regleringen bygger varumärkesdirektiv. I det nya direktivet är bestämmelsen om av vad som kan utgöra ett varumärke ändrad i ett par avseenden (artikel 3). Till att börja med läggs färger och ljud uttryckligen till i upp- räkningen. Detta innebär ingen ändring i sak. Färger och ljud anses redan kunna utgöra varumärken. Uppräkningen i direktivet är inte uttömmande utan ger bara exempel på vilka slags tecken som kan utgöra varumärken. Av större betydelse är att det nuvarande kravet om grafisk åter- givning slopas. Kravet på återgivning i just en grafisk form har med tiden blivit föråldrat. Det har lett till osäkerhet om rättsläget när det gäller återgivning av varumärken som inte är traditionella, t.ex. ett varumärke i form av ljud. Kravet på en grafisk återgivning har i praktiken inneburit att ett varumärke måste kunna uppfattas visu- ellt på ett papper eller en dataskärm. Sådana varumärken som inte i sig kan uppfattas visuellt, t.ex. ett ljud, måste därför återges grafiskt med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver. införs i stället ett mera allmänt tillämpbart krav. Tecknet måste kunna återges i varumärkesregistret på ett sätt som gör det möjligt för andra att avgränsa föremålet för skyddet. I direktivet sägs att tecknet ska presenteras på ett sätt som är klart, precist, fullständigt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt. Det blir därmed lättare att registrera varumärken som inte består av traditionella ord eller figurer. Exempelvis kan en notbild återges genom en ljudfil, vilket kan leda till en tydligare återgivning. Den nya regleringen innebär också att kravet på återgivning blir teknikneutralt. Vilka tecken som kan utgöra varumärken kan alltså förändras beroende på teknikens utveckling. Utredningen föreslår att varumärkeslagens bestämmelse om vad som kan utgöra ett varumärke ändras så att den utformas i enlighet med direktivet. Ett varumärke bör alltså kunna bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i det varu- märkesregister som förs av . Vidare bör – som i direktivtexten – lämpligen färger och ljud läggas till i uppräkningen av exempel på tecken som kan utgöra ett varu- märke. Det kan framhållas att varumärkesregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret hålls tillgängligt hos via internet. Det är alltså möjligt för enskilda att på ett enkelt sätt söka i registret efter registrerade varumärken. 6.3Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt Förslag: Ensamrätt ska inte kunna förvärvas till ett kännetecken som utgörs endast av en form eller en annan egenskap som föl- jer av varans art, är nödvändig för att varan ska uppnå ett tek- niskt resultat eller ger varan ett betydande värde. Enligt 1 kap. 9 § varumärkeslagen kan ensamrätt inte förvärvas till ett kännetecken som består bara av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Sådana varumär- ken får inte heller registreras (2 kap. 4 §). Ordningen kan sägas vara motiverad främst av konkurrensskäl. Man vill undvika att närings- idkare genom en varumärkesregistrering får monopol på området. Regleringen bygger direktiv, som innehåller bestäm- melser om förbud mot att registrera varumärken som innehåller sådana tecken. Enligt det nya direktivet är det inte möjligt att registrera ett kännetecken som består endast av en form eller en annan egenskap som följer av varans art, en form eller en annan egenskap som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde (artikel 4.1 e). Skillnaden är alltså bara att ”en annan egenskap” nu har lagts till i bestämmelsen. Tillägget innebär att det inte går att få ensamrätt till särskilda egenskaper hos varan. Tanken är att regleringen på detta sätt ska bli mera heltäckande. Tillägget har också ansetts nödvändigt med hänsyn till att kravet på att ett varumärke ska kunna återges grafiskt tas bort (jfr avsnitt 6.2). För att åstadkomma en anpassning till direktivet föreslår utred- ningen att det alltså inte ska vara möjligt att få ensamrätt till ett varumärke som utgörs endast av en form eller en annan egenskap som följer av varans art, är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde. Sådana varu- märken bör inte kunna få skydd vare sig genom registrering eller genom inarbetning. 6.4Rättigheter knutna till ett varukännetecken Förslag: Det ska klargöras att ensamrätten till ett varukänne- tecken endast omfattar användning av tecknet för varor eller tjänster. Ensamrätten till ett varukännetecken som är känt inom en be- tydande del av omsättningskretsen ska omfatta användning av identiska eller liknande varukännetecken som utan skälig anled- ning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukänne- tecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om använd- ningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag. I exemplifieringen över vad som utgör användning ska läggas till –att transitera eller vidta liknande tullåtgärd med varor av samma slag under ett tecken som är identiskt med eller som i väsent- liga drag inte kan särskiljas från varukännetecknet, om inte innehavaren av varukännetecknet enligt lagen i destinations- landet saknar rätt att hindra att varorna släpps ut på markna- den där, och –att använda tecknet som en firma eller ett annat näringskänne- tecken eller som en del av en firma eller ett annat näringskänne- tecken. Vidare ska det införas bestämmelser om att rätten till ett yngre registrerat varumärke ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken om den yngre rättigheten är en s.k. mellanlig- gande rättighet. Den som begår varumärkesintrång genom transitering eller en liknande tullåtgärd ska inte kunna dömas till ansvar för brott. Varumärkeslagens bestämmelser om ensamrättens omfattning är ut- formade i nära anslutning till direktiv. Enligt 1 kap. 10 § ger ensamrätten innehavaren rätt att hindra andra från att utan med- givande använda tecknet i näringsverksamhet. Innehavaren har ett grundläggande skydd som innebär att ingen annan får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, dels ett tecken som är identiskt med eller lik- nar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag om det finns en risk för förväxling. Risken för förväxling inbe- griper risken för att användningen av tecknet leder till uppfattning- en att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet. (Se 1 kap. 10 § första stycket 1 och 2.) Ett känt varukännetecken har ett utökat skydd. I ett sådant fall kan innehavaren hindra att någon annan använder tecknet även om det inte är fråga om varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Det krävs dock att användningen drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljnings- förmåga eller anseende. (Se 1 kap. 10 § första stycket 3.) I lagen finns en uppräkning med exempel på vad som ska anses vara användning av ett varukännetecken. Som användning anses bl.a. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet (1 kap. 10 § andra stycket 1) och att bjuda ut varor till försäljning (1 kap. 10 § andra stycket 2). Även i denna del är lagen utformad i nära anslut- ning till direktivet. Ensamrättens innebörd (artikel 10) I det nya direktivet görs vissa ändringar när det gäller ensamrättens omfattning (artikel 10). I varumärkeslagen finns som framgått mot- svarande bestämmelser i 1 kap. 10 §. Den tidigare frivilliga bestämmelsen om utökat skydd för kända varumärken blir nu obligatorisk. En sådan bestämmelse finns redan i lagen (1 kap. 10 § första stycket 3). I övrigt är ändringarna i direktivet främst klargöranden utifrån praxis (med undantag för artikel 10.4 om ensam- rätten vid transit som syftar till att ändra rättsläget i jämförelse med domstolens praxis). Bland annat förtydligas att det utökade skyddet för ett känt varu- märke gäller oavsett om tecknet används för varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag (artikel 10.2 c). Skyddet gäller alltså såväl inom som utanför varu- eller tjänsteslagsgränserna. Varumärkes- lagen uppfyller här i och för sig direktivets krav, eftersom det inte anges att skyddet gäller endast för vissa slags varor eller tjänster. Be- stämmelsen i lagen är dock utformad på ett annat sätt än i direktivet. Det förtydligas också i direktivet att innehavaren endast kan hindra en användning av varumärket för varor eller tjänster (arti- kel 10.2). Detta får redan anses gälla i svensk rätt, men det framgår inte i alla delar uttryckligen av lagtexten. Enligt utredningens mening är det lämpligt att lagens bestämmel- ser om ensamrätten även fortsättningsvis är utformade i nära anslut- ning till det bakomliggande direktivet. Det underlättar en direktiv- konform tillämpning av lagen, vilket är av särskild vikt eftersom det ju här handlar om den grundläggande innebörden av det immaterial- rättsliga skyddet. Förtydligandena i direktivet bör därför föras in uttryckligen i lagen. Det gäller såväl förtydligandet om att skyddet för kända varukännetecken gäller både inom och utanför varu- eller tjänsteslagsgränserna, som kravet på att användningen av ett tecken ska avse varor eller tjänster för att omfattas av ensamrätten. Vidare bör bestämmelsen om det utökade skyddet för kända varu- kännetecken anpassas ytterligare till direktivet. Det bör klargöras att den omfattar användning som utan skälig anledning drar otill- börlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets särskiljnings- förmåga eller anseende. Rekvisitet ”utan skälig anledning” är i prak- tiken mest relevant vid bedömningen av om användningen är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende (s.k. urvattning). Men det kan även ha betydelse för bedömningen av om användningen drar otillbörlig fördel av varukännetecknets särskilj- ningsförmåga eller anseende (s.k. snyltning). Frågan kan bli aktuell t.ex. om någon använder ett kännetecken som togs i bruk före re- gistreringen av det kända varumärket (jfr dom i mål nr C-65/12, Leidseplein Beheer och de Vries). En tydliggörande justering i lagtexten föreslås alltså. Användning av en firma omfattas av ensamrätten I direktivets uppräkning av vad som ska anses utgöra användning av ett tecken läggs nu till ytterligare två exempel: användning av tecknet som en firma eller som en del av en firma och användning av tecknet i jämförande reklam på ett sätt som strider mot och rådets direktiv /114/EG av om vilseledande och jämförande reklam (artikel 10.3 d respektive 10.3 f). Användning av ett tecken i jämförande reklam behandlas i samband med frågan om begränsningar i varumärkesrätten, artikel 14. Att användning av tecknet som en firma nu uttryckligen omfattas av varumärkesinnehavarens ensamrätt är en kodifiering av EU-dom- stolens praxis, framfört allt domen i mål nr C-17/06, . Klargörandet innebär att en varumärkesinne- havare kan hindra användning av ett tecken som en firma om denna används för att särskilja varor eller tjänster. Enbart registreringen av en firma som är identisk med eller liknar ett varukännetecken är alltså inte tillräcklig för att det ska utgöra intrång i innehavarens en- samrätt; det krävs att firman faktiskt används som ett varukänne- tecken. Detta följer också av att i flera domar be- tonat att varumärkesinnehavaren bara kan hindra sådan användning som skadar varumärkets funktion, särskilt den grundläggande funk- tionen att garantera varans eller tjänstens ursprung för konsumenter. Varumärkeslagens uppräkning av vad som ska anses utgöra an- vändning av ett varukännetecken tar inte upp användning av tecknet i en firma eller ett annat näringskännetecken. Det står visserligen klart att sådan användning kan omfattas av ensamrätten genom det s.k. korsvisa skyddet, men utredningen anser att saken ändå bör framgå av varumärkeslagen. Bestämmelserna om ensamrättens om- fattning för varukännetecken bör som sagt vara utformade i nära anslutning till direktivet. För att svensk rätt fullt ut ska anpassas till direktivet bör det också framgå att användning av en del av en firma, t.ex. en firmadominant, eller en del av ett näringskännetecken kan utgöra användning av varukännetecknet. I sammanhanget finns det anledning att uppmärksamma det korsvisa skyddet. Den som innehar en firma eller ett annat närings- kännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken och att den som innehar ett varumärke eller annat varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som näringskännetecken; skyddet gäller korsvist (1 kap. 8 § första stycket varumärkeslagen och 2 a § första stycket firmalagen). Skydd uppkommer automatiskt och för- utsätter inte att firman har registrerats eller inarbetats som varu- kännetecken. Det krävs inte heller att firman faktiskt används som varumärke. Det korsvisa skyddet innebär att den som vill åberopa skydd mot att en firma används i konflikt med ett varukännetecken ska göra det enligt varumärkeslagen medan den som vill åberopa skydd mot att ett varukännetecken används i konflikt med en firma ska göra det enligt firmalagen. Klargörandet att ensamrätten till ett varukännetecken omfattar användning av en firma innebär att en varumärkesinnehavare i en sådan situation också kan grunda sin talan på ensamrätten enligt varumärkeslagen. Att varumärkesinnehavaren kan grunda ensamrätt både på varumärkeslagen och på firmalagen lär inte få någon betydelse i den praktiska tillämpningen eftersom bestämmelserna om ensamrätten är samordnande mellan lagarna. Verkningarna är alltså desamma. Regleringen om korsvist skydd mellan varumärken och firmor omfattas inte av direktivet och saknar i princip motsvarighet i andra EU-länder. I tidigare lagstiftningssammanhang har man ansett att det korsvisa skyddet ska behållas. Skyddet har därvid bedömts vara förenligt med (jfr prop. 2009/10:225 s. 109 f. och 359 f.). Det nya direktivet leder inte till någon annan bedömning. De be- stämmelser som rör förhållandet mellan varumärken och firmor änd- ras inte på ett sådant sätt att det föranleder nya ställningstaganden. Tillägget att användning av en firma omfattas av ensamrätten till ett varumärke är ett klargörande av vad som redan gäller. Inte heller ändras bestämmelserna om att en firma kan utgöra hinder mot re- gistrering av ett varumärke (se närmare avsnitt 7.2). I likhet med vad som gäller för andra direktiv får medlemssta- terna anta nationella bestämmelser på de områden som inte omfat- tas av varumärkesdirektivet. Direktivet – som i huvudsak reglerar vad som ska gälla för registrerade varumärken – hindrar därför inte att firmarätten är samordnad med varumärkesrätten och att firman ges ett varumärkesrättsligt skydd. Det finns därmed inte skäl för utredningen att överväga några förändringar när det gäller det kors- visa skyddet. Det är dessutom en fråga som skulle kräva ytterligare överväganden av både juridisk och principiell natur. En förändring skulle få en hel del konsekvenser för det känneteckensrättsliga systemet. Varor i transit (artikel 10.4) praxis innebär att ensamrätten till ett varumärke inte ger innehavaren rätt att hindra att varor, som är försedda med varumärket, transiteras genom en medlemsstat där varumärket är skyddat, när varorna inte importeras till landet. Vill varumärkesinne- havaren i en sådan situation göra ensamrätten gällande, måste han bevisa att avsikten är att varorna egentligen ska släppas ut i med- lemsstaten. Transitering utgör alltså inte ett intrång i ensamrätt- en till ett varumärke. För att det ska utgöra ett varumärkesintrång krävs att varorna importeras till landet där varumärket är skyddat. (Se t.ex. domar i mål nr C- 405/03, , i mål nr C-281/05, samt i målen C-446/09, och C-495/09, .) Domstolens ställningstagande ska förstås utifrån den territoria- litetsprincip som gäller på det industriella rättskyddets område. Som princip är ensamrätten till ett varumärke nationellt begränsad (eller i fråga om ett EU-varumärke begränsad till EU) och omfattar endast sådan användning som kan anses ske i det territorium där varu- märket har sitt skydd. En transitering av varor innebär formellt sett att varorna inte kommer in i landet; varorna ska bara vidare till det andra landet. praxis har ansetts hindra ett effektivt ingripande av tullen mot varumärkesförfalskade varor som transiteras. Ett tull- ingripande förutsätter att det rör sig om ett misstänkt varumärkes- intrång i den aktuella medlemsstaten (dvs. i transiteringslandet), jfr och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003. Eftersom transitering av varumärkesförfalskade varor genom en med- lemsstat inte utgör ett varumärkesintrång i det landet, har tullen där begränsade möjligheter att ingripa mot sådana varor. I det nya direktivet finns en bestämmelse som syftar till att ändra detta rättsläge. Varumärkesinnehavaren ska ha rätt att hindra andra från att föra in varor som kommer från ett tredje land i den medlemsstat där varumärket är skyddat, även om varorna inte över- går till fri omsättning där, dvs.