sou · H4B379 · 2016-11-09 00:00:00 — Enligt direktivets ingress (skäl 13) ska ett tecken presenteras på ett sätt som är klart, precist, fullständigt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt (jfr dom i mål nr C-273/00, Sieckmann). Kravet på tydligt återgivande i varumärkesregistret är att se som en materiell förutsättning för att ett tecken över huvud taget ska kunna utgöra ett varumärke. Det är alltså inte bara fråga om ett for- mellt krav vid en ansökan om registrering (jfr 2 kap. 1 §). Kravet har betydelse bara för varumärken som får ensamrätt genom registrering, inte för varukännetecken som får ensamrätt genom inarbetning. För inarbetade varukännetecken gäller i stället att de kan utgöras av alla typer av tecken under förutsättning att de är tydliga (jfr vad som anförs i prop. 2009/10:225 s. 105 om kravet på grafiskt återgivande). förs med hjälp av automatiserad behand- ling. Kravet på återgivning i varumärkesregistret är teknikneutralt. Vilka tecken som kan utgöra varumärken kan förändras , beroende på teknikens utveckling. Kravet kan naturligtvis i prakti- ken som regel uppfyllas genom att tecknen återges grafiskt. Ett varumärke kan återges visuellt – på papper eller skärm – genom ord eller genom en avbildning av den figur som ska utgöra varumärket. Det krävs dock inte att tecknet kan uppfattas med synen. Även ljud kan utgöra ett varumärke, under förutsättning att tecknet kan återges i varumärkesregistret på ett tydligt sätt och har tillräcklig särskiljningsförmåga. Ett varumärke som ges in i digital form, och där tecknet återges med en ljudfil, är ett exempel på en återgivning som kan uppfylla dessa krav. Kravet på återgivning i varumärkesregistret utesluter inte att även dofter och smaker skulle kunna utgöra varumärken, men i prak- tiken kan registreringen av sådana tecken hindras av den tekniska utformningen av registret. Frågan om tolkningen av vad som kan utgöra ett varumärke och vilka tecken som kan återges i varumärkesregistret på ett tydligt sätt får avgöras i den praktiska tillämpningen. Den tidigare bestäm- melsen i direktivet har prövats av i flera domar. I tillämpliga delar är denna praxis fortfarande aktuell (se främst dom i mål nr C-273/00, Sieckmann, i mål nr C-104/01, , i mål nr C-283/01, Shield , i mål nr C-49/02, Heidelberger Bauchemie och i mål nr C- 321/03, ). Enligt andra stycket avses med tecken särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrseln (såsom dekorationer) på en vara eller dess förpackning. Ordet tecken är sålunda avsett att förstås i en vid betydelse. Lik- som tidigare är uppräkningen inte uttömmande utan endast exempli- fierande. Det innebär att inget slag av tecken i sig är uteslutet från registrering. En nyhet är att färger och ljud nu uttryckligen ges som exempel, men det har även tidigare varit möjligt att registrera tecken av detta slag som varumärken. 1 kap. 5 § Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som 1.i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tid- punkten för när varan är framställd eller när tjänsten är utförd, eller 2.i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning. Paragrafen reglerar det grundläggande kravet på att ett varumärke ska ha särskiljningsförmåga. Ändringen, som avser andra stycket 1, innebär att det förtydligas att det som avses är när tjänsten är utförd. Ändringen är mest en språklig justering (jfr också artikel 4.1 c i direktivet). Ensamrätt till näringskännetecken och namn som varukännetecken 1 kap. 8 § Den som innehar ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Om näringskänne- tecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området. Den som använder sitt namn som varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken, om namnet har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det används för. Om namnet används endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området. I paragrafen finns bestämmelser om skyddet för s.k. naturliga varu- kännetecken. Den behandlar det varumärkesrättsliga skyddet som finns dels för företagsnamn och andra näringskännetecken (det s.k. korsvisa skyddet), dels för namn som används som varukänne- tecken. Ändringarna i paragrafen innebär att firma ersätts av företags- namn. Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt 1 kap. 9 § Ensamrätt kan inte förvärvas till kännetecken som endast utgörs av en form eller en annan egenskap som följer av varans art, är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde. Enligt paragrafen är det inte möjligt att förvärva ensamrätt till vissa slags kännetecken. Med ändringen genomförs artikel 4.1 e i direk- tivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.3. Ändringarna i paragrafen görs mot bakgrund av ändringen i 4 §, där kravet på att ett tecken ska kunna återges grafiskt tas bort. Enligt förevarande bestämmelse kan ensamrätt inte förvärvas till kännetecken som utgörs endast av en form eller en annan egenskap som följer av varans art, är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde. Sådana tecken kan alltså användas fritt. Ordningen kan sägas vara motiverad främst av konkurrensskäl, dvs. för att undvika att en näringsidkare genom en varumärkesregistrering får produktmonopol på området. I paragrafen läggs ”en annan egenskap” till, vilket medför en viss utvidgning av tillämpningsområdet. Tillägget innebär att det inte är möjligt att få ensamrätt till särskilda egenskaper hos varan. Det kan röra sig om sådana egenskaper som är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat eller som ger varan ett särskilt värde, t.ex. en åter- givning av en teknisk konstruktion. I paragrafen används ”tekniskt resultat” med en annan innebörd än vad begreppet har inom patenträtten, där det tar sikte på en be- dömning av patenterbarhet. Begreppet har här ett vidare och mer all- mänt tillämpningsområde. Den tidigare lydelsen av direktivet och den motsvarande bestäm- melsen i artikel 7.1 e i varumärkesförordningen har prövats av EU- domstolen i flera domar (dom i mål C-299/99, , dom i mål nr 48/09 P, Lego mot , dom i mål nr C-205/13, och dom i mål nr C-215/14, des Produits ). Av praxis framgår att de tre registrerings- hindren är fristående. Det ska alltså inte göras någon samlad be- dömning, utan hindren ska tillämpas oberoende av varandra. Övriga ändringar i paragrafen är endast redaktionella. Sådana kännetecken som avses i denna paragraf kan inte re- gistreras som varumärken (se 2 kap. 4 §). 1 kap. 10 § Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster, om tecknet är 1.identiskt med varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma slag, 2.identiskt med eller liknar varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller 3.identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukänne- tecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag. Som användning anses att 1.förse varor eller deras förpackningar med tecknet, 2.bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet, 3.importera eller exportera varor under tecknet, 4.transitera eller vidta liknande tullåtgärd med varor av samma slag under ett tecken som är identiskt med eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från varukännetecknet, om inte innehavaren av varukännetecknet enligt lagen i destinationslandet saknar rätt att hindra att varorna släpps ut på marknaden där, 5.använda tecknet som ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken eller som en del av ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken, eller 6.använda tecknet i affärshandlingar och reklam. Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om vad ensamrätten till ett varukännetecken innefattar. Med ändringarna genomförs artikel 10 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.4. I första stycket regleras det grundläggande skyddet för varukänne- tecken. Skyddet bygger på artikel 10.2 i direktivet. Till följd av hän- visningen till 6–8 §§ gäller paragrafen för registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken samt näringskännetecken och namn som är skyddade som varukännetecken. I första stycket anges nu uttryckligen att ensamrätten till ett varukännetecken innebär att ingen annan än innehavaren får använ- da tecknet för varor eller tjänster. Att ett tecken används för varor eller tjänster innebär att det används som varukännetecken, dvs. för att särskilja varorna eller tjänsterna. Enligt punkt 1 omfattar ensamrätten användning av tecken som är identiska med varukännetecknet och där användningen avser varor eller tjänster av samma slag. Bestämmelsen har sin motsvarig- het i artikel 10.2 a i direktivet och ändras endast på så sätt att det klargörs att det ska röra sig om användning för varor eller tjänster av samma slag. Klargörandet innebär alltså att ”och används” läggs till, vilket inte innebär någon ändring i sak. Enligt punkt 2 omfattar ensamrätten användning av tecken som är identiska eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag om det finns en risk för förväxling. Detta gäller också risken för att användningen av tecknet leder till upp- fattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet. Bestämmelsen har sin mot- svarighet i artikel 10.2 b i direktivet och ändras endast på så sätt att det klargörs att tecknet ska användas för varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Klargörandet innebär alltså att ”och an- vänds” läggs till, vilket inte innebär någon ändring i sak. Liksom tidigare gäller att begreppet likhet ska tolkas mot bak- grund av risken för förväxling. Vid bedömningen ska beaktas hur känt märket är på marknaden, vilken association som märket fram- kallar och vilken grad av likhet mellan märkena och mellan varorna eller tjänsterna som föreligger (jfr skäl 16 till direktivet). Frågan om det finns en förväxlingsrisk ska prövas utifrån en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet (se EU- domstolens dom i mål C-251/95, SABEL mot Puma, , punkt 22). Förväxlingsrisk kan föreligga om det finns risk för att allmänheten tror att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska kopplingar (se bl.a. domar i mål nr C-39/97, Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, punkterna 29 och 30, i mål nr C-342/97, , punkt 17, och i mål nr C-120/04, Medion, punkt 26). Det finns alltså en omfattande praxis från när det gäller frågan om risk för förväxling. Genom rättstillämpningen sker en löpande utveckling på området. Att varorna eller tjänsterna är registrerade i samma varu- eller tjänsteklass innebär inte i sig att de ska anses likna varandra. Och omvänt ska varor och tjänster inte anses skilja sig från varandra bara för att de är registrerade i olika klasser. Bestämmelser om indelning i varu- och tjänsteklasser finns i 2 kap. 13 §. I punkt 3 regleras under vilka förutsättningar ett varukänne- tecken har ett utökat skydd. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 10.2 c i direktivet. Bestämmelsen anpassas ytterligare till direktivet genom att det klargörs att det krävs att användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets sär- skiljningsförmåga eller anseende. Rekvisitet ”utan skälig anledning” lär i praktiken vara relevant främst vid bedömningen av om använd- ningen av tecknet är till skada för varukännetecknets särskiljnings- förmåga eller anseende. Det kan dock även ha betydelse i förhållan- de till bedömningen av om användningen drar otillbörlig fördel av varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Ett exempel kan vara om någon använder ett kännetecken som togs i bruk före registreringen av det kända varumärket (jfr dom i mål nr C-65/12, Leidseplein Beheer de Vries). Vidare ändras bestämmelsen på så sätt att det framgår att den är tillämplig oavsett om tecknet används för varor eller tjänster av sam- ma, liknande eller annat slag. Ändringen är bara ett klargörande (jfr prop. 2009/10:225 s. 405). Den utgör en anpassning till EU-dom- stolens praxis, där det har slagits fast att artikel 10.2 c i direktivet är tillämplig såväl inom som utom varuslagsgränserna (EU-domstol- ens dom i mål nr C-292/00, och dom i mål C-408/01, och ). Andra stycket innehåller en exemplifierande uppräkning av vad som kan utgöra användning i lagens mening. Bestämmelserna har sin mot- svarighet i artiklarna 10.3 och 10.4 i direktivet. Punkterna 4 och 5 är nya och en anpassning till direktivet. Av den immaterialrättsliga territorialitetsprincipen följer att ensam- rätten till ett varukännetecken som gäller i omfattar sådan användning som kan anses ske här i landet. När varor bara tillfälligt passerar – utan att importeras hit – för att föras till ett annat land kommer de formellt sett inte in i landet. Bestämmelsen i punkt 4 kan sägas vara ett avsteg från territorialitetsprincipen och tar sikte på varumärkesförfalskade varor. Enligt bestämmelsen anses det som en användning som omfattas av ensamrätten i att transitera varor av samma slag under ett identiskt eller väsentligen identiskt tecken om inte innehavaren av varukännetecknet enligt lagen i destinationslandet saknar rätt att hindra att varorna förs ut på marknaden där. Bestämmelsen gäller inte bara för transitering i tullrättslig mening utan även för andra liknande tullåtgärder. Med liknande tullåtgärd avses ett annat tullförfarande som innebär att varorna förs in landet utan att övergå till fri omsättning här. Förutom transitering omfattas därmed förfaranden som t.ex. lagring och införsel i en frizon. Även omlastning och tillfällig lagring faller under bestämmelsen, så länge varorna inte har övergått till fri omsättning här (jfr skäl 22 i direktivets ingress). Är avsikten att varorna ska passera med stöd av ett tullförfarande av detta slag, kan innehavaren av varu- kännetecknet alltså förhindra det, såvida också övriga förutsättningar är uppfyllda. Det avgörande för bestämmelsens tillämplighet är att transite- ringen, eller den andra tullåtgärden, sker inför den svenska tullmyn- digheten, dvs. Bestämmelsen gäller för varor som härrör från ett tredje land, dvs. land utanför EU. Även varor som endast passerar ett annat EU- land på vägen till , utan att övergå till fri omsättning i det andra landet, omfattas. Har varorna däremot redan släppts ut på marknaden i ett annat EU-land innan de kommer hit, omfattas de inte av ensamrätten. I en sådan situation sker inte något tullför- farande som är relevant för tillämpningen. Det saknar betydelse vart de transiterade varorna är på väg. Även varor som ska vidare till ett EU-land omfattas. Om varorna har importerats hit till landet, kan innehavaren av varukännetecknet inte hindra användningen enligt denna bestäm- melse. Däremot kan innehavaren förbjuda importen av varorna med stöd av andra stycket 3. Ensamrätten är begränsad till användning av ett tecken som är identiskt med eller i väsentliga drag inte kan särskiljas från varu- kännetecknet. Tecknet ska vidare användas för varor av samma slag. Bestämmelsen tar sålunda sikte på varumärkesförfalskade varor (jfr definitionen av förfalskade varor i artikel 2.5 a i och rådets förordning nr 608/2013 av om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävan- de av rådets förordning nr 1383/2003 samt definitionen av varu- märkesförfalskade varor i artikel 51 not 14 i ). Bedöm- ningen av om ett tecken är identiskt med varukännetecknet görs på samma sätt som enligt första stycket 1. När det gäller tecken som i väsentliga drag inte kan särskiljas från varukännetecknet kan det t.ex. handla om en dåligt utförd imitation av varukännetecknet. Huvudregeln enligt bestämmelsen är att transitering av varu- märkesförfalskade varor utgör en användning som omfattas av ensam- rätten. Om däremot innehavaren av varukännetecknet enligt lagen i destinationslandet inte kan hindra att varorna släpps ut på markna- den där, anses förfarandet inte som en skyddad användning. Varu- kännetecknet måste alltså omfattas av ensamrätt också i det land där varorna är tänkta att säljas och marknadsföras, i praktiken en ensamrätt som omfattar rätten att bestämma om import till det landet. Regler om illojal konkurrens eller liknande i destinationslandet kan inte göras gällande. Av lagtexten följer att det är den aktuelle deklaranten eller varu- innehavaren som har bevisbördan för att innehavaren av varukänne- tecknet inte kan hindra att varorna släpps ut på marknaden i slut- destinationslandet. innebär det att deklaranten måste bevisa både vilket land som är destinationslandet och vilket skydd varukännetecknet har där. Beviskravet får anses ligga förhållandevis högt när det gäller vilket land som är slutdestinationen. Däremot ligger det i sakens natur att man inte kan ställa samma krav när det gäller vilket skydd som varukännetecknet har i det landet; det som ska bevisas är ju att varukännetecknet inte har något skydd där. Pre- senteras det ingen utredning om vilket skydd som gäller i landet, lär det vid tillämpningen ofta ligga nära till hands att utgå från att inne- havaren av varukännetecknet har en relevant ensamrätt i det andra landet. Avgörande är om innehavaren enligt destinationslandets lag har rätt att hindra att varorna släpps ut på marknaden, på grund av att det rör sig om ett varumärke som är registrerat där eller ett varu- kännetecken som har ett sådant skydd t.ex. genom inarbetning. Det saknar betydelse om innehavaren av varukännetecknet har upplåtit licens till någon annan att använda varukännetecknet i det landet och därmed inte själv förfogar över sin lagstadgade ensamrätt. Bestämmelsen ska förstås tillsammans med tullagen (2016:253), som i sin tur hänvisar till förordning 608/2013 (se 1 kap 1 § första stycket). Av EU-förordningen framgår att den nationella tullmyn- digheten har rätt att ingripa mot varor som misstänks göra intrång i en immaterialrätt och som är eller borde ha varit föremål för tull- övervakning i enlighet med unionens tullagstiftning. innehåller endast regler om vilka förfaranden tullmyndigheterna ska tillämpa och fastställer inte några kriterier för att bedöma om det föreligger intrång. Enligt 4 kap. 48 § första stycket tullagen ska frågor om en vara gör intrång i en immaterialrätt, och hur det ska förfaras med varorna i sådant fall, prövas av domstol enligt vad som gäller för den aktuella immaterialrätten. Frågor om varor som misstänks göra intrång i ett varukännetecken ska alltså prövas av domstol med tillämpning av varumärkeslagen. Enligt praxis är svensk domstol behörig att pröva en talan där det påstås ha skett intrång i en ensamrätt som har förvärvats enligt varumärkeslagen (jfr NJA 2007 s. 287 och NJA 2015 s. 798). Efter- som transitering eller liknande tullåtgärd som vidtas inför den svenska tullen utgör en användning som omfattas av ensamrätten till ett varumärke enligt varumärkeslagen, föreligger svensk domsrätt i dessa situationer. På grund av förevarande bestämmelse i varumärkeslagen har tullen rätt att ingripa mot varorna med stöd av förordning 608/2013. In- gripandet sker genom att tullen skjuter upp frigörandet av varorna eller kvarhåller dem (se artiklarna 17–18 i förordningen). Ett sådant s.k. tullstopp innebär att tullen avvaktar med att göra varorna till- gängliga för det avsedda tullförfarandet. Vid tullens ingripande ska beaktas om varorna hänförs till ett sådant tullförfarande som omfattas och om varorna misstänks vara förfalskade. Tullen ska inte pröva en invändning om att varorna är avsedda för ett land där innehavaren av varukännetecknet inte kan hindra att de släpps ut på marknaden. En sådan invändning får däremot bety- delse på så sätt att tullen inte får förstöra varorna. I stället ska tullen underrätta innehavaren av varukännetecknet om invändningen. Inne- havaren har då en viss på sig att väcka talan vid domstol för att få intrångsfrågan prövad (se artikel 23 i förordning 608/2013). Det vanliga är, för svensk del, att innehavaren av varukänne- tecknet i en sådan situation väcker en intrångstalan och begär att varorna ska förstöras enlig 8 kap. 7 § varumärkeslagen. Om dekla- ranten eller varuinnehavaren sedan i intrångsmålet kan komma med tillräcklig utredning om att innehavaren av varukännetecknet inte kan hindra att varorna släpps ut på marknaden i destinationslandet, gäller inte ensamrätten. Eftersom varorna då inte gör intrång i någon ensamrätt, ska domstolen ogilla talan. En konsekvens av det blir att innehavaren av varukännetecknet inte kan motsätta sig att varorna görs tillgängliga för det avsedda tullförfarandet. Tullen ska därmed häva tullstoppet. Detsamma gäller om innehavaren av varukänne- tecknet inte väcker någon intrångstalan eller väcker talan . Om det inte finns tillräcklig utredning om att varukännetecknet inte omfattas av det aktuella skyddet i det andra landet, gäller en- samrätten och varorna anses göra intrång i varukännetecknet. Innehavaren av varukännetecknet har då i princip också rätt till skadestånd enligt 8 kap. 4 §. I en sådan situation har innehavaren i praktiken dock sällan lidit någon skada som kan grunda rätt till ersättning. Däremot kan det bli fråga om viss ersättning för utnytt- jandet av varukännetecknet (jfr NJA 2008 s. 1082, där ersättning för ytterligare skada utgick vid intrång i en importsituation). Intrång i ensamrätten i transiteringsfallen kan inte leda till några straffrättsliga påföljder (jfr 8 kap. 1 § 1 stycket). Om varorna trots att de har deklarerats för transit i själva verket ska släppas ut på mark- naden här, rör det sig om ett annat slags intrång och straffrättsligt ansvar kan komma i fråga för detta på vanligt sätt, dvs. i förekom- mande fall som förberedelse till sådant intrång. I syfte att undvika missbruk av ensamrätten när det gäller internationell handel med generiska läkemedel betonas i skäl 25 till direktivet att innehavaren av ett varukännetecken inte kan åberopa sin ensamrätt mot ett tecken som utgör ett internationellt erkänt generiskt namn för den aktiva substansen i läkemedlet, ett s.k. INN- namn (International Non-proprietary Name). Att så är fallet följer redan av att generiska tecken enligt lagen inte kan utgöra intrång i ett varukännetecken. Enligt punkt 5 anses det som användning av varukännetecknet att använda tecknet som ett företagsnamn eller ett annat närings- kännetecken eller som en del av ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken. Med näringskännetecken avses både företagsnamn och sekun- därt kännetecken. Företagsnamn är den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet.