sou · H4B379 · 2016-11-09 00:00:00 — importeras (artikel 10.4 första stycket). I skälen till direktivet sägs att detta gäller för alla intrångsgörande varor och samtliga tullförfaranden – särskilt transitering, omlastning, lagring, införsel i en frizon, tillfällig lagring, aktiv förädling och tillfällig införsel – även när varorna inte är avsedda att släppas ut på marknaden i den berörda medlemsstaten (se skäl 22 i direktivets ingress). Det handlar alltså om situationer där varor, som kommer från ett land utanför EU, tillfälligt förs in i den medlemsstat där varumärket är skyddat utan att släppas ut på den marknaden. Be- stämmelsen gäller endast när den som transiterar varorna (eller vid- tar motsvarande tullåtgärd) agerar i näringsverksamhet. Vidare är den begränsad till varor som, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, har försetts med ett varumärke som är identiskt med eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det skyddade varumärket, och som avser varor av samma slag. Det handlar alltså framför allt om det som brukar kallas för varumärkesförfalskningar (jfr definitionen av förfalskade varor i artikel 2.5 a i förordning 608/2013 och i artikel 51 not 14 i ). Varumärkesinnehavarens rätt gäller inte om den som vill transi- tera varorna kan bevisa att varumärkesinnehavaren inte kan hindra att de släpps ut på marknaden i det land som är slutdestinationen (artikel 10.4 andra stycket). Kan den som vill transitera varorna be- visa att de ska släppas ut på en marknad där varumärket saknar skydd, kan varumärkesinnehavaren alltså inte hindra detta med stöd av den nya rätten. Frågan om vilket land som är slutdestinationen och vilket skydd varumärket har där ska prövas först i ett eventuellt intrångsmål (artikel 10.4 andra stycket). En motsvarande bestämmelse för EU-varumärken finns i arti- kel 9.4 i varumärkesförordningen. Utredningen konstaterar att det rör sig om en reglering som kan sägas utgöra ett avsteg från en grundläggande immaterialrättslig prin- cip. I vissa avseenden har den också en ganska svårförståelig och komplicerad utformning, inte minst med den terminologiska och han- teringsmässiga kopplingen till det tullrättsliga förfarandet. Det finns inte någon motsvarighet till artikel 10.4 i varumärkes- lagen. För att svensk rätt ska vara förenlig med direktivet krävs alltså en ny sådan reglering. Utredningen har övervägt hur direktivets krav lämpligen bör upp- fyllas. Regleringen är av sådant slag att en del talar för att den inte bör införas som en utvidgning av ensamrätten, med den rätt till er- sättning vid intrång som måste följa av det och de andra konsekven- ser som detta innebär. Ett alternativ skulle kunna vara att uppfylla direktivet inte genom att ge varumärkesinnehavaren en ensamrätt som omfattar dessa situationer utan i stället en rätt att stoppa varor- na och få dem förstörda. är direktivets bestämmelse placerad i artikel 10, som reglerar just ensamrätten. Utformningen följer också samma syste- matik som regleringen av det grundläggande skyddet i övrigt: det anges att innehavaren har rätt att hindra andra från viss användning av varumärket (jfr artikel 10.2). Enligt utredningens mening ger detta stöd för att bestämmelsen i direktivet ska förstås så att den ger en ny form av skyddad användning och utgör en utvidgning av ensam- rättens omfattning. Även det bakomliggande syftet – att öka möjlig- heten för tullen att ingripa mot varumärkesförfalskningar – talar för att så är fallet. Varumärkeslagens bestämmelser om ensamrättens omfattning bör vara utformade i nära anslutning till direktivet. Utredningen har kom- mit till slutsatsen att ett genomförande i svensk rätt av artikel 10.4 bör ske genom att transitering eller liknande tullåtgärd läggs till i exemplifieringen av vad som ska anses utgöra användning av ett tecken i 1 kap. 10 § andra stycket och sålunda omfattas av ensamrätten. Be- stämmelsen i lagen bör, på samma sätt som direktivet, begränsas till användning av ett tecken som är identiskt med eller som i väsent- liga drag inte kan särskiljas från varukänntecknet, och som avser varor av samma slag. Vidare bör det framgå att transitering eller liknande tullåtgärd anses som en skyddad användning, såvida inte innehavaren av varukännetecknet enligt lagen i destinationslandet saknar rätt att hindra att varorna släpps ut på marknaden där. Med denna slutsats är det naturligt att bestämmelsen så långt som möjligt får en tydligare immaterialrättslig utformning än den har fått i direktivet. Enligt 10 kap. 5 § andra stycket varumärkeslagen gäller inte regler- na om straffansvar och förverkande vid intrång i den ensamrätt som tillkommer en EU-varumärkesinnehavare enligt motsvarande bestäm- melse i varumärkesförordningen (artikel 9.4, se prop. 2015/16:123 s. 19 f.). Det innebär att den som i ett sådant fall tillfälligt för in varumärkesförfalskade varor i EU, utan att varorna släpps ut på mark- naden inom unionen (t.ex. med stöd av ett tullförfarande för extern transitering), inte kan dömas till ansvar för brott. Inte heller kan varorna förverkas. Däremot gäller på vanligt sätt alla de civilrätts- liga sanktionerna vid ett sådant intrång, vilket innebär att varorna kan förstöras enligt 8 kap. 7 § (se 10 kap. 5 § första stycket). Det saknas skäl att inte nu göra samma undantag vad gäller in- trång i transiteringsfallen enligt varumärkeslagen. Det ska noteras att begränsningen av det straffrättsliga ansvaret endast kommer att gälla för ett sådant intrång. Om det framgår att varorna trots att de deklarerats för transit i själva verket ska släppas ut på marknaden här, rör det sig om ett annat slags intrång och straffrättsligt ansvar kan komma i fråga för detta på vanligt sätt, dvs. i förekommande fall som förberedelse till sådant intrång. Ett undantag från straffansvar innebär att varorna inte heller kan förklaras förverkade med stöd av 8 kap. 2 § varumärkeslagen. Det behövs därför inte någon ändring i den bestämmelsen. Kolliderande rättigheter och företrädesrätt (artikel 10.2) I artikel 10.2 i direktivet förtydligas att ensamrätten till ett varu- märke inte påverkar tidigare rättigheter, dvs. sådana som har för- värvats före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för varumärket. Klargörandet syftar till att säkerställa att direktivet fullt ut överens- stämmer med prioritetsprincipen och artikel 16.1 i som slår fast att ensamrätten till ett registrerat varumärke inte får skada äldre rättigheter. I varumärkeslagen finns bestämmelser om kolliderande rättig- heter och företrädesrätt (1 kap. 13–16 §§). Om flera gör anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är identiska eller liknar varandra, ska som huvudregel den ha företrädesrätt som har tidigast grund för sitt anspråk. Lagen ger uttryck för den naturliga och grundläggande principen att företräde ska ges åt den rättighet som uppstod först. Undantag från denna princip finns i 14 och 15 §§. Det ska noteras att det inte krävs att en part faktiskt gör anspråk på ensamrätt i förhållande till den andre, t.ex. vid ett påstående om intrång. Principen gör sig gällande i alla situationer där man behöver ta ställning till vilken rättighet som har tidigast rättsgrund, dvs. inte bara vid avgörande av en tvist utan även vid bedömningen i andra fall om vem som har företräde till ensamrätten. Enligt utredningens uppfattning uppfyller lagens bestämmelser om företrädesrätt direktivets krav. Regleringen om företrädesrätt i lagen är tillämplig på alla slags varukännetecken. Också inarbetade varukännetecken, firmor och namn omfattas. När det gäller just rätten till firma som varukänne- tecken ska det inte ställas något krav på att firman faktiskt används som varukännetecken, dvs. för att särskilja varor eller tjänster. I för- arbetena uttalas vidare att företrädesrätten till en firma ska räknas från den tidpunkt då rätten till firman uppstod, dvs. oberoende av tidpunkten då firman började användas som varukännetecken (se prop. 1960:167 s. 78 och prop. 2009/10:225 s. 408). Enligt utred- ningens mening bör man se saken på samma sätt också i fortsätt- ningen. Mellanliggande rättigheter (artiklarna 8 och 18) Det finns inte några bestämmelser direktiv om vad som gäller om ett varumärke, som strider mot en äldre rättighet, registre- rades då det inte fanns något hinder mot registre- ringen. Sådana bestämmelser införs nu i direktivet eftersom det har ansetts finnas behov av att säkerställa att den yngre rättigheten – en s.k. mellanliggande rättighet – kan bestå i dessa situationer. Situa- tionen kan t.ex. uppkomma om ett äldre varumärke, som inte var känt när det yngre varumärket registrerades, senare har kommit att bli känt inom en betydande del av omsättningskretsen och på så sätt skulle kunna hindra användningen av ett yngre förväxlingsbart varu- märke (jfr 1 kap. 10 § första stycket 3 varumärkeslagen). De båda rättigheterna bör då gälla vid sidan av varandra, vilket medför att innehavarna inte kan hindra användningen av varandras varumärken. Det är alltså inte möjligt för någon av dem att få den andres registre- ring hävd eller att vinna framgång i ett intrångsmål. Det nya direktivets reglering av mellanliggande rättigheter har fått en lite komplicerad utformning. Enligt artikel 8 får en varu- märkesregistrering i vissa fall inte hävas på grund av ett hinder som utgörs av ett äldre varumärke om hindret inte också förelåg på det ifrågasatta varumärkets ingivningsdag eller prioritetsdag. Detta gäller för det första om det äldre varukännetecknet inte hade särskiljnings- förmåga på ingivningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varu- märket. Bestämmelsen har betydelse i den situationen att ett äldre varumärke har registrerats, trots att det saknade särskiljningsför- måga, men varumärket därefter har kommit att förvärva särskiljnings- förmåga genom användning. Ett yngre varumärke som registrerats , dvs. innan det äldre varumärket förvärvade sär- skiljningsförmåga, får då inte hävas. Den yngre rättigheten anses vara en mellanliggande rättighet. Vidare tillämpas bestämmelsen om det ifrågasatta varumärket är identiskt eller liknar ett äldre varukännetecken och den äldre rätten inte var tillräckligt särskiljande för att det skulle föreligga en risk för förväxling på ingivningsdagen eller prioritetsdagen för det ifråga- satta varumärket. Detsamma gäller om hindret utgörs av ett äldre känt varukännetecken som ännu inte blivit känt när rätten till det yngre varumärket uppkom. Av artikel 18.1 framgår att en innehavare av ett äldre varukänne- tecken inte kan göra gällande att en innehavare av ett yngre varu- kännetecken gör sig skyldig till intrång om den yngre rättigheten inte skulle kunna hävas på grund av reglerna om mellanliggande rättig- heter i artikel 8. I så fall ska innehavaren av den yngre rättigheten inte heller ha rätt att förbjuda användningen av den äldre rättigheten (artikel 18.3). Det saknas som sagt bestämmelser om mellanliggande rättigheter i svensk rätt som motsvarar direktivet, varför sådana bör tas in i varu- märkeslagen. Bestämmelserna bör lämpligen utformas på ett liknan- de sätt som regleringen om att varumärkesrättigheter ska gälla vid sidan av varandra om innehavaren av det äldre varukännetecknet inte har agerat mot att det yngre varukännetecknet används (se 1 kap. 14–16 §§ om verkan av passivitet). Direktivet gäller bara för registrerade varumärken, och enligt ut- redningens mening saknas det skäl att införa en liknande reglering för inarbetade varukännetecken. Användning av varumärken på förfalskade varor m.m. (artikel 11) I artikel 11 i direktivet finns ett par ganska allmänt hållna bestäm- melser enligt vilka varumärkesinnehavaren ska kunna förbjuda bl.a. distribution och försäljning av förpackningar, etiketter och liknande föremål som kan kombineras med varumärkesförfalskade produk- ter. Med detta vill man ge ytterligare ett praktiskt och effektivt sätt att ingripa mot varumärkesförfalskningar. Enligt direktivet ska varumärkesinnehavaren kunna förbjuda att ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket i näringsverk- samhet placeras på förpackningar, etiketter, lappar, säkerhets- eller äkthetsdetaljer, säkerhets- eller äkthetsanordningar eller på andra underlag (artikel 11 a). Vidare ska varumärkesinnehavaren kunna förbjuda att sådana föremål bjuds ut till försäljning, lagras, impor- teras eller exporteras (artikel 11 b). En förutsättning för att varu- märkesinnehavaren ska kunna ingripa är att det finns en risk för att föremålen används på ett sätt som kan utgöra intrång. Direktivet tar alltså sikte på sådant som kan utgöra förberedelse till varumärkesintrång. En situation som faller under artikeln är att etiketter med varumärket sätts fast på förfalskade varor eller för- packningar. Ett annat exempel är att ett varumärke sys på ett klädes- plagg och därmed ger ett oriktigt intryck av vem som har tillverkat plagget. Direktivet omfattar som framgår också säkerhets- eller äkthetsdetaljer och säkerhets- eller äkthetsanordningar. Ett exem- pel på detta är sådana intyg som följer med framför allt lyxartiklar för att garantera att det inte rör sig om en förfalskning. Även ett intyg om att en elektronikprodukt har genomgått en nödvändig säker- hetskontroll kan omfattas. Enligt svensk rätt får en domstol vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det (8 kap. 3 § varumärkeslagen). En sådan prövning görs på yrkande av den som innehar varukännetecknet eller av den som på grund av licens har rätt att utnyttja detta. Bestämmelsen om vitesförbud tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång (8 kap. 3 § tredje stycket). Enligt lagen går det alltså att ingripa med vitesförbud även innan ett intrång har skett. Denna möjlighet infördes i samband med genomförandet av det civilrättsliga sanktionsdirektivet (se prop. 2008/09:67 s. 187 f.). I varumärkeslagen har begreppet förberedelse i princip samma innebörd som det har i . Enligt 23 kap. 2 § första styck- et 2 kan den som med uppsåt att utföra eller främja brott dömas för förberedelse till brottet om han eller hon skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott. Som framgår av förarbetena till bestämmelsen om vitesförbud innebär hänvisningen till vad som gäller för förberedelse enligt 23 kap. 2 § att de förberedande åtgärderna ska ha vid- tagits med uppsåt att utföra eller främja brott (se prop. 2008/09:67 s. 277). Vid bedömningen av straffbarhet enligt 23 kap. 2 § brotts- balken är det tillräckligt med s.k. likgiltighetsuppsåt och det behöver inte vara fråga om ett visst bestämt brott utan det räcker normalt med likgiltighetsuppsåt till att brott av det ifrågavarande slaget förr eller senare ska komma till utförande (ang. likgiltighetsuppsåt se Högsta domstolens dom i mål nr B 379-16). I direk- tivets krav på att det ska finnas ”en risk” för att föremålen används på ett sätt som kan utgöra intrång får anses ligga ett visst uppsåts- krav som i vart fall motsvarar kravet på likgiltighetsuppsåt i svensk rätt. Direktivet tar här sikte främst på avsikten hos den som utför den förberedande åtgärden. Den som t.ex. sätter fast ett varumärke på ett klädesplagg utan tillstånd har som regel för avsikt att främja varumärkesintrång. Enligt utredningens bedömning är artikel 11 uppfylld genom varumärkeslagens bestämmelse om vitesförbud vid förberedelse till intrång. Förslag: Bestämmelsen om begränsning av ensamrätten till ett varukännetecken ska ändras så att användning av en firma inte längre omfattas. Det ska också klargöras att ensamrätten till ett varukännetecken inte hindrar att någon annan, när det sker i en- lighet med god affärssed, i sin näringsverksamhet använder varu- kännetecknet för att identifiera eller hänvisa till innehavarens varor eller tjänster. Ensamrätten till ett varukännetecken ska inte hindra att ett tecken används i jämförande reklam på ett sätt som är förenligt med marknadsföringslagen. Ensamrätten till ett varukännetecken är inte absolut utan den kan begränsas med hänsyn till andra intressen. För det första omfattar ensamrätten bara användning i näringsverksamhet, medan annan användning faller utanför. I 1 kap. 11 § varumärkeslagen finns det också vissa andra begränsningar som främst har sin motsvarighet varumärkesdirektiv. Enligt 1 kap. 11 § andra stycket 1 hind- rar ensamrätten inte att någon använder sin firma, sitt namn eller sin adress om det sker i enlighet med god affärssed. Ensamrätten hindrar inte heller någon från att använda uppgifter om t.ex. varans eller tjänsten art, kvalitet eller geografiska ursprung (1 kap. 11 § andra stycket 2). Begränsningar av ensamrätten (artikel 14) Enligt det nya direktivet kan endast användning av fysiska personers namn undantas från ensamrätten (artikel 14.1 a). Ändringen syftar till att frångå tolkning av artikeln. Domstolen har nämligen slagit fast att med ”namn” avses även juridiska personers namn (dom i mål nr C-245/02, Anheuser- ). Syftet med ändringen är att skapa lika villkor för firmor (före- tagsnamn) och varumärken, eftersom äldre firmor ändå regelmässigt har företräde framför yngre varumärken (skäl 27 till direktivet). Det anses alltså inte befogat att firman dessutom ska ha ett visst skydd i förhållande till äldre varumärken. Föreligger det en konflikt mellan en firma och ett varumärke ska i stället de allmänna reglerna om företräde vid kolliderande rättigheter tillämpas. I varumärkeslagen omfattas även juridiska personers namn, dvs. firmor, av undantaget i 1 kap. 11 andra stycket 1. Det gör det möjligt för en firmainnehavare att använda ett tecken som omfattas av varu- märkesskydd så länge användningen är förenlig med god affärssed. För att svensk rätt ska vara förenlig med direktivet måste detta ändras. Därmed kommer alltså ensamrätten att omfatta också användning av en firma, naturligtvis under förutsättning att denna användning sker i näringsverksamhet och även i övrigt faller under ensamrätten. I den praktiska tillämpningen kan detta få betydelse för en firma som används i en begränsad del av landet och där det har kunnat anses förenligt med god affärssed att använda firman trots att den annars varit förväxlingsbar med ett varukännetecken. Det kan finnas anledning att i detta sammanhang notera arti- kel 14.3 direktiv. Enligt bestämmelsen – som inte är ändrad i direktivet – ger ett varumärke inte innehavaren rätt att förbjuda användning av en äldre rättighet som är skyddad i landet, om rättig- heten gäller endast inom ett begränsat geografiskt område. Bestäm- melsen är alltså tillämplig på firmor som är skyddade lokalt, t.ex. en firma för ett handelsbolag som är skyddad endast inom ett visst län. Bestämmelsen omfattar dock bara äldre rättigheter. Enligt svensk rätt har en äldre firma företräde framför ett yngre varumärke redan genom det korsvisa skyddet. Vidare gäller enligt direktivet att ett varukännetecken inte ger innehavaren rätt att hindra någon att använda tecken eller uppgifter som saknar särskiljningsförmåga (artikel 14.1 b). Detta tillägg upp- fylls redan av varumärkeslagen, där det framgår att ensamrätten till ett varukännetecken inte ger något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga (1 kap. 11 § första stycket). I direktivet görs också ändringar när det gäller möjligheten för någon annan att använda ett varukännetecken för att identifiera och hänvisa till innehavarens varor eller tjänster (artikel 14.1 c). Ändring- en medför en viss utvidgning i förhållande till vad som gäller . För att uppfylla direktivets krav föreslår utredningen därför att lagen anpassas till direktivet. Det kan tilläggas att det i den nuvarande lagtexten (1 kap. 11 § andra stycket 3) anges att denna begränsning särskilt gäller tillbehör och reservdelar. Enligt utredningens mening framstår en sådan precis föreskrift för vissa slags varor numera som onödig. Det står ändå klart att en användning av detta slag omfattas, varför föreskriften bör kunna slopas. Slutligen har det ansetts finnas en del oklarheter när det gäller för- hållandet mellan varumärkesdirektivet och direktivet om vilseledan- de och jämförande reklam. Det klargörs därför i varumärkesdirek- tivet att en varumärkesinnehavare endast får hindra att varumärket används i jämförande reklam om användningen inte är förenlig med direktivet om vilseledande och jämförande reklam (artikel 10.3 f). Med jämförande reklam menas att en näringsidkare i sin reklam direkt eller indirekt pekar ut en konkurrent eller en konkurrents varor eller tjänster. Sådan reklam är tillåten; det främjar konkurrensen och kan ge viktig upplysning till konsumenter. Men jämförelsen får inte vara vilseledande och det får inte finnas en risk för förväxling mellan näringsidkarna eller mellan deras produkter, varumärken, firmor eller Reklamen får inte heller vara misskrediterande eller innebära s.k. renommésnyltning. Enligt utredningens uppfattning finns det anledning att klargöra att ensamrätten till ett varukännetecken inte hindrar att ett tecken används i jämförande reklam på ett sätt som är förenligt med mark- nadsföringslagen (2008:486). 6.6Återgivande av varumärken i lexikon Förslag: Vid utgivning av lexikon, handböcker och andra lik- nande tryckta skrifter ska skriftens författare, utgivare och för- läggare vara skyldig att se till att ett registrerat varumärke inte återges i skriften utan uppgift om att varumärket är skyddat genom registrering, om innehavaren av varumärket begär att uppgiften ska finnas med och återgivningen ger intryck av att varumärket är en sedvanlig beteckning för de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat. Detsamma ska gälla om en sådan skrift görs tillgänglig elektroniskt. En uppgift om att varu- märket är skyddat ska återges i skriften utan dröjsmål efter be- gäran. För tryckt skrift ska det ske senast i nästa utgåva. I 1 kap. 17 § varumärkeslagen finns bestämmelser om återgivning av varumärken vid utgivning av lexikon, handböcker eller andra liknande tryckta skrifter. Skriftens författare, utgivare eller förläggare är skyldig att se till att varumärket inte återges utan att det framgår att det är skyddat genom registrering om den som innehar varu- märket begär detta. Bestämmelsen har ingen motsvarighet direktiv. Återgivande av varumärken i lexikon (artikel 12) I det nya direktivet införs en regel om vad som krävs vid återgiv- ning av varumärken i uppslagsverk (artikel 12). Om ett varumärke återges i ett lexikon, en eller ett liknande uppslagsverk på ett sätt som ger intrycket av att varumärket är en generisk be- nämning för varorna eller tjänsterna, kan innehavaren begära att det ska finnas en uppgift om det är fråga om ett registrerat varumärke. Bestämmelsen omfattar både tryckta och elektroniska skrifter. En sådan begäran ska följas utan dröjsmål. När det gäller tryckta skrifter ska det ske senast i nästa utgåva av verket. Syftet med bestämmelsen är att hindra att ett varumärke återges på ett sådant sätt att det degenereras, alltså kommer till allmän an- vändning och uppfattas som en allmän beteckning för alla slags varor och tjänster av aktuellt slag. Om ett varumärke degenererar och för- lorar sin särskiljningsförmåga, kan registreringen av varumärket kom- ma att hävas. Direktivet har i viss mån ett vidare tillämpningsområde än mot- svarande reglering i varumärkeslagen. Det omfattar all form av elek- troniskt tillgängliggörande, vilket även inkluderar internetbaserade lexikon där var och en kan bidra med material. Lagens reglering är tillämplig bara på tillhandahållanden som görs av en utgivare av en tryckt skrift, såsom ett bokförlag, eller av någon som har utgivnings- bevis. För att svensk rätt fullt ut ska vara förenlig med direktivet bör lagen ändras i detta avseende. Även i övrigt har direktivet en något annan utformning.