sou · H4B379 · 2016-11-09 00:00:00 — I dessa fall ska frågan om verkligt bruk av varumärket inte bedömas enligt 3 kap. 2 § varumärkeslagen utan enligt artikel 15 i varumärkesför- ordningen. I och för sig torde detta följa av unionsrättens tillämp- lighet, men utredningen anser att det finns skäl att klargöra saken i lagtexten. 7.4Registreringens varaktighet och förnyelse av en registrering Förslag: En varumärkesregistrering ska gälla från ingiv- ningsdagen för ansökningen om registrering. Registreringen ska kunna förnyas helt eller delvis varje gång för en period räknad från utgången av föregående regi- streringsperiod. En ansökan om förnyelse ska ha kommit in till tidigast före och senast efter registreringsperiodens utgång. Den som ansöker om förnyelse ska betala föreskriven förnyelseavgift inom denna frist. En inbetalning av förnyelseavgiften som görs inom denna frist ska anses utgöra en ansökan om förnyelse. ska underrätta innehavaren av varumärket om att registreringsperioden är på väg att löpa ut åtminstone så sker. Ensamrätten till ett varukännetecken är inte tidsbegränsad utan kan i princip bestå hur länge som helst. En varumärkesregistrering gäller visserligen bara , men den kan förnyas ett obegränsat antal gånger. Registreringen gäller från den dag då ansökningen om regi- strering kom in till och från registreringsdagen (2 kap. 32 § varumärkeslagen). En registrering kan förnyas varje gång för en period räknad från utgång- en av föregående registreringsperiod (2 kap. 33 §). Bestämmelserna saknar motsvarighet direktiv. Registreringens varaktighet och förnyelse (artiklarna 48 och 49) I direktivet finns bestämmelser om registreringens giltighetstid och förnyelse av registrering. Enligt artikel 48.1 ska varumärken registre- ras för en tioårsperiod, räknad från den dag då ansökningen gavs in. Enligt direktivet gäller tioårsperioden alltså från ingivningsdagen. Enligt varumärkeslagen gäller perioden däremot från registrerings- dagen. Lagen bör därför anpassas till direktivet i detta avseende. I avsnitt 7.1 föreslås en reglering av vilken dag som ska anses som ingivningsdag. Enligt artikel 48.2 kan en registrering förlängas med ytterligare tioårsperioder. Motsvarande gäller enligt varumärkeslagen. Enligt 2 kap. 33 § första stycket kan registreringen förnyas varje gång för en period , räknad från utgången av föregående registre- ringsperiod. Bestämmelsen uppfyller också direktivets reglering om att registreringen av ett varumärke ska kunna förnyas på begäran av innehavaren eller av någon som har rätt att göra detta enligt lag eller avtal, under förutsättning att förnyelseavgiften har betalats. Med- lemsstaterna får föreskriva att betalning av förnyelseavgiften ska anses utgöra en sådan begäran (artikel 49.1). Enligt artikel 49.2 ska den ansvariga myndigheten informera in- nehavaren av varumärket om att registreringsperioden är på väg att löpa ut åtminstone så sker. Myndigheten ska inte hållas ansvarig om den underlåter att lämna denna information. I svensk rätt finns det inte något krav på att Patent- och registre- ringsverket ska informera om att varumärket löper ut. En sådan informationsskyldighet bör därför införas, lämpligen i den svenska varumärkesförordningen. Verket får normalt anses ha fullgjort sin skyldighet när en under- rättelse har skickats till den adress eller e-postadress som finns antecknad i registret. Om verket får kännedom om att adressen är giltig, bör verket naturligtvis göra rimliga ansträngningar att underrätta varumärkesinnehavaren, t.ex. genom en sökning i all- männa register. Detta följer av myndighetens allmänna serviceskyl- dighet och är inte något som behöver regleras särskilt. Enligt artikel 49.3 ska en begäran om förnyelse lämnas in och förnyelseavgiften betalas före utgången av registreringsperioden. Om så inte skett, kan begäran lämnas in inom en ytterligare sexmånadersperiod räknad från ut- gången av registreringsperioden eller den påföljande förnyelsen av denna. Förnyelseavgiften och en tilläggsavgift ska betalas inom denna ytterligare period. Varumärkeslagen skiljer sig här från di- rektivet på så sätt att en ansökan om förnyelse enligt lagen ska ha kommit in till tidigast före och senast efter registreringsperiodens utgång (2 kap. 33 § andra stycket). Bestämmelsen bör därför ändras för att vara fören- lig med direktivet. Det bör också förtydligas att betalningen av förnyelseavgiften ska ske inom denna frist. Av 7 kap. 1 § varumärkesförordningen framgår att om förnyelse söks efter registreringsperiodens utgång, så tillkommer en avgift för varje klass. Denna tilläggsavgift är förenlig med direktivet. Av artikel 49.4 följer att om en begäran har getts in, eller avgifter- na har betalats, för endast en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats, så ska registreringen förnyas bara för dessa varor eller tjänster. Detsamma gäller i praktiken enligt svensk rätt, vilket framgår av 3 kap. 11 § andra stycket varumärkesförord- ningen där det anges att en ansökan om förnyelse som avser endast en del av en registrering ska innehålla uppgift om de varor eller tjänst- er som sökanden vill att registreringen ska omfatta efter förnyelsen samt vilka klasser registreringen då enligt sökanden kommer att omfatta. Enligt utredningens uppfattning bör det dock klargöras i lagtexten att en registrering kan förnyas helt eller delvis. Enligt artikel 49.5 ska förnyelsen gälla från och med den dag då den befintliga registreringen löper ut. Förnyelsen ska registreras i registret. Motsvarande ordning tillämpas i svensk rätt, se 2 kap. 33 § tredje stycket varumärkeslagen där det också föreskrivs att förny- elsen ska kungöras. Bedömning: Svensk rätt uppfyller direktivets bestämmelser om situationen när en agent eller en företrädare utan tillstånd ansö- ker om registrering i eget namn. Svensk rätt uppfyller också bestämmelsen om att parterna i ett förfarande vid registreringsmyndigheten ska ange en officiell adress för all kommunikation med myndigheten. Företrädare för varumärkesinnehavaren registrerar varumärke i eget namn (artikel 13) Enligt artikel 13 i direktivet har en varumärkesinnehavare rätt att ingripa mot en företrädare som utan tillstånd registrerar ett varu- märke i eget namn. I en sådan situation har innehavaren rätt att in- vända och begära att varumärket överförs till innehavaren, om inte företrädaren visar fog för sitt handlande. I artikel 5.3 b sägs också att ett varumärke inte ska registreras om ett ombud eller en före- trädare för varumärkesinnehavaren ansöker om registrering av varu- märket i eget namn utan tillstånd och ombudet eller företrädaren inte kan visa fog för sitt handlande. Om ett sådant varumärke har registrerats, ska det kunna ogiltigförklaras. Liknande bestämmelser finns i artiklarna 8.3 och 18 i EU:s varu- märkesförordning. Vidare finns bestämmelser om detta i artikel 6 septies i . Det kan diskuteras vilka situationer som direktivet vill komma åt. I den svenska översättningen används ”ombud”. På engelska används det mera allmänt hållna ”agent”, vilket torde ligga närmare direktivets egentliga innebörd. Enligt utredningens uppfattning ska bestämmelsen inte förstås mellanmansrättsligt utan ses i sitt hand- läggningsmässiga sammanhang. Direktivet syftar till att på ett mera allmänt plan motverka missbruk av förtroendeplikten i affärsrela- tioner just vid ansökningar om registrering. Det tar sikte på situa- tioner där någon företräder den andres intressen och det finns en lojalitetsskyldighet av ett eller annat slag. Förutom t.ex. advokater och konsulter kan bl.a. licenstagare och vissa återförsäljare omfattas. I sådana fall av otillbörligt handlande, där företrädaren utan lov tar och registrerar den andres varumärke i sitt eget namn, ska den rätt- mätige innehavaren kunna få varumärket överfört till sig. Utredningen gör bedömningen att någon särskild reglering inte är nödvändig i detta avseende. Direktivet är för svensk del uppfyllt genom den allmänna regleringen av registreringshinder på grund av ond tro (jfr avsnitt 7.2) och rätten enligt varumärkeslagen att få en ansökan överförd på grund av bättre rätt. Om någon inför gör gällande bättre rätt till varumärket än sökanden och saken är oviss, får verket besluta om ett föreläggande att väcka talan om saken inför domstol inom (2 kap. 21 § första stycket varumärkeslagen). Ifall någon visar bättre rätt till varumärket än sökanden, är verket skyldigt att överföra ansökning- en på honom eller henne (2 kap. 22 § första stycket). Kommunikation med varumärkesinnehavare och ombud (artikel 50) Enligt artikel 50 i direktivet ska parter i ett förfarande vid registre- ringsmyndigheten ange en officiell adress för all kommunikation med myndigheten. Enligt varumärkeslagen krävs att sökanden anger sin adress och sitt ombuds adress vid en ansökan om varumärkesregistrering (2 kap. 1 § första stycket 1 och 2). Detsamma gäller vid en invändning (2 kap. 24 § andra stycket 1 och 2) och vid en ansökan om admi- nistrativ hävning (3 kap. 6 § första stycket 1 varumärkeslagen och 33 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket ). Svensk rätt uppfyller således direktivets krav i detta avseende. Enligt artikel 50 har medlemsstaterna rätt att kräva att partens officiella adress finns inom Europeiska ekonomiska samarbets- området (EES). Enligt utredningens bedömning saknas det skäl att införa ett sådant krav. Det kan noteras att artikeln reglerar den allmänna frågan om möjligheten till kommunikation mellan myn- digheten och parterna. Artikeln tar alltså inte sikte på delgivning av handlingar. Enligt 4 kap. 4 § första stycket varumärkeslagen ska en varumärkesinnehavare som varken har hemvist i eller bedri- ver näringsverksamhet här ha ett ombud som har hemvist i landet. Ombudet ska ha rätt att ta emot delgivning och ska anmälas till och antecknas i varumärkesregistret. En innehavare med hemvist utanför kan mycket väl välja ett ombud som också har hemvist utanför men måste då bara se till att det också finns ett delgivningsombud i . 8 Hävning av registrering Vilka förhållanden som kan utgöra grund för att häva en varumärkes- registrering anges i 3 kap. 1 och 2 §§ varumärkeslagen. I första hand kan registreringen hävas om den tillkommit i strid med lagen, dvs. trots att det har förelegat ett hinder mot registre- ring. En omständighet som utgör hinder mot registrering utgör alltså även grund för att senare häva registreringen. Hävningsgrunderna kan på detta sätt sägas vara en spegelbild av registreringshindren. En förutsättning för hävning är dock att skälet mot registrering fort- farande föreligger och att rätten till det ifrågasatta varumärket inte kan bestå enligt reglerna i 1 kap. 14–16 §§ om förväxlingsbara varu- känneteckens samexistens (3 kap. 1 § första stycket). Ytterligare en förutsättning för hävning – när hindret utgörs av ett tidigare registre- rat varumärke – är att innehavaren av det tidigare varumärket har gjort verkligt bruk av varumärket inom föreskriven tid (3 kap. 1 § tredje stycket). I vissa fall kan en varumärkesregistrering hävas på grund av om- ständigheter som har inträffat efter registreringen, bl.a. när varu- märket i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser (3 kap. 1 § andra stycket). En särskild grund för hävning är om innehavaren inte inom föreskriven tid har tagit varumärket i bruk, såvida det inte skulle finnas giltiga skäl för detta (3 kap. 2 §). I det nya direktivet finns bestämmelser om dels ogiltighets- grunder (artiklarna 4 och 5), dels grunder för upphävande (artiklar- na 19–21). Flera av dem har sin motsvarighet direktiv (se artiklarna 3, 4, 12 och 13) och har genomförts i svensk rätt i 2 kap. 7, 8 och 10 §§ samt 3 kap. 1 och 2 §§ varumärkeslagen. Ogiltighets- grunderna kan också utgöra registreringshinder, medan grunderna för upphävande tar sikte på förhållanden som har inträffat efter registreringen, t.ex. att innehavaren inte har tagit varumärket i bruk. Motsvarande indelning i ogiltighetsgrunder och grunder för upphävande finns i artiklarna 51–54 i varumärkesförordningen. I varumärkeslagen görs däremot inte denna åtskillnad, utan begrep- pet hävning används för samtliga grunder. I direktivet görs vissa ändringar när det gäller ogiltighet och upp- hävande av registrering. Vidare införs nya regler om hävningsför- farandet. En nyhet är att direktivet kräver att medlemsstaterna erbjuder möjlighet till administrativ hävning (artikel 45). Det görs också ändringar när det gäller prövningen av om ett varumärke verkligen används på det sätt som krävs (artikel 46). Vidare införs bestämmelser om vilken verkan en ogiltighetsförklaring respektive ett upphävande av en registrering får (artikel 47). En annan nyhet är att endast sådan särskiljningsförmåga som ett varumärke har för- värvat före tidpunkten för ansökningen om hävning ska beaktas vid prövningen (artikel 4.4). 8.2Hävning på grund av bristande särskiljningsförmåga Förslag: Vid en prövning av om en registrering ska hävas på grund av att varumärket saknar särskiljningsförmåga ska beaktas endast sådan särskiljningsförmåga som varumärket har förvärvat genom användning före tidpunkten för ansökningen om hävning. Enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen gäller som ett allmänt registre- ringsvillkor att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser. Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som till- handahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Bristande särskiljningsförmåga kan t.ex. bero på att ett tecken endast består av något som i handeln visar varans eller tjänstens art eller avsedda användning (1 kap. 5 §). Hävning på grund av bristande särskiljningsförmåga (artikel 4.4) Enligt artikel 4.4 i direktivet får ett varumärke inte ogiltigförklaras om det har förvärvat särskiljningsförmåga på grund av användning före ansökningen om ogiltighetsförklaring. Av direktivet följer alltså att det inte är möjligt att beakta sådan särskiljningsförmåga som varu- märket har förvärvat genom användning efter det att ansökningen om hävning gjordes. Enligt varumärkeslagen får en registrering hävas om varumärket har registrerats i strid med lagen och registreringen fortfarande strider mot lagen (3 kap. 1 § första stycket 1 och 2). Skälet mot registre- ringen eller registreringens bestånd måste alltså fortfarande föreligga vid prövningen av frågan om hävning. Det innebär att registrering- en inte kan hävas på grund av bristande särskiljningsförmåga om varumärket efter tidpunkten för ansökningen om hävning, men före avgörandet om hävning, har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. En sådan situation kan uppkomma om innehavaren av ett varumärke, som inte är tillräckligt särskiljande, ser till att varu- märket förvärvar särskiljningsförmåga t.ex. genom att sätta igång en omfattande marknadsföring efter det att någon ansöker om hävning av registreringen. För att svensk rätt ska vara förenlig med direktivet bör varu- märkeslagen ändras så att domstolen eller Patent- och registrerings- verket vid prövningen av en ansökan om hävning ska beakta endast sådan särskiljningsförmåga som har förvärvats genom användning före tidpunkten för ansökningen om hävning. 8.3Verkan av en hävning Förslag: Om en registrering av ett varumärke hävs på grund av ett ursprungligt hinder, ska registreringen aldrig anses ha haft någon verkan. I dessa fall ska en domstol inte få döma till ansvar vid varumärkesintrång och inte heller besluta om ersättning eller t.ex. korrigeringsåtgärder. En registrering av ett varumärke som hävs på grund av ett hinder som har uppkommit efter registreringen ska anses ha för- lorat sin verkan den dag då ansökningen om hävning gavs in. I dessa fall ska en domstol inte få döma till ansvar vid varu- märkesintrång. När en domstol beslutar om hävning på grund av ett hinder som har uppkommit efter registreringen, ska den få bestämma att registreringen i stället ska anses ha förlorat sin verkan den dag då det hinder som utgör grund för hävningen uppstod. Vid administrativt hävningsförfarande ska Patent- och registrerings- verket få fatta ett sådant beslut. I artikel 47 i direktivet finns en bestämmelse om vilken verkan som ett upphävande respektive en ogiltigförklaring av en varumärkes- registrering har. Detta är en nyhet. direktiv överlämnar åt medlemsstaterna att bestämma verkningarna. De nya reglerna innebär att, om registreringen av ett varumärke upphävs, varumärket ska anses ha förlorat sin verkan för ansökningen om hävande (artikel 47.1). Om registreringen av ett varumärke förklaras ogiltigt, ska varumärket anses ha förlorat sin verkan från första början (artikel 47.2). För EU-varumärken finns en liknande reglering i artikel 55 i varumärkesförordningen. Enligt 10 kap. 1 § varumärkeslagen får domstolen inte döma till påföljd eller besluta om t.ex. skadestånd eller informationsförelägg- ande om en registrering har hävts genom ett beslut eller en dom som vunnit laga kraft. Utöver denna bestämmelse saknas det regler om vilken verkan hävningen har. Enligt uttalanden i förarbeten anses det generellt att en hävning endast får verkan från en lagakraftvunnen dom (prop. 1960:167 s. 188). Det gäller alltså oavsett om hävningen grundas på ett ursprungligt hinder eller ett senare uppkommet hinder. Varumärkesrätten skiljer sig här från vad som gäller på patentom- rådet, där ogiltighet som huvudregel anses inträda redan från patent- meddelandet om ett patent förklaras ogiltigt. Det svenska rättsläget är också annorlunda än det danska och norska, där hävning av regi- strering har nullitetsverkan och registreringen betraktas som ogiltig från början. Enligt utredningens mening finns det flera fördelar med de be- stämmelser som införs i direktivet. Regleringen framstår som naturlig och rimlig. Inte bara för parterna utan också för andra är det av värde att det står klart vilken verkan en hävning av en registre- ring har. En annan fördel är att bestämmelserna nu kommer att mot- svara vad som gäller för EU-varumärken. Dessutom blir reglering- en mera lik den som finns på patentområdet. Utredningen konstaterar alltså att bestämmelser om verkan av en hävning som motsvarar direktivets krav bör tas in i varumärkes- lagen. Om en registrering hävs på grund av en ursprunglig brist, bör registreringen aldrig anses ha haft någon verkan. För tydlighets skull bör det i dessa fall, på samma sätt som , framgå av lagen att domstolen inte får döma till ansvar eller besluta om ersättning eller andra åtgärder om registreringen har hävts. De åtgärder som avses är bl.a. vitesföreläggande (8 kap. 3 §), korrigering (8 kap. 7 §), infor- mationsföreläggande (9 kap. 1 §) och intrångsundersökning (9 kap. 5 §). Om en registrering hävs på grund av ett hinder som har uppkom- mit efter registreringen, bör – i enlighet med direktivet – registre- ringen anses ha förlorat sin verkan den dag då ansökningen om häv- ning gavs in. I denna situation bör det inte finnas något hinder mot att besluta om ersättning eller annan åtgärd för förfluten tid, dvs. innan registreringen förlorade sin verkan. Av legalitetsskäl bör det däremot inte vara möjligt att döma till ansvar vid varumärkesintrång. Att registreringen förlorar sin verkan innebär att innehavaren kan göra gällande den ensamrätt som hade förvärvats genom registreringen. I författningskommentaren berörs vilka kon- sekvenser detta kan få för pågående licensavtal och lagakraftvunna domar om intrång. Direktivet föreskriver också att när en ansökan om hävning grun- das på ett hinder som har uppkommit efter registreringen, så ska en part kunna begära att det fastställs en tidigare tidpunkt vid vilken grunden för upphävande inträffade (artikel 47.1). En bestämmelse om detta bör därför tas in i lagen. Ett sådant beslut bör kunna fattas av domstolen eller – vid administrativ hävning – av . Tidpunkten för när en hävningsgrund ska anses ha uppstått kan ha betydelse vid prövningen av om det har skett ett intrång och vilket skadestånd som ska utgå. 8.4Förfarandet vid hävning av en registrering Förslag: En talan om hävning som grundas på ett hinder mot registrering på grund av andra rättigheter ska få föras endast av den som har ett eget intresse i saken. Detsamma ska gälla i fråga om en sådan ansökan om administrativ hävning. Bedömning: Bestämmelserna om delgivning bör inte ändras. Administrativ hävning (artikel 45) Enligt artikel 45 i direktivet ska medlemsstaterna erbjuda ett snabbt och effektivt administrativt förfarande för upphävande eller ogiltig- förklaring av ett varumärke. Detta är en nyhet, och många med- lemsstater har inte sådana förfaranden. I infördes möjligheten till administrativ hävning vid . Ordningen är motiverad av behovet av ett snabbt, enkelt och billigt system som är till fördel för bl.a. små och medelstora företag. Bestämmelser om administra- tiv hävning finns i 3 kap. 6–21 §§ varumärkeslagen och gäller vid sidan av rätten att väcka talan om hävning vid domstol. Förfarandet är utformat med förebild från den summariska processen i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Prövningen innefattar inte någon tvistelösning. En ansökan om administrativ hävning görs hos Patent- och regi- streringsverket. Om innehavaren av registreringen medger ansökning- en eller lämnar den obestridd, ska verket häva registreringen. Om innehavaren motsätter sig ansökningen om hävning, ska verket under- rätta sökanden om detta. På begäran av sökanden ska verket över- lämna ärendet till Patent- och . Den som har fått sin registrering hävd kan komma åt beslutet genom att ansöka om återvinning. Enligt artikel 45 ska en registrering kunna hävas eller ogiltigför- genom det administrativa förfarandet. Registreringen ska kunna hävas om innehavaren inte har tagit varumärket i bruk eller om det har blivit generiskt eller vilseledande. Vidare ska registreringen kunna ogiltigförklaras åtminstone på grund av att varumärket står i strid med de absoluta registreringshindren (artikel 4) eller att det har registrerats i strid med någon annans rättighet (de relativa registreringshindren i artikel 5.1–5.3). De relativa registreringshinder som uttryckligen anges i direktivet är varumärkesrättigheter och rätten till en geografisk ursprungsbeteckning. Direktivet utesluter inte att även andra rättigheter – t.ex. firmor och namn – kan åbero- pas som grund för hävning i det administrativa förfarandet. Artikel 45 avser endast vilka grunder som ska kunna åberopas i ett administrativt hävningsförfarande och omfattar alltså inte förfa- randet vid domstol. I svensk rätt görs ingen skillnad mellan vilka grunder som kan åberopas i domstol och vilka som kan anföras hos . Samtliga hävningsgrunder kan åbero- pas i det administrativa förfarandet. Den faktiska prövningen i de fall där ansökningen bestrids kommer dock att ske i domstol. En sådan ordning är förenlig med direktivet. Direktivet föreskriver vidare att en ansökan om hävning får riktas mot en del av eller alla de varor och tjänster som det omtvistade varu- märket är registrerat för (artikel 45.5). En motsvarighet till detta finns i varumärkeslagen. Om det finns grund för hävning av en regi- strering endast för en del av de varor eller tjänster som varumärket har registrerats för, ska registreringen enligt 3 kap. 4 § hävas för dessa varor eller tjänster. I direktivet sägs att en ansökan om administrativ hävning får avse en eller flera äldre rättigheter under förutsättning att de alla hör till samma innehavare (artikel 45.6). Enligt utredningens bedömning uppfylls direktivet av bestämmelserna om att en ansökan om admi- nistrativ hävning ska innehålla en redogörelse för de omständig- heter som åberopas till grund för yrkandet om hävning (3 kap. 6 § första stycket 3) och allmänna processuella regler, bl.a. reglerna om talerätt (3 kap. 5 §). Nya regler för delgivning? Enligt direktivet ska det administrativa förfarandet vara snabbt och effektivt.