sou · H4B379 · 2016-11-09 00:00:00 — Detsamma gäller för en licenstagare som vill väcka talan om fastställelse avseende ett varukännetecken (10 kap. 8 § andra stycket). Görs inte någon under- rättelse, ska talan avvisas (10 kap. 8 § tredje stycket). Något krav på samtycke föreskrivs inte. Regleringen i varumärkeslagen om licenstagares rätt att väcka talan om intrång eller fastställelse gör ingen skillnad mellan licens- tagare med enkel licens och licenstagare med exklusiv licens. För att lagen ska vara förenlig med direktivet bör den alltså ändras. I enlighet med direktivet bör som utgångspunkt både den som har en enkel licens och den som har en exklusiv licens ha rätt att väcka talan om intrång endast om innehavaren av varukännetecknet sam- tycker till detta. Enligt direktivet gäller kravet på samtycke så länge något annat inte har avtalats. Regleringen är alltså i denna del dis- positiv, vilket bör framgå av lagtexten. I enlighet med direktivet bör den som har en exklusiv licens ha rätt att även utan samtycke väcka en intrångstalan, om innehavaren själv inte gör det inom skälig tid efter att ha fått underrättelse om att licenstagaren har tänkt väcka talan. Direktivets bestämmelse omfattar talan om intrång. En talan om fastställelse avseende ett varukännetecken kan handla om tvist om ett visst förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller inte. Enligt utredningens bedömning bör regleringen i varumärkeslagen om förut- sättningarna för licenstagare att väcka talan vara desamma för talan om fastställelse som för talan om intrång. Varumärkeslagen innehåller alltså inte några begränsningar i rätten för en licenstagare att väcka talan annat än att det krävs underrättelse till innehavaren. Av denna anledning saknas det också en bestämmelse i lagen som motsvarar direktivets reglering om rätten för en licenstagare att väcka en egen talan om ersättning för den skada som intrånget har orsakat licenstagaren, även om varumärkes- innehavaren väcker en talan. För att lagen ska vara förenlig med direktivet bör en sådan bestämmelse införas. Licenstagarens rätt att väcka talan om ersättning bör omfatta både skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet och ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Förutsättningar för användare av kollektivmärken att väcka talan om intrång (artiklarna 34.1 och 34.2) Enligt direktivet ska bestämmelserna om licenstagares rätt att väcka talan om intrång tillämpas även på den som har rätt att använda ett kollektivmärke (artikel 34.1). Användaren får således väcka talan bara om varumärkesinnehavaren samtycker till detta, så länge inget annat har avtalats (jfr artikel 25.3 första meningen). På samma sätt som för licenstagare gäller vidare att, om varu- märkesinnehavaren har inlett ett intrångsmål, användaren alltid har rätt att för egen del väcka en talan för att kunna erhålla skadestånd för sin skada (jfr artikel 25.4). Av direktivet följer också att, om någon som har rätt att använda ett kollektivmärke har lidit skada på grund av olovlig användning av kollektivmärket, innehavaren av kollektivmärket har rätt att kräva skadestånd på dennes vägnar (artikel 34.2). Motsvarande bestämmelser finns för EU-varumärken (se artikel 72 i varumärkesförordningen). Enligt varumärkeslagen gäller att om användaren av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke vill väcka talan om intrång, så måste inne- havaren av varukännetecknet först underrättas (10 kap. 8 § första stycket 3). Lagen innehåller inget krav på samtycke från innehavaren i dessa fall. För att uppfylla direktivet måste ett krav på samtycke införas. Direktivets bestämmelse om krav på samtycke vid väckande av talan gäller bara för kollektivmärken. Varumärkeslagen gör ingen skillnad mellan kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. Någon änd- ring bör inte göras i detta avseende (jfr avsnitt 11). Genomförandet av direktivets bestämmelse om förutsättningar för användare av kollektivmärken att väcka talan om intrång bör alltså gälla även för användare av garanti- och kontrollmärken, trots att direktivet inte kräver det. Av samma skäl som beträffande licenstagares rätt att väcka talan bör bestämmelsen i varumärkeslagen som rör användare av kollek- tiv-, garanti- eller kontrollmärken även omfatta fastställelsetalan. Vidare bör det framgå att också användare av sådana märken har rätt att väcka en egen talan om ersättning på grund av intrång i varukännetecknet, även om innehavaren av varukännetecknet väcker en talan. Varumärkeslagen saknar en motsvarighet till direktivets bestäm- melse i artikel 34.2 om att innehavaren av ett kollektivmärke ska ha rätt att kräva skadestånd för den skada som en användare av ett kollektivmärke har lidit på grund av olovlig användning av märket. Direktivets bestämmelse är placerad i en artikel som handlar om vem som har rätt att väcka talan om intrång i ett kollektivmärke. Bestäm- melsen i sig tar däremot sikte på vem som egentligen är berättigad till ersättning vid intrång i kollektivmärket i den angivna situationen. kollektivmärkeslag fanns en reglering som påminner om den i direktivet (6 §). Enligt kollektivmärkeslagen skulle endast innehavaren av ett kännetecken anses som målsägande i ett mål om intrång i rätten till sådana varukännetecken som avsågs i den lagen. Innehavaren fick föra talan om ersättning även för skada tillfogad annan som var berättigad att använda kännetecknet. Denna bestäm- melse fördes inte över till varumärkeslag, eftersom det inte ansågs finnas skäl att begränsa rätten att föra talan om intrång för dem som är berättigade att använda en sådan kollektiv rättighet (se prop. 2009/10:225 s. 284 f.). Eftersom utredningen har föreslagit att det återigen införs en begränsning i rätten att väcka talan för den som har rätt att använda ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke, och för att svensk rätt ska uppfylla direktivets krav, bör det nu införas en reglering i en- lighet med direktivet. Det ska noteras att det alltså här inte handlar om en processförutsättning utan en materiell reglering av rätten till ersättning vid intrång i den aktuella situationen. Regleringen bör omfatta både rätten till skälig ersättning för utnyttjandet av varu- kännetecknet och rätten till ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. 13 En ny lag om företagsnamn 13.1Utgångspunkter för en ny lag Förslag: Lagstiftningen på det firmarättsliga området ska moder- niseras. Den nuvarande firmalagen ska upphävas och ersättas av en ny lag om företagsnamn. Med varumärkeslagen som förebild delas den nya lagen in i kapitel med löpande paragrafnumrering i varje kapitel. Frånsett de ändringar som framgår av följande avsnitt förs de nuvarande bestämmelserna över till den nya lagen i sak oföränd- rade men med modernare språk. Lagstiftningen om företagsnamn och andra näringskännetecken har stor betydelse för många företag. Det är vanligt att företag använ- der sitt företagsnamn (sin firma) som enda kännetecken, både för verksamheten som sådan och för de varor eller tjänster som före- taget tillhandahåller. Den goodwill som är knuten till ett företags- namn kan också påverka ett företags möjligheter att finansiera sin verksamhet, att få de tillstånd som krävs för etablering av verksam- heten och att behålla och rekrytera den personal som behövs. För ett företag som sysslar med utveckling av nya varor eller tjänster är enbart skydd för ett varumärke i många fall alltför begränsat. I så- dana företag kan det dröja innan varan eller tjänsten kan tillhandahållas på ett sätt som gör att företaget uppfyller det krav på användning som finns för varumärken. Det är alltså viktigt att lagstiftningen på detta område är ut- formad på ett enkelt och ändamålsenligt sätt. Regleringen finns huvudsakligen i firmalagen. Lagen har ändrats , men det har inte gjorts någon heltäckande översyn ur redaktionell och språklig synvinkel. har lagen fått en svår- genomtränglig utformning, med tydliga redaktionella brister. En ny lag om företagsnamn nya paragrafer har ett förhållandevis modernt språk, men de flesta andra är ålderdomliga. Utredningen föreslår därför att en ny lag införs som är mer överskådlig och lättillgänglig från redaktionell synpunkt och som genomgående innehåller ett modernare språk. Begreppet firma har funnits – bland de nordiska länderna har det använts i lagstiftningen . Men för den som inte är så insatt i den immaterialrättsliga termi- nologin kan det vara svårt att förstå vad som egentligen avses. Redan under arbetet med firmalagen påtalades denna svårighet; ett förslag var att ”firma” skulle kunna ersättas med t.ex. ”företagsnamn” (se prop. 1974:4 s. 129). Regeringen var inte då beredd att föreslå någon ändring av terminologin (se a. prop. s. 166). Firma har emellertid därefter i allt större utsträckning kommit att användas inte för att beskriva ensamrättens föremål utan mera allmänt som synonymt till företag eller bolag. , som är den myndighet som huvudsakligen sköter registreringen av firmor, har därför i infor- mation till allmänheten börjat använda begreppet företagsnamn i stället för firma. Även i t.ex. den norska lagstiftning- en har man gått över till att använda företagsnamn i stället för firma. Den norska motsvarigheten till firmalagen benämns lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven). Mot denna bakgrund föreslår utredningen att i den nya lagen ”firma” ska ersättas med ”företagsnamn”, som är ett modernare och mer passande begrepp än vad firma är. Namnet på den nya lagen föreslås därmed bli lag om företagsnamn. Firmarätten har ett nära samband med varumärkesrätten. Varu- märkeslagen har relativt genomgått en omfattande moderni- sering, varför utredningen anser att det är naturligt att den nya lagen om företagsnamn lagtekniskt får följa samma struktur som varu- märkeslagen. Den nya lagen bör delas in i kapitel med en löpande paragrafnumrering endast inom varje kapitel och det bör efter- strävas att varje paragraf inte blir alltför omfattande. Vid lagstiftningsarbetet med den nya varumärkeslagen skedde i stor utsträckning en materiell samordning mellan den lagen och firmalagen. Detta gäller t.ex. för ensamrättens uppkomst och inne- börd. Med hänsyn till firmans associationsrättsliga funktion och dess användning som offentligrättsligt individualiseringsmedel ansågs En ny lag om företagsnamn att det i vissa fall finns sakliga skäl för en annorlunda ordning för firmor. Samordningen borde därför inte ske fullt ut. Som exempel kan nämnas utformningen av de verksamhetsbeskrivningar som registreras för olika slags näringsidkare och reglerna om partiell hävning av en registrering. De överväganden som gjordes i det lagstiftningsarbetet gör sig fortfarande gällande, och utredningen ser ingen anledning att nu göra någon annan bedömning. Det kan här anmärkas att i en framställning till regeringen föreslår att kravet på särskiljningsförmåga vid registreringen av firmor ska tas bort (ärende Ju2015/3440/L3). Tiden för utredningens uppdrag har inte medgett att frågan övervägs närmare, och utredningen konstaterar att saken har behandlats i SOU 2001:26 s. 381 f. och prop. 2009/10:225 s. 351 f. Vid lagstiftningsarbetet med den nya varumärkeslagen ansågs det vidare att det s.k. korsvisa skyddet mellan firmor och varumärken skulle behållas (se prop. 2009/10:225 s. 110). Det korsvisa skyddet innebär att den som innehar en firma eller ett annat näringskänne- tecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken och att den som innehar ett varumärke eller annat varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som näringskännetecken (se avsnitt 6.4). Detta är utgångspunkten även för utredningens förslag när det gäller den nya lagen om företagsnamn. Inga ändringar föreslås alltså beträffande det korsvisa skyddet. Frånsett de ändringar som framgår av följande avsnitt bör där- med de nuvarande bestämmelserna i firmalagen föras över i sak oförändrade till den nya lagen om företagsnamn. 13.2Lagen om företagsnamn anpassas till ändringarna i varumärkeslagen Förslag: Vissa av ändringarna i varumärkeslagen som föreslås med anledning av varumärkesdirektivet ska genomföras även i den nya lagen om företagsnamn. Frågan om det finns grund för att häva en registrering av ett företagsnamn ska få prövas i ett brottmål utan något krav på att en talan om hävning måste väckas. En ny lag om företagsnamn Inom EU finns det inte någon gemensam reglering av rätten till företagsnamn. Denna rätt berörs ändå både i varumärkesdirektivet och i EU:s varumärkesförordning när det gäller vad som kan utgöra hinder mot registrering av varumärken och vad som kan leda till förbud mot användning av varumärken (se avsnitt 3.6.2). Enligt varumärkeslagen kan ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken också vara ett varukännetecken och därmed om- fattas av varumärkeslagen. En allmän utgångspunkt är att firmarätt- en och varumärkesrätten bör vara samordnade i så hög grad som det är möjligt. Skyddet för företagsnamn bör vara utformat så att det skapas förutsättningar för en bra balans och ett gott samspel mellan firmarätten och varumärkesrätten. Vissa av de ändringar i varu- märkeslagen som föreslås med anledning av direktivet bör därför genomföras även i den nya lagen om företagsnamn, trots att detta inte krävs enligt . Bestämmelser om ensamrätten till ett näringskännetecken finns i 3 § firmalagen. Innebörden av ensamrätten motsvarar i huvudsak vad som gäller för varukännetecken. Ett känt företagsnamn har ett utökat skydd. Innehavaren kan i ett sådant fall hindra att någon annan använder tecknet även om användningen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag (3 § första stycket 3 firmalagen). På motsvarande sätt kan ett känt företagsnamn också utgöra registreringshinder enligt 10 § första stycket 7. I avsnitt 6.4 och 7.2 föreslås att det – med anledning av direktivet – förtydligas att det utökade skyddet för ett känt varu- kännetecken gäller om användningen utan skälig anledning drar otill- börlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets särskiljnings- förmåga eller anseende, oavsett om tecknet används för varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag. En motsvarande saklig ändring bör göras i fråga om företagsnamn. En ny lag om företagsnamn I 10 § firmalagen finns bestämmelser om vad som utgör hinder mot registrering av en firma. I avsnitt 7.2 föreslås – med anledning av direktivet – att ett varumärke inte ska få registreras om det inne- håller en skyddad växtsortbenämning och återgivningen avser en växtsort av samma eller närstående växtart. Varumärkeslagens och firmalagens bestämmelser om registreringshinder är i hög grad sam- ordnande, och motsvarande bör därför gälla enligt lagen om före- tagsnamn. Enligt 10 § första stycket 8 firmalagen får en firma inte registre- ras om den kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan för ansökning- en och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tid- punkten för ansökningen. En motsvarande bestämmelse finns i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen. I avsnitt 7.2 föreslås dels att ond tro införs som ett generellt absolut hinder vid registre- ring av varumärken, dels att det relativa registreringshindret anpassas till direktivet. Som utgångspunkt bör bestämmelserna om ond tro även fort- sättningsvis vara samordnande mellan varumärkeslagen och lagen om företagsnamn. Enligt utredningens mening är det dock inte nöd- vändigt att ond tro utgör både ett absolut och ett relativt registre- ringshinder i lagen om företagsnamn, eftersom det inte finns något invändningsförfarande vid registreringen av ett företagsnamn. De föreslagna bestämmelserna i varumärkeslagen är nämligen utformade med hänsyn till reglerna om invändning, där det enligt direktivet inte är möjligt att åberopa de absoluta hindren i invändningsförfarandet. Enligt utredningens bedömning är det tillräckligt att anpassa lagen om företagsnamn till varumärkeslagen genom att ett motsvarande absolut hinder om ond tro förs in. Med en sådan generell bestäm- melse saknas det skäl att ha kvar det nuvarande relativa registrerings- hindret om ond tro. De situationer som omfattas av den tidigare bestämmelsen kommer fullt ut att omfattas av den nya bestämmel- sen. Regleringen är tänkt att omfatta samma situationer som enligt varumärkeslagen, trots att bestämmelserna alltså inte föreslås bli helt samordnade. Med anledning av direktivet föreslås att ett varumärke inte ska få registreras om det innehåller en ursprungsbeteckning, en geografisk En ny lag om företagsnamn beteckning, ett traditionellt uttryck för vin eller en garanterad traditionell specialitet, i den utsträckning som det föreligger skydd enligt unionsrätten. Regleringarna om ursprungsbeteckningar, geo- grafiska beteckningar, traditionella uttryck för vin eller garanterade traditionell specialiteter inom unionsrätten omfattar endast använd- ning av beteckningarna för varor, inte användning för en verksamhet. Ett företagsnamn kan visserligen användas som ett varukännetecken för att särskilja de varor som tillhandahålls i företagets verksamhet från dem som tillhandahålls i ett annat. Huruvida avsikten är att före- taget ska använda sitt företagsnamn även som ett varukännetecken är emellertid inte något som företaget måste ange vid ansökningen om registrering av företagsnamnet. kan alltså inte alltid avgöra om ett företagsnamn som innehåller en be- teckning som skyddas enligt unionsrätten ska användas för sådana varor som omfattas av skyddet. Enligt utredningens bedömning är det därför inte lämpligt att införa ett särskilt registreringshinder i lagen om företagsnamn motsvarande det i varumärkeslagen som av- ser beteckningar som skyddas enligt unionsrätten. Detta är också i linje med den bedömning som gjordes vid arbetet med den nya varu- märkeslagen och som innebar att man inte införde någon bestäm- melse i firmalagen motsvarande den i varumärkeslagen om geografiska ursprungsbeteckningar för vin och sprit som registreringshinder (se prop. 2009/10:225 s. 357 och 359). En ansökan om ett företagsnamn som innehåller en sådan beteck- ning som skyddas enligt unionsrätten kan i vissa fall vägras registrering på grund av att företagsnamnet är ägnat att vilse- leda allmänheten (10 § första stycket 4 firmalagen). Detta kommer att gälla även enligt den nya lagen om företagsnamn. Hävning av en registrering och verkan av en hävning Vad som kan utgöra grund för att häva en firmaregistrering anges i 16 och 16 a §§ firmalagen. En liknande reglering finns i varumärkes- lagen. I avsnitt 8.2 föreslås att man vid en prövning av om en varu- märkesregistrering ska hävas på grund av att varumärket saknar sär- skiljningsförmåga ska beakta endast sådan särskiljningsförmåga som varumärket har förvärvat genom användning före tidpunkten för En ny lag om företagsnamn ansökningen om hävning. Bestämmelsen har sin grund i varumärkes- direktivet. Enligt utredningens mening bör bestämmelserna i varu- märkeslagen och lagen om företagsnamn vara samordnande i detta avseende. En förutsättning för hävning av en firmaregistrering – när hindret utgörs av en tidigare registrerad firma – är att innehavaren av den tidigare firman har gjort verkligt bruk av firman inom föreskriven tid (16 § tredje stycket). I avsnitt 8.5 föreslår utredningen att varu- märkeslagens motsvarande bestämmelse ska ändras. Genom änd- ringen, som föranleds av direktivet, klargörs att det är innehavaren av den äldre rättigheten som har bevisbördan för att varumärket faktiskt används och att prövningen endast ska göras på begäran av innehavaren av det ifrågasatta varumärket. Vidare föreslås att varu- märket ska ha använts som föregår ansökningen om hävning. Användning ska också ha skett inom som föregår ingivningsdagen, eller i förekommande fall prioritetsdagen, för varumärket. Enligt utredningens mening bör motsvarande gälla enligt lagen om företagsnamn. Eftersom det inte är möjligt att göra gällande prioritet vid en ansökan om registrering av ett företags- namn, bör bestämmelsen i den nya lagen dock utformas på ett delvis annat sätt. I varumärkeslagen föreslås att det införs en uttrycklig bestäm- melse om vad som är ingivningsdag för en ansökan. Det finns inte skäl att införa en liknande bestämmelse i lagen om företagsnamn; i övrigt saknas regler om förfarandet vid registreringen av ett före- tagsnamn. Det kan tilläggas att ingivningsdagen för en ansökan om företagsnamn normalt anses vara den dag då ansökningen kom in till registreringsmyndigheten. I avsnitt 8.4 föreslås att en talan eller ansökan om hävning som grundas på ett hinder mot registrering på grund av andra rättigheter ska få föras endast av den som har ett eget intresse i saken. Ändring- en föranleds av direktivet. Motsvarande bör gälla enligt lagen om företagsnamn. Enligt 21 § firmalagen får domstolen inte döma till straff eller besluta om t.ex. skadestånd eller informationsföreläggande om en registrering har hävts genom ett beslut eller en dom som vunnit laga kraft. Utöver denna bestämmelse saknas det regler om vilken verkan hävningen av en registrering har. I avsnitt 8.3 föreslås att det på grund En ny lag om företagsnamn av direktivet regleras vilken verkan en hävning av en varumärkes- registrering har. Motsvarande bestämmelser bör tas in i den nya lagen. Enligt 22 § första stycket firmalagen får frågan om ogiltighet av en registrering prövas endast sedan en talan om hävning har väckts. Svaranden i ett intrångsmål kan alltså inte invända att det finns grund för att häva kärandens registrering utan är hänvisad till att väcka en särskild talan om hävning, t.ex. genom ett genkäromål. En motsvarande bestämmelse finns i 10 kap. 2 § varumärkeslagen. I av- snitt 12.2 föreslås att den bestämmelsen ska ändras så att svaranden i ett sådant mål ska kunna invända att varumärket inte används på det sätt som krävs. Utredningen föreslår att detsamma ska gälla för företagsnamn. Eftersom det inte är möjligt att göra gällande prioritet vid en ansökan om registrering av ett företagsnamn, bör dock be- stämmelsen i den nya lagen utformas på ett delvis annat sätt. I avsnitt 12.2 föreslår utredningen att brottmålen ska undantas från 10 kap. 2 § första stycket varumärkeslagen. Det innebär att frågan om det finns grund för att häva en varumärkesregistrering får prövas i ett brottmål utan något krav på att en talan om hävning måste väckas. Motsvarande bör gälla enligt den nya lagen om före- tagsnamn. 13.3Granskning av företagsnamn om verksamheten ändras Förslag: När en näringsidkare anmäler att den verksamhet som bedrivs under det registrerade företagsnamnet har ändrats, ska registreringsmyndigheten vara skyldig att pröva om det finns något hinder mot registreringen. Om det finns ett sådant hinder, får ändringen inte registreras. Enligt 10 § firmalagen ska registreringsmyndigheten granska om det finns något hinder mot registreringen, t.ex. om företagsnamnet är förväxlingsbart med någon annans rättighet. Vid denna prövning är näringsidkarens verksamhet en viktig omständighet, eftersom En ny lag om företagsnamn företagsnamnet ska bedömas tillsammans med den avsedda verk- samheten. Verksamheten har också betydelse för omfattningen av ensamrätten. När ett handelsbolag ändrar sin verksamhet, ska det anmälas till registreringsmyndigheten enligt 13 § första stycket handelsregister- lagen. Om registreringen beviljas, ska ändringen föras in i registret (14 §). Liknande bestämmelser finns för andra associationsformer. För aktiebolag gäller att, om bolaget ändrar sin verksamhet i bo- lagsordningen, ändringen ska ges in till registreringsmyndigheten (3 kap. 1 § första stycket 3 och 5 § aktiebolagslagen). Detsamma gäller vid ändring av stadgarna för en ekonomisk förening (2 kap. 2 § första stycket 3 och 7 kap. 14 § fjärde stycket lagen om ekonomiska för- eningar).