sou · H4B379 · 2016-11-09 00:00:00 — Ett sekundärt kännetecken är ett annat kännetecken som näringsidkaren använder för verksam- heten vid sidan av företagsnamnet. (Se 1 kap. 1 § lagen om företags- namn.) Att användning av en del av ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken omfattas innebär att det inte krävs att företags- namnet i dess helhet innehåller tecknet. Det är tillräckligt att tecknet används i en del av företagsnamnet eller näringskännetecknet, t.ex. den s.k. firmadominanten. Användningen av tecknet som ett företagsnamn eller en liknande beteckning omfattas av ensamrätten till varukännetecknet bara om tecknet används för att särskilja varor eller tjänster (se även skäl 19 till direktivet). Klargörandet är en anpassning till praxis, se bl.a. dom i mål nr C-17/06, . I avgörandet har preciserat vad som ska anses utgöra användning av ett varukännetecken. Enligt domen utgör det en relevant användning om en näringsidkare förser sina varor med ett tecken som utgörs av ett företagsnamn, ett närings- kännetecken eller en annan beteckning på de varor som bolaget salu- för. Detsamma gäller om näringsidkaren, utan att förse varorna med tecknet, använder tecknet på ett sätt som ger intryck av att det finns ett samband mellan företagsnamnet, näringskännetecknet eller beteck- ningen och näringsidkarens varor eller tjänster. Av domen följer alltså att om det skulle vara så att ett företags- namn bara används för att känneteckna en verksamhet – och inte för att särskilja varor eller tjänster – faller användningen utanför tillämpningsområdet. Om ett företagsnamn används som varukännetecken och flera gör anspråk på ensamrätt till varukännetecknet, tillämpas 13–16 §§ om kolliderande rättigheter. Den som har tidigast grund för sitt an- språk har som huvudregel företräde. Punkt 6 var tidigare punkt 4. Någon ändring görs inte i bestäm- melsen. I 11 § tredje stycket finns bestämmelser om att ensamrätten till ett varukännetecken inte hindrar att tecknet används i jämförande reklam på ett sätt som är förenligt med marknadsföringslagen (2008:486). 1 kap. 11 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga. Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder 1. sitt namn eller sin adress, 2.uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda an- vändning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunk- ten för när varan är framställd eller när tjänsten är utförd, eller 3.varukännetecknet för att identifiera eller hänvisa till innehavarens varor eller tjänster. Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte heller att tecknet an- vänds i jämförande reklam på ett sätt som är förenligt med marknadsförings- lagen (2008:486). Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder sig av tecken eller benäm- ningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärssed. Ensamrätten till ett sådant märke hindrar inte att den som har rätt att använda ett geografiskt namn gör detta. Paragrafen innehåller bestämmelser om begränsning av ensamrätt- en till ett varukännetecken. Med ändringarna genomförs artiklar- na 10.3 f och 14 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.5. Andra stycket innehåller vissa generella begränsningar i den ensamrätt som är knuten till ett varukännetecken. Enligt punkt 1 hindrar ensamrätten till ett varukännetecken inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i närings- verksamhet använder sitt namn eller sin adress. Ändringen är en an- passning till artikel 14.1 a i direktivet och innebär att hänvisningen till firma utgår. Bestämmelsen omfattar fysiska personer som driver näringsverksamhet under sitt personnamn. Juridiska personers beteck- ning omfattas inte. Ändringen innebär att tidigare praxis är fullt relevant när det gäller vad som avses med ”namn” i direktivet (jfr dom i mål nr C-245/02, ). Ändringen påverkar användningen av ett yngre företagsnamn men inte möjligheten att använda ett företagsnamn som har en äldre rättsgrund än varukännetecknet. Att den äldsta rättigheten har före- träde följer av den princip om företrädesrätt som kommer till ut- tryck i 13 §. Ändringen i punkt 2 är mest en språklig anpassning (jfr också artikel 14.1 b). Enligt punkt 3 hindrar ensamrätten till ett varukännetecken inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i närings- verksamhet använder varukännetecknet för att identifiera eller hän- visa till innehavarens varor eller tjänster. Ändringen medför en viss utvidgning av möjligheten att använda ett varukännetecken för att identifiera och hänvisa till innehavarens varor eller tjänster. Detta gäller särskilt om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål. Bestämmelsen har i praktiken stor betydelse när någon säljer till- behör och reservdelar till andras varor eller erbjuder service för andras varor. Detta anges dock inte längre som ett exempel i lagtexten. Användningen måste ske i enlighet med god affärssed. Vad som avses med god affärssed har tolkats av i flera domar (se t.ex. dom i mål nr C-228/03, och , dom i mål nr C-17/06, och dom i mål nr C-487/07, L'Oréal m.fl.). Av domarna framgår att frågan om god affärssed har följts ska bedömas med beaktande av om användningen leder till den felaktiga uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet. Det ska också tas hänsyn till om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel eller är till skada för varukännetecknets särskilj- ningsförmåga eller anseende. Enligt tredje stycket, som är nytt, hindrar ensamrätten till ett varukännetecken inte att tecknet används i jämförande reklam på ett sätt som är förenligt med marknadsföringslagen (2008:486). Med jämförande reklam avses att en näringsidkare i sin reklam direkt eller indirekt pekar ut en konkurrent eller konkurrentens varor eller tjänster. Bestämmelsen genomför artikel 10.3 f i direktivet. Enligt artikeln kan innehavaren av ett varumärke särskilt förbjuda användningen av ett tecken i jämförande reklam på ett sätt som strider mot Europa- parlamentets och rådets direktiv /114/EG av om vilseledande och jämförande reklam. Artikel 4 i det direk- tivet har i svensk rätt genomförts med 18 § marknadsföringslagen, varför den bestämmelsen har särskild betydelse vid bedömningen enligt förevarande stycke. I 18 § anges under vilka förutsättningar en näringsidkare i sin reklam får peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter. har i en dom i mål nr C-533/06, ET O2 (UK), prövat varumärkesskyddets gränser vid jämförande reklam. Frågan om jämförande reklam har också prövats av i en dom i mål nr C-112/99, . 1 kap. 16 § Rätten till ett registrerat varumärke ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken om 1.det äldre varukännetecknet inte hade särskiljningsförmåga på ingivnings- dagen, eller i förekommande fall prioritetsdagen, för det yngre varumärket, 2.det äldre varukännetecknet, när det är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 § första stycket 2, inte hade tillräcklig särskiljningsförmåga så att det förelåg en risk för förväxling på ingivningsdagen, eller i förekomman- de fall prioritetsdagen, för det yngre varumärket, eller 3.det äldre varukännetecknet, när det är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 § första stycket 3, inte var känt inom en betydande del av om- sättningskretsen på ingivningsdagen, eller i förekommande fall prioritetsdagen, för det yngre varumärket. Paragrafen reglerar skydd för s.k. mellanliggande rättigheter. Med ändringarna genomförs artiklarna 8 och 18 i direktivet. Övervägan- dena finns i avsnitt 6.4. Av paragrafen följer att rätten till ett yngre registrerat varu- märke under vissa förutsättningar ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken. I 17 § första stycket finns en bestämmelse som erinrar om att även det äldre kännetecknet får användas i dessa situationer (s.k. samexistens). De båda rättigheterna får gälla vid sidan av varandra, vilket medför att innehavarna inte kan hindra an- vändningen av varandras kännetecken. Det är alltså inte möjligt för någon av dem att få den andres registrering hävd eller vinna fram- gång i ett intrångsmål. Punkterna 1–3 rör olika situationer men har i viss utsträckning samma tillämpningsområde. Punkterna kan därför överlappa varandra i det enskilda fallet. Enligt punkt 1 ska rätten till ett registrerat varumärke gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken om det äldre varu- kännetecknet inte hade särskiljningsförmåga på ingivningsdagen, eller i förkommande fall prioritetsdagen, för det yngre varumärket. Av 2 kap. 5 § framgår att ett varumärke måste ha särskiljningsför- måga för att kunna registreras. Vad som avses med särskiljnings- förmåga anges i 5 § i detta kapitel. Bestämmelsen har framför allt betydelse om ett äldre varumärke har registrerats, trots att det saknade särskiljningsförmåga, men varumärket därefter har kommit att förvärva särskiljningsförmåga genom användning. Ett yngre varumärke som registrerades , dvs. innan det äldre varumärket förvärvade särskiljnings- förmågan, anses då vara en mellanliggande rättighet. Det yngre varu- märket får alltså gälla vid sidan av det äldre varukännetecknet. Av 10 § första stycket 2 framgår att innehavaren av ett varu- kännetecken kan hindra andra från att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för för- växling. Detta gäller också risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet. Enligt punkt 2 ska rätten till ett registrerat varumärke dock gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken om det äldre varukännetecknet, när det är identiskt med eller liknar det yngre varumärket på det sätt som avses i 10 § första stycket 2, inte hade tillräcklig särskilj- ningsförmåga så att det förelåg en risk för förväxling på ingivnings- dagen, eller i förekommande fall prioritetsdagen, för det yngre varumärket. Att ett varukännetecken inte hade tillräcklig särskilj- ningsförmåga så att det förelåg en risk för förväxling är inte det- samma som att det helt saknar särskiljningsförmåga (jfr punkten 1). De första och andra punkterna har i viss utsträckning samma tillämpningsområde, men båda punkterna har ansetts nödvändiga för att det ska vara tydligt vilket skyddsomfång det äldre varukänne- tecknet har. Den första punkten omfattar alla grunder i 10 § första stycket, dvs. även användning av tecken som är identiska och som används för varor av samma slag enligt 10 § första stycket 1. Av 10 § första stycket 3 framgår att innehavaren av ett varukänne- tecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen kan hindra användning av identiska eller liknande tecken om använd- ningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Enligt punkt 3 ska rätten till ett registrerat varumärke gälla vid sidan av en äldre rätt till ett känt varukännetecken när det är identiskt eller likartat enligt 10 § första stycket 3 om det äldre varukänne- tecknet inte var känt inom en betydande del av omsättningskretsen på ingivningsdagen, eller i förekommande fall prioritetsdagen, för det yngre varumärket. Vilken dag som är ingivningsdag föreskrivs i 2 kap. 1 a §. Priori- tetsdagen framgår av 2 kap. 14–16 §§. En prioritetsdag kan t.ex. före- ligga om innehavaren har ansökt om registrering av varumärket i ett annat land innan en ansökan om registrering i . Det som sägs om äldre rättigheter i paragrafen omfattar alla slags varukännetecken, dvs. även sådana näringskännetecken och namn som har skydd som varukännetecken enligt 1 kap. 8 §. 1 kap. 17 § I de fall som avses i 14–16 §§ hindrar inte rätten till det yngre varu- kännetecknet användningen av det äldre. På yrkande av någon av parterna, får en domstol i de fall som avses i 15 § om det är skäligt besluta att ett av kännetecknen, eller båda, endast får an- vändas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av orts- angivelse eller innehavarens namn. Ett sådant beslut får dock inte avse ett registrerat varumärke. I paragrafen finns bestämmelser om s.k. samexistens mellan kolli- derande rättigheter. Bestämmelsen fanns tidigare i 16 §. Med änd- ringen genomförs artikel 18.3 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.4. Ändringen i första stycket innebär att de fall som avses i 16 § – s.k. mellanliggande rättigheter – också omfattas av bestämmelserna om samexistens. Att rättigheterna samexisterar medför att de gäller vid sidan av varandra och att innehavarna inte kan hindra använd- ningen av varandras varukännetecken. Det är alltså inte möjligt att få en av registreringarna hävd eller vinna framgång i ett intrångsmål på denna grund. 1 kap. 18 § Vid utgivning av lexikon, handböcker och andra liknande tryckta skrifter är författaren, utgivaren och förläggaren skyldig att se till att ett registrerat varumärke inte återges i skriften utan uppgift om att varumärket är skyddat genom registrering, om innehavaren av varumärket begär att uppgiften ska finnas med och återgivningen ger intryck av att varumärket är en sedvanlig beteckning för de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat. Detsamma gäller om en sådan skrift görs tillgänglig elektroniskt. Om innehavaren av varumärket begär att en uppgift enligt första stycket ska återges, ska detta ske utan dröjsmål. För tryckt skrift ska det ske senast i nästa utgåva. Paragrafen reglerar uppgiftsskyldighet när ett registrerat varumärke återges i vissa skrifter. Bestämmelsen fanns tidigare i 17 §. Med ändringarna genomförs artikel 12 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.6. Regleringen faller utanför tryckfrihetsförordningens och yttrande- frihetsgrundlagens område; bestämmelserna kan inte anses strida mot de intressen som skyddas av tryckfriheten och yttrandefriheten (jfr SOU 1958:10 s. 171). Paragrafen gäller endast för registrerade varumärken. Den om- fattar alltså inte inarbetade varukännetecken eller de namn och näringskännetecken som har skydd som varukännetecken. Enligt första stycket är vid utgivning av lexikon, handböcker och andra liknande tryckta skrifter författaren, utgivaren och förlägga- ren skyldig att se till att ett registrerat varumärke inte återges i skrift- en utan att det också framgår att varumärket är skyddat genom registrering, om den som innehar varumärket begär detta och åter- givningen ger intryck av att varumärket är en sedvanlig beteckning för de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat. Skyldigheten gäller inte endast utgivaren, utan det är även möjligt att vända sig till skriftens författare eller föreläggare. När det är fråga om större uppslagsverk med en särskild utgivare och flera för- fattare lär det vara mest praktiskt att vända sig mot utgivaren eller förläggaren, eller båda dessa personer. Det finns dock inget hinder mot att varumärkesinnehavaren vänder sig mot författaren. Skyldig- heten enligt paragrafen omfattar i första hand den av utgivaren, förläggaren eller författaren som framställningen är riktad mot. varumärkesinnehavaren bara vänder sig till en person, t.ex. utgivaren, blir den personen ensam ansvarig. Om framställningen är riktad mot flera, är alla ansvariga. Detsamma gäller om den som har fått en framställning, t.ex. utgivaren, vidarebefordrar den till förläggaren eller författaren. (Jfr SOU 1958:10 s. 267 f.) Skyldigheten gäller också om en sådan skrift görs tillgänglig elektroniskt. Bestämmelsen omfattar all elektronisk utgivning, vilket innebär en utvidgning. omfattades bara situationer där en skrift gjorts tillgänglig elektroniskt av någon som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen, t.ex. en utgivare av en tryckt skrift eller den som innehar ett utgivningsbevis för verksamheten. Sådana inter- netbaserade lexikon och liknande där var och en kan bidra med material omfattas alltså nu av uppgiftsskyldigheten. Upplysningen om att varumärket är skyddat genom registrering ska vara tydlig för läsaren. Ett enkelt sätt kan vara att använda sym- bolen ® tillsammans med varumärket. Bestämmelsen i andra stycket är ny. En begäran om att åter- givandet ska innehålla en uppgift om varumärkesskyddet ska följas utan dröjsmål. För tryckta skrifter gäller att detta ska ske senast i nästa utgåva. I andra situationer får det göras en friare bedömning av vad som kan anses vara utan dröjsmål. Enligt allmänna principer kan ett föreläggande av domstol om lämnande av uppgift kombineras med vite (jfr t.ex. NJA 1996 s. 495 och NJA 1981 s. 1129). Vite får dock inte föreläggas den som kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet, t.ex. en författare som saknar möjlighet att påverka hur varumärket återges i skriften (jfr 2 § andra stycket lagen, 1985:206, om viten). I artikel 10 i varumärkesförordningen finns en liknande regle- ring för EU-varumärken, men en skillnad är att det i förordningen inte finns några särskilda regler för elektroniska skrifter. Nationell registrering av varumärken 2 kap. 1 § Den som vill registrera ett varumärke ska ansöka om detta hos . 1.uppgifter om sökandens namn eller företagsnamn och adress, 2.uppgifter om ombuds namn och adress, 3.en tydlig återgivning av varumärket, och 4.en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning). En ansökan om registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontroll- märke ska dessutom innehålla uppgifter om vem som har rätt att använda varumärket och de övriga villkor som gäller för varumärkets användning. I fråga om kollektivmärke ska uppgift lämnas om vilka förutsättningar som gäller för medlemskap i sammanslutningen. Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet. Paragrafen innehåller bestämmelser om vad en ansökan om registre- ring av ett varumärke ska innehålla. Med ändringarna genomförs artiklarna 30 och 39 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 7.1 och 11. Enligt första stycket 1 ska ansökningen innehålla uppgifter om sökandens namn eller företagsnamn och adress. Ändringen innebär att firma ersätts av företagsnamn, vilket är en följd av den nya lagen om företagsnamn. Enligt första stycket 4 ska ansökningen innehålla en tydlig förteck- ning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning). Varumärken registreras i en eller flera klasser av varor eller tjänster enligt den s.k. Niceklassifieringen enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken , reviderad i och i (SÖ 1978:29). Bestämmelser om detta finns i 13 § och i den svenska varumärkesförordningen. Genom ändringen klargörs att förteckningen över varor eller tjänster ska vara tydlig. Ändringen är en kodifiering av EU-dom- stolens avgörande i mål nr C-307/10, . Kravet på tydlighet innebär att varor- na och tjänsterna ska anges på ett sådant sätt att myndigheter och enskilda utifrån förteckningen kan avgöra omfattningen av det skydd som söks. De allmänna beteckningar som ingår i klassrubrikerna till Niceklassificeringen, eller andra allmänna uttryck, får användas om de uppfyller kraven på tydlighet (se artikel 39.3 och domen i mål nr C-307/10). Användningen av sådana allmänna beteckningar eller uttryck ska anses avse de varor och tjänster som tydligt och klart omfattas av beteckningen eller uttryckets bokstavliga innebörd (se artikel 39.5 och domen i mål nr C-307/10). Förteckningen över varor eller tjänster kan också ha betydelse vid bedömningen av ensamrättens omfattning (jfr kommentaren till 1 kap. 10 §). Bestämmelsen i andra stycket innehåller kompletterande bestäm- melser för kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. Den som ansöker om ett sådant varumärke ska även uppge de villkor som gäller för att märket ska få användas. Av uppgifterna ska framgå vem som får använda märket och – om det rör sig om ett kollektivmärke – vill- koren för medlemskap i sammanslutningen. Finns ytterligare villkor för märkets användning, ska uppgift lämnas också om dessa. Det kan handla om regler om vad som händer om märket inte används på rätt sätt eller krav på en viss tillverkningsprocess eller på användning av t.ex. enbart ekologiska råvaror. Uppgifterna har betydelse för den prövning som ska göra enligt 7 § tredje stycket. Sökanden kan uppfylla kraven genom att till sin ansökan bifoga en kopia på de aktuella villkoren. Uppgifterna ska föras in i varumärkesregistret och kungöras (jfr 23§ tredje stycket). Om ansökningen inte innehåller de föreskrivna uppgifterna en- ligt första och andra styckena, kan det medföra att den avskrivs enligt 17 § eller avslås enligt 18 §. 2 kap. 1 a § Ingivningsdagen för en ansökan är den dag då följande har getts in till : 1.en uppgift om att det som getts in är en ansökan om registrering, 2.uppgifter som gör det möjligt för att av- göra vem sökanden är, 3.en tydlig återgivning av varumärket och 4.en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser. Paragrafen anger vilka krav som ställs för att en ansökan om registre- ring av ett varumärke ska anses ingiven i lagens mening. Med para- grafen genomförs artikel 38 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 7.1. Ingivningsdagen är avgörande för registreringens giltighetstid enligt 33 § och möjligheten att göra gällande företräde vid kollide- rande rättigheter enligt 1 kap. 13 §. Den har även betydelse för den som vill registrera ett varumärke i ett annat land och vill göra gällan- de prioritet (se 14–16 §§). Enligt punkt 1 krävs att ansökningen innehåller en uppgift om att det som har getts in är en ansökan om registrering. En sådan upp- gift behöver inte vara uttrycklig utan kan ibland anses underförstådd. Vidare ska det enligt punkt 2 framgå vem som är sökande. Det kan vara tillräckligt att bara ange namnet, om det framgår vem som är sökande. Det kan emellertid vara nödvändigt med ytterligare upp- gifter för att ska kunna avgöra vem som är sökande. För att kraven på ingivningsdag ska vara uppfyllda krävs det dock inte – som enligt 1 § första stycket 1 – att det finns uppgifter som gör det möjligt för verket att kontakta sökanden. Enligt punkt 3 ska ansökningen också innehålla en tydlig återgiv- ning av varumärket. Varumärket ska återges på ett sätt som uppfyller kraven i 1 kap. 4 §, dvs. det ska tydligt kunna återges i varumärkes- registret. Samma krav ställs härvidlag som i fråga om när ansök- ningen kan läggas till grund för registrering; kravet är inte lägre här (se 1 §) Enligt punkt 4 ska ansökningen innehålla en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser. Här ställs alltså inte samma krav på tydlighet som i 1 § första stycket 4. Ansökningen måste innehålla samtliga de uppgifter som anges i paragrafen för den ska anses ingiven. Om kraven inte är uppfyllda, ska inte någon ansökan anses ingiven. Ifall vissa av kraven uppfylls senare än andra, anses en ansökan som ingiven först den dag då samtliga krav är uppfyllda. Även om en ansökan om varumärkesregistrering inte uppfyller allt som krävs enligt 1 § är det möjligt att få en ingivningsdag, efter- som kraven enligt förevarande paragraf är lägre än kraven i 1 § när det gäller identifiering av sökanden och uppgift om vilka klasser varorna eller tjänsterna tillhör. Ingivningsdagen följer direkt av lagen. Något beslut om ingiv- ningsdag ska alltså inte meddelas av .