sou · H4B379 · 2016-11-09 00:00:00 — Om de ändrade villkoren för användning av märket inte innehåller de grund- läggande uppgifter som krävs enligt 2 kap. 1 § andra stycket, eller om det föreligger hinder mot registrering enligt 2 kap. 7 § tredje stycket, ska verket i och för sig inte registrera de ändrade villkoren. Gör verket det ändå och ändrar innehavaren därefter inte villkoren för användning igen så att de uppfyller kraven för registrering, utgör det en grund för hävning av märket. Bestämmelsen behövs eftersom hävningsgrunden i 1 § första stycket 1 gäller fall då varumärket som sådant har registrerats trots att det stred mot lagen; den tar inte sikte på registreringen av villkoren för märkets användning. Enligt paragrafen ska hävningsgrunderna i 1 och 2 §§ tillämpas också på kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. Därmed gäller också begränsningarna i dessa hävningsgrunder vid underlåten använd- ning (2 a §). 3 kap. 5 § Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan föra talan vid domstol, eller ansöka om hävning av registreringen hos enligt 6–21 §§ (administrativ hävning). En talan om hävning som grundas på ett hinder mot registrering enligt 2 kap. 8–10 §§ får föras endast av den som har ett eget intresse i saken. Detsamma gäller i fråga om en sådan ansökan om administrativ hävning. I 2 kap. 28 § finns det be- stämmelser om att en registrering av ett varumärke får hävas efter det att någon gjort en invändning mot registreringen. Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 1 § andra stycket, 2, 3 eller 4 § eller 2 kap. 4, 5 eller 7 § får också inledas av en myndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta. Paragrafen innehåller regler om vem som får ansöka om hävning och tillvägagångssättet för att häva en registrering. Med ändringarna genomförs artikel 45.4 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 8.4. Av första stycket framgår att varumärkesregistreringar (inklusive kollektiv-, garanti- och kontrollmärkesregistreringar) kan hävas dels av domstol efter ansökan om stämning, dels av Patent- och registre- ringsverket efter ansökan om s.k. administrativ hävning. Som ut- gångspunkt gäller att var och en får ansöka om hävning och åberopa ett hinder som syftar till att skydda allmänna intressen. Rätten om- fattar alltså fysiska eller juridiska personer men även sammanslut- ningar som företräder tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer, näringsidkare eller konsumenter. En nyhet är att det nu uttryckligen framgår att en talan som grundas på ett hinder mot registrering enligt 2 kap. 8–10 §§, dvs. på grund av någon annans rättigheter, får föras endast av den som har ett eget intresse av saken. Detta är i linje med den allmänna civil- processuella principen att käranden måste yrka något för egen del. Ändringen är en anpassning till direktivet men torde inte innebära någon förändring (jfr också kravet på ”lider förfång” i 26 § varumärkeslag). Talan kan i dessa fall föras av den som innehar den äldre rättigheten eller har fått den upplåten till sig eller den som annars kan anses ha ett rättsligt skyddsvärt intresse av den aktuella saken, t.ex. en panthavare eller en användare av ett kollektivmärke. Motsvarande gäller i dessa fall i fråga om en ansökan om admi- nistrativ hävning. När det från början står helt klart att käranden för talan i någon annans intresse än sitt eget, har detta i praxis lett till avvisning av talan (se NJA 1984 s. 215). Om käranden däremot påstår att talan förs för egen räkning, och saken är sådan att frågan om talerätt inte kan avgöras utan en mera ingående prövning av omständigheterna, kan frågan behöva behandlas som en del av saken. Bristande talerätt i sådana fall bör då leda till ogillande. För det fall frågan har inletts som ett ärende om administrativ hävning torde därför frågeställ- ningen om den som för talan gör det i eget intresse bli aktuell först efter att målet hamnat i domstol (jfr prop. 2009/10:225 s. 249). Ansökan om internationell varumärkesregistrering Var ansökan ges in och dess innehåll 5 kap. 3 § En ansökan om internationell varumärkesregistrering ska vara ställd till Internationella byrån men ges in till . An- sökan ska vara skriven på engelska och innehålla 1.uppgifter om sökandens namn eller företagsnamn och adress, 2.uppgifter om ombuds namn och adress, 3.uppgifter om nummer och datum för den svenska registreringen eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på, 4.en tydlig återgivning av varumärket, 5.en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket be- gärs registrerat för och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteför- teckning), 6.uppgift om i vilka länder den internationella varumärkesregistre- ringen ska gälla, och 7.de övriga uppgifter om återgivningen av varumärket, sökandens anknyt- ning till och annat som en ansökan ska innehålla enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen be- stämmer. Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet. I paragrafen finns bestämmelser om var en ansökan om internatio- nell varumärkesregistrering ska göras och om ansökningens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 9. Enligt första stycket 1 ska en ansökan innehålla uppgifter om sökandens namn eller företagsnamn och adress. Ändringen är en följd av den nya lagen om företagsnamn. I första stycket 5 klargörs att förteckningen över varor eller tjänst- er ska vara tydlig. Ändringen är en anpassning till bestämmelsen i 2 kap. 1 § första stycket 4 för nationella ansökningar. Se vidare kom- mentaren till den paragrafen. Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i 5 kap. 14 § På begäran av invändaren och innehavaren av den internationella registre- ringen ska bestämma en frist för att parterna ska komma överens. Fristen ska vara . Under fristen får inte besluta om invändningen. I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om en frist under in- vändningsförfarandet för att parterna ska kunna se om de kan komma överens. Övervägandena finns i avsnitt 9. Paragrafen är en anpassning till bestämmelserna i 2 kap. 27 § för nationella registreringar. Se vidare kommentaren till den paragrafen. 5 kap. 15 § Finns det något hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§ mot att den internatio- nella varumärkesregistreringen gäller i ska Patent- och registre- ringsverket, besluta att registreringen helt eller delvis inte ska gälla här. Annars ska invändningen avslås. En invändning ska också avslås om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av registre- ringen begär det. Vad som sägs i 2 kap. 29 § andra och tredje styckena tillämpas även i fråga om internationella registreringar. I stället för vad som där sägs om hävning ska besluta att en registrering inte ska gälla här. Ett beslut att registreringen inte ska gälla i får grundas endast på en omständighet som meddelas till Internationella byrån inom 18 måna- der för underrättelsen enligt 8 § första stycket. Har tiden för invändning enligt 11 § löpt ut efter denna frist, får beslutet dock grundas på omständigheter som meddelas till Internationella byrån inom en månad från det att tiden för invändning löpt ut. Detta gäller under förutsättning att inom 18-månadersfristen har under- rättat Internationella byrån om att ett meddelande om ett sådant beslut kan komma att översändas . Om på grund av en invändning beslutar att registreringen helt eller delvis inte ska gälla i , ska registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras. I paragrafen finns bestämmelser om Patent- och registreringsverkets beslut när en invändning har framställts mot att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i . Övervägandena finns i av- snitt 9. Ändringen i första stycket är en anpassning till de ändringar som görs i 2 kap. 28 § första stycket och 2 kap. 29 § första stycket för nationella registreringar. Se vidare kommentaren till de paragraferna. Av andra stycket framgår att vad som sägs i 2 kap. 29 § andra och tredje styckena gäller även för internationella registreringar. Om förutsättningarna för hävning enligt de bestämmelserna är uppfyllda, ska besluta att registreringen inte ska gälla här. Ingivningsdagen avser här ingivningen av den inter- nationella registreringen och framgår av artikel 3 (4) i Madridproto- kollet och regel 15 i tillämpningsföreskrifterna till protokollet. I artikel 4 (2) i Madridprotokollet finns bestämmelser om prioritet. 6 kap. Överlåtelse och licens 6 kap. 1 § Ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§ kan överlåtas helt eller delvis. Överlåtelsen kan ske separat eller i samband med en över- låtelse av den näringsverksamhet där varukännetecknet används. Vid överlåtelse av en näringsverksamhet ingår ett sådant varukänne- tecken som avses i första stycket och som hör till näringsverksamheten i överlåtelsen, om inte något annat har avtalats. Vad som sägs i första och andra styckena om varukännetecken tillämpas även på en ansökan om registrering av ett varumärke. Paragrafen ger uttryck för vissa allmänna principer om överlåtelse av varumärken och andra varukännetecken. Med ändringarna genom- förs artiklarna 22.1 och 26 i direktivet. Övervägandena finns i av- snitt 10. I första stycket framgår det nu uttryckligen att ett varukänne- tecken kan överlåtas helt eller endast delvis, dvs. antingen för alla eller för bara en del av de varor eller tjänster för vilket varukänne- tecknet används. Enligt tredje stycket, som är nytt, gäller vad som sägs i första och andra styckena också för en ansökan om varumärkesregistrering. Även en ansökan om registrering kan överlåtas helt eller delvis. Vid en överlåtelse av en näringsverksamhet ingår även ansökningar om varumärkesregistrering i överlåtelsen, under de förutsättningar som anges i andra stycket. Av paragrafen följer att en ansökan om varumärkesregistrering kan överlåtas ”löst”, dvs. utan något samband med själva närings- verksamheten. 6 kap. 2 § En överlåtelse av ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. En anteckning och kungörelse ska också göras på begäran av den som genom en dom som har vunnit laga kraft fått fastställt att han eller hon har bättre rätt till ett registrerat varumärke. En överlåtelse av en ansökan om registrering av ett varumärke ska på begäran antecknas i Patent- och registreringsverkets diarium. Den som begär en anteckning enligt första stycket ska betala före- skriven avgift. Paragrafen innehåller regler om anteckning när rätten till ett re- gistrerat varumärke, eller rätten till en ansökan om registrering, har övergått på annan. Med ändringen genomförs artiklarna 22.3 och 26 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 10. Tillägget i första stycket innebär att inte bara en överlåtelse av ett registrerat varumärke kan antecknas hos Patent- och registrerings- verket utan också en överlåtelse av en ansökan om registrering. En anteckning om överlåtelse av en ansökan görs i verkets diarium. I 3 § finns regler om verkan av anteckningen. Vid anteckning av en överlåtelse som sker endast delvis finns inget krav på att registreringen eller ansökningen först måste delas (jfr 2 kap. 3 och 31 §§). För att överlåtaren och förvärvaren ska kunna disponera över sin respektive varumärkesrätt fullt ut förut- sätter det dock i praktiken att delning sker. Enligt andra stycket är även en anteckning i diariet om över- låtelse av en varumärkesansökan avgiftsbelagd. 6 kap. 3 § I ett mål eller ärende om ett nationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret anses vara innehavare av varumärket. I ett mål eller ärende om en nationell ansökan om registrering av ett varumärke ska den som är antecknad som sökande i Patent- och registre- ringsverkets diarium anses som sökande av varumärket. I ett mål eller ärende om ett internationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i det internationella varumärkes- registret anses vara innehavare av varumärket. Paragrafen innehåller regler om verkan av en anteckning av över- låtelse av varumärket eller varumärkesansökningen. Övervägandena finns i avsnitt 10. I ett mål eller ärende som rör en nationell varumärkesansökan ska enligt första stycket den som är antecknad i Patent- och registre- ringsverkets diarium anses vara sökande av varumärket. Bestämmelsen utgör en sorts legitimationsregel. Den som står antecknad i diariet ska anses som sökande. Genom anteckningen får allmänheten kunskap om vem som är sökande, och vet till vem man kan eller ska skicka meddelan- den i ärendet, t.ex. ett kompletteringsföreläggande på grund av brister i ansökningen. Anteckningen har också betydelse för dom- stolarna i ett mål som rör ansökningen. I detta avseende får bestäm- melsen sin egentliga betydelse när talan ska väckas mot en sökande av ett varumärke som svarande, t.ex. rörande bättre rätt till ansök- ningen. Sådan talan kan alltså alltid riktas mot den som är anteck- nad i diariet som sökande. Anteckningen saknar däremot obligationsrättslig betydelse. Över- låtelsen har verkan mellan parterna även om den inte skulle anteck- nas. Anteckningen har i princip inte heller någon betydelse i sak- rättsligt hänseende. Skydd mot överlåtarens borgenärer uppkommer redan genom överlåtelseavtalet (jfr NJA 2010 s. 617). Angående tillämpningen av första stycket kan hänvisas till prop. 1960:167 s. 167 (jfr också i fråga om motsvarande bestäm- melse för patent, prop. 1966:40 s. 164 f.). I praktiken får bestämmelsen inte så stor betydelse för varu- märkesansökningar. Det tar inte så från det att en ansökan diarieförs till dess att den beviljas och förs in i varumärkesregistret. Straffansvar, vitesförbud, skadestånd m.m. 8 kap. 1 § Gör någon intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, ska han eller hon dömas till böter eller fängelse i högst . Detta gäller dock inte vid intrång i den rätt till ett varukännetecken som avses i 1 kap. 10 § andra stycket 4. Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 3 § får inte dömas till ansvar för in- trång som omfattas av förbudet. För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. . Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt. Paragrafen innehåller bestämmelser om straffansvar vid varumärkes- intrång. Övervägandena finns i avsnitt 6.4. Ändringen i första stycket innebär att intrång i den ensamrätt som tillkommer innehavaren av varukännetecknet enligt 1 kap. 10 § andra stycket 4 inte kan leda till straffansvar. Den ensamrätt som avses är transitering och liknande av varor av samma slag under ett tecken som är identiskt eller väsentligen identiskt med varukänne- tecknet (det som allmänt brukar kallas för varumärkesförfalsk- ningar). Se författningskommentaren till 1 kap. 10 §. Den som begår ett sådant intrång kan enligt förevarande be- stämmelse inte dömas till ansvar för brott. Följden blir att sådana varor inte heller kan förklaras förverkade med stöd av 2 §. Däremot gäller alla de civilrättsliga sanktionerna i 3–8 §§, liksom möjligheten till informationsföreläggande och intrångsundersökning i 9 kap. Varumärkesförfalskningarna kan således förstöras med stöd av 7 § och intrångsgöraren kan bli skadeståndsskyldig enligt 4 §. Begränsningen av det straffrättsliga ansvaret gäller endast för intrång enligt 1 kap. 10 § andra stycket 4. Om det kan styrkas att varorna trots att de har deklarerats för transit i själva verket ska släppas ut på marknaden här, rör det sig om ett annat slags intrång och straffrättsligt ansvar kan komma i fråga för detta på vanligt sätt, dvs. i förekommande fall som förberedelse till sådant intrång. En liknande bestämmelse finns för EU-varumärken, se 10 kap. 5 § andra stycket (jfr prop. 2015/16:123). 8 kap. 4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När storleken på ersättningen för ytterligare skada bestäms ska hänsyn särskilt tas till 2.vinst som den som har begått intrånget har gjort, 3.skada på varukännetecknets anseende, 4.ideell skada, och 5.rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås. Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt. Paragrafen innehåller regler om skadestånd vid varumärkesintrång. Andra stycket motsvarar första stycket andra meningen i para- grafens tidigare lydelse. Ändringen är endast redaktionell och inne- bär att det förtydligas att kriterierna som särskilt ska beaktas vid skadeberäkningen har betydelse för ersättningen för den ytterligare skada som intrånget medfört. 10 kap. Övriga bestämmelser Verkan av en hävning och förbud att döma till ansvar m.m. 10 kap. 1 § Om en registrering av ett varumärke har hävts på grund av 3 kap. 1 § första stycket, ska registreringen anses aldrig ha haft någon verkan. Om en registrering har hävts på grund av 3 kap. 1 § andra stycket eller 3 kap. 2 §, ska registreringen anses ha förlorat sin verkan den dag då ansökan om hävning kom in. Domstolen får dock bestämma att registreringen i stället ska anses ha förlorat sin verkan den dag då det hinder som utgör grund för hävningen uppstod. Vid administrativt hävningsförfarande får fatta ett sådant beslut. Om en registrering har hävts på grund av 3 kap. 1 § första stycket, får domstolen inte döma till ansvar eller besluta om ersättning eller annan åtgärd enligt 8 eller 9 kap. Om en registrering har hävts på grund av 3 kap. 1 § andra stycket eller 3 kap. 2 §, får domstolen inte döma till ansvar enligt 8 kap. 1 §. Paragrafen reglerar vilken verkan en hävning av en varumärkes- registrering har. Vidare behandlas förbud mot att döma till ansvar m.m. för varumärkesintrång när registreringen av ett varumärke har hävts. Med ändringarna genomförs artikel 47 i direktivet. En lik- nande reglering finns för EU-varumärken i artikel 55 i varumärkes- förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 8.3. Paragrafen handlar om dels fall där verkan av hävningen innebär att registreringen ska anses aldrig ha haft någon verkan (första stycket), dels fall där verkan av hävningen inträder när ansökningen om hävning kom in (andra stycket). I direktivet benämns hinder enligt första stycket ”ogiltighetsgrunder” medan hindren enligt andra stycket kallas ”upphävandegrunder”. I paragrafen används ”hävning” som ett gemensamt begrepp som avser både ogiltigförklaring och upphävande. Att en registrering förlorar sin verkan innebär att inne- havaren kan göra gällande den ensamrätt som har för- värvats genom registreringen. Enligt första stycket innebär en hävning av en registrering på grund av 3 kap. 1 § första stycket att registreringen anses aldrig ha haft någon verkan. Bestämmelsen avser hävning på grund av ursprung- liga brister, som alltså förelåg redan vid tiden för registreringen (s.k. ogiltighetsgrunder). Det handlar om situationer där det har före- legat ett registreringshinder enligt 2 kap. 4, 5 eller 7–10 §§. Vidare måste registreringen fortfarande strida mot lagen, och rätten till märket ska ändå inte få bestå enligt passivitetsreglerna i 1 kap. 14 och 15 §§. Enligt andra stycket ska en registrering anses ha förlorat sin verkan för ansökningen om hävning om den hävs på grund av ett hinder som uppkom efter registreringen (s.k. upphävandegrund). De grunder för hävning som avses är att varumärket i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som regi- streringen avser (3 kap. 1 § andra stycket 1), att varumärket har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder och allmän ordning (3 kap. 1 § andra stycket 2) eller att varu- märket har blivit ägnat att vilseleda allmänheten (3 kap. 1 § andra stycket 3). En annan situation som omfattas är att varumärket inte har använts på det sätt som krävs (3 kap. 2 §). Dagen för förlusten av registreringens verkan följer direkt av lagen, nämligen den dag då ansökningen om hävning gjordes. Av tydlighetsskäl är det dock lämpligt om det i avgörandet om hävning erinras om vilken dag registreringen upphörde att gälla enligt lagen. Av andra stycket framgår vidare att domstolen, när den beslutar om hävning, får bestämma att registreringen i stället ska anses ha förlorat sin verkan än ansökningsdagen, nämligen den tidigare dag då det hinder som utgör grund för häv- ningen uppstod. Om frågan uppkommer i ett administrativt hävnings- förfarande, får fatta ett sådant beslut. Det kan bli aktuellt med ett beslut av detta slag om t.ex. varu- märket har kommit att bli generiskt eller ägnat att vilseleda allmänheten. Tidpunkten för när en hävningsgrund upp- stod kan ha betydelse vid en prövning av om det har skett ett in- trång och vilket skadestånd som ska utgå. Det ankommer på domstolen, eller Patent- och registrerings- verket, att – på yrkande av part – pröva om en tidigare tidpunkt ska fastställas. Det är den part som gör gällande att hävningsgrunden uppstod som har att bevisa det. I en del fall kan det naturligtvis vara svårt att slå fast en exakt dag då hävnings- grunden uppstod. I en sådan situation är det möjligt att slå fast den tidpunkt då hävningsgrunden i varje fall kan anses ha uppkommit. Enligt första meningen får en domstol inte döma till ansvar eller besluta om ersättning eller annan åtgärd enligt 8 eller 9 kap. om registreringen har hävts på grund av 3 kap. 1 § första stycket. Enligt andra meningen får domstolen inte döma till ansvar enligt 8 kap. 1 § om en registrering har hävts på grund av 3 kap. 1 § andra stycket eller 3 kap. 2 §. I dessa hävningsfall får domstolen däremot besluta om ersättning eller annan åtgärd enligt 8 kap. eller 9 kap. avseende förfluten tid, alltså för den tid då registreringen ännu hade verkan. Lagakraftvunna domar och beslut i mål om intrång påverkas inte av en hävning. Ett sådant avgörande är enligt allmänna process- rättsliga principer giltigt så länge det inte har undanröjts genom ett särskilt rättsmedel enligt 58 eller 59 kap. rättsgångsbalken. Har en varumärkesregistrering hävts på grund av en ursprunglig hävnings- grund, får frågan om undanröjande av en dom prövas inom ramen för i första hand resningsinstitutet. Saken aktualiseras framför allt om någon har dömts till ansvar eller om skadestånd har utgått för intrång i en varumärkesrättighet där registreringen senare hävs. Vid hävning på grund av en ursprunglig eller senare inträffad brist kan fråga uppkomma hur rådande avtalsförhållanden påverkas. En hävning av en registrering utgör normalt tillräcklig grund för att häva ett licensavtal, eftersom registreringen kan göras gällande. Enligt allmänna kontraktsrättsliga principer gäller vidare som ut- gångspunkt att redan betalda licensavgifter inte ska återbetalas. Så torde man se saken i varje fall vid hävning på grund av senare in- träffade omständigheter. Men även vid hävning på grund av ursprung- liga brister har licenstagaren som regel haft nytta av den ensamrätt som registreringen trots allt inneburit fram till hävningen, vilket kan medföra att det inte anses finnas stöd för att återkräva betalda licens- avgifter. En licenstagare kan vara berättigad till skadestånd på grund av förluster till följd av hävningen, eftersom varumärket har varit behäftat med ett rättsligt fel. Ersättningen får i så fall beräknas utifrån det negativa kontraktsintresset. Frågor av detta slag över- lämnas dock till rättstillämpningen, att avgöras efter allmänna obliga- tionsrättsliga principer.